Een nieuw uiterlijk van het Bijblad

1 2 9

NUMMER 4 c 18 APRIL 2005 c JAARGANG 73

I

N

H

O

U D

Een nieuw uiterlijk van het Bijblad Op 23 maart 2005 heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom een Octrooicongres georganiseerd. Aan het slot daarvan heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, mevr. ir. C.E.G. van Gennip MBA, de nieuwe naam van het Bureau (Octrooicentrum Nederland) met het nieuwe logo onthuld. Zoals u ziet heeft dit ook voor het uiterlijk van het ’Bijblad’ gevolgen gehad. De redactie. Actualiteiten Geschikt voor Sensor of Senseo (blz. 131/2). Artikelen Mr. R.A.M. Quanjel-Schreurs, Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox. Een Amerikaanse uitspraak over een poging tot verkapte verlenging van het auteursrecht met behulp van merkenrecht (blz. 133-141). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 39 Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 mei 2004, Stork Titan/ CFS Bakel (grensoverschrijdende bevoegdheid; verklaring van niet-inbreuk gevorderd op basis van nietigheid Amerikaans octrooi; geen bevoegdheid; wel bij vordering nietinbreuk uitgaande van de geldigheid van het buitenlandse octrooi; beroep op relatieve onbevoegdheid levert geen misbruik van bevoegdheid op). Nr. 40 Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 april 2004, Inprotec International e.a./X (beroepsfout gemachtigde; misverstand binnen de eigen organisatie, als gevolg waarvan een opdracht om een octrooiaanvrage vóór de terinzagelegging in

te trekken niet is uitgevoerd, komt voor risico van het kantoor van de octrooigemachtigde; voor vorderingen die erop berusten dat een in een aantal landen verleend octrooi in die landen aan nietigverklaring blootstaat als gevolg van beroepsfouten van de Nederlandse octrooigemachtigde, is alleen de rechter van de desbetreffende staat bevoegd). 2 Merkenrecht Nr. 41 Rechtbank Amsterdam, 15 sept. 2004, Tiziana Bucci/ Laura Ashley e.a. (’Laura Ashley’-merken zijn ouder dan het beeldmerk ’Ashley’s’ van Bucci; met oudere ’Laura Ashley’merken maakte Laura Ashley al gebruik van het meest kenmerkende deel ’Ashley’ vóór het depot van het beeldmerk ’Ashley’s’ door Bucci; later depot van het merk ’Ashley’ door Laura Ashley niet te kwader trouw; verwarringsgevaar tussen de merken van Laura Ashley en het woordmerk ’Ashley’s’;). Nr. 42 Hoge Raad, 8 okt. 2004, Ansul/Ajax Brandbeveiliging (het hof heeft onjuiste maatstaf aangelegd door te oordelen dat Ansul met de omschreven handelingen geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt; hof heeft geen onjuiste maatstaf aangelegd m.b.t. het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten; hof heeft ten onrechte geoordeeld dat het hervullen van de brandblussers met blusmiddel en het teruggeven van die blussers, voorzien van het merk, niet een vorm van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW is). 3 Modelrecht Nr. 43 Vzr. Rechtbank Utrecht, 3 juni 2004, Europochette e.a./Grafische Industrie Veenendaal (door Europochette gedeponeerde model voldoet aan vereisten van nieuwheid en eigen karakter; het slaapzakmodel is niet nodig voor het verkrijgen van het technisch effect; bestekhouder van Grafische Industrie zal bij de restauranthouder geen andere indruk wekken dan het model van Europochette; inbreuk). (Vervolg inhoud op pag. 130)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

1 3 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

4 Handelsnaamrecht Nr. 44 Hof ’s-Hertogenbosch, 20 juli 2004, Atos Origin/Atos Beleidsadvies en Onderzoek (het woord Atos vormt het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van zowel de handelsnaam Atos Beleidsadvies en -Onderzoek als de handelsnaam Atos Origin; slechts geringe afwijking tussen de handelsnamen; verwarringsgevaar bij publiek doordat activiteiten van beide ondernemingen in elkaars verlengde liggen).

me e.a./Dr. Fisher Farma (Duitse regelgeving betreffende levering van geneesmiddelen door ziekenhuisapotheken richt zich niet tot (Nederlandse) groothandels die geen ziekenhuisapotheek in Duitsland drijven; Nederlandse groothandel overtreedt Duitse bepalingen niet; het (mogelijk) profiteren van wanprestatie, gepleegd door Duitse ziekenhuisapotheken of andere afnemers, is niet onrechtmatig). Berichten

5 Auteursrecht

Nieuwe boeken (blz. 178).

Nr. 45 Vzr. Rechtbank, 5 okt. 2004, Compagnie GervaisDanone e.a./Haust (auteursrechtelijke bescherming door vormgeving en combinatie van goudgele kleur met speciale kleur; ontwerp van de gerestylede verpakking van Haust is ontleend aan het ontwerp van LU; er is aanleiding om bij de vraag naar de merkinbreuk ook de nog niet ingeschreven depots te betrekken; hoge mate van visuele overeenstemming; direct verwarringsgevaar doordat merken voor dezelfde waren gebruikt worden; ernstige, nog steeds voortdurende inbreuk op grote schaal).

IViR International Copyright Law Summer Course (blz. 178). CIER-lezing (blz. 178). TI-KVIV Seminarie ‘Patentability Problems in Medical Technology’ (blz. 178). Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden (blz. 178). Officiële mededelingen

6 Onrechtmatige daad Nr. 46 Hof ’s-Gravenhage, 25 nov. 2004, Merck Sharp & Doh-

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). – Mededeling van de Rechtbank ’s-Gravenhage.

1 8

A P R I L

A C

T

2 0 0 5

U

A L

B I J B L A D

I

T E I


E I G E N D O M

1 3 1

T E N

Geschikt voor Sensor of Senseo HvJ doet uitspraak over het aangeven van de bestemming van een product Op 17 maart 2005 heeft het HvJEG zich uitgesproken over het gebruik van merken om de bestemming van een waar aan te geven (zie zaaknr. C-228/03 en persbericht op www. curie.eu.int). Het gaat om de interpretatie van art. 6, lid 1c Merkenrichtlijn (= art. 13, lid 7c BMW): Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: [...] c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Feiten: LA-Laboratories verkoopt in Finland scheermesjes bestaande uit een heft en een verwisselbaar mesje alsmede losse mesjes, die soortgelijk zijn aan de door Gillette in de handel gebrachte scheermesjes. Deze losse mesjes van LALaboratories worden verkocht onder het merk Parason Flexor en op de verpakking ervan is een etiket aangebracht met de volgende tekst: ’Alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje’. Procesverloop: In eerste instantie won Gillette, omdat de rechter van oordeel was dat de merken op een opvallende manier waren vermeld en het bij scheermesjes niet zou gaan om ’onderdelen’ waardoor de bepaling niet van toepassing zou zijn. In hoger beroep verloor Gillette omdat de appèlrechter van oordeel was dat de merken (die in kleine standaardletters op de vrij kleine etiketten op de buitenkant van de verpakkingen waren aangebracht) op geen enkele wijze de indruk konden wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de vennootschappen Gillette en LALaboratories en dat het niet relevant is of van onderdelen sprake is. De Finse hoogste rechter, de Korkein oikeus, stelde vragen van uitleg. Antwoorden: 1) De geoorloofdheid van het gebruik van het merk krachtens artikel 6, lid 1c van de [Merkenrichtlijn], hangt af van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van een product aan te geven. Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren. Het staat aan de verwijzende rechter, na te gaan of in het hoofdgeding een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd. (onderstreping DJGV) Commentaar: Het zwaartepunt lijkt in deze formulering te liggen op ’het enige middel’ enerzijds en ’begrijpelijke en volledige informatie’ anderzijds. Hierover zal de strijd bij de interpretatie van dit arrest vermoedelijk gaan. Merkhouders zullen de nadruk leggen op het eerste; het noemen van hun merk is niet het enige middel, want het kan ook door middel van een omschrijving. Hun wederpartijen zul-

len vooral wijzen op het tweede criterium; het noemen van de merknaam is de enige manier waarop ten aanzien van de bestemming begrijpelijke en volledige informatie wordt verstrekt. Het ligt er aan welk van de twee criteria de feitenrechter het zwaarst zal laten wegen. Aangezien artikel 6, lid 1c van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden. Commentaar: Hiermee doet het Hof, in navolging van de AG een duidelijke uitspraak waarover geen discussie kan bestaan. De stelling dat de bestemmingsexceptie alleen van toepassing zou zijn indien het product waarvan de bestemming wordt aangegeven als een onderdeel of accessoire kan worden aangemerkt is hiermee van tafel. Hiermee is achterhaald het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Gillette/ Hermans (HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. Hugenholz, IER 2001, nr. 23 p. 134 (met ill.)) dat wél sprake moest zijn van een onderdeel of accessoire. Men mag voortaan zeggen ’Deze stofzuigerzak past op de stofzuiger van merk X’, maar ook ’Deze stofzuiger kan gebruikt worden met de stofzuigerzakken van merk Y’. 2) De voorwaarde van een ’eerlijk gebruik’ in de zin van artikel 6, lid 1c van richtlijn 89/104 brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer: – het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat; – dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan; – de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan; – of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is. Commentaar: Het eerste vereiste voor ’eerlijk gebruik’ is niet verrassend: het is niet toegestaan te suggereren dat er een commerciële band bestaat met de merkhouder. Dit criterium is bekend uit BMW/Deenik. Het tweede criterium is misschien ook niet verrassend (want letterlijk ontleend aan art. 5, lid 2 Rl.), maar is wel het belangrijkste wapen voor merkhouders. Wanneer het noemen van een merk de enige manier is om het publiek begrijpelijk en volledig te informeren over de bestemming van de waar, kan de merkhouder stellen dat door de wijze waarop dat gebeurt ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen ervan. De laatste twee criteria, dat men zich niet kleinerend mag uitlaten of dat men het eigen product niet als imitatie mag voorstellen, zijn voor de hand liggend. Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene pro-

1 3 2

B I J B L A D


duct. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding. Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Commentaar: Deze formulering doet enigszins denken aan overwegingen in Dior/Evora en is zeker belangrijk. Het is toegestaan om merken te gebruiken om de bestemming van een waar aan te geven, óók als producten waarvoor dit gebeurt van mindere kwaliteit zijn dan die van de vergelijkbare producten die de merkhouder zelf verkoopt. Of ten onrechte de indruk wordt gewekt dat (wel/toch) van dezelfde kwaliteit sprake is, is een (misleidings)kwestie die moet worden meegewogen en er toe kan leiden dat geen sprake is van ’eerlijk gebruik’. 3) Wanneer een derde gebruik maakt van een merk waarvan hij niet de houder is, en niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt, valt een dergelijk gebruik binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1c van richtlijn 89/104 voorzover het nodig is om de bestemming van het door de derde in de handel gebrachte product aan te geven en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Commentaar: Het maakt niet uit of de aanbieder van producten bij het in de handel brengen ervan het merk van een ander gebruikt om de bestemming van die producten aan te geven zelf ook andere producten verkoopt waarop eerst genoemde producten ook passen. Met andere woorden: het feit dat LA-Laboratories zelf ook houders verkoopt waarop de door haar aangeboden mesjes passen, staat er niet aan in de weg dat zij ook melding maakt van het feit dat haar mesjes ook op de houders van Gillette passen. Dit is belangrijk, omdat hieruit volgt dat het aangeven van die bestemming door middel van een merk dus ook is toegestaan als die bestemming niet de enige bestemming is. Conclusie Met dit arrest is het eerder genoemde arrest Gillette/ Hermans van de Hoge Raad in iedere geval ten dele achterhaald. Gillette/LA Laboratories is de nieuwe norm. Primair zal het er om gaan of het noemen van het merk ’het enige middel’ is om ’begrijpelijke en volledige informatie’ over de bestemming van een product aan te geven. Vervolgens zal moeten worden vastgesteld of door de manier waarop het merk wordt gebruikt een commerciële band wordt gesuggereerd of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een merk. (Bij dat laatste is van belang dat bij veelvuldig

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

gebruik om de bestemming van waren aan te geven verwording tot soortnaam op de loer ligt). Het Hof verwijst in deze zaak niet naar zijn arrest in de zaak Toshiba/Katun (HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, Jur. p. I-7946, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV, IER 2002, nr. 8, p. 42 m.nt. Kabel) over vergelijkende reclame (terwijl hij in dat arrest (in ov. 34) wel verwees naar art. 6, lid 1c Merkenrichtlijn). Er zijn echter duidelijke overeenkomsten in de overwegingen. Het noemen van het merk van een ander om de bestemming van de waar aan te geven lijkt, gezien de ruime definitie de Vergelijkende reclamerichtlijn, ook een vorm van vergelijkende reclame. Heeft Gillette deze zaak nu verloren, zoals in de pers is gesuggereerd? Vermoedelijk wel. De Finse feitenrechter is nu weer aan zet, maar de wijze waarop de Finse appèlrechter de feiten heeft weergegeven wekt de indruk dat hij het litigieuze gebruik van de merken die ’in kleine standaardletters op de vrij kleine etiketten op de buitenkant van de verpakkingen waren aangebracht [en] op geen enkele wijze de indruk konden wekken dat er een commerciële band bestaat’ niet gaat verbieden. Of het verwijzend gebruik van andermans merken om de bestemming aan te geven nu flink zal toenemen is echter zeer de vraag. De merkgebruiker loopt altijd verschillende risico’s. Als hij het merk er te klein of in een te korte omschrijving op zet loopt hij het risico dat hij de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat omdat hij onvoldoende duidelijk maakt dat het niet zijn eigen merk is, of zelfs niet voldoende duidelijk maakt dat het (überhaupt) een merk is, waardoor verwording tot soortnaam zou dreigen. Als hij het merk er te groot, te uitgebreid of te vaak op zet (zie Gillette/ Hermans) dan komt het verwijt dat hij ongerechtvaardigd voordeel trekt. Het blijft dus erg feitelijk en lastig. Producenten van scheermesjes durven het nu mogelijk wel aan in kleine letters het merk Sensor van het Gillette-apparaat te noemen. Het is echter maar de vraag of de producenten van de koffiepads het nu (eindelijk) aandurven om ’past op het Senseoapparaat van Philips’ op hun verpakkingen te zetten. Dit terwijl zelfs het afbeelden van een deel van het Senseoapparaat om de bestemming aan te geven al een keer is gesanctioneerd (Vzr. Rb. Haarlem 9 augustus 2002, IER 2002, p. 323 en Vzr. Rb. Amsterdam 19 september 2002, IER 2003, p. 31 m.nt. H.M.H. Speyart). Het lijkt op basis van het onderhavige arrest ook verdedigbaar dat voor het ’begrijpelijk en volledig informeren’ van buitenlanders of analfabeten het afbeelden van (een deel van) het ’bestemmingsproduct’ toelaatbaar is, ook als dat als vormmerk beschermd is. Het is onwaarschijnlijk dat de merkhouders van Sensor en Senseo de strijd tegen merken beeldgebruik zullen staken. D.J.G.V.

1 8

A P R I L

A R T

2 0 0 5

I

K

B I J B L A D

E L


1 3 3

E N

Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Een Amerikaanse uitspraak over een poging tot verkapte verlenging van het auteursrecht met behulp van merkenrecht Mr. R.A.M. Quanjel-Schreurs* 1 Inleiding Op 2 juni 2003 deed het Amerikaanse Supreme Court uitspraak inzake Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S., No 02-428, een kwestie die in de Verenigde Staten (hierna: VS) met belangstelling is gevolgd en waarover druk is gespeculeerd. Het betreft een uitspraak op het grensvlak van auteursen merkenrecht. De beslissing wordt van groot praktisch belang geacht, omdat auteurs en andere rechthebbenden regelmatig rechtszaken aanspannen tegen grote Amerikaanse filmstudio’s en uitgevers teneinde een betere beloning voor hun bijdragen af te dwingen.1 In de VS is een groeiende tendens waar te nemen om het merkenrecht als strategisch wapen in te zetten in de strijd van auteursrechthebbenden tegen vermeende inbreukmakers.2 De meningen waren echter verdeeld over de vraag of het wettelijk toegestane kopiëren van werk dat na het verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingsduur in het publieke domein was gevallen, met een beroep op het merkenrecht kon worden bestreden. De uitspraak van het Supreme Court is interessant omdat hieruit kan worden geconcludeerd dat de rol van het merkenrecht als middel om de auteursrechtelijke bescherming uit te breiden, in deze situatie lijkt te zijn uitgespeeld.3 In het navolgende zal ik, na een korte schets van de feiten en het procesverloop, de belangrijkste punten uit de uitspraak van het Supreme Court bespreken. Daarna ga ik aan de hand van reacties op de uitspraak in de VS in op de betekenis ervan voor de Amerikaanse rechtsorde. Nadat ik de problematiek van cumulatie van auteursen merkenrecht in Nederland heb aangestipt, geef ik tot slot aan wat we van de uitspraak van het Supreme Court kunnen leren ten aanzien van de vraag naar de toelaatbaarheid van samenloop van merken- en auteursrechtelijke bescherming die het Dior/ Evora-arrest4 nieuw leven heeft ingeblazen. 2 Crusade in Europe De feiten die aan deze zaak ten grondslag liggen zijn terug te voeren op de hernieuwde belangstelling voor de Tweede *

E I G E N D O M

Universitair docent Open Universiteit Nederland. De auteur dankt mw. mr. A.L.H. Ernes en prof. mr. J.G.J. Rinkes voor hun kritische commentaar op een eerder concept. 1 Tony Mauro, ’High Court Hands Fox Copyright Defeat’, Legal Times, 6 maart 2003, http://www.law.com. Vrijwel alle van Internet gehaalde artikelen zijn ook te vinden via www.google.com: zoeken naar ’Dastar v. Fox’. 2 Eugene Quinn, ’Daster v. Fox: Public domain wins in the US Supreme Court’, JURIST, 4 juni 2003, http://jurist.law.pitt.edu/ forumnew112.php. 3 Tony Mauro, a.w. 4 HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, m. nt. J.H. Spoor. [BIE 1998, nr. 41, blz. 195; HvJEG, 4 nov. 1997, m.nt. Ste. Red.].

Wereldoorlog als gevolg van de 50ste verjaardag van D-day.5 In 1948 publiceerde Uitgeverij Doubleday het boek ’Crusade in Europe’ van de hand van generaal Dwight D. Eisenhower – de latere president – over de inval van de geallieerden in Europa die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. De exclusieve televisierechten daarvan werden toegekend aan de rechtsvoorganger van Twentieth Century Fox Film Corporation (verder: Fox). In opdracht van Fox produceerde Time Inc. een op het boek gebaseerde televisieserie eveneens getiteld ’Crusade in Europe’. Time Inc. droeg het auteursrecht op de serie over aan Fox. De televisieserie, die voor het eerst werd uitgezonden in 1949, was een combinatie van geluidsopnamen gebaseerd op de vertelling van de inhoud van het boek met authentiek filmmateriaal van onder meer de United States Army, Navy, en Coast Guard en het Britse Ministry of Information and War Office. In 1975 vernieuwde Doubleday, dat in 1948 ’all rights of every nature’ op het boek had verkregen, het auteursrecht op de memoires onder haar eigen naam als ’a work made for hire’.6 Fox verzuimde echter het auteursrecht op de televisieserie te vernieuwen,7 waardoor dit in 1977 verstreek en de serie in het publieke domein viel. In 1988 verwierf Fox opnieuw de televisierechten op het boek van Eisenhower, inclusief het exclusieve recht om de Crusade televisieserie op video uit te brengen en licenties te verlenen aan anderen. In 1995 bracht Dastar Corporation (hierna: Dastar) een video uit getiteld ’World War II Campaigns in Europe’. Daartoe had Dastar acht banden van de originele versie van de Crusade televisieserie, waarop geen auteursrecht meer rustte omdat de serie immers in het publieke domein was gevallen, gekopieerd en vervolgens uitgegeven. In totaliteit duurde de serie iets meer dan half zo lang als het origineel. Dastar veranderde de naam, het begin en het einde, de aftiteling en nog enkele dingen en voorzag de video van een nieuwe verpakking. Vervolgens verkocht Dastar de banden als haar eigen product, zonder verwijzing naar de Crusade

5

Deze weergave van de feiten en het procesverloop is gebaseerd op paragraaf I van de uitspraak, zoals te vinden onder: http://caselaw.lp. findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol+000&invol=02-428. 6 Op grond van art. 201a van de Copyright Act van 1976 (verder: CA) komt copyright toe aan de maker van een werk. Als maker wordt beschouwd de persoon die het werk feitelijk creëert: degene die een idee vertaalt in een bepaalde tastbare vorm die auteursrechtelijk wordt beschermd. De doctrine van een ’work made for hire’, neergelegd in art. 201b j˚ art. 101 CA, maakt hierop een uitzondering in die zin dat de werkgever of iemand anders voor wie het werk is gemaakt, onder bepaalde voorwaarden als auteur en daarmee ook als auteursrechthebbende wordt aangemerkt. Zie ook G.J.H.M. Mom & P.J. Keuchenius, Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?, Deventer: Kluwer 1992, p. 115-116 en Colby B. Springer, Findlaw’s Legal Commentary, ’Redefing the Balance Between Trademark And Copyright Law. A Recently Argued Case Asks the Supreme Court to Decide, Tuesday, Apr. 08, 2003. Vindplaats: http://writ.findlaw.com/commentary/20030408_springer.html. 7 Voordat bij de herziening van de Copyright Act in 1976, in werking getreden op 1 januari 1978, de duur van auteursrechtelijke bescherming fundamenteel werd gewijzigd, gold een termijn van 28 jaar die met nog eens 28 jaar ’renewed’ kon worden. Zie hierover in het kader van de discussie rond de Copyright Term Extension Act van 1995, bijvoorbeeld: Senator Hatch, Opposing Copyright Extension. Introductory remarks of Senator Hatch on the Original Form of S. 505, http://www.public.asu.edu/∼dkarjala/ legmats/hatch95.html.

1 3 4

B I J B L A D


televisieserie. In advertenties werd het product aanbevolen als ’Produced and Distributed by: Entertainment Distributing’, waarvan Dastar eigenaar is. 3 Het procesverloop In 1998 dagvaardden Fox c.s8 (hierna: Fox), Dastar waarbij zij stelden dat Dastar met de verkoop van de Campaigns video’s, inbreuk maakte op het auteursrecht van Doubleday op het boek van Eisenhower en dus ook op de hen toekomende exclusieve televisierechten op het boek. Later voegden zij daaraan toe dat de verkoop van de video’s ’without proper credit to’ de Crusade televisieserie ’reverse passing off’9 in strijd met §43(a) van de Lanham Act,10 gecodificeerd in 15 U.S.C. §1125(a), opleverde en inbreuk maakte op ’state unfair-competion law’.11 Het District Court wees zowel de op auteursrecht als de op merkenrecht gebaseerde vordering toe, waarbij het de vordering ten aanzien van ’unfair competition law’ op grond van de Lanham Act afhandelde omdat: ’the ultimate test under both is whether the public is likely to be deceived or confused.’ Het District Court veroordeelde Dastar bovendien tot afdracht van tweemaal de winst aan Fox op grond van §35 van de Lanham Act, gecodificeerd in 15 U.S.C.§1117(a) teneinde toekomstige inbreuk te voorkomen. Het Court of Appeals for the Ninth Circuit bevestigde in hoger beroep de uitspraak van het District Court voor zover die was gebaseerd op de Lanham Act, overwegende dat: – ’Dastar copied substantially the entire Crusade in Europe series created by Twentieth Century Fox, labeled the resulting product with a different name and marketed it without attribution to Fox [,and] therefore committed a ’bodily appropriation’ of Fox’s series’12 en – ’Dastar’s ’bodily appropriation’ of Fox’s original [television] series is sufficient to establish the reverse passing off.’13 maar wees de vordering die was gegrond op het auteursrecht terug.14

8 SFM, en New Line Home Video Inc., waaraan Fox het exclusieve recht om Crusade op video te verspreiden, had verleend. 9 Van ’passing off’ is sprake indien een producent zijn eigen waren of diensten in strijd met de werkelijkheid als die van een ander presenteert, terwijl ’reverse passing off’ zoals de naam al aangeeft, het omgekeerde inhoudt, namelijk dat de producent in strijd met de werkelijkheid de waren of diensten van een ander als die van hem zelf afkomstig voorstelt. Zie voetnoot 1 bij de uitspraak van het Supreme Court. 10 De Lanham Act biedt onder meer bescherming tegen ’false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact’. Zie ook voetnoot 17. 11 Het betreft het recht van de staat Californië. 12 U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, April 19, 2002, rechtsoverweging 2. De uitspraak is niet (officieel) gepubliceerd, maar te vinden onder: http://journalism.medill.northwestern.edu/docket/020428appct.html. 13 Ibid. 14 Er was onduidelijkheid over de vraag of Eisenhower’s memoires inderdaad een ’work for hire’ waren, een cruciaal punt in de auteursrechtelijke vordering van Fox. Zie voetnoot 2 bij de uitspraak van het Supreme Court.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

4 De overwegingen van het Supreme Court Justice Scalia geeft in het begin van zijn ’Opinion of the Court’ – die hij schreef voor een unaniem Supreme Court15– aan waar de zaak in cassatie om draait: – ’In this case, we are asked to decide whether §43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §1125(a), prevents the unaccredited copying of a work, and if so, whether a court may double a profit award under §1117(a), in order to deter future infringing conduct.’ Na een weergave van de feiten in deel I van de uitspraak, overweegt het Supreme Court in deel II dat de Lanham Act in het leven is geroepen om een actie in te kunnen stellen tegen ’deceptive and misleading use of marks’ en ’to protect persons engaged in ... commerce against unfair competition.’16 De Lanham Act kent naast een regeling voor registratie en gebruik van merken en een regeling om merkinbreuk tegen te gaan, in §43(a), gecodificeerd in 15 U.S.C. §1125(a) een voorziening die uitstijgt boven de bescherming van het traditionele merkenrecht.17 Ten aanzien van de eis van Fox, die – kort weergegeven – inhoudt dat Dastar met het op de markt brengen van de Campaigns videobanden als haar eigen product zonder daarbij het verband aan te geven met de Crusade serie inbreuk heeft gepleegd op §43(a) van de Lanham Act en op grond van die bepaling aansprakelijk dient te zijn voor de door Fox geleden schade, overweegt het Supreme Court dat de vordering van eisers ongetwijfeld zou zijn toegewezen indien Dastar de banden had gekocht, ze alleen maar van een nieuwe verpakking had voorzien en ze vervolgens als van haar afkomstig had verkocht. Echter, wat Dastar kan worden verweten is volgens het Supreme Court van een totaal andere orde, nu zij een werk dat zich in het publieke domein bevindt, heeft gekopieerd, (enigszins) heeft gewijzigd en zo haar eigen serie videobanden heeft geproduceerd. Het Supreme Court is van oordeel dat: ’If ’origin’ refers only to the manufacturer or producer of the physical ’goods’ that are made available to the public (in this case the videotapes), Dastar was the origin. If, however, ’origin’ includes the creator of the underlying work that Dastar copied, then someone else (perhaps Fox) was the origin of Dastar’s product. At bottom, we must decide what §43(a)(1)(A) of the Lanham Act means by the ’origin’ of ’goods.’ Om een antwoord te vinden op deze vraag gaat het Supreme Court in deel III van de uitspraak eerst in op de letterlijke betekenis van ’origin of goods’. Het komt naar aanleiding 15

De uitspraak is gedaan met 8 tegen 0 stemmen; Justice Breyer nam geen deel aan de beraadslagingen. 16 Zie 15 U.S.C. § 1127. 17 De huidige tekst van §43(a) van de Lanham Act, gecodificeerd in 15 U.S.C. §1125(a)(1), luidt: ’Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which – ’(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or ’(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.’

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


daarvan tot de conclusie dat dit de producent is van het tastbare product dat op de markt is gebracht, om vervolgens te overwegen: ’The concept might be stretched (...) to include not only the actual producer, but also the trademark owner who commissioned or assumed responsibility for (’stood behind’) production of the physical product. But as used in the Lanham Act, the phrase ’origin of goods’ is in our view incapable of connoting the person or entity that originated the ideas or communications that ’goods’ embody or contain. Such an extension would not only stretch the text, but it would be out of accord with the history and purpose of the Lanham Act and inconsistent with precedent.’ §43(a) van de Lanham Act verbiedt onder meer merkinbreuk die de consument misleidt en de goodwill van de producent schaadt. Volgens het Supreme Court zal de consument die een merkproduct koopt, niet automatisch ervan uitgaan dat de onderneming waarvan het product afkomstig is, tevens de ’origin’ is van het product in die zin dat zij het creatieve idee voor het product heeft geleverd, of het product heeft ontworpen. De consument is daar niet in geïnteresseerd. De tekst van de Lanham Act moet dan ook niet worden opgerekt tot zaken die voor kopers niet van belang zijn, aldus het Supreme Court.18 Vervolgens gaat het Supreme Court in op de vraag of dit wellicht anders ligt bij wat een ’communicatief product’ genoemd zou kunnen worden, zoals een boek of – zoals in casu – een videoband, een product dat niet alleen van waarde is om zijn fysieke kwaliteiten, maar vooral om de intellectuele inhoud die er in besloten ligt. Voor zo’n communicatief product zou wellicht bepleit kunnen worden dat ’origin of goods’ in §43(a) van de Lanham Act niet alleen de producent van de fysieke drager omvat, maar ook de schepper van de inhoud van die fysieke drager. Het Supreme Court verwerpt deze redenering echter omdat de Lanham Act daarmee in conflict zou komen met het auteursrecht dat een speciale regeling is voor dit onderwerp. Uit eerdere jurisprudentie19 blijkt dat de rechten van een octrooihouder en een auteursrechthebbende deel zijn van een ’carefully crafted bargain’. Daarom mag het publiek een werk of een uitvinding vrijelijk gebruiken vanaf het moment waarop het auteurs- of octrooirecht is geëindigd. Onder verwijzing naar zijn uitspraak in TrafFix Devices20 overweegt het Supreme Court: ’Thus, in construing the Lanham Act, we have been ’careful to caution against misuse or over-extension’ of trademark and related protections into areas traditionally occupied by patent or copyright.’ Het Supreme Court benadrukt dat de Lanham Act ’no necessary relation to invention or discovery’ heeft, maar in het leven is geroepen om te voorkomen dat concurrenten een ’source-identifying mark’ namaken zodat dit enerzijds ’reduce[s] the customer’s costs of shopping and making purchasing decisions,’ en anderzijds ’helps assure a produ-

Zie de uitspraak van het Supreme Court onder III. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, inc. 489 U.S. 141, 150-151 (1989). 20 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Dispalys, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001). 19

1 3 5

cer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product’.21 In een geval als hier aan de orde is – waarbij Dastar zich als producent van de videobanden presenteert en een dergelijke voorstelling van zaken zover gaat dat deze tevens zou inhouden dat de creatieve schepping die aan het werk ten grondslag ligt van Dastar afkomstig is – zou het toestaan van een actie ex §43(a) ’create a species of mutant copyright law that limits the public’s ’federal right to ’copy and to use,’ expired copyrights’.22 Als dat de bedoeling was geweest, dan zou het Congres dat specifieker hebben aangegeven dan met zo’n onduidelijke term als ’origin’ in de Lanham Act, aldus het Supreme Court. Bovendien zou dit de Visual Artists Rights Act23 waarin is bepaald dat de auteur van een kunstwerk ’shall have the right ... to claim authorship of that work’ overbodig maken en dat zou een onwenselijke wetsinterpretatie opleveren. Als ’origin’ in §43(a) van de Lanham Act moet worden gelezen als een vereiste om naar niet-auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijzen, zou dit op serieuze praktische problemen stuiten. Als de bron niet is te herleiden tot een auteursrechtelijk beschermd werk, zou het woord ’origin’ onbegrensd zijn. Het Supreme Court geeft aan dat het vaak niet eenvoudig zal zijn om uit te zoeken wie de bron is. In casu is het verre van duidelijk of eisers die status hebben, nu noch SFM noch New Line iets van doen hebben gehad met de productie van de Crusade televisieserie en de betrokkenheid van Fox bij de totstandkoming daarvan op zijn zachtst gezegd beperkt was. Time Inc. was de voornaamste, zo niet de enige schepper, al was het onder leiding van Fox. En natuurlijk was het noch Fox noch Time Inc., die de film schoot die werd gebruikt in de Crusade televisieserie. Die fragmenten waren afkomstig van de U.S. Army, Navy en Coast Guard, het Britse Ministry of Information and War Office en anderen. Als er al iemand kan claimen de originele schepper te zijn van het materiaal dat gebruikt werd in zowel de Crusade televisieserie als de Campaigns videobanden, waren zij het wel. Het Supreme Court concludeert dan ook: ’We do not think the Lanham Act requires this search for the source of the Nile and all its tributaries.’ Naar het oordeel van het Supreme Court biedt §43(a) van de Lanham Act evenmin een mogelijkheid om plagiaat te bestrijden, omdat dat moeilijk te verenigen zou zijn met zijn eerdere uitspraken.24 Samenvattend concludeert het Supreme Court ten aanzien van de centrale vraag: ’In sum, reading the phrase ’origin of goods’ in the Lanham Act in accordance with the Act’s common-law foundations (which were not designed to protect originality or creativity), and in the light of the copyright and patent laws (which 21

18

E I G E N D O M

Het Supreme Court verwijst daarbij naar zijn uitspraak in Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 163-164 (1995). 22 Zie Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, inc. 489 U.S. 141, 150151 (1989). 23 Visual Artists Rights Act (VARA) van 1990 §603(a), 104 Stat. 5128. 24 Zoals Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers Inc., 529 U.S. 205 (2000), Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, inc. 489 U.S. 141 (1989) en TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Dispalys, Inc., 532 U.S. 23 (2001).

1 3 6

B I J B L A D


were), we conclude that the phrase refers to the producer of the tangible goods that are offered for sale, and not to the author of any idea, concept, or communication embodied in those goods. Cf. 17 U.S.C. §202 (distinguishing between a copyrighted work and ’any material object in which the work is embodied’). To hold otherwise would be akin to finding that §43(a) created a species of perpetual patent and copyright, which Congress may not do.’25 5 Analyse van de uitspraak van het Supreme Court Grondslag van copyright en trade mark Voor een goed begrip van de betekenis van de uitspraak voor de Amerikaanse situatie is het van belang kort in te gaan op de achtergrond van het auteursen merkenrecht26 in de VS. In de copyright-traditie van common law landen als de VS, is de band tussen maker en werk minder sterk dan in bijvoorbeeld Nederland, dat gerekend moet worden tot de landen die een Europees-continentale droit d’auteur-traditie kennen. Een belangrijk daaruit voortvloeiend verschil tussen Amerikaans copyright en ons auteursrecht is gelegen in het feit dat copyright alleen economische rechten bevat en geen persoonlijkheidsrechten.27 Een uitzondering moet worden gemaakt voor de Visual Artists Rights Act28 waarin wel persoonlijkheidsrechten voor makers van werken van beeldende kunst zijn opgenomen.29 Als gevolg van het ontbreken van persoonlijkheidsrechten in de Copyright Act, komt het steeds meer voor dat een maker zich tegen het op de markt brengen van zijn werk onder een andere naam dan de zijne, verzet met een beroep op de Lanham Act, een federale merkenrechtelijke regeling die bescherming biedt tegen ’deceptive and misleading use of marks’30 en die dient ’to protect persons engaged in ... commerce against unfair competition.’31 § 43(a) van de Lanham Act gaat verder dan het traditionele merkenrecht, door daarnaast aansprakelijkheid te vestigen voor verwarringwekkend gebruik in het economisch verkeer van ’any word, name, symbol, or device, or combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact’ ten aan25

Het Supreme Court verwijst hierbij naar zijn uitspraak in Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 208 (2003). 26 Hoewel de betekenis van de begrippen ’auteursrecht’ en ’merkenrecht’ niet geheel overeenstemt met die van het Amerikaanse ’copyright’ (dat bijv. geen persoonlijkheidsrechten kent) en ’trademark law’ (dat in § 43(a) van de Lanham Act een voorziening kent die uitstijgt boven die van het traditionele merkenrecht), worden deze termen voor de leesbaarheid toch door elkaar gebruikt in deze bespreking. Slechts waar mogelijk verwarring is te duchten, zal ik gebruik maken van de Amerikaanse begrippen. 27 G.J.H.M. Mom & P.J. Keuchenius, Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?, Deventer: Kluwer 1992, p. 115. Bedacht moet echter worden dat de algemene regel is dat de rechten van art. 25 Aw in principe vervallen bij de dood van de maker, tenzij de maker bij testament of codicil iemand heeft aangewezen die deze rechten na zijn dood bewaakt. Ze vervallen in ieder geval tegelijk met het verval van het auteursrecht; zie art. 25 Aw. 28 Zie voetnoot 23. 29 Zie: Paul Reilly, Kimberly McGraw and Peter Hanna: ’Dastar v. Twentieth Century Fox: drawing a line between Trademark and Copyright Law’, Bakerbotts LLP, June 1, 2003, http://www.bakerbotts.com/news/ printpage.asp?pubid=1424396232003. 30 Mijn cursivering (R. Quanjel). 31 Zie deel II van de uitspraak van het Supreme Court, eerste alinea, waarin 15 U.S.C. § 1127 wordt aangehaald.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

zien van goederen of diensten in het algemeen. Op deze bepaling kan dus – zoals in casu het geval was – (ook) een beroep worden gedaan als het merk niet is geregistreerd.32 Het Supreme Court heeft er bij de uitleg van de Lanham Act voor gewaakt dat merkenrecht en daaraan gerelateerd recht niet misbruikt of opgerekt zouden worden naar gebieden die traditioneel onder de werkingssfeer van octrooi- of auteursrecht vallen: ’we have been careful to caution against misuse or over-extension’.33 Trademark Law is tot stand gekomen op basis van de Commerce Clause in de Constitutie,34 die het Congres de bevoegdheid geeft om de handel tussen staten onderling en de handel met vreemde mogendheden te regelen. Het Supreme Court heeft in 1879 in The Trademark Cases, 100 U.S. 82 (1879), een stokje gestoken voor een poging van het Congres om merkenrechtelijke wetgeving vast te stellen op basis van de Copyright Clause.35 Deze clausule luidt: ’The Congress shall have the power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries.’ Omdat de Lanham Act is gegrond op de Commerce Clause, is trademark law niet gebonden aan de ’limited times’ bepaling uit de Copyright Clause. Dit heeft tot gevolg dat het merkenrecht in principe eeuwigdurend bescherming biedt nu het ex 15 U.S.C. § 1059 wordt toegekend voor de duur van tien jaar en telkens met tien jaar kan worden verlengd. Copyright en trademark hebben dus een verschillende constitutionele grondslag en beschermingsduur.36 Het verbaast dan ook niet dat het Supreme Court in deze zaak voortdurend refereert aan de grondslag van copyright die is gelegen in het beschermen van originaliteit en creativiteit van de maker, terwijl trademark law consumenten beschermt tegen verwarring bij de aankoop van producten. Is de beschermingsduur van copyright of patent eenmaal verstreken, dan valt het werk in het publieke domein. Daarmee is de balans in evenwicht die aan de kant van de maker symbool staat voor aansporing tot en beloning voor innovatie en aan de kant van het publiek de vrije toegang tot dat werk garandeert. Deze verschillen in constitutionele grondslag en beschermingsduur maken het, mede gezien de enorme financiële belangen die daarmee gemoeid kunnen zijn – het ging in deze zaak om een miljoenenclaim37 – aantrekkelijk, het merkenrecht in te zetten als strategisch wapen bij een in wezen auteursrechtelijk conflict.38 De belangrijkste betekenis van Dastar v. Fox is dan ook dat het Supreme Court in deze uitspraak duidelijk maakt dat 32

De voorwaarden voor registratie van een merk onder § 2 van de Lanham Act zijn echter grotendeels van toepassing bij het bepalen of een ongeregistreerd merk beschermd kan worden op grond van §43(a) van de Lanham Act. Dit volgt uit Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992). 33 Zie deel III van de uitspraak van het Supreme Court. 34 U.S. Constitution, art. 1, § 8, cl. 3. 35 U.S. Constitution, art. 1, § 8, cl. 8. 36 Ms. Sue Mota, ’Dastar v. Twentieth Century Fox – one can’t get back by trademark what one gave up under copyright’, hoofdstuk I: Copyright v. Trademark Law, OKLA. J.L. & Tech. 7 (2003) ( formerly 2003 OKJOLT Rev. 7), www.okjolt.org. 37 Ibid, zie de voetnoten 29 t/m 31 in het artikel van Mota. 38 Eugene Quinn, ’Daster v. Fox: Public domain wins in the US Supreme Court’, JURIST, June 4 2003, http://jurist.law.pitt.edu/forum/ forumnew112.php.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


iets wat auteursrechtelijk is toegestaan, niet met een beroep op het merkenrecht kan worden bestreden. Daarmee is echter, zoals hieronder zal blijken, niet gezegd dat in copyrightkwesties nooit een beroep op de Lanham Act kan worden gedaan. Het publieke domein Uit de uitspraak volgt dat materiaal dat in het publieke domein is gevallen omdat de beschermingsduur van het auteurs- of octrooirecht is verstreken, volgens de doctrine in de VS door eenieder vrijelijk mag worden gebruikt: ’The right to copy, and to copy without attribution, once a copyright has expired (...) passes to the public’.39 In tegenstelling tot de situatie in Nederland waar het recht op naamsvermelding een persoonlijkheidsrecht is, is de heersende leer in de Amerikaanse literatuur dat een auteur die zijn werk verkoopt of toestemming geeft om het te gebruiken daarop geen recht kan doen gelden.40 In Dastar v. Fox bevestigt het Supreme Court deze opvatting ten aanzien van vorderingen gebaseerd op de Lanham Act. Hoewel uit dit arrest volgt dat een verwijzing naar de auteur van een in het publieke domein gevallen werk dat wordt gekopieerd niet is vereist, geeft de uitspraak geen uitsluitsel over de vraag of plagiëren van werk uit het publieke domein niet met een beroep op enig ander (onrechtmatige daad) recht kan worden verhinderd.41 Quinn geeft aan dat het vaste jurisprudentie van het Supreme Court is dat kopiëren van werk uitsluitend kan worden tegengegaan indien op dat werk een geldig copyright of patent rust. Is dat niet het geval, dan is het overnemen van dat werk vanuit het oogpunt van de intellectuele eigendom, gewoon toegestaan. Plagiaat is geen equivalent van inbreuk, aldus Quinn.42 Mota wijst erop dat dit standpunt een interessant ethisch dilemma oproept. Als een student andermans werk in een scriptie zou gebruiken zonder naar die ander te verwijzen, zou dat naar academische maatstaven gemeten als plagiaat worden beschouwd. Ofschoon het kopiëren van werk dat in het publieke domein is gevallen, legaal is toegestaan, vreest zij dat van deze uitspraak de boodschap uitgaat dat bedrijven mogen, wat studenten naar universitaire gedragscodes is verboden.43 In die zin vind ik, met haar, dat de uitspraak weinig bevredigend is voor het rechtsgevoel en steun ik haar opvatting dat ’users are always free to grant attribution where credit is due, even if credit is not due legally’.44 Bescherming van creatief talent Dat het Supreme Court ook oog heeft voor de situatie van Fox blijkt uit het feit dat het erop wijst dat het scheppende talent dat aan de basis ligt van het gekopieerde werk, niet onbeschermd had hoeven zijn. Zowel de originele filmfragmenten gebruikt in de televisieserie Crusade in Europe, 39

Zie deel III van de uitspraak van het Supreme Court, vierde alinea. Zie Madhavi Sunder, ’In a Trademark Case, The Supreme Court Recognizes That Art Flows From Multiple Sources’, Findlaw’s Legal Commentary, June 12, 2003. Sunder spreekt van ’sells or authorizes’; als dat al voor deze categorieën geldt, zal bronvermelding bij een werk dat in het publieke domein is gevallen zeker niet nodig zijn. http:// writ.news.findlaw.com/commentary/2003061_sunder.html. 41 Zie Eugene Quinn, a.w. 42 Ibid. 43 Ms. Sue Mota, a.w. 44 Ibid. 40

E I G E N D O M

1 3 7

als de televiesieserie als compilatie, hadden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.45 Als Fox het auteursrecht op de televisieserie had vernieuwd, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Dat onder omstandigheden in primair auteursrechtelijke kwesties een beroep op een merkenrechtelijke regeling mogelijk is, blijkt uit de passage waarin het Supreme Court overweegt dat in het zich hier niet voordoende geval dat Dastar een video had geproduceerd waarin een substantieel deel van de Crusade serie was gekopieerd en zij vervolgens in advertenties of reclame bij kopers de indruk had gewekt dat de video iets totaal anders was dan de televisieserie, Fox haar weliswaar niet op grond van reverse passing off onder de ’confusion... as to the origin’ voorziening van §43(a) van de Lanham Act had kunnen aanspreken, maar wel op grond van ’misrepresentation’ onder de ’misrepresents the nature, characteristics [or] qualities’ voorziening van §43(a)(1)(B).46 Nu Dastar in deze zaak alleen heeft gesteld de producent van de video te zijn, is Dastar niet aansprakelijk op grond van de Lanham Act. Ook indien Dastar de videobanden van Fox gewoon ongewijzigd in haar eigen verpakking had gedaan, zou sprake zijn geweest van inbreuk. Dastar had echter voldoende wijzigingen aan de videobanden aangebracht om zelf als ’origin’ van de banden te worden aangemerkt. Omdat de vraag van wie de ideeën afkomstig zijn die in de banden zijn belichaamd voor kopers niet relevant is, was verwarringsgevaar bij de consument niet waarschijnlijk en was geen sprake van inbreuk op grond van de Lanham Act. Samenloop tussen auteursen merkenrechtelijke bescherming Samenloop tussen auteursen merkenrechtelijke bescherming is in de VS in het algemeen toegestaan.47 Doorgaans is het doel waarvoor de onderscheiden regelingen zijn gegeven doorslaggevend bij de beslissing welke regeling(en) van toepassing is/zijn. Ook bestaat er geen algemene regel waaruit zou moeten blijken dat merkenrechtelijk bescherming verboden is indien auteursrechtelijke bescherming ontbreekt. Vóór de uitspraak in de zaak Dastar v. Fox was echter onduidelijk of met een beroep op merkenrecht het vrije gebruik van een niet langer auteursrechtelijk beschermd werk mag worden voorkomen. Dinwoodie noemt een aantal uitspraken waaruit tegengestelde conclusies kunnen worden getrokken.48 Uit Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F. 3d 539, 596 (9th Cir. 2000) blijkt dat een aantal hoven ervan uitgaat dat een werk waarvan de auteursrechtelijke beschermingsduur is vervallen waardoor het in

45

Zie U.S.C. §102(a)(6). Zie voetnoot 17. 47 Deze informatie is ontleend aan het rapport van de VS van het ALAI 2001 Congress. Zie www.google.com: zoeken naar ’ALAI Congress 2001’, National Reports, Sessions II A and B, United States, Graeme B. Dinwoodie, antwoorden op de vragen 5, 8 en 10. 48 Ibid. Zie antwoord op vraag 8, waar onder meer wordt verwezen naar: Frederick Warne & Co. v. Book ales, Inc., 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979): merkenrechtelijke bescherming is mogelijk na het verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingsduur; G & C. Merriam Co. v. Syndicate Publishing Co., 237 U.S. 618, 622 (1915): na verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingsduur van een character kan bescherming van verder gebruik van de naam niet op grond van merkenrecht worden verkregen. 46

1 3 8

B I J B L A D


het publieke domein is gevallen, niet door middel van merkenrecht kan worden beschermd.49 De advocaten van Fox beriepen zich op de dubbele bescherming van auteursrecht en merkenrecht. Sunder noemt dit een ’belt and suspenders’ approach’. De vorderingen werden in twee lagere instanties toegewezen. Hoewel de auteursrechtelijke claim door het Court of Appeals50 werd teruggewezen waardoor de zaak zich voor het Supreme Court toespitste op de merkenrechtelijke vordering, kan uit Dastar v. Fox worden afgeleid dat het Supreme Court de benadering van dubbele bescherming onder verwijzing naar de constitutionele grondslag van het auteursen merkenrecht heeft afgewezen omdat het van oordeel was dat de bescherming is beoogd voor verschillende doelgroepen: auteursrecht voor auteurs en merkrecht voor consumenten.51 De beslissing van het Supreme Court is in lijn met die van het 9th Circuit in Comedy III. 6 Cumulatie van auteursen merkenrechtelijke bescherming in Nederland Inleiding De kwestie van cumulatie van auteursen merkenrechtelijke bescherming staat sinds het spraakmakende Dior/Evora-arrest52 ook in Nederland opnieuw in de belangstelling. Spoor wijst in zijn noot onder dit arrest53 op het feit dat ook uit deze zaak blijkt dat sprake is van een trend dat ondernemers in toenemende mate de verspreiding van hun producten proberen te controleren met behulp van absolute rechten als het auteursen merkenrecht, maar hij gaat zelf niet op deze materie in. Hij verwijst naar Grosheide, die al gesignaleerd had dat niet te ontkennen valt dat gaandeweg de vorige eeuw door ondernemingen ’steeds uitbundiger gebruik is gemaakt van het auteursrecht voor de bescherming van hun uit de aard der zaak commerciële belangen.’54 Dit roept een aantal vragen op. Is cumulatie op grond van de wettelijke regelingen toegestaan, welke opvattingen leven daarover in de literatuur en hoe wordt in de rechtspraak met cumulatie omgegaan?55 Kan de rechthebbende kiezen uit ’het beste van twee werelden’ als sprake is van een conflict waarbij zowel auteurs- als merkenrecht is betrokken, of is slechts één van beide regelingen van toepassing?56 Cumulatie van auteursen merkenrecht Van cumulatie of samenloop – beide termen worden als synoniem gebruikt – is sprake wanneer op één object meer 49

Ibid. Court of Appeals for the 9th Circuit, 34 Fed. Appx. 312, 316 (2002). 51 Madhavi Sunder, a.w. 52 HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, m. nt. J.H. Spoor. [BIE 1998, nr. 41, blz. 195. Red.] 53 Ibid p. 3912. 54 F.W. Grosheide, ’De commercialisering van het auteursrecht’, Informatierecht/AMI 1996, nr. 3, p. 45. 55 Zie ook P.B. Hugenholtz, ’Over cumulatie gesproken’, BIE 2000, p. 240-242. 56 D.W.F. Verkade, ’The cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which takes Precedence?’ in J.J.C. Kabel & G. J.H.M. Mom, Intellectual Property and Information Law, Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International 1998, p. 72. 50

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

dan één recht van intellectuele eigendom van toepassing is. Verkade noemt dit objectieve cumulatie ter onderscheiding van subjectieve cumulatie waarvan gelijktijdig sprake kan zijn, namelijk indien het auteursen het merkenrecht zich in één hand bevinden.57 Door de hechte band tussen auteursen merkenrecht komt cumulatie van beide regelingen regelmatig voor: een werk kan een merk zijn en een merk een werk.58 Met uitzondering wellicht van art. 1 BMW, waar tekens die bestaan uit een vorm ’die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ van bescherming worden uitgesloten met het uitdrukkelijke doel samenloop tussen bescherming op grond van merkenrecht en (modellen- en) auteursrecht te voorkomen,59 ontbreekt een wettelijke regeling van de cumulatie van merken- en auteursrecht.60 Voor het overige lijken noch de wettelijke regeling van het auteursrecht, noch die van het merkenrecht zich te verzetten tegen samenloop van beide rechtsgebieden.61 In de literatuur lopen de meningen ten aanzien van de vraag naar de (mate van) toelaatbaarheid van cumulatie van auteursen merkenrechtelijke bescherming uiteen van voorrang geven aan de wettelijke regeling die het meeste past bij de sfeer waarin exploitatie overwegend plaatsvindt, het standpunt van Verkade,62 tot volledig moeten kunnen cumuleren; volgens Wichers Hoeth ’een kwestie van dubbel behoren’.63 Uit de jurisprudentie blijkt dat ook de Hoge Raad kennelijk (nog) niet voor een eenduidige opvatting ten aanzien van de toelaatbaarheid van een cumulatief beroep op auteursrecht en merkenrecht heeft gekozen. Deze conclusie64 kan worden getrokken uit een drietal als richtinggevend te beschou-

57

Zie D.W.F. Verkade, ’Het werk als merk, en het merk als werk, Auteursrecht/AMR/ 1982, 5, p. 141. 58 Ch. Gielen, Merkenrecht, W.E.J. Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 194. 59 Art. 1 lid 2 van de oorspronkelijke tekst van de BMW sloot onder meer vormen ’die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden’ uit van bescherming als merk. Uit de Toelichting blijkt dat met deze uitzondering uitdrukkelijk werd beoogd ’een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht.’ Ch. Gielen a.w. nr. 411 en p. 723, Toelichting Beneluxwet op de merken. In BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burberrys I) r.o. 15, overweegt het BenGH echter dat uit de tekst van art. 1 lid 2 BMW en uit de voorgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat het voorschrift ’kennelijk niet strekt tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt (...)’. Zie ook P.B. Hugenholtz, ’Over cumulatie gesproken’, BIE 2000, p. 241. 60 HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, Dior/Evora, r.o. 3.6.1. Zie bijv. ook F.W. Grosheide,’De commercialisering van het auteursrecht’, Informatierecht/AMI 1996, nr. 3, p. 49. 61 Vinciane Vanovermeire, ’Over samenloop en uitputting. Zijn we al aan de grens?’, I.R.D.I. 2000, p. 84, nr. 19. 62 ’Het ene subjektieve recht mag niet dienen om een bevoegdheid uit de sfeer van het andere subjektieve recht, die de wetgever nu juist niet (langer) heeft willen geven, tòch uit te oefenen.’ D.W.F. Verkade, ’het werk als merk, en het merk als werk’, Auteursrecht/AMR, 1982, 5, p. 134-144. 63 Wichers Hoeth, ’Samenloop tussen merkenrecht en auteursrecht. Een kwestie van dubbel behoren?’ in Naar behoren, Jubileumbundel van het Juridisch Gezelschap Amsterdam, Zwolle: 1982, p. 143. Ook Gielen stelt dat algemeen wordt erkend dat samenloop van bescherming onder beide rechtsregimes mogelijk is, zie: Ch. Gielen, a.w. nr. 194. 64 Zie L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, nr. 471.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


wen arresten, waarin deze problematiek aan de orde is geweest: het Dior/Evora-arrest,65 het BMW/Blok-arrest66 en het Bigott/Doucal-arrest.67 Ging het in Dastar v. Fox om cumulatie van auteursen merkenrecht in een primair auteursrechtelijke zaak, in het Dior/Evora-arrest werd de auteursrechtelijke actie slechts ingezet – ’misbruikt’ volgens Cohen Jehoram68 – om een merkenrechtelijk doel te bereiken. Uit dit arrest van de Hoge Raad lijkt te kunnen worden opgemaakt dat cumulatie van auteursen merkenrecht mogelijk is.69 Zowel de merkenrechtelijke als de auteursrechtelijke vordering zijn op hun eigen merites onderzocht. Dat de Hoge Raad zich moeite lijkt te hebben getroost beide claims van Dior af te wijzen, hoeft daaraan niet af te doen.70 Bovendien is Dior toch een auteursrechtelijke opening geboden via de weg van art. 25 Aw.71 De conclusie dat uit de beslissing van de Hoge Raad inzake Dior/Evora lijkt te mogen worden afgeleid dat auteursen merkenrecht (volledig?) kunnen cumuleren, kan uit het BMW/Blok-arrest,72 eveneens een primair merkenrechtelijke zaak, niet worden getrokken. Omdat de Hoge Raad zich, ondanks de opvallende gelijkenis met de Dior/ Evora casus (in beide gevallen werd immers het auteursrecht in stelling gebracht omdat gevreesd werd dat de merkenrechtelijke bescherming zou falen) niet uitlaat over toetsing van de auteursrechtelijke grondslag volgens de Dior/Evoraleer, dient uit BMW/Blok te worden opgemaakt dat degene die zich zowel op een merkrecht als op een auteursrecht kan beroepen, zijn auteursrecht slechts kan uitoefenen indien hij daarbij een specifiek, van het belang bij handhaving van het merkrecht te onderscheiden, belang heeft.73 Een jaar later lijkt de Hoge Raad in de Bigott/Doucal-zaak74 weer aan te knopen bij zijn eerder in het Dior/Evora-arrest ingenomen standpunt, waar hij in r.o. 3.9 overweegt: ’dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit.’ Nu de Hoge Raad zijn eis uit het BMW/Blok-arrest van een ’specifiek, te onderscheiden belang’ niet heeft herhaald hoewel de beslagkwestie daartoe wel aanleiding had kunnen geven, lijkt hij met zijn beslissing in Bigott/Doucal zijn opvatting in het verwijzingsarrest en met name het standpunt 65

HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, m. nt. J.H. Spoor. [BIE 1998, nr. 41, blz. 195. Red.] 66 HR 6 februari 1998, NJ 1998, 569 m. nt. D.W.F. Verkade; BIE 1998, 52 m. nt. Steinhauser; IER 1998, 104 m. nt. F.W. Grosheide. 67 HR 16 april 1999, NJ 1999, 697, m. nt. P.B. Hugenholtz. 68 H. Cohen Jehoram, ’Dior/Evora – merkenrecht’, AA 48 (1999) p. 486; Zie ook F.W. Grosheide, ’Misbruik van intellectuele eigendom’, BIE 2000, p. 236. 69 Zie bijv. F.W. Grosheide in zijn noot onder HR 6 februari 1998, (BMW/ Blok), IER 1998, p. 110. 70 Zie HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, r.o. 3.6.2. Zie ook: F.W. Grosheide, ’Misbruik van intellectuele eigendom’, BIE 2000, p. 236. 71 Zie HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, r.o. 3.6.2. 72 HR 6 februari 1998, NJ 1998, 569; BIE 1998, 52; IER 1998, 104. 73 Zie ook L. Wichers Hoeth, 2000, a.w. nr. 471, voetnoot 12 en F.W. Grosheide in zijn noot onder HR 6 februari 1998, (BMW/Blok), IER 1998, p. 110 en 111. 74 HR 16 april 1999, NJ 1999, 697, m. nt. P.B. Hugenholtz; IER 1999, 4, p. 161-165, m. nt. F.W. Grosheide; Informatierecht/AMI, p. 147-148, m. nt. H. Cohen Jehoram.

E I G E N D O M

1 3 9

van het Benelux Gerechtshof in Dior/Evora75 te bevestigen dat merken- en auteursrecht in beginsel kunnen cumuleren.76 Samenvattend kan worden gezegd dat het beeld dat uit deze uitspraken over de toelaatbaarheid van cumulatie van auteursen merkenrechtelijke aanspraken kan worden opgemaakt, wisselend is te noemen. Bovendien kan verdedigd worden dat de uitspraken alle drie primair merkenrechtelijke zaken zijn,77 wat de vraag oproept of de leer die uit deze arresten kan worden getrokken ook in het omgekeerde geval geldt, namelijk als in een primair auteursrechtelijke zaak een beroep op het merkenrecht wordt gedaan omdat auteursrechtelijke bescherming te kort schiet. Over deze principiële vraag heeft de Hoge Raad zich bij mijn weten nog niet uitgelaten. Dat het niet een puur academische kwestie betreft, moge blijken uit het feit dat ook het Duitse Bundesgerichtshof op 23 januari 2003 uitspraak heeft gedaan in een zaak die gelijkenis vertoont met Dastar v. Fox.78 In ons land hebben twee primair auteursrechtelijke zaken gespeeld waarbij sprake was van samenloop met merkenrecht: de affaire Dik Trom79 en ERB/Beukenoord.80 In de zaak Dik Trom is evenals in Dastar v. Fox verlenging van de duur van een door tijdsverloop vervallen auteursrecht door middel van merkenrechtelijke bescherming punt van discussie geweest. Deze speelde in de jaren 80 en trok

75

Resp. HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 m. nt. J.H. Spoor en BenGH 16 december 1998, NJ 2001, 133 m. nt. J.H. Spoor. [BIE 1999, nr. 81, blz. 297, m. nt. Ste. Red.] 76 Zie hierover: F.W. Grosheide, P.B. Hugenholtz en H. Cohen Jehoram in hun noot onder Bigott/Doucal in resp. IER 1999, p. 165, in NJ 1999, 697, p. 4139 en Informatierecht/AMI 1999, 9, p. 148. Zie ook de kritiek op het Bigott/Doucal-arrest van Dirk Visser in zijn noot onder ERB/ Beukenoord c.s., AMI 2002, p. 17. 77 Dat geldt naar mijn mening zelfs voor Bigott/Doucal, nu in deze zaak een beroep werd gedaan op de Auteursverordening met de mogelijkheid tot auteursrechtelijk beslag, omdat naar Arubaans recht merkenrechtelijk beslag niet mogelijk was. 78 Zie BGH, Urteil vom 23. Januar 2003, AZ: I ZR 171/00 (Winnetou’s Rückkehr). Een filmproducente had een door haar gemaakte film de titel ’Winnetou’s Rückkehr’ gegeven. Nadat de vordering van de uitgever van Karl May’s Winnetou-boeken in twee instanties was toegewezen, wees het BGH de vordering af op grond van gebrek aan verwarringsgevaar met de romantitel. Evenals in Dastar v. Fox was het auteursrecht op de boeken van Karl May door verloop van tijd vervallen, zodat het BGH zich moest uitspreken over de vraag in hoeverre de filmtitel op grond van het merkenrecht beschermd werd. Zie Carolin Schlosser en Julia Gehrke, ’Dastar v. Twentieth Century Fox; Verfallenes Urheberrecht v. Markenschutz im Supreme Court’, http://www.amrecht.com/ schlossergehrke.shtml. 79 Zie Cohen Jehoram, ’ Dik Trom geannoteerd’, NJB 1982, 2, p. 50-51; J. Bruin, ’Dik Trom-Omnibus, Auteursrecht/AMR, 1985, 1, p. 10-13. 80 Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2001, AMI 2002, p. 12-17 m. nt. Dirk Visser. In dit arrest past het Hof (een combinatie van) de BMW/Blok- en de Bigott/Doucal-regel toe op deze primair auteursrechtelijke casus. Visser noemt het verweer van Beukenoord een ’BMW/Blok-verweer’, dat door het Hof wordt afgewezen aan de hand van de ’Bigott/Doucal-regel’, zie p. 16-17. Inderdaad worden zowel de auteurs- als de merkenrechtelijke vorderingen op hun eigen grondslag getoetst, maar uit het Bigott/Doucal-arrest kan niet worden opgemaakt dat sprake moet zijn van een ’specifiek, van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden, belang’. Omdat die redenering wel is terug te vinden in r.o. 2.22, lijkt mij hier eerder sprake van toepassing van een combinatie van de BMW/Blok-regel met de Bigott/Doucal-regel.

1 4 0

B I J B L A D


(niet alleen) toen veel aandacht.81 Om zijn concurrenten ervan te weerhouden dat ook zij de nog steeds populaire Dik Trom boeken van de in 1931 overleden auteur C. Johan Kieviet zouden gaan uitgeven nadat ze in het publieke domein waren gevallen, deponeerde Kluitman in 1978 en 1981 bij het BMB respectievelijk het beeldmerk Dik Trom en de titels van de vier Dik Trom boeken als merk. Gevraagd naar de toelaatbaarheid van het frustreren van het in tijd gelimiteerde auteursrecht met een in tijd ongelimiteerd verlengbaar merkrecht en hoe daar het beste tegen op te treden, hield Minister Terlouw zich op de vlakte.82 Nadat Sanders begin 1982 een omnibus getiteld ’De Dikke Trom, de vijf volledige Dik Trom boeken in één’ had uitgegeven, die onder meer de letterlijke tekst van de vier door Kluitman bewerkte delen bevatte, is de cumulatie van auteursen merkenrecht in de rechtszaak die Kluitman vervolgens tegen Sanders aanspande, helaas geen onderwerp van het geding geweest.83 Hierdoor is de vraag of in dit specifieke geval verlenging van auteursrechtelijke bescherming met een beroep op het merkenrecht kan worden verkregen, onbeantwoord gebleven. In de literatuur gaat men er in het algemeen vanuit dat titels van boeken en films geen merk kunnen zijn omdat zij deel uitmaken van de waar zelf en daarom niet fungeren om de waar aan te duiden als afkomstig van een bepaalde onderneming: ’een dergelijke titel fungeert primair niet als onderscheidingsteken van het stoffelijke boek of de film (...), maar van het onstoffelijke ’werk’. Vandaar dat de titel voor het publiek eerder dient om het werk aan te duiden als afkomstig van de schrijver dan om het product te verbinden aan de producent (de uitgever).’84 Merkwaardigerwijs zijn Gielen en Wichers Hoeth, ondanks de vrees voor verlenging van het auteursrecht voor onbepaalde tijd, van mening dat uitgeverij Kluitman wel een geldig merkrecht op de titel Dik Trom heeft verkregen omdat zij onder die titel een aantal boeken uitgeeft.85 Hoewel in Dastar v. Fox het merkenrecht werd ingeroepen omdat het niet langer auteursrechtelijk beschermde werk was heruitgegeven onder de naam van een ander zonder verwijzing naar de maker, terwijl in de Dik Trom-zaak de titel van de boeken en het beeldmerk Dik Trom merkenrechtelijk werden gedeponeerd om zo het exclusieve recht op heruitgeven van de boeken veilig te stellen, is de overeenkomst tussen beide zaken dat het auteursrecht door tijdsverloop was vervallen waarna een beroep op het merkenrecht werd gedaan als middel om auteursrechtelijke bescherming te verlengen. Op deze wijze werd een poging gedaan om één van de doeleinden van auteursrecht te frustreren, namelijk

Zie Cohen Jehoram, ’ Dik Trom geannoteerd’, NJB 1982, 2, p. 50-51; J. Bruin, ’Dik Trom-Omnibus, Auteursrecht/AMR, 1985, 1, p. 10-13; P.B. Hugenholtz, ’Over cumulatie gesproken’, BIE 2000, p. 241 en Dirk Visser in zijn noot onder Hof Amsterdam 26 juli 2001, ERB/Beukenoord, AMI 2002, p. 16. 82 Cohen Jehoram, a.w., p. 50. 83 J. Bruin, a.w., p. 10-13, m.n. p. 13. Waarschijnlijk heeft Kluitman, geschrokken van de reacties die het depot van het merk Dik Trom heeft opgeroepen, het niet aangedurfd dit punt in de gerechtelijke procedure aan te voeren. 84 Gielen-Wichers Hoeth a.w., nr. 371. 85 Idem, nr. 372.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

het verlenen van exclusieve bescherming gedurende een in tijd gelimiteerde periode waarna het werk in het publieke domein valt.86 De oplossing die het Supreme Court in Dastar v. Fox heeft gekozen, die inhoudt dat het merkenrecht niet een middel moet zijn om het auteursrecht via die omweg te verlengen, sluit aan bij het standpunt van Verkade.87 Het Supreme Court baseert zijn standpunt op de constitutionele grondslagen van het recht. De Hoge Raad heeft zich over de kwestie van de verkapte verlenging van auteursrecht door merkenrechtelijke titelbescherming, bij mijn weten, nog niet uitgesproken. 7 Ten slotte, welke lering valt te trekken uit Dastar v. Fox? De idee van tijdelijkheid is ook in Nederland een van de grondslagen van het auteursrecht. De Memorie van Toelichting bij de totstandkoming van de Auteurswet 1912 vermeldt: ’Is een werk door het verstrijken van de beschermingsduur ’tombée dans le domaine public’, dan vindt het geene bescherming meer (...)’.88 Nadat een werk in het publieke domein is gevallen, mag het door eenieder opnieuw worden openbaargemaakt en verveelvoudigd. De gedachte daarachter is dat het publiek op deze wijze tegen lagere kosten kan genieten van het werk. Twee gronden worden wel aangevoerd om de tijdelijke bescherming te rechtvaardigen. De eerste is, dat het werk van letterkunde of kunst na verloop van tijd wordt vergeten waardoor het daarop gevestigde auteursrecht zijn betekenis verliest. De tweede grond, die ook door Gerbrandy wordt verdedigd, is dat het werk ’klassiek’ is geworden waardoor het meer het karakter van cultuurgoed heeft verworven en om die reden aan meer dan één persoon zou moeten toekomen.89 De belangrijkste conclusie die uit Dastar v. Fox kan worden getrokken is dat een eenmaal door tijdsduur vervallen auteursrecht niet met een beroep op merkenrechtelijke bescherming kan worden verlengd. Hoe de uitkomst zou zijn geweest als de zaak in Nederland had gespeeld, is onzeker, maar de kans dat de vordering van Fox zou zijn afgewezen, lijkt groot. De opvatting in de Nederlandse literatuur die inhoudt dat het auteursrecht een in tijd beperkte beschermingsduur heeft, vinden we ook terug in de Amerikaanse uitspraak. Op dat vlak is er dus overeenstemming. Bovendien wordt ook in ons land in het algemeen de mogelijkheid van verkapte verlenging van auteursrecht door middel van merkenrechtelijke titelbescherming van het betreffende werk, afgewezen.90 Dit neemt overigens niet weg

86 81

E I G E N D O M

Zie vraag 2 van de Tweede kamerleden naar aanleiding van de Dik Trom affaire, Cohen Jehoram, ’Dik Trom geannoteerd’, NJB 1982, p. 50. 87 D.W.F. Verkade, a.w., p. 142. Zie ook N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Samson, Alphen aan den Rijn, 1998, nr. 35; Spoor & Verkade a.w., p. 344. 88 Memorie van Toelichting, Zitting 1911-1912, nr. 227, p. 29 ad artikel 37. 89 H.L. de Beaufort, Auteursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle: 1932, p. 135-136 en S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Gouda Quint BV, Arnhem: 1998, p. 368. 90 Zie Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Kluwer Deventer: 2005, § 8.12 en 13.4. a.w., nrs. 230 en 313; Gielen-Wichers Hoeth a.w., nr. 371; N. van Lingen, a.w., nr. 35. Anders Dirk Visser in zijn noot onder ERB/ Beukenoord, a.w., p. 17.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


dat de gedraging van Dastar, zowel in de VS als in Nederland wellicht met een beroep op onrechtmatige daad kan worden bestreden.91 Wat opvalt in de commentaren naar aanleiding van met name het Dior/Evora-arrest en het BMW/Blok-arrest is, dat sommige schrijvers erop wijzen dat de Hoge Raad kennelijk oog heeft gehad voor de diepere bedoelingen van partijen en daarmee rekening heeft gehouden bij het nemen van zijn beslissing.92 Daarmee wordt de indruk gewekt dat aan de uitspraken eerder pragmatische dan dogmatische overwegingen ten grondslag hebben gelegen.93 Wellicht kan hierin de verklaring worden gevonden voor het feit dat er geen eenduidigheid bestaat ten aanzien van de leer met betrekking tot de (on)wenselijkheid van samenloop van auteursen merkenrechtelijke vorderingen. In Fox v. Dastar was sprake van een agressief procederend Dastar dat materiaal van Fox onder haar eigen naam had uitgegeven.94 Het Supreme Court laat zich daaraan echter 91

Voorzichtigheid blijft echter geboden; vergelijk Spoor/Verkade/Visser, a.w., § 8.3 en 13.4. 92 Zie bijvoorbeeld: H. Cohen Jehoram, ’Dior/Evora – merkenrecht’, AA 48 (1999) p. 486; Zie ook F.W. Grosheide, ’Misbruik van intellectuele eigendom’, BIE 2000, p. 236. 93 Zie ook P.B. Hugenholtz in zijn noot onder HR 16 april 1999, NJ 1999, 697, p. 4139 (Bigott/Doucal). 94 Ms. Sue Mota, ’Dastar v. Twentieth Century Fox – one can’t get back by trademark what one gave up under copyright’, hoofdstuk I: Copyright v. Trademark Law, OKLA. J.L. & Tech.7 (2003) ( formerly 2003 OKJOLT Rev. 7), www.okjolt.org.

E I G E N D O M

1 4 1

weinig gelegen liggen en beslist, nu het beroep van Fox op haar toekomend auteursrecht is vervallen, uitsluitend op basis van de common law grondslag van de Lanham Act die, in tegenstelling tot de Copyright Act, niet tot doel heeft originaliteit en creativiteit te beschermen. Tegen die achtergrond heeft het Supreme Court geoordeeld dat de zinsnede ’origin of goods’ niet naar de auteur verwijst of naar het idee of concept dat in die goederen is belichaamd, maar naar de producent van de fysieke goederen die te koop worden aangeboden. Op grond daarvan heeft het Supreme Court het beroep op de Lanham Act afgewezen met de overweging: ’To hold otherwise would be akin to finding that §43(a) created a species of perpetual patent and copyright, which Congress may not do.’ Om tot zijn uitspraak te komen heeft het Supreme Court de betreffende wetsbepalingen en de grondslagen en de doelstellingen daarvan minutieus onderzocht. Nu uit de jurisprudentie van de Hoge Raad de vraag naar de toelaatbaarheid van cumulatie van auteursen merkenrecht niet eenduidig is te beantwoorden, maar afhankelijk moet worden gesteld van de uitleg van rechtsregels die voor het concrete geval in aanmerking komen, zou kunnen worden overwogen of de meer technische aanpak van het Supreme Court navolging verdient.

1 4 2

J

B I J B L A D

U

R

I

S

P R

U D

E N T


I

(Stork Titan/CFS Bakel) Mrs. D.H. von Maltzahn, E.F. Brinkman en J.A. van Dorp Artt. 16, lid 4 en 19 EEX/EVEX en artt. 22, lid 4 en 25 Verordening 44/2001 Voor Amerikaanse octrooien moet een met voormelde artikelen overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. Art. 16, lid 4 EEX/EVEX, resp. art. 22, lid 4 Verordening 44/2001 vermag niet de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van art. 2 van die regelingen weg te nemen in een procedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Een verklaring van niet-inbreuk voorzover gebaseerd op de grondslag dat sprake is van een nietig buitenlands octrooi betreft evenwel een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van de aanvang af ) als inzet de geldigheid van een buitenlands octrooi. De i.c. Amerikaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd van de vorderingen gebaseerd op die grondslag kennis te nemen. Hieraan doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet-inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi slechts effect heeft inter partes. Voorzover de vordering tot verklaring van niet-inbreuk evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is indien wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is de Nederlandse rechter wel bevoegd. Art. 80 Row 1995 Voor een ruime teleologische uitleg van art. 80 is geen plaats, gelet op het uitzonderingskarakter van art. 80, dat nog eens wordt onderstreept door het bepaalde in art. 83. De Rechtbank in Den Bosch is derhalve relatief bevoegd, hoe onbevredigend zulks wellicht ook is, nu het hier wel een geschil betreft voor de beslissing waarvan octrooirechtelijke ervaring van nut kan zijn. Beroep op relatieve onbevoegdheid levert geen misbruik van bevoegdheid op. Stork Titan BV te Boxmeer, eiseres, procureurs mrs. W. Taekema en mr. F.W. van der Zwan, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen CFS Bakel BV te Bakel, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul te Amsterdam. 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a CFS Bakel is rechthebbende op het Amerikaanse octrooi 5,329,916, met als prioriteitsdatum 26 februari 1992 verleend op 19 juli 1994 voor een ’Oven’ (hierna: het USoctrooi). b CFS Bakel is tevens rechthebbende op het parallelle Europese octrooi 558151 (hierna: het EP-octrooi), waarvan de Zaak is teruggewezen naar Rb. ’s-Hertogenbosch. Red.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

E

Nr. 39 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 mei 2004*

*

E I G E N D O M

oorspronkelijk verleende conclusie 1 gelijk was aan conclusie 2 van het US-octrooi, terwijl conclusie 1 van het USoctrooi derhalve van ruimere strekking was. c Het EP-octrooi is op 27 april 2000 door de Technische Kamer van Beroep van het EOB (hierna: ’TKB’) in stand gelaten op basis van het derde van vijf hulpverzoeken (auxiliary requests), ingediend op 24 maart 2000 maar nog aangepast ter zitting van 27 april 2000. d Bij vonnis van 2 oktober 2002 (rolnummer 97/3524) heeft deze rechtbank het EP-octrooi nietig verklaard. Hiertegen is appèl ingesteld. e Op 24 september 2003 is CFS Bakel in de Verenigde Staten (District Court of Delware) een inbreukprocedure gestart tegen Stork alsmede tegen Stork Gamco Inc. betreffende het US-octrooi. Daarbij is als tegenvordering ingediend dat de nietigheid van het US-octrooi wordt uitgesproken. De vorderingen, de grondslagen, daarvoor en de verweren 2 Na wijziging van eis, tegen welke wijziging CFS Bakel zich niet heeft verzet, vordert Stork dat de rechtbank: 1 voor recht verklaart dat de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde TSO oven van Stork geen inbreuk maakt op het US-octrooi; 2 CFS Bakel verbiedt een beroep te doen tegenover (potentiële) klanten op haar US-octrooi, zonder mede te delen primair dat de rechtbank in Den Haag Nederland bij vonnis van ....... verklaard heeft voor recht dat de Stork TSO-oven geen inbreuk maakt op het US-octrooi respectievelijk subsidiair dat de parallelle versie van het Europese octrooi door de Europese Octrooiraad is herroepen en door de Nederlandse rechter geheel is nietig verklaard, zulks op straffe van een dwangsom van € 250.000 voor iedere overtreding van dit verbod; 3 Kosten rechtens. 3 Stork stelt daartoe dat zij geen inbreuk maakt op het USoctrooi omdat dit nietig is en omdat haar ovens niet vallen onder de beschermingsomvang van dat octrooi, ook niet in equivalente zin. 4 Hiertegen voert CFS Bakel gemotiveerd verweer, in de eerste plaats een exceptie van onbevoegdheid opwerpend aangaande de internationale alsmede (binnen Nederland) de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank, en voorts zich op het standpunt stellend dat sprake is van een geldig octrooi alsmede dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Beoordeling van het geschil Internationale bevoegdheid 5 CFS Bakel heeft de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter betwist, stellende – zakelijk weergegeven – dat alleen de Amerikaanse rechter over de geldigheid van het US-octrooi kan beslissen (terwijl Stork zich op de nietigheid daarvan beroept als argument voor niet-inbreuk), dat het Amerikaanse octrooirecht verschilt van het Nederlandse (zowel wat betreft geldigheid als inbreuk), dat het procedurele recht verschilt (juryrechtspraak, discovery en specifiek octrooirechtelijk: reissue en reexamination) en dat van reciprociteit geen sprake is (de Amerikaanse rechter past geen buitenlands octrooirecht toe), dit alles onder verwijzing

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


naar de door CFS Bakel in de VS (overigens later) ingestelde procedure. De rechtbank overweegt als volgt. 6 Vooropgesteld zij dat de rechtbank met partijen van oordeel is dat voor Amerikaanse octrooien een met artikel 16 lid 4/artikel 19 EEX/EVEX resp. 22 lid 4/artikel 25 Verordening 44/2001 overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel toepasselijk moet worden geacht, zodat de Nederlandse rechter zich ambtshalve onbevoegd dient te verklaren met betrekking tot een bij hem aanhangig geschil voor zover dat de geldigheid van een Amerikaans octrooi tot inzet heeft. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het hier een dergelijk geschil betreft. 7 Reeds een en andermaal hebben deze rechtbank en het gerechtshof alhier (voor beide zie bijv. BIE 2002, 8) uitgemaakt dat artikel 16 lid 4 EEX/EVEX resp. 22 lid 4 Verordening 44/2001 de grensoverschrijdende bevoegdheid op basis van artikel 2 van die regelingen (het betreft immers een Nederlandse gedaagde) niet vermag weg te nemen in een procedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd betrekking hebbende op buitenlandse octrooien. Ofschoon artikel 16 lid 4 EEX naar luid van artikel 19 EEX ambtshalve dient te worden toegepast, heeft de Hoge Raad het in een inbreukverbod procedure onlangs (HR 19 december 2003, RvdW 2004, 10, Roche/Primus) niet nodig geacht, ondanks de suggestie daartoe overigens door A-G Langemeijer onder 3.41 van zijn conclusie, om dat artikel te betrekken bij de vragen van uitleg gesteld aan het HvJ EG omtrent artikel 6 lid 1 EEX. Uit dat arrest lijkt derhalve zoniet expliciet dan toch zeker impliciet te kunnen worden afgeleid dat ook de Hoge Raad van oordeel is dat artikel 16 lid 4 EEX aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over een vordering tot verbod op inbreuk op een buitenlands octrooi niet in de weg staat. 8 Hoewel het op het eerste gezicht voor de hand zou liggen dat dezelfde afwegingen zullen gelden voor de spiegelbeeldige situatie van een verklaring van niet-inbreuk op een buitenlands octrooi (dezelfde rechtsvragen zijn immers aan de orde), is de rechtbank niettemin, zij het deels, een ander oordeel toegedaan. Om dit inzichtelijk te maken vindt de rechtbank aanleiding een onderscheid te maken in de grondslagen van Stork’s vorderingen, te weten de stellingen (i) dat het US-octrooi nietig is en (ii) dat haar oven niet onder de beschermingsomvang valt. 9 Grondslag (i): nietigheid Anders dan in de situatie waarin een inbreukprocedure door de octrooihouder wordt aangelegd waarbij eerst na het verweer (bij conclusie van antwoord) duidelijk zou worden of artikel 16 lid 4 EEX of overeenkomstige regel een mogelijk beletsel voor internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter zou worden, is het hier de eisende partij die reeds in de door haar uitgebrachte dagvaarding (en zelfs: ’in de eerste plaats’, dagvaarding nr. 10) de stelling inneemt dat sprake is van een nietig octrooi. Het geschil voorzover gebaseerd op grondslag (i) betreft zodoende een geschil dat is aanhangig gemaakt met (reeds van aanvang af) als inzet de geldigheid van een buitenlands octrooi. Het belangrijke argument van de voorspelbaarheid van de internationaal bevoegde rechter (zie bijv. overweging 11 van de preambule van Vo. 44/2001) dat ertegen pleit om de internationale bevoegdheid in een inbreukverbod procedure mede afhankelijk te stellen van de vraag of door de verwerende partij de nietigheid wordt bepleit of niet, speelt in deze zaak geen

E I G E N D O M

1 4 3

rol. De Amerikaanse rechter is derhalve bij uitsluiting bevoegd van de vorderingen gebaseerd op grondslag (i) kennis te nemen. 10 Aan het voorgaande doet niet af dat de gevorderde verklaring van niet-inbreuk met als grondslag de nietigheid van het octrooi geen nietigverklaring van het US-octrooi erga omnes teweeg kan brengen doch slechts effect heeft inter partes. Dit door Stork bepleite onderscheid past niet binnen het systeem van artikel 16 lid 4/artikel 19 EEX en de overeenkomstige bevoegdheidsregel. Het HvJ EG – wiens oordeel in deze zich buiten de werkingssfeer van het EEX/EVEXverdrag respectievelijk Verordening 44/2001 afspelende zaak niettemin richtinggevend is te achten – heeft in de zaak Duijnstee/Goderbauer (arrest van 15 november 1984, NJ 1984, 695, r.o. 24) immers overwogen: 24 Bijgevolg zijn als geschillen ’ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien’ aan te merken, de geschillen waarin de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de rechters van de plaats waar het octrooi is verleend, met inachtneming van bovengenoemde elementen gerechtvaardigd is, zoals geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering. Het geschil, voorzover Stork niet-inbreuk pleit omdat het US-octrooi nietig is, betreft nog altijd en onmiskenbaar de geldigheid van dat octrooi en valt zodoende onder deze door het HvJ EG gegeven definitie. Verdere steun voor deze opvatting vindt de rechtbank – a contrario – in r.o. 26 in de zaak Duijnstee/Goderbauer. Tot slot wijst de rechtbank erop dat voornoemd onderscheid tot (te) gemakkelijke omzeiling van deze internationaal algemeen aanvaarde bevoegdheidsregel zou kunnen leiden. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het de beweerdelijke inbreukmaker primair – en misschien zelfs uitsluitend – om zal gaan dat hij zijn product op de markt kan brengen zonder last te hebben van het octrooi. Hij zal er weinig belang bij hebben dat het octrooi nietig zal worden verklaard jegens eenieder. 11 Grondslag (ii): TSO-oven valt buiten de beschermingsomvang Voorzover de vordering evenwel berust op de grondslag dat van inbreuk geen sprake is omdat Stork’s oven, indien uitgegaan wordt van de geldigheid van het US-octrooi, niet onder de beschermingsomvang daarvan valt, is de Nederlandse rechter wèl bevoegd. Artikel 16 lid 4 EEX resp. overeenkomstige internationale bevoegdheidsregel staat aan bevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot die vraag immers niet in de weg. Dit is voorts in lijn met meergenoemd arrest van de Hoge Raad inzake Roche/Primus (r.o. 4.11.5), waarbij is aangegeven dat de Nederlandse rechter in een dergelijk geval van de geldigheid van het buitenlandse octrooi dient uit te gaan, zolang het niet (door de daartoe bevoegde rechter) is nietig verklaard of vernietigd. Dit oordeel lijkt voorts te stroken met dat van de Japanse rechter, die zich kennelijk bevoegd heeft geacht een verklaring van niet-inbreuk op een US-octrooi uit te spreken, oordelende dat van (letterlijke of equivalente) inbreuk geen sprake is (Tokyo District Court 16 oktober 2003, Coral Corporation vs Marine Bio KK). 12 De door CFS Bakel verder aangevoerde argumenten doen aan dit oordeel niet af waartoe als volgt wordt overwogen. Voorop staat dat de inbreuk op het US-octrooi in de Verenigde Staten naar het recht van dat land moet worden beoordeeld. In dit kader brengt de rechtbank evenwel vervol-

1 4 4

B I J B L A D


gens in herinnering dat volgens bestendige rechtspraak (zie bijv. HR in NJ 1992, 212, r.o. 5.2.4) de Nederlandse rechter zich ambtshalve van het toepasselijke buitenlandse recht op de hoogte dient te stellen (al dan niet daaromtrent nader voorgelicht door bijvoorbeeld het Internationaal Juridisch Instituut alhier). De toepasselijkheid van Amerikaans recht kan derhalve geen belemmering voor de bevoegdheid opleveren. Voorts wijst de rechtbank erop dat aan het bestaande systeem van internationale bevoegdheidsregels nu eenmaal eigen is dat enerzijds rechters van het ene land in voorkomend geval het recht van een ander land moeten toepassen en anderzijds dat rechters van verschillende landen naast elkaar bevoegd kunnen zijn met inachtneming van de aan idem zovele rechters eigen procedureregels. De aan het Amerikaanse octrooirecht eigen procedureregels betreffende nietigverklaring (reissue en reexamination door het US PTO) waarop CFS Bakel heeft gewezen zijn in deze procedure niet (langer) aan de orde, zo blijkt voorts uit het voorgaande. Relatieve bevoegdheid 13 Dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is als voormeld wil echter nog niet zeggen dat deze rechtbank ook relatief bevoegd is. Artikel 80 ROW 1995 verklaart de Haagse rechter bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van de in die bepaling limitatief opgesomde octrooigeschillen, die alle betrekking hebben op Nederlandse en (Nederlandse delen van) Europese octrooien. Het onderhavige geschil gaat niet over dergelijke octrooien maar over een Amerikaans octrooi. 14 Gelet op de Parlementaire Geschiedenis (bij de wijzigingswetten van 1977, 1987 van de ROW 1910 en zelfs die van de ROW 1995) lijkt de stelling van Stork juist dat de wetgever, hoewel de grensoverschrijdende inbreukverbod vordering in octrooizaken reeds haar intrede had gedaan bij de behandeling van het voorstel voor die wet (zie bijv. BIE 1992, 78 of IER 1993, 15), het instellen van een vordering terzake inbreuk op een buitenlands octrooi (zonder dat daarbij tevens een inbreukvordering voor een Nederlands of Europees octrooi wordt ingesteld) destijds niet heeft voorzien. Verdedigbaar is dat de wetgever indien hij dat wel zou hebben voorzien, ook die beoordeling exclusief bij de Haagse rechter zou hebben ondergebracht. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat voor een ruime (teleologische) uitleg van artikel 80 ROW, zoals door Stork verdedigd, geen plaats is, gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 80 ROW 1995, dat nog eens wordt onderstreept door het bepaalde in artikel 83 ROW 1995. Derhalve vinden de gewone regels als neergelegd in artt. 99-110 Rv. hier toepassing, hetgeen onweersproken moet inhouden dat de rechtbank in Den Bosch relatief bevoegd is. Hoe onbevredigend zulks wellicht ook is nu het hier wel een geschil betreft voor de beslissing waarvan octrooirechtelijke ervaring van nut kan zijn (welk nut kennelijk CFS Bakel overigens niet heeft weerhouden het bevoegdheidsverweer op te werpen), moet de conclusie zijn dat het verweer slaagt. 15 Stork heeft nog aangevoerd dat CFS Bakel door een beroep te doen op de relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank misbruik zou maken van haar bevoegdheid daartoe. Zoals deze rechtbank herhaaldelijk heeft overwogen (zie onder meer vonnis van 29 september 1999, IER 2000, 8 DSM/ Orffa en vonnis van 10 juli 2002, BIE 2003, 71 Dijkstra/

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Saier), kan pas sprake zijn van misbruik van procesrecht indien die partij de processuele bevoegdheid uitoefent hetzij met geen ander doel dan de wederpartij te schaden, hetzij met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend dan wel, de wederzijdse belangen in aanmerking genomen, in redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen. Stork heeft in dit verband gewezen op de veronderstelling dat CFS Bakel vertraging nastreeft en de onzekerheid in de markt wenst te handhaven. Dit verwijt acht de rechtbank evenwel niet overtuigend. Het slagen van het verweer behoeft weinig vertraging op te leveren, daar verwijzing van de zaak naar de Bossche rechter plaatsvindt in de stand waarin deze zich bevindt, te weten vonniswijzing. Ook anderszins is niet gebleken dat CFS Bakel misbruik maakt van haar bevoegdheid tot het doen van een beroep op de relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank. Slotsom 16 De slotsom luidt dat de Nederlandse rechter slechts bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen, voorzover daaraan ten grondslag wordt gelegd dat de Stork TSO-oven buiten de beschermingsomvang van het US-octrooi zoals verleend valt. Daarvoor is evenwel niet deze maar de rechtbank te ’s-Hertogenbosch de relatief bevoegde rechter. Iedere verdere beslissing, waaronder die over de kosten, zal worden gereserveerd. Beslissing: De rechtbank: Verklaart de Nederlandse rechter bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, voorzover daaraan ten grondslag wordt gelegd dat de Stork TSO-oven buiten de beschermingsomvang van het US-octrooi zoals verleend valt; Verklaart de Nederlandse rechter voor het overige onbevoegd; Verklaart de rechtbank te ’s-Gravenhage relatief onbevoegd van de vorderingen kennis te nemen, voorzover daaraan ten grondslag wordt gelegd dat de Stork TSO-oven buiten de beschermingsomvang van het US-octrooi zoals verleend valt; Verwijst de zaak, in de stand waarin deze zich bevindt, ter verdere afdoening en beslechting naar de rechtbank te ’sHertogenbosch; Reserveert iedere verdere beslissing. Enz.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


Nr. 40 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 28 april 2004* (beroepsfout gemachtigde) Mrs. J.W. du Pon, W.J. Noordhuizen en J.A. van Dorp Art. 7:401 BW; zorgplicht octrooigemachtigde Een misverstand binnen de eigen organisatie, als gevolg waarvan een opdracht om een octrooiaanvraag vóór de terinzagelegging in te trekken niet is uitgevoerd (waardoor terinzagelegging heeft plaatsgehad, met als mogelijk gevolg: nieuwheidsschadelijkheid ten opzichte van een jongere aanvrage van dezelfde cliënt), komt voor risico van het kantoor van de octrooigemachtigde, en kan aan dat kantoor worden toegerekend. Art. 1 Rv; bevoegdheid Nederlandse rechter Voor vorderingen die erop berusten dat een in een aantal landen verleend octrooi in die landen aan nietigverklaring blootstaat als gevolg van beroepsfouten van de Nederlandse octrooigemachtigde, is de Nederlandse rechter niet bevoegd, maar alleen de rechter van de desbetreffende staat; de ratio voor die regel ligt in de soevereiniteit van de Staat die het octrooi verleent. Voorzover de vorderingen Nederland betreffen is de Nederlandse rechter (dus) wel bevoegd. 1 Inprotec International BV, 2 Eisenkolb Confectiemachines BV beiden te Bladel, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.E. Weening te Amsterdam, tegen X te ’s-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaat mr. H.W. Wefers Bettink te Amsterdam. De feiten 1 Tussen partijen staat in deze zaak in elk geval het volgende vast: a Inprotec en Eisenkolb zijn zustervennootschappen. Inprotec houdt zich bezig met de productie en distributie van innaaigordijnhaken. Eisenkolb houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van industriële naaimachines voor de gordijnindustrie en aanverwante bedrijven. b Begin 1993 hebben Inprotec c.s. een verstelbare plastic gordijnhaak ontwikkeld, de Microflex I. Op 2 juli 1993 hebben zij zich voor de bescherming van hun rechten op de Microflex I in het algemeen gewend tot Y, octrooigemachtigde bij X. c Op dat moment bestond er reeds een relatie tussen Eisenkolb en X. De ontwikkeling van de Microflex I was een uitvloeisel van een door Eisenkolb ontwikkelde machine voor het automatisch toevoeren van verstelbare gordijnhaken naar een naaimachine (’gordijnhakentoevoerautomaat’). Eisenkolb heeft in oktober 1992 aan Y verzocht deze automaat onder bescherming te stellen. Y heeft daartoe op (datum) een Europese octrooiaanvraag ingediend. d Y heeft voor de Microflex I een aanvraag voor een Nederlands octrooi opgesteld. Deze aanvraag is op (datum) ingediend onder nummer 0000. e Op (2 dagen later) heeft de heer Z van de merken- en modellenafdeling van X voor het uiterlijk van de Microflex I een internationaal modeldepot verricht. Bij dit depot was een tekening van de Microflex I gevoegd die door de teken*

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 4 5

afdeling van X was vervaardigd ten behoeve van de octrooiaanvraag. Het modeldepot is op (datum) gepubliceerd in het ’Bulletin des dessins et modèles internationaux’. f Nadat Y de octrooiaanvraag voor de Microflex I had ingediend, hebben Inprotec c.s. wijzigingen aangebracht in het ontwerp daarvan. Zij hebben vervolgens overleg gepleegd met Y omtrent de vraag op welke wijze dit gewijzigde ontwerp (de Microflex II) kon worden beschermd. Y heeft daarbij geconstateerd dat de aangebrachte wijzigingen – kort gezegd: verplaatsing van het zaagtandprofiel – niet volledig werden gedekt door de reeds ingediende octrooiaanvraag voor de Microflex I. g Op (3 maanden later) heeft Y voor de Microflex II een octooiaanvraag ingediend onder nummer 0001. Bij deze aanvraag is niet de prioriteit van de aanvraag voor de Microflex I ingeroepen. h De octooiaanvraag voor de Microflex I heeft geleid tot terinzagelegging op (datum). Per (datum) is deze aanvraag vervallen. i De octrooiaanvraag voor de Microflex II heeft geleid tot terinzagelegging op (datum). Vordering, grondslag en verweer 2 Inprotec c.s. vorderen in deze procedure dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van X in de proceskosten: 1 voor recht zal verklaren dat X aansprakelijk is voor de aan Inprotec c.s. toegebrachte schade ten gevolge van de mogelijke nietigheid van 1 het Nederlandse octrooi voor de Microflex II, 2 het op basis van dat octrooi verleende Europese octrooi en 3 de op basis daarvan verleende internationale octrooien; 2 X zal veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Inprotec c.s. te voldoen een bedrag van € 5.672,25, onder verwijzing naar schadestaatprocedure voor de vaststelling van de overige door Inprotec c.s. geleden en nog te lijden schade; 3 X zal veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Inprotec c.s. te voldoen een bedrag € 10.500,68 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening; 3 Inprotec c.s. gronden deze vordering op de volgende stellingen: – Op basis van de octrooivraag voor de Microflex II is een Nederlands octrooi verleend en vervolgens een Europees octrooi, dat mede gelding heeft in Nederland. Voorts zijn op basis van die aanvraag een aantal buitenlandse (nietEuropese) octrooien verleend, onder meer voor de Verenigde Staten en Japan. – Al die octrooien staan bloot aan vernietiging op de grond dat de uitvinding waarvoor zij zijn verleend, op de prioriteitsdatum (datum) niet nieuw meer was. Dat laatste was uitsluitend het gevolg van fouten van X. X heeft immers de octrooiaanvraag voor de Microflex II ingediend, zonder daarbij de prioriteitsdatum van de aanvraag voor de Microflex I in te roepen. Zij heeft daarbij echter over het hoofd gezien dat zij inmiddels een modeldepot voor de Microflex I had verricht, welk depot reeds op 30 september 1993, derhalve voor de prioriteitsdatum van de octrooiaanvraag voor de Microflex II, was gepubliceerd. Bovendien

1 4 6

B I J B L A D


heeft zij vervolgens ook nog verzuimd de octrooiaanvraag voor de Microflex I in te trekken, waarna deze terinzage is gelegd. Als gevolg van dit alles is de tekening die zowel bij de octrooiaanvraag voor de Microflex I als bij het modeldepot van de Microflex I was gevoegd, nieuwheidsschadelijk geworden voor de Microflex II. – Door het maken van voormelde fouten is X tekort geschoten in haar zorgverplichting jegens Inprotec c.s. Het lag immers op de weg van X ervoor te waken dat de prioriteitsdatum zou worden gehandhaafd, in die zin dat geen nieuwheidsschadelijk materiaal in de openbaarheid zou komen. Door deze zorgplicht te schenden, heeft X jegens Inprotec c.s. wanprestatie gepleegd. – Als gevolg van die wanprestatie lijden Inprotec c.s. schade en zullen zij ook in de toekomst nog schade lijden, onder meer in de vorm van uitholling van haar monopoliepositie en gederfde licentie-inkomsten. De beroepsfouten van X hebben er immers toe geleid dat de betrokken octrooien inherent nietig zijn en Inprotec c.s. zal derden die daarmee bekend zijn, naast zich op de markt moeten dulden. – Deze schade heeft zich reeds in één geval gerealiseerd. Ter voorkoming van een beroep op nietigheid hebben Inprotec c.s. – op advies van X – hun directe concurrente VigoVell International B.V. (thans Vadain International) in juli 1999 voor meerdere Europese landen een licentie om niet onder hun octooi(en) voor de Microflex II moeten verlenen. Uiteindelijk hebben zij in april 2003 de activiteiten van Vadain met betrekking tot de Microflex II teruggekocht en Vadain het recht verleend de gordijnhaken van dit type gedurende tien jaar tegen een gefixeerde prijs in te kopen. De hierdoor geleden schade bedraagt volgens een eerste, voorlopige berekening tenminste € 2.392.000,–. Daarnaast hebben Inprotec c.s. in het kader van de hiervoor bedoelde minnelijke regeling de kosten van Vadain ad € 5.672,25 moeten vergoeden. Deze kosten, die zijn aan te merken als kosten ter voorkoming en beperking van de schade, worden reeds thans teruggevorderd. 4 X heeft de vordering bestreden. Zij ontkent dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld, althans dat er als gevolg van enig (onzorgvuldig) handelen harerzijds schade is onstaan of nog zal ontstaan. 5 Zakelijk weergegeven heeft X daartoe in hoofdzaak aangevoerd dat een eventuele nietigheid van de gestelde octrooien door Inprotec c.s. zelf is veroorzaakt. Volgens X is die nietigheid in de eerste plaats een gevolg van het feit dat Inprotec c.s., naar inmiddels is gebleken, reeds voor de indiening van de octrooiaanvraag voor de Microflex I een prototype van die haak in de openbaarheid hadden gebracht. Daarnaast is het volgens X zo geweest dat Inprotec c.s. Z geheel op eigen initiatief – buiten Y om – opdracht hebben gegeven voor het modeldepot en dat zij dit depot vervolgens ten tijde van de advisering omtrent de Microflex II ook niet aan Y hebben gemeld. In dit licht kan ook niet worden gezegd dat Y verkeerd heeft geadviseerd, aldus X. Beoordeling van het geschil 6 De rechtbank stelt voorop dat geen van de octrooien waarop het gevorderde betrekking heeft aan haar zijn overgelegd. Ten pleidooie heeft de raadsvrouwe van Inprotec c.s. desgevraagd te kennen gegeven het niet relevant te achten dat rechtbank van de inhoud van die octrooien kennisneemt, aangezien ook X ervan uitgaat dat de gestelde oc-

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

trooien zijn verleend. In verband hiermee kan de rechtbank niet anders dan bij de verdere beoordeling van deze zaak veronderstellenderwijs ervan uit te gaan: – dat de aanvraag voor de Microflex heeft geleid tot een met die aanvraag overeenstemmend Nederlands octrooi; – dat aan Inprotec vervolgens een Europees octrooi is verleend dat mede is gevalideerd voor Nederland en dat betrekking heeft op dezelfde uitvinding als die welke in het Nederlands octrooi onder bescherming is gesteld; – dat tegen dat Europese octrooi geen oppositie is ingesteld; – dat op basis van het Nederlandse octrooi in diverse nietEuropese landen (waaronder de Verenigde Staten en Japan) een octrooi voor de Microflex II is verleend. 7 Hiervan uitgaande, kan in de eerste plaats worden vastgesteld dat op grond van het bepaalde in artikel 52 lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) het Nederlands octrooi geen rechtsgevolgen meer heeft, aangezien met betrekking tot dezelfde uitvinding inmiddels een Europees octrooi is verleend waartegen geen oppositie meer openstaat. De vraag of het Nederlandse octrooi aan nietigverklaring blootstaat, behoeft bij gebrek aan belang dan ook niet meer te worden beantwoord. 8 Voor zover het Europese octrooi gelding zou hebben in andere landen dan Nederland (welke dat zijn, is de rechtbank niet bekend gemaakt) is de Nederlandse rechter niet bevoegd zich uit te laten over de vraag of, en zo ja op wat voor gronden, die octrooien aan vernietiging blootstaan. Ingevolge artikel 22 lid 4 EEX-verordenig (Verordening EG nr. 44/2001) en artikel 16 lid 4 EVEX-Verdrag is te dien aanzien immers uitsluitend bevoegd de rechter van de (lid)staat waar het desbetreffende octrooi is verleend en geregistreerd, zulks ongeacht de woonplaats van de gedaagde. Voor de gestelde niet-Europese octrooien moet naar het oordeel van de rechtbank hetzelfde worden aangenomen. Ratio achter de hiervoor genoemde bepalingen is immers de nationale soevereiniteit van de Staat die het octrooi verleent. 9 Het voorgaande betekent dat in deze procedure de vordering van Inprotec c.s. slechts kan worden beoordeeld voor zover deze betrekking heeft op het Nederlandse deel van het Europese octrooi. Aan de orde is derhalve of voor recht kan worden verklaard dat X aansprakelijk is voor de aan Inprotec c.s. toegebrachte schade ten gevolge van de mogelijke nietigheid van het Nederlandse deel van het Europese octrooi. 10 De formulering van die vordering roept in zoverre vragen op, dat het begrip ’mogelijke nietigheid’ weinig tastbaar is. Dat klemt te meer, nu in elk geval vaststaat dat met betrekking tot het Nederlandse deel van het octrooi tot op heden geen enkele nietigheidsvordering is ingesteld, laat staan dat dit is vernietigd. Bedoeld octrooi heeft thans dan ook onverminderd gelding en zal deze gelding nog vele jaren blijven houden, tenzij dat octrooi op vordering van een derde (door deze rechtbank) zal worden vernietigd. Of dat zal gebeuren, is uiteraard niet zeker. De rechtbank zal de vordering van Inprotec c.s. dan ook aldus opvatten, dat zij een verklaring voor recht vorderen dat indien het Nederlandse deel van het octrooi zal worden vernietigd uitsluitend of mede op de aan X verweten gronden, X in dat geval aansprakelijk is voor de door Inprotec c.s. als gevolg van die vernietiging geleden en nog te lijden schade, welke schade in dat geval moet worden opgemaakt bij staat.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


11 Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of, zoals door X is aangevoerd, Inprotec c.s. (ook) zelf de nieuwheid van de Microflex II hebben geschaad door openbaar voorgebruik van de Microflex I of door het – op eigen initiatief – deponeren van het model van de Microflex I. In het licht van de vordering zoals die hiervoor is geherformuleerd, staat thans immers uitsluitend ter beoordeling of X een beroepsfout heeft gemaakt die (eveneens) een nietigheidsgrond oplevert voor het Nederlandse deel van het Europese octrooi. Die vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend, waarvoor het volgende redengevend is. 12 Y heeft bij brief van 6 juni 2000 (productie 6 zijdens Inprotec) aan de toenmalige advocaat van Inprotec het volgende te kennen gegeven: (...) De hoofdconclusie van het Europees octrooi 0002 (verleend op prioriteit op grond van de Nederlandse octrooiaanvrage 0001) luidt als volgt: Gordijnhaak omvattende een kunststofstrip 41 en daarmee één geheel vormend I-profiel 42, 43, 44, welk I-profiel een eerste flens 42 omvat die naar de strip 41 is toegekeerd en een tweede flens 43 welke een geleider is voor een er omheen grijpende slede 45 waarmee een haakvormig orgaan 46 is verbonden, een tussen de flenzen 42, 43 gelegen lichaam 44 en tenminste één uitsteeksel 47 omvat dat in het zaagtandprofiel 48 grijpt om te voorkomen dat de slede in een vooraf bepaalde richting wordt bewogen, terwijl beweging van de slede in tegenovergestelde richting wel mogelijk is, met het kenmerk dat de genoemde tweede flens 43 van het I-profiel smaller is dan de eerste, naar de strip toegekeerde flens 42. Uit het op (datum) gepubliceerde modeldepot is zo’n haak bekend. 13 Door deze passage is door X ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk erkend dat de bij het modeldepot gevoegde tekening de gehele uitvinding van het Europees octrooi openbaart. Dat betekent dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat die tekening nieuwheidsschadelijk is voor het gehele octrooi. De rechtbank neemt daarbij bij gebrek aan kennisneming van het octrooischrift aan dat dit octrooi naast de hiervoor geciteerde hoofdconclusie slechts daarvan afhankelijke conclusies bevat. 14 Zoals hiervoor in r.o. 1 onder e reeds werd overwogen, staat tussen partijen vast dat dezelfde tekening is gebruikt bij de octrooiaanvraag voor de Microflex I. Deze aanvraag is, zo staat eveneens vast, niet ingetrokken doch ter inzage gelegd. Daarmee is ook langs die weg de nieuwheid van de Microflex II geschaad en uit de stukken van het geding, meer in het bijzonder de verklaring van Y van 31 maart 2003 (productie 17 zijdens X), blijkt dat X heeft toegegeven dat dit het gevolg is geweest van een ten kantore van X gemaakte fout. Immers, Y heeft opdracht gegeven de octrooiaanvraag voor Microflex I vóór publicatie in te trekken maar als gevolg van een, naar X stelt, intern misverstand is die instructie niet uitgevoerd. Een dergelijke fout in de eigen organisatie komt voor risico van X en kan mitsdien aan haar worden toegerekend. 15 Nu, gelet op het vorenoverwogene, sprake is van een beroepsfout die tot gevolg zal kunnen hebben dat het octrooi wordt vernietigd, kan de daartoe strekkende verklaring voor recht worden toegewezen. Indien die vernietiging ook feitelijk zal plaatsvinden, zal X jegens Inprotec c.s. hebben in te staan voor de als gevolg daarvan door Inprotec c.s. te lijden schade. Aangezien de mogelijkheid van die schade aannemelijk is, is er ook plaats voor de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat een dergelijke procedure eerst aan de

E I G E N D O M

1 4 7

orde zal zijn, nadat de vernietiging van het Nederlandse deel van het Europese octrooi door de rechter is uitgesproken. Voor zover die vernietiging in die procedure mede wordt uitgesproken op andere gronden dan de aan X verweten grond zal in die procedure tevens kunnen worden bekeken in hoeverre dit van invloed is op de omvang van de op X rustende verbintenis tot schadevergoeding (vgl. HR 27 november 1998, NJ 1999, 685). 16 Inprotec c.s. vorderen reeds thans betaling van een bedrag van € 5.672,25 aan kosten die zij, naar zij stellen, hebben gemaakt in verband met de gerezen problemen met Vadain. Dit bedrag is evenwel niet toewijsbaar. Zolang het octrooi niet is vernietigd staat immers niet vast dat die kosten in rechtstreeks verband staan met de door X gemaakte beroepsfout. 17 Voor toewijzing van de eveneens gevorderde buitengerechtelijke kosten is geen plaats, nu deze tegenover de betwisting daarvan door X onvoldoende zijn onderbouwd. 18 Gezien het voorgaande ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren. Beslissing: de rechtbank: – verklaart voor recht dat: voorzover er een Europees octrooi bestaat dat mede is gevalideerd voor Nederland en dat betrekking heeft op dezelfde uitvinding als waarvoor op (datum) onder nummer 0001 een aanvraag voor een Nederlands octrooi is ingediend, en voorzover het Nederlandse deel van dat Europees octrooi zal worden vernietigd uitsluitend of mede op de grond dat de in dat octrooi neergelegde uitvinding niet nieuw is in verband met de openbaarmaking van de tekening, voorkomend in de aanvraag voor een Nederlands octrooi van (datum) onder nummer 0000, X in dat geval aansprakelijk is voor de aan Inprotec en Eisenkolb als gevolg van die vernietiging toegebrachte schade; – veroordeelt X, voor zover vorenbedoelde vernietiging zal hebben plaatsgevonden, tot betaling van schadevergoeding aan Inprotec en Eisenkolb, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; – compenseert de op deze procedure vallende kosten, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt: – verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – wijst het anders of meer gevorderde af. Enz.

1 4 8

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Nr. 41 Rechtbank te Amsterdam, 15 september 2004* (Laura Ashley/Ashley’s II) Mrs. G.H. Marcus, H.M. Patijn en J.F. Haeck Art. 4,6 BMW ’Ashley’ moet als het meest onderscheidende bestanddeel van zowel de LAURA ASHLEY-merken als het ASHLEY’S beeldmerk worden aangemerkt. De LAURA ASHLEY-merken zijn ouder dan het beeldmerk ASHLEY’S van Bucci, zodat Laura Ashley door gebruik te maken van de LAURA ASHLEY-merken al vóór het depot van het beeldmerk ASHLEY’S door Bucci gebruik maakte van het meest kenmerkende deel ASHLEY en haar later depot van het merk ASHLEY niet als te kwader trouw is aan te merken. Art. 13A, lid 1b BMW Tussen de merken van Laura Ashley en het woordmerk ASHLEY’S is verwarringsgevaar te duchten. Art. 14 bis BMW (overgangsrecht) Met de invoering van art. 14bis is het leerstuk van de rechtsverwerking aanmerkelijk aangescherpt. Tot de invoering kon immers het enkele stilzitten niet leiden tot rechtsverwerking, dus ook niet het stilzitten gedurende een periode van vijf jaar. Voorts is van belang dat de Merkenrichtlijn, op grond waarvan de thans geldende gedoogtermijn op 31 december 1992 in de BMW had moeten worden geïmplementeerd, geen directe werking heeft, zodat daaraan vóór omzetting in het nationale recht geen rechten konden worden ontleend. Het zou in strijd zijn met het verbod van terugwerkende kracht en het beginsel van rechtszekerheid indien de jaren vóór 1 januari 1996 zouden meetellen voor het vaststellen van de vijfjaarsgedoogtermijn. De gedoogtermijn heeft derhalve eerst vijf jaar na 1 januari 1996 kunnen verstrijken, dus op 1 januari 2001. Tiziana Bucci te Viareggio, Italië, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. A.A.H. Bruinhof, tegen 1 Laura Ashley Limited te Fulham, Verenigd Koninkrijk, 2 Laura Ashley Manufacturing BV te Amsterdam, 3 Laura Ashley Trading BV te Amsterdam, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. G.W. Kernkamp. Eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, handelt mede onder de naam Ashley’s di Tiziana Bucci en wordt hierna Bucci genoemd. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie worden hierna afzonderlijk respectievelijk LAL; LAM en LAT genoemd en gezamenlijk Laura Ashley (in enkelvoud). 1 Vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a Bucci en Laura Ashley hebben (onder meer) de volgende merken geregistreerd: [zie afbeelding hieronder. Red.]

*

Beroep ingesteld. Zie ook BIE 2003, nr. 11, blz. 70. Red.

b Het onder 1.a.8 genoemde merk wordt hierna aangeduid als het beeldmerk ASHLEY’S. Het onder 1.a.9 genoemde merk wordt hierna aangeduid als het merk IL PRIMO CASHMERE ITALIANO. Het onder 1.a.11 genoemde merk wordt hierna aangeduid als het woordmerk ASHLEY’S. c De ouder 1.a.1 tot en met 1.a.5 genoemde merken worden hierna aangeduid als de LAURA ASHLEY-merken. Het onder 1.a.10 genoemde merk wordt hierna aangeduid als het woordmerk ASHLEY. d Het woordmerk ASHLEY wordt onder licentie van LAL mede gebruikt door LAM en LAT. e LAM heeft Bucci bij brief van 17 februari 2000 verzocht het woordmerk ASHLEY’S door te halen. f In een procedure tussen LAM en Bucci (rolnummer 01/125, hierna: de Haagse procedure) heeft de rechtbank ’sGravenhage op 21 augustus 2002 een tussenvonnis gewezen. In dat tussenvonnis worden onder de LAURA ASHLEYmerken verstaan de onder 1.a.1 tot en met 1.a.6 genoemde merken. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft in dit tussenvonnis onder meer als volgt overwogen: 17 Naar het oordeel van de rechtbank is ’Ashley’ het meest onderscheidende bestanddeel in de LAURA ASHLEY-merken. Immers, ’Laura’ is in de Benelux een gebruikelijke naam en ’Ashley’ niet, zodat de laatste naam het meest opvalt. De gelijkenis tussen LAURA ASHLEY en ASHLEY’S is derhalve tamelijk groot. LAURA ASHLEY is van huis uit sterk onderscheidend voor de waren waarvoor deze merken zijn gedeponeerd (kort gezegd: kleding) en dit onderscheidend vermogen is nog toegenomen door de grote bekendheid die LAURA ASHLEY ten tijde van het depot van ASHLEY’S onbetwist in de Benelux genoot en ook thans nog geniet. De waren waarvoor ASHLEY’S is gedeponeerd (’articles d’habillement et en particulier tricots

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


en cashmere’) zijn in hoge mate soortgelijk aan de waren waarvoor de LAURA ASHLEY-merken zijn gedeponeerd (kleding); ’articles d’habillement’ en kasjmier truien zijn ook kleding. Dat, zoals Bucci nog heeft betoogd, haar kasjmier truien, anders dan LAURA ASHLEY-kleding, in speciaalzaken wordt verkocht, kan deze soortgelijkheid niet wegnemen. De depots van de LAURA ASHLEY-merken hebben, omdat daarin het algemene begrip kleding is vermeld, immers ook betrekking op in speciaalzaken te verkopen kasjmier-truien. Gelet op dit een ander is verwarringsgevaar te duchten. (...) Beoordeling in conventie en reconventie 6.1 In het navolgende zullen de vordering in conventie en in reconventie, gezien de verwevenheid van het daaraan ten grondslag gelegde feiten complex, gezamenlijk worden behandeld. 6.2 Gelet op de vestigingsplaats van LAT en LAM, alsmede op het bepaalde in artikel 37 BMW is de rechtbank bevoegd van de onderhavige op de BMW gebaseerde vorderingen in conventie en reconventie kennis te nemen. 6.3 Uit de door Laura Ashley overgelegde bewijsstukken is de rechtbank gebleken dat de internationale registratie van het onder 1.a.6 genoemde woordmerk is verlopen. Aangezien is gesteld noch gebleken dat deze inschrijving tijdig is verlengd zijn de rechten op dit merk vervallen. Voor zover het verweer in conventie en de vorderingen in reconventie op dit merk zijn gebaseerd worden deze daarom verworpen, respectievelijk afgewezen. 6.4 Ter beoordeling ligt allereerst de vraag voor of, zoals Bucci stelt, het merk ASHLEY te kwader trouw is gedeponeerd in de zin van artikel 4 onder 6 BMW. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is om de navolgende reden. Met de rechtbank ’s-Gravenhage in de hiervoor onder 1.f aangehaalde overweging, welke overweging de rechtbank tot de hare maakt voor zover het betreft de onder 1.a.1 tot en met 5 genoemde merken, is de rechtbank van oordeel dat ’Ashley’ als het meest onderscheidende bestanddeel van zowel de LAURA ASHLEY-merken als het ASHLEY’S-beeldmerk moet worden aangemerkt. De LAURA ASHLEY-merken zijn ouder dan het beeldmerk ASHLEY’S van Bucci, zodat Laura Ashley door gebruik te maken van de LAURA ASHLEY-merken al vóór het depot van het beeldmerk ASHLEY’S door Bucci gebruik maakte van het meest kenmerkende deel ASHLEY. Dit brengt mee dat, zelfs indien zou komen vast te staan dat Bucci haar onder 1.a genoemde merken op een normale wijze heeft gebruikt en Laura Ashley dit gebruik kende of behoorde te kennen – hetgeen door Laura Ashley gemotiveerd wordt bestreden –, het verrichten van het depot van het merk ASHLEY door LAL niet als te kwader trouw is aan te merken in de zin van artikel 4 onder 6 BMW. Dat partijen op een zeker moment (zonder tot overeenstemming te komen) hebben onderhandeld over een wederzijdse afbakening waarbij het enkele gebruik van ASHLEY (in ASHLEY’S) uitsluitend aan Bucci zou zijn voorbehouden, doet hieraan niet af. Dat geldt eveneens voor de omstandigheid dat Laura Ashley een inschrijving van ASHLEY als gemeenschapsmerk voor een aantal landen buiten de Benelux heeft beperkt, teneinde de oppositie van Bucci tegen de registratie te ontlopen. Aangezien van een depot te kwader trouw van het woordmerk ASHLEY aldus geen sprake is zal de conventionele vor-

E I G E N D O M

1 4 9

dering tot nietigverklaring en doorhaling van het woordmerk ASHLEY worden afgewezen. 6.5 Ook de conventionele vordering tot het geven van een gebruiksverbod van het teken ASHLEY zal worden afgewezen. Voor zover dit niet reeds volgt uit het oordeel dat van een depot te kwader trouw in het onderhavige geval geen sprake is, volgt uit artikel 14bis lid 2 BMW dat Bucci als houder van het later ingeschreven merk ASHLEY’S niet het recht heeft zich te verzetten tegen het gebruik van de oudere LAURA ASHLEY-merken of tegen ASHLEY als het meest kenmerkende deel daarvan. Het gevorderde gebruiksverbod zal ook om deze reden worden afgewezen. 6.6 Gelet op de omstandigheid dat de conventionele vorderingen worden afgewezen wordt de stelling van Laura Ashley dat het van belang is een eindbeslissing in de Haagse procedure af te wachten gepasseerd. 6.7 Tussen partijen ligt vervolgens de vraag voor of het woordmerk ASHLEY’S verwarringwekkend overeenstemt met de LAURA ASHLEY-merken en het woordmerk ASHLEY. Dit is naar het oordeel van de rechtbank het geval. De onder 1.f aangehaalde overweging, welke de rechtbank – zoals in 6.4 is overwogen – tot de hare maakt, brengt mee dat ook tussen de merken van Laura Ashley en het woordmerk ASHLEY’S verwarringsgevaar is te duchten. Ingevolge de artikelen 14 B aanhef en sub 1 en 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW kan Laura Ashley derhalve in beginsel de nietigheid van het depot inroepen en zich tegen het gebruik van het woordmerk ASHLEY’S verzetten. Dat is slechts anders indien komt vast te staan dat, zoals Bucci heeft aangevoerd en door Laura Ashley is betwist, Laura Ashley het gebruik van het merk ASHLEY’S gedurende een periode van vijf jaar heeft gedoogd in de zin van artikel 14bis BMW, waardoor Laura Ashley haar recht nietigheid van het depot in te roepen zou hebben verwerkt. Bucci voert daartoe aan dat LAM redelijkerwijs ten tijde van de registratie van het beeldmerk ASHLEY’s in 1994 moet hebben geweten van het gebruik van het merk in de Benelux en in ieder geval vanaf 10 maart 1995, toen de Italiaanse advocaat van Bucci ten behoeve van LAM in een brief een opsomming heeft gegeven van alle landen waarin Bucci haar merk gebruikte, waaronder Nederland en België. Bucci heeft ter onderbouwing van haar standpunt ter gelegenheid van het pleidooi nog gewezen op het ’Jaguar-arrest van de rechtbank ’s-Gravenhage’. De rechtbank begrijpt deze stelling aldus dat Bucci steun zoekt voor haar standpunt in het arrest van het hof ’sHertogenbosch van 12 november 1996 (IER 1996/46). In dit arrest oordeelde het hof dat voor het vaststellen van de gedoogtermijn van artikel 14bis BMW ook de jaren vóór 1 januari 1996 (de datum van inwerkingtreding) meetellen omdat dit artikel ’onmiddellijke werking heeft en slechts een speciale regeling van het voordien ook reeds geldende leerstuk van de rechtsverwerking geeft’. De rechtbank volgt Bucci hierin niet. In het licht van het arrest van de Hoge Raad van 17 december 1993 (NJ 1994/ 573) overweegt de rechtbank dat het leerstuk van de rechtsverwerking met invoering van artikel 14bis BMW aanmerkelijk is aangescherpt. Tot de invoering van dit artikel kon immers het enkele stilzitten niet leiden tot rechtsverwerking, dus ook niet het stilzitten gedurende een periode van vijf jaar, zoals artikel 14bis BMW thans bepaalt. Voorts acht de rechtbank van belang dat de Eerste Richtlijn

1 5 0

B I J B L A D


betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb 1989, L 40), op grond waarvan de thans geldende gedoogtermijn op 31 december 1992 in de Benelux Merkenwet had moeten worden geïmplementeerd, geen directe werking heeft, zodat daaraan vóór omzetting in het nationale recht geen rechten konden worden ontleend. Het voorgaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, leidt naar het oordeel van de rechtbank ertoe dat het in strijd zou zijn met het verbod van terugwerkende kracht en het beginsel van rechtszekerheid indien de jaren vóór 1 januari 1996 zouden meetellen voor het vaststellen van de in artikel 14bis BMW genoemde vijf jaars-gedoogtermijn. De gedoogtermijn heeft derhalve eerst vijf jaar na 1 januari 1996 kunnen verstrijken, dus op 1 januari 2001. Aangezien Laura Ashley op 17 februari 2000 Bucci heeft verzocht het merk ASHLEY’s door te halen (zie 1.e) is van godogen gedurende een periode van 5 jaar in de zin van artikel 14bis BMW door Laura Ashley van het merk ASHLEY’S geen sprake. 6.9 De slotsom van het voorgaande is dat de reconventionele vorderingen zullen worden toegewezen, met in achtneming van het navolgende. De rechtbank ziet, gelet op de aan het verbod te verbinden dwangsommen, aanleiding Bucci een uitlooptermijn van zes maanden te vergunnen. Voorts ziet de rechtbank aanleiding de gevorderde dwangsommen te maximeren, zoals hierna in het dictum vermeld. Gelet op het declaratoire karakter van de nietig verklaring van het woordmerk ASHLEY’S, kan deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Ingevolge artikel 14 D BMW, zal de rechtbank ambtshalve de doorhaling bevelen van het nietig te verklaren depot van het woordmerk ASHLEY’S. Deze beslissing kan ingevolge artikel 9 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Warenmerken evenmin uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 6.10 Bucci zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie en reconventie. Beslissing De rechtbank: in conventie – wijst de vorderingen af; – veroordeelt Bucci in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Laura Ashley begroot op € 1.753,–; – verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie a verklaart nietig het Benelux-merkdepot van het woordmerk ASHLEY’S met inschrijvingsnummer 0684745, ten name van Bucci; b gelast de doorhaling van het onder a nietig verklaarde merkdepot; c beveelt Bucci met ingang van zes maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken ASHLEY’S alsmede van ieder daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmend teken in de Benelux te staken en gestaakte houden en veroordeelt Bucci aan Laura Ashley een dwangsom te betalen van € 5.000,– per keer of per dag dat Bucci handelt in strijd met dit bevel of dat de overtreding van dit bevel voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

als gehele gerekend, zulks ter keuze van Laura Ashley, met een maximum van € 500.000,–; d veroordeelt Bucci in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Laura Ashley begroot op € 780,–; e verklaart dit vonnis met betrekking tot het onder c en d bepaalde uitvoerbaar bij voorraad; f wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 42 Hoge Raad der Nederlanden, 8 oktober 2004* (Ansul/Ajax) Mrs. P. Neleman, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann Art. 12, lid 1 Richtlijn 89/104/EEG Het hof heeft een onjuiste maatstaf aangelegd door te oordelen dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen – het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ – geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt. Uit het antwoord van het HvJEG op de prejudiciële vragen blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. Het bestreden arrest kan derhalve niet in stand blijven. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen zal dienen te onderzoeken of de door Ansul en de REOB-bedrijven in de jaren 1989-1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten alsmede of dat gebruik als ’werkelijk gebruik’ kan worden bestempeld. Het hof heeft geen onjuiste maatstaf aangelegd, voor zover betrekking hebbend op het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten. Het hof heeft immers vastgesteld dat Ansul de onderdelen merkloos heeft geleverd en zich in verband met die waren niet heeft bediend van de aanduiding MINIMAX. Het HvJEG heeft vooropgesteld dat voor normaal gebruik in de zin van art. 12 lid 1 van de Richtlijn vereist is dat het merk wordt gebruikt teneinde voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te behouden. Hetgeen het HvJEG daaraan heeft toegevoegd heeft betrekking op de vraag onder welke omstandigheden sprake kan zijn van normaal merkgebruik voor waren die reeds op de markt zijn gebracht. Nu voor de hier bedoelde onderdelen van brandblussers niet geldt dat zij reeds op de markt waren gebracht, is het oordeel van het hof dat van normaal gebruik van het merk voor die waren geen sprake is geweest, juist, ook indien het door het HvJEG gegeven antwoord daarbij in aanmerking wordt genomen.

*

Vervolg op HvJEG, 11 maart 2003, C-40/01 waarin de bij tussenarrest van 26 januari 2001 door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen werden beantwoord, gepubliceerd in BIE 2003, nr. 90, blz. 555. Red.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat het hervullen van de brandblussers met blusmiddel en het terugleveren van die blussers, voorzien van het merk, niet een vorm van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW is. Indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking met dat merk, dan is sprake geweest van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW. Het hof – dat met de vaststelling dat de blusmiddelen ’merkloos’ waren kennelijk heeft bedoeld dat die stoffen als zodanig niet van een merk waren voorzien – heeft, door die mogelijkheid niet te onderzoeken, dat miskend. Ansul BV te Schiedam, eiseres tot cassatie, advocaat mr. T. Cohen Jehoram, tegen Ajax Brandbeveiliging te Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat aanvankelijk jhr. mr. R.E.P. de Ranitz, thans mr. R.S. Meijer. a Cassatiemiddel 1 Hier wordt allereerst een opsomming gegeven van de feiten zoals vastgesteld door het Hof, danwel zoals door eiseres tot cassatie (hierna: ’Ansul’) (en soms ook verweerster in cassatie, hierna: ’Ajax’) gesteld en door het Hof in het midden gelaten. Alle onderdelen van het cassatiemiddel dienen te worden gelezen in het licht van deze feiten. Daarna zijn de middelonderdelen opgenomen. Deze zijn met Romeinse cijfers genummerd. 2 Ansul is houdster van het woordmerk MINIMAX, gedeponeerd op 15 september 1971 met beroep op voorgebruik dat is aangevangen in 1920. Dat woordmerk is ingeschreven voor de volgende weren: Cl 1 Produits extincteurs d’incendies; produits chimiques pour produire de l’écume extinctrice d’incendies. Cl 6 Récipients métalliques pour transporter de l’écume extinctrice d’incendies; récipients métalliques pour transporter des matières solides, liquides ou gazéinformes pour combattre ou protéger contre les incendies; crochets (non compris dans d’autres classes), tubulures de poteau de prise d’eau, récipients, tonnes à eau, roulantes ou non; tuyaux de raccordement, porte-tuyaux, porte-tuyaux transportables, dispositifs de tuyaux, récipients de tuyaux, dévidoirs (tous ces produits en métal), cartouches et récipients à gaz sous pression pour appareils ou installations extincteurs d’incendies. Cl 9 Installations et appareils portables ou roulants pour produire, transporter ou pomper de l’écume extinctrice d’incendies; installations et appareils portables ou roulants pour produire ou transporter des matières solides, liquides ou gazéiformes pour combattre ou protéger contre les incendies; pompes aspirantes, pompes foulantes et pompes à main, appareils à aspirer pour transporter l’eau et/ou autres produits contre les incendies; installations et appareils portables ou roulants à éteindre les incendies, installations et appareils portables ou roulants pour prévenir l’incendie ou protéger contre l’incendie, la fumée, la vapeur ou le dégagement de gaz, installations et appareils portables ou roulants pour avertir de l’incendie, la fumée, la vapeur ou le dégagement de gaz; appareils extincteurs d’incendies à main; pompes à incendie, pompes à incendie à vapeur, à gaz et à mo-

E I G E N D O M

1 5 1

teur; appareils servant à éteindre les incendies; extincteurs, bombes et grenades extinctrices, annihilateurs; toiles de sauvetage, casques respiratiores, équipements pour pompiers, casques pour pompiers, costumes réfractaires; avertisseurs d’incendies, appareils ou installations avertisseurs d’incendies, sifflets de signal, sémaphores pour véhicules à incendie, appareils de signal, appareils de sauvetage, échelles à incendie, crochets à incendie; appareils à accrocher. Cl 12 Dispositifs extincteurs d’incendie flottants et autres bâtiments ou appareils servant à éteindre les incendies; bâtiments et véhicules ou véhicules à moteur employés pour éteindre les incendies. Cl 20 Récipients (non compris dans d’autres classes), tonnes à eau, dévidoirs. Cl 25 Chaussures pour pompiers, uniformes pour pompiers, ceintures en cuir. 3 Voorts is Ansul houder van het woordmerk MINIMAX, gedeponeerd op 13 juni 1994 voor de volgende diensten: Kl 37 Reparatie, installatie en onderhoud van brandblusapparaten; het vullen van brandblusapparaten. Kl 39 Distributie (levering) van brandblusapparaten. Kl 42 Advisering over het gebruik en de toepassing van brandblusapparaten; het verrichten van technisch onderzoek naar de werking en het gebruik van brandblusapparaten; het opstellen van technische deskundigenrapporten over het gebruik van brandblusapparaten; het testen en keuren van brandblusapparaten. 4 Ajax is houdster van het gecombineerde woord-/beeldmerk MINIMAX, door haar gedeponeerd op 16 maart 1992 voor de waren en diensten: Cl 1 Compositions extinctrices. Cl 9 Extincteurs fixes et mobiles. Cl 37 Service d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme et d’extincteurs en cas d’incendie. Het gecombineerde woord-/beeldmerk heeft het volgende uiterlijk:

Overigens hebben partijen in de procedure niet getwist over de vraag of van een relevante overeenstemming tussen de merken sprake is; kennelijk zijn beide partijen en het Hof er van uitgegaan dat een dergelijke merkenrechtelijk relevante overeenstemming bestaat. Daarvan kan thans in cassatie ook worden uitgegaan. Dat zal mede verband houden met de historische achtergrond van de zaak. Een rechtsvoorgangster van het moederbedrijf van Ajax was vóór de Tweede Wereldoorlog houdster van het woordmerk MINIMAX, zowel in Nederland als in Duitsland. Na de oorlog zijn die Nederlandse merkrechten, als behorend tot vijandelijk vermogen, onteigend. Die rechten zijn (uiteindelijk) overgedragen aan Ansul. 5 Het Hof heeft in zijn arrest van 5 november 1998 de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 beschouwd (r.ov. 4). In die periode heeft Ansul geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX op de markt gebracht. In prijslijsten en brochures die door Ansul in die periode zijn verspreid, komt het merk MINIMAX niet voor. In die periode heeft Ansul onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk MINIMAX verkocht aan onder-

1 5 2

B I J B L A D


nemingen die dergelijke apparaten onderhielden (zogenaamde de REOB-bedrijven), doch de blusmiddelen waren merkloos, in die zin dat zij niet waren voorzien van het merk MINIMAX, terwijl (het bedrijf) Ansul zich in relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding (handelsnaam) MINIMAX, doch optrad onder de aanduiding Ansul (r.ov. 5). 6 Ansul en andere REOB-bedrijven hebben in de betreffende periode brandblusapparaten voorzien van het merk MINIMAX onderhouden, gecontroleerd, herijkt, gerepareerd en gereviseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van Ansul afkomstig waren en van overheidswege waren goedgekeurd. Voorts gebruikte Ansul zelf en verkocht zij aan REOB-bedrijven stickers waarop het merk MINIMAX voorkwam, alsmede strippen (bedoeld voor verzegeling) met daarop de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ (vgl. r.ov. 7). De hiervoor genoemde verzegelingsstrips werden routinematig en ononderbroken op een groot deel van de uitstaande MINIMAX brandblussers aangebracht na (her)vulling, herijking, revisie etc. Die strips waren bedoeld voor naar schatting 80% van de uitstaande MINIMAX blussers, die van het type AT zijn. Er staan nog ca. 20.000 oude MINIMAX blussers uit bij gebruikers (vgl. de conclusie van antwoord onder 17 en het pleidooi zijdens Ansul in appèl onder 13). 7 De werkzaamheden die worden uitgevoerd bij periodieke revisie bestaan tenminste uit: – het ledigen van het blustoestel; – het volledig demonteren van het blustoestel; – het grondig reinigen en zonodig corrosievrij maken van de onderdelen, waarbij speciale aandacht moet worden geschonken aan de ontlastopeningen in het vuldeksel of bij het ventiel; – het nauwkeurig onderzoeken van de gedemonteerde onderdelen op gebreken, het herstellen of vervangen van defecte onderdelen en waar nodig gangbaar maken en tegen corrosie beschermen van de overige onderdelen, het zonodig opzuiveren van alle schroefnaden; – het inspecteren en zonodig persen van de romp op de proefdruk; – het persen van de slang op de proefdruk (op 100 bar); na afloop moet de slang worden doorgeblazen en gedroogd; – bij eventueel aanwezige drijfgassen moet door weging de vulling van de drijfgaspatronen worden gecontroleerd; een massaverlies van ten hoogste 10% , ten opzichte van de op de patroon aangegeven vulmassa is toelaatbaar. Bij een groter massaverlies moet de patroon worden vervangen; – daarnaast moet worden nagegaan of beproeving volgens de voorschriften van de Dienst voor het Stoomwezen nodig is; – het zonodig opnieuw aanbrengen of herstellen van de verflagen en het opnieuw aanbrengen van een etiket respectievelijk transfer met oorspronkelijk Rijkskeurnummer; – het opnieuw monteren van het blustoestel, gebruikmakend van nieuwe pakkingen; – het hervullen. Vgl. voor een en ander Productie 7 onder 6 zijdens Ajax bij pleidooi in eerste aanleg en Productie 7 bij de conclusie van antwoord.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

8 Ansul reviseert de MINIMAX brandblussers met honderden blussers per jaar en dat gebeurt voor klanten in het gehele land (vgl. pleidooi in eerste aanleg zijdens Ansul, pag. 18 bovenaan). Het merk MINIMAX wordt gebruikt (onder andere doordat het op de brandblussers werd aangebracht) ten behoeve van het in bedrijf houden van die brandblussers. De brandblussers worden als het ware steeds weer geleverd; zonder hervullen en revisie zijn die brandblussers niet maar bruikbaar, aangezien zij dan niet meer voldoen aan de voorschriften. Er is dan ook sprake van ’herlevering’ van de brandblussers, aangezien een onbruikbaar, waardeloos of sterk in waarde verminderd apparaat wordt vervangen door een betrouwbaar, waardevol apparaat voorzien van en onder gebruikmaking van het merk MINIMAX (op de sticker en de verzegeling). Het aanbrengen van het merk op de verzegeling onderstreept de nieuwheid van het product. Dit merk staat in voor de deugdelijkheid van het product en op die manier wordt juist gebruik gemaakt van de identificatiefunctie en garantiefunctie van het merk MINIMAX. De wijze waarop het merk gebruikt wordt, is juist gericht op economisch effect, namelijk de herkomstfunctie en garantiefunctie van het merk. Zou Ansul in het kader van het verplichte periodieke onderhoud nalaten haar activiteiten te verrichten, dan zou zij onherroepelijk afzet verliezen. Vgl. in dit verband de conclusie van antwoord onder 16 en het pleidooi in eerste aanleg zijdens Ansul onder D.4. 9 Het merk MINIMAX heeft (kennelijk: in Nederland) een brede bekendheid en een uitstekende reputatie als (onderscheidingsteken voor) deugdelijke apparaten. Het merk heeft onderscheidende en wervende kracht (vgl. de memorie van antwoord onder I.3). 10 Tot 1987 was het nog niet mogelijk om een dienstmerk in te schrijven. Dat was dus ook nog niet mogelijk in 1971, toen Ansul haar merk deed inschrijven. Hoewel Ansul haar woordmerk pas in 1994 heeft doen inschrijven voor de diensten: reparatie, installatie en onderhoud van brandblusapparaten, het vullen van brandblusapparaten, de levering van brandblusapparaten, advisering over het gebruik en de toepassing van brandblusapparaten, het verrichten van technisch onderzoek naar de werking en het gebruik van brandblusapparaten, het opstellen van technische deskundigenrapporten over het gebruik van brandblusapparaten en het testen en keuren van brandblusapparaten, heeft zij steeds en onafgebroken de (soms vele jaren) vóór 1989 aan haar klanten verkochte blussers – periodiek of tussentijds op specifiek verzoek, ofwel in het kader van een doorlopend contract – gecontroleerd, gerepareerd, gereviseerd, herijkt (de C02 blussers), van nieuwe onderdelen voorzien, of na beschadiging of al dan niet gehele lediging, hervuld (vgl. de memorie van antwoord onder 4.5, onder II.4 en pleidooi in appèl onder 1). Dit heeft ertoe geleid dat Ansul (c.q. haar licentienemers) onder het merk MINIMAX haar diensten levert (leveren). De klant zal steeds het merk MINIMAX beschouwen als het merk waaronder het verlenen van die diensten (het verrichten van de werkzaamheden zelf) plaatsvindt (vgl. memorie van antwoord onder 4.7). Voorts was (en is) iedere MINIMAX brandblusser die in onderhoud was in de periode 1989-1994 en waarvan de sticker beschadigd was, voorzien van een zogenaamde ’transfer’, waarmee gedoeld wordt op een sticker, aangebracht ter vervanging van oude, niet goed leesbare

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


stickers, op welke sticker het merk MINIMAX voorkomt (vgl. memorie van antwoord onder 4.9). 11 Ajax is in 1994 begonnen met gebruik van het merk MINIMAX in de Benelux (vgl. conclusie van antwoord onder 6 en memorie van antwoord onder 5.7). Volgens haar eigen stellingen heeft dat merkgebruik van Ajax een aanvang genomen in 1989. Daaromtrent heeft het Hof zich niet uitgelaten, doch het Hof heeft vastgesteld dat Ansul op 19 januari 1994 op de hoogte was van het gebruik van het merk MINIMAX door Ajax (r.ov. 14). 12 Ansul en Ajax zijn voor een deel actief op dezelfde markt. Net als Ajax pleegt Ansul bij haar klanten onderhoud aan brandblusapparatuur (vgl. pleitaantekeningen in appèl zijdens Ajax onder 2). B Onjuist feitelijk uitgangspunt Het arrest van het Hof is onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk, doordat het Hof in r.ov. 5 onder (ii) overweegt dat in facturen die door Ansul in de relevante periode zijn verspreid het merk MINIMAX in het geheel niet voorkomt. De laatste twee pagina’s van Productie 6 bij conclusie van antwoord tonen gebruik van het merk MINIMAX in (op) facturen van Ansul in de relevante periode. C Merkdepot te kwader trouw Schending van het recht, in het bijzonder artikel 4 aanhef en lid 6 Benelux Merkenwet (BMW) (art. 3 lid 2 aanhef en onder d Eerste Merkenrichtlijn) en/of met verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden hier te zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: Ook deze grief slaagt. In aanmerking genomen dat het depot van het merk voor waren op het moment van het depot van het merk voor diensten vervallen was, en gelet op het feit dat Ansul blijkens haar brief van 19 januari 1994 aan Ajax (Productie 4 bij de conclusie van eis in eerste aanleg) op de hoogte was van het gebruik van het merk Minimax door Ajax in verband met brandblusapparatuur en brandmeldsystemen, is het depot door Ansul van 13 januari 1994 als ten opzichte van Ajax te kwader trouw verricht te kwalificeren. (r.ov. 14) om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. II.a Ten onrechte kwalificeert het Hof het merkdepot van Ansul van 13 juni 1994 als te kwader trouw ten opzichte van Ajax, gegeven de feiten hierboven genoemd onder A.6, A.10 en A.11. Aangezien Ansul de in haar merkdepot van 13 juni 1994 genoemde diensten als eerste (in vergelijking met de activiteiten van Ajax) en vóór 16 maart 1992 in de Benelux onder het teken MINIMAX aanbood, kan haar depot van het merk MINIMAX voor die diensten niet als te kwader trouw worden gekwalificeerd (vgl. ook pleidooi in appèl, pag. 13 bovenaan). II.b Althans had het Hof, alvorens het tot de conclusie kwam dat het door Ansul verrichte merkdepot te kwader trouw was verricht (tenminste) dienen te onderzoeken of Ansul het merk MINIMAX vóór 16 maart 1992, althans vóór 1989, in de Benelux te goeder trouw en normaal gebruikte ter onderscheiding van de door haar aangeboden reparatie- en onderhoudsdiensten. II.c Zo het Hof geacht moet worden de hierboven onder II.a genoemde afweging te hebben gemaakt en/of geacht moet

E I G E N D O M

1 5 3

worden het hierboven onder II.b genoemde onderzoek te hebben verricht, is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. II.d Zo het Hof geacht moet worden (impliciet) te hebben overwogen dat Ansul het merk MINIMAX niet (normaal en te goeder trouw) gebruikte ter onderscheiding van de door haar aangeboden reparatie- en/of onderhoudsdiensten, dan is het oordeel van het Hof ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang, nu dat oordeel niet in overeenstemming is te brengen met de hiervoor omschreven feiten. III.a Ten onrechte miskent het Hof dat een beroep op art. 4 lid 6 sub a Benelux Merkenwet (zoals dat ten behoeve van Ajax gehonoreerd is) eisen stelt aan het relevante voorgebruik, aan welke eisen in deze zaak niet is voldaan. In het bijzonder blijkt uit de feiten omschreven onder A.8, A.10 en A.11 dat niet is voldaan aan de eis dat het gebruik dat Ajax heeft gemaakt van het merk MINIMAX te goeder trouw was, althans heeft het Hof die omstandigheden ten onrechte niet betrokken bij een beoordeling van de vraag of het voorgebruik van Ajax normaal en/of te goeder trouw was. III.b Het Hof heeft miskend dat de eis van de goede trouw van het voorgebruik zoals omschreven in art. 4 lid 6 sub a BMW ertoe strekt bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant (Ansul) als onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Voor de vraag of van zodanig onbehoorlijk voorgebruik sprake is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die Ajax wellicht niet heeft gekend, maar wel had behoren te kennen. Daarbij kan mede betekenis toekomen aan feiten die uit het Benelux-register blijken. Bij de beantwoording van de vraag of Ajax haar merk te goeder trouw heeft gebruikt, moet in beginsel zonder meer worden aangenomen dat Ajax de uit het Benelux-register blijkende eerdere inschrijving van Ansul behoorde te kennen en dat zulks (zonder meer) meebrengt dat haar gebruik niet als te goeder trouw in voormelde zin kan gelden, aangezien ten tijde van het merkdepot door Ajax nog geen sprake was van verval van rechten uit de merkinschrijving van Ansul, terwijl de waren waarvoor het merk door Ansul was ingeschreven gedeeltelijk dezelfde zijn als die genoemd in het latere depot van Ajax en voor het overige soortgelijk zijn aan de waren en diensten genoemd in het latere merkdepot van Ajax uit 1992. Nu aldus geen sprake was van (voor)gebruik te goeder trouw van het merk MINIMAX door Ajax, kon op die basis de vordering van Ajax tot nietigverklaring op basis van art. 4 lid 6 sub a BMW niet worden toegewezen. III.c Voorzover het Hof geacht zou moeten worden de hiervoor onder III.a en/of III.b genoemde maatstaven te hebben onderkend en te hebben aangelegd, is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. III.d Voorzover het Hof geacht moet worden een andere maatstaf te hebben aangelegd dan omschreven in art. 4 lid 6 sub a BMW, is dat oordeel rechtens onjuist, althans onvoldoende met redenen omkleed, nu het Hof alsdan verzuimd heeft in zijn afweging te betrekken de feiten zoals hierboven onder A.2 tot en met A.12 omschreven, en in ieder geval uit het arrest niet kenbaar is welke criteria het Hof in dat geval wèl heeft aangelegd, welk oordeel voorts aanvullend

1 5 4

B I J B L A D


gemotiveerd diende te worden (welke motivering ontbreekt) nu in dat geval wordt afgeweken van de gevallen van depot te kwader trouw zoals in de BMW omschreven. IV.a Ten onrechte heeft het Hof bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een merkdepot te kwader trouw door Ansul, niet meegewogen dat: – er een historische relatie bestaat tussen Ansul en Ajax; – Minimax GmbH de activiteiten van Ansul al enige tijd volgde vóórdat Ajax het merk MINIMAX in maart 1992 deponeerde (vgl. memorie van grieven Ajax onder 6); – Ajax ook zelf MINIMAX brandblussers (afkomstig van Ansul) in onderhoud had (vgl. memorie van grieven onder 19, pag. 13) en in verband daarmee originele onderdelen, stickers voorzien van het merk MINIMAX en verzegelingsstrips voorzien van het merk MINIMAX bestelde bij Ansul (vgl. memorie van antwoord onder 4.21 en 4.22 en pleidooi in appèl zijdens Ansul onder 17 en 18); en/of – (door één of meerdere van de hierboven genoemde omstandigheden) bij Ajax bekendheid aanwezig was, of kon worden geacht aanwezig te zijn, omtrent de merkenrechtelijke situatie, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van het merk MINIMAX door Ansul. IV.b Voorzover het Hof de hiervoor in alinea IV.a genoemde omstandigheden wel heeft meegewogen, is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. D Gebruik van het merk MINIMAX voor brandblusapparaten Schending van het recht, in het bijzonder art. 5 lid 3 (oud) BMW (art. 12 lid 1 Eerste Merkenrichtlijn) en/of art. 13A lid 2 BMW (art. 5 lid 3 Eerste Merkenrichtlijn), en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden hier te zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: Wat het gebruik van het merk Minimax voor brandblusapparaten betreft, overweegt het Hof het volgende. Het Hof stelt voorop dat het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande blusapparaten van het merk Minimax door Ansul en andere REOB-bedrijven op zich zelf niet aan te merken is als gebruik van het merk Minimax voor blusapparaten door of namens de merkhouder, zeker niet nu die handelingen zelf onder namen als Ansul, Ajax en dergelijke, en dus niet onder de naam Minimax, worden uitgevoerd. Evenmin is het door Ansul en andere REOB-bedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ te zien als gebruik van het merk Minimax voor brandblusapparaten. Al deze handelingen houden verband met het onderhoud aan de brandblusapparaten; zij dienen niet, en ook de stickers en stippen dienen niet ter onderscheiding van waren (r.ov. 10) aan welke beoordeling kennelijk ten grondslag is gelegd r.ov. 8 voorzover die luidt: In zijn arrest van 27 januari 1981 (NJ 1981, 333) heeft het Benelux Gerechtshof overwogen dat om overeenkomstig het voorschrift van art. 5, onder 3 Benelux Merkenwet (BMW) (oud) verval van het recht op een merk te voorkomen in de regel tenminste nodig is, dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouder of van de geen die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde,

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. V Voorzover het Hof het criterium zoals omschreven in r.ov. 8 ook toepast in r.ov. 10 om te beoordelen of sprake is van gebruik van het merk MINIMAX voor brandblussers, legt het Hof (ook daar) een verkeerde (want verouderde) maatstaf aan. Het door het Hof aangehaalde arrest van het Benelux Gerechtshof is immers achterhaald/genuanceerd door de arresten van datzelfde Hof van 6 november 1992 (NJ 1993, 454 met noot DWFV) en van 13 juni 1994 (NJ 1994, 666). In dit verband zij ook verwezen naar de voorbeelden van merkgebruik genoemd in de artt. 5 lid 3 en 13A lid 2 van de huidige Benelux-Merkenwet, alsmede de daarmee corresponderende artt. 12 lid 1 en 5 lid 3 van de Eerste Merkenrichtlijn. VI Zo het Hof geacht moet worden wel de juiste maatstaf te hebben aangelegd, zoals omschreven in onderdeel V, dan is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. VII Ten onrechte kwalificeert het Hof het aanbrengen van het merk MINIMAX op de brandblussers (door middel van stickers) en aan de brandblussers (door middel van verzegelingsstrips) niet als gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW van het merk MINIMAX door of namens Ansul, in het bijzonder in het licht van de arresten BGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666 en HR 3 november 1995, RvdW 1995/ 226C. VIII Ten onrechte kwalificeert het Hof het (her)vullen van de brandblusapparaten door Ansul en/of andere REOBbedrijven van brandblussers voorzien van het merk MINIMAX, niet als gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW van het merk MINIMAX door Ansul, zulks in het bijzonder in het licht van het arrest BGH 20 december 1993, BIE 1994, no. 45. IX.a Ten onrechte kwalificeert het Hof het door Ansul en/of REOB-bedrijven onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdelen en blusmiddelen en het vervolgens aan klanten terugleveren van de brandblussers, een en ander in het licht van de feiten zoals hierboven omschreven onder A.6 en A.7, dit alles terwijl die brandblussers zijn en/of worden voorzien van het merk MINIMAX, niet als gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW van het merk MINIMAX door of namens Ansul, in het bijzonder in het licht van het arrest BGH 6 november 1992, NJ 1993, 454, nu dergelijke handelingen een wijziging in de toestand van de waar inhoudt, althans tenminste een sterke aanwijzing is dat sprake is van wijziging van de toestand van de waar, zodat het Hof daaromtrent (nader) onderzoek had moeten instellen, hetgeen het heeft nagelaten. IX.b Voorzover het Hof geacht moet worden te hebben overwogen dat de hierboven onder A.7 genoemde activiteiten niet leidden tot een wijziging in de toestand van de waar, is ’s Hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd, ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. X Onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk en leidend tot innerlijke tegenstrijdigheid van het arrest, overweegt het Hof in r.ov. 10:

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


Al deze handelingen houden verband met het onderhoud aan de brandblusapparaten, terwijl het Hof die handelingen eerder in diezelfde r.ov. 10 benoemt als ’onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande blusapparaten van het merk Minimax’, aldus tevens refererend aan een aantal relevante andere handelingen dan (uitsluitend) onderhoud zoals o.a. hierboven omschreven onder A.7, althans had het Hof in ieder geval niet zonder nadere motivering kunnen vaststellen dat deze handelingen verband houden met het onderhoud aan de brandblusapparaten zonder dat dit oordeel nader gemotiveerd wordt, welke motivering in het arrest ontbreekt. XI.a Ten onrechte overweegt het Hof (r.ov.10): Evenmin is het door Ansul en andere REOB-bedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ te zien als gebruik van het merk Minimax voor brandblusapparaten voorzover in dit verband inderdaad sprake zou zijn van overheidsvoorschriften die geacht kunnen worden recht te zijn in de zin van art. 99 lid 1 sub 2 RO, aangezien in de betreffende regelgeving (vgl. Productie 7 zijdens Ajax bij pleidooi in eerste aanleg) weliswaar wordt voorgeschreven dat een etiket respectievelijk transfer met oorspronkelijk Rijkskeurnummer moet worden aangebracht, maar niet is voorgeschreven dat daarbij ook het oorspronkelijke (woord)- merk (opnieuw) wordt aangebracht. XI.b Voorzover de door het Hof genoemde ’overheidsvoorschriften’ niet zijn aan te merken als recht in de zin van art. 99 lid 1 sub 2 RO, is ’s Hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk, aangezien in de betreffende regelgeving (vgl. Productie 7 zijdens Ajax bij pleidooi in eerste aanleg) weliswaar wordt voorgeschreven dat een etiket respectievelijk transfer met oorspronkelijk Rijkskeurnummer moet worden aangebracht, maar niet is voorgeschreven dat daarbij ook het oorspronkelijke (woord)merk (opnieuw) wordt aangebracht. XII Onbegrijpelijk, althans onbegrijpelijk zonder nadere motivering, welke in het arrest ontbreekt, is ’s Hofs overweging (in r.ov. 10): Al deze handelingen (...) dienen niet, en ook de stickers en strippen dienen niet ter onderscheiding van waren, nu het aanbrengen van woordmerken op waren zoals brandblussers – gesteld dat die woordmerken voldoende onderscheidend vermogen hebben, hetgeen het geval is (vgl. hierboven onder A.9); juist altijd, althans in beginsel, dienen ter onderscheiding van die waren (brandblussers) van andere (gelijke of soortgelijke) waren (zoals brandblussers van andere merken), behoudens (zeer) bijzondere omstandigheden die in deze zaak niet door het Hof zijn vastgesteld. Voorts is ’s Hofs oordeel onvoldoende met redenen omkleed, nu het in het midden laat 1) waarom de merken dan op de waren of aan de waren worden aangebracht, 2) waarom het aanbrengen van het merk aanvankelijk (bij eerste verkoop) wel zou dienen ter onderscheiding van waren, maar het opnieuw aanbrengen na onderhoud en/of revisie die functie niet meer zou vervullen en/of 3) dat het publiek geconfronteerd wordt met die opnieuw aangebrachte merken terwijl dat publiek ook geconfronteerd wordt met gelijke/soortgelijke waren voorzien van andere (woord)merken.

E I G E N D O M

1 5 5

E Normaal gebruik van het merk MINIMAX voor brandblusapparaten Schending van het recht in het bijzonder art. 5 lid 3 (oud) BMW (art. 12 lid 1 Eerste Merkenrichtlijn) en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden hier te zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van art. 5 aanhef en onder 3 BMW (oud), nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren brandblusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk Minimax te verhandelen (r.ov. 10) om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. XIII.a Ten onrechte komt het Hof (uitsluitend voor wat betreft gebruik van het merk voor brandblusapparaten, niet voor wat betreft het gebruik van het merk voor de overige in de merkinschrijving van Ansul genoemde waren) tot het oordeel dat (ook) geen sprake is van normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten, waarbij het Hof als maatstaf aanlegt of het gebruik van het merk ertoe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk MINIMAX een afzet te vinden of te behouden. De maatstaf die het Hof had moeten aanleggen is een (essentieel) andere. Beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe stekte voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. Wat de feiten en omstandigheden betreft, valt in de regel te letten op de aard, omvang – zowel getalsmatig naar stuks en/of naar afnemers, als geografisch – de frequentie, de regelmaat, alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming (BGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333). Zo miskent het Hof onder andere dat de enige eis die mag worden gesteld, is dat het gebruik niet symbolisch maar reëel is en dat aan die eis wordt voldaan indien het merk wordt gebruikt om afzet van de waar onder het merk te verwerven of te behouden, terwijl die afzet niet omvangrijk hoeft te zijn, maar voldoende is dat zij is aangepast aan de vraag van het publiek in de mate waarin de capaciteit van de onderneming en haar overige warenassortiment dit toelaten. Voorts miskent het Hof dat van belang is (en het heeft dan ook niet meegewogen) wat de aard, omvang, frequente, regelmaat en duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming is geweest. XIII.b Voorzover het Hof geacht moet worden wel het juiste (hierboven onder XIII.a genoemde) criterium te hebben aangelegd, is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang, nu van een dergelijke afweging van feiten en omstandigheden niet blijkt uit het arrest.

1 5 6

B I J B L A D


XIV.a Ten onrechte verzuimt het Hof bij de beoordeling van de vraag of er van normaal gebruik sprake was mee te wegen dat ook het aanbrengen van het merk MINIMAX op en aan de blusapparaten merkgebruik oplevert in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW, en dat aldus dit gebruik voldoende kan zijn voor normaal gebruik als dit gebruik gegeven de feiten en omstandigheden en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden, waarbij met name gelet dient te worden op de aard, omvang, frequente, regelmaat en duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming. Blijkens de motivering van het Hof (’In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar’) heeft het Hof dit (mogelijk) normaal gebruik van het merk MINIMAX ten onrechte niet onderkend, onderzocht of meegewogen. XIV.b Voorzover het Hof geacht moet worden wel onderzocht te hebben in hoeverre het hiervoor omschreven gebruik van het merk MINIMAX normaal gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW opleverde, is ’s Hofs oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. XV.a Ten onrechte heeft het Hof de omstandigheden zoals hierboven onder A.8 omschreven bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van normaal gebruik van art. 5 lid 3 (oud) BMW niet meegewogen. Aldus is in de relevante periode sprake geweest van het vinden, althans behouden van afzet van blusapparaten onder het merk MINIMAX. XV.b Voorzover het Hof de hiervoor omschreven omstandigheden wel zou hebben meegewogen, is zijn oordeel ontoelaatbaar vaag en/of geeft het Hof onvoldoende inzicht in de door hem gevolgde gedachtegang. F Gebruik van het merk MINIMAX voor andere waren dan brandblusapparaten Schending van het recht, in het bijzonder art. 5 lid 3 (oud) BMW (art. 12 lid 1 Eerste Merkenrichtlijn) en/of art. 13A lid 2 BMW (art. 5 lid 3 Eerste Merkenrichtlijn), en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden hier te zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: In zijn arrest van 27 januari 1981 (NJ 1981, 333) heeft het BeneluxGerechtshof overwogen dat om overeenkomstig het voorschrift van art. 5, onder 3 Benelux-Merkenwet (BMW) (oud) verval van het recht op een merk te voorkomen in de regel tenminste nodig is, dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouder of van de geen die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Op grond van de hierboven sub 5 genoemde en sub 6 als vaststaand aangemerkte feiten is het Hof van oordeel dat ten aanzien van alle andere waren dan brandblusapparaten (hierna kortweg aangeduid als de overige waren) waarvoor het merk Minimax is gedeponeerd, in de bewuste periode geen sprake is geweest van een dergelijk gebruik door of namens de merkhouder. Dit oordeel wordt niet anders indien

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

– zoals Ansul lijkt te willen betogen – de REOB-bedrijven bij het vervangen van onderdelen en bij het aanbrengen van stickers en strips als haar licentiehouders beschouwd moeten worden. Die handelingen van de REOB-bedrijven zijn namelijk ten aanzien van de overige waren niet aan te merken als gebruik in bovenbedoelde zin (r.ov. 8) om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. XVI Ten onrechte legt het Hof in de eerste alinea van r.ov. 8 een onjuiste maatstaf aan waar het beoordeelt of er sprake is van gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW. Terzake zij hier herhaald en ingelast de klacht zoals hierboven geformuleerd onder V. XVII.a Ten onrechte oordeelt het Hof dat het door Ansul en/of de REOB-bedrijven (legen en) hervullen van brandblussers met blusvloeistof of bluspoeder en vervolgens aan de klant terugleveren van de aldus hervulde brandblusser, (al dan niet opnieuw) voorzien van het woordmerk MINIMAX, geen gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW van het merk MINIMAX voor blusvloeistof respectievelijk bluspoeder oplevert, nu het merk MINIMAX onder andere is ingeschreven voor die waren (in klasse 1), een en ander in het bijzonder in het licht van het arrest BGH 20 december 1993, BIE 1994, no. 45. XVII.b Zo het Hof blusvloeistof en/of bluspoeder niet vat onder de door haar gehanteerde term ’de overige waren’, is het arrest onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk in het licht van de gedingstukken, in het bijzonder de merkinschrijving van Ansul met nummer 052713 (Productie 1 bij conclusie van antwoord). G Bewijsaanbod Schending van het recht, in het bijzonder art. 192 Rv. al dan niet jo. act 5 lid 3 BMW (oud) en/of art. 6 EVRM, en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden hier te zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: In die periode heeft Ansul weliswaar onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk Minimax verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden (zogenaamde REOB-bedrijven), doch die onderdelen en de blusmiddelen waren merkloos en dus niet voorzien van het merk Minimax (...) (r.ov. 5 onder (iii)) en in de toelichting op grief IX heeft Ajax naar voren gebracht dat ten aanzien van non usus omkering van de bewijslast in de rede lag. In reactie daarop heeft Ansul – onder protest – bewijs aangeboden. In het licht van het vorenstaande is het subsidiair gedane bewijsaanbod van Ansul onvoldoende gesubstantieerd (r.ov. 10) om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. XVIII.a Ansul heeft meerdere malen een bewijsaanbod gedaan met betrekking tot het normaal gebruik van haar merk MINIMAX voor brandblusapparaten en andere waren genoemd in haar merkinschrijving (vgl. Conclusie van Antwoord onder 32, pleidooi in eerste aanleg onder E.3, en pleidooi onder 30). Daarnaast heeft Ansul haar bewijsaanbod nog verder gespecificeerd door ook de naam van een te horen getuige te noemen (Memorie van Antwoord onder I.6; dhr. Bruining), en nog verder gespecificeerd door een bewijsaanbod te doen met betrekking tot het feit dat de door Ansul aan REOB-bedrijven geleverde onderdelen voor

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


brandblusapparaten niet merkloos waren, maar waren voorzien van het merk MINIMAX (p.v. van de terechtzitting van 7 mei 1998). Aldus heeft het Hof ten onrechte het bewijsaanbod van Ansul (eventueel: zoals nader gepreciseerd bij pleidooi) gepasseerd, althans is – zonder nader motivering, welke ontbreekt – onbegrijpelijk het oordeel van het Hof dat het bewijsaanbod van Ansul ’onvoldoende gesubstantieerd’ zou zijn. Een en ander geldt te meer nu art. 5 lid 3 BMW (oud) de bewijslast in beginsel laat rusten op de partij die zich op het niet-gebruik beroept, in dit geval Ajax. XVIII.b In het licht van het hiervoor onder XVIII.a omschreven bewijsaanbod van Ansul is onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd het (feitelijk) oordeel van het Hof dat de door Ansul aan REOB-bedrijven geleverde onderdelen merkloos waren en dus niet voorzien waren van het merk MINIMAX. Een en ander klemt te meer nu art. 5 lid 3 BMW (oud) de bewijslast in beginsel laat rusten op de partij die zich op het niet-gebruik beroept, in dit geval Ajax. Mitsdien het de Hoge Raad behage het aangevallen arrest te vernietigen met zodanige verdere beslissing, ook ten aanzien van de kosten, als de Hoge Raad aangewezen zal achten. Enz. b Conclusie A.-G. F.F. Langemeijer, 28 mei 2004 In deze merkenzaak wordt de behandeling hervat nadat het HvJ EG antwoord heeft gegeven op de in HR 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV, gestelde prejudiciële vragen. 1 De feiten en het procesverloop 1.1 Voor de feiten en het procesverloop wordt verwezen naar (rov. 3.1 en 3.2 van) het arrest van 26 januari 2001. In dat arrest heeft de Hoge Raad vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de E.G. en iedere verdere beslissing aangehouden. Het HvJ EG heeft op 11 maart 2003 arrest gewezen.1 1.2 Na de uitspraak van het HvJ EG hebben beide partijen een nadere schriftelijke toelichting gegeven, waarna Ansul van repliek heeft gediend. 2 Nadere bespreking van de cassatiemiddelen 2.1 In dit geding staat, onder meer, ter discussie of het recht van Ansul op het merk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 052713, vervallen behoort te worden verklaard wegens nonusus. De Hoge Raad heeft zich in zijn tussenarrest gericht op de vraag of de aldaar omschreven activiteiten van Ansul in het relevante tijdvak zijn aan te merken als een normaal gebruik van het merk in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW voor de waren waarvoor het is ingeschreven. De Hoge Raad overwoog dat de uitleg hiervan dient te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van art. 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG; PB EG 1989, L 40; hierna aangeduid als de Merkenrichtlijn). 2.2 Met zijn eerste prejudiciële vraag wenste de Hoge Raad te vernemen of de woorden ’normaal is gebruikt’ in het eerste lid van art. 12 van de Merkenrichtlijn moeten worden 1

Zaaknr. C-40/01; IER 2003, p. 172, nr. 31.

E I G E N D O M

1 5 7

uitgelegd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip ’normaal gebruik’ in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW zoals uitgelegd in BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 (Turmac/Reynolds) en, voor het geval het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf de betekenis van ’normaal gebruik’ dan dient te worden vastgesteld. 2.3 De tweede prejudiciële vraag luidde: of van een ’normaal gebruik’ als vorenbedoeld ook sprake kan zijn indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht, te weten: v In de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 heeft Ansul geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX op de markt gebracht. Ansul heeft in deze periode onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk MINIMAX verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden (zogenaamde REOB-bedrijven), doch de blusmiddelen waren merkloos, in die zin dat zij niet waren voorzien van het merk MINIMAX, terwijl Ansul zich in relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX. vi Ansul en de REOB-bedrijven hebben in voormelde periode brandblusapparaten, voorzien van het merk MINIMAX, onderhouden, gecontroleerd, herijkt, gerepareerd en gereviseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van haar afkomstig waren en van overheidswege waren goedgekeurd. Voorts gebruikte zij zelf en verkocht zij aan REOB-bedrijven stickers waarop het merk MINIMAX voorkwam, alsmede strippen met daarop de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’. 2.4 Vooropstellend dat aan het begrip ’normaal gebruik’ als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn een eenvormige uitleg moet worden gegeven, heeft het HvJ EG de eerste prejudiciële vraag als volgt beantwoord: Artikel 12, lid 1, (...) moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een ’normaal gebruik’ wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat er sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. 2.5 Naar aanleiding van de tweede vraag besliste het HvJ EG dat de verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil zelf de gevolgtrekking dient te maken uit de uitlegging van het gemeenschaps-

1 5 8

B I J B L A D


rechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag voortvloeit. 2.6 Voor de beoordeling van het voorliggende geschil is vooral de tweede alinea (’De omstandigheid enz.’) van de zo-even aangehaalde verklaring voor recht van belang.2 Dit gedeelte van het dictum van het HvJ EG steunde op de volgende overwegingen: 40 Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten – waarvoor het merk is ingeschreven – die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden. 41 Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk, op de wijze als bedoeld in de punten 35 tot en met 39 van dit arrest. Aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor die producten tot gevolg heeft. 42 Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten. 2.7 Uit deze overwegingen volgt dat het gerechtshof voor zijn oordeel in het bestreden arrest – te weten het oordeel dat Ansuls merk MINIMAX bij gebreke van (normaal) gebruik is vervallen –, niet doorslaggevend heeft mogen achten dat Ansul in het relevante tijdvak onder die naam geen nieuwe brandblusapparaten op de markt heeft gebracht en slechts oude brandblusapparaten heeft gereviseerd op de wijze als hiervoor vermeld (zie alinea 2.3 onder vi).3 In rov. 42 wordt door het HvJ EG immers uitdrukkelijk aangegeven dat gebruik van het merk voor onderhouds- en reparatiediensten zoals nader omschreven, kan leiden tot behoud van het merk voor waren die niet langer ten verkoop worden aangeboden. Volgens Ansul doet deze situatie zich hier voor; zij verbindt daaraan de conclusie dat de middelonderdelen XIII, XIV en XV alsook de onderdelen VII, VIII en IX.a slagen.4 2.8 Ajax stelt zich daarentegen op het standpunt dat de aangehaalde overwegingen (in het bijzonder rov. 42) Ansul niet kunnen baten, omdat aan dit gebruik expliciet de eis van 2

De eerste alinea stemt in grote lijnen overeen met de normen zoals neergelegd in het arrest van het Benelux-Gerechtshof inzake Turmac/ Reynolds. 3 In rov. 10 overwoog het hof: (...) Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud) nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk MINIMAX een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het bestaan van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX te verhandelen. 4 Zie de nadere s.t. namens Ansul, onder 21 - 27, resp. onder 28.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

een normaal, niet symbolisch, gebruik wordt gesteld en het gerechtshof voldoende begrijpelijk heeft aangegeven dat en waarom aan deze voorwaarde niet is voldaan. Zij wijst daartoe5 op de volgende vaststellingen van het gerechtshof: – de verschillende onderhoudsdiensten worden uitgevoerd onder namen als ’Ansul’ en ’Ajax’ en niet onder de naam ’MINIMAX’; – het vervangen van beschadigde stickers met daarop het woord MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ geschieden ingevolge overheidsvoorschriften en deze handelingen dienen niet ter onderscheiding van waren; – zelfs als voornoemde handelingen zijn te beschouwen als merkgebruik, leveren zij geen normaal gebruik op, omdat zij er niet toe strekken voor de blusapparaten een afzet te vinden of te behouden (zie rov. 10 van het bestreden arrest). Volgens Ajax, t.a.p., geldt dit laatste ook voor de onderhoudsdiensten: het vervangen van de beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ dient niet ter onderscheiding van de diensten van Ansul van die van anderen; het strekt niet tot het vinden of behouden van afzet voor de onderhoudsdiensten. 2.9 In reactie op dit debat van partijen kan het volgende worden opgemerkt. Over de vraag of de door Ansul (en de REOBbedrijven) verrichte activiteiten voldoen aan de Europeesrechtelijke voorwaarden voor een normaal gebruik van het merk voor producten die niet langer ten verkoop worden aangeboden – in dit geval: de brandblussers – heeft het gerechtshof zich niet uitgesproken, althans niet op een wijze die, gelet op de door het HvJ EG geformuleerde maatstaven, het oordeel kan dragen dat de merkinschrijving is vervallen. ’s Hofs overweging (in de rov. 5 en 10) dat Ansul zich in haar relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX, maar deze diensten heeft uitgevoerd onder eigen naam, is niet een afdoende respons op het betoog van Ansul dat zij – en namens haar: de REOB-bedrijven – het merk MINIMAX voor deze diensten en daarmee voor de blusapparaten heeft gebruikt doordat de afnemers de gereviseerde en nagevulde apparaten voorzien van de tekst ’Gebruiksklaar Minimax’ terugkregen. Een dergelijke respons ligt evenmin besloten in de overweging dat deze handelingen geen gebruik opleveren omdat zij niet dienen ter onderscheiding van waren en dat dit gebruik in elk geval geen normaal gebruik was nu het er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk MINIMAX een afzet te vinden of te behouden. Deze overwegingen worden immers gemotiveerd met een verwijzing naar de omstandigheid dat in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX verkrijgbaar waren. Zij berusten op de (gezien de beslissing van het HvJ EG) onjuiste gedachte dat merkgebruik voor vervangende bestanddelen en/ of verkoop- en onderhoudsdiensten geen normaal gebruik kunnen opleveren van waren die niet langer ten verkoop worden aangeboden. De daarop gerichte klachten van het cassatiemiddel moeten daarom voor gegrond worden gehouden. 2.10 Na verwijzing zal de vraag of Ansul in de bewuste periode het merk normaal heeft gebruikt voor de waar ’brandblusapparaten’ opnieuw door de feitenrechter moeten wor5

Zie de nadere s.t. namens Ajax, onder 5.12 - 5.14.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


den bezien, ditmaal aan de hand van de door het HvJ EG voorgeschreven maatstaf en in het licht van alle omstandigheden van het geval. 2.11 Met het oog op de vraag of Ansul wel belang heeft bij een verwijzing voor nader feitelijk onderzoek, dient onder ogen te worden gezien of – zoals Ajax kennelijk bedoelt – een normaal gebruik van het merk in de vorm van het verrichten van onderhoudsdiensten het vereiste insluit dat het merk ook voor deze diensten was ingeschreven. Uit de stukken blijkt dat Ansul het merk MINIMAX eerst op 13 juni 1994 heeft gedeponeerd voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten). M.i. gaat dat betoog van Ajax niet op. Juist is, dat de vraag of sprake is van handhavend normaal gebruik van het merk eerst aan de orde kan komen indien er sprake is van een inschrijving. Evenzeer is juist dat – zoals de A-G bij het HvJ EG in zijn conclusie (nr. 54) benadrukte – de functie van een merk als onderscheidingsteken meebrengt dat het (normaal) gebruik betrekking moet hebben op de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De portee van het oordeel van het HvJ EG is echter dat de integrerende bestanddelen, alsook de onderhoudsdiensten, zózeer met de reeds geleverde waren waarvoor het merk is ingeschreven (kunnen) samenhangen, dat een normaal gebruik van het merk voor die waren of diensten merkbehoud voor de (niet langer leverbare) waren tot gevolg kan hebben. In die zienswijze is voor het aannemen van normaal gebruik voor waren (de brandblussers) niet van belang of het merk ook voor de bestanddelen en/of ondersteunende diensten afzonderlijk was ingeschreven. 2.12 Na deze algemene opmerkingen worden hieronder de consequenties van het arrest van het HvJ EG voor de diverse onderdelen van het middel besproken. 2.13 Hoofdstuk B van de cassatiedagvaarding (onderdeel I) had betrekking op de vaststelling van het hof (in rov. 5) dat het merk MINIMAX niet voorkomt in de prijslijsten, facturen en brochures die Ansul in de periode 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 heeft verspreid. De beslissing van het HvJ EG brengt geen verandering in mijn eerdere conclusie (alinea 2.4) tot verwerping van deze motiveringsklacht. 2.14 Hoofdstuk C van de cassatiedagvaarding (onderdelen II – IV) had betrekking op rov. 14, waar het hof de vraag behandelt of het depot van Ansul d.d. 13 juni 1994 te kwader trouw is verricht. In dit stadium van het geding staat vast dat dit depot van een latere datum is dan het depot waarvan Minimax GmbH, de moedermaatschappij van Ajax, sedert 16 maart 1992 de houdster is.6 ’s Hofs beslissing berust voor een belangrijk deel op de constatering dat het depot van het merk voor waren [het hof doelt hier op Ansuls depot van 15 september 1971] op het moment van het depot van het merk voor diensten [het hof doelt hier op Ansuls depot van 13 juni 1994] was vervallen. Nu de gegrondbevinding van klachten in de hoofdstukken D en E, waarover hieronder nader, meebrengt dat in cassatie niet langer kan worden uitgegaan van de veronderstelling dat het merkdepot van 15 september 1971 vóór 13 juni 1994 was vervallen, is het fundament onder rov. 14 weggeslagen.

6

Zie rov. 3.1 onder (i) van het tussenarrest van de Hoge Raad. Zie ook alinea 2.42 van mijn conclusie d.d. 3 november 2000.

E I G E N D O M

1 5 9

Reeds om die reden zal de geldigheid van Ansuls depot d.d. 13 juni 1994 opnieuw moeten worden onderzocht. 2.15 De tweede pijler waarop het oordeel in rov. 14 berust, is de – op zichzelf niet onbegrijpelijke – constatering dat Ansul blijkens haar brief van 19 januari 1994 aan Ajax bekend was met het gebruik dat Ajax van het teken MINIMAX maakte. In middelonderdeel II b wordt terecht aangevoerd dat het hof hiermee niet had mogen volstaan. Voor aanvaarding van de nietigheid van een depot op grond van art. 14 B, aanhef en onder 2 (oud), juncto art. 4, onder 6 onder a (oud) BMW, is nodig dat de voorgebruiker een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren (of diensten) te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Uit rov. 14 blijkt weliswaar dat het hof van mening is dat aan die eis is voldaan, maar niet waarop het hof dit oordeel baseert niettegenstaande het verweer dat Ansul op dit punt had gevoerd. Om deze reden is de klacht van onderdeel II b gegrond.7 De overige klachten van onderdeel II en de onderdelen III en IV kunnen om deze reden onbehandeld blijven.8 2.16 Hoofdstuk D van de cassatiedagvaarding (onderdelen V - XII) had betrekking op de vraag of in het relevante tijdvak sprake was van gebruik door Ansul van het woordmerk MINIMAX voor de waren waarvoor het merk op 15 september1971wasingeschreven,d.w.z.voorbrandblusapparaten. Door het antwoord van het HvJ EG op de prejudiciële vragen is duidelijk geworden dat de omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, niet wegneemt dat er sprake kan zijn van ’normaal gebruik’, mits aan de door het HvJ EG gestelde vereisten wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de rechtsklachten van de onderdelen VII (aanbrengen stickers en verzegelingsstrips), VIII (hervullen) en IX a (onderhoud) slagen, in die zin dat de feitenrechter alsnog aan de hand van de door het HvJ EG genoemde criteria zal hebben te onderzoeken of de in die middelonderdelen bedoelde feiten een ’normaal gebruik’ van het woordmerk MINIMAX opleveren voor de waren waarvoor dat merk op 15 september 1971 was ingeschreven. De overige klachten van de onderdelen V - XII behoeven om deze reden geen bespreking meer.9 2.17 Hoofdstuk E van de cassatiedagvaarding (onderdelen XIII - XV) had betrekking op de vraag of, zo in het relevante tijdvak kan worden gesproken van ’gebruik’ door Ansul van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dit gebruik kan worden aangemerkt als ’normaal gebruik’ in de zin van art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW. Deze bepaling moet worden uitgelegd aan de hand van art. 12 van de Merkenrichtlijn. Hetgeen hiervoor in alinea 2.9 werd betoogd, brengt mee dat de middelonderdelen XIII a, IV a en XV a voor gegrond moeten worden gehouden en dat na verwijzing opnieuw, aan de hand van de maatstaven van het HvJ EG, moet worden onderzocht of in dit tijdvak sprake is 7

Vgl. mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea 2.44. Met betrekking tot onderdeel II a (de veronderstelde situatie waarin de deposant ten opzichte van de voorgebruiker van het merk zelf de voorvoorgebruiker is) attendeer ik op de procedure Unilever c.s./Artic c.s. die thans onder zaaknr. 2003/1 op een uitspraak van het BeneluxGerechtshof wacht. 9 In mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea’s 2.6 - 2.23, zijn de middelonderdelen V - XII en de daarin aangehaalde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof besproken. 8

1 6 0

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

geweest van normaal gebruik. De subsidiaire motiveringsklachten behoeven geen bespreking meer. 2.18 Hoofdstuk F van de cassatiedagvaarding (onderdelen XVI en XVII) had betrekking op de vraag of het merkrecht door non-usus is vervallen ten aanzien van de overige waren, d.w.z. alle andere waren dan brandblusapparaten, waarvoor het merk was ingeschreven (rov. 8, tweede gedeelte, van het bestreden arrest). Deze overige waren zijn met name: het blusmiddel en de onderdelen of hulpstukken, zoals drijfgaspatronen, kraanleertjes, koppelingen en slangen e.d. Ajax beschouwt deze kwestie als afgedaan, omdat – zoals het hof in rov. 6 heeft overwogen – tussen partijen vaststaat dat de overige waren merkloos zijn geleverd.10 2.19 In de vraagstelling van de Hoge Raad en in de overwegingen van het HvJ EG komt het verval van het merk voor de overige waren niet als een zelfstandig thema aan de orde. Het gebruik van het merk voor deze overige waren figureert slechts als aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag of het merk voor de waar ’brandblussers’ al dan niet is vervallen. Het HvJ EG (rov. 41-42) spreekt in dit verband van (merkgebruik bij) de verkoop van onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en de verkoop van toebehoren en aanverwante producten in het kader van klantendiensten. Daarmee zijn de beide vragen met elkaar verweven geraakt. Stel, dat de rechter na verwijzing tot de slotsom zou komen dat Ansul door de in alinea 2.3 bedoelde handelingen aan de in rov. 42 bedoelde criteria heeft voldaan en het merk in het relevante tijdvak normaal gebruik heeft gebruikt voor waren waarvoor het is ingeschreven, dan behoeft geen sprake te zijn van verval wegens non-usus. De vraag of Ansul het merk heeft gebruikt uitsluitend voor de overige waren wordt eerst weer van belang indien de rechter na verwijzing tot het oordeel zou komen dat Ansul niet aan de in rov. 42 bedoelde criteria heeft voldaan. 2.20 Aangezien niet bekend is hoe de rechter na verwijzing zal oordelen, sleept de met succes aangevallen beslissing van rov. 10 in haar val de beslissing in rov. 8 mee. De feitelijke vaststelling van het hof dat de onderdelen en de blusmiddelen zelf niet waren voorzien van het merk MINIMAX blijft na verwijzing staan. 2.21 Hoofdstuk G van de cassatiedagvaarding (onderdeel XVIII) had betrekking op het bewijsaanbod. In mijn conclusie van 3 november 2000, alinea 2.38 - 2.39, heb ik aangegeven waarom ik meen dat deze klachten behoren te worden verworpen.11

1 Het verloop van het geding De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt DWFV, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de onder 5 van dat arrest geformuleerde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad gestelde vragen heeft het HvJEG bij arrest van 11 maart 2003, zaaknr. C-40/ 01, IER 2003, nr. 31, voor recht verklaard: 1 Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een ’normaal gebruik’ wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. 2 De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschappelijke begrip ’normaal gebruik’ van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Hierna hebben partijen een nadere schriftelijke toelichting gegeven. De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.

3 Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof. Enz.

2 Verdere beoordeling van het middel 2.1.1 In het licht van hetgeen het HvJEG heeft geantwoord op de eerste hem in het tussenarrest gestelde vraag wordt thans als volgt overwogen omtrent de onderdelen V tot en met XII (hoofdstuk D) en XIII tot en met XV (hoofdstuk E), die betrekking hebben op de vraag of Ansul in het ten processe bedoelde tijdvak van het merk MINIMAX voor brandblusapparaten gebruik, onderscheidenlijk normaal gebruik heeft gemaakt in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, dat berustte op art. 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/ 104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). De overeenkomstige bepaling is thans neergelegd in art. 5, lid 1, aanhef en onder a, BMW.

c De Hoge Raad, enz. 10

Zie de nadere s.t. namens Ajax, onder 5.7 - 5.9. Dit was ook, kort gezegd, de lijn die in mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea’s 2.33 - 2.37, werd gevolgd. 11 Ik heb mij nog even afgevraagd, of aan partijen de gelegenheid behoort te worden gegeven hun stellingen aan te passen naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EG, op dezelfde wijze waarop dit is toegestaan in HR 27 januari 1995, NJ 1995, 345. In het debat na verwijzing is niet hierom verzocht. Nu het geschil vooral betrekking heeft op de kwalificatie die aan de feiten moet worden gegeven en niet zozeer op de feiten zelf, zie ik hiertoe geen aanleiding.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


2.1.2 Voor zover die onderdelen erover klagen dat het hof een onjuiste maatstaf heeft toegepast door te overwegen (rov. 10) dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen – het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ – geen gebruik en in elk geval geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt, treffen zij doel. Uit het antwoord van het HvJEG blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor a onderdelen van die waren, hetzij b voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. 2.1.3 Het bestreden arrest kan derhalve niet in stand blijven en de overige klachten van deze onderdelen behoeven geen behandeling. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen zal dienen te onderzoeken of de door Ansul en de REOBbedrijven in de jaren 1989-1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten, in de zin als bedoeld in de laatste volzin van 2.1.2 hiervoor, alsmede of dat gebruik als ’werkelijk gebruik’ kan worden bestempeld. 2.2.1 De onderdelen XVI en XVII (hoofdstuk F) van het middel zijn gericht tegen rov. 8 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat van normaal gebruik van het merk MINIMAX voor de andere waren dan brandblusapparaten waarvoor Ansul het merk heeft ingeschreven – voor zover in dit geding van belang: onderdelen en blusmiddelen voor brandblussers – in de meerbedoelde periode geen sprake is geweest. Het hof heeft dat oordeel gebaseerd op de vaststaande omstandigheid (rov. 5 en 6) dat in de door Ansul in de desbetreffende periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX in het geheel niet voorkwam, dat de onderdelen en blusmiddelen merkloos waren en Ansul zich in haar relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX. 2.2.2 Onderdeel XVI klaagt dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en verwijst daarvoor naar hetgeen in onderdeel V reeds was aangevoerd met betrekking tot het gebruik voor brandblusapparaten. Voor zover deze klacht ziet op het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten, faalt zij. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, immers vastgesteld dat Ansul de onderdelen merkloos heeft geleverd en zich in verband met die waren niet heeft bediend van de aanduiding MINIMAX. Het HvJEG heeft in zijn antwoord op vraag 1 vooropgesteld dat voor normaal gebruik in de zin van art. 12 lid 1 van de Richtlijn vereist is dat het merk wordt gebruikt teneinde voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te behouden. Hetgeen het HvJEG daaraan heeft toegevoegd heeft betrekking op de vraag onder welke omstandigheden sprake kan zijn van normaal merkgebruik voor waren die reeds op de markt zijn gebracht. Nu voor de hier bedoelde

E I G E N D O M

1 6 1

onderdelen van brandblussers niet geldt dat zij reeds op de markt waren gebracht, is het oordeel van het hof dat van normaal gebruik van het merk voor die waren geen sprake is geweest, juist, ook indien het door het HvJEG gegeven antwoord daarbij in aanmerking wordt genomen. Het onderdeel faalt dus in zoverre. Voor zover onderdeel XVI betrekking heeft op het gebruik van het merk voor blusmiddelen (blusvloeistof en -poeder) behoeft het geen behandeling, gelet op hetgeen hierna omtrent onderdeel XVII wordt overwogen. 2.2.3 Onderdeel XVII heeft betrekking op ’s hofs oordeel wat betreft de door Ansul geleverde blusmiddelen. De klacht onder a houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het hervullen van de brandblussers met blusmiddel en het terugleveren van die blussers, voorzien van het merk, niet een vorm van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW is, in welk verband het onderdeel zich beroept op de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993, nr. A92/1, NJ 1994, 637, inz. Shell/Walhout. Deze klacht treft doel. Indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking met dat merk, dan is sprake geweest van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW. Het hof – dat met de vaststelling dat de blusmiddelen ’merkloos’ waren kennelijk heeft bedoeld dat die stoffen als zodanig niet van een merk waren voorzien – heeft, door die mogelijkheid niet te onderzoeken, dat miskend. De motiveringsklacht onder b van dit onderdeel, waaraan de lezing ten grondslag ligt dat het hof de blusmiddelen niet heeft aangemerkt als ’overige waren’ (waarvoor Ansul het merk MINIMAX ingeschreven heeft), mist feitelijke grondslag en kan derhalve niet tot cassatie leiden. 2.3 Onderdeel I (hoofdstuk B) behelst een motiveringsklacht met betrekking tot rov. 5 onder ii, waarin het hof heeft vastgesteld dat in de door Ansul in de ten processe bedoelde periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX niet voorkomt. Het onderdeel mist doel, aangezien het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk de in het onderdeel bedoelde vermeldingen van de aanduiding ’Minimax’ niet als gebruik van dat merk heeft aangemerkt. 2.4 De onderdelen II-IV (hoofdstuk C) zijn gericht tegen rov. 14, waarin het hof het door Ansul in 1994 verrichte depot van het merk MINIMAX voor diensten (bedoeld in 3.1 onder ii van het tussenarrest van de Hoge Raad) te kwader trouw heeft geoordeeld. Nu voor ’s hofs oordeel redengevend is geweest dat de merkinschrijving van Ansul van 1971 wegens non usus was vervallen, welk oordeel op de daarvoor gebezigde gronden niet in stand kan blijven, behoeven deze onderdelen thans geen behandeling. Na verwijzing zal de desbetreffende vordering van Ajax alsnog beoordeeld dienen te worden. Daarbij zal het hof, gelet op het in onderdeel II.b bedoelde verweer van Ansul, dienen te onderzoeken of het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouw en normaal is geweest in de zin van art. 4, aanhef en onder 6.a BMW. 2.5 Ook onderdeel XVIII (hoofdstuk G), gericht tegen rov. 10, waarin het hof het (subsidiair gedane) bewijsaanbod van Ansul als onvoldoende gesubstantiëerd heeft gepasseerd, behoeft geen behandeling.

1 6 2

B I J B L A D


3 Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 5 november 1998; verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ansul begroot op € 342,03 aan verschotten en € 2.725,– voor salaris. Enz.

Nr. 43 Vzr. Rechtbank te Utrecht, 3 juni 2004 (bestekhouder) Mr. H.J. Schepen Art. 1bis, leden 1 en 2 BTMW De kenmerken van de door Grafische Industrie ter betwisting van de nieuwheid van het model van Europochette overgelegde Engelse, Frans en Duitse octrooischriften en modelregistraties wijken op meer dan slechts onbelangrijke details af van het door Europochette gedeponeerde model. Ten aanzien van de overgelegde internetpagina’s heeft Grafische Industrie niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de daarop afgebeelde bestekhouders reeds bestonden op het moment dat Europochette haar model deponeerde. Het door Europochette gedeponeerde model voldoet derhalve aan het vereiste van nieuwheid. Aan het vereiste van een eigen karakter wordt voldaan. De functionaliteit van een bestekhouder (die is bedoeld om bestek te presenteren en/of te beschermen tegen vuil en krassen) brengt mee dat de ruimte van een ontwerper van een bestekhouder niet onbeperkt is. Binnen deze enigszins beperkte ruimte heeft de ontwerper van de Europochette het uiterlijk van deze bestekhouder voldoende laten afwijken ten opzichte van eerdere bestekhouders om hieraan een eigen karakter te geven. Door de Europochette van het zogenaamde slaapzakmodel te voorzien, wekt deze bij de geïnformeerde gebruiker (een restauranthouder) een andere algemene indruk dan de op het moment van depot dan wel de inschrijving reeds bestaande modellen.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

bestekhouders, die hij in grote aantallen tegelijk koopt, niet aan een diepgaand onderzoek onderwerpen. De kans is dan ook groot dat hij de genoemde verschillen niet zal constateren. De bestekhouder van Grafische Industrie zal bij de restauranthouder geen ander algemene indruk wekken dan het model van Europochette. Hieruit volgt dat Grafische Industrie door het gebruik van haar bestekhouder inbreuk maakt op de modelrechten van Europochette. 1 Europochette NV te Ninove, België, 2 Werner De Neve te Aalst, België, eisers, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam, tegen Grafische Industrie Veenendaal BV te Veenendaal, gedaagde, advocaat mr. M. Rorai te ’s-Gravenhage. 2.1 Eiser sub 2 is houder van de volgende modelregistraties: – internationaal model DM 062564, ingeschreven op 14 november 2002; – gemeenschapsmodel nummer 16407, gedeponeerd op 1 april 2003 bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt met prioriteitsdatum 14 november 2002. Het model waarvan in dit kort geding de bescherming wordt ingeroepen, is hieronder afgebeeld, en zal in het navolgende worden aangeduid als: de Europochette.

2.2 Bij licentieovereenkomst van 27 april 2004 heeft eiser sub 2 aan eiseres sub 1 toestemming gegeven om in haar eigen naam in rechte op te treden tegen inbreukmakers, en alle vorderingen (daaronder begrepen schadevergoeding en winstafdracht) tegen inbreukmakers in te stellen, die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving. 2.3 Vanaf eind 2003, althans begin 2004 produceert Grafische Industrie bestekhouders, waarvan hieronder een exemplaar is weergegeven.

Art. 2 BTMW Het kenmerkende uiterlijk van de Europochette, het slaapzakmodel, is niet nodig voor het verkrijgen van het technische effect, zodat art. 2 BTMW niet aan modelrechtelijke bescherming in de weg staat. Art. 4, aanhef en sub f BTMW De vorm van het model dient in algemene zin voldoende uit het modeldepot dan wel de modelinschrijving te blijken en de rechter dient terughoudendheid te betrachten bij de beoordeling of daaraan is voldaan. Art. 14, lid 1 BTMW Uit de vergelijking van het model van Europochette met de bestekhouder van Grafische Industrie blijkt dat er zeer veel overeenkomsten zijn; de enige verschillen zijn de schuine bovenrand bij de bestekhouder van Grafische Industrie en het dieper doorlopen van het motief in de binnenzijde van deze bestekhouder. De geïnformeerde gebruiker (restauranthouder) zal een goedkoop product als deze

3 Het geschil en de beoordeling 3.1 (...) Kort weergegeven houdt de vordering in dat Grafische Industrie veroordeeld wordt: – iedere inbreuk op de modelrechten van eiseres sub 2 althans de auteursrechten van eisers te staken en gestaakt te houden; – rekening en verantwoording af te leggen met betrekking tot de door haar geproduceerde inbreukmakende bestekhouders;

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


– aan haar afnemers mede te delen dat de inbreukmakende bestekhouders door haar worden teruggenomen; – de bij haar aanwezige inbreukmakende bestekhouders ter vernietiging aan Europochette af te staan. (...) Modelrecht (...) Toepasselijk recht 3.4 De modelinschrijvingen waarvan Europochette thans de bescherming inroept, dateren van respectievelijk 14 november 2002 en 1 april 2003 (met prioriteitsdatum 14 november 2002). Op dat moment diende de Europese richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen reeds door de lidstaten geïmplementeerd te zijn. Bij gebreke van een tijdige implementatie (zoals in casu: de Beneluxwetgever heeft pas op 1 december 2003 de BTMW aan de richtlijn aangepast), dient de toepasselijke nationale regelgeving (de BTMW) tot het moment van implementatie, en derhalve tevens op het moment van de onderhavige modelinschrijvingen, richtlijnconform uitgelegd te worden. De Beneluxwetgever heeft alsnog uitvoering gegeven aan de verplichting om de Europese modellenrichtlijn te implementeren door de BTMW met ingang van 1 december 2003 te wijzigen (door middel van het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen), zodat thans voor een richtlijnconforme interpretatie van de BTMW geen plaats meer is. Dit betekent dat op het onderhavige geval de BTMW van toepassing is, zoals gewijzigd bij het Protocol van 20 juni 2002. Modelrechtelijke bescherming Europochette? 3.5 Ingevolge artikel 1 BTMW wordt een model beschermd voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft. Nieuwheid 3.6 Een model wordt ingevolge artikel 1bis lid 1 van de BTMW als nieuw beschouwd, indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. 3.7 Grafische Industrie heeft de nieuwheid van het model van Europochette betwist en daartoe de volgende producties overgelegd: a een Engels octrooischrift uit 1916; b een Frans octrooischrift uit 1930; c een Duits octrooischrift uit 1993; d een Duitse modelregistratie uit 1998; e enkele internetpagina’s waarop bestekhouders zijn afgebeeld. 3.8 Naar het oordeel van de rechter wijken de kenmerken van de door Grafische Industrie overgelegde Engelse, Franse en Duitse octrooischriften en modelregistraties (a t/m d) op meer dan slechts onbelangrijke details af van het door Europochette gedeponeerde model, en wel op grond van het volgende: a Het Engelse octrooischrift betreft een bestekhouder die van duurzaam materiaal gemaakt dient te worden (teneinde het bestek te beschermen bij het opbergen daarvan). Deze

E I G E N D O M

1 6 3

bestekhouder heeft derhalve een andere gebruiksfunctie dan het model van Europochette (waarmee wordt beoogd bestek op een hygiënische en aantrekkelijke wijze aan een restaurantbezoeker te presenteren). De vorm van de Engelse bestekhouder wijkt voorts in aanmerkelijk mate af van de Europochette, doordat tussen elk onderdeel van het bestek een stiknaad wordt aangebracht. Ook de rand van de Engelse bestekhouder wordt gestikt en levert daarmee een ander totaalbeeld op dan de Europochette, waarvan het bovenen het onderblad door middel van een lijmlaag met elkaar worden verbonden. b Het Franse octrooischrift betreft een bestekhouder waarvan niet geheel duidelijk is of, en – zo ja – op welke plaats zich daarin een opening bevindt waardoor het bestek eruit gehaald kan worden. In ieder geval mist dit octrooi het voor de Europochette kenmerkende ’slaapzakmodel’, dat wil zeggen de opening die aan de bovenzijde van de bestekhouder ontstaat doordat het bovenblad één á twee centimeter korter is dan het onderblad. Indien in de Europochette bestek gevoegd wordt, heeft het slaapzakmodel tot gevolg dat de bovenste paar centimeters van het bestek zichtbaar zijn, zonder dat de onderzijde van het bestek onbeschermd op de tafel ligt. c Het Duitse octrooi uit 1993 kenmerkt zich door het materiaal (een servet) waarvan het gemaakt is, en de duidelijk aanwezige plakrand in het midden (in de lengterichting) van de bestekhouder. Ook hier ontbreekt het zogenaamde slaapzakmodel. d De Duitse modelregistratie uit 1998 betreft eveneens een bestekhouder zonder slaapzakmodel. Ook bij dit model is in het midden een duidelijke plakrand aanwezig. Doordat het bovenblad in de breedte korter is dan het onderblad vertoont dit model bovendien – anders dan de Europochette – ook in rusttoestand een boogvorm. Ten aanzien van de overgelegde internetpagina’s (e) overweegt de rechter dat Grafische Industrie niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de daarop afgebeelde bestekhouders reeds bestonden op het moment dat Europochette haar model deponeerde. Reeds om die reden kunnen deze bestekhouders geen afbreuk doen aan de nieuwheid van het model van Europochette. Overigens wijken ook bij deze bestekhouders – behoudens wellicht de Italiaanse bestekhouder van Leone Srl – de vormgeving en maatvoering in aanzienlijke mate af van het model van Europochette. 3.9 Uit het voorgaande volgt dat het door Europochette gedeponeerde model aan het vereiste van nieuwheid voldoet. Eigen karakter 3.10 Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij deze gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 1bis lid 2 BTMW). 3.11 Naar het oordeel van de rechter wordt aan dit vereiste voldaan. De functionaliteit van een bestekhouder (dat is bedoeld om bestek te presenteren en/of te beschermen tegen vuil en krassen) brengt mee dat de ruimte van een ontwerper van een bestekhouder niet onbeperkt is. Immers, de af-

1 6 4

B I J B L A D


metingen en de vorm van een bestekhouder zullen verband moeten houden met de afmetingen en vorm van het bestek dat daarin moet worden opgeborgen. Voorts dient een bestekhouder in ieder geval te bestaan uit een bovenblad en een onderblad die aan zijkanten (in de lengterichting) aan elkaar bevestigd zijn, zodat het bestek beschermd is tegen vuil en krassen. Daarentegen kan – zonder al te zeer afbreuk te doen aan de functionaliteit – wel gevarieerd worden met de vorm van de bovenen de onderkant van de bestekhouder, bijvoorbeeld door in plaats van een rechte bovenen onderkant te kiezen voor een boogvorm of driehoeksvorm. Evenmin is de bevestiging van het bovenblad aan het onderblad aan de onderkant van de bestekhouder voor de functionaliteit van de bestekhouder strikt noodzakelijk (hoewel alsdan wel de kans vergroot wordt dat het bestek bij het verplaatsen of oppakken daarvan uit de bestekhouder valt). Binnen deze enigszins beperkte ruimte heeft de ontwerper van de Europochette het uiterlijk van deze bestekhouder voldoende laten afwijken ten opzichte van eerdere bestekhouders om hieraan een eigen karakter te geven. Door de Europochette van het zogenaamde slaapzakmodel te voorzien, wekt de Europochette bij de geïnformeerde gebruiker (een restauranthouder) een andere algemene indruk dan de op het moment van het depot dan wel de inschrijving reeds bestaande modellen. Alleen bij het door Grafische Industrie overgelegde Engelse octrooischrift en de hiervoor bedoelde bestekhouder van Leone Srl (die op één van de overgelegde internetpagina’s is afgebeeld) wordt van een enigszins vergelijkbaar slaapzakmodel gebruik gemaakt. De bestekhouder die is vermeld in het Engelse octrooischrift, bestaat blijkens de daarbij gevoegde tekening uit diverse lagen, waardoor meerdere bestekonderdelen tegelijk kunnen worden bewaard. Dit levert – gecombineerd met de scheidingen die door middel van een stiknaad tussen elk bestekonderdeel worden aangebracht – een andere totaalindruk op dan de bestekhouder van Europochette. Daarbij komt dat het Engelse octrooischrift dateert uit 1916, een octrooi betreft (en geen modelinschrijving) en voorts niet is gebleken dat deze bestekhouder ook daadwerkelijk op de markt is gebracht, zodat ernstig moet worden betwijfeld of dit octrooi zich (nog) bevindt in het collectieve geheugen van de betreffende sector (de restaurantbranche). Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft Grafische Industrie niet aannemelijk gemaakt dat de Italiaanse bestekhouder van Leone Srl, alsmede de overige bestekhouders die voorkomen op de overgelegde internetpagina’s, reeds ’beschikbaar waren gesteld voor het publiek’ op het moment van het depot dan wel de inschrijving van het model van Europochette. Technische functie 3.12 Artikel 2 BTMW sluit bescherming van een technisch effect uit. Zoals volgt uit hetgeen hierboven ten aanzien van het eigen karakter is overwogen, is slechts een deel van de bestekhouder van Europochette in enige mate bepaald door het daarmee te bereiken technisch effect. Het kenmerkende uiterlijk van de Europochette, het slaapzakmodel, is niet benodigd voor het verkrijgen van dit technische effect, zodat artikel 2 BTMW niet aan modelrechtelijke bescherming van de Europochette in de weg staat.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Depot voldoende duidelijk? 3.13 Ingevolge artikel 4 sub f BTMW wordt geen bescherming van een model verkregen, indien de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken. Grafische Industrie heeft zich op deze nietigheidsgrond beroepen en in dit kader aangevoerd dat uit het modeldepot niet blijkt: – wat de afmetingen van de bestekhouder zijn; – van welk materiaal de bestekhouder gemaakt is; – of zich aan de onderzijde van de bestekhouder een opening bevindt; – of de bovenzijde van de bestekhouder breder is dan de onderzijde; – hoever het motief van de bovenrand van de bestekhouder doorloopt in de binnenzijde. 3.14 Vooropgesteld dient te worden dat bij de beoordeling of is voldaan aan de in het kader van artikel 4 sub f BTMW te stellen eisen enige terughoudendheid te betrachten is teneinde het verkrijgen van een modelrecht niet verder te bemoeilijken dan voor de bescherming van derden bepaald noodzakelijk is (Beneluxgerechtshof 16 december 1991, NJ 1992, 785). Naar het voorlopig oordeel van de rechter zijn de kenmerkende bestanddelen van de Europochette voor een derde voldoende kenbaar uit het depot. Uit de omschrijving van het model kan een derde afleiden dat het gaat om ’Cutlery pouches/Pochettes á couverts’, dat wil zeggen: bestekhouders. Deze omschrijving brengt reeds enigszins beperkingen aan in de afmetingen van het gedeponeerde model. Voorts volgt uit het feit dat het een ’houder’ betreft dat het model uit een onderblad en een bovenblad bestaat en dat de derde – anders dan Grafische Industrie kennelijk stelt – niet kan begrijpen dat zich aan de onderzijde van het model een opening bevindt. Alsdan zou immers het bestek onmiddellijk uit de houder vallen op het moment dat deze zou worden opgepakt. Het betoog van Grafische Industrie dat uit het model niet kan worden afgeleid of het bovenblad langer is dan het onderblad, kan niet worden aanvaard. Immers, uit de omstandigheid dat op de fotografische weergave van het model in het depot het bovenblad en het onderblad van het gedeponeerde model eenzelfde bolling vertonen, moet de derde afleiden dat deze bladen niet dan wel niet veel in breedte verschillen. Door de eis te stellen dat uit het depot tot op de millimeter nauwkeurig blijkt in hoeverre het motief van het onderblad doorloopt onder het bovenblad, miskent Grafische Industrie dat het BTMW een dergelijke gedetailleerde weergave van het model niet vereist. De vorm van het model dient in algemene zin voldoende uit het modeldepot dan wel de modelinschrijving te blijken en de rechter dient terughoudendheid te betrachten bij de beoordeling of daaraan is voldaan. De omstandigheid dat het materiaal van de bestekhouder niet in het modeldepot is aangegeven, betekent evenmin dat het model onvoldoende duidelijk uit depot blijkt. Ten eerste is een beschrijving van het model waarbij het materiaal wordt aangeduid, op grond van de BTMW niet verplicht. Voorts betreft de bescherming van een model ingevolge de BTMW slechts het uiterlijk daarvan en niet het materiaal waarvan het is gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk bij het depot is aangegeven.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


Slotsom 3.15 Uit het voorgaande volgt dat de Europochette voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Inbreuk op modelrecht Europochette? 3.16 Vervolgens dient beoordeeld te worden of de bestekhouder van Grafische Industrie inbreuk maakt op de modelrechten van Europochette met betrekking tot de door haar gedeponeerde bestekhouder. Ingevolge artikel 14 lid 1 BTMW kan de houder van een model zich verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het model is toepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Vergelijking 3.17 Vergelijking van het model van Europochette met de bestekhouder van Grafische Industrie leidt tot de volgende conclusies: – de gebruiksfunctie van het model en de bestekhouder van Grafische Industrie stemt overeen: beide zijn bedoeld om bestek in te plaatsen; – de vorm van de buitenzijde van het model en de bestekhouder van Grafische Industrie komt overeen (rechthoekig); – de verhouding tussen de hoogte en de breedte van het model en de bestekhouder van Grafische Industrie is – globaal gezien – hetzelfde; – zowel het model van Europochette als de bestekhouder van Grafische Industrie vertonen het zogenaamde ’slaapzakmodel’; bij het model is het bovenblad aan de bovenzijde voorzien van een rechte rand, de rand van het bovenblad van de bestekhouder van Grafische Industrie is schuin uitgevoerd. Deze schuine rand begint in de rechter bovenhoek, op dezelfde of vrijwel dezelfde plaats als de bovenrand van het bovenblad van het model van Europochette, en eindigt ongeveer één centimeter lager aan de linkerzijde van de bestekhouder. Daardoor komt een groter deel van het onderblad van de bestekhouder van Grafische Industrie bloot te liggen dan bij de Europochette; – zowel bij het model van Europochette als bij de bestekhouder van Grafische Industrie loopt het motief van de buitenzijde over een vlak van ongeveer twee centimeter hoog door op de binnenzijde daarvan, beginnende aan de bovenzijde van het onderblad tot enkele millimeters onder de bovenrand van het bovenblad. Bij de bestekhouder van Grafische Industrie loopt het motief iets dieper in de binnenzijde van de bestekhouder door dan bij het model; – het aantal en de afmetingen van de lijmvlakken aan de zijkanten en onderkant van het model van Europochette en de bestekhouder van Grafische Industrie zijn identiek uitgevoerd. Totaalindruk 3.18 Uit hetgeen hiervoor is overwogen, blijkt dat er zeer veel overeenkomsten zijn tussen het model van Europochette en de bestekhouder van Grafische Industrie. De enige verschillen tussen beide zijn de schuine bovenrand van het bovenblad (bij de bestekhouder van Grafische Industrie) en het dieper doorlopen van het motief in de binnenzijde van de bestekhouder van Grafische Industrie. Dit laatstge-

E I G E N D O M

1 6 5

noemde verschil wordt echter in grote mate bepaald door het eerste verschil. Immers, door de bovenrand van het bovenblad schuin uit te voeren dient het motief verder door te lopen in de binnenzijde van het onderblad, teneinde te voorkomen dat vanaf de buitenkant van de bestekhouder een strook wit te zien is. De geïnformeerde gebruiker (restauranthouder) zal een goedkoop product als de onderhavige bestekhouders, die hij in grote aantallen tegelijk koopt, mogelijk tezamen met andere wegwerpartikelen, niet aan een diepgaand onderzoek onderwerpen. De kans is dan ook groot dat deze restauranthouder de hierboven genoemde verschillen niet zal constateren. Doordat het motief van het bovenblad doorloopt in de binnenzijde van het onderblad is de afgeschuinde uitvoering van de bovenrand van het bovenblad – bij het ontbreken van ingevoegd servet, waarvan in het kader van deze beoordeling dient te worden uitgegaan – niet goed zichtbaar. Door de grote mate van overeenstemming in de maatvoering en vorm tussen het model van Europochette en de bestekhouder van Grafische Industrie is – in het licht van de voldoende beschikbare ruimte die de ontwerper van een bestekhouder heeft bij de ontwikkeling daarvan – naar het oordeel van de rechter de conclusie gerechtvaardigd dat de bestekhouder van Grafische Industrie bij de restauranthouder geen andere algemene indruk zal wekken dan het model van Europochette. Conclusie 3.19 Uit het voorgaande volgt dat Grafische Industrie door het gebruik van haar bestekhouder inbreuk maakt op de modelrechten van Europochette. 3.20 Op grond van het bepaalde in artikel 14 BTMW kan Europochette zich verzetten tegen inbreukmakende voortbrengsels, alsmede schadevergoeding of afdracht van winst eisen (en de in dat kader benodigde rekening en verantwoording). De vorderingen van Europochette – voor zover deze op het modelrecht zijn gebaseerd – zijn dan ook voor toewijzing vatbaat (...). Er zijn wel termen aanwezig om Grafische Industrie een langere termijn te gunnen om aan het gevorderde te voldoen, alsmede om de gevorderde dwangsom aan een maximum te binden. (...) Proceskosten 3.22 Grafische Industrie zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. 4 De beslissing De voorzieningenrechter: 4.1 gebiedt Grafische Industrie om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het modelrecht van eiser sub 2 met betrekking tot de Europochette te staken en gestaakt te houden; 4.2 veroordeelt Grafische Industrie om binnen twee weken na betekening van dit vonnis alle afnemers van de inbreukmakende bestekhouders bij brief, onder gelijktijdige toezending van een kopie daarvan aan de raadsman van Europochette, mede te delen dat de onder die afnemers berustende inbreukmakende bestekhouders door Grafische Industrie

1 6 6

B I J B L A D


worden teruggenomen, onder aanbieding van creditering van inkoopprijzen en vergoeding van transportkosten; 4.3 veroordeelt Grafische Industrie om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Europochette een – door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde – schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, op basis van onderliggende documenten, van: a de op de dag van betekening van dit vonnis bij Grafische Industrie aanwezige voorraad exemplaren van de inbreukmakende bestekhouders; b de met de inbreukmakende bestekhouders door Grafische Industrie behaalde omzet en winst, met een duidelijke uiteenzetting over de wijze waarop de winst berekend is; c de namen van alle afnemers van de inbreukmakende bestekhouders, onder vermelding van hun volledige adresgegevens en telefoon- en faxnummers; d de aan die afnemers geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de inbreukmakende bestekhouders, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekkinghebbende facturen; 4.4 veroordeelt Grafische Industrie om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de bij haar aanwezige en zich binnen haar bereik bevindende en/of komende exemplaren van de inbreukmakende bestekhouders op een door Europochette nader te bepalen adres in Nederland aan Europochette af te staan, alsmede Europochette te machtigen deze producten voor rekening van Grafische Industrie te (doen) vernietigen; 4.5 bepaalt dat Grafische Industrie aan Europochette een dwangsom verbeurt van € 10.000,– (...) voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan het hiervoor bepaalde te voldoen, met dien verstande dat boven een bedrag van € 1.000.000,– (...) geen dwangsommen meer verschuldigd zijn; 4.6 bepaalt dat Europochette binnen zes maanden na heden de eis in de hoofdzaak dient in te stellen; 4.7 veroordeelt Grafische Industrie in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Europochette begroot op € 703,– (...) voor salaris van haar procureur en op € 324,78 (...) inclusief BTW voor verschotten; 4.8 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Nr. 44 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 20 juli 2004 (Atos) Mrs. J.C. Kranenburg, B.A. Meulenbroek en G. Feddes Art. 5 Hnw In de handelsnaam Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vormt het woord Atos naast het beschrijvende onderdeel Beleidsadvies en -Onderzoek het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel van de handelsnaam. Ook in de handelsnaam Atos Origin is het woord Atos het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam en niet de bestanddelen Atos en Origin tezamen. Hoewel het consequent voeren van beide bestanddelen wellicht formeel bedrijfsstrategie is (geweest), is in (het overgrote deel van) de handelsnamen van de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen het woord Atos feitelijk het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel. Het gemeenschappelijke bestanddeel Atos domineert deze handelsnamen zodanig, dat dit bestanddeel de ondernemingen van de Atos Origin Groep identificeert. De conclusie is dan ook dat er slechts een geringe afwijking tussen de handelsnamen van partijen is. De onderneming Atos Beleidsadvies en -Onderzoek houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. De onderneming Atos Origin houdt zich onder meer bezig met ICTdienstverlening, met het geven van bedrijfsadviezen en met interimmanagement. Deze activiteiten hebben zoveel raakvlakken, althans liggen deze zozeer in elkaars verlengde, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek en van Atos Origin is te duchten en wel in die zin dat de indruk wordt gewekt dat de onderneming van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek onderdeel uitmaakt van de onderneming van Atos Origin. Voor een belangenafweging zoals door Atos Origin bepleit is geen plaats. Artikel 5 Hnw geeft de gebruiker van de oudere handelsnaam immers zonder meer het recht om een verbod te vorderen van het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met de oudere onderneming te vrezen is. Art. 6:168 BW Hetgeen Atos Origin heeft aangevoerd kan niet het oordeel rechtvaardigen dat sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen als bedoeld in art. 6:168 BW. Atos Origin BV te Eindhoven, appellante, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. W. E. Wefers Bettink te Amsterdam, tegen Atos Beleidsadvies en -Onderzoek BV te Amsterdam, geïntimeerde, procureur mr. J.E. Benner, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam. a Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 19 februari 2003 (mr. H.G. Robers) 3 De beoordeling 3.1 Met Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. is de rechtbank van oordeel dat het door Atos Origin eerst bij gelegenheid van het pleidooi voorgestelde verweer dat zij niet zelf de bij conclusie van antwoord genoemde bedrijfsactiviteiten ontplooit, doch dat zij slechts als holding maatschappij fungeert voor een aantal werkmaatschappijen bin-

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


nen de Atos Origin groep als zijnde tardief moet worden gepasseerd. Het vorenstaande brengt met zich dat in de onderhavige procedure moet worden uitgegaan van de door Atos Origin bij conclusie van antwoord gegeven omschrijving van haar bedrijfsactiviteiten. 3.2 Centraal in deze procedure staat de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet tussen de bedrijven van partijen. Van verwarring in voormelde zin is reeds sprake indien de handelsnaam van Atos Origin slechts in geringe mate afwijkt van de (eerder) door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. gevoerde handelsnaam en dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, het publiek zal kunnen denken dat beide ondernemingen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn (indirect verwarringsgevaar). Niet vereist is dat het publiek de beide bedrijven vereenzelvigt (direct verwarringsgevaar). De rechtbank begrijpt dat eiseres zich beroept op indirect verwarringsgevaar als hiervoor omschreven. 3.3 De rechtbank is met Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. van oordeel dat in casu sprake is van indirect gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw. Zij neemt daarbij het volgende in aanmerking. Partijen hebben beide een vestiging in Amsterdam en zijn, naar onweersproken vast staat, beide in geheel Nederland actief. Het kenmerkende deel van de handelsnamen van partijen wordt gevormd door het element ’Atos’, aangezien dit element sterk onderscheidend is en, blijkens de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. in het geding gebrachte en door Atos Origin niet betwiste producties, de naam is waarmee het publiek de beide ondernemingen kortweg pleegt aan te duiden. Weliswaar zal bij een deel van het publiek dat wordt geconfronteerd met de handelsnaam Atos Origin associaties worden gewekt met het vroegere Origin B.V., doch dit doet aan het vorenstaande niet af. Genoegzaam is gebleken van een overlapping van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen van partijen. Blijkens hetgeen partijen over en weer hebben gesteld zijn beide ondernemingen actief op het gebied van de informatie technologie, zij het dat dit voor Atos Origin een kernactiviteit is, terwijl bij Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. het zwaartepunt ligt bij advisering en begeleiding en zij in dit kader, als niet onbelangrijke nevenactiviteit, adviseert over automatisering en softwarepaketten aan haar klanten levert. Blijkens de als productie door Atos Origin zelf in het geding gebrachte brochure over haar ’Oracle Human Resource Management System’ (HRMS), houdt ook Atos Origin zich bezig met Human Resources management, zij het dat zij wellicht anders dan Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. (nog) geen roostersoftware aanbiedt. Voorts geldt dat Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. onweersproken heeft gesteld dat er regelmatig sprake is van fusies en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die actief zijn op het gebied van het human resources management zoals Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. en bedrijven die actief zijn op het gebied van de informatie technologie, zoals Atos Origin. Dit blijkt ook uit de door Atos B & O als producties overgelegde voorbeelden van softwarebedrijven die samenwerken met consultants. Uit het vorenstaande volgt dat de activiteiten van consultancybedrijven als Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. en bedrijven die zich bezig houden met automatisering als Atos

E I G E N D O M

1 6 7

Origin kennelijk vaak goed op elkaar aansluiten en/of elkaar aanvullen. Reeds daardoor kan, gelet op de overeenstemmende handelsnamen van partijen, bij het publiek de indruk ontstaan dat er een juridisch en/of economisch verband bestaat tussen partijen. 3.4 Hoewel de rechtbank met Atos Origin van oordeel is dat veel van de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. genoemde gevallen van verwarring wellicht berusten op misverstanden en vergissingen, blijkt uit de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. overgelegde lijst van met producties onderbouwde voorbeelden voldoende dat ook sprake is geweest van een aantal daadwerkelijke gevallen van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen. 3.5 De conclusie luidt dat genoegzaam is komen vast te staan dat als gevolg van overeenstemming van de beide handelsnamen, de aard van de beide ondernemingen en andere relevante feiten en omstandigheden bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat beide ondernemingen op enigerlei wijze aan elkaar gelieerd zijn en dat Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. mitsdien met succes kan ageren tegen het gebruik van de, naar onweersproken vast staat, jongere overeenstemmende handelsnaam Atos Origin. Voor een beroep op artikel 5 Hnw is, anders dan Atos Origin kennelijk meent, niet vereist dat schade is geleden als gevolg van daadwerkelijk opgetreden verwarring. 3.6 Dit leidt tot de conclusie dat de vordering voor toewijzing vatbaar is. Atos Origin heeft weliswaar aangevoerd dat een belangenafweging in het voordeel van Atos Origin zou moeten uitvallen nu zij een groot belang heeft bij het behoud van haar wereldwijd gevoerde naam en het belang van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek gering is, doch Atos Origin verliest daarbij uit het oog dat in een bodemprocedure geen plaats is voor een belangenafweging. De door Atos Origin aangevoerde omstandigheid dat toewijzing van de onderhavige vordering tot executieproblemen kan leiden vermag die toewijzing evenmin te verhinderen. 3.7 Op grond van het hiervoor overwogene, zal de vordering worden toegewezen, waarbij aan Atos Origin een ruimere termijn zal worden gegund en de gevorderde dwangsom zal worden gemitigeerd als na te melden. Atos Origin zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 4 De beslissing De rechtbank: beveelt Atos Origin om binnen acht weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, direct dan wel indirect (bij voorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts) personen), iedere inbreuk op de rechten van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. met betrekking tot de handelsnaam Atos, zoals in het lichaam van de dagvaarding nader omschreven, of een daarmee overeenstemmend teken; veroordeelt Atos Origin tot betaling aan Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. van een dwangsom van € 2.500,– per afzonderlijke overtreding van voormeld bevel en per dag dat die overtreding geheel of gedeeltelijk voortduurt; bepaalt dat deze dwangsomsanctie vatbaar is voor rechterlijke matiging voorzover handhaving van die sanctie naar

1 6 8

B I J B L A D


maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het bevel is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; veroordeelt Atos Origin in de kosten van de procedure, aan de zijde van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek B.V. tot aan deze uitspraak begroot op € 1.426,77; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor wat betreft het gegeven bevel en de uitgesproken veroordelingen; enz. b Het Hof, enz. 4 De beoordeling 4.1 Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. 4.2 Atos Beleidsadvies en -Onderzoek is in 1987 opgericht en houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek is gevestigd te Amsterdam en richt zich op de Nederlandse markt. 4.3 Atos Origin is de holdingvennootschap van een aantal in Nederland gevestigde vennootschappen die tot de Atos Origin Groep behoren. De Atos Origin Groep is voortgekomen uit een fusie (op 31 oktober 2000) tussen de Franse onderneming Atos S.A. en de Nederlandse onderneming Origin B.V.; haar bestuurder is de vennootschap Atos Origin S.A., gevestigd te Parijs. Tot de Atos Origin Groep behoort een groot aantal vennootschappen in onder meer Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Nederlandse vennootschappen van de Atos Origin Groep houden zich onder meer bezig met ICT-dienstverlening. 4.4 Op de grond dat het gebruik van de handelsnaam ’Atos Origin B.V.’ in strijd is met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), heeft Atos Beleidsadvies en -Onderzoek in eerste aanleg gevorderd om Atos Origin te bevelen iedere inbreuk op de rechten van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek met betrekking tot de handelsnaam Atos of daarmee overeenstemmende tekens, direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts)personen), te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,– per afzonderlijke overtreding van dit bevel en per dag dat die overtreding geheel of gedeeltelijk voortduurt. 4.5 De rechtbank heeft de vordering toegewezen, met dien verstande dat zij de gevorderde dwangsom heeft gematigd tot een bedrag van € 2.500,– en zij aan de dwangsom-sanctie ambtshalve een rechterlijke matigingsbevoegdheid heeft verbonden. 4.6 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor en lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 4.7 De centrale vraag in deze procedure is of de handelsnamen ’Atos Origin B.V.’ en ’ATOS beleidsadvies en -onderzoek B.V.’ in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek beantwoordt deze vraag bevestigend; Atos Origin stelt zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 4.8 Het hof stelt voorop dat uit het stelsel van de Handelsnaamwet volgt dat bij de beantwoording van die – op artikel 5 Hnw gebaseerde – vraag niet alleen gekeken

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

dient te worden naar de rechtspersoon Atos Origin, maar ook naar de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen – de Atos Origin groep –, waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft. Het hof verwerpt dan ook het verweer van Atos Origin dat, nu uitsluitend Atos Origin B.V. is gedagvaard, in dit verband uitsluitend de activiteiten van deze vennootschap relevant zijn. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft als productie B bij memorie van antwoord een concernrelatieschema van Atos Origin in het geding gebracht. Blijkens dit schema, waarvan Atos Origin de juistheid niet heeft betwist, behoren tot de onderneming van Atos Origin inmiddels, naast de zogenaamde ’Atos Origin’-vennootschappen, onder meer de vennootschappen Atos KPMG Consulting, Atos NLC Holding en Atos KPMG Interim Management. De ’Atos Origin’vennootschappen houden zich voornamelijk bezig met ICTdienstverlening, terwijl de andere vennootschappen zich onder meer bezig houden met het geven van bedrijfsadviezen en met interim-management. 4.9 Vast staat dat voordat Atos Origin in 2000 de handelsnaam Atos Origin in Nederland bezigde, Atos Beleidsadvies en -Onderzoek de aanduiding Atos Beleidsadvies en -Onderzoek rechtmatig als handelsnaam gebruikte. In de handelsnaam Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vormt het woord Atos naast het beschrijvende onderdeel Beleidsadvies en -Onderzoek het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel van de handelsnaam. Ook in de handelsnaam Atos Origin is naar het oordeel van het hof het woord Atos het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam en niet, zoals Atos Origin heeft betoogd, de bestanddelen Atos en Origin tezamen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat hoewel het consequent voeren van beide bestanddelen wellicht formeel bedrijfsstrategie is (geweest), in (het overgrote deel van) de handelsnamen van de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen het woord Atos feitelijk het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel is. Dit blijkt uit het hiervoor onder 4.8 aangehaalde concernrelatieschema van Atos Origin. Naar het oordeel van het hof domineert het gemeenschappelijke bestanddeel Atos deze handelsnamen zodanig, dat dit bestanddeel de ondernemingen van de Atos Origin Groep identificeert. De conclusie is dan ook dat er slechts een geringe afwijking tussen de handelsnamen van partijen is. 4.10 De vraag die dan rijst is of als gevolg van de geringe mate waarin de handelsnamen van elkaar afwijken, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. De onderneming Atos Beleidsadvies en -Onderzoek houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. De onderneming Atos Origin houdt zich, zoals gezegd, onder meer bezig met ICT-dienstverlening, met het geven van bedrijfsadviezen en met interim-management. Naar het oordeel van het hof hebben deze activiteiten zoveel raakvlakken, althans liggen deze zozeer in elkaars verlengde, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek en van Atos Origin is te duchten en wel in die zin dat de indruk wordt gewekt dat de onderneming van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek on-

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


derdeel uitmaakt van de onderneming van Atos Origin. Het hof merkt daarbij op dat gezien de aard van de activiteiten en het relevante publiek – beide ondernemingen richten zich op de Nederlandse zakelijke markt – de plaats van vestiging van de ondernemingen niet relevant is. 4.11 Dat bedoelde verwarring niet alleen te duchten is, maar zich ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd, blijkt uit de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vermelde incidenten. Anders dan Atos Origin heeft betoogd, gaat het bij deze incidenten niet louter om vergissingen, maar ook om gevallen waarin sprake is van verwarring in de in artikel 5 Hnw bedoelde zin. Van daadwerkelijke verwarring blijkt bijvoorbeeld uit de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek overgelegde brief van haar algemeen directeur, dr. B. Jansen, aan de raadsman van Atos Origin van 11 maart 2004 (productie T). In deze brief schrijft Jansen onder meer dat nieuwe relaties er vaak zonder meer van uitgaan dat zijn bedrijf onderdeel uitmaakt van Atos Origin en dat hij op een conferentie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid bij zijn presentatie werd aangekondigd als de directeur van Atos Nederland. Voorts verwijst het hof in dit verband naar het (tweede) rapport van Ernst & Young Integrity Services and Investigations B.V. van 25 maart 2004 dat door Atos Origin bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep als productie R in het geding is gebracht. Naast een aantal incidenten dat is terug te voeren op fouten of vergissingen, vermeldt dat rapport bijvoorbeeld dat twee personen hebben verklaard de website van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek te hebben bezocht in de veronderstelling dat zij de website van Atos Origin bezochten (p. 4 rapport onder 5.2 sub 3). 4.12 Op grond van het voorgaande is het hof met de rechtbank van oordeel dat het gevorderde verbod kan worden toegewezen. Voor een belangenafweging zoals door Atos Origin bepleit is geen plaats. Artikel 5 Hnw geeft de gebruiker van de oudere handelsnaam immers zonder meer het recht om een verbod te vorderen van het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met de oudere onderneming te vrezen is. Hetgeen Atos Origin heeft aangevoerd kan niet het oordeel rechtvaardigen dat sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen als bedoeld in art. 6:168 BW. 4.13 Het hof gaat voorbij aan het standpunt van Atos Origin dat het vonnis waarvan beroep in strijd is met het bepaalde in de art. 28-30 (vrij verkeer van goederen), art. 43 (vrijheid van vestiging) en art. 49 (vrij verkeer van diensten) EG Verdrag. Zowel Atos Origin als Atos Beleidsadvies en -Onderzoek zijn naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde vennootschappen. Voorts heeft het onderhavige verbod slechts betrekking op het Nederlands grondgebied. Naar het oordeel van het hof zijn de door Atos Origin aangehaalde artikelen van het EG Verdrag dan ook niet in geding. 4.14 De vrees van Atos Origin dat er executieproblemen zullen ontstaan indien de eis wordt toegewezen op de wijze zoals deze door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek is geformuleerd, deelt het hof slechts in zoverre dat executieproblemen zouden kunnen ontstaan als gevolg van het in het petitum na ’direct dan wel indirect’ volgende woord ’bijvoorbeeld’. Aangezien de raadsman van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat dit woord kan worden

E I G E N D O M

1 6 9

geschrapt, zal het hof dat doen. Voorts zal het hof aan het dictum toevoegen dat het bevel alleen betrekking heeft op met Atos Origin verbonden (rechts)personen waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft. Voor het overige voldoet het gevorderde verbod aan de eis van bepaalbaarheid en verwerpt het hof het verweer van Atos Origin op dit punt. 4.15 Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft recht en belang dat zo spoedig mogelijk de voortdurende inbreuk op haar handelsnaam wordt beëindigd. Een termijn van drie maanden acht het hof voldoende voor Atos Origin om de naam te wijzigen, te meer omdat Atos Beleidsadvies en -Onderzoek Atos Origin voor het in gebruik nemen van de naam heeft gewaarschuwd. Voorts ziet het hof aanleiding om te bepalen dat Atos Origin, indien zij het verbod overtreedt, de dwangsom van € 2.500,– per dag zal verbeuren en niet tevens per overtreding, zoals gevorderd. Voor de door Atos Origin bepleite (verdere) matiging en maximering van de dwangsomsanctie is naar het oordeel van het hof geen plaats. De dwangsomsanctie strekt er immers toe te voorkomen dat Atos Origin het verbod overtreedt en wordt niet bepaald door de omvang van de eventuele schade die voor Atos Beleidsadvies en -Onderzoek uit een overtreding van het verbod voortvloeit. 4.16 Nu de primaire vordering wordt toegewezen, komt het hof niet toe aan de hiervoor onder 2.3 weergegeven subsidiaire vordering. 4.17 De slotsom is dat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd, met dien verstande dat in het opgelegde verbod het woord ’bijvoorbeeld’ zal worden geschrapt, de hiervoor onder 4.14 vermelde toevoeging zal worden opgenomen, de termijn waarna het verbod werking krijgt zal worden bepaald op drie maanden na betekening van dit arrest en aan het verbod een dwangsomsanctie zal worden verbonden op de wijze zoals hiervoor onder 4.15 overwogen. Uit praktische overwegingen zal het hof het hele vonnis vernietigen en opnieuw recht doen. Het hof zal de door de rechtbank ambtshalve uitgesproken matigingsclausule niet in het dictum opnemen, aangezien deze clausule geen ruimere bevoegdheden schept dan de bevoegdheden die reeds voortvloeien uit artikel 611d Rv (HR 22 januari 1993, NJ 1993, 598, HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13 en Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000, 14). Atos Origin zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en van het hoger beroep. 5 De uitspraak Het hof: vernietigt het door de rechtbank ’s-Hertogenbosch tussen partijen gewezen vonnis van 19 februari 2003, en opnieuw rechtdoende: beveelt Atos Origin om binnen drie maanden na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden, direct dan wel indirect (door middel van enige met haar verbonden (rechts)personen waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft), iedere inbreuk op de rechten van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek met betrekking tot de handelsnaam Atos, zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding nader omschreven, of een daarmee overeenstemmend teken;

1 7 0

B I J B L A D


veroordeelt Atos Origin tot betaling aan Atos Beleidsadvies en -Onderzoek van een dwangsom van € 2.500,– voor iedere dag dat zij voormeld bevel overtreedt; veroordeelt Atos Origin in de kosten van beide instanties aan de zijde van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek gevallen, voor de eerste aanleg tot 19 februari 2003 begroot op € 256,77 aan verschotten en € 1.170,– aan salaris procureur, en voor het hoger beroep tot aan deze uitspraak begroot op € 313,20 aan verschotten en € 2.313,– aan salaris procureur; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 45 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 5 oktober 2004 (LU/Haust) Mr. J.W. du Pon Art. 10 Aw De combinatie van de goudgele kleur met een telkens wisselende kleur per variëteit, welke wisselende kleur is vormgegeven als een halve ovaal, met daarin prominent de naam ’Mini Crackers’ alsmede het rood-witte logo van LU, terwijl de speciale kleur ook aan de zijkant van de verpakking doorloopt, levert een nieuw en oorspronkelijk werk op dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. Art. 13 Aw De gerestylede verpakkingen van Haust zijn aan te merken als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp van de verpakking van LU. Vergelijking van de verpakkingen leert, dat alle elementen die aan het ontwerp van LU zijn oorspronkelijk karakter verlenen, in de verpakkingen van Haust zijn terug te vinden en wel in dezelfde combinatie. Het moet er voor worden gehouden dat het ontwerp van de gerestylede verpakking van Haust is ontleend aan het ontwerp van LU. Art. 12A BMW Het merkrecht ontstaat eerst bij de inschrijving van het merk. In het onderhavige geval is er evenwel aanleiding om bij de vraag naar de merkinbreuk ook de nog niet ingeschreven depots te betrekken, omdat de nog niet ingeschreven depots, behalve voor wat betreft de speciale kleur, gelijkluidend zijn aan het depot met de blauwe kleur dat reeds tot inschrijving heeft geleid. Er is geen enkele omstandigheid gesteld of gebleken op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat, gegeven de inschrijving van het depot met de blauwe kleur, er zelfs maar een kans is dat de depots van de rode en groene kleur niet tot een geldig merkrecht zullen voeren. Dat is, in dit bijzondere geval, en in aanmerking genomen dat het hier een voorlopige voorziening betreft, voldoende om een inbreukverbod mede op die depots te gronden. Art. 13A, 1b BMW Tussen de wederzijdse verpakkingen is sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming. Daarbij komt dat hier sprake is van gebruik als merk door Haust van de verpakkingen voor dezelfde waren als waarvoor de merken van LU zijn gedeponeerd. Reeds hieruit valt direct verwarringsgevaar af te leiden, waar nog bijkomt dat dit gevaar wordt vergroot door de wijze waarop het publiek in zijn koopgedrag met de onderhavige producten om zal gaan. Het betreft hier immers tamelijk alledaagse producten, waarbij de oplettendheid van

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

de consument bij het uitkiezen (oftewel van de schappen halen) van het product niet zeer groot zal zijn. Art. 254 e.v. Rv Het heeft er bepaald de schijn van dat de verpakking van LU bewust als uitgangspunt is gekozen voor de gerestylede verpakking van Haust, waarbij geen ander doel voorop kan hebben gestaan dan aldus te trachten een groter marktaandeel te verkrijgen ten koste van de producten van LU. De inbreuk van Haust heeft daarom als ernstige inbreuk te gelden, die bovendien op grote schaal heeft plaats gevonden en nog steeds voortduurt. Een en ander brengt met zich mee dat er aanleiding is om Haust te verplichten tot rectificatie opdat ook het in aanmerking komende publiek op de hoogte raakt van de inbreuk en de daartegen getroffen voorziening. 1 Compagnie Gervais-Danone SA te Levallois-Perret, Frankrijk, 2 General Biscuits Nederland BV te Breda, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam, tegen Haust BV te Dordrecht, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaten mrs. J.V. van Balen en L. Kelkensberg te Rotterdam. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a LU is onderdeel van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone. LU brengt in Nederland en België een toastproduct, genaamd mini-crackers, in drie verschillende smaken (te weten: naturel, volkoren en met een mediterraan karakter) op de markt. Sedert 2002 zien de verpakkingen van dit product van LU er als volgt uit, waarbij sprake is van verpakkingen met telkens een goudgele kleur van de rechterhelft, en een kleur van het linker, half-ovale, vlak die verschilt al naar gelang de variëteit; blauw voor naturel, rood voor volkoren en groen voor mediterraan:

b De betreffende producten van LU worden vooral verkocht in supermarkten. c Haust is eveneens een producent van voedingsmiddelen. Zij brengt diverse toastproducten op de markt, waaronder een met de mini-crackers van LU vergelijkbaar product. Tot eind medio 2004 was dat product genaamd ’crackertjes’ respectievelijk ’volkoren crackertjes’, terwijl het op de markt werd gebracht in de volgende verpakking:

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 7 1

g Daarnaast loopt er bij het Benelux-merkenbureau krachtens een depot op 21 juni 2004 een tweetal merkaanvragen van eiseres sub 1, eveneens voor waren en diensten in categorie 30, welke er als volgt uitzien, waarbij de kleuren van de gedeponeerde beeldmerken groen/goudgeel; respectievelijk rood/goudgeel zijn:

d Na een door Haust als ’restyling’ betitelde operatie brengt Haust sedert medio 2004 haar producten in Nederland en België op de markt in een nieuwe verpakking. Voor wat betreft het met de mini-crackers van LU vergelijkbare product ziet die verpakking er als volgt uit, waarbij de kleur van de rechterhelft telkens goudgeel is, en die van de linker, half ovale, helft respectievelijk blauw (naturel), groen (méditerranée) en lichtblauw (kristalzout):

(...) e Haust gebruikt de aldus ’gerestylede’ verpakking ook voor andere (toast) producten dan voor mini-crackers. Die verpakkingen zien er als volgt uit:

f Eiseres sub 1 heeft 0p 24 juni 2004 bij het Beneluxmerkenbureau voor waren en diensten in categorie 30 (bakkerswaren) een beeldmerk gedeponeerd (kleuren blauw/goudgeel). Dat merk is inmiddels ingeschreven onder nummer 749784 en ziet er als volgt uit:

Beoordeling van het geschil Gemeenschapsmodel 5 Voor zover de vordering is gegrond op rechten, ontleend aan een Gemeenschapsmodel, zal deze worden afgewezen, nu die vordering door LU tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Haust onvoldoende is onderbouwd. Auteursrecht 6 Haust heeft betwist dat de verpakking waarin LU haar mini-crackers op de markt brengt kan gelden als een nieuw, oorspronkelijk werk zodat, aldus Haust, op die verpakking geen auteursrecht rust. Haust heeft er in dat verband, door overlegging van vele producties, op gewezen dat in de voedingsmiddelenindustrie veelvuldig gebruik wordt gemaakt van vakverdelingen, ovale vormen en verschillende kleuren. 7 Dit verweer van Haust wordt verworpen. Het moge zo zijn dat de door Haust genoemde elementen op zich reeds alle bekend zijn en veelvuldig worden toegepast, waar het op aankomt is of de wijze waarop die elementen in het ontwerp van LU worden gebruikt voert tot een nieuw oorspronkelijk werk dat het stempel van de maker draagt. Voorshands oor-

1 7 2

B I J B L A D


delend is dat het geval. De combinatie van de goudgele kleur met een telkens wisselende kleur per variëteit, welke wisselende kleur is vormgegeven als een halve ovaal, met daarin prominent de naam ’Mini Crackers’ alsmede het rood-witte logo van LU, terwijl de speciale kleur ook aan de zijkant van de verpakking doorloopt, levert een nieuw en oorspronkelijk werk op dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. 8 Aldus wordt toegekomen aan de beantwoording van de vraag of de gerestylede verpakkingen van Haust zijn aan te merken als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp van de verpakking van LU. Ook die vraag wordt, voorshands oordelend, bevestigend beantwoord. Vergelijking van de verpakkingen leert, dat alle elementen die aan het ontwerp van LU zijn oorspronkelijk karakter verlenen, in de verpakkingen van Haust zijn terug te vinden en wel in dezelfde combinatie. Ook de Haust-verpakking vertoont een goudgele kleur aan de rechterkant, een specifieke (bovendien per variëteit geheel overeenstemmende) andere kleur in een half ovale vorm met daarin de – voorheen door Haust niet gehanteerde – naam Mini Crackers alsmede een in rood en wit uitgevoerd logo van de fabrikant. Ook bij de verpakking van Haust loopt de speciale kleur door tot in de zijkant van de verpakking. 9 Een en ander vormt een inbreuk op het auteursrecht van LU, aangezien het er voor moet worden gehouden dat het ontwerp voor de gerestylede verpakking van Haust is ontleend aan het ontwerp van LU. De overeenstemming tussen beide verpakkingen is immers zodanig groot dat niet op voorhand kan worden aangenomen dat die op toeval berust. 10 Een en ander betekent dat de vordering van LU tot het staken van inbreuk op het auteursrecht van LU toewijsbaar is. Ten overvloede wordt er op gewezen dat het verbod tot inbreuk niet slechts betrekking heeft op de ten processe getoonde verpakkingen van mini-crackers, maar ook op de verpakkingen van de andere producten, zoals weergegeven onder 1 sub e. Merkrecht 11 Ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de BeneluxMerkenwet (BMW) is de voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden. 12 LU beroept zich ter ondersteuning van haar vordering op de thans besproken grondslag op artikel 13 A lid 1 onder b BMW. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 13 Gemeten naar voornoemde maatstaf is, voorshands oordelend, onmiskenbaar sprake van merkinbreuk als door LU gesteld. De in r.o. 8 reeds opgesomde gelijkenis tussen de verpakking van de producten van LU (die overeenstemt met de gedeponeerde merken) en de gewraakte verpakkingen van Haust is zodanig dat sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming. Daarbij komt dat hier sprake is van gebruik als merk door Haust van de verpakkingen voor dezelfde waren als waarvoor de merken van LU zijn gedeponeerd. Reeds hieruit valt direct verwarringsgevaar af te leiden, waar nog bijkomt dat dit gevaar wordt vergroot door de wijze waarop het publiek in zijn koopgedrag met de onderhavige producten om zal gaan. Het betreft hier immers tamelijk alledaagse producten, waarbij de oplettendheid van de consument bij het uitkiezen (oftewel van de schappen halen) van het product niet zeer groot zal zijn. Juist in een dergelijke situatie zal de consument al snel menen met een product van LU van doen te hebben in een geval waarin hij een product van Haust van het schap haalt. 14 Haust heeft nog aangevoerd dat LU (nog) geen merkrechten kan ontlenen aan haar depots voor de beeldmerken met een rode en groene (speciale) kleur. Dat is op zich juist, nu het merkrecht eerst ontstaat bij inschrijving van het merk. In het onderhavige geval is er evenwel aanleiding om bij de vraag naar de merkinbreuk ook de nog niet ingeschreven depots te betrekken. Daarvoor is redengevend dat de nog niet ingeschreven depots, behalve voor wat betreft de speciale kleur, gelijkluidend zijn aan het depot met de blauwe kleur, dat reeds tot inschrijving heeft geleid. Er is geen enkele omstandigheid gesteld of gebleken op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat, gegeven de inschrijving van het depot met de blauwe kleur, er zelfs maar een kans is dat de depots van de rode en groene kleur niet tot een geldig merkrecht zullen voeren. Dat is, in dit bijzondere geval, en in aanmerking genomen dat het hier een voorlopige voorziening betreft, voldoende om een inbreukverbod mede op die depots te gronden. Ten overvloede geldt nog dat het niet onwaarschijnlijk is dat in een bodemprocedure het reeds ingeschreven merk op zich reeds voldoende zal worden geacht om een inbreukverbod voor het hele scala aan verpakkingen van Haust te rechtvaardigen. 15 Een en ander voert tot de slotsom dat de vordering van LU, voorzover gegrond op haar merkrechten, eveneens toewijsbaar is, waarbij voor wat de producten van Haust betreft waarvoor het verbod geldt wordt verwezen naar hetgeen in r.o. 10 is overwogen. Overig onrechtmatig handelen 16 Naast hetgeen in het vorenstaande is overwogen zijn er in dit kort geding geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die toewijzing van de inbreuk- of verbodsvordering van LU op andere dan de reeds besproken grondslagen rechtvaardigen. Nevenvorderingen 17 In het algemeen geldt, dat de veelheid aan nevenvorderingen die in zaken betreffende inbreuk op een intel-

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


lectueel eigendomsrecht pleegt te worden ingesteld in kort geding met reserve tegemoet zal worden getreden. Het gaat in kort geding immers in de eerste plaats om het toeroepen van een halt aan een onrechtmatige situatie, waartoe het inbreukverbod in de regel toereikend zal zijn. De vraag op welke schaal inbreuk is gemaakt en op welke wijze een eventuele schadevergoeding moet worden vastgesteld (waartoe nevenvorderingen veelal dienen) zal in de regel in de bodemprocedure kunnen en moeten worden beantwoord. 18 In de omstandigheden van het onderhavige geval wordt evenwel aanleiding gevonden een deel van de (verderstrekkende) nevenvorderingen toe te wijzen. Daartoe is het volgende redengevend. 19 In het vorenoverwogene is reeds vastgesteld dat het niet op voorhand aannemelijk is dat de onrechtmatige overeenstemming tussen de verpakkingen van LU en de nieuwe verpakking van Haust op toeval berust. Het heeft er bepaald de schijn van dat de verpakking van LU bewust als uitgangspunt is gekozen voor de gerestylede verpakking van Haust, waarbij geen ander doel voorop kan hebben gestaan dan aldus te trachten een groter marktaandeel te verkrijgen ten koste van de producten van LU. Dat betekent dat de als voormeld voorshands aangenomen inbreuk door Haust op de auteursen merkrechten van LU als een ernstige inbreuk heeft te gelden, die bovendien – gelet op de ten processe gebleken cijfers omtrent het marktaandeel van Haust – op grote schaal heeft plaatsgevonden en nog steeds voortduurt, nu Haust, ondanks dat daaromtrent tussen partijen onderhandelingen hebben plaatsgevonden, haar gewraakte verpakkingen niet op voor LU aanvaardbare wijze heeft willen wijzigen. 20 Een en ander brengt met zich dat er aanleiding is om Haust, zoals LU heeft gevorderd, te verplichten een rectificatie te doen uitgaan opdat ook het in aanmerking komende publiek op de hoogte raakt van de inbreuk en de daartegen getroffen voorziening. Wel zal de omvang van de verspreiding van die publicatie worden beperkt op de wijze als in het dictum van dit vonnis zal worden aangegeven. 21 Vervolgens is er voldoende reden om aan LU het gevorderde voorschot op een nog vast te stellen schadevergoeding toe te kennen. Daarvoor is redengevend dat tussen partijen in confesso is dat sedert het uitbrengen van de nieuwe verpakking van Haust diverse supermarktketens er toe zijn overgegaan de producten van LU te vervangen door die van Haust. Voorshands is aannemelijk dat dit te maken heeft met de omstandigheid dat de producten van Haust goedkoper zijn dan die van LU in combinatie met het feit deze thans in een op de verpakkingen van LU gelijkende verpakking zijn gestoken. LU zal als gevolg van het daaruit voortvloeiende omzetverlies schade hebben geleden, die naar verwachting tenminste het als voorschot gevorderde bedrag ad € 25.000,– bedraagt. 22 De nevenvordering van LU die strekt tot het uitvoeren van een recall is, gelet op de aard en omvang van de aanwezig geachte inbreuk, eveneens toewijsbaar. De vorderingen tot het doen van opgave van diverse gegevens en tot afgifte van de inbreukmakende producten ter vernietiging zullen evenwel als in dit geval te verstrekkend worden afgewezen. 23 De aan de uit te spreken geboden te verbinden dwangsom zal worden gematigd tot het in het dictum van dit vonnis op te nemen bedrag.

E I G E N D O M

1 7 3

24 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. 25 Haust zal, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing De voorzieningenrechter: 1 Beveelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux respectievelijk Nederland van de in dit vonnis onder 1 sub d en e weergegeven verpakkingen en/of ontwerpen of van enig ander ontwerp of teken dat in strijd komt met (uitsluitend voor Nederland) de auteursrechten van eiseres sub 1 of (voor de Benelux) op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de merken van eiseres sub 1, te staken en gestaakt te houden; 2 Beveelt gedaagde om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseressen, mr. G.S.P. Vos, postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam, beschikbaar te hebben gesteld een geschreven verklaring waaruit blijkt in welke tijdschriften en dagbladen gedaagde advertenties heeft doen plaatsen waarin de in de afgelopen maanden doorgevoerde restyling van haar toastproducten, inclusief afbeeldingen van het nieuwe uiterlijk van de verpakking van de toastproducten van gedaagde, is aangekondigd, onder overlegging van kopieën van de betreffende advertenties; 3 Verstaat dat de raadsman van eiseressen binnen één week na ontvangst van de onder 2 genoemde opgave aan gedaagde mededeling zal doen in welke twee van de op bedoelde lijst voorkomende dagbladen of tijdschriften na te melden rectificatie zal moeten plaatsvinden; 4 Beveelt gedaagde om binnen twee weken nadat zij de onder 3 bedoelde mededeling van de raadsman van eiseressen zal hebben ontvangen in de twee door die raadsman genoemde dagbladen of tijschriften een advertentie te doen plaatsen met de volgende inhoud, een en ander zonder enig begeleidend commentaar in beeld of geschrift, gezet met hetzelfde lettertype en letterformaat als gebruikt in de in het betreffende medium eerder geplaatste advertenties als bedoeld onder 2: Gerechtelijke uitspraak De voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage heeft ons veroordeeld de volgende mededeling te doen: Bij vonnis van voormelde Voorzieningenrechter van 5 oktober 2004 is geoordeeld dat de verpakking van al onze toastproducten, die wij recent hebben gerestyled en hebben aangeboden en verkocht, en die de aanduidingen ’Sea Cups’, ’Snack Cups’, ’Party Extra’, ’Krokant Toast’, ’Mini Toast’, ’Opscheppers’, en ’Mini Crackers’ dragen, inbreuk maken op de merken auteursrechten van Compagnie GervaisDanone met betrekking tot de verpakking van LU Mini-Crackers. Wij delen hierbij dan ook tevens mede dat het ons niet is toegestaan voornoemde producten te leveren in de huidige inbreukmakende verpakkingen. Haust B.V. 5 Beveelt gedaagde om binnen één week na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers, hieronder niet begrepen individuele (eind)consumenten, te verzoeken de door haar geleverde inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, aan gedaagde terug te zenden onder credite-

1 7 4

B I J B L A D


ring van het gefactureerde bedrag, door middel van een brief die – behoudens het tussen rechte haken geplaatste – uitsluitend de volgende inhoud bevat: De Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 5 oktober 2004 geoordeeld dat de verpakking van al onze toastproducten, die wij recent hebben gerestyled en aan u hebben aangeboden en verkocht, en die de aanduidingen ’Sea Cups’, ’Snack Cups’, ’Party Extra’, ’Krokant Toast’, ’Mini Toast’, ’Opscheppers’, en ’Mini Crackers’ dragen, inbreuk maken op de merken auteursrechten van Compagnie Gervais-Danone met betrekking tot de verpakking van LU Mini-Crackers. Indien u bij ons een order heeft geplaatst voor deze producten, dan wel als u van ons een offerte hiervoor heeft gevraagd, berichten wij u hierbij dat wij u niet langer deze producten kunnen leveren in de huidige verpakkingen. Indien wij u al hebben voorzien van deze producten verzoeken wij u om, binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief, ons uw thans nog aanwezige voorraad aan ons te retourneren. De kosten die u moet maken als gevolg van ons verzoek zullen wij aan U vergoeden. [(en ter keuze van gedaagde eventueel:) Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat hierdoor ontstaat.] Hoogachtend, Haust B.V. 6 Bepaalt dat gedaagde een dwangsom van € 5.000,– zal verbeuren voor iedere keer dat niet wordt voldaan aan één van de hiervoor gegeven bevelen, dan wel, ter keuze van eiseres sub 1, voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een hele gerekend) dat de overtreding voortduurt; 7 Veroordeelt gedaagde om, ten titel van voorschot op een nader vast te stellen schadevergoeding, aan eiseres sub 1 te betalen een bedrag van € 25.000,–; 8 Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op € 273,40 aan verschotten en € 703,– aan procureurssalaris; 9 Bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien eiseressen niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; 10 Wijst af het meer of anders gevorderde; 11 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Nr. 46 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 25 november 2004* (parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx II) Mrs. J.C. Fasseur van Santen, A.D. Kiers-Becking en Th.G.M. Simons Artt. 6:162 en 6:163 BW De Duitse regelgeving betreffende levering van geneesmiddelen door ziekenhuisapotheken richt zich tot die apotheken en hun beheerders, en niet tot (Nederlandse) groothandels die geen ziekenhuisapotheek in Duitsland drijven. De Nederlandse groothandel overtreedt de Duitse bepalingen dus niet. Fischer heeft ook geen overtredingen van de Duitse voorschriften uitgelokt of daaraan meegewerkt. Het (mogelijk) profiteren van wanprestatie, gepleegd door Duitse ziekenhuisapotheken of andere afnemers, is niet onrechtmatig, ook omdat het Duitse verkoopsysteem van MSD niet ’gesloten’ is én omdat Fisher niet met andere ’gebonden handelaren’ in concurrentie treedt. 1 Merck Sharp & Dohme BV te Haarlem, 2 Merck & Co Inc te Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 3 E.I. du Pont de Nemours Inc te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, appellanten, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen Dr. Fisher Farma BV te Lelystad, geïntimeerde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaat mr. G. van der Wal te Brussel, België. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de voorzieningenrechter voorshands als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis waarvan beroep onder 1 sub a tot en met k, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 2 In dit geding hebben MSD c.s. gevorderd Fisher Farma, op straffe van dwangsommen, te verbieden jegens MSD onrechtmatig te handelen en inbreuk te maken op de merkrechten van Merck en Du Pont, met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft bij het vonnis waarvan beroep het gevorderde afgewezen, behoudens het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het merk COZAAR door, al dan niet in een website, waren onder dit merk aan te bieden. 3 Nu MSD c.s. hun hoger beroep uitdrukkelijk hebben beperkt tot het gestelde onrechtmatig handelen (en Fisher Farma geen incidenteel beroep heeft ingesteld), is de merkinbreuk in hoger beroep niet meer aan de orde. 4 Grief III, gericht tegen rechtsoverweging 7 van het vonnis, strekt ten betoge dat de voorzieningenrechter ten onrechte ervan is uitgegaan dat Fisher Farma de geneesmiddelen VIOXX en LORZAAR in ziekenhuisverpakkingen niet rechtstreeks koopt van de Duitse ziekenhuisapotheken (of de Duitse ziekenhuizen). Fisher Farma heeft – ter onderbouwing van haar verweer dat zij de litigieuze verpakkingen van de geneesmiddelen *

Vervolg op Vzr. Rb. ’s-Gravenhage, 9 okt. 2002, gepubliceerd in BIE 2003, nr. 32, blz. 235. Red.

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


LORZAAR en VIOXX niet rechtstreeks heeft gekocht van ziekenhuizen of ziekenhuisapotheken in Duitsland – een verklaring van P.C. Visser (Vice President Commercial Affairs van (de moederonderneming van Fisher Farma) Fornix Biosciences N.V.) overgelegd waaruit volgt dat de waren, waarop de daarin genoemde facturen betrekking hebben, niet zijn gekocht bij een (Duits) ziekenhuis of bij een (Duitse) ziekenhuisapotheek (productie 2 bij akte van 18 september 2002). Voorts is in hoger beroep niet weersproken dat Fisher Farma ter zitting in eerste aanleg ter staving van haar standpunt de (kennelijk originele zij het) geanonimiseerde facturen heeft overgelegd. MSD c.s., op wie de bewijslast rust, hebben niet aannemelijk gemaakt dat Fisher Farma de geneesmiddelen rechtstreeks koopt van ziekenhuisapotheken dan wel van ziekenhuizen. Voor omkering van de bewijslast voor zover dit door MSD c.s. in de toelichting op de grief wordt betoogd (of het aannemen van een vermoeden) acht het hof mede gelet op het vorenstaande onvoldoende redenen aanwezig. Derhalve faalt de grief. 5 De grieven I, II en IV zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter (en de motivering daarvan) dat Fisher Farma niet onrechtmatig jegens MSD heeft gehandeld. 6 MSD c.s. hebben met betrekking tot het onrechtmatig handelen van Fisher Farma het volgende gesteld: a Fisher Farma handelt in strijd met artikel 14, lid 4 van de Duitse Apothekengesetz en artikel 31, lid 1 juncto artikel 34, lid 4 van de Duitse Apothekenbetriebsordnung door (Duitse) ziekenhuisverpakkingen van de geneesmiddelen LORZAAR en VIOXX in Duitsland in te kopen en deze vervolgens in Nederland op de markt te brengen. Zij handelt daarmee ook onrechtmatig jegens MSD. b Verder brengt Fisher Farma de voor de Duitse ziekenhuizen bestemde geneesmiddelen LORZAAR en VIOXX in Nederland op de markt, welke geneesmiddelen afkomstig zijn van met MSD c.s. gelieerde Duitse MSD-ondernemingen (hierna te noemen in het enkelvoud MSD GmbH), terwijl Fisher Farma weet dat die ziekenhuisverpakkingen, waarop als waarschuwing is vermeld: Teil einer KlinikpackungEinzelverkauf unzulässig, onder de door MSD GmbH met de Duitse ziekenhuizen gesloten overeenkomsten (Verbindungsverträge) vallen en uitdrukkelijk niet voor doorverkoop zijn bestemd. Fisher Farma, zo stellen MSD c.s., brengt deze geneesmiddelen frequent en stelselmatig op de Nederlandse markt, profiteert daarmee van de wanprestatie van de Duitse ziekenhuizen/ziekenhuisapotheken en van de lage prijzen van deze geneesmiddelen en handelt aldus onrechtmatig jegens MSD. c MSD c.s. stellen vervolgens dat Fisher Farma door aldus te handelen een algemene zorgvuldigheidnorm overtreedt welke naar inhoud overeenkomt met deze Duitse wettelijke bepalingen, hetgeen onrechtmatig is jegens MSD. Fisher Farma handelt volgens MSD c.s. onrechtmatig door te profiteren van het handelen door Duitse ziekenhuisapotheken (of ziekenhuizen) in strijd met de Duitse wet. Ad a; 9 Het gaat hier om de volgende Duitse wettelijke bepalingen: – De Apothekengesetz luidt, voor zover van belang: Zweiter Abschnitt Krankenhausapotheken; Bundeswehrapotheken; Zweigapotheken; Notapotheken

E I G E N D O M

1 7 5

§ 14 (...) (4) Die Krankenhausapotheke darf nur solche Krankenhäuser mit Arzneimitteln versorgen, mit denen rechtswirksame Verträge bestehen oder für deren Versorgung eine Genehmigung nach Absatz 2 Satz 4 erteilt worden ist. Arzneimittel dürfen von der Krankenhausapotheke nur an die einzelnen Stationen und andere Teileinheiten zur Versorgung von Personen, die in dem Krankenhaus vollstationär, teilstationär, vor- oder nachtstationär (...) behandelt oder ambulant operiert (...) werden, sowie an Personen abgegeben werden, die im Krankenhaus beschäftigt sind. Der Leiter der Krankenhausapotheke oder ein von ihm beauftragter Apotheker hat die Arzneimittelvorräte der zu versorgenden Krankenhäuser nach Massgabe der Apothekenbetriebsordnung zu überprüfen und dabei insbesondere auf deren einwandfreie Beschaffenheit und ordnungsgemässe Aufbewahrung zu achten. Zur Beseitigung festgestellter Mangel hat er eine angemessene Frist zu setzen und deren Nichteinhaltung der für die Apothekenaufsicht zuständigen Behörde anzuzeigen. – De Apothekenbetriebsordnung luidt, voor zover van belang: § 31 Abgabe von Arzneimitteln in der Krankenhausapotheke (1) Arzneimittel dürfen an Stationen oder andere Teileinheiten des Krankenhauses nur auf Grund einer Verschreibung im Einzelfall oder auf Grund einer schriftlichen Anforderung abgegeben werden. Die Vorschriften der Verordnung über verschreibungspflichtige Arzneimittel bleiben unberührt. (...) § 34 Ordnungswidrigkeiten (...) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 2 des Gesetzes über das Apothekenwesen handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig (...) 4 als Leiter einer Krankenhausapotheke (...) d. entgegen § 31 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 oder 4 in Verbindung mit § 17 Abs. 5 Satz 1, jeweils in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1, Arzneimittel afgibt oder abgeben lässt (...). 10 Partijen zijn het erover eens dat de Apothekengesetz en de Apothekenbetriebsordnung slechts gelden met betrekking tot apotheken die in Duitsland zijn gevestigd. Naar het oordeel van het hof zijn de in artikel 14, lid 4 van de Apothekengesetz neergelegde voorschriften slechts gericht tot de ziekenhuisapotheker/ziekenhuisapotheek (in Duitsland). Daarnaast is op grond van het bepaalde in artikel 14, lid 5, vierde volzin (onder meer) het vierde lid van overeenkomstige toepassing verklaard op (openbare) apotheken in het in dat artikellid bedoelde geval. Artikel 34, lid 4 Apothekenbetriebsordnung, waarbij het handelen in strijd met artikel 31, lid 1 wordt aangemerkt als ’ordnungswidrig’ mits ’vorsätzlich’ of ’fahrlässig’ wordt gehandeld, richt zich (slechts) tot het hoofd van de apotheek (in Duitsland). Gelet hierop en op de aard van de Apothekenbetriebsordnung is niet aannemelijk dat het in artikel 31, lid 1 gegeven voorschrift zich tot groothandel richt. Ook de woorden in artikel 34, lid 4, onder d Apothekerbetriebsordnung ’abgeben lässt’ brengen naar ’s hofs voorlopig oordeel niet zonder meer mee dat deze bepaling is

1 7 6

B I J B L A D


gericht tot de groothandel die zich door een ziekenhuisapotheek met geneesmiddelen laat bevoorraden. Naar het voorlopig oordeel van het hof is daarom niet aannemelijk dat Fisher Farma, die naar vast staat geen apotheek is/drijft, deze wettelijke bepalingen heeft overtreden. 11 MSD c.s. hebben nog een verklaring overgelegd van de Duitse advocaat dr. C. Hiltl (productie 13 bij akte van 18 september 2002). Volgens die verklaring wordt met artikel 14, lid 4 Apothekengesetz beoogd de levering van geneesmiddelen aan de ziekenhuizen en de veiligheid van de distributie van geneesmiddelen te verbeteren en voorts oneerlijke en ongerechtvaardigde verstoring van de mededinging tussen openbare apotheken en ziekenhuisapotheken te voorkomen. In zijn beslissing van 12 oktober 1989, welke betrekking had op het leveren van geneesmiddelen voorzien van voormelde waarschuwing door een apotheek niet zijnde een ziekenhuisapotheek, heeft het Bundesgerichtshof onder meer beslist dat artikel 14, lid 4 noodzakelijk is om de doelstellingen van de Arzneimittelpreisverordnung te bereiken, namelijk te zorgen voor uniforme prijzen voor geneesmiddelen buiten de ziekenhuizen en een goede en goedkope levering van geneesmiddelen aan ziekenhuizen. 12 Nu niet aannemelijk is dat Fisher Farma de genoemde wettelijke bepalingen heeft overtreden, kan naar het voorlopig oordeel van het hof in het midden blijven of deze wettelijke bepalingen een ruimere strekking hebben dan de regulering van de (ziekenhuis)apotheken en de intramurale geneesmiddelenvoorziening in de Duitse ziekenhuizen, evenals de vraag welke de precieze strekking van de Arzneimittelpreisverordnung is. Of in dit verband artikel 6:163 BW en/of het Nederlandse leerstuk van de ’correctie Langemeyer’ (vergelijk de Duitse Normzweckleer) van toepassing is, kan dan ook buiten beschouwing blijven. Ad c; 13 MSD c.s. stellen nog dat Fisher Farma een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden door geneesmiddelen in te kopen, waarvan zij weet dat deze zijn verkregen doordat een Duitse ziekenhuisapotheek in strijd met de Duitse wetgeving heeft geleverd aan het extramurale segment en deze geneesmiddelen heeft wederverkocht, hetgeen een onrechtmatige daad jegens MSD oplevert. Uit het hierboven onder 4 overwogene volgt dat niet aannemelijk is geworden dat Fisher Farma de geneesmiddelen rechtstreeks heeft gekocht van Duitse ziekenhuisapotheken (of ziekenhuizen) en evenmin dat zij deswege in strijd met de genoemde Duitse wettelijke bepalingen heeft gehandeld. Ook is niet aannemelijk geworden dat zij overtredingen door ziekenhuisapothekers (of ziekenhuizen) van de genoemde Duitse wettelijke bepalingen heeft uitgelokt dan wel dat zij daaraan heeft meegewerkt. Dat Fisher Farma naar Duits recht – los van contractuele verhoudingen – onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSD door die geneesmiddelen in een verdere schakel van het handelsverkeer in Duitsland in te kopen, is door MSD c.s. onvoldoende onderbouwd. Evenmin hebben MSD c.s. voldoende onderbouwd dat Fisher Farma naar Nederlands recht – los van contractuele verhoudingen – door die geneesmiddelen op de Nederlandse markt te brengen onrechtmatig jegens MSD heeft gehandeld.

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

Bovendien geldt in Nederland niet dezelfde norm als in Duitsland, nu in Nederland het verbod voor ziekenhuizen/ apothekers om geneesmiddelen extramuraal te leveren op 1 april 2000 is komen te vervallen (Wet van 1 februari 2000, houdende wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Stb. 2000, 97) waarbij in de memorie van toelichting nog verwezen is naar de (memorie van toelichting op de) Mededingingswet. 14 Nu niet aannemelijk is geworden dat Fisher Farma de geneesmiddelen rechtstreeks koopt bij Duitse ziekenhuisapotheken, gaat het hof ervan uit dat tussen haar en de desbetreffende ziekenhuisapotheken een contractuele relatie uit hoofde van koop niet aanwezig is. Het beroep van MSD c.s. bij pleidooi in hoger beroep (pleitnotities19-22) op het arrest HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (de Staat/Degens) kan hen niet baten. In dat arrest heeft de Hoge Raad beslist dat, wie zich eenmaal contractueel heeft verbonden (Degens) ten aanzien van de wijze waarop hij zich ten opzichte van zijn contractuele verplichtingen gedraagt, bij inachtneming van hetgeen in het verkeer betaamt, niet onder alle omstandigheden de belangen mag verwaarlozen die derden (de Staat) bij de behoorlijke nakoming van zijn contract kunnen hebben. Een handeling die wanprestatie oplevert jegens de contractspartij, kan onder omstandigheden (tevens) onrechtmatig zijn jegens een derde. In dit geval hebben MSD c.s. evenwel niet aannemelijk gemaakt dat Fisher Farma een contractuele verplichting (bijvoorbeeld een kettingbeding ten behoeve van MSD GmbH) niet is nagekomen en aldus wanprestatie heeft gepleegd die tevens een onrechtmatige daad jegens MSD kan opleveren. Ad b; 15 Wat het vermeende profiteren door Fisher Farma van de wanprestatie van Duitse ziekenhuisapotheken betreft overweegt het hof het volgende. In zijn arresten van 1 november 1991, NJ 1992, 423 en 424, heeft de Hoge Raad overwogen: Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 1376 BW (hof: artikel 1376 BW oud betrof de contracteervrijheid), alsook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen [echter] mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: een buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die producten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts – en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toegewezen – voor zover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen. De vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak door de Hoge Raad beantwoord (...). De eerste is dat in deze rechtspraak – die ook buiten het geval van ondermijnen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden – nadruk valt op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zichzelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een

1 8

A P R I L

2 0 0 5

B I J B L A D


vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen. (...) Wil sprake zijn van onoirbaar handelen van de buitenstaander jegens de fabrikant, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de producten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was tengevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie. 16 In eerste aanleg heeft Fisher Farma gemotiveerd weersproken dat de door haar van Duitse groothandelaren betrokken geneesmiddelen LORZAAR en VIOXX door MSD GmbH uitsluitend aan ziekenhuizen of ziekenhuisapotheken in Duitsland zijn en worden geleverd en betwist zij tevens dat dit steeds geschiedt met oplegging van een contractuele beperking (pleitnotitie in eerste aanleg 11 e.v.), welk standpunt zij in hoger beroep heeft gehandhaafd. 17 Hieronder zal nader worden ingegaan op de vraag of de verkooporganisatie van MSD GmbH juridisch en/of feitelijk gesloten is, en op de vraag of MSD een gebonden concurrent van Fisher Farma is. 18 In het onderhavige geval hebben MSD c.s. twee voorbeelden van overeenkomsten (productie 11 bij akte van 18 september 2002) overgelegd, die, naar zij stellen, plegen te worden gesloten met de Duitse ziekenhuisapotheken. In beide voorbeelden wordt verwezen naar de algemene leveringsvoorwaarden van MSD GmbH. – Artikel 3, tweede volzin, van het eerste voorbeeld (een uit 1986 daterende ’Vereinbarung’ tussen MSD GmbH en het Städtisches Krankenhaus Bogenhausen) houdt in: Eine weitergabe an andere Abnehmer – insbesondere an den pharmazeutischen Grosshandel, Einkaufsgenossenschaften, dem Lieferanten nicht bekanntgegebene Krankenhäuser oder an Apotheken – ist nicht zulässig. – Het andere voorbeeld (een brief met opschrift ’Vertriebsbindungsvertrag’ van 19 april 2002) houdt in: Sie werden die zur Versorgung von Krankenhäusern bei uns bezogenen Arzneimittel ausschliesslich an solche Krankenhäuser weiterliefern, mit denen Sie gültige, behördlich genehmigte und uns bekannt gewordene Versorgungsverträge geschlossen haben. – De algemene leveringsvoorwaarden houden onder meer in: Die in den Preislisten aufgeführten Klinikpackungen sind ausschliesslich für die Versorgung von Krankenhäusern bestimmt. Klinikpackungen werden nur dann ausgeliefert und berechnet, wenn uns zum Zeitpunkt der Lieferung ein behördlich genehmigter Versorgungsvertrag bzw. ein Betriebserlaubnis für eine Krankenhausapotheke vorliegt. 19 Fisher Farma heeft aangevoerd dat MSD c.s. – naast een voorbeeld van een overeenkomst – slechts een uit 1986 daterend contract hebben overgelegd, te weten dat met het Städtisches Krankenhaus Bogenhausen, welk ziekenhuis in 1993 is verzelfstandigd. Dit laatste is door MSD c.s. onvoldoende weersproken. Fisher Farma betoogt bovendien dat uit het eerste voorbeeld (de ’Vereinbarung’ met het ziekenhuis Bogenhausen) blijkt dat het ziekenhuis de van MSD GmbH betrokken geneesmiddelen ook mag afleveren aan andere ziekenhuizen zonder eigen apotheek (artikel 1), hetgeen door MSD c.s. niet voldoende is weersproken.

E I G E N D O M

1 7 7

Het hof acht te dezen voorts het volgende van belang: - De genoemde wettelijke bepalingen sluiten naar het voorlopig oordeel van het hof niet uit dat een (Duitse) ziekenhuisapotheek onder omstandigheden met toestemming van de overheid kan leveren aan andere ziekenhuizen in Duitsland (artikel 14, lid 2 Apothekengesetz). - MSD c.s. hebben weliswaar onweersproken gesteld dat de desbetreffende geneesmiddelen in ziekenhuisverpakking zijn voorzien van een waarschuwing, maar zij hebben niet gesteld dat MSD GmbH van de ziekenhuisapotheken heeft bedongen dat deze aan (andere) ziekenhuizen, waaraan de ziekenhuisapotheek mag leveren, de verplichting opleggen zich bij wege van derdenbeding jegens MSD GmbH te onthouden van levering aan derden (anderen dan patiënten en in de ziekenhuizen werkzame personen). In dit verband wordt opgemerkt dat het derdenbeding niet zo ver mag gaan dat het in feite neerkomt op een exportverbod dat onder het verbod van artikel 81 lid 1 EGVerdrag valt en niet voldoet aan de uitzondering ingevolge artikel 81 lid 3 van het Verdrag. - MSD c.s. hebben onvoldoende weersproken dat het Duitse aanbod geneesmiddelen in ziekenhuisverpakking zeer groot is, dat Duitse ziekenhuizen en ziekenhuisapotheken kennelijk in staat zijn deze grote hoeveelheden – die zij van MSD GmbH betrekken – voor export door te leveren en dat MSD GmbH geen acties tegen Duitse ziekenhuisapotheken en Duitse ziekenhuizen onderneemt tot nakoming van de wederverkoopbeperkingen. Gelet op het vorenstaande hebben MSD c.s. niet genoegzaam aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een juridisch en/of feitelijk gesloten (intramuraal) distributiesysteem van de geneesmiddelen LORZAAR en VIOXX in Duitsland. 20 Verder hebben MSD c.s. niet aannemelijk gemaakt dat Fisher Farma, die de desbetreffende geneesmiddelen exporteert naar Nederland en in Nederland op de markt brengt, daarmee in concurrentie treedt met een aan het Duitse systeem gebonden handelaar, nu gesteld noch aannemelijk is dat MSD, die zich bezig houdt met de verkoop van geneesmiddelen in Nederland, als gebonden handelaar valt aan te merken. 21 Uit het voorgaande volgt dat niet aannemelijk is geworden dat het handelen van Fisher Farma jegens MSD in de gegeven omstandigheden onrechtmatig is. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven I, II en IV niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden. 22 Op andere bijkomende omstandigheden behoeft niet meer te worden ingegaan. 23 Aan het bewijsaanbod van MSD c.s. gaat het hof voorbij, daar daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. 24 Uit het vorenstaande vloeit voort dat het vonnis zal worden bekrachtigd en dat MSD c.s. als zijnde in het ongelijk gesteld in de kosten van het hoger beroep zullen worden verwezen. Beslissing Het hof: – bekrachtigt het vonnis voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen; – verwijst MSD c.s. in de kosten van het hoger beroep en begroot deze tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fisher Farma op € 2.543,–. Enz.

1 7 8

B

B I J B L A D

E

R

I

C

H


E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

T E N

Nieuwe boeken

CIER-lezing

Pierre Jadoul, Alain Strowel, Les droits intellectuels: développements récents. Larcier, Brussel; 184 pag.; ISBN 2-8044-1702-6; Prijs € 58, –

Mr. R. Wezenbeek, werkzaam bij de Europese Commissie. Datum: woensdag 27 april 2005. Onderwerp: Auteursrecht – de laatste ontwikkelingen in de EU en WIPO. De lezing zal aanvangen om 16.00 uur en vindt plaats in het Molengraaff Instituut, Drift 9 te Utrecht. De lezing is gratis toegankelijk. Voor het bijwonen worden 2 NOVA-punten toegekend.

IViR International Copyright Law Summer Course Het Instituut voor Informatierecht (IViR) organiseert van 4 t/m 9 juli 2005 de ’IViR International Copyright Law Summer Course’. Plaats: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Oudemanhuispoort, Amsterdam. Docenten: dr. Mireille van Eechoud (Universiteit van Amsterdam), prof. Daniel Gervais (University of Ottawa), dr. Lucie Guibault (Universiteit van Amsterdam), prof. Bernt Hugenholtz (Universiteit van Amsterdam), prof. Pamela Samuelson (University of California), mr. Thomas Vinje (Clifford Chance, Brussel). Inhoud: alle belangrijke aspecten van het auteursrecht Doelgroepen: advocaten, adviseurs en andere personen met een (beroepsmatig) belang bij het auteursrecht gebied. Onderwijstaal: Engels. Prijs: € 1.900,– inclusief cursusmateriaal, zes lunches, welkomstdiner en afsluitingsreceptie. Inlichtingen/registratie: Instituut voor Informatierecht, Anja Dobbelsteen, tel. (020) 525 34 06; fax: (020)525 30 33; email: [email protected]; website: http://www.ivir. nl.

TI-KVIV seminarie ’Patentability Problems in Medical Technology’ Het Genootschap Intellectuele Eigendom van het Technologisch Instituut (TI-KVIV) organiseert op 25 april 2005 een studienamiddag rond Octrooieerbaarheidsproblemen in de Medische Technologie. Plaats: Ingenieurshuis te Antwerpen. Onderwijstaal: Engels. Spreker: Daniel X. Thomas van het EPO. Inlichtingen: www.ti.kviv.be/5ascmeme Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden De Jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden vindt plaats op vrijdag 22 april 2005 en wordt gehouden bij Unilever, Olivier van Noortlaan 120 te Vlaardingen, aanvang 10.30 uur.

1 8

O

A P R I L

F

F

2 0 0 5

I

C

B I J B L A D

I Ë

L

E

M


E D

E

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Nigeria is op 8 februari 2005 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (laatstelijk Trb. 2000, 136). Het Verdrag zal voor Nigeria op 8 mei 2005 in werking treden. Mededeling van de Rechtbank ’s-Gravenhage Herziening versnelde bodemprocedure in octrooizaken De in BIE 1996 nr. 8 p. 292 gedane mededeling over de versnelde bodemprocedure in octrooizaken van de Haagse rechtbank, als aangevuld in BIE 1998 nr. 4, p. 139, is in het licht van de herziening van het burgerlijk procesrecht per 1 januari 2002 niet meer up to date en behoeft aanpassing. De rechtbank maakt van de gelegenheid van deze aanpassing gebruik tegelijkertijd enige wijzigingen in het regime door te voeren, op punten waar dat in de praktijk wenselijk is gebleken. Bedoelde aanpassing en wijzigingen zijn na overleg met onder meer de voorzitter van de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten vastgesteld door het bestuur van de Rechtbank ’sGravenhage. Het versnelde regime in octrooizaken zal voortaan de hierna weergegeven regeling volgen (onmiddellijke werking), behoudens voor zover uit de door de Voorzieningenrechter te wijzen of reeds gewezen beschikkingen anders blijkt. 1 Een eisende partij die toegelaten wenst te worden tot het versneld regime in octrooizaken dient daartoe een verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’sGravenhage, zonodig (met name in geval van in het buitenland gevestigde gedaagden) tevens een verzoek ex art. 117 Rv behelzend. 2 Bij het in 1 bedoelde verzoek moeten worden overgelegd: – een concept dagvaarding die voldoet aan de vereisten van art. 111 Rv en waarin, in geval het een inbreukprocedure betreft, is aangegeven dat en waarom op welke octrooiconclusie(s) (uitgesplitst per kenmerk) inbreuk wordt gemaakt met welk(e) product(en) en/of werkwijze(n) en/of dat en waarom sprake is van octrooi-inbreuk, danwel, indien het een nietigheidsprocedure betreft, waarin nauwkeurig en gemotiveerd is aangegeven op welke literatuurplaatsen en/of feitelijke gebeurtenissen eisende partij zich te dien einde beroept; – het octrooischrift of de octrooischriften waar eisende partij zich op beroept, alsmede bij niet in het Nederlands gestelde octrooien de Nederlandse vertaling daarvan; – een opgave van verhinderdata voor pleidooi (indien bekend is door wie de wederpartij(en) zich zullen laten bijstaan: van procespartijen en raadslieden aan beide zijden) in de zin van art. 6.1 van het Landelijk rolreglement in een periode van ongeveer 28 tot 40 weken later; 3 Indien de Voorzieningenrechter het in 1 bedoelde verzoek honoreert – in zoverre volgens een procedure die afwijkt van art. 6.2 van het Landelijk rolreglement, wordt in de daartoe gegeven beschikking verlof verleend om op uiterlijk een bepaalde dag te dagvaarden met bepaling van de in de dagvaarding

D

E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 7 9

N

te noemen eerste roldatum waartegen wordt gedagvaard en wordt in beginsel het hele verdere tijdschema van de procedure vastgelegd. Op de voor dagvaarding bepaalde datum dient eiser de tekst van de dagvaarding en van de beschikking tevens per aangetekende post rechtstreeks aan de wederpartij(en) toe te zenden. Het verdere verloop van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken volgt in hoofdlijn en behoudens afwijking daarvan in bedoelde beschikking het hierna volgende stramien. 4 Op de eerst dienende dag dient eisende partij, zo nodig onder verdere toelichting van de feiten en stellingen waarop een beroep wordt gedaan, alle producties waarop deze zich wenst te beroepen in het geding brengen (waaronder in elk geval begrepen de wettelijk vereiste stukken in geval het (de geldigheid van) een Nederlands registratieoctrooi betreft) conform artt. 2.1 en 3.1 van het Landelijk rolreglement, terwijl eisende partij deze tevens op dezelfde dag rechtstreeks in het bezit dient te hebben gebracht van de wederpartij(en). Conform art. 3.2 van het Landelijk rolreglement kan eenmalig een in die bepaling vermeld uitstel worden verleend van 2 weken, verder uitstel zal niet worden verleend. Stukken die ten tijde van de hier bedoelde datum beschikbaar waren en toch niet in dat stadium zijn overgelegd, kunnen in een later stadium door de rechtbank worden geweigerd. 5 Ingevolge artt. 2.7 j˚ 2.8 sub (b) j˚ noot 12 eerste gedachtestreepje j˚ 2.9 van het Landelijk rolreglement wordt de zaak vervolgens aangehouden tot een in beginsel 12 weken later gelegen rolzitting voor het nemen van de conclusie van antwoord, waartoe geen verder uitstel zal worden verleend. Op de roldatum bepaald voor antwoord dient gedaagde partij alle producties waarop deze zich wenst te beroepen in het geding te brengen (waaronder in elk geval begrepen de wettelijk vereiste stukken in geval het (de geldigheid van) een Nederlands registratieoctrooi betreft) conform art. 2.1 van het Landelijk rolreglement, terwijl gedaagde partij deze tevens op dezelfde dag rechtstreeks in het bezit dient te hebben gebracht van eisende partij. Stukken die ten tijde van de hierbedoelde datum beschikbaar waren en toch niet in dat stadium zijn overgelegd, kunnen in een later stadium door de rechtbank worden geweigerd. 6 Indien gedaagde partij een incident opwerpt, dan kan dat tegelijk met voor conclusie van antwoord bepaalde termijn, hetgeen bedoelde partij overigens niet ontslaat van de verplichting ten gronde te antwoorden op de voor antwoord bepaald termijn, op straffe van akte niet dienen. De termijn voor antwoord in een incident is in alle gevallen (of het incident nu op de voor antwoord bepaalde dag wordt opgeworpen of in een eerder stadium) op straffe van akte niet dienen in het incident conform art. 2.7 van het Landelijk rolreglement in beginsel 2 weken. Ook bij pleidooi kan daar vervolgens niet op worden teruggekomen. Uitsluitend indien gedaagde partij een incident opwerpt op de eerst dienende dag en de wens te kennen geeft dat daarop voorafgaand aan de voor conclusie van antwoord bepaalde termijn wordt beslist, zal de rechtbank zo mogelijk binnen twee weken na de datum bepaald voor antwoord in het inci-

1 8 0

B I J B L A D


dent vonnis wijzen. Op incidenten die na de eerst dienende dag worden opgeworpen zal tegelijk met het eindvonnis worden beslist. 7 Eveneens ingevolge artt. 2.7 j˚ 2.8 sub (b) j˚ noot 12 eerste gedachtestreepje j˚ 2.9 van het Landelijk rolreglement wordt in geval gedaagde partij een eis in reconventie instelt (die voor het overige moet voldoen aan het hiervoor in 2 eerste gedachtestreepje gestelde, alsmede, voor wat de producties betreft, aan het hiervoor in 5 dienaangaande gestelde) de zaak aangehouden tot een in beginsel 12 weken later gelegen rolzitting voor het nemen van de conclusie van antwoord in reconventie, waartoe geen verder uitstel zal worden verleend. De Voorzieningenrechter stelt deze datum in zijn beschikking vast, ongeacht of daadwerkelijk een eis in reconventie wordt ingesteld. Eisende partij kan in het geval geen eis in reconventie is ingesteld waarbij vernietiging van het octrooi wordt gevorderd, maar wel als verweer een beroep wordt gedaan op nietigheid van door eisende partij ingeroepen octrooien, uiterlijk op de dag die in de beschikking is bepaald voor antwoord in reconventie, derhalve in beginsel 12 weken na antwoord, bij akte reageren op uitsluitend de bij antwoord gebezigde nietigheidsargumenten, zulks ingevolge artikel 2.11 van het Landelijk rolreglement, zodat ook dan aan de eisen van hoor en wederhoor en de goede procesorde in voldoende mate recht wordt gedaan. Aan na antwoord opgeworpen nietigheidsverweren zal de rechtbank voorbij kunnen gaan, indien eisende partij daar gelet op de beginselen van hoor en wederhoor en de goede procesorde onvoldoende op kan reageren. 8 Indien eisende partij in reconventie een incident opwerpt, dan is de termijn voor antwoord in het incident conform art. 2.7 van het Landelijk rolreglement 2 weken, op straffe van akte niet dienen in het incident. In het incident zal tegelijk met het eindvonnis vonnis worden gewezen. 9 In de versnelde bodemprocedure in octrooizaken wordt in afwijking van artt. 5.1 en 5.2 van het Landelijk rolreglement geen roldatum gelegen 2 weken na antwoord bepaald en evenmin een comparitie van partijen gelast, aangezien zaken in dit regime bij voorbaat ongeschikt geacht worden voor comparitie na antwoord. Eisende partij die is toegelaten te procederen volgens de versnelde bodemprocedure in octrooizaken ziet tevens bij voorbaat af van conclusie van repliek, onder de voorwaarde dat zijn bij voorbaat gedane verzoek om pleidooi wordt toegestaan, welke voorwaarde bij honorering van het in 1 bedoelde verzoek is vervuld. 10 Pleidooi wordt in de beschikking van de Voorzieningenrechter conform art. 2.7 van het Landelijk rolreglement bepaald op in beginsel 6 à 10 weken na de roldatum die is bepaald voor antwoord in reconventie. In zoverre in aanvulling op art. 6.3 van het Landelijk rolreglement dient de eisende partij 3 extra procesdossiers ten behoeve van pleidooi voor de meervoudige kamer over te leggen. Voor procesdossiers, met inbegrip van het originele procesdossier, gelden de volgende regels: a De in de extra procesdossiers overgelegde producties (met name foto’s, prints van internetsites en andere afbeeldingen) dienen tenminste dezelfde kwaliteit te hebben als die van het originele dossier;

E I G E N D O M

1 8

A P R I L

2 0 0 5

b Een bepaald als productie overgelegd stuk dient (ook in het originele dossier) niet nogmaals elders in de procedure te worden overgelegd, tenzij daar een goede reden voor is; c Indien een bepaalde kleurstelling in de originele producties van belang is, dient in de extra dossiers ook voor deze kleur te worden gezorgd (kleurkopieën, kleurenfoto’s etc.); d Partijen dienen zich te realiseren dat producties in een buitenlandse taal, niet zijnde Engels, mogelijk niet de aandacht van de rechtbank krijgen die deze zouden hebben gekregen, indien deze zouden zijn voorzien van een vertaling in het Nederlands; e Alle aan te leveren procesdossiers dienen voorzien te zijn van duidelijke, doorgenummerde en hanteerbare tabbladen tussen de verschillende producties; f Alle processtukken van enige omvang moeten tezamen zijn gebonden in ordners die stevig gebruik kunnen doorstaan en zowel op de rug als op de voorkant zijn voorzien van duidelijke en inzichtelijke (door)nummering en tevens voorzien zijn van inhoudsopgaven in het begin van elke bundel; g Nieuwe in te voegen documenten dienen te worden aangeleverd voorzien van perforaties en (doorgenummerde) tabbladen teneinde in de al verschafte bundels te kunnen worden opgenomen, in voorkomend geval voorzien van extra doorgenummerde ordners die voldoen aan de criteria onder f, indien de nieuwe in te voegen documenten niet in de al verschafte bundels kunnen worden opgenomen. In aanvulling op art. 6.4 van het Landelijk rolreglement wordt voor de pleitzitting aan ieder der partijen (waarbij meerdere eisers respectievelijk gedaagden als één partij worden beschouwd en desnodig meerdere raadslieden aan dezelfde zijde de verdeling van de pleittijd per partij tevoren in onderling overleg dienen vast te stellen) een eerste termijn van maximaal 90 minuten gegund en een tweede termijn van maximaal 20 minuten. 11 Indien partijen voor pleidooi nog nadere producties in het geding willen brengen, geldt het volgende. Uitgangspunt is in verband met de goede procesorde dat nadere producties buiten de in 4, 5 en 7 bedoelde producties steeds in een zo vroeg mogelijk stadium rechtstreeks aan de (raadslieden van de) wederpartij en de rechtbank (buiten de rol om) dienen te worden ingezonden. De uiterlijke termijn waarbinnen dergelijke producties nog kunnen worden ingezonden is conform art. 1.12 van het Landelijk rolreglement 2 weken voor pleidooi. Stukken die, hoewel eerder beschikbaar, toch niet in een eerder stadium zijn toegezonden kunnen op instigatie van de wederpartij of ambtshalve door de rechtbank worden geweigerd, in welk geval deze niet tot de processtukken zullen worden gerekend. 12 Indien een eisende partij niet conform de beschikking van de Voorzieningenrechter procedeert, wordt de zaak ambtshalve uit de versnelde procedure in octrooizaken verwijderd. ’s-Gravenhage, maart 2005

Een nieuw uiterlijk van het Bijblad

Recommend Documents