SPORY V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK - KONSTANTY A SPECIFIKA V ROZHODOVACÍ PRAXI

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Vít Kučera

SPORY V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK KONSTANTY A SPECIFIKA V ROZHODOVACÍ PRAXI

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Katedra:

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu):

26. března 2012

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdrojů a literatury v ní uvedených.

________________________ Vít Kučera [2]

Obsah 1.

2.

3.

Úvod .................................................................................................................................... 4 1.1

Společenský význam ochranných známek .................................................................. 4

1.2

Rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek ...................................................... 5

Právní úprava ochranných známek ..................................................................................... 7 2.1

Historický vývoj práva ochranných známek se zaměřením na ČR ............................. 7

2.2

Pojem ochranné známky .............................................................................................. 9

2.3

Známkové právo ........................................................................................................ 11

2.4

Nalézání práva v oblasti ochranných známek ........................................................... 16

Rozhodovací praxe............................................................................................................ 20 3.1

Pravděpodobnost záměny .......................................................................................... 21

3.2

Rozlišovací způsobilost ............................................................................................. 39

3.3

Užívání ochranné známky ......................................................................................... 47

4.

Závěr ................................................................................................................................. 56

5.

Seznam použitých zkratek ................................................................................................ 58

6.

Seznam použité literatury a ostatní zdroje ........................................................................ 59

7.

Klíčová slova / keywords .................................................................................................. 63

[3]

1. Úvod 1.1

Společenský význam ochranných známek V současnosti lze zcela bez nadsázky a přílišné troufalosti tvrdit, že ochranné známky

jsou součástí každodenní reality, obklopující životy každého jedince v moderním světě. Je tomu tak aniž bychom si to jakkoliv zvláštně uvědomovali, aniž bychom je výrazněji vnímali – k ochranným známkám tak přistupujeme s jakousi samozřejmostí, ať už jsou jimi označeny potraviny, nápoje, elektronika, oblečení či třeba automobily. Nespornou skutečností však je také to, že i přes jakousi lhostejnost a nepovšimnutí ze strany nejširší veřejnosti jsou ochranné známky velmi důležitým právním institutem, jehož význam nejenže dlouhodobě neklesá, ale spíše roste. Tento růst je způsoben zejména tím, že společnost a především pak její bohatší vrstvy jsou stále více ochotné, připlatit si za kvalitu či výjimečnost dodávaných výrobků či poskytovaných služeb. A právě k jejich ochraně, tedy oněch výrobků a služeb a zprostředkovaně pak svým způsobem, jakožto garant původu, i spotřebitelů, jsou ochranné známky především používány a určeny. Účelem ochranné známky tedy je „odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb“1. Důvodová zpráva k Zákonu o ochranných známkách k tomuto dodává: „Institut ochranných známek upravený tímto návrhem zákona poskytuje vlastníku ochranné známky záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejný způsobem, tím, že vlastníku dává výhradní oprávnění označovat své výrobky a služby ochrannou známkou“2. O výše uvedeném významu svědčí rovněž hodnota, jíž v dnešní době ochranné známky jakožto penězi ocenitelná majetková hodnota dosahují. Tak například hodnota ochranné známky společnosti Apple Inc., známého výrobce elektroniky, je odhadována na přibližně 33 miliard amerických dolarů3. Za vůbec nejhodnotnější známku je však v současnosti považována „Coca Cola“, která je oceňována na téměř 72 miliard amerických dolarů4. Možností, jak dále demonstrovat hospodářský a samozřejmě i celospolečenský význam existuje celá řada a je zcela nepochybné, že by jejich alespoň z velké většiny taxativní výčet dosáhl značných rozměrů. I bez něho však lze konstatovat, že ochranné

1

R. Horáček in Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 300 s. 2 Důvodová zpráva k Zákonu o ochranných známkách [online]. Zvláštní část, K § 1. 3 Interbrand Ranking [online]. Dostupné z URL http://www.macobserver.com/imgs/tmo_articles/20120116 interbrandtable_669.jpg . [citováno 2012-01-17]. 4 Op. cit. sub 3.

[4]

známky jsou velmi důležitou součástí dnešní společnosti, a že jejich význam dopadá do mnoha oborů a činností. Proto je jistě možné i bez dalšího tvrdit, že ochranné známky jsou v jimi dotčené právní, ale i společensky obchodní oblasti nenahraditelné. Jako takové jsou ochranné známky podrobeny obsáhlé a místy také značně komplikované právní úpravě, jejíž vývoj sahá jak na území České republiky, tak zejména celosvětově do poměrně dávné historie. Ačkoliv v následujícím textu dojde ke krátkému představení tohoto vývoje, není ani zdaleka jeho hlavní náplní. Není jí ani samotná právní úprava ochranných známek - ta sice nabízí mnoho témat k úvaze a bližšímu rozboru, zároveň již však dala vzniknout mnoha publikacím, ať už monografickým5 či periodickým6. Z tohoto důvodu jí bude věnován taktéž pouze stručný exkurz, umožňující dostatečně důkladný rozbor a srovnání rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek, které jsou stěžejním tématem dalšího textu, a zároveň částečné osvětlení jednoho ze způsobů, jaký byl počátku použit k členění této práce, respektive k výběru jednotlivých rozhodnutí.

1.2

Rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek Je-li možné o rozhodovací praxi v oblasti ochranných známek cokoliv bez dalšího

konstatovat, pak že je velmi rozmanitá. Záměrně je v názvu a v této práci vůbec používáno pojmu rozhodovací praxe. Jak totiž bude přiblíženo v následující kapitole, k rozhodování sporů souvisejících s ochrannou známkou jsou příslušné nejen obecné a správní soudy, ale také Úřad průmyslového vlastnictví. Právě s ohledem na tuto skutečnost je přinejmenším pro danou oblast velmi důležité až, aby všechny jak správní orgán, tak soud rozhodovaly jednotně, tedy zejména, aby rozhodovali na základě stejných principů a zásad, a aby se v dílčích otázkách, které prostupují skrze oblasti pod jejich pravomoci spadající, alespoň v základu shodovaly. Aby bylo možné tyto základní okruhy volající po bližší analýze totožnosti či rozdílnosti jejich výkladu zvolit, bude nejprve vhodné nabídnout nejen přislíbený exkurz do vývoje právní úpravy institutu ochranných známek, ale také právní úpravu na území České

5

Srovnej například Slováková Zuzana. Průmyslové vlastnictví, 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2006, ISBN: 8086920-08-9 nebo Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, ISBN: 80-7179-879-7. 6 Srovnej kupříkladu Karel Čermák jr.: Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce 3/2006, Radim Charvát: Ochranná známka Evropských společenství, Právní rádce 8/2004 nebo Karel Čermák jr.: Ochranná známka Společenství a vstup Česka do ES, Právní rádce 2/2003.

[5]

republiky v současné době platnou a účinnou, a to samozřejmě s přihlédnutím ke komunitárnímu právu, které v důsledku přistoupení ČR k EU nelze opominout. Z názvu samotného je nicméně zřejmé, že cílem této práce je ověřit právě výše zmiňovanou shodu v rámci rozhodovací praxi v oblasti ochranných známek a na základě provedené analýzy a srovnání učinit závěr, zda jsou příslušné soudy a Úřad v meritu svých rozhodnutí a dosažených závěrech konstantní, či zda některý z nadepsaných těles zaujímá k určité otázce odlišný či dokonce protikladný přístup nežli zbylá. Bude-li zvolena problematika, v níž není rozhodovací praxe přespříliš bohatá, bude srovnáváno i v rámci rozhodnutí orgánu jediného. Tím je práce co do výsledku rozdělena jednak do roviny příslušnosti a jednak do roviny časové, což skýtá dva odlišné pohledy na věc. Nejen na základě doposud řečeného musí být za jádro této práce považována její třetí kapitola, v níž dojde k představení vybraných, konkrétních rozhodnutí jednotlivých orgánů a jejich následnému rozboru, porovnání a zhodnocení dosažených dílčích závěrů. V mezích určených pro diplomovou práci ze zcela zjevného důvodu nebylo možné obsáhnout rozhodovací praxí předmětných orgánů v rámci celé materie související s ochrannými známkami. Proto se zabývá pouze otázkami, které považuji za v dané oblasti přinejmenším nejpodstatnější, a to jak na základě vlastní úvahy, tedy subjektivního názoru, tak na základě objektivního zhodnocení odborné literatury a množství judikatury. Tímto postupem došlo k výběru několika pojmů či termínů (např. pravděpodobnost záměny), které jsou minimálně dle názoru autora pro oblast ochranných známek určující. Metody hodnocení vybraných rozhodnutí budou v rámci této práce následující: po představení v dané části přezkoumávané oblasti dojde k popisu skutkového stavu konkrétního případu spolu s ve zvoleném rozhodnutí aplikovanou argumentací, jež následně obé podrobím obsahové analýze. V závěru každého z analyzovaných rozhodnutí doplním subjektivní, kritické hodnocení a dále srovnání podobností či specifik. Totožný postup bude uplatněn na rozhodnutí veškerých příslušných orgánů ve všech vybraných oblastech.

[6]

2. Právní úprava ochranných známek Jak již bylo předestřeno v předchozí kapitole, v souvislosti se zvoleným tématem je zapotřebí, ne-li přímo nutno předložit alespoň základní průpravu hmotnou i procesní právní úpravou oblasti ochranných známek, v jejímž rámci budou vybraná rozhodnutí hodnocena a z níž konec konců rozhodovací činností příslušných orgánů vzešla. Stejně tak je s ohledem na úplnost předkládané práce a vytvoření dostatečného základu pro její správné pochopení a využití vhodné zmínit taktéž historický vývoj předmětné oblasti. Právě touto částí práce v následující subkapitole pokračuje.

2.1

Historický vývoj práva ochranných známek se zaměřením na ČR S obdobou ochranných známek sloužící k v určité míře nezaměnitelnému označení

např. kvalitou či zpracováním výjimečných výrobků se lze setkat již v dávné historii. Je však nutno dodat, že se jedná skutečně pouze o typově podobný institut, neboť ochranné známky tak, jak je známe dnes jako jednu ze součástí práva průmyslového vlastnictví, jenž je téměř neoddělitelně spojeno s hospodářskou či podnikatelskou činností rozličných subjektů, se v dobách pradávných neobjevovaly. V těchto dobách lze hovořit spíše o symbolech náboženské příslušnosti, známky určitého sociálního původu a tak podobně. Není zde však záhodno popisovat vývoj ochranných známek v obdobích před stovkami a tisíci léty – lze totiž zjednodušeně shrnout tak, že ochranné známky prošly obdobným osudem jako mnoho dnes již klasických a neodmyslitelných právních institutů, tedy: Ochranné známky přirovnatelné známkám dnešním se začaly hojněji objevovat ve starověkém Římě, což úzce souviselo s rozvojem obchodu a jím vynuceného zdokonalení právní úpravy v mnoha směrech. Následně, ve středověku, došlo k faktickému úpadku práva, jenž se dotkl i ochranných známek, aby v době osvícenství nastoupil opětovný rozvoj s navázáním na tradice práva římského. V této souvislosti lze již zcela konkrétně zmínit například císařský patent č. 230 ze dne 7. prosince 1858, kterým se vydal Zákon o ochraně živnostenských známek a jiných označení. Jedná se o první právní předpis upravujícím ochranné známky na území ČR, jenž byl nahrazen zákonem č. 19 ze dne 6. ledna 1890, o ochraně známek, publikovaném v Zákoníku říšském pro království a země v radě říšské zastoupené. Za další přelom dějin z pohledu českého práva lze označit období první republiky, během něhož v oblasti ochranných známek platila z většiny přejatá úprava rakousko-uherská, která však byla opakovaně a výrazně novelizována, mimo jiné například zákonem č. 27/1933

[7]

z roku 1932. V období druhé světové války pochopitelně k rozvoji známkového práva nedocházelo. Následuje období poválečné, v němž je na území naší republiky zastávána ideologie socialismu. Ta poněkud kapitalistickému institutu ochranných známek rovněž příliš nepřeje. Ochranné známky tedy od počátků první republiky svůj hospodářský vliv a hodnotu spíše ztrácely. I v období poválečné nesvobody však došlo k několika zajímavým novelizacím, než došlo k nahrazení zákonem č. 8 z roku 1952, o ochranných známkách a chráněných vzorech. Tento zákon nabídl definici ochranné známky, a to že „ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové“7. Uvedený zákon je na našem území prvním, který používá přímo pojmu „ochranná známka“. I přes přijetí nového zákona však právní úprava ochranných známek kvalitativně odpovídala v dané době panující situaci – zákon ochranné známky podrobněji nedefinoval, neumožňoval chránit služby, ale jen výrobku a tak dále. Na druhou stranu nutno přiznat, že zakotvoval některé dodnes v dotčené oblasti používané zásady. Přesto bychom jej v porovnání s dnešním Zákonem o ochranných známkách nazvali nedokonalým a pro současné potřeby nedostatečným, což je však zcela logické a s ohledem na běh dějin i správné. O zásadní změně situace v oblasti práva ochranných známek lze hovořit především v souvislosti s pádem socialistického režimu, tedy s obdobím po roce 1989. S předstihem před významnými událostmi tohoto roku, od prvního ledna, totiž nabyl účinnosti zákon č. 174/1988, o ochranných známkách, jenž adekvátně reagoval na ekonomický i politický vývoj, a zároveň již zohledňoval světové trendy v této oblasti. Ochrannou známku definoval jako „slovní, obrazové nebo kombinované řešení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek“8. Uvedený zákon dále upravoval například tzv. karenční lhůtu či proslulou ochrannou známku, dnes v oblasti ochranných známek běžné instituty. V souladu se zmíněným světovým vývojem zakotvil mimo jiné také povinnost ochrannou známku užívat, načež zavedl různé sankce pro případ opačný9. Platnost ochranné známky pak stejně jako dnes i za účinnosti nadepsaného zákona trvala 10 let a počínala dnem podání přihlášky k Úřadu pro vynálezy a objev (dnes Úřad průmyslového vlastnictví). I přes představená pozitiva a dílčí podobnosti zákona z roku 1988 nelze tvrdit, že se jednalo o právní úpravu

7

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. 8 Ustanovení § 2 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 9 Srovnej ustanovení § 19 a násl. zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

[8]

v dané době srovnatelnou s úpravami v evropských či světových nejvyspělejších státech. Zákon byl totiž stále pod vlivem plánovaného hospodářství – to mělo být napraveno plánovanou novelou, k jejímuž vypracování a přijetí však nedošlo, neboť nakonec byla zvolena cesta vypracování zákona zcela nového. Právě tak vznikla doposavad předposlední úprava oblasti ochranných známek v ČR, kterou je zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Zákon odstraňoval výše zmíněné neduhy svého předchůdce - především odstranil možnost nedůvodných administrativních zásahů státu do postavení osob registrujících ochrannou známku. Došlo rovněž k uvolnění pozice vlastníka ochranné známky již registrované a zavedení námitkového řízení, jež slibovalo vyšší pravděpodobnost účinné ochrany třetích osob. Nejen tento institut byl dobrovolně převzat z komunitárního práva – ať už se jednalo o rozumné využití fungující právní úpravy či vědomou snahu přizpůsobit české právo komunitárnímu tak, aby byl případný vstup do Evropské unie (respektive Evropských společenství) jednodušší, lze konstatovat, že zákonem z roku 1995 dosáhla česká právní úprava ochranných známek prvně v historii evropských až světových kvalit. Tomu pomohla mimo jiné i novela č. 116/2000 Sb., která použila některá ustanovení z dohody TRIPS. Přesto se však pro území České republiky stále nejednalo o poslední komplexní právní úpravu předmětné – tou je totiž zákon ze dne 3. prosince 2003, č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „Zákon o ochranných známkách“), v platném znění, jenž nabyl účinnosti ode dne 1. 4. 2004 a je účinný až dne uzavření „rukopisu“ této práce. Zákonem o ochranných známkách došlo k úplné harmonizaci české známkoprávní oblasti s evropskou legislativou, čímž je myšlena především transpozice směrnice Rady ES č. 89/104 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách. V této podkapitole jsme se skrze dějiny práva ochranných známek dopracovali k právní úpravě účinné v době uzavření textu této práce, jejíž základní představení následuje v navazující části.

2.2

Pojem ochranné známky Ochranná známka je především nehmotným právním statkem, jenž spadá do

nadřazeného okruhu práv na ochranu průmyslového vlastnictví. V českém jazyce používanému pojmu ochranná známka odpovídá v angloamerických zemích používaný pojem

[9]

„trade mark“10, jenž byl převzat rovněž do anglického znění mnoha právních předpisů, mimo jiné i těch vydaných v rámci ES či WTO. V němčině se setkáme například s pojmem „Warenzeichen“, ve francouzštině „la marque déposéé“ - a takto by se dalo pokračovat dále. Co je však pro všechny jazykové obdoby pojmu ochranné známky shodné, je již v úvodu zmíněný účel tohoto právního institutu. Tímto účelem je označení specifického výrobku či služby, ať už jeho výjimečnost spočívá kupříkladu ve způsobu zpracování, použitých materiálech či třeba samotné osobě poskytovatele služby nebo zhotovitele výrobku. Ochranná známka je svým způsobem označením, avšak nikoliv každé označení bez dalšího. Specifikem ochranné známky je totiž splnění určitých zákonných požadavků, na základě nichž je ochranná známka zapsána do příslušného rejstříku či evidence. Teprve tímto úkonem - zápisem do Rejstříku - se označení stává ochrannou známkou v právním smyslu daného pojmu, čímž dále získává mimo jiné zákonem stanovenou ochranu před zneužíváním, napodobováním a tak podobně. Pro úplnost je třeba doplnit, že Zákon o ochranných známkách pracuje rovněž s pojmem „nezapsané označení“, který je však od pojmu ochranná známka obsahově zcela odlišný, byť pro svého držitele rovněž znamená určité právní výhody v podobě základní právní ochrany – a to za splnění určitých podmínek dokonce i vůči majiteli později zapsané ochranné známky. Ochranné známky jsou samozřejmě v teorii i praxi rozmanitě členěny. Jelikož vyčerpávající popis jednotlivých druhů není pro potřeby této práce nutný, alespoň pro ilustraci je možno nabídnout demonstrativní výčet druhů ochranných známek, mezi něž patří například ochranné známky slovní, tvořené pouhými slovy; ochranné známky obrazové tvořené například kresbou či nákresem; dále ochranné známky kombinované, v nichž se mísí druhy známek prvně uvedených a v neposlední řadě kupříkladu ochranné známky prostorové, chránící trojrozměrný tvar či design. Podle důvodu registrace či způsobu využití lze ochranné známky dále dělit na typy, mezi něž lze zařadit například ochranné známky výrobní, registrované s cílem (nezaměnitelného a rozlišovacího) označení vyráběného zboží či poskytované služby; ochranné známky zásobní pro případ výroby budoucí nebo také ochranné známky blokážní, jenž byly registrovány pouze s cílem znemožnit jejich registraci jinému, především konkurenčnímu, subjektu.

10

Čili volně přeloženo spíše jako „obchodní známka“, pozn. autora.

[10]

2.3

Známkové právo Ačkoliv je opětovně připomínáno, že cílem této práce není seznámit odborně

zaměřeného čtenáře s právní úpravou oblasti ochranných známek jako takovou, nýbrž jejími výsledky v podobě rozhodovací praxe příslušných orgánů, je pro úplnost a kompaktnost nezbytné alespoň krátký exkurz provést, a to po stručném nástinu historického vývoje rovněž v oblasti účinného známkového práva samého. Nutno podotknout, že existuje celá řada českých, evropských a mezinárodních právně závazných dokumentů, které se detailně zabývají úpravou ochranných známek. Již bylo rovněž zmíněno, že pro Českou republiku je v současné době oblast ochranných známek upravena především Zákonem o ochranných známkách. Nelze však opominout ani další právní předpisy s ochrannými známkami úzce související, kterými jsou zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Zákonem o ochranných známkách byla provedena recepce a ve fakultativních oblastech částečná transformace Směrnice. Od 1. května 2004, tedy ode dne přistoupení ČR do EU se stalo součástí právního řádu ČR Nařízení a jeho prostřednictvím i ochranná známka Společenství, tedy Community Trade Mark a taktéž bylo nutno splnit povinnosti vyplývající Směrnice, jejíž transpozice však probíhala postupně již v době před tímto datem. 2.3.1 Zákon o ochranných známkách Zákon o ochranných známkách ze dne 3. prosince 2003 upravuje základní rámec právní úpravy ochranných známek, a v tomto smyslu i základní rámec pro tuto práci. Velmi důležité je již samotné ustanovení § 1, jež stanoví, co může být ochrannou známkou: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“ Právě nesplnění těchto podmínek je jedním z důvodů pro odmítnutí ochrany – odmítnutí zapsání do Rejstříku. Tento stav je zmiňován rovněž v důvodové zprávě: „Jako ochrannou známku nebude ani nadále možné chránit označení čichová či zvuková, neboť v obou případech je sporné splnění podmínky grafického ztvárnění.11“ Zde nelze nezmínit, jak R. Horáček tvrdí, že „toto pojetí je však

11

Op. cit. sub 2.

[11]

pravděpodobně překonáno trhem“12. S tímto závěrem nelze dle názoru autora této práce jinak než souhlasit, neboť v dnešní době není v žádném případě výjimečné, dojde-li k zapsání převodu označení, která není primárně zobrazitelné v grafické podobě, ale například pouze zprostředkovaně v notách a tak podobně. S tímto závěrem se ztotožňuje rovněž judikatura na úrovni evropské13. Důvodová zpráva dále zdůrazňovala, že již návrh Zákona o ochranných známkách byl „připravován zejména se záměrem propojení národního a evropského systému ochranných známek a připravení právního národního prostředí na skutečnost, že po přístupu České republiky k Evropské unii budou v České republice účinné i známky Společenství […]”14. Mezi další záměry sledované přípravou Zákona o ochranných známkách dle důvodové zprávy patřilo kupříkladu posílení postavení vlastníka a přihlašovatele a ochranné známky, rozšíření možnosti jeho ochrany, rozšíření okruhu možných vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele, možnost přihlášení ochranné známky tvořené pouze barvou či kupříkladu vymezení všeobecně známé ochranné známky nebo ochranné známky s dobrým jménem. Zákon o ochranných známkách je rozdělen do III částí, XIII hlav a celkem padesáti šesti ustanovení. V tomto zákoně je upravena jak stránka hmotněprávní, spočívající například v obecných ustanoveních, ustanovení o účincích a užívání ochranné známky či o ochranné známky jako předmětu vlastnictví, tak stránka procesní – kupříkladu řízení o přihlášce před Úřadem včetně institutu připomínek a námitek nebo obecná ustanovení o řízení před Úřadem. Zákon nezapomíná ani na úpravu vztahů, týkajících se ochranných známek, k zahraničí. Mým záměrem však není popisovat či citovat jednotlivá ustanovení zákona – v části zabývající se srovnáním vybraných rozhodnutí totiž vždy v úvodu dojde k popsání ustanovení, která se problematikou řešenou v těchto rozhodnutích zabývají. S ohledem na zmíněný exkurz je však přece jen potřebné výše předložený nástin úpravy ochranných známek v Zákoně o ochranných známkách rozšířit, neboť v opačném případě by se práce dále zabývala nespecifikovaným předmětem, což je z hlediska kompaktnosti nevhodné. Velmi důležité je například ustanovení § 8 odst. 1 Zákona o ochranných známkách, v němž jsou přiblíženy základní účinky s právem z ochranné známky spojené: „Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo

12

Op. cit. sub 1, 301 s. Srovnej například rozhodnutí ESD C-283/01 Shield Mark v Joost Kist z roku 2003 nebo C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt z roku 2002. 14 Op. cit. sub 2, Obecná část, I. 13

[12]

službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R).“ S tímto ustanovení, zmiňujícím právo užívat ochrannou známku je blízce spojené další ustanovení, tentokrát § 13 odst. 1, v němž je právo užívání modifikováno na povinnost, a to pod dále v Zákoně o ochranných známkách uvedenou sankcí: „Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“ Mezi zmiňované následky patří, podle § 14 odst. 1 nemožnost prohlásit ochrannou známku „za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13.“, či podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zrušení ochranné známky v řízení zahájeném na návrh třetí osoby – tato ustanovení Zákona o ochranných známkách přitom slouží zejména k ochraně třetích osob před spekulativní registrací ochranných známek, jejímž prostřednictvím jsou ochranné známky blokovány bez reálného využití, ať už s cílem využití budoucího či pouze se záměrem takto blokovanou známku výhodně zpeněžit, tedy za finanční prostředky „odblokovat“. Pro ochranné známky je rovněž typické, že jsou zapsány do určitého rejstříku či evidence – v České republice je to Rejstřík vedený Úřadem. Podle ustanovení § 19 odst. 1 Zákona o ochranných známkách se o zápis ochranné známky do rejstříku „žádá přihláškou podanou u Úřadu“, přičemž v následujících odstavcích téhož ustanovení jsou stanoveny náležitosti takovéto přihlášky a další, s přihláškou ochranné známky spojené úkony či podmínky. Zákon o ochranných známkách dále stanoví, že „Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.“15 Již z tohoto je patrné, že zápis ochranné známky lze na žádost vlastníka obnovit, což potvrzuje odstavec 2 téhož ustanovení s tím, že ochranná známka je obnovena vždy na dobu dalších 10 let. Zápis ochranné známky je v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 oznámen ve Věstníku. Ochranná známka může být převáděna, a to nezávisle na převodu podniku. Podle ustanovení § 15 odst. 1 toto platí „pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.“ Ustanovení § 17 odst. 1 kromě toho dále stanoví, že „ochranná známka může být předmětem 15

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 29 odstavec 1.

[13]

zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu.“16 Podstatné je rovněž zmínit, že „právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy“, která je blíže upravena v Obchodním zákoníku17. Takto udělenou licenci je možno udělit pro všechny výrobky a služby, pro něž byla ochranná známka zapsána, nebo pouze pro některé z nich. Stejně tak platí, že licence může být udělena jako výlučná, tj. zaručující právo užívat ochrannou známku pouze jednomu subjektu, nebo nevýlučná, u níž není okruh uživatelů omezen. Licencemi se zabývá ustanovení § 18 Zákona o ochranných známkách. Znovu je zapotřebí připomenout, že právě provedený výtah ze zákona doplněný o základní popis některých institutů slouží pouze k dokreslení institutu ochranných známek jako takových a neměl tedy být komplexním přehledem právní úpravy obsažené v Zákoně o ochranných známkách. Toho snad není s ohledem na zvolené téma zapotřebí. Rovněž záhodno zopakovat, že v rozhodnutích blíže rozebírané a analyzované instituty budou vždy samostatně představeny v příslušných částech, a to včetně odkazu na ustanovení Zákona o ochranných známkách. 2.3.2 Nařízení a Směrnice Nařízení18 i Směrnice19 jsou po vstupu ČR do EU velmi důležitými právními předpisy, neboť obě jmenované jsou faktickými základnami pro úpravu ochranných známek v rámci evropského práva. Nezřídka kdy je na nich postavena v některých otázkách důležitá a rozhodovací praxi členských států přímo ovlivňující judikatura Soudního dvora EU (dříve Evropského soudního dvora), což platí zejména ve vztahu k předběžným otázkám týkajícím se Směrnice. Co se týče ochranné známky Společenství, i zde je judikatura Soudního dvora EU velmi bohatá a důležitá, byť na rozdíl od příkladu prvního neovlivňuje výklad zákonů členských zemí jako takových. Pravidlem však je, že judikatura týkající se jak Nařízení, tak Směrnice vytyčuje totožný směr, kterým se známkové právo v EU bude vyvíjet. Právě z tohoto důvodu jsou oba nadepsané právní předpisy důležité i pro tuto práci. 16

Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdější předpisů.

17

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 508 a násl.

18

Nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Dostupné např. z URL:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:31994R0040:CS:PDF. 19

První směrnice rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných

známkách [online]. Dostupná např. z URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=DD:17:01: 31989L0104:CS:PDF.

[14]

Již výše bylo řečeno, že česká právní úprava, reprezentovaná v čele jdoucím Zákonem o ochranných známkách, byla připravována s přihlédnutím k evropskému právu a tedy i Směrnici. Proto není překvapivé, že Článek 2 Směrnice, definující ochrannou známku, je obsahově téměř shodný s uvedeným zákonem. Zmíněný článek zní takto: „Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“ V tomto duchu zní – a zcela logicky, neboť se jedná o harmonizační směrnici – nese celý zbytek Směrnice, pročež jej není nutno dále citovat. Uvedený příklad byl vybrán záměrně pro demonstraci možnosti použití aktuální evropské judikatury, jejíž využívání v praxi, a to nejen v této oblasti, bohužel stále nedosahuje hranic svého potenciálu, podíváme-li se například na judikaturu některých českých soudů. Ale zpět k samotným evropským předpisům, nyní konkrétně k Nařízení. Právě i Nařízení využívá obdobné definice ochranné známky, přičemž podstatné je, že ochranná známka zapsaná „za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení se dále nazývá „ochranná známka Společenství“20. V souladu s Článkem 2 Nařízení byl zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu21, jehož hlavním úkolem je „provádět registraci ochranných známek a vzorů Společenství“.22 Nařízení pak stejně Zákon o ochranných známkách stanoví absolutní a relativní důvody pro zamítnutí zápisu práva, která z vlastnictví ochranné známky Společenství vznikají jejímu majiteli, užívání ochranné známky Společenství, licence atd. Doposud uvedené tedy lze shrnout tak, že úprava obsažená v Zákoně o ochranných známkách, Směrnici ale i nařízení je přinejmenším koncepčně podobná, ne-li v mnoha ohledech přímo stejná, což je pro účely této práce a její zaměření na výklad různých pojmů a intepretaci konkrétních známkoprávních institucí velmi výhodné a zajímavé, neboť lze srovnávat napříč právními úpravami, aniž by bylo nutné brát v potaz jejich zásadní odchylky – samozřejmě stále obecně vzato.

20

Nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, Článek 1, odstavec 1.

21

Více informací o Úřadu pro vnitřní harmonizaci ve vnitřním trhu např. http://www.oami.eu.int.

22

Jak funguje Evropská unie, Váš průvodce po institucích EU. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských

společenství, 2006; 48 s [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/53/2006cs.pdf [citováno 2011-12-19].

[15]

2.3.3 TRIPS TRIPS23 neboli Dohoda o obchodních aspektech práv z duševního vlastnictví je dalším, byť poněkud více obecným, avšak neméně důležitým zdrojem právní úpravy ochranných známek. Samozřejmě lze položit otázku, nakolik je nutné její představení pro účely této práce, v níž bude využita velmi zřídka – po důkladném zvažování nutnosti jejího zařazení však právě její důležitost pro celý obor rozhodla o vsunutí alespoň, byť v porovnání s ostatními pasážemi textu vskutku pouze krátkého, představení. Dohoda TRIPS24 byla přijata v průběhu tzv. uruguayského kola jednání o založení WTO (World Trade Organization = Světová obchodní organizace), které se konalo v roce 1994. I přes množství let, které od jejího přijetí, dodnes se jedná o základní dohodu v oblasti práv duševního vlastnictví, upravující jakýsi právní základ této oblasti – a to včetně práva ochranných známek. Zajdeme-li tedy svým způsobem na pokraj extrému, můžeme dohodu TRIPS pro oblast ochranných známek, respektive průmyslových práv co do významu označit přibližně za totéž, co Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod pro oblast své působnosti, neboť před jejím přijetím prakticky neexistoval skutečně mezinárodní dokument stanovující právní základnu tohoto oboru. Co se týče právě ochranných známek, je minimální dobou ochrany období 7 let, přičemž podle článku 18 TRIPS musí být možnost obnovování ochranné známky neomezená. Stejně jako ostatní výše zmíněné dokumenty, i dohoda TRIPS stanoví povinnost registrovanou ochrannou známku užívat, podmínky udělování licence či práva, která s registrací ochranné známky souvisí – vcelku pochopitelně, neboť jak Zákon o ochranných známkách, tak Směrnice i Nařízení byli přijati pro státy či chcete-li území, pro které je dohoda TRIPS závazná. V závěru tohoto stručného představení dohody TRIPS je nutno uvést skutečnost, že rozvíjejícím se členským státům WTO byla udělena výjimka pro implementaci pravidel z TRIPS vyplývajících (tedy zmiňovaného „základu“ průmyslových práv), a to prozatím do roku 2016.

2.4

Nalézání práva v oblasti ochranných známek Procesní úprava, linoucí se skrze celou oblast ochranných známek, je ze své podstaty

velmi komplikovanou záležitostí a je třeba podotknout, že např. řešení otázky působnosti 23

Úplné aktuální znění dohody TRIPS dostupné např. z: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_ 01 _e.htm. [citováno 2011-12-27]. 24 Více o dohodě TRIPS např. na: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm.

[16]

soudů při přezkumu rozhodnutí Úřadu vyvolalo mnoho různorodých reakcí, nežli bylo stanoveno „správné“ řešení25 této tzv. kompetenční otázky rozhodnutími26 zvláštního senátu ustanoveného v souladu se zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Později ovšem došlo k přijetí Zákona o vymáhání, který do problematiky vnesl nové prvky. Z tohoto důvodu, ale i pro samotné téma této práce je nutné věnovat procesním otázkám dostatek prostoru tak, aby bylo jasné, z jakého důvodu je rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek tak bohatá a zároveň, z jakého důvodu panuje reálná obava nad rozličností výkladu některých pojmů příslušnými orgány v právně totožných otázkách. Nejprve je však bezpodmínečně nutné vyjasnit skutečnost, že základem následující části této práce budou rozhodnutí orgánů či soudů z doby, kdy platil Zákon o ochranných známkách – tedy z doby, která je pro nás aktuálně nejdůležitější. Procesní otázka je podstatná pouze pro výše zmíněné objasnění toho, jak je možné, že v otázkách týkajících se ochranných známek oprávněně rozhoduje tolik těles. Cílem těchto řádků proto opět není předložit čtenáři úplný souhrn procesní úpravy v dané oblasti, tím spíše ne ve sporných otázkách. Stejně tak nebude hodnocen způsob, jakým je v ČR řízení ve věcech ochranných známek upraveno. Podobně platí pro rozhodnutí z dávnější historie, která budou uvedena pouze pro dokreslení vývoje jednotlivých institutů a širší možnost srovnání. Procesní úprava odpovídající době jejich vydání a právní oblasti tedy nebude rozebírána, neboť tím by byl změněn obsah předložené práce. 2.4.1 Úřad průmyslového vlastnictví a správní přezkum Základním orgánem pro oblast ochranných známek je bezesporu Úřad 27. Úřad je ústředním orgánem státní správy, který byl zřízen kompetenčním zákonem za účelem ochrany průmyslového vlastnictví v ČR, jehož kompetence pro oblast ochranných známek byla dále založena zákonem o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 28. Úřad mimo svojí rozhodovací činnosti vede Rejstřík, v němž jsou vedeny, zjednodušeně řečeno, národní ochranné známky. Podle § 19 odst. 1 Zákona o ochranných známkách se o „zápis do rejstříku žádá přihláškou podanou u Úřadu“, čím de facto začíná činnost Úřad v dané oblasti, která pokračuje formálním a věcným průzkumem, na základě nichž Úřad rozhodne, zda je 25

Viz. Například David Raus: Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky, Soudní rozhledy, 3/2006, s. 81. 26 Usnesení zvláštního senátu ustaveného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, spis. zn. Konf 93/2003 ze dne 6. 1. 2004 a další. 27 Úřad průmyslového vlastnictví, více na http://upv.cz/cs.html. 28 Zákon ČNR č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[17]

přihlašované označení způsobilé zápisu podle ustanovení § 4 nebo ustanovení § 6 Zákona o ochranných známkách. Není–li tomu tak, Úřad přihlášku zamítne. V opačném případě ji zveřejnění, čímž se otevírá možnost k využití institutu připomínek a námitek, o nichž rozhoduje v řízení opět právě Úřad.

Následně, „vyhovuje-li přihláška požadavků tohoto

zákona (Zákona o ochranných známkách, pozn. autora), nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku“29, čímž je celý proces zápisu ochranné známky fakticky i právně dokonán. Kromě zápisu ochranné známky má Úřad i další pravomoci – může v souladu s ustanovením § 31 Zákona o ochranných známkách ochrannou známku zrušit, podle ustanovení § 32 téhož zákona může ochrannou známku prohlásit za neplatnou atd. S ohledem na šíři pravomocí Úřadu je zapotřebí stanovit rovněž možnosti přezkumu rozhodnutí – a to nejen s ohledem na jejich věcnou a právní správnost, ale nutně právě se zaměřením na přezkoumání, zda byly přijaty v rámci Úřadu přiznaných pravomocí. Primární možností přezkumu rozhodnutí Úřadu je rozklad, upravený ustanovením § 42 Zákona o ochranných známkách, který zní: „1) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. 2) Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. 3) Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce od dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ Nutno zdůraznit, například v případě zaměnitelnosti se rozhodnutí Úřadu nezabývají skutkovými okolnostmi tak, jako činí soudy, nýbrž se zabývají „právě a pouze posouzením zaměnitelnosti označení jakožto inherentní vlastnosti příslušných označení […], což odpovídá obsahu právních norem“30. Zákon o ochranných známkách však umožňuje další postup, jímž je možné rozhodnutí Úřadu napadnout, a to i v případě, že již nabylo právní moci. Ustanovení § 45 Zákona o ochranných známkách totiž stanoví, že „proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná

29 30

Ustanovení § 28 odst. 1 Zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Karel Čermák jr.: Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce 3/2006, s. 4.

[18]

žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu“, jímž je myšlen soudní řád správní31. 2.4.2 Ostatní rozhodnutí Tím však stále nejsou orgány, které v oblasti ochranných známek rozhodují, vyčerpány – v souladu se Zákonem o vymáhání je k rozhodování ve specifikovaných otázkách příslušný v prvním stupni Městský soud v Praze, jehož rozhodnutí samozřejmě mohou být dále napadána řádnými i mimořádnými opravnými prostředky v souladu s obecně závaznými a v dané době platnými právními předpisy. Kromě toho je nutno brát v potaz judikaturu Soudního dvora EU, která je či přinejmenším v minulosti byla v některých otázkách zcela zásadní a průlomová. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu této práce však nebude s judikaturou ESD a aktuálnější judikaturou Soudního dvora EU blíže pracováno. Jednoduchým způsobem se nevyhnutelně dobereme závěru, že rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek, v některých otázkách vhodně doplněna o srovnání z oboru práva nekalé soutěže, musí být nutně velmi pestrá. A právě takováto úvaha byla počátkem vzniku této práce, neboť není výjimkou, že i judikatura například pouze obecných a jim nadřazených soudů není zcela konstantní, a to prosím nikoliv pouze v banálních otázkách. Na nápravě se samozřejmě pracuje a slouží k tomu mnoho způsobů, avšak právě porovnání těchto konstant či specifik pro oblast ochranných známek působilo nejen lákavě a zajímavě, ale rovněž dojmem, že by zpracování daného tématu mohlo být přínosné pro praxi a zároveň s praxí více méně bezprostředně spojeno.

31

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[19]

3. Rozhodovací praxe V právě začínající třetí kapitole se dostaneme k těžišti, kterým je porovnání rozhodnutí správního orgánu a soudů, které jsou příslušné k rozhodování jakýchkoliv otázek spojených s ochrannými známkami – tedy orgány, rozhodujícími spory v oblasti ochranných známek. Jak už bylo výše vysvětleno, srovnání bude místy doplněno o judikaturu starší, byť základem samozřejmě zůstávají rozhodnutí Úřadu a jemu nadřazených soudů, a to zejména ta aktuální, potažmo ta, která byla vydána již v době nyní platného Zákona o ochranných známkách. To ovšem neznamená, že nebude nikdy využita judikatura předválečná či pookupační, neboť, jak bylo vysvětleno již v úvodu, některé instituty právní úpravou ochranných známek využívané trvají napříč dějinami. Vzhledem k tomu, že by předkládaná práce neměla ani v této části spočívat pouze v popisu v minulosti vydaných rozhodnutí rozličných orgánu, budou některá rozhodnutí doplněna o postřehy a komentáři autora, které se budou snažit předmětnou problematiku dále rozvíjet. Úvodem jednotlivých části bude představena právní úprava aktuálně řešené oblasti, případně s ní související odborná literatura (komentáře) či třeba část důvodové zprávy, osvětlující původ či volbu daného znění. Kromě toho bude na závěr každého bloku učiněn jakýsi tematický a dílčí závěr, v němž dojde ke stručnému zhodnocení zvolené oblasti. Aby práce splňovala veškeré požadavky, konkrétní rozhodnutí budou představena jednak za pomoci citace přijaté právní věci, ale i popisem skutkového stavu, z něhož bylo při učinění rozhodnutí vycházeno. Samozřejmě dojde k výběru části odůvodnění, neboť jak je v odborných kruzích dobře známo, vytržení právní věty z kontextu dalších částí rozhodnutí může být přinejmenším kontraproduktivní, ne-li přímo nebezpečné. Co se týče volby jednotlivých témat této kapitoly: výběr samozřejmě nebyl jednoduchý, neboť, jak již bylo opakovaně zmíněno, rozhodovací praxe v oblasti ochranných známek je velmi, velmi bohatá a pestrá32. Za pomoci odborné literatury, ať už monografií či článků, spolu s přehledem rozhodnutí Úřadu a příslušných soudů byla na základě víceméně subjektivní volby vybrána ta témata, která jsou nejčastěji řešena a o nichž je rozhodováno v nepřehlédnutelné míře. Pouze tak je pravděpodobné, že tato práce poslouží pro další účely a nebude pouze opakovat co, co již bylo mnohokráte řečeno v menším měřítku. Výběr jednotlivých rozhodnutí, která budou uvedena, pak probíhal velmi podobně – autor přečetl desítky až stovky rozhodnutí, z nichž vybral ta, která tematicky souvisejí (což bylo nutné 32

Na oficiálních stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví bylo v Databázi správních a soudních rozhodnutí k datu 22. 3. 2012 k dispozici 9771 rozhodnutí v oblasti ochranných známek. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCategory. [citováno 2012-02-24].

[20]

s cílem koncepčního rozčlenění podkapitol a okruhů), ale která zároveň neopakují to, co již bylo judikováno dříve, respektive která přinášejí do zvolené problematiky další, jakýmkoliv způsobem nový či alespoň zajímavý prvek.

3.1

Pravděpodobnost záměny Prvním okruhem, na který se v části analyzující vybraná rozhodnutí zaměříme, budou

rozhodnutí

související

s posuzováním

„pravděpodobnosti

záměny“

či

v minulosti

„zaměnitelnosti“. Právě posouzení zaměnitelnosti označení je přitom ve většině případů otázkou pro zápis či zrušení ochranné známky zásadního významu, na základě čehož mu bude věnováno nejvíce prostoru. 3.1.1 Právní předpisy Zákon o ochranných známkách se otázkou pravděpodobnosti záměny zabývá v ustanovení § 7 a ustanovení § 8, jež jsou vlivem v předchozí kapitole popsané harmonizace s evropskými předpisy takřka totožné se zněním příslušných ustanovení Směrnice. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) umožňuje vlastníkovi starší ochranné známky, aby se bránil proti zápisu přihlašovaného označení do Rejstříku, „pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“. V tomtéž ustanovení se dodává, že „za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“. Tím však využití pojmu pravděpodobnost záměny v Zákoně o ochranných známkách nekončí. Ve vztahu k právům vlastníka ochranné známky Zákon o ochranných známkách stanoví zákaz užívat bez souhlasu vlastníka ochranné známky „označení, u něhož se z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou“33. V souvislosti s výše uvedeným je třeba připomenout, že v minulosti platný zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který by nahrazen v současnosti platným Zákonem o ochranných známkách, hovořil ve spojitosti s výše uvedeným o zaměnitelnosti, nikoliv o pravděpodobnosti záměny, což je způsobeno právě potřebou přiblížit se znění Směrnice, o

33

Ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

[21]

němž bylo hovořeno dříve. Starý zákon o ochranných známkách34 rovněž ve vztahu k právům vlastníka ochranných známek nerozlišoval mezi shodností a podobností označení. Jak je z výše uvedeného patrno, Zákon o ochranných známkách naopak mezi uvedenými situacemi důsledně rozlišuje – je rozdíl mezi případem, v němž se střetnou shodná označení a situací, kdy dojde ke střetu označení podobných, ale nikoliv už přímo shodných. V takovém případě je nutno zkoumat, zda mezi podobnými označeními existuje pravděpodobnost záměny, včetně zohlednění druhů chráněných výrobků a služeb. Nad rámec výše uvedených ustanovení Zákona o ochranných známkách je právě v tento okamžik vhodné zmínit dvě ustanovení Obchodního zákoníku, konkrétně ustanovení § 47 písm. a) a ustanovení § 47 písm. b). V obou případech se jedná o možnost vyvolání nebezpečí záměny, přičemž v případě prvním lze toto nebezpečí vyvolat užitím „firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem“ kdy lze jednoznačně souhlasit s R. Horáčkem, že takovým označením je mimo jiné právě ochranná známka35. V druhém případě36 lze nebezpečí záměny vyvolat mimo jiné užitím „zvláštních označení či úpravy výrobků“ a tak podobně, čímž se opět potvrzuje spojitost mezi známkovým právem a právem nekalé soutěže. K vysvětlení široké ochrany před zaměnitelností a následků, které v případě (pravděpodobnosti) jejího výskytu nastupují lze dále uvést zásadu, „že subjekt vstupující na trh má většinou rozsáhlou škálu možností při volbě své obchodní firmy, ochranné známky, zvláštních označení svých provozoven a produktů a dalších „zevních zařízení“ své podnikatelské činnosti. Nemusí proto užívat označení, kterými se připodobňuje k označením již zavedeným“37. 3.1.2 Rozhodnutí podle Zákona o ochranných známkách Rozhodnutí Úřadu, č. j.: O-443877/58740/2010/ÚPV ze dne 23. 5. 2011 (hledisko průměrného spotřebitele) Skutkový stav Nadepsané rozhodnutí je rozhodnutím v rozkladovém řízení proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu. V něm bylo rozhodnuto o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky slovní grafické ochranné známky ve znění „Olympia“. V dané věci bylo nejprve

34

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Op. cit. sub 1, 405 s. 36 Tedy ustanovení § 47 písm. b) Obchodního zákoníku. 37 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, spis. zn. 3 Cmo 1427/94 ze dne 25. 9. 1996. 35

[22]

vydáno rozhodnutí o zamítnutí námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a g) Zákona o ochranných známkách. Zamítnutí námitek bylo odůvodněno mimo jiné tím, „že ačkoliv byla mezi některými výrobky a službami shledána shoda či podobnost, v důsledku celkové rozdílnosti předmětných označení plynoucí především ze skutečnosti, že mají různý konkrétní význam, zcela jiné grafické pojetí a celkový počet prvků, bude průměrný spotřebitel přihlašované označení schopen od namítaných ochranných známek při běžné orientaci na trhu odlišit. Mezi porovnávanými označeními tak nebyl zjištěn dostatečný stupeň podobnosti, aby byla pravděpodobná jejich záměna na straně veřejnosti“. Namítající následně podal v zákonem stanovené lhůtě rozklad. V rozkladu bylo navrhovatelem namítáno, že je podle § 3 zákona o ochraně olympijských symbolik38 v České republice výlučným oprávněným uživatelem nezapsaného označení „olympijský“ a „olympiáda“. Ustanovení zákona o ochraně olympijských symbolik poté vztáhl i na přihlašované označení s tím, že shoda nebo podobnost mezi ním a nezapsaným označením je fonetická i vizuální, neboť koncovka „da“ je nevýrazná. Rozkladový orgán na základě níže uvedeného odůvodnění rozklad zamítl a potvrdil rozhodnutí orgánu prvního stupně. Z odůvodnění Odvolací orgán se nejprve zabýval důvodností námitek, načež začal zkoumat samotnou pravděpodobnost záměny tak, jak mu ukládá Zákon o ochranných známkách. K tomu uvedl: „Shodnost nebo podobnost označení bývá obvykle posuzována z hlediska fonetického, vizuálního i významového. Současně je třeba vycházet z celkového dojmu, jakým tato označení na spotřebitele působí. Přitom je nutno vzít v úvahu, že přihlašovaná označení i zapsané ochranné známky se posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele.“ Aby byl přezkum kompletní, zabýval se odvolací orgán rovněž, avšak nejen vzhledem k použité a výše

citované

argumentaci,

pojmem

průměrného

spotřebitele.

V této

otázce

si

vypomohl mimo jiné i evropskou judikaturou, aby takto shrnul: „Průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá.“

38

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ve znění pozdějších předpisů.

[23]

Jakmile došlo k vyjasnění obecných premis a rámce pro další hodnocení, přešel odvolací orgán k posuzování konkrétních tvrzení. V souladu s výše uvedeným bylo nutno posoudit pravděpodobnost záměny, s ohledem na kombinovanou povahu ochranné známky jak z hlediska obrazového (vizuálního), tak z hlediska zvukového (fonetického). K hledisku vizuální podobnosti odvolací orgán shrnul, že i přes podobnost textu jsou v grafickém provedení ochranných známek veškeré ostatní prvky - „provedení písma (tiskacího) slovních prvků“, či další „obrazové prvky“ - převažující „nad jistou vizuální podobností některých písmen v napadeném označení a slovních prvcích namítaných ochranných známek“. Tím se odvolací orgán de facto ztotožnil se závěry orgánu prvého stupně. Ve vztahu ke stránce fonetické nelze jinak nežli doslovně citovat část odůvodnění, která se touto problematikou zabývá: „V případě první namítané ochranné známky je nasnadě výslovnost „čes-ká o-lym-pij-ská á es“. Druhá namítaná ochranná známka je kombinací českých a anglických slovních prvků, které však nejsou pro průměrného českého spotřebitele neobvyklé a lze předpokládat, že s jejich výslovností nebude mít potíže – bude je vyslovovat jako „ček tým čes-ký o-lym-pij-ský tým“. Z uvedených výslovností je zřejmá shoda porovnávaných označení v části „o-lym-pi-j“, tedy téměř v celém fonetickém znění napadeného označení. Tuto shodu však v celkovém fonetickém vyznění nelze s ohledem na ostatní slovní prvky namítaných ochranných známek vnímat jako rozhodující, neboť shodná část slovního prvku „o-lym-pi-j“ je v namítaných ochranných známkách umístěna uprostřed (první namítaná ochranná známka) nebo téměř na konci (druhá namítaná ochranná známka). Průměrně pozorný spotřebitel však obvykle soustředí svou pozornost zejména na začátky slov a slovních spojení, jež si i lépe pamatuje. Napadené označení o počtu jednoho slovního prvku bude při jeho vyslovení či vyslechnutí vnímat vcelku jako jedno slovo, avšak v případě namítaných ochranných známek (zejména druhé) bude hrát rozhodující roli jejich větší počet a rozdílné umístění v rámci daného označení. Stupeň pozornosti spotřebitele u namítaných ochranných známek tak bude vyšší při vnímání jejich začátků, než při čtení či zaslechnutí jejich konců. U porovnávaných označení tak nebyl z hlediska fonetického odvolacím orgánem shledán potřebný stupeň podobnosti, který by měl vést k jejich celkové podobnosti.“ Komentář Právě představené rozhodnutí bylo zvoleno jako svého druhu zástupce aktuální rozhodovací praxe Úřadu. Tu lze totiž v současné době s potěšením označit za vysoce kvalitní, což platí nejen díky širokému využití starší české a evropské judikatury, ale i [24]

s ohledem na argumentaci používanou v odůvodnění, která je stručná, logická, výstižná a vyčerpávající. Odvolací orgán při rozhodování o správnosti zamítnutí námitek orgánem prvního stupně správně rozčlenil námitky do dvou hlavních skupin, podle nichž se dále zabýval shodností či totožní jednak ve vztahu k fonetické stránce označení a jednak ve vztahu ke stránce grafické, respektive obrazové. Rovněž zcela správně bylo zváženo hledisko průměrného spotřebitele, v jehož rámci byla celá problematika této věci hodnocena39. V rozhodnutí je dle názoru autora velmi dobře pracováno s jednotlivými prvky či složkami posuzované ochranné známky, neboť právě vjemům průměrného spotřebitele40, které jsou v realitě pro posouzení pravděpodobnosti záměny stěžejní, je věnován dostatek prostoru s důvěryhodně odůvodněnou argumentací. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 1 As 28/2006-97 ze dne 26. 10. 2006 (výklad pojmu pravděpodobnost záměny, eurokonformní rozhodování) I. Pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. Skutkový stav Nejvyšší správní soud v tomto případě rozhodoval o kasační stížnosti Úřadu, kterou na základě odůvodnění, jež bude v následující části týkající se tohoto rozsudku stručně shrnuto, zamítl. Žalobce proti rozhodnutí o rozkladu nejprve brojil správní žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud však napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rozhodnutí bylo Městským soudem odůvodněno tak, že žalovaný omezil své hodnocení čistě na posouzení záměny přihlašovaného označení a namítaných známek, avšak opomněl celou záležitost hodnotit z dalších relevantních hledisek. Tím podle názoru soudu ignoroval ustálenou judikaturu ESD.

39

Srovnej např. rozhodnutí ESD C-102/07 adidas AG a adidas Benelux BV proti Marca Mode CV a další nebo rozhodnutí ESD C-122/10 Konsumentombudsmannen proti Ving Sverige AB. 40 K pojmu průměrného spotřebitele dále srovnej např. rozhodnutí ÚPV spis. zn.: O-150894-00 ze dne 24. 5. 2001 nebo rozhodnutí Nejvyššího správní soudu č.j.: 4 As 1/2008-220 ze dne 30. 3. 2009.

[25]

Z odůvodnění V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozebírá samotné znění Zákona o ochranných známkách, v souvislosti s čím poukazuje na nutnost jeho výkladu v souladu se základním inspiračním zdrojem, jímž při jeho tvorbě nepochybně byla Směrnice. K tomu Nejvyšší správní soud uvedl, že co se týče použití vnitrostátního práva, „ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici, a byl tak splněn čl. 249, třetí pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům“. Na základě výše uvedeného soud konstatoval pochybení Úřadu, který v souladu s evropským právem nepostupoval, když ve svém rozhodnutí uvedl, že z důvodu absence jak shodnosti, tak podobnosti mezi přihlašovanými a namítanými ochrannými známkami nebylo nutné zabývat se dále otázkou shodnosti či podobnosti výrobků či služeb. Nejvyšší správní soud následně vyslovil názor, týkající se pojmu pravděpodobnost záměny – prohlásil, že jak v souladu se Směrnicí, tak v souladu se Zákonem o ochranných známkách zahrnuje jeho obsah posouzení podobnosti označení i jím označených či chráněných výrobku nebo služeb, na které je nutno nahlížet jako vzájemně se ovlivňující faktory, které nelze jeden od druhého odloučit, neboť jeden druhý výrazně ovlivňují, na základě čehož mohou ovlivnit rovněž vnímání ochranné známky jako takové. Nejvyšší správní soud dále doplnil, že výše uvedené neplatilo v plné míře v době platnosti minulého zákona o ochranných známkách41. Komentář Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je důležité jak z pohledu věcného, kdy opravuje nesprávné rozhodnutí Úřadu, tak z důvodu upozornění na vztah a závaznost Směrnice, alespoň co do výsledku, pro soudy rozhodující podle českého práva. V rozhodnutí jsou v dostatečném množství citována rozhodnutí ESD42, čímž je jednak připomenuta potřeba konformního rozhodování s ESD (dnes tedy již Soudním dvorem ES), a to jak pro soudy, tak pro Úřad, což je dle mého názoru vzhledem k jeho povaze správního orgánu (viz výše) 41

Tedy zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, který hovořil pouze o „zaměnitelnosti“. 42 Srovnej například Rozhodnutí ESD C-251/95 ve věci SABEL z roku 1997.

[26]

povšimnutí hodný závěr. Přesto jej s ohledem na hierarchii orgánů a jejich celospektrální vázanost právními předpisy pokládám za logický. Zcela nejzajímavější je však dle názoru autora ta část odůvodnění, která hovoří o nutnosti konformního výkladu43 se Směrnicí i v případě, kdy se jednalo o ustanovení zákona jí předcházející. Ačkoliv je dnes tato „povinnost“ v podstatě zbytečná, neboť aktuální řízení jsou již vedena v naprosté většině případů, ne-li výlučně (připusťme však možnost zdlouhavého řízení zahájeného za účinnost zákona o ochranných známkách předcházející Zákonu o ochranných známkách) podle platného Zákona o ochranných známkách, nic to nemění na skutečnosti, že uvedené odůvodnění bylo velmi důležité pro tvorbu práva ve své době a že je tedy svým způsobem průlomové. Nutno dodat, že dle ostatních analyzovaných judikátů nebylo rozhodováno v přímém rozporu s tímto názorem. Rozhodnutí je samozřejmě podstatné taktéž z toho důvodu, že se blíže zabývá výklad pojmu pravděpodobnosti záměny samotného, což je vzhledem k výše zmíněnému hojnému užití evropské judikatury pro další rozhodovací praxi velmi prospěšná činnost. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 As 57/2006 ze dne 19. 9. 2007 (kritéria posouzení zaměnitelnosti, hledisko běžného spotřebitele) Základním a výchozím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti dvou známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků či služeb nebo záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb a v tomto směru ho uvést v omyl. Při posuzování zaměnitelnosti (tj. shodnosti či podobnosti) je nutno přihlašované označení vnímat jako celek, tj. jako souhrn grafického a slovního vyjádření. Skutkový stav Stěžovatel se v tomto případě kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu. Předseda Úřadu v rozkladovém řízení rozhodoval o rozkladu stěžovatele a zároveň ještě druhé osoby – akciové společnosti. Stěžovatel namítá, že v souvislosti se Směrnicí a Zákonem o ochranných známkách trvá na tom, že mimo skutečné zaměnitelnosti spadá pod ustanovení Směrnice i 43

Srovnej například rozsudek ESD C-14/83 Von Colson and Kamman či rozsudek ESD C-106/89 Marleasing, dostupné kupříkladu na: http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=cs.

[27]

Zákona o ochranných známkách rovněž pouhá asociace. Asociací se dle jeho tvrzení rozumí možnost vyvolání představy o spojitosti daného označení se starší ochrannou známkou.

Z odůvodnění Nejvyšší správní soud se po shrnutí skutkového stavu v úvodu odůvodnění zabýval nejprve samotným účelem a smyslem ochranných známek. K tomu konstatoval, že „smyslem a účelem známek je tak rozlišení výrobků různých výrobků různých výrobců či služeb poskytovaných různými podnikateli, zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců stejného druhu výrobků či v zaměnitelnosti podnikatelů poskytujících stejné služby44“. Soud se dále v odůvodnění uchýlil k další definici, tentokráte zaměnitelné ochranné známky - tou je dle jeho názoru známka „která se vnější úpravou i seznamem zboží nebo služeb podobá jiné známce v takové míře, že vzniká možnost záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný nebo možnost záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb.“. Následně bylo ze strany soudu pokračováno výčtem povinností Úřadu a jeho funkcí při

přezkoumávání

zaměnitelnosti

konkrétních namítaných

ochranných

známek

a

přihlašovaných označení. Zdůrazněna byla především povinnost Úřadu posuzovat zaměnitelnost na základě skutkových zjištění, učiněných v průběhu řízení před Úřadem komplexně a ze „všech rozhodných hledisek“. Spolu s touto argumentací soud pokračoval tak, že rozvedl tato rozhodná hlediska, jejichž výčet v odůvodnění rovněž předložil. Jsou jimi „hledisko vizuální“, „hledisko fonetické“, „hledisko významové“, „seznam zboží a služeb“ a v neposlední řadě „celkový dojem záměny“. K posuzování zaměnitelnosti se soud navrátil ještě ve vztahu k subjektům, z jejichž pohledu je pravděpodobnost či možnost záměny nutno posuzovat – tedy osoby, u nichž ochranné známky mohou dojem záměny vyvolat. Tímto způsobem přidal další hledisko, a to „hledisko běžného spotřebitele“45, jenž je tím, „komu je ten který výrobek určen“. Komentář V tomto rozsudku se Nejvyšší správní soud zabýval pravidelně, avšak konstantně46 řešenou problematikou. To jej sice svým způsobem svazovalo co do konstantnosti s předchozí 44

Ke srovnání Nejvyšší správní soud nabízí judikaturu Vrchního soudu v Praze, konkrétně kupř. rozhodnutí publikované jako č. 768, Soudní judikatura ve věcech správních č. 2/2001, s 98. 45 Srovnej s výše uvedeným pojmem „průměrného spotřebitele“. 46 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 1/2008 – 220 ze dne 30. 3. 2009 nebo Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 A 1/2002-66 ze dne 27. 10. 2005.

[28]

rozhodovací praxí (což bylo autorem této práce vzato s potěšením), na druhou stranu to však nabízelo širokou možnost odkazovat na předchozí judikaturu a případně ji dále dotvářet či zjednodušit, čehož se Nejvyšší správní soud ujal. Rozhodnutí je přitom obsahově přímo propojeno s výše uvedenými rozhodnutími, neboť je patrné, že všechny tři soudy postupovali v hodnocení předmětných sporů konzistentně. Co se týče samotného obsahu rozhodnutí, je nepochybné, že nastolený směr rozhodování o zaměnitelnosti ochranných známek je správný, neboť ochrannou známku, tím spíše je-li kombinovaná, skutečně nelze hodnotit jinak, nežli jako celek. Pouze tak může být pravděpodobnost záměny vyloučena či naopak prokázána spolehlivě, neboť si lze vcelku jednoduše představit mnoho označená, která by z pohledu jakéhokoliv jednoho hlediska měřítky neprošla, nicméně z pohledu komplexního ji je nutno označit za zcela nezaměnitelnou. Hledisko běžného spotřebitele, což bude dále ještě více patrno, je rozumný způsobem jak nadepsané hodnocení přizpůsobit situaci, v níž budou označení hodnocena v reálném světě, tedy bez jakéhosi vytržení z kontextu, k němuž může docházet při posuzování nejen zaměnitelnosti před jakýmkoliv orgánem. Průměrný či běžný spotřebitel by tedy měl být osobou, které je výrobek či služba určen, a která má zároveň obvyklé povědomí (nabízí se říci všeobecný rozhled47) o okolních službách a výrobcích, které je nutno při hodnocení zaměnitelnosti vzít v potaz. Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j.: 9 Ca 212/2005-64 ze dne 11. 4. 2007 (kumulativní splnění podmínek shodnosti a podobnosti) Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označená se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. Dospěje-li tedy správní orgán k závěru, že přihlašované označení není shodně se starší ochrannou známkou namítatele ani jí není 47

Dovolím si ještě krátký komentář, že pro osoby, jež ve sporech z ochranných známek rozhodují, musí být

poměrně složité vžít se do role takovéhoto průměrného spotřebitele v případě, kdy k danému okruhu výrobků či služeb mají bližší vztah či naopak nemají vztah žádný. Proto by ale měli být všechny takto rozhodující osoby jedinci svým způsobem nadprůměrnými – alespoň co do zmíněného všeobecného rozhledu.

[29]

podobné, nemusí dále zkoumat shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se obě označení vztahuje, protože ani jejich případně zjištěná shodnost či podobnost by (sama o sobě) nebyla na překážku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Skutkový stav Městský soud v Praze rozhodoval ve věci sporu o zápisu ochranné známky mezi společností CARPE DIEM a Úřadem, a to za účasti akciové společnosti Starobrno. Úřad svým předchozím rozhodnutím zamítl námitky podané žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. a Zákona o ochranných známkách. Spor se týká zápisu barevného označení „Starobrno BierBrand B.T. Carpe Diem“ do Resjtříku. Rozklad proti rozhodnutí Úřadu v prvním stupni byl předsedou Úřadu v rozkladovém řízení zamítnut a rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni tak bylo potvrzeno. Žalobce se proto s žalobou obrátil na Městský soud v Praze, kde nejprve shrnul dosavadní průběh řízení před Úřadem a jeho předsedou, aby následně znovu namítal zaměnitelnost označení z mnoha hledisek, včetně hlediska sémantického, fonetického či vizuálního, přičemž upozornil na skutečnost, že výrobky obou společnosti jsou zapsány v téže třídě mezinárodního třídění výrobků a služeb. Stejně jako v předchozím řízení v této věci, rovněž Městský soud v Praze neshledal námitku žalobce opodstatněnou. Z odůvodnění Jako klíčovou soud logicky označil žalobní námitku, zda existuje pravděpodobnost záměny mezi slovní ochrannou známkou „CARPE DIEM“ a označením navrženým k zápisu. K samotnému označení námitky žalobce neopodstatněnou soud konstatoval, že „v případě přihlašované známky neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny či asociace se starší namítanou ochrannou známkou žalobce“. Uvedený závěr byl odůvodněn zejména tím, že ačkoliv žalovaný „posuzoval přihlašovanou i namítanou ochrannou známku z hlediska jednotlivých prvků, z nichž jsou tato označení tvořena, avšak neopomněl jednotlivé prvky posoudit též v jejich souhrnu, maje na paměti, že jejich celkové posouzení musí zohlednit především celkový dojem“. Městský soud v Praze se také zabýval sémantickým výkladem jednotlivých slov v přihlašované ochranné známce, k čemuž uzavřel, že slovní spojení „BierBrand“ nelze považovat za pouze popisné, označující druh zboží (pivo), ale jako označení fantazijní, [30]

naznačující souvislost výrobku s pivem. Dále bylo ze strany soudu dodáno, a to je velmi důležité, „že napadená ochranná známka je známkou kombinovanou, takže spotřebitel se s ní bude potkávat vždy v tom provedení, které společnost Starobrno doložila v příloze přihlášky ochranné známky a z něhož je dominance prvku „BierBrand“ (oproti prvku Carpe Diem, pozn. autora) naprosto patrná.“ Rovněž bylo konstatováno, že i kdyby byl slovní prvek „Carpe Diem“, jenž je jediný shodný v obou posuzovaných známkách, ztvárněn ve shodném provedení, nebylo by to s ohledem na existenci dalších prvků v napadené ochranné známce rozhodné pro konstatování možnosti způsobit u veřejnosti záměnu. Komentář Rozhodnutí lze hodnotit ze dvou rovin – skutkové posouzení se zdá být správným, neboť soud se správně zabývá celkovým dojmem z ochranné známky a nikoliv pouze zaměnitelností jednotlivých prvků – to je v naprostém souladu s dosud představenými rozhodnutími, které jsou pouze výběrem z rozhodovací praxe. Tento trend tedy obecně panuje a rozhodnutí tak lze označit za konstantní. Samozřejmě lze uvedený přístup označit za logický i z podstaty věci samotné, neboť hovoříme-li o jakémkoliv označení a možnosti jeho záměny za označení jiné, zcela nutně musíme obě posuzovaná označení hodnotit jako celek, neboť právě tak budou na spotřebitele (ať už jím dle druhu a cílové skupiny konkrétního výrobku či služby kdokoliv) působit. Úřad a následně i obecné a správní soudy musí spory hodnotit v rámci reality, nikoliv z této vytrženě – a takový přístup je dle názoru autora možno zajistit pouze v současnosti zastávaným postupem orgánů. Na druhou stranu je zajímavý jakýsi rozpor právní argumentace tohoto s výše uvedeným rozhodnutím Nejvyšší správního soudu, v němž mimo jiné došlo ke shledání „pochybení Úřadu, který v souladu s evropským právem nepostupoval, když ve svém rozhodnutí uvedl, že z důvodu absence jak shodnosti, tak podobnosti mezi přihlašovanými a namítanými ochrannými známkami, nebylo nutné zabývat se dále otázkou shodnosti či podobnosti výrobků či služeb“48. Právě předložené a popsané rozhodnutí Městského soudu v Praze se proto zdá být v rozporu s tímto rozhodnutím, neboť, porovnáme-li právní větu vytvořenou Městským soudem, nalezneme jednoznačně odlišný přístup k dané problematice.

48

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 1 As 28/2006-97 ze dne 26. 10. 2006.

[31]

Dochází zde také k zajímavému střetu procesnímu, neboť z výše předložené úpravy procesní stránky oblasti ochranných známek není zcela jasné, zda by se měl například Úřad ve svém příštím rozhodování přiklánět spíše k právnímu názoru zastávanému Nejvyšším správním soudem, nebo tomu, jenž nabídl Městský soud v Praze. Tak jako tak se jedná o první, nikoliv však zcela zásadní, rozpor mezi srovnávanými rozhodnutími. Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j.: 10 Ca 74/2005-88 ze dne 23. 2. 2006 (shodnost a podobnost výrobků, pravděpodobnost záměny) Při posuzování zaměnitelnosti označení není rozhodující rozdíl v dílčím obsahu poskytovaných služeb, nýbrž naopak podobnost či shoda v dílčí části obsahu služeb. Dochází-li k průniku obsahu služeb, jejichž podobnost je posuzována – tj. služby se překrývají totožnou náplní, míří ke stejnému okruhu spotřebitelů a jsou nabízeny a poskytovány na trhu i současně vedle sebe – mohl by být totiž spotřebitel podobností označení uveden v omyl stran jejich původce. Skutkový stav V řízení před správním orgánem prvního stupně došlo k zamítnutí námitek na základě skutečnosti, že označení nejsou zaměnitelná. Předseda Úřadu následně rozhodnutí změnil a přihlášku kombinované ochranné známky sp. zn. O-185909 ve znění „FUNplanet“ zamítl. Posuzováno bylo označení tvořené obrazovým prvkem v podobě planety se dvěma v horní části umístěnými planetkami. Přes obrazový prvek vede nápis “FUNplanet“, vyhotovený zvláštním písmem. Označení bylo přihlášeno v barevném provedení - slovní prvek má červenooranžové zbarvení a barva planety modrobílé zbarvení, nikoliv nepodobné reálnému pohledu na Zemi z kosmu. Namítaná ochranná známka se skládá taktéž z obrazového prvku planety, na rozdíl od předchozího označení je však v horní části doplněna několikacípou hvězdou. Známka dále obsahuje slovní prvky “Planet“ a „Hollywood“, složené z písmen velké abecedy uspořádanými ve tvaru mírného oblouku. Známka je černobílá. Z odůvodnění Městský soud v Praze v tomto případě posuzoval otázku shodnosti a podobnosti výrobků či služeb, k čemuž, jak uvedl, je nutno porovnat a posoudit výrobky a služby uvedené přihlašovatelem v nárokovaném seznamu s výrobky a službami, pro něž je ochranná známka třetí osoby, v daném, případě osoby která podala námitky, v Rejstříku již zapsána. [32]

Zároveň je dle názoru soudu zapotřebí zvážit i druh či povahu výrobku nebo služeb, jejich původ, způsob prodeje a výroby nebo také účel jejich použití. Přes výše uvedené soud dále pokračoval v tom smyslu, že pro posouzení možnosti vzniku omylu na straně průměrného spotřebitele je důležité, zda podobně či shodné označení nesou jiné výrobky, tím spíše pak výrobky podobného druhu, účelu využití, cílové skupiny zákazníků atd. „Nárok na originalitu označení musí být proto tím spíše u výrobků (služeb) téhož nebo podobného druhu vyšší než u výrobků (služeb) naprosto rozdílných, okruh jejichž spotřebitelů se nemusí vůbec setkat s druhým označením a riziku omylu být vystaven. Naopak proto, pokud je přihlašované označení samo podobné starší ochranné známce, pak v přihlášce vymezený okruh výrobků a služeb je nutno z hlediska jejich shody či podobnosti s výrobky a službami, pro něž jsou ochranné známky zapsány, hodnotit rovněž se zvýšeným akcentem, neboť pakliže označením zaměnitelně podobným (asociujícím starší ochrannou známku) by byly označovány výrobky podobné, s podobným zaměřením, které se mohou na trhu vyskytnout vedle sebe a které spotřebitel může vnímat jako výrobky téže řady či druhu, může snadno dojít k záměně.“ Komentář Rozsudek Městského soudu v Praze, který jsem právě ve stručnosti představil, může na první pohled působit dojmem, že do doposud vybraných rozhodnutí tematicky ani obsahově nezapadá. První pohled však působí dojmem nesprávným, neboť hlubší analýzou rozhodnutí a jak doufám i z vybraných částí výše v textu lze dojít k závěru, že rozsudek s předchozími rozhodnutími naopak úzce souvisí. Zamyslíme-li se totiž nad doposud prokazovanou nutností hodnotit zaměnitelnost ze všech možných a představitelných hledisek, avšak stále jako celek složený z několika neoddělitelných složek, dojdeme nutně k závěru, že právní věta tohoto rozsudku Městského soudu předchozí rozhodnutí skutečně doplňuje. Nabádá totiž k posuzování pravděpodobnosti záměny z natolik komplexního pohledu, který zohledňuje i skupinu či třídu výrobků a služeb, do níž je hodnocená ochranná známka či označení zařazována, respektive zařazena. Městský soud v Praze tak ve svém rozhodnutí předchozí rozsudky obohatil, neboť svým způsobem doplnil možnost označit za nezaměnitelné i takové ochranné známky, které se jeví jako velmi podobné či dokonce shodné v případě, že jsou zapisovány pro výrobek či službu cílící na zcela odlišnou skupinu spotřebitelů.

[33]

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 50/2007-182 ze dne 23. 7. 2008 (hlediska přezkumu zaměnitelnosti, běžný spotřebitel) Zaměnitelnost je nutno zkoumat vždy z několika hledisek, a to především vizuálního, fonetického a významového. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné (distinktivní), že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Skutkový stav V dané věci soud posuzoval zápisnou způsobilost napadené ochranné známky "TCHIBO Cappuccino Classic“ ve vztahu k žalobcem vlastněné a dříve zapsané ochranné známce ve znění "CLASSIC“. Městský soud v Praze žalobu zamítl, neboť dospěl k závěru, že v obou označeních shodné slovo "Classic“ je, jako jeden ze tří slovních prvků napadené ochranné známky, nikoliv prvek dominantním a proto není způsobilý způsobit zaměnitelnost porovnávaných označení. Z odůvodnění V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nalezneme stanovení hledisek, z nichž je zapotřebí zkoumat zaměnitelnost ochranné známky. Soud v rozsudku vyjmenovává hledisko vizuální, fonetické a významové jako základní tři pohledy na zkoumané ochranné známky, na jejichž základě by mělo být rozhodnutí především učiněno. Zároveň dodává, že všechna tři hlediska nelze posuzovat z jiného hlediska nežli hlediska běžného spotřebitele. „Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů střetnuvších se označení – tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Zaměnitelnost označení může být dovozována z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost.“ Soud dále pracuje s pojmem běžného spotřebitele, který je vykládán v souladu s předchozími rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, a to za jejich přímého použití.

[34]

Komentář Stejně jako předchozí rozhodnutí, i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu spis. zn.: 4 As 50/2007 stanoví rámec, v němž je třeba zaměnitelnost ochranných známek posuzovat. Opět tak navíc činí v souladu s předchozími rozhodnutími, ať už v této práci vyjmenovanými, nebo množstvím ostatních, která nebyla autorem vybrána, na která je však přímo v rozsudku odkazováno. To je dle mého názoru skutečně pozitivní zjištění, že rozhodovací orgány postupují tímto způsobem, neboť s ohledem na právní zásadu „soud zná právo“ je nepochybně přínosné, když jak soudy, tak správní orgány pracují s předchozí judikaturou, tím spíše v oblasti, v níž je právní předvídatelnost velmi důležitá a judikatura velmi bohatá. Na rozdíl od v rozhodnutích opakovaně se vyskytujícího měřítka několika hledisek (fonetické, vizuální atp.) však Nejvyšší správní soud dále přidává potřebu nikoliv pouze formálního porovnání jednotlivých prvků ochranné známky či označení, nýbrž o konkrétních motivech s ohledem na jejich charakteristiku a důraz při vnímání ochranné známky průměrných spotřebitelem v porovnání s ostatními, nikoliv dominantními či naopak zcela dominantnějšími motivy. 3.1.3 Ostatní rozhodnutí Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: OZ 58060-90 ze dne 13. 4. 1995 (průměrný spotřebitel) Při posuzování zaměnitelnosti ochranné známky je nutno vycházet z toho, jak ji průměrný spotřebitel při průměrné pozornosti vnímá. Rozhodující roli hrají podstatné prvky ochranné známky. Skutkový stav Toto rozhodnutí je výsledkem přezkumu rozhodnutí odvolacího orgánu – předsedy Úřadu v rozkladovém řízení - jenž přezkoumával rozhodnutí Úřadu vynesené v prvním stupni. S ohledem na stáří rozhodnutí je v jeho rozhodnutí používán místy odlišných pojmů, což však je způsobenou odlišnou procesní úpravou v dané době, neboť rozhodnutí bylo v době platnosti zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodovací orgán se zabýval otázkou, zda jsou ochranné známky navrhovatele a odpůrce schopný dostatečně rozlišit výrobek nebo službu, kterou tito různí výrobci nabízejí, načež rozhodl, že nikoliv – dospěl totiž porovnáním k závěru, že obě porovnávané známky jsou „zaměnitelně podobné“. [35]

Z odůvodnění Odvolací orgán se nejprve zabývá druhem posuzovaných ochranných známek – jedná se o ochranné známky kombinované, přičemž v obou případech mají jeden dominantní prvek, kterým je písmeno „K“, umístěné v kružnici, k níž jsou připojeny další nedominantní prvky po jejích obou stranách. Kromě zmíněného dominantního prvku samotného rozhodovací orgán nalézá u obou označení například rozdíly v umístění tohoto dominantního prvku v rámci kruhu. Co se týče celkového dojmu, tedy posouzení všech prvků kombinovaných ochranných známek, jenž jsou v tomto rozhodnutí posuzovány, a dále hlediska, jakým je na ně nutno nahlížet, odvolací orgán konstatoval: „lze sotva očekávat, že by průměrný spotřebitel byl při průměrné pozornosti a při průměrném myšlenkovém úsilí schopen vždy odlišit, že písmeno K se jednou dotýká kružnice a podruhé nikoliv, či rozpoznat, že čára pod písmenem K je zápustka symbolizující lis, nebo dokonce, že kružnice u ochranné známky odpůrce vychází z půdorysu licí nádoby, zatímco kružnice u ochranné známky navrhovatele nikoliv“. K výše uvedené argumentaci soud logicky dodal, že průměrný spotřebitel nemá, mimo jiné, možnost porovnání vedle sebe umístěných ochranných známek tak, jako měl tuto možnost správní orgán. Komentář Právě rozebrané rozhodnutí je dalším z řady zabývající se zaměnitelnosti dvou označení či ochranných známek a způsobem, jakým je nutno tuto možnost hodnotit. Opět je rozebíráno hledisko průměrného spotřebitele, které je i přes časový rozestup od již výše zmíněných rozhodnutí ve své podstatě nezměněné. V tomto případě je Úřadem dále rozvedeno nejenže se jedná o průměrného spotřebitele, ale že i onen průměrný spotřebitel vyvíjí pouze průměrnou pozornost a průměrné myšlenkové úsilí. Tím je svým způsobem zvýšena pravděpodobnost záměny, neboť z odůvodnění je zřejmé, že soud počítá s případem, kdy je průměrných spotřebitel za vyjmenovaného přístupu schopen vcelku jednoduše některé rozdíly rozlišit. S tímto lze nicméně opět souhlasit, neboť kdo je při běžné, denní činnosti natolik ostražitý, aby si všiml rozdílu v označení, který je patrný pouze při bližším zkoumání. Taková situace je tedy tímto rozhodnutím dle mého názoru správně upravena. Konstantnost rozhodování platí o samotném posouzení prvků ochranné známky, které, byť nejsou výslovně hodnoceny, jsou posuzovány každý zvlášť, avšak jako celek. Správní orgán rozebírá podoba posuzovaných označení zjednodušeně řečeno bod po bodu, čímž [36]

předchází nežádoucímu laxnímu zhodnocení prvotního dojmu z označení. Přesto však na závěr v souladu s v minulých rozhodnutích nastoleným přístupem zhodnotí označení jako celek. Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 7 A 59/2002 ze dne 25. 1. 2006 (hlediska hodnocení zaměnitelnosti) I. Označení, která jsou shodná natolik, že nemají žádnou rozlišovací způsobilost, nemohou požívat známkové ochrany. Rozlišovací způsobilost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z několika hledisek, především vizuálního,

fonetického,

významového

a

porovnáním

dominantních

prvků.

Zaměnitelnost označení může být dovozena z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. Skutkový stav Nejvyšší správní soud rozhodoval v této věci o žalobě akciové společnosti proti žalovanému Úřadu, a to o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu. Ten v rozkladovém řízení zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky prostorové ochranné známky a zároveň potvrdil rozhodnutí prvoinstanční. Žalobce se domáhal zápisu sklenice, která se však podle shledání Úřadu a později i jeho předsedy nijak podstatně nelišila od sklenic, v nichž byly již před podáním přihlášky prodávány jiné výrobky. V něm bylo mimo jiné konstatováno, že tvar sklenice navržený k zápisu jako ochranná známka je obecně známým tvarem výrobku, jehož drobné tvarové odlišnosti nejsou bez zvýšené pozornosti postřehnutelné. V řízení byla žaloba akciové společnosti na základě níže uvedeného odůvodnění zamítnuta. Z odůvodnění Soud v odůvodnění mimo jiné uvádí, že podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách je ze zápisu vyloučeno takové označení, které nemá rozlišovací způsobilost a zároveň, že podle písmene e) téhož ustanovení je ze zápisu do Rejstříku vyloučeno taktéž takové označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z jeho

[37]

povahy, nebo je nutný k dosažení kýženého technického výsledku či dává výrobku jinou užitnou hodnotu49. Jako zcela nesprávný pak soud označuje názor žalobce, „že není správný závěr žalovaného o nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašované prostorové ochranné známky, neboť tato způsobilost musí být posuzována pohledem spotřebitele, tedy obchodníka, nikoliv však konečného spotřebitele“. Tuto argumentaci Nejvyšší správní soud striktně odmítá a odkazuje nutnost zúženého výkladu v opačném smyslu, nežli předkládá žalobce, tedy tak, aby došlo k zahrnutí co nejširšího počtu dotčených osob. Soudní orgán dokonce odkazuje na prvorepublikovou judikaturu50 a dále judikaturu Nejvyšší správního soudu, zabývající se obecně pojmem průměrného spotřebitele v oblasti známkového práva51. Komentář Nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí dále rozšiřuje výklad pojmu průměrného spotřebitele, což je velmi zajímavé pro porovnání s ostatními vybranými rozhodnutími. Soud rovněž správně aplikuje ustanovení zákona, přičemž za pomoci správné subsumpce skutkového stavu směřuje k některým starším rozhodnutím v této oblasti. Soud se taktéž kvalitně vypořádal s argumentací žalobce v odůvodnění v souladu s trendy v rozhodovací praxi v dané oblasti kvalitně a logicky vyvrací, čímž dostál svojí povinnosti rozhodovat předvídatelně. Rozhodnutí je dále důležité z toho důvodu, že je v něm striktně odmítnut výklad pojmu spotřebitel v jiném smyslu, nežli koncový zákazník výrobce zboží či poskytovatele služeb chráněných ochrannou známkou. 3.1.4 Dílčí závěr V první části třetí kapitoly došlo k porovnání několika rozhodnutí z oblasti ochranných známek, v tomto případě pak těch, v nichž je stěžejním bodem zaměnitelnost, respektive pravděpodobnost záměny ochranných známek či označení. Právě dokončená část bude co do předložených rozhodnutí záměrně nejbohatší, neboť možnost záměny, jak již bylo uvedeno, je pro ochranné známky nade všechnu pochybnost zásadním tématem.

49

Srovnej například rozhodnutí Nejvyšší správního soudu č. j.: 6 A 67/2002 – 46 ze dne 23. 10. 2008 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 A 59/2002-47 ze dne 25. 1. 2006. 50 Srovnej Boh. A 10.915/33-II.: „Při posuzování podobnosti známek jest přihlížeti k možnosti omylu průměrného konsumenta – při obyčejné pozornosti – o původu zboží označeného ochrannými známkami vykazujícími určité charakteristické znaky“. 51 Srovnej například rozsudek Nejvyšší správního soudu č.j.: 6 A 61/2002-52 ze dne 14. 7. 2005.

[38]

Na základě nejen v této práci představených, ale i ostatních zanalyzovaných rozhodnutí lze vytvořit dílčí závěr, že rozhodovací praxe posuzující zaměnitelnost označení je veskrze konstantní a v rozhodnutích jednotlivých orgánů, budeme-li srovnávat rozhodnutí s přihlédnutím ke znění v dané době účinných zákonů, se nevyskytují výrazný specifika či dokonce rozpory. Orgány, které v předmětných záležitostech rozhodovaly, pracují uspokojivě se starší, mnohdy i prvorepublikovou judikaturou, na základě které vytvářejí navazující judikaturu, kterou sami označují za konstantní a v jejímž rámci se snaží tvořit další rozhodnutí. Zároveň je adekvátním způsobem přihlíženo k judikatuře evropské a dále i moderním trendům a potřebám, což plyne například z posuzování zaměnitelnosti z pohledu průměrného spotřebitele, jenž je výkladem soudu dle názoru autora kvalitním popisem reálného zákazníka v konkrétních rozhodnutích dotčeného, označovaného výrobku či služby. Nalezen byl de facto pouze jediný rozpor zásadnějšího významu, když Nejvyšší správní soud a Městský soud v Praze nesouladně nahlížely na otázku, zda je nutno posuzovat shodnost výrobku či služeb v případě, kdy nebyla prokázána shodnost označení.

3.2

Rozlišovací způsobilost Dalším pojmem, který prochází napříč problematikou ochranných známek, je

rozlišovací způsobilost označení či ochranné známky. Jako takový byl proto zvolen druhým okruhem této práce, z oblasti jehož posuzování byla vybrána, rozebrána a následně i, bude-li to možné, porovnána některá co do významu důležitá rozhodnutí. Nejprve ale opět začněme představením pojmu rozlišovací způsobilosti samotného, z pohledu Zákona o ochranných známkách. 3.2.1 Právní předpisy Jak je patrno z ustanovení § 4 písm. b) Zákona o ochranných známkách, podle něhož se do Rejstříku nezapíše označení „které nemá rozlišovací způsobilost“, je pro oblast ochranných známek pojem rozlišovací způsobilosti označení vskutku zásadní, neboť výsledek hodnocení jeho existence má významné dopady do práv vlastníka, respektive navrhovatele zápisu ochranné známky. Zákon o ochranných známkách o rozlišovací způsobilosti rovněž hovoří v ustanovení § 5: „Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám

[39]

přihlašovatele, pro které je požadován zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“, čímž je důležitost zhodnocení této složky ochranné známky pouze dále podtržena a zdůrazněna. Jak správně a pochopitelně říká R. Horáček, „rozlišovací způsobilost je jednou ze základních vlastností každého označení, které aspiruje na zápis do rejstříku ochranných známek. Na rozlišovací způsobilosti označení stojí základní funkce ochranné známky, funkce rozlišovací. Aby označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen odlišení od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno.“52 Stejně jako u pravděpodobnosti záměny (případně zaměnitelnosti pro starší znění – rozhodnutí) v předchozí části této kapitoly, i rozlišovací způsobilost označení je problematikou, na níž je nutno nahlížet komplexně jako na celek, nikoliv izolovaně na jeho dílčí složky. Rozlišovací způsobilost musí být vždy posuzována ve vztahu k těm výrobkům (službám) pro které je předmětné označení přihlášeno. Opět pak dochází k hodnocení prvků objektivně vnímaných spolu s prvky subjektivními, na něž je i v tomto případě nahlíženo z pohledu průměrného, běžného spotřebitele či zákazníka. O to zajímavější bude porovnání výkladu tohoto pojmu pro částečně odlišnou oblast ochranných známek, byť rozlišovací způsobilost a pravděpodobnost záměny lze v mnoha případech nalézt v rozhodnutích Úřadu i soudu bok po boku jdouce. Označení, která nemají dostatek rozlišovací způsobilosti, což jsou nejčastěji označení sestávající pouze z písmen či číslic, tvarů či vyobrazení která jsou pro druh výrobku běžné, se označují za nedistinktivní a jako taková nejsou zápisu schopná – v důsledku nedostatku rozlišovací způsobilost tak nastupuju nedostatek způsobilost zápisné.

3.2.2 Rozhodnutí podle Zákona o ochranných známkách Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 A 67/2002 ze dne 23. 10. 2008 (rozlišovací způsobilost ochranné známky) Způsobilost označení rozlišit zboží je dána základní funkcí ochranné známky. Aby takové označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen, aby se odlišovalo od známých označení, ale svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno. 52

Op. cit. sub 1, 306 s.

[40]

Skutkový stav Žalobce podal u Vrchního soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu o zamítnutí rozkladu. Rozklad v předchozí době podal žalobce, a to proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky. Zajímavá je zde argumentace žalobce, který Úřadu vytkl, že základ jeho rozhodování spočíval pouze na "opakovaném citování ustálených výroků" o užitné hodnotě či tvaru podmíněném technickými vlastnostmi zboží, vycházejících ze zákona č. 137/1995 Sb., avšak nezdůvodnil, co danou argumentací v konkrétním případě sleduje. Přihlašovatel dále v rozkladu uvádí, že označení (tedy v tomto případě přihlašovaný tvar lahve) musí být hodnocen z pohledu spotřebitele, kterému je výrobek určen. Přihlašované označení je plochou láhví lehce oválného tvaru, přičemž provedení dna této láhve je „konkávního“ tvaru a nese šest vrypů. Žalobce v žalobě opakovaně namítá, že pro posouzení možnosti zaměnitelnosti z hlediska průměrného spotřebitele je nutno stanovit, kdo oním spotřebitelem v tomto konkrétním případě je a dále, nakolik jedinečný musí přihlašovaný tvar být, aby nepůsobil na takovou osobu zaměnitelně s jiným. S tím se soud ve svém odůvodnění de facto ztotožnil, což však již neplatí pro závěry žalobce. Z odůvodnění Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí z roku 2008 obvyklým způsobem shrnuje argumentaci obou stran sporu. Následně soud argumentuje starší judikaturou, např. rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j.: 6 A 61/2002-52 ze dne 14. 7. 2005, v níž je rozebrán pojem spotřebitele pro oblast ochranných známek, tedy ve smyslu hlediska běžného či průměrného spotřebitele, jehož musí být při hodnocení rozlišovací způsobilosti (ale i zaměnitelnosti, pozn. autora) využíváno. Svůj výklad soud dále doplňuje o obsahově shodná rozhodnutí ESD. Jedním ze základních důvodů, který soud vedl k jeho rozhodnutí, je žalobcem nezpochybněná úvaha žalovaného, spočívající v tvrzení zvyklosti spotřebitelů na nápoje prodávaných v lahvích, které mají podobné, respektive shodné znaky jako přihlašované označení. K tomu soud dodává, že „vzhledem k tomu, že základní funkcí ochranné známky je rozlišovací způsobilost, tedy taková vlastnost, která činí předmět, jenž je chráněn, jedinečně identifikovatelným mezi výrobky a službami pro které je přihlašován, bylo na žalobci, aby prokázal, že jeho plochá láhev takové vlastnosti má. Žalobce měl v průběhu správního řízení přinést důkazy, kterými by prokázal odlišnost svého výrobku od ostatních“.

[41]

K samotné rozlišovací způsobilosti soud dodal, že přihlašované označení – tvar láhve – je pro výrobek, s nímž je přihlašován, a tedy i cílovou skupinu spotřebitelů tvarem běžným, což znamená, že nemá „dostatečnou rozlišovací způsobilost a neplní tím základní funkci ochranné známky - rozlišení výrobků pocházejících od různých výrobců.“ Komentář Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je zajímavé z toho pohledu, že za použití nám již dobře známého pojmu průměrného spotřebitele stanoví nároky na označení, tentokráte z pohledu rozlišovací způsobilost, která s v předchozí části řešenou zaměnitelností rovněž úzce souvisí. Soud dovodil, že nestačí pouhá základní odlišnost dvou označení, nýbrž že pro dostatečnou rozlišovací způsobilost, tedy dostatečný, přijatelný rozdíl dvou označení, je zapotřebí dosáhnout takového stupně originality, který na první pohled zaručí individualizaci zboží v takové míře, že bude s jistotou rozlišeno od zboží podobného či shodného druhu. Originalita označení, o níž se mluví v citované právní větě, je však dle mého názoru i v tomto případě chápana nikoliv absolutně, ale relativně. Pokud by tomu bylo opačně, nedocházelo by k posuzování shodnosti a podobnosti, nýbrž pouze nepodobnosti, což by ve výsledku znamenalo, že mnoho dnes zapsaných ochranných známek, které mají podobné nedominantní prvky, jsou ve vzájemné rozporu, neboť vůči sobě nepůsobí originálním dojmem. 3.2.3 Ostatní rozhodnutí Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-161639-00 ze dne 8. 8. 2001 (rozlišovací způsobilost, distinktivní označení) Při posuzování rozlišovací způsobilosti je třeba provést analýzu jednotlivých slovních prvků, ze kterých je přihlášené označení tvořeno a posoudit předmětné označení jako celek, tj. soustředit se na celkový dojem, kterým na spotřebitele působí. Při tomto posuzování je třeba i nadále vycházet ze základní funkce ochranné známky, tedy zda se jedná o označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelských subjektů, přičemž za označení která trpí nedostatkem rozlišovací způsobilosti jsou především považována označení popisná. Takovými jsou označení sestávající z pouhých údajů o místě, druhu výrobků nebo způsobu výroby,

[42]

určení výrobků apod., která pro svůj výlučný popisný charakter jsou nezpůsobilá k zápisu. Skutkový stav Předseda Úřadu potvrdil v rozkladovém řízení předchozí rozhodnutí Úřadu v prvním stupni, které se týkalo zamítnutí přihlášky slovní grafické ochranné známky ve znění „Toner Recycling Service“. V potvrzeném rozhodnutí o zamítnutí této přihlášky, odůvodněné ustanovením § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách bylo argumentováno tím, že použitá kombinace obecných slov, obvyklých i v českém jazyce, je popisným označením. To bylo dále podpořeno tím, že se jedná o obvyklé označení činnosti servisu ve smyslu „servis renovace tonerů“. Přihlašovatel v rozkladu namítá, že použité označení se stalo pro jeho služby příznačné a nejen na území ČR získalo rozlišovací způsobilost, k čemuž dodává, že žádná z konkurenčních firem nepoužívá podobného slovního spojení. Z odůvodnění Odvolací orgán se nejprve zabývá samotným zněním v dnešní době již ne platného zákona o ochranných známkách z roku 1995 – popisuje, jaká označení mohou být ochrannou známkou, jaké jsou podmínky pro zápis označení do Rejstříku atd. Rozkladový orgán se zabýval rovněž třidou výrobků a služeb, do níž je předmětné označení přihlašováno. K posuzování rozlišovací způsobilosti samotné poté uvedl: „jakkoliv je třeba při posuzování rozlišovací způsobilosti provést analýzu jednotlivých slovních prvků, ze kterých je shora přihlášené označení tvořeno, nelze opomenout posouzení předmětného označení jako celku, tj. soustředit se na celkový dojem, kterým na spotřebitele působí“, k čemuž dále dodává, že při tomto posuzování je nutno stále hledět na základní funkce ochranné známky, tedy odlišovat výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů (výrobců). V odůvodnění byl proveden rozbor jednotlivých slov tvořících přihlašované označení, a to včetně překladu z anglického jazyka do českého. Po provedené této sémantické části soud konstatoval: „Ze spojení těchto tří slovních prvků je zřejmé, že označuje místo, ve kterém jsou poskytovány spotřebitelům služby spojené např. s prodejem či renovací tonerových kazet, či prodejem výpočetní techniky, a tudíž jde o označení popisné.[…] S ohledem na výše uvedené postrádá přihlášené označení požadovanou rozlišovací způsobilost, protože v oblasti obchodu je, jak již bylo uvedeno, chápáno pouze jako označení místa, ve kterém jsou poskytovány

[43]

servisní služby a služby s touto činností související, a ne jako ochranná známka označující služby pocházející od přihlašovatele“. Komentář V nadepsaném označení se rozkladový orgán zabýval popisností přihlašovaného označení. K tomu využil jednak rozboru slovních prvků tvořících posuzovanou ochrannou známky, jednak obvyklosti použitých slov v oblasti výrobků a služeb, kterých se dotýkala. S ohledem na nemožnost zápisu ochranné známky, která je tvořena pouze popisným označením pak dle mého názoru soud správně uzavřel, že přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost a je nezpůsobilé zápisu, neboť z provedených zjištění bylo patrno, že se jedná o přinejmenším běžně užívané spojení slov pocházejících z anglického jazyka, která jsou však z velké části počeštěna. Soud opět vhodně rozebral přihlašované označení na jednotlivé prvky – tentokrát slova, jejichž původ, smysl a účel v odůvodnění vyložil, na základě čehož mohl učinit výše popsaný závěr. Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-132190-98 ze dne 30. 10. 2011 (zápisná způsobilost, rozlišovací způsobilost) Při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaných označení Úřad posuzuje tato označení samostatně a objektivně z toho hlediska, zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky je komplexní problém, který zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních prvků. Vždy je nutno vzít v úvahu celkový dojem, jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží či služeb a dalším relevantním faktorům. Skutkový stav Předseda Úřadu na základě rozkladu přezkoumává prvostupňové rozhodnutí, v němž byl zamítnut návrh na výmaz ochranné známky „České královské krušovické pivo“ z důvodu nedostatečné rozlišení a tedy možné zaměnitelnosti od ochranné známky „KRÁLOVSKÉ PIVO LITOVEL“. Rozklad byl zamítnut a napadené rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz potvrzeno. Navrhovatel výmazu argumentuje především tím, že napadené rozhodnutí odporuje vnímání průměrného spotřebitele, který zná různá piva, avšak nerozlišuje místo jejich původu,

[44]

které bylo základním rozlišovacím prvků střetnuvších se označení, na jehož základě byl návrh na výmaz zamítnut. Z odůvodnění V odůvodnění rozkladu nejprve opět dochází k citaci a shrnutí dotčených ustanovení zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a to zejména ustanovení § 25 a ustanovení § 59. Následně soud popisuje podobu ochranných známek, kdy se zejména soustředí na rozdíly grafického vyobrazení, k čemuž důrazně dodává, že je třeba označení hodnotit z hlediska průměrného spotřebitele. K tomu uvádí, že pro toto posouzení je důležité, „zda průměrný spotřebitel rozezná výrobky z určitého obchodního zdroje, tzn. zda napadená ochranná známka není schopna vyvolat dojem, že se ve srovnávaných případech jedná o výrobky téhož výrobce“. Rozebíráno je rovněž znění ochranné známky, k čemuž soud uzavírá, že samotná slova „KRÁLOVSKÉ“ a „PIVO“ nemají sama o sobě dostatečnou rozlišovací způsobilost. Přesto soud pokračuje v rozboru a hledání rozlišovací prvku, který je pro posouzení zamítnutí návrh na ochranné známky rozhodující. „Tento rozlišující prvek u napadené ochranné známky je tvořen slovem „KRUŠOVICKÉ“, které označuje místo původu vyráběného piva, tj. Krušovice, a vzhledem k nedistinktivnosti ostatních slov upoutá pozornost průměrného spotřebitele jako první. Rozlišující prvky u namítaných ochranných známek jsou tvořeny jednak slovem „LITOVEL“ zcela odlišným od slova „KRUŠOVICKÉ“, které rovněž označuje místo původu vyráběného piva, tj. Litovel, a které je přednostně vnímáno běžným spotřebitelem, neboť jeho písmena jsou několikrát větší než písmena ostatních slovních prvků, a jedna obrazovými prvky, neboť napadená ochranná známka je pouze slovní“. Odvolací orgán na základě výše uvedených argumentů uzavírá, že napadená ochranná známka jako celek má dobrou rozlišovací způsobilost, a že průměrný spotřebitel bude jeden výrobek požadovat pod zkráceným názvem „KRUŠOVICE“ a druhý pod zkráceným názvem „LITOVEL“. Komentář Toto rozhodnutí je velmi kvalitně odůvodněno a svým způsobem shrnuje velkou část některých výše uvedených rozhodnutí, která jsou s ním v souladu. Odvolací orgán se pečlivě vypořádává s jednotlivými zákonnými požadavky, aby následně na základě jednoho, avšak [45]

dominantního prvku (slova) rozhodl, že ochranná známka, potažmo přihlašované označení, má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Rozkladový orgán rovněž chvályhodně pracoval s hlediskem průměrného spotřebitele, kdy se dle mého názoru správně a logicky vcítil do cílové skupiny výrobků, pro něž bylo napadené označení zapisováno. Je totiž přinejmenším pravděpodobné, že právě označení místa výroby je pro spotřebitele v dané oblasti – v tomto případě spotřebitele piva – oním prvkem, který rozhoduje o běžně používaném názvu výrobku. Tento závěr sice neplatí vždy, neboť ne všechny značky výrobků v tomto segmentu používají toho rozlišení (např. Gambrinus), nicméně pokud došlo ke střetu dvou označení, která nabízejí jedinou odlišnost oproti běžným tržním označením právě v místě původu53, byl dle mého v daném případě přístup Úřadu správný. 3.2.4 Dílčí závěr Stejně jako v případě otázky zaměnitelnosti či pravděpodobnosti záměny, i rozlišovací způsobilost označení, která byla zvolena jako druhé dílčí téma této práce, nabízí dostatečný prostor pro judikaturu. Ta sice není natolik bohatá jako v případě předchozím, nicméně i z menšího počtu judikátů lze shledat konstantní tendenci ve výkladu tohoto pojmu. Rozhodnutí soudu se vzájemně doplňují a posuzování rozlišovací způsobilosti nebo distinktivnosti probíhá opět z pohledu průměrného spotřebitele. V judikatuře je opět zdůrazněno, že na posuzované označení je nutno nahlížet jako na celek, avšak je zároveň zapotřebí jej hodnotit po jednotlivých prvcích. Ve většině rozhodnutí pak lze nalézt závěr, že i jeden dominantní prvek v označení může co do rozlišovací způsobilost překonat několik méně dominantních prvků, kterou u několika označení či ochranných známek podobné či dokonce shodné. Tento způsob výkladu se mi zdá být logickým, neboť i z výše uvedeného judikátu, týkajícího se krušovického piva je patrno, že jedno jediné dominantní slovo může skutečně ovlivnit vnímání celé ochranné známky, tím spíše u běžného spotřebitele, jenž se v dané oblasti průměrných způsobem vyzná. Jako popisná jsou pak konstantně označována označení, které zjednodušeně řečeno konstatují z původu výrobku či služby patrné informace. Tak například zcela správně ochranná známka, skládající se pouze z údaje o místě původu není schopna rozlišit více výrobků, tím spíše pak třeba v případě, kdy je určitá oblast známá pro některý druh výrobků

53

Srovnej například rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 90/2006-123 ze dne 23. 7. 2008.

[46]

či služeb. Důležité je ale i konstatování, že rozlišovací způsobilost je nutno posuzovat nejen z objektivního pohledu, nýbrž i subjektivně s ohledem na okolnosti konkrétního případu.

3.3

Užívání ochranné známky Další ze zvolených oblastí známkového práva, která při studiu podkladů (tedy zejména

rozhodnutí Úřadu v prvním i odvolacím stupni a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze) upoutala autorovu pozornost, je oblast zabývající se užíváním ochranné známky. Z povahy ochranné známky, nebo lépe řečeno z důsledků, které pro možnost používat označení jeho zápis do Rejstříku jakožto ochranné známky má, je zákonem stanovena možnost, za jakých podmínek lze ochrannou známku z Rejstříku mimo jiné vymazat, což je na druhou stranu možnost s poněkud silnými dopady do sféry práv vlastníka ochranné známky. 3.3.1 Právní předpisy „Jakkoliv zákon nezavádí povinné užívání ochranné známky jako nutný předpoklad jejího zápisu do rejstříku, ukládá jejímu vlastníkovi užívat ochrannou známku pod sankcí případného omezení práv z ochranné známky, popřípadě ztráty práv z ochranné známky.“54 Z úvodu k této podkapitole plyne, že zápisem ochranné známky povinnosti jejího vlastníka nekončí, což je závěr zcela správný. Jelikož ochranné známky vylučují možnost ostatních osob užívat shodné či podobné označení (vzbuzující pravděpodobnost záměny) pro shodné či podobné výrobky či služby, musí být zajištěno, aby zápisu ochranné známky nebylo zneužíváno například k odstranění konkurence. Kromě toho je zjevná rovněž snaha zákonodárce o pravidelné „čištění“ Rejstříku od ochranných známek, které nejsou svými vlastníky užívání. Především proto bylo do Zákona o ochranných známkách vloženo ustanovení § 13 odst. 1, podle něhož, „pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody“. Již z dikce tohoto ustanovení je patrné, že ustanovení Zákona o ochranných známkách nabízí široky prostor pro judikatorní výklad.

54

Roman Horáček, a kolektiv. Zákon o ochranných známkách, Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, 543 s.

[47]

Zmiňovanými následky jsou podle ustanovení § 14 Zákona o ochranných známkách jednak nemožnost prohlásit ochrannou známku „za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13“, a dále možnost prohlásit pozdější ochrannou známku za neplatnou jen pro ty výrobky a služby, pro které je starší ochranná známka užívána, nikoliv pro všechny, pro které byla starší ochranná známka původně zapsána. Ustanovení § 31 Zákona o ochranných známkách pak umožňuje sankce ještě mnohem přísnější: podle písmene a) tohoto ustanovení může být ochranná známka na návrh třetí osoby zrušena, nebyla-li po „nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody“. Vlastník ochranné známky je tedy povinen ochrannou známku řádně užívat, chce-li si ochranu, kterou mu její zápis přinesl, uchovat i do budoucna55. Přes opakovaně zmiňovanou závažnost dopadů neužívání ochranné známky je zákon v přesné specifikaci tohoto pojmu, stejně jako jeho praktického používání poněkud strohý, což, jak již bylo zmíněno, nabídlo prostor rozhodovací praxi. Jak s touto možností Úřad a soudy naložili, porovnáme v následujících částech, v nichž budou opět představena vybraná rozhodnutí, a to včetně odůvodnění, popisu skutkového stavu a krátkého subjektivního komentáře autorem. 3.3.2 Rozhodnutí podle Zákona o ochranných známkách Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 10 Ca 8/2006 ze dne 26. 6. 2007 (funkce ochranné známky, neužívání ochranné známky) Skutkový stav V tomto řízení je sice pravděpodobně nutno označit za hlavní posuzované otázky procesní, nicméně napadení klíčového důvodu výroku o zrušení zápisu ochranné známky, kterým bylo prokázání jejího užívání jejím majitelem, způsobilo, že soud se musel poněkud detailněji zabývat právě i otázkou užívání, respektive neužívání ochranné známky a z toho plynoucích následků. Řízení o zrušení ochranné známky a tedy i toto řízení přitom věcně spočívá v tom, že se osoba, která hodlá používat shodné nebo podobné označení takovému označení, které je přihlášeno jako ochranná známka, avšak není reálně užíváno, domáhá zrušení takové neužívané ochranné známky. Důležité je podotknout, že podle logických zásad i podle znění 55

Srovnej R. Horáček in Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 360 s.

[48]

zákona (nejen v současné době účinného Zákona o ochranných známkách) je nutno prokazovat existenci užívání, nikoliv neexistenci. Z odůvodnění Soud se v úvodu, nežli se dostane k samotným procesním námitkám žalobce, zabývá základními vlastnostmi ochranných známek – nezaměnitelností, rozlišovací funkcí, rovněž zmiňuje funkci garanční či propagační. Všechny tyto funkce následně shrnuje tak, že možnost přihlášení označení jako ochranné známky, čím je zaručeno jeho výlučné používání právě jejím majitelem, je umožněno z důvodu, aby „označení na trhu užíval (s právem výlučnosti pro své výrobky), nikoli aby zápisem blokoval možnost přihlášení shodných či podobných označení jiným“. Poté se soud zabývá zněním Zákona o ochranných známkách v souvislosti s možností zrušení ochranné známky v důsledku jejího neužívání, což shrnuje tak, že zrušení ochranné známky je možné, ba dokonce žádoucí tehdy není-li ochranná známka po „určitou, v zákoně definovanou dobu, a to pětiletou, užívána a ochrana takto zápisem přiznaná určitému označení brání v užívání takového označení jiným výrobcům na trhu, ačkoli na trhu výrobky s tímto označením, s touto ochrannou známkou nejsou“. Následně se soud v odůvodnění široce zabýval procesními námitkami stran, které však nejsou pro tuto práci podstatné. Komentář Rozhodnutí je zajímavé definováním základního účelu ochranných známek a jejich bazálních vlastností, z nichž soud obratně vyargumentoval potřebu možnosti nechat ochrannou známku zrušit v případě, kdy není svým majitelem užívána. Soud se tedy opět zabývá samotným účelem ochranných známek, z něhož následně dovozuje za jakých okolností je možno ochrannou známku užívat, respektive neužívat, a dále jak je možno neužíváním ochranné známky zdůvodnit nutnost jejího zrušení. 3.3.3 Ostatní rozhodnutí Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-609-03 ze dne 23. 5. 2001 (neužívání ochranné známky, zdůvodnění neužívání) Účelem ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. je možnost odstranit z rejstříku ty ochranné známky, které jsou v něm sice zapsány, avšak nejsou [49]

jejími majiteli užívány. K neužívání ochranné známky však může docházet z různých důvodů, a to ať úmyslných či neúmyslných. Toto ustanovení umožňuje každému majiteli ochranné známky, která je napadena z důvodu jejího neužívání, její neužívání řádně zdůvodnit. V takovém případě, ač není napadená ochranná známka užívána, je-li její neužívání řádně zdůvodněno, je návrh na výmaz zamítnut. Skutkový stav Navrhovatel se v tomto sporu domáhá výmazu ochranné známky „ABC“, jejímž majitelem je akciová společnost s tím, že ochranná známka nebyla po dobu pěti let užívána. Návrh na výmaz byl rozhodnutím zamítnut na základě odůvodnění, že majitel neužívání ochranné známky řádně zdůvodnil, neboť důvody neužívání vznikly nezávisle na vůli majitele, který mimo jiné prohlásil, že jakmile přestane být ochranná známka zneužívána třetí osobu, bude ochrannou známku řádně užívat. Proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad, v němž argumentoval zejména tím, že časopis „ABC“ je vydáván navrhovatelem, který tuto známku dlouhodobě užívá, avšak nemůže si ji zaregistrovat kvůli právu přednosti jiného subjektu, který ji však neužívá, což je v přímém rozporu se zákonem č. 137/1195 Sb., o ochranných známkách. Zároveň navrhovatel poněkud zajímavě (avšak nikoliv nesmyslně) argumentuje tím, že pokud by nyní začal majitel ochranné známky časopis „ABC“ vydávat, dopustil by se nekalosoutěžního jednání, což dále svědčí navrhovateli výmazu, neboť současný majitel nemůže zapsanou ochrannou známku užívat ani z tohoto hlediska a proto by měla být vymazána. Z odůvodnění Správní orgán se nejprve zabývá posuzování předmětné otázky z pohledu řízení, k čemuž v souladu se zákonem a judikaturou konstatuje, že podle „ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. je na majiteli napadené ochranné známky, aby předložil důkazy o jejím užívání v rozhodném období pro stanovené výrobky a služby, případně řádně zdůvodnil její neužívání“. Rozhodnutí dále pokračuje odůvodněním využitým v právní větě, čímž se správní orgán postupně přibližuje konkrétním důvodům, na základě nichž majitel ospravedlňuje neužívání ochranné známky. Odvolací orgán se ztotožnil s rozhodnutím první instance a přijal tak majitelem tvrzené důvody neužívání ochranné známky, které vznikly „nezávisle na vůli majitele napadené ochranné známky, nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí a leží tedy mimo něj, přičemž majitel napadené ochranné známky učinil potřebná opatření, tj. podal [50]

shora uvedený návrh žaloby, aby zamezil neoprávněnému užívání jeho ochranné známky jiným subjektem a mohl ji pak sám řádně užívat“. Komentář V tomto rozhodnutí je názorně patrný způsob, jakým je dle Úřadu zapotřebí posuzovat neužívání ochranné známky. Úřad přitom rozhoduje v souladu s ostatní judikaturou či rozhodovací praxí správních úřadů. Oběma stranám sporu byl dán dostatečný prosto pro argumentaci týkající se užívání a neužívání ochranné známky, přičemž konstantně se staršími rozhodnutími a samotnou dikcí zákona byl kladen důraz na argumentaci majitele ochranné známky, jejíž neužívání je namítáno. Poté již bylo čistě na správní posouzení Úřadu, zda jsou důvody uvedené majitelem dostatečné k vysvětlení řádného neužívání známky. Vzhledem k tomu, že Úřad důvodům majitele uvěřil a potvrdil to, že na jejich základě lze neužívání ochranné známky prominout, stanovil zároveň svého druhu okraje pro další rozhodnutí, která tak vždy musejí zvažovat zájmy obou subjektů ve spojitosti s předchozím usnesením – tedy základními vlastnostmi ochranných známek a cíli zákona. V tomto případě bylo rozhodnutí soudu o to zajímavější, že navrhovatel výmazu byl zároveň osobou žalovanou v jiném sporu, v němž majitel ochranné známky tvrdil zneužívání této známky, z něhož plynulo namítané neužívání. Soud proto dle mého názoru správně posoudil, že za dané (nutno říci doposud pravomocně nerozhodnuté) situace nelze neužívání ochranné známky přičítat k tíži jejího majitele, když je možné očekávat rozhodnutí, v němž bude navrhovatel zrušení označen sám za „škůdce“. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 9 Ca 68/2003-36 ze dne 22. 12. 2005 (užívání ochranné známky) I. Za užívání ochranné známky je nutno považovat nejen její přímé užití v podobě umístění na výrobcích či jejich obalech, ale i užití nepřímé, spočívající v užití ochranné známky ve spojení s výrobky či službami (§ 13 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách), například na doprovodných dokumentech nebo reklamních předmětech. Skutkový stav Spor se týká návrh na výmaz slovní ochranné známky ve znění „Budweiser Bier Budbräu“, který byla zapsána jejím majitelem v roce 1934. Výmaz je navrhován na základě důvodu, že ochranná známka nebyla užívána v obchodním styku, na výrobcích majitele či na [51]

jeho obalech, ani dalším způsobem, jež by bylo možno pokládat za relevantní, po dobu delší pěti let, čímž došlo k naplnění litery zákona tuto situaci předvídající. Majitel ochranné známky předložil ve správním řízení dokumenty různého druhu, které však navrhovatel zpochybnil s tím, že zákon pojem užívání blíže nedefinuje a že lze dovodit, že zákon počítá s užíváním ochranné známky na určitém výrobku, pro který byla přihlášena, což však majitel známky navržené ke zrušení nečiní. Městský soud žalobu zamítl. Z odůvodnění Po shrnutí skutkového stavu se soud zabýval konkrétními námitkami žalobce. Jednou z takových námitek byla námitka, že ochranná známka byla majitelem užívána pouze na reklamních předmětech a nikoliv konkrétních výrobcích majitele, čímž nedošlo k naplnění pojmu užívání podle zákona. K tomuto soud konstatoval, že „účelem výmazu ochranné známky z důvodu jejího neužívání v rozhodné době ve smyslu § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách56 je zabránit udržování ochranné známky jejím majitelem toliko z blokádních či spekulativních důvodů“. Soud se následně zabýval samotným pojmem užívání ochranné známky, u něhož se neztotožnil se závěry žalobce. Soud uvedl, že není nutné užívat ochrannou známku pouze na konkrétních výrobcích, ale i užití nepřímé, které s výrobky či službami jejího majiteli určitým způsobem souvisí, což označil za užívání nepřímé. Dále dodal, že „aby mohl uspět návrh na výmaz určité ochranné známky z důvodu jejího neužívání, musí majitel ochranné známky projevovat o tuto známku v rozhodné době pěti let zřejmý a trvalý nezájem a nesmí učinit nic, co by svědčilo o jeho úmyslu ochrannou známku užít některým z výše uvedených způsobů“. Další části odůvodnění bylo posouzení konkrétního výrobku, pro nějž byla ochranná známka. Soud v odůvodnění uvedl, že pivo jako výrobek není samo o sobě schopno jakékoliv označení nést. Označení by poté měla být na obalu, jenž však například v případě, že je výrobek do restaurací dodáván v sudech, neplní takovou funkci, aby k umístění označení došlo. Poté by logicky přišla na řadu sklenice, z níž je výrobek konzumován, avšak i zde soud dospěl k závěru, že sklenice mohou být prosty jakéhokoliv označení, a to například z důvodu, aby mohly být používány pro výrobky několika výrobců, které se v restauracích pravidelně střetávají. Logicky proto uzavřel, že „ochranná známka výrobce piva bude užita na jiných předmětech spojených s prodejem či konzumací piva a v restauracích obvyklých, jako např. na reklamních plakátech, pípě, ubrusu, pivním tácku, stojánku „réservé“ umístěném na stole

56

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

[52]

v restauraci či na reklamních předmětech propagujících určitou značku piva nebo jeho výrobce“. Komentář Do této chvíle popisované rozhodnutí velmi dobře posoudilo jak teoreticko-právní otázky, tak otázky skutkového stavu. Soud kvalitně a zejména velmi logickým způsobem zhodnotil možnosti výrobku, pro který je ochranná známka navržená ke zrušení zapsána a uzavřel, že z povahy tohoto výrobku nelze majiteli ochranné známky vyčítat, že označení užívá způsobem, jenž v žalobě namítal žalobce. Použitou argumentací soud stanovil důvod, na jehož základě je zapsanou ochrannou známku možno užívat nikoliv zcela obvyklým způsobem, který vcelku trefně označil za užívání „nepřímé“. Rozsudek Nejvyššího soudu spis. zn.: Rv I 956/34 ze dne 17. 5. 1934 (blokační zápis) Jest po zákonu přípustné, dal-li si podnikatel chrániti značný počet známek, ač z nich velké části nepoužívá. Skutkový stav Tento případ byl sporem o náhradu škody, kdy byl podán návrh n výmaz značky „Fix“, přičemž bylo mimo jiné namítáno, že žalovaný má zaregistrováno 1500 až 200 ochranných známek, ačkoliv reálně užívá pouze jejich zlomek s tím, že jakmile jeho konkurent začne některé z podobných ochranných známek užívat, okamžitě je žalován o její výmaz. Před podáním žaloby bylo rozhodnuto, že jednání žalovaného nebyla žádná škoda způsobena a že nelze pozorovat zřejmý úmysl žalovaného jakoukoliv škodu způsobit a navíc, za předpokladu, že by škoda vznikla, by nebylo možno konstatovat, že způsobení škody bylo předem zamýšleno. Dále bylo konstatováno, že zápis defenzivních známek ze strany žalovaného nemůže být učiněn s úmyslem kohokoliv poškodit. Z odůvodnění Dostupné odůvodnění rozsudku je poněkud strohé, nicméně je z něho patrný způsob uvažování Nejvyššího soudu. Ten totiž prohlašuje, že „při známém rozsahu závodů žalované firmy není nijak nápadným, že si opatřila značný počet t. zv. známek defenzivních, aby byly po [53]

ruce při okamžité potřebě. Tím však ještě neznemožnila založení podniků jiných podnikatelů, tudíž ani žalobce v témž odvětví výroby. Není myslitelno, aby se žalovaná uvedeným způsobem zabezpečila proti každému použití jakýchkoli známek jiným soutěžitelem. Že se domáhala výmazu žalobcovy známky, která se tak nápadně podobala její známce, jest pochopitelno, neměla-li se její známka státi bezcennou.“ Komentář Na tomto rozhodnutí je dobře znatelný vývoj v oblasti ochranných známek, neboť dle znění rozhodnutí je zjevná jak změna zákona, tak uvažování soudů (samozřejmě touto změnou způsobené). Soud v podstatě argumentuje tím, že vždy existuje dostatečné množství označení, která ještě nejsou zapsána jako ochranné známky, což zaručuje každému subjektu možnost vstupu do podnikatelské sféry. Dnešní postoj k této otázce je, možná i dobou, která od doby rozhodnutí uplynula, odlišný. Troufám si však tvrdit, že se jedná o předvídatelný vývoj, neboť počet registrovaných známek se nepochybně znatelně zvyšuje, stejně jako jejich hodnota. Proto musel zákonodárce a následně i soudní a správní orgány změnit způsob ochrany tak, aby jednoho dne k faktické mu vyčerpání možnosti zaregistrovat si ochrannou známku, nedošlo. To je totiž možné připustit tehdy, nebudeme-li počítat neomezené množství kombinací slov, ale pouze ty kombinace, které mají určitý význam a jsou pro výrobky či služby alespoň z nějakého důvodu vhodné. 3.3.4 Dílčí závěr Rovněž ve třetí podkapitole bylo předloženo několik rozhodnutí různých orgánů a z různých dob, která se shodně zabývala užíváním ochranných známek. Rozhodování orgánu bylo i v této oblasti kvalitní, a pokud bylo možno nalézt rozpor mezi výkladem jednotlivých pojmů či přístupem k nim, bylo to způsobenou pouze změnou v platných právních předpisech. Kromě toho se totiž soudu dostatečně držely předchozích rozhodnutí ve shodných otázkách, na která se také odvolávala. Za zajímavé považuji opět velmi detailní hodnocení konkrétních podmínek jednotlivých případů a posuzování naplnění litery zákona v jemných nuancích, s nimiž příslušné orgány pracovaly. Proto je z judikatury možné vyvodit, jaké neužívání ochranné známky lze přičítat k tíži jejího majitele a jaké lze naopak považovat za důvodné atd. Stejně jako v předchozím případě je možno uzavřít, že nebyla nalezena judikatura či rozhodnutí

[54]

správního orgánu, která by byla v přímém rozporu s předchozími rozhodnutími. I v této oblasti je tedy judikatury konstantní, a to jak napříč časem, tak napříč jednotlivými orgány. Jak bylo výše uvedeno, i v této kapitole byl nalezen jeden nikoliv nepodstatný rozpor. Ten byl však zcela evidentně způsoben pouze odlišnou právní úpravou, k jejíž změně došlo s ohledem na vývoj celé oblasti ochranných známek, stejně jako s ohledem na úpravu povinnosti užívání ochranných známek. Přesto autor přijímá tento závěr s radostí, neboť i takovýto závěr zčásti dopomáhá k vytvoření pestřejšího závěru práce samotné a potvrzuje správnost a vhodnost metody v této práci zvolené.

[55]

4. Závěr Cíle této práce byly v předchozích řádcích dostatečně objasněny. V počátku stanoveným záměrem bylo zvolení několika oblastí rozhodovací praxe v otázkách ochranných známek – oblastí, které mají na předmětnou oblast zásadní vliv. Takto vybraná rozhodnutí měla být následně podrobně rozebrána a autorem této práce zhodnocena. Tento cíl byl beze zbytku splněn. S ohledem na rozsahová omezení došlo k výběru tří hlavních pojmů, jejichž výklad a s jejichž posuzováním související rozhodnutí byla detailně rozebírána. Jednalo se o pravděpodobnost záměny označení, rozlišovací způsobilosti označení a v neposlední řadě užívání ochranných známek. Zvolení těchto témat bylo rovněž odůvodněno. Následně došlo k popisu konkrétních rozhodnutí takových způsobem, aby si mohl každý čtenář udělat dostatečnou představu o skutkových okolnostech případu, stejně jako právnímu posouzení věci ze strany příslušného orgánu. Hlavním cílem, který byl vytyčen, však byla příprava podkladů pro učinění závěru, zda jsou orgány – tedy Úřad a soudy – ve svém rozhodování vzájemně mezi sebou i v rámci jednotlivých soustav konstantní. Zda k výkladu jednotlivých otázek, které jsou bez ohledu na k rozhodování příslušný orgán shodné, přistupují konzistentně. Před prezentováním závěru samotného je bohužel nutno znovu zdůraznit, že rozsah práce je v souvislosti s jejím druhem značně omezen, a proto při zachování alespoň základních vědeckých zásad a přezkoumatelnosti dosažených závěrů nebylo možné srovnat větší množství rozhodnutí, na jejichž základě by byly závěry objektivnější. Přes výše uvedené však lze závěrem s mírným potěšením konstatovat, že rozhodovací praxe orgánů rozhodujících spory z ochranných známek je konstantní. Při porovnávání velkého množství rozhodnutí nebyla nalezena zásadní otázka, v níž by jednotlivé orgány rozhodovaly ve vzájemném rozporu. Zhodnocení práce bylo nicméně poněkud ztížené v tom smyslu, že napříč celou rozhodovací činností všech orgánů bylo hojně používáno citování rozhodnutí starších, časově předchozích. Tato skutečnost je zcela jistě pozitivní a zvyšuje právní jistotu občanů ČR a vůbec všech, kteří požadují ochranu na základě Zákona o ochranných známkách či evropských předpisů. Pro tuto práci samotnou však tento stav nebyl, nutno říci, ideální. Je tomu tak proto, že v případě, kdy většina rozhodnutí řešících shodnou právní otázku pouze odkázala na rozhodnutí předchozí, které následně pouze částečně doplnila či rozšířila ve vhodném rozsahu, nebyl zjednodušeně řečeno prostor ke komparaci tak rozsáhlý, jak autor při volbě tématu očekával. I tento závěr je však nutno akceptovat, [56]

neboť je výsledkem rozsáhlého a objektivního hodnocení podkladů. Samozřejmě lze dodat, že místy vyskytnuvší se rozpory jsou s ohledem na rozmanitost a množství rozhodnutí v daných otázkách zcela běžné a přijatelné, neboť pravděpodobně není v lidských silách zcela eliminovat rozdílnost názorů mezi lidskými jedinci. Co je podstatné je však to, že se orgány vzájemně (tedy zejména soudy Úřad) kontrolují a dohlížejí na konstantnost přijímaných rozhodnutí. Hodnocení konstantnosti by bylo možno rozdělit na dvě části – jednak z hlediska časového, jednak z hlediska obsahového. Co se týče hlediska obsahového, již bylo řečeno, že všechny orgány vykládají a používají předmětné pojmy de facto shodně. Byl-li nalezen jakýkoliv rozpor, bylo to způsobeno tím, že se jednalo například o rozhodnutí Úřadu v první instanci, které bylo následně uvedeno do souladu nadřízeným orgánem. Toto je ale konec konců rovněž pozitivní závěr, který lze učinit – nadřízené orgány, ve většině případů soudy, plní svoji předpokládanou roli sjednotitele rozhodovací praxe a upevňovatele právní jistoty, což lze nepochybně kvitovat s povděkem. V rovině časové je možno prohlásit, že přístup rozhodujících orgánů k jednotlivým otázkám není neměnný, což je však způsobeno čistě změnou právní úpravy. Z některých výše uvedených rozhodnutí bylo přitom jasně patrné, že v dnešní době je otázka užívání, respektive možnosti blokace ochranných známek, řešena odlišně. To je však spojeno právě se změnou právní úpravu. V ostatních otázkách, kde lze právní úpravu obsahově srovnat, rovněž nelze učinit závěr, že by se příslušné orgány s odstupem času k některému z vybraných pojmů stavěly zcela odlišně, nežli v době dřívější. Téma této diplomové práce skýtá i po jejím zpracování nadále dostatek prostoru – ať už z důvodu v úvodu prokázané důležitosti ochranných známek jako takových, či z důvodu opakovaně namítaného omezení prostoru. Okruhů, jejichž porovnání by bylo do budoucna možno zvolit, je bohatou právní úpravou oblasti ochranných známek, stále dostatek. Předpokládám však, že i v dalších oblastech by byly závěry velmi podobné, jako tomu bylo v tomto případě.

[57]

5. Seznam použitých zkratek Právní předpisy a mezinárodní smlouvy: Nařízení

Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994 kterým se mění nařízení č. 40/94

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pařížská úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 ve znění pozdějších revizí

Směrnice

První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Zákon o ochranných známkách

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o vymáhání

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví

Ostatní zkratky: ČR

Česká republika

ES

Evropská společenství

ESD

Evropský soudní dvůr (dnes Soudní dvůr EU)

EU

Evropská unie

KS

krajský soud

[58]

Rejstřík

Rejstřík

ochranných

známek

vedený

Úřadem

průmyslového vlastnictví Soudní dvůr EU

Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr neboli ESD)

Úřad

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky

WIPO

Světová organizace duševní vlastnictví se sídlem v Ženevě (World Intellectual Property Organization)

WTO

Světová

obchodní

organizace

(World

Trade

Organization)

6. Seznam použité literatury a ostatní zdroje Knižní zdroje (abecedně dle názvu díla) Knappová Martina a kol. Občanské právo hmotné. 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, ISBN: 80-7357-128-5 Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák, a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa, a kolektiv. Obchodní zákoník, 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, ISBN: 80-7179-879-7 Dušan Hendrych, a kolektiv. Právnický slovník, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 Slováková Zuzana. Průmyslové vlastnictví, 2. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2006, ISBN: 8086920-08-9 Horáček, R., Macek, J., Biskupová, E. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. II. díl. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400375-2 Horáček, R., Macek, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže. I. díl. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2007, ISBN: 978-807179-537-7 Roman Horáček a kolektiv. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-058-4 [59]

Odborné články (chronologicky) Jiří Grygar: Komunitární ochranná známka, Justiční praxe 1-2/2002 Pavel Svoboda: Davidoff: Vítězství práv k ochranné známce nad právy vlastnickými před Evropským soudním dvorem, Evropské právo 2/2002 Jaroslav Salač: Vyčerpání práva z ochranné známky, Evropské právo 3/2002 Karel Čermák jr.: Ochranná známka Společenství a vstup Česka do ES, Právní rádce 2/2003 Petr Kupka: Národní ochranné známky ve vztahu k ochranné známce Společenství, Právní zpravodaj 5/2004 Radim Charvát: Ochranná známka Evropských společenství, Právní rádce 8/2004 Jiří Zapletal: Povinné užívání ochranné známky, Právní rádce 9/2004 David Štros: Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka, Právní rozhledy 4/2005 David Raus: Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky, Soudní rozhledy 3/2006 Karel Čermák jr.: Spory v oblasti ochranných známek, Právní rádce 3/2006 Pavel Koukal: Vymáhání práv z vlastnictví ochranných známek, Právní zpravodaj 11/2006 Milan Tauber: Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky II., Soudní rozhledy 11/2008 Milan Tauber: Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky III., Soudní rozhledy 7/2009 Martin Boháček, Jakub Menčl: Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (1. část), Obchodněprávní revue 12/2011 Martin Boháček, Jakub Menčl: Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (2. část), Obchodněprávní revue 1/2012 Právní předpisy a související (chronologicky) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 ve znění pozdějších revizí Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

[60]

První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, ve znění Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94 Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdější předpisů Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví

Judikatura (chronologicky) Rozsudek Nejvyššího soudu spis. zn.: Rv I 956/34 ze dne 17. 5. 1934 Rozsudek ESD ve věci C-14/83, Von Colson and Kamman Rozsudek ESD ve věci C-106/89, Marleasing Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: OZ 58060-90 ze dne 13. 4. 1995 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, spis. zn. 3 Cmo 1427/94 ze dne 25. 9. 1996 Rozsudek ESD ve věci C-251/95, ve věci SABEL z roku 1997 Rozsudek ESD ve věci C-210/96, Gut Springenheide a Tusky ze dne 16. července 1998 Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-609-03 ze dne 23. 5. 2001 Rozhodnutí ÚPV spis. zn.: O-150894-00 ze dne 24. 5. 2001 Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-161639-00 ze dne 8. 8. 2001 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 A 59/2002-47 ze dne 25. 1. 2006 Rozsudek ESD ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt z roku 2002 Rozsudek ESD ve věci C-283/01, Shield Mark v Joost Kist z roku 2003 [61]

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 A 1/2002-66 ze dne 27. 10. 2005 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j.: 9 Ca 68/2003-36 ze dne 22. 12. 2005 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 7 A 59/2002 ze dne 25. 1. 2006 Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j.: 10 Ca 74/2005-88 ze dne 23. 2. 2006 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j.: 1 As 28/2006-97 ze dne 26. 10. 2006 Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j.: 9 Ca 212/2005-64 ze dne 11. 4. 2007 Rozsudek Městského soudu v Praze č. j.: 10 Ca 8/2006 ze dne 26. 6. 2007 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 As 57/2006 ze dne 19. 9. 2007 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 50/2007-182 ze dne 23. 7. 2008 rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 90/2006-123 ze dne 23. 7. 2008 Rozsudek Nejvyšší správního soudu č. j.: 6 A 67/2002 – 46 ze dne 23. 10. 2008 Rozsudek ESD ve věci C-102/07, adidas AG a adidas Benelux BV proti Marca Mode CV a další z roku 2008 Rozsudek Nejvyššího správní soudu č. j.: 4 As 1/2008-220 ze dne 30. 3. 2009 Rozhodnutí Úřadu, č. j.: O-443877/58740/2010/ÚPV ze dne 23. 5. 2011 Rozhodnutí Úřadu, spis. zn.: O-132190-98 ze dne 30. 10. 2011 Rozsudek ESD ve věci C-122/10, Konsumentombudsmannen proti Ving Sverige AB z roku 2011 Internetové zdroje (chronologicky dle data citace) Jak funguje Evropská unie, Váš průvodce po institucích EU. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky

Evropských

společenství,

2006;

48

s

[online].

Dostupné

z:

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/53/2006-cs.pdf [citováno 2011-12-19] http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_ 01 _e.htm [citováno 2011-12-27] Interbrand

Ranking

[online].

Dostupné

z

URL

http://www.macobserver.com/imgs/tmo_articles/20120116 interbrandtable_669.jpg [citováno 2012-01-17] http://www.oami.eu.int http://upv.cz/cs.html http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm https://isdv.upv.cz/ http://eur-lex.europa.eu/

[62]

7. Klíčová slova / keywords -

Ochranné známky / trademarks

-

Rozhodovací praxe / case law

Abstrakt Diplomová práce na nadepsané téma se zabývá rozhodovací praxí orgánů, jež jsou či byly příslušné k rozhodování sporu v oblasti ochranných známek. Po úvodu diplomové práce je čtenář v krátkém exkurzu seznámen s historií právní úpravy ochranných známek, a to převážně na území České republiky. Následně dochází k popisu právní úpravy aktuální, z níž diplomová práce vychází. Tato část je přitom rozdělena na úpravu hmotněprávní, v niž jsou představeny základní instituty v úpravě ochranných známek, a to jak z hlediska práva českého, tak s odkazem na právo komunitární. Druhá část je částí procesněprávní, v níž dochází k popisu k rozhodování příslušných orgánů a dále stručnému představení řízení, která mohou v oblasti ochranných známek nastat. V tomto místě je rovněž osvětleno, že právě na základě velmi bohaté rozhodovací praxe a judikatury, stejně jako na rozmanitosti příslušných orgánů, bylo téma diplomové práce zvoleno. Stěžejní částí je třetí kapitola, v níž dochází k detailnímu představení právní úpravy tří zvolených otázek, jež jsou pro ochranné známky dle názoru diplomanta stěžejní – pravděpodobnosti záměny, rozlišovací způsobilosti a užívání ochranné známky. Tyto pojmy jsou v úvodu každé subkapitoly zanalyzovány, zejména z pohledu zákona o ochranných známkách a odborné literatury tak, aby byla osvětlena materie, s níž se bude nadále pracovat. Poté je ke každé z konkrétních otázek, jež autor zvolil, předloženo několik rozhodnutí s ní souvisejících, která jsou detailně rozebrána co do skutkového stavu a použitého odůvodnění. Ke každému předloženému rozhodnutí diplomant dále předkládá osobní názor na v něm použitou argumentaci a vysvětluje jeho souvislosti s rozhodnutími ostatními. Každá subkapitola obsahuje také dílčí závěr, v němž je uzavřena konkrétní otázka z pohledu konstantnosti a přístupu rozhodovacích orgánů. V úplném závěru pak diplomant předkládá tezi o konstantnosti či specifičnosti jednotlivých rozhodnutí, a to hned z několika hledisek. Autor se zabývá závěrečným zhodnocením uvedeného tématu nejen v rámci konkrétního, příslušného orgánu, ale i rozdílností z hlediska časového, kdy je porovnán vliv měnící se právní úpravy na přístup soudů či úřadů k posuzování jednotlivých otázek. [63]

V práci jsou srovnávána jak rozhodnutí aktuální, která jsou těžištěm celého textu, tak místy doplněná rozhodnutí historická – ať již z doby platnosti minulého zákona o ochranných známkách, tak například judikatury prvorepublikové v otázkách, které se obsahově ne zcela změnily a v nichž tedy právní úprava alespoň částečné srovnání připouští. Na základě popsaného postupu a v práci obsaženého odůvodnění diplomant dospívá k názoru, že rozhodovací praxi v oblasti ochranných známek lze označit za převážně konstantní, neboť až na drobné výjimky nebyla nalezena rozhodnutí, která by byla v přímém rozporu. S povděkem naopak autor kvituje přístup všech příslušných orgánů k odůvodňování jimi přijatých rozhodnutí, stejně jako k bohatému používání předešlé judikatury, v čemž shledává značné zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Celkově je tedy závěr provedené práce pozitivní, byť je autor místy „nespokojen“ s možností porovnávat rozhodnutí v případě, kdy je konkrétní dílčí část zvolené otázky posouzena pouze jedenkrát a následně je v totožných věcech na takovéto rozhodnutí pouze odkazováno. To je sice skutečností vhodnou pro praxi, nicméně tato skutečnost byla pro tvorbu této práce zároveň poněkud komplikujícím faktorem.

Abstract Presented diploma work on above mentioned theme is focused on judicial activity of authoritative bodies or courts, which are or were authorized to give judgements in area of trademarks. First part of the work is naturally an introduction, which contains only general information about chosen topic and trademarks. After that brief history presentation of trademarks area follows. Then is the reader familiarized with actual regulations in force. This part is divided into two subchapters – the first one is focused on substantive law, the second on procedural law. In the second part is also closer explained why was chosen this topic of the diploma work, which is related to variety and diversity of case law in this matter. At the same time author presents authoritative bodies or courts, which give decisions in the area of questions – trademarks (brands). Due regards are taken relative to membership of Czech Republic in the European Union, and therefore to its regulations as well. Main chapter of presented diploma work is chapter three. In this chapter comes closer and detailed explanation of three, for the area of trademarks due to opinion of author fundamental, questions – likelihood of confusion, distinctive capability and trademark usage.

[64]

In connection with every one of those themes is consequently chosen case-law, which is elaborately analysed – author provides reader with state of facts, grounds of decision and also with his own, subjective point of view. In the end of every subchapter there is a partial conclusion based on taken analysis.In the end of this diploma work there is presented integrated point of view on the problems of case law in trade mark area. The processor of the work reviews component conclusions, in respect with concrete authoritative bodies, regulations in force as well as in overall.Analysed case law is actual case law as well as historical, as from recent history as from for example period after World War I. Author of this diploma work closes the text with conclusion that the analysed case law in question is more or less constant, which is based on previously stated facts. Some specificities or contrast are presented as well, but with regards to the variety of the case law, it was very unlikely that such case will not be found.

[65]