Intellectuele rechten kroniek 2006

Doctrine

Intellectuele rechten kroniek 2006 Er werd uitspraak gedaan over stazakjes, Suske en Wiske (al dan niet in pornoversie), inbreukplegende senioren, het driestrepenmerk van Adidas en domeinnamen van wetswinkels. Mobistar mag haar groene kleur blijven gebruiken maar de paarse kleur van Proximus komt in het gedrang. Nijntje mag geen coke meer snuiven en GoogleNews niet langer informeren. Unibet mag voetballers blijven afbeelden en Daimler Chrysler mag wagens onder de naam Picaro op de markt brengen. Grensoverschrijdende octrooiprocedures worden moeilijker. Parfums worden auteursrechtelijk beschermd of toch weer niet… [ Joris Deene ] Assistent UGent (Centrum jurist & informatica) – advocaat (Storme, Leroy, Van Parys) eerste aanleg te Gent

530

I. Algemeen A. Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom. . . . . . . . . . 1 B. Advocatenhonoraria en artikel 14 Handhavingsrichtlijn. . . . . 2 II. Auteursrecht A. Het auteursrechtelijk beschermde werk 1. Geuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 2. Geen bescherming van ideëen en informatie . . . . . . . . 6-11 3. Televisieformats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14 4. Geen originaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-21 5. Wel originaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-29 B. De auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-33 C. De rechten van de auteur 1. Publieke en privé-mededeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 2. Bestemmingsrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3. Communautaire uitputting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4. Uitleenrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5. Kabeldoorgifte (Uradex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-40 6. Volgrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. Morele rechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43 8. Overdracht van rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-46 9. Materiële eigendom versus auteursrecht. . . . . . . . . . . . 47-48 D. De uitzonderingen op het auteursrecht 1. Artikel 10 EVRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50 2. Citaatrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-52 3. Informatief citaatrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-54 4. Parodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-57 5. Driestappentoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 E. Inbreuken 1. Gelijkenissen en verschillen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62 2. Deeplinken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3. Tarieven Sofam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-66 4. Tarieven Sabam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-69 5. Auvibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-71 6. GoogleNews en GoogleCache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7. ISP (internet service provider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8. Strafprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 III. Naburige rechten A. Portretrecht 1. Recht op informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2. Toelating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78 B. Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-82 C. Databanken 1. Substantiële investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2. Contenant en contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 IV. Tekeningen en modellen A. Beschermingsvoorwaarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 B. De rechthebbende op een tekening of model. . . . . . . . . . . . . 87 C. Opeising van een depot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

V. Octrooirecht A. Octrooirecht en IPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 B. Voorgebruiksrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 C. Equivalentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 D. Octrooi-omvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 E. Uitvinderswerkzaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F. Octrooihouderschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 VI. Merkenrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 A. Merkinvulling 1. Onderscheidend vermogen a. Vormmerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99 b. Woordmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-109 c. Kleurmerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2. Misleidende merken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3. Inburgering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112-116 B. Merkinbreuken 1. Artikel 2.20.1.a BVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117-121 2. Artikel 2.20.1.b BVIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 a. Tijdstip beoordeling verwarringsgevaar. . . . . . . . . . . . . 123 b. Inbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-132 c. Geen inbreuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133-138 3. Artikel 2.20.1.c BVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 a. Inbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-144 b. Geen inbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145-146 4. Artikel 2.20.1.d BVIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 a. Inbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148-150 b. Geen inbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152 C. Gebruik van een merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 D. Depot te kwader trouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 E. Licentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 F. Transitohandel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 G. Sancties bij merkinbreuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-158 H. Stakingsprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 I. Reflexwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-161 VII. Bescherming van de handelsnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 A. Beschermingsvoorwaarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 B. Conflicten tussen handelsnamen onderling. . . . . . . . . 164-167 C. Vennootschapsnaam versus vennootschapsnaam. . . 168-170 D. Conflicten tussen handelsnaam en merkrecht. . . . . . . 171-173 E. Verlies van bescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 VIII. Domeinnamen��175-178 A. Verwarring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-180 B. Geen legitiem belang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 C. Schadeverwekkend of parasitair doel. . . . . . . . . . . . . . . 182-187

nummer 165 • 27 juni 2007

I. Algemeen

De auteur geeft een overzicht, een juridische kroniek, van de voornaamste gebeurtenissen van 2006 in het domein van de intellectuele rechten. Hij behandelt zowel het auteursrecht en de naburige rechten, het tekeningen- en modellenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht als de bescherming van de handelsnaam en domeinnaam. Hij situeert de materie binnen de wetgeving en de rechtspraak.

1. Op 1 september 2006 is het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005 in werking getreden1. Het BVIE vervangt de Beneluxmerkenwet (BMW) en de Beneluxmodellenwet (BMTW), en is in hoofdzaak tot stand gekomen ter wille van de overzichtelijkheid en het doorvoeren van enkele wijzigingen. Voor de bestaande registraties verandert er niets. Er is één belangrijke wijziging, namelijk het vervallen van de verplichting van het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom (het oude Beneluxmerkenbureau) om tijdens de inschrijvingsprocedure van een merk, een onderzoek uit te voeren naar eerdere inschrijvingen van gelijkende merken. Op het gebied van het Beneluxmodellenrecht blijft alles bij het oude. Het BVIE werd ondertussen al gewijzigd. Op 1 december 2006 werd de Beneluxbeschikking houdende wijziging van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom aangenomen2, welke tot doel heeft de Handhavingsrichtlijn3 om te zetten in Beneluxrecht. De gewijzigde versie is op 1 februari 2007 in werking getreden.

B. Advocatenhonoraria en artikel 14 Handhavingsrichtlijn 2. Artikel 14 Handhavingsrichtlijn stelt dat als algemene regel, de redelijke en evenredige gerechtskosten alsook andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zal worden gedragen. Onder ‘andere kosten’ worden onder meer advocatenhonoraria verstaan. De Handhavingsrichtlijn moest ten laatste op 29 april 2006 in nationaal recht zijn omgezet maar de omzettingswetten werden pas op 10 mei 2007 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd4. De wetgever vond het niet nodig artikel 14 om te zetten en verwees dienomtrent naar een uit te werken regeling op horizontaal vlak inzake de invorderbaarheid van advocatenhonoraria. Deze regeling is er ondertussen gekomen met de wet van 21 april 20075 die in forfaitaire minima en maxima voorziet (nieuw art. 1022 Ger. W.) en welke regeling uiterlijk op 1 januari 2008 in werking treedt. Deze wetgeving is echter niet richtlijnconform zodat de Belgische rechter vanaf 29 april 2006 het volledige advocatenhonorarium in zaken van intellectuele eigendom als schadepost in aanmerking moet nemen. Hiervoor kan het cassatiearrest van 16 november 20066 aangegrepen worden dat in het contentieux van de onrechtmatige daad (zoals schending van intellectuele rechten) de honoraria van een advocaat gedragen door het slachtoffer als vergoedbare schadepost in aanmerking neemt. Aan het noodzakelijkheidscriterium moet evenwel niet zijn voldaan aangezien de Handhavingsrichtlijn dit niet vereist. Dit besefte ook het hof van beroep te Bergen dat richtlijnconform artikel 14 Handhavingsrichtlijn een provi-

1 De tekst van dit verdrag kan geraadpleegd worden op www.bmb-bbm.org. Zie voor een bespreking van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom: H. VANHEES, “Afscheid van de Benelux merken- en modellenwet. Het nieuwe Beneluxverdrag inzake intellectuele rechten”, R.W. 200607, 202-208. Zie ook het themanummer over dit verdrag in I.R.D.I. 2006, afl. 3 met bijdragen van F. GOTZEN, M. JANSSENS, H. VANHEES en I VEROUGSTRAETE. 2 B.S. 22 december 2006. 3 Europese richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele nummer 165 • 27 juni 2007

‘abstract’

A. Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom

L’auteur donne un aperçu, une chronique juridique, des événements les plus importants de 2006 dans le domaine des droits intellectuels. Il examine aussi bien le droit d’auteur et les droits voisins, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets d’invention, le droit des marques, que la protection du nom commercial et du nom du domaine. Il indique la place de cette matière dans la législation et la jurisprudence. Joris DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2006”, NjW 2007, 530-559.

sioneel bedrag van 5.000,- euro als schadevergoeding toekende, zonder het resultaat van de wetgever af te wachten om op algemene wijze een regeling voor de terugvordering van advocatenhonoraria uit te werken7.

II. Auteursrecht A. Het auteursrechtelijk beschermde werk

1. Geuren 3. Volgens de Nederlandse Hoge Raad8 kan een (geur)combinatie – meer bepaald een parfum – een werk van letterkunde en kunst zijn, die van auteursrechtelijke bescherming kan genieten. De geur van een parfum mag wel niet worden vereenzelvigd met de reukstof die de geur teweegbrengt. De reukstoffen zijn immers de drager (corpus mechanicum) en het auteursrecht beschermt enkel een immateriële creatie (corpus mysticum), zijnde de geur zelf. Impliciet geeft de Hoge Raad echter toe dat geuren niet echt in het auteursrechtelijke stramien passen. De

eigendomsrechten, PB. 196/15, 2 juni 2004 (rectificatie). 4 De wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten van 9 mei 2007 en de wet betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten van 10 mei 2007 (beide wetten gepubliceerd in B.S. 10 mei 2007, err. 14 en 15 mei 2007). Beide wetten treden in werking op 1 november 2007. 5 Wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand

van een advocaat van 21 april 2007, B.S. 31 mei 2007. Voor een bespreking van deze wet, zie: H. LAMON, “Verhaalbaarheid advocatenkosten”, NjW 2007, 434-442. 6 Cass. 16 november 2006, www.cass.be; J.T. 2007, 14, noot B. DE CONINCK. 7 Bergen 9 oktober 2006, J.L.M.B. 2006, 1867. 8 Hoge Raad (Ned.) 16 juni 2006, AMI (Ned.) 2006, afl. 5, 161, noot A. QUAEDVLIEG; Ars Aequi (Ned.) 2006, afl. 11, 821, noot P. HUGENHOLTZ; AM 2006, 326, noot H. COHEN JEHORAM. Zie ook M. FOSCHI, “Droit d’auteur et parfums: vers une protection des fragrances?”, AM 2006, 309-317.

531

Hoge Raad wijst er immers op dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet hierop zullen toegepast kunnen worden, gelet bijvoorbeeld op het aan de normale verbruiker niet te ontzeggen gebruik van een parfum, dat naar zijn aard noodzakelijkerwijs verspreiding van de geur meebrengt. Het zou inderdaad te ver gaan om het dragen in openbaar van een parfum als een schending van het publiek mededelingsrecht van de ‘parfumauteur’ te zien. 4. Het arrest van de Hoge Raad kan in geen schriller contrast staan met een arrest dat het Franse Hof van Cassatie drie dagen eerder velde9. Het Franse Hof van Cassatie wees in één zin de toepassing van het auteursrecht op geuren af: «que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas…la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’auteur». Parfumeurs zijn immers vaklui en geen auteurs dixit het Hof, dat hiermee de predominantie van de ‘parfumindustrie’ op de ‘parfumcreatie’ consacreert. 5. Ook in België werd, in een procedure tussen Dior en Bellure, over de auteursrechtelijke bescherming van parfums geoordeeld. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verleent de auteurswet bescherming aan de subjectieve vormgeving van een werk. Dior moest dan ook volgens de rechtbank de concrete vormgeving van haar parfum Fahrenheit bewijzen. Dior verwees naar een chromatografisch onderzoek op het fysisch-chemische niveau van het reukstoffenmengsel en kwam op grond van dit onderzoek tot het besluit dat er een grote overeenstemming zou bestaan tussen de gebruikte ingrediënten in haar parfum en dat van Bellure. De rechtbank wees er echter op dat een parfum bestaat uit enerzijds een ‘geur’ (de olfactorische component) die vluchtig en onvatbaar is en anderzijds uit een ‘reukstof’ (chromatografisch component) dat een vaste substantie is. Beide componenten vormen tezamen een parfum. Aangezien de minste wijziging in de reukstof een belangrijke invloed kan hebben op de perceptie van de geur, kan er geen bescherming worden verleend aan de reukstof zonder de geur mee in aanmerking te nemen. De rechtbank stelde vast dat Dior er niet in slaagde haar parfum, zijnde de combinatie van een reukstof en een geur, op een objectieve wijze te omschrijven. Aldus kan er geen auteursrechtelijke bescherming worden verleend aan het parfum ‘Fahrenheit’10.

2. Geen bescherming van ideeën en informatie 6. Ideeën, hoe geniaal die ook mogen zijn, worden niet door het auteursrecht beschermd. Het feit dat een artikel over de verjaring wordt geschreven met een zelfde titel ‘Vervallen vorderingen in risico landen’ als een eerder verschenen artikel, maar met een totaal andere tekstopbouw, is geen ongeoorloofde reproductie. Er worden immers geen vormelementen uit het oorspronkelijke werk van de auteur ontleend, die de oorspronkelijkheid van dat werk uitmaken. Het gegeven dat dergelijke schuldvorderingen kunnen verjaren is niet auteursrechtelijk beschermbaar. Ook de titel is als dusda9 Cass. (Fr.) 13 juni 2006 (Bsiri-Barbir / Soc. Haarmann & Reimer), JCP G 2006, II, 10138, met noot F. POLLAUD-DULIAN; AM 2006, 326; R.C.J.B. 2007, afl. 1, 5, noot L. VAN BUNNEN. 10 Rb. Antwerpen 10 juni 2005 (Sa Parfums Christian Dior / Nv Bellure), A.R. 02/3485, onuitg. Eerder wees ook de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 23 juni 2002 een auteursrechtelijke bescherming van geuren af (vermeld in S. STORMS, “Parfums beschermd via het

532

nig niet origineel en dienvolgens niet beschermbaar11. 7. Het idee om een onderwijsprogramma te maken over literatuur aangaande televisie en cinema, en meer specifiek over scenariotechnieken kan niet worden beschermd of gemonopoliseerd12. Elke universiteit kan dus vrij cursussen organiseren over dit onderwerp. 8. De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout oordeelde vrij merkwaardig dat een idee kan beschermd worden wanneer het origineel is en dat er geen sprake is van originaliteit «indien iets reeds bestaat en wordt gebruikt». Ideeën kunnen nooit auteursrechtelijk beschermd worden, origineel of niet. De rechtbank besloot uiteindelijk om geen bescherming toe te kennen voor een uniek systeem van financiering, namelijk een obligatiewoning met woonrecht omdat «het idee reeds bestond en reeds werd toegepast»13. 9. Er wordt evenmin bescherming toegekend voor ‘ruwe’ informatie en data. Enkel de originele vormgeving, voorstelling van de materie, van een boek over elektronische vermogenscontrole geniet auteursrechtelijke bescherming, niet de erin vermelde exacte technische beschrijvingen, technische definities, technische tekeningen, technische grafieken, kortom niet de technische gegevens die in het werk zijn opgenomen. Deze zijn gewone, algemene verspreide weergaven van gegevens in deze materie. Het staat derden dus vrij om op de inhoud van dit werk voor te bouwen14. 10. De plannen van een bioscoopzaal waarbij vorm gegeven wordt aan de modulaire opbouw van een zaal volgens het ‘driemeterraster’, aan de bouw van wanden, vloer en plafond die aansluiten bij het scherm en aan de gradinhoogte15 en plaatsing van de zitjes, zijn niet auteursrechtelijk beschermbaar. Het betreft technisch-functionele aspecten van de opbouw van een bioscoopcomplex die op een innoverende gedachte stoelen, maar waarin de identiteit van een maker niet kan worden herkend. Het auteurschap omtrent plannen kan wel ontstaan bij de originele verwerking van die technisch-functionele aspecten tot een concreet bioscoopcomplex. Plangegevens op zich worden dus niet auteursrechtelijk beschermd16. 11. Artikel 2.8 Bernerconventie sluit nieuwstijdingen of gemengde berichten die louter het karakter van persberichten dragen van auteursrechtelijke bescherming uit. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat (deze bepaling van) de Bernerconventie enkel kan worden ingeroepen in conflicten waar een grensoverschrijdend element in meespeelt en verwijst hiervoor naar artikel 5.1 en 5.3 Bernerconventie17. Dit lijkt niet correct. Artikel 5 geeft enkel een antwoord op IPR-vragen die kunnen opduiken wanneer de rechter geconfronteerd wordt met twee nationale auteurswetten. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat de bepalingen van de Bernerconventie perfect in nationale procedures kunnen ingeroepen worden. De instemmingswetten van 25 maart 199918 bepalen ten andere dat de Bernerconventie volkomen gevolg zal hebben en dat auteurs tot eigen voordeel in België de toepassing mogen eisen van de bepalingen van de Bernercon-

auteursrecht?”, I.R. D.I. 2004, afl. 4, 400). 11 Antwerpen 19 december 2005 (BV Omni Whittington / NV East-West Debt), A.R. 2003/2727, onuitg. 12 Brussel 27 april 2006, AM 2006, 333. 13 Rb. Turnhout 24 oktober 2006 (BVBA Geras / OCMW Hasselt-C. Steegmans-H. Bosmans-NV Probis Corporate-BVBA Sens Partners-BVBA Hilbo Management), A.R 05/1279, onuitg. 14 Gent 27 april 2006 (J. Pollefliet / H. Willems-

Hogeschool Gent), A.R. 2004/1386, onuitg. 15 Gradinen zijn de oplopende rijen van zitplaatsen in schouwburgen en bioscopen. 16 Brussel 30 augustus 2006 (P. Flamend-A. DewulfBVBA Flamend-Dewulf Es°te / W. Dhaenens – BVBA Ebarchitects), A.R. 2002/2874, onuitg. 17 Rb. Brussel 8 november 2005, AM 2006, 60. 18 B.S. 10 november 1999.


ventie in de gevallen waar deze bepalingen gunstiger zijn dan het nationaal recht. Hetzelfde kan dan ook geëist worden door personen die een auteursrechtelijk verweer willen voeren. Zoniet wordt een discriminatie tussen auteurs en niet-auteurs doorgevoerd.

3. Televisieformats 12. Televisieformats of –concepten blijven een domein waar de lijn tussen idee en concrete vormgeving niet steeds duidelijk te trekken is. Een televisieformat kan als eerste schematische maar concrete uitwerking van de idee die er aan ten grondslag ligt op zichzelf auteursrechtelijk worden beschermd indien voldaan is aan de originaliteitsvereiste. 13. Zo oordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat het format van het programma ‘Don’t get mad… get even’ doet blijken van originaliteit. De verschillende vormelementen zoals het aantal deelnemers, het spelverloop, de vorm van de vraagstelling, de grafische weergave van de vraagstellingen en vooral de integratie van de directe interactiviteit, worden op een originele wijze gebracht19. 14. De rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk oordeelde dan weer dat het format van het programma ‘Trefpunt’ niet origineel is20. Het format omvat immers de normale, klassieke elementen van een kort stukje televisie over een bepaald thema, in casu een bepaalde stad of gemeente of een evenement in die stad of gemeente, aaneengepraat door een presentator met uiteraard een inleidend en afsluitend deeltje. De rechtbank voegde hieraan toe dat de intellectuele inspanningen van de maker van het format bovendien van technische aard zijn en hij dus als producer en niet als scenarioschrijver kan aangemerkt worden21. Aangezien artikel 14 Auteurswet de producer niet als auteur vermeldt, kan sowieso volgens de rechtbank geen auteursrechtelijke bescherming worden toegekend22. De rechtbank slaat hier de auteursrechtelijke bescherming van het televisieformat en het hieruit voortvloeiende televisieprogramma door elkaar. In casu was de vraag niet of een televisieprogramma (als audiovisueel werk waar artikel 14 naar verwijst) beschermd wordt, maar wel het format.

4. Geen originaliteit 15. Volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent kan de layout van een website niet van auteursrechtelijke bescherming genieten23. Websites zijn volgens de voorzitter immers een systematische recuperatie van het werk van anderen. Ontwerpers van een website laten zich inspireren op wat zij kunnen zien tijdens bezoeken aan voorafbestaande sites en er is geen sprake van het heruitvinden van de ganse htmltaal (hypertext markup language). Aangezien veel websites worden geschreven vanuit dezelfde (html-)programmeertaal, zijn de mogelijkheden om een originele website te creëren overigens erg beperkt. Deze beslissing gaat wel vrij ver. Het is een goede zaak dat de originaliteitsdrempel voor website niet al te laag gelegd

19 Voorz. Rb. Brussel 24 oktober 2005, AM 2006, 58. 20 In dezelfde zin werd door het hof van beroep te Brussel op 18 juni 1996 geoordeeld dat het televisieformat voor een lifestyle programma niet origineel was (AM 1997, 60). 21 Het hof van beroep te Brussel oordeelde nochtans op 15 oktober 2002 in de ‘Golfbreker’-zaak dat de producer als zijnde de persoon die gestalte geeft aan een programma als auteur kan aangemerkt worden. In haar noot onder dit arrest maant nummer 165 • 27 juni 2007

wordt, maar de motivering met verwijzing naar de html-code gaat niet op. Html is enkel de communicatietaal/code waarmee een ontwerper van een website aan zijn creatie vorm wil geven. Niemand zal betwisten dat schrijvers die het Arabisch geschrift gebruiken of muzikanten die het notengeschrift gebruiken beknot zijn in hun keuzevrijheid en geen auteursrechtelijk werk kunnen maken. 16. Navulinstructies in de vorm van een handleiding waarin stap voor stap aan de gebruiker wordt uitgelegd welke handelingen moeten gesteld worden om inktpatronen voor printers na te vullen, zijn niet origineel. De wijze waarop deze instructie werd samengesteld, met name kernachtige zinnen, die stap voor stap de procedure uitleggen, aangevuld met foto’s van de diverse inktpatronen, getuigen volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt niet van originaliteit. De vaststelling dat deze instructies in een gebruiksvriendelijke taal zijn geformuleerd doet geen afbreuk aan het feit dat het geheel niet de stempel draagt van zijn auteur, maar veeleer is ingegeven om de verkoop klantvriendelijker te maken24. 17. Een ingekleurde regiokaart van de provincie Limburg is niet origineel. Dezelfde kleuraanduiding in de inhoudsopgave van de attractie/musea op de regiokaart geeft geen oorspronkelijk karakter aan deze kaart. Het kleurlinken in de inhoudsopgave was immers voor de hand liggend. Evenmin doet het aanbrengen van een gekleurd kadertje rond de plaatsnamen de persoonlijkheid van de maker uitstralen25. 18. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren oordeelde dat het concept van een City Parade als een evenement waarbij men een stoet van wagens in het kader van een bepaald thema door een stad laat trekken langs een vastgestelde route, een courant gegeven is, zoals mag blijken uit talrijke carnavalstoeten, VTM-parades, Love parades, Gay parades en Dance parades die overal plaatsvinden. Dit concept is dan ook niet origineel. Het feit dat de City Parade wordt voorafgegaan door en wordt afgesloten met een party, dat er op grote schaal en via gespecialiseerde media promotie voor dit evenement wordt gemaakt en dat dit alles begeleid wordt door een veiligheidsplan, brengt evenmin enige originaliteit bij aan het concept26.

Cityparade niet beschermd

Katrien Van der Perre echter wel terecht aan om een producent niet te snel te kwalificeren als een auteur (AM 2003, 211). 22 Rb. Kortrijk 11 juli 2006 (BVBA Tas-L. De Boeck / VZW WTV-VZW Focus Televisie- NV RMM), A.R. 05/1258, onuitg. 23 Voorz. Rb. Gent 11 september 2006 (BVBA SystemF D-BVBA Campus Media / NV Guido), onuitg. 24 Voorz. Hasselt 5 oktober 2005 (BVBA Activity Invest / BVBA Romane), A.R. 06/1617/A, onuitg.

25 Antwerpen 16 oktober 2006 (H. Heymans – BVBA Efficient Trendy Tourism / BVBA Impuls), A.R. 2005/1739, onuitg. 26 Voorz. Tongeren 22 mei 2006 (C. Van Cools-VZW City Parade-BVBA United Cp / ACW Limburg), A.R. 06/91/C, www.boek9.nl.

533

Vanaf 29 april 2006 moet de rechter het volledige advocatenhonorarium in zaken van intellectuele eigendom als schadepost in aanmerking nemen.

19. De buitenkant van een verpakking is in casu niet de uitdrukking van de persoonlijkheid van de maker ervan en mist duidelijk een eigen karakter. De afzonderlijke elementen waaruit de verpakking bestaat zijn niet origineel. Ook wanneer de elementen samen worden gezien, vertoont de buitenkant van de verpakking geen eigen karakter. Ook de binnenkant van de verpakking geniet niet van een auteursrechtelijke bescherming, aangezien de ontwerper ervan geen creatievrijheid had en in zijn keuze beperkt was door de specifieke technische eisen en de inhoud van de verpakking. Ook de specifieke gebruiksaanwijzing in verschillende talen met schets is niet origineel27. 20. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde dat een publiciteitsadvertentie principieel in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming maar dat in casu de advertentie niet origineel was. De slogans waren immers niet origineel en gaven geen individueel karakter aan de advertentie, de kleurencombinatie en het gebruikte lettertype genieten geen auteursrechtelijke bescherming aangezien zij geen concrete veruitwendiging zijn van een idee en ook niet de persoonlijke stempel dragen van een auteur, en de grafische elementen waren niet origineel. Ook de geordende schikking van tekst en foto’s was volgens de rechtbank niet origineel, aangezien de advertentie zich niet onderscheidt van andere advertenties28. 21. Een prospectus over financieringstechnieken laat weinig ruimte aan de auteur voor originaliteit. De kern ervan is immers een techniek op een overzichtelijke wijze uiteen te zetten en te verklaren waarbij tal van technische details, financiële implicaties, fiscale implicaties, praktische toepassingmogelijkheden enz. moeten gegeven worden. Het kader waarin kan worden gewerkt is dusdanig beperkt dat er geen ruimte voor originaliteit open blijft29.

5. Wel originaliteit 22. Het hof van beroep te Brussel bevestigde de vaste rechtspraak dat foto’s origineel kunnen zijn en de persoonlijke stempel van de fotograaf dragen wegens specifieke factoren die eruit blijken zoals de omstandigheden (feit, tijdstip, plaats) die erdoor worden gevat, de wijze waarop een expressie van de gefotografeerde of de historiciteit van het vastgelegde element worden gevat of nog wegens een opmerkelijke professionele vaardigheid die uit de fotografie blijkt30. Volgens het hof van beroep te Antwerpen zijn foto’s origineel wanneer ze genomen zijn vanuit een bepaalde invalshoek onder gekozen belichting en het gefotografeerde voor-

27 Antwerpen 21 november 2006 (NV Metafranc / NV Thys Interieur Industrie), A.R 2005/1399, onuitg. 28 Rb. Antwerpen 28 juni 2005 (NV Tallieu & Tallieu / NV 10 Advertising), A.R. 04/4976, onuitg. 29 Rb. Turnhout 24 oktober 2006 (BVBA Geras / Ocmw Hasselt-C. Steegmans-H. Bosmans-NV Probis Corporate-BVBA Sens Partners-BVBA Hilbo Management), A.R 05/1279, onuitg.

534

werp in een speciale houding en compositie wordt getrokken31. Wat reclamefoto’s betreft moet volgens de rechtbank te Charleroi geen rekening worden gehouden met het voorwerp van de foto maar wel met de wijze waarop de foto is getrokken, aangezien het merendeel van reclamefoto’s anders geen bescherming zou verdienen. Reclamefoto’s zijn het resultaat van een intellectuele inspanning van de fotograaf die op een originele wijze onderzocht heeft hoe hij bij het nemen van de foto, het best de verwachtingen van zijn opdrachtgever zou kunnen ontmoeten. De opdrachtgever wil immers dat aantrekkelijke producten worden getoond met al hun kwaliteiten en eigenschappen, en waardoor potentiële klanten naar de winkel kunnen gelokt worden om de aangeprezen artikelen te ontdekken32. 23. De skateschoen ‘lo-cut ii’ is origineel. De originaliteit berust in de combinatie van de gestroomlijnde en aerodynamische corpus, de vijfhoofdige veterrij met onderliggende schoentong, de dikke en volumineuze schoentong zelf, het ‘e’-logo op de schoentong, zool en hiel van de schoen, en de verschillende lagen die de schoen zijn eigen vorm geven. De combinatie van deze elementen is volgens de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde onbetwistbaar de uitdrukking van de intellectuele inspanning van de maker die alleen al door deze eigen, originele combinatie een origineel model met een individueel karakter heeft gecreëerd33.

lo-cut ii origineel 24. De handtas van Sissi K° is origineel. De handtas bestaat uit een combinatie van dirty denim, borduurwerk dat een roofdier uitbeeldt, stukjes junglestof, namaakleer en kantwerk. Elk van deze elementen is op zich banaal en de idee om deze te combineren wordt niet beschermd. De elementen zijn echter bij het ontwerpen van de handtas op een dermate specifieke wijze gecombineerd om aan specifieke criteria aangaande dimensie, vorm en handvat te voldoen. Hierdoor is de handtas origineel en draagt hij de stempel van de auteur34. 25. Sierkussens en wandtapijten bestemd voor de toeristische sector en die stadsgezichten van diverse historische steden (van onder meer Gent, Brugge en Praag) voorstellen, kunnen auteursrechtelijk worden beschermd. Ondanks het feit dat stadsgezichten ‘gemeengoed’ zijn en dat de afboording van deze producten wellicht werd overgenomen uit de oude Vlaamse wandtapijtkunst, geniet de combinatie van de tekeningen, die gans eigen elementen hebben, met de motieven in de afboording van een auteursrechtelijke bescherming. Dit geheel of samenspel is een voortbrengsel met een eigen en oorspronkelijk karakter, hetwelke de persoonlijke stempel van de maker

30 Brussel 8 maart 2006 (Sofam / V. Neels-Nv EurodefR. Neels), A.R. 2003/2154, onuitg. 31 Antwerpen 23 oktober 2006 (BVBA Seeing is believing international / D. Woodrow), A.R. 2006/1218, onuitg. 32 Rb. Charleroi 8 december 2006 (Sofam / NV Trading Center), A.R. 01/667, onuitg. 33 Rb. Dendermonde 27 oktober 2006 (Sole

Technology Inc – P.A. Senizergues / NV Rowies International – NV Holding Rowies), A.R. 04/2096, www.boek9.nl. 34 Brussel 20 oktober 2005, AM 2006, 48.


draagt en zich daardoor onderscheidt van andere gelijkaardige creaties. Het is de uitdrukking van de intellectuele inspanning van de maker en creëert een eigen totaalindruk35.

ter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk beiden origineel38.

Brainbuilder

Adagio

Wandtapijt Praag origineel

26. De idee om kinderlijke motieven (portretten, bloemen en dieren) via pastelkleuren in fotokaders te verwerken wordt op zich niet beschermd. Door de manier waarop de vormen en kleuren zijn geplaatst, door het grafische type van personages en motieven en door de manier waarop zij gerangschikt zijn, veruitwendigen de betwiste objecten echter een persoonlijke creatieve inspanning die eigen is aan hun auteur waardoor auteursrechtelijke bescherming kan aangezocht worden. Het is bovendien niet vereist dat deze inspanning aanzienlijk moet zijn om een wettelijke bescherming in het leven te roepen maar het volstaat dat deze inspanning kan aangetoond worden36.

29. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi moest zich uitspreken over een stakingsprocedure ingeleid door Aquatic Show International, gespecialiseerd in de creatie en realisatie van waterspektakels. Ter promotie van haar bedrijf heeft zij een brochure en een reclamefilm op dvd uitgebracht die foto’s en beelden van de door haar gerealiseerde spektakels bevatten. De onderneming stelt vast dat een andere organisator van dergelijke spektakels, deze foto’s en filmpjes gebruikt heeft in zijn eigen promotie-cd. De voorzitter beval de staking van deze inbreuk39. Terecht maar op grond van verkeerde redenen. De voorzitter onderzocht immers of de klank- en beeldspektakels van Aquatic Show International al dan niet een origineel karakter hebben en gaf hier een positief antwoord op. De voorzitter had echter moeten onderzoeken of de gereproduceerde foto’s en beelden een origineel karakter hebben en niet het spektakel dat het voorwerp is van de foto’s en filmpjes.

B. De auteur

27. Het logo ‘Escape contest’ is origineel37.

28. Originaliteit houdt niet in dat het werk geheel en in alle opzichten nieuw moet zijn. Er kan eveneens sprake zijn van oorspronkelijkheid wanneer verschillende bestaande elementen, eventueel maar niet noodzakelijk ook nieuwe elementen, worden samengebracht op een wijze zoals vóór de creatie van het werk nog niet had plaatsgevonden. Daarnaast wordt de creativiteit van de ontwerper van gebruiksvoorwerpen, zoals relaxfauteuils aan banden gelegd door te respecteren functionele criteria. Zowel de relaxfauteuils Brainbuilder als Adagio bestaan uit een ‘eigen’ combinatie van elementen waaraan zij hun originaliteit ontlenen. Het is het geheel dat de oorspronkelijkheid uitmaakt. De functionele beperkingen bij het ontwerpen van de zetel enerzijds en het feit dat beide partijen bij de creatie van het ontwerp gebruik hebben gemaakt van al bestaande elementen anderzijds hebben ertoe geleid dat zij vergelijkbare relaxfauteuils hebben ontwikkeld. In hun verschilpunten geven zij echter blijk van hun eigenheid en anders zijn. Zij getuigen elk van een doordacht concept, resultaat van de intellectuele inspanning van hun ontwerpers en zijn volgens de voorzit35 Gent 29 juni 2006 (NV B&R Textilia / NV Artessuto – A. Cuppens – NV Indecor Europe), A.R. 2006/366, onuitg. 36 Voorz. Rb. Namen 17 maart 2006 (Dimco / Kruidvat), JLMB 2006, 1872. 37 Bergen 9 oktober 2006, J.L.M.B. 2006, 1867. nummer 165 • 27 juni 2007

30. Volgens artikel 6 lid 1 Auteurswet is de oorspronkelijke auteursrechthebbende de natuurlijke persoon die zijn werk heeft gecreëerd. Dit betekent dat een school, als rechtspersoon in de vorm van een VZW, niet gerechtigd is om in een procedure de aangevoerde auteursrechten van haar leraren en leerlingen op te eisen40. 31. Volgens artikel 6 alinea 2 Auteurswet wordt, tenzij het degendeel bewezen is, eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk wordt vermeld. Een sokkel om nieuwe pralinevariëteiten in de koeltoonbank van bakkers ten toon te stellen, verwijst door geen enkele inscriptie naar een vermoedelijke auteur. De eisende partij die de auteursrechten hierover opeiste werd door de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi wandelen gestuurd bij gebreke aan het vereiste belang (art. 17 Ger. W.)41. 32. Artikel 6 alinea 3 Auteurswet stelt dat de uitgever van een anoniem werk ten aanzien van derden geacht wordt de auteur daarvan te zijn. De onwetendheid omtrent de identiteit van de fotografen doet volgens het hof van beroep te Brussel niet af aan de verplichting van degene die foto’s wil reproduceren om vooraf de instemming van de rechthebbenden te verkrijgen. Het vermoeden uit artikel 6 alinea 3 Auteurswet beoogt immers niet de verhouding te regelen tussen de uitgever

38 Voorz. Rb. Kortrijk 30 juni 2005 (NV Jori / NV Zetelfabriek Durlet), IRDI 2006, 130. 39 Voorz. Charleroi 29 maart 2006 (Asuatic Shiow International / NV Event Show), A.R. 05/3083, onuitg. 40 Rb. Dendermonde 31 maart 2006 (L. Van

Haegenborgh / VTI Lokeren), A.R. 05/1423, onuitg. 41 Rb. Charleroi 9 mei 2006 (BVBA Atypic / NV Bruyerre), A.R. 05/1043, onuitg.

535

van een anoniem werk en de auteur ervan, maar wel diens verhouding ten opzichte van derden. Het vermelde wetsartikel gaat uit van de hypothese dat de uitgever van het werk heeft gepubliceerd met instemming van de rechthebbenden van de auteursrechten en geeft hem de mogelijkheid op te treden tegen derden die inbreuk plegen op de auteursrechten42. 33. Het depot bij Sabam en Sacd van een werk levert enkel een vermoeden van auteurschap op. Wanneer uit stukken die dateren van vóór de depotdatum blijkt dat de vermeende auteur niet betrokken was bij de creatie van het werk, dan kan hij niet als (co-)auteur worden erkend43.

C. De rechten van de auteur

1. Publieke en privé-mededeling 34. Radiomuziek in een afgesloten werkatelier dat enkel toegankelijk is voor vijf personeelsleden die dagelijks in elkaars aanwezigheid vertoeven en waardoor tussen hen een private en intieme band is ontstaan, kan gelijkgesteld worden met een privé-mededeling in familiekring. Het Hof van Cassatie oordeelde dat een privé-mededeling waartegen de auteur zich niet kan verzetten uit de kosteloze mededeling bestaat die plaatsvindt in besloten kring ten opzichte van personen tussen wie een familiale band bestaat. Daaronder is begrepen een beperkte groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden gelijkgesteld met een familiale band44. 35. Ook al vormt de loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties als zodanig geen publieke mededeling, het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in zijn kamers verblijven, vormt, volgens het Hof van Justitie ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, een publieke mededeling. Het privékarakter van hotelkamers verhindert niet dat een aldaar verrichte mededeling van een werk door middel van televisietoestellen, een publieke mededeling is45.

2. Bestemmingsrecht 36. Het bestemmingsrecht laat een auteur toe om controle uit te oefenen op het voort verhandelen en gebruik van zijn werk of exemplaren ervan, in die zin dat hij eenzijdig voorwaarden en beperkingen kan opleggen aan iedere verkrijger van zijn werk. Een fotograaf die een aantal negatieven van foto’s overmaakt aan de organisator van een expositie die deze afgedrukte foto’s ingekaderd zal tentoonstellen, kan zich op grond van zijn bestemmingsrecht verzetten tegen de verkoop aan het publiek door de organisator na afloop van deze tentoonstelling. De foto’s waren immers enkel bestemd om tentoongesteld en niet om verkocht te worden46.

42 Brussel 8 maart 2006 (Sofam / V. Neels-NV EurodefR. Neels), A.R. 2003/2154, onuitg. 43 Voorz. Charleroi 28 november 2006 (J. Michiels-M. Andreini-J. Girin / BVBA Reference Media-A.W.I.P.H.), A.R. 06/3017, onuitg. 44 Cass. 26 januari 2006 (Sabam / British Car Center), www.cass.be; AM 2006, 80, noot H. VANHEES; Juristenkrant 2006 (weergave J. DEENE), afl. 124, 1; R.W. 2006-07, 51, noot J. DEENE; D.C.C.R. 2006, afl. 72, 31, noot P. LAURENT en O. SASSERATH. 45 H.v.J. nr. C-306/05, 7 december 2006 (SGAE), www.curia.eu; AMI (Ned.) 2007, afl. 2, 45, noot K.

536

3. Communautaire uitputting 37. Artikel 1 §1 lid 6 Auteurswet bepaalt dat de eerste verkoop in de Europese Gemeenschap door de auteur of met zijn toestemming van een exemplaar van zijn werk tot uitputting van het distributierecht in de Europese Gemeenschap leidt. Dit betekent dat de auteur zich niet kan verzetten tegen de verdere doorverkoop van dit exemplaar. Het Hof van Justitie moest artikel 4 Auteursrechtrichtlijn47 interpreteren en preciseerde dat deze uitputting niet internationaal kan zijn. Dit betekent dat het distributierecht niet uitgeput is wanneer de eerste verkoop plaatsgevonden heeft op het grondgebied van een staat die geen lid is van de Europese Gemeenschap. Hiermee wordt een internationale uitputting van het auteursrecht van de hand gewezen en aangetoond dat de communautaire uitputting het respecteren van het principe van het vrije verkeer van goederen als finaliteit heeft. Dit vrije verkeer is echter enkel communautair48.

4. Uitleenrecht 38. De artikelen 5.1 en 5.2 Verhuurrichtlijn49 stellen dat lidstaten afwijkingen kunnen invoeren van het exclusieve recht om de openbare uitlening van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan of te verbieden, mits de auteurs een vergoeding krijgen voor deze uitlening. Artikel 5.3 Verhuurrichtlijn gaat zelfs verder en stelt dat lidstaten de mogelijkheid hebben om bepaalde categorieën van instellingen vrij te stellen van betaling van deze vergoeding. In twee zaken die door de Europese Commissie tegen Spanje en Italië waren ingespannen, oordeelde het Europese Hof van Justitie dat artikel 5.3 Verhuurrichtlijn restrictief moet worden geïnterpreteerd50. De reden hiervoor is volgens het Hof terug te vinden in de belangrijkste doelstelling van de richtlijn, zijnde garanderen dat auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen ontvangen, zodat de bijzondere hoge en riskante investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, kunnen worden terugverdiend (overweging 7 Verhuurrichtlijn). Spanje argumenteerde dat de uitdrukking ‘bepaalde categorieën van instellingen’ geen betrekking heeft op de hoeveelheid, het aantal of het belang van deze instellingen, maar enkel verschillende, gedifferentieerde of omschreven categorieën van instellingen betekent. Het Hof was het hier niet mee eens en bevestigde dat waar de bevordering van culturele activiteiten moet nagestreefd worden, de bescherming van de rechthebbenden eveneens een doelstelling van de richtlijn is en dit niet bereikt kan worden indien de betekenis van de bepaling zo ruim is dat bijna alle, indien zelfs niet alle, categorieën van instellingen van betaling van de vergoeding worden uitgesloten. Er kan dus geen twijfel meer bestaan over het feit dat de uitzondering van artikel 5.3 Verhuurrichtlijn zowel een kwantitatieve als kwalitatieve connotatie heeft.

KOELMAN; Mediaforum (Ned.) 2007, afl. 2, 56, noot D. VISSER; Juristenkrant (weergave J. DEENE), afl. 141, 7. 46 Rb. Brussel 23 februari 2006, AM 2006, 271. 47 Richtlijn nr. 2001/29/EG van 22 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB. L. 22 juni 2001, 167/10, 48 H.v.J. nr. C-479/04, 12 september 2006 (Laserdisken), www.curia.eu. Het Hof van Justitie volgt hiermee zijn rechtspraak op het vlak van

het merkenrecht (H.v.J. nr. C-355/96, 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied Cmbh), www. curia.eu.) 49 Richtlijn nr. 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, PB. L. 27 november 1992, 346/61, 50 H.v.J. nr. C-36/05, 26 oktober 2006 (Commissie / Spanje) en H.v.J. nr. C-198/05, 26 oktober 2006 (Commissie / Italië), www.curia.eu.


5. Kabeldoorgifte (Uradex) 39. Naar aanleiding van een inbreukprocedure tussen Uradex (de beheersvennootschap voor uitvoerende kunstenaars) en de kabelmaatschappijen die lid zijn van RTD, en in het bijzonder Brutele, op grond van de artikelen 51 en 53 Auteurswet, stelde het Hof van Cassatie51 een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie aangaande de omvang van de bevoegdheden van een beheersvennootschap onder artikel 9.2 van de Satelliet- en kabelrichtlijn52, in het bijzonder wanneer een rechthebbende zijn rechten aangaande kabeldoorgifte niet aan een beheersvennootschap heeft overgedragen. De vordering van Uradex was zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen op grond van de overweging dat beheersvennootschappen weliswaar over het exclusieve recht beschikken om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden, maar dat dit recht beperkt is tot de rechten waarvan het beheer aan deze vennootschappen is opgedragen. Het Hof van Justitie oordeelde dat rechthebbenden het recht op doorgifte via de kabel enkel kunnen uitoefenen via een maatschappij voor collectief beheer. Indien een rechthebbende zijn rechten niet heeft overgedragen aan een maatschappij voor collectief beheer, dan wordt deze maatschappij geacht te zijn belast met het beheer van de rechten van deze rechthebbende. De omvang van het beheer van deze rechten is volgens het Hof dan ook niet enkel beperkt tot de financiële aspecten van deze rechten maar omvat ook het recht van deze maatschappij om een kabelmaatschappij de doorgifte via de kabel van een uitzending toe te staan of te verbieden53. 40. Op 17 februari 2006 kreeg Uradex echter het minder heugelijke nieuws dat de minister van economische zaken haar vergunning ingetrokken heeft, daar Uradex al jaren vergoedingen zou innen zonder uitbetalingen aan rechthebbenden te verrichten54. Deze beslissing wordt aangevochten voor de Raad van State, maar de vraag tot schorsing van deze beslissing werd alvast door de Raad niet gehonoreerd55.

maar de tarieven worden nu wel in schijven vastgesteld met een maximumbedrag van 12.500,- euro. Nieuw is het feit dat de bevoegde beheersvennootschappen voortaan een informatierecht krijgen. Deze nieuwe regeling zal echter pas in voege treden nadat een koninklijk besluit dienomtrent is uitgevaardigd. Dit is uiterst betwistbaar aangezien de Volgrechtrichtlijn ten laatste op 1 januari 2006 in nationaal recht moest zijn omgezet. De Belgische staat riskeert dan ook op grond van de Francovichleer aansprakelijk te worden gesteld zowel door kunstenaars als doorverkopers. Dit klemt te meer daar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 19 mei 2006 (dus na de omzettingsdatum) oordeelde dat de bepalingen van de huidige artikelen 11 tot 13 Auteurswet voldoende duidelijk zijn en de bepalingen van de Volgrechtrichtlijn niet kunnen toegepast worden58.

7. Morele rechten 42. Tijdens Brugge 2002 had kunstenaar Jan Verhaeghe rond het kunstwerk De jonggehuwden (van Canestraro-Depuydt) op de Burg een signalisatielint aangebracht en een bord met de tekst ‘KIJKVERBOD’. Hij had hetzelfde gedaan met 21 andere beelden in de stad. Het was een onderdeel van de installatie Terra Radicalis van VZW De Slang. Hiermee wenste de kunstenaar de positie van deze kunstwerken ter discussie te stellen. Canestraro en Depuydt konden dit echter niet smaken en eisten een schadevergoeding wegens schending van hun morele rechten. Het hof van beroep te Gent wees hun vordering af59. Door het aanbrengen van het bordje en het lint werd de integriteit van het beeld op geen enkel punt geschonden. De geest van het werk werd hierdoor volgens het hof niet gewijzigd maar enkel kritisch en op een eigenzinnige wijze in vraag gesteld. 43. De uitvoering van het werk ‘autopiloot’ in chocoladen plaquettes, daar waar het oorspronkelijk in brons werd uitgevoerd, is een onrechtmatige wijziging waardoor de morele rechten van de auteur zijn geschonden60.

6. Volgrecht 41. Het volgrecht kent aan de auteurs van originelen van kunstwerken telkens wanneer dit kunstwerk wordt doorverkocht, een op de doorverkoopprijs berekend recht toe (art. 11-13 Auteurswet). De regels van het volgrecht werden grondig gewijzigd door de wet van 4 december 200656 die hiermee de Volgrechtrichtlijn57 omzette. Voortaan is een volgrecht verschuldigd bij iedere doorverkoop waarbij professionele kunsthandelaars betrokken zijn. Dit verruimt het toepassingsgebied dat vroeger beperkt was tot openbare verkopen. De minimumdrempel blijft 1.250,- euro

51 Cass. 4 april 2005 (Uradex / Union professionnelle de la radio et de la télédistribution e.a.), www.cass. be; AM 2005, 404, noot G. DE FOETSTRAETS. 52 Richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, PB EG 1993 L 248/15. 53 H.v.J. nr. C-169/05, 1 juni 2006 (Uradex), www. curia.eu. Meer over het conflict tussen de collectieve beheersvennootschappen en de kabelmaatschappijen in M. GHYS, “Cétait un soir, messieurs, mesdames…mais la télé n’a jamais été nummer 165 • 27 juni 2007

Autopiloot

en panne…”, AM 2006, 221-231 en E. DERCLAYE en A. STROWEL, “ECJ clarifies collecting societies’ rights in relation to the cable retransmission right, but leaves questions unanswered”, JIPLP 2006, vol. 1, 755-756. 54 B.S. 28 februari 2006. 55 R.v.St. 14 juli 2006, nr. 161.348, www.raadvstconsetat.be. 56 Wet van 4 december 2006 houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn nr. 2001/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, B.S. 23 januari 2007.

57 Richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, P.B. L. 13 oktober 2001, 272/43. 58 Rb. Brussel 19 mei 2006 (Sabam / curatoren NV Sabena), A.R. 04/11559/A, onuitg. 59 Gent 15 juni 2006 (S. Depudt – L. Canestraro / Stad Brugge – VZW Brugge Plus – VZW De Slang – J. Verhaeghe), A.R. 2004/AR/2661, onuitg. Tegen deze uitspraak is een voorziening in cassatie ingesteld. 60 Antwerpen 27 maart 2006 (NV Van Steen / H. Lannoye-Sabam), A.R. 2002/2270, onuitg.

537

8. Overdracht van rechten 44. In het kader van een bestelling kennen de morele rechten volgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een versoepeld regime61. Indien een auteur een illustratie maakt voor een tijdschrift, dan kan hij zich niet beroepen op zijn recht van eerbied indien deze tekening aangepast wordt met het oog op de layout van het voorblad van het tijdschrift. Door zijn tekening over te maken zonder enig voorbehoud met betrekking tot de publicatie, vóór het verschijnen van het tijdschrift, heeft de auteur volgens de rechtbank eveneens zijn recht op bekendmaking uitgeoefend. 45. De rechtbank te Brussel herinnert er nog eens aan dat op grond van artikel 3 § 3 Auteurswet een werkgever uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst moet vermelden dat de auteursrechten van creaties voortgebracht door zijn werknemers, overgedragen worden. In negatief geval heeft de werkgever niet het recht de auteursrechtelijk beschermde foto’s die gemaakt zijn door zijn werknemers in databanken op te slaan of te verkopen62. 46. De gangbare praktijk van uitgevers en artiesten om een presentexemplaar van de cd die zij op de markt brengen over te maken aan de radiostations beoogt alleen de commerciële promotie van hun werk maar impliceert geen afstand van rechten. Voor het spelen van deze muziek op de radio moet aldus de toestemming van de auteurs nog steeds worden verkregen63.

9. Materiële eigendom versus auteursrecht 47. De intellectuele eigendom staat los van de materiële eigendom op de drager van een auteursrechtelijk werk. De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde moest zich buigen over de vraag wie eigenaar is van de drager van een kunstwerk wanneer het materiaal waarin het werk is geconcipieerd, is aangereikt door de opdrachtgever. De regels van de roerende natrekking van artikel 570 of 571 B.W. moeten toegepast worden naargelang de waarde van de grondstof respectievelijk al dan niet meer bedraagt dan die van de toegevoegde arbeid. De rechtbank oordeelde in casu dat artikel 571 B.W. van toepassing was en de kunstenaar eigenaar werd van het kunstwerk, mits hij de waarde van de gebruikte stoffen aan de opdrachtgever vergoedde. Om zijn toegevoegde arbeid te begroten steunde de rechtbank zich op de verkoopprijs van soortgelijke kunstwerken in het verleden64.

48. In de hiervóór besproken zaak over het bestemmingsrecht, oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat de organisator van de tentoonstelling de foto’s moest teruggeven, aangezien de fotograaf zijn eigendomsrechten nooit overgedragen had aan de organisator. De rechtbank verliest hierbij blijkbaar het onderscheid uit het oog tussen de materiële eigendom van de drager (het fotopapier en kader) en de intellectuele eigendom (de foto als werk). De fotograaf is onbetwistbaar de auteur en kan zijn auteursrechten waaronder zijn bestemmingsrecht uitoefenen. De vraag wie eigenaar is van de dragers van deze foto moet echter buiten het auteursrecht gezocht worden. De organisator heeft het fotopapier en de kader gekocht en betaald en is dus eigenaar geworden van de dragers. Indien de fotograaf deze dragers wil verkrijgen dan mag de organisator hier terecht een vergoeding voor vragen. De rechtbank kan dan ook niet gevolgd worden waar hij zonder enige vergoeding voor gemaakte kosten de afgifte van deze ‘fotodragers’ beveelt. Het is in die zin trouwens heel merkwaardig dat de rechtbank enerzijds ingaat op de stelling dat er schade berokkend is aan de fotograaf doordat de fotodragers niet aan hem worden overhandigd en hij hierdoor geen nieuwe tentoonstelling kan organiseren, maar anderzijds stelt dat de schade vrij beperkt is aangezien de fotograaf in bezit gebleven is van de digitale bestanden van deze foto’s en niets hem dus tegenhoudt deze opnieuw te laten afdrukken. Niettemin werd een schadevergoeding van 2.500,- euro toegekend65.

D. De uitzonderingen op het auteursrecht

1. Artikel 10 EVRM 49. De laatste jaren wordt zowel in de rechtsleer66 als de rechtspraktijk in toenemende mate aandacht besteed aan het conflict tussen het auteursrecht en het recht op informatiegaring en -verspreiding (art. 10 EVRM). Zo was het ALAI congres 2006 aan het spanningsveld tussen deze twee grondrechten gewijd67. Kort nadien werd het Hof van Justitie geconfronteerd met de vraag of het auteursrecht (en meer bepaald het distributierecht) een schending uitmaakt van de door artikel 10 EVRM gewaarborgde vrijheid van meningsuiting doordat aan de burgers van de Europese Gemeenschap het recht ontnomen wordt om informatie te ontvangen. Het Hof van Justitie antwoordde hierop dat het tweede lid van artikel 10 EVRM deze vrijheid kan onderwerpen aan bepaalde door doelstellingen van algemeen belang gerechtvaardigde beperkingen, voor zover die afwijkingen door de wet zijn voorgeschreven, zijn ingegeven door één of meer gelet op die bepaling legitieme doelstellingen en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, dat wil zeggen gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte en met name evenredig aan het nagestreefde legitieme doel. In casu vindt volgens het Hof de gestelde beperking van de vrijheid om informatie te ontvangen rechtvaardiging in de noodzaak van bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, die deel uitmaken van het eigendomsrecht68.

Kunstenaar Lucas Van Haegenborgh is materieel eigenaar van ‘Pegasus’ 61 Rb. Brussel 20 april 2006, AM 2006, 335. 62 Rb. Brussel 5 mei 2006, AM 2006, 339; Ing.-Cons. 2006, 271. 63 Antwerpen 9 december 2006 (VZW Brasschaatse Radio Omroep – E. Van Wallendael / Sabam), A.R. 1998/2547, onuitg.

538

64 Rb. Dendermonde 31 maart 2006 (L. Van Haegenborgh / VTI Lokeren), A.R. 05/1423, onuitg. 65 Rb. Brussel 23 februari 2006, AM 2006, 271. 66 Zie bijv. A. STROWEL en F. TULKENS, Droit d’auteur et liberté d’expression, Brussel, Larcier, 2006. 67 Voor de nationale verslagen van dit congres, zie

www.aladda.org/eventos.php?id=aladda&evento= 0606. 68 H.v.J. nr. C-479/04, 12 september 2006 (Laserdisken), www.curia.eu.


50. Ook in de Belgische rechtspraak werd artikel 10 EVRM opgeworpen als bevrijdingsgrond voor een mogelijke auteursrechtelijke aansprakelijkheid, maar dit steeds zonder succes. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat het in artikel 10 EVRM gewaarborgd recht de bescherming van de originaliteit van de wijze waarop een maker van een werk zijn ideeën uitdrukt niet in de weg staat. De Auteurswet voorziet volgens het hof al in een aantal uitzonderingen in het voordeel van de vrije meningsuiting, onder meer voor de parodie69. Ook de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde in de GoogleNews-zaak dat de aanspraken die verbonden zijn met artikel 10 EVRM, gereflecteerd zijn in de uitzonderingen die in de Auteurswet zelf zijn vastgelegd70. Uitzonderingen die vervolgens door de rechtbank wel zeer restrictief worden geïnterpreteerd. Dirk Voorhoof wijst er dan ook terecht op dat de rechter aldus de ultieme toets vergeet en de vraag ontloopt of de inperking van de expressie en informatievrijheid op basis van de inderdaad door de wet voorgeschreven legitieme aanspraken van het auteursrecht, in casu wel noodzakelijk is in een democratische (informatie)samenleving71.

2. Citaatrecht 51. Citeren uit een werk is toegelaten ten behoeve van kritiek, polemiek, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden (art. 21 § 1 Auteurswet). Het overnemen van extracten uit krantenartikels van la Dernière Heure in het Vlaams-Belangblad ‘Feiten-Réalités’ valt volgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet onder het citaatrecht. Een citaat kan volgens de rechtbank enkel als illustratie gebruikt worden bij een veel ruimer betoog en moet dus een onderdeel zijn van een persoonlijk werk van diegene die het citaat gebruikt. Dit werk moet ook een eigen betekenis en zin blijven hebben bij afwezigheid van het citaat. In casu bestond het werk enkel uit een collage van citaten en was er geen sprake van een onafhankelijk eigen werk los van deze citaten. Er was dan ook geen sprake van kritiek, polemiek, onderwijs bij afwezigheid van andere redactioneel inhoud buiten de litigieuze extracten72. 52. Ook GoogleNews kan zich niet op het citaatrecht beroepen aangezien de selectie van de nieuwsbronnen gebeurt door een zoekrobot en volledig automatisch gegenereerd wordt. De nieuwsartikelen worden door GoogleNews dan ook niet gerecenseerd, geanalyseerd, becommentarieerd of bekritiseerd. Ook hier werd erop gewezen dat citaten illustratief of bijkomstig moeten zijn en dat het gegeven dat GoogleNews enkel is opgebouwd uit citaten in strijd is met de geest van het citaatrecht73.

3. Informatief citaatrecht 53. Het informatief citaatrecht staat de reproductie en mededeling aan het publiek toe, met het oog op informatie, van korte fragmenten uit werken of van integrale werken van beeldende kunst, in een verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt uitgebracht (art. 22 § 2 Auteurswet). In de vermelde ‘Realités’-zaak oordeelde de rechtbank dat de geciteerde persartikelen op het ogenblik van de litigieuze publicatie geen actualiteitswaarde hadden, aangezien het om feiten ging die zich al enkele maanden eerder hadden voorgedaan. 69 Antwerpen 2 mei 2006, AM 2006, 257, noot; Mediaforum (Ned.) 2006, afl. 6, 201, noot D. VOORHOOF. 70 Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, T.B.H. 2007, 377, met noot G. VANDENDRIESSCHE. 71 D. VOORHOOF, “Google News: informatievrijheid vs. nummer 165 • 27 juni 2007

Het depot bij Sabam en Sacd van een werk levert enkel een vermoeden van auteurschap op. Het werk zelf moet immers het voorwerp van de actualiteit uitmaken opdat het onder de voorwaarden van deze uitzondering mag gereproduceerd worden. In casu waren het echter niet de beschermde werken, zijnde de krantenartikelen, die volgens de rechtbank het voorwerp uitmaakten van de verslaggeving, maar wel de informatie die zij bevatten74. Deze uitspraak gaat in tegen eerdere rechtspraak waarin werd geoordeeld dat deze uitzondering niet vereist dat de actuele gebeurtenis het werk zelf betreft. Ook wanneer het werk over de actuele gebeurtenis handelt, kan volgens deze rechtspraak de uitzondering aangegrepen worden75. 54. Ook GoogleNews kan zich niet op deze uitzondering beroepen aangezien het niets meer doet dan thematisch groeperen van krantenartikels en dus geen enkele commentaar over de actualiteit levert, en zelf geen verslag uitbrengt. Ook hier werd geoordeeld dat de geciteerde persartikelen slechts accessoir mogen zijn en niet het voorwerp zelf mogen uitmaken van de verslaggeving, wat bij GoogleNews het geval is76.

4. Parodie 55. Ondanks het feit dat onder meer de uitzondering van de parodie (art. 22 § 1, 6° Auteurswet) het in artikel 10 EVRM gewaarborgde recht op expressievrijheid waarborgt, wordt deze door de rechtspraak zeer strikt geïnterpreteerd. Zo [1] moet de parodie origineel zijn, [2] moet de parodie bedoeld zijn als kritiek of bespotting van het geparodieerde werk zelf, [3] moet de parodie een humoristische ondertoon bezitten, [4] mag de parodie alleen de uiterlijke en strikt herkenbare elementen van het geparodieerde werk overnemen, zodat er geen verwarring mogelijk is met dit laatste en zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het geparodieerde werk of zijn auteur. 56. De correctionele rechtbank te Antwerpen oordeelde dat de uitzondering van de parodie niet kon worden toegepast op pornografische stripalbums die gebaseerd zijn op de stripreeksen ‘Suske en Wiske’ en ‘Kiekeboe’. De rechtbank nam weliswaar aan dat de gewraakte albums enige originaliteit of ‘eigen inbreng’ bevatten door de toevoeging van erotische of seksuele elementen en dat ze door een bepaald lezerspubliek als humoristisch kunnen beschouwd worden, maar dat aan de andere voorwaarden niet voldaan was. Vooreerst blijkt dat er ontegensprekelijk afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke werken, aangezien die in de eerste plaats op kinderen gericht zijn met aan kinderen aangepaste tekst, beelden en verhaal, terwijl de gewraakte albums de goede naam van de auteurs besmeuren. Terwijl een parodie essentieel een ‘kritische bestemming’ heeft en met name een nabootsing van een werk is met de bedoeling dit werk in het belachelijke te trekken door het te vervormen of er bepaalde elementen van te overdrijven, blijkt dat de gewraakte albums bovendien louter zijn gemaakt en uitgegeven met een commercieel opzet, met name de verkoop van pornografische stripalbums. Deze verkoop wordt vergemakkelijkt doordat aangehaakt wordt aan het succes en de naamsbekendheid van de betrokken stripfiguren. De

auteursrecht?”, Mediaforum (nl.) 2007, afl. 3, 51-84. 72 Rb. Brussel 8 november 2005, AM 2006, 60. 73 Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, T.B.H. 2007, 377, met noot G. VANDENDRIESSCHE. 74 Rb. Brussel 8 november 2005, AM 2006, 60. 75 Brussel 3 mei 2005, AM 2005, 419, noot G.

AELBRECHT; I.R. D.I. 2005, 244, noot B. DEVUYST en E. LAEVENS. 76 Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, T.B.H. 2007, 377, met noot G. VANDENDRIESSCHE.

539

gewraakte albums moeten volgens de rechtbank dan ook als namaak beschouwd worden77.

Geen parodie 57. Ook de reproductie van de figuur van Nijntje op de cover van het ondertussen ter ziele gegane maandblad Deng was voor het hof van beroep te Antwerpen geen parodie. De aangebrachte toevoegingen (een bloeddruppel en wit lijntje cocaïne) was volgens het hof onvoldoende om de litigieuze afbeelding de vereiste originaliteit te verschaffen. Al moet een vleugje humor in het auteursrecht kunnen, toch is het vereist dat een geoorloofde parodie voldoende verschillend moet zijn van het oorspronkelijke werk en voldoende creatieve elementen aan het oorspronkelijke werk moet toevoegen. Er is dan ook geen sprake van een parodie maar van een slaafse kopie. Bovendien tast de denigrerende voorstelling van een onschuldig kinderfiguur als Nijntje de eer en reputatie van de auteur aan. Deze moet immers niet instemmen met de associatie van zijn tot kinderen gerichte figuur met een verslaving aan cocaïne, mede rekening houdend met het verwarringsrisico bij het brede publiek dat zou kunnen denken dat de auteur toestemming gegeven heeft tot dit gebruik van zijn auteurswerk78.

wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. De wijze waarop deze driestappentoets moet ingevuld worden, diende zich aan naar aanleiding van de uitzondering van de privé-kopie die door kopieerbeveiligingen verlamd werd. Indien de uitzondering van de privé-kopie de driestappentoets niet respecteert, zou het toegelaten moeten zijn om kopieerbeveiligingen op dvd of cd’s te plaatsen. In het tegenovergestelde geval zijn deze technische voorzieningen onrechtmatig aangezien de uitzondering van de privé-kopie voorgaat. Volgens het Franse Hof van Cassatie, moet de rechter ten gronde het tweede deel van deze test onderzoeken (afbreuk aan de normale exploitatie van het werk) en moeten de «inherente risico’s van de nieuwe digitale omgeving voor wat betreft de bescherming van de auteursrechten» in overweging genomen worden «met inachtneming van het economische belang van de exploitatie van het werk, onder de vorm van een dvd, voor de afschrijving van de cinematografische productiekosten». De feitenrechter moet dus een economische appreciatie maken die in een algemene context moet geplaatst worden. Deze methode geeft de rechters ten gronde een zeer grote vrijheid. Dit is dan ook de reden waarom in hoger beroep reeds werd geoordeeld dat de uitzondering van de privé-kopie conform is met de driestappentoets80, en in eerste aanleg dat dit niet zo was81. De driestappentoets doordrenkt in ieder geval het auteursrecht met een zeer grote onvoorzienbaarheid en juridische onzekerheid. Het voortbestaan van de uitzonderingen en de rechtmatigheid van de technische voorzieningen wordt immers gekoppeld aan een casuïstiek die onmogelijk te systematiseren is. We onthouden bovendien dat het Franse Hof van Cassatie van oordeel is dat de driestappentoets een richtlijn is voor de rechter82 en niet uitsluitend voor de wetgever83.

E. Inbreuken84

1. Gelijkenissen en verschillen

Geen parodie

5. Driestappentoets 58. Het Franse Hof van Cassatie moest in de zaak Mullholland Drive zijn visie geven aangaande de driestappentoets waaraan iedere uitzondering op het auteursrecht moet aan voldoen79. Deze test vereist dat [1] iedere uitzondering slechts in bepaalde bijzondere gevallen mag worden toegepast [2] mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en [3] de 77 Corr. Antwerpen 25 november 2005 (De Meyer e.a. / OM – NV Standaard Uitgeverij), onuitg. 78 Antwerpen 2 mei 2006, AM 2006, 257, noot; Mediaforum (Ned.) 2006, afl. 6, 201, noot D. VOORHOOF; J. DEENE, “Parody exception again denied in Belgium”, JIPLP 2006, vol. 1, nr. 11, 694. 79 Cass. (Fr.) 28 februari 2006, AM 2006, 177, noot S. DUSSOLIER; R.D.T.I. 2006, 207, noot T. LEONARD; T.B.H. 2006, 671, noot P. BRUWIER; Légipresse 2006, afl. 231, III, 71, noot V.L. BENABOU; Propr. Intell.

540

59. De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde oordeelde dat namaak op een synthetische wijze moet beoordeeld worden, op grond van de totaalindruk die de beide werken elk afzonderlijk en in hun onderling verband bieden, waarbij zowel de verschillen als de gelijkenissen in aanmerking moeten worden genomen. Aangezien de verschillen in casu niet substantieel waren om te kunnen spreken van een originele toevoeging en onvoldoende significant voorkomen om de treffende gelijkenissen en het globaal uitzicht naar de achtergrond te verdringen, besloot de rechtbank tot namaak85. 60. Volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel is het bestaan van belangrijke verschillen tussen de format van het programma ‘Don’t get mad…get even’ en het televisieprogramma ‘De thuisploeg’ dat door de VRT uitgezonden werd, voldoende om tot geen auteursrechtelijke inbreuk te concluderen86.

2006, 179, noot A. LUCAS. 80 Paris (Fr.) 22 april 2005, R.D.T.I. 2005, afl. 23, 62, noot S. DUSOLLIER 81 Trib. gr. inst. Paris (Fr.) 30 april 2004, AM 2004, 345. 82 Zie in deze zin: F. DE VISSCHER, en B. MICHAUX, “Le droit d’auteur et les droits voisins désormais dans l’environnement numérique: la loi du 22 mai 2005 ne laisse-t-elle pas un chantier ouvert?”, J.T. 2006, 133-144. 83 Zie in deze zin: S. DUSOLLIER, “L’encadrement des

exceptions au droit d’auteur par le test des trois étapes”, I.R. D.I. 2005, 212-222. 84 Zie ook A. STROWEL, “La contrefaçon en droit d’auteur: conditions et preuve ou pas de contrefaçon sans plagiat”, AM 2006, 267-271. 85 Rb. Dendermonde 27 oktober 2006 (Sole Technology Inc – P.A. Senizergues / NV Rowies International – NV Holding Rowies), A.R. 04/2096, vonnis beschikbaar op www.boek9.nl. 86 Voorz. Rb. Brussel 24 oktober 2006, AM 2006, 58. nummer 165 • 27 juni 2007

61. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is om na te gaan of een creatie namaak is van een andere creatie, de totaalindruk van belang. Hierbij zijn de gelijkenissen met betrekking tot de originele kenmerken doorslaggevend, niet de verschillen tussen beide creaties. Om die reden oordeelde de rechtbank dat de flacon en de verpakking van het parfum Temperature geen namaak is van die van het parfum Fahrenheit aangezien er sprake is van een van elkaar afwijkend totaalbeeld en de gelijkenissen het totaalbeeld niet domineren87. 62. Het gebruik van de stripfiguur ‘Sanne’ in de reeks ‘Senne en Sanne’ die door striptekenaar M. Verhaegen werd uitgegeven na zijn ontslag bij Studio Vandersteen zou volgens deze laatste nagenoeg identiek zijn aan de figuur van ‘Wiske’ uit de reeks ‘Suske en Wiske’. De arbeidsrechtbank te Antwerpen oordeelde dat de afbeeldingen van de betrokken stripfiguren geenszins toe laten te besluiten dat de figuur van ‘Sanne’ gelijkenissen zou vertonen met de figuur van ‘Wiske’, laat staan dat beide figuren quasi identiek zijn. De typische kenmerken van de figuur van Wiske (haarsnit, kledij e.d.) zijn geenszins terug te vinden in de figuur van ‘Sanne’, zoals Studio Vandersteen ten onrechte laat uitschijnen88.

De driestappentoets doordrenkt het auteursrecht met een zeer grote onvoorzienbaarheid en juridische onzekerheid. een integrale reproductie van het artikel, aangezien de gebruiker het artikel niet enkel zag verschijnen op zijn monitor, maar het bovendien kon afdrukken om het te bewaren en later te gebruiken. De rechtbank besloot dan ook tot een inbreuk van het reproductierecht en publiek mededelingsrecht90. Door deze reproductie was ook de naam van Niemegeers geschonden, aangezien hij als advocaat geassocieerd werd met commerciële verkoopspraktijken. Merkwaardig stelt de rechtbank dat ook het adaptatierecht van Niemegeers geschonden is, weze het niet door wijzigingen aan de tekst van Niemegeers aan te brengen, maar wel door het van uit zijn juridische context in een commerciële context te plaatsen. De rechtbank verwees hiermee in feite naar het morele integriteitsrecht van de auteur. Het is betwistbaar dat een deep link een auteursrechtelijke inbreuk maakt. Linken is immers de essentie van het world wide web. Het zou anders geweest zijn moest gebruik gemaakt zijn van een framed deep link, waarbij het bewuste artikel binnen de verwijzende website zelf zou geïncorporeerd en gereproduceerd zijn.

3. Tarieven Sofam

Senne en Sanne

Suske en Wiske

2. Deeplinken 63. Er is sprake van een deep link wanneer een hyperlink een internaut rechtstreeks naar een specifieke pagina of bestand van een website verwijst, zonder eerst de ‘homepage’ van die website aan te doen. Bepaalde auteurs beschouwen een deep link als een auteursrechtelijke inbreuk, terwijl anderen menen dat wie webpagina’s publiek toegankelijk maakt op het internet zich er niet tegen kan verzetten dat derden daar een rechtstreekse toegang toe creëren89. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat een deep link door een website over verzekeringen naar een pdf-artikel van advocaat Niemegeers over beleggingsverzekeringen een schending van de auteursrechten van de advocaat was. Doordat bij het aanklikken van de link enkel een nieuw venster werd geopend met het bewuste artikel in pdf-formaat kreeg de internaut volgens de rechtbank de indruk dat hij zich nog steeds op de verwijzende site bevond. Volgens de rechtbank kan deze wijze van linken niet geredelijk beschouwd worden als een zuivere verwijzing naar een artikel, aangezien noch vermeld werd dat de heer Niemegeers geen medewerker was maar een buitenstaander, noch dat deze link verwees naar een artikel op een andere website dan deze waar de gebruiker zich op bevond. Dit moet integendeel beschouwd worden als

87 Rb. Antwerpen (SA Parfums Christian Dior / NV Bellure), A.R. 02/3485, onuitg. 88 Arbh. Antwerpen 8 april 2006 (M. Verhaegen / NV Studio Vandersteen), vonnis beschikbaar op www. boek9.nl. 89 P. MAERTENS, “Het auteursrechtelijk statuut van nummer 165 • 27 juni 2007

64. De tarieven die Sofam hanteert bij het onrechtmatige gebruik van de foto’s van haar leden werd door de rechtspraak vaak drastisch herleid. De materiële schade van de fotograaf bestaat uit het verlies van de reproductierechten die hij had kunnen aanrekenen voor het gebruik van de foto’s. De morele schade van de fotograaf bestaat uit een miskenning van zijn moreel paterniteitsrecht wanneer zijn naam als auteur bij de foto niet wordt vermeld. Ook al zijn de door Sofam gepubliceerde tarieven bij gebreke van overeenkomst slechts indicatief, zij kunnen als leidraad worden aanvaard. De door Sofam aangerekende vergoeding voor materiële schade zou immers ook zijn verschuldigd wanneer voorafgaande toestemming van de fotograaf werd gegeven. Daarboven wordt door Sofam een bijkomende 200 % van het basisrecht wegens fotogebruik zonder voorafgaande toestemming en 100 % van het basisrecht wegens fotogebruik zonder vermelding van de naam van de fotograaf aangerekend. Het basistarief wordt dus verviervoudigd. De rechtbank van eerste aanleg te Gent vond dit overdreven en herleidde de vordering tot de helft (tweevoud van het basistarief) zowel voor materiële als morele schade91. 65. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dienaangaande dat Sofam niet bewijst welke schade beantwoordt aan de door haar gevorderde vergoeding ten belope van 200 % van de basisrechten. Sofam wenst een hogere dan de gederfde vergoeding te verkrijgen om de onrechtmatige gebruiker te beletten dat hij zou speculeren op het eventueel niet ontdekken van het misbruik, maar die hogere vergoeding slaat volgens het hof niet op de geleden schade en kan dienvolgens niet

deep linking”, Jura Falconis 2002-03, afl. 1, www. law.kuleuven.ac.be/jura/39n1/maertens.htm; A. STROWEL en N. IDE, “Liabilty with regard to hyperlinks”, Colum.-VLA J.L. & Arts 2000-01, 403-448; A. STROWEL, “Liaisons dangereuses et bonnes relations sur l’Internet. A propos des hyperliens”,

AM 1998, 296-308. 90 Rb. Brussel 14 maart 2006 (W. Niemegeers / BVBA Akses Groep), A.R. 04/4698, onuitg. 91 Rb Gent 4 oktober 2006 (Sofam / J. Vandepitte – NV Bmw Belgium Luxemburg), A.R. 03/3170/A, onuitg.

541

als schadevergoeding worden toegekend. De verhoging voor morele schade werd wel toegekend zodat Sofam de helft van het door haar gevorderde bedrag verkreeg92. 66. Ook het hof van beroep te Brussel oordeelde dat Sofam de omvang van de schade waarvan zij vergoeding vordert in beginsel concreet moet aantonen en dat in casu enige grondslag voor de toegepaste percentages niet aangegeven werd. Er kan volgens het hof niet worden aangenomen dat de schade in alle gevallen proportioneel gelijke tred houdt met de waarde van de rechten en in het algemeen kan dan ook niet worden aanvaard dat de schadevergoeding overeenstemt met een veelvoud van de reproductierechten93.

4. Tarieven Sabam 67. De door Sabam geleden schade bestaat uit de gederfde auteursrechten. Deze bedragen zijn ten minste de minimumbedragen van het algemeen geldende tarief van Sabam. Dit tarief zoals door Sabam vastgelegd is, hoewel eenzijdig, niet willekeurig, gezien de bedragen ervan op objectieve wijze bepaald worden op grond van een aantal parameters, zoals het potentieel luisterbereik en de duur van de zendtijd. Deze zijn relevant om de marktwaarde van het gebruik van de werken van Sabam te bepalen. Er wordt volgens het hof van beroep te Antwerpen niet aangetoond dat de forfaitaire minima op basis van deze criteria te hoog zouden zijn in verhouding tot de economische waarde van de geleverde prestaties94. 68. Nadat een concertorganisator naliet om de auteursrechten te betalen ten gevolge van een concert, vorderde Sabam een bedrag dat overeenkomstig het tarief 201 berekend werd op basis van 10 % van de bruto-ontvangsten van de organisator. Sabam verhoogde dit bedrag met 30 % op grond van een in haar algemene voorwaarden opgenomen schadebeding. Het hof van beroep te Gent kwalificeerde dit schadebeding als een strafbeding en herleidde op grond van artikel 1231 B.W. de verhoging door contractuele tekortkoming van 30 % naar 10 %95. 69. Het hof van beroep te Gent kende aan Sabam dan weer een schadevergoeding toe berekend tegen 100 % van de reproductierechten. Wanneer enkel de reproductierechten mochten verschuldigd zijn, dan zou dit volgens het hof tot gevolg hebben dat geen toestemming meer moet gevraagd worden voor het reproduceren van werken. Elke uitgever zou alsdan kunnen afwachten of hij naderhand een vraag tot betaling van de reproductierechten zou krijgen96. Deze uitspraak staat haaks op het standpunt van het hiervóór vermeld arrest van het hof van beroep te Antwerpen aangaande de tarieven van Sofam.

5. Auvibel 70. De Belgische rechter is op grond van artikel 86 en 96 Wetboek Internationaal Privaatrecht bevoegd om kennis te nemen van een stakingsvordering ingesteld door Auvibel tegen een buitenlandse vennootschap in de mate enkel de staking gevraagd wordt van het aanbieden en verkopen van lege dragers zonder hiervan 92 Antwerpen 9 oktober 2006 (Sofam / NV Ambiorix), A.R. 2004/AR/1828, onuitg. 93 Brussel 29 november 2005, AM 2006, 188. 94 Antwerpen 19 december 2006 (VZW Brasschaatse Radio Omroep – E. Van Wallendael / Sabam), A.R. 1998/2547, onuitg. 95 Gent 15 november 2006 (Sabam / VZW Aalst Rockt), A.R. 2005/1173, onuitg.

542

aangifte te doen bij Auvibel en zonder een vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik te betalen via in België consulteerbare websites aan in België gevestigde consumenten. Op grond van artikel 93 Wetboek Internationaal Privaatrecht dat bepaalt dat intellectuele eigendomsrechten worden beheerst door het recht van de staat voor het grondgebied waarvan de bescherming van de eigendom wordt gevraagd, is het Belgische auteursrecht van toepassing. Artikel 19 Wetboek Internationaal Privaatrecht dat het gerecht waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt toelaat af te zien van de toepassing van het recht aangewezen door de verwijzingsregel, wanneer de situatie slechts een zwakke band heeft met het aangewezen recht en zeer nauw verbonden is met een andere staat, kan niet worden toegepast wanneer de website zich uitdrukkelijk, zij het niet exclusief, richt tot een Belgisch publiek97. 71. Een buitenlandse vennootschap en niet de in België gevestigde consument moet als intracommunautaire aankoper worden beschouwd in de zin van artikel 3 van het K.B. van 28 maart 1996 wanneer de vennootschap een beroep doet op vervoerders om de betrokken goederen te leveren in België en dus het initiatief neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het binnenkomen van haar producten op het Belgische grondgebied98. Hetzelfde geldt wanneer een buitenlandse vennootschap reclamefolders voor haar producten verspreidt waarop een Belgisch besteladres en telefoonnummer terug te vinden zijn. In dat geval kan niet worden volgehouden dat deze vennootschap rechtstreeks vanuit Frankrijk haar producten verkoopt, aangezien zij deze producten in omloop brengt op het Belgische grondgebied en dus een intracommunautaire aankoper is99.

6. GoogleNews en GoogleCache 72. GoogleNews maakt een inbreuk op het reproductierecht en het publiek mededelingsrecht van krantenuitgevers door op haar nieuwssite de titel en de eerste regels van krantenartikelen letterlijk te reproduceren en online aan te bieden. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel preciseerde dat hij zich hiermee niet uitsprak over de rechtmatigheid van de hyperlinks (deep links) op GoogleNews naar de krantenwebsites. Ook GoogleCache is een inbreuk op het auteursrecht. Doordat Google zelf een kopie neemt van elke door haar zoekmachine geïndexeerde webpagina en deze op haar servers plaatst, begaat zij een ongeoorloofde reproductie en publieke mededeling100. De aansprakelijkheiduitsluitingsgronden voor ISP’s (art. 18-21 E-commercewet)101 werden door de voorzitter in een vrij summiere motivering van de hand gewezen.

7. ISP (internet service provider) 73. Sabam en IPFI (International Federation of Phonographic Industry) stelden vast dat senioren de website www.seniorennet.be gebruikten om auteursrechtelijk beschermde muziekwerken uit te wisselen. Sabam en IPFI startten dan ook een stakingsprocedure tegen VZW Seniorennet in haar hoedanigheid van ISP wiens diensten door haar gebruikers gebezigd worden om auteursrechtelijke inbreuken te plegen. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelde

96 Gent 1 december 2005 (NV Scriptum Beheer / Sabam), IRDI 2006, 127. 97 Voorz. Rb. Brussel 24 mei 2006 (Auvibel / Dvdsale24 Limited), A.R. 06/4355, onuitg. 98 Voorz. Brussel 27 juli 2006 (Auvibel / Gmbh QSupply-SA Romstore Luxembourg-Ltd Disko), A.R. 06/4993, onuitg. 99 Rb. Brussel 2 juni 2006 (Auvibel / X), A.R. 05/7714,

onuitg. 100 Voorz. Rb. Brussel 5 september 2006, Juristenkrant 2006 (weergave J. DEENE), afl. 134, 6 en Voorz. Rb. Brussel 13 februari 2007, T.B.H. 2007, 377, met noot G. VANDENDRIESSCHE. 101 Meer in J. DEENE, “Aansprakelijkheid van internet service providers”, NjW 2005, 722-734.


deze inbreuken vast en beval Seniorennet om de nodige doeltreffende maatregelen te nemen om deze inbreuken te doen stoppen102. Deze uitspraak illustreert de mogelijkheid om de stakingsprocedure van artikel 87 Auteurswet te gebruiken tegen tussenpersonen om hen, los van enige fout, te bevelen het nodige te doen om een einde te stellen aan auteursrechtelijke inbreuken. De maatregelen die de voorzitter kan bevelen moeten echter specifieke inbreuken viseren en in tijd worden beperkt aangezien een onbegrensde proactieve toezichtsverplichting van een ISP wettelijk uitgesloten is (zie art. 21 § 1 E-commercewet). De voorzitter lijkt in zijn vonnis dan ook te ver te zijn gegaan.

8. Strafprocedure 74. Het hof van beroep te Brussel sprak twee verkopers van piraat-cd’s vrij, aangezien het niet bewezen was dat zij deze cd’s kwaadwillig of bedrieglijk in voorraad hadden. De beklaagden zijn immers generalisten die ook bijkomend, in bepaalde periodes, cd’s te koop aanbieden. Hieruit kan volgens het hof niet afgeleid worden dat de beklaagden die niet als ‘beroepsmatige platenhandelaars’ of als ‘beroepshandelaars in de muzieksector’ kunnen worden beschouwd, weet hadden van het feit dat ze piraat-cd’s te koop aanboden. De geviseerde cd’s bevonden zich openlijk in de winkel en uit niets blijkt dat ze heimelijk te koop werden gesteld. Evenmin werd aangetoond dat deze cd’s werden aangekocht via een verdacht circuit. De burgerlijke vordering van IPFI werd dan ook afgewezen103.

III. Naburige rechten

1. Recht op informatie 75. Unibet die op haar website weddenschappen organiseert omtrent sportmanifestaties zoals voetbalwedstrijden mag de afbeeldingen van voetbalspelers blijven gebruiken. De rechtbank van koophandel te Luik wees erop dat de afbeeldingen van de voetbalspelers niet worden gebruikt om reclame te maken voor de gokwebsite van Unibet, maar uitsluitend als element van informatie aangaande een sportmanifestatie waarrond een weddenschap wordt georganiseerd. Dit onderscheid tussen het gebruik omwille van publicitaire doeleinden en het gebruik om informatie te verlenen, vindt volgens de rechtbank zijn basis in het recht op informatieverspreiding (art. 10 EVRM)105.

2. Toelating 76. Volgens artikel 10 Auteurswet kan het portret van een persoon enkel met toestemming van de geportretteerde worden gereproduceerd en aan het publiek


77. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent impliceert de toestemming die een geportretteerde geeft met betrekking tot een bepaald gebruik binnen een bepaalde context dan weer dat deze toelating geldt voor elk aspect dat verbonden is aan dit gebruik binnen die context. Een fotomodel dat zijn toestemming geeft voor het nemen en gebruiken van een foto binnen een publicitaire campagne voor vakantiegidsen, geeft zowel zijn toestemming voor de publicatie van de foto in de vakantiegids als de publicatie van de foto ter promotie van de vakantiegids107. 78. De toelating tot het maken en gebruiken van een afbeelding heeft in ieder geval een precair karakter. De intrekking van die toelating (ook wel het recht tot inkeer genoemd) kan volgens het hof van beroep te Gent vrij discretionair gebeuren met dien verstande dat bij laattijdigheid er gegronde motieven vereist zijn, en dat bij een willekeurige of disproportionele uitoefening er sprake kan zijn van rechtsmisbruik met gebeurlijke schadeaanspraken108.

B. Software

A. Portretrecht104

102 Voorz. Rb. Antwerpen 5 oktober 2006, TBH 2007, 233, met noot C. DE PRETER en T. DE MEESE, ‘Het aansprakelijkheidsregime voor ISP’s en andere tussenpersonen in de wet elektronische handel: onbekend en onbemind’, 237-244; Juristenkrant 2006 (weergave J. DEENE), afl. 136, 7. 103 Brussel 25 januari 2006 (L. Vanwalle – D. Loubers / OM – IFPI), onuitg. 104 Over het portretrecht verscheen een werk van L. DIERICKX, Het recht op afbeelding, Antwerpen, Intersentia, 2005. 105 Kh. Luik 24 november 2006, RDTI 2007, 107 met noot M. ISGOUR.

worden meegedeeld. Deze toestemming moet volgens het hof van beroep te Antwerpen in de regel voorafgaand aan de reproductie of mededeling aan het publiek worden gegeven en geniet een beperkende interpretatie zowel wat de afbeelding betreft waarop de toestemming in het bijzonder slaat als wat het gebruik betreft dat men er wil van maken. Uit het feit dat een persoon geposeerd heeft voor de foto kan geen toestemming worden afgeleid tot het reproduceren en een gebruik ervan met publicitaire doeleinden106.

79. Volgens artikel 2 Softwarewet geniet een computerprogramma bescherming wanneer het oorspronkelijk is in die zin, dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur is. In de rechtsleer was discussie ontstaan109 aangaande de vraag of deze oorspronkelijkheidsvereiste inhoudelijk overeenkomt met de in het auteursrecht gehanteerde originaliteitsvereiste, en een programma dus slechts beschermd wordt wanneer het de stempel van de persoonlijkheid van de maker ervan draagt110, dan wel of het daarentegen voldoende is dat een programma, om beschermd te kunnen worden, gemaakt is door een auteur en het resultaat is van de eigen persoonlijke intellectuele inspanning van de auteur die dusdanig is dat het programma geen kopie is van een ander programma111. Twee uitspraken belichten deze twee verschillende visies112. 80. De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde dat het oorspronkelijkheidscriterium in die zin moest uitgelegd worden dat een computerprogramma het resultaat moet zijn van de eigen persoonlijke intellectuele inspanning van de auteur die dusdanig is dat het programma geen kopie is van een ander programma113.

106 Antwerpen 18 september 2006 (BVBA Cargo- L. Smits / K. De Leeuw), A.R. 2005/2637, onuitg. 107 Rb. Gent 22 mei 2006 (L. Tavernier / BVBA People Choice – NV VUM), A.R. 05/2214/A, onuitg. 108 Gent 17 mei 2006 (R. Assadi Slaoui / NV Vum Media – NV Vlaamse uitgeversmaatschappij), A.R. 2004/AR/1587, onuitg. 109 Zie over deze twee mogelijke opvattingen: J.P. BUYLE, L. LANOYE, Y. POULLET en V. WILLEMS, “Chronique de jurisprudence. L’informatique (1987-1994)”, J.T. 1996, 221. 110 A. STROWEL en E. DERCLAYE, Droit d’auteur et numerique, Bruxelles, Bruylant, 2001, 185-190.

111 H. VANHEES, “Art. 2 Wet Bescherming Computerprogramma’s”, in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 5 delen, losbladig, (Ohra-afl. 8 (januari 1998)-art. 2-4) 112 J. DEENE, “Het originaliteitscriterium in de Softwarewet”, Computerrecht 2007, afl. 3 (te verschijnen). 113 Rb. Gent 18 oktober 2006 (K. Hoebeek / NV Dekimo-Nv Dekimo Products), A.R. 05/1626/A, onuitg.

543

In een andere zaak oordeelde het hof van beroep te Gent dat een computerprogramma bescherming verkrijgt indien het oorspronkelijk is in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur is, zonder dat wordt vereist dat het werk origineel is in de zin van de Auteurswet114. 81. Volgens het hof van beroep te Antwerpen valt de oorspronkelijkheidsvereiste in de Softwarewet dan weer samen met de originaliteitsvereiste van het auteursrecht aangezien computerprogramma’s gelijkgesteld worden met werken van letterkunde en kunst (art. 1 Softwarewet). Het computerprogramma moet aan het originaliteitsvereiste niet enkel in objectieve zin maar ook in de subjectieve zin beantwoorden. Het dragen van de persoonlijke stempel van de auteur is eveneens vereist. De originaliteit moet dus beoordeeld worden zoals bij eender welk ander werk. Het computerprogramma moet de uitdrukking zijn van de intellectuele inspanning van de auteur115. 82. Deze uitspraken doen de rechtszekerheid ernstig in het gedrang komen, dit zowel voor de ontwikkelaars van software als voor mogelijke inbreukplegers. Naargelang een procedure gevoerd wordt voor rechtsinstanties van het ressort van het hof van beroep te Gent of Antwerpen, wordt een andere beschermingsdrempel gehanteerd. Het wordt dan ook hoog tijd dat minstens het Hof van Cassatie zich over een uniforme invulling van het originaliteitsbegrip in de Softwarewet uitspreekt, of liever nog dat eindelijk eens na meer dan 15 jaar aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag dienaangaande wordt gesteld.

C. Databanken

1. Substantiële investering 83. Artikel 3 Databankenwet kent aan de producent van een databank waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering een sui-generisrecht toe. Het hof van beroep te Antwerpen moest zich buigen over een databank van een vennootschap met adresgegevens, contactpersonen, informatie enz. in verband met mogelijke vorderingen op debiteuren en overheidsinstellingen in politieke risicolanden. Het hof oordeelde dat de investeringen in het creëren van gegevens zoals het onderzoek naar de bedrijven of natuurlijke personen die vorderingen hebben op politieke risicolanden, het nadien verzamelen van alle adresgegevens en van zoveel mogelijk bijkomende informatie over elke potentiële klant en van elk van hun vorderingen, middelen zijn die vooraf worden aangewend voor het creëren en controleren van gegevens die naderhand in de databank zullen worden bijeengebracht. Deze middelen komen volgens het hof niet in aanmerking voor het beoordelen van de substantiële investering. Het hof kwam wel tot het besluit dat de producent bescherming verdient aangezien het opstellen en updaten van de databank de nodige infrastructuur en ge114 Gent 3 april 2006 (BVBA Dekyver Sky GroupD. Dekyver-J. Dekyver / NV Sky Service), A.R. 2004/966 en 2005/1013 , onuitg. 115 Antwerpen 19 december 2005 (BV Omni Whittington / NV East-West Debt), A.R. 2003/ AR/2727, onuitg. 116 Ibid. 117 Gent 3 april 2006 (BVBA Dekyver Sky GroupD. Dekyver-J. Dekyver / NV Sky Service), A.R. 2004/966 en 2005/1013 , onuitg.

544

schikt personeel vereist, wat wijst op een arbeidsintensieve inzet met bijkomende financiële inspanningen. Het feit dat een databank dagelijks geactualiseerd wordt, heeft volgens het hof niet tot gevolg dat de productie van de databank niet voltooid is en hierdoor het sui-generisrecht niet zou zijn ontstaan. Het betreft immers een loutere actualisering van een bestaande databank116. Ook het hof van beroep te Gent kende bescherming toe aangezien het aanleggen van een uitgebreide databank in casu een werk van lange duur was en een belangrijke investering gevergd heeft117. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren oordeelde dan weer dat de eisende partij geen bewijs leverde van de vereiste substantiële investering. Het louter bijbrengen van een attest van een account met de loutere bevestiging dat een bepaalde kapitaal zou zijn geïnvesteerd in het aanleggen, structureren en de presentatie van de databank was volgens de voorzitter geen overtuigend bewijs118.

2. Contenant en contenu 84. Door F. Gotzen werd reeds een aantal keer vooropgesteld dat het sui-generisdatabankenrecht geen recht verschaft op de inhoud van een databank, maar alleen op zijn systematische of methodische ordening, dus zijn structuur. Is deze structuur origineel dan wordt hij beschermd door het auteursrecht, is hij niet origineel dan kan desgevallend het sui-generisrecht soelaas bieden119. Andere auteur menen echter dat het auteursrecht op een databank op zijn skeletstructuur slaat, daar waar het sui-generisrecht een greep zou bieden op de inhoud120. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren volgde het standpunt van F. Gotzen en oordeelde dat aangezien de eventuele inbreuk zich enkel beperkt tot de inhoudelijke overname van bepaalde teksten uit een databank, de eisende partij zich niet op het sui-generisrecht kan beroepen. Aangezien de eisende partij geen andere (auteursrechtelijke) beschermingsgronden inriep, werd de stakingsvordering dan ook afgewezen121.

IV. Tekeningen en modellen A. Beschermingvoorwaarde 85. Er wordt enkel bescherming geboden aan het uiterlijk van een tekening of model. Er wordt echter geen bescherming toegekend wanneer de uiterlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische functie te kunnen verwezenlijken. De vorm van een grondpiket met drie armen is ingegeven vanuit de bezorgdheid om te vermijden dat de piket zou vervormd worden wanneer hij in de grond wordt geslagen. En dergelijk piket kan dan ook niet beschermd worden als model aangezien het uiterlijk uitsluitend door de technische functie wordt bepaald122. 86. Onder de vroegere versie van de BTMW werd het

118 Voorz. Tongeren 15 december 2006 (NV Livios / T. Vanhove – G. Alfarano – BVBA Habitos.be), A.R. 06/702/A, onuitg. 119 F. GOTZEN, “Auteurs- en modellenrecht 19902004”, T.P.R. 2004, 1508 en “La protection internationale des bases de données non créative”, Bulletin du droit d’auteur (Unesco) 2001, afl. 2, 44. 120 B. MICHAUX, Droit des bases de données, Kluwer, 2005, 104-105 en A. STROWEL en E. DERCLAYE,

Droit d’auteur et numérique, Brussel, 2001, 297 en 318. 121 Voorz. Tongeren 15 december 2006 (NV Livios / T. Vanhove – G. Alfarano – BVBA Habitos.be), A.R. 06/702/A, onuitg. 122 Bergen 27 februari 2006, JLMB 2006, 1849.


uitsluitende recht niet verkregen, indien de tekening of het model niet nieuw is. Deze vereiste van nieuwheid werd in het oude artikel 4.1.a. negatief omschreven. Tekeningen of modellen worden geacht niet nieuw te zijn indien ze daadwerkelijk identiek zijn of, wanneer de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Geringe wijzigingen zullen dan ook geen aanleiding geven om het ‘nieuwe’ model als nieuw te bestempelen. Uiteraard is telkenmale een concrete toetsing geboden. Er moet bovendien sprake zijn van het bekend zijn in de belanghebbende kring binnen de Benelux. Catalogi van buitenlandse ondernemingen volstaan op zich niet: er moet ook aangetoond worden dat de kwestieuze publicaties ook daadwerkelijk in de belanghebbende kring binnen de Benelux verspreid waren vóór de datum van het depot123.

87. Meubelstukken kunnen tegelijkertijd als een auteursrechtelijk werk en als een tekening of model beschouwd worden. Onder ‘Hoofdstuk 6. Samenloop met het auteursrecht’ bepaalt artikel 3.29 BVIE dat indien een tekening of model werd ontworpen door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of op bestelling, het auteursrecht inzake de tekening of model toekomt aan diegene die bij toepassing van het artikel wordt beschouwd als de ontwerper, zijnde de werkgever of diegene die de bestelling heeft gedaan. Voor de toepassing van artikel 3.29 speelt het geen enkele rol of de tekening al dan niet werd gedeponeerd. Deze regeling inzake samenloop heeft voorrang boven de nationale Auteurswet. Wanneer de vennootschap die de auteursrechten opeist, faalt in haar bewijslast om aan te tonen dat de schepper zijn ontwerpen heeft gemaakt in haar loondienst of ingevolge een door haar geplaatste bestelling, dan blijven de auteursrechten bij de schepper, zijnde de persoon die zijn handtekening en handelsnaam op het schetsboek en bijhorende plottekeningen heeft geplaatst (art. 6 al. 2 Auteurswet)124.

C. Opeising van een depot 88. Artikel 3.7 BVIE voorziet in de mogelijkheid voor de ontwerper van een tekening of model, om binnen een termijn van vijf jaar, het recht op een Beneluxdepot op te eisen wanneer het depot zonder een toestemming door een derde is verricht. Een vennootschap uit Thailand die door de regering van Thailand certificaten verkregen heeft voor haar intellectuele eigendom op het productontwerp van een brandblusser kon met succes optreden tegen het Beneluxdepot van een apparaat dat qua vormgeving overeenstemt met dit brandblusapparaat waarvoor die certificaten werden afgeleverd. De beweerde territoriale beperktheid van die certificaten doet niets af aan de vaste data waarop die certificaten door de daartoe bevoegde autoriteiten werden afgeleverd125.


Cassatie zich over een uniforme invulling van het originaliteitsbegrip in de Softwarewet uitspreekt, of liever nog dat eindelijk eens na meer dan 15 jaar aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag dienaangaande wordt gesteld. V. Octrooirecht126 A. Octrooirecht en IPR

B. De rechthebbende op een tekening of model

123 Gent 19 juni 2006 (NV Geve / BVBA Fanlight), A.R. 2005/80, onuitg. 124 Gent 13 maart 2006 (NV M&M / G. Bauwens), A.R. 2005/57, onuitg. 125 Rb. Gent 1 februari 2006 (Siam Sophon Co Ltd / E. Crommelynck – E. Van Den Hende), A.R. 04/2537, onuitg. 126 In 2006 verscheen over het octrooirecht een werk van de hand van B. DE VUYST, Handboek octrooien, Brugge, die Keure, 2006. 127 Voor een bespreking door de rechtsleer van deze arresten: R. DE RANITZ, ‘Noot’, IER (Ned.) 2006, afl. 5, 267; S. DE WIT, “Over hoe het was

Het wordt hoog tijd dat minstens het Hof van

89. De Europese octrooirechtspraak (meer bepaald het IPR-aspect) werd in 2006 verrijkt door twee belangrijke arresten van het Hof van Justitie127. In een eerste beslissing128 oordeelde het Hof dat de rechtbanken van het land waar een octrooi is toegekend, een exclusieve bevoegdheid hebben om kennis te nemen van alle geschillen aangaande de inschrijving of geldigheid van dit octrooi. Het Hof voegt eraan toe dat dit principe ook zijn doorgang vindt wanneer de nietigheid van een octrooi bij wijze van tegenvordering opgeworpen wordt. Deze uitspraak heeft in de praktijk tot gevolg dat een Belgische rechter zich niet kan uitspreken over de geldigheid van een buitenlands octrooi, ook niet wanneer de nietigheid als exceptie opgeworpen wordt. Hij zal zich wat dit luik betreft onbevoegd moeten verklaren. In een tweede beslissing129 bepaalde het Hof dat wanneer dezelfde of gelijkaarde inbreukhandelingen in verschillende staten worden gepleegd door dezelfde vennootschap, het niet mogelijk is om deze vennootschap te dagvaarden voor één rechtbank voor al deze inbreukplegende handelingen tezamen. In elke staat moet dus een afzonderlijke procedure worden gestart. Deze twee arresten zijn geveld in toepassing van artikel 22.4 en artikel 6.1 Brussel I-Verordening, en tonen aan de handhaving door de octrooihouder van zijn rechten in Europa geen sinecure is. Hoog tijd dus dat het ontwerpakkoord EPLA (European Patent Litigiation Agreement), dat een geïntegreerd juridisch systeem introduceert, definitief goedgekeurd wordt. 90. Het hof van beroep te Brussel verklaarde zich op grond van artikel 6.1 Brussel I-Verordening internationaal bevoegd om te oordelen of een Belgische en Italiaanse partij (respectievelijk de verdeler en producent) een inbreuk plegen op het Belgische luik van een Europees octrooi op het Belgische grondgebied. Aangezien beide partijen bij eenzelfde namaakgebeuren in België worden betrokken, bestaat er tussen de tegen hen gerichte vorderingen immers een nauwe band en is er geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen. Ook wat de tegenvordering tot nietigverklaring van het Belgische luik van het Europese octrooi betreft, oordeelde

en hoe het zou kunnen zijn”, IER (Ned.) 2006, afl. 5, 262; F. THIRAN, “Propriété intellectuelle et conflits de juridiction, J.T. 2006, 723-725; K. SZYCHOWKA, “Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 GAT et C-539/03 Roche, Tijdschrift@ipr. be 2006, afl. 4, 7; W.A. HOYNG, “Roche v Primus / Gat v Luk”, 28 juli 2006, www.boek9.nl; W. PORS, “Some first remarks on Gat v Luk, Roche v Primus & Goldenberg and Sisvel v. Sandisk & Oduslink”, 9 augustus 2006, www.boek9.nl; I. DE NOOIJER, “Scheiden doet leiden, Gat/luk en Roche/Primus: gescheiden inbreuk en geldigheidsprocedures”

en de reactie hierop van W. PORS op www. boek9.nl; J.J. BRINKHOF, “HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden”, BIE 2006, 319 e.v.; C.A. HEINZE en E. ROFFAEL, “Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über de Gültigkeit ausländischer Immaterialgütterrechte”, GRUR Int. 2006, afl. 10, 787 e.v.; D.F. DE LANGE, “Het cross border verbod doorkruist?”, JBPr 2007, afl. 1. 128 H.v.J. nr. C-4/03, 13 juli 2006 (GAT/Luk), www. curia.eu. 129 H.v.J. nr. C-539/03, 13 juli 2006 (Roche / Primus), www.curia.eu.

545

het hof dat het op grond van artikel 22.4 Brussel I-Verordening bevoegd was. Het hof van beroep verklaarde zich wel internationaal onbevoegd om te beslissen over de vordering die betrekking heeft op een beweerde octrooi-inbreuk op het Italiaanse grondgebied. Artikel 6.1 Brussel I-Verordening biedt volgens het hof immers geen grond voor de Belgische rechter om op basis van samenhang te beslissen over de geldigheid van het Italiaanse luik van het Europese octrooi. De Belgische rechter kan dan logischerwijs ook geen bevel uitvaardigen om, op een ander grondgebied dan het Belgische, beweerde inbreuken op een Europees octrooi te doen ophouden130. Dit laatste is evenwel betwistbaar. Geen enkele wettelijke bepaling (ook niet de hiervóór besproken arresten van het Hof van Justitie) verhindert dat een Belgische rechter een maatregel met grensoverschrijdende werking zou bevelen. 91. De Belgische rechter is internationaal bevoegd op grond van artikel 5.3 Brussel I-Verordening (onrechtmatige daad) wanneer op het Belgische grondgebied een inbreuk op een octrooi wordt gemaakt. Op grond van artikel 73 § 2 Belgische Octrooiwet is de rechtbank territoriaal bevoegd die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de inbreuk is gebeurd131.

B. Voorgebruiksrecht 92. Overeenkomstig artikel 30 § 1 Octrooiwet heeft wie te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van het octrooi, de uitvinding, voorwerp van het octrooi, op Belgisch grondgebied in gebruik had of er in het bezit van gekomen was, het recht de uitvinding persoonlijk te exploiteren ongeacht het bestaande octrooi. Wie derhalve een praktische en volledige kennis had van de uitvinding derwijze dat hij in staat was te beginnen met de commercialisering ervan op het ogenblik dat het octrooi werd verleend en bovendien te goeder trouw is, kan zich op het voorgebruiksrecht beroepen. De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelde dat het louter bezitten van een bepaalde machine die de technische mogelijkheden heeft om een bepaalde uitvinding (zijnde een raamdecoratie) te produceren, niet kan gelijkgeschakeld worden met het bezit van de uitvinding zelf. Het bezit van een machine die iets kan produceren betekent immers daarom nog niet dat de bezitter ook de bedenker is van een specifiek idee en voorwerp van een octrooi dat onder meer met de machine kan worden geproduceerd132.

C. Equivalentie 93. Er is sprake van een octrooi-inbreuk zodra de technische functie wordt overgenomen, ook al worden er verschillen aangebracht in technische factoren maar zonder nieuw technisch effect. Er is sprake van equivalentie van technische functies wanneer de technische functies in de beweerde namaak dezelfde technische functies realiseren als deze in het voorwerp van het octrooi. Volgens het hof van beroep te Luik dekt een octrooi enkel wat als een nieuw en constitutief bestanddeel van de uitvinding is erkend. Het hof weigerde dan ook bescherming toe te kennen aan de houder van een octrooi 130 Brussel 14 februari 2006 (BV Steps / Calzificio Franzoni SRL), IRDI 2006, 153. 131 Rb. Veurne 25 november 2005 (Lecluyse – General Trading Company Ortes / X – Duolight / Excellenta), IRDI 2006, 160.

546

voor gehard staal voor andere staalvarianten zoals nietgehard staal die niet de eigenschap van gehard staal hebben. Volgens het hof kan een octrooi niet op een zodanige wijze bij equivalent worden geïnterpreteerd, dat technieken die al eerder bekend waren en waarvoor een octrooi niet kan en is verkregen, gedekt worden133.

D. Octrooi-omvang 94. Een octrooiaanvraag moet op een zo ruim mogelijke wijze de toepassingen omschrijven die van de uiteengezette uitvinding kunnen gemaakt worden, aangezien de bescherming van een octrooi enkel dekking biedt voor wat expliciet beschreven is. De verlener van een octrooilicentie heeft volgens het hof van beroep te Luik dan ook niet de verplichting om de technische en economische haalbaarheid van alle vermelde toepassingen in het octrooi aan de licentienemer te garanderen134. Het hof ging bijgevolg niet in op de vraag van de licentienemer om het licentiecontract wegens dwaling te verbreken. De licentienemer voerde meer bepaald aan dat de uitvinding, zijnde vuurbestendige platen, enkel normale temperaturen aankon en geen hoge. Het hof hield hierbij ook rekening met het feit dat het octrooi dat in licentie werd gegeven al eerder in een samenwerkingsverband tussen de licentiegever en de licentienemer in een beperkte context was toegepast.

E. Uitvinderswerkzaamheid 95. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, wanneer zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (art. 6 Octrooiwet). De vakman is dus een specialist in het desbetreffende domein, in casu de productie van valse plafonds, die op de hoogte is van alle octrooien en documenten die hieromtrent gepubliceerd werden vóór de depot- of prioriteitsdatum van het betwiste octrooi en die beschikt over het nodige gereedschap en de nodige ervaring om deze te combineren en aan te wenden met het oog op de oplossing van het gestelde probleem. Inzake de vanzelfsprekendheid moet men zich, voor iedere conclusie die de uitvinding definieert, de vraag stellen of, vóór de depot- of prioriteitsdatum die voor deze conclusie van toepassing is en rekening houdend met de stand van de techniek op die datum, het voor een vakman niet vanzelfsprekend zou zijn geweest om tot een resultaat te komen dat door deze conclusie gedekt wordt. De vanzelfsprekendheid moet aldus beoordeeld worden zonder rekening te houden met het betwiste octrooi. De dichtstbijzijnde stand van de techniek die in overweging moet worden genomen, is in het algemeen diegene die overeenstemt met een gelijkaardig gebruik en die de minste structurele en functionele wijzigingen vereist om tot de opgeëiste uitvinding te komen (art. 56 Europees Octrooiverdrag)135.

F. Octrooihouderschap 96. Overeenkomstig artikel 9 Octrooiwet moet de eisende partij, om het houderschap van een octrooi te eisen, bewijzen dat hij de uitvinder is van de geoctrooieerde uitvinding en dat deze haar afhandig werd ge-

132 Rb. Gent 24 april 2006 (NV Lecluyse-Bv General Trading Company Ortes / M. Van Amelsvoort-Bv Duolight-BV Excellenta), A.R. 05/4190/A, IRDI 2006, 163. 133 Luik 15 december 2006, A.R. 2006/236, onuitg.

134 Luik 20 november 2006, A.R. 2004/1413, onuitg. 135 Brussel 16 juni 2006, Ing.-Cons. 2006, 503.


maakt of dat de octrooiaanvraag ingediend werd door de verwerende partij met miskenning van een wettelijke of contractuele verplichting. De vordering tot opeising moet ingediend worden binnen een termijn van twee jaar, behalve wanneer de octrooihouder ten tijde van de verlening of de verkrijging van het octrooi wist dat hij geen recht had op het octrooi. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen kan uit de stukken die door de eisende partij voorgelegd werden, noch worden vastgesteld dat hij beschouwd moet worden als de uitvinder van de geoctrooieerde uitvinding en dat deze uitvinding aan haar toekomt, noch worden vastgesteld dat het octrooi aangevraagd werd met miskenning van een wettelijke of contractuele verplichting. Evenmin bewijst de eisende partij dat de verwerende partij op het ogenblik van de verlening of de verkrijging van het octrooi wist dat zij geen recht had op het octrooi, zodat de verjaringstermijn van twee jaar moet worden toegepast136.

99. In het ‘Karamelbonbon’-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat de vorm van een snoepje onderscheidend vermogen mist, wanneer het niet op een «significante wijze afwijkt» van wat in de suikergoedsector gangbaar is. De vorm van een snoepje verkrijgt dus pas onderscheidend vermogen wanneer het afwijkt van de in de handel gebruikte basisvormen van snoepjes, zonder dat het om een ‘wezenlijk’ verschil moet gaan: een gewone afwijking volstaat141. In het aanverwante ‘Bonbonverpackung’-arrest wees het Hof om dezelfde reden ook de vorm van de goudkleurige verpakking voor dit snoepje als merk af142.

VI. Merkenrecht

Geen onderscheidend vermogen

97. Dit overzicht beperkt zich tot de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie137 aangaande het gemeenschapsmerkenrecht138 en de Belgische rechtspraak aangaande het Beneluxmerkenrecht.

A. Merkinvulling

1. Onderscheidend vermogen139 a. Vormmerken 98. In het ‘Stazakjes’-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het stazakje voor de vruchtensappen in kwestie geen onderscheidend vermogen heeft aangezien deze verpakkingswijze reeds gebruikt wordt voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen. Hierdoor is het stazakje niet zó ongebruikelijk dat de gemiddelde consument het op zich zou opvatten als de aanduiding van de specifieke commerciële herkomst van een waar behorend tot deze categorie140. Het Hof vergeleek dus het stazakje met verpakkingsvormen van voedingsdranken in het algemeen en niet met verpakkingsvormen van vruchtensappen. Het Hof herhaalde daarenboven, dat bij het onderzoek van een absolute weigeringsgrond, de verpakkingsvorm geassimileerd wordt met de vorm van het product.

Geen onderscheidend vermogen

136 Rb. Antwerpen 30 juni 2006, Ing.-Cons. 2006, 303. 137 Voor een overzicht van de rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg, zie: A. FOLLIARDMONGUIRAL en D. ROGERS, “Community trade mark case law round-up 2006”, JIPLP 2007, vol. 2, afl. 4, 215-233. 138 ‘Merkenverordening’ verwijst naar de Verordening (EG) nr. 1994/40 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk van 20 december 1993 nummer 165 • 27 juni 2007

b. Woordmerken 100. In het ‘Matratzen II’-arrest143 besliste het Hof van Justitie dat een woord als merk in een bepaalde lidstaat kan ingeschreven worden, ook al heeft dit woord in de taal van een andere lidstaat een beschrijvende betekenis. Dit (leen)woord kan immers een onderscheidend vermogen krijgen, wat moet beoordeeld worden in functie van de gemiddelde consument. In casu betrof het de merkinschrijving in Spanje van het Duitse woord ‘Matratzen’ (matrassen). Het zal dus aan de Spaanse rechters zijn om uit te maken of de gemiddelde Spaanse consument het Duitse woord ‘Matratzen’ al dan niet linkt aan zijn betekenis in de Duitse taal, wat naar alle waarschijnlijkheid niet het geval zal zijn. Hoe bekender een taal van een lidstaat in andere lidstaten is, hoe meer kans er bestaat dat dit leenwoord geen onderscheidend vermogen zal hebben. Veel EUinwoners spreken de Duitse taal niet, wat echter anders is voor de Engelse of Franse taal. 101. Het hof van beroep te Brussel paste bovenstaand principe toe door te oordelen dat het merk ‘STEELGUARD’ een onderscheidend vermogen heeft om als Beneluxmerk te kunnen ingeschreven worden. Ook al moet een teken niet noodzakelijk bestaan in één van de officiële of gesproken talen van de Benelux om als beschrijvend beschouwd te worden, toch is het belangrijk rekening te houden met de perceptie van de consument in de Benelux, waar de Engelse taal geen gangbare taal is. In casu werd volgens het hof niet aangetoond dat de omzichtige en oplettende, normaal geïnformeerde gemiddelde consument, die verfproducten zoekt, voldoende kennis heeft van de Engelse taal om de betekenis van de woorden ‘Steel’ (staal) en ‘Guard’ (bescherming) te begrijpen144. De weigeringsbeslissing van het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom werd dan ook vernietigd. 102. Het merk ‘DOGGY BAGG’ is geïnspireerd op het klassiek Amerikaans begrip ‘doggy bag’ zijnde een

(P.B. L. 14 januari 1994, 11). ‘Merkenrichtlijn’ verwijst naar de eerste richtlijn nr. 1989/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (P.B. L. 11 februari 1989, 40,). 139 Art. 7.1.b Merkenverordening. Art. 2.11.1.b BIVE. 140 H.v.J. nr. C-173/04, 12 januari 2006 (Deutsche Sisi-Werke Gmbh & Co. Betriebs KG / BHIM), www. curia.eu.

141 H.v.J. nr. C-24/05, 22 juni 2006 (August Storck KG / BHIM), www.curia.eu. 142 Ibid. 143 H.v.J. nr. C-421/04, 9 maart 2006 (Matratzen Concord AG / Hukla Germany SA), www.curia.eu. 144 Brussel 1 juni 2006 (Ameron / BMB), Ing.-Cons. 2006, 472.

547

2006 werd gekenmerkt door een tweespalt in de rechtspraak omtrent de vraag of de stakingsrechter bevoegd is om de geldigheid van een merk te appreciëren en desgevallend de doorhaling van het merk te bevelen. zakje voor etensresten in het restaurant. De benaming werd in een andere context geplaatst (ligzak voor honden) en aangewend in de Benelux. Woorden in een vreemde taal kunnen als merk worden beschouwd, zelfs indien ze in het land van herkomst geen onderscheidend vermogen hebben. Uitgaande van het normale taalgebruik van de consumenten in de Benelux, besloot de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout dat ‘DOGGY BAGG’ een onderscheidend vermogen heeft waardoor de aandacht van de koper gewekt wordt en gewezen wordt op de herkomst van de waar145. 103. Het Engelse woord ‘SWIFT’ (vlug) heeft volgens het hof van beroep te Brussel een onderscheidend vermogen gekregen voor diensten op het vlak van financiële transacties, dit gelet op het feit dat Swift reeds jaren marktleider is op dit gebied, dit teken gebruikt wordt in de Benelux voor honderden miljoenen transacties, dit teken al 30 jaar gebruikt wordt en Swift aanzienlijke investeringen doet om naamsbekendheid te (blijven) verwerven146. 104. Het woordmerk ‘GLOBAL FINANCIAL INTELLIGENCE’ is volgens het hof van beroep te Brussel beschrijvend voor diensten op het vlak van handel, financiën, vastgoed en verzekeringen. Het merk is samengesteld uit drie woorden uit het algemene taalgebruik die, hoewel ze uit het Engels komen dat geen officiële taal is in de Beneluxlanden, onmiddellijk begrepen worden door de bedrijven die dergelijke diensten wensen te verkrijgen. Deze bedrijven moeten immers beschouwd worden als het relevante publiek, consument van de genoemde dienst. Het betreft een gespecialiseerd, goed geïnformeerd, oplettend en bedachtzaam publiek147. 105. Het woordmerk ‘300 MILJOEN EURO CONSUMENTEN’ die de winkelketen Intermarché als Beneluxmerk wou registreren, mist volgens het hof van beroep te Brussel onderscheidend vermogen148. Elk deelwoord beschrijft immers één van de eigenschappen van de waren en diensten waarvoor de inschrijving van dit merk is gevraagd. Het betreft immers de markt waarvoor deze waren bestemd zijn (300 miljoen: aantal; euro: locatie (Europa); consument: hoedanigheid van consument). 106. Het woordmerk ‘WIJ GAAN VOOR VERS’ dat winkelketen Delhaize als merk wenste te registeren is dan weer niet beschrijvend volgens het hof van beroep te Brussel en kan als merk worden geregistreerd. Het (samengesteld) woordmerk bestaat immers niet uit145 Voorz. Kh. Turnhout 6 mei 2005 (BVBA Pet-Joy Products / BV B&W Clocks), A.R. 05/627, onuitg. 146 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL), A.R. 2005/1528, onuitg. 147 Brussel 1 juni 2006 (Zurich VersicherungsGesellschaft / BMB), Ing.-Cons. 2006, 480. 148 Brussel 18 mei 2006 (ITM Entreprises / BMB), Ing.Cons. 2006, 434. 149 Brussel 21 juni 2006 (Société Louis Delhaize /

548

sluitend uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken producten of diensten. Dit is wel het geval voor het woord ‘vers’ maar niet voor ‘wij’ en ‘gaan voor’149. Om dezelfde reden kan ook het woordmerk ‘L’ACHAT QUI RAPPORTE’ van Delhaize als merk worden geregistreerd. Een slogan kan overigens aan geen striktere criteria onderworpen worden dan andere tekens150. Beide weigeringsbeslissingen van het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom werden dan ook vernietigd. 107. Het woordmerk ‘UPPER’ dat gebruikt wordt voor erotisch getinte homeparty’s voor vrouwen (met allusie op Tupperware homeparty’s) bezit volgens het hof van beroep te Antwerpen een zodanig individueel karakter dat het voor het in aanmerking te nemen publiek geschikt is die waar te onderscheiden van de soortgelijke waren en zijn herkomt uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. Het woord ‘Upper’ heeft geen band met de aangeboden dienst die zij op geen enkele wijze beschrijft151. 108. Het merk ‘TELESHOP’ voor telecommunicatiediensten is volgens het hof van beroep te Gent geen loutere aanduiding of beschrijving van de specifieke diensten waar het werk voor is geregistreerd, gelet op de brede en uiteenlopende waaier van goederen en/of diensten waarvoor ‘TELESHOP’ wordt gebruikt. Het veelvuldig gebruik van dit teken door andere ondernemingen is het onderscheidend vermogen wel in sterke mate aan het afzwakken152. 109. Het merk ‘C-MAIL’ voor drukwerken en grafisch vermogen, bezit over een onderscheidend vermogen. Het woord ‘mail’ is volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk weliswaar beschrijvend voor postzending of drukwerk, maar de samenstelling niet. Het argument dat C de afkorting is van het woord ‘card’ volgde de voorzitter door erop te wijzen dat ‘C’ voor tal van andere woorden de afkorting kan zijn153. c. Kleurmerken 110. Ook kleuren kunnen een rechtsgeldig merk uitmaken. In het ‘Libertel’-arrest vereiste het Hof van Justitie hiervoor wel dat de deposant verplicht is de internationale kleurcode (PMS of Pantone) bij de registratie te vermelden154. Bij gebreke aan een dergelijke kleurcode bij de registratie, oordeelde de rechtbank van koophandel te Brussel dat de merkregistratie van de groene kleur van het Nederlandse telecombedrijf KPN ongeldig was155. Ook de paarse kleur van Proximus is volgens het hof van beroep te Brussel geen rechtsgeldig merk156. Bij het depot van Proximus werd wel een monster van de kleur (kleurenafdruk) gevoegd en ook een verbale beschrijving ervan (paars pantone violet) maar een precieze identificatie volgens een internationaal erkende code ontbreekt.

2. Misleidende merken157 111. Het Hof van Justitie stelde in het ‘Elisabeth Ema-

BMB), Ing.-Cons. 2006, 455. 150 Brussel 21 juni 2006 (Société Louis Delhaize / BMB), Ing.-Cons. 2006, 441. 151 Antwerpen 25 september 2006 (M. Breemans / BVBA Upper At Home-Cvba Ett), A.R. 2005/2837, onuitg. 152 Gent 10 april 2006 (J. Debo – NV Belgacom), A.R. 2005/558, onuitg. 153 Voorz. Kh Kortrijk 20 februari 2006 (BVBA C-Mail / BV Paperclip International-BVBA Paperclip International), A.R. 2657/05, onuitg.

154 H.v.J. nr. C-104/01, 6 mei 2003 (Libertel), www. curia.eu; I.R. D.I. 2003, 43, noot P. DE JONG. 155 Kh. Brussel 24 november 2006 (Koninklijke Kpn / NV Mobistar), A.R. 05/00760, www.boek9.nl. 156 Brussel 30 augustus 2006 (NV Belgacom Mobile / NV Mobistar), A.R. 2004/913, onuitg. 157 Art. 7.1.g Merkenverordening. Art. 2.11.1.e BIVE, met verwijzing naar art. 2.4.b BIVE.


nuel’-arrest dat de registratie en het gebruik van het patroniem van een styliste die niet in de onderneming werkt als merk, op zich niet voldoende is om hieruit te besluiten dat het publiek misleid wordt aangaande de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren. Het Hof wijst er wel op dat eventueel de regels van de oneerlijke handelspraktijken kunnen aangewend worden indien men de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft meegeholpen. Dit heeft evenwel geen invloed op de geldigheid van het merkteken158.

3. Inburgering159 112. Er is sprake van inburgering wanneer de consument een teken dat aanvankelijk over geen onderscheidend vermogen beschikte, door langdurig gebruik is gaan herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming. Vooral bij kleuren die op zich geen onderscheidend vermogen hebben, wordt de inburgeringsleer vaak aangegrepen. 113. In het ‘Karamelbonbon’-arrest, herhaalt het Hof van Justitie dat het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik van een teken, vereist dat het teken als merk gebruikt wordt, en niet louter als versiering of illustratie160. 114. In het ‘Bonbonverpackung’-arrest stelde het Hof bovendien dat het Gerecht van Eerste Aanleg artikel 7.3 Merkenverordening niet geschonden heeft door gegevens omtrent het marktaandeel van de waar waarvan de vorm als merk gevraagd wordt op te vragen of door te eisen dat het bewijs moet geleverd worden dat het onderscheidend vermogen verworven is in elke lidstaat van de Gemeenschap161. Het Hof verwerpt hiermee het tot dan toe algemeen aanvaard principe dat het verkrijgen van onderscheidend vermogen moet bewezen worden in een ‘substantieel deel’ van de Gemeenschap waarin dit onderscheidende vermogen ontbreekt, en niet noodzakelijk in het gehele territorium162. Het Hof bevestigt deze ommekeer in zijn rechtspraak kort nadien opnieuw in het ‘Europolis’-arrest waarin het stelt dat het verkrijgen van onderscheidend vermogen moet aangetoond zijn «in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat», en het dus niet voldoende is dat het onderscheidend vermogen verkregen is in een substantieel deel van de Benelux163. 115. Dit arrest heeft tot gevolg dat merken die van huis uit een zwak, of geen onderscheidend vermogen hebben, zoals kleuren, niet kunnen inburgeren als Beneluxmerk, wanneer deze niet in de gehele Benelux, maar bijvoorbeeld alleen in België worden gebruikt. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel paste dit principe toe en oordeelde dat KPN geen Beneluxmerkrech158 H.v.J. nr. C-259/04 30 maart 2006 (Elizabeth Florence Emanuel/ Continental Shelf 128 LTD), www.curia.eu; J.T. 2006, 807, noot L. VAN BUNNEN. 159 Art. 7.3 Merkenverordening. Art. 3.3 Merkenrichtlijn. Art. 2.28.2 BIVE. 160 H.v.J. nr. C-24/05, 22 juni 2006 (August Storck KG), www.curia.eu. 161 H.v.J. nr. C-25/05, 22 juni 2006 (August Storck KG), www.curia.eu. 162 Ger. E.G. nr. T-91/99, 30 maart 2000 (Ford Motor Company), www.curia.eu; Ger. E.G. nr. T-237/01, 5 maart 2003 (Alcon Inc), www.curia.eu; Ger. E.G. nr. nummer 165 • 27 juni 2007

163

164 165 166

ten op de kleur groen kan claimen, aangezien KPN deze groene kleur niet in België en Luxemburg gebruikt en er dus geen sprake is van inburgering in de Benelux164. 116. Het hof van beroep te Brussel moest zich buigen over de vraag of het blauwe sigarettenpapier ‘Rizla+’ door inburgering een onderscheidend vermogen gekregen heeft. Het hof achtte bewezen dat de hemelsblauwe kleur zijn onderscheidend vermogen inderdaad verworven had door constant gebruik bij een significant deel van het betrokken publiek (zijnde rokers) die deze kleur herkennen als een aanduiding voor de herkomst van het product. Gelet op het feit dat slechts één specifieke kleurschakering van blauw (zijnde pantone 2195C) was geregistreerd en dit voor één enkel soort product, was volgens het hof het algemene belang niet geschaad en was de beschikbaarheid van kleuren niet onrechtmatig beperkt voor andere handelaars die identiek producten aanbieden165.

B. Merkinbreuken

1. Artikel 2.20.1.a BVIE 117. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk is met zijn merk en [2] dat gebruikt wordt voor dezelfde waren. 118. Het gebruik van het woord ‘DOGGYBAG’ voor ligzakken voor honden maakt een inbreuk uit op het woordmerk ‘DOGGY BAGG’. Alhoewel het teken een kleine afwijking vertoont, komt het globaal voor een gemiddelde koper als identiek over166. 119. Het hemelsblauwe sigarettenpapier van het merk ‘Mascotte’ maakt een inbreuk uit op het hemelsblauwe sigarettenpapier van het merk ‘Rizla’ dat als Beneluxkleurmerk is geregistreerd167. 120. Het uitgeven van een partymagazine onder de naam ‘PARTYSAN’ maakt een inbreuk uit op het woordmerk ‘PARTYSAN’ dat geregistreerd is voor partymagazines. Het betreft volgens het hof van beroep te Antwerpen een ‘zuivere’ daad van namaking die strikt verboden is en het verwarringsrisico in zich houdt168. 121. Het gebruik van het woordteken ‘SWIFTPAY’ voor financiële diensten, maakt een inbreuk uit op het merk ‘SWIFT’ geregistreerd voor financiële diensten. Het argument dat de woorden ‘swift’ en ‘swiftpay’ verschillend zijn, wees het hof van beroep te Brussel van de hand. Het hof wees erop dat de tekens ‘swift’ en ‘pay’ geen ondeelbaar geheel uitmaken, het dominerend gedeelte ‘swift’ is (overigens in vet gedrukt) en het publiek dan ook dit teken als relevant beschouwt169.

T-16/02, 3 december 2006 (Audi AG), www.curia. eu; Ger. E.G. nr. T-262/04, 15 december 2005 (Bic Sa), www.curia.eu. H.v.J. nr. C-108/05, 7 september 2006 (Bovemij Verzekeringen), www.curia.eu,; Ing.-Cons. 2006, 580, noot E. CORNU en S. BRAUN; IER (Ned.) 2006, 320, noot C. GIELEN. Kh. Brussel 24 november 2006 (Koninklijke KPN / NV Mobistar), A.R. 05/00760, www.boek9.nl. Brussel 7 april 2006 (Forinex / Micres), Ing.-Cons. 2006, 229. Voorz. Kh. Turnhout 6 mei 2005 (BVBA Pet-Joy Products / BV B&W Clocks), A.R. 05/627, onuitg.

167 Brussel 7 april 2006 (Forinex / Micres), Ing.-Cons. 2006, 229. 168 Antwerpen 30 maart 2006 (F. Leyssens-BVBA DJay Media & Events / NV La Cupola-R. Beelen-B. Shahrestani), A.R. 2005/2666, onuitg. 169 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL, A.R. 2005/1528, onuitg.

549

2. Artikel 2.20.1.b BVIE 122. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, [3] wanneer daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. a. Tijdstip beoordeling verwarringsgevaar 123. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie170, stelde het Hof van Justitie in het ‘Levi Strauss’-arrest, dat om de beschermingsomvang van een ouder merk te appreciëren, de nationale rechter zich moet plaatsen op het tijdstip van de eerste merkinbreuk171. Eerder had het hof van beroep te Brussel geoordeeld dat het verwarringsgevaar niet meer aan de orde was aangezien op datum van uitspraak het merk van Levi Strauss geen onderscheidend vermogen meer zou hebben. Volgens het hof van beroep bestaat het merkteken van Levi Strauss immers uit kenmerkende bestanddelen die jeansbroeken voortaan gemeen hebben door het wijdverbreide en voortdurende gebruik ervan. De merkinbreuk wordt dus als factor aangevoerd om het verwarringsgevaar weg te nemen. Deze redenering gaat na het arrest van het Hof van Justitie niet langer op. b. Inbreuk 124. Het gebruik van het merk ‘ELLE LDL ELLE’ voor cosmeticaproducten maakt een inbreuk uit op het merk ‘ELLE’. Tussen beide merken bestaat zowel auditief als visueel een grote gelijkenis en het merk ELLE LDL ELLE is auditief zodanig gedeponeerd dat de indruk wordt gewekt dat de goederen van ELLE zijn. Beide merken worden voor cosmeticaproducten gebruikt. Er bestaat gevaar voor verwarring aangezien beide merken eenzelfde (welstellend vrouwelijk) publiek aanspreken172. 125. Het etiket dat Deko Vleeswarenfabrieken gebruikt, maakt een inbreuk uit op het beeldmerk ‘Le Regal’ van Chakirs. Beide tekens zijn sterk overeenstemmend en worden beiden gebruikt als etiket voor worsten. De gelijkenissen tussen beide tekens zijn dermate flagrant, dat verwarringsgevaar bij de modale consument reëel is, in die zin dat hij ten onrechte een economische verbondenheid tussen de ondernemingen zou veronderstellen173. 126. De rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde dat het Beneluxmerk ‘EVIDENCE’ voor herenondergoed inbreuk maakt op het oudere gemeenschapsmerk ‘EMINENCE’ eveneens geregistreerd voor herenondergoed. De waren zijn immers dezelfde, er is een manifeste overeenstemming tussen het merk Eminence en het teken Evidence en er is sprake van verwarringsgevaar. In de kledingssector heeft de gemiddelde consument een lager aandachtsniveau waardoor hij sneller geneigd is om aan te nemen dat kledij, aangeduid door gelijkaardige merken, dezelfde commerciële oorsprong heeft174.

170 Cass. 17 maart 2005, www.cass.be. 171 H.v.J. nr. C-145/05, 27 april 2006 (Levi Strauss), www.curia.eu; Juristenkrant 2006 (weergave J. DEENE), afl. 129, 11; Ing.-Cons. 2006, 314, noot E. CORNU en S. BRAUN. 172 Kh. Antwerpen 15 december 2006 (NV Hachette Filipacchi Presse / NV Bellure-Astec Finance Corporation), A.R. A/05/07113, onuitg. 173 Voorz. Kh. Hasselt 30 juni 2006 (BVBA Chakirs-

550

127. Het gebruik van de aanduiding BASIC voor telecommunicatiediensten door Mobistar maakt een inbreuk uit op het Beneluxmerk ‘BASE’ geregistreerd voor telecommunicatiediensten door de Nederlandse vennootschap KPN die in België actief is via haar dochter de NV Base. Er is sprake van zowel een visuele, fonetische als begripsmatige gelijkenis tussen Basic en Base, waardoor verwarring bij de gemiddelde consument reëel is175.

Vóór de procedure

Na de procedure

128. Het woordmerk IP WIN TELECOM maakt een inbreuk op het woordmerk WIN. Beide merken zijn geregistreerd voor telecommunicatiediensten. Er bestaat verwarringsgevaar gelet op het dominante bestanddeel ‘WIN’176. 129. De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde oordeelde dat het gebruik van het gestileerde en gekantelde hoofdletter B op schoeisel een inbreuk uitmaakt op de als beeldmerk gestileerde en gekantelde hoofdletter E op schoeisel. De waren zijn dezelfde en ook de totaalindruk is dezelfde gelet op de overeenstemming in de dominerende elementen (dezelfde atypische kalligrafische vorm met hetzelfde opgeblazen lettertype, dezelfde morfologische wijzigingen in de oorspronkelijke hoofdletter en in exact dezelfde gekantelde positie op de schoen aangebracht). Er is verwarringsgevaar aangezien de respectievelijke producten identiek zijn, zodat slechts een geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens volstaat om tot verwarrinsgegvaar te concluderen177.

Merk

Inbreuk

130. Het woordmerk ‘You’ve got C-Mail’ ingeschreven voor papierwaren maakt een inbreuk uit op het woordmerk ‘C-Mail’ eveneens ingeschreven voor papierwaren. Beide merken worden gebruikt voor wenskaarten en zijn gelijkend. Er is auditief sprake van een gelijkenis, aangezien het belangrijkste bestanddeel in het teken ‘You’ve got C-mail’ het woord C-mail is, wat precies identiek is aan het geregistreerde merk ‘C-Mail’. Ook visueel is er gelijkenis tussen de merken, aangezien vaststaat dat beide te-

Nv Vebo / NV Deko Vleeswarenfabriek), A.R. 06/01415, onuitg. 174 Rb. Kh. Brussel 19 december 2006 (S.a.s. Eminence / BVBA Dmd Fashion), A.R. 9393/04, onuitg. 175 Voorz. Kh. Leuven 7 maart 2006 (NV Koninklijke KPN – NV Base / Nv. Mobistar), A.R. C/05/66, www.boek9.nl. 176 Voorz. Kh. Luik 12 juli 2006 (Region Wallonne

– NV Win / NV IP Win Telecom), A.R. 3549/05, onuitg. 177 Rb. Dendermonde 27 oktober 2006 (Sole Technology Inc – P.A. Senizergues / NV Rowies International – NV Holding Rowies), A.R. 04/2096, www.boek9.nl.


kens als hoofdbestanddeel het woord ‘C-mail’ dragen. Het feit dat het woord ‘C-mail’ bij de ene merkhouder in een ander lettertype en op bepaalde kaarten anders geconcipieerd is, is niet afdoende om de gelijkenis die er is teniet te doen, inzonderheid daar er rekening moet gehouden worden met het feit dat de consument normalerwijze beide tekens niet op hetzelfde ogenblik naast elkaar kan plaatsen. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk besloot dat deze vaststellingen afdoende zijn om tot het besluit te komen dat bij een gemiddelde consument van wenskaarten, waarvan mag aangenomen worden dat het aandachtsniveau eerder laag is, als totaalindruk het woord ‘C-mail’ blijft hangen en er sprake is van verwarringsgevaar178. 131. Volgens de correctionele rechtbank te Gent, is na synthetisch onderzoek gebleken dat de producten die te koop aangeboden worden door de beklaagden en die dezelfde vorm hebben als de Louis Vuitton Alma handtas, maar met een letterwoord XL in plaats van het letterwoord VL, als namaak beschouwd moeten worden. De dooreengestrengelde letters V en L komen overeen met de gestrengelde letters XL waardoor verwarringsgevaar ontstaat bij een koper van middelmatige intelligentie en scherpzinnigheid, en die een matig wantrouwen vertoont179.

Inbreuk

Merk

132. Het gebruik van het semi-figuratief teken ‘7’ voor jeans maakt een inbreuk uit op het merk ‘SEVEN 7’ eveneens geregistreerd voor jeans. De waren zijn dezelfde en beide tekens zijn op auditief vlak gelijkend. Er bestaat een reëel gevaar dat de gemiddelde consument de jeans van beide fabrikanten zou verwarren180.

Merk

Inbreuk

c. Geen inbreuk

ren. Het Hof erkende dat de merken Picasso en Picaro visueel en auditief overeenstemmen, maar dat deze overeenstemming geneutraliseerd wordt door een duidelijk begripsmatig verschil. Het publiek zal bij Picasso immers direct aan de bekende schilder denken, hetgeen niet het geval is bij Picaro. Bovendien zijn kopers van personenauto’s bijzonder oplettend, waardoor er niet snel sprake is van verwarring tussen automerken. Het Hof van Justitie erkent hiermee voor de eerste keer dat zijn eerdere rechtspraak182 waarin geoordeeld werd dat enkel auditieve overeenstemmingen al voldoende kan zijn om verwarringsgevaar aan te nemen, kan gecompenseerd worden door een duidelijk begripsmatig verschil, mits tenminste één van de tekens een duidelijke vaste betekenis heeft. Deze uitspraak kan bovendien verstrekkende gevolgen hebben voor merken die bestaan uit de namen van bekende personen. De houder van een merk dat bestaat uit de naam van een bekende persoon zal minder snel kunnen optreden tegen gelijkende merknamen dan de houder van een merk dat niet bestaat uit een bekende persoonsnaam. Elke verwarring zal immers vaak uitgesloten zijn wegens de beroemdheidstatus van de persoon in kwestie. Was in casu Picasso een onbekende derderangs hobbyschilder geweest, dan was de beslissing van het Hof misschien anders geweest. Tot slot is ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer lezenswaardig waar hij zich afzet tegen het gebruik van namen van kunstenaars als merk: «Daarnaast bestaat een zeker algemeen belang bij de bescherming van namen van grote kunstenaars – die een universeel cultureel erfgoed vormen – tegen de onverzadigbare en mercantilistische hebzucht, om te voorkomen dat hun oeuvre door trivialisering beschadigd raakt. Het is triest te bedenken dat de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, die namen als Opel, Renault, Ford of Porsche niet al langer associeert met de eminente ingenieurs wier producten hun naam dragen, in een helaas niet al te verre toekomst met betrekking tot de naam Picasso wellicht eenzelfde proces zal doormaken»183. 134. Volgens het Hof van Justitie maakt het woordmerk ZIRH ingeschreven voor parfumerie geen inbreuk uit op het woord/beeldmerk SIR. Het loutere feit dat er een auditieve overeenstemming is tussen beide tekens is volgens het Hof niet altijd voldoende om van verwarring te spreken: «het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. Dienaangaande is de beoordeling van een eventuele auditieve overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling»184. Het Hof volgt hiermee zijn (nieuwe) leer uit het Picasso-Picaroarrest door de totaalindruk van beide merken te vergelijken en zich niet enkel tevreden te stellen met een auditieve gelijkenis.

133. Volgens het Hof van Justitie maakt het woordmerk ‘PICARO’ ingeschreven voor auto’s geen inbreuk uit op het woordmerk ‘PICASSO’ eveneens ingeschreven voor auto’s181. De erfgenamen van Picasso zijn de houders van het merk ‘PICASSO’ voor auto’s. Zij hebben een licentie voor dit merkrecht verleend aan Citroën, dat één van zijn modellen Xsara Picasso genoemd heeft. Er werd dan ook oppositie aangetekend toen Daimler Chrysler ‘PICARO’ als merk wenste te registe178 Voorz. Kh Kortrijk 20 februari 2006 (BVBA C-Mail / BV Paperclip International-BVBA Paperclip International), A.R. 2657/05, onuitg. 179 Corr. Gent 24 mei 2006, Ing.-Cons. 2006, 553. 180 Kh. Brussel 12 december 2005 (L’Koreal Inc / Seven Licensing Company SARL), IRDI 2006, 211. nummer 165 • 27 juni 2007

181 H.v.J. nr. C-361/04, 12 januari 2006 (Ruiz-Picasso / BHIM), www.curia.eu; BIE 2006, 71, noot D. VISSER. 182 H.v.J. nr. C-342/97, 22 juni 1999 (Lloyd/Loints), www.curia.eu.; I.R. D.I. 2000, 243, noot P. MAEYAERT.

183 Conclusie van advocaat-generaal R. Ruiz-Jarabo Colomer van 8 september 2005 in de zaak C361/04 P, www.curia.eu. 184 H.v.J. nr. C-206/04, 23 maart 2006 (Mülhens GmbH & Co. KG.), www.curia.eu.

551

135. Het teken ‘DOGGYBOY’ maakt geen inbreuk uit op het merk ‘DOGGY BAGG’. De term DOGGYBOY is samengesteld, met een algemene benaming als eerste gedeelte, verwijzend naar de bestemming, zodat het tweede deel dominerend is. Er mag worden aanvaard dat de gemiddelde geïnformeerde en oplettende consument duidelijk een verschil zal zien tussen BAGG en BOY185. 136. De kledingstukken uit de wintercollectie van JBC rond de groep K3 waarop bloemmotieven zijn aangebracht, maakt geen inbreuk uit op het Beneluxbeeldmerk van de Belgische modeontwerper Nicky Van Kets. Het merk van Van Kets bestaat immers uit zijn naam plus bloem en niet uit de bloem afzonderlijk. Er anders over oordelen zou betekenen dat Van Kets rechten kan claimen op een gestileerde bloem tout court, terwijl het gebruik van een bloem ter decoratie van kledingstukken alom gebruikelijk is. De bloemen op de JBC-kledingsstukken worden daarenboven duidelijk niet ter onderscheiding gebruikt: ze komen immers niet op alle kledingsstukken van de collectie voor en worden enkel figuratief gebruikt. Tot slot richten beide partijen zich tot een duidelijk onderscheiden publiek (de K3-collectie tot jonge kinderen en de Van Kets-collectie tot volwassen)186.

Merk

Geen inbreuk

3. Artikel 2.20.1.c BVIE 139. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt voor niet-soortgelijke waren, [3] zonder geldige reden, [4] indien zijn merk een bekend merk is en [5] wanneer hierdoor een onrechtmatig voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van zijn merk. a. Inbreuk 140. Het merk ‘ELLE LDL ELLE’ maakt ook onder deze kwalificatie een inbreuk uit op het merk ELLE. ELLE is immers een internationaal bekend merk bij vrouwelijke lezers en doordat de indruk wordt gewekt dat het om producten gaat van ELLE wordt onrechtmatig voordeel gehaald uit het gebruik van het merk ‘ELLE LDL ELLE’. Ook wordt hiermee afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk ELLE, aangezien het veelvuldig gebruik op de producten de verwatering groter maakt189.

Geen inbreuk

Merk 137. De verpakking van het parfum ‘Temperature’ maakt geen inbreuk uit op de verpakking van het parfum ‘Fahrenheit’. De totaalindruk van beide verpakkingen is volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen volledig verschillend waardoor er geen verwarringsgevaar is. Een begripsmatige gelijkenis tussen de woorden ‘Fahrenheit’ en ‘Temperature’ kan volgens de rechtbank ook niet aangenomen worden bij gebreke aan voldoende gelijkenis en afwezigheid van relevant verwarringsgevaar187. 138. Het etiket voor Korean Ginseng crème maakt geen inbreuk uit op het woord/beeldmerk ‘Original Camille Ginseng Creme’188 aangezien er geen verwarringsgevaar bestaat. Er is wel gebruik van een gelijkaardige compositie, een visuele gelijkenis en gebruik van de kleuren rood, goud en zwart, maar de gebruikte compositie is zeer gebruikelijk voor dergelijke producten, de visuele gelijkenis van pot en etiket is evident en inherent, terwijl er evenveel verschillen aanwezig zijn om voldoende elk associatiegevaar uit te sluiten.

141. Dekbedovertrekken met de opdruk van internationale vlaggen, waaronder de Schotse vlag, maken een inbreuk uit op de merkrechten van Scapa. Beide tekens zijn immers sterk gelijkend en voorzien van de toevoeging ‘SPORTS’, en Scapa heeft een grote naamsbekendheid in de Benelux. De gelijkenis met het beeldmerk van Scapa is dermate groot dat de indruk ontstaat dat het hier om een Scapadekbed gaat, waardoor het gevaar van verwarring voor een doorsnee consument manifest aanwezig is en sprake is van het halen van een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik van dit teken. Interessant is het feit dat het hof van beroep te Antwerpen artikel 6ter, 1A van het Unieverdrag van Parijs niet als geldige reden beschouwde. Dit artikel stelt dat vlaggen en andere staatsemblemen van de landen van de Unie geen merk kunnen uitmaken. Het hof stelde dat het merk van Scapa echter niet de Schotse vlak maar wel een Sint-Andrieskruis voorstelt190. Nochtans bestaat de vlag van Schotland juist uit een wit andreaskruis, waarop de Schotse beschermheilige Sint-Andrew zou gekruisigd zijn…

Merk 185 Voorz. Kh. Turnhout 6 mei 2005 (BVBA Pet-Joy Products / BV B&W Clocks), A.R. 05/627, onuitg. 186 Voorz. Kh. Antwerpen 9 november 2006 (Nick Vankets / NV Jbc-Nv Studio 100), A.R. 06/6836, onuitg. 187 Rb. Antwerpen 10 juni 2005 (SA Parfums

552

Christian Dior / NV Bellure), A.R. 02/3485, onuitg. 188 Voorz. Kh. Antwerpen 23 februari 2006 (BVBA Camille Belgium / D. Roubroeks), A.R. 05/15210, onuitg. 189 Kh. Antwerpen 5 december 2006 (NV Hachette Filipacchi Presse / NV Bellure-Astec Finance Corporation), A.R. 05/07113, onuitg.

Inbreuk 190 Antwerpen 19 juni 2006 (BV Corn. Van Dijk / NV Scapa Belgium – AG Cenec – BVBA Mjr), A.R. 2005/1292, onuitg.


142. Het teken ‘BREPOLIS’ voor vastgoedprojecten maakt een inbreuk uit op het woord en beeldmerk ‘BREPOLS’ voor (academische) publicaties. Beide tekens zijn overeenstemmend, Brepols is een bekend merk binnen het Beneluxgebied en er is geen geldige reden voorhanden. Het teken ‘Brepolis’ houdt een uitholling, een verwatering in van het teken ‘Brepols’ waardoor de exclusiviteitswaarde wordt aangetast. Er kan aangenomen worden dat nieuwe handelaars voor hun handelszaak inspiratie zullen zoeken rond het merk ‘Brepols’, indien de weg zou vrijgemaakt zijn door het teken ‘Brepolis’. Daar de schade ingevolge verwatering quasi onmogelijk te leveren is, volstaat het dat verwateringsgevaar wordt aangetoond191. 143. Het gebruik van de domeinnaam www.skyblog.be door de merkhouder van ‘SKYROCK’, maakt een inbreuk uit op het merk www.skynet.be en www.skynetblog.be. Skynetblog.be is immers een bekend merk. Er bestaat een grote mate van auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis tussen het teken skynetblog.be en de merken Skynet, skynet.be en skynetblog.be. Bovendien moet bij de beoordeling van de gelijkenis rekening worden gehouden met het suffix ‘.be’. Het merk Skyrock rechtvaardigt niet het gebruik van het prefix ‘sky’ in het teken skyblog.be. Er ontstaat een mogelijkheid tot ongerechtvaardigd voordeel of tot afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Skynet, skynet.be en skynetblog.be192. 144. Het gebruik van het teken ‘SWIFTPAY’ voor financiële diensten maakt een inbreuk uit op het merk SWIFT. Beide tekens zijn overeenstemmend en worden gebruikt voor dezelfde diensten. Het hof van beroep te Brussel wijst dienaangaande naar het ‘Adidas’arrest193 van het Hof van Justitie dat stelt dat artikel 2.20.1.c BVIE zowel op soortgelijke als niet-soortgelijke waren van toepassing is. Swift is een bekend merk en Swiftpay brengt geen geldige reden voor het gebruik van dit teken naar voren. Er wordt een onrechtmatig voordeel getrokken of afbreuk gedaan aan het onderscheidende vermogen of reputatie van het merk SWIFT194. b. Geen inbreuk 145. Het Hof van Cassatie195 bevestigde het arrest van het hof van beroep te Gent196 waarin was geoordeeld dat het ‘vierstrepen’-teken op kledingstukken die door de Berca-winkels werden verkocht, geen inbreuk uitmaakt op het ‘driestrepen’-merk van Adidas. Het hof van beroep was bij het beoordelen van een merkinbreuk uitgegaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken zijn aangebracht door onder meer de kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging te nemen. Volgens de feitenrechter waren de litigieuze kledingsstukken veel goedkoper en dus van lagere kwaliteit zodat hij tot het besluit kwam dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddelde aandachtig consument geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van Adidas. Adidas voerde in cassatie aan dat de feitenrechter geen rekening mag houden met niet-gedeponeerde elementen die in of bij een merk een rol spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of merk is aangebracht, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben. 191 Voorz. Kh. Turnhout 20 juli 2006 (NV Brepols Group-Nv Brepols-Nv Brepols Publishers / NV Turnhout Bouw), A.R. 06/1161, onuitg. 192 Kh. Brussel 6 februari 2006 (NV Belgacom Skynet / NV Telefun-Vortex), IRDI 2006, 183. 193 H.v.J. nr. C-408/01, 23 oktober 2003 (Adidasnummer 165 • 27 juni 2007

Het Hof van Cassatie was het daar niet mee eens en oordeelde dat de feitenrechter wel degelijk bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals het effectief wordt gebruikt en het teken, mag rekening houden met de relevante omstandigheden van het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponeerde merk en teken worden gebruikt. Het Hof van Cassatie verwees bij zijn motivering overigens naar het Lloydarrest en Picasso-Picarroarrest van het Hof van Justitie door erop te wijzen dat voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar mag rekening gehouden worden met de objectieve eigenschappen van de waar. Het Hof van Cassatie opent hiermee de deur voor een vergelijking van de waren waarop het merk en betwiste teken worden bevestigd. De analyse van een inbreuk is zodoende niet langer beperkt tot een vergelijking van de merken zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt door de inbreukpleger. Het is de vraag of feitenrechters zich voortaan zullen focussen op de verschillen tussen de waren in plaats van de gebruikelijke regels aangaande de verwatering van merken. Indien zij dit zouden doen, dan zou de mogelijkheid van merkhouders om de verwatering van hun merken tegen te gaan (bijvoorbeeld door het gebruik van een gelijksoortig teken op waren van mindere kwaliteit) zeer sterk verminderd worden. Wel moet hoe dan ook bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een vergelijking worden gemaakt tussen dezelfde of soortgelijke waren waarvoor het merk ingeschreven is en niet voor waren waarvoor een merk gebruikt wordt197. 146. De verpakking en de flacon van het parfum ‘Temperature’ maakt geen inbreuk uit op het complex merk bestaande uit een specifieke kleurschakering met de naam ‘Christian Dior’ als op het woordmerk ‘Fahrenheit’. Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is niet bewezen dat deze kleurschakering op de verpakking van het parfum Fahrenheit bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor het parfum bestemd is, gekend is. Het feit dat de parfums van Dior op de lijst staan van de meest verkochte parfums in de Benelux is hiervoor niet voldoende. Bij gebreke aan cijfers over de bekendheid van het product ‘Fahrenheit’ kan geen bekendheid worden aangenomen198.

4. Artikel 2.20.1.d BVIE 147. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, [3] zonder geldige reden en [4] van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk. a. Inbreuk 148. Het gebruik van metatags en gesponsorde koppelingen zijn een goed voorbeeld van het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren. Metatags zijn verdoken trefwoorden die in een website worden gevoegd en waardoor Google naar die website getrokken wordt. Gesponsorde koppelingen zijn gekoppeld aan een trefwoord en verschijnen (tegen betaling) boven de resultatenlijst van Google wanneer in-

Salomon), www.curia.eu. 194 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL), A.R. 2005/1528, onuitg. 195 Cass. 3 november 2006, www.cass.be

196 Gent 20 juni 2005, NjW 2006, 566. 197 Antwerpen 19 juni 2006 (BV Corn. Van Dijk / NV Scapa Belgium – AG Cenec – BVBA Mjr), A.R. 2005/1292, onuitg. 198 Rb. Antwerpen (SA Parfums Christian Dior / NV Bellure), A.R. 02/3485, onuitg.

553

Het feit dat twee woorden uit een andere taal met grotendeels dezelfde inhoud gebruikt worden, betekent nog niet dat er verwarring is.

ternauten dit trefwoord intikken. Het gebruik van het merk ‘UPPER AT HOME’ als metatag en gesponsorde koppeling door een concurrerende handelaar maakt een merkinbreuk uit. Het betrokken teken wordt immers niet gebruikt als onderscheidend teken voor de eigen activiteiten maar als lokmiddel om de internetgebruiker naar de eigen website te lokken Het feit dat metatags voor het publiek onzichtbaar zijn, doet hier geen afbreuk aan aangezien de concurrent zonder de toestemming van de merkhouder het desbetreffende merkteken in zijn website heeft gevoegd en dit zonder geldige reden om dit gebruik te rechtvaardigen. Hetzelfde kan gesteld worden van het gebruik van dit merk als gesponsorde koppeling om internauten aan te trekken naar de eigen onderneming die een concurrerende activiteit ontwikkelt. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de naamsbekendheid van een merk waardoor een ongerechtvaardigd voordeel in het economisch verkeer wordt nagestreefd en afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken van de merkhouder199. 149. Een handelaar die in een folder ter promotie van zijn eigen product ‘Korean Ginseng Creme’, de naam ‘Camille Ginseng Creme’ gebruikt, maakt een inbreuk op het beeld/woordmerk ‘Original Camille Ginseng Creme’. Hij maakt immers gebruik van dit merk zonder geldige reden anders dan ter onderscheiding van waren en haalt mogelijks voordeel hetzij afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk200. 150. Ook het gebruik als handelsnaam of domeinnaam is een klassiek voorbeeld van een inbreuk op dit artikel. Zie hiervoor het overzicht van de bescherming van de handelsnaam en de domeinnaam (randnummers 162 tot 187). b. Geen inbreuk 151. Unibet begaat geen merkinbreuk door op haar gokwebsite de gedeponeerde merknamen van voetbalclubs te vermelden. Deze merken worden immers volgens de rechtbank van koophandel te Luik niet gebruikt om producten of diensten te onderscheiden – in casu weddenschappen – maar enkel als voorwerp van deze weddenschappen. De rechtbank oordeelt dienaangaande dat zelfs indien Unibet door dit gebruik profijt haalt uit het onderscheidende karakter en de bekendheid van de clubs (en hun merken), Unibet zich op een ‘geldige reden’ kan beroepen. In de mate de betwiste merken zich vereenzelvigen met de namen van voetbalclubs, is het immers onmogelijk om weddenschappen te organiseren rond clubs zonder hen niet met naam te mogen noemen. De economische activiteit van Unibet is dan ook volledig afhankelijk van het gebruik van deze 199 Antwerpen 25 september 2006 (M. Breemans / BVBA Upper At Home-Cvba Ett), A.R. 2005/2837, onuitg. 200 Voorz. Kh. Antwerpen 23 februari 2006 (BVBA Camille Belgium / D. Roubroeks), A.R. A/15210, onuitg.

554

merken. De rechtbank wijst eveneens op artikel 2.23 BVIE dat bepaalt dat «het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde [...] van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...] één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel» en stelt vast dat het gebruik van de naam van de voetbalclubs noodzakelijk is om één van de karakteristieken van de dienst – namelijk het voorwerp van de weddenschap – aan te duiden201. 152. Het gebruik van de domeinnaam www.pastorijraam.be maakt geen inbreuk uit op het beeldmerk bestaande uit het woord ‘pastorijraam’ in een opvallende schrijfwijze. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren oordeelde dat de merkhouder niet kan voorhouden dat zijn beeldmerk hem het recht geeft als enige pastorijramen te verkopen. Juist omwille van het algemene karakter van het woord, werd een opvallende schrijfwijze gekozen. Dit betekent echter geenszins dat geen enkele fabrikant nog ramen onder de benaming ‘pastorijraam’ mag aanbieden zonder een inbreuk te plegen op het beeldmerk, aangezien het geen woordmerk betreft. Hieruit volgt dan ook dat het woord ‘pastorijraam’ nog vrij kan gebruikt worden als domeinnaam202.

C. Gebruik van een merk 153. Een merkhouder heeft de verplichting om zijn merk te gebruiken. Wanneer hij geen normaal gebruik gemaakt heeft van dit merk vijf jaar na de inschrijving voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of binnen een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik ervan gemaakt heeft, kan de merkhouder bij inbreukprocedures geconfronteerd worden met een vervalverklaring van zijn merkrechten (art. 15.1, 43.2, 43.3, 50.1.a Merkenverordening en art. 26.2.a BIVE). Het gebruik van een merk met toestemming van de houder geldt wel als gebruik door de merkhouder (art. 15.3 Merkenverordening en art. 26.3.c BIVE). Volgens het Hof van Justitie kan uit het feit dat waren enkel werden verkocht aan één enkele klant «niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het gebruik normaal is, [...] ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd»203. Het Hof van Justitie herhaalt hiermee dat de geografische omvang van het gebruik geen doorslaggevend criterium uitmaakt voor het normale gebruik.

D. Depot te kwader trouw 154. Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen wanneer een merk te kwader trouw is gedeponeerd (art. 51.1.b Merkenverordening, art. 3.2.d en 4.4.g Merkenrichtlijn en art. 2.4.f BVIE)204. De eerste gebruiker van een merk die echter nooit dit merk geregistreerd

201 Kh. Luik 24 november 2006, RDTI 2007, 107 met noot M. ISGOUR. 202 Voorz. Kh. Tongeren 10 oktober 2006 (NV Camba / NV Houbrix Royal Fenster Systems), A.R. 06/01371, onuitg. 203 H.v.J. nr. C-416/04, 11 mei 2006 (The Sunrider

Corp.), www.curia.eu. 204 Meer hierover in: A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer, Kluwer, 2005.


heeft, maakt zich niet schuldig aan een depot te kwader trouw wanneer hij later dit merk laat registeren. Zelfs indien de eerste gebruiker tijdelijk op het ogenblik van het deponeren van het merk aan een derde toegestaan heeft om dit merk te gebruiken, kan deze laatste niet de kwade trouw inroepen van de deposant om de schrapping van de merkregistratie te vragen205. Het verrichten van een depot van een merk is niet noodzakelijkerwijs te kwader trouw wanneer de deposant weet dat van eerder gebruik door een derde sprake is maar deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voorgebruiker)206.

E. Licentie 155. Op grond van artikel 22.3 Merkverordening kan een licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. Het hof van beroep te Brussel wees een vordering van een licentiehouder wegens merkinbreuk af omdat het bewijs niet geleverd was dat deze bij het inleiden van haar vordering de toelating van de merkhouder had om dit te doen207.

F. Transitohandel 156. Al jarenlang verzetten merkhouders zich tegen de doorvoer en transitohandel van hun merkproducten via de Gemeenschap met beroep op een merkinbreuk. Een merkhouder kan zich verzetten tegen het te koop aanbieden en verhandelen van zijn merkproducten in de Gemeenschap, als die producten niet door of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (art. 9 en 13 Merkenverordening, art. 5 en 7 Merkenrichtlijn en art. 2.20 juncto art. 2.23 lid 3 BVIE). Doorvoer en transitohandel worden echter niet genoemd als een gebruik in het economische verkeer; wel het aanbieden of daartoe in voorraad hebben en het in- of uitvoeren. De vraag rees dus of de merkhouder zich ook kan verzetten tegen de doorvoer van goederen over het Europees Grondgebied. Enkele jaren geleden al had het Hof van Justitie beslist dat de doorvoer van communautaire goederen toegestaan is208. Bleef nog de vraag hoe het met transito van niet-communautaire goederen zat. Wat oorspronkelijke merkgoederen betreft, oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Class International209 dat de merkhouder zich hiertegen niet kon verzetten en hetzelfde werd geoordeeld in de zaak Montex/Diesel210 wat nagemaakte merkgoederen betreft. In deze laatste zaak besliste het Hof van Justitie dat een merkhouder geen beslag kan leggen op niet-communautaire nagemaakte merkgoederen (in Polen), tijdens de doorvoer (via Duitsland) naar een lidstaat (Ierland) waar dit merk niet beschermd is. De merkhouder kan hiervoor evenmin een beroep doen op de Douaneverordening nr. 3295/94.

205 Bergen 9 oktober 2006, J.L.M.B. 2006, 1867. 206 Voorz. Kh Kortrijk 20 februari 2006 (BVBA C-Mail / BV Paperclip International-BVBA Paperclip Internation), A.R. 2657/05, onuitg. 207 Brussel 24 januari 2006 (NV Masterfood-Ltd mars UK / NV Nestle Belgilux), IRDI 2006, 208. 208 H.v.J. nr. C-23/99, 26 september 2000 (Commissie / Franse Republiek), www.curia.eu en H.v.J. nr. C115/02, 23 oktober 2003 (Rioglass en Transremar), www.curia.eu. 209 H.v.J. nr. C-405/03, 18 oktober 2005 (Class International), www.curia.eu.; Juristenkrant 2005 (weergave J. DEENE), afl. 120, 6; I.R. D.I. 2005, nummer 165 • 27 juni 2007

210

211

212 213

Het gevaar dat de goederen de bestemming niet bereiken is niet voldoende opdat een merkhouder kan optreden. Wel kan de merkhouder zich tegen dit transito verzetten indien hij het bewijs levert dat deze goederen, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, het voorwerp uitmaken van een handeling van een derde die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. Het legale of illegale karakter van de fabricatie van de betreffende goederen in het land van herkomst is van geen belang.

G. Sancties bij merkinbreuk 157. In het ‘Levi Strauss’-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het «het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken een maatregel is die deze rechten daadwerkelijk en effectief waarborgt» ook al erkende het dat «de bevoegde nationale autoriteiten ter zake over een zekere beoordelingsvrijheid beschikken»211. De ‘beoordelingsvrijheid’ waarover de nationale rechter beschikt wordt in het kader van de Merkenrichtlijn verklaard door het feit dat artikel 5.3 zich beperkt tot een niet-exhaustieve opsomming van maatregelen die een einde kunnen stellen aan inbreuken op de rechten van de merkhouder, zonder nochtans te vereisen dat deze maatregelen een specifieke vorm aannemen. 158. In het ‘Nokia’-arrest212 herhaalde het Hof van Justitie dat de nationale rechter het verder gebruik van het inbreukplegend teken moet bevelen en vulde de uitzondering hierop omwille van ‘speciale redenen’ restrictief in. Het geringe risico dat een inbreukpleger zijn handelingen zou herhalen of het feit dat de nationale wetgeving strafrechtelijke sancties oplegt voor elke vorm van ‘recidive’, zijn volgens het Hof geen ‘speciale redenen’. Wat het Hof wel als een ‘speciale reden’ aanvaardt, is het feit dat de inbreukplegende handelingen zich in de toekomst onmogelijk nog kunnen voordoen, wat het geval is wanneer tijdens de gerechtelijke procedure het ouder merk vervallen of herroepen is. De inbreuk bestaat dan immers niet meer op de dag van de uitspraak213.

H. Stakingsprocedure 159. 2006 werd gekenmerkt door een tweespalt in de rechtspraak omtrent de vraag of de stakingsrechter bevoegd is om de geldigheid van een merk te appreciëren en desgevallend de doorhaling van het merk te bevelen. Zo oordeelde de 1e kamer van het hof van beroep te Antwerpen214 en de Franstalige 9e kamer van het hof van beroep te Brussel215 dat de stakingsrechter hiertoe wel degelijk bevoegd is. De 5e kamer van het hof van beroep te Antwerpen216 en de Nederlandstalige 8e kamer van het hof van beroep te Brussel217 achtten zich dan weer niet bevoegd om hierover te oordelen. Ook de la-

485, noot P. DE JONG; T.B.H. 2006, 620, noot I. BUELENS. H.v.J. nr. C-281/05, 9 november 2006 (Montex Holdings), www.curia.eu.; Juristenkrant 2007 (weergave J. DEENE), afl. 143, 12. H.v.J. nr. C-145/05, 27 april 2006 (Levi Strauss), www.curia.eu; Juristenkrant 2006 (weergave J. DEENE), afl. 129, 11; Ing.-Cons. 2006, 314, noot E. CORNU en S. BRAUN. H.v.J. nr. C-316/05, 14 december 2006 (Nokia), www.curia.eu. Zie ook H.v.J. nr. C-145/05, 27 april 2006 (Levi Strauss), www.curia.eu.

214 Antwerpen 25 september 2006 (M. Breemans / BVBA Upper At Home-Cvba Ett), A.R. 2005/2837, onuitg. 215 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL), A.R. 2005/1528, onuitg. 216 Antwerpen 30 maart 2006 (F. Leyssens-BVBA DJay Media & Events / NV La Cupola-R. Beelen-B. Shahrestani), A.R. 2005/2666, onuitg. 217 Brussel 30 augustus 2006 (NV Belgacom Mobile / NV Mobistar), A.R. 2004/913, onuitg.

555

gere rechtbanken waren hierover verdeeld218. Deze discussie is op heden niet meer aan de orde aangezien de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten219 uitdrukkelijk bepaalt dat de stakingsrechter de nietigheid en vervallenverklaring kan uitspreken van een merk. Desondanks toont deze rechtspraak aan dat de afzonderlijke kamers van de hoven van beroep best vaker samen zitten om in de toekomst dergelijke tegenstrijdige uitspraken te vermijden.

I. Reflexwerking 160. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven aanvaardt de reflexwerking van de regels van het merkenrecht (art. 3.14 BIVE) ten opzichte van de wet op de handelspraktijken (misleidende of verwarringstichtende reclame – art. 23, 3° en 23, 8° Handelspraktijkenwet). Deze reflexwerking houdt in dat het verbod van verwarringstichting een afzonderlijke rechtsgrond is, die altijd kan worden ingeroepen, ook wanneer bescherming wordt gezocht voor een niet-geregistreerd merk220. 161. Ook het hof van beroep te Gent erkende deze reflexwerking en oordeelde dat er sprake is van een daad strijdig met de eerlijke handelspraktijken (art. 23, 3° en 23, 8° Handelspraktijkenwet) door de verpakkingen voor gazonmesten van de eisende partij zeer getrouw, zoniet slaafs, na te bootsen, zodat dit voor de gemiddeld aandachtige consument verwarring kan scheppen omtrent de producten en de oorsprong van het product. Dit is des te meer het geval daar het om volledig gelijkaardige producten gaat die op dezelfde geografische markt worden verdeeld221. In casu waren deze verpakkingen niet als merk geregistreerd.

‘Evergreen’

‘Green’

VII. Bescherming van de handelsnaam222 162. Tegen het gebruik van een handelsnaam kan opgekomen worden op grond van [1] artikel 65 W. Venn., [2] artikel 8 Verdrag van Parijs tot bescherming van de 218 Wel bevoegd: Voorz. Kh Kortrijk 20 februari 2006 (BVBA C-Mail / BV Paperclip International-BVBA Paperclip Internation), A.R. 2657/05, onuitg. Niet bevoegd: Voorz. Kh. Antwerpen 16 februari 2006 (NV Iko Europe-NV Iko Sales Internationl-BV Iko International / BV Ecotherm), A.R. 12140/05, onuitg.; Voorz. Kh. Hasselt 24 maart 2007 (CVBA prik & Tik / BVBA Bungeneers), A.R. 06/202, onuitg. 219 B.S. 10 mei 2007. 220 Voorz. Kh. Leuven 14 november 2006 (NV Univex / BVBA Vandenborren Systems), A.R. C/06/30, onuitg. Meer over deze reflexwerking in V. WELLENS, Doorwerking van de intellectuele

556

221 222

223 224 225

industriële eigendom223 – artikel 23, 8° en 93 Handelspraktijkenwet en [3] artikel 2.20.1 BVIE.

A. Beschermingsvoorwaarde 163. De te beschermen handelsnaam moet niet origineel zijn maar er moet een zekere mate van toe-eigening zijn alsmede een onderscheidend karakter. Een absoluut banale, zuiver beschrijvende naam, die gemeengoed is, is op zich niet vatbaar voor bescherming. Hoewel de termen ‘TOP’ en ‘GENT’ op zich louter beschrijvende termen zijn, vormt de combinatie met elkaar voldoende onderscheidend vermogen om als handelsbenaming ter identificatie van de handelsactiviteiten in aanmerking te komen224. Hoewel de naam ‘BRICO’ aanvankelijk een beschrijvend vermogen had door verwijzing naar bricolage, is er op heden sprake van een sterke mate van toe-eigening door de NV Brico Belgium en dit dankzij aanzienlijke publicitaire inspanningen gedurende meer dan een generatie waardoor BRICO een begrip geworden is ter aanduiding van (een keten van) winkels voor knutselaars en doe-het-zelvers, waardoor de naam grote bekendheid geniet en dit in een zeer uitgestrekt geografisch gebied225.

B. Conflicten tussen handelsnamen onderling 164. De eerste gebruiker van een handelsnaam kan zich verzetten tegen het latere gebruik door een ander firma van deze naam of op elkaar gelijkende namen wanneer er verwarringsgevaar kan ontstaan tussen twee firma’s (art. 23, 8° en 93 Handelspraktijkenwet). De discussie omtrent de vraag wie de handelsnaam bedacht heeft is dan ook niet relevant, enkel wie voor het eerst deze handelsnaam gebruikt heeft226. De beoordeling van het verwarringsgevaar moet in concreto gebeuren aan de hand van de naam zelf, de activiteiten van de firma’s en het territorium waarin zij werkzaam zijn. Deze factoren moeten cumulatief aanwezig zijn opdat een onrechtmatige aantasting van een recht op de benaming zou kunnen voorhanden zijn227. 165. Zo maakt de handelsnaam ‘Antwerp Brico’ een inbreuk op de handelsnaam ‘Brico’228. De namen zijn quasi identiek, beide bedrijven zijn actief in dezelfde commerciële sector en regio. Er bestaat dan weer geen verwarringsgevaar tussen de handelsnaam ‘VERSUZ’ en ‘VERZUS’. Beide zaken hebben een onderscheidende activiteit (dancing vs. kledingszaak) en beide zaken zijn op een redelijke afstand van elkaar gelegen (Hasselt vs. Maasmechelen)229. 166. Opdat er sprake zou zijn van gevaar voor verwarring is het volgens het hof van beroep te Brussel niet vereist dat de activiteiten tot dezelfde sector behoren noch dat de ondernemingen elkaars concurrent zijn. Het volstaat dat er bepaalde raakvlakken zijn. Er moet verwarringsgevaar worden aangenomen wanneer de

rechten in de wet handelspraktijken, 2006, Larcier, Brussel, 128 p. Gent 17 oktober 2006 (Rendapart / The Scotts Company – Scotts Benelux), IRDI 2006, 63. Over de bescherming van de handelsnaam verscheen in 2006 een uitstekend werk van P. MAEYERT ‘De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België’, Gent, Larcier, 2006. Gesloten te Stockholm op 14 juli 1967, B.S. 29 januari 1975. Voorz. Kh. Gent 24 januari 2005 (NV Envisan / NV Aclagro), AR 04/05593, onuitg. Voorz. Kh. Antwerpen 6 april 2006 (NV Brico

226

227

228 229

Belgium / BVBA Antwerp Brico), A.R. 06/00687, onuitg. Voorz. Kh. Antwerpen 19 oktober 2006 (NV De Kraal / A. De Jong – P. De Jong – E. Schot – K. De Jong), A.R. 06/07597, onuitg. Voorz. Kh. Antwerpen 6 april 2006 (NV Brico Belgium / BVBA Antwerp Brico), A.R. 06/00687, onuitg. Ibid. Voorz. Kh. Tongeren 25 april 2006 (NV New Dockside – NV Versuz – BVBA Versuz Events / BVBA Verzus), A.R. 06/00622, onuitg.


gemiddelde consument van mening kan zijn dat de handelsactiviteiten kunnen worden toegeschreven aan dezelfde onderneming of aan economisch verbonden ondernemingen. Zo bestaat er verwarringsgevaar tussen twee ondernemingen die beiden de handelsnaam ‘DSI’ gebruiken, aangezien de activiteiten van beide ondernemingen raakvlakken hebben met de bouwsector. De activiteiten van de eerste onderneming zijn gelegen in de burgerlijke bouwkunde en die van de tweede in het ontwikkelen van informaticaprogramma’s die echter eveneens hun toepassing vinden in de bouwsector230. 167. Ook de tijd kan als criterium gebruikt worden. Wanneer een handelsnaam reeds zeven jaar niet meer gebruikt wordt, dan bestaat er geen verwarringsgevaar meer tussen twee handelsnamen231.

C. Vennootschapsnaam versus vennootschapsnaam 168. Volgens artikel 65 W. Venn. moet elke vennootschap een naam voeren, die verschillend is en haar onderscheidt van die van een andere vennootschap. Een vordering tot wijziging van de vennootschapsnaam kan ingesteld worden wanneer er sprake is van een identieke of verwarringwekkende vennootschapsnaam. Bij toepassing van artikel 65 W. Venn. moet er een beoordeling in abstracto worden toegepast, dit is zonder rekening te houden met de activiteit van de beide vennootschappen noch met hun geografisch werkgebied. Enkel de benaming van de vennootschap op zich, zoals die werd gepubliceerd in de statuten, moet onderzocht worden. Er werd dan ook verkeerdelijk geoordeeld dat bij de beoordeling van de verwarring op grond van artikel 65 W. Venn. moet rekening gehouden worden met de doelgroep, geografische markt en sector232. 169. Het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld vanuit het standpunt van een gemiddelde burger met een normale aandacht. Deze burger mag deze naam niet verwarren met de vennootschapsnamen die andere vennootschappen dragen derwijze dat hij van oordeel zou zijn dat de prestatie (positief of negatief) van de ene vennootschap ook wordt toegewezen aan de andere vennootschap. Zo werd geoordeeld dat er geen verwarring bestaat tussen de vennootschapsnamen NV ERA BELGIUM en BVBA ERANNE233. Ook bestaat er geen verwarring tussen de vennootschapsnaam ‘NV LIVIOS’ en ‘BVBA HABITOS.BE’, ook al ligt de herkomst uit respectievelijk het Engels (to live) en het Frans (habiter) van het woord ‘wonen’. Het feit dat twee woorden uit een andere taal met grotendeels dezelfde inhoud gebruikt worden, betekent immers nog niet dat er verwarring is. De voornaaste gelijkenis is de uitgang ‘OS’, maar ook dit volstaat niet om tot een gelijkenis in beeld of uitspraak te besluiten234. 170. Ook het gebruik van een handelsnaam als domeinnaam kan beschouwd worden als een gebruik waartegen de houder van een handelsnaam kan optreden. De vennootschap die al sinds 1989 handel drijft

230 Brussel 12 september 2006 (NV Dywidag-Systems International / NV Dsi), A.R. 2005/3353, onuitg. 231 Voorz. Kh. Antwerpen 23 november 2006 (NV Expectra / NV Mercor), A.R. 06/05687, onuitg. 232 Voorz. Kh. Tongeren 25 april 2006 (NV New Dockside – NV Versuz – BVBA Versuz Events / BVBA Verzus), A.R. 06/00622, onuitg. 233 Voorz. Kh. Kortrijk 26 juni 2006 (Era Franchise Systems Inc. – NV Era Belgium – NV De Ark / nummer 165 • 27 juni 2007

onder de naam ‘VERF MET ADVIES’ kan dan ook met succes optreden tegen de vennootschap die in 2000 de domeinnaam verf-met-advies.com liet registeren. Er is een integrale fonetische gelijkenis waaraan geen afbreuk wordt gedaan door minimale grafische verschillen. Beide vennootschappen zijn actief in dezelfde economische sector van de betere verfwinkels. Ondanks een bestaande geografische afstand van 30 km tussen beide hoofdvestigingen, hebben beide vennootschappen eenzelfde doelgroep voor ogen, wat de verwarring in de bedrijvigheid enkel in de hand werkt. De staking van het gebruik van deze domeinnaam werd dan ook bevolen235.

D. Conflicten tussen handelsnaam en merkrecht 171. De handelsnaam ‘(IMMO) ERANNE’ maakt geen inbreuk uit op het gemeenschapsmerk ‘ERA’. Rekening houdend met de wijze van werken in de immobiliënsector waarin het merk wordt aangewend, moet het visuele aspect als belangrijkste aspect in aanmerking genomen worden. In deze sector wordt immers in hoofdzaak gebruik gemaakt van het merk via geschreven kanalen (kranten, borden aan huizen enz.). Op visueel vlak hebben beiden weliswaar drie dezelfde beginletters, maar door de toevoeging van de letters ‘NNE’ krijgt de handelsnaam voldoende onderscheidend vermogen om verwarring op visueel vlak uit te sluiten. Ook de schrijfstijl, de gebruikte kleur als logo (kleur/stijl) waarin deze namen worden verwerkt, zijn compleet verschillend. Ook auditief is er geen verwarring aangezien de klemtoon op het deel ‘ANNE’ komt te liggen236.

Merk

Geen inbreuk

172. De handelsnaam ‘VERZUS’ voor een kledingzaak maakt inbreuk op het woorden beeldmerk ‘VERSUZ’ voor een dancing in de zin van artikel 2.20.1.c BIVE als bekend merk237. Beide namen zijn immers gelijkend. Typisch in de beeldvorming van het merk ‘Versuz’ is de openvallende schrijfwijze van de letter ‘R’ zonder verticale streep. De inbreuk ligt in de keuze van het lettertype en vooral in de schrijfwijze van de letter ‘R’. Deze laatste inbreuk is duidelijk zodat het gebruik van deze schrijfwijze moet verboden worden. Wat het lettertype betreft, kan moeilijk een verbod worden opgelegd omdat het lettertype niet nader wordt omschreven en de dancing ook niet altijd hetzelfde lettertype gebruikt. Enkel het gebruik van het lettertype voorkomend in het als merk gedeponeerd woord betekent een inbreuk. Uit de nabootsing van de schrijfwijze van de naam blijkt dat de kledingszaak vooral gebruik heeft willen maken van de naamsbekendheid die het merk van de dancinguitbater in de regio geniet, voor haar eigen publiciteit. Bij de beoordeling van het element ‘bekend merk’ moet rekening worden gehouden met de bekendheid in de

BVBA Eranne), A.R. 3967/05, onuitg. 234 Voorz. Kh. Tongeren 31 oktober 2006 (NV Livios / A. T. Vanhove – G. Alfarano – BVBA Habitos.be), A.R. 06/01638, onuitg. 235 Voorz. Kh. Hasselt 27 januari 2006 (NV BousseGovaerts / BVBA Schildersbedrijf Linsen Louis), A.R. 05/02781, onuitg. 236 Voorz. Kh. Kortrijk 26 juni 2006 (Era Franchise Systems Inc. – NV Era Belgium – NV De Ark /

BVBA Eranne), A.R. 3967/05, onuitg. 237 Voorz. Kh. Tongeren 25 april 2006 (NV New Dockside – NV Versuz – BVBA Versuz Events / BVBA Verzus), A.R. 06/00622, onuitg.

557

betrokken regio en bij het doelpubliek. In casu is de naamsbekendheid van de dancing juist omwille van de specifieke activiteit vrij bekend.

173. Het gebruik van de term ‘IP WIN TELECOM’ als handelsnaam maakt een inbreuk uit op het woordmerk ‘WIN’ aangezien hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van dit laatste merk238. Het gebruik van het teken ‘SWIFTPAY’ als handelsnaam maakt een inbreuk uit op het woordmerk ‘SWIFT’239.

E. Verlies van bescherming 174. Het gedogen van twee vennootschappen jegens elkaar om de handelsbenaming ‘BRILCENTER’ te gebruiken, heeft een dergelijke vorm aangenomen dat zij beiden een houding hebben aangenomen die onverenigbaar is met de uitoefening van het recht de bescherming van de handelsnaam tegenover mekaar in te roepen. Hun recht op bescherming ervan via het Unievedrag van Parijs is door rechtsverwerking teniet gegaan240.

VIII. Domeinnamen241 175. Op grond van de Domeinnaamwet242 kan de wederrechtelijke registratie van een .be-domeinnaam door de voorzitter van de rechtbank vastgesteld worden, die de staking (art. 4) of de overdracht van de domeinnaam (art. 6) kan bevelen. Een eis tot overdracht moet wel worden ingesteld tegen de houder van de betwiste domeinnaam en is ongegrond wanneer de gebruiker van deze domeinnaam aangesproken wordt. Desgevallend kan het gebruik van een domeinnaam wel strijdig zijn met artikel 93 Handelspraktijkenwet en kan de staking van dit gebruik bevolen worden, maar niet de verplichte overdracht243. Ten onrechte werd dan ook in een andere procedure geoordeeld dat de gebruiker kon aangesproken worden, aangezien de houder de domeinnaam lastens de gebruiker zou geregistreerd hebben244. 176. Overeenkomstig artikel 3 moet de Domeinnaamwet in samenhang worden gelezen met de wettelijke bepalingen inzake oneerlijke mededinging, handelspraktijken en voorlichting van de consument. Dit artikel moet zo worden geïnterpreteerd dat de wetgever geen afbreuk heeft willen doen aan de mogelijkheid voor de houder 238 Voorz. Kh. Luik 12 juli 2006 (Region Wallonne – NV Win / NV IP Win Telecom), A.R. 3549/05, onuitg. 239 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL), A.R. 2005/1528, onuitg. 240 Voorz. Kh. Mechelen 7 februari 2006 (NV B-Vision Group / BVBA Brilcenter Keuppens-Gysbrechts), A.R. 05/2867, onuitg. 241 Deze bijdrage beperkt zich tot Belgische rechtspraak op het vlak van .be domeinnamen. 242 Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, B.S. 9 september 2003.

558

van een onderscheidend teken om schadevergoeding te verkrijgen op grond van het gemene recht en aan de rechten van houders van intellectuele eigendomsrechten om rechtsherstel te verkrijgen op grond van specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld artikel 2.20.1.d BVIE245. Zo werd op die rechtsgrond geoordeeld dat de domeinnaam usagshop.com een inbreuk uitmaakt op het merk ‘USAG’246, virgin.be een inbreuk uit maakt op het merk VIRGIN247 en swiftpay.be een inbreuk uitmaakt op het woordmerk ‘SWIFT’248. 177. Indien echter een vordering op grond van de Domeinnaamwet verkozen wordt, dan kan artikel 93 Handelspraktijkenwet inzake het wederrechtelijk toeeigenen door registratie van een domeinnaam volgens het hof van beroep te Antwerpen geen aanvullende rol spelen, gelet op het exhaustieve specifieke wettelijke kader. Wanneer de open norm van de eerlijke handelspraktijken naast en boven de wettelijke criteria van de Domeinnaamwet onverkort zou gelden, zou elke zin aan deze wet worden ontnomen. Het behoud van een domeinnaam kan dan ook geen inbreuk uitmaken op de Handelspraktijkenwet wanneer aan de voorwaarden voor wederrechtelijke registratie in de zin van de Domeinnaamwet niet is voldaan249. Het hof volgde dan ook de eerste rechter niet, waar deze de staking van het gebruik van een domeinnaam op grond van de Handelspraktijkenwet bevolen had nadat hij vastgesteld had dat aan de voorwaarden van de Domeinnaamwet niet was voldaan250. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout besliste echter eveneens dat ondanks het feit dat aan de voorwaarden van deze wet niet was voldaan, het gebruik van deze domeinnaam moest gestaakt worden251. Er lijkt echter een onderscheid te worden gemaakt tussen de staking en de overdracht. De staking kan steeds bevolen worden onder de Handelspraktijkenwet of nu aan de voorwaarden van de Domeinnaamwet is voldaan of niet. Van een overdracht kan echter enkel sprake zijn wanneer aan deze voorwaarden wel voldaan is252. 178. Drie voorwaarden moeten voor een staking of overdracht cumulatief vervuld zijn: [1] de registratie van een domeinnaam die gelijk is aan het onderscheidingsteken van een derde of er zodanig mee overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan; [2] zonder recht of legitiem belang op die domeinnaam; en [3] met het doel een derde te schaden of een ongerechtvaardigd voordeel uit de domeinnaam te halen. Enkel het moment van de registratie van de domeinnaam is van belang bij de beoordeling van het al dan niet vervuld zijn van deze voorwaarden253. Dit belet volgens het hof van beroep te Antwerpen niet dat er geen rekening mag worden gehouden met het latere gebruik van de domeinnaam ter beoordeling van de toestand op het ogenblik van de registratie254. Omzichtigheid is nochtans geboden, aangezien de Domeinnaamwet enkel toestaat om op te treden tegen het registreren te kwader trouw van een domeinnaam

243 Voorz. Kh Hasselt 3 februari 2006 (BVBA Elite Cards/ D. Vanhove), A.R. 05/02980, www.dns.be. 244 Voorz. Rb. Gent 4 september 2006 (VZW Wetshuis / VZW Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies), A.R. 05/699/C, www.dns.be. 245 Antwerpen 7 maart 2006 (BVBA Jara Productions / BVBA Aktiv), AR. 2005/2116, www.dns.be. 246 Rb. Antwerpen 9 maart 2006, T.B.H. 2006, 666. 247 Kh. Brussel 19 oktober 2005 (Virgin Enterprises Limited / MadEurope), IRDI 2006, 80. 248 Brussel 7 september 2006 (Swiftpay International Limited / Society for worldwide interbank financial telecommuncation SCRL), A.R. 2005/1528, onuitg. 249 Antwerpen 7 maart 2006 (BVBA Jara Productions

/ BVBA Aktiv), AR. 2005/AR/2116, www.dns.be. 250 Voor het eerste vonnis: Voorz. Kh. Antwerpen 16 juni 2005 (BVBA Aktiv / BVBA Jara Productions), A.R. 05/4539, www.dns.be. 251 Voorz. Kh. Turnhout 20 juli 2006 (NV Brepols Group-NV Brepols-NV Brepols Publishers / NV Turnhout Bouw), A.R. 06/1161, onuitg. 252 Zie in die zin ook: F. DE CLIPPELE en O. GOFFARD, “Domeinnaamkaping en rechtshandhaving. De bestraffing van de wederrechtelijke registratie van domeinnamen”, R.W. 2004-05, 404. 253 Antwerpen 7 maart 2006 (BVBA Jara Productions / BVBA Aktiv), AR. 2005/2116, www.dns.be. 254 Antwerpen 18 december 2006 (I. Gorremans / M. Van Der Horst), A.R. 2006/1468, www.dns.be. nummer 165 • 27 juni 2007

maar niet tegen het latere gebruik te kwader trouw van een domeinnaam255.

De houder van een merk dat bestaat uit de naam van een bekende persoon zal minder snel

A. Verwarring

kunnen optreden tegen gelijkende merknamen

179. Artikel 4 lid 2 bevat een opsomming van beschermde onderscheidende tekens (merk, geografische aanduiding of benaming van oorsprong, handelsnaam, origineel werk, naam van vennootschap of vereniging, geslachtsnaam of naam van een geografische entiteit). Deze opsomming is echter niet limitatief. Ook een bestaande domeinnaam kan te bestempelen zijn als een onderscheidend teken waarvan de titularis de bescherming van de wet geniet, wanneer de domeinnaam een teken is waarmee de titularis daarvan zich tegenover de doelgroep van zijn activiteiten en potentiële zakenpartners onderscheidt van de andere actoren in dezelfde sector. Zo is de domeinnaam speelzolder.be verwarringstichtend want identiek aan speelzolder.com op de domeinextensie na256. Hetzelfde kan worden gezegd van de domeinnaam conections.be die gelijkend is aan de domeinnaam connections.be257.

dan de houder van een merk dat niet bestaat uit

180. De onderneming BVBA Aktiv die werkzaam is op het gebied van software kan echter niet opkomen tegen de registrant van de domeinnaam aktiv.be die een website uitbaat voor de actieve mens, waarop informatie voor lifestyle, sport en culturele uitstappen terug te vinden is. Beide partijen zijn immers werkzaam in een andere economische sector waardoor er geen verwarring bestaat tussen de handelsnaam en de domeinnaam258.

B. Geen legitiem belang 181. Het behoort aan de benadeelde titularis van een domeinnaam om aannemelijk te maken dat degene die overgegaan is tot de registratie van een identieke of verwarringscheppende domeinnaam, geen rechten of legitieme belangen heeft jegens deze domeinnaam. Een sluitend bewijs mag van de benadeelde niet worden verwacht, aangezien het hier gaat om het bewijs van een negatief feit. Het feit dat de registrant geen enkel plan had voor het effectief gebruiken van de betrokken domeinnaam tot jaren na de registratie ervan en dat ook nadien de website enkel van een standaardinhoud is voorzien en niet actief beheerd en gebruikt wordt, is hiervoor een voldoende aanwijzing259.

C. Schadeverwekkend of parasitair doel 182. Er is sprake van kwade trouw wanneer duidelijk slechts tot registratie is overgegaan om een eventuele betalende overdracht van de geregistreerde domeinnaam aan de houder van een merk of handelsnaam na te streven. Nochtans werd – betwistbaar – het loutere feit dat een domeinnaam te koop staat als kwader trouw aangemerkt260. 183. Het feit dat de registrant van de domeinnaam exporent.be zijn merk ‘EXPORENT’ al in 1991 had over255 T. HEREMANS, ‘De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen: een eerste analyse’, I.R.D.I. 2003, 110; A. CRUQUENAIRE, “La loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine: et la montagne accoucha d’une souris”, J.T. 2004, 547. 256 Antwerpen 18 december 2006 (I. Gorremans / M. Van Der Horst), A.R. 2006//1468, www.dns.be; Voorz. Antwerpen 26 april 2006 (M. Van der Horst / BVBA Jara Productions – I. Gorremans), A.R. 05/7572, www.dns.be. 257 Voorz. Rb. Brussel 18 januari 2006 (NV Connections/ nummer 165 • 27 juni 2007

een bekende persoonsnaam. Elke verwarring zal immers vaak uitgesloten zijn wegens de beroemdheidstatus van de persoon in kwestie. gedragen en in 2000 toch nog overgegaan is tot registratie van de gelijknamige domeinnaam getuigt van kwader trouw. Het feit dat een domeinnaam die overeenkomt met haar vennootschapsnaam niet beschikbaar is, is voor de NV Expo Rent nadelig261. 184. De registratie van een domeinnaam door een bedrijf dat actief lijkt te zijn in de aankoop en registratie van domeinnamen van vennootschappen waarmee zij geen connecties heeft, verhindert dat deze laatste vennootschappen deze domeinnamen voor hun eigen handel kunnen gebruiken, wat hen nadeel berokkent262. 185. Het feit dat een handelaar een domeinnaam laat registreren die identiek is aan de handelsnaam van haar concurrent en laat linken aan haar eigen website, toont de kwader trouw aan263. 186. Het feit dat een handelaar een domeinnaam als lokmiddel laat fungeren om wie intikt op een bekend merk naar zijn onverwachte site te lokken, maakt een schadelijk gebruik in het economische verkeer uit264. 187. De overdracht van de domeinnaam wetswinkel.be, geregistreerd door VZW Wetshuis, aan VZW Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies werd niet ingewilligd. Volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent kan enerzijds moeilijk betwist worden dat VZW Wetshuis de domeinnaam ‘wetswinkel’ liet registreren met als doel voordeel te halen uit de naambekendheid van VZW Wetswinkel. Zo werd deze domeinnaam automatisch doorgelinkt naar de website wetshuis.be. Anderzijds moet vastgesteld worden dat er tientallen wetswinkels zijn, die de benaming ‘wetswinkel’ in hun domeinnaam gebruiken en dat niet aangetoond is dat VZW Wetshuis na de registratie een verkoopaanbod deed van de domeinnaam aan VZW Wetswinkel en tot doel had de inkomsten te verkrijgen die eigenlijk aan deze laatste toebehoren. De omstandigheid dat VZW Wetswinkel naambekendheid heeft en dat VZW Wetshuis voordeel kan halen uit deze naamsbekendheid, volstaat volgens de voorzitter op zich niet om aan te nemen dat de stakingsvordering gegrond is, daar zij zelf niet aantoont dat zij de uitsluitende rechthebbende is van de benaming ‘wetswinkel’ die algemeen bekend is en uitgegroeid is tot een collectief gegeven265. n

E. Howard), A.R. 05/8925, www.dns.be. 258 Antwerpen 7 maart 2006 (BVBA Jara Productions / BVBA Aktiv), AR. 2005/2116, www.dns.be. 259 Antwerpen 18 december 2006 (I. Gorremans / M. Van Der Horst), A.R. 2006/1468, www.dns.be; Voorz. Antwerpen 26 april 2006 (M. Van der Horst / BVBA Jara Productions – I. Gorremans), A.R. 05/7572, www.dns.be. 260 Voorz. Rb. Brussel 18 januari 2006 (NV Connections/ E. Howard), A.R. 05/8925, www.dns.be. 261 Voorz. Kh. Brussel 10 februari 2006 (NV Expo Rent / BVBA Van Os-Sonnevelt), A.R. 8646/2005, www.dns.

be. 262 Voorz. Kh Brussel 10 april 2006 (Towercast / S.A. OOne), A.R. 2701/06, www.dns.be. 263 Voorz. Kh Antwerpen 1 juni 2006 (BVBA Populin Bebe / G. Ravijts), A.R. A/06/03490, www.dns.be. 264 Antwerpen 25 september 2006 (M. Breemans / BVBA Upper At Home-CVBA Ett), A.R. 2005/ AR/2837, onuitg. 265 Voorz. Rb. Gent 4 september 2006 (VZW Wetshuis / VZW Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies), A.R. 05/699/C, www.dns.be.

559

Intellectuele rechten kroniek 2006

Recommend Documents