Artikelen. de probleemoplossing was niet bekend en niet voor de hand liggend) (blz. 29)

1

NUMMER 1 c 16 JANUARI 2007 c JAARGANG 75

I

N H

O

U

D

Artikelen Mr. J.J. Allen, Informele handhaving van octrooien: tot hoever? (blz. 3). Prof. mr. H. Cohen Jehoram, De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermde stijl. Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen (blz. 12). Prof. mr. D.J.G. Visser, Verwatering, ’verknoedeling’ en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram (blz. 16).

de probleemoplossing was niet bekend en niet voor de hand liggend) (blz. 29). 2 Merkenrecht Nr. 4 Hof Amsterdam, 9 maart 2006, J. van Ham mede h.o.d.n. The 5th Element/A.J.C. Hageman h.o.d.n. The 5th Element (verwarringsgevaar niet aannemelijk nu merk wordt gebruikt voor café in Amsterdam en gedaagde (onder dezelfde naam) een café drijft in Alkmaar; geen ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk; bar per definitie plaatsgebonden dus geen verwarringsgevaar m.b.t. handelsnaam; geen auteursrecht op interieur) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 31).

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 1 Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 jan. 2006, Grodan/Isover Saint-Gobain (matten op privé terreinen van kwekers; ook zonder geheimhoudingsplicht niet aannemelijk dat derden de precieze samenstelling en opbouw van de mat hadden kunnen vaststellen; kenmerk van conclusie 1 is vervuld te achten, want er is een dichtheidsgradiënt in de zin van het octrooi) (blz. 22). Nr. 2 Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 okt. 2005, Merial/ Sankyo Lifetech Company e.a. (in ABC is met verwijzing naar Praziquantel het racemisch mengsel bedoeld; nu ook het combinatie preparaat met het racemisch mengsel van Praziquantel door het octrooi wordt beschermd, is het ABC in zoverre geldig; synergetisch effect is wezenlijk voor het octrooi; Equimax heeft niet dit synergetisch effect én valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, het ABC is daarom voor Equimax ongeldig) (blz. 25). Nr. 3 Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 nov. 2005, Bonar Technical Fabrics/Ludvig Svensson International (inventiviteitsbeoordeling met stap-voor-stap toepassing van Guidelines; gekozen combinatie – van de op zich bekende delen – van

Nr. 5 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 nov. 2005, P.H.M. van den Wijngaart mede h.o.d.n. Oog in Oog/E.P.D. Raghunath mede h.o.d.n. Oog voor Oog (teken ’oog in oog’ niet beschrijvend voor een brillenwinkel; zowel auditief als visueel zeer grote gelijkenis tussen OOG VOOR OOG en het merk; verwarringsgevaar) (blz. 35). Nr. 6 Hof Amsterdam, 4 mei 2006, Aldi Einkauf e.a./ Benaldim Supermarkt, voorheen Aldim Supermarkt e.a. (merken van Aldi Einkauf bezitten een groot onderscheidend vermogen en een relatief grote beschermingsomvang; door Benaldim gebruikte tekens met als dominant bestanddeel ALDIM stemmen in hun totaalindruk visueel en auditief overeen; inbreuk; afbreuk aan onderscheidend vermogen van merken Aldi Einkauf) (blz. 37). Nr. 7 Hoge Raad, 8 sept. 2006, Benetton Group/G-Star International (uitsluitingsgrond in art. 1, lid 2 BMW j˚ art. 3, lid 1 Mrl: woord ’uitsluitend’ heeft niet betrekking op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap heeft; HR stelt vragen aan HvJEG; G-Star heeft belang bij auteursrechtelijke bescherming; beroep op arrest Dior/Evora mist doel; niet valt in te zien dat van verwatering van auteursrecht sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt) (blz. 41).

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Nr. 8 Rechtbank Haarlem, 28 dec. 2005, Euromedica Holding e.a./Merck & Co. e.a. (door Euromedica terecht gesteld dat verbeurde dwangsommen zijn verjaard; echter, nu Euromedica een overeenkomst is aangegaan ter afwending van executoriale maatregelen door MSD heeft MSD o.g.v. de overeenkomst redelijkerwijs mogen verwachten dat Euromedica stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht van beroep op verjaring) (blz. 68). 3 Handelsnaamrecht Nr. 9 Hof ’s-Gravenhage, 8 dec. 2005, Stadsvervoer Nederland/Eemland Reizen (’Eemland Express’ ook gebruikt voor een onderdeel van onderneming; ’Eemland’ is het kenmerkende deel van beide handelsnamen en heeft voldoende onderscheidend vermogen; verwarringsgevaar doordat beide ondernemingen diensten van personenvervoer met bussen aanbieden, deels in dezelfde regio) (blz. 71). Nr. 10 Rechtbank Maastricht, 22 dec. 2005, EBM Event Staffings e.a./F.W.H. Essers e.a. (enkele tijdsverloop is onvoldoende voor aannemen van rechtsverwerking; naamsverwarring is te duchten; na verbreken samenwerking dient aan de (te duchten) naamsverwarring een ander gewicht te worden toegekend) (blz. 73).

4 Onrechtmatige daad Nr. 11 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 mei 2006, Bubbledeck Nederland e.a./Marmorith (bij gebreke aan raamovereenkomst in beginsel toepassing van gemene recht ter zake van onrechtmatige mededinging; onder omstandigheden is actief inzetten van marktkennis, verkregen door samenwerking tussen partijen, niet geoorloofd; eigen kennis betreffende prefabvloeren mag Marmorith wel inzetten; plaatsen van foto’s door Marmorith van betonvloeren die niet herkenbaar zijn als Bubbledeckvloeren levert geen onrechtmatige vergelijking op; verwijzen naar reeds gecertificeerde Bubbledeckvloer bij procedure tot verkrijgen van KIWA certificaat is niet onrechtmatig) (blz. 76). Boekbesprekingen R.W. Holzhauer en S.L. Gellaerts, Van idee naar IE, besproken door prof. mr. D.J.G. Visser en mr. P.A.C.E. van der Kooij (blz. 78). Berichten Nieuwe boeken (blz. 80). Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden (blz. 80).

1 6

A

J A N U A R I

R

T

I

2 0 0 7

K

E

B I J B L A D

L

E

I N D U S T R I E } L E

Mr. J.J. Allen* 1 Inleiding Een octrooi kan een sterk wapen in de concurrentiestrijd zijn. Binnen een beperkt, door de octrooiconclusies afgebakend gebied bekleedt de octrooihouder een monopoliepositie. Als de inbreuk op een octrooi vast komt te staan, is de rechter verplicht1 verdere inbreuk te verbieden. In de praktijk is de ’informele’ handhaving van octrooien soms even effectief – en veel goedkoper – dan een juridische procedure. De octrooihouder laat een concurrent en in sommige gevallen ook de afnemers van die concurrent weten dat hij over exclusieve rechten beschikt en dat de betreffende concurrent en/of zijn afnemer inbreuk maakt op die rechten. De wijze waarop dat gebeurt verschilt van geval tot geval, maar in de praktijk kiest de octrooihouder – al dan niet naast het klassieke desbewustheidsexploit – vaak voor verzending van sommatiebrieven. Zulke sommatiebrieven, meestal verzonden door advocaten, gaan geregeld gepaard met een verzoek tot het ondertekenen van een verklaring dat de beweerde inbreukmaker zich van verdere inbreuk op het octrooi onthoudt. Verwacht mag worden dat met name minder draagkrachtige concurrenten en afnemers van concurrenten na ontvangst van een dergelijke waarschuwing hun gedrag zullen aanpassen.2 De nadelen van een lange en kostbare octrooiprocedure wegen voor de meeste afnemers niet op tegen het mogelijke prijsvoordeel dat de beweerde inbreukmaker biedt. De vraag naar de rechtmatigheid van informele handhaving wordt door de beweerde inbreukmakers regelmatig aan de orde gesteld in octrooirechtelijke inbreuk- en nietigheidsprocedures. In sommige gevallen is de informele handhaving zelfs het enige voorwerp van een geschil,3 wat op zichzelf een aanwijzing is dat dergelijke handhaving een aanzienlijk effect kan hebben op de concurrentiepositie van de betrokkenen. Meer dan eens wordt de handelwijze van een octrooihouder door de rechter ontoelaatbaar geoorAdvocaat te Amsterdam. Cf. art. 3: 296 lid 1 BW. 2 Of dit in alle gevallen gelijk mag worden gesteld met het lijden van schade door de betreffende concurrent is overigens niet direct evident: de vermeende inbreukmaker kan, als hij tenminste weet heeft van de informele handhaving van octrooien ten opzichte van zijn klanten of potentiële klanten, daar uiteraard zijn zienswijze op de geldigheid van de ingeroepen rechten en/of op de inbreuk tegenover stellen, garanties afgeven en/of wijzen op zijn wettelijke verplichting om zaken vrij van lasten en beperkingen te leveren (7:20 BW). Dit werd evenwel door het Hof ’s-Gravenhage niet voldoende geacht om de onrechtmatigheid weg te nemen (te kennen uit HR 6 april 1962, NJ 1965/116). 3 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. ’s-Gravenhage 21 augustus 2001, BIE 2003/31 (RTB/Tomra) en Vzr. Rb. Arnhem 14 mei 2005, LJN nr. AT7634 (Fico/Boschmann). In deze gevallen is tevens – en zo blijkt ook pregnant uit laatstgenoemde uitspraak – de vraag aan de orde of een dergelijk geschil tot de exclusieve competentie van de Rb. ’s-Gravenhage behoort. In laatstgenoemde zaak beantwoordt de Voorzieningenrechter deze vraag in bevestigende zin (eerder in deze zin ook Pres. Rb. ’s-Hertogenbosch 27 september 1993, te kennen uit Hof ’s-Gravenhage 7 november 1996, BIE 1998/48). De overwegingen zijn goed te volgen maar die conclusie lijkt gelet op de limitatieve opsomming in artikel 80 ROW 1995 echter niet juist. 1

3

N

Informele handhaving van octrooien: tot hoever?

*

E I G E N D O M

deeld en in een enkel geval wordt deze zelfs veroordeeld tot schadevergoeding. In de meeste procedures gaat het echter om de vraag of een (voorlopige) ordemaatregel geboden is, veelal een verbod om het octrooi jegens derden in te roepen, een gebod om rectificatiebrieven te verzenden of om een rectificatie advertentie te plaatsen. In deze bijdrage zal getracht worden de rechtspraak op het gebied van de informele handhaving in kaart te brengen en deze van enkele kanttekeningen te voorzien. Gepoogd wordt daaruit ’vuistregels voor informele handhaving’ af te leiden, zodanig dat inzichtelijk wordt wanneer een bepaalde gedragslijn van octrooihouders jegens vermoede inbreukmakers kan leiden tot rechterlijk ingrijpen. Anders gezegd: a) wanneer is er het risico van schadeplichtigheid en b) wanneer is er een kans dat de octrooihouder een door de rechter opgelegde maatregel over zich afroept als hij overgaat tot min of meer ’publieke agressie’4 door het verzenden van sommatiebrieven? In het tweede deel wordt nader ingegaan op enkele vaak voorkomende rechterlijke ge- en verboden naar aanleiding van ongeoorloofde informele handhaving. Daarbij worden het (voorwaardelijke) verbod op verdere informele handhaving en de (publieke) rectificatie nader beschouwd. 2 De hoofdregel: informele handhaving niet onrechtmatig, tenzij (ernstig) verwijt Het vertrekpunt van deze analyse is de klassieker van de Hoge Raad op het gebied van informele handhaving: de strijd om de inlegzolen in de zaak Drefvelin/Wientjes (1962).5 In dat arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het uitbrengen van een waarschuwingsexploit, ook aan afnemers van een concurrent, slechts dan onrechtmatig is indien er strijd is met hetgeen jegens de wederpartij volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit criterium geeft op zichzelf niet veel richting, maar wordt in het arrest gevolgd door een belangrijke toevoeging: als de in het waarschuwingsexploit geuite pretentie van octrooi-inbreuk achteraf gezien onjuist blijkt, is dat op zichzelf niet voldoende voor onrechtmatigheid: de uitbrenger van het exploit moet een verwijt treffen. De Hoge Raad heeft aldus strenge eisen gesteld aan aansprakelijkheid voor de schade die een concurrent lijdt als de octrooihouder jegens hem of zijn afnemers overgaat tot informele handhaving. Maar voor een maatregel, die de rust op de markt moet herstellen na gebleken onjuistheid van de beschuldiging van inbreuk, blijkt de drempel veel lager te liggen. De Hoge Raad oordeelde in Drefvelin/Wientjens immers ook dat als de rechter – bijvoorbeeld in kort geding – (voorlopig) tot de conclusie komt dat van inbreuk geen sprake is, het handhaven van de pretentie vanaf dat moment ’onbetamelijk’ is en dat het de octrooihouder verboden kan worden nieuwe exploiten uit te brengen. De octrooihouder

4

Zie Hoyng, Aansprakelijkheid voor het verkrijgen, in stand houden en/of handhaven van een nietig octrooi, BIE 17 juli 2000, blz. 238 e.v. 5 HR 6 april 1962, NJ 1965/116.

4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

kan dan tevens gelast worden uitgebrachte desbewustheidsexploiten in te trekken.6 Hierna zal eerst getracht worden in kaart te brengen hoe het volgens Drefvelin/Wientjes vereiste ’verwijt’ door de latere rechtspraak is ingevuld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag of de Hoge Raad wijzigingen van of aanvullingen op dit leerstuk heeft gegeven in het arrest Bakel/ Stork.7 Daarna wordt enige aandacht besteed aan de tweede mogelijkheid die genoemd arrest biedt, te weten het corrigeren van weliswaar onjuiste, maar niet onzorgvuldig gebleken pretenties van een octrooihouder. Daaraan voorafgaand wordt stilgestaan bij de vraag of deze rechtspraak slechts van toepassing is indien men handhaaft jegens de afnemers van de concurrent, of dat deze ook van toepassing is indien de octrooihouder de concurrent rechtstreeks sommeert om inbreuk op een octrooi te staken. 3 Verschillende beoordeling van handhaving jegens een concurrent en jegens diens afnemers(?) Het is te betreuren dat de Hoge Raad – ondanks een specifieke cassatieklacht op dit punt – in Drefvelin/Wientjes niet verder is ingegaan op het door het Hof in die procedure gemaakte onderscheid tussen informele handhaving jegens een concurrent enerzijds en informele handhaving jegens de afnemers van die concurrent anderzijds. De overwegingen van het Hof ’s-Gravenhage op dit punt – ook PG Langemeijer onderschreef die in cassatie – lijken nog altijd relevant. Het Hof ’s-Gravenhage overwoog met betrekking tot de eerste situatie dat de van inbreuk betichte concurrent zelf zijn afweging moet maken als hij van octrooi-inbreuk wordt beticht. Als hij na het inroepen van een octrooi door een octrooihouder zijn product wijzigt, zijn bedrijfsvoering aanpast of zelfs staakt, dan moet hij daarvan zelf de gevolgen dragen. Andersom geldt immers ook dat als de concurrent besluit door te gaan met de beweerde inbreuk, hij schadeplichtig is als de pretentie van de octrooihouder juist blijkt te zijn. Het Hof ’s-Gravenhage komt in Drefvelin/Wientjens tot de conclusie dat dit anders ligt als het gaat om de afnemers van de beweerde inbreukmaker. Het Hof meent dat ’veelal te verwachten is’ dat een aangeschreven afnemer de producten waar het om gaat zal vervangen door producten die geen of minder inbreukrisico meebrengen. Deze verwachting is volgens het Hof gerechtvaardigd omdat een onderzoek naar eventuele inbreuk tijdrovend en kostbaar is, en in geen geval de garantie biedt dat hem een ’onaangenaam, kostbaar proces bespaard zal blijven, dat hij ook zal kunnen verliezen’. Het Hof voegt daar aan toe dat een eventuele bereidheid van de ’inbreukmakende’ concurrent om in te staan voor de negatieve gevolgen van een proces over het algemeen onvoldoende zal zijn om de afnemer te overtuigen de producten te blijven afnemen, omdat het vervangen van de producten over het algemeen toch aantrekkelijker zal zijn voor de afnemer. Al met al neemt het Hof aan dat bij informele handhaving jegens afnemers van concurrenten, er een groot risico is dat de concurrent bedrijfsdebiet verliest. De Hoge 6

Sinds in HR 19 december 2003, BIE 2005/78 (Primus/Roche) is vastgesteld dat het wettelijk vereiste desbewustheidsexploit onverenigbaar is met artikel 45 lid 1 TRIPs-verdrag, zal het in de huidige praktijk veelal gaan om sommatiebrieven en rectificaties daarvan. 7 HR 29 september 2006, LJN AU6098, C04/334HR.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

Raad wijdde verder geen overweging aan deze – mijns inziens valide – argumenten en overwoog dat het enkele feit dat achteraf blijkt dat er geen sprake is van inbreuk, niet maakt dat eerdere andersluidende beweringen jegens afnemers onrechtmatig zijn. Desalniettemin valt er veel voor te zeggen dat er in geval van informele handhaving jegens afnemers van concurrenten (veel) sneller sprake zal zijn van onzorgvuldig handelen, of van handelen dat correctie via de weg van een ordemaatregel behoeft. De latere (lagere) rechtspraak wijst inderdaad in deze richting8 en ook A-G Huydecoper lijkt deze opvatting in zijn conclusie bij Stork/Bakels te onderschrijven.9 4 Nadere invulling ’verwijtbaar onzorgvuldig’ handhaven Volgens Drefvelin/Wientjes is pas sprake van onrechtmatig handelen bij het uitbrengen van sommatiebrieven, als de handhaver een verwijt kan worden gemaakt. Latere rechtspraak gaat dan met name over gevallen waarin de handhavende octrooihouder weet dat hij een ongeldig of zeer discutabel recht heeft. Gevallen die in de rechtspraak aan de orde zijn geweest betreffen de bekendheid van de octrooihouder met nieuwheidschadelijk voorgebruik, serieuze oppositieprocedures, eerdere beoordelingen van de rechter, de schending van een onderzoeksplicht en de schending van bepaalde mededelingsplichten. Bij rechterlijke beoordeling blijkt geen inbreuk In Drefvelin/Wientjes was al uitdrukkelijk bepaald dat het enkele feit dat de inbreukpretenties van de octrooihouder geen stand kunnen houden, onvoldoende is voor de conclusie dat de octrooihouder verwijtbaar heeft gehandeld als hij sommatiebrieven of desbewustheidsexploiten aan afnemers van zijn concurrent heeft verzonden. Deze regel is nadien ook enkele keren in de rechtspraak bevestigd.10 Uit deze rechtspraak volgt dat eerst van onrechtmatigheid sprake kan zijn indien ’lichtvaardig’ inbreukbeschuldigingen zijn geuit of indien sprake is van ’bijkomende omstandigheden’. Nieuwheidschadelijk voorgebruik In de zaak Mors Projectafbouw/Faay Vianen (1994)11 werd bijvoorbeeld onrechtmatig geoordeeld het aanschrijven van (potentiële) afnemers van een concurrent, terwijl er wegens (bij de octrooihouder bekend) openbaar voorgebruik sprake was van een serieuze kans op nietigheid van het ingeroepen octrooi. De president achtte het onzorgvuldig om het octrooi ’onaantastbaarder af te schilderen’ dan gerechtvaardigd was. Eerder werd dezelfde formulering (in een overigens vergelijkbaar geval) gebruikt in de zaak Italdipack/Torre e.a. (1993).12 In een ander geval13 werd echter eenvoudigweg geoordeeld dat het verzenden van sommatiebrieven onder vergelijkbare omstandigheden niet onrechtmatig was, omdat er vol8

Zie bijvoorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 19 januari 2005, zaak nr. 197173, rolnummer 03/783 (Stork/CFS Bakel). 9 Zie randnummer 39 van deze conclusie (zie noot 7). 10 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. ’s-Gravenhage 19 januari 1994, BIE 1997/56 (Verolme/Advance Shipdesign) en Hof ’s-Gravenhage 20 september 2001, IE 2001/57 (Koppert/Boekesteijn). 11 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 9 juni 1994, BIE 1996/20. 12 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 21 september 1993, BIE 1995/3. 13 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 16 mei 1989, BIE 1993/44 (Lift verkaufsgeräte/ RNA Systems e.a.).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gens de rechter een geldig recht bestond zolang het niet was herroepen. Gelet op de overige rechtspraak over informele handhaving en de in het geding zijnde belangen overtuigt deze laatste redenering overigens niet direct. Oppositie Sinds het arrest Bakel/Stork is definitief bevestigd dat het enkele feit dat oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) is ingesteld, het sommeren van afnemers van een concurrent onrechtmatig niet onrechtmatig maakt, een opvatting die bij de feitenrechters al ingang had gevonden.14 Een dergelijke strenge norm zou overigens onwenselijk zijn en een rechtstreekse uitnodiging zijn voor het instellen van ’strategische opposities’. Concurrenten van de octrooihouder zullen in de verleiding komen om ook zonder redelijke gronden oppositie in te stellen, om zo te trachten de (informele) handhavingsmogelijkheden van de octrooihouder te beperken. Dit laat onverlet dat er wel degelijk aanleiding kan zijn om van de octrooihouder te vergen dat hij in zijn sommatiebrieven vermeldt dat er oppositie is ingesteld, zoals meer recente rechtspraak lijkt te eisen (zie hierna). Ook kan de kwaliteit van de oppositie van belang zijn. Als in de oppositieprocedure een serieuze kans op nietigheid blijkt, bijvoorbeeld op grond van nieuwheidschadelijke literatuur, kan het desondanks sommeren van afnemers van een concurrent onrechtmatig zijn. Het omgekeerde geldt ook: indien (voorlopig) blijkt dat een oppositie weinig kans van slagen heeft, of indien achteraf niet gezegd kan worden dat het voor de (gewezen) octrooihouder duidelijk had moeten zijn dat zijn octrooi de oppositie niet zou overleven, is geen sprake van onrechtmatige handhaving.15 Een voorbeeld van de laatste situatie is de zaak Mann/Fisons (1993).16 In die zaak stond ter discussie de rechtmatigheid van desbewustheidsexploiten, die waren uitgebracht nadat een octrooi (na oppositie) wegens gebrek aan inventiviteit was herroepen, welke beslissing bovendien in beroep in stand bleef. De rechtbank overwoog dat het gebrek aan inventiviteit niet aanstonds evident was geweest en dat daarom geen sprake was van onrechtmatigheid. Ook in Bakel/Stork werd aandacht besteed aan de kwaliteit van de oppositie. Stork meende dat onrechtmatig was het sommeren van afnemers van Stork ter zake van beweerde octrooi inbreuk, terwijl een oppositie tegen het ingeroepen octrooi bij het EOB was ingesteld. Stork voerde in cassatie aan dat Bakel zich in die oppositieprocedure bovendien verweerde op gronden waarvan zij wist dat deze onjuist waren en dat Bakel bepaalde informatie tegenover het EOB zou hebben verzwegen. Uit de relevante overwegingen van de Hoge Raad valt echter af te leiden dat ook de ’kwaliteit van het debat in de oppositieprocedure’ niet snel tot de conclusie zal kunnen leiden dat aansprakelijkheid ontstaat als het octrooi later alsnog sneuvelt. Op de betreffende klachten van Stork reageerde de Hoge Raad droogjes met de opmerkingen dat het feit dat de hulpverzoeken van Bakel in oppositie (deels) waren gebaseerd op niet nieuwe elementen op zichzelf niet in de weg hoeft te staan aan de verlening van een (aldus gewijzigd) octrooi. Eerder had het hof al overwo14

Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. ’s-Gravenhage 7 april 1993, BIE 1994/47 (Mann/Fisons). 15 Pres. Rb. Haarlem 26 mei 1986, BIE 1986/81 (Norvidan/Wessanen). 16 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 7 april 1993, BIE 1994/47.

E I G E N D O M

5

gen dat geen rechtsregel een octrooihouder verplicht om alle te zijner kennis gekomen prior art aan het EOB ter beschikking te stellen. Eerder rechterlijk oordeel Uit Drefvelin/Wientjes volgt al dat na een (voorlopig) rechterlijk oordeel dat er geen inbreuk is of een nietig octrooi, het doorgaan met het sommeren van afnemers van een concurrent onrechtmatig is. In latere, lagere rechtspraak wordt deze lijn bestendigd.17 Schending onderzoeksplicht In een enkel geval18 is beslist dat het aanschrijven van afnemers met een discutabele beschuldiging dat een concurrerend producent inbreuk maakt onrechtmatig is omdat de ’normale zorgvuldigheid’ met zich mee zou brengen dat de octrooihouder zich eerst tot de concurrent zou wenden. Het is echter twijfelachtig of deze ’regel’ ruime werking toekomt, omdat deze is gegeven tegen de specifieke feitelijke achtergrond van een eerder octrooigeschil, terwijl (daardoor) sprake was van twee verschillende versies van een product, een inbreukmakende en een niet-inbreukmakende versie. Het lijkt echter wel redelijk te veronderstellen dat als partijen een dergelijke processuele voorgeschiedenis hebben, op grond waarvan de octrooihouder mag aannemen dat er een reële kans is dat er geen inbreuk gemaakt wordt, het sommeren van afnemers van een concurrent onzorgvuldig is als de octrooihouder zich niet eerst tot zijn concurrent wendt om opheldering te verkrijgen. Enige voorzichtigheid is hier wel geboden. Soms zal de spoedeisendheid deze omweg niet toelaten. Ook moet bedacht worden dat de aanspraak op schadevergoeding ontstaat als de inbreukmaker ’knowingly, or with reasonable grounds to know’ handelt.19 Als de octrooihouder zich eerst tot de concurrerende producent moet wenden, kan dit in bepaalde gevallen ten koste gaan van zijn mogelijkheden om schadevergoeding van afnemers van de concurrent te vorderen. Schending mededelingsplicht: geen beroep op octrooi zonder ’disclosure’ vermoedens ongeldigheid of niet-inbreuk Meer recente lagere rechtspraak laat een zekere kentering zien en lijkt strenger te worden waar het gaat om de zorgvuldigheidsnormen bij het verzenden van sommatiebrieven. In een aantal gevallen20 is aangenomen dat de onrechtmatigheid van informele handhaving gelegen kan zijn in het verzwijgen van omstandigheden die een juist en volledig beeld geven van de sterkte van de rechtsaanspraak. In een sommatiebrief wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt van een eerder negatief rechterlijk vonnis, een ingestelde oppositie of de herroeping van het octrooi door de verlenende instantie.

17

Zie onder meer noot 8 (Stork/CFS Bakel) en de Vzr. Rb. Haarlem 12 juli 2005, LJN AT 9175 (Pharmachemie/MSD). 18 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 4 september 1995, BIE 1996/110 (Wiedenmann/Rexedim). 19 Artikel 45 lid 1 TRIPs-Verdrag. 20 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 12 september 1996, BIE 1997/63 (Hoffman-Laroche/Organon) en Pharmachemie/MSD (zie noot 17). De – voor zover mij bekend – eerste suggestie in deze richting is overigens al te vinden in Pres. Rb. ’s-Gravenhage 16 mei 1989, BIE 1993/44 (Lift verkaufsgeräte/RNA Systems e.a.).

6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

In de zaak Hoffman-Laroche/Organon (2001)21 overwoog het Hof bijvoorbeeld: ’als HLR haar mening over inbreuk door Organon c.s. aan derden kenbaar zou maken, de zorgvuldigheid meebrengt dat zij daarbij melding maakt van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering’. Handhaving van een registratie-octrooi Uit het arrest Koppert/Boekesteijn (2001)22 volgt dat de omstandigheid dat het ingeroepen recht een niet vooronderzocht registratie-octrooi is op grond van de ROW 1995, op zichzelf niet een bijkomende omstandigheid is die leidt tot de conclusie dat verwijtbaar of lichtvaardig wordt gehandeld bij het handhaven daarvan. Wel relevante bijkomende omstandigheden zouden kunnen zijn de ontvangst van een negatief nietigheidsadvies van Octrooicentrum Nederland23 of de omstandigheid dat het evident is dat de octrooiconclusies niets dan bekende materie bevatten. Overigens zaait het arrest Bakel/Stork weer enige twijfel over de vraag of de ’enkele omstandigheid’ dat het gaat om een nietvooronderzocht octrooi, niettemin tot een andere risicoverdeling kan leiden ingeval van informele handhaving. De Hoge Raad stelt immers met nadruk dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. Deze formulering laat derhalve de mogelijkheid open dat in geval van niet-vooronderzochte octrooien, onrechtmatigheid (veel) sneller zal kunnen worden aangenomen. 5 Stelplicht en bewijslast Volgens vaste rechtspraak in zaken over onrechtmatige uitingen, is het aan degene die een bewering doet om bij betwisting de juistheid of de aannemelijkheid daarvan te bewijzen.24 Niet te verwachten valt dat deze regel tot bijzondere complicaties leidt als het gaat om sommatiebrieven in octrooigeschillen, omdat de stelplicht en de bewijslast al min of meer met deze regel overeenkomt: de octrooihouder dient de inbreuk te stellen en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen.25 Wel dient bedacht te worden dat in geschillen over informele handhaving al wordt vooruitgelopen op de rolverdeling in een inbreukgeschil: na onderschepping van een sommatiebrief is het de eiser (de concurrent) die stelt dat er geen inbreuk is, waarna het in beginsel aan de gedaagde (octrooihouder) is om te bewijzen dat zijn pretentie juist is. Als het gaat om de geldigheid van het ingeroepen recht, is dit uitgangspunt echter niet zonder meer passend. In dat geval is het wel degelijk aan de concurrent van de octrooihouder om aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht ongeldig is. De andersluidende uitspraak in de zaak Norvidan/Wessanen (1986) overtuigt daarom niet. In dat geval bracht een octrooihouder ondanks een lopende oppositieprocedure een desbewustheidsexploit uit. De President 21

Zie noot 20. Hof ’s-Gravenhage 20 september 2001, IER 2001/57. 23 Zie art. 70 lid 2 ROW 1995. 24 Zie bijvoorbeeld Brunner in zijn noot bij HR 8 maart 1985, NJ 1986/ 437 (Herrenberg). 25 Zie Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, deel 1, Kluwer Deventer 2002, blz. 254 e.v. 22

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

overwoog dat in dat geval onderzocht moest worden of er misbruik van recht werd gemaakt. Daarvan zou sprake zijn indien de octrooipretenties in de oppositieprocedure door de octrooihouder niet ’hard gemaakt zouden kunnen worden’. Deze ’omkering van de bewijslast’ met betrekking tot de deugdelijkheid van het ingeroepen recht kwam de President op een kritische noot van Brunner te staan. In dit verband dringt de vergelijking met artikel 6:195 BW zich op, welk artikel voorziet in de omkering van de bewijslast in geschillen over vergelijkende of misleidende reclame. Een rechtsreeks beroep op deze regel26 lijkt echter in gevallen van informele handhaving doorgaans niet mogelijk, omdat de voor de toepasselijkheid van de regeling vereiste openbaarheid van de mededeling meestal ontbreekt.27 6 Overigens: de inkleding van de beschuldiging telt ook Aan de vraag naar de rechtmatigheid van informele handhaving gaat nog de vraag vooraf of inderdaad sprake is van ’handhaving’. Onder omstandigheden lijkt een voorzichtiger benadering, waarbij niet met zoveel woorden gesteld wordt dat sprake is van inbreuk, wel toelaatbaar. Als voorbeeld kan dienen het arrest van het Hof ’sGravenhage inzake Pieke Beheer Eindhoven e.a./Holding Agrarische Fossilisatie (1996).28 De suggestie van inbreuk werd in die zaak door het Hof niet als zodanig opgevat, maar slechts als een uiting van ’bezorgdheid’ over mogelijke inbreuk. Om die reden zou er geen sprake geweest zijn van onrechtmatig handelen van de octrooihouder. De uitingen van de octrooihouder kwamen er op neer dat deze ’er niet gerust op was dat er geen inbreuk op patenten’ zou worden gemaakt en dat ’indien zou blijken dat deze activiteit (...) een inbreuk op onze patenten inhoudt, [wij] de nodige juridische stappen tegen alle betrokkenen [zullen] ondernemen’. Kort gezegd lijkt een uiting die op zichzelf niets aan de wet toevoegt wel toelaatbaar. Het gaat dan om ’dreigementen’ uit de categorie ’als u onrechtmatig handelt, dient u de daardoor geleden schade te vergoeden’. Niettemin meen ik dat hier voorzichtigheid geboden is. Een uiting van zogenaamde bezorgdheid kan door afnemers zeer wel opgevat worden als een verholen dreigement, dat in bepaalde gevallen dezelfde uitwerking zal hebben als een in duidelijker bewoordingen gestelde sommatie. De A-G in Bakel/Stork is in dit opzicht nog stelliger: Huydecoper lijkt niet veel te zien in het in Engeland en Duitsland wel gemaakte onderscheid tussen de verschillende ’gradaties’ van waarschuwingen tegen octrooi-inbreuk en wijst op het ontstaan van ’haast sofistich aandoende jurisprudentie over de vraag of een bepaalde uitlating van de rechthebbende nu in de geoorloofde of in de ongeoorloofde categorie moet worden gerubriceerd’.29 De A-G acht – terecht – het praktische effect van een bepaalde uiting doorslaggevend bij de juridische toetsing.

26

Zoals gedaan in Pres. Rb. ’s-Gravenhage 21 augustus 2001 BIE 2003/31 (RTB/Tomra). 27 Uit de MvA bij artikel 194 BW volgt dat persoonsgerichte communicatie ’via telefoon of brief’ niet door de regeling wordt bestreken (MvA Kamerstukken II 1978/79, 13 611, nr. 6, blz. 13). 28 Hof ’s-Gravenhage 7 november 1996, BIE 1998/48. 29 Zie randnummer 36 van deze conclusie (zie noot 7).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

7 Het arrest Bakel/Stork: sluitstuk of opmaat voor nieuwe geschillen? De kernoverweging van de Hoge Raad in Bakel/Stork is te vinden in r.o. 5.8: ’Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure.’ Zo op het eerste gezicht lijkt Bakel/Stork een bevestiging van de bestaande Drefvelin/Wientjes leer, waarbij de nadien gegeven lagere rechtspraak wordt geconsolideerd. Dit lijkt te volgen uit de rechtspolitieke c.q. -economische bespiegelingen die in r.o. 5.5. van het arrest zijn weergegeven, te weten de opvatting dat effectieve handhaving van octrooien het algemeen belang dient en dat een ’ongelukje’ bestaande uit de latere herroeping van het octrooi de gewezen houder daarvan niet te snel mag worden aangerekend. Dit tegenover de tweede (verworpen) opvatting, dat octrooien uitzonderingen op de vrije concurrentie vormen en dat degene die zich in het handelsverkeer op een monopoliepositie beroept, op dient te komen voor alle door hem veroorzaakte nadelen, indien zijn pretentie onhoudbaar blijkt. Bij nadere beschouwing roept Bakel/Stork echter ook de nodige vragen op. Als het arrest een bevestiging van de bestaande leer vormt, waarom volstaat de Hoge Raad dan niet met de overweging dat hetgeen Stork aanvoert onvoldoende is om van een ’verwijt’ in de zin van Drefvelin/Wientjes te kunnen spreken? In plaats daarvan geeft de Hoge Raad een ogenschijnlijk nieuw criterium, te weten dat een octrooihouder onrechtmatig handelt indien hij ’dient te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi geen stand zal houden.’ Dit roept natuurlijk onmiddellijk de vraag op onder welke omstandigheden dit besef aanwezig mag worden geacht (is niet vrijwel altijd sprake van een serieuze kans op nietigheid of niet-inbreuk?).30 Belangrijker nog is de vraag of de Hoge Raad met Bakel/Stork een lichtere toets heeft willen aanleggen dan de voorheen geldende leer, en dus eerder dan voorheen tot onrechtmatigheid moet worden geconcludeerd. Dat laatste acht ik niet aannemelijk en het arrest (of de conclusie van de A-G) bevat geen aanknopingspunten voor de gedachte dat er een nieuwe wind gaat wapperen in het leerstuk. In tegendeel, het arrest bevat aanwijzingen dat de Hoge Raad juist de heersende leer heeft willen bevestigen.31 Ik meen dan ook dat ook het ’nieuwe criterium’ aldus moet worden uitgelegd dat nog steeds slechts in (zeer) uitzonderlijke gevallen aansprakelijkheid voor informele handhaving mag worden aangenomen. Gelet op deze vragen kan gesteld worden dat het arrest voor de rechtsontwikkeling minder gelukkig te noemen is. De Hoge Raad had zonder meer kunnen volstaan met de vraag of de leer van Drefvelin/Wientjes heroverwogen diende te worden en deze vraag wat explicieter met ’nee’ kunnen beantwoorden. Door in plaats daarvan een ogenschijnlijk nieuw criterium te geven dat op zichzelf weinig verfijning biedt, 30

Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de inbreukpretenties van octrooihouders in slechts 24,4% van de gevallen die aan de Amerikaanse rechter worden voorgelegd, definitief in rechte worden bevestigd, zie Janicke & Ren, Who wins patent cases, American Intellectual Property Association Quarterly Journal, Vol. 34 No. 1, blz. 8. 31 Zie r.o 5.6.

E I G E N D O M

7

wordt het risico geschapen dat er nieuwe procedures zullen worden gevoerd over de precieze betekenis en reikwijdte van het criterium ’serieuze, niet te verwaarlozen kans’. Misschien zie ik het verkeerd, maar als het inderdaad de bedoeling was om de bestaande leer te bevestigen, dan had het opnieuw verwoorden van in wezen hetzelfde criterium beter achterwege kunnen blijven, of had de Hoge Raad beter kunnen kiezen voor de formulering dat aansprakelijkheid gegeven is indien geen serieuze twijfel mogelijk is dat een ingestelde oppositie- of nietigheidsprocedure zal slagen. Vermeldenswaard is dat de Hoge Raad uitdrukkelijk betekenis toekent aan de opvattingen over dit leerstuk in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Voor die opvattingen verwijs ik graag naar de uitgebreide conclusie van de A-G bij Bakel/Stork, die voor dit onderwerp meer in het algemeen verplichte kost is. 8 Handhaving niet onrechtmatig, maar moet wel worden gecorrigeerd In Drefvelin/Wientjes is een andere mogelijkheid gegeven om onjuist gebleken informele handhaving te corrigeren, die van veel praktische betekenis is gebleken. De Hoge Raad bepaalde dat indien het verzenden van een sommatiebrief niet onrechtmatig is, het niettemin mogelijk is om de octrooihouder te gelasten de onhoudbaar gebleken (inbreuk)pretenties te corrigeren. De octrooihouder kan dan tevens een verbod opgelegd krijgen om nieuwe waarschuwingen uit te laten gaan. De overwegingen van de Hoge Raad in Drefvelin/Wientjes zijn weliswaar niet helemaal ondubbelzinnig, maar niettemin blijkt mijns inziens voldoende duidelijk dat de Hoge Raad het inderdaad mogelijk acht om wel onjuiste, maar niet onzorgvuldige pretenties via een rechterlijk bevel te laten corrigeren. De Hoge Raad maakt eerst duidelijk dat het arrest van het Hof niet gecasseerd behoeft te worden, omdat de vraag of de handelingen van Drefvelin wel of niet onrechtmatig waren, voor de uitkomst van het geschil op zichzelf niet van belang was. Het ging de Hoge Raad om iets anders (onderstreping toegevoegd): ’O. daaromtrent: dat, nadat de rechter ten principale zou hebben geoordeeld, dat de in het door Drefvelin uitgebrachte exploit vervatte pretentie onjuist is, Drefvelin – (...) – jegens Wientjes onbetamelijk zou handelen door deze pretentie tegenover de afnemers van Wientjes te handhaven; dat daaruit volgt, dat die rechter, ten principale beslissende, daargelaten of Drefvelin reeds onrechtmatig handelde door voor de uitspraak zodanig exploit uit te brengen, in ieder geval ter afwending van het nadeel dat Wientjes zou leiden indien Drefvelin zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtmatig zou mogen verbieden en de intrekking van reed uitgebrachte exploiten zou mogen gelasten; Dat hetzelfde geldt, indien, zoals in dit geval, een zodanige veroordeling in kort geding wordt gevraagd, aangezien de aard van het kort geding met zich meebrengt, dat Drefvelin zich naar het voorlopig oordeel van den rechter betreffende de ongegrondheid van zijn pretentie heeft te gedragen, onverminderd zijn bevoegdheid om daarover een beslissing ten principale uit te lokken (...).’

8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Deze op het eerste gezicht dogmatisch lastig in te passen figuur (niet onrechtmatig, wel verbod of maatregel) is in zaken over onrechtmatige publicaties reeds lang aanvaard.32 Al in 1964 overwoog Bloembergen uitdrukkelijk dat de maatregelen die in perszaken worden opgelegd (zoals rectificaties), ook bruikbaar zijn in intellectuele eigendomszaken.33 De aan de octrooihouder opgelegde geboden om zich in het vervolg te onthouden zijn concurrent publiekelijk van inbreuk te beschuldigen en het corrigeren van reeds geuite mededelingen met die strekking, moeten gezien worden als maatregelen ter voorkoming van toekomstig onrecht. De gedachte is dat het nalaten van maatregelen om de veroorzaakte onrust en de aantasting van de reputatie van de concurrent (die is afgeschilderd als inbreukmaker) weg te nemen als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Voor een dergelijke – in feite preventieve maatregel – is dan geen schuld vereist.34 Een dergelijke regel is overigens later gecodificeerd in art. 6:167 lid 2 BW. Mogelijk zou het meest zuiver zijn om niet direct met dwangsommen versterkte rechterlijke maatregelen op te leggen, maar de octrooihouder eerst de gelegenheid te geven vrijwillig maatregelen te treffen om de markt als het ware weer ’in de oude toestand’ te brengen. Dat zou echter in vrijwel alle gevallen tekort doen aan de belangen van de concurrent. Niet alleen gedoogt de verbintenis om de achteraf onjuist gebleken mededelingen te corrigeren geen enkel uitstel, de concurrent heeft in de meeste gevallen ook een legitiem belang bij een door een onafhankelijke rechter opgelegde rectificatie, in plaats van een vrijwillige rectificatie (die in de praktijk veelal te laat of in een onbevredigende, halfbakken vorm zal worden verstuurd35). Dit rechtvaardigt het ’in één ruk door’ opleggen van een verbod tot het doen van verdere mededelingen over octrooi-inbreuk en een gebod tot het laten uitgaan van een rectificatie. 9 De rol van de vrijheid van meningsuiting bij informele handhaving Regelmatig wordt door octrooihouders in geschillen over informele handhaving een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting. Terecht echter speelt dit verweer geen rol van betekenis in de rechtspraak over informele handhaving. Weliswaar is vaste rechtspraak dat de vrijheid van meningsuiting voor vrijwel alle communicatie geldt, waaronder commerciële uitingen,36 toch moet steeds voor ogen wor32

Zie bijvoorbeeld Langemeijer, ’Onrechtmatige daad en pers’, NJB 1938, nr. 21, blz. 469: ’Een dagblad, zo meende ik te mogen stellen, handelt niet in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, als het berichten geeft, waarvan de onwaarheid achteraf blijkt, maar waarvan de redactie noch die onwaarheid noch de bijzondere raadzaamheid van controle kende of kon kennen. Wel echter kan het gedrag dier redactie onrechtmatig worden, indien zij den benadeelde belet het bericht recht te zetten’. 33 A.R. Bloembergen, ’Onrechtmatige daad: publikatie van het vonnis, recht op rectificatie’, NJB 1964, nr. 14, blz. 338. Deze gedachte is overigens ook terug te vinden in Pres. Rb. ’s-Gravenhage 21 augustus 2001 BIE 2003/31 (RTB/Tomra): ’Met haar, op zichzelf juiste, stelling dat het in het octrooirecht op de details aankomt, verliest RTB uit het oog dat het hier uiteindelijk niet gaat om een octrooirechtelijk geschil, maar om de vraag of een uitlating onrechtmatig is’. 34 Zie Bloembergen, a.w. (noot 6), blz. 341. 35 Zie bijvoorbeeld de vrijwillige ’rectificatie’ in Pharmachemie/MSD (zie noot 17). 36 Zie bijvoorbeeld EHRM 20 november 1989, NJ 1991/738 (Markt Intern Verlag/Duitsland).

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

den gehouden dat in geschillen over informele handhaving niet de klassieke uitwisseling van informatie met maatschappelijke relevantie ter discussie staat, maar dat het gaat om ’verkeersregels voor de markt’. Het is – mede gelet op de eveneens door artikel 10 EVRM beschermde ’rechten van anderen’ (in dit geval de concurrent van de octrooihouder) – dan ook niet gepast om de vrijheid van meningsuiting te geof misbruiken als rechtvaardiging voor onzorgvuldig handelen jegens anderen.37 Voor de goede orde: dit betekent uiteraard niet dat een uiting in de context van informele handhaving geen bescherming onder artikel 10 EVRM zou genieten. Het betekent slechts dat inperkingen van deze vrijheid (in de vorm van rechterlijk ingrijpen) een ’legitiem doel’ dienen indien het gaat om de bescherming van andere marktdeelnemers tegen onzorgvuldige of oneerlijke concurrentie. Overigens heeft de Nederlandse rechter daarbij ruime mogelijkheden om de toetsen aan de in Nederland geldende verkeersopvattingen over zorgvuldigheid bij informele handhaving. Anders gezegd (in ’EVRM-taal’) blijkt uit vaste rechtspraak dat deze in zaken over oneerlijke concurrentie een ruime ’margin of appreciation’ heeft om te bepalen of zijn ingrijpen gerechtvaardigd en noodzakelijk is.38 10 Samenvatting en conclusies informele handhaving. Nog een aantal onduidelijkheden Uit het voorgaande volgt een redelijk consistente lijn in de rechtspraak over de grenzen van informele handhaving. Er is een categorie onrechtmatige gedragingen te onderscheiden van gedragingen die, ook al zijn deze niet onrechtmatig, niettemin gecorrigeerd kunnen worden via een rechterlijke ordemaatregel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gedragingen jegens concurrenten enerzijds en gedragingen jegens hun afnemers anderzijds. In het eerste geval is er slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van onrechtmatig handelen, in het tweede geval wordt dit veel eerder aangenomen. Toch zijn er nog vragen. Welke mate van verwijtbaarheid is vereist ingeval van handhaving jegens concurrent/producent? Een eerste onduidelijkheid betreft de vereiste mate van verwijtbaarheid die vereist is voordat gesproken kan worden van onrechtmatige handhaving jegens een concurrent van de octrooihouder, in de situatie dat zijn afnemers niet zijn benaderd. De hoofdregel is als gezegd dat informele handhaving slechts dan onrechtmatig is, als de octrooihouder een verwijtbaar onjuiste voorstelling van zijn rechtsaanspraken geeft, in het bijzonder als hij ernstige vermoedens heeft om te twijfelen aan de inbreuk op zijn recht (bijvoorbeeld vanwege de serieuze kans op ongeldigheid van zijn octrooi). Maar geldt deze regel nu eigenlijk alleen voor afnemers van de concurrent, het geval waarover de Hoge Raad zich heeft uitgesproken in Drefvelin/Wientjes? In verschillende uitspraken wordt immers benadrukt dat de concurrent die een sommatiebrief ontvangt, zelf verantwoordelijk is voor de afweging of hij daar gevolg aan geeft of niet. Het Hof ’s-Gravenhage lijkt twee verschillende antwoorden te hebben gegeven op bovengenoemde vragen, te weten in 37

Zie ook in deze zin HR 13 juni 1997, NJ 1998/361 (PDA/Grubben). Zie EHRM 23 juni 1994, NJ 1995/365 (Jacubowski/Duitsland) en HR 15 januari 1999, NJ 1999/665 (Proctor & Gamble/Kimberly Clark).

38

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Drefvelin/Wientjes en in Koppert/Boekesteijn. De hiervoor al in paragraaf 3 beschreven ’strenge’ benadering in Drefvelin/ Wientjes stelt de eigen afweging centraal. In die benadering zal de octrooihouder vrijwel altijd een beroep op zijn recht moeten kunnen doen, en is het aan de aangesprokene om de aanspraken te onderzoeken en vervolgens te beslissen of hij zich voegt naar de eisen van de octrooihouder. Deze opvatting is in de latere rechtspraak ook gesignaleerd. In de zaak Mann/Fisons (1993)39 oordeelde de rechtbank dat de gevolgen van de beslissing van de concurrent om onder dreiging van het exploit zijn handel in het omstreden product te staken, voor eigen rekening moesten blijven. De rechtbank meende dat de concurrent in plaats van zijn handel te staken beter een financiële reserve in verband met de mogelijke inbreuk had kunnen opbouwen. Mijns inziens valt veel te zeggen voor deze benadering, al was het maar omdat een octrooihouder ook het recht heeft om een zwak of discutabel recht te (proberen te) handhaven. De octrooiverlenende instantie heeft hem in sommige gevallen al het voordeel van de twijfel gegeven en het octrooi verleend. In uitzonderlijke bijzondere gevallen echter, bijvoorbeeld eigen voorgebruik van de octrooihouder of bij diens bekendheid met nieuwheidschadelijke octrooiliteratuur, is het mijns inziens onbevredigend om de kosten van technisch onderzoek en advies van octrooigemachtigden voor rekening van de aangesproken concurrent te laten. Indien de octrooihouder weet of behoort te weten dat zijn dreigementen zijn gebaseerd op een ondeugdelijk of zeer twijfelachtig recht, kan er reden zijn om hem voor de gevolgen en de gemaakte kosten op te laten komen. Dit lijkt de benadering te zijn in Koppert/Boekestein waarin het Hof meer mogelijkheden lijkt te bieden voor de conclusie dat de octrooihouder onrechtmatig heeft gehandhaafd. Verschil tussen afnemers en afnemers? Een andere onduidelijkheid is bijvoorbeeld de precieze invulling van het verschil in beoordeling van informele handhaving jegens een concurrent en de handhaving jegens afnemers. Zo zijn er goede redenen om in sommige gevallen een afnemer gelijk te stellen met een producent, zoals in het geval van (exclusieve) distributeurs, importeurs of afnemers van zeer grote of kostbare objecten (zoals zeeschepen). Het ligt in de rede te veronderstellen dat aan deze categorieën afnemers hogere eisen mogen worden gesteld als het gaat om hun eigen afweging (en een daarmee samenhangende onderzoeksplicht) bij het wel of niet gevolg geven aan een sommatiebrief van een octrooihouder. Mijns inziens zal voor deze categorieën afnemers dan ook minder snel dan bij ’gewone afnemers’ mogen worden aangenomen dat van onrechtmatige handhaving sprake is. Invloed buitenlandse uitspraken? Het is de vraag of een negatief buitenlands vonnis over de geldigheid van het buitenlandse deel van een Europees octrooi, ook consequenties zou moeten hebben voor de informele handhaving van het Nederlandse deel van hetzelfde Europese octrooi. Mijns inziens niet per definitie, formeel is immers sprake van een nationale beoordeling van nationale rechten, maar niettemin moet gewicht worden toegekend aan de uniformering van het Europese octrooirecht 39

Zie noot 16.

E I G E N D O M

9

(zie in het bijzonder ook artikel 138 EOV). Bovendien kan het zijn dat in de buitenlandse procedure zulke sterke nietigheidsargumenten bekend zijn geworden bij de octrooihouder, dat het hem niet meer vrijstaat een beroep op zijn octrooi te doen zonder de vermelding van dit buitenlandse vonnis. Vuistregels onrechtmatige informele handhaving Met voorgaande kanttekeningen kan niettemin een aantal ’vuistregels’ voor informele handhaving worden gegeven die – als gezegd – met name gelden in gevallen waarin afnemers van een concurrent worden betrokken. Er blijkt geen sprake van verwijtbaar onzorgvuldig handelen op grond van de enkele omstandigheid: a) dat de pretenties van de octrooihouder na een beoordeling in rechte geen stand blijken te houden;40 b) dat met betrekking tot het ingeroepen octrooi inmiddels een nietigheidsactie of een oppositieprocedure aanhangig is.41 Anderzijds ligt het wel voor de hand gewicht toe te kennen aan de kwaliteit van de oppositie of de nietigheidsargumenten: indien er geen serieuze twijfel mogelijk is dat de oppositie of de nietigheidsactie zal slagen, kan zeer wel sprake zijn van onrechtmatige informele handhaving; c) dat het octrooi door een octrooiverlenende instantie is geweigerd, mits over de juistheid van die beslissing nog een serieus debat mogelijk is;42 of d) dat het gaat om een registratie octrooi.43 Informele handhaving is blijkens de rechtspraak daarentegen wel onrechtmatig indien: i) de ongeldigheid van het ingeroepen octrooi of de nietinbreuk evident is, althans, indien daarover in redelijkheid geen discussie kan bestaan. Voorbeelden van dit soort gevallen zijn gevallen waarin octrooihouder bekend is met (eigen) nieuwheidschadelijk voorgebruik,44 bekend is met nieuwheidschadelijke literatuur (bijvoorbeeld ingebracht gedurende een oppositieprocedure of nietigheidsactie) of waarin de octrooihouder eerder heeft erkend dat geen sprake was van inbreuk; ii) de rechter een negatief (voorlopig) oordeel heeft gegeven over de geldigheid van het octrooi of over de beweerde inbreuk, en de octrooihouder niettemin doorgaat met het sommeren van afnemers van zijn concurrent;45 iii) de octrooihouder geen melding maakt van bekende feiten en omstandigheden die onmiskenbaar afbreuk doen aan de sterkte van zijn pretenties met betrekking tot de geldigheid van zijn recht of de inbreuk daarop, bijvoorbeeld: – eerdere, voor de octrooihouder negatieve rechterlijke oordelen over de geldigheid of inbreuk;46 of – ingestelde oppositie.47 Mijns inziens handelt een octrooihouder ook onrechtmatig als hij ’roekeloos’ handhaaft, bijvoorbeeld in gevallen 40

Zie Drefvelin/Wientjes (noot 5), Bakel/Stork (noot 7) en Verolme/ Advance Ship Design (noot 10). 41 Zie HLR/Organon (noot 20). 42 Zie (Mann/Fisons) (noot 16). 43 Zie Koppert/Boekestein (noot 22). 44 Zie Mors projectafbouw/Faay Vianen (noot 11). 45 Zie Drefvelin/Wientjes (noot 5). 46 Zie de in noot 17 en 20 genoemde uitspraken MSD/Pharmachemie en HLR/Organon. 47 Suggestie van de President in noot 13 genoemde uitspraak in Lift verkaufsgeräte/RNA Systems, die op dit punt echter geen uitspraak deed.

1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

waarin een verwijtbaar gebrek aan wetenschap met betrekking tot de zwakte van de aanspraken van de octrooihouder bestaat. Te denken valt aan het beroep op een nietvooronderzocht registratie octrooi dat zeer ruim is geformuleerd of dat onmiskenbaar bestaande of voor de hand liggende materie tracht te beschermen, met (daardoor) een zeer hoge kans op de ongeldigheid daarvan. Indien de octrooihouder onder die omstandigheden afnemers van zijn concurrent sommeert de ’inbreuk’ te staken en zijn pretentie blijkt onhoudbaar, zal hij de daaruit voortvloeiende schade aan de concurrent moeten vergoeden. De ’andere’ categorie: niet onrechtmatig, wel correctie Tot slot is er de mogelijkheid dat de informele handhaving niet onrechtmatig is, maar niettemin gecorrigeerd moet worden. Na een (voorlopig) rechterlijk oordeel dat de in een sommatiebrief geuite pretenties met betrekking tot de geldigheid van een octrooi of de gestelde inbreuk niet houdbaar zijn, kan de octrooihouder worden gelast om de veroorzaakte overlast weer ongedaan te maken. In zulke gevallen wordt bezien of zodanige onrust op de markt is ontstaan door de handhavingsacties van de octrooihouder, dat een herstel in de vorige toestand op zijn plaats is. De octrooihouder kan dan worden gelast rectificatiebrieven te sturen aan de afnemers van de concurrent. In bijzondere gevallen kan de octrooihouder ook worden verplicht tot het doen van een openbare mededeling in een passend medium (websites, vakbladen of kranten). De verwijtbaarheid van de gedragingen van de octrooihouder speelt bij dit alles niet of nauwelijks een rol (zie in dit verband ook artikel 6:167 lid 2 BW). Niet altijd wordt voldoende onder ogen gezien dat de vraag of informele handhaving onrechtmatig is, los staat van de vraag of – achteraf gebleken onjuiste – informele handhaving via een ordemaatregel gecorrigeerd moet worden. In de (korte) motivering van de afwijzing van een reconventionele vordering tot het doen uitgaan van een rectificatie, overwoog de voorzieningenrechter in Novogen/Care for Women e.a. (2006)48 dat ondanks 11 opposities en het voorlopige oordeel dat het octrooi van Novogen nietig was, geen sprake was geweest van onzorgvuldig handelen van Novogen. Om deze reden werd de gevorderde rectificatie afgewezen. Volgens de leer Drefvelin/Wientjes zou de Voorzieningenrechter de vraag naar de onrechtmatigheid en de vraag of correctie geboden is, echter als aparte vragen moeten beschouwen. Uit de uitspraak in Novogen/Care for Women e.a. blijkt een dergelijk onderscheid niet. De vordering tot rectificatie had mijns inziens niet afgewezen mogen worden, uitsluitend omdat niet vast was komen te staan dat de octrooihouder verwijtbaar onzorgvuldig had gehandeld. In plaats daarvan had nog onder ogen moeten worden gezien of de gevraagde rectificatie, gelet op de handelwijze van de octrooihouder en het toegebrachte nadeel aan de concurrent, een passende maatregel was om de negatieve gevolgen van de informele handhaving ongedaan te maken.

J A N U A R I

2 0 0 7

Verbod verdere informele handhaving Volgens vaste rechtspraak kan de (gewezen) octrooihouder worden verboden zich in de toekomst te beroepen op zijn octrooi, na een negatief rechterlijk oordeel over zijn geuite pretenties met betrekking tot de inbreuk op zijn octrooi. Onder omstandigheden kan overigens ook een grensoverschrijdend verbod worden uitgesproken. In dat geval wordt het de octrooihouder ook in het buitenland verboden afnemers van zijn concurrent te sommeren.49 Vanwege de algemeen wenselijk geachte terughoudendheid bij rechterlijk ingrijpen, mag aan de toewijzing van een verbod om nog langer jegens afnemers een beroep op een octrooi te doen wel de eis gesteld worden dat aannemelijk is dat de octrooihouder de verleiding om afnemers van de concurrent opnieuw te benaderen niet zal kunnen weerstaan.50 Aan het bewijs van deze toekomstvoorspelling kunnen echter geen hoge eisen worden gesteld. Een dergelijke inschatting zal vooral op het eerdere gedrag of op de processuele houding van de octrooihouder moeten worden gebaseerd. Uit oogpunt van proportionaliteit lijkt een totaal verbod om een beroep te doen op een octrooi slechts onder bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd. Een dergelijk verbod betekent immers dat de rechten van de octrooihouder, bijvoorbeeld op schadevergoeding, de facto worden beperkt. Bovendien kan, zoals in Italdipack/Torre e.a.51 ook uitdrukkelijk is overwogen, een dergelijk verbod op gespannen voet komen te staan met het beginsel dat wie het meerdere (procederen) mag, ook voor een minder zwaar middel (waarschuwen) mag kiezen. Het lijkt dan ook gepaster om de octrooihouder die over de schreef is gegaan, te verbieden nog langer een beroep te doen op zijn octrooi, zonder daarbij mededeling te doen dat de rechter een voor hem negatieve uitspraak over de geldigheid of de inbreuk heeft gedaan,52 of hem de verplichting op te leggen bij een beroep op zijn octrooi andere relevante feiten te vermelden (zoals de weigering van een octrooi of de geslaagde oppositie). De vraagt dringt zich uiteraard wel op hoever dit alles moet gaan. De (gewezen) octrooihouder zal immers in de verleiding komen om het rechterlijke oordeel van commentaar te voorzien, of om te vermelden dat hij inmiddels beroep heeft ingesteld tegen de voor hem ongunstige uitspraak. Met het toevoegen van commentaar op de rechterlijke uitspraak in Zie de in noot 8 genoemde uitspraak in Stork/CFS Bakel. Zie ook Novogen/Care for Women e.a. (noot 48). 51 Zie noot 12. 52 Zie bijvoorbeeld de President in het in noot 20 genoemde arrest Hoffman-Laroche/Organon. 50

Vzr. Rb. Den Haag, 11 januari 2006, rolnummer 254608/KG ZA 05-1480.

1 6

11 Tot slot: kanttekeningen bij enkele veel voorkomende rechterlijke maatregelen bij informele handhaving Indien komt vast te staan dat de informele handhaving onrechtmatig was of dat blijkt dat de geuite pretenties van de octrooihouder niet houdbaar zijn, kan er aanleiding zijn om de octrooihouder te verbieden nog langer een beroep te doen op zijn octrooi, of om hem te verplichten zijn mededelingen te rectificeren (via een brief aan de afnemers van de concurrent of via een openbare advertentie). Zoals hierna wordt toegelicht, volgt dan een tweede afweging van de rechter over de zin en proportionaliteit van deze corrigerende maatregelen. De vordering tot schadevergoeding bij onrechtmatige informele handhaving zal verder buiten beschouwing blijven.

49

48

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

latere sommatiebrieven zal de octrooihouder voorzichtig moeten zijn, omdat hij het vonnis te goeder trouw moet uitvoeren,53 maar tegen de neutrale toevoeging dat hij hoger beroep heeft ingesteld kan, indien feitelijk juist, weinig bezwaar worden gemaakt. Mijns inziens is het met name bij voorlopige uitspraken van de voorzieningenrechter gepast om het verbod in de tijd te beperken,54 zoals bijvoorbeeld in de ’straatverbod jurisprudentie’ wel gebruikelijk is. In een verbod dient bij voorkeur ook een ’hardheidsclausule’ te worden aangebracht: het (onvoorwaardelijke) beroep op een octrooi is dan verboden, tenzij nieuwe feiten dat zouden rechtvaardigen. Deze nieuwe feiten zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn een voor de octrooihouder gunstig bodemvonnis of een geslaagd beroep tegen de weigering of herroeping van het octrooi door de verlenende instantie. Dergelijke beperkingen van het verbod kunnen latere executiegeschillen voorkomen en soms zelfs de noodzaak van een hoger beroep wegnemen. Rectificatie Bij een gebod tot het rectificeren van de inbreukpretenties van de octrooihouder gaat het in hoofdzaak om twee varianten, ten eerste een gebod om een corrigerende brief te zenden aan eerder aangeschreven afnemers van de concurrent en ten tweede de publieke rectificatie door middel van een advertentie of andere openbare mededeling (bijvoorbeeld op de website van de octrooihouder). Een eerste vraag die opkomt bij de beoordeling van een dergelijke vordering is de proportionaliteit van de maatregel. Allereerst zal de ’mate van onrust’ die door de octrooihouder is veroorzaakt, moeten worden vastgesteld.55 Als aannemelijk is dat de afnemers van de concurrent hun schouders hebben opgehaald en doorgegaan zijn met afnemen van de producten van de concurrent, is er geen noodzaak om te corrigeren. Een ander aspect van de proportionaliteit is gelegen in de verhouding tussen de oorspronkelijk door de octrooihouder gekozen communicatiemiddelen, en de middelen die hij dient te gebruiken bij de correctie. In de regel moet het gaan om dezelfde middelen: als een octrooihouder twee sommatiebrieven heeft gestuurd, is er in de regel weinig aanleiding om hem te verplichten advertenties in landelijke dagbladen te plaatsen. Bij de vraag of rectificaties op zijn plaats zijn, spelen naast de proportionaliteit ook andere overwegingen een rol om te bepalen of een dergelijk verbod passend is. Het gaat dan met name om de vraag of, gelet op het tijdsverloop tussen de informele handhaving en de rechterlijke uitspraak, rectificatie nog zinvol moet worden geacht.56 De Hoge Raad heeft

E I G E N D O M

1 1

in een zaak over onrechtmatige uitingen uitdrukkelijk bepaald dat een spoedeisend belang bij een verbod is niet per definitie een spoedeisend belang bij een rectificatie oplevert.57 Ook kan mijns inziens het eigen gedrag van de concurrent meegewogen worden. Tot slot dient bezien te worden of een rectificatie voldoende effectief zal zijn, mede gelet op de – mogelijk reeds gebruikte – mogelijkheden en middelen van de concurrent om zelf de veroorzaakte onrust weg te nemen. Toch nog wat vrijheid van meningsuiting De vrijheid van meningsuiting blijkt overigens nog wel een rol te spelen als het gaat om de inhoud van een rectificatie. Als een rectificatie op zijn plaats is, dan dient deze in zakelijke bewoordingen weer te geven wat het (voorlopige) oordeel van de rechter inhoudt. En niet meer. De vorderingen van eisers in zaken over informele handhaving bevatten echter regelmatig fraai geredigeerde wraakexpedities. Zo vorderde de eiser in de eerdergenoemde zaak RTB Retail Services/ Tomra Systems58 een gebod om een verklaring aan afnemers van de benadeelde concurrent te zenden, met passages als ’hetgeen wij over RTB hebben gesteld of gesuggereerd [is] onjuist, misleidend en onrechtmatig (...) We hebben de juistheid van deze verdachtmaking in het geheel niet kunnen aantonen, zodat aan onze bewering geen enkele waarde mag worden gehecht (...) zijn onwaar en volstrekt uit de lucht gegrepen’. In de eveneens eerder genoemde zaak Pharmachemie/MSD59 achtte de voorzieningenrechter een nieuwe herstelbrief aan de groothandel en ook de plaatsing van een advertentie gerechtvaardigd, zij het dat de door Pharmachemie geformuleerde teksten werden aangepast, enerzijds om ’verkapte reclame voor Pharmachemie’ en anderzijds het ’onnodig krenken van MSD’ wat te temperen. In dit verband is aan de orde wat het Hof Amsterdam in de zaak Bouwbonden60 het ’spiegelbeeld’ van de vrijheid van meningsuiting noemde, te weten het ’nog verder strekkend recht’ dat niemand ’onder enige omstandigheid ooit in rechte kan worden gedwongen mondeling of schriftelijk een uitspraak te doen’.61 Kortom: geen verontschuldigingen, geen gedwongen ’erkenningen’ van onjuistheden en geen gedicteerde ’eigen meningen’62 (zoals: ’bij nader inzien zijn wij tot de conclusie gekomen etc.’). De octrooihouder heeft ten slotte ook rechten. Amsterdam, november 2006

53

Zie onder meer HR 2 februari 1990, NJ 1991/291 (Manschot/Van Zijl), Hof ’s-Hertogenbosch 27 september 2005, NJF 2006/54 en Pres. Rb. Breda 29 juli 1993, BIE 1995/106 (Kortman Intradal/Proctor & Gamble Benelux). 54 Zie Pres. Rb. ’s-Gravenhage 17 november 1993, te kennen uit Hof ’s-Gravenhage 7 november 1996, BIE 1998/48 (Pieke Beheer Eindhoven/ Argarische Fossilisatie e.a.), en de anti-suit injunction die is opgelegd in Rb. Den Haag 5 augustus 2004, KG 04/688 (Medinol/Cordis e.a.). In deze laatste zaak werd een anti-suit injunction toegewezen, in tijd beperkt totdat omtrent de geldigheid van de ingeroepen octrooien (i.c. divisionals), in voorkomend geval tevens in appe`l, zou zijn beslist. 55 Zo bijvoorbeeld het Hof in noot 20 genoemde arrest HoffmanLaroche/Organon. 56 Vergelijk ook Hof Amsterdam 13 september 1990, Mediaforum Bijlage [3], 1991-1, blz. 1.

57

Zie HR 23 april 1999, NJ 1999/612. Zie noot 3. 59 Zie noot 17. 60 Hof Amsterdam 23 mei 1996, Mediaforum 1996-7/8, blz. B99. 61 In deze zin ook Pres. Rb.’s-Gravenhage 21 augustus 2001, BIE 2003/31 (RTB/Tomra): ’In de vrijheid van meningsuiting van Tomra ziet de president aanleiding om het uit te spreken verbod en de te gelasten rectificatie in minder ruime en stellige termen te vervatten dan door RTB is gevorderd’. 62 Zie HR 2 februari 1990, NJ 1191/291 (Manschot/Van Zijl). 58

1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermde stijl. Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen* Prof. mr. H. Cohen Jehoram** Het Elwood-arrest Op 8 september 2006 heeft de Hoge Raad een onbezonnen arrest gewezen1 in een geding over namaak van een modieuze spijkerbroek, het arrest Benetton-G-Star, verder naar zijn rechtsobject te noemen: Elwood. De Amsterdamse firma G-Star had de ’Elwood’-spijkerbroek op de markt gebracht met de volgende uit het gelijktijdige desbetreffende merkdepot blijkende kenmerken: ’schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.’ Hierna kwam de Benetton-broek op de markt, waarmee volgens G-Star inbreuk werd gemaakt op haar eigen merk- en auteursrechten op de Elwoodbroek. De Amsterdamse rechtbank wees de merkenrechtelijke claim af, maar met de auteursrechtelijke vordering had G-Star wel succes. Het Amsterdamse hof wees vervolgens beide vorderingen toe. In cassatie werd de merkenrechtelijke vordering aangehouden in afwachting van het antwoord dat het Europese Hof van Justitie zou geven op een prejudiciële vraag die in het hetzelfde arrest geformuleerd werd. Hierna zal alleen aandacht worden besteed aan de auteursrechtelijke claim, waarop wel door de Hoge Raad is beslist: de vraag of het auteursrecht van G-Star op de Elwood-broek wellicht ’verwaterd’ was, zoals Benetton had betoogd. Het hof had geoordeeld: ’Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ’verwaterd’ voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’.’ De advocaat-generaal Verkade schrijft in zijn Conclusie naar aanleiding van Benettons desbetreffende cassatiemiddel hiertegen:2 Uit Benettons stellingen ’wordt duidelijk dat met verwatering van het auteursrecht gedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een ’onbeschermde stijl’ door veelvuldig gebruik en grootse navolging... Benettons stijlverweer is geïnspireerd door het merkenrechtelijke verwateringcriterium: het merk wordt zo algemeen gebruikelijk voor de waren dat het zijn onderscheidend vermogen verliest.’ Verkade spreekt de door Benetton gestelde mogelijkheid van verwatering van auteursrecht allerminst tegen. Integendeel, hij bevestigt deze door *

Zie het arrest op blz. 41 in dit nummer. Red. Emeritus hoogleraar recht van de intellectuele eigendom aan de Universiteit van Amsterdam 1 Hoge Raad 8 september 2006 (Benetton-G-Star) LJN: AV3384, afgedrukt elders in dit nummer. 2 §4.67-4.69.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

te schrijven: ’In het licht van het door de merkenrechtelijke verwatering geïnspireerde toepassing van ’onbeschermde stijl’ – aansluiten bij wat algemeen gebruikelijk of ’in de mode’ is –, is het niet onbegrijpelijk dat het hof verder geen belang heeft gehecht aan G-Stars eigen gebruik van bepaalde vormgevingselementen voor meerdere broeken. Het ligt immers weinig voor de hand dat alleen dat eigen gebruik tot het ontstaan van zo’n vrije stijl zou kunnen leiden.’ Dit klopt op zichzelf merkenrechtelijk ook weer als een bus. De Hoge Raad volgt in zijn arrest de redenering van zijn advocaat-generaal in zijn rechtsoverweging 3.13: ’Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’, heeft het Benettons verweer in zijn geheel verworpen. Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden, alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt.’ Aldus heeft ook de Hoge Raad de mogelijkheid erkend, dat een vormgeving, een auteursrechtelijk beschermd werk dus, tot onbeschermde stijl verwordt als derden de betreffende vormgevingselementen maar voldoende hebben nagevolgd. De advocaat-generaal had in zijn Conclusie nog iets toegevoegd aan zijn geciteerde primaire opvatting: ’Bovendien moet ingevolge rechtspraak van de Hoge Raad bij de vraag of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk gekeken worden naar de situatie ten tijde van het maken van het werk (waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden beschouwd.)’ Dit obiter dictum bevat een weergave van het Bigott/Doucal-arrest van de Hoge Raad uit 1999,3 dat in regelrechte strijd lijkt met de primaire opvatting van Verkade, die ten slotte ook wordt overgenomen door de Hoge Raad. Deze besteedt verder geen aandacht aan het ’Bovendien’ van zijn advocaatgeneraal. Het hieruit resulterende Elwood-arrest is dan ook in strijd met de eigenlijk vanzelfsprekende leer van het Bigott/Doucal-arrest. De in het arrest geknede betreurenswaardige knoedel van auteurs- en merkenrecht is een slechts voorlopig eindpunt van bepaalde ontwikkelingen in de literatuur uit de laatste jaren met betrekking tot twee onderwerpen, de auteursrechtelijk onbeschermde stijl en de ’verknoedeling’ van i.e.-rechten. Hieraan zijn vooral de namen verbonden van de schrijvers Grosheide en Quaedvlieg. Auteursrechtelijk onbeschermde stijl Het meest fundamentele auteursrechtelijke arrest dat de Hoge Raad ooit heeft gewezen, Van Gelder/Van Rijn uit 19464 bepaalt: ’dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet’ en ’dat zonder deze gelijkenis (die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik

**

3 Hoge Raad 16 april 1999, (Bigott/Doucal), NJ 1999, 697, noot Hugenholtz en AMI 1999/9, 147, noot H. Cohen Jehoram. 4 Hoge Raad 28 juni 1946, NJ 1946, 712.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

bestemd zijn, uit den aard der zaak vertonen) het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is’. Deze uitspraak komt overeen met de internationale auteursrechtelijke opvatting terzake, ook al wordt elders soms niet het woord ’stijl’ gebruikt maar ’idee’. Zo is er in de Verenigde Staten de beroemde ’idea-expression dichotomy’, die ten slotte tevens terecht is gekomen in het ook ons land verbindende artikel 9 lid 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, het TRIPs-verdrag: ’De bescherming van het auteursrecht strekt zich uit tot uitdrukkingsvormen en niet tot denkbeelden, procedures, werkwijzen of mathematische concepten als zodanig.’ In de auteursrechtelijke literatuur wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen een collectieve tijdgebonden stijl, zoals Jugendstil en Art Deco enerzijds en de persoonlijke stijl van een bepaalde kunstenaar anderzijds, zoals die van Dick Bruna met de eenvoudige zware lijnvoering van zijn Nijntje en al zijn andere tekeningen. Dit onderscheid is echter juridisch irrelevant en wekt daardoor gemakkelijk de foute redenering op dat alleen een collectieve stijl niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn, een persoonlijke stijl daarentegen wel. Hierbij wordt dan gemakshalve over het hoofd gezien dat reeds het Van Gelder-Van Rijn-arrest uit 1946 een persoonlijke stijl van eiser betrof, waarop volgens de Hoge Raad geen auteursrecht mogelijk was. De lagere rechtspraak heeft over het algemeen de Hoge Raad gevolgd en ook de persoonlijke stijl van een kunstenaar onvatbaar verklaard voor auteursrechtelijke bescherming, zoals onder meer in twee gedingen met betrekking tot de reeds genoemde Dick Bruna-stijl.5 Alleen Grosheide heeft nog een lans gebroken voor het auteursrecht op een persoonlijke stijl. In zijn ’De stijl van de meester en het auteursrecht’6 schreef hij dat auteursrechtelijke bescherming ’bij uitstek in aanmerking (komt) daar waar stijl en persoonlijk karakter in wezen synoniem zijn om aan te geven dat een auteur zijn stempel heeft gedrukt op een bepaalde intellectuele prestatie’. Hij bepleitte hier ’uitbreiding van het auteursrecht’. Hierdoor zou ruimte ontstaan ’voor het honoreren van het in de Bruna/Rolf-zaak (door eiser Bruna) aangevoerde oeuvre argument. ’Oeuvre’ hier op te vatten in de aangescherpte, dynamische betekenis van ’alle bestaande en toekomstige, in een zelfde stijl vervaardigde en te vervaardigen, werken’ van een ’auteur’.’ Grosheide noemde de persoonlijke stijl het ’handschrift’ van de maker. Het is hem blijkbaar ontgaan dat het auteursrecht geen handschriften beschermt en ook geen oeuvres. De auteur verwart bescherming van een persoonlijk werk met bescherming van de auteur zelf. Zoals ik al eens eerder schreef:7 ’Le style est l’homme

5

Hof Arnhem 6 maart 1979, Auteursrecht 1980/2, 33 (Bruna I) en Rechtbank Utrecht 4 december 1985, AMI 1987/5, 110 (Bruna II), noot H. Cohen Jehoram. 6 In BIE 1985, 186. De toenmalige Amsterdamse advocaat Peeperkorn was geheel door Grosheide overtuigd en gaf in zijn ’Beelden als buit’, in: Beeldrechtwijzer, Den Haag 1987, 87 vele citaten van Grosheides artikel. Hierop beriep Grosheide zich in zijn ’Bespreking Bruna II-arrest’, IER 1988, 43, weer op Peeperkorn. 7 H. Cohen Jehoram, ’Bij wijze van inleiding, Le style est l’homme même, Beeldrechtwijzer, Den Haag 1987-I.’

E I G E N D O M

1 3

même. De mens zelf wordt echter niet beschermd door het auteursrecht, alleen zijn (bepaalde) werken’. Het trendsetterprobleem De kwestie wordt echter toch gecompliceerder wanneer een kunstenaar een bepaald werk heeft ontworpen dat vervolgens door anderen wordt overgenomen in de vorm van een stijl. Dit is het zogenaamde trendsetterprobleem dat ook in het Elwood-geding aan de orde was. Hier is allereerst van belang het Decaux/Mediamax-arrest van de Hoge Raad uit 1995.8 Het geding speelde zich af tussen twee producenten van Billboards als onderdeel van straatmeubilair, waarbij eiser Decaux zich er onder meer op beriep dat hij zelf ook de trend had gezet van de actuele mode of stijl terzake. De Hoge Raad overweegt daaromtrent9 dat het Hof ’tot uiting (heeft) gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior (van eiser) heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.’ De toenmalige advocaatgeneraal Asser had ook in zijn Conclusie gesteld10 dat het hof slechts heeft ’vooropgesteld wat in het auteursrecht in het algemeen wordt aangenomen, te weten dat slechts een werk maar niet een bepaalde stijl of mode beschermd wordt – men mag kortom een trendsetter in zijn stijl volgen. – Dat neemt overigens niet weg dat ook een bepaalde stijl aan het eigen karakter van een bepaald werk kan bijdragen en dus van belang kan zijn voor de vraag of er inbreuk is. Het onderscheid is subtiel, maar daarom niet onbelangrijk.’ In zijn NJ-noot onder het arrest schrijft de toenmalige annotator Verkade nog, en hier komen wij zeer dicht bij de casus van het latere Elwood-geding. ’Zolang de trendsetter nog de enige is die de door hem geïntroduceerde stijl hanteert, kan de onderscheiding tussen onbeschermde stijl en beschermd werk een lastig probleem vormen. Uit het arrest van het Hof blijkt evenwel dat de (pretens) van Decaux afkomstige trend al ruimer navolging had gevonden, waartegen Decaux kennelijk niet optrad. (Hierboven) gaf ik aan dat een trendsetter daarvoor goede commerciële redenen kan hebben. Hij kan zich dan later bezwaarlijk over stijlnavolging bekreunen.’ Zoals hierboven vermeld, in de Elwood-zaak was eiser wel degelijk opgetreden tegen derden, navolgers, en dat werd in het geding dan ook gehonoreerd. In de literatuur treedt Quaedvlieg hier op de voorgrond met zijn in elkaar opvolgende publicaties steeds radicaler geformuleerde kritiek op het auteursrecht van de trendsetter. Het is begonnen met zijn Nijmeegse inaugurele rede uit 1992: ’Auteur en aantasting, werk en waardigheid’ waar hij schreef:11 ’Zeer populair en zeer bekend werk gáán een eigen leven leiden, omdat zij deel worden van het dagelijks 8

Hoge Raad 29 december 1995 (Decaux/Mediamax), NJ 1996, 546, noot Verkade in AMI 1996/10, 199 met commentaar van Quaedvlieg op p. 195 e.v. 9 Rechtsoverweging 3.4. 10 §§ 2.49 en 2.50. 11 Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, Zwolle 1992, voetnoot 21, p. 24-25.

1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

leven. De auteur gedijt – volkomen terecht – ongetwijfeld wel bij die populariteit, maar hij zal ook enige concessies moeten doen. Zo zijn stripfiguren, ’characters’, auteursrechtelijk beschermd. Toch zullen de rechthebbenden in de loop der tijd moeten gaan accepteren dat alom tegenwoordige figuren als Asterix, Mickey Mouse en Ollie B. Bommel al voor het vervallen van de auteursrechtbescherming met een been in het publieke domein staan. Echte commerciële exploitatie door anderen dan de rechthebbende blijft ongetwijfeld ongeoorloofd, maar ik meen wel dat de auteur zal moeten tolereren talloze gevallen van semi-particulier, niet-commercieel gebruik ... etc.’ In zijn commentaar op het Decaux/Mediamax-arrest schrijft Quaedvlieg vier jaar later12 dat naarmate de stijl meer succes heeft en ’uitzwermt, meer onderdeel wordt van de algemene vormenschat, zal de beschermingsomvang van het origineel slinken.’ In een voetnoot schrijft hij ’dat dit effect in overeenstemming is met de uiteindelijke bestemming van het werk, deel te worden van het algemeen cultureel patrimonium.’ Hier wordt geen gewag meer gemaakt van uitsluitend het vrije semi-particulier of nietcommercieel gebruik dat de trendsetter zal moeten dulden. Hij moet nu blijkbaar ook commercieel gebruik dulden, de beschermingsomvang is totaal ingekrompen. De trendsettende stijl lijkt nu al met beide benen in het publiek domein terecht te zijn gekomen. Toch beëindigt de auteur zijn artikel merkwaardigerwijs nog als volgt: ’met name ten behoeve van de oorspronkelijke stijlauteur hoop ik een beroep te kunnen blijven doen op stijlovername door de inbreukmaker.’ Acht jaar daarna trekt dezelfde auteur de lijn weer verder door in zijn artikel ’Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht.’13 Hij lijkt hiertoe sterk te zijn aangemoedigd door een bepaalde opmerking in de NJ-noot van Hugenholtz op het Bigott/Doucal-arrest van de Hoge Raad uit 1994.14 De annotator schreef daar: ’Dat het ontwerp ’trendsettend’ is gebleken, kan geen afbreuk doen aan het auteursrecht van Bigott c.s. Of toch? Het arrest roept de boeiende vraag op of het auteursrecht op een werk door veelvuldig gebruik of navolgen teloor kan gaan, zoals in het merkenrecht niet ongebruikelijk is. Talloze populaire merken zijn in het verleden tot soortnaam verworden en zo aan hun eigen succes ten onder gegaan. Op dezelfde wijze zou een in aanleg oorspronkelijk werk gaandeweg tot onbeschermde ’stijl’ kunnen verworden. Zie ... Decaux/Mediamax.’15 De annotator wacht er zich echter wel voor om die ’boeiende vraag’ zelf te beantwoorden. Hij laat die graag voor een ander liggen. Dit wordt dan een aantal jaren later Quaedvlieg. Quaedvlieg beroept zich op de langdurigheid van de auteursrechtelijke bescherming, tot 70 jaar na de dood van de maker, om het maatschappelijk belang van deze bescherming van de trendsetter sterk te relativeren. Men zou zich natuurlijk ook kunnen afvragen wat het maatschappelijk belang is van zodanig langdurige auteursrechtelijke bescherming van krantenartikelen, maar dergelijke verban12

Zie noot 8. BIE 2004, 488 en ook al ’Style is Free: Designs Beware’, EIPR, Londen, 2001/10, 445. 14 Zie noot 3. 15 Ook Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk, Leidse inaugurele rede, Den Haag 2004, 34, spreekt van ’verwording tot onbeschermde stijl’. 13

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

den legt de auteur liever niet. Hij wil namelijk toe naar de conclusie dat het gewenst is de bescherming van de trendsetter ’in de tijd variabel te maken, te verminderen’. Hij schrijft: ’In een ademend cultureel (en industrieel!) klimaat ontkomt men daar niet aan’ en: ’Het trendsettend design kan een snaar opengelegd hebben die meetrilt met de tijdgeest, of nieuwe perspectieven opent.’ In verband met ’de ontwikkeling van het vormenerfgoed’ meent hij: ’Het auteursrecht is er noch om de tijdgeest, noch om de groei naar iets nieuws aan banden te leggen.’ Hij breekt dan een lans voor een ’biologisch afbreekbare bescherming van het trendsettend model’. Het auteursrecht daarop is blijkbaar zoiets als plastic huisvuil dat biologisch afgebroken moet worden. De hoge gedachtevlucht van de auteur lijkt afkomstig te zijn van een smalle startbaan: zijn ergernis over de talloze inbreukgedingen, overal ter wereld, die de Noorse firma Stokke gewonnen heeft tegen namakers van zijn TrippTrapp-stoel, een beroemde eettafelstoel voor kleine kinderen, waarvan internationaal vijf miljoen exemplaren verkocht zijn en dat dus navenant door concurrenten wordt geplagieerd, hetgeen, als vermeld, telkens juridisch wordt afgestraft. Hoogleraar en advocaat Quaedvlieg noemt uitsluitend dit voorbeeld om beroep te doen op zijn ’afbreekbare stijlbescherming’ van de trendsetter: ’Is het mogelijk dat een handelen dat in 1975 nog inbreuk op de Stokkestoel zou opleveren in 2004 (het jaar waarin Quaedvlieg schreef) of in 2020 met een milder oog bekeken wordt? Die vraag – schrijft hij – kan bevestigend worden beantwoord.’ Een succesvol advies aan de rechter. Verkade en de Hoge Raad lijken dit ter harte te hebben genomen in het Elwoodarrest, zij het nog even in principe en ook nog even niet in een concreet geding over de TripTrapp-stoel, waarvoor Quaedvlieg zich alvast maar gepositioneerd heeft als amicus curiae. Verknoedeling van auteurs- en merkenrecht In zijn artikel schrijft Quaedvlieg ook nog: ’Het puzzelen om binnen het auteursrecht tot een bevredigende oplossing te komen voor het dilemma van het trendsettend design heeft weinig zin als andere beschermingsregimes (naast het auteursrecht dus) voor handen zijn die ’botweg beschermen’. Verschillende auteurs hebben de aandacht erop gevestigd dat de subtiliteiten van ieder van de op één product toepasselijke beschermingsregimes niet moet ontaarden in onnodige complicaties, c.q. gepleit voor een geïntegreerde benadering van de inbreukvraag. Het hele geval moet ’gestroomlijnd’ worden.’ Een en ander leidt bij Quaedvlieg tot de volgende eindconclusie: ’Tenslotte lijkt het niet ondoenlijk om de politiek van andere, cumulatief toepasselijke beschermingsregimes in een redelijke harmonie te brengen met het auteursrecht als ’pilot regime’ voor het trendsettend design.’ De auteur beroept zich hier op een gedachte die ontwikkeld is door Grosheide, in weer een reeks van elkaar opvolgende geschriften. Quaedvlieg heeft zijn bron gevonden in de laatste bladzijden van het proefschrift van Grosheide ’Auteursrecht op maat’ uit 1986.16 Daar wordt gepleit voor een ’pluriforme benadering van het auteursrecht’, voor integratie van het 16

Grosheide, Auteursrecht op maat, proefschrift Utrecht, Deventer 1986, 307.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

auteursrecht met andere rechtsgebieden, dat wil zeggen ’afstemming en integratie van het auteursrecht met arbeidsrecht en sociaal recht, of met monumentenrecht en recht betreffende behoud van cultuurbezit’. Grosheide schrijft ook ’dan doet het er weinig toe of men rechtsom via het auteursrecht of linksom via een ander rechtsregiem tot het beoogde resultaat komt.’ Met een ’integratie’ van rechtsgebieden komt men zo inderdaad altijd wel tot het ’beoogde resultaat’. Dit verraadt een uiterst instrumentele opvatting van het recht. Om het ’beoogde resultaat’ te bereiken, opene men de hele juridische gereedschapskist en kieze daaruit het meest geëigende instrument, monumentenrecht, arbeidsrecht of merkenrecht of welk rechtsgebied ook. De keuze is onbeperkt. Het recht dient blijkbaar om de wensen van de vindingrijke gebruiker ervan ’rechtsom of linksom’ te vervullen. Vervolgens kan Quaedvlieg wijzen op nog een latere publicatie van Grosheide, die regelrecht geleid lijkt te hebben tot de leer van het Elwood-arrest: ’Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht.’17 Daar lezen wij onder meer het volgende: ’In zijn vermelde ... verzuchting onder het Decaux/Mediamax-arrest inventariseert Verkade de verschillende criteria aan de hand waarvan naar respectievelijk auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en ongeoorloofde mededingingsrecht de inbreukvraag moet worden beantwoord. In dat verband schrijft hij meer precies het volgende: ’Toch is het aan justitiabelen en aan studenten moeilijk uit te leggen, waarom het in één en dezelfde concrete feitelijke situatie van (...) subtiel verschillende criteria zou afhangen of (net) wèl, resp. (net) géén inbreuk moet of mag worden aangenomen.’ Per saldo sluit Verkades verzuchting aan bij de aanbeveling van (toenmalig) A.G. Asser met de feitenrechter in dezelfde casus ongeacht het toepasselijke juridisch regime zoveel mogelijk te voorzien van dezelfde beoordelingsmaatstaven.’ Nadat Grosheide aldus gebruik gemaakt heeft van ’Zitaten von Autoren, die man anerkennen müsse’18 geeft hij zijn eigen standpunt weer: ’Ik onderschrijf geheel wat Verkade en Asser betogen en wil zelfs verder gaan en pleiten voor een meer geïntegreerde benadering van de inbreukvraag in het geschreven en ongeschreven intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder waar dit betreft het auteursrecht en het merkenrecht.’ Tot slot trekt Grosheide zich voor zijn theorie nog op aan het onzalige pseudo-auteursrecht op onpersoonlijke geschriften,19 door hem ’het dunne auteursrecht’ genoemd, dat zou illustreren ’dat wetgever en rechter van meet af aan oog hebben gehad voor het belang van nuancering. De figuur van het zwakke werk die reeds is belichaamd in de onpersoonlijke geschriften verdient het te worden opgenomen in een ruimere categorie zwakke werken ...’ en ten slotte: ’Een op het merkenrecht georiënteerde nuancering van de beschermingsomvang zoals hier bepleit, leidt ... tot een hanteerbaarder en inzichtelijker toetsing van de inbreukvraag in het auteursrecht en dient bovendien het be17

In: Bremer-bundel, Deventer 1998, 133. Uit Heinrich Heines gedicht ’Disputation’. 19 Zie hiervoor onder meer H. Cohen Jehoram, Herovering van koloniaal bezit, NJB 1988, 784, een kritische bespreking van het NJB pre-advies 1988, ’Gegevensbescherming en privaatrecht’ van de hand van Verkade, waarin gepleit was voor erkenning van pseudo-auteursrecht op onpersoonlijke computerprogramma’s. 18

E I G E N D O M

1 5

lang van meer coherentie tussen de verschillende i.e.gebieden.’ De hier bepleite hanteerbare ’coherentie’ van het hele gebied van de intellectuele eigendom is inderdaad nu al voor een deel gerealiseerd in de verknoedeling van auteurs- en merkenrecht die het Elwood-geding gebracht heeft. Europa Europa De Hoge Raad heeft met zijn Elwood-arrest een totaal nieuwe vorm van tenietgaan van auteursrecht geïntroduceerd, merkenrechtelijke ’verwatering’ door ’verwording van een werk tot onbeschermde stijl’. Dit is in strijd met de Auteurswet en alle auteursrechtelijke verdragen, die alleen tenietgaan van auteursrecht erkennen door afloop van de beschermingstermijn. Dit monstrum is dan ook een internationaal unieke vondst. Daarmee raakt Nederland dan ook opnieuw uit de pas met het auteursrecht in Europa dat nu juist door de EU met het oog op het vrij verkeer van goederen in hoge mate geharmoniseerd was met behulp van zeven auteursrechtelijke richtlijnen. Met zijn Elwood-arrest waarin wordt afgeweken van alle andere rechtsstelsels heeft de Hoge Raad weer een nieuw auteursrechtelijk obstakel opgeworpen voor het Europese vrij verkeer van goederen. Enkele maanden eerder had de Hoge Raad, alweer in trouwe navolging van zijn advocaat-generaal Verkade, een vergelijkbare Einzelgang ingezet met zijn ongelukkige, zij het prompt weer door vaderlandse IE-juristen toegejuichte20 Parfumgeurarrest,21 dat ook al die opvallende veronachtzaming had vertoond van de Europese dimensie van de uitspraak. De Europese Commissie zal beide ontwikkelingen een halt moeten toeroepen,22 al zal dit dan naar ik vrees, verder voedsel geven aan de huidige, ook tot trendgevoelige Nederlandse juristen doorgedrongen eurosceptische, ofwel neonationalistische, afkeer van ’Brussel’. Zal de verknoedeling nog verder doorzetten? Hierboven, aan het eind van mijn weergave van het Elwoodarrest van de Hoge Raad, heb ik reeds aangegeven dat deze nieuwe knoedel van auteurs- en merkenrecht een voorlopig eindpunt van bepaalde ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur vormt. Voor een beter begrip hiervan dienen wij weer het spoor terug te volgen en wel naar het Decaux/ Mediamax-arrest van de Hoge Raad23 en naar het aangehaalde artikel van Grosheide ’Zwakke werken’.24 In Decaux/Mediamax heeft de Hoge Raad ook nog uitgesproken dat het in het merkenrecht zo essentiële verwarringgevaar geen onderdeel vormt van de vergelijkingsmaatstaf in een auteursrechtelijke inbreukprocedure. Dit is op felle kritiek gestuit in het genoemde 20

Quaedvlieg in zijn AMI-noot onder het arrest, zie noot 22 en Gielen in EIPR 2006, N-470. Anders Koelman, ’Parfum ou forme d’expression artistique?’, Magazine de l’OMPI, Octobre 2006, N5, 2. 21 Hoge Raad 16 juni 2006 (Parfumgeur) AMI 2006/5, 161, noot Quaedvlieg. 22 Zie hierover H. Cohen Jehoram, ’Het Parfumgeurarrest van de Hoge Raad kan de EG en dan de wereld veroveren of zelf ten onder gaan’ NJB 2006, 1624, en, minder ironisch, maar scherper, Idem, ’De Nederlandse Hoge Raad erkent auteursrecht op een parfumgeur. De Vliegende Hollander – volle zeilen, geen anker’, Auteurs en Media, Brussel, 2006/4, en EIPR 2006/12. 23 Zie noot 8. 24 Zie noot 17.

1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

artikel van Grosheide, die schrijft: ’De vraag of iets gelijkt op of overeenstemt met iets anders zal fenomenologisch niet anders worden beantwoord ten aanzien van warenmerken dan ten aanzien van literaire teksten’ en ’De juridische dogmatiek eist echter dat wat fenomenologisch hetzelfde effect teweegbrengt: verwarring bij de waarnemer, rechtens uiteen wordt gelegd al naar gelang sprake is van een merkenrechtelijke dan wel een auteursrechtelijke benadering.’ Hij vindt het dan ook niet goed begrijpelijk ’waarom Verkade die integratie van inbreukcriteria lijkt voor te staan, zo apodictisch en zonder argument A-G Asser en de Hoge Raad bijvalt in hun categorische afwijzing van verwarring als (element van de) inbreukmaatstaf in het auteursrecht.’ Nu, na het voor Grosheide alvast gedeeltelijk toch zo bevredigende Elwood-arrest komt hij hierop terug met de volgende uitspraak:25 ’Theorie en praktijk van het intellectuele eigendomsrecht laten zien dat steeds vaker sprake is van geïntegreerde behandeling van auteursrecht en merkenrecht.’ Hij wenst ’reflectie op de traditionele manier waarop de verschillende deelgebieden van het intellectuele eigendomsrecht, in casu het auteursrecht en het merkenrecht, van elkaar plegen te worden onderscheiden. Houdt die traditionele benadering nog steeds stand? Gelezen het Decaux/ Mediamax-arrest is dat onveranderlijk de opvatting van de Hoge Raad: verwarring is bijvoorbeeld geen onderdeel van de auteursrechtelijke inbreuktoets maar een criterium uit het merkenrecht. Bij de gestage uitbreiding van auteursrechtelijk te beschermen objecten komt echter de vraag op waarom verwarring niet zou mogen bijdragen aan het oordeel of sprake is van nabootsing’. Ter vergadering van de Vereniging voor Auteursrecht op 27 oktober 2006 hield Grosheide zijn pleidooi voor ’samengroeing van auteurs- en merkenrecht’. Het voorstel viel hier echter als een baksteen. Kortom, de strijd om verdere verknoedeling van auteurs- en merkenrecht gaat door na het Elwood-arrest. Zal de Hoge Raad bezwijken voor deze verdere verlokking van het fenomenologische sirenenlied? Ik wil hopen dat de Hoge Raad integendeel op zijn in het Elwood-arrest gezette eerste schrede zal terugkeren en dit arrest zal verwijzen naar de rommelzolder. Eén wankel, doch net voldoende gezicht reddend, middel hiertoe zou kunnen zijn een nieuwe redenering van de Hoge Raad dat hij het in het Elwood-arrest niet zo slecht bedoeld heeft als het er staat. Dat hij slechts hypothetischerwijs is ingegaan op de suggestie van Benetton dat merkenrechtelijke verwording bij analogie kan worden toegepast op het auteursrecht, en dat de Raad slechts bedoeld heeft uit te drukken dat ook binnen deze analogie Benetton geen been heeft om op te staan. Met een dergelijke ’exit strategy’ zou de Hoge Raad ons allen, met uitzondering dan van de twee hier zo veelvuldig aangehaalde schrijvers, alsnog gelukkig kunnen maken. Amsterdam, november 2006

25

In een inleidende notitie op de in de Vereniging voor Auteursrecht op 27 oktober 2006 gehouden studiemiddag ’Op de grens van auteurs- en merkenrecht’.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

Verwatering, ’verknoedeling’ en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram Prof. mr. D.J.G. Visser Inleiding De bijdrage van prof. mr. H. Cohen Jehoram over het naar zijn oordeel ’onbezonnen’ arrest van de Hoge Raad in de zaak Benetton/G-Star over de Elwood-spijkerbroek1 vraagt om verschillende redenen om een reactie. Cohen Jehoram stelt dat de Hoge Raad in dit arrest de ’verwatering van werken’ zou hebben erkend en spreekt daar vervolgens op de van hem bekende wijze2 zijn afkeuring over uit.3 Zoals hieronder zal worden aangegeven leert lezing van het arrest en de onderliggende stukken evenwel dat de Hoge Raad verwatering van werken in het bewuste arrest vermoedelijk helemaal niet heeft erkend. Cohen Jehorams bezwaren tegen het bewuste arrest ontberen dus waarschijnlijk feitelijke grondslag. De door Cohen Jehoram bestreden ’verwatering van werken’ vindt volgens hem zijn oorsprong in een ’verknoedeling’ van auteurs- en merkenrecht waar hard tegen gestreden moet worden. In deze bijdrage zal worden betoogd dat deze ’verknoedeling’ een vermoedelijk niet eenvoudig te bestrijden realiteit is waar een passend antwoord op moet worden gevonden. Mogelijk kan dit door enigerlei vorm van flexibiliteit in de beschermingsomvang van het auteursrecht (’verwatering van werken’) te onderkennen. Daarbij zal ook nog kort worden aangegeven waarom bezwaarlijk valt in te zien dat een dergelijke benadering een groot obstakel zou zijn voor het Europese vrije verkeer van goederen. Ten derde en ten slotte wordt in deze bijdrage ingegaan op hetgeen dat het arrest van de Hoge Raad wél belangrijk maakt en waarover prejudiciële vragen zijn gesteld: de eventuele verandering van de wezenlijke waarde van de waar in het merkenrecht4 tengevolge van inburgering of bekendheid. I De Hoge Raad heeft ’verwatering van werken’ niet erkend. Noch in het arrest van de HR (rov. 3.13) noch in de conclusie van de A-G valt te lezen dat de ’verwatering van werken’ wordt erkend. Blijkens de stellingname van Benetton bij het Hof spelen de volgende schakels in een redenering die aanleiding zouden kunnen geven tot de conclusie dat G-Star haar auteursrecht door ’verwatering’ verloren zou hebben: (i) dat de Auteurswet een beroep op verlies/vermindering van auteursrechtelijke bescherming überhaupt toelaat; 1

HR 8 september 2006, LJN AV3384, als verbeterd door HR 13 oktober 2006, LJN AZ0095, Benetton Group Spa tegen G-Star International B.V. 2 ’Le style est l’homme même’ (Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, ’Discours sur le style’, 25 augustus 1753, zie: http://hypo.ge.ch/athena/buffon/ buf_disc.html). 3 De ’verwatering van werken’ wordt gekwalificeerd als een ’uniek monstrum’. Daarmee wordt ’verwatering van werken’ toegevoegd aan de rij van andere door Cohen Jehoram gepercipieerde ’unieke monstra’ waarmee Nederland weer eens ’de risee dreigt te worden van Europa en de rest van de wereld’, zoals: de geschriftenbescherming, de formulering van art. 13a Aw, het niet opnemen van de driestappentoets in de Auteurswet en, meest recent, de erkenning van de geur als werk. 4 In de zin van art. 3 lid 1 sub e, eerste streepje van de Merkenrichtlijn, art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid 2 BMW (oud)).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(iia) dat daarvan sprake is als de auteursrechthebbende (i.c. G-Star) niet optreedt tegen navolging door derden; (iib) dat daarvan óók sprake is als de auteursrechthebbende (i.c. G-Star) het werk zélf zou verwateren door gebruik in andere broeken dan de Elwood. Ook voor Benetton was duidelijk dat naast schakel (i) ook toepasselijkheid van (iia) of althans (iib) essentieel was. Het Hof heeft zich uitgelaten over schakels (iia) en (iib): (iia) werd voldoende weersproken geacht. Punt (iib) werd niet relevant geacht, kort gezegd met de redenering dat een auteur niet zijn eigen werk kan verwateren. Het hof hoefde dus aan schakel (i) niet toe te komen. Blijkens rov. 3.13 is in cassatie schakel (iia) niet eens meer aan de orde, terwijl blijkens rov. 3.13, laatste volzin, schakel (iib) faalt ’alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt’. Hieruit volgt: dat de HR zich wél – en wel: negatief – heeft uitgelaten over schakel (iib), en daarin geoordeeld dat in elk geval – als regel – ’zelfverwatering’ onvoldoende is voor beperking van auteursrechtelijke aanspraken. Ook de Hoge Raad hoefde dus aan schakel (i) (en schakel (iia)) niet toe te komen. Hieruit volgt echter allerminst dat de HR zich ook heeft uitgesproken over de houdbaarheid van schakel (iia) (iia was in cassatie niet eens aan de orde) en schakel (i). Doordat de ’ketting’ reeds via schakels (iib) en (iia) kon worden doorgeknipt, behoefde de Hoge Raad aan schakel (i) niet toe te komen. Zo werkt dat nu eenmaal in cassatie. De Hoge Raad had er mogelijk in een obiter dictum iets over kunnen zeggen, maar heeft dat niet gedaan. Alle reden dus om aan te nemen dat het arrest Bigott/Doucal,5 waaruit volgt dat verwatering van werken nu juist niet kan, nog steeds geldt. En dus geeft het arrest in de zaak Benetton/G-Star geen enkele reden voor Cohen Jehoram om zich zo druk te maken. Zijn artikel is zelfs misleidend te noemen, voor zover hij de lezers wil doen geloven dat het anders zou zijn (om zich daar vervolgens boos tegen af zetten). II De onderlinge afstemming (’verknoedeling’) Toch is er wel reden om in te gaan op hetgeen Cohen Jehoram te berde brengt over de verwatering van werken en de door hem genoemde ’verknoedeling’ van auteurs- en merkenrechten. Ik begrijp dat hij met ’verknoedeling’6 bedoelt het verschijnsel dat inbreukcriteria en beschermingsomvang van verschillende IE-rechten (in de praktijk) heel dicht bij elkaar komen te liggen of zelfs samenvallen. Iedereen die in de IE-praktijk actief is weet dat deze ’verknoedeling’ een realiteit is en dat deze zich niet beperkt tot het auteurs- en het merkenrecht. Alle beschermingsregimes die betrekking kunnen hebben op vormgeving raken steeds meer ’verknoedeld’, of, minder negatief uitgedrukt: raken onderling op elkaar afgestemd. Het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en de slaafse nabootsings5

HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. Cohen Jehoram, IER 1999, nr 29, p. 161 m.nt. FWG (Bigott/ Doucal). 6 Het woord komt niet voor in Van Dale.

E I G E N D O M

1 7

bescherming worden in de praktijk bij elkaar genomen wanneer bescherming wordt gezocht voor vormgeving. Vervolgens wordt gekeken welk regime in een concreet geval de meeste kansen biedt of de minste problemen oplevert en daar wordt dan primair een beroep gedaan, met vaak subsidiair één, twee of drie van de andere rechten er achteraan. De rechter die een beweerdelijk inbreukmakend voorwerp wil verbieden kiest daarvoor het recht dat in het betrokken geval met de eenvoudigste motivering kan worden toegepast. Niet zelden gooit ook de rechter verschillende rechten op één hoop en wijst de inbreukvordering met één formulering toe of af. De onderlinge afstemming van het auteurs- en het modellenrecht Een duidelijk voorbeeld van verknoedeling vormt de zaak Decaux/Mediamax.7 De zaak had zoals bekend betrekking op houders voor reclameborden. Het Hof kwam na bespreking van een aantal verschillen tussen de wederzijdse houders tot de conclusie dat op grond van die verschillen, in samenhang beschouwd, de totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend waren dat van inbreuk op auteurs- of modelrecht geen sprake was. De Hoge Raad oordeelde dat ’de door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is’. Het Hof had het auteursrecht en het modellenrecht ’verknoedeld’ en de Hoge Raad keurde dat goed.8 De onderlinge afstemming is het gevolg van (te veel) samenloop/ cumulatie Verknoedeling is ongetwijfeld en onvermijdelijk het gevolg van de samenloop of cumulatie van IE-rechten. De bovengenoemde vier beschermingsregimes worden in dezelfde casusposities op dezelfde feiten om dezelfde reden en met hetzelfde doel toegepast, te weten nabootsing van vormgeving tegen gaan. De verknoedeling is zeker niet pas met Decaux/Mediamax begonnen. Het is aannemelijk dat de samenloop en de verknoedeling in Nederland zich sterk heeft ontwikkeld in de periode 1975-2003. Toen in 1975 een beroep op de slaafse nabootsing verboden werd voor tekeningen en modellen, via de zogenaamde negatieve reflexwerking van het toenmalige art. 14 lid 5 BTMW, bleek dat veel modellen niet of niet tijdig gedeponeerd waren en is de auteursrechtelijke beschermingsdrempel, in ieder geval in de lagere rechtspraak, verlaagd tot het niveau van het ’schroeven en 7

HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV. Inmiddels is het totaalindrukken criterium in het auteursrecht geëvolueerd tot de Accordo/Tros formule (HR 29 november 2002, NJ 2003, 17: het komt er bij de overeenstemmingsvraag op aan ’of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt’. In het modellenrecht gaat het inmiddels om de vraag of het beweerdelijk inbreukmakende model ’bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt’. In de praktijk maakt het vermoedelijk weinig of niets uit: het blijft de ’totaalindruk’ van de betrokken feitenrechter die de doorslag geeft, in alle vormgevingsbeschermingsregimes. Als de feitenrechter daarbij maar de nodige lippendienst bewijst aan de wettelijke c.q. door de HR of het BenGH of het HvJEG geformuleerde criteria, gaat hij, bezien door de cassatiebril, uit van een juiste of niet onjuiste rechtsopvatting, en zal zijn oordeel zelden of nooit onbegrijpelijk zijn.

8

1 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

moeren’-auteursrecht.9 Op 1 december 2003 werd de negatieve reflexbepaling uit de BTMW geschrapt en kon weer worden uitgeweken naar de slaafse nabootsing. Het ’schroeven en moeren’-auteursrecht was inmiddels evenwel een wijdverbreid fenomeen geworden. In diezelfde periode en vermoedelijk deels om dezelfde reden maakte het vormmerk een sterke groei door. Bij gebrek aan een (tijdig) gedeponeerd model en omdat de gang naar de slaafse nabootsing was afgesloten werd (naast het auteursrecht) steeds vaker het vormmerk ingeroepen. Na Burberrys II10 kon in de Benelux bij wijze van spreken alles een (vorm)merk zijn.11 Het merkenrecht had bovendien het voordeel dat men zich op het destijds voor alle merken geldende ruime associatie-inbreuk criterium kon beroepen. Nadeel van het merkenrecht is dat het kan verwateren. Dat gegeven leidde tot de andere belangrijke zaak die de samenloop, de verknoedeling en de (on)mogelijkheid van ’verwatering van werken’ op de kaart heeft gezet: Bigott/ Doucal. Het Bigott/Doucal arrest leert ons dat onbeperkte samenloop tussen auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming op twintig jaar oude sigarettenpakjes tot het op zijn minst opmerkelijke resultaat kan leiden dat de uitmonstering van het pakje merkenrechtelijk volledig is verwaterd, omdat veel pakjes er inmiddels zo uit zien, maar auteursrechtelijk nog recht overeind staat, zodat een verbod op basis daarvan daarom zonder meer mogelijk is. Naar aanleiding daarvan is wel gesuggereerd dat er misschien aanleiding was om te komen tot zoiets als ’verwatering van werken’.12 In een ideale IE-wereld In een ideale IE-wereld zou Cohen Jehoram gelijk hebben dat verwatering van werken anathema is. In een ideale IE-wereld zou er alleen auteursrecht rusten op die werken van letterkunde, wetenschap of kunst waarvoor de Auteurswet blijkens haar wortels bedoeld is. Daartoe behoren geen objecten als confectiespijkerbroeken, laat staan op basis van een laagdrempelige invulling van het werkkarakter. Deze stelling laat zich eenvoudig bewijzen doordat, als het anders zou zijn, er nooit (zo lang) gelobbyd en gezeurd zou zijn over een beschermingsmogelijkheid via het modellenrecht: daaraan bestond dan immers geen behoefte. In een ideale IE-wereld is er geen plaats voor auteursrecht op een confectiespijkerbroek, laat staan voor een bescherming van een in 2006 op de markt gebrachte hippe spijkerbroek tot het jaar 2131.13 In een ideale IE-wereld zou de ontwerper van een hippe spijkerbroek natuurlijk tijdig een modeldepot hebben verricht en zouden marktpartijen als Benetton, H&M, Zara en 9

Term van Quaedvlieg, zie zijn noot bij Hof Den Haag 3 februari 2000, AMI 2001, nr. 1, p. 48, (Slagboom Electric/Koz Products). 10 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, IER 1992, p. 57 m.nt. SdW (Burberrys II). 11 Dit bracht annotator Verkade destijds tot de uitspraak: ’Het komt erop neer dat voor een merk niet nodig is dat de ondernemer er een merk in zag, noch dat de consument er een merk in ziet. Het is voldoende als de advocaat en vervolgens de rechter er maar een merk in willen zien’. 12 Voor zover ik weet gebeurde dat voor het eerst tijdens een niet gepubliceerde CIER-lezing met de titel ’verwatering van werken’ op 18 oktober 2000 in Utrecht. 13 Ervan uitgaande dat de hippe en dus jonge ontwerper nu hoogstens dertig is en vijfentachtig jaar oud wordt, + zeventig jaar PMA = 2131.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

HEMA altijd nog tot 2031 wachten alvorens een spijkerbroek op de markt te brengen die geen andere algemene indruk wekt. De echte wereld Zo werkt het in de echte wereld dus niet. Quaedvlieg heeft in zijn artikel de realiteit en het probleem blootgelegd dat het goed mogelijk is dat name trendsettende ontwerpen ruim voor 2031 en zeker voor 2131 kunnen zijn ’verwaterd’ tot een onbeschermde stijl.14 Quaedvlieg’s eerste bijdrage hierover was een reactie op het arrest Decaux/Mediamax.15 Asser en Verkade merken als A-G resp. als annotator bij Decaux/Mediamax op dat het niet alleen voor studenten, maar ook voor rechtzoekenden, advocaten en rechters misschien handig zou zijn als zij in dezelfde casus ongeacht het toepasselijke juridische regime zoveel als mogelijk voorzien zouden worden van dezelfde beoordelingscriteria. Grosheide16 haakt daarbij aan in zijn artikel over zwakke werken, waarin ook een verhelderende schets wordt gegeven van de echte wereld. Daar lijkt mij niet veel bezwaar tegen kunnen bestaan, integendeel. Cohen Jehoram maakt wel bezwaar: dat is verknoedeling! ’Verknoedeling’ is evenwel niet meer dan een kwalificatie (met een kennelijk door Cohen Jehoram bedoelde negatieve bijklank). In Leiden leerde ik evenwel dat kwalificaties geen argumenten zijn, en de juistheid van die les wordt voor mij door de stellingname van Cohen Jehoram weer eens bewezen. Hierboven heb ik ’verknoedeling’ als een wat mij betreft neutrale kwalificatie gebruikt, en tevens argumenten gegeven waarom daarvoor juist goede redenen zijn. Het is overigens beter om als dit debat, hopelijk zakelijk, wordt voortgezet, af te zien van potentieel stemmingmakende kwalificaties. Een neutrale kwalificatie kan bijv. luiden: ’het gezichtspunt van interne rechtsvergelijking’.17 In het bovenbesproken arrest Bigott/Doucal wordt de kwestie door de Hoge Raad verder op scherp gesteld: cumulatie tussen auteurs- en merkenrecht is, kort gezegd, onbeperkt mogelijk en originaliteit (en beschermingsomvang?) van auteursrechtelijke werken moet volledig worden beoordeeld naar het moment van schepping van het werk. Annotator Hugenholtz zet vraagtekens bij de consequenties van de combinatie van deze twee aannames. Vervolgens verschijnt de term en de eventuele figuur van de ’verwatering van werken’ ten tonele. Kern van de kritiek Als ik het goed zie komt de kritiek van Cohen Jehoram op alle suggesties en gedachten van Asser, Verkade, Quaedvlieg, Grosheide, Hugenholtz en anderen erop neer dat zij blijk geven van een ’uiterst instrumentele opvatting van het recht’. ’Met een ’integratie’ van rechtsgebieden komt men zo inderdaad altijd wel tot het ’beoogde resultaat’. ’Om het ’beoogde resultaat’ te bereiken opene men de hele juridische gereedschapskist en kieze daaruit het meest geëigende 14

Quaedvlieg, ’Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht’, BIE 2004, p. 488. 15 Quaedvlieg, ’Een stijlloze totaalindruk’, AMI 1996, p. 195. 16 Grosheide, ’Zwakke werken’, in: Intellectuele Eigenaardigheden (Bremerbundel), p. 121. 17 Vgl. A.G. Maris ’Dwanglicenties in dwarsverband’, BIE 1985, p. 207 (Album Amicorum Helbach).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

instrument, monumentenrecht, arbeidsrecht of merkenrecht of welk rechtsgebied ook. De keuze is onbeperkt. Het recht dient blijkbaar om de wensen van de vindingrijke gebruiker ervan ’rechtsom of linksom’ te vervullen’. Aldus Cohen Jehoram, die het daar duidelijk niet mee eens is.18 Monumentenrecht en arbeidsrecht hebben er natuurlijk weinig mee te maken, maar die gereedschapskist is er inderdaad en naast het merkenrecht zitten daar inderdaad tenminste het auteursrecht en het (geregistreerde én het ongeregistreerde gemeenschaps)-modellenrecht en de onrechtmatige daadsbescherming in. De IE-advocaat kiest uit die gereedschapskist ’het meest geëigende instrument’ om het door hem beoogde resultaat te bereiken. Het maakt hem niets uit welk instrument dat is en het liefst gebruikt hij ze voor de zekerheid allemaal. Dat is ook zijn taak. Uit de context van de in de vorige alinea geciteerde woorden van Cohen Jehoram maak ik op dat hij dáár geen moeite mee heeft. Maar hij heeft blijkbaar wel moeite met de IE-advocaat aan de andere kant, of de rechter, die óók, en nog een niveau dieper, in die gereedschapskist duikt, waar meer gespecialiseerde instrumenten zoals samenloop, reflexwerking en interne rechtsvergelijking zijn te vinden. Cohen Jehorams diskwalificatie gaat voorbij aan de in rechtspraak en wetenschap erkende toelaatbaarheid van argumentatie vanuit die diepere lagen uit de gereedschapskist, en ook in IE-context meer dan eens met succes. Het is aan de rechter en a fortiori aan de wetenschap om te blijven opletten of de over en weer gekozen instrumenten niet worden misbruikt, oftewel leiden tot een naar objectieve maatstaven ’in de echte wereld’ ongewenst resultaat. Juist vanwege de vindingrijkheid van de advocaten om ’linksom of rechtsom’ het door hen gewenste resultaat te bereiken, is het de taak van de rechter en van de wetenschap om te blijven nadenken of die resultaten steeds wel wenselijk zijn: net zo goed bij argumenten van advocaten aan eisende zijde als bij advocaten aan verwerende zijde. Dat betekent ook dat moet worden gesproken over de eventuele wenselijkheid om bepaalde door eisers ingezette instrumenten bij te vijlen om onwenselijke scherpe kantjes eraf te halen. Dat kun je ’uiterst utilistisch’ noemen, of kortweg praktisch, maar het is m.i. wat rechtspraak en wetenschap vooral door het streven naar rechtvaardigheid geboden is. Ik herhaal overigens dat kwalificaties (hier ’uiterst utilistisch’ of ’praktisch’) geen argumenten zijn. Alternatieven Uiteraard zou het ook een mogelijkheid zijn om de verknoedeling terug te dringen door de samenloop terug te dringen, bijvoorbeeld door de auteursrechtelijke drempel (fors) te verhogen. Nu de slaafse nabootsing in volle glorie terug is, kunnen – uitgaande van instemming met die aloude leer van de Hoge Raad – daar immers geen ’ongelukken’ meer door ontstaan. (Juist omdat die slaafse nabootsing terug is en omdat in het modellenrecht inmiddels het vereiste van ’eigen karakter’ is geïntroduceerd dat in Nederland nauwelijks lager lijkt dan het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel, leidt het modellenrecht in Nederland nog steeds een zieltogend bestaan). Er is weinig reden om aan te 18

Althans als het gaat om de verdediging tegen het verwijt van inbreuk (zie nader hieronder).

E I G E N D O M

1 9

nemen dat dit snel gaat veranderen.19 Ook zou men strenger kunnen zijn bij het accepteren van vormmerken. Op Europees niveau is men daar hard mee bezig. Moeilijk probleem Het nadenken over de mogelijkheid van verwatering van werken is een andere benadering. Natuurlijk zal er veel weerstand bestaan tegen de ultieme consequentie, de totale verwatering en daarmee het verval van auteursrechten. Die weerstand bestaat in het merkenrecht overigens evenzeer: een afname van beschermingsomvang wegens verwatering aannemen, daar willen rechters nog wel aan, maar het totale verval van de merkrechten op Spa, Aspirine of Luxaflex dat is toch wel erg sneu en ’oneerlijk’.20 Het treft namelijk commercieel gezien als het ware de meest succesvolle merken. Hetzelfde geldt voor de immens succesvolle werken / ontwerpen zoals de inmiddels weer alom populaire (varianten op de) zwevende buizenstoel van Mart Stam uit 192721 en, meer recent, de TripTrapp-stoel. Verwatering tot nul, waarbij ook de één op één kopie niet meer verboden kan worden, gaat vermoedelijk (veel) te ver.22 Maar waar leg je dan de grens? Het is een moeilijk probleem dat Quaedvlieg23 fraai schetst en het verdient daarom zeker serieuze aandacht van de wetenschap. Het buitenland Zoals meestal eindigt de kritiek van Cohen Jehoram met de stelling dat Nederland ’volledig uit de pas’ zou lopen met de rest van de wereld en dat daarmee een obstakel voor het Europese vrije verkeer van goederen zou ontstaan. Hij laat echter na om aan te geven of samenloop-problemen, die de oorzaak vormen van de verknoedeling, in het buitenland in dezelfde mate bestaan en hoe daar eventueel mee wordt omgegaan. In het Verenigd Koninkrijk heeft, om maar wat te noemen, altijd de common law ’tort’ van ’passing off’ bestaan, in Duitsland is een beroep op het UWG altijd mogelijk gebleven en in België bestaat de ’Wet op de handelspraktijken’. Bovendien ligt de auteursrechtelijke drempel, in de vorm van de ’Gestaltungshöhe’, voor industriële vormgeving aanzienlijk hoger dan bij ons. Situaties blijven daarom moeilijk te vergelijken.

19

Hoewel goed verdedigbaar is dat de manier waarop de (in de tijd onbeperkte) slaafse nabootsings-bescherming momenteel in Nederland wordt toegepast in strijd is met (met name) de door de invoering van het drie-jarige ongeregistreerde gemeenschapsmodel beoogde harmonisatie. Er is een procedure tot aan het HvJ EG voor nodig om dat vast te stellen, waarbij een rechterlijke instantie bereid gevonden moet worden om de relevante prejudiciële vraag te stellen. 20 Tot 1970 gold hier te lande ook de ijzeren regel van ’eens merk, altijd merk’. 21 Zie hierover: O. Macel, ’Der Freischwinger, vom Avantgardeentwurf zur Ware’ diss. Delft 1992: ’Het onderwerp van dit proefschrift is de achterpootloze stoel, een inventie van de Nederlandse functionalistische architect Mart Stam (1899-1986) uit het jaar 1926. De stoel zonder achterpoten is tegenwoordig een alledaags verschijnsel, meestal verbannen naar de wachtkamers en kantoren, waar niemand bij stilstaat. Vijfenzestig jaar eerder was het echter naders. Het ontwerp wekte verbazing – het leek alsof men in de lucht zat. Al spoedig begrepen de vindingrijke fabrikanten, dat deze stoel een winstgevend marktproduct is. Vanaf dat moment begint een langlopende strijd om auteurs- en productierechten die in het bijzonder in Duitsland nog steeds gaande is’. 22 Zie ook Quaedvlieg, BIE 2004, p. 491, noot 30. 23 Quaedvlieg, BIE 2004, p. 488 e.v.

2 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Cohen Jehoram suggereert dat in het auteursrecht na zeven richtlijnen bijna alles geharmoniseerd is. Dat geldt in ieder geval niet, zeker niet in de praktijk, voor de beschermingsdrempel en niet voor de beschermingsomvang. Daarin gaat ieder land zijn eigen gang en dat hangt deels weer samen met het feit dat de ongeoorloofde mededinging m.b.t. slaafse nabootsing bij lange na niet geharmoniseerd is.24 Als er in Nederland al een ’uniek monstrum’ is dat daadwerkelijke harmonisatie en het Europese vrije verkeer van goederen in de weg staat dan is het de slaafse nabootsingsbescherming en de manier waarop deze momenteel in Nederland weer zeer liberaal wordt toegepast.25 Een eventuele beperking van de beschermingsomvang van ons ’schroeven en moeren’-auteursrecht door tijdsverloop valt daarbij in het niet.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

III Verandering van wezenlijke waarde Tot slot iets over wat het Benetton-G-Star-arrest wél belangrijk maakt. Het Amsterdamse hof had in casu, kort gezegd, op verkeerde gronden aangenomen dat de vormgeving van de Elwood-spijkerbroek niet van invloed is op de wezenlijke waarde van de waar in de zin van art. 2 lid 2 BVIE (art. 1 lid 2 BMW (oud)). Het hof heeft niet vastgesteld ’dat zich niet het geval voordoet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het [Burberrys I26] arrest van het Benelux-Gerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwoodbroek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voetspoor van de rechtbank overweegt, kan, [...], dus niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de broeken toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek waren met dat merk aan te schaffen’ (rov. 3.7.3). Tot zover volgt de Hoge Raad de conclusie van A-G Verkade. De Hoge Raad vervolgt echter: ’De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor [...] bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, eerste streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de door de aard van de waar bepaalde vorm, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving

in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd – [...] voorafgaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk’ (rov. 3.7.4). ’Het HvJEG heeft [in Philips/Remington27], weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk’ (rov. 3.7.4). Dit brengt de Hoge Raad (in zijn verbeteringsarrest d.d. 16 oktober jl.) tot de volgende prejudiciële vraag: ’Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?’. Dit is heel interessant. Het betekent dat ’de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken’ (volgens de HR) dus iets anders is dan het onderscheidend vermogen zelf. Nu is bekendheid een belangrijke factor (bij het verwerven) van onderscheidend vermogen. Maar kennelijk moet de bekendheid nu uit het onderscheidend vermogen geïsoleerd worden. Vervolgens moet worden gekeken naar de aantrekkingskracht die die bekendheid heeft veroorzaakt met betrekking tot de vorm en moet die aantrekkingskracht vervolgens worden afgewogen tegen de aantrekkingskracht die het gevolg is van de fraaiheid of oorspronkelijk karakter. Ik kan me er best iets bij voorstellen,28 maar het lijkt mij geen gemakkelijke operatie: de aantrekkelijkheid veroorzaakt door de bekendheid en de aantrekkelijkheid veroorzaakt door fraaiheid van elkaar scheiden en vergelijken. (Terzijde: zouden we een dergelijke operatie ook moeten gaan uitvoeren in het portretrecht met betrekking tot fotomodellen en filmsterren alvorens de ’verzilverbare populariteit’ vast te stellen? Worden lelijke mensen door bekendheid aantrekkelijk?). Ik vermoed evenwel dat het HvJ EG deze vraag in ’de eerst bedoelde zin’ gaat beantwoorden, te weten dat de wezenlijke waarde níet door bekendheid kan worden beïnvloed. Eens wezenlijke waarde, altijd wezenlijke waarde. Al was het maar omdat het HvJ dan de verduiveld lastige tweede vraag van de Hoge Raad niet behoeft te beantwoorden: ’Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?’

24 Zie het proefschrift van De Vrey, Towards a European Unfair Competition Law, diss. Utrecht 2005. 25 Zie De Vrey, o.c., stelling 2. 26 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, m.nt. LWH, BIE 1989, 329, m.nt. Ste (Burberrys I).

27 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, IER 2002, p. 251 m.nt. FWG (Philips/Remington). 28 Ik heb zoiets verdedigd in mijn afstudeerscriptie in 1992.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Ik voorzie dat het HvJ EG (mét A-G Verkade) zal menen dat hier sprake is van een ’acte éclairé’. In Philips/Remington overwoog het Hof: ’Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, [...], in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3’. Aan de Hoge Raad kan worden toegegeven dat het onderscheidend vermogen, verworven door het gebruik dat ervan is gemaakt, nauwkeurig beschouwd iets anders is dan de aantrekkelijkheid van de bekendheid die het gevolg is van het gebruik dat ervan is gemaakt. Ik denk evenwel dat verworven onderscheidend vermogen en door gebruik verworven aantrekkelijkheid toch dermate dicht bij elkaar liggen dat het HvJ het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid niet zal willen volgen. Dan wordt het dus: vorm eens van invloed op de wezenlijk waarde, altijd van invloed op de wezenlijke waarde. Dat zal er mogelijk toe leiden dat invloed op de wezenlijke waarde zeer beperkt zal worden geïnterpreteerd. Maar dat zullen we helaas voorlopig niet weten omdat dat

E I G E N D O M

2 1

de Hoge Raad jammer genoeg niet ook meteen even gevraagd heeft hoe de wezenlijke waarde van de waar en de invloed daarvan nu precies bepaald moet worden, los van toenemende bekendheidsinvloeden, en of onze Burberrys I en Burberrys II-criteria inderdaad nog gelden in het geharmoniseerde Europese merkenrecht. Nu lopen we het risico dat het HvJ der EG de eerste vraag ’in de eerst bedoelde’ zin beantwoordt, de tweede vraag dus kan laten zitten en we nog steeds niets weten over de ’Europese’ wezenlijke waarde.29 Amsterdam, november 2006

29

In de Linde, Rado en Winward zaken liet het Bundesgerichtshof ook al de mogelijkheid voorbij gaan om een vraag te stellen over de wezenlijke waarde. Zie HvJ EG 8 april 2003, BIE 2004, p. 122, IER 2003, 241 (Linde, Rado en Winward). Zie over wezenlijke waarde uitgebreid: Quaedvlieg, ’Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trade mark law’ in: Grosheide/Brinkhof (red.), Intellectual property Law 2004; Articles on Crossing Borders between traditional and actual, Intersentia 2005.

2 2

J

B I J B L A D

U

R

I

S

P R

U

D

E N T

I N D U S T R I E } L E

I

(substraat van vezels) Mrs. J.W. du Pon, E.F. Brinkman en J.L. Driessen Art. 75, lid 1 Row 1995 j˚ art. 54 EOV Vaststaat dat de matten zich bij proeven hebben bevonden op de privé terreinen van kwekers. Niet is aan te nemen dat de vakman daarvan voldoende vrijelijk kennis heeft kunnen nemen om hem de uitvinding te openbaren. Zelfs als moet worden aangenomen dat geen geheimhoudingsplicht rustte op beide kwekers en dat op zich de kassen open waren voor het publiek, dan nog brengt dat niet met zich dat derden ook de precieze samenstelling en opbouw van de mat, die in plastic was gewikkeld, hadden kunnen vaststellen. Art. 53, lid 2 Row 1995 Omdat Grodan (zulks in verband met de hierboven genoemde argumentatie terzake de inherente openbaring) heeft aangegeven dat binnen de lagen een geleidelijke afname van de dichtheid van de vezels richting de zwaartekracht kan worden waargenomen, dient te worden aangenomen dat van een dichtheidsgradiënt in de zin van het octrooi sprake is zodat dit kenmerk van conclusie 1 vervuld is te achten. Grodan BV te Roermond, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen Isover Saint-Gobain te Courbevoie, Frankrijk, gedaagde, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Isover is houdster van Europees octrooi nr. 0 310 501 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op ’Substrat pour culture hors-sol à teneur en eau controlée dans son épaisseur.’ (’Substraat voor aardevrije cultuur met over zijn dikte geregeld watergehalte’). De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 1 april 1992, naar aanleiding van een aanvraag van 28 september 1988 met prioriteit van 2 oktober 1987. Het octrooi heeft gelding in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. (...) b Het octrooi beschrijft, kort gezegd, matten die in plaats van aarde worden gebruikt voor het opkweken van planten. Deze matten zijn gemaakt van mineraal vezelmateriaal, zoals glas- of steenwol. De matten zijn tijdens het kweken bevochtigd met een waterige oplossing die voedingsstoffen bevat. Het nadeel van bekende substraten was dat zij onderin de substraatlaag veelal te nat zijn, en bovenin te droog. Dat leidt ertoe dat onderin de substraatlaag wortelrot kan

J A N U A R I

2 0 0 7

optreden en dat bovenin de laag geen wortels kunnen groeien. Het doel van het octrooi is nu het watervasthoudend vermogen bovenin de substraatlaag te vergroten en onderin de substraatlaag te verlagen. Volgens de conclusies 1, 2 en 3 van het octrooi wordt dit bereikt door in het substraat over de gehele hoogte van de mat een gradiënt in de dichtheid en/of de vezeldiameter aan te leggen, zodanig dat de dichtheid en/of vezeldiameter bovenin het substraat hoger respectievelijk kleiner is dan onderin het substraat. De dichtere vezelstructuur bovenin de mat zorgt voor een sterkere capillaire werking, ofwel een toegenomen vermogen van het substraatmateriaal om water aan te trekken. Bij een gelijkblijvende vezeldiameter geldt dat een grotere dichtheid in de vezelstructuur resulteert in een sterkere capillaire werking, als gevolg waarvan het water in beginsel gelijkmatiger over de dikte van de mat verdeeld zal zijn. Ditzelfde effect wordt bereikt door het verkleinen van de vezeldiameter boven in de mat. c Tegen het octrooi is door Grodan oppositie ingesteld. Het octrooi is door de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) in gewijzigde vorm in stand gelaten, welk oordeel door de Technische Kamer van Beroep (behoudens enkele aanpassingen in de beschrijving van het octrooi) bij beslissingen van T 988/95 (11 februari 1997) en T 664/99 (5 maart 2003) is bevestigd. De gewijzigde conclusies luiden (in de Nederlandse vertaling) als volgt: 1. Substraat voor aardevrije cultuur, gevormd uit een vilt van minerale vezels, dat geschikt is voor voeding van planten met water of een waterige voedingsoplossing, met het kenmerk, dat het is gevormd van een vilt van minerale vezels met dezelfde gemiddelde diameter maar waarvan de dichtheid afneemt in de richting van de zwaartekracht, waarbij de structuur ervan een dichtheidsgradiënt over de dikte van het vilt van minerale vezels heeft, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt2 in de richting van de zwaartekracht. (...) d Cultilène B.V. (hierna: Cultilène) is exclusieve licentienemer van Isover. e Grodan verhandelt een steenwolmat ten behoeve van de kweek van planten onder de naam Grodan Master die volgens de productomschrijving (productie 2 bij akte van 3 december zijdens Isover) onder meer de volgende voordelen voor de tuinder biedt: Optimale verdeling van water over de hoogte van de mat (’droogste mat onderin’) en Volledige doorworteling tot bovenin, wortels minder kwetsbaar. De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren (...) Beoordeling van het geschil In conventie Nieuwheid 5 Grodan heeft zich in de eerste plaats erop beroepen dat zij de uitvinding openbaar zou hebben voorgebruikt. De rechtbank overweegt dat de matten van Grodan als gebruikt in de proefopstellingen bij tuinders Van der Wilt en Van der Lans – zo deze matten al conform het octrooi zouden zijn, 2

Beroep ingesteld. Red.

1 6

E

Nr. 1 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 januari 2006*

*

E I G E N D O M

Partijen zijn het erover eens dat dit een schrijffout is. Bedoeld is ’afneemt’.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

hetgeen Isover heeft betwist – evenwel de uitvinding niet openbaar toegankelijk hebben gemaakt. Vaststaat dat de matten zich bij deze proeven hebben bevonden op de privé terreinen van voornoemde kwekers, zodat niet is aan te nemen dat de vakman daarvan voldoende vrijelijk kennis heeft kunnen nemen om hem de uitvinding te openbaren. Zelfs als moet worden aangenomen dat geen geheimhoudingsplicht rustte op beide kwekers en dat op zich de kassen open waren voor het publiek, dan nog brengt dat niet met zich dat derden ook de precieze samenstelling en opbouw van de mat, die in plastic was gewikkeld, hadden kunnen vaststellen. Een derde-bezoeker zou in feite hebben moeten gesneden in de matten, die eigendom waren van een ander, teneinde bedoelde samenstelling en opbouw, die essentieel zijn voor de uitvinding, te kunnen achterhalen. Dat is een duidelijk andere situatie dan wanneer bijvoorbeeld de matten te koop waren geweest en een vakman zich daarvan een exemplaar had kunnen aanschaffen om daarop vervolgens de nodige onderzoeken te verrichten. Niet gesteld is verder dat één van beide kwekers de samenstelling en opbouw van de matten wist, laat staan openbaar heeft gemaakt. Van openbaar voorgebruik is om die reden geen sprake. 6 Vervolgens beroept Grodan zich erop dat EP-A.0.280.338 (EP 338), welke aanvrage behoort tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek, de nieuwheid van het octrooi zou wegnemen. Ook die grond is ongenoegzaam, waartoe als volgt wordt overwogen. Met de Technische Kamer van Beroep van het EOB (T 988/95) is de rechtbank van oordeel dat die aanvrage niet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig het kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi openbaart dat sprake moet zijn van ’vezels met dezelfde gemiddelde diameter’. In die aanvrage wordt immers in het geheel niet over de diameter van de vezels gesproken. De rechtbank kan Grodan niet volgen in haar (niet onderbouwde) betoog dat een gemiddelde vakman dit met zijn algemene vakkennis in EP 338 zal meelezen. 7 Voorts heeft Grodan zich erop beroepen dat de keuze om de gemiddelde diameter gelijk te houden maar de dichtheid te laten afnemen in de richting van de zwaartekracht geen ’purposive selection’ zou zijn. De rechtbank kan de vraag daar laten of de rechtspraak door de technische kamers van beroep van het EOB ontwikkeld in het kader van de nieuwheid bij zogenaamde ’ranges’ ook in de hier aan de orde zijnde situatie toepassing kan vinden. Van een willekeurige keuze is immers geen sprake; Isover heeft een eenvoudig te fabriceren mat gekozen (Grodan heeft aangevoerd dat de structuur van de geoctrooieerde mat zelfs inherent zou zijn aan het gebruikelijke productieproces, zij het onder toevoeging van de maatregel om de mat doormidden te zagen, waarover hierna) die bovendien uit één minerale vezel kan worden gemaakt zonder toevoeging van andere materialen, zoals aangeraden in bijvoorbeeld EP 338 (’plastic, more particularly foam plastic, and suitable inorganic materials’, k. 2, r. 22-25). 8 Tevens acht Grodan het octrooi niet nieuw met het oog op NL 8502065. In die terinzagelegging kan echter net zomin als in EP 338 een verwijzing naar ’vezels met dezelfde gemiddelde diameter’ worden gevonden. Ook dit nieuwheidsbezwaar wordt derhalve gepasseerd. 9 Grodan voert vervolgens aan dat de opbouw van de matten van het octrooi inherent is aan de manier waarop deze

E I G E N D O M

2 3

worden gefabriceerd, kennelijk ten betoge dat ook om die reden van nieuwheid geen sprake kan zijn. Gebleken is dat tijdens het gebruikelijke productieproces van matten als de onderhavige een mat wordt verkregen, die aan de onder- en bovenkant een grotere dichtheid vertoont dan in het midden van de mat. Dit heeft er kennelijk mee te maken dat de glas- of steenwol aan het einde van het productieproces via een tweetal rolbanden aan de onder- en bovenkant wordt samengedrukt, zodat logischerwijs de dichtheid van de wol daar waar de band drukt groter zal zijn dan verder weg van de band. Zodoende zal er in het midden van de wollaag een lagere dichtheid van de vezels bestaan dan aan de beide buitenkanten. Grodan gaat er echter aan voorbij dat om vervolgens de matten van het octrooi te verkrijgen die aldus geproduceerde mat nog in het midden over de lengte moet worden doorgesneden of -gezaagd. Bovendien zal de onderste mat verkregen na het zagen (met aldus bovenin de mat een lagere vezeldichtheid dan onderin) nog omgekeerd moet worden teneinde de mat volgens het octrooi te verkrijgen. Die extra stap(pen) maakt (maken) dat van een inherente opbouw van de mat als gevolg van het productieproces geen sprake kan zijn. Inventiviteit 10 Indien er met Grodan vanuit wordt gegaan dat EP-A0.201.426 (EP 426, overeenkomend met US 4,679,277) de meest nabije stand van de techniek vormt voor de mat volgens het octrooi is deze laatste nog altijd inventief te achten. Na lezing van EP 426 zal een vakman er immers niet toe worden gebracht om een dichtheidsgradiënt toe te passen (en daarbij de gemiddelde diameter van de vezels gelijk te houden). Alle matten die in EP 426 worden beschreven hebben immers over de gehele hoogte dezelfde dichtheid respectievelijk diameter van de vezels. Dat in dit document tevens wordt aangegeven dat een grotere dichtheid respectievelijk kleinere diameter van de vezels in de mat kan leiden tot een grotere waterretentie en dat het wenselijk is om ’a good water/air equilibrium, which promotes growth’ (US 277, k. 11, r. 11-13) te behalen, maakt nog niet dat een vakman dan zonder inventieve denkarbeid ertoe zal worden gebracht om, anders dan bij de in dat document aangeraden matten, de dichtheid respectievelijk diameter van de vezels te variëren als bedoeld in het octrooi. Hierbij is van belang dat de vakman nu kennelijk ook juist andere oplossingen heeft gevonden om de waterretentie in het bovenste deel van de mat te verbeteren, te weten door de mat te voorzien van een laag met zuurstofcapsules zoals in EP 0.209.958 (EP 958, zie nader hierna) of van absorberende vlokken zoals in EP 338. De Russische octrooiaanvrage SUA-1.161.426 leert ten slotte juist het tegengestelde van het octrooi te doen: een laag van lagere dichtheid (60-90 kg/m3) onderin en grotere dichtheid (100-130 kg/m3) onderin. 11 Ook uitgaande van EP 958 als meest nabije stand van de techniek zal de vakman niet zonder inventieve denkarbeid tot de mat van het octrooi komen. EP 958 suggereert immers het gebruik van lagen met zuurstofcapsules van een ander materiaal (’oxygen-storing water-repellant elements form one or more layers between two layers of waterabsorbing mineral wool’, k. 2, r. 7-11). Volgens de uitvinding van het octrooi wordt de waterretentie echter nu juist beïnvloed door variatie in de diameter en/of dichtheid van de vezels en niet door het gebruik van een ander materiaal.

2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Dat is een wezenlijk andere oplossing. Ongetwijfeld ook om die reden valt in EP 958 niets te vinden over de diameter noch de dichtheid van de vezels. Hoogstens zal een vakman uit EP 958 afleiden dat de dichtheid van de vezels ter plaatse van de laag met zuurstofcapsules wel verminderd zal zijn, omdat daar nu eenmaal ruimte wordt ingenomen door die capsules van een ander materiaal, maar dit is niet vergelijkbaar te achten met de dichtheidsgradiënt in de vezels als bedoeld in het octrooi. Zoals uit het voorgaande blijkt, zal de vakman die suggestie evenmin uit EP 426 halen. De rechtbank laat dan nog daar dat ook hier van belang is dat een aantal andere oplossingen voor het laten toenemen van de waterretentie in het bovenste deel van de mat is voorgesteld. Nawerkbaarheid 12 De rechtbank acht voorts het betoog van Grodan dat een vakman na lezing van het octrooi niet een mat zou kunnen maken die de gewenste dichtheids- of diametergradiënt vertoont onvoldoende onderbouwd. Grodan heeft geen verklaringen van deskundigen overgelegd die haar standpunt zouden kunnen ondersteunen. Evenmin is zulks anderszins gebleken, in aanmerking genomen hetgeen Grodan in het kader van de inherente opbouw van de mat heeft betoogd, waaruit valt af te leiden dat het (integendeel) kennelijk eenvoudig is om een dergelijke mat te maken. Slotsom geldigheid octrooi 13 Uit het voorgaande volgt dat de nietigheidsgronden geen hout snijden, zodat de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi dient te worden afgewezen. Daarmee komt de rechtbank toe aan de vraag of Grodan terecht een beroep op voorgebruik doet. Niet openbaar voorgebruik 14 Terecht heeft Isover in dit kader erop gewezen dat aan Grodan eerst een recht op voorgebruik toekomt indien zij aantoont dat zij met de zogenaamde F-mat, waarvan zij het voorgebruik claimt, minst genomen een begin van uitvoering heeft gegeven aan haar voornemen die mat in of voor haar bedrijf te vervaardigen of toe te passen. Op zich genomen zouden de proefneming respectievelijk de concrete plannen voor de F-mat, zoals Grodan onderbouwd heeft aangevoerd, als ’een begin van uitvoering’ kunnen worden beschouwd. Om evenwel daadwerkelijk een recht op voorgebruik te doen ontstaan is het noodzakelijk dat dit begin van uitvoering ook een vervolg heeft gekregen. Met andere woorden, er dient binnen een redelijke termijn een zekere commercialisering van de ten tijde van de prioriteitsdatum nog in een ontwikkelingsstadium verkerende F-mat plaats te hebben gevonden, wil van een recht van voorgebruik sprake zijn. Het voorgebruik mag niet louter in een proefstadium zijn gebleven; in een redelijke periode daarna dient een reële vervaardiging en/of toepassing van het voorgebruikte plaats te vinden (vgl. Pres. Rb. Den Haag 27 juni 1989, BIE 1991, 22, met name r.o. 5.4.2). 15 Vastgesteld wordt dat Grodan onvoldoende gesubstantieerd heeft gesteld dat, hoe en in welke mate bedoelde F-mat ook daadwerkelijk tot een reële commerciële exploitatie heeft geleid. Weliswaar heeft zij gesteld dat deze mat op 5 november 1987 in productie is genomen, maar Isover

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

heeft terecht erop gewezen dat dan voor de hand had gelegen dat hiervan enige documentatie beschikbaar zou zijn. Te denken valt aan reclamefolders, winstcijfers, jaarrekeningen en dergelijke. Nu dergelijke ondersteunende stukken ontbreken, zonder dat daarvoor een deugdelijke verklaring is gegeven, kan niet als vaststaand worden aangenomen dat bedoelde F-mat ook daadwerkelijk (binnen een redelijke termijn) vervolgens is vervaardigd en/of toegepast. Te minder nu duidelijk is geworden dat Grodan in 1993 met een andere mat dan de geteste F-mat op de markt is gekomen, te weten de zogenaamde Grodan Master, die uit twee verschillende lagen bestaat (waarover hierna). Aan die laatste mat kan mitsdien in geen geval een recht van voorgebruik worden ontleend. 16 De slotsom van het voorgaande luidt dat ook de gevorderde verklaring voor recht van voorgebruik niet toewijsbaar is, zodat de gehele vordering in conventie zal worden afgewezen. In reconventie 17 In reconventie vordert Isover een inbreukverbod. Voor wat betreft de grensoverschrijdende vordering wordt overwogen dat naar vaste jurisprudentie van deze rechtbank het oordeel over de internationale bevoegdheid van deze rechtbank zal worden aangehouden hangende de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak GAT/LuK, nu het hier niet slechts een ’pure inbreukzaak’ betreft. Met betrekking tot de vorderingen voor zover die zien op Nederland wordt als volgt overwogen. 18 In de eerste plaats heeft Grodan aangegeven dat de Grodan Master geen dichtheidsgradiënt vertoont als bedoeld in het octrooi. Zij heeft daartoe een e-mail overgelegd (als productie 45), waaruit zou zijn af te leiden dat haar product uit twee lagen bestaat, waarvan de bovenste laag een hogere dichtheid heeft dan de onderste laag. Volgens Grodan is derhalve geen sprake van een ’gradiënt’ in de dichtheid van de vezels maar van een (plotselinge) overgang. Isover heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld dat ook een product met twee lagen van afwijkende dichtheid een dichtheidsgradiënt vertoont. De rechtbank kan de juistheid van dit standpunt van Isover in het midden laten, omdat Grodan desgevraagd (zulks in verband met de hierboven genoemde argumentatie terzake de inherente openbaring) heeft aangegeven dat ook binnen die lagen een geleidelijke afname van de dichtheid van de vezels richting de zwaartekracht kan worden waargenomen. Bij deze stand van zaken dient te worden aangenomen dat van een dichtheidsgradiënt in de zin van het octrooi sprake is (in ieder geval bij elke afzonderlijke laag), zodat dit kenmerk van conclusie 1 vervuld is te achten. 19 De rechtbank overweegt voorts dat Grodan weliswaar heeft betoogd dat Isover niet heeft aangetoond dat de vezels in de Grodan Master dezelfde gemiddelde diameter hebben en de mat een waterretentiegradiënt vertoont die afneemt in de richting van de zwaartekracht, maar niet gesteld dat deze kenmerken in haar product niet zouden voorkomen. Integendeel, desgevraagd is ter zitting namens Grodan toegegeven dat de (relatief geringe) spreiding in de vezeldiameter van de Grodan Master over de gehele hoogte van de mat dezelfde is, zodat moet worden aangenomen dat dit tevens geldt voor de gemiddelde diameter als bedoeld in het octrooi. Voorts heeft Grodan niet duidelijk gemaakt

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

waarom bij vervulling van alle overige kenmerken van de conclusie de waterretentie onderin de mat niet kleiner zal zijn dan bovenin. Integendeel, zij heeft bij pleidooi zelfs aangegeven dat ’aan het laatste kenmerk van conclusie 1 [afname waterretentie richting de zwaartekracht, rechtbank] géén zelfstandige betekenis kan worden toegekend aangezien het slechts een effect van de getroffen maatregelen betreft.’ (pleitnota nr. 8). Zodoende ontbreekt een gemotiveerde betwisting van de aanwezigheid van die kenmerken, zodat de rechtbank niet toekomt aan de beoordeling of Isover daarvoor voldoende bewijs heeft bijgebracht. 20 Daarmee staat de inbreuk vast en kan het verbod daartoe voor wat betreft Nederland als na te melden worden toegewezen (met matiging van de gevorderde dwangsom tot € 10.000,– per overtreding). Voor hetzelfde territoir is ook de gevorderde schade nader op te maken bij staat toewijsbaar, nu aannemelijk is dat Isover mogelijk enige schade heeft geleden. Beslissing: De rechtbank: In conventie: wijst het gevorderde af; veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 205,– aan verschotten en € 1.356,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis in conventie, wat de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad; In reconventie: a verbiedt Grodan om in Nederland directe dan wel indirecte inbreuk op het Europees octrooi 0 310 501 te maken, meer in het bijzonder verbiedt Grodan om in Nederland de Grodan Master en/of elk ander inbreuk makend product, in of voor het bedrijf te (doen) vervaardigen, te (doen) gebruiken, in het verkeer te (doen) brengen of verder te (doen) verkopen, te (doen) verhuren, af te (doen) leveren of anderszins te (doen) verhandelen, dan wel voor een of ander aan te (doen) bieden, in te (doen) voeren of in voorraad te (doen) hebben, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,– per overtreding van dit verbod; b beveelt Grodan binnen 60 dagen na dit vonnis aan Isover te doen toekomen een door een onafhankelijke registeraccountant opgesteld rapport waaruit de aantallen blijken van de door Grodan sinds 1993 tot de datum van de betekening geproduceerde en verkochte inbreukmakende producten, een en ander gespecificeerd per jaar en met vermelding van de daarmee behaalde omzet en bruto winst, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,– voor iedere dag dat Grodan met een volledige en/of juiste opgave in gebreke blijft; c veroordeelt Grodan naar keuze van Isover: i tot betaling van de onder b bedoelde bruto winst een en ander voor zover Isover binnen twee weken na ontvangst van het onder b bedoelde rapport daarop schriftelijk aanspraak maakt of; ii (alleen voor het geval Isover niet binnen twee weken te kennen geeft de hierboven onder i bedoelde aanspraak te maken) tot afdracht van de door Grodan genoten winst of – naar keuze van Isover – schadevergoeding (bestaande uit de

E I G E N D O M

2 5

schade door Isover en Cultilène geleden), een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. verklaart dit vonnis, tot zover in reconventie gewezen, uitvoerbaar bij voorraad; schorst het geding in reconventie voorzover de vorderingen zien op de overige gedesigneerde landen totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen); verstaat dat de meest gerede partij de zaak nadien weer op de rol kan plaatsen voor voort procederen; houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 2 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 oktober 2005 (Merial/Sankyo) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en R.C.D.E. Hasekamp Art. 15 EG Verordening 1768/92 Voor de vraag naar welke stof of stoffen het ABC verwijst is in de eerste plaats van belang dat in het ABC niet staat dat het om het l-isomeer van Praziquantel zou gaan, hetgeen een aanwijzing vormt dat Praziquantel in algemene zin, dat wil zeggen het racemisch mengsel, bedoeld moet zijn en niet een specifieke vorm daarvan zoals het l-isomeer. Voorts is inmiddels in confesso dat Equimax, het product waarop het ABC is gebaseerd, het racemisch mengsel bevat. Dat dit bedoeld moet zijn, blijkt ook uit het aan Sankyo afgegeven ABC voor het product Praziquantel en Ivermectine. In de Europese farmacopee wordt Praziquantel beschreven als (RS) etc., in welke omschrijving de letters RS staan voor Rectum resp. Sinister. De letters samen duiden aan dat het gaat om het racemisch mengsel, dat wil zeggen een mengsel van het l- en het d-isomeer van Praziquantel. De Nederlandse registratie noemt de stof Praziquantel maar verwijst niet rechtsreeks naar de Europese farmacopee. Van belang is echter dat uit de richtlijn 81/852/EG van 28 september 1981 inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgt dat, ter aanduiding van de bestanddelen van een geneesmiddel bij producten welke voorkomen in de Europese farmacopee, verplicht de hoofdbenaming moet worden gebruikt waaronder die stof in de Europese farmacopee is beschreven. Hieruit volgt dat ook de Nederlandse registratie verwijst naar Praziquantel zoals beschreven in de Europese farmacopee, dat wil zeggen naar het racemisch mengsel. Omdat het ABC naar beide registraties verwijst, volgt daaruit dat ook in het ABC met de verwijzing naar Praziquantel het racemisch mengsel wordt bedoeld. Conclusie 1 van het basisoctrooi claimt in beginsel alle samenstellingen met anthelmintische werking samengesteld uit een of meer stoffen uit groep a en een of meer stoffen uit groep b. Tussen partijen staat niet ter discussie dat zowel racemisch mengsel als de l- en d-isomeren van Praziquantel behoren tot groep b. Merial heeft echter niet inzichtelijk gemaakt, waarom een verwijzing naar het l-isomeer in de beschrijving, een voorbeeld en de conclusies 4 en 7 er toe zou moeten leiden dat afstand gedaan is van bescherming voor niet expliciet genoemde verschijningsvormen van Praziquantel. Zonder meer is daar dan ook geen sprake van zodat ook het combinatie preparaat bevattende het racemisch mengsel van Praziquantel door het octrooi wordt beschermd. In zoverre dient dus het ABC voor geldig te worden gehouden.

2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Vanuit andere optiek waaronder mede de optiek van nieuwheid en inventiviteit, welke beide door Merial worden betwist, is de vraag naar de beschermingsomvang van het octrooi van belang. Het synergetisch effect is wezenlijk voor het octrooi. De inventiviteit van de uitvinding is immers niet gelegen in de combinatie van op zich reeds bekende stoffen met evenzeer reeds bekende anthelmintische werking, maar in de ontdekking dat door de combinatie een synergetisch effect optrad. Dit wezenlijke aspect leidt ook tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi. Enkel de combinaties van stoffen uit de groepen a en b welke het wezenlijke synergetische effect vertonen vallen onder de bescherming. Uitsluitend indien met de samenstelling van Ivermectine en Praziquantel in het product Equimax het synergetisch effect wordt bereikt, kan voor deze samenstelling de bescherming van het octrooi worden ingeroepen en is het ABC geldig te achten. Met de in het vonnis besproken bronnen – waar Sankyo niets tegenover heeft gesteld – wordt afdoende aangetoond dat het product Equimax (in de geregistreerde dosering) niet het synergetisch effect vertoont dat wezenlijk is voor het octrooi. Dit voert tot de conclusie dat Equimax niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Het ABC voor het product Equimax moet dan ook voor ongeldig te worden gehouden. 1 Merial Ltd te Harlow, Essex, Verenigd Koninkrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Sankyo Lifetech Company Ltd te Tokyo, Japan, verweerster in conventie, eiseres in reconventie, 2 Virbac SA te Carros Cedex, Frankrijk, toegelaten als gevoegde partij in conventie en in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en A.E. Heezius te Amsterdam. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie: 1 Van de volgende feiten kan worden uitgegaan: 1.1 Sankyo ltd is houdster van het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen met nummer 300082 (hierna: het ABC) voor het product: Praziquantel en Ivermectine (een diergeneesmiddel, met name voor behandeling van wormen bij paarden) met rechtskracht tot 17 februari 2007. Het ABC is gebaseerd op Europees octrooi 0 059 074 B1 (hierna: het octrooi of EP ’074), verleend aan een tot hetzelfde concern als Sankyo behorende rechtspersoon op een aanvrage van 18 februari 1982 onder het inroepen van prioriteit vanaf 23 februari 1981 voor: Anthelmintic composition and the use thereof, in de (onbestreden) Nederlandse vertaling getiteld: Anthelmintische samenstelling en het gebruik daarvan. Het octrooi, verleend voor onder andere Nederland, is verstreken op 18 februari 2002. Er is geen oppositie tegen gevoerd. Een anthelmintische samenstelling is geschikt om inwendige wormen te vernietigen. 1.2 De conclusies van het octrooi luiden aldus: 1 An anthelmintic composition comprising: (a) one or more macrolide anthelmintic agents selected from B-41 series antibiotics, C-076 series antibiotics and 22,23-dihydro C-076 derivatives; and (b) one or more anthelmintic agents selected from benzimidazole, salicylamide and isoquinoline compounds.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

2. A composition as claimed in Claim 1, in which said macrolide anthelmintic agent (a) is B-41 D. 3. A composition as claimed in Claim 1, in which the macrolide anthelmintic agent (a) is C-076 B1a, C-076 B1b, 22,23-dihydro C-076 B1a or 22,23-dihydro C-076 B1b. 4. A composition as claimed in any one of Claims 1 to 3, in which said anthelmintic agent (b) is one or more of the compounds: 2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Butyl-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Propoxy-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Ethoxy-2-(ethoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Propylthio-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Phenylthio-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-Phenylsulphinyl-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole; 5-(2,4-Dichlorophenoxy)-6-chloro-2-methylthiobenzimidazole; 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole; 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole; 5-Isopropoxycarbonylamino-2-(4-thiazolyl)benzimidazole; 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyi)salicylamide; 3,5-Diiodo-N-(3-chloro-4-p-chlorophenoxyphenyl)salicylamide; 3,5-Diiodo-N-[5-chloro-2-methyl-4-(a-cyano-4chlorobenzyl)phenyl]-salicylamide; 3,5,6-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)salicylamide; 2-Acetoxy-3,5-diiodo-N-(p-chlorophenyl)benzamide; 2-Acetoxy-3-bromo-5-chloro-N-(p-bromophenyl)thiobenzamide; l-2-Cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4Hpyrazino[2,1-a]isoquinoline; and 2-Benzoyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1a]isoquinoline. 5. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and 5-propylthio-2-(methoxycarbonylamino)benzimidazole. 6. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)salicylamide. 7. A composition as claimed in Claim 1, comprising B-41 D and l-2cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4Hpyrazino[2,1-a]isoquinoline. 1.3 Het ABC vermeldt dat de eerste vergunning voor het product is afgegeven in Nederland op 11 februari 2002 onder nr. REG NL 09950. Deze vergunning is afgegeven voor het diergeneesmiddel Equimax. Virbac SA is sinds 25 juli 2000 exclusief licentiehoudster voor Nederland onder het octrooi en later onder het ABC. Virbac SA brengt het diergeneesmiddel Equimax op de markt dat naar stelling van Sankyo valt onder de beschermingsomvang van het octrooi en het ABC. 1.4 Op 12 december 2004 is aan Merial BV marktvergunning verleend voor het product Eqvalan Duo, een anthelmintische pasta, welke sinds maart/april 2005 in Nederland als diergeneesmiddel op de markt is. Eqvalan Duo heeft als actieve bestanddelen Ivermectine en Praziquantel. 2 Het geschil 2.1 Merial vordert in conventie dat de rechtbank het ABC vernietigt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Sankyo in de kosten van het geding. Zij stelt daartoe dat de inhoud van het ABC niet wordt gedekt door het onderliggende basisoctrooi en dat het onderliggend basisoctrooi nietig zou zijn geweest vanwege gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. 2.2 Sankyo vordert in reconventie, na wijziging althans vermeerdering dat de rechtbank Merial directe of indirecte inbreuk op het ABC verbiedt en Merial verbiedt onder de

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

merkrechten ’Eqvalan Duo’ en/of ’Merial’ enig product dat inbreuk maakt op het ABC direct of indirect aan te bieden en/of te verhandelen in Nederland, een en ander voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met bepaling van een dwangsom en met veroordeling van Sankyo in de kosten. 2.3 Partijen hebben over en weer in conventie en reconventie gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil In conventie en reconventie 3.1 Merial stelt dat het ABC nietig is omdat de combinatie van Ivermectine en Praziquantel niet wordt beschermd door het octrooi en het ABC. Volgens Merial blijkt uit het ABC niet duidelijk wat onder ’Praziquantel’ moet worden verstaan: de l-isomeer, de d-isomeer of het racemisch mengsel. Zij stelt dat het ABC niet anders kan worden verstaan dan als verwijzend naar het l-isomeer. Merial stelt dat zij onder die aanname geen inbreuk maakt op het product van Sankyo omdat haar product ’Eqvalan Duo’ het racemisch mengsel van Praziquantel bevat, waarbij voor Praziquantel is aangetoond dat het l-isomeer een heel andere actieve stof is dan het racemisch mengsel met een andere therapeutische activiteit en toxiciteit. Onder de aanname dat het ABC zou verwijzen naar Praziquantel als racemisch mengsel is het ABC volgens Merial ongeldig omdat het product bevattende de combinatie Praziquantel (als racemisch mengsel) en Ivermectine van de bescherming van het octrooi is uitgesloten. 3.2 Rechtbank dient zich eerst uit te laten over de vraag naar welke stof of stoffen het ABC verwijst. 3.3 In de eerste plaats is van belang dat in het ABC niet staat dat het om het l-isomeer van Praziquantal zou gaan hetgeen een aanwijzing vormt dat Praziquantal in algemene zin, dat wil zeggen het racemisch mengsel, bedoeld moet zijn en niet een specifieke vorm daarvan zoals het l-isomeer. Voorts is inmiddels in confesso dat Equimax, het product waarop het ABC is gebaseerd, het racemisch mengsel bevat. 3.4 Dat het racemisch mengsel moet zijn bedoeld blijkt ook uit het volgende. Op 13 februari 2002 is aan Sankyo een aanvullend beschermingscertificaat afgegeven voor het product: Praziquantel en Ivermectine, onder de vermelding dat de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product is afgegeven: in Nederland op 11 februari 2002 onder nr. REG NL 09950 en voor de EG in Groot-Brittannië op 6 juli 2001 onder nr. Vm 16971/4004. Voornoemde Britse registratie verwijst naar Praziquantel als active substance met de grade ’Ph. Eur’. Deze aanduiding staat voor de Europese farmacopee. In de Europese farmacopee wordt Praziquantel beschreven als (RS)-2-Cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino-[2,1a]isoquinoline-4-one. In deze omschrijving staan de letters RS voor Rectum respectievelijk Sinister, de letters tezamen duiden aan dat het gaat om het racemisch mengsel dat wil zeggen een mengsel van het l- en het d-isomeer van Praziquantel. De Nederlandse registratie noemt de stof Praziquantel maar verwijst niet rechtstreeks naar de Europese farmacopee. Van belang is evenwel dat uit de richtlijn 81/852/EEG van de Raad van 28 september 1981 inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen voor

E I G E N D O M

2 7

diergeneeskundig gebruik volgt dat ter aanduiding van de bestanddelen van een geneesmiddel bij producten welke voorkomen in de Europese farmacopee verplicht de hoofdbenaming moet worden gebruikt waaronder die stof in de Europese farmacopee is beschreven. Hieruit volgt dat ook de Nederlandse registratie verwijst naar Praziquantel zoals beschreven in de Europese farmacopee, dat wil zeggen naar het racemisch mengsel. Omdat het ABC naar beide registraties verwijst volgt daaruit dat ook in het ABC met de verwijzing naar Praziquantel het racemisch mengsel wordt bedoeld. Daar komt bij dat ook een algemeen bekend handboek als de Merck Index onder Praziquantel niet verwijst naar een specifieke optische isomeer daarvan. De conclusie dient dan ook te zijn dat het ABC verwijst naar Praziquantel als racemisch mengsel en niet naar het l- of d-isomeer. 3.5 Een volgende vraag is dan of het product Equimax, zijnde een combinatiepreparaat van Praziquantel en Ivermectine, waarbij Praziquantel is te verstaan als het racemisch mengsel, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dit wordt door Merial betwist. Merial verbindt hieraan de conclusie dat het ABC ongeldig is omdat een ABC alleen mag worden afgegeven voor een product dat onder de beschermingsomvang van het basisoctrooi valt. Merial stelt dat uit het octrooi, met name de conclusies 4 en 7, de beschrijving en voorbeeld 3 blijkt dat met Praziquantel wordt bedoeld l-2-Cyclohexylcarbonyl-4-oxo-1,2,3,6,7,11bhexahydro-4H-pyrazino[2,1a]isoquinoline, dat wil zeggen het l-isomeer van Praziquantel. De rechtbank kan Merial evenwel niet volgen in haar impliciete conclusie dat hieruit volgt dat het octrooi daarmee afstand neemt voor combinatiepreparaten met het d-isomeer van Praziquantel of het racemisch mengsel daarvan. Conclusie 1 claimt immers in beginsel alle samenstellingen met anthelmintische werking samengesteld uit een of meer stoffen uit groep a, zijnde macrolide anthelmintische stoffen gekozen uit de reeks B-41 antibiotica, C-076 reeks antibiotica and 22,23-dihydro C-076 derivaten en een of meer stoffen uit groep b, zijnde anthelmintische stoffen gekozen uit benzimidazole, salicylamide en isoquinoline verbindingen. Tussen partijen staat niet ter discussie dat zowel het racemisch mengsel als de l- en d-isomeren van Praziquantel behoren tot groep b. Merial heeft echter niet inzichtelijk gemaakt waarom een verwijzing naar het l-isomeer in de beschrijving, een voorbeeld en de conclusies 4 en 7 er toe zou moeten leiden dat afstand is gedaan van bescherming voor niet expliciet genoemde verschijningsvormen van Praziquantel. Zonder meer is daar dan ook geen sprake van zodat ook het combinatie preparaat bevattende het racemisch mengsel van Praziquantel door het octrooi wordt beschermd. In zoverre dient dus het ABC voor geldig te worden gehouden. 3.6 Vanuit andere optiek waaronder mede de optiek van de nieuwheid en inventiviteit, welke beide door Merial worden betwist, is de vraag naar de beschermingsomvang van het octrooi evenwel niet zonder belang. 3.7 Het octrooi heeft betrekking op een anthelmintische samenstelling bestaande uit een combinatie van bekende anthelmintische stoffen waardoor de anthelmintische werkzaamheid van de samenstelling synergetisch vergroot wordt. Uit de beschrijving, blz. 6, r. 33 - 43, blijkt dat hieronder begrepen wordt dat door het synergetisch effect bij

2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

toediening in een combinatie preparaat een lagere dosering van de therapeutisch actieve stoffen mogelijk wordt dan bij afzonderlijke toediening met het synergetisch effect dat door de lagere dosering de bijwerkingen minder zullen zijn dan die van de afzonderlijke stoffen. Naar oordeel van de rechtbank is het synergetisch effect dan ook wezenlijk voor het octrooi. De inventiviteit van de uitvinding is immers niet gelegen in de combinatie van op zich reeds bekende stoffen met evenzeer reeds bekende anthelmintische werking, maar in de ontdekking dat door de combinatie een synergetisch effect optrad. Dit wezenlijke aspect van het octrooi leidt ook tot een beperking van de beschermingsomvang daarvan. Niet alle, wellicht duizenden combinaties van stoffen uit de hierboven genoemde groepen a en b vallen onder de bescherming, maar enkel deze welke het wezenlijke synergetische effect vertonen. Dát is – ook volgens Sankyo – de bijdrage die het octrooi aan de techniek heeft geleverd. 3.8 De thans te beantwoorden vraag is of met de samenstelling Ivermectine en Praziquantel in het product Equimax, ook het synergetisch effect wordt bereikt. Uitsluitend bij positieve beantwoording kan voor deze samenstelling de bescherming van het octrooi worden ingeroepen en is het ABC geldig te achten. 3.9 Omtrent het synergetisch effect worden voorbeelden genoemd in het octrooi. Deze betreffen evenwel andere samenstellingen dan Equimax en zijn daarom niet relevant. In deze procedure zijn echter ook studies overgelegd welke wel Equimax betreffen. – New Animal Drug Application 141-215 (productie 48 van Merial) betreft Equimax gedoseerd als 0,2 mg Ivermectine en 1,5 mg Praziquantel per kg lichaamsgewicht. Uit dit onderzoek blijkt dat beide stoffen afzonderlijk reeds voor bijna 100 % effectief zijn en dat dat resultaat niet nadelig wordt beïnvloed door de gecombineerde toediening van beide stoffen. – Voorts zijn overgelegd (productie 49 van Merial) stukken van het Equimax symposium gehouden in New Orleans inaugustus 2003. In de bijdrage van Susan Longhofer wordt vermeld (p. 13): The combination of ivermectine and praziquantel did not interfere with the effectiveness of either compound when administered alone. In de bijdrage van G.C. Coles wordt vermeld (p. 16): To avoid the need for double dosing, once with ivermectine and once with praziquantel, it is an obvious step to combine praziquantel and ivermectine. As would be expected when correctly formulated the full activity of both constituents is maintained. Geen der rapporteurs op dit symposium meldt enig synergetisch effect voor Equimax. – In de oppositie welke is gevoerd tegen het Europees octrooi EP 0717993 B van Virbac SA (productie 50 van Merial) heeft de oppositieafdeling en ook een der opponenten Virbac SA de resultaten van het hierboven genoemde Equimax symposium voorgehouden. Naar aanleiding daarvan wordt van de zijde van Virbac SA verklaard dat Equimax een andere formulering betreft dan die van EP 0717993 B, waarbij die andere formulering van Equimax het synergetisch effect maskeert. De aanwezige deskundige van Virbac SA, prof. Kley verklaart dat het synergetisch effect eerst zichtbaar wordt bij lagere doseringen. De rechtbank merkt op dat het bij een lagere dosering niet meer om het product Equimax gaat zoals het is geregistreerd en op welke registratie het ABC is gebaseerd.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

– De ’Dosis-Bestätigungsstudie 2 (non-interference)’, welke te kennen is uit productie 8 van Sankyo: ’Die Entwicklung eines neuen Ivermectin (0,2 mg/kg KM)/ Praziquantel (1mg/kg KM) Kombinationsproduktes zur behandlung des Endoparasitenbefalls der Pferde’, indiceert geen significant synergetisch effect. De rechtbank merkt op dat dit onderzoek kennelijk geen Equimax betreft maar een samenstelling met een lagere dosering van Praziquantel. Dit onderzoek leert dat ook bij deze lagere dosering het synergetisch effect niet merkbaar is. Naar oordeel van de rechtbank wordt met deze bronnen – waar Sankyo niets tegenover heeft gesteld – afdoende aangetoond dat het product Equimax (in de geregistreerde dosering) niet het synergetisch effect vertoont dat wezenlijk is voor het octrooi. Dit voert tot de conclusie dat het product Equimax niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Aangezien het ABC aldus is gebaseerd op de registratie van een product dat niet valt onder de bescherming van het basis octrooi dient het ABC voor het product Equimax dan ook voor ongeldig te worden gehouden. in conventie 3.10 Het vorengaande brengt met zich mee dat de vordering van Merial in conventie kan worden toegewezen, in die zin dat het ABC ongeldig zal worden verklaard aangezien het product Equimax waarnaar het ABC verwijst niet wordt beschermd door het octrooi. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld zal Sankyo worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In reconventie 3.11 Gegeven de ongeldigheid van het ABC dient het inbreuk verbod c.a. zoals gevorderd door Sankyo te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Sankyo worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Beslissing De rechtbank in conventie: verklaart het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen met nummer 300082 voor het product: Praziquantel en Ivermectine, ongeldig; wijst af hetgeen meer of anders gevorderd is; veroordeelt Sankyo in de kosten van het geding aan de zijde van Merial, tot op deze uitspraak begroot op € 311,40 voor verschotten en € 1.808,– aan salaris procureur; verklaart dit vonnis in conventie, wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad, in reconventie: wijst de vorderingen af; enz.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 3 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 november 2005* (afdekfolie) Mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en R.C.D.E. Hasekamp Art. 56 EOV Inventiviteitsbeoordeling met stap-voor-stap toepassing van §§ 9.8.1- 9.8.3 van de ’Guidelines for examination in the EPO’. Vaststelling meest nabije stand van de techniek. Ofschoon afzonderlijke delen van de probleemoplossing bekend waren, was de gekozen combinatie dat niet. Die is ook niet voor de hand liggend. Bonar Technical Fabrics NV te Zele, België, eiseres, procureur mr. P.J.M. von auf Altenstadt, advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam, tegen Ludvig Svensson International BV te Hellevoetsluis, gedaagde, procureur eerst mr. G. Kuipers, thans mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam.

E I G E N D O M

2 9

middel van een weefproces en een garensysteem een continu product vormen. Het octrooi verschaft een dergelijk scherm dat, door toepassing van de in het kenmerk van conclusie 1 opgenomen materialen, moeilijk ontvlambaar en daarmee brandvertragend is. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Bonar vordert dat de rechtbank het Nederlands deel van het octrooi van Svensson zal vernietigen, met veroordeling van Svensson in de kosten van de procedure. 3 Bonar stelt daartoe (samengevat) dat het octrooi van Svensson nietig is, aangezien dit niet voldoet aan het vereiste van inventiviteit. 4 Svensson voert tegen de vordering gemotiveerd verweer.

Rechtsoverwegingen De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Svensson is houdster van het Europees octrooi nr. 0 696 884, waarvan de verlening is gepubliceerd op 16 juni 1999. Het octrooi, dat is gebaseerd op een aanvraag van 29 maart 1994 en prioriteit inroept vanaf 6 april 1993, heeft betrekking op een flame-retardant, long-time UV-stabilized drapeable screen. b De enige onafhankelijke conclusie van het octrooi (conclusie 1) luidt, in de originele Engelse taal, als volgt: A difficult to ignite, long-time UV-stabilized drapeable screen for shading and energy saving, particularly for greenhouses, and of the kind comprising flexible strips with a thickness less than 100 µm, which by means of a crochet or weave process and a yarn system form a continuous product, where the strips constitute at least a part of the surface of the product, and at which at least some of the strips constitute of light and/or heat reflecting foil strips, e.g. a low emitting metal foil, preferably an AL-foil, characterised in that the strips consist of a halogen op phosphorus bearing plastic film, and at least some of the light and/or heat reflecting foil strips are laminated with said strips, and that the yarn system, at least partly, consists of a flameretardant material, e.g. a modacrylic or polyester or a mixture of these. (...) d Het octrooi heeft betrekking op schermen, zoals die worden gebruikt bij de productie in kassen van sierteeltgewassen, groente en dergelijke. Dergelijke schermen dienen er toe om, bij wisselende weersomstandigheden, toch zo veel mogelijk de teeltomstandigheden optimaal te houden, en wel door (onder meer) het reguleren van de zonnestraling, het tegenhouden van overmatige hoeveelheden UV-straling en het vasthouden van warmte onder het scherm ter besparing van stookkosten. Daarnaast dienen deze schermen licht en flexibel te zijn opdat zij eenvoudig kunnen worden in- en uitgerold. Daartoe bestaan de schermen uit flexibele kunststof stroken, al dan niet in combinatie met licht en/of warmtereflecterende stroken, die door

Beoordeling van het geschil 5 Bonar heeft aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit. Bij de beoordeling van die stelling zal de rechtbank de probleemoplossingsmethode (problem-solution approach) hanteren. 6 Allereerst dient bij toepassing van voormelde methode de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. In de beschrijving van het octrooi wordt niet duidelijk van een bepaalde stand van de techniek afgebakend, of het zou moeten zijn het niet-kenmerkende deel van conclusie 1, waarin een voor kassen bestemd scherm met een bepaalde samenstelling wordt beschreven. 7 In deze procedure heeft Svensson uiteindelijk het standpunt betrokken dat als stand van de techniek heeft te gelden een tweetal (door haar als producties 4 en 5 bij de conclusie van dupliek overgelegde) publicaties, te weten een rapport getiteld ’Verzekerd van een brandveilig bedrijf’, uitgebracht in opdracht van Hagelunie Agrarische Verzekeringen en een publicatie genaamd ’Aanbevelingen Brandpreventie Glastuinbouw’, onder meer verzorgd door Svensson en Aegon verzekeringen. Bonar heeft daartegenover gesteld dat de stand van de techniek wordt gevormd door de Europese octrooiaanvrage nr. 0 109 951 ten name van Svensson, welke aanvrage betrekking heeft op een kasscherm en/of door een tweetal kasschermen, door Bonar geproduceerd onder de codes respectievelijk E-AL P55 en E-AL P 77. Omtrent dit geschilpunt van partijen wordt het volgend overwogen. 8 In de meest recente versie van de ’Guidelines for Examination in the European Patent Office’ wordt het begrip meest nabije stand van de techniek als volgt omschreven: The closest prior art is that combination of features, disclosed in one single reference, which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modification to arrive at the claimed invention.1 9 Toepassing van voormeld criterium voert niet tot aanwijzing van de door Svensson genoemde publicaties als de meest nabije stand van de techniek. Die publicaties zien immers niet op kasschermen, en zelfs niet op kassen als zodanig, maar beogen in algemene zin het probleem van brandgevaar in kassen in kaart te brengen en daarvoor oplossingen

*

1

Beroep ingesteld. Red.

Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.1.

3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

aan te dragen. Als zodanig liggen deze publicaties verder af van de uitvinding (die immers een kasscherm verschaft) dan eerdere uitvoeringen van kasschermen die een aantal overeenkomsten met het kasscherm volgens de uitvinding vertonen. Voorzover Svensson – met een verwijzing naar de door haar als stand van de techniek beschouwde producties – heeft bedoeld te stellen dat zij de eerste is geweest die heeft ontdekt dat het kasscherm een factor is die een rol speelt bij het brandprobleem in kassen en dat gezocht diende te worden naar mogelijkheid om het probleem van de brandbaarheid van die schermen te beperken – zodat te dezen sprake is van een probleemuitvinding –, gaat die stelling niet op. Dat probleem was immers reeds bekend, zoals blijkt juist uit de door Svensson als stand van de techniek aangehaalde publicaties, waarin onder meer het volgende te lezen valt: Over schermdoeken kunnen wij kort zijn. Door hun samenstelling, veelal polyester of polyethyleen, al dan niet voorzien van een aluminium coating, vallen de thans in de handel zijnde kwaliteiten volgens NEN 3883 voor het leeuwedeel in klasse 4 of 5, dus nagenoeg alle schermdoeken zijn uiterst brandbaar. (...) Er wordt wel onderzoek verricht naar minder brandbare schermdoeken, maar zij zijn er helaas nog niet.2 (...) De brandgevaarlijkheid van schermdoeken en kunststof materialen is ons allen bekend. Het is nog niet mogelijk gebleken om de bijdrage aan de brandvoortplanting door schermdoeken terug te dringen.3 Schermdoek is een kunststof materiaal. Als een schermdoek eenmaal vlam heeft gevat, dan plant brand zich met een verbazingwekkende snelheid voort. Het schermdoek heeft dan de functie gekregen van vlamverspreider.4 10 Conclusie 1 (de enige onafhankelijke conclusie) van de Europese octrooiaanvrage nr. 0 109 951 luidt als volgt: A green-house curtain or the like of the kind comprising strips of a flexible material, such as foil strips, which by means of textile threads engaging the strips are connected to each other, characterized in, that the strips (10), at least partly consist of a low emitting material or a material which reflects and/or absorbs heat radiation, that the width of the strips corresponds to the interval space between the connecting treads in the logitudinal direction of the material paths, e.g. the wales so that the strips are located edge to edge close to each other with only the wales therebetween, forming an essentially unbroken, connected surface, that the connecting threads (13) to a considerable extent are located on one of the sides of the fabric, preferably the underside, that the textile threads consist of a material which by influence from heat is shrinkable and by capillary effect is damp keeping and that the strips are thermomechanically fixed to the yarn framework, formed by the textile treads. 11 Onbetwist is dat het kasscherm volgens conclusie 1 van het octrooi van Svensson in wezen vrijwel alle elementen vertoont van het kasscherm volgens voormelde Europese octrooiaanvrage, behalve die welke in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi zijn genoemd, te weten: a dat de stroken van flexibel materiaal bestaan uit een kunststoffoelie die halogeen of fosfor bevat; b dat ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken zijn gelamineerd met genoemde stroken; 2

Verzekerd van een brandveilig bedrijf, blz. 9 Verzekerd van een brandveilig bedrijf, blz. 18 4 Aanbevelingen Brandpreventie Glastuinbouw, blz. 7

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

c dat het garensysteem, althans ten dele, bestaat uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan. 12 Daarmee komt de Europese octrooiaanvrage 0 109 951 (veel) dichter bij de uitvinding volgens het octrooi dan de door Svensson aangehaalde publicaties. 13 De schermen welke Bonar voor de prioriteitsdatum heeft geproduceerd en verhandeld onder de codes respectievelijk E-AL P55 en E-AL P 77 komen evenwel nog dichter bij de uitvinding, aangezien bij deze schermen, behalve van alle in 0 109 951 voorkomende elementen, ook nog sprake is van laminering van de licht en/of warmte reflecterende stroken met de stroken van flexibel materiaal, zoals is gebleken uit waarneming van de monsters van die schermen welke door Bonar ter griffie van de rechtbank zijn gedeponeerd, terwijl dit technische aspect uiteindelijk ook niet door Svensson is weersproken. 14 Een en ander voert tot slotsom dat als meest nabije stand van de techniek wordt aangemerkt de door Bonar geproduceerde schermen. 15 De volgende stap in de probleem-oplossingsmethode houdt in het vaststellen van het objectieve technische probleem dat diende te worden opgelost. De EOB-richtlijnen vermelden het volgende over de vraag hoe dat kan geschieden: To do this one studies the application (or the patent), the closest prior art and the difference (also called ’the distinguishing features(s)’ of the invention) in terms of features (either structural or functional) between the invention and the closest prior art and then formulates the technical problem.5 16 Aan de hand van laatstgenoemd criterium kan het technische probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt als volgt worden geformuleerd: het moeilijk ontsteekbaar en daarmee brandwerend maken van het kasscherm volgens de stand van de techniek onder instandhouding van de reeds bestaande positieve eigenschappen van dat scherm op (onder meer) het gebied van UV-stabilisatie, lichtdoorlatendheid/lichtwerendheid, warmtevasthoudendheid en hanteerbaarheid. 17 De uitvinding volgens het octrooi lost dit probleem op door het verschaffen van een drietal maatregelen (de ’distinguishing features’ in de zin van het in r.o. 14 weergegeven criterium) in conclusie 1 welke, voor de goede orde, hieronder nogmaals worden vermeld: a de stroken van flexibel materiaal bestaan uit een kunststoffoelie die halogeen of fosfor bevat; b ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken zijn gelamineerd met genoemde stroken; c het garensysteem bestaat, althans ten dele, uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan. 18 Als laatste stap in de probleem-oplossingsmethode resteert ter beantwoording de vraag of de als voormeld door het octrooi geboden oplossing voor het in r.o 15 geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide. De guidelines van het EOB vermelden hierover het volgende: The question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have

3

5

Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.2.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves.6 19 Bonar grondt haar vordering tot vernietiging van het (Nederlands deel van) het octrooi op haar stelling dat het toepassen van de maatregelen als weergegeven onder 17 sub (a) en (c) op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman, die geconfronteerd werd met het probleem van de brandbaarheid van kasschermen volgens de stand van de techniek, voor de hand lag. Voor wat betreft maatregel (a) – het toepassen van kunststoffoelie die halogeen of fosfor bevat – heeft Bonar daartoe gewezen op het feit dat op de prioriteitsdatum een product verkrijgbaar was, genaamd PVDF SOLEF. Uit de op de prioriteitsdatum via folders en brochures vrij toegankelijke informatie omtrent dat product, afkomstig van de fabrikant Solvay, volgt, aldus Bonar, dat het hier gaat om een materiaal waarvan folies met een dikte van 5 tot 150 µm konden worden gemaakt, dat het materiaal waaruit het product is vervaardigd 59% fluor – zijnde een halogeen – bevat en dat dit product als zonwering werd gebruikt omwille van zijn goede weerstand tegen UV-straling en zijn goede vuurbestendigheid. De gemiddelde vakman zou derhalve, zonder dat daarvoor inventieve arbeid nodig was, begrijpen dat dit product zeer geschikt was om te worden toegepast in een kasscherm teneinde dit brandveilig(er) te maken, aldus nog steeds Bonar. 20 Het toepassen van maatregel (c) – het garensysteem geheel of ten dele uitvoeren in vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan – kan volgens Bonar al evenmin als inventief gelden. Daartoe heeft Bonar documentatiemateriaal overgelegd waaruit volgens haar valt af te leiden dat op de prioriteitdatum reeds brandvertragende garens op de markt waren, zoals het product Trevira CS van fabrikant Hoechst, dat werd verwerkt in gordijnen. Bovendien is dat garen, aldus Bonar, reeds in 1983 toegepast in een (geheel uit textiel bestaand) kasscherm. Het lag derhalve, zo stelt Bonar, voor de hand dat de gemiddelde vakman dat garen ook zou toepassen in een kasscherm volgens de stand der techniek teneinde dit minder ontvlambaar te maken. 21 De rechtbank stelt vast dat het bij de beantwoording van de inventiviteitsvraag inderdaad (slechts) gaat om de in r.o. 16 sub (a) en (c) vermelde maatregelen. Naar Bonar terecht heeft opgemerkt komt aan de maatregel sub (b) onvoldoende zelfstandige betekenis toe, nu deze in feite niet meer doet dan – via het reeds bekende lamineren – andermaal verwijzen naar het onder (a) reeds als kenmerk gegeven materiaal (toegepast in ’genoemde stroken’). 22 Anders dan Bonar is de rechtbank van oordeel dat het toepassen van de in r.o. 16 sub (a) en (c) vermelde maatregelen in een kasscherm volgens de stand der techniek inventief moet worden geacht, ook als de toegepaste materialen ieder voor zich op de prioriteitsdatum bekend en voorhanden waren. Waar het immers om gaat is, dat geenszins is komen vast te staan dat voor de hand lag dat het toepassen van de combinatie van bedoelde materialen zou leiden tot het doel van de uitvinding, welk doel niet slechts inhield het brandveiliger maken van het scherm maar ook (en juist) het handhaven van de andere positieve eigenschappen daarvan. 6

Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.3.

E I G E N D O M

3 1

Illustratief in dat verband is, dat Bonar niet heeft weersproken dat het – eerder – toepassen van brandvertragende garens in kasschermen weliswaar leidde tot een brandwerend scherm, doch dat dit scherm overigens slecht bruikbaar was vanwege het (komen te) ontbreken van andere eigenschappen, zoals voldoende waterdampdoorlatendheid. 22** De keuze van de materialen die de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi verschaft is dan ook geen juixtapositie van – casu quo een voor de hand liggende keuze uit – reeds bekende materialen, maar een keuze die berust op uitvinderswerkzaamheid en die daarmee inventief is. Voor de afhankelijke volgconclusies geldt hetzelfde. Dat betekent dat aan de vordering van Bonar de grondslag komt te ontvallen zodat die vordering zal worden afgewezen. 23 Bonar zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De rechtbank: wijst de vordering af; veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 241,– aan verschotten en € 1.808,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 4 Gerechtshof te Amsterdam, 9 maart 2006 (The 5th Element) Mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer Art. 13A, lid 1b en d BMW Het is niet aannemelijk dat er verwarringsgevaar is nu de merkhouder het merk gebruikt voor (een) café(diensten) in Amsterdam en gedaagde (onder dezelfde naam) een café in Alkmaar drijft. Daarom geen beroep op art. 13A, lid 1 sub b.1 Onvoldoende aannemelijk dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Art. 5 Hnw Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden. Amsterdam en Alkmaar liggen ver genoeg van elkaar om niet te hoeven vrezen voor verwarring. Art. 1 Aw Het interieur van de bar van eiser heeft niet een zodanig oorspronkelijk karakter en draagt niet in zodanige mate het persoonlijk stempel van de maker, dat daarop auteursrecht rust. Jeroen van Ham mede h.o.d.n. The 5th Element BV i.o. te Amsterdam, appellant, procureur mr. J.J. Braat, tegen Adrianus Josephus Christophorus Hageman h.o.d.n. The 5th Element te Alkmaar, geïntimeerde, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaat mr. A. Lof te Hoorn. ** N.B. de nummervolgorde van de Rovv. in het vonnis is niet juist: na 22 volgt 23 en 24. Red. 1 Zie de noot op blz. 34. Red.

3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

a Vzr. Rechtbank te Alkmaar, 22 september 2005 (mr. J.M. Vrakking ) 2 De uitgangspunten 2.1 Eiser is bestuurder van de vennootschap Van Ham Holding B.V. i.o., welke vennootschap op haar beurt weer bestuurder is van eiseres. 2.2 Eiseres exploiteert sedert november 2002 een horecabedrijf te Amsterdam, waaronder een café-bar. De bar is in 2002 geopend in de Warmoesstraat aldaar en in april 2005 is zij verhuisd naar de Reguliersdwarsstraat. Ten aanzien van de bar bezigt eiseres de (handels)naam THE 5TH ELEMENT. 2.3 Eiser heeft op 14 juli 2004 het Benelux woordmerk THE 5TH ELEMENT WODKA BAR doen registreren voor onder meer de warenklasse ’Bardiensten’. 2.4 Gedaagde drijft een eenmanszaak, een café-bar die sedert februari 2004 tevens de naam The 5th Element draagt. De bar heette voorheen Café Bascule. Het interieur van de bar werd aangepast/verbouwd en geschilderd. De naam The 5th Element staat onder meer vermeld op de luifel die op de gevel van het café is aangebracht. 2.5 In maart 2005 heeft gedaagde de domeinnaam the5thelement.nl doen registreren. 2.6 In september 2004 heeft de toenmalige raadsman van eisers gedaagde gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam The 5th Element te staken en het interieur van de bar zodanig te wijzigen dat er geen gelijkenis meer bestond met het interieur van de THE 5TH ELEMENT bar van eiseres. In juni 2005 heeft de huidige raadsvrouw van eisers gedaagde andermaal gesommeerd, nu ook om het gebruik van de domeinnaam the5thelement.nl te staken. Gedaagde heeft niet aan de sommaties voldaan. (...) 4 De gronden van de beslissing 4.1 In beginsel zijn beslissingen omtrent vorderingen die hun grond vinden in overtreding van intellectuele eigendomsrechten voorbehouden aan de bodemrechter. In dat verband wordt in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitdrukkelijk bepaald dat voorlopige maatregelen een tijdelijk karakter moeten hebben en dat er een termijn moet worden gesteld binnen welke een eis in hoofdzaak (bodemprocedure) moet worden ingesteld. 4.2 Een maatregel bij wege van voorziening, dus vooruitlopend op die hoofdzaak, kan dan ook slechts worden getroffen wanneer schade dient te worden beperkt en als aanstonds kan worden aangenomen dat de gepretendeerde overtreding plaatsvindt, dit niet in de laatste plaats vanwege het vaak ingrijpend karakter van het gevorderde. In de onderhavige procedure zou dat inhouden dat het interieur van gedaagdes café-bar geheel zou moeten worden gewijzigd en overgeschilderd en dat de luifel aan de voorzijde van het café zou moeten worden verwijderd, alles bij wijze van voorlopige maatregel. 4.3 De vorderingen van eisers voldoen niet aan de criteria als hiervoor bedoeld. 4.4 Een voorwaarde bij het inroepen van bescherming op grond van een intellectueel eigendomsrecht is dat er gevaar moet bestaan voor verwarring, in die zin dat een gemiddeld burger, geconfronteerd met het café van gedaagde, ervan uit gaat dat dit zonder meer gelieerd is aan het etablissement

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

van eisers. Eisers hebben in dat opzicht gesteld dat hun café landelijke en zelfs internationale bekendheid geniet, doch gedaagde heeft dat standpunt bestreden en eisers hebben vervolgens in onvoldoende mate hun stelling onderbouwd. Het is verder onwaarschijnlijk dat bezoekers van het café te Amsterdam naar Alkmaar zullen komen om daar vertier te gaan zoeken in het café van gedaagde omdat dit de naam The 5th Element voert. Dat laatste geldt ook ten aanzien van de gepretendeerde overtreding ingevolge de handelsnaamwetgeving. 4.5 In dat opzicht is mede van belang dat ter zitting is komen vast te staan dat het door gedaagde aangebrachte interieur, waarvan eisers stellen dat dit een kopie betreft van hun café in de Warmoesstraat, thans niet meer door eisers wordt gebezigd. Het café in de Warmoesstraat blijkt immers inmiddels een andere naam te dragen, het interieur is verregaand gewijzigd en het café in de Regulierdwarsstraat heeft een ander interieur. Het kan wel zo zijn dat auteursrecht op een dergelijk niet meer gebruikt interieur bestaat, maar de vraag is of eisers – er al van uitgaande dat er een overtreding plaatsvindt hetgeen niet is vast komen te staan – er belang bij hebben om terzake een voorziening te vragen. De stelling van eisers dat de interieuren volgens een bepaald concept worden gemaakt, hetgeen bescherming rechtvaardigt, is door gedaagde bestreden en vervolgens te vaag gebleven. 4.6 Eisers hebben betoogd dat het de bedoeling is franchiseondernemingen op te richten en dat zij vergaande onderhandelingen voeren met potentiële kandidaten in binnenen buitenland, dat genoemde kandidaten hebben afgehaakt in verband met de onderhavige procedure en dat zij, eisers, hierdoor aanzienlijke schade lijden. Gedaagde heeft die stelling bestreden en eisers hebben vervolgens geen enkel stuk in het geding gebracht of anderszins aannemelijk gemaakt dat zij schade lijden in de zin als door hen bedoeld. 4.7 Terzake het merkdepot is onvoldoende aannemelijk geworden dat eisers dit als zodanig hebben (voor)gebruikt, zodat vooralsnog niet van een merkinbreuk kan worden uitgegaan. Bovendien is de handelsnaam van gedaagde ouder dan het gedeponeerd merk. Overdracht van de domeinnaam van gedaagde is dan ook niet aan de orde. 4.8 Nu, tot slot, ook overigens vooralsnog onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde zodanig ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken ten nadele van eisers en/of afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen en reputatie van de door eisers gehanteerde benaming van hun café te Amsterdam, dat zulks als onrechtmatig jegens eisers moet worden gekwalificeerd, zullen de gevorderde voorzieningen worden geweigerd. 4.9 Eisers zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: weigert de gevorderde voorziening; veroordeelt eisers in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagde begroot op € 244,– aan verschotten en op € 816,– aan salaris procureur; verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

b Het Hof, enz. 3 Feiten De voorzieningenrechter heeft in het vonnis in 2.1 tot en met 2.6 een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 1 stelt Van Ham dat, anders dan de voorzieningenrechter in 2.3 vermeldt, zijn Benelux woordmerk luidt: THE 5TH ELEMENT VODKA BAR, terwijl hij in grief 2 aanvoert dat in 2.5 het tijdstip van registratie van de domeinnaam onjuist is vermeld, dit moet zijn maart 2004 in plaats van maart 2005. Volgens Hageman is sprake van kennelijke schrijffouten. Het hof zal bedoelde feiten dan ook verbeterd lezen. Daarnaast stelt Van Ham in zijn appèldagvaarding (sub 118) dat hij niet sedert november 2002 een horecabedrijf exploiteert, zoals in 2.2 vermeld, doch sedert oktober 2002. Het hof zal ook hiervan uitgaan. Voor het overige bestaat omtrent de feiten geen geschil zodat die (overige) feiten ook het hof tot uitgangspunt dienen. 4 Ontvankelijkheid 4.1 De inleidende dagvaarding vermeldt, evenals de pleitnotities in eerste aanleg, als eiser Van Ham tevens handelend onder de naam The 5th Element B.V. i.o. De voorzieningenrechter vermeldt evenwel in zijn vonnis als eisers: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE 5TH ELEMENT B.V. i.o. en 2. Jeroen VAN HAM. De appèldagvaarding wordt vervolgens uitgebracht overeenkomstig de vermelding in het vonnis. Hageman beroept zich erop (pleitnotities hoger beroep sub 3) dat de onderneming van Van Ham inmiddels wordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap en dat, voor zover de door Van Ham gepretendeerde rechten door bekrachtiging als bedoeld in art. 2:203 BW zijn overgegaan Van Ham in zijn vorderingen niet ontvankelijk dient te worden verklaard. 4.2 De raadsman van Van Ham heeft desgevraagd ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat er maar één procespartij is: Van Ham. Nu de voorzieningenrechter kennelijk abusievelijk in zijn vonnis is uitgegaan van twee partijen, zal het hof – gelet op hetgeen namens Van Ham is verklaard – in overeenstemming met de inleidende dagvaarding arrest wijzen tussen alleen Van Ham en Hageman, hetgeen in de kop van dit arrest tot uitdrukking is gebracht. 5 Beoordeling 5.1 Van Ham exploiteert sedert oktober 2002 een horecabedrijf aan de Warmoesstraat te Amsterdam met de (handels)naam The 5th Element. Van Ham heeft op 14 juli 2004 het Benelux woordmerk THE 5TH ELEMENT VODKA BAR doen registreren voor onder meer waren/dienstenklasse 43 (bardiensten, verstrekken van voedsel en dranken). In april 2005 heeft Van Ham een tweede bar geopend in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam. De naam The 5th Element is toen overgegaan naar laatstgenoemde bar. Hageman exploiteert in Alkmaar een café-bar, aanvankelijk genaamd De Bascule, doch na een omvangrijke verbouwing sinds februari 2004 genaamd The 5th Element. Deze naam staat onder meer vermeld op de luifel die op de gevel van de café-bar is aangebracht. In maart 2004 heeft Hageman de domeinnaam the5thelement.nl doen registreren. Hageman is in september 2004 namens Van Ham gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam The 5th Ele-

E I G E N D O M

3 3

ment te staken en het interieur van de bar zodanig te wijzigen dat het geen gelijkenis meer vertoont met het interieur van de (oorspronkelijke) bar The 5th Element van Van Ham (aan de Warmoesstraat). In juni 2005 is Hageman andermaal namens Van Ham gesommeerd, nu ook om het gebruik van de domeinnaam the5thelement.nl te staken. Aan deze sommaties heeft Hageman geen gevolg gegeven. (...) 5.3 Hageman betoogt (mva sub 17 slot) dat zijn handelsnaam ouder is dan het merkrecht van Van Ham en dat er derhalve een geldige reden bestaat voor het gebruik van die handelsnaam, terwijl zijns inziens omtrent relevant voorgebruik niets is komen vast te staan. Voorts verwijst Hageman (mva sub 36) naar het in eerste aanleg door hem gestelde, te weten dat Van Ham het gebruik van de handelsnaam The 5th Element heeft stilgelegd en dat de onderneming per 1 januari 2004 is gestaakt. 5.4 Vast staat dat Van Ham als eerste de naam The 5th Element voor een horecaonderneming heeft gebruikt. De stelling van Hageman dat de onderneming met die naam per 1 januari 2004 is gestaakt is door Van Ham gemotiveerd bestreden en vooralsnog niet aannemelijk gemaakt. Hageman zelf bezigt in dit verband de woorden: ’...het goed denkbaar is dat de onderneming enige tijd is stilgelegd ...’ en ’Is dat juist (cursiveringen, hof) dan heeft Hageman de oudste handelsnaamrechten ...’. Hetgeen Hageman heeft aangevoerd is dan niet genoegzaam om Van Ham een beroep op zijn merkrecht te ontzeggen. 5.5 Van Ham baseert zijn vorderingen met betrekking tot de naam primair op een handelen van Hageman in strijd met art. 13A lid 1 sub b BMW (inleidende dagvaarding sub 25). Hageman brengt daar achtereenvolgens tegen in dat geen sprake is van een sterk merk, dat het merk niet wordt gebruikt voor waren of diensten maar als handelsnaam, dat het merk feitelijk anders wordt gebruikt, dat het merk onbekend is – het betreft een gewoon café in Amsterdam zoals er zo vele zijn – en dat geen sprake is van verwarringsgevaar. 5.6 Wat het verwarringsgevaar betreft voert Van Ham aan (appèldagvaarding sub 59) dat de voorzieningenrechter te veel gewicht heeft toegekend aan het al dan niet landelijk of internationaal bekend zijn van zijn onderneming. Die bekendheid kan volgens Van Ham weliswaar als bijkomende omstandigheid worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar maar niet als belangrijkste element; zelfs als zijn merk geen bekendheid zou hebben – quod non – dan kan die vaststelling op zich niet tot het oordeel leiden dat geen sprake is van verwarringsgevaar, aldus Van Ham. 5.7 Deze stelling kan niet worden aanvaard. Een merkrecht heeft niet als rechtsgevolg dat de merkhouder een alleenrecht verkrijgt op ieder gebruik van het gedeponeerde teken. De merkhouder kan zich op grond van zijn merkrecht slechts verzetten tegen de vormen van gebruik genoemd in art. 13A lid 1 BMW. Voor een gegrond beroep op 13A lid 1 sub b BMW dient Van Ham derhalve voldoende aannemelijk te maken dat door het gebruik van Hageman van de handelsnaam The 5th Element en de domeinnaam the5thelement de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dat voor dezelfde diensten gebruikte teken en het merk, waardoor verwarring ontstaat. Vast staat dat Van Ham één café exploiteert in Amsterdam onder de naam van het door hem gedeponeerde dienstmerk The 5th Element Vodka Bar. Dat zijn bar onder-

3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

deel uitmaakt van een franchiseonderneming van The 5th Element bars (inleidende dagvaarding sub 6 en 9, appèldagvaarding sub 34 en 86 e.v.) is door Hageman gemotiveerd betwist en voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De door Van Ham overgelegde correspondentie is weinig concreet en hij heeft deze stelling verder niet met stukken onderbouwd. Van Ham stelt wel dat de bar in een landelijk tijdschrift wordt genoemd maar dat betekent nog niet dat de bar bij een relevant publiek bekendheid geniet. Ook de omstandigheid dat een paar bezoekers veronderstelden dat de bar in Alkmaar onderdeel uitmaakte van de (franchise)onderneming van de bar in Amsterdam (productie 12 Van Ham) is daartoe onvoldoende. Van bekendheid buiten het lokale niveau van geïnteresseerde barbezoekers in Amsterdam, onderscheidenlijk Alkmaar, is onvoldoende gebleken om verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek te kunnen aannemen. Het beroep van Van Ham op een handelen van Hageman in strijd met art. 13 A lid 1 sub b BMW moet derhalve worden verworpen. 5.8 Subsidiair beroept Van Ham zich op schending door Hageman van art. 13 A lid 1 sub d BMW. Nu Van Ham evenwel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat door het gebruik van het teken door Hageman, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk moet ook dit beroep worden verworpen. 5.9 Met betrekking tot de beweerde inbreuk door Hageman op zijn handelsnaam voert Van Ham aan dat het om identieke ondernemingen gaat die beide in Noord-Holland zijn gevestigd, eenzelfde soort publiek hebben en beide actief zijn op internet. Door een en ander is volgens Van Ham bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten, welke verwarring ook daadwerkelijk is ontstaan. Hierbij verwijst Van Ham naar het door hem ter zake van de inbreuk op zijn merkrecht gestelde. 5.10 Hageman bestrijdt dat de aard van de ondernemingen identiek is. Naar zijn zeggen richt hij zich op muziek als 5th element en Van Ham op wodka, terwijl ook de uitstraling van de bars niet dezelfde is. Ten slotte is zijns inziens tegenwoordig iedere onderneming actief op internet (pleitnotities hoger beroep sub 10). 5.11 Naar het voorlopig oordeel van het hof is vrees voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden nu deze doorgaans in de avonduren wordt bezocht. Amsterdam en Alkmaar liggen om die reden ook voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring, ook niet indien Hageman zich onder de naam the5thelement.nl manifesteert op internet. 5.12 Aangezien vooralsnog moet worden geoordeeld dat Hageman geen inbreuk maakt op het merkrecht of het handelsnaamrecht van Van Ham bestaat onvoldoende grond voor een gebod om de domeinnaam aan Van Ham over te dragen. 5.13 Van Ham beroept zich voorts erop dat hij auteursrechthebbende is op het interieur van de bar en dat het interieur van de bar van Hageman aan te merken is als een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking van het interieur van Van Ham (appèldagvaarding sub 74). Die ongeoorloofde nabootsing draagt volgens hem bij aan het verwarringsgevaar.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

5.14 Het hof stelt voorop dat de bar die Van Ham thans onder de naam The 5th Element drijft in de Reguliersdwarsstraat, naar ter zitting in hoger beroep is gebleken, niet is voorzien van een op de bar van Hageman gelijkend interieur. In zoverre gaan de klachten van Van Ham derhalve niet op. Voor zover hij meent dat het interieur van de bar die hij nog drijft in de Warmoesstraat auteursrechtelijk beschermd is, en dat Hageman inbreuk maakt op dit recht, is van belang dat vooralsnog onvoldoende is gebleken dat het door Van Ham bedoelde interieur een zodanig oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt dat daarop een auteursrecht kan rusten. De enkele omstandigheid dat het interieur van deze bars een lichte kleur heeft en enkele gelijke – van derden betrokken – lichtarmaturen, is daarvoor in ieder geval onvoldoende. 5.15 Met betrekking tot de door Van Ham gestelde onrechtmatige daad aan de zijde van Hageman voert Van Ham slechts aan (dagvaarding eerste aanleg sub 61, appèldagvaarding sub 108) dat Hageman onrechtmatig jegens hem handelt omdat hij welbewust de naam en het interieur van Van Ham heeft overgenomen. Dat Hageman los van de beweerde schending van zijn merkrecht, zijn handelsnaamrecht en zijn auteursrecht ook overigens onrechtmatig jegens hem handelt is door Van Ham onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het enkele feit dat Van Ham de aanduiding the5thelement niet kan gebruiken voor het nl.domein is in ieder geval onvoldoende. 5.16 Een en ander betekent dat de grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, falen. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve te worden bekrachtigd. Van Ham zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep. 6 Beslissing bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Van Ham in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hageman begroot op € 2.973,–; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Noot Merkrecht voor een beperkt territoir? Men ziet niet vaak dat bij de beoordeling van merkenrechtelijk verwarringsgevaar rekening wordt gehouden met het (beperkte) geografische bereik van het (gebruik van het) eisende merk. Ik vraag mij ook af of men daar goed aan doet. De bescherming van een gemeenschapsmerk zou, als dit aspect daarbij in ogenschouw zou worden genomen, proporties (kunnen) krijgen die slecht sporen met de bedoelingen van het gemeenschapsmerken-systeem; en het is niet aannemelijk dat de bescherming onder het – geharmoniseerde – Beneluxrecht volgens wezenlijk andere uitgangspunten verloopt dan die volgens de GemMVo. Het ging hier bovendien om een merk dat minder dan vijf jaar tevoren was gedeponeerd (en ingeschreven). Zulke merken worden beschermd, ook als zij in het geheel niet worden gebruikt. Ook in dat opzicht treft het als ongerijmd om, met het oog op het beperkte geografische bereik van het gebruik dat er in feite wél heeft plaatsgehad, de bescherming

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

te beperken. Het treft dan echter ook als ongerijmd om een dergelijke beperking toelaatbaar te achten nadat de eerste vijf jaar zijn verstreken. Men vraagt zich trouwens af wat er, bij aanvaarding van het in deze zaak toegepaste uitgangspunt, terecht zou (kunnen) komen van de bescherming van ’exportmerken’ – hoewel Benelux- en Gemeenschapsmerken-regelingen die bescherming toch wel degelijk beogen. ’Exportmerken’ worden immers naar hun aard niet in het binnenland ten opzichte van een relevant publiek gebruikt, zodat verwarringsgevaaar ten opzichte van een binnenslands gebruikt teken altijd twijfelachtig zal zijn. Over de vraag hoe deze beschouwingen te combineren zijn met het merkenrechtelijke uitgangspunt dat onderscheidend vermogen, en in verband daarmee beschermingsomvang, geen statische gegevens zijn, maar met name onder invloed van het daadwerkelijke gebruik van het merk kunnen toe- of afnemen, ben ik nog niet uitgepiekerd. Het valt tenslotte nog op dat het hof zijn beoordeling baseert op art. 13A lid 1 sub b BMW (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE), terwijl niet is vastgesteld – en ook niet dadelijk aannemelijk is – dat het gebruik van het aangevochten teken plaatsvond voor (soortgelijke) waren of diensten – het heeft er eerder de schijn van dat alleen van gebruik als handelsnaam sprake was. J.L.R.A.H.

Nr. 5 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 november 2005 (Oog in Oog/Oog voor Oog) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 13A, lid 1b BMW Het enkele teken ’oog’ is al nauwelijks aan te merken als een gebruikelijke aanduiding voor een brillenwinkel. Voor OOG IN OOG geldt nog sterker dat het voor het publiek niet direct duidelijk zal zijn dat dit in feite een beschrijving is van de waren en diensten die onder die noemer zullen worden aangeboden. Zonder meer is het geen verwijzing naar een brillenwinkel. Bovendien heeft het een dubbele lading, doordat het enerzijds verwijst naar de plaats en de bestemming (de ogen) van het belangrijkste product van een brillenwinkel (een bril) en anderzijds een fantasievol gebruik maakt van het gezegde oog in oog staan. Deze verborgen verwijzing verleent het teken OOG IN OOG een sterker onderscheidend vermogen. Er is een sterke mate van overeenstemming van OOG VOOR OOG met dit merk. In beide wordt immers tweemaal gebruik gemaakt van het bestanddeel ’oog’, verbonden met een voorzetsel. Enkel dit voorzetsel verschilt. Dat maakt dat er zowel auditief als visueel sprake is van een zeer grote gelijkenis. Aannemelijk is dat bij een groot deel van het in aanmerking komende publiek het onderscheid bestaande uit een ander voorzetsel in het geheel niet zal worden opgemerkt. Petrus Hubertus Maria van den Wijngaart mede h.o.d.n. Oog in Oog te Weesp, eiser, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. I.E.M. Verheijen te Amsterdam, tegen Edwin Peter Daniël Raghunath mede h.o.d.n. Oog voor Oog te Gouda, gedaagde, procureur mr. A.P. Pouw.

E I G E N D O M

3 5

1 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 19 oktober 2005 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1 Van den Wijngaart voert sinds 1 januari 1983 een optisch bedrijf. Hij voert deze onderneming vanaf 1997 onder de naam OOG IN OOG. De onderneming is gevestigd te Amsterdam. 1.2 Van den Wijngaart is houder van het woordmerk OOG IN OOG, dat op basis van een depot van 19 augustus 1996 onder nummer 604714 is ingeschreven in het Beneluxmerkenregister voor de waren en diensten in de klassen 5 (onderhouds-, bewaar- en reinigingsvloeistoffen voor contactlenzen en brillen), 9 (optische instrumenten en artikelen; brillen en contactlenzen, onderdelen van en toebehoren voor voornoemde producten, voor zover begrepen in deze klasse) en 42 (diensten van een opticie¨ n). 1.3 Raghunath voert sinds 2001 een optisch bedrijf onder de naam OOG VOOR OOG. Zijn onderneming is gevestigd in Moordrecht. 2 De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2.1 Van den Wijngaart vordert – zakelijk weergegeven – Rahunath te veroordelen om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken OOG VOOR OOG of een daarmee overeenstemmend teken te staken, met nevenvorderingen en de bepaling van een dwangsom. 2.2 Daartoe voert Van den Wijngaart aan dat Raghunath inbreuk maakt op zijn woordmerk OOG IN OOG nu het teken OOG VOOR OOG overeenstemt met zijn merk. Voorts stelt hij dat Raghunath inbreuk maakt op zijn handelsnaamrecht. Verder stelt hij dat Raghunath onrechtmatig handelt door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met de tekens die Van den Wijngaart gebruikt ter onderscheiding van zijn dienstverlening, zodat sprake is van oneerlijke concurrentie. 2.3 Raghunath voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, nu gedaagde woonachtig is in het arrondissement ’s-Gravenhage. Aan de orde is de vraag of het gebruik van het teken OOG VOOR OOG door gedaagde inbreuk oplevert op het merk OOG IN OOG van eiser. Ter onderbouwing van zijn stelling dat van een dergelijke inbreuk sprake is, beroept eiser zich primair op artikel 13A lid 1 onder b jo. artikel 39 BMW. Ingevolge de eerstgenoemde bepaling kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht onder meer verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat verwarring ontstaat bij het publiek, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie met het merk. In artikel 39 BMW worden de bepalingen van de Benelux-Merkenwet van overeenkomstige toepassing verklaard op diensten. 3.3 De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide

3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek – waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort waren en diensten – verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het teken en de rechthebbende op het merk (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan zijn de onderscheidingskracht van het merk en meer bepaald de bekendheid daarvan. 3.4 Gedaagde stelt dat het merk OOG IN OOG een geringe mate van ’onderscheidendheid’ toekomt. Het zou voor de hand liggen voor een opticie¨ n of brillenwinkel een naam te kiezen waarin het bestanddeel ’oog’ voorkomt. De rechtbank begrijpt dat gedaagde hiermee betwist dat het merk OOG IN OOG voldoende onderscheidend vermogen toekomt. Daaromtrent wordt het volgende overwogen. 3.5 Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren. Het gaat erom of het teken als geheel genomen, het deze consument mogelijk maakt de betrokken waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 3.6 In dit geval gaat het, kort gezegd, om een brillenwinkel. Het enkele teken ’oog’ is, anders dan gedaagde stelt, al nauwelijks aan te merken als een gebruikelijke aanduiding voor een brillenwinkel. Waar het echter om gaat is het teken als geheel. Voor OOG IN OOG geldt nog sterker dat het voor het publiek niet direct duidelijk zal zijn dat dit in feite een beschrijving is van de waren en diensten die onder die noemer zullen worden aangeboden. Zonder meer is het geen verwijzing naar een brillenwinkel. Bovendien heeft het een dubbele lading, doordat het enerzijds verwijst naar de plaats en de bestemming (de ogen) van het belangrijkste product van een brillenwinkel (een bril) en anderzijds een fantasievol gebruik maakt van het gezegde oog in oog staan. Deze verborgen verwijzing verleent het teken OOG IN OOG een sterker onderscheidend vermogen. 3.7 Naar voorlopig oordeel heeft het teken OOG IN OOG dan ook voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen fungeren. 3.8 Voorts is er naar voorlopig oordeel sprake van een sterke mate van overeenstemming tussen het merk OOG IN OOG en het teken OOG VOOR OOG. In zowel het merk als het teken wordt immers tweemaal gebruik gemaakt van het bestanddeel ’oog’, verbonden met een voorzetsel. Enkel dit voorzetsel verschilt. Dat maakt dat er zowel auditief als visueel sprake is van een zeer grote gelijkenis tussen merk en teken. Aannemelijk is dat bij een groot deel van het in aanmerking komende publiek het onderscheid bestaande uit een ander voorzetsel, in het geheel niet zal worden opgemerkt. Merk en teken zullen dan als identiek worden ervaren. Voorzover het verschil wel wordt opgemerkt blijft staan dat de overeenkomst, auditief en visueel, zo groot is dat op zijn minst de indruk kan worden gewekt dat er een verband

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

bestaat tussen de ondernemingen van eiser en gedaagde, temeer omdat het hier om (exact) dezelfde soort waren en diensten gaat. 3.9 De verwarringwekkende overeenstemming tussen het merk OOG IN OOG van eiser en teken OOG VOOR OOG van gedaagde, brengt met zich mee dat de vordering van eiser op de primaire merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is. De omstandigheid dat beide partijen zich op een geografisch verschillende markt bevinden doet daar niet aan af. Als merkhouder heeft eiser immers een uitsluitend recht in de gehele Benelux. 3.10 Nu vaststaat dat eiser het merk OOG IN OOG toekomt en de handelsnaam OOG VOOR OOG van gedaagde daarvan in slechts geringe mate afwijkt is ook de op artikel 5a Handelsnaamwet gegronde vordering toewijsbaar. In dat licht behoeft de vordering gegrond op onrechtmatige daad geen behandeling meer. 3.11 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de hoofdvordering op de wijze als hierna vermeld zal worden toegewezen. Eiser heeft geen termijn verbonden aan zijn vordering. Aan gedaagde zal een redelijke termijn worden vergund om aan de uit te spreken veroordeling te voldoen. 3.12 Daargelaten nog de vraag of eiser daarbij spoedeisend belang heeft, zal de nevenvordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding worden afgewezen, nu onvoldoende is vast komen te staan dat eiser schade heeft geleden. 3.13 Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding. 3.14 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. Beslissing: De voorzieningenrechter: verbiedt Raghunath om vanaf 2 maanden na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het teken ’OOG VOOR OOG’, danwel enig ander met het woordmerk ’OOG IN OOG’ op verwarrende wijze overeenstemmend teken; bepaalt dat Raghunath een dwangsom verbeurt van € 500,– voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat Raghunath in strijd met deze veroordeling handelt, met een maximum van € 20.000,–; veroordeelt Raghunath in de kosten van dit geding, aan de zijde van Van den Wijngaart tot op deze uitspraak begroot op € 816,– aan salaris procureur, € 244,– aan griffierecht en € 85,60 aan dagvaardingskosten; bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechtelijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Van den Wijngaart niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, zijn eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Raghunath een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 6 Gerechtshof te Amsterdam, 4 mei 2006 (Aldi/(Ben) Aldim) Mrs. N. van Lingen, R.J.F. Thiessen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell Art. 13A, lid 1d BMW De merken van Aldi Einkauf zijn zeer bekend bij het algemene publiek en bezitten mede daardoor een groot onderscheidend vermogen. Deze merken hebben dan ook een relatief grote beschermingsomvang. Van de beide door Benaldim gebruikte tekens (Aldim supermarkt en Ben Aldim supermarkt), ieder in zijn geheel bezien, is het dominante bestanddeel ALDIM verreweg het meest kenmerkend en onderscheidend. Aan het bestanddeel ’supermarkt’ komt in dit verband nauwelijks betekenis toe nu het zuiver beschrijvend is en bovendien in een kleiner lettertype dan het bestanddeel ALDIM wordt afgebeeld. Ook het bestanddeel ’Ben’ is niet onderscheidend voor het gevoerde teken nu dit deel in het gehele teken bijna wegvalt omdat het in een nog kleiner lettertype dan het bestanddeel ’supermarkt’ en in een andere schrijfwijze is vermeld in de linkerbovenhoek van het bestanddeel ALDIM, en bovendien in een andere minder in het oog springende kleur is aangebracht. Bij een vergelijking tussen enerzijds de merken Aldi Einkauf en anderzijds de door Benaldim gebruikte tekens stemmen deze laatste in zodanige mate in hun totaalindruk visueel en auditief overeen met zowel het woordmerk ALDI als het beeldmerk van Aldi Einkauf dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd. Voorts is van belang dat partijen in dezelfde branche van supermarkten voor het algemene publiek werkzaam zijn alsmede dat voor Benaldim geen geldige reden bestaat voor het gebruik van deze tekens. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Aldi Einkauf. (Anders: Vzr.) 1 Aldi Einkauf GmbH & Co OHG te Essen, Duitsland, 2 Aldi Holding BV te Culemborg, appellanten, procureur mr. G.W. Kernkamp, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht, tegen 1 Benaldim Supermarkt, voorheen Aldim Supermarkt, 2 Yunus Altuntas, 3 Hanife Altuntas-Babacan allen te Amersfoort, geïntimeerden, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaat mr. L. de Leon te Utrecht. a Vzr. Rechtbank te Utrecht, 1 september 2005 (mr. E.A. Messer) 2 De vaststaande feiten 2.1 Aldi houdt zich onder meer bezig met – kort weergegeven – het verrichten van algemene dienstverlening aan andere vennootschappen. Deze andere vennootschappen, de regiokantoren van Aldi, houden zich bezig met de exploitatie van een supermarkt. 2.2 Aldim heeft op 18 februari 2005 in Amersfoort een supermarkt geopend onder de naam Aldim Supermarkt. 2.3 Aldi Einkauf heeft bij het Benelux-Merkenbureau enige merken geregistreerd voor waren en voor diensten. Onder de nummers 476296, 518179 en 522048 is het woord ’ALDI’ in hoofdletters en zonder bijzondere schrijfwijze geregistreerd voor een uitgebreide reeks van voedingsmiddelen en zogeheten non-foodartikelen. In dezelfde vorm is dit

E I G E N D O M

3 7

woord onder nummer 155230 tevens geregistreerd voor bepaalde, nader omschreven diensten. 2.4 Onder nummer 512708 is het woord ’ALDI’ in de hierna afgebeelde vorm geregistreerd voor dezelfde diensten waarvoor het onder 2.3 genoemde merk onder nummer 155230 is geregistreerd.

2.5 Onder nummer 548962 is het hierna weergegeven beeldmerk geregistreerd voor dezelfde voedingsmiddelen en non-foodartikelen als waarvoor het onder 2.3 bedoelde merk onder nummer 476296 is geregistreerd.

2.6 Aldi Einkauf heeft aan Aldi Holding een licentie verleend voor het gebruik van de genoemde merken. 2.7 Aldi plaatst elke week in landelijke en regionale dagbladen een advertentie, waarin zij telkens haar beeldmerk gebruikt in de hierna afgebeelde vorm en tevens de hierna afgebeelde slagzin publiceert. Dit beeldmerk en deze slagzin gebruikt Aldi ook in haar actiefolders.

3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2.8 Aldim voert voor haar winkel de naam ’Aldim Supermarkt’. Deze naam staat op haar winkel als volgt afgebeeld:

2.9 Aldim heeft ter gelegenheid van de opening van haar supermarkt een zogeheten flyer rondgestuurd, waarop haar naam op de volgende wijze was afgedrukt:

3 Het geschil en de beoordeling ervan 3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering het volgende in: a Aldim moet op straffe van een dwangsom ieder gebruik van de handelsnaam ’Aldim’ staken; b De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, zoals bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, moet bepaald worden op zes maanden na de datum van betekening van dit vonnis. 3.2 De stellingen van Aldi en het verweer van Aldim komen in het volgende voor zoveel nodig aan de orde. 3.3 Aangezien Aldi haar vordering mede heeft gebaseerd op het merkenrecht zoals neergelegd in de BeneluxMerkenwet (BMW), wordt ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BMW vastgesteld dat van de vordering kennis genomen kan worden, nu de vestigingsplaats respectievelijk de woonplaats van Aldim in dit arrondissement is gelegen. 3.4 In deze zaak gaat het om de vraag of het door Aldim gebruikte teken inbreuk maakt op één of meer van de merkrechten van Aldi en op de handelsnaam van Aldi. Voor het antwoord op deze vraag is het volgende van belang. 3.5 Ten aanzien van de gestelde merkinbreuk moet worden voorop gesteld dat de vraag of er van een inbreuk sprake is, in dit geval moet worden beantwoord aan de hand van de eisen die daarvoor in artikel 13, onderdeel A, lid 1, aanhef en sub b, sub c en sub d, BMW zijn neergelegd. Daartoe moet volgens vaste rechtspraak het aangevallen teken vergeleken worden met het merk zoals dit is geregistreerd. Daarbij komt het – eveneens volgens vaste rechtspraak – met name aan op de totaalindruk, terwijl aan de overeenstemming meer belang toekomt dan aan de mate van verschil. 3.6 In dit geval geldt voor het teken van Aldim dat dit teken steeds, tot op de prijskaarten in de prijskaarthouders toe, is gebruikt op de wijze zoals hiervoor onder 2.9 is afgebeeld, dat wil zeggen tezamen met het onderschrift ’supermarkt’ in witte letters op een blauwe balk. Hoewel het woord ’supermarkt’ op zich zelf een beschrijvend karakter heeft en dus niet als een onderscheidend of dominant onderdeel kan worden aangemerkt, brengt die blauwe balk met onderschrift wel mee dat de totaalindruk van het teken van Aldim – anders dan uit de stellingen van Aldi volgt – niet uitsluitend bepaald wordt door het woord ’ALDIM’. Daarbij geldt

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

echter dat het woord ’supermarkt’ zuiver beschrijvend is en dat het in rood uitgevoerde woord ’ALDIM’ het dominante en onderscheidende onderdeel vormt. 3.7 Voor de merken van Aldi geldt dat deze drie vormen omvatten, te weten (i) het woord ALDI in hoofdletters, maar zonder bijzondere schrijfwijze; (ii) het woord ALDI in dikke, strak-gestileerde hoofdletters, zoals hiervoor afgebeeld onder 2.4; en (iii) het beeldmerk zoals hiervoor afgebeeld onder 2.5. Voor de vergelijking kan de onder (i) genoemde vorm buiten beschouwing blijven. Voor deze vorm geldt dat weliswaar het woord ALDI in hoofdletters is geschreven, doch een bepaald lettertype of een bepaalde stijl voor de weergave van het woord is daarmee niet vastgelegd. Zoals echter blijkt uit de stellingen en de stukken van Aldi – die op dit punt onweersproken zijn gebleven – heeft Aldi dit woordmerk steeds gebruikt in de onder (ii) bedoelde vorm, waarbij de letters bovendien steeds in blauw op een witte achtergrond of in wit op een blauwe achtergrond staan afgedrukt. Voor zover Aldi op dit punt nog heeft gewezen op de rode balk die zij in haar wekelijkse advertenties gebruikt op de wijze zoals hiervoor onder 2.7 is afgebeeld, kan dit als onderdeel van de merken van Aldi niet in de vergelijking worden betrokken, nu die balk geen deel uitmaakt van de geregistreerde merken. Een intensief gebruik van een woord of een beeld brengt op zichzelf immers nog geen merkrecht mee. 3.8 Bij de vergelijking zal eerst het woordmerk van Aldi aan de orde komen en vervolgens het beeldmerk van Aldi. 3.9 Wordt het (gehele) teken van Aldim vergeleken met het woordmerk van Aldi in de bedoelde vorm, dus met de thans voor Aldi karakteristiek te achten lettervorm in blauw op wit of in wit op blauw, dan leidt dit tot het oordeel dat er een mate van overeenstemming bestaat die niet als ondergeschikt kan worden aangemerkt, doordat het onderscheidende woord in het teken van Aldim zij het niet in kleur, dan toch in vorm grotendeels overeenstemt met het woordmerk van Aldi. Deze overeenstemming gaat vooralsnog echter niet zodanig ver, dat daardoor bij het publiek verwarring tussen het teken en het merk zou kunnen ontstaan, zoals door artikel 13, onderdeel A, lid 1, aanhef en sub b, BMW wordt vereist. Weliswaar worden zowel het teken als het merk gebruikt voor een supermarkt en heeft Aldi ook vestigingen in de omgeving van de supermarkt van Aldim, doch niet aannemelijk is dat consumenten in de winkel van Aldim zullen denken dat zij kopen bij een supermarkt van Aldi of een met Aldi gelieerde onderneming. Daarbij komt belang toe aan de winkelaanduiding boven de pui van de winkel en aan de uitstraling van de winkel. De buiten in kratten uitgestalde groenten en fruit zijn veeleer kenmerkend voor winkels die onder meer door Turkse en Marokkaanse eigenaren worden gedreven, terwijl ook de prominente vermelding ’100% halal’ op de winkelpui niet aan een Aldi-supermarkt doet denken. Voor zover Aldi in dit kader nog heeft gewezen op de winkelindeling, de koelvitrines, de diepvrieskisten en de kassa’s, gaat het vooralsnog om kenmerken die in het algemeen eigen zijn aan supermarkten. Aldi heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar supermarkten zich op die punten op bijzondere wijze van andere supermarkten onderscheiden. 3.10 Evenmin is aannemelijk dat door de hiervoor bedoelde overeenstemming tussen het teken van Aldim en het woordmerk van Aldi een gevaar voor verwatering van het merk of

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

voor een ongerechtvaardigd voordeel voor Aldim zou kunnen ontstaan, zoals door artikel 13, onderdeel A, lid 1, aanhef en sub c dan wel sub d, BMW wordt vereist. Verwatering valt niet te vrezen, reeds omdat het merk van Aldi al vele jaren in heel Nederland en ook daarbuiten grote bekendheid geniet, terwijl de winkel van Aldim pas op 18 februari 2005 is geopend en er geen aanwijzingen zijn dat het teken van Aldim bekendheid geniet of in de toekomst zal genieten in een wijdere omgeving dan waar de supermarkt van Aldim is gevestigd. Een mogelijk ongerechtvaardigd voordeel voor Aldim is onaannemelijk, nu de winkel van Aldim bepaald niet de indruk wekt een Aldi-supermarkt te zijn. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 3.9 is overwogen ten aanzien van de aanduiding boven de winkelpui en de uitstraling van de winkel. 3.11 Een en ander leidt tot de conclusie dat het teken van Aldim geen inbreuk maakt op het woordmerk van Aldi. 3.12 Thans komt de vergelijking van het teken van Aldim met het beeldmerk van Aldi aan de orde. Op dit punt moet geoordeeld worden dat globaal gezien de totaalindruk van het teken weinig overeenstemming vertoont met de totaalindruk van het beeldmerk. De overeenstemming beperkt zich in deze vergelijking tot het feit dat in de woorden ’ALDI’ respectievelijk ’ALDIM’ vier letters in hun vorm – niet in de kleur – grotendeels (de ’A’ in ’ALDIM’ bestaat uit een driehoek) overeenstemmen. Deze overeenstemming moet vooralsnog van ondergeschikt belang worden geacht, nu het beeldmerk van Aldi zozeer gedomineerd wordt door een grote, apart gestileerde ’A’, dat die ’A’ meer bepalend voor de totaalindruk moet worden geacht dan het woord ’ALDI’. Voor zover Aldi op dit punt nog heeft gewezen op het onderschrift ’markt’ dat zij zelf telkens in advertenties in de krant als onderschrift heeft toegevoegd aan dit beeldmerk, geldt dat dit onderschrift niet voorkomt in het beeldmerk zoals dit is geregistreerd. Voor zover Aldi dit beeldmerk steeds op de bedoelde wijze, dus mét het bijgevoegde onderschrift, heeft gebruikt, kan dit gebruik niet meebrengen dat het bedoelde onderschrift als een onderdeel van het geregistreerde beeldmerk wordt beschouwd. De slotsom is dat het teken van Aldim te weinig gelijkenis met het beeldmerk van Aldi vertoont om te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13, onderdeel A, lid 1, aanhef en sub b, sub c en sub d, BMW. 3.13 Nu uit het voorgaande volgt dat het teken van Aldim vooralsnog geen inbreuk maakt op de merkrechten van Aldi, moet onderzocht worden of de handelsnaam van Aldim op grond van de Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk maakt op de rechten van Aldi. 3.14 Op dit punt moet allereerst worden geoordeeld dat de handelsnaam van Aldim, zoals vereist door artikel 5 Hnw, slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Aldi, nu kleur en lettertype daarbij niet van belang zijn en in de handelsnaam van Aldim de zuiver beschrijvende toevoeging ’supermarkt’ buiten beschouwing moet blijven. Onvoldoende aannemelijk is echter dat door de handelsnaam van Aldim bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan tussen de beide ondernemingen, zoals door genoemd wetsartikel eveneens wordt vereist. Weliswaar gaat het om ondernemingen van dezelfde aard, te weten een supermarkt, en heeft Aldi ook vestigingen in de omgeving van de supermarkt van Aldim, doch het grote verschil in bekendheid van de beide handelsnamen en de andere uitstraling

E I G E N D O M

3 9

van de winkel van Aldim brengen mee dat consumenten in de winkel van Aldim niet zullen denken dat zij kopen bij een supermarkt van Aldi of een met Aldi gelieerde onderneming. Verwezen wordt naar hetgeen op deze punten reeds is overwogen onder 3.9 en 3.10. 3.15 Voorts wordt overwogen dat ten aanzien van artikel 5a Hnw de vraag rijst of het hier wel gaat om een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van het merk van Aldi. Voor het beeldmerk van Aldi gaat dat niet op, gezien hetgeen hiervoor onder 3.12 ten aanzien van dat beeldmerk is overwogen. Indien wordt aangenomen dat er ten aanzien van het woordmerk van Aldi wél sprake is van een slechts geringe afwijking, dan geldt dat er in de gegeven omstandigheden onvoldoende grond bestaat om een gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren aannemelijk te achten. Immers, op dezelfde wijze als hiervoor onder 3.9 en 3.10 ten aanzien van het teken van Aldim en het woordmerk van Aldi is overwogen, zullen het verschil in bekendheid van handelsnaam en merk en het verschil in aanduiding en uitstraling van de winkel aan het ontstaan van verwarring in de weg staan. 3.16 Nu al het voorgaande leidt tot de slotsom dat er geen grond bestaat voor toewijzing van de vordering, zal de vordering worden afgewezen. Enz. b Het Hof, enz. 3 Feiten De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.9 de feiten opgesomd die bij de beoordeling van de zaak van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Grief I betreft de schrijfwijze van het woordmerk ALDI zoals onder de nummers 476296, 518179, 522048 en 512708 in het Benelux-merkenregister ingeschreven. De grief strekt ten betoge dat de registrant van een woordmerk niet kan kiezen voor een bepaald lettertype of schrijfwijze: deze zijn gestandaardiseerd. Grief II richt zich tegen de weergave in het vonnis waarvan beroep onder 2.7 van het beeldmerk zoals ingeschreven in het Benelux-merkenregister onder nummer 548962 in combinatie met de slagzin. Aldi c.s. maken bezwaar tegen het feit dat de voorzieningenrechter deze als twee naast elkaar staande elementen heeft weergegeven. Benaldim c.s. hebben tegen deze grieven geen verweer gevoerd. Het hof zal in het onderstaande met de door Aldi c.s. aldus geformuleerde bezwaren rekening houden, met dien verstande dat het eerste bezwaar niet opgaat voor de inschrijving onder nummer 512708 nu het daar, volgens de eigen stellingen van Aldi c.s., om een beeldmerk gaat. Omtrent de (overige) feiten bestaat geen geschil, zodat ook het hof van deze feiten uit zal gaan. 4 Beoordeling 4.1 Aldi c.s. houden zich bezig met onder meer algemene dienstverlening aan vennootschappen, die een supermarkt onder de naam ALDI exploiteren. Aldi Einkauf heeft een aantal merken doen inschrijven in het Beneluxmerkenregister als nader omschreven en afgebeeld in het vonnis waarvan beroep onder 2.3 tot en met 2.5. 4.2 Benaldim c.s. hebben op 18 februari 2005 in Amersfoort een supermarkt geopend. De supermarkt werd aanvankelijk onder de naam ALDIM SUPERMARKT gedreven; deze

4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

naam was onder meer vermeld op een aan de gevel van de supermarkt bevestigde lichtbak, op de winkelruit (productie 4 aan de zijde van Aldi c.s.), op een flyer (productie 3 aan de zijde van Aldi c.s.) en op prijskaarten (productie 13 aan de zijde van Aldi c.s.). De naam van de supermarkt is medio augustus 2005 gewijzigd. Y. Altuntas heeft ten pleidooie in hoger beroep verklaard dat sindsdien (ook) de naam BEN ALDIM SUPERMARKT wordt gevoerd, in afwijking van de in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken geregistreerde handelsnaam Benaldim Supermarkt zoals deze blijkt uit het overgelegde uittreksel van 15 augustus 2005. De naam Ben Aldim is in ieder geval op de voornoemde lichtbak, winkelruit en de vlaggen van de winkel doorgevoerd op de wijze zoals blijkt uit productie 13 aan de zijde van Aldi c.s., waarbij Ben in kleine blauwe letters en Aldim in grote rode letters is vermeld. 4.3 Bij de dit geding inleidende dagvaarding vorderen Aldi c.s., kort samengevat, (i) Benaldim c.s. te bevelen om ieder gebruik van de (handels)naam ’Aldim’ en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom en (ii) de termijn in de zin van artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op zes maanden na de betekening van de te nemen beslissing. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. Tegen deze beslissing en de motivering daarvan zijn de grieven van Aldi c.s. gericht. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking. 4.4 Ter onderbouwing van hun vorderingen hebben Aldi c.s. ten eerste gesteld dat Benaldim c.s. door het gebruik van het teken (BEN) ALDIM inbreuk maken op de merkrechten van Aldi Einkauf zoals bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub b, c en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Benelux-Merkenwet, BMW). Ten tweede hebben Aldi c.s. aangevoerd dat Benaldim c.s. in strijd handelen met de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw). 4.5 Uit het ten processe gebleken gebruik van Benaldim c.s. van het teken Ben ALDIM leidt het hof af dat dit teken wordt gebruikt ter onderscheiding van de onderneming van Benaldim c.s. Onvoldoende is gebleken dat het teken ook wordt gebruikt om de aangeboden en verleende diensten te onderscheiden van die van anderen of dat het gebruik van het teken als zodanig kan worden opgevat. 4.6 Onweersproken is dat de merken van Aldi Einkauf zeer bekend zijn bij het algemene publiek en mede daardoor een groot onderscheidend vermogen bezitten. Deze merken hebben dan ook een relatief grote beschermingsomvang. 4.7 Nu uit hun stellingen niet duidelijk is geworden of Benaldim c.s. de wijziging van de handelsnaam consequent hebben doorgevoerd, zullen beide door hen gebruikte tekens bij de beoordeling worden betrokken. Van die beide tekens, ieder in zijn geheel bezien, is het dominante bestanddeel ALDIM verreweg het meest kenmerkend en onderscheidend. Aan het bestanddeel SUPERMARKT komt in dit verband nauwelijks betekenis toe nu het zuiver beschrijvend is en bovendien in een kleiner lettertype dan het bestanddeel ALDIM wordt afgebeeld. Ook het bestanddeel BEN is niet onderscheidend voor het gevoerde teken, nu dit deel in het gehele teken bijna wegvalt omdat het in een nog kleiner lettertype dan het bestanddeel SUPERMARKT en in een andere schrijfwijze is vermeld in de linkerbovenhoek van het bestanddeel ALDIM, en bovendien in een andere

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

minder in het oog springende kleur is aangebracht. Bij een vergelijking tussen enerzijds de merken van Aldi Einkauf en anderzijds de door Benaldim c.s. gebruikte tekens is het hof dan ook van oordeel dat deze laatste (de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT) in zodanige mate in hun totaalindruk visueel en auditief overeenstemmen met zowel het woordmerk ALDI als het beeldmerk van Aldi Einkauf, zoals afgebeeld onder 2.4 van het vonnis waarvan beroep, dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd. 4.8 Voorts is van belang dat partijen in dezelfde branche van supermarkten voor het algemene publiek werkzaam zijn alsmede dat gesteld noch gebleken is dat voor Benaldim c.s. een geldige reden bestaat voor het gebruik van deze tekens. 4.9 Op grond van het voorgaande, is het hof voorshands van oordeel dat door gebruik van het teken van Benaldim c.s., zowel in de oorspronkelijke als de huidige vorm, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Aldi c.s. Het beroep van Aldi c.s. op artikel 13A lid 1 sub d BMW is derhalve gegrond en hun (mede) daarop gebaseerde vordering dient alsnog te worden toegewezen. De andere grondslagen van de vorderingen van Aldi c.s. behoeven geen nadere bespreking. 4.10 Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van Aldi c.s. zullen alsnog worden toegewezen. Benaldim c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. 5 Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep; opnieuw rechtdoende: beveelt Benaldim c.s. met ingang van een week na betekening van dit arrest ieder gebruik van de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden; bepaalt dat bij overtreding van het hiervoor gegeven bevel een dwangsom wordt verbeurd van telkens € 1.000,– per dag(deel) dat Benaldim c.s. dan wel aan Benaldim verbonden (rechts)personen geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met het gegeven bevel, met een maximum van € 50.000,–; bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 260 lid 1 Rv. op zes maanden vanaf de dag van betekening van dit arrest; veroordeelt Benaldim c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Aldi c.s. in eerste aanleg begroot op € 816,– aan salaris voor hun procureur en op € 315,93 aan verschotten en in hoger beroep tot heden begroot op € 2.682,– aan salaris voor hun procureur en € 362,93 aan verschotten; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 7 Hoge Raad der Nederlanden, 8 september 2006* (G-Star/Benetton) Mrs. D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel Art. 14 BMW Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen met het oog op de gestelde nietigheid van het merk is de situatie op het moment van het depot bepalend. Art. 1, lid 2 BMW j˚ art. 3, lid 1 Mrl Een teken dat de in art. 3, lid 1 onder e bedoelde eigenschappen bezit kan niet door inburgering onderscheidend vermogen verkrijgen, ook niet indien die inburgering voorafgaand aan de inschrijving haar beslag heeft gekregen. Het hof heeft deze regel miskend door te overwegen dat voor de toepasselijkheid van de uitsluiting op grond van de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, bepalend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen. Het woord ’uitsluitend’ heeft niet betrekking op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap bezit. Het arrest van het BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 brengt mee dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. De Hoge Raad legt prejudiciële vragen voor aan het HvJEG. Art. 13A, lid 1 BMW De mogelijkheid van post sale confusion kan een rol spelen bij de beoordeling van het voor merkinbreuk van belang zijnde verwarringsgevaar, zoals is beslist in HvJEG 12 november 2002, NJ 2003, 265 inz. Arsenal/Reed. Art. 3:303 BW. Cumulatie merk- en auteursrecht Uitgangspunt is dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming. De enkele door het hof in aanmerking genomen stelling van G-Star dat haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de broek en de merkrechten slechts op bescherming van het kniestuk, resp. de vijf onderscheidende elementen van de Elwood-broek, is toereikend voor het oordeel dat G-Star belang bij auteursrechtelijke bescherming heeft. Het beroep op het arrest Dior/Evora mist doel omdat het HvJEG de daarin bedoelde beperking van de auteursrechtelijke bescherming voor zover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten gaat, heeft gegeven voor het zich hier niet voordoende geval van parallelimport. Art. 13 Aw Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’, heeft het hof Benettons verweer in zijn geheel verworpen. Tot nadere motivering van dit oordeel was *

Zoals verbeterd in het arrest van 13 oktober 2006 (verbeteringen betroffen ov. 3.7.4 en de eerste prejudiciële vraag). Red.

E I G E N D O M

4 1

het hof niet gehouden, alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt. Benetton Group SpA te Ponzano, Italië, eiseres tot cassatie, advocaat mr. W.E. Pors, tegen G-Star International BV te Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaten mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen. a Rechtbank te Amsterdam, 6 maart 2002 (mrs. W. TonkensGerkema, M. de Rooij en W.A.H. Melissen) 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. b Benetton is een Italiaanse onderneming de zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen, onder meer in Nederland. c Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model ’Elwood’, die in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is vertoond. De Elwood is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht. d Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes B.V. te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood, voorzover nodig, overgedragen aan G-Star die deze overdracht heeft aanvaard. e G-Star is merkhouder van de Benelux-vormmerken met registratienummer 624182, ingeschreven op 7 augustus 1997 en met registratienummer 951056, ingeschreven op 24 november 1999. f Het vormmerk onder 624182 is op 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: ’bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt’. Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn. g Het vormmerk onder 0951056 is op 24 november 1999 ingeschreven voor Kl 25 spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en luidt de beschrijving: ’naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins; andere dan de vooromschreven bestanddelen maken geen deel uit van het merk; afbeelding 1 is het vooraanzicht van de broek, afbeelding 2 het zij-aanzicht van het kniestuk’. b In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna: de Benetton-broek). In januari

4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benetton-broek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd om de verhandeling ervan te staken. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen. 2 De rechtsmacht van de Nederlandse rechter Benetton is verschenen zonder de rechtsmacht van de Nederlandse rechter aan te vechten. Dit betekent dat de Nederlandse rechter in deze procedure rechtsmacht toekomt. 3 De vordering in conventie en de gronden daarvoor Nu partijen in hun processtukken bedragen in guldens hebben vermeld, zal de rechtbank in de rechtsoverwegingen van dit vonnis de bedragen eveneens in guldens vermelden. Voorzover de rechtbank tot een veroordeling tot betaling van een geldbedrag komt, zal dit van guldens in euro’s worden omgerekend. (...) 7 Beoordeling in reconventie De vorderingen in reconventie hebben de verste strekking en zullen het eerst worden behandeld. 7.1 De vorderingen tot nietigverklaring van de beide merkdepots zijn toewijsbaar wanneer zou komen vast te staan dat de ingeschreven merken ieder onderscheidend vermogen ontberen. Dat is naar het oordeel van de rechtbank niet het geval. De gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood in haar geheel en het kniestuk afzonderlijk kunnen immers dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden. Bij een kledingstuk als een spijkerbroek zijn het juist de variaties, zoals in het gebruik van stiksels, inzetstukken en (zoals bij de Elwood) het gebruik van een contrasterende band, cq het gebruik van een specifiek vormgegeven kniestuk de als merkteken kunnen dienen om dit kledingstuk aan een bepaalde fabrikant toe te schrijven. Dat het in aanmerking komend publiek, zoals Benetton stelt dergelijke vormgevingselementen (ook) als versiering zal opvatten behoeft niet mee te brengen dat het publiek dergelijke elementen niet zou herkennen als afkomstig van een bepaalde fabrikant. Nu Benetton haar stellingen niet heeft gestaafd met nadere gegevens over opvattingen en gedrag van de in aanmerking komende consumenten (het consumentenonderzoek van oktober 2001 was specifiek op het verwarringsgevaar tussen de Elwood en de Benetton-broek gericht en ook overigens zeer beperkt van opzet), heeft Benetton omtrent de feitelijke grondslag van de vordering tot nietigverklaring van de twee merkdepots wegens het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen onvoldoende gesteld. 7.2 De uitsluiting op de merkenbescherming van artikel 1 lid 2 BMW is slechts dan van toepassing indien de aard van de waar zodanig is, dat uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. De invloed op de marktwaarde van de Elwood die samenhangt met de wervingskracht van het merk en die niet is terug te voeren op de aantrekkelijkheid van de vorm dient bij de toepassing van artikel 1, lid 2 BMW buiten beschouwing te blijven. G-Star heeft niet of onvoldoende weersproken gesteld dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met deze specifieke kenmerken als product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreukmakers is opgetreden. Daarmee is het aan de promotionele inspanningen van G-Star te danken dat de specifieke vormkenmerken van de Elwood bekendheid hebben gekregen. De rechtbank verwerpt dan ook het beroep van Benetton op dit artikellid. 7.3 Bij de beoordeling of het door G-Star verrichte merkdepot van het kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW is allereerst van belang of Benetton met het kniestuk van de Benetton-broek een met dat kniestuk overeenstemmend vormmerk heeft gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. Het vormmerk van het kniestuk dat G-Star heeft gedeponeerd bestaat uit ’naden, stiksels en inkepingen’ als afgebeeld. Daaronder bevinden zich horizontaal ingenaaide coupenaadjes aan weerszijden van de knie, lopend vanaf de zijnaden van de broek naar het midden, ongeveer 5 cm. lang en voorzien van het zelfde contrasterend stiksel dat ook elders op het kniestuk voorkomt. Het Benetton-kniestuk heeft op dezelfde plaats geen naden, maar een overbloezend stukje stof aan weerszijden van de knie in de zijnaad verwerkt. Dit levert ten opzichte van het kniestuk zoals gedeponeerd, een zodanige afwijking op dat niet van een overeenstemmend vormmerk kan worden gesproken. De beschermingsomvang van een vormmerk als het kniestuk is immers gering en moet beperkt worden uitgelegd. 7.4 Benetton baseert haar vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten op art. 6:96 lid 2 sub b en c van het Burgerlijk Wetboek. De regeling waarop Benetton zich beroept veronderstelt de aanwezigheid van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Nu de overige vorderingen in reconventie zijn afgewezen en overigens gesteld noch gebleken is op grond waarvan G-Star tot schadevergoeding jegens Benetton zou zijn verplicht, komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking. 8 In conventie 8.1 G-Star heeft in de eerste plaats de inbreuk op haar merkrechten aan haar vordering ten grondslag gelegd. Ten aanzien van het als merk gedeponeerde kniestuk heeft de rechtbank in reconventie al beslist, dat de Benetton-broek op dat vormmerk geen inbreuk maakt. Die beslissing geldt hier als herhaald en ingelast. Ten aanzien van het vormmerk dat G-Star op 7 augustus 1997 deponeerde moet allereerst worden beslist over de beschermingsomvang: volgens G-Star beschermt het depot elk van de vijf beschreven onderscheidende elementen, zowel afzonderlijk als in een willekeurige combinatie genomen. Benetton stelt daartegenover dat het depot slechts de totaalcombinatie beschermt. Naar het oordeel van de rechtbank is her gelijk aan de zijde van Benetton. Het depot beschrijft vijf onderscheidende elementen met de toevoeging: ’het voorgaande in een combinatie gebruikt’, zodat de bescherming in beginsel beperkt blijft tot een combinatie van die vijf elementen. Het combinatiedepot is, zoals de raadsman van G-Star ter gelegenheid van de pleidooien heeft verklaard, verricht met het doel om de Elwood merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Tussen partijen staat vast dat de Benetton-broek twee onderscheidende elementen van de Elwood niet heeft: de

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Benetton-broek heeft geen hakstuk en heeft ook geen inzetstuk op het zitvlak. De rechtbank stelde al eerder vast dat het kniestuk van de Benetton-broek op een essentieel punt afwijkt van het kniestuk van de Elwood. Gezien deze verschillen kan van inbreuk op het betreffende merkrecht G-Star geen sprake zijn. 8.2 G-Star kan naast de merkenrechtelijke bescherming die zij vergeefs heeft ingeroepen, een beroepdoen op het auteursrecht. De rechtbank verwerpt het verweer van Benetton dat G-Star hierop geen beroep toekomt. In ons recht is samenloop van rechten de hoofdregel en moet exclusiviteit van een bepaalde regel uit de wet volgen. Bovendien hebben het auteursrecht en het merkenrecht elk een eigen strekking en een eigen beschermingsomvang. 8.3 De rechtbank is van oordeel dat de Elwood als ontwerp van een spijkerbroek een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Door de aanwezigheid en wijze van verwerking van stiksels, inzetstukken en contrastband onderscheidt de Elwood zich van andere spijkerbroeken. Weliswaar kunnen de verschillende elementen ieder voor zich bij spijkerbroeken of elders in de kledingbranche worden aangetroffen; in de Elwood zijn die elementen zodanig in combinatie verwerkt dat dit een origineel product oplevert, dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. De Benetton-broek neemt daar onvoldoende afstand van en vertoont zonder dat de functionaliteit daartoe dwingt, op karakteristieke onderdelen dezelfde details: ook de Benetton-broek verwerkt diagonale stiksels langs de steekzakken en van heuphoogte naar kruishoogte aan de voorkant van de broek, alsmede horizontale stiksels in de knieholte aan de achterkant van de broek. Ook de Benetton-broek heeft een bollend ingezet kniestuk. De totaalindruk van de Benetton-broek is door de verwerking van al deze karakteristieke elementen van de Elwood, daarmee onnodig overeenstemmend. 8.4 De vorderingen in conventie zijn op grond van de inbreuk op het auteursrecht van G-Star, toewijsbaar. De ter zitting verminderde vorderingen zijn verder niet betwist en toewijsbaar als volgt.

E I G E N D O M

4 3

in dit vonnis bedoelde Benetton-broek, zulks gerangschikt per afnemer onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; b de bij Benetton op de dag van betekening van dit vonnis in de Benelux nog aanwezige voorraad van de in dit vonnis bedoelde Benetton-broeken, alsmede de aantallen en nummers van die broeken; c de met de broeken in de Benelux behaalde omzet en winst, alsmede de verschillen ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde bewijsstukken; gebiedt Benetton verder: a binnen zes weken na betekening van dit vonnis de gehele voorraad in de Benelux van de in dit vonnis bedoelde Benetton-broeken te vernietigen; b binnen twee dagen na deze vernietiging van die broeken een procesverbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de procureur van eiseres, mr. M.R. de Zwaan; bepaalt dat Benetton een dwangsom verbeurt van € 400.voor elke dag dat zij met nakoming van een van deze veroordelingen in gebreke zal zijn, met maximering van het bedrag dat per overtreding verschuldigd zal zijn op € 16.000.en van het totale bedrag dat wegens overtreding van alle in dit vonnis gegeven veroordelingen door Benetton verschuldigd zal zijn op € 90.000.-; veroordeelt Benetton aan G-Star te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die G-Star tengevolge van de inbreuk op haar auteursrecht op de Elwood door het handelen van Benetton heeft geleden; veroordeelt Benetton in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op € 1.400,07; wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie wijst het gevorderde af; veroordeelt Benetton in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op € 390,–; in conventie en in reconventie verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Beslissing De rechtbank: in conventie verklaart voor recht dat de Benetton-broek een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet is van het model ’Elwood’ en dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren van de Benetton-broek onrechtmatig is jegens G-Star; gebiedt Benetton met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht van G-Star op haar model Elwood te staken en gestaakt te houden, door in Nederland de vervaardiging, verhandeling en/of distributie van de in dit vonnis bedoelde Benetton-broek te staken en gestaakt te houden; gebiedt Benetton uiterlijk 28 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de procureur van eiseres, mr. M.R. de Zwaan, te doen toekomen een schriftelijke, door een accountant-administratieconsulent gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a de afnemers alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen in de Benelux van de

b Gerechtshof te Amsterdam, 25 november 2004 (mrs. G.J. Visser, J.M.H. van Staveren en E.J.H. Schrage) 3 De feiten 3.1 De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder 1.a tot en met 1.h, een aantal tussen partijen vaststaande feiten weergegeven. Benetton heeft tegen enkele feitelijke vaststellingen haar eerste grief gericht. Deze grief valt in zes onderdelen uiteen. Het hof zal eerst op deze grief ingaan. 3.2 In rechtsoverweging 1.b heeft de rechtbank vastgesteld dat Benetton een Italiaanse onderneming is die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen, onder meer in Nederland. Onderdeel 1 van de grief richt zich tegen de vaststelling dat Benetton voornoemde activiteiten ook in Nederland zou verrichten. Naar het oordeel van het hof kan over de activiteiten van Benetton geen misverstand bestaan aangezien de rechtbank voor de beschrijving hiervan aansluiting heeft gezocht bij hetgeen Benetton daarover zelf heeft verklaard in haar conclusie van antwoord in conventie. Ten pleidooie heeft de procureur van Benetton op een daartoe strekkende vraag van het hof geantwoord dat

4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Benetton in Nederland haar kleding niet via eigen winkels maar via franchisenemers verkoopt. Het hof zal de vaststelling door de rechtbank onder 1.b dan ook als volgt aanpassen: Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers. 3.3 Met de onderdelen 2, 3 en 4 komt Benetton op tegen het onvermeld laten door de rechtbank van een aantal feiten, te weten: dat het ’Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)’ – Engelse afkorting OHIM – een aanvraag van G-Star voor het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk betreffende de vorm van de Elwood niet heeft gehonoreerd; dat Benetton een monomerk is; dat de invloed van de ’workwear’ stijl op vrijetijdskleding in het laatste decennium van de vorige eeuw zeer groot geweest was, en dat de litigieuze vormgevingselementen de laatste jaren van de voorgaande eeuw het straat- en modebeeld bepaalden. Bij de beoordeling van de klachten staat voorop dat het bepaalde in artikel 230 Rv. niet met zich brengt dat de rechtbank verplicht zou zijn alle vaststaande feiten op te sommen. Nog daargelaten of de twee laatstgenoemde feiten daadwerkelijk in deze procedure vast zijn komen te staan, heeft de rechtbank het voor haar beoordeling kennelijk niet noodzakelijk geacht hiervan expliciet melding te maken. Het hof zal op de beide stellingen van BN terugkomen indien en voorzover dat voor de beoordeling van het geschil nodig is. 3.4 Onderdeel 5 klaagt erover dat de rechtbank had moeten vermelden dat G-Star verschillende broekontwerpen op de markt brengt die een groot deel van de nietonderscheidende elementen bevatten die ook in het ontwerp van de Elwood zijn terug te vinden. Ook dit onderdeel van de grief kan niet slagen op de gronden als onder rechtsoverweging 3.3 weergegeven. 3.5 Ten slotte richt onderdeel 6 zich tegen de overweging van de rechtbank onder 7.1 dat bij de Elwood een contrasterende band wordt gebruikt. Benetton stelt dat de Elwood niet altijd een contrasterende band (ook wel heelpad genoemd) heeft. Dit wordt door G-Star bevestigd. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank de heelpad van de Elwood enkel genoemd als voorbeeld van een mogelijke variatie bij een spijkerbroek en is daarin geen feitenvaststelling als bedoeld door Benetton te lezen. 3.6 Alleen onderdeel 1 van grief 1 slaagt, maar dit kan niet tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep leiden. 3.7 Voor het overige bestaat over de door de rechtbank opgesomde feiten geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4 De beoordeling van het hoger beroep in het principaal en in het incidenteel appèl 4.1 Verkort weergegeven gaat deze zaak over het volgende. a G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. G-Star begeeft zich met name op de markt voor jeans en andere vrijetijdsbroeken. b In de periode augustus-oktober 1995 is in opdracht van G-Star een broek van het model ’Elwood’ ontworpen door P. Morisset. De Elwood is in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek gepresenteerd. De Elwood is door G-Star in Europa en de Verenigde Staten verkocht.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

c Bij overeenkomst van 20 december 1995 heeft P. Morisset samen met zijn besloten vennootschap Depèche Hommes B.V. te Maastricht het auteursrecht op de Elwood, voorzover nog nodig, aan G-Star overgedragen en geleverd. d G-Star is merkhouder van de Benelux-vormmerken met inschrijvingsnummer 624182 en met inschrijvingsnummer 662447. Laatstgenoemd vormmerk is door de rechtbank aangeduid met registratienummer 951056. Dit betreft echter het depotnummer. Voorts heeft de rechtbank onder rechtsoverweging 1.g de beschrijving van dit merk overgenomen zoals het nog op de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau was aangegeven (zie productie 5 bij conclusie van eis). Het hof neemt voor de beschrijving van dit vormmerk het bewijs van inschrijving tot uitgangspunt dat is overgelegd als productie 14 bij conclusie van antwoord in reconventie. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke beoordeling van deze zaak. e Het vormmerk onder 624182 (hierna: vormmerk broek) is ingeschreven op 7 augustus 1997 voor de waren, klasse 25, kledingstukken. Het depot roept de bescherming in voor: onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt. Een tekening van de voor- en achterzijde van de broek is bij het depot gevoegd. De Elwood stemt met dit vormmerk overeen. f Het vormmerk onder 662447 (hierna: vormmerk kniestuk) is ingeschreven op 24 november 1999 voor de waren, klasse 25, spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Het inschrijvingsbewijs vermeldt: De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zijaanzicht van het merk. Bij het depot is een foto van de voor- en zijkant van het kniestuk gevoegd. g Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers. h In de zomer van 1999 heeft Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht, die naar de mening van G-Star grotendeels overeenstemt met haar model Elwood. In januari 2000 heeft G-Star zowel aan Benetton als aan een aantal van de franchisenemers van Benetton in Nederland kenbaar gemaakt dat deze ’Benetton-broek’ inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten. Benetton heeft op 18 februari 2000 de Benetton-broek in de Benelux uit de handel genomen. bevoegdheid rechtbank en hof 4.2 Alvorens het hof tot een inhoudelijke behandeling van het onderhavige geschil kan overgaan, dient het op grond van artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ambtshalve vast te stellen of de rechtbank te Amsterdam bevoegd was kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van G-Star. Aangezien Benetton niet in de Benelux is gevestigd, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats waar de inbreuk is gepleegd. Vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld. De rechtbank te Amsterdam was derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de rechtbank binnen het ressort van het hof is gelegen, stelt het hof vast dat het in deze zaak bevoegd is. toelaatbaarheid overlegging marktonderzoeken 4.3 G-Star heeft bij memorie van antwoord een tweetal marktonderzoeken uit januari en juni 2000 als productie 1 en 2 overgelegd. In eerste aanleg heeft de rechtbank deze marktonderzoeken buiten beschouwing gelaten omdat zij te laat in de procedure waren gebracht. Benetton heeft ook in hoger beroep bezwaar gemaakt tegen overlegging van de beide marktonderzoeken en stelt daardoor op ernstige wijze in haar verdediging te zijn geschaad. Nadat ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep de beide procureurs hun standpunten hierover nogmaals hadden toegelicht heeft het hof partijen reeds ter zitting meegedeeld dat de beide marktonderzoeken als producties worden toegestaan. De gronden van deze beslissing zijn dat het hoger beroep mede dient om verzuimen uit de eerste aanleg te herstellen en dat de verdedigingsbelangen van Benetton, nu zij voldoende gelegenheid heeft gehad om de overgelegde rapporten te bestuderen en daarop te reageren, niet in relevante mate zijn geschaad. inhoudelijke beoordeling 4.4 G-Star heeft haar vorderingen, strekkende tot – kort gezegd – het staken van inbreukmakend handelen en tot schadevergoeding, in eerste aanleg zowel op een auteursrechtelijke als op een merkenrechtelijke grondslag gebaseerd. De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star alleen op grond van inbreuk op haar auteursrecht toegewezen. In reconventie heeft Benetton naast vergoeding van haar buitengerechtelijke incassokosten tevens nietigverklaring van de beide vormmerken van G-Star gevorderd. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Het hoger beroep van Benetton is gericht tegen de toewijzing van de vorderingen van G-Star op grond van haar auteursrecht, alsmede tegen de afwijzing van de vorderingen van Benetton in reconventie. In het incidenteel appèl komt G-Star op tegen de afwijzing van haar vorderingen op grond van haar merkrechten. 4.5 Het hof ziet aanleiding eerst in te gaan op de grieven van G-Star, aangevoerd in het incidenteel appèl. De grieven 1 en 3 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Benetton met het kniestuk van de Benetton-broek respectievelijk met de Benetton-broek zelf geen met de beide vormmerken van G-Star overeenstemmend vormmerk heeft gebruikt. Bij de behandeling van deze grieven zal het hof tevens de grieven 2, 3, 4 en 5 van Benetton, aangevoerd in het principaal appèl, betrekken. Deze grieven richten zich respectievelijk tegen het oordeel van de rechtbank – kort gezegd – dat de vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben (grief 2), dat Benetton haar stellingen met betrekking tot deze vormmerken met marktonderzoeken had moeten onderbouwen (grief 3), dat de vormmerken van G-Star niet de wezenlijke waarde beïnvloeden (grief 4), alsmede dat het door G-Star verrichte merkdepot van het kniestuk niet te kwader trouw is verricht (grief 5). Daarnaast zal het hof ook grief 2 van G-Star bij

E I G E N D O M

4 5

de beoordeling betrekken aangezien deze grief het oordeel van de rechtbank over de beschermingsomvang van het vormmerk broek van G-Star tot onderwerp heeft. merkenrechtelijke grondslag onderscheidend vermogen vormmerk broek en kniestuk 4.6 G-Star heeft met haar depot van het vormmerk broek de volgende onderscheidende elementen willen beschermen: – de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad – kniestukken – inzetstuk zitvlak – horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand – band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal. G-Star heeft hieraan nog toegevoegd ’het voorgaande in een combinatie gebruikt’. De rechtbank heeft aan deze toevoeging de conclusie verbonden dat de bescherming in beginsel beperkt blijft tot een combinatie van alle vijf elementen. De rechtbank heeft daarin de stelling van Benetton gevolgd dat het depot slechts de totaal- combinatie beschermt. Tegen deze beslissing is grief 2 van G-Star gericht. Uit zowel de schriftelijke als mondelinge toelichting van G-Star op deze grief blijkt dat G-Star thans erkent dat het vormmerk de combinatie van de vijf vormgevingselementen beschermt, maar zij handhaaft haar stelling dat een product dat enkele van deze elementen heeft ook strijdig met dit vormmerk kan zijn vanwege de overeenstemmende totaalindruk waardoor verwarring zou kunnen worden gewekt. Het hof volgt G-Star in deze ruimere uitleg van de beschrijving van het onderhavige vormmerk en zal hierop tevens terugkomen bij de beoordeling of er sprake is van inbreuk op dit vormmerk van G-Star. Grief 2 van G-Star slaagt derhalve. 4.7 Benetton komt met haar grief 2 op tegen het oordeel van de rechtbank dat zowel het vormmerk broek als het vormmerk kniestuk van G-Star onderscheidend vermogen heeft. Benetton voert aan dat de beide vormmerken van G-Star noch ’van huis uit’ noch door het gebruik ervan onderscheidend vermogen hebben verkregen en dus nietig zijn. Daarbij stelt Benetton zich op het standpunt dat het onderscheidende vermogen van de beide vormmerken moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de merken zijn gedeponeerd. Voorts zou de rechtbank de sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1) ontwikkelde Europese normen voor het toetsen van merken niet in acht hebben genomen. 4.8 Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet naar de situatie ten tijde van het depot van het merk. 4.9 Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds ’van huis uit’ aanwezig is. Het hof overweegt hiertoe het volgende. vormmerk broek 4.10 Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaalcombinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een ’teken’

4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek. 4.11 Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren ’90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen. 4.12 Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek – sterk afwijkend van andere spijkerbroeken – op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht. Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn. In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden. 4.13 Dat het publiek – zoals Benetton stelt – de combinatie van de vijf vormgevingselementen niet tezamen kan waarnemen doet hieraan niet af. Deze constatering is op zichzelf juist maar inherent aan vormmerken als de onderhavige broek. Noch in de wetgeving noch in de rechtspraak wordt aan vormmerken de extra eis gesteld dat alle onderscheidende elementen in zijn geheel in een keer moeten worden waargenomen. Voldoende is dat het publiek steeds wordt geconfronteerd met andere onderscheidende elementen van de Elwood maar de combinatie van de vijf elementen, en met name van de meest in het oog springende elementen zoals het kniestuk en de stiksels, zal koppelen aan G-Star. Het hof gaat daarbij uit van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, met een aandachtniveau dat, gezien de ’doelgroep’ (jongeren tussen de 16 en 25 jaar) en de prijs (ten tijde van de aanvang van de procedure ƒ 150,– tot ƒ 200,– bedragend, en aldus behorend bij de duurdere spijkerbroeken), eerder hoger dan lager dan het gemiddelde zal zijn. 4.14 Het verweer van Benetton dat het onderhavige vormmerk broek door het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante zou zijn geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen doet aan het vorenoverwogene niet af. In de door Benetton in eerste aanleg ten pleidooie overgelegde productie 4 is de reden van een dergelijke weigering niet terug te vinden. In casu is niet de beoordeling van het onderhavige merk als zogenaamd Gemeenschapsmerk aan de orde, maar enkel als individueel merk in de zin van de BMW.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

vormmerk kniestuk 4.15 Het vorenstaande geldt ook voor het afzonderlijke vormmerk kniestuk, met welk merk G-Star de vorm, naden, stiksels en inkepingen alsmede het bollende effect van het kniestuk van de broek heeft willen beschermen. 4.16 Het hof verwerpt de stelling van Benetton dat het relevante publiek het kniestuk enkel als versiering zal opvatten omdat het kniestuk in de eerlijke en vaststaande gewoonte van de kledingbranche een zeer gebruikelijk element vormt. G-Star heeft immers voldoende aangetoond dat juist het door haar ontworpen kniestuk zo specifiek is vormgegeven dat de in aanmerking komende consument zowel van de voor- als van de zijkant het kniestuk als zodanig als afkomstig van G-Star zal kunnen herkennen. Door de inkepingen aan weerszijden van het kniestuk ontstaat een bollend effect dat met name van de zijkant duidelijk waarneembaar is. Het kniestuk geeft de broek (die wijd is, zodat de bolling niet functioneel is) als het ware voorgevormde knieën en vormt derhalve een zodanig onderdeel van de broek dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig is te onderscheiden. 4.17 Nu het hof tot het oordeel komt dat de beide vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben zijn de vorderingen van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar. Dit betekent dat grief 2 van Benetton niet slaagt. marktonderzoeken 4.18 Grief 3 van Benetton is gericht tegen de overweging van de rechtbank dat Benetton haar stellingen omtrent het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen had moeten staven met nadere gegevens over opvattingen en gedrag van de in aanmerking komende consumenten. De door G-Star in het geding gebrachte marktonderzoeken, waaruit onder meer blijkt dat de Elwood, ontdaan van merknaamvermelding en logo, door 54% van de respondenten als afkomstig van G-Star werd geïdentificeerd, lijken de zienswijze van het hof dat de Elwoord ’van huis uit’ onderscheidend vermogen heeft te bevestigen, terwijl het marktonderzoek dat door Benetton in het geding is gebracht daaraan onvoldoende kan afdoen. Bij verdere bespreking van grief 3 heeft Benetton geen belang. De grief treft geen doel. wezenlijke waarde vormmerk broek en vormmerk kniestuk 4.19 Met grief 4 komt Benetton op tegen het oordeel van de rechtbank dat de uitsluitingsgrond van artikel 1 lid 2 BMW niet op de beide vormmerken van G-Star van toepassing is. Benetton voert aan dat het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton. 4.20 De grief heeft geen succes. Het hof overweegt daartoe het volgende. 4.21 In artikel 1 lid 2 BMW is bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatie-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

4 7

chtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: ’tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;’. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. 4.22 De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.

later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake. 4.27 Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken. Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benettonbroek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen. Grief 5 heeft dan ook geen succes.

depot vormmerk kniestuk te kwader trouw? 4.23 In eerste aanleg heeft Benetton gesteld dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk te kwader trouw heeft verricht, zodat dit vormmerk niet geldig is. G-Star zou eind 1999 willens en wetens een kniestuk hebben gedeponeerd waarvan zij wist dat het door derden te goeder trouw werd gebruikt. De rechtbank heeft dit verweer van Benetton verworpen. Grief 5 van Benetton richt zich tegen dit oordeel van de rechtbank. Het hof overweegt als volgt. 4.24 Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. In zoverre heeft Benetton haar grief tevergeefs voorgesteld. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen. 4.25 Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW). 4.26 Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het

inbreuk op vormmerk broek en vormmerk kniestuk 4.28 In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Benetton noch op het vormmerk broek noch op het vormmerk knie- stuk van G-Star inbreuk heeft gemaakt. In incidenteel appèl komt G-Star met grief 1 op tegen het oordeel ten aanzien van het vormmerk kniestuk en met grief 3 tegen het oordeel ten aanzien van het vormmerk broek. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 4.29 Ter beoordeling ligt voor de vraag of Benetton door het in het economisch verkeer brengen van haar Benetton-broek inbreuk, in de zin van artikel 13A lid 1, sub a juncto sub b en lid 2 BMW, heeft gemaakt op de beide vormmerken van G-Star. Op grond van voormeld artikel kan G-Star als merkhouder zich op grond van haar uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat – zonder haar toestemming – in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. In artikel 5 lid 1 Harmonisatierichtlijn is aan laatstgenoemd vereiste nog toegevoegd, dat het moet gaan om de verwarring die bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. vormmerk kniestuk 4.30 Het hof dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het kniestuk van de Elwood en het kniestuk van de Benetton-broek uit te gaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Benetton-broek zoals die in de zomer van 1999 op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Vaststaat dat het hier om

4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gelijksoortige waren gaat, te weten spijkerbroeken en andere broeken gemaakt van stof. Zoals hiervoor aangegeven beschikt het hof over een exemplaar van beide broeken (voorzien van de litigieuze kniestukken). Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als daar zijn de ovale vorm, de naden en de stiksels waarmee het kniestuk is afgezet, zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Benetton-broek. Daarnaast is het hof – anders dan de rechtbank – van oordeel dat ook de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Benetton-broek dezelfde totaalindruk geven als de horizontale inkepingen van het kniestuk van de Elwood. Bij de vergelijking van de beide kniestukken dient immers meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Op detailniveau is enkel een verschil te zien tussen de wijze waarop de inkepingen in de beide kniestukken zijn aangebracht. De inkepingen van het kniestuk van de Elwood worden gevormd door horizontaal ingenaaid stiksel aan weerszijde van de knie, ongeveer 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden en voorzien van hetzelfde witkleurig stiksel als waarmee het kniestuk is afgezet, terwijl het kniestuk van de Benetton-broek laat zien dat de inkepingen gevormd worden door horizontaal lopende overbloezende stukjes stof van eveneens circa 5 cm lang lopend vanaf de zijnaad naar het midden maar verder niet voorzien van een contrasterend stiksel. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument die dit soort broeken koopt niet op de verschillende details let maar naar het geheel kijkt. Bij beide broeken zorgen de inkepingen voor hetzelfde bollende visuele effect, zodat het zij-aanzicht van de kniestukken bij het in aanmerking komende publiek dezelfde globale totaalindruk zal achterlaten. 4.31 De rechtbank heeft bij haar afweging nog laten meewegen dat de beschermingsomvang van een vormmerk als het kniestuk gering zou zijn en beperkt moet worden uitgelegd. G-Star komt haar grief 1 in incidenteel appèl eveneens tegen dit oordeel op. Zoals hierboven door het hof is overwogen heeft het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht en is het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen. Nu met een globale beoordeling kan worden volstaan acht het hof de beschermingsomvang van het vormmerk kniestuk anders dan de rechtbank dan ook niet gering. Doordat in de onderhavige zaak sprake is van gelijksoortige waren en het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit, neemt het hof aan dat het publiek de beide kniestukken met elkaar kan verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kan vergissen. Naar het oordeel van het hof is aldus voldoende vast komen te staan dat Benetton door gebruik te maken van het onderhavige kniestuk inbreuk heeft gemaakt op het vormmerk kniestuk van G-Star. Grief 1 is met succes door G-Star ingesteld. vormmerk broek 4.32 Het hof neemt tot uitgangspunt het vormmerk broek zoals op 7 augustus 1997 door G-Star is gedeponeerd en het model van de Benetton-broek zoals deze in de zomer van 1999 op de markt is gebracht. Ook hier gaat het om gelijksoortige waren, van een vergelijkbare prijsklasse, die tevens

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

verkrijgbaar zijn in hetzelfde marktsegment. De vaste jurisprudentie brengt met zich dat ook hier bij de vergelijking van de beide broeken meer gewicht dient te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de punten van verschil. Het gaat om de totaalindruk, waarbij het hof in het bijzonder rekening dient te houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het betrokken merk. Globale vergelijking van de Elwood met de Benetton-broek laat zien dat de drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten de schuine contrasterende stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de kniestukken en het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand. Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben. Zoals het hof reeds onder 4.6 heeft overwogen, acht het hof de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. De rechtbank heeft aldus ten onrechte meer gewicht toegekend aan de punten van verschil dan aan de punten van overeenstemming. In dit licht merkt het hof nog op dat de door de ingeschreven merken verleende bescherming jegens derden die op de depots afgaan gewaarborgd dient te worden. Ook de derde grief van G-Star in incidenteel appèl slaagt. cumulatie merken- en auteursrecht 4.33 In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Elwood. Via de merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrechtinbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanname van merkinbreuk. 4.34 Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld – en ook overigens is daarvan niet gebleken – waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend. De grief is dus tevergeefs voorgesteld, zodat G-Star ontvankelijk is in haar auteursrechtelijke vordering. auteursrechtelijke bescherming 4.35 De rechtbank heeft geoordeeld dat de Elwood als ontwerp van een spijkerbroek een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De door Benetton op de markt gebrachte Benetton-broek is naar het oordeel van de rechtbank onnodig overeenstemmend met de Elwood, zodat de rechtbank de vorderingen van G-Star op grond van de inbreuk op haar auteursrecht heeft toegewezen. De grieven 8 tot en met 11 zijn tegen dit oordeel van de rechtbank gericht. Kort gezegd stelt Benetton dat de Elwood geen werk is in de zin van de Auteurswet (Aw) (grief 8), dat de Elwood haar oorspronkelijkheid door verwatering heeft verloren (grief 9), dat de Benetton-broek niet overeenstemt met de Elwood (grief 10) en voorts dat de Benetton-broek niet ontleend is aan de Elwood (grief 11). De grieven slagen niet. Het hof overweegt daartoe het volgende. 4.36 Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ’verwaterd’ voldoende bestreden. Be-

E I G E N D O M

4 9

netton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’. De grieven 8 en 9 slagen derhalve niet. De Elwood kan daarom worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Aw. 4.37 Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Benetton met haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechtelijk beschermde Elwood van G-Star in de zin van artikel 13 Aw. Naar het oordeel van het hof vertoont de Benetton-broek in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Benetton-broek als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Benetton-broek zijn immers drie – de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, het horizontaal stiksel op kniehoogte op het achterpand en de bollend ingezette kniestukken – van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn. Dit betekent dat Benetton door het op de markt brengen van haar Benetton-broek inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van G-Star. Grief 10 is derhalve tevergeefs voorgesteld. 4.38 Grief 11 klaagt dat de rechtbank bij de beoordeling van de inbreukvraag geen aandacht heeft geschonken aan het verweer van Benetton dat zij de Benetton-broek niet ontleend heeft aan de vormgeving van de Elwood. Benetton stelt dat zij zich heeft laten inspireren door het modebeeld aan het einde van de vorige eeuw en dat het aan G-Star is om te bewijzen dat de Benetton-broek wel aan de Elwood is ontleend. G-Star heeft hiertegen aangevoerd dat de bewijslast op Benetton rust om aan te tonen dat zij haar broek niet aan de Elwood heeft ontleend, waarin zij geenszins is geslaagd. 4.39 Het gelijk is aan de zijde van G-Star. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (21 februari 1992, NJ 1993/ 164, Barbie-arrest) behoeft G-Star om haar auteursrechtelijke bescherming met succes in te roepen niet te bewijzen en evenmin te stellen dat de overeenstemming het gevolg is van ontlening. Benetton heeft voorts onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan zij het tegendeel heeft bewezen, dus dat er geen sprake is van ontlening, dan wel om alsnog tot het bewijs daarvan te kunnen worden toegelaten. Ook grief 11 heeft geen succes. buitengerechtelijke incassokosten 4.40 Benetton komt met grief 6 op tegen de afwijzing door de rechtbank van haar reconventionele vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Benetton stelt op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c Burgerlijk Wetboek (BW) recht te hebben op vergoeding van haar advocaatkosten en de kosten die zij heeft moeten maken om haar schade en aansprakelijkheid vast te stellen. De grief heeft geen succes reeds omdat ook in hoger beroep de reconventionele vordering van Benetton wordt afgewezen, zodat er voor G-Star geen wettelijke verplichting tot schadevergoeding jegens Benetton bestaat. De grief treft geen doel.

5 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

overige grieven in principaal appèl 4.41 De overige grieven van Benetton (nummers 12 tot en met 16) richten zich overwegend tegen het dictum van het vonnis waarvan beroep. Nu het hof de vorderingen van G-Star zowel op grond van haar auteursrecht als haar merkrechten zal toewijzen is het belang van Benetton bij behandeling van haar grieven 12 tot en met 15 komen te vervallen. 4.42 Met grief 16 stelt Benetton dat de rechtbank haar ten onrechte heeft veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst en haar veroordeeld heeft tot vergoeding van de door G-Star geleden schade. Nu het hof tot het oordeel komt dat Benetton zowel op auteursals merkrechten van G-Star inbreuk heeft gepleegd, is voldoende aannemelijk dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. De betwisting van die schade door Benetton is onvoldoende gemotiveerd. Of en zo ja, in hoeverre winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt zal, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden. Grief 16 slaagt niet. 5 Samenvatting en slotsom In het principaal appèl slaagt van de grieven van Benetton alleen grief 1 ten dele en falen zij voor het overige. De incidentele grieven van G-Star slagen allemaal. Dit betekent dat het vonnis van de rechtbank deels zal worden bekrachtigd en deels zal worden vernietigd en het hof, in zoverre, opnieuw zal rechtdoen. De vorderingen van G-Star, voor zover gebaseerd op het merkenrecht, zullen alsnog volledig worden toegewezen. Ook zullen, nu het beroep op de merkrechten alsnog wordt gehonoreerd, de door de rechtbank uitgesproken veroordelingen, betrekking hebbend op de Benelux, in stand worden gelaten. Benetton zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel de kosten van het principaal als van het incidenteel appèl dienen te dragen. 6 Beslissing Het hof: in principaal en incidenteel appèl: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met uitzondering van het in conventie gewezen onderdeel waarin het anders of meer gevorderde wordt afgewezen, welk onderdeel wordt vernietigd; en in zoverre opnieuw rechtdoende: verklaart voor recht dat het vervaardigen, verhandelen en/of distribueren in de Benelux van de litigieuze Benetton-broek inbreuk maakt op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 624182, alsmede op het Benelux-vormmerk met inschrijvingsnummer 662447, en derhalve onrechtmatig is jegens G-Star; gebiedt Benetton met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen arrest iedere inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten te staken en gestaakt te houden, door in de Benelux de vervaardiging, verhandeling en/ of distributie van de in dit arrest bedoelde Benetton-broek te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat Benetton een dwangsom verbeurt van € 400,– voor elke dag dat zij met nakoming van deze veroordeling in gebreke zal zijn, met maximering van het bedrag dat per

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

overtreding verschuldigd zal zijn op € 16.000,– en van het totale bedrag dat wegens overtreding van alle in het vonnis waarvan beroep en in dit arrest gegeven veroordelingen door Benetton verschuldigd zal zijn op € 90.000, –; veroordeelt Benetton aan G-Star te vergoeden de schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, die G-Star ten gevolge van de inbreuk op de hierboven genoemde merkrechten van G-Star door het handelen van Benetton heeft geleden; veroordeelt Benetton in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die kosten, voorzover tot heden aan de kant van G-Star gevallen, op € 2.544,29 in het principaal appèl en op € 1.157,16 in het incidenteel appèl; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz. c Conclusie A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 17 februari 2006 4 Bespreking van de 13 middelen 4.1 Middel I komt op tegen rov. 4.2, waarin het hof aanneemt dat de rechtbank te Amsterdam en daarmee het hof te Amsterdam bevoegd zijn én aanneemt dat Benetton in Nederland inbreukmakende handelingen heeft gepleegd. Het middel voert hiertoe aan dat het hof, in afwijking van de rechtbank, in rov. 3.2 heeft vastgesteld dat Benetton geen textielhandelsondernemingen in Nederland drijft, maar haar producten in Nederland via franchisenemers verkoopt. Voorts zegt Benetton in feitelijke instanties te hebben bestreden zelf in Nederland actief te zijn. Nu Benetton in Italië is gevestigd, zou de Nederlandse rechter slechts bevoegd zijn wanneer door haar inbreuk in Nederland zou zijn gepleegd. 4.2 Het hof overwoog ten deze: 4.2. Alvorens het hof tot een inhoudelijke behandeling van het onderhavige geschil kan overgaan, dient het op grond van artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ambtshalve vast te stellen of de rechtbank te Amsterdam bevoegd was kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van G-Star. Aangezien Benetton niet in de Benelux is gevestigd, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats waar de inbreuk is gepleegd. Vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld. De rechtbank te Amsterdam was derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de rechtbank binnen het ressort van het hof is gelegen, stelt het hof vast dat het in deze zaak bevoegd is. 4.3 In het middel is niet aangegeven waar in de gedingstukken Benetton zou hebben bestreden dat zij in Nederland inbreuken heeft gepleegd. In zoverre voldoet het middel niet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv daaraan stelt. Daarmee valt voor dit middel direct al het doek, omdat daarmee geen afdoende klacht is aangevoerd tegen ’s hofs oordeel dat ’vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld.’ Dit oordeel biedt voldoende basis voor het aannemen van bevoegdheid door de Amsterdamse rechter. Door de plaats van de inbreuk bepalend te achten voor de bevoegdheid is het hof bovendien van het juiste – en ook door Benetton gepropageerde – criterium uitgegaan. 4.4 Verder staat tussen partijen – in appèl noch in cassatie bestreden – vast dat in de zomer van 1999 door Benetton via

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

haar distributeur de Benetton-broek op de markt is gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.4 Hoewel de rechtbank niet met zoveel woorden heeft overwogen dat Benetton de broek op de Nederlandse markt heeft gebracht, blijkt dit duidelijk uit de context, met name uit de slotzin dat Benetton de broek in de Benelux uit de handel heeft genomen. ’s Hofs oordeel dat er in Nederland inbreuken zijn gepleegd bouwt hier klaarblijkelijk mede op voort en is zeker niet onbegrijpelijk. Ook kan aan de omstandigheid dat Benetton in Nederland geen eigen ondernemingen drijft, maar slechts via franchisenemers actief is, niet de betekenis worden gehecht die Benetton wenst. Niet uitgesloten is immers dat zij – al of niet via haar franchisenemers – de Benetton-broek op de markt brengt of anderszins inbreuk maakt op G-Stars merken/of auteursrecht. De slotsom is dat het middel I niet tot cassatie kan leiden. 4.5 Middel II komt op tegen rov. 4.7 en 4.8, waarin het hof overweegt dat het onderscheidend vermogen van een merk beoordeeld dient te worden naar het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen. Kort gezegd voert het middel tegen dit oordeel aan dat een merk ook op het moment van depot voldoende onderscheidend vermogen moet hebben en niet later, alsnog, door ’inburgering’ tot een geldig merk kan uitgroeien. Het middel wijst erop dat in de Benelux-Merkenwet (BMW) geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn5 biedt om te bepalen dat inschrijving als merk ook mogelijk is als het na de aanvraag onderscheidend vermogen heeft gekregen. In dat verband wijst Benetton op het Campina(of Biomild-)arrest van het Benelux-Gerechtshof.6 4.6 Hoewel dat arrest in een andere context werd gewezen, lijkt het er inderdaad sterk op dat, nu is nagelaten expliciet deze optie van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn in de BMW neer te leggen, inburgering na depot een wegens gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van art. 1 lid 1 BMW aanvankelijk ongeldig merk, niet alsnog geldig kan maken.7 Deze kwestie kan intussen in het midden blijven, omdat rov. 4.8 niet los mag worden gelezen van de daarop volgende overwegingen. Veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid van Benettons stelling dat latere inburgering een nietig merk niet kan ’redden’, klaagt het middel er op zichzelf terecht over dat het hof in rov. 4.7 en 4.8 een onjuist uitgangspunt formuleert. Dit kan echter niet tot cassatie leiden, aangezien het hof blijkens de daarop volgende overwegingen wél de juiste maatstaf blijkt te hebben gehanteerd. In rov. 4.9 geeft het hof aan dat de merken ’van huis uit’ onderscheidend vermogen hebben, en dit oordeel wordt in rov. 4.104.12 onderbouwd.

4

Rov. 1.h van het vonnis van de rechtbank, door het hof onderschreven in rov. 3.7. 5 Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG (89/104), Pb. EG 1989, L 40/1. 6 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV (Campina/BMB; ’Biomild’), rov. 40. Zie voor het vervolg (ten deze) HR 27 januari 2006, nr. R97/155 (9090), rov. 3.4. 7 Vgl. mijn noot sub 14-15 onder het in de vorige voetnoot genoemde arrest van het BenGH.

E I G E N D O M

5 1

4.7 Het hof overweegt het volgende (cursivering in rov. 4.9 en 4.12 toegevoegd): 4.7 Benetton komt met haar grief 2 op tegen het oordeel van de rechtbank dat zowel het vormmerk broek als het vormmerk kniestuk van G-Star onderscheidend vermogen heeft. Benetton voert aan dat de beide vormmerken van G-Star noch ’van huis uit’ noch door het gebruik ervan onderscheidend vermogen hebben verkregen en dus nietig zijn. Daarbij stelt Benetton zich op het standpunt dat het onderscheidende vermogen van de beide vormmerken moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de merken zijn gedeponeerd. Voorts zou de rechtbank de sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1) ontwikkelde Europese normen voor het toetsen van merken niet in acht hebben genomen. 4.8 Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet naar de situatie ten tijde van het depot van het merk. 4.9 Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds ’van huis uit’ aanwezig is. Het hof overweegt hiertoe het volgende. vormmerk broek 4.10 Tussen partijen staat vast dat in de Elwood de totaalcombinatie van de vijf vormgevingselementen van het vormmerk broek is terug te vinden. Anders dan Benetton stelt is bij dit vormmerk wel degelijk sprake van een ’teken’ dat vatbaar is voor grafische voorstelling. De vijf vormgevingselementen zijn duidelijk grafisch weer te geven zoals ook blijkt uit de bij het depot gevoegde tekeningen van de voor- en achterzijde van de broek. 4.11 Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren ’90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen. 4.12 Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek – sterk afwijkend van andere spijkerbroeken – op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht. Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn. In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden. 4.8 Met name uit rov. 4.12 blijkt overduidelijk dat het hof ook de vraag onder ogen heeft gezien of de merken (ook) ten tijde van het depot onderscheidend vermogen hadden. Hoewel rov. 4.8 licht een andere indruk zou kunnen wekken, is het hof wel degelijk uitgegaan van het door het middel voorgestane criterium. Bij beschouwing van de rovv. 4.7-4.12 in hun geheel kan daar m.i. redelijkerwijs geen misverstand

5 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

over bestaan. Daarbij moet bedacht worden dat het hof hier niet alleen oordeelde over Benettons beroep op de nietigheid van het merkdepot, maar ook over G-Stars stelling dat er (in 1999) sprake was van inbreuk op haar vormmerken.8 Bij die laatste vraag is inderdaad de actuele situatie ten tijde van de vermeende inbreuk van belang.9 Kennelijk heeft het hof dat met de – niet geheel gelukkig gekozen – bewoordingen van rov. 4.8 willen uitdrukken. 4.9 Ook middel II kan dus niet tot cassatie leiden. 4.10 In middel III klaagt Benetton erover dat haar verweer dat het merk van G-Star door het Gemeenschapsmerkenbureau is geweigerd zonder nader onderzoek is verworpen. Het hof overwoog: 4.14 Het verweer van Benetton dat het onderhavige vormmerk broek door het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante zou zijn geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen doet aan het vorenoverwogene niet af. In de door Benetton in eerste aanleg ten pleidooie overgelegde productie 4 is de reden van een dergelijke weigering niet terug te vinden. In casu is niet de beoordeling van het onderhavige merk als zogenaamd Gemeenschapsmerk aan de orde, maar enkel als individueel merk in de zin van de BMW. 4.11 Benetton betoogt dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken dezelfde eisen gelden als voor Beneluxmerken. Juist omdat de BMW een aantal extra eisen stelt aan een merk, kan een teken dat als Gemeenschapsmerk is geweigerd, behoudens een hier niet aan de orde zijnde uitzondering, zeker geen geldig Beneluxmerk zijn. 4.12 Met dit middel komt Benetton op tegen hetgeen het hof in de laatste zin van rov. 4.14 overweegt, namelijk dat het in casu niet om een Gemeenschapsmerk maar om een Beneluxmerk gaat. Over hetgeen het hof daarvóór overweegt, dat de reden van de weigering niet is gebleken, klaagt het middel niet. Alleen al daarom hoefde het hof – inderdaad – geen betekenis te hechten aan de weigering van het merk door het OHIM. Het ontbrak het hof simpelweg aan de relevante gegevens over deze afwijzing om deze te vergelijken met, laat staan in de plaats te stellen van zijn eigen beoordeling van het merk. Deze overweging kan ’s hofs oordeel dus zelfstandig dragen, waardoor Benetton belang mist bij middel III, dat dan ook evenmin tot cassatie kan leiden. 4.13 Middel IV klaagt erover dat het hof in rov. 4.17 Benettons vordering tot nietigverklaring van de merkdepots afwijst, omdat de merken – anders dan Benetton betoogd had – onderscheidend vermogen hebben. Aldus heeft het hof volgens Benetton miskend dat zij ook op art. 1, tweede lid BMW (wezenlijke waarde van de waar) en art. 4 sub 6 (depot te kwader trouw) een beroep heeft gedaan. 4.14 Het middel gaat uit van een verkeerde lezing van de aangevallen rov. 4.17, door die te abstraheren van de context van het arrest. Anders dan Benetton stelt, wijst het hof hier niet Benettons vordering tot nietigverklaring in haar 8

Vgl. rov. 4.5 van het bestreden arrest. Vgl. HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, p. 64 met comm. Van Bunnen op p. 43, IER 1997, p. 220 m.nt. ChG (Puma/Sabel), rov. 24 (cursivering toegevoegd): ’Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.’ 9

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

geheel af. Weliswaar oordeelt het hof inderdaad met zoveel woorden dat de vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen, maar uit de plaats waar het hof dit overweegt – rov. 4.17 sluit de overwegingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de vormmerken af – wordt duidelijk dat het hof alleen deze grond voor de nietigverklaring van de hand wijst. Dit blijkt ook uit de slotzin van rov. 4.17, die duidelijk maakt dat het hof niets meer en niets minder heeft gedaan dan het beoordelen (en verwerpen) van Benettons grief 2. Dat het hof in rov. 4.17 niet de gehele vordering van Benetton heeft bedoeld af te wijzen, blijkt voorts overduidelijk uit de rovv. 4.19-4.27, waarin het hof de andere door Benetton voor nietigverklaring aangedragen gronden beoordeelt, te weten de wezenlijke waarde van de waar en het depot te kwader trouw. Ook de door het hof gebruikte ’tussenkopjes’ maken duidelijk dat het hof in rov. 4.17 uitsluitend het oog had op het onderscheidend vermogen van de vormmerken en daarna nog de andere kwesties bespreekt. Middel IV mist dan ook feitelijke grondslag. 4.15 Middel V heeft betrekking op Benettons betoog dat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en daarom niet als merk kunnen worden erkend. Het hof verwerpt dit betoog in de rovv. 4.19-4.23: wezenlijke waarde vormmerk broek en vormmerk kniestuk 4.19 Met grief 4 komt Benetton op tegen het oordeel van de rechtbank dat de uitsluitingsgrond van artikel 1 lid 2 BMW niet op de beide vormmerken van G-Star van toepassing is. Benetton voert aan dat het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton. 4.20 De grief heeft geen succes. Het hof overweegt daartoe het volgende. 4.21 In artikel 1 lid 2 BMW is bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. 4.22 De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vorm-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

merken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist. 4.16 Middel V bevat drie klachten. Klacht (i) houdt in dat het hof in rov. 4.21 en 4.22 ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat de met de bekendheid van het merk samenhangende onderscheidingskracht niet buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling of sprake is van een teken waarvan de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft. Nr. 23 van de cassatiedagvaarding klaagt in dit verband nog dat het hof in rov. 4.22 niet meer heeft vastgesteld dan dat de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren op de bekendheid van het merk, zodat niet is uitgesloten dat die populariteit (ook) voor een (belangrijk) deel is veroorzaakt door de vorm van de waar, die aan de waar een wezenlijke waarde geeft. Klacht (ii) komt erop neer (zie ook nr. 24 van de cassatiedagvaarding) dat daarom zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof vervolgens niet op basis van het in rov. 4.21 geformuleerde criterium tot de conclusie komt dat art. 1, tweede lid BMW van toepassing is. Voor zover het hof zou hebben geoordeeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gedeponeerde) vorm, verwijt Benetton het hof van een verkeerde uitleg van de BMW te zijn uitgegaan. Klacht (iii) komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 4.21 dat het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, het moment is dat de bescherming wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot. Daarmee (zie ook nrs. 35-36 van de cassatiedagvaarding) geeft het hof volgens Benetton blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. 4.17 Ik acht middel V grotendeels gegrond. Daartoe plaats ik eerst enige inleidende opmerkingen (nrs. 4.18-4.30), waarna ik in nr. 4.31 e.v. op het middel terugkom. 4.18 Aan de orde is de uitleg en toepassing van art. 1, tweede lid Benelux-Merkenwet. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000), tot 1 januari 2004 luidde deze bepaling: Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Die tekst was overeenkomstig de oertekst van 1971. Bij het Protocol van 2 december 1992 Trb. 1993, 12, BIE 1993, p. 197, dat op 1 januari 1996 in werking trad en dat (mede) was bedoeld ter implementatie van Merkenrichtlijn 89/104/ EEG10 – die overigens al per 1 januari 2003 haar beslag had moeten krijgen – was deze bepaling van art. 1, tweede lid BMW ongewijzigd gebleven, hoewel de formulering van de corresponderende bepaling in de Richtlijn anders is: Art. 3.1 Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: (...) e. tekens die uitsluitend bestaan uit: 10

Voluit: Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb.EG 1 februari 1989, L 40/1.

E I G E N D O M

5 3

- de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Blijkens de toelichting bij het Protocol van 1992 veronderstelde de Beneluxwetgever evenwel dat de oude tekst van 1971 aan de Richtlijntekst voldeed.11 Nadat bij andere niet letterlijk geïmplementeerde bepalingen van de Richtlijn was gebleken dat het optimisme van de Protocolwetgever van 1992 niet gerechtvaardigd was, kwam op 11 december 2001 weer een Protocol tot stand (Trb. 2002, 137) waarin (onder meer) alsnog tot letterlijker aanpassing van de BMW aan dezelfde Richtlijn 89/104/EEG werd overgegaan. Volgens dit op 1 januari 2004 in werking getreden Protocol luidt de bepaling: Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 4.19 Het hof heeft kennelijk – en terecht – willen uitgaan van een door de Richtlijn 89/104/EEG beheerst Beneluxrecht. ’Kennelijk’ omdat het hof in rov. 4.21 expliciet aan de Richtlijntekst refereert.12 En terecht, omdat ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000) het Protocol van 1992 ter implementatie van de richtlijn al vier jaar van kracht was, waaraan de niet-volkomenheid van de implementatie, ook ten aanzien van art. 1, tweede lid BMW, niet afdoet. Over de betekenis in dit verband van het arrest van het BeneluxGerechtshof van 2 oktober 2000, nr. A 98/3 (Haacht/GSB) kom ik in nr. 4.29 nog te spreken. 4.20 Ook partijen zijn – evenzeer terecht – uitgegaan van toepasselijkheid van het Europees geharmoniseerde merkenrecht.13 Daarmee is niet gezegd dat partijen en het hof in alle opzichten adequaat van het ten deze toepasselijke Europese merkenrecht zijn uitgegaan. Hieronder zal het tegendeel blijken. 4.21 Partijen, althans partij G-Star, en het hof hebben in dit verband sterk gefocust op van (ruim) vóór de harmonisatierichtlijn daterende jurisprudentie van het BeneluxGerechtshof en de Hoge Raad, met name: – HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH, BIE 1985, nr. 9, p. 23 (Wokkels; krulzoutje); 11

Vgl. het Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, onder I,2: ’Ook artikel 3 van de Richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14 onder A, onder 1 van de BMW.’ Vgl. ook IEC, artikel 1 BMW, aant. 5.1 (Spoor): ’Hoewel beide bepalingen niet geheel gelijkluidend zijn, achtte de Benelux-wetgever aanpassing van artikel 1 BMW niet noodzakelijk, en ging hij er kennelijk van uit dat ook het tweede lid op dezelfde wijze kan worden uitgelegd als artikel 3, eerste lid sub e MRl.’ 12 Zij het, naar blijken zal, in een m.i. niet terzake doend verband. 13 Zonder gezocht te hebben naar een uitputtende catalogus, wijs ik voor wat betreft de stellingnamen in dit verband van de kant van G-Star op de CvA in reconventie par. 48-49; de pleitnotities in eerste aanleg par. 4 en 38; de MvA tevens MvG in het incidenteel appe` l par. 6, 83, 85, 96 en 101103; en de pleitnota in appe` l, par. 35, 37-38, 40, 42, 50-51, 56, 59 en 61. Van de kant van Benetton blijkt dit uit bijv. CvA in conventie/CvE in reconventie par. 94 en 110; de pleitnota in eerste aanleg par. 19, 23-24, 45, 87 en 90; de MvG par. 8.2.3; de MvA in het incidenteel hoger beroep, par. 1.2-1.6, 3.1, 3.3; en de pleitnota in appèl, par. 11, 21, 26, 34, 41-43, 46, 57 en 71-72.

5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– HR 21 april 1989, NJ 1989, 835 m.nt. LWH, IER 1989, nr. 31, p. 58 (Bacony-zoutje); – BenGH 23 december 1985 (A83/4), NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH, IER 1986, nr. 6, p. 13 (Adidas drie-strepenmotief); – BenGH 14 april 1989 (A87/8), NJ 1989, 834 m.nt. LWH, BIE 1989, nr. 90, p. 329 m.nt. Ste, IER 1989, nr. 30, p. 57 (Burberrys I); – BenGH 16 december 1991 (A90/4), NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, BIE 1992, nr. 99, p. 379 m.nt. JHS, IER 1992, nr. 12, p. 57 m.nt. SdW (Burberrys II). 4.22 Het is deze (gedateerde) rechtspraak van Beneluxbodem die in onze zaak G-Star/Benetton het hof ertoe heeft gebracht om in rov. 4.21 te overwegen: (...) Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. En om vervolgens, toetsend aan dat criterium, te oordelen (nu cursiveringen toegevoegd): 4.22 De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist. 4.23 Het is de vraag of het Amsterdamse hof – anders dan het zei te willen doen – hier een juiste opvatting weergeeft over de zijns inziens ’vaste rechtspraak van het BeneluxGerechtshof’. Voor zover het Amsterdamse hof van oordeel zou zijn bij dat een ingevolge artikel 1, tweede lid BMW uitgesloten vorm dankzij (via reclame en daarmee gepaard gaande bekendheid) verkregen inburgering/ wervingskracht, de aldus – ten tijde van het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen – verkregen wervingskracht de overhand zou krijgen boven de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, waardoor de vorm alsnog beschermbaar zou blijken, strookt dat m.i. niet met de volgende overwegingen uit het Adidas-arrest van 1985 van het BenGH: 62. O. dat de vierde vraag onder b de kwestie aan de orde stelt of vormen die, in de zin van art. 1 tweede lid BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering; 63. dat die wetsbepaling ertoe strekt de bescherming van de hier bedoelde vormen te beperken tot die welke daaraan krachtens de BTMW en/of de nationale auteurswetten toekomt, waaruit volgt dat voor inburgering die deze vormen alsnog de bescherming van de BMW deelachtig zou doen worden, geen plaats is; uitmondend in het dictum:

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

100. IV.b. De vraag of vormen die, in de zin van art. 1 tweede lid BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering, moet ontkennend worden beantwoord. Aan het Amsterdamse hof kan evenwel worden toegegeven dat in latere rechtspraak van het BenGH het bovenstaande niet meer herhaald is, terwijl het BenGH in rov. 16 van het Burberrys-I-arrest van 1989 overwoog: 16. O. dat uit het voorgaande volgt dat de vragen A en B ontkennend moeten worden beantwoord en dat op vraag C moet worden geantwoord dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven. Hierbij is het door mij gecursiveerde – aan het Wokkelsarrest van de Hoge Raad van 1983 ontleende, maar in het Adidas-arrest niet voorkomende – zinsdeel minst genomen vatbaar voor het wekken van misverstand, omdat ’de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht’ van een vorm naar zijn aard geen onveranderlijke, maar naar tijd en plaats voor evolutie vatbare factor is.14 4.24 Wat hiervan zij, de aangehaalde beoordelingswijze van het Amsterdamse hof in onze zaak G-Star/Benetton is in ieder geval niet in overeenstemming met het Europees geharmoniseerde merkenrecht. Allereerst merk ik op dat de Merkenrichtlijn inburgering tot geldig merk van een door art. 3 lid 3 onder e (de pendant van art. 1,2 BMW) van merkenrechtelijke bescherming uitgesloten teken uitdrukkelijk niet toelaat. Art. 3 lid 1 van de Richtlijn luidt in (bijna) zijn geheel: 1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e) tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

14

Zie voor kritiek de noten van LWH bij het Wokkels-arrest en bij het Burberrys-I-arrest, alsmede het Gerechtshof te ’s-Gravenhage in zijn vraagstellend arrest voorafgaand aan het Burberrys-II-arrest, te kennen uit o.m. de publicatie in NJ 1992, 596 op pp. 2458-2461. Ik wijs met name op de kritische rov. 16-25 van het Haagse hof. Zie ook Gielen/ Wichers Hoeth, Merkenrecht (1990), nr. 425, waar zij onder verwijzing naar het Adidas-drie-strepenmotief-arrest aangeven dat naar Beneluxmerkenrecht ’inburgering’ tot onderscheidend teken er niet toe zou kunnen leiden dat een door art. 1, tweede lid van merkbescherming uitgesloten teken tóch merkenrechtelijke bescherming deelachtig zou kunnen worden. In dezelfde zin D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985), nr. 131, p. 185 (kleine letters).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; f ) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld [...]; h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6ter [van het Verdrag van Parijs] geweigerd of nietig verklaard moeten worden. Behoudens inburgering? Dat kan wél bij de weigeringsgronden onder b, c en d van lid 1 van art. 3, maar niet bij de andere weigeringsgronden, met name ook niet die onder de hier relevante categorie e. Dit blijkt uit art. 3 lid 3 van de Richtlijn: 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. De lidstaten kunnen een beroep op rechtverkrijging door inburgering als onderscheidingsteken vóór de depotdatum (eerste volzin) of ná de depotdatum (tweede volzin), dus niét toelaten voor – onder meer – tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft: de nietigheidsgrond waar het in middel V in de zaak G-Star/ Benetton om gaat. 4.25 Dit is ook logisch tegen de achtergrond van de uitsluitingsbepaling van artikel 3 lid 1 sub e. Over de ratio van die uitsluiting valt geen gezaghebbender bron te citeren dan het HvJEG zelf, in zijn arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington.15 Weliswaar ging het in het dispuut tussen deze scheerapparatenfabrikanten om de deelgrond van art. 3 lid 1 sub e, tweede streepje: ’de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’, maar dat weerhield het Hof er niet van om zich uit te laten over de gronden art. 3 lid 1 sub e in het algemeen, dus óók ’de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’. 4.26 Uit het arrest citeer ik de volgende, m.i. voor zichzelf sprekende overwegingen. Daarin heb ik – ook met het oog op het vervolg van deze conclusie – gemakshalve toch enige cursiveringen aangebracht: 51. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of, bij gebreke van een andersluidende vermelding, meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. (...) 57. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, waarvan de uitlegging aan de orde is in de vierde vraag, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3. 15

Nr. C-299/99, Jur. 2002, p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, IER 2002/42 m.nt. FWG.

E I G E N D O M

5 5

(...) 66. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. (...) (...) 73. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn een teken bestaande in de vorm van een waar in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden. 74. Verder zijn de gronden waarop de inschrijving van tekens bestaande in de vorm van een waar wordt geweigerd, uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Overeenkomstig de zevende overweging van de considerans van de richtlijn worden deze weigeringsgronden daar limitatief opgesomd. 75. Ten slotte zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving om de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 76. Artikel 3, lid 1, sub e, heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen. Reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, kan een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar of in een grafische voorstelling van deze vorm, niet als merk worden ingeschreven. 77. De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 2527). 78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. 79. Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zou-

5 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

den de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen. 80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25). 81. Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt. 82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen. 4.27 Hoewel dit arrest dateert van 18 juni 2002, dus ruim vóór Benettons Memorie van Antwoord in het incidenteel hoger beroep van 30 januari 2003 en nog ruimer voor de pleidooien van 19 november 2003 en ’s hofs arrest van 25 november 2004, heeft dit Philips/Remington-arrest niet de aandacht van partijen16 en van het hof gekregen die het verdiende. Dit neemt niet weg dat dit (door partijen nauwelijks en het hof niet-belichte) arrest en de samenhang tussen art. 3 lid 1 en 3 lid 3 van de Richtlijn (en met name de uitsluiting door art. 3 lid 3 van inburgering tot geldig merk in geval van ondeugdelijkheid op grond van art. 3 lid 1 sub e) bij de beoordeling van middel V het nodige gewicht toekomt, nu het middel – in lijn met die rechtspraak en regelgeving – aanvoert dat de BMW aldus moet worden uitgelegd dat aan inburgering na introductie geen betekenis mag worden gehecht, althans niet zonder nadere motivering. De Richtlijn en het arrest Philips/Remington vormen aanvullende – en overigens waarschijnlijk betere – argumenten voor de door het middel verdedigde rechtsopvatting. De gebondenheid van de Hoge Raad aan de cassatiemiddelen (art. 419 lid 1 Rv) gaat niet zo ver dat hij ook gebonden is aan de argumentatie die het middel voor een bepaalde rechtsopvatting geeft.17 Aanvulling van de rechtsgronden ten gunste van de eiser in cassatie is daarom m.i. in dit geval toegestaan. 4.28 Evenmin vormt een beletsel dat in de BMW niet – noch bij de implementatie bij Protocol van 1992 per 1 januari 1996, noch bij de herimplementatie bij Protocol van 2002

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

per 1 januari 2004 – duidelijk is neergelegd wat wél duidelijk is neergelegd in art. 3 lid 1 en art. 3 lid 3 van de Richtlijn in onderlinge samenhang: nooit een beroep op inburgering, ook niet in de context van een beroep op nietigheid, ter ’heling’ van één van de gronden van art. 3 lid 1 onder e Rl. De BMW sluit een zodanige lezing van de wet immers allerminst uit. Sterker nog, in elk geval in 1986, in het Adidasdrie-strepenmotief-arrest van 1986, hééft het BenGH artikel 1, tweede lid BMW in die zin gelezen: zie supra nr. 4.23. 4.29 Daarom hoef ik maar kort stil te staan bij het arrest van het BenGH van 2 oktober 2000, nr. A 98/3 (Haacht/GSB)18 over richtlijnconforme interpretatie van een onvolkomen aan de Merkenrichtlijn aangepaste BMW-tekst. In het Haacht/GSB-arrest ging het over de Beneluxrechtelijke mogelijkheid van Europees-richtlijnconforme interpretatie van de niet-geslaagde (niet-)aanpassing van art. 13,A BMW aan de inbreukcriteria van art. 5 van de Richtlijn. Nadat het BenGH vanuit rechtszekerheidsoogpunt een grens getrokken had bij de datum van 31 december 1992, die in de context van de nu te berechten zaak G-Star/ Benetton geen rol speelt, overwoog het BenGH: 16. Overwegende dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn – dus na 31 december 1992 – de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht; 17. dat nu de bewoordingen van art. 13A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met art. 5 van de Richtlijn, het hiervoor overwogene meebrengt dat voor de periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van het Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtinggevend voor de uitleg van art. 13A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer diens arrest van 11 november 1997. 4.30 Nu, zoals in nr. 4.28 gezegd, de tekst van art. 1, tweede lid BMW allerminst uitsluit om de bepaling conform artikel 3 van de Richtlijn uit te leggen, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer19 diens arrest van 18 juni 2002 (Philips/Remington), dient daarvoor hetzelfde te gelden. Een zodanige uitleg van het Beneluxrecht vloeit voort uit het arrest Haacht/GSB van het Benelux-Gerechtshof, zodat er sprake is van een ’acte éclairé’ en prejudiciële vragen hierover aan het BenGH niet nodig zijn. 4.31 Ik keer terug naar de klachten van middel V. Volgens de klacht onder (i) heeft het hof in rov. 4.21 en 4.22 ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd geoordeeld dat de met de bekendheid van het merk samenhangende onderscheidingskracht niét buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling of sprake is van een teken waarvan de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft. De klacht slaagt tegen de achtergrond van rov. 57 van het Philips/Remington-arrest van het HvJEG.

16

Benetton heeft op summiere wijze wél op het punt geduid. Vgl. de pleitnota in eerste aanleg par. 45: ’Inburgering niet mogelijk: Uit artikel 3 van de Harmonisatierichtlijn volgt dat tekens die bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft niet door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen’; en de pleitnota in appe` l, par. 26, alsmede par. 34 ’Deze verwijzing baat G-Star om twee redenen niet. Allereerst zijn de Burberry-arresten niet richtlijn-proof. De criteria van de Harmonisatierichtlijn zijn immers aanmerkelijk strenger. Ik verwijs in dit verband naar Philips/Remington.’ 17 Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, Cassatie (2005) nr. 164, waar Wiarda’s NJV-preadvies uit 1978 (p. 91) wordt geciteerd.

18

Jurisprudentie BenGH 2000, deel 21, p. 50, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV, IER 2000, nr. 66, p. 316. 19 Art. 3 lid 1 sub e was ook aan de orde in HvJEG 8 april 2003 (C-53/01, C-54/01 en C-55/01), IER 2003, nr. 48, p. 241 m.nt. HMHS, BIE 2004, nr. 19, p. 122 (Linde, Winward Industries en Rado Uhren), maar hetgeen het HvJEG in dat arrest geoordeeld heeft, levert m.i. geen verdere gezichtspunten op voor de nu door de Hoge Raad te beoordelen zaak.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Door, na de vooropstelling in rov. 4.19, tweede volzin dat Benetton in grief 4 met het oog op haar beroep op art. 1, tweede lid BMW had aangevoerd dat (cursiveringen toegevoegd): (...) het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton. in rov. 4.20-4.22 Benettons beroep op art. 1, tweede lid te verwerpen met als motivering in rov. 4.21: (...) In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: ’tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof ) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;’. Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot. en in rov. 4.22: 4.22 De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist. is hof hetzij uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW van bescherming uitgesloten vorm door het ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen, hetzij heeft het met zijn oordeel onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. 4.33 In het eerste geval is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de blijkens rov. 57 van het Philips/ Remington-arrest nu juist niét bestaande mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW (= art. 3 lid 1 onder e MRl.) van bescherming uitgesloten vorm, door het (vóór of na de inschrijvingdatum) ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen. 4.34 In het tweede geval zouden ’s hofs deeloverwegingen omtrent Benettons onvoldoende betwisting dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met

E I G E N D O M

5 7

de bekendheid van het merk wél redengevend kunnen zijn voor het aannemen van het verkrijgen van verder onderscheidend vermogen of het behoud daarvan in de zin van art. 1, eerste lid BMW. Maar daarover ging en gaat het in de door het hof in rov. 4.19-4.22 beoordeelde grief 4 niet. ’s Hofs hier bedoelde overwegingen kunnen niet, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt, redengevend zijn voor het oordeel dat artikel 1, tweede lid BMW – door het hof (terecht) alleen van toepassing geacht op ’tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ – in casu al dan niet van toepassing is. Voor de vraag of dát ’uitsluitend bestaan’ zich wel of niet voordoet, is ’het verkrijgen van onderscheidend vermogen, als gevolg van het ervan gemaakte gebruik’ (vóór of na de inschrijvingsdatum; vgl. art. 3 lid 3 MRl.) immers irrelevant. Blijkens rov. 57 van het Philips/Remington-arrest is die vraag immers een vóórvraag, die voorafgaat aan de vraag of een (net) niet door art. 3 lid 1 sub e MRl. uitgesloten teken, door inburgering in de zin van art. 3 lid 3 onderscheidende kracht in de zin van art, 3 lid 1 MRl. kan verwerven. 4.35 Voor de beantwoording van die vóórvraag is blijkens het Philips/Remington-arrest beslissend of het bij de ter discussie staande vormen al of niet gaat om gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, waarbij merkenrechtelijke bescherming eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die gebruikskenmerken aanwezig zijn (rov. 78). Het hof heeft niet (kenbaar) aan de hand van dat criterium geoordeeld. 4.36 Voor zover het middel onder (ii) betoogt dat daarom zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof vervolgens niet op basis van het in rov. 4.21 geformuleerde criterium tot de conclusie komt dat art. 1, tweede lid BMW van toepassing is, bouwt het geheel voort op onderdeel (i), en deelt het het lot daarvan. 4.37 Voor zover het middel onder (ii) (zie nr. 24 van de cassatiedagvaarding) nog de mogelijkheid opwerpt dat het hof zou hebben geoordeeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gedeponeerde) vorm en voor dat geval het hof verwijt van een verkeerde uitleg van de BMW te zijn uitgegaan, gaat het middel m.i. uit van een onjuiste lezing van het bestreden oordeel en mist het dus feitelijke grondslag. Het komt (ook hier) aan op nauwkeurig lezen. Conform art. 3 lid 1 onder e MRl. is het hof in rov. 4.21 uitgegaan van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Dat is iets anders dan tekens waarvan de waarde van de waar uitsluitend wordt bepaald door de (gedeponeerde) vorm. 4.38 De klacht onder (iii) van middel V gaat specifiek over het oordeel van het hof in rov. 4.21 (laatste volzin) dat het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, het moment is dat de bescherming wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot. Het lot van deze klacht acht ik geheel verbonden met klacht (i) van het middel; ik meen dat ik daarop bij de bespreking van klacht (i) genoegzaam ben ingegaan. 4.39 In middel VI klaagt Benetton erover dat het hof in rov. 4.22 (slot) overweegt dat zij niet meer heeft betwist dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken

5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd, en dat het hof in rov. 4.31 heeft overwogen dat het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken is dat het kniestuk ook los van de broek bekendheid (als merk) heeft gekregen (zodat de beschermingsomvang van het merk niet gering zou zijn, en mede op deze grond tot de conclusie te komen dat de merken geldig zijn en dat daarop inbreuk wordt gemaakt). Benetton wijst erop dat zij de promotionele activiteiten wel degelijk heeft betwist, en wel in haar MvA in het incidentele beroep (onder 0.2) en bij pleidooi (pleitnota onder 37 en 39). 4.40 Voor zover middel VI dient ter onderbouwing van de klachten van middel V, mist Benetton afzonderlijk belang bij middel VI. Zoals ik bij de bespreking van middel V opmerkte, is immers voor de geldigheid van het merk in het licht van art. 1, tweede lid BMW niet relevant of G-Star – vóór of na deponering als merk – een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd en wat het gevolg daarvan zou zijn geweest voor de bekendheid van de vormmerken. 4.41 Voor zover middel VI erover klaagt dat het hof in rov. 4.31 – in het kader van de beoordeling van de merkenrechtelijke inbreukvraag aan de hand van art. 13,A BMW – heeft teruggegrepen op zijn eerdere overweging dat ’het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht [heeft en dat] aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken [is] dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen’, faalt het. 4.42 Ik geef nog even weer wat het hof ten deze in rov. 4.22 overwoog, met toegevoegde cursivering: Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist. 4.43 Bij grondige lezing van de in het middel aangehaalde passages uit de pleitnota in hun context blijkt dat Benetton daar niet betwist heeft dat G-Star een reclamecampagne voor de Elwood heeft gevoerd. Benetton bestreed wél dat deze campagne in het kader van de door het hof te beantwoorden vraag omtrent de geldigheid van de merken in het licht van art. 1, tweede lid BMW,20 relevant zou zijn (dat zij daarin m.i. gelijk had, is bij de bespreking van middel V gebleken). In dat verband wees Benetton ook erop dat de door G-Star overgelegde producties grotendeels van na de deponering van het merk dateren. 4.44 Welnu, in het kader van de beoordeling van de vraag of inbreuk is gemaakt onder art. 13,A BMW kunnen, uitgaande van de geldigheid van het merk, voor én na het depot uitgevoerde promotionele activiteiten en daarmee verkregen bekendheid (en grotere onderscheidingskracht) een rol spelen.21 Dát is waar het in rov. 4.31 over gaat, en dat het hof in dát licht niet met de reclameactiviteiten van G-Star mocht rekening houden, is bij het hof inderdaad niét (en terecht niet) door Benetton betwist.

20

Vgl. ook het opschrift boven het desbetreffende chapiter van de pleitnota (boven nr. 26, op p. 7). 21 Vgl. de in voetnoot 9 aangehaalde rov. 24 uit het Puma/Sabel-arrest van het HvJEG.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

Voor zover het middel een rechtsklacht behelst, gaat in zoverre dus uit van een onjuiste rechtsopvatting, en voor zover het een motiveringsklacht behelst, mist het in zoverre feitelijke grondslag. 4.45 Middel VII komt op tegen rov. 4.23-27, waarin het hof het volgende overweegt: depot vormmerk kniestuk te kwader trouw? 4.23 In eerste aanleg heeft Benetton gesteld dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk te kwader trouw heeft verricht, zodat dit vormmerk niet geldig is. G-Star zou eind 1999 willens en wetens een kniestuk hebben gedeponeerd waarvan zij wist dat het door derden te goeder trouw werd gebruikt. De rechtbank heeft dit verweer van Benetton verworpen. Grief 5 van Benetton richt zich tegen dit oordeel van de rechtbank. Het hof overweegt als volgt. 4.24 Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. In zoverre heeft Benetton haar grief tevergeefs voorgesteld. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen. 4.25 Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW). 4.26 Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake. 4.27 Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken. Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-) markt te brengen. Grief 5 heeft dan ook geen succes. 4.46 Over deze overwegingen klaagt het middel in twee opzichten, samengevat: (i; nrs. 39-41) het hof zou ten onrechte beslist hebben dat het voorgebruik van het kniestuk door Benetton niet als te

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

goeder trouw te kwalificeren is, waarbij het hof in rov. 4.25 ontoereikend gemotiveerd zou hebben overwogen dat Benetton gesteld zou hebben dat G-Star het depot van het kniestuk te kwader trouw in de zin van art. 4 onder 6, a BMW heeft verricht; Benetton zou (zie nr. 41) zich nl. wél op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, aanhef hebben beroepen, en niét op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, a; (ii; nrs. 42-50) het hof zou in rov. 4.27 ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd hebben overwogen dat G-Star bij het depot van het kniestuk-vormmerk enkel haar reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen. 4.47 Bij de bespreking van dit middel stel ik het volgende voorop. Het gaat bij het beroep van Benetton op kwade trouw van G-Star bij haar depot van het ’vormmerk kniestuk’ van 24 november 1999 om een beroep op kwade trouw in verband met aan dat depot voorafgaand voorgebruik door Benetton (en andere fabrikanten). Daartegenover staat tussen partijen onweersproken vast (vgl. supra, nrs. 2.4 en 2.9) dat G-Star dit kniestuk in haar Elwood-broek eerder gebruikte dan Benetton. In zoverre geldt G-Star wat dit kniestuk betreft dus als een zgn. voor-voorgebruiker. 4.48 Na deze vooropstelling herinner ik aan het tamelijk recente arrest van het Benelux-Gerechtshof van 25 juni 2004 (Taco ijsje), waarin dit hof over de kwade trouw in art. 4 BMW onder meer overwoog: 13 Uit de tekst van de BMW, in het bijzonder art. 3, en uit bovenstaande toelichting blijkt dat de hoofdregel van het in de BMW neergelegde stelsel tot het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk is dat dit recht wordt verkregen door het eerste depot maar dat die hoofdregel uitzonderingen kent, onder meer zoals omschreven in art. 4. 14 Het zesde lid van dat art. 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a en b twee voorbeelden worden gegeven. 15 Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant, te weten in het onder a bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder binnen het Beneluxgebied van het merk maakte (’de voorgebruiker’) en in het onder b bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder buiten het Benelux-gebied van het merk maakte, terwijl de deposant die wetenschap ontleende aan zijn rechtstreekse betrekking tot die derde. 16 Aldus wordt de voorgebruiker ten opzichte van de eerste deposant beschermd tegen diens misbruik van wetenschap (’weet of behoort te weten’ of ’weten op grond van een rechtstreekse betrekking’) in de in genoemd art. 4 lid 6 BMW genoemde omstandigheden, in welke gevallen het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt. 17 De toepassing van het zesde lid van art. 4 is evenwel niet beperkt tot de daarin onder a en b genoemde gevallen, zoals volgt uit de in die bepaling gebezigde woorden ’onder andere’ en uit de hiervoor onder 11 en 12 uit de Toelichting geciteerde passage. 18 Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in art. 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is. 19 In het in de eerste vraag [van de Hoge Raad, A-G] bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de

E I G E N D O M

5 9

eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voorvoorgebruiker). 20 Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. 21 Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant.22 4.49 Naar ik meen stuit het middel – wat daar verder van zij – in zijn beide onderdelen af op het vorenstaande. Het middel gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting; bij beoordeling van de specifieke klachten heeft Benetton dus geen belang. Uit het geciteerde arrest van het Benelux-Gerechtshof volgt (i) dat het voor de toepassing van art. 4 onder 6 BMW niet terzake doet of Benetton zich beroepen zou hebben op kwade trouw van G-Star in de zin van art. 4 onder 6, a dan wel in de zin van art. 4 onder 6, aanhef; en (ii) dat het evenmin terzake doet of G-Star het depot van het kniestukvormmerk al dan niet reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen. Ik meen van verdere bespreking van het falende middel VII te kunnen afzien. 4.50 In middel VIII klaagt Benetton over het oordeel dat (i) het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en (ii) er ten aanzien van beide vormmerken (broek én kniestuk) verwarringsgevaar bestaat. Het middel noemt de aangevallen rechtsoverweging(en) niet, maar ik neem aan dat het gaat om ’s hofs rov. 4.31 en 4.32. 4.51 Ter toelichting op de onder (i) bedoelde klacht, verwijst Benetton naar ’hetgeen hiervoor is opgemerkt’. Daarmee bedoelt zij waarschijnlijk de toelichting op middel VII. Daar klaagde Benetton erover dat het kniestuk slechts een van de vijf elementen is waaruit het vormmerk broek bestaat. In het kader van haar beroep op de zogenaamde Freihaltebedürfnis (in nr. 47) voerde zij nog aan dat G-Star een vormgevingselement gebruikt dat volgens haar (Benetton) door anderen mocht worden en is gebruikt. In middel VIII wordt niet toegelicht wat de betekenis van deze onderdelen van het middel VII is voor de onder (i) bedoelde klacht. Voor het overige heb ik bij middel VII geen klachten kunnen ontdekken die betrekking zouden kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van het kniestuk. 4.52 Zo de klacht al voldoet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv stelt, nu het middel m.i. onvoldoende duidelijk maakt op welke punten ’s hofs oordeel onjuist is, faalt zij. Dat een teken onderdeel vormt van een samengesteld teken – een van de vijf elementen van dat merk is –, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het ook, op zichzelf, voldoende onderscheidend vermogen heeft om merkenrechtelijke bescherming te kunnen genieten.23 In rov. 4.16 – waartegen geen klacht is gericht – heeft het hof overwogen dat, én uitvoerig gemotiveerd waarom, het kniestuk een zodanig onderdeel van de broek vormt dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig valt te onderscheiden. 4.53 Wat onderdeel (ii) van middel VIII betreft, voert Benetton aan dat zgn. ’post sale confusion’ niet relevant is in het 22

BenGH 25 juni 2004, nr. A 2003/1, Jurisprudentie BenGH 2004, deel 25, p. 31, NJ 2005, 526 m.nt. JHS, BIE 2004, nr. 89, p. 547, IER 2004, nr. 79, p. 342 m.nt. ChG. Kritisch over dit arrest is A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw (diss. Leiden 2005), pp. 114-119. 23 Zie voor een tamelijk recente bevestiging op Europees niveau: HvJEG 7 juli 2005 (C-353/03; Nestlé/Mars; ’Have a break’).

6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

kader van de vraag of zij inbreuk heeft gemaakt op G-Stars merk. Het hof overwoog het volgende (rov. 4.32): [...] Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benettonbroek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benetton-broek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben. Zoals het hof reeds onder 4.6 heeft overwogen, acht het hof de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benettonbroek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. [...] 4.54 Uit het arrest van het HvJEG in de zaak Arsenal/Reed24 blijkt echter dat ’post sale confusion’ wel degelijk van belang kan zijn bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van herkomstverwarring en daarmee van een merkinbreuk. Het HvJEG overwoog: 56 Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. 57 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. 4.55 Kortom, het hof heeft zonder schending van een rechtsregel kunnen aannemen dat verwarring over de herkomst van de waren ná de aankoop door de consument in aanmerking moet worden genomen bij de vraag of er sprake is van een merkinbreuk.25 Dit oordeel kan de verwerping van 24

HvJEG 12 november 2002, nr. C-206/01, Jur. 2002, p. I-10273, NJ 2003, 265 m.nt. MRM, BIE 2003, nr. 51, p. 338, IER 2003, nr. 10, p. 50 m.nt. ChG (Arsenal/Reed). 25 Hieraan doet m.i. niet af dat volgens HvJEG 12 januari 2006 (nr. C-361/04 P; Picasso/Picaro) ’post sale confusion’ geen dogma is en dat een beroep daarop het kan afleggen tegen andere factoren die verwarringsgevaar niét aannemelijk maken, met name ’de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren’. Vgl. rov. 47 van het arrest. Het ging in casu om mogelijke verwarring tussen Picasso en Picaro als merk voor auto’s; het hof had eerder (rov. 39) overwogen dat rekening gehouden mocht worden met ’het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

Benettons verweer zelfstandig dragen. De overwegingen van het hof ten aanzien van de verkooppunten van de Benetton-broek – zowel in een Benetton-omgeving als in een warenhuis als de Bijenkorf – zijn duidelijk ten overvloede gegeven. Dit blijkt uit het gebruik van de woorden ’nog daargelaten’ door het hof. De klachten tegen deze overwegingen missen dan ook belang. Middel VIII gaat niet op. 4.56 Middel IX klaagt over de rov. 4.33 en 4.34, waarin het hof cumulatie van merken- en auteursrechtelijke vorderingen door G-Star mogelijk acht. Het hof overwoog: cumulatie merken- en auteursrecht 4.33 In eerste aanleg heeft de rechtbank het verweer van Benetton verworpen dat G-Star geen beroep meer toekomt op het auteursrecht, omdat zij reeds de merkenrechtelijke bescherming heeft ingeroepen. Benetton komt met grief 7 op tegen dit oordeel van de rechtbank. G-Star heeft aangevoerd dat zij twee onderscheiden belangen heeft om te beschermen. Via het auteursrecht heeft zij de mogelijkheid om de originaliteit van de Elwood te beschermen en via het merkenrecht poogt zij de waarborgfunctie van haar merken te beschermen. Voorts stelt G-Star dat haar auteursrecht op het model Elwood ouder is dan haar merkrechten. Haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood terwijl haar merkenrecht ziet op bescherming van respectievelijk het kniestuk en de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Via merkenrechtelijke weg is het voorts voor G-Star mogelijk een verbod voor de gehele Benelux te verkrijgen, terwijl via het auteursrecht slechts een verbod voor Nederland mogelijk is. Daarnaast voert G-Star aan dat zij anders dan bij enkele auteursrecht inbreuk cumulatief schadevergoeding en afdracht van genoten winst als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW kan vorderen, waardoor haar verhaalspositie sterker is bij aanname van merkinbreuk. 4.34 Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld en ook overigens is daarvan niet gebleken waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend. De grief is dus tevergeefs voorgesteld, zodat G-Star ontvankelijk is in haar auteursrechtelijke vordering. 4.57 Het middel gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden. Het middel klaagt erover dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht de merkenrechtelijke bescherming zou kunnen aanvullen. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp, wordt onvoldoende duidelijk in rov. 4.33. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming, heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts wordt de stelling verdedigd dat het van tweeën één is: ofwel kan G-Star zich niet met succes beroepen op het merkenrecht, maar dan komt haar ook geen auteursrechtelijke bescherming toe, ofwel wordt zij door het merkenrecht beschermd maar dan heeft zij bij het auteursrecht geen belang, althans is dat zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Dat bij aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is’.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, zou volgens het middel volgen uit het arrest Dior/Evora van het HvJEG.26 4.58 De passage uit rov. 4.34, dat Benetton niets heeft aangevoerd waaruit blijkt dat het auteursrecht verdergaande bescherming kan geven dan het merkenrecht wordt in het middel weliswaar geciteerd, maar daarover klaagt het middel niet. 4.59 Wil er belang in de zin van art. 3:303 BW bestaan bij een auteursrechtelijke vordering naast een merkenrechtelijke vordering, dan zullen er door de eiser voldoende feiten en omstandigheden moeten worden gesteld, waaruit blijkt dat zij een specifiek, van handhaving van het merkrecht te onderscheiden belang heeft.27 Als aan dit vereiste is voldaan, dan is het in beginsel mogelijk om naast een merkenrechtelijke ook een auteursrechtelijke vordering in te stellen.28 Het van een juiste rechtsopvatting getuigende oordeel van het hof sluit hierbij aan. Het hof heeft aangenomen dat G-Star voldoende heeft gesteld om een van het merkenrecht te onderscheiden belang bij een auteursrechtelijke vordering aan te nemen. Door te verlangen dat G-Star en het hof exact hadden moeten aangeven waarin het belang van de auteursrechtelijke vordering is gelegen, miskent het middel dat het hof zich in rov. 4.34 klaarblijkelijk en – mede gelet op de daar vermelde omstandigheid dat Benetton geen feiten of omstandigheden heeft gesteld en ook overigens niet gebleken is dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend29 – begrijpelijk heeft aangesloten bij de in rov. 4.33 weergegeven zienswijze van G-Star. 4.60 Anders dan het middel betoogt, is auteursrechtelijke bescherming niet uitgesloten als er geen merkenrechtelijke bescherming geldt. Het Dior/Evora-arrest van het HvJEG waarop Benetton zich beroept, en waarin een auteursrechtelijke claim inderdaad strandde omdat er ook geen merkenrechtelijke bescherming gold, heeft niet de algemene betekenis die Benetton er kennelijk aan hecht. Deze zaak had specifiek betrekking op parallelimport. In gevallen waarin merkhouders niet op grond van hun merkrecht kunnen optreden tegen wederverkopers (en door die wederverkopers gemaakte reclame), kunnen zij zich evenmin op hun auteursrecht beroepen, aldus rov. 51 e.v. en met name rov. 58 van het arrest: 51 Anders dan Dior betoogt, is de nationale rechter terecht van oordeel, dat een verbod als het in het hoofdgeding bedoelde een in begin26

HvJEG 4 november 1997, nr. C-33795, Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134, IER 1997, nr. 55, p. 225, BIE 1998, nr. 41, p. 195 m.nt. Ste. 27 HR 6 februari 1998, nr. 16466, NJ 1998, 569 m.nt. DWFV (BMW/ Blok), i.h.b. rov. 3.6. 28 Spoor/Verkade/Visser (2005), nr. 8.12, waar verwezen wordt naar BenGH 16 december 1998, NJ 2001, 133 m.nt. Spoor onder nr. 134, IER 1999, p. 126, BIE 1999, nr. 81, p. 297 m.nt. Ste. (Dior/Evora), HR 16 april 1999, nr. 9098, R97/163, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1999, nr. 29, p. 161 m.nt. FWG (Arubaanse zaak Bigott/Doucal II, rov. 3.9) en verdere rechtspraak en literatuur. Vgl. ook R.A.M. Quanjel-Schreurs, BIE 2005, p. 133. 29 Daarbij heeft het hof kennelijk het oog op de – dus niet gebleken – mogelijkheid dat in casu met het beroep op merkrecht doeleinden zouden worden nagestreefd, die volgens het merkenrecht (of op grond van EG-verdragsrecht, zie hierna) nu juist niet bereikt moeten kunnen worden.

E I G E N D O M

6 1

sel door artikel 30 verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking kan vormen. Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling, dat het volgens het verwijzingsarrest in het hoofdgeding gaat om producten die de wederverkoper door middel van parallelimport heeft verkregen, en dat een reclameverbod als in het hoofdgeding is gevorderd, de verhandeling en bijgevolg de toegang tot de markt van deze producten aanzienlijk zou bemoeilijken. 52 Derhalve moet worden nagegaan, of een verbod als in het hoofdgeding is gevorderd, kan worden toegestaan op grond van artikel 36 van het Verdrag, volgens hetwelk de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van de invoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. (...) 54 Gelet op de antwoorden op de tweede, de derde, de vierde en de vijfde vraag, moet derhalve op dit onderdeel van de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 30 en 36 van het Verdrag30 aldus moeten worden uitgelegd, dat een merkhouder zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. (...) 58 Gezien deze rechtspraak – en zonder dat behoeft te worden ingegaan op de vraag, of voor hetzelfde product tegelijkertijd een beroep kan worden gedaan op een auteursrecht en op een merkrecht – kan worden volstaan met de vaststelling, dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend. Auteursrechtelijke bescherming is hier niet uitgesloten omdat de merkenrechtelijke bescherming niet zo ver gaat. In gevallen van parallelimport kunnen merkhouders zich in de geschetste omstandigheden niet op het merkenrecht nóch op een hun toekomend auteursrecht beroepen omdat dit in strijd zou zijn met het recht op vrij verkeer van goederen. Een dergelijke situatie is hier niet aan de orde. Ook middel IX faalt. 4.61 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de vormgevingselementen dus in andere branches wél gebruikelijk waren, zodat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Anders gezegd: het middel bestrijdt ’s hofs oordeel dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is. 4.62 Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker 30

Thans art. 23 en 28 EG.

6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

draagt.31 Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad32 en het vervolgens na verwijzing door Hof ’s-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.33 4.63 In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende: 4.36 Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...] 4.64 In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker (’getuigt van een creatieve prestatie’) zijn gelegen in de combinatie van – op zichzelf bekende – vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat – rechtens juist en alleszins begrijpelijk – de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Ook middel X kan niet tot cassatie leiden. 4.65 In middel XI klaagt Benetton over het oordeel dat G-Star Benettons verweer dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ’verwaterd’ voldoende heeft bestreden. Het hof overweegt hierover (rov. 4.36): [...] Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn ’verwaterd’ voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’. De grieven 8 en 9 slagen derhalve niet. [...] 4.66 De klacht van middel XI komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden – waartegen G-Star dan zou zijn opgetreden –, maar niet over handelingen van G-Star zelf 31 Zie bijv. HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 (Screenoprints). Zie voor een bespreking van dit vereiste en verdere rechtspraak daarover Spoor/ Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), p. 65 e.v. en de conclusie d.d. 11 november 2005 in de zaak Technip/Goossens, rolnr. C04/350HR, onder 4.4-4.12. 32 HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 1992, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG (Van Dale/Romme). 33 Hof ’s-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82. Zie hierover Spoor/Verkade/Visser, a.w., p. 72.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar MvG (onder 8.9.1), waar zij zich er (ook) op heeft beroepen dat G-Star zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood bevatten. Het hof had op dit verweer dienen te beslissen, althans is de verwerping van dat verweer onbegrijpelijk. 4.67 Uit Benettons MvG (onder 8.9.2) wordt duidelijk dat met verwatering van het auteursrecht gedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een ’onbeschermde stijl’, door veelvuldig gebruik en grootse navolging. Het hof heeft Benettons verweer, zoals blijkt uit de juist geciteerde passage uit rov. 4.36, ook in die zin opgevat. Dat wordt in cassatie ook niet bestreden. Benettons stijlverweer is geïnspireerd door het merkenrechtelijke verwateringscriterium: het merk wordt zo algemeen gebruikelijk voor de waren dat het zijn onderscheidend vermogen verliest. 4.68 Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op haar verweer (G-Stars ’eigen gebruik’) heeft beslist, faalt het bij gebrek aan feitelijke grondslag. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’, heeft het hof Benettons verweer (grief 9) in haar geheel verworpen. 4.69 Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden. Het oordeel dat Benetton onvoldoende heeft gesteld – althans haar stelling onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt – is niet onbegrijpelijk. In cassatie niet bestreden heeft het hof immers geoordeeld dat G-Star consequent tegen het gebruik van elementen van de Elwood door anderen is opgetreden. Het gebruik door derden heeft dan ook in de begrijpelijke visie van het hof niet gezorgd voor het ontstaan van een onbeschermde stijl. In het licht van het door de merkenrechtelijke verwatering geïnspireerde toepassing van ’onbeschermde stijl’ – aansluiten bij wat algemeen gebruikelijk of ’in de mode’ is –, is niet onbegrijpelijk dat het hof verder geen belang heeft gehecht aan G-Stars eigen gebruik van bepaalde vormgevingselementen voor meerdere broeken. Het ligt immers weinig voor de hand dat alleen dat eigen gebruik tot het ontstaan van zo’n vrije stijl zou kunnen leiden. Daarbij komt dat Benetton op de in het middel aangeduide vindplaats niet aangeeft welke kenmerkende elementen G-Star in andere broeken zou hebben overgenomen, met name niet of het zeer kenmerkende kniestuk ook op haar andere broeken is terug te vinden. Bovendien moet ingevolge rechtspraak van de Hoge Raad bij de vraag of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk gekeken worden naar de situatie ten tijde van het maken van het werk (waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden beschouwd).34 4.70 Middel XI faalt dus. 4.71 Middel XII komt op tegen de afwijzing in rov. 40 van de vergoeding van Benettons buitengerechtelijke kosten. Het hof heeft geoordeeld dat Benettons desbetreffende grief ’geen succes [heeft] reeds omdat ook in hoger beroep de reconventio34

HR 16 april 1999, nr. 9098, R97/163, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, AMI 1999, p. 148 m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1999, nr. 29, p. 161 m.nt. FWG (Arubaanse zaak Bigott/Doucal), rov. 3.4. Zie voorts Spoor/ Verkade/Visser, a.w., p. 69, met enige nuanceringen op p. 70.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

nele vordering van Benetton wordt afgewezen, zodat voor G-Star geen wettelijke verplichting tot schadevergoeding jegens Benetton bestaat.’ Gelet op deze motivering, acht ik het middel op zichzelf gegrond. Ook kosten in de zin van art. 6:96 BW die (geheel of mede) gemaakt zijn ter verdediging (in conventie) tegen aanspraken van de tegenpartij kunnen indien zij, zoals in casu, in reconventie zijn gevorderd, voor vergoeding op de voet van art. 6:96 BW in aanmerking komen. Ik wijs op HR 18 februari 2005, nr. C03/185, NJ 2005, 216, rov. 5.3.2. Of Benetton belang heeft bij middel XII, hangt af van het slagen van een of meer van haar hiervoor besproken cassatiemiddelen. Is dat het geval, dan zal het hof waarnaar verwezen is, zich alsnog ook over de hier bedoelde reconventionele vordering van Benetton moeten buigen. Daarvan zal afhangen of Benetton van gegrondbevinding van middel XII uiteindelijk garen zal kunnen spinnen. 4.72 Met middel XIII komt Benetton op tegen ’s hofs oordeel dat in de schadestaatprocedure beoordeeld moet worden of winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt (rov. 4.42). Het hof overwoog: 4.42. Met grief 16 stelt Benetton dat de rechtbank haar ten onrechte heeft veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst en haar veroordeeld heeft tot vergoeding van de door G-Star geleden schade. Nu het hof tot het oordeel komt dat Benetton zowel op auteurs- als merkrechten van G-Star inbreuk heeft gepleegd, is voldoende aannemelijk dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. De betwisting van die schade door Benetton is onvoldoende gemotiveerd. Of en zo ja, in hoeverre winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt zal, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden. Grief 16 slaagt niet. 4.73 Volgens het middel heeft het hof aldus miskend dat de schadestaatprocedure is te beschouwen als een vorm van executie van een rechterlijke beslissing. Het hof heeft Benetton tot vergoeding van G-Stars schade veroordeeld, niet tot afdracht van de door Benetton genoten winst. Weliswaar staat het de rechter vrij de schadevergoeding te begroten aan de hand van de door de onrechtmatige daad genoten winst, aldus het middel, maar afdracht van genoten winst kan niet pas naast schadevergoeding worden gevorderd in een schadestaatprocedure. 4.74 Zoals het middel zelf al aangeeft, is de rechter, waaraan ik toevoeg: ook de schadestaatrechter, bevoegd de schade te begroten op een wijze die hem of haar geraden voorkomt. Een van de grondslagen voor de schadeberekening en vaststelling van de schadevergoeding waarvoor de rechter kan kiezen is die van de door de pleger van de onrechtmatige daad genoten winst, aldus nog steeds het middel. Reeds hierop stuit de klacht van het middel af. 4.75 Bovendien heeft G-Star wel degelijk (mede) schadevergoeding in de vorm van winstafdracht gevorderd. In hun s.t. wijzen mrs. Meijer en Vermeulen op de inleidende dagvaarding (onder 9) en de MvA, tevens MvG in incidenteel appèl (onder 79 en 80). Daarmee is aan de voorwaarde die art. 6:104 BW stelt aan een veroordeling tot afdracht van de genoten winst, namelijk dat zij ’op vordering van de benadeelde’ geschiedt, voldaan. Dat de winstafdracht niet ook in het petitum is vermeld, doet daaraan niet af.

E I G E N D O M

6 3

5 Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing naar een aangrenzend hof. Enz. d Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van de middelen 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. (ii) Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers. (iii) Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model ’Elwood’, dat in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is getoond. De Elwood-broek is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht. (iv) Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes BV te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood-broek, voor zover nodig, overgedragen aan G-Star, die deze overdracht heeft aanvaard. (v) G-Star is houder van de Benelux-vormmerken met inschrijvingsnummer 624.182, gedeponeerd op 7 augustus 1997, en met inschrijvingsnummer 662.447, gedeponeerd op 24 november 1999 (hierna ook respectievelijk: het eerste en het tweede vormmerk). (vi) Het vormmerk onder 624.182 is per 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: ’bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.’ Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn. (vii) Het vormmerk onder 662.447 is per 24 november 1999 ingeschreven in klasse 25 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: ’De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. De afbeelding links is het vooraanzicht van het merk, de afbeelding rechts het zij-aanzicht van het merk.’ (viii) In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna ook: de Benetton-broek). In januari 2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benetton-broek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd

6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

om de verhandeling ervan te staken. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen. (...) 3.2.2 Benetton komt met dertien middelen op tegen dit arrest. Het eerste middel heeft betrekking op de beslissing inzake de bevoegdheid van het hof (rov. 4.2), de middelen IIVIII op de merkenrechtelijke beslissingen, middel IX op het in rov. 4.33-4.34 gegeven oordeel omtrent de cumulatie van merk- en auteursrechtelijke bescherming, de middelen X-XI op de beslissingen inzake de auteursrechtelijke aanspraken, middel XII op de afwijzing van de vordering tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en middel XIII op de in rov. 4.42 neergelegde beslissing met betrekking tot de schadevergoeding. 3.3 Middel I klaagt dat het hof, dat, naar aanleiding van het verweer van Benetton dat zij niet zelf actief is in Nederland, heeft vastgesteld dat de verkoop in Nederland van de Benetton-producten geschiedt via franchisenemers, op de voet van art. 37 BMW de bevoegdheid van de rechter te Amsterdam heeft aangenomen – naar de Hoge Raad begrijpt: met betrekking tot de merkenrechtelijke vordering – hoewel het hof niet heeft vastgesteld dat Benetton zelf enige merkenrechtelijk relevante handeling in Nederland of in het arrondissement Amsterdam heeft gepleegd en Benetton niet in Nederland is gevestigd. Het middel klaagt voorts dat om dezelfde reden zonder nadere uiteenzetting onbegrijpelijk is waarom G-Star belang zou hebben bij een inbreukverbod jegens Benetton. Het middel faalt. Uit de in cassatie niet bestreden vaststelling dat Benetton haar broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen – waarbij het hof klaarblijkelijk het oog heeft gehad op de vaststelling dat de verkoop van haar producten in Nederland geschiedt via franchisenemers; zie hiervoor in 3.1 onder (ii) – en dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is verhandeld, heeft het hof kunnen afleiden dat Benetton aldaar merkinbreuk heeft gepleegd. In dat oordeel ligt de verwerping besloten van het volgens het middel door Benetton gevoerde verweer dat zij in Nederland niet actief is, voor zover Benetton daarmee bedoeld heeft: actief op merkenrechtelijk relevante wijze. Daarmee is ook het belang van G-Star bij een verbod jegens Benetton gegeven. 3.4 Middel II klaagt dat het hof (in rov. 4.7 en 4.8) ten onrechte, althans op onbegrijpelijke wijze, heeft beslist dat voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen bezit, beslissend is het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet het tijdstip van het depot van het merk. Daaromtrent wordt overwogen dat de Benelux-regelgever (tot de invoering per 1 januari 2004 van het Protocol waarbij art. 14ter in de BMW werd opgenomen, dat in deze zaak evenwel nog geen toepassing kon vinden) ervan heeft afgezien gebruik te maken van de door art. 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn) geboden mogelijkheid in de nationale wet te bepalen dat weigering tot inschrijving of nietigverklaring van een merk dat ten tijde van het depot onderscheidend vermogen miste, achterwege blijft indien het merk na de (aanvrage om) inschrijving alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen – anders gezegd: is ingeburgerd – als gevolg van het gebruik dat van het merk is gemaakt (vgl. BenGH 26 juni

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

2000, nr. A98/2, NJ 2000, 551). Dat brengt mee dat het middel met juistheid betoogt dat, anders dan het hof in rov. 4.8 heeft overwogen, voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen met het oog op de gestelde nietigheid van het merk de situatie op het moment van het depot bepalend is. Het kan evenwel niet tot cassatie leiden, aangezien uit ’s hofs in cassatie onbestreden rov. 4.9-4.17 blijkt dat het hof van oordeel is dat beide vormmerken ’van huis uit’, dus zonder dat daartoe inburgering nodig was, onderscheidend vermogen bezitten. 3.5 Middel III houdt een rechts- en een motiveringsklacht in tegen ’s hofs verwerping in rov. 4.14 van het verweer van Benetton, inhoudende dat het Europees Merkenbureau (OHIM) de inschrijving van het eerste vormmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen heeft geweigerd. Het klaagt dat het hof miskent dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken en Benelux-merken (voor zover hier relevant) dezelfde eisen gelden, terwijl de BeneluxMerkenwet voor het Benelux-merk extra eisen stelt en voor Gemeenschapsmerken slechts één verdergaande eis geldt dan voor Benelux-merken, die hier evenwel niet van belang is. Het middel faalt, nu het hof het bedoelde verweer heeft verworpen met de overweging dat uit het door Benetton dienaangaande overgelegde stuk de reden van de weigering door het OHIM niet blijkt. Het hof heeft zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk op die grond kunnen oordelen dat het verweer van Benetton niet afdeed aan hetgeen het hof omtrent het onderscheidend vermogen eerder had overwogen. 3.6 Middel IV bestempelt als onjuist, althans onbegrijpelijk ’s hofs beslissing in rov. 4.17 dat de vordering van Benetton tot nietigverklaring van de beide merkdepots niet toewijsbaar is op de grond dat het hof tot het oordeel is gekomen dat de beide merken onderscheidend vermogen hebben. Het klaagt dat Benetton haar nietigheidsvordering ook heeft gebaseerd op art. 1 lid 2 BMW, en, wat het tweede vormmerk betreft, op art. 4 lid 6 BMW. Het middel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het uitgaat van een onjuiste lezing van de bestreden overweging. In rov. 4.17 heeft het hof slechts geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring van de merken niet toewijsbaar is op de gestelde grond dat zij onderscheidend vermogen missen en daarom (slechts) grief 2 ongegrond verklaard. In rov. 4.19-4.22 en 4.23-4.27 heeft het hof de grieven die betrekking hebben op de andere door Benetton ingeroepen nietigheidsgronden – respectievelijk dat de vormen wezenlijke waarde aan de waar geven en het tweede vormmerk te kwader trouw is gedeponeerd – behandeld. 3.7.1 Middel V keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof, in rov. 4.19-4.22, heeft overwogen en beslist op het verweer van Benetton dat de beide vormmerken nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW, daarin bestaande dat de vorm van de merken een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het behelst klachten in het bijzonder tegen de oordelen (i) dat de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moet worden (rov. 4.22), (ii) dat enerzijds de uitsluiting zich alleen voordoet wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen (rov. 4.21), maar anderzijds dat zich dat hier niet voordoet omdat de popula-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

riteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk (rov. 4.22) en (iii) dat voor bepaling of aan deze uitsluiting is voldaan beslissend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot (rov. 4.21). 3.7.2 De klacht tegen de met (iii) aangeduide beslissing treft doel. Art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn vermeldt de uitsluiting van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft onder (e). Het derde lid luidt: Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. Daaruit volgt dat een teken dat de in het eerste lid onder (e) bedoelde eigenschappen bezit niet door inburgering onderscheidend vermogen kan verkrijgen, ook niet indien die inburgering voorafgaand aan de inschrijving haar beslag heeft gekregen. Dienovereenkomstig heeft het HvJEG in zijn arrest van 18 juni 2002, nr. C-299/99, NJ 2003, 481 inz. Philips/Remington – waarin het overigens ging om een van de andere in art. 3 lid 1 onder e genoemde uitsluitingsgronden – in de eerste plaats eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3 lid 1 onder e, van de Richtlijn in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 (rov. 57) en dat een teken waarvan de inschrijving op basis van dat artikel wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (rov. 75). Het onderdeel klaagt terecht dat het hof deze regel heeft miskend door te overwegen dat voor de toepasselijkheid van de in het geding zijnde uitsluiting bepalend is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (rov. 4.21). Het hof waarnaar de zaak te zijner tijd zal worden verwezen zal de toepasselijkheid van de ingeroepen uitsluiting alsnog dienen te beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen. 3.7.3 De klachten tegen de beslissingen die hiervoor in 3.7.1 onder (i) en (ii) zijn vermeld lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De in het middel bedoelde, ter uitvoering van art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de wet opgenomen uitsluitingsgrond van art. 1 lid 2 BMW heeft betrekking op tekens die uitsluitend bestaan in een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Opmerking verdient dat in deze bepalingen van Benelux-Merkenwet en Merkenrichtlijn het woord ’uitsluitend’ niet betrekking heeft op de mate waarin de als merk gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar op de eis dat het teken uit niets anders bestaat dan de vorm die deze eigenschap bezit. Volgens de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in zijn rechtspraak geeft aan art. 1 lid 2 BMW gaat het daarbij om de betekenis van fraaiheid of oorspronkelijk karakter van uiterlijk en vormgeving voor de marktwaarde van de waar, en moet daarom daarbij de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderschei-

E I G E N D O M

6 5

dingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing blijven (vgl. BenGH 14 april 1989, nr. A87/8, NJ 1989, 834). In rov. 4.21 heeft het hof tot, in cassatie niet bestreden, maatstaf genomen dat de uitsluiting alleen dan van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, en, met overneming van het oordeel van de rechtbank, in rov. 4.22 geoordeeld dat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk en daartoe redengevend geacht dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood-broek als een product van G-Star bekendheid te geven en dat steeds tegen inbreuken is opgetreden. Dat oordeel wordt in de klacht onder 24 van het middel terecht als onbegrijpelijk bestreden, nu het hof aldus niet heeft vastgesteld dat zich niet het geval voordoet dat uiterlijk en vormgeving van de Elwood-broek door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het genoemde arrest van het BeneluxGerechtshof meebrengt dat wanneer vaststaat dat het publiek de waar met het als merk gedeponeerde uiterlijk vanwege die vorm aantrekkelijk vindt, de rechter tevens dient te onderzoeken of die aantrekkingskracht schuilt in de vorm als zodanig, dan wel in de omstandigheid dat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat het een teken ter onderscheiding van de waar is. Onderzocht dient derhalve te worden of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. De enkele omstandigheid dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk, zoals het hof in het voetspoor van de rechtbank overweegt, kan, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen, dus niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de broeken toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek waren met dat merk aan te schaffen. 3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd – gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet

6 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk. De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen. 3.8 Middel VI, dat klaagt over ’s hofs oordeel in rov. 4.22 dat de door G-Star bij memorie van antwoord ingebrachte gegevens door Benetton bij pleidooi in hoger beroep niet meer zijn betwist, mist, gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.3 is overwogen, belang voor de vraag of de meerbedoelde uitsluiting van toepassing is, nu die gegevens betrekking hadden op de promotionele activiteiten van G-Star. Voor het geval de merken wel geldigheid bezitten, faalt het, nu het hof uit de stellingen van Benetton heeft kunnen afleiden dat zij de in rov. 4.22 bedoelde stellingen van G-Star omtrent haar reclameinspanningen inderdaad niet heeft weersproken. 3.9 Indien het verwijzingshof te zijner tijd tot het oordeel komt dat de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW aan de geldigheid van beide vormmerken in de weg staat, komt aan het beroep van Benetton op het te kwader trouw zijn van het depot van het tweede vormmerk geen betekenis meer toe. Mocht het verwijzingshof de uitsluiting niet van toepassing achten op het tweede vormmerk (het kniestuk), dan mist middel VII, dat betrekking heeft op het oordeel van het hof in rov. 4.23-4.27 omtrent dat beroep, doel. In dat geval heeft G-Star immers te gelden als de partij die zelf de vorm van het kniestuk gebruikte voordat Benetton daarmee een aanvang maakte, zodat Benetton zich tegenover G-Star niet erop kan beroepen dat deze een teken heeft gedeponeerd dat Benetton binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt (vgl. BenGH 25 juni 2004, nr. A 2003/1, NJ 2005, 526). Dat Benetton, zoals zij klaagt, zich, anders dan het hof heeft overwogen, niet heeft beroepen op kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6, aanhef en onder a, BMW, maar op ’een andere variant van kwade trouw’ doet daaraan niet af, omdat niet valt in te zien waarom hetgeen het Benelux-Gerechtshof in het evenbedoelde arrest heeft overwogen niet ook voor de door Benetton bedoelde variant van kwade trouw zou hebben te gelden. Het middel behelst voorts de klacht dat het hof in rov. 4.27 ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd heeft overwogen dat G-Star bij het depot van het tweede vormmerk enkel haar reeds bestaande rechten heeft willen bevestigen. Ook daarvoor geldt dat het tevergeefs is voorgesteld indien het tweede vormmerk niet aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW onderhevig is, nu uit de aangehaalde uitspraak van het Benelux-Gerechtshof niet valt af te leiden dat de daarin gegeven regel niet zou gelden indien een deposant enkel reeds bestaande rechten op het merk wil bevestigen. 3.10 Middel VIII klaagt over de beslissingen van het hof dat het kniestukmerk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en dat zowel ten aanzien van het eerste als het tweede vormmerk verwarringsgevaar bestaat. Kennelijk richt het middel zich tegen rov. 4.31 en 4.32. Voor onderdeel (i) verwijst het middel naar ’hetgeen hiervoor is opgemerkt’. In zoverre voldoet het middel niet aan de eisen die ingevolge art. 407 lid 2 Rv. aan een cassatiemiddel moeten worden gesteld. De eerste klacht van onderdeel (ii) houdt in dat het hof ten onrechte betekenis heeft toegekend aan de

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

mogelijkheid van zogeheten ’post sale confusion’, dat wil zeggen de verwarring die kan ontstaan bij het publiek dat wordt geconfronteerd met het inbreukmakende teken nadat het daarmee gemerkte product is aangeschaft en buiten de omgeving waar het is aangekocht. Deze klacht faalt, aangezien de mogelijkheid van post sale confusion een rol kan spelen bij de beoordeling van het voor merkinbreuk van belang zijnde verwarringsgevaar, zoals is beslist in HvJEG 12 november 2002, nr. C-206/01, NJ 2003, 265 inz. Arsenal/ Reed (zie rov. 56 en 57). De tweede klacht van het onderdeel, gericht tegen ’s hofs oordeel omtrent de verkooppunten van de Benetton-broek behoeft geen behandeling, nu die zich richt tegen een ten overvloede gegeven overweging. 3.11 Middel IX richt zich tegen de beslissing, vervat in rov. 4.33-4.34, dat cumulatie van de merk- en auteursrechtelijke bescherming is toegestaan. Het gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden en klaagt dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht een aanvulling zou kunnen vormen op de merkenrechtelijke bescherming. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp maakt het hof niet duidelijk. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts betoogt het middel dat ofwel G-Star geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, maar dan ook geen auteursrechtelijke, ofwel zij door het merkenrecht beschermd wordt, maar dan heeft zij bij de auteursrechtelijke bescherming geen enkel belang, althans dat het andersluidende oordeel van het hof zonder nadere motivering niet begrijpelijk is. Dat bij het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, volgt volgens het middel uit het arrest HvJEG 4 november 1997, nr. C-337/95, NJ 2001, 132 inz. Dior/Evora. Het middel faalt. Uitgangspunt is dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een auteursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming (art. 3:303 BW). Het hof heeft geoordeeld dat G-Star dienaangaande voldoende heeft gesteld, welk oordeel in cassatie niet is bestreden, anders dan met de stelling dat G-Star geen belang heeft bij een op het auteursrecht stoelend verbod omdat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom het door G-Star aangevoerde tot aanvullende bescherming zou leiden. Deze klacht faalt, reeds omdat de enkele door het hof in aanmerking genomen stelling van G-Star dat haar auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de broek en de merkrechten slechts op bescherming van het kniestuk, respectievelijk de vijf onderscheidende elementen van de Elwood-broek, toereikend is voor het oordeel dat G-Star belang bij auteursrechtelijke bescherming heeft. Het beroep op het arrest Dior/Evora mist doel, omdat het HvJEG de daarin bedoelde beperking van de auteursrechtelijke bescherming voor zover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten gaat, heeft gegeven voor het zich hier niet voordoende geval van parallelimport. 3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64. 3.13 Middel XI is gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 4.36) dat G-Star de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood-broek is ’verwaterd’ voldoende heeft bestreden. De motiveringsklacht komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden – waartegen G-Star volgens het hof consequent is opgetreden – maar niet over handelingen van G-Star zelf waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar stelling bij memorie van grieven dat G-Star ook zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood-broek bevatten. Uit hetgeen Benetton in die memorie heeft aangevoerd (onder 8.9.2) heeft het hof begrepen – naar in cassatie ook niet wordt bestreden – dat met verwatering van het auteursrecht gedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een ’onbeschermde stijl’. Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op het genoemde element van het verweer heeft beslist, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot ’onbeschermde stijl’, heeft het hof Benettons verweer in zijn geheel verworpen. Tot nadere motivering van dit oordeel was het hof niet gehouden, alleen al omdat zonder nadere toelichting, die Benetton niet heeft gegeven, niet valt in te zien dat van verwatering in de hier bedoelde zin sprake zou kunnen zijn indien uitsluitend de maker van een werk zelf de daarin tot uitdrukking komende stijlelementen in andere werken bezigt. 3.14 Middel XII klaagt over de beslissing – kennelijk ziet het middel op rov. 4.40 – dat Benetton geen recht heeft op de in reconventie gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het middel voortbouwt op de voorgaande middelen die betrekking hebben op de reconventionele vordering van Benetton behoeft het geen behandeling. Voor zover het betoogt dat schadevergoeding op de voet van art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW ook toewijsbaar is ter zake van de kosten die gemoeid zijn met het verweer tegen een vordering van de wederpartij, berust het op een onjuiste rechtsopvatting. De daar bedoelde kosten kunnen slechts worden gevorderd indien zij zijn gemaakt als gevolg van gedragingen waarvoor de wederpartij aansprakelijkheid draagt, waaronder niet begrepen de enkele omstandigheid dat de wederpartij tevergeefs een vordering in rechte heeft ingesteld (vgl. HR 18 februari 2005, nr. C03/185, NJ 2005, 216). Dat van een dergelijke gedraging sprake is, is door Benetton in feitelijke instanties niet gesteld. 3.15 Middel XIII bestrijdt als onjuist althans onbegrijpelijk de beslissing in rov. 4.42 van het bestreden arrest dat de vraag of en, zo ja in hoeverre, winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt, in een schadestaatprocedure beoordeeld moet worden, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd. Het betoogt dat een winstafdracht niet eerst in een schadestaatprocedure kan worden

E I G E N D O M

6 7

gevorderd. Het middel faalt reeds omdat het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat G-Star wel degelijk schadevergoeding (mede) in de vorm van winstafdracht heeft gevorderd. 4 Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 5 Vragen van uitleg De vragen van uitleg van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.7.4 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende: 1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken? 2. Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn? 6 Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 8 Rechtbank te Haarlem, 28 december 2005* (Euromedica/Merck) Mrs. A.J. van der Meer, Th.S. Röell en M.P.J. Ruijpers Art. 611g Rv Het maximum aan verbeurde dwangsommen was in elk geval in de maand juli 1999 bereikt. Euromedica heeft daarom terecht gesteld dat deze dwangsommen uiterlijk op 1 februari 2000 zijn verjaard. MSD wilde, nadat het gerechtshof te Arnhem het arrest van 9 mei 2000 had gewezen, overgaan tot executie van het vonnis van 9 juli 1999. Euromedica heeft voorgesteld om een bankgarantie af te geven teneinde executie te voorkomen. Dit heeft geleid tot de overeenkomst van de bankgarantie. Aan de orde is de vraag of Euromedica niettegenstaande de overeenkomst met recht een beroep heeft kunnen doen op verjaring van de (eventueel) verbeurde dwangsommen. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. MSD heeft ingevolge de overeenkomst na ontvangst van de bankgarantie afgezien van executiemaatregelen jegens Euromedica. Uit de bankgarantie blijkt kort gezegd dat de bank zich jegens MSD garant gesteld heeft voor het maximum bedrag van de verbeurde dwangsommen voor het geval bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica een inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van MSD én dat Euromedica dientengevolge dwangsommen verschuldigd is. Nu Euromedica de overeenkomst is aangegaan ter afwending van executoriale maatregelen door MSD en daartoe zekerheid heeft gesteld, heeft MSD op grond van de overeenkomst en de daarmee verbonden bankgarantie redelijkerwijs mogen verwachten dat Euromedica tot dat moment stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht een beroep te doen op verjaring. Het beginsel van rechtszekerheid brengt met zich dat na afstand van het recht om een beroep te doen op verjaring een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Deze nieuwe termijn is gaan lopen op het moment dat aan de voorwaarden die tot uitkering van de bankgarantie moeten leiden is voldaan. 1 BV Euromedica Holding, 2 BV Euromedica beide te Barneveld, eisende partij in conventie, verwerende partijen in reconventie, procureur mr. M. Middeldorp, advocaat mr. G. van der Wal te Brussel, tegen 1 Merck & Co Inc te New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 2 Merck Sharp & Dohme BV te Haarlem, gedaagde partijen in conventie, eisende partijen in reconventie, procureur mr. H. Oomen, advocaat mr. R.J. Vles te Utrecht. 2 De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat in dit geding het volgende vast: a Bij mede tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van de president van de rechtbank Arnhem van 9 juli 1999 (rolnummer KG 1999/380) is Euromedica (onder meer) be*

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

volen om op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,– per overtreding (tot een maximum van € 1.000.000,–) met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreuken op de merkrechten van MSD ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden en verboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de in dit geding bedoelde verpakkingen te verhandelen. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en op 9 juli 1999 door MSD aan Euromedica betekend. b Genoemd vonnis is op 8 april 2003 door het gerechtshof te Arnhem bekrachtigd, met dien verstande dat genoemd bevel en de daarop betrekking hebbende dwangsomveroordeling alleen gelden voor de merkrechten van Merck & Co. Inc. ten aanzien van het merk RENITEC. c Het tegen het arrest van 8 april 2003 gerichte cassatieberoep is op 15 april 2005 door de Hoge Raad verworpen. d Bij exploot van 2 november 1999 heeft Euromedica mede MSD gedagvaard in kort geding voor genoemde president vorderende dat de president de gedaagden in dat geding zou gebieden om ten tijde van zijn vonnis reeds aangevangen maatregelen tot tenuitvoerlegging van genoemd vonnis van 9 juli 1999 te staken en gestaakt te houden en hen zou verbieden om dergelijke maatregelen te treffen. e Bij vonnis in kort geding van 17 december 1999 (rolnummer KG 1999/658) is genoemde vordering toegewezen. f Bij arrest van het gerechtshof te Arnhem d.d. 9 mei 2000 heeft het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding, genoemd vonnis van 17 december 1999 vernietigd en in conventie opnieuw rechtdoende het (in het exploot van 2 november 1999) gevorderde afgewezen. g Bij brief van 12 mei 2000 heeft mr. Van der Wal aan mr. Vles laten weten dat tegen genoemd arrest van 9 mei 2000 cassatie zou worden ingesteld. h Na een bespreking die dag tussen partijen heeft mr. Van der Wal mr. Vles bij brief van 26 mei 2000 als volgt geschreven: Mijn cliënte behoudt zich alle rechten voor en zal de verschillende procedures voortzetten, maar zij wenst in het belang van haar bedrijfsvoering executoriale maatregelen van uw zijde te voorkomen. (...) Het voorstel luidt: mijn cliënte zal op maandag 29 mei a.s. een bankgarantie stellen voor een bedrag van € 1.000.000. (...) In ruil voor deze bankgarantie dient uw cliënte af te zien van executoriale maatregelen met betrekking tot het vonnis d.d. 9 juli 1999 en het recente arrest van het Hof Arnhem. i Bij brief van 29 mei 2000 heeft mr. Vles mr. Van der Wal als volgt geschreven: In principe is cliënte bereid een bankgarantie voor 1 miljoen gulden te accepteren en daartegenover niet tot executie over te gaan totdat in de door u in te stellen cassatie een beslissing is gevallen. j Bij arrest van 5 april 2002 heeft de Hoge Raad voormeld arrest van 9 mei 2000 vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam. k Het gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 27 november 2003 onder meer het gevorderde verbod tot executie van het vonnis van 9 juli 1999 afgewezen voor zover dit is gericht tegen Merck & Co. Inc. Tegen dit arrest is geen beroep in cassatie ingesteld. l In een overeenkomst tussen partijen van juni 2000 (verder: de overeenkomst) staat onder meer het volgende vermeld: Ondergetekenden: (..)

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

OVERWEGENDE dat MSD het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem van 9 juli 1999 wil executeren ten laste van Euromedica, op grond van verbeurte van dwangsommen tot het maximum van NLG 1.000.000,–; dat partijen overleg hebben gepleegd en MSD bereid is gebleken van executie af te zien tegenover overhandiging van een bankgarantie waarvan de tekst wordt aangehecht als annex 1; VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: MSD verklaart – na ontvangst van de bovenbedoelde bankgarantie – af te zien van executie van het vonnis d.d. 9 juli 1999 op grond van de door MSD gestelde en door Euromedica betwiste overtreding door Euromedica van het in het dictum sub 5.2 van voornoemd vonnis gestelde, alsmede van het sub 5.1 daarin gestelde, voor zover betrekking hebbend op de gestickerde verpakkingen, zoals bij partijen bekend uit de kort geding procedure inzake het executiegeschil in twee instanties. m In de op 13 juni 2000 door ING Bank N.V. afgegeven bankgarantie met nummer 2000.005.754 (verder: de bankgarantie) staat onder meer het volgende vermeld: Voor het geval bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica met de verpakking en de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlagen 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/658 door de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis inbreuk maakt op de merkrechten van MSD en tevens bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica aan MSD op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is terzake van de eerdergenoemde verpakking en bijsluiter, verklaart ondergetekende zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant jegens MSD voor het bedrag van deze dwangsommen tot een maximum van NLG 1.000.000,– (zegge: éénmiljoen gulden). (...) deze garantie vervalt: Eén maand na de datum van het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarbij wordt vastgesteld dat Euromedica met de verpakking en/of de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlagen 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 rolnummer KG 1999/658 door de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis geen inbreuk maakt op de merkrechten van MSD ofwel één maand na de datum van de onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarbij wordt vastgesteld dat Euromedica aan MSD niet op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is; n Bij brief van 9 februari 2004 heeft Euromedica jegens MSD een beroep gedaan op verjaring van de dwangsommen ex artikel 611g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv). o Bij mede tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 21 november 2002 is, kort gezegd, voor recht verklaard dat Merck & Co. Inc. zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk RENITEC met betrekking tot de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica. Dit vonnis is onder meer voor wat betreft deze verklaring van recht bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 15 juni 2004 bekrachtigd. Tegen dit arrest is geen beroep in cassatie ingesteld.

E I G E N D O M

6 9

3 De vordering in conventie 3.1 Euromedica vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, a voor recht zal verklaren dat MSD wegens verjaring ex artikel 611g Rv geen betaling kan vorderen van Euromedica van (eventueel) op grond van het vonnis van 9 juli 1999 terzake van de vier verpakkingen die in die procedure en het executiegeschil aan de orde waren, verbeurde dwangsommen; en voorts Merck & Co. Inc. en/of Merck, Sharp & Dohme B.V. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans ieder van hen afzonderlijk; b zal verbieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, de bankgarantie in te roepen, zulks in de ruimste zin en op straffe van een dwangsom van € 453.780,22, en te bevelen de bankgarantie binnen tien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Euromedica, althans ING Bank N.V. te retourneren, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,– voor iedere dag dat MSD niet aan dit bevel voldoet, met een maximum van € 453.780,22; c althans zal veroordelen tot (terug)betaling aan Euromedica van het bedrag van € 453.780,22 indien ING Bank N.V. op de bankgarantie aan MSD heeft uitbetaald, welk bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke interesten daarover vanaf de dag dat ING Bank N.V. heeft uitbetaald aan MSD tot op de dag der algehele voldoening; d zal veroordelen tot het betalen van schadevergoeding (wegens de weigering tot retournering van de bankgarantie) aan Euromedica, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 februari 2004, althans de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening; met veroordeling van MSD in de kosten van dit geding. 3.2 Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt Euromedica het volgende aan haar vordering ten grondslag. Na afgifte van de bankgarantie in juni 2000 heeft MSD geen schriftelijke aanmaning of mededeling gedaan waarin zij zich ondubbelzinnig het recht heeft voorbehouden op betaling van de dwangsommen. De maximaal te verbeuren dwangsom is inmiddels op grond van artikel 611g Rv verjaard. Bij brief van 9 februari 2004 heeft Euromedica een beroep gedaan op verjaring en verzocht om retourzending van de bankgarantie. MSD heeft de verjaring echter betwist en de bankgarantie tot op heden niet retour gezonden. 4 De vordering in reconventie 4.1 MSD vordert in reconventie dat de rechtbank voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad voor recht zal verklaren dat Euromedica aan MSD op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de president van de rechtbank Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is ter zake van de verpakking en de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlage 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/658 door de president van de rechtbank Arnhem gewezen vonnis, met veroordeling van Euromedica in de kosten van het geding. 4.2 Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt MSD het volgende aan haar vordering ten grondslag. Onherroepelijk is komen vast te staan dat MSD volledig in haar recht stond door een beroep te doen

7 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

op merkinbreuk en ook volledig gerechtigd was dwangsommen te claimen op basis van het gestelde verbod in het vonnis van 9 juli 1999. MSD heeft de ING Bank N.V. bij brief van 10 mei 2005 verzocht om tot uitkering onder de bankgarantie over te gaan. De bank heeft echter aangegeven dat zij niet zal uitkeren omdat er geen onherroepelijke rechterlijke uitspraak is overgelegd dat op basis van het op 9 juli 1999 gewezen vonnis door Euromedica aan MSD dwangsommen verschuldigd zijn. 5 Het verweer in conventie en in reconventie 5.1 Partijen hebben elkaars vorderingen over en weer bestreden. Daarop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van de geschillen nader worden ingegaan. 6 Beoordeling van de geschillen 6.1 Euromedica heeft gesteld dat in verband met de betekening van het hiervoor onder 2.a bedoelde vonnis op 9 juli 1999, het maximum van ƒ 1.000.000,– aan (eventueel) verbeurde dwangsommen in elk geval in de maand juli 1999 was bereikt. Nu een dwangsom ingevolge artikel 611g Rv verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, zijn volgens Euromedica alle dwangsommen uiterlijk op 1 februari 2000 verjaard. Euromedica heeft bij brief van 9 februari 2004 een beroep gedaan op deze verjaring. MSD heeft hiertegen in de eerste plaats aangevoerd dat een beroep op verjaring van de dwangsommen op geen enkele wijze valt te rijmen met de tekst van de overeenkomst en de strekking daarvan. 6.2 Door MSD is niet weersproken dat het maximum van ƒ 1.000.000,– aan (eventueel) verbeurde dwangsommen in elk geval in de maand juli 1999 was bereikt. Euromedica heeft daarom terecht gesteld dat deze dwangsommen uiterlijk op 1 februari 2000 zijn verjaard. Niet in geschil is dat MSD nadat het gerechtshof te Arnhem het arrest van 9 mei 2000 had gewezen, wilde overgaan tot executie van het vonnis van 9 juli 1999. Uit de hiervoor onder 2.h aangehaalde brief van Euromedica blijkt dat zij daarop aan MSD heeft voorgesteld om een bankgarantie af te geven teneinde deze executie te voorkomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de overeenkomst tot afgifte van de bankgarantie. 6.3 Aan de orde is de vraag of Euromedica niettegenstaande de overeenkomst met recht een beroep heeft kunnen doen op verjaring van de (eventueel) verbeurde dwangsommen. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. MSD heeft ingevolge de overeenkomst na ontvangst van de bankgarantie afgezien van executiemaatregelen jegens Euromedica. Uit de bankgarantie blijkt kort gezegd dat de bank zich jegens MSD garant gesteld heeft voor het bedrag van de dwangsommen tot een maximum van ƒ 1.000.000,– voor het geval bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica een inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD én dat Euromedica dientengevolge dwangsommen verschuldigd is (zie hiervoor onder 2.m). Voorts blijkt

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

dat de bankgarantie vervalt één maand nadat bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD, ofwel dat Euromedica geen dwangsommen verschuldigd is. Nu Euromedica de overeenkomst is aangegaan ter afwending van executoriale maatregelen door MSD en daartoe zekerheid heeft gesteld tot het moment waarop bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is komen vast te staan of Euromedica inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD en dientengevolge dwangsommen verschuldigd is, heeft MSD op grond van de overeenkomst en de daarmee verbonden bankgarantie redelijkerwijs mogen verwachten dat Euromedica tot dat moment stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht om een beroep te doen op verjaring. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat zo er op basis van de overeenkomst al geen sprake zou zijn van afstand door Euromedica van het recht een beroep te doen op verjaring van de dwangsommen, Euromedica dit recht op grond van redelijkheid en billijkheid heeft verwerkt, nu MSD op haar verzoek tegen afgifte van de bankgarantie heeft afgezien van verdere executoriale maatregelen. 6.4 Het beginsel van rechtszekerheid – dat aan de verjaring ten grondslag ligt – brengt met zich dat na afstand van het recht om een beroep te doen op verjaring een nieuwe verjaringstermijn gaat lopen. Gezien hetgeen hiervoor onder 6.3 is overwogen is deze nieuwe verjaringstermijn aangevangen op het moment dat aan de voorwaarden die tot uitkering van de bankgarantie moeten leiden is voldaan. Een ander oordeel zou tot de onaanvaardbare consequentie leiden dat MSD ondanks haar bereidheid om af te zien van executie, genoodzaakt zou zijn om telkens na verloop van de verjaringstermijn een stuitingshandeling te verrichten. Dit verhoudt zich niet met de overeenkomst tussen partijen, noch met de ratio van de wettelijke verjaringstermijnen. 6.5 Bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 27 november 2003 is onherroepelijk komen vast te staan dat Euromedica met de verpakking en de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlagen 2, 3 en 4 bij het op 17 december 1999 door de president van de rechtbank Arnhem gewezen vonnis (KG 1999/658), inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Merck & Co. Inc. Ook in de hiervoor onder 2.o genoemde bodemprocedure is de inbreuk onherroepelijk komen vast te staan. Voorts is met het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2005 het vonnis van de president van de rechtbank Arnhem van 9 juli 1999 (KG 1999/380) tot in hoogste instantie in stand gebleven, waarmee onherroepelijk is komen vast te staan dat Euromedica ingeval van inbreuk op de merkrechten van Merck & Co. Inc. een dwangsom verschuldigd is van ƒ 10.000,– per overtreding, tot een maximum van in totaal ƒ 1.000.000,–. Dit betekent dat eerst met het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2005 onherroepelijk is komen vast te staan dat Euromedica dwangsommen verschuldigd is in verband met het gebruik van de hiervoor bedoelde verpakking en bijsluiter. Hieraan doet niet af dat Euromedica op de voet van artikel 611d Rv opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom zou kunnen vragen, zoals zij heeft gesteld, aangezien gesteld noch gebleken is dat zij een vordering daartoe heeft ingesteld. Aan de voorwaarden tot uitkering onder de bankgarantie is daarom pas op 15 april 2005 voldaan, zodat op dat moment een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6.6 Uit het vorenstaande volgt dat aan Euromedica op 9 februari 2004 niet het recht toekwam een beroep te doen op verjaring van de dwangsommen. Euromedica heeft bij inleidende dagvaarding van 25 mei 2005 echter een hernieuwd beroep op verjaring gedaan. Nu aan de voorwaarden tot uitbetaling onder de bankgarantie is voldaan, is het de vraag of op 15 april 2005 een nieuwe verjaringstermijn van zes maanden is gaan lopen, of dat moet worden uitgegaan van de vijfjaarstermijn van artikel 3:307 BW, die geldt voor de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst. Voor de beoordeling van het hernieuwde beroep op verjaring door Euromedica kan deze vraag echter in het midden blijven. Ten tijde van de inleidende dagvaarding waren immers beide termijnen nog niet verstreken, zodat het beroep op verjaring ongeacht de geldende verjaringstermijn faalt. 6.7 Euromedica heeft terecht gesteld dat uit het arrest van het Hof Arnhem van 8 april 2003 volgt dat de dwangsomveroordeling alleen ziet op de inbreuk op de merkrechten van Merck & Co. Inc. Uit deze uitspraak volgt dat Merck Sharp & Dohme B.V. gelet op de in de bankgarantie gestelde voorwaarden geen rechtsgeldige aanspraak kan doen gelden op uitkering onder de bankgarantie. Bovendien is gesteld noch gebleken dat Merck Sharpe & Dohme B.V. pogingen heeft ondernomen, of voornemens is te ondernemen om de bank te bewegen tot uitkering onder de bankgarantie. Euromedica heeft daarom bij het gevorderde verbod jegens Merck Sharp & Dohme B.V. geen belang. 6.8 Op grond van het vorenstaande zullen de vorderingen in conventie worden afgewezen en zal de vordering in reconventie, voor zover deze ziet op Merck & Co. Inc., worden toegewezen. 6.9 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Euromedica worden veroordeeld in de kosten van het geding. 7 Beslissing De rechtbank: in conventie: 7.1 Wijst de vorderingen af. 7.2 Veroordeelt Euromedica in de kosten van het geding tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van MSD begroot op € 4.584,– aan verschotten en € 5.160,– aan salaris voor de procureur. in reconventie 7.3 Verklaart voor recht dat Euromedica aan Merck & Co. Inc. op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de president van de rechtbank te Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is ter zake van de verpakking en de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlage 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/ 658 door de president van de rechtbank te Arnhem gewezen vonnis. 7.4 Veroordeelt Euromedica in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Merck & Co. Inc. begroot op € 2.580,– aan salaris voor de procureur. 7.5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7.6 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

E I G E N D O M

7 1

Nr. 9 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 8 december 2005 (Eemland Reizen/Eemland Express) Mrs. J.C. Fasseur-Van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers Art. 1 Hnw De appellante gebruikt de naam ’Eemland Express’ (ook) voor een onderdeel van haar onderneming, en niet (slechts) voor de dienst die zij aanbiedt. Art. 5 Hnw Geografische aanduidingen kunnen ook gebruikt worden als (deel van een) handelsnaam. Daaraan doet niet af dat het gebruik daarvan op zichzelf aan een ieder vrij staat. ’Eemland’ is het kenmerkende deel van beide handelsnamen. De woorden ’Express’ en ’Reizen’ zijn algemener. ’Eemland’ heeft in dit verband voldoende onderscheidend vermogen, zeker nu het een handelsnaam betreft. Beide ondernemingen bieden diensten van personenvervoer met bussen aan, deels in dezelfde regio. Verwarringsgevaar is aannemelijk. Stadsvervoer Nederland BV te ’s-Gravenhage, appellante, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M. Nusteen te Nijmegen, tegen Eemland Reizen BV te Hilversum, geïntimeerde, procureur mr. J.N. de Blécourt, advocaat mr. D.P. Mommaal te ’sHertogenbosch. a Rechtbank te ’s-Gravenhage (Sector Kanton), 7 december 2004 (mr. H.J.M. Wouterse) Feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende dan wel niet langer betwist en ten dele gestaafd door overgelegde niet bestreden bescheiden staat – voorzover thans van belang – het volgende vast: 1.1 Verzoekster drijft sinds 1987 een busbedrijf onder de naam Eemland Reizen. 1.2 Met deze handelsnaam staat verzoekster ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooien Eemland en treedt zij naar buiten. 1.3 Verzoekster heeft de beschikking over 12 bussen waarmee zij touringcarvervoer verzorgt. Op de zijkant van de bussen is Eemland Reizen vermeld. 1.4 Het gebied waarin verzoekster vooral actief is, is de omgeving Utrecht, Hilversum en Amersfoort (het oostelijk deel van de provincie Utrecht). 1.5 Verweerster heeft op 12 december 2004 een concessie gekregen het openbaar vervoer per bus (lijndiensten) te verzorgen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. 1.6 Verweerster zal dit gaan doen onder de handelsnaam Stadsvervoer Nederland. 1.7 Op de bussen en in de dienstregeling van verweerster wordt naast de handelsnaam ook de aanduiding ’Eemland Express’ vermeld. Deze aanduiding wordt prominent vermeld op de zijkant van de bussen van verweerster. 1.8 Verzoekster heeft een website te weten www.eemlandreizen.nl. Verweerster maakt gebruik van de website www.eemlandexpress.nl.

7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

1.9 In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden is als bedrijfsomschrijving van verweerster vermeld: Het (doen) verzorgen van openbaar vervoerstaken en van andere vormen van personenvervoer met daaronder begrepen... 1.10 Op 7 juli 2004 heeft verzoekster bij verweerster bezwaar gemaakt tegen het voeren van de naam Eemland Express. Verzoek 2 Verzoekster verzoekt verweerster op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet te verbieden nog langer gebruik te maken van de naam ’Eemland’ in haar handelsnaam. Verweer 3.1 Verweerster bestrijdt dat zij de aanduiding ’Eemland Express’ als handelsnaam gebruikt. 3.2 Verweerster bestrijdt verder het verwarringsgevaar, ook omdat de handelsnamen wezenlijk verschillen. 3.3 Verweerster heeft aangevoerd dat het gebruik van geografische benamingen voor eenieder vrij moet zijn. Beoordeling 4.1 Nu ook de naam ’Eemland Express’ gebruikt wordt als aanduiding van het betreffende busvervoer van verweerster, een (deel van de) onderneming van verweerster, is hier naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een handelsnaam. 4.2 Bij het publiek is, gelet op het vastgestelde onder 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 en 1.9, verwarring tussen beide ondernemingen te duchten, nu de handelsnamen Eemland Reizen en Eemland Express slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Ook verweerster kan (zie het onder 1.9 vastgestelde) ander personenvervoer per bus verrichten dan openbaar vervoer (lijndiensten) per bus. Bij de mondelinge behandeling heeft ook verweerster niet uitgesloten dat ouderen op het station te Amersfoort in de verkeerde bus zullen stappen. 4.3 Het onder 3.3 vermelde verweer is op zich juist, maar treft, gelet op het hiervoor overwogene, niet het beoogde doel. 4.4 Het verzoek moet worden toegewezen als volgt. Verweerster zal als de in het ongelijk gestelde partij verwezen worden in de kosten van het geding. 5 Beschikking De kantonrechter: 5.1 Veroordeelt verweerster om binnen 3 weken na betekening van deze beschikking haar handelsnaam Eemland Express zodanig te wijzigen dat de naam Eemland daarin niet meer voorkomt op straffe van een dwangsom van € 2.500,– voor elke dag dat verweerster hiermee in gebreke blijft met een maximum van € 50.000,–. 5.2 Verwijst verweerster in de kosten van het geding tot deze uitspraak aan de zijde van verzoekster begroot op € 332,60 wegens verschotten en op € 360,– wegens salaris van de gemachtigde van verzoekster. 5.3 Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

b Het Hof, enz. Beoordeling 1 De door de kantonrechter in de beschikking onder 1.1 tot en met 1.10 vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van deze feiten zal uitgaan. 2 Het gaat in deze zaak, kort gezegd, om het volgende. Stadsvervoer heeft een concessie gekregen om het openbaar vervoer per bus (lijndiensten) te verzorgen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Zij is voornemens op haar bussen en in de dienstregeling naast haar handelsnaam ’Stadsvervoer Nederland’ de aanduiding ’Eemland Express’ te vermelden. Eemland heeft de kantonrechter op de voet van artikel 6 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) verzocht Stadsvervoer te veroordelen het gebruik van deze aanduiding te staken. Zij legt aan dit verzoek ten grondslag dat Stadsvervoer ’Eemland Express’ als handelsnaam gebruikt. De kantonrechter heeft het verzoek toegewezen. Daartoe heeft hij overwogen dat nu ook de naam ’Eemland Express’ wordt gebruikt als aanduiding van het busvervoer van Stadsvervoer, een (deel van de) onderneming van Stadsvervoer, hier sprake is van een handelsnaam en dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is nu de handelsnamen Eemland Reizen en Eemland Express slechts in geringe mate van elkaar afwijken. 3 Grief I is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat de naam ’Eemland Express’ als handelsnaam wordt gebruikt. In haar toelichting op de grief stelt Stadsvervoer dat zij haar onderneming drijft onder de naam ’Stadsvervoer Nederland’ en niet onder de naam ’Eemland Express’. Enkel ter aanduiding van haar dienstverlening, zijnde het vervoeren van personen in het kader van het openbaar vervoer, maakt zij gebruik van de naam ’Eemland Express’. 4 Het hof overweegt als volgt. Artikel 1 Hnw verstaat onder handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een onderneming kan verschillende handelsnamen voeren. Het is niet noodzakelijk dat een handelsnaam als zodanig is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De door Stadsvervoer als productie 2 overgelegde afbeeldingen tonen een bus waarop aan de zijkanten in blauw en rode letters de woorden ’Eemland Express’ en, in kleinere zwarte letters, ’provincie Utrecht’ zijn aangebracht, alsmede het wapen van de provincie. Op de voorkant en de rechter zijkant van de bus wordt voorts (in verwisselbare letters) de bestemming van de reis vermeld (Woudenberg) alsmede het nummer van de buslijn (80), welk nummer ook aan de achterkant is vermeld. Op de vooren achterkant van de bus zijn, in nog kleinere, blauwe letters, de woorden ’Stadsvervoer Nederland’ aangebracht, vergezeld van een logo. De zijkanten van de bus beslaan een groot oppervlak en zijn ook het meest zichtbaar. In het licht hiervan is het hof van oordeel dat het publiek de aanduiding ’Eemland Express’ op de bussen zal opvatten als de naam van de onderneming die de dienst verricht en niet als de aanduiding van de dienst zelf, te weten openbaar vervoer in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Eemland Reizen heeft er nog op gewezen dat op de website www.eemlandexpress werd vermeld: Heeft u vragen of opmerkingen over de diensten van EemlandExpress en/of deze website dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice: Klantenservice Eemland Express (...). Hieruit blijkt dat Stadsvervoer zelf de naam ’Eemland Express’ niet (slechts) voor de dienst gebruikt,

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

maar (ook) voor (een onderdeel van) haar onderneming. Dat deze website in verband met de bestreden beschikking thans niet langer in gebruik is, zoals Stadsvervoer bij pleidooi heeft aangevoerd, doet daaraan niet af. Hieruit volgt dat de naam ’Eemland Express’ moet worden aangemerkt als een handelsnaam van Stadsvervoer. Grief I is derhalve ongegrond. 5 Grieven II en III bestrijden het oordeel van de kantonrechter dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen beide ondernemingen. Volgens de toelichting op grief II is het voor het publiek duidelijk dat Stadsvervoer de onderneming is die belast is met de uitvoering van de concessie Utrecht-Oost. Het publiek zal de naam ’Eemland Express’ associëren met de geografische aanduiding van het gebied waarin de bus rijdt. In de toelichting op grief III wordt betoogd dat geografische aanduidingen geen onderscheidend vermogen hebben en dat bij de beoordeling van het teken dan ook moet worden gekeken naar de overige bestanddelen, ’Express’ en ’Reizen’, die geen gelijkenis vertonen. In haar toelichtingen op grieven II en III stelt Stadsvervoer in dit verband voorts dat het gebruik van geografische aanduidingen voor ieder vrij moet zijn. Zij heeft het recht om aan te geven in welke regio zij haar diensten verricht en in welke regio de bus rijdt en Eemland Reizen kan het gebruik van de naam Eemland niet monopoliseren, aldus Stadsvervoer. 6 Het hof heeft hiervoor onder 4 reeds geoordeeld dat de naam ’Eemland Express’ moet worden aangemerkt als een handelsnaam van Stadsvervoer. Eemland Reizen voert de handelsnaam ’Eemland Reizen’. In beide handelsnamen komt het woord ’Eemland’ voor. Met ’Eemland’ wordt gedoeld op een regio in de provincie Utrecht (Amersfoort en omstreken). Geografische aanduidingen kunnen ook worden gebruikt als (onderdeel van een) handelsnaam. Daaraan doet niet af dat het gebruik van geografische benamingen op zichzelf aan een ieder vrij staat. Of er verwarringsgevaar bestaat tussen twee handelsnamen waarin dezelfde geografische aanduiding voorkomt, hangt af van de concrete (overige) omstandigheden van het geval. 7 Het hof is van oordeel dat ’Eemland’ als het kenmerkende deel van beide handelsnamen moet worden aangemerkt. De woorden ’Express’ en ’Reizen’ zijn algemener; zij hebben beide betrekking op vervoer en hebben in die zin een gelijksoortige betekenis. Het hof overweegt dat in dit verband dat ’Eemland’ voldoende onderscheidend vermogen heeft, zeker nu het een hier een handelsnaam betreft. Beide ondernemingen bieden als dienst personenvervoer met bussen aan, deels – naar onvoldoende weersproken is – in dezelfde regio van Nederland. Het vorenstaande in aanmerking genomen is het hof van oordeel van bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. Stadsvervoer voert ter ondersteuning van haar andersluidend standpunt nog aan dat haar bussen enkel stoppen bij daarvoor bestemde bushaltes, waar de bussen van Eemland Reizen niet mogen stoppen. Zij betwist evenwel niet dat haar bussen tevens stoppen op (bushaltes ter plaatse van) treinstations waar reizigers van Eemland Reizen opstappen. Ook in dit opzicht is verwarringsgevaar dus niet denkbeeldig. Ook grieven II en III zijn mitsdien ongegrond. 8 Het beroep zal worden verworpen. Stadsvervoer zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

E I G E N D O M

7 3

Beslissing Het hof: verwerpt het hoger beroep; veroordeelt Stadsvervoer in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Eemland Reizen begroot op € 241,– aan verschotten en € 1.788,– aan salaris procureur. Enz.

Nr.10 Rechtbank te Maastricht, 22 december 2005 (EBM/ECM) Mr. A.A.H. Verheezen Art. 6:2, lid 2 BW (rechtsverwerking) Het enkele tijdsverloop – ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 – is onvoldoende redengevend voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijkluidende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Art. 5 Hnw Bij het publiek is ten aanzien van partijen naamsverwarring te duchten en een dergelijke naamsverwarring heeft ook reeds plaatsgevonden. Niet alleen wijken de wederzijdse handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar af, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio op dezelfde markt actief zijn, waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat de heer Essers van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest. In de periode dat partijen samenwerkten konden zij zich van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Eventuele naamsverwarring kon in die tijd gemakkelijk worden rechtgetrokken. Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten tegenover elkaar zijn komen te staan dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Art. 6 Hnw De naamsverwarring, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. 1 EBM Event Staffings BV, 2 EBM Security BV beide te Maastricht, verzoeksters, gemachtigde mr. P.J.M. Brouwers te Maastricht, tegen 1 Franciscus Wilhelmina Hendriks Essers, 2 Sylvia Anita Maria Essers-Jongen, 3 Events Consultancy Maastricht Vof, mede h.o.d.n. ECM Security en ECM Event Supply te Maastricht, verweerders, gemachtigde mr. J.L. ten Hove te Maastricht. Vaststaande feiten: Evenementen Beveiliging Maastricht Security B.V. (EBM Security B.V.) is opgericht op 1 juli 1993. EBM Event Staffing B.V. is opgericht op 24 november 2003 en houdt de aandelen van twee dochters en een B.V. in oprichting (EBM groep). F.W.H. Essers heeft in de periode van 1998 tot eind 2003 met EBM Security B.V. samengewerkt.

7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Gelet op de door partijen overgelegde uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg hebben verweerders de volgende handelsnamen gevoerd: – Events Consultancy Maastricht (ECM), gevestigd 1 juli 1997 en opgeheven 1 januari 2002, – Hakra Buitenreclame V.O.F./Hakra-ECM, gevestigd 1 januari 1999, geëindigd 31 maart 2001, – ECM Hakra V.O.F., h.o.d.n. ECM, ECM Security, ECM Event Supply, ECM Advertising en ECM Group, huidige vennoten zijn toegetreden op 31 maart 2001, voor onbepaalde tijd, – ECM Hakra, gevestigd 11 september 2003, – ECM, ECM group, ECM Hakra, ECM Security, ECM Advertising, ECM Event Supply, h.o.d.n. ECM, gevestigd op 1 oktober 2004, voor onbepaalde tijd. ECM heeft tot 11 september 2003 een reclamebureau geëxploiteerd. Per 11 september 2003 zijn de bedrijfsactiviteiten van ECM uitgebreid met particuliere beveiliging. Motivering van de beslissing: 1 Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 2 EBM heeft ingevolge artikel 6 Hnw de kantonrechter verzocht een wijziging aan te brengen in verweerders handelsnamen met de letters ECM. EBM heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat is gebleken dat ten aanzien van ECM en EBM naamsverwarring bij het publiek heeft plaatsgevonden. Partijen zijn sedert september 2003 op exact dezelfde markt – zowel territoriaal als inhoudelijk – actief. Zij bieden beiden particuliere beveiliging en facilitaire voorzieningen voor evenementen aan; ECM heeft inmiddels een vergunning in de zin van de WPBR en is gelijk EBM beveiligingswerkzaamheden gaan uitvoeren. Partijen worden door het publiek, mede gelet op de voormalige samenwerking tussen partijen, alsmede gelet op hun grotendeels gelijkluidende handelsnamen, herhaaldelijk ten onrechte aan elkaar gelinkt dan wel per abuis voor de andere partij aangezien. ECM heeft volgens EBM bewust meegewerkt aan de ontstane naamsverwarring bij het publiek. Zo heeft ECM bij haar profilering naar het publiek toe doen voorkomen dat een aantal door EBM georganiseerde evenementen door ECM zouden zijn georganiseerd. Daarnaast heeft F.W.H. Essers, daar waar door het publiek ECM is verward met EBM, niet laten doorschemeren dat EBM een ander bedrijf was. Het publiek was overigens volgens EBM makkelijk te verwarren, nu F.W.H. Essers tot eind 2003 als voormalige salesmanager bij EBM Security het gezicht van EBM is geweest. Ter onderbouwing van de gestelde naamsverwarring heeft EBM gesteld dat zij herhaaldelijk is gebeld door/heeft gesproken met personen die veronderstelden dat zij met ECM hadden gebeld/gesproken. Ter staving hiervan heeft EBM overgelegd:

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

– twee telefoonnotities van 30 augustus 2005, alsmede een schriftelijke verklaring van 13 september 2005 van medewerker R. Bootz, – twee schriftelijke verklaringen van 27 september 2005 en 10 november 2005 van medewerker F. Frederix, – een schriftelijke verklaring van voormalig medewerker H. Hoskam, – een brief van K. Savrij Droste van 2 december 2005 en – een brief van F. Beulen van Leeuwenborg Opleidingen van 1 september 2005. EBM heeft voorts gesteld dat zij als eerste de handelsnamen met onderdeel EBM heeft gedreven en dat zij als houdster van de oudere handelsnamen recht heeft op het exclusieve gebruik daarvan. Het zijn haars inziens dan ook de handelsnamen van verweerders die wegens de te duchten/gebleken naamsverwarring bij het publiek dienen te worden gewijzigd. Dat EBM jarenlang het bestaan van verweerders handelsnamen met als onderdeel ECM heeft gedoogd maakt het vorenstaande volgens EBM niet anders, nu ECM tot 2003 enkel een reclamebedrijf exploiteerde en zij EBM faciliteerde. Het feit dat ECM inmiddels een merkenrecht op ECM heeft plaatst het vorenstaande volgens EBM evenmin in een ander daglicht. 3 ECM heeft allereerst gesteld dat zij sinds 2 juni 2005 exclusief rechthebbende is van het woord-/beeldmerk ECM. Volgens ECM is dan ook tussen partijen niet alleen sprake van een geschil betreffende handelsnaam – handelsnaam, maar ook betreffende handelsnaam – merknaam. Ten aanzien van het merkenrecht is de kantonrechter echter niet bevoegd. Het had volgens ECM dan ook voor de hand gelegen dat EBM onderhavige zaak bij de rechtbank/voorzieningenrechter aanhangig had gemaakt. ECM heeft ter terechtzitting van 8 december 2005 niet betwist dat er ten aanzien van de handelsnamen van partijen bij het publiek sprake kan zijn van naamsverwarring. Ten verwere heeft ECM – onder meer – gesteld dat het verzoek van EBM desalniettemin dient te worden afgewezen, nu F.W.H. Essers reeds op 1 juli 1997 is gestart met een eenmanszaak met de naam ECM. EBM heeft jarenlang verweerders handelsnamen gedoogd en kan nu niet opeens het standpunt innemen dat het gebruik van de handelsnamen (met de letters) ECM inbreukmakend zou zijn. ECM is van mening dat er sprake is van rechtsverwerking. Dit temeer nu partijen eind 2003, nadat ECM haar eigen weg is gegaan, geen afspraak hebben gemaakt over het gebruik van de handelsnamen van partijen. Een beroep op een gebruiksverbod van (de letters) ECM in haar handelsnamen, is gelet op het vorenstaande volgens ECM dan ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid. ECM heeft ter onderbouwing van het vorenstaande verwezen naar jurisprudentie en – onder meer – de volgende stukken overgelegd: – bewijs van inschrijving van het Benelux-Merkenbureau van 3 oktober 2005, – facturen aan EBM van 18 juli 1997, 23 maart 1998, 2 maart 1999, 28 december 2000, 4 september 2001, 3 juli 2002, 3 januari 2003 en 3 februari 2003, – factuur van EBM aan ECM van 1 juni 2001 en – opdrachtbevestiging van 11 november 1999 4 De kantonrechter overweegt allereerst ten aanzien van het beroep van verweerders op rechtsverwerking dat het enkele tijdsverloop – ECM is reeds gevestigd op 1 juli 1997 – on-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

voldoende redengevend is voor het aannemen van rechtsverwerking. ECM is weliswaar gedurende een aantal jaren gedoogd door EBM, maar dat maakt niet dat EBM het gerechtvaardigd vertrouwen zou hebben gewekt bij ECM dat zij akkoord zou gaan met het voeren door partijen van gelijkluidende handelsnamen bij een gewijzigde marktpositie van partijen. Tussen partijen is immers tot eind 2003 geen sprake geweest van een elkaar op de markt beconcurrerende positie. Ten aanzien van de door verweerders in deze procedure genoemde jurisprudentie overweegt de rechtbank dat in die zaken een verjaringstermijn van twintig jaren speelde. Van een dergelijke verjaringstermijn is in deze zaak geen sprake. Rest vervolgens de vraag of door het voeren van de jongere handelsnamen door verweerders met de letters ECM verwarring met de ondernemingen van verzoeksters is te duchten. De kantonrechter overweegt dienaangaande dat EBM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij het publiek ten aanzien van partijen, bekend als respectievelijk EBM en ECM, naamsverwarring is te duchten en dat een dergelijke naamsverwarring bij (potentiële) klanten van partijen ook reeds heeft plaatsgevonden. Niet alleen wijken verweerders handelsnamen met de letters ECM slechts in geringe mate af van de handelsnamen van verzoeksters, partijen zijn bovendien gelijksoortige bedrijven die in dezelfde regio, op dezelfde markt actief zijn. Waarbij als bijkomende factor een rol speelt dat F.W.H. Essers van ECM jarenlang het gezicht van EBM is geweest. Dat sprake zou zijn geweest van het door ECM te kwader trouw voeren van genoemde handelsnamen kan in deze procedure niet worden vastgesteld en ligt vooralsnog niet voor de hand nu partijen in het tijdsbestek van 1997 tot eind 2003 hebben samengewerkt en partijen eind 2003 vooralsnog geen aanleiding hebben gezien om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. In de periode van 1997 tot eind 2003 waren partijen door hun samenwerkingsverband aan elkaar gekoppeld en konden zij zich bovendien van elkaar onderscheiden door hun niet (geheel) overeenkomende bedrijfsactiviteiten. Een eventuele naamsverwarring bij het publiek kon in dat tijdsbestek door partijen gemakkelijk worden recht getrokken, zonder voor partijen financieel nadelige gevolgen. Doordat partijen hun samenwerking hebben verbroken en als concurrenten op de evenementenmarkt tegenover elkaar zijn komen te staan – ECM is door het gaan verrichten van beveiligingsactiviteiten een volwaardige concurrent van EBM geworden – dient aan de (te duchten) naamsverwarring tussen partijen een ander gewicht te worden toegekend. Door de ontstane concurrentiepositie is immers voor EBM van essentieel belang geworden dat zij zich naar buiten toe van ECM kan onderscheiden, waarbij zij niet langer het risico loopt om te worden geassocieerd met F.W.H. Essers. Gelet op het vorenoverwogene komt het verzoek van verzoeksters van 4 november 2005 voor toewijzing in aanmerking, waarbij door de kantonrechter nog wordt overwogen dat de naamsverwarring tussen partijen, met name in het spraakgebruik, kan worden weggenomen door aan ECM een woord toe te voegen. Bijvoorbeeld: ECM-Hakra, ECMHakra group, ECM-Hakra Security, ECM-Hakra Advertising en ECM-Hakra Event Supply, h.o.d.n. ECM-Hakra. Verweerders lopen dan niet het risico hun inmiddels

E I G E N D O M

7 5

opgebouwde naamsbekendheid en eigen identiteit volledig kwijt te raken. In ieder geval wordt verweerders verboden om de handelsnamen ECM, ECM group, ECM Security, ECM Advertising en ECM Event Supply te voeren zonder een aan ECM gekoppeld woord, dan wel dienen verweerders hun handelsnamen volledig te wijzigen. Aan verweerders wordt een termijn van één maand gegund, te rekenen vanaf de dag van verzending van deze beschikking, om wijzigingen in hun handelsnamen aan te brengen. De kantonrechter ziet voorts aanleiding ziet om de gevraagde dwangsom van € 10.000,– per dag naar redelijkheid en billijkheid te matigen tot een maximum van in totaal € 100.000,– aan te verbeuren dwangsommen. Verweerders dienen ten slotte als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen. Beslissing: Wijst het verzoek toe, in die zin dat verweerders hun handelsnamen volledig dienen te wijzigen, dan wel in die zin dat zij hun handelsnamen dienen te wijzigingen door in hun handelsnamen aan de letters ECM een woord te koppelen zoals hiervoor overwogen. Bepaalt dat verweerders voormelde wijziging dienen aan te brengen binnen één maand gerekend vanaf de dag van verzending van een afschrift van deze beschikking door de griffier. Veroordeelt verweerders tot betaling van een dwangsom aan verzoeksters van € 10.000,– per dag of gedeelte van een dag voor elke dag dat verweerders nadat één maand na betekening van deze beschikking zijn verstreken in gebreke blijft om aan deze beschikking te voldoen, met een maximum aan te verbeuren dwangsom van € 100.000,–. Veroordeelt verweerders in de kosten van dit geding, deze aan de zijde van verzoeksters tot deze uitspraak in totaal begroot op € 560,90, waaronder een bedrag ad € 500,– als salaris gemachtigde. Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

7 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 11 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 24 mei 2006* (prefab betonelementen) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Artt. 6:162 en 6:194 BW Bij gebreke aan een raamovereenkomst met specifieke regelingen op het punt van mededinging is tussen partijen in beginsel het gemene recht terzake van onrechtmatige mededinging van toepassing. De zakelijke relatie tussen partijen brengt dan wel met zich mee dat onder omstandigheden het actief inzetten van marktkennis die verkregen is door die samenwerking niet geoorloofd is. Kennis die Marmorith heeft als een niet onbelangrijke zelfstandige aanbieder van prefabbouwelementen, waaronder prefabvloeren, mag zij bij gebreke van een contractuele regeling wel inzetten. Tegenover de gedetailleerde explicatie van de kant van Marmorith omtrent de wijze waarop zij de opdrachten voor de twee genoemde bouwprojecten heeft binnengehaald – er op neerkomend dat het initiatief is uitgegaan van de opdrachtgever – kan Bubbledeck niet volstaan met de enkele stelling dat door haar aangeleverde projecten door Marmorith actief zijn benaderd. Het plaatsen van foto’s door Marmorith van met name de onderzijde van betonvloeren, die niet herkenbaar zijn als Bubbledeckvloeren, terwijl in de betreffende brochure ook geen enkele verwijzing naar Bubbledeckvloeren kenbaar is, levert geen onrechtmatige vergelijking op, al was het maar omdat merken, vloeren of producten niet tegenover elkaar worden gesteld. Dat in de procedure tot het verkrijgen van het KIWA certificaat door Marmorith is verwezen naar de reeds gecertificeerde Bubbledeckvloer is niet onrechtmatig. De vloer van Marmorith is aan te merken als een doorontwikkeling van de bekende Bubbledeckvloer. 1 Bubbledeck Nederland BV te Leiden, 2 Bubbledeck Belgium BV BA te Brussel, België, eiseressen, procureur mr. P. Obbeek, tegen Marmorith SA, NV te Houthalen-Helchteren, België, gedaagde, advocaat mr. J.G. Rietkerk te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Partijen zijn producenten/leveranciers van betonvloeren. 2.2 De door Bubbledeck geproduceerde vloeren worden aangeduid als bollenplaatvloeren. Bij de uitvoering van deze vloeren wordt toepassing gegeven aan het Europees octrooi met nummer EP 0 552 201, hierna EP 201. 2.3 EP 201 betreft een Vlakke, holle, versterkte betonnen vloer met tweedimensionale structuur. EP 201 is verleend op 28 mei 1997 op een aanvraag van 30 september 1991 en heeft prioriteitsdatum 1 oktober 1990 op basis van de Deense aanvrage DK 2375/90. 2.4 Rechthebbende tot dit octrooi is J.I. Breuning te Denemarken. Bubbledeck is licentiehouder voor het Beneluxgebied. De licentieovereenkomst is in deze procedure niet overgelegd. 2.5 Marmorith is producent en leverancier van prefab betonelementen voor de bouw waaronder vloeren. Zij produceert thans onder meer vloeren die worden aangeduid als Air-

*

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

deckvloeren. Bij de uitvoering van deze vloeren wordt toepassing gegeven aan het Belgische octrooi met nummer 1015117, hierna BE 117. 2.6 BE 117 is op 5 oktober 2004 verleend aan Belvi NV gevestigd te Houthalen-Helchteren, B-3530, België, op een aanvraag van 23 september 2002, voor een prefabelement en werkwijze voor het vervaardigen ervan. 2.7 Bubbledeck was sinds november 2002 bekend met de ontwikkeling van de Airdeckvloer door Marmorith. 2.8 Bubbledeck en Marmorith hebben met elkaar samengewerkt, des dat Marmorith vanaf 1999 optrad als producent van bollenplaatvloeren voor Bubbledeck. In die gevallen werd de verkoop en de technische voorbereiding van de productie verzorgd door Bubbledeck. Per project ontving Marmorith opdracht voor de productie. Tussen partijen is nooit een algemene raamovereenkomst gesloten. 2.9 Tot december 2004 heeft Marmorith op deze wijze bollenplaatvloeren gemaakt voor klanten van Bubbledeck. Partijen hebben nadien hun samenwerking beëindigd. Marmorith is in februari 2006 begonnen met de verkoop, productie en levering van de Airdeckvloeren. 2.10 Marmorith is thans onder meer bezig met de productie en levering van Airdeckvloeren voor de nieuwbouw van het Shell laboratorium te Amsterdam en de Hogeschool te Utrecht. 3 Het geschil 3.1 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert Bubbledeck, samengevat, een verbod aan Marmorith tot de verdere exploitatie van haar Airdeckvloeren, zulks op straffe van een dwangsom. Voorts vordert zij de veroordeling tot het doen van opgaven en tot betaling van een voorschot op haar schade ten bedrage van € 200.000 en veroordeling van Marmorith in de kosten van de procedure. 3.2 Marmorith voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Bubbledeck verwijt Marmorith op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van informatie die zij tijdens en als gevolg van de samenwerking heeft verkregen. Zij wijst met name op de onder 2.10 genoemde projecten. Naar ’oordeel’ van Bubbledeck is in ieder geval het stelselmatig benaderen van prospekts, waarvan Bubbledeck door de samenwerking kennis had, onrechtmatig. 4.2 De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij gebreke aan een raamovereenkomst met specifieke regelingen op het punt van mededinging, tussen partijen in beginsel het gemene recht ter zake van onrechtmatige mededinging van toepassing is. De zakelijke relatie tussen partijen brengt dan wel met zich mee dat onder omstandigheden het actief inzetten van marktkennis die verkregen is door die samenwerking niet geoorloofd is. Kennis die Marmorith heeft als een niet onbelangrijke zelfstandige aanbieder van prefabbouwelementen, waaronder prefabvloeren, mag zij bij gebreke van een contractuele regeling wel inzetten. 4.3 Marmorith heeft niet betwist dat zij kennis had van voornoemde projecten en van een groot aantal andere toekomstige bouwprojecten. Die kennis ontleende zij niet alleen aan de samenwerking maar ook aan haar kennis van de marktdiezijbezatalszelfstandigaanbiedervanprefabbouwelementen. Zij betwist evenwel uitdrukkelijk betrokkenen

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

bij de twee genoemde projecten actief te hebben benaderd, zij stelt daarentegen dat zij is benaderd van de zijde van de opdrachtgevers van die bouwprojecten. Nadat contact met haar was gezocht, heeft zij betrokkenen een prijsaanbieding gedaan waarop is ingegaan. 4.4 Wat betreft de nieuwbouw van het Shell lab in Amsterdam zegt Marmorith bekend te zijn geraakt met dit project via Bubbledeck. Arcadis trad bij dit project op als ingenieursbureau en had bollenplaatvloeren voorgeschreven. Bubbledeck heeft daartoe een prijsaanbieding gedaan. Het was vervolgens de aannemer Heijmans die niet tevreden was met de prijs. Deze heeft erop aangedrongen dat naar een alternatief werd gezocht. Dat werd gevonden bij Marmorith. Marmorith had zich in die periode ook gepresenteerd op de markt met haar Airdeckvloer, onder meer in het blad Cobouw. 4.5 Voor het project van de Hogeschool in Utrecht had Visser & Smit volgens Marmorith ingeschreven met breedplaatvloeren met holtes van polystyreen. Volgens de wens van de opdrachtgevers zouden in plaats daarvan bollenplaatvloeren moeten worden toegepast. Visser & Smit had evenwel bezwaren tegen bollenplaatvloeren omdat zij bekend was met een ander project waar deze vloeren minder succesvol zouden zijn gebleken. Dycore, een zakelijke relatie van zowel Visser & Smit als van Marmorith heeft vervolgens de aandacht gevestigd op Marmorith als mogelijke leverancier van een alternatieve vloer. Ook hier zegt Marmorith betrokkenen niet actief te hebben benaderd. 4.6 Tegenover deze gedetailleerd explicatie van de kant van Marmorith omtrent de wijze waarop zij de opdrachten voor de twee genoemde bouwprojecten heeft binnengehaald kan Bubbledeck niet volstaan met de enkele stelling dat door haar aangeleverde projecten door Marmorith actief zijn benaderd. Het door haar gestelde is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden. 4.7 Volgens Bubbledeck is ook onrechtmatig het plaatsen van foto’s van Bubbledeckvloeren in de Airdeck brochure van Marmorith, het aanvragen door Marmorith van subsidie voor de ontwikkeling van Bubbledeckvloeren en het doen van uitingen door Marmorith dat haar vloeren alle noodzakelijke testen hebben ondergaan en voldoen aan de regelgeving omdat de Airdeck vloer hetzelfde zou zijn als de Bubbledeckvloer. Ten aanzien van deze drie nadere argumenten overweegt de voorzieningenrechter als volgt. 4.8 Bubbledeck heeft in kopie een brochure overgelegd betreffende ’Airdeck lichtgewichtvloeren’. Over herkomst en datum van deze brochure heeft zij geen mededelingen gedaan, maar de voorzieningenrechter begrijpt dat zij deze op enig moment heeft gedownload van de toenmalige website van Marmorith. Deze brochure bevat foto’s van met name de onderzijde van betonvloeren in overigens niet voltooide en ook niet herkenbare bouwwerken. Het woord Bubbledeck of enige ander verwijzing daarnaar komt in deze brochure niet voor. Op grond van de informatie van partijen gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat een Airdeck vloer uiterlijk identiek is aan een Bubbledeckvloer, zodat uit het beeldmateriaal niet blijkt dat het gaat om een Bubbledeckvloer. 4.9 Dat Marmorith aldus gebruik heeft gemaakt van ’vergelijkende beeldmerken’ zoals Bubbledeck stelt, komt hiermee onvoldoende vast te staan. Bij kennisneming van de brochure is immers geen enkele verwijzing naar Bubble-

E I G E N D O M

7 7

deckvloeren kenbaar. Van vergelijking, Bubbledeck bedoelt wellicht misleidende vergelijkende reclame, is dan ook geen sprake al was het maar omdat merken, vloeren of producten niet tegenover elkaar worden gesteld. 4.10 Marmorith erkent subsidie te hebben aangevraagd en te hebben ontvangen van het Belgische grindcomité. Met deze subsidie werd beoogd te onderzoeken hoe door de ontwikkeling van de Airdeckvloer zou kunnen worden bezuinigd in het grindgebruik. Bubbledeck heeft onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat deze subsidie is aangewend voor de ontwikkeling van de Bubbledeckvloer en derhalve aan Bubbledeck zou moeten toekomen. 4.11 Marmorith stelt dat de Airdeckvloer voldoet aan de Nederlandse bouwvoorschriften. Gelet op het door Bubbledeck als productie XVI overgelegde certificaat van KIWA de dato 1 juli 2005 moet ook worden aangenomen dat dat juist is. Omtrent de wijze waarop dat certificaat is verkregen heeft Bubbledeck onvoldoende gesteld om tot onrechtmatigheid te kunnen concluderen. Dat in de certificeringprocedure door Marmorith is verwezen naar de reeds gecertificeerde Bubbledeckvloer is niet onrechtmatig. Zo de Airdeck vloer al geen kopie is van de Bubbledeckvloer, zoals Bubbledeck stelt, dan is zij toch wel aan te merken als een doorontwikkeling van die bekende vloer. 4.12 Zowel bij dagvaarding als ten pleidooie heeft Bubbledeck gesteld uit hoofde van een licentieovereenkomst de rechten met betrekking tot het ’patent’ op de bollenplaatvloeren te hebben en dat zij daardoor met uitsluiting van ieder ander gerechtigd is deze vloeren te vermarkten in de Benelux. De Airdeckvloer wordt door Bubbledeck aangemerkt als de door Marmorith gekopieerde vloer. Zij verwijt Marmorith ook dat zij het op de Belgische markt deed voorkomen alsof zij eigenaar was, dan wel op enige wijze gerechtigd was tot exploitatie van het Bubbledeck systeem. 4.13 Bubbledeck maakt het ’in strijd handelen met het patent door Marmorith’ evenwel uitdrukkelijk niet tot inzet van deze procedure. De voorzieningenrechter zal reeds daarom al datgene wat partijen op dit punt hebben aangedragen onbesproken laten. De voorzieningenrechter is daar overigens ook toe gehouden omdat Bubbledeck als licentiehouder in beginsel niet zelfstandig, dat wil zeggen zonder de octrooihouder, een actie ter handhaving van haar octrooi kan instellen. Een en ander brengt tevens met zich mee dat de ’patentrechtelijke’ bezwaren van Bubbledeck niet kunnen meetellen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid in mededingingsrechtelijke zin. 4.14 De slotsom is dan ook dat naar voorlopig oordeel de onrechtmatigheid van het handelen van Marmorith niet is komen vast te staan. De vorderingen van Bubbledeck zullen worden afgewezen en zij zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 5 De beslissing De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af; enz.

7 8

B

B I J B L A D

O

E

K B

E S

P R

E K

I N D U S T R I E } L E

I

N

G

R.W. Holzhauer en S.L. Gellaerts, Van idee naar IE; Kluwer Deventer 2006; ISBN 90-13-03121-8; 204 blz.; prijs: € 24,– Van idee naar IE is een aardig boek met een originele titel en een leuk omslag, met een foto van Kurt Stöpetie die tijdens het Unilever/Albert Heijn-kort geding in Arnhem kijkt naar een door Joris van Manen omhoog gehouden kuipje Blue Band. (Zie Vzr. Rb. Arnhem 28 april 2005, IER 2005, p. 218, nr. 490, BIE 2005, nr. 64, blz. 252). Het is voor een belangrijk deel een uitgebreide samenvatting van de in 2005 verschenen tweede druk van het boek ’Inleiding intellectuele rechten’ van de eerste auteur. Veel passages zijn letterlijk geknipt en geplakt uit dat eerdere boek. Daarom lijdt dit boek ten dele helaas ook aan dezelfde gebreken als het boek ’Inleiding intellectuele rechten’ (zie de bespreking van Huydecoper in BIE 2002, p. 321-322). Het is inmiddels beslist niet eenvoudig om het hele recht van de intellectuele eigendom goed bij te houden en het is daarom prijzenswaardig en dapper als iemand een boek schrijft over de gehele IE. Bij een dergelijk boek kan het raadzaam zijn het door één of meer vakbroeders te laten lezen waardoor onnodige fouten of weergave van achterhaalde informatie kan worden voorkomen. Dat is bij dit boek vermoedelijk niet of onvoldoende gebeurd. Het maakt als geheel daardoor een slordige indruk. Dit wordt ten dele gecompenseerd door het duidelijke enthousiasme van de auteurs, maar veel onvolkomenheden hadden vrij eenvoudig voorkomen kunnen worden. Ook de betrokken bureauredacteur (als die er überhaupt aan te pas is gekomen) gaat niet vrijuit. Zinnen als ’Datzelfde lot zou thans in de Benelux kunnen gelden voor merken als BEURSPLEIN 5 en BEEMSTERKAAS beschoren zijn’ en ’Dat geldt ook voor het ruitmotief van de voering van Burberry regenjassen hebben tot twee arresten van het BenGH geleid’ zouden niet mogen blijven staan en ’octrooirechtrecht’ zou er zelfs met de spellingschecker uit moeten kunnen. (Recensent Visser schrijft dit overigens met enige schroom omdat hij tamelijk dyslectisch blijkt en heel wat ergere eigen producten in druk heeft zien verschijnen, met als dieptepunt de studiepocket Naburige Rechten uit 1999, waarvan bij nadere lezing blijkt dat bij uitgeverij Kluwer zelfs geen halfblinde mol er naar gekeken heeft). Wat de inhoudelijk kant betreft is dit inleidende boek voor IE-specialisten niet zo interessant. Dat is ook niet vreemd, want voor hen is het niet bedoeld. Het is een leerboek voor een eerste kennismaking. De afwijkende vaak polemisch geformuleerde eigen meningen die Holzhauer in zijn ’Inleiding intellectuele rechten’ verkondigt zijn in dit boek niet opgenomen. Het leuke van dit leerboek is dat wel aan het eind van ieder hoofdstuk vragen staan en dat er in het laatste hoofdstuk uitgebreid een praktische casus wordt besproken. Verder zijn ook de overige casus en zogenaamde webquests aardig. Ook is het aardig dat een en ander verbonden is met een website, www.sandertoys.nl, zij het dat die website weer niet uitblinkt door duidelijkheid.

E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

N Het grootste bezwaar tegen het boek is dat er nogal wat rare dingen in staan. Uiteraard is meer dan 95% procent van wat in het boek staat gewoon inhoudelijk juist, maar het is nu eenmaal de taak van recensenten om te wijzen op wat er niet klopt. In de volgorde van behandeling komen nu wat rare, overbodige of onpraktische aspecten van het boek en een aantal daarin aangetroffen onjuistheden aan de orde. In het eerste hoofdstuk wordt op verschillende manieren getracht het IE-recht als geheel in kaart te brengen. Dat kan heel nuttig zijn. Daarbij worden echter opmerkelijke uitspraken gedaan en soms vreemde keuzes gemaakt. ’Onder de term ’industriële eigendomsrechten’ pleegt men te verstaan: de intellectuele eigendomsrechten met uitzondering van het auteurs- (en media)recht’. Waar dat mediarecht op slaat en waar de naburige rechten zijn gebleven is niet duidelijk. In het schema getiteld ’het intellectuele eigendomsrecht’ komt het mediarecht niet voor en worden naast het auteursrecht de naburige rechten genoemd. Daarbij zijn de databankrechten evenwel ingedeeld bij de industriële eigendomsrechten, hetgeen niet gebruikelijk is. Op pagina 4 van het boek is een schema opgenomen van ’de plaats van de intellectuele eigendomsrechten’. Daarin staat onder andere de afkorting ’TVHW’. Wat betekent dat? Het staat er niet bij en het boek kent geen afkortingenlijst. Het blijkt te gaan om de Topografieën Van Halfgeleiderproducten Wet. (Dit schema is één op één gekopieerd uit het boek ’Inleiding intellectuele rechten’, dat wel een afkortingenregister kent). Het chipsrecht krijgt in dit boek twee volle pagina’s de aandacht. De enige interessante vraag: Waarom hebben we in ’s hemelsnaam een Chipswet? wordt daarin niet beantwoord. ’Het alternatief zou een regeling in de Auteurswet zijn geweest, maar daarvoor is niet gekozen, om redenen die in paragraaf 1.4.7 zijn aangegeven’. Helaas kent het boek geen paragraaf 1.4.7. (Na paragraaf 1.4.4 komt 1.5). Ook elders in het boek komen verwijzingen naar niet bestaande paragrafen, naar verkeerde artikelleden e.d., (te) vaak voor. De IE-rechten worden ook ingedeeld in vier groepen op grond van hun ratio. ’In de eerste groep is dat het reguleren van de overdracht van culturele informatie. Denk aan kunsten muziekuitingen’. Het chipsrecht en het databankenrecht blijken evenwel ook in die groep te vallen. In de tweede groep die is gebaseerd op innovatie bevordering ’zien we het octrooirecht, het gebruiksmodellenrecht en het kwekersrecht’. ’In de derde groep gaat het om markttransparantie. Zo maken merken het voor consumenten gemakkelijker om te kiezen. En de ratio van de derde groep is de vrijheid van handel en bedrijf’. In die derde groep zit de bescherming van handelsnamen, van merken en van tekeningen en modellen. Niet wordt duidelijk gemaakt wat modellenrecht met markttransparantie te maken heeft en waarom de vrijheid van handel en bedrijf er de ratio van is. Bij raadpleging van het schema blijkt de verwijzing naar de vrijheid van handel en bedrijf bij de derde groep een vergissing: bedoeld is de vierde groep, gebaseerd op art. 6:162 BW, oftewel de slaafse nabootsingsbescherming.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Volgens de auteurs is het project Boek 9 (het wetboek, niet de website) niet van de baan. Sterker nog, het komt er, zeggen zij, gewoon aan: Boek 9 zal een partiële codificatie van de rechten van intellectuele eigendom teweegbrengen. Dat project is evenwel al lang, vermoedelijk definitief van de baan. Nog opmerkelijker (en misleidender) is de uitgebreide bespreking van het gebruiksmodel: in drie pagina’s wordt uit de doeken gedaan wat het nieuwe gebruiksmodellenrecht zal behelzen. ’Deze paragraaf is gebaseerd op de regels in de gewijzigde ontwerp EG-richtlijn tot onderlinge aanpassing van het recht inzake gebruiksmodellen van juni 1999 (COM(1999) 309 def.)’. Nadat er al sinds 2002 weinig meer over vernomen was is dit voorstel in 2005 door de Commissie officieel ingetrokken (Brussel 27.9.2005, COM(2005) 462 final). Het gebruiksmodellenrecht wordt door het gehele boek heen en in alle schema’s en overzichten echter gepresenteerd als een in Nederland reeds bestaand recht. Zo worden projecten die al lang van de baan zijn besproken, terwijl tamelijk belangrijke regelingen die er wel zijn soms worden vergeten. ’In 1996 is – in WIPO-verband – een drietal Protocollen besproken, ter aanpassing dan wel aanvulling van de Berner Conventie.’ Zelfs toen Holzhauer letterlijk hetzelfde schreef in 2001, in de eerste druk van Inleiding intellectuele rechten, was al lang en breed bekend dat dit in december 1996 heeft geleid tot twee nieuwe belangrijke WIPO verdragen (dus niet: protocollen) het WCT en het WPPT (en dat het ’protocol’ over databankenrecht het niet haalde). Ook de Conventie van Genève inzake de bescherming van fonogrammen uit 1971 wordt overigens nergens genoemd. Intellectuele eigendomsrechten zijn nationale rechten, schrijven de auteurs op p. 16, maar twee alinea’s verder is te lezen : ’Een Verordening is eigenlijk een Europese wet’. Dat is geen gekke omschrijving, maar daar is ook meteen mee vastgesteld dat een paar belangrijke IE-rechten inmiddels geen nationale rechten meer zijn. Bij de vragen na het eerste hoofdstuk staat ’Leg uit welke betekenis het originaliteitsvereiste heeft als gemeenschappelijk kenmerk voor het auteursrecht, het chipsrecht, de databankrechten en de naburige rechten’. In het hoofdstuk staat evenwel (terecht) te lezen dat het (sui generis) databankenrecht en de naburige rechten geen originaliteitseis stellen. Het ís dus geen gemeenschappelijk kenmerk en het antwoord zou dus moeten luiden: geen. Maar vermoedelijk hebben de auteurs het oog op het feit dat huns inziens originaliteit ’een soort gemeenschappelijke oorsprong is binnen deze groep rechten’. Dat mag zo zijn, het ’originaliteitsvereiste’ noemen als ’gemeenschappelijk kenmerk’ heeft dan toch wel een erg hoog strikvraag gehalte. In het hoofdstuk over het octrooirecht wordt het begrip uitvinding geplaatst tegenover de begrippen ontdekking en technische handgreep. De laatste term wordt echter niet nader toegelicht. Vraag 8 op p. 79 is daardoor niet te beantwoorden. Bij de bespreking van de niet-octrooieerbare uitvindingen (p. 66) gaan de schrijvers nog uit van de oude tekst van art. 3 ROW 1995. Zij vermelden dus niet de wijzigingen die dit artikel eind 2004 als gevolg van de Richtlijn biotechnologie heeft ondergaan. In dit verband hebben de schrij-

E I G E N D O M

7 9

vers ook de nieuwe artikelen 2a, 53a, en 57 leden 5 en 6 ROW 1995 kennelijk gemist. Uit de richtlijn zelf worden wel enkele daarin behandelde onderwerpen genoemd, maar onder verwijzing naar de verkeerde artikelen. Bij de bespreking (op p. 77) van art. 57 lid 4 (afhankelijk octrooi) wordt de bekende TRIPs-formule verhaspeld tot ’een belangrijke of aanzienlijke vooruitgang’. Uit didactisch oogpunt lijkt het ons ten slotte niet erg gelukkig, om het recht van voorgebruik op p. 78 te noemen, maar dit begrip pas op p. 149 nader toe te lichten. In hoofdstuk 5 wordt onder andere aandacht besteed aan het kwekersrecht. In par. 5.3.3. is het doen verrichten van inbreukmakende handelingen niet vermeld, en is over het hoofd gezien dat art. 1 ZPW 2005 thans een bijzondere definitie van ’in de handel brengen’ bevat. Bij de bespreking van de beschermingsomvang (par. 5.3.4.) zijn de leden 4 en 5 van art. 57 geheel over het hoofd gezien; voor een deel geldt de hierin neergelegde uitbreiding van de bescherming zelfs al sinds 1998. Bij de vermelding van het farmer’s privilege slaan de auteurs de plank volkomen mis: zie art. 59, in plaats van art. 57 lid 3.’[O]nderscheidbaarheid is iets anders als [sic] inventiviteit’, stellen de auteurs, maar waarin hem het verschil dan zit wordt niet toegelicht. En anders dan de auteurs (in par. 5.3.5., slot) lijken te beweren, heeft het begrip nieuwheid in het kwekersrecht een heel andere betekenis dan in het octrooirecht. In het hoofdstuk merkenrecht vallen ook een aantal zaken op die hier kort worden genoemd: Het Kinder-arrest van het BenGH wordt (op p. 93) aangehaald, zonder aan te geven dat dat door de arresten Doublemint en Postkantoor van het HvJ EG vrijwel zeker achterhaald is. Geuren zijn praktisch onmogelijk als merk te registreren (p. 93, met een verwijzing naar het Sieckmann-arrest). Klopt. Twee pagina’s verder (p. 95): ’Zowel het Benelux als het Europees Merkenbureau hebben de ’geur van versgemaaid gras’ als merk voor tennisballen geaccepteerd. Hoewel een dergelijk teken lastig grafisch is weer te geven (eis uit art. 2.1, eerste lid BVIE), kan de omschrijving (op het depotformulier) kennelijk voldoende duidelijke informatie verstrekken om een onmiddellijk en ondubbelzinnig idee te hebben van het merk’. Maar dat is dus achterhaald door het Sieckmannarrest, en daar wordt op deze plaats met geen woord over gerept. Het nut van portretmerken wordt (op p. 95) onderbouwd met de stelling dat het portretrecht het niet mogelijk maakt om iets te ondernemen tegen ’look alikes’. Lijkt ons niet juist. (Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Breda 24 juni 2005 (Gouden Gids & Katja Schuurman / Yellow Bear e.a.) AMI 2005, p. 171.) De passage op p. 97 over de wezenlijke waarde van de waar is (in ieder geval voor een deel) achterhaald door HvJ 12 februari 2004, zaak C-218/01 (Henkel). Op p. 99 zien de auteurs over het hoofd dat het BVIE geen verplicht vooronderzoek van merken meer kent, zie art. 2.7. Bij de bespreking van de handelsnaam lijken de auteurs ervan uit te gaan (p. 114 en 116), dat cijfers en combinaties van cijfers en letters geen geldige handelsnamen kunnen vormen. De opmerking op p. 116, dat de HNW de ondernemer niet een uitsluitend recht op zijn handelsnaam heeft willen

8 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

ven, verdient nuancering in het licht van HvJ 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch/Budvar).

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 7

Al met al blijft ’Van idee naar IE’ een aardig boek, maar het valt zonder meer te betreuren dat de auteurs in de uitwerking van idee naar boek nogal wat steken hebben laten vallen. D.J.G. Visser en P.A.C.E. van der Kooij

B

E

R

I

C

H

T E N Neil J.Wilkof and Daniel Burkitt, Trade mark licensing (2nd ed; London; Sweet & Maxwell, 2005.

Nieuwe boeken Marc van der Woude and Christopher Jones, EC Competition Law handbook (2006/2007 edition); Londen: Sweet & Maxwell, 2006.

Philip Oomen, Energie onderzoek subsidies (EOS) 4 octrooionderzoeken in opdracht van SenterNovem; Rijswijk; Octrooicentrum Nederland, 2006.

Economic damages in intellectual property: a hands-on guide to litigation; Hoboken, New Jersey; John Wiley & Sons, 2006.

Forecasting innovations: methods for predicting numbers of patent filings; Heidelberg; Springer Verlag, 2006.

Margaret Llewelyn and Mike Adcock, European Plant Intellectual Property; Oxford; Hart Publishing, 2006.

Larry M. Goldstein and Brian N. Kearsey, Technology patent licensing: an international reference on 21st century patent licensing, patent pools and patent platforms (1st ed); Boston; Aspatore books, 2004.

Globalization and Intellectual Property; Aldershot/Burlington; Ashgate, 2006. Patrick van der Duin, Qualitative futures research for innovation; Delft; Eburon, 2006.

Jan Knecht, Trendanalyse biotechnologie: informatie uit octrooiaanvragen van Nederlandse instellingen, Rijswijk; Octrooicentrum Nederland, 2006.

Beneluxwetgeving inzake de bescherming van tekeningen of modellen (5e dr.); Deventer; Kluwer, 2005.

The ethical aspects of nanomedicine: proceedings of the roundtable debate organized by the European Group on Ethics; Luxembourg; Office for Official publications of the European Communities, 2006.

Anti-counterfeiting in the twenty-first century; Newark; LexisNexis, 2006. Andrew Gowers, Gowers review of intellectual property; Norwich; TSO, 2006.

O

F

F

I

C

I

E¨ L

E

M

E

D E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijvingen van de heren ir. J.A. Iemenschot, dr. J. Spierenburg, mr. G. Borst, ir. F. Grotepas, ir. A.G.A. van der Arend, ir. J.E.M. Galama, drs. I.M. Lemer, J.W. Rongen, drs. M. Muis en drs. R.J. Flik op resp. 8, 15, 18, 21, 21, 27 en 4x

D E

L

I

N

G

E

N

op 31 december 2006 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden. Op 7 december 2006 zijn ingeschreven in het register van octrooigemachtigden: mevrouw ir. I.J.C.M.E. Wolterink en de heren drs. J. Beetz, ir. C. Box PDEng en ir. M.Y.S. Siem.