RECHTBANK 's-GRAVENHAGE sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 13 oktober 2004, gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/905 van:
1. de vennootschap naar vreemd recht Hallmark Cards PLC, gevestigd te Bradford, West Yorkshire, Groot-Brittanië, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mercis B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. C.A. Thomas te Amsterdam, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hagley International Dutch Trading Group B.V., gevestigd te Hillegom, gedaagde, in persoon verschenen bij haar statutair directeur J.P. Hageman, bijgestaan door gemachtigde mr. P.P. Otte te Krommenie. Eiseressen worden hierna afzonderlijk aangeduid als ‘Hallmark’ en ‘Mercis’ en gezamenlijk als ‘Hallmark c.s.’ en gedaagde als ‘Hagley’. 1. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 22 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1. Hallmark is opgericht in 1910 en uitgegroeid tot een grote uitgeverij van wenskaarten. In 1986 heeft Hallmark de auteursrechten van A. Brownsworth op de ‘Forever Friends Collection’ overgenomen. De Forever Friends beer is ontworpen in 1996 en is daarna als afbeelding op allerlei artikelen (waaronder ansichtkaarten, schoolartikelen en servies) op de markt gebracht. 1.2. Hallmark is rechthebbende op het (woord)merk FOREVER FRIENDS. Dat merk is in de Europese Gemeenschap voor het eerst geregistreerd op 1 februari 1999 voor waren en diensten in klassen 16, 20, 21 en 28 (waaronder: postpapier, wenskaarten, boeken, stickers, penhouders, speelgoed en spelletjes). Het merk is daarna op 9 april 2001, 29 januari 2003 en 7 januari 2004 geregistreerd voor waren en diensten in respectievelijk de klassen 3, 18, 24, 25, 30, 38, 9, 14 en 26. 1.3. Mercis is agent van Hallmark voor de verhandeling van producten onder het merk FOREVER FRIENDS in de Benelux. 1.4. Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland blijkt dat Hagley zich bezighoudt met de groothandel van geregelde en ongeregelde goederen met name motorvoertuigen. Op 11 augustus 2000 heeft Hagley bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnaam www.foreverfriends.nl geregistreerd. Hagely heeft deze domeinnaam geregistreerd met de bedoeling daar een website aan te koppelen ter exploitatie van het karakter ‘Willbert’. Via die website is het onder meer mogelijk om e-cards met ‘Willbert’ te versturen. De door Hagley ontworpen producten met daarop gedrukt ‘Willbert’ zijn onder meer: boeken met kleurplaten, stickers, schriften en pennen.
KG 04/905
2
2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Hallmark c.s. vorderen –zakelijk weergegeven– Hagley: I. te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk FOREVER FRIENDS van Hallmark, waaronder de registratie en het voorgenomen gebruik van de domeinnaam www.foreverfriends.nl te staken en gestaakt te houden; II. te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Hallmark c.s. achterwege te laten; III. te veroordelen om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis op haar kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.foreverfriends.nl op naam wordt gezet van Mercis; IV. te bevelen van alle in het kader van de onder III bedoelde correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel na ontvangst daarvan een afschrift aan de raadsman van Hallmark c.s. te zenden, dit alles op straffe van een dwangsom; V. te veroordelen om aan Hallmark c.s. te vergoeden de buitengerechtelijke kosten van € 3.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente. Daartoe voeren Hallmark c.s. het volgende aan. Hagley maakt door de registratie van de domeinnaam en het voorgenomen gebruik van de site inbreuk op het merkrecht van Hallmark c.s.. Als gevolg van het gebruik door Hagely is verwarring bij het publiek te duchten. Daarnaast wordt door dit gebruik afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk FOREVER FRIENDS. Hagely maakt met haar gebruik inbreuk op de merkrechten van Hallmark in de zin van artikel 9 lid 1 onder b en c van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Hagley handelt voorts onrechtmatig jegens Hallmark c.s. door aan te haken aan, respectievelijk te profiteren van de goodwill en reputatie die Hallmark in de loop der jaren heeft opgebouwd. Voorzover de domeinnaam www.foreverfriends.nl nog niet in gebruik is genomen zal er zodra dit wel het geval is tevens sprake zijn van misleiding. Ten onrechte wordt immers de suggestie gewekt dat de domeinnaam betrekking heeft op een website die afkomstig is van Hallmark c.s.. Als gevolg van deze handelwijze van Hagley lijden Hallmark c.s. schade dan wel dreigen zij schade te lijden. Hagley voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken. 3. De beoordeling van het geschil bevoegdheid 3.1. De voorzieningenrechter is op grond van het bepaalde in artikel 92, sub a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsmerkverordening) j° artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen. spoedeisend belang 3.2. Hagley heeft als meest verstrekkend verweer opgeworpen dat Hallmark c.s. geen spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. Hagley heeft immers de domeinnaam geregistreerd op 11 augustus 2000. Hallmark c.s. hebben naar aanleiding daarvan voor het eerst gereageerd bij brief van 6 februari 2004 aan Hagley. Daarna heeft er tussen partijen eenmaal een gesprek plaatsgevonden over
KG 04/905
3
de eventuele overdracht van de domeinnaam aan Hallmark c.s.. Dit betoog faalt. De vorderingen van Hallmark c.s. strekken er (onder meer) toe te voorkomen dat Hagley merkinbreuk gaat plegen Hallmark c.s. stellen dat zij schade dreigen te leiden als die inbreuk zich realiseert. Het spoedeisend karakter van de vorderingen is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat Hallmark c.s. enige tijd hebben laten verlopen alvorens Hagley in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Geldigheid van het merk 3.3. Hagley voert aan dat het woordmerk FOREVER FRIENDS louter beschrijvend is en daarom geen onderscheidend vermogen heeft. 3.4. Aan dit verweer wordt voorbij gegaan. Het gaat hier om een gemeenschapsmerk dat door het BHIM is onderzocht op zijn geldigheid in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu het merk is geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld (ook niet door Hagley) en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van worden uitgegaan dat het BHIM terecht geen absolute weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Naar analogie van artikel 95 Gemeenschapsmerkverordening zal de voorzieningingenrechter het ingeroepen merk dan ook als geldig beschouwen. Bekendheid 3.5. In dit geding is voldoende aannemelijk is gemaakt dat het merk hier te lande ten aanzien van wenskaarten een bekend merk is. Bekendheid in Nederland is voldoende voor bekendheid in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Gemeenschapsmerkverordening. Merkinbreuk 3.6. Voor de vraag of er sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening gaat het er om of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis vertonen dat hierdoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel dat de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken (indirecte verwarring). 3.7. De domeinnaam foreverfriends is auditief en begripsmatig identiek aan het woordmerk van Hallmark. Visueel verschilt het op één, zeer ondergeschikt, punt, doordat de twee woorden aan elkaar worden als één woord worden geschreven. 3.8. Hagley beoogt haar domeinnaam te koppelen aan een website voor een educatief programma met stripboeken, puzzels en benodigdheden voor de schoolgaande jeugd. Dit gebruik dient te worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren. De waren vallen deels onder de categorie, speelgoed, spelletjes en penhouders, waarvoor het merk van Hallmark onder meer is ingeschreven op 1 februari 1999.
KG 04/905
4
3.9. In aanmerking genomen de bekendheid van het merk, de sterke gelijkenis tussen merk en teken en de categorieën van waren waarvoor merk en teken (zullen) worden gebruikt bestaat er gevaar voor ( indirecte) verwarring. 3.10. De omstandigheid dat Hagley haar domeinnaam wellicht nog niet actief gebruikt kan haar niet baten. Haar optreden kan worden gezien als dreigende merkinbreuk. Sancties. 3.11. Binnen het kader van dit geding zijn de vorderingen inzake het staken van (dreigende) merkinbreuk en de overdracht van de domeinnaam op straffe van een dwangsom als hierna te vermelden toewijsbaar. De overige grondslagen waarop de vorderingen zijn gebaseerd behoeven geen bespreking meer. 3.12. De gevraagde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen, daar deze onvoldoende is onderbouwd. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. 3.13. Hagley zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 3.14. Op grond van het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening in een merkzaak, zonodig ambtshalve, een redelijke termijn voor het instellen van eis in de hoofdzaak te bepalen. Deze termijn zal in de onderhavige zaak worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.
4. De beslissing De voorzieningenrechter: gebiedt Hagley om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op van het merk FOREVER FRIENDS, waaronder het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam www.foreverfriends.nl, te staken en gestaakt te houden; beveelt Hagley om, binnen 2 weken na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie van www.foreverfriends.nl op naam van Mercis gesteld wordt, een en ander conform de instructies van de internet (service)provider van Hagley; beveelt Hagley van alle in het kader van deze wijziging van de domeinnaamregistratie gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Hallmark c.s. te zenden; veroordeelt Hagley tot betaling aan Hallmark c.s. van een dwangsom van € 2.500,--- voor elke dag of iedere keer dat zij in strijd mocht handelen met de hiervoor gegeven verboden, of enig gedeelte daarvan, met een maximum van € 250.000,--;
KG 04/905
5
bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder rechtsoverweging 3.12 is vermeld; bepaalt dat Hallmark c.s. de eis in de hoofdzaak instellen binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis; veroordeelt Hagley in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Hallmark c.s. begroot op € 1.027,78, waarvan € 703,-- aan salaris procureur, € 241,-- aan griffierecht en € 83,78 aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 13 oktober 2004 in tegenwoordigheid van de griffier. AH
