Octrooirecht 10. Waarom? Billijkheid (beloning) en utiliteit (techniek kan voortbouwen op openbaarmaking). Wetgeving: TRIPS, EOV (is niet van de EU! -> bundel octrooien) Biotech richtlijn, ROW. Gemeenschapsoctrooi: ontwerp Vo licht klaar. Voorwerp van bescherming 14 Uitvinding (52 EOV = 2 ROW) 19 Nieuw (geen deel van ‘stand van de techniek’ -> let op fictieve stand vd techniek: 54 lid 3 = 4 ROW). Openbaar toegankelijk? Had iemand in beginsel aan de benodigde info kunnen komen? Mag obscuur zijn. Geheime toepassing schaadt nieuwheid echter niet. Moet wel echt één ding/beschrijving zijn. Beschrijving moet duidelijk zijn, maar manier van vervaardigen stof telt ook. Andere toepassing voor bestaand octrooi is ook nieuw. (55 lid 1 EOV: bescherming tegen misbruik.) 25 Inventief (56 EOV). Nog niet gepubliceerde octrooien spelen hier geen rol. Gevaar: hindsight bias. Daarom: o Welke openbaarmaking is de meest nabije stand van de techniek? (most promising springboard) o Welk technisch probleem moet nog worden opgelost? o Zou de vakman op basis hiervan tot dezelfde conclusie komen? Moet ‘verrassend’ zijn: ‘Verhip, dat ik daar niet op ben gekomen.’ Let op, bij toewijzing hoef je van de ROW hier niet aan te toetsen, maar van het EOV wel. Toepasbaar in de nijverheid: wordt bijna altijd toegewezen. 15 Niet: planten, dieren, strijd met openbare orde/goede zeden, ontdekkingen, zuiver esthetisch (want niet technisch), methoden van geneeskundige behandeling Procedure 29 Aanvrage (78 e.v. EOV) Nawerkbaar (83 EOV / 25 ROW): gemiddelde vakman moet het begrijpen en kunnen toepassen (vereiste! Anders -> octrooi niet geldig). Conclusies = kern. Eén uitvinding, of een groep uitvindingen gebaseerd op één uitvindingsgedachte (82 EOV) Moet voldoen aan Uitvoeringsreglement. 31 Toepasselijk recht (werking, rechtsgevolg): land waarvoor het is verleend. Maar is niet gelijk aan nationaal octrooi! 2 lid 2 EOV: Octrooieerbaarheid, aanspraak op octrooi, rechtsgevolgen en de aanvrage als deel van het vermogen zijn allen geregeld door EOV! Ook: nietigheid (75 ROW / 138 EOV) Bovendien zoeken naar uniformiteit. 35 Aanvrage (24 e.v. ROW) Let op: geen inventiviteitstoets in ROW. Eén uitvinding (27 ROW), splitsen mag. Rechthebbende Eerste aanvrager (wet beschouwt aanvrager als uitvinder): first to file. Tenzij: recht van voorrang (9 ROW), UvP- en TRIPS-landen. Kan afzonderlijk worden overgedragen. Nieuwheid kan niet worden geschaad in die 12 maanden. Interne prioriteit (10 ROW), verfijning van eerdere aanvrage. Ook 12 maanden. onrechtmatig ontleend (11 ROW) Dienstbetrekking (12 en 13 ROW). Ook bij publiekrechtelijke verhoudingen. Billijke vergoeding: van Ginneken/Hupkens: billijk bedrag is niet het geldelijk belang van de uitvinding en ook niet gebaseerd op veronderstelde licentieovereenkomst tussen wg en wn. Dit is wél dwingend recht.
56 Voorbehouden handelingen Rechtsgevolgen treden resp. in op dag van publicatie (97 lid 3 EOV) of op dag van verlening (36 ROW). Ook voor Europese octrooien worden de voorbehouden handelingen (limitatief) door nationaal recht bepaald (64 EOV) Vervaardigen (53 lid 1.a ROW) (ook bv bouwpakketten), gebruiken, in het verkeer brengen, verhandelen, aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Bloot vervoerder is niet invoerder. Uitvoer is geen verboden handeling. Werkwijze of het voortbrengsel van die werkwijze (53 lid 1.b ROW): gebruiken, in het verkeer brengen, verhandelen, invoeren, in voorraad hebben. Dit alles alleen voorbehouden voor zover verricht in of voor een bedrijf! (niet particulier of wetenschappelijk). Indirecte inbreuk: aanbieden, leveren of toepassen middel betreffende ‘wezenlijk bestanddeel’ ook beschermd (73 ROW). Moet in NL gebeuren. IB is elk onderdeel genoemd in de conclusie wezenlijk, hoewel de HR anders besliste in Sara Lee/Intergro: noodzakelijkheid van het onderdeel voor de toepassing is niet voldoende. Slechts bestanddelen waarmee de uitvinding zich onderscheidt van de stand van de techniek kunnen als wezenlijk worden aangemerkt. Reparatie kan indirecte inbreuk opleveren als het gepaard gaat met levering wezenlijke bestanddelen of als het zo ingrijpend is dat het valt aan te merken als vervaardigen. 6:162: Niet meer. De wet is uitputtend. Als je het al had gemaakt vóór de openbaarmaking van de NL octrooiaanvrage of verlening van EUR octrooi en je gebruikt het ten dienste van je bedrijf, dan mag je dat blijven doen. 67 Beschermingsomvang (69 EOV). Conclusies 69 EOV en 30² ROW: inhoud conclusies. Weglating kenmerken id conclusie niet geoorloofd (dat is verruiming van de beschermingsomvang), er is pas inbreuk als de inbreukmaker alle id conclusie genoemde kenmerken toepast. Deskundige moet de conclusies begrijpen, daarvoor zijn de plaatjes en beschrijvingen. EOV bepaalt beschermingsomvang! Vroeger: HR: ‘het wezen van de geoctrooieerde uitvinding.’ Nu Ciba Geigy/Oté: balans tussen achter de woorden liggende uitvindersgedachte en rechtszekerheid derden; conclusies voorop. Zie Protocol 69! Stand van techniek kan niet beschermd worden, dus als uitleg daartoe leidt is het octrooi (partieel) nietig (wordt wel het Gilette-verweer genoemd). Verleningsdossier zou hiervoor bewijs kunnen leveren. Equivalente uitvoering: zie Protocol 69. Mee uitkijken, rechtszekerheid brengt snel mee dat het voor risico van de octrooihouder komt (zet dan níet in je conclusie dat het onderdeel van ijzer moet zijn). Functie-wijze-resultaatstest. Vervult de maatregel waartegen het octrooi wordt ingezet in wezen dezelfde functie op in wezen de zelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat? Moet dus binnen grenzen 69 EOV! Kan eigenlijk alleen als de equivalente maatregelen op de dag van aanvrage nog niet bekend konden zijn. 72 Exceptie: voorgebruik (55 ROW) Je hebt je uitvinding slechts voor jezelf behouden en toegepast. Iemand anders vraagt wel octrooi aan. Dan mag je het blijven gebruiken. Begin van uitvoering: proefnemingen/schetsen niet voldoende. Ontlening aan info van de octrooiaanvrager mag ook niet (ook niet tgt). Recht alleen overdraagbaar tezamen met bedrijf.
78 Handhaving 70-74 ROW civiel, 79 straf. Octrooihouder kan handhaven, licentie- en pandhouders niet (tenzij ze die mogelijkheid hebben afgedwongen). Rb Den Haag, 83 ROW. Schadevergoeding: 70 lid 4: wist of behoorde te weten. Ook beschermd: bij octrooi voor werkwijze: voortbrengsel. Wordt vermoed(70 lid 8). 70 lid 7: beslag. 70 lid 9: staking diensten. Enz. Redelijke vergoeding voor tijd tussen inschrijving en verlening octrooi (71 ROW). 88 Tijdspanne Vervalt na 20 jaar of wanneer taksen niet betaald worden (62 ROW). Ook bij afstand (63), vernietiging (75) of rechtsgevolgen verliezen (77). EO kan worden herroepen (101 EOV). Voor geneesmiddelen is er een aanvullend beschermingscertificaat mogelijk; verlenging van max 5 jaar. Certificaat ‘volgt’ octrooi bij bijv vernietiging. 91 Vernietiging, opeising, herroeping Vernietiging (75 ROW): niet vatbaar voor octrooi (2-7 ROW) resp. niet nieuw, inventief of anderszins octrooieerbaar (52-57 en 75 lid 1.a EOV). Dit moet zelfstandig getoetst worden door de rechter. Verder ook: niet nawerkbaar, andere inhoud na wijziging, uitbreiding, houder van het octrooi had daarop geen aanspraak. Lid 8: dingen met licenties. o Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Voor een beroep op nietigheid als verweermiddel is een nietigheidsvordering niet vereist, maar in kort geding telt het alleen als verweer. o Partiële nietigheid kan ook; beperking van conclusies. Toetsen aan 123 EOV. De basis moet nog wel bestaan in oorspronkelijke aanvrage. Echter bij een toevallige anticipatie is het mogelijk het bekende voortbrengsel uit de conclusie te snijden met een disclaimer. o Fictieve nieuwheid van 4³ ROW kan ook worden ingeroepen tegen EO door te stellen dat de vereiste nieuwheid ontbreekt (via 75 lid 1 ROW!). Verlies rechtsgevolg (77 ROW): bij samenloop tussen Eur en NL aanvrage: dan heeft die in NL geen rechtsgevolgen Oppositie EO (68 EOV): herroeping (geheel of gedeeltelijk). Zelfde gevolg als een vernietiging bij nat. rechter, maar dan bij alle landen tegelijk. Opeising (78 ROW) door rechthebbende (hoeft niet uitvinder te zijn). 100 Vermogensrecht Microbiologie (53b EOV) (zie Biotech Rl en 27 lid 3 TRIPs) 6 Rl: Openbare orde, goede zeden (53a EOV). Harvard Muis: Milieu en dierenleed vs mensheid. Gevaar alleen is niet voldoende voor strijd met de openbare orde. Brüstle: Embryo’s niet en ook geen werkwijze waarbij zij vernietigd worden. Enige uitzondering op het verbod: therapeutisch of diagnostisch doel, nuttig voor het embryo. EOB: stamcellen mag wel. 5 Biotech Rl: menselijk lichaam niet, maar geïsoleerd deel wel (bv huid). Software Steeds meer octrooien. Technisch effect in machine nodig…
Topografieën Nooit gedoe over. Geen octrooi want geen inventieve stap, maar wel veel werk (sweat of the brow). Geen depotverplichting, tot je exploiteert (dan binnen 2 jaar).
Kwekersrecht - Wet: m.n. ZPW 35-48 (oa Biotech Rl), ook bijv Regeling verhandeling teeltmateriaal. Gebaseerd op UPOV, TRIPs is niet van toepassing! - 12 Richtlijn: dwanglicentie. Relatie octrooirecht - 153 Lijkt op octrooirecht maar is beperkter, en nieuwheid is veel minder absoluut.. - Plantenrassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard zijn uitgesloten van octrooirecht (53.b EOV). Uitvindingen betreffende de toepassing van een plantenras niet. Ook een plantengeheel dat niet door zijn hele genoom wordt gekenmerkt maar door een bepaald gen valt niet onder het kwekersrecht maar onder het octrooirecht (4 Richtlijn 98/44 EG). Dan wel farmer’s privilege, 53c lid 1. 158 ev Te verkrijgen voor ras mits (49 ZPW): Nieuw (lid 2): eerder al verkocht of anderszins ter beschikking gesteld ter exploitatie? Beschrijving in een wetenschappelijk tijdschrift is dus niet nieuwheidsschadelijk. Grace period van 1 jaar in NL, andere termijnen als in buitenland tb gesteld (lid 2.b). Onderscheidbaar (lid 4): ‘duidelijk onderscheid’. Kan economisch, functioneel of zuiver morfologisch zijn. Wanneer nietigheid wordt ingeroepen vanwege niet onderscheidbaar, kan de kweker stellen dat dit wél zo is, op andere gronden dan die in het register staan. Dan moet de Raad wel de beschrijving alsnog aanvullen, op basis vh originele kwekersmateriaal. Homogeen (lid 5): horizontaal: eerste uitzaai ook allemaal dezelfde eigenschap. Rekening houden met bijv wijze van vermeerdering. Bestendig (lid 6): verticaal. Procedure 162 Aanvrage: bij Raad voor plantenrassen (55 en 56 ZPW). 25 lid 4: naam wordt soortaanduiding en het ras mag uitsluitend onder die naam in de handel gebracht worden (46). Naam (26 en 27): Verwarringsgevaar met bestaand merk of handelsnaam mag niet. En rasnaam mag niet tevens als merk gebruikt worden. Als hij nalaat zijn eerdere merkinschrijving door te halen, wordt deze automatisch ism openbare orde (2.4a BVIE -> makkelijk vernietigen via 28 BVIE). Je mag wel een merk naast een rasnaam gebruiken (164). Er zijn ook UPOV aanbevelingen en een Verordening. Beschrijving Karakteristieke eigenschappen - Jaar lang recht van voorrang bij aanvrage in UPOV-land - 167 Duur: 25 jaar (72 ZPW) - 168 Rechthebbende: kweker (niet per se aanvrager!). Ook als iemand anders een ras vind in een stek van de kweker. Als twee tegelijk, wie het eerst komt, het eerst maalt. Als samen gekweekt, gezamenlijke aanspraak (52). Beschermingsomvang (57 en 58 ZPW) Teeltmateriaal (ruim: 1.f ZPW) voortbrengen, verder vermeerderen, in de handel brengen, in- en uitvoeren, enz. Geoogst materiaal (lid 4) als zonder toestemming verkregen uit teeltmateriaal, tenzij de kweker de redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad zijn recht mbt teeltmateriaal uit te oefenen (dus als ie eerder actie had moeten ondernemen of als eigen schuld). + Producten van teelmateriaal en geoogst materiaal. Lid 4. Afgeleide rassen of ‘afhankelijke rassen’ (58 ZPW): bijv bepalen met DNA-onderzoek of
-
een fenotypische overeenkomst. Maar alleen als niet bekend vóór ’98 (lid 3). Uitzonderingen (57 lid 3): o Privésfeer (niet bedrijfsmatig) o Wetenschappelijk onderzoek o Kwekersvrijstelling (om veredelingswerk mogelijk te maken) -> maar dan moet je dus niet hoofdzakelijk afgeleide rassen maken! o Farmer’s privilege (59 ZPW) -> MvT: alleen bij aardappels en graangewassen. Kweker en teler kunnen anders overeenkomen. Kleine landbouwers zijn ook vrijgesteld. o Uitputting (60 ZPW): als het door of met toestemming van de kweker in NL of EU of EER rechtmatig in het verkeer is gebracht, behalve tav verdere vermeerdering en uitvoer naar slecht beschermd land.
Handhaving (70) - Schadevergoeding, vordering tot staking dienstverlenende handelingen door tussenpersoon, beslag, enz. - kan ook door pand- of licentiehouders. - Strafrecht (91 ZPW) -> WED - Proces: beroep mogelijk bij CvBB (86 ZPW) Tenietgaan / vernietiging - Verstrijken termijn (72), afstand door inschrijven akte (73), niet betalen taks (74). - Vernietiging (75) door iedere belanghebbende als niet nieuw, onderscheidbaar, homogeen of bestendig (de laatste 2 alleen als de inschrijving op basis van verstrekte inlichtingen en bescheiden is). - Opeising (76) als verleend aan iemand anders dan de kweker. Vermogensrecht - Licenties (63). Overdraagbaar. Ingeschreven in register. - Dwanglicentie (61), bijvoorbeeld bij belang voedselvoorziening. Lid 3 en 4 zijn ter implementatie van de Biotechnologie richtlijn. - Overdracht en overgang (65), mag ook op te onderscheiden handelingen (bijv alleen vermeerderen van teelmateriaal). Inschrijven per akte in rassenregister. - Pand en beslag op kwekersrecht is mogelijk (68 ZPW en 3:236 lid 2 BW). EU - Verordening inzake het communautaire kwekersrecht: één aanvrage voor de hele EU. Daarna kan het ras niet meer landelijk worden geregistreerd. Min of meer gelijk aan UPOV 1991 (en dus ZPW). - Bij bepaalde besluiten beroep mogelijk bij Kamer van Beroep -> Gerecht -> HvJ.
Merkenrecht Wat kan een merk zijn? 2.2.1 BVIE: alle tekens die dienen om de waren [en diensten] van een onderneming te onderscheiden. 256 Relatief en absoluut ontoelaatbare merken Relatief: oudere rechten van derden. 2.4.c, d en f: slechts door de rechter. 2.14: oppositie, 2.28: nietigverklaring. Absoluut: in het geheel niet aanvaardbaar. 259 ev Grafische voorstelling: Sieckmann Het teken is vatbaar voor grafische voorstelling, in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. (Sieckmann) – Kleuren: slechts de kleur is geen grafische voorstelling, kleurcodes wel. Hebben inherent geen onderscheidend vermogen, maar soms wel door het gebruik ervan met betrekking tot het product waarvoor het merk wordt aangevraagd (Libertel) – Geuren: neen (wel via auteursrecht: Lancome/Kecofa) – Gebaren: ja – Klank: notenbalk ja, beschrijving nee. – Tast: ja (beschrijving + afbeelding). Bijv. materiaalkeuze. Niet álle denkbare vormen (Dyson) – Titels boeken/films: nee (deel van product) – Namen kranten, televisieseries: ja (vanwege de wisselende inhoud, Shieldmark) – Namen of afbeelding stripfiguren: nee. – Verzameltitels (zoals zwarte beertjes): ja. – Domeinnamen, adressen, 0800-TEKST: ja. – Portretten: discussie in de literatuur. 264 ev Teken geschikt, onderscheidend vermogen, enz (2.11 lid 1 BVIE) (3 Rl) 'Geschikt' om te onderscheiden. Geen onderscheid maken tussen verschillende categorieën merken (Philips/Remington). Hoewel dit weer is gerelativeerd omdat het bij sommige typen moeilijker is om te onderscheiden. Welk publiek? → Postkantoor. Zelfde als bij Gut Springenheide: normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument. – 2.11 en 2.28: elke grond los beoordelen (hoewel er overlap is). Feitelijke omstandigheden. – 6quinquiesB lid 2 UvP is uitgangspunt (van toepassing op lidstaten, Postkantoor ro59) Algemeen belang valt duidelijk samen met belangrijkste functie merk: onderscheidend vermogen (Sat. 2) → is dus geen extra eis. Sub a (teken geschikt): Verdedigbaar is dat sub a alleen slaat op gebrek aan grafische voorstelling. - Sieckmann: Als een teken als zodanig niet visueel waarneembaar is, kan het toch een merk vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Geur als chemische formule voldoet hier niet aan. o Libertel: een kleurmonster voldoet hier niet aan
o Shieldmark: geluid ib alleen als vervat in een notenbalk, maar een beschrijving (niet zijnde een onomatopee) kan misschien ook. Dan moet het wel heel nauwkeurig en duidelijk zijn. Sub b (onderscheidend vermogen): Te eenvoudig, te ingewikkeld. Vorm kan een merk zijn, maar niet snel. Moet op significante wijze afwijken van wat gangbaar is in de sector en bovendien is inburgering (eisen: Chiemsee) vaak vereist. Zie voor vorm ook 2.1 lid 1 BVIE. - Maglite: Vorm kan. - Vredestein fietsband (HR): geen onderscheidend vermogen als de consument er niet naar kijkt. - Libertel: beschikbaarheid van kleuren moet niet ongerechtvaardigd worden beperkt. - Sat2: Onderscheidend vermogen = algemeen belang. Sub c (uitluitend beschrijvend). Eigenschappen als soort, hoedanigheid, waarde, plaats van herkomst, etc. Chiemsee: algemeen belang vereist dat dit soort tekens vrijelijk kunnen worden gebruikt. - Geografische aanduidingen: o Chiemsee: i.b. uitgesloten. Onbekende plaats mag, of als de plaats niet bekend is als productieplaats. Ook plaatsnamen die niet de werkelijke plaats van productie zijn of, bij uitzondering, als de fabriek zo bekend is dat het publiek de plaats ermee in verband brengt (zoals bij Beemsterkaas). - Beschrijvend: o Postkantoor (en biomild): Tekens moeten kunnen dienen tot beschrijving. Naam moet meer zijn dan som der bestanddelen: een combinatie van beschrijvende bestanddelen is nog steeds beschrijvend. Er moet een merkbaar verschil zijn tussen het woord en de enkele samenvoeging van de delen. o Sat2: Minder streng. Het is niet erg als het niet ongebruikelijk of inventief is, want dit gebeurt in de praktijk. Het geheel is leidend. Soortnaam kan met enige toevoegsels merk zijn (mits voldoende onderscheidend vermogen). Sub d: gebruikelijke merken (in verband met de producten waarvoor het merk is aangevraagd): 'vrijmerken'. 274 Publiek De perceptie van het relevante publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd (Postkantoor). Moet dus wel het product onderscheiden op basis van het merk (anders geen onderscheidend vermogen). [PS LLOYD EN PUMA/SABEL?? -> verwarringsgevaar. Maar lijkt dezelfde consument te zijn…] 275 Tijdstip beoordeling: tijdstip waarop bescherming wordt ingeroepen. Bij weigeringsprocedure (2.12 BVIE: moment van aanvrage). 276 Inburgering (6quinquiesC lid 1 UvP) (3 lid 3 Rl) (vóór inschrijving staat niet in BVIE maar dat maakt niet uit. Wel ná inschrijving: 2.28 lid 2 BVIE). Chiemsee: Alle factoren meewegen (noemt een paar voorbeelden). De betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, moeten de waar op basis van het merk als afkomstig van een onderneming zien. 277 Uitburgering Het zwakker worden van een merk heeft gevolgen voor de beschermingsomvang. Tot soortnaam
verworden woordmerk: 2.26 lid 2.b. Andere merken? Vast staat dat een merk onderscheidend vermogen verliest, de merkhouder niet meer wegens inbreuk kan optreden wanneer dat verlies het gevolg is van doen of nalaten van de merkhouder. (Levi Strauss, en door BenGH eerder in Beaphar) 278 Vormmerken (2.1 lid 2 BVIE) Zie 2.11 sub b. Moet door gebruik onderscheidend zijn geworden (ingeburgerd). Vorm moet volgens auteurs 3D zijn. Sowieso niet (2.1 lid 2): vormen die door de aard van de waar worden bepaald (technisch-functionele vormen), vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden (om overlap met modellenrecht en auteursrecht te voorkomen). - Lego: Ratio uitsluiten technische uitkomst: voorkomen monopolie (algemeen belang). Hof gaat uit van apparaatgerichte leer ipv resultaatsgerichte leer: via merkenrecht monopolie op technische oplossing moet niet mogelijk zijn. Gaat om alle wezenlijke kenmerken. 279 Geslachtsnaam (2.23 lid 1) Kan, waardoor anderen genoodzaakt zijn om voor voldoende onderscheiding te zorgen (bv door toevoegsels). Maar, 2.23 lid 1.a: diegene mag natuurlijk wel zijn naam + adres gebruiken (mits 'eerlijk gebruik'). 280/281 Strijd met goede zeden / openbare orde / 6ter UvP (2.4.a) Strijd met openbare orde alleen als de inhoud van een merk zelf strijdig is met de openbare orde en niet wanneer het wordt gebezigd voor verboden doeleinden. Wel ook merken die in strijd zijn met wettelijke bepalingen. In strijd met 6ter UvP zijn vlaggen en wapens van aangesloten landen, maar ook logo's van IGO's, mits verwarringsgevaar. 282 Misleidende merken Elke vorm van misleiding, bijvoorbeeld de geografische herkomst, aard, hoedanigheid van product. Letten op alle relevante ter kennis van de rechter gebrachte feiten en omstandigheden. Ook hieraan liggen overwegingen van openbare orde ten grondslag en er moet een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument zijn vastgesteld (Emanuel/Continental Shelf). Merk dat aanvankelijk niet misleidend is maar dat door gebruik wordt, kan ogv 2.26 lid 2.c vervallen worden verklaard. 283 Wijn, drank (2.4.g) Geen recht op merk met plaatsaanduiding die niet klopt. Uitzondering voor depot tgt voor 1 jan 2000 of wanneer de aanduiding is beschermd in land van oorsprong of EU. 284 Ambtshalve weigering BBIE (2.11 – 2.13) Op absolute gronden: richtlijnen. Strikt handhaven (Postkantoor). Moet het merk in zijn geheel betreffen, maar evt op deel van waren/diensten. Na inschrijving kan een derde nog altijd nietigheid op absolute gronden inroepen. 286-304 verkrijging moet nog
Inhoud en omvang van het recht 306 - 2.20 verbodsactie - 2.28 vordering tot nietigverklaring (merkhouder is belanghebbende) Beide acties hebben verschillende eisen en gevolgen! Let op, nietigverklaring verbiedt natuurlijk niet per se het gebruik.
Inbreuk merk (2.20 BVIE: verbodsactie) (5 Rl) Uitoefening recht moet beperkt blijven tot de gevallen waarin afbreuk aan (de functies van) het merk wordt gedaan (l’Oreal/Bellure en Arsenal). Functies merk: Herkomst (Met name dat, maar bij a ook de rest: l’Oreal/ Bell ure ) Kwaliteitsgarantie Communicatie Investeringsfunctie (Interflora) -> reputatie! (overlap met reclame) Reclamefunctie (Google) Uitleg woorden art. 2.20 - Gebruik: voorbeelden in 2.20. Website: kijken of de aanbieding op de site mede bestemd is voor het publiek in de Benelux. Verwijderen van een merk is geen gebruik. Ook mondeling gebruik is merkgebruik! Enkele inschrijving levert geen gebruik op. - Gebruik voor waren/diensten (2.20 a, b, c) = gebruik ter onderscheiding van waren (Céline) o Hoeven niet je eigen waren te zijn: Google: door derde in de handel gebracht. O2: gebruik in vergelijkende reclame = gebruik voor waren adverteerder… BMW/Deenik: gebruik als object van dienst Conclusie: er moet een verband worden gelegd tussen het merk en de producten van de derde (zoals in Céline). Het Hof doet moeilijk. - In het economisch verkeer. 309 o Arsenal: gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. o Winstoogmerk niet nodig, maar gebruik door een vereniging met ideëel doel is geen gebruik in het economisch verkeer. Het enkel deponeren van een merk is ook al voldoende voor gebruik in het economisch verkeer. a) Identiek - Zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeelden, of de verschillen moeten dermate onbeduidend zijn dat ze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Verwarringsgevaar wordt verondersteld, absolute bescherming. Het gebruik van het merk moet afbreuk (kunnen) doen aan één van de functies van het merk. b) Verwarringsgevaar is de grondslag voor bescherming van de herkomstfunctie. (sub b) - Puma/Sabel: Associatiegevaar is precisering reikwijdte en geen alternatief. Associatiegevaar is één van de vele factoren waar verwarringsgevaar van afhangt. Globale beoordeling, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Elementen: o Gelijkenis in visueel (vluchtige indruk, m.n in de supermarkt), auditief (woordmerk, manier van bestellen?) of begripsmatig opzicht (‘gelijkenis van motief’). Ook vertalingen (lid 4), maar beperkt uitleggen. Lloyd: Rechter waardeert het belang van de elementen, rekening houdend met aard producten en omstandigheden van in verkeer brengen (aandachtsniveau kan variëren: in de supermarkt shop je sneller dan als je een auto koopt). Gelijkenis in één van de elementen is vaak al genoeg.
o Picasso/Picaro: Wanneer het merk een duidelijke, vaste betekenis heeft die onmiddellijk wordt begrepen door het publiek, kan dat visuele en auditieve overeenkomsten neutraliseren. o Totaalindruk (door o.m. onderscheidende en dominerende bestanddelen) op de gemiddelde consument (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die gewoonlijk verschillende merken niet rechtstreeks vergelijkt, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat achterbleef. (Ook: Lloyd)). o Mate van onderscheidingskracht van het merk [sterker? verwarringsgevaar groter, Lloyd]. Algemeen belang staat hier niet aan in de weg, wanneer het is ingeburgerd.
-
-
Het gaat om het merk zoals gedeponeerd, of de redelijkerwijs kenbare bedoeling van de merkhouder. Het mogelijk inbreukmakende teken moet worden bezien zoals het is gebruikt en waartegen de bezwaren zich richten. (nietigheidsvordering: alleen vs depot). Letten op overeenkomsten, niet zozeer op verschillen (HR). Canon/Cannon: Globale beoordeling impliceert dat er sprake moet zijn van soortgelijke producten (NB: != categorieën, hoewel dat wel een aanwijzing kan zijn tot soortgelijkheid). Factoren: aard, bestemming, gebruik, concurrerend/complementair karakter. Het publiek kan menen dat het product van dezelfde onderneming afkomstig is (direct verwarringsgevaar) of van een economisch verbonden onderneming (indirect verwarringsgevaar). Balans: hoe meer de merken op elkaar lijken, des te minder de producten op elkaar hoeven te lijken en andersom. Ruime opvatting verwarringsgevaar. Dan kan het soms zelfs bij niet-soortgelijke maar wel verwante waren. Arsenal: Post-sale verwarring is mogelijk. (maar niet altijd, zie Picasso [auto-kopers zouden oplettender zijn]).
c/d) Andere schade indien ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (meeliften, l’Oreal/Bellure). o Interflora: Adword van concurrent-merk om alternatief te bieden is geen ong. voordeel trekken. o Vergelijkende reclame mag, maar moet wel eerlijk zijn (niet: de Rolls Royce onder de Koreaanse auto’s -> zie hoofdstuk oneerlijke handelspraktijken). of afbreuk wordt gedaan aan o Interflora: Adword van concurrent-merk kan wél afbreuk zijn, wanneer het er met name toe bijdraagt dat het merk tot een algemene term verwordt. 1) reputatie (l’Oreal/Bellure). Aantrekkingskracht verminderen (Bellure en Klarein). Kan ook door ridiculisering. of 2) onderscheidend vermogen (verwatering, Intel. Wanneer door gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet). Vb: Gstar/pepsi raw. Voorzienbaarheid van schade bewijzen is ook prima (Intel en TDK). Er moet door het publiek wel een link worden gelegd tussen het teken en het bekende merk (Intel), maar verwarring hoeft dus niet. Het geldt overigens óók bij gebruik voor dezelfde en soortgelijke producten (HvJ: ratio artikel)! c) (optioneel, wel harmonisatie) - Gebruik ter onderscheiding van waren (zie Céline) o Voor niet soortgelijke waren/diensten o Bekend merk. General Motors/Yplon (=Chevy): bekend bij aanmerkelijk deel van het
publiek waarvoor de producten zijn bestemd. Een deel van het Beneluxgebied kan voldoende zijn. Hoe bekender/unieker, des te sneller afbreuk. o Adidas/Fitnessworld: sub c is óók van toepassing bij wel soortgelijke waren. Contra legem! d) - Ander gebruik dan ter onderscheiding van waren (sub d) (niet geharmoniseerd!) (denk aan handelsnaam, domeinnaam) o Economisch verkeer niet nodig o Schadefactoren wel (ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie) 344 Nawerking Dreentegel (HR): Als inbreuk is vastgesteld en het inbreukmakende teken wordt subtiel veranderd zodat het nét wel zou mogen, kan de merkhouder alsnog optreden (tijdelijk verbod). 348 Inschrijving noodzakelijk (2.19 BVIE). 349 Arbitrage uitgesloten (4.5 BVIE) 351 Je kan je vordering ook beperken tot een bepaald gebied. Veroordeling gegrond op Handelsnaamwet of 6:162 geldt sowieso alleen in Nederland. Collectieve merken, 2.34 BVIE. Er moet toezicht zijn (en dus een reglement).
Andere onderscheidingstekens Warenwet (Gouda, Edam) -> gaat niet om de herkomst. 1 lid 2 UvP: Geografische aanduiding van herkomst, benaming van oorsprong. Ook vele verordeningen (bv parmaham, feta). Mooi: Delfts Blauw. Handelsnaam 1 HnW: Naam o Mosterdmanneke: onderscheidend vermogen niet vereist o Bouwcentrum: maar taaleigen kan niet worden gemonopoliseerd. Onderneming (Accountants: ruim begrip: ook stichtingen) Voeren (Air Holland: Ook voorbereidingshandelingen) Matrix: ook buitenlandse handelsnamen, als ze hier te lande bekendheid genieten. 5 HnW: verwarringsgevaar. Geringe afwijking namen Plaats van vestiging (Kooy Zeist/Kooy Enschede: reële markt: adverteren in landelijke pers?) Aard ondernemingen (lijkt die op elkaar?) Aard publiek Atos/Atos Origin: onderscheidende en kenmerkende onderdeel. Domeinnaam Merkinbreuk? Vaak art. 2.20 lid 1 a (identiek) of d (‘schade’). Arbitrageregeling WIPO (ook regeling voor .nl, zie wettenset). Restgroep (6:162) Overheid, tekens niet voor waren of diensten, film of boektitels, slogans (soms ook: auteursrecht.
Maar wat ook kan is wél verwarringsgevaar, géén auteursrecht -> wel bescherming).
Auteursrecht 489 Van de Berner Conventie mag je geen formele eisen stellen aan de verkrijging van auteursrecht. Van de Universele Auteursrecht Conventie mag je eisen dat er een © wordt geplaatst. Dat was tot 89 de VS, maar die zijn nu ook lid van BC dus UAC is niet zo belangrijk meer. 490 Werk Kan slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur/maker ervan (Infopaq, Softwarová, Premier League, Painer en Dataco). EOK&PS (lancôme/Kecofa): Van Dale/Romme: persoonlijke visie, Endstra geeft meer uitleg. Lage drempel. Niet: Techniek: alleen vormgeving die louter technisch/functioneel bepaald is, is van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten. Wanneer alle wezenlijke kenmerken van het voorwerp functioneel zijn, een zuiver functionele vorm zonder toevoeging van belangrijke niet-functionele elementen zoals een sier- of fantasie-element. Banaal of triviaal (Endstra: zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen) -> geen enkele vormgevingskeuze Ook een geur kan een werk zijn (Lancôme/Kecofa, HR) want: - Voor menselijke waarneming vatbaar o meer dan een idee, gegeven of stijl. o Als de waarneembaarheid verdwijnt, blijft het auteursrecht bestaan. - EOK & PS o Originaliteit / uniciteit. o EOK: vorm is niet ontleend aan een ander werk. (Endstra) o PS: Resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest (Endstra) o HvJ: materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (Infopaq). ~HR - EOK & PS betreft niet datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Alleen vormgeving die louter technisch / functioneel bepaald is, is van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten. Dit is schaars. - Vuistregel (literatuur): is het uitgesloten dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar hetzelfde werk maken? Maw, hoe meer keuzemogelijkheden hoe groter de kans dat het een werk is. 492 Ook: onpersoonlijke geschriften (10 lid 1 onder 1 Aw). Bijvoorbeeld telefoongidsen, adreslijsten, omroepprogrammagegevens, enz. Wel beperkte bescherming: per bepaling bepalen. Alleen als ze openbaar zijn gemaakt of daartoe bestemd zijn. En slechts beschermd tegen bewijsbare ontlening. Maar ja, nu hebben we Databankenrecht. Als het een databank is valt het niet meer onder Aw. Enkele bijzonderheden: 500 Foto moet wel oorspronkelijk zijn. Bijvoorbeeld keuzes qua belichting, sluitertijd, hoek, enz. 503 Computerprogramma’s ook, mits ‘eigen schepping vd maker’ (=EOK&PS). 505 Titels kunnen, maar dan moet daarin een originele schepping zijn gelegen. En dan alleen in de oorspronkelijke context. Slagzinnen soms ook, maar het oordeel over de oorspronkelijkheid is soms
moeilijk voorspelbaar. Vormgeving van tuin kan, spelconcept (mits voldoende uitgewerkt) ook, parfums ook. Uitvoerende kunstenaars (bv handelingen van dansers) worden niet beschermd in Aw maar in de WNR. 506 Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm (10 lid 2 Aw) worden ook slechts beschermd als EOK & PS. Zonder toestemming bewerken staat aan het ontstaan van auteursrecht niet in de weg! 507 Verzamelwerken zijn, los van de originele werken, ook beschermd, mits uiteraard EOK&PS. Misschien echter databank (lid 3). 508 Cumulatie met merken- of modellenrecht. Uit rechtspraak HR lijkt voort te vloeien dat bij cumulatie er alleen een beroep gedaan kan worden op het auteursrecht als je een specifiek, van het belang bij handhaving van het merkrecht te onderscheiden belang hebt. 510 De rechthebbende - 1 Aw De maker - 6 Aw Naar ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht (6 Aw), omdat het gaat om de geestelijke schepping. Maar ook als een deel van een deel van de ook geestelijke arbeid aan helpers wordt opgedragen! HR: Uitsluitend aan schepper grondgedachte. - Ondeelbaar werk van meerdere makers: één werk met gezamenlijk het ondeelbaar auteursrecht. Louter verschaffen van gegevens voor een werk is niet voldoende. Ieder van makers kan handhaven, 26. Uitoefening (exploitatie) kan echter alleen met instemming van mede-auteursrechthebbenden, 3:166 BW. Speciale positie film, 45a. - Gezamenlijk samengesteld werk (bijv. muziek en film, compositie en foto, tekst bij opera). Twee afzonderlijke auteursrechten. Maar er kan een zodanige artistieke eenheid zijn dat auteurs en derden bij exploitatie rekening moeten houden met elkaars persoonlijkheidsrechten. - 5 Aw Verzamelaar (resultaat moet wel werk zijn): is bijzonder omdat het ook bevoegdheden geeft tav de opgenomen werken: o Afz. werk tevoren openbaar gemaakt: maker kan zich verzetten tegen ongeautoriseerde verveelvoudiging of openbaarmaking van zijn bijdrage aan het verzamelwerk (de verzamelaar kan dit ook doen, 5 lid 2), mits uiteraard dat er auteursrecht op bestaat. o Afz werk niet tevoren openbaargemaakt (bijv artikel in krant of tijdschrift). Ook hier is ongeautoriseerde verveelvoudiging van het afz werk, inbreuk op het recht van auteur en verzamelaar. Zelfs als de auteur het opnieuw verveelvoudigt of openbaar maakt zonder de oorspr bron te noemen, is dat inbreuk! Hiervan kan je contractueel wel afwijken. -
-
-
518 Filmwerken (45a): de gezamenlijke makers worden geacht hun exploitatierecht overgedragen te hebben aan de producent (regelend recht). Verschaffen kapitaal en dragen risico en engageren van de makers is essentieel. Fictieve makers (7 en 8): werkgever en rechtspersoon. o Werkgever: als de werkgever het ontwerp maakt en de wn slechts mechanische uitvoeringshandelingen verricht is de wg al op basis van de hoofdregel maker. Voor 7Aw is een arbeidsovereenkomst niet vereist (ambtenaar kan ook). Moet tijdens dienstbetrekking en ook ter vervulling van die dienstbetrekking. Regelend recht. o Rechtspersoon, wanneer het werk door haar openbaar wordt gemaakt en er geen echte maker is vermeld. Tenzij die openbaarmaking onrechtmatig was. Openbaarmaker niet eerder uitgegeven werk (45o): 25 jaar. Is geen auteursrecht, maar prestatiebescherming. Auteursrecht echter wel van toepassing.
Bewijsvermoeden (4 Aw): bij aanduiding naam, pseudoniem of teken op exemplaar (bedrijfsnaam of merk niet voldoende). 3.28 lid 2 BVIE: ook de deposant van een auteursrechtelijk beschermde
tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het betreffende auteursrecht. Dit vermoeden geldt alleen tegenover derden, niet tegenover de werkelijke auteursrechthebbende. Openbaarmaking (12 Aw) Ter beschikking laten komen ah publiek. Traditionele op- of uitvoeringen vallen hieronder: toestemming vereist. Let op uitputting. -Publiek niet aanwezig bij de originele opvoering? Er is een krapper begrip in de ARl: Mededeling aan publiek (3 Rl 2001/29). Ter beschikking stellen aan publiek: toegang verschaffen (als ze bijv hun tv niet aanzetten maar ib wel toegang hebben, is daar ook aan voldaan, SGAE). Tandarts: Mededeling: door interventie bewust toegang verschaffen aan een nieuw [ruimer, extra: de auteurs hadden dit publiek niet voor ogen toen ze toestemming verleenden] publiek. Nieuw publiek is een o onbepaald aantal [niet beperkt tot specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren] potentiële ontvangers en een o vrij groot aantal personen [niet klein of onbeduidend]. Winstoogmerk [extra dienstverrichting om profijt uit te trekken: economisch waarderbaar voordeel. Publiek vangt het niet toevallig op] is niet irrelevant maar waarschijnlijk niet noodzakelijk. Considerans Rl: publiek niet op de plaats van oorsprong: transmissie. Tandarts mag zomaar de radio aan hebben [vanwege klein publiek en volgens HvJ geen winstoogmerk - discutabel] maar geen cd draaien (telt alsof publiek bij de openbaarmaking is)! Alles wat niet onder 3ARl valt (publiek dus wel aanwezig bij 1e openbaarmaking), kan nog wel onder 12 Aw vallen! Theatershow, cd. 534 Verveelvoudiging (13 Aw) Ook: bewerking of nabootsing. Resultaat van bewerking heeft dus dubbel auteursrecht. Is er sprake van overname van beschermde elementen van het werk? Ontlening (totaalindruk)! [lijkt het er te erg op? omgekeerde bewijslast, Una voce particulare. Die omkering geldt niet voor onpersoonlijke geschriften]. Als niet, dan geen auteursrechtelijke band met origineel, maar een nieuw werk. Het gaat om de vraag of de grens tussen bewerking en nieuw zelfstandig werk is overschreden. Niet de inhoud, maar slechts de vorm van een werk is beschermd en, wat deze vorm betreft, de immateriële vorm en niet het idee, de methode, modetrend of stijl. Uitgesloten: tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard (mits onderdeel van technisch procedé) is geen verveelvoudiging (13a Aw, Infopaq). (m.n. caching en browsing, zie considerans ARl) Totaalindrukkencriterium (ontlening): Decaux/Mediamax (op eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen), Cassina/Seats and Sofas: Als geheel andere totaalindruk hoef je niet meer naar verschil trekken te kijken. Oorspronkelijk: geen ontlening. Una voce particulare: verschilt het totaal niet genoeg door overeenkomsten trekken? Dan omkering bewijslast. Letterkundig werk: alleen tekst aangepast? Bewerking. Maar als daardoor de compositie anders wordt? -> Kijken of het essentiële is gehandhaafd Muziek: bewerken van melodie is inbreuk.
Beeldende kunst: overbrengen in andere uiterlijke vorm is inbreuk, wezenlijk dezelfde compositie in dezelfde vorm ook. Databank: slechts de structuur. Computerprogramma’s: 45i Aw. Oók laden valt er nu onder, dus ook privégebruikshandelingen. Sterke kritiek, maar 45j haalt een beetje de scherpe kantjes er vanaf. 553 Persoonlijkheidsrechten, omdat het mede de reputatie van de auteur bepaalt. Naamsvermelding, wijziging, aantasting (let op mate van oorspronkelijkheid. Sloop niet, maar soms toch gegronde reden vereist), wijziging door auteur. 24 lid 3: afstand is voor sommige dingen mogelijk. Beperkingen Van oudsher gesloten systeem (beperkingen die ‘bij wet zijn gesteld’, 1 Aw. Niet alleen uit de Aw, maar ook bijv 3:13 BW of horizontale werking van grondrechten). Voor de Richtlijn: soms [onder strikte omstandigheden] belangenafweging om andere reden (Dior/Evora). Nu waarschijnlijk echter niet meer; weer een écht gesloten systeem. Bovendien verdere beperking van mogelijke beperkingen (5 lid 5 Rl): 1) Het moet gaan om bijzondere gevallen 2) Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de normale exploitatie van het werk 3) de wettige belangen van de auteur mogen niet op ongerechtvaardigde wijze worden geschaad. Eng uitleggen, Infopaq. Portretrecht (19-21, 30, 35 Aw). Op welke wijze dan ook vervaardigd. Identiteit kan blijken. Onmiddelijke herkenbaarheid is niet nodig en het hoeft ook niet te gaan om personen uit het publiek waarvoor de openbaarmaking bestemd is. Ruime bescherming, wordt gecorrigeerd door 10 EVRM. Bijdrage aan het publieke debat (Caroline I) vs redelijk belang (21 Aw). Context van belang (Vondelpark). Zedelijk belang o Gevaarzetting o Onwenselijke associatie o Seks/bloot/erotiek o Resocialisatiebelang o Gebruik in commerciële reclame-uiting (Discodanser) o Bescherming (strikte) privé-sfeer Caroline (8 en 10 EVRM): bijdrage aan het publieke debat Caroline II (criteria): minder strikt Commercieel belang (’t Schaep: verzilverbare populariteit), prestatiebescherming Persoonlijkheidsrechten (25 Aw): voor de maker. Parodie 18b indien redelijkerwijs geoorloofd. Oa niet gericht op behalen commercieel voordeel en niet commercieel schadelijk voor rechthebbende. Citaat: louter versiering telt niet. Altijd deel van oorspronkelijke werk, behalve bij foto’s, schilderijen, enz. Eigen gebruik: vrij. 16b Fotokopie, handvaardigheid. 16c digitaal. Handhaving Handhavingsrichtlijn. 27a: ook door licentienemer, mits toestemming. 6:196c: serviceprovider niet aansprakelijk als niet op de hoogte en hoorde niet op de hoogte te zijn, mits hij de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. 26d Aw: vordering tot staking diensten. Belangenafweging tussen doel en schade serviceprovider. (blz 513!).
Overig Steeds meer harmonisatie.
Oneerlijke concurrentie IE is deel van mededingingsrecht in ruime zin (Lego). Hijskraan: daarom moet IE de vrijheid van beroep op bedrijf niet te zeer beperken. Veel via 6:162. Zorgvuldigheidsnorm Lindenbaum/Cohen. Opvatting consument cruciaal (zie bijv. Lloyd: Gut Springenheide-consument). Decca: Brancheopvatting/gewoonte niet zonder belang, maar ook niet héél zwaarwegend. Typen oneerlijke gedragingen Profiteren/parasiteren/aanhaken/aanleunen (niet snel, moet echt wel ver gaan) o stoffelijk (verwarringsgevaar [bijv slogan], productnabootsing [slaafse navolging]) o onstoffelijk (zonder verwarringsgevaar; aanleunen tegen onstoffelijke prestaties. Bijv business method, marketing systeem) Decca: Bijna nooit onrechtmatig! Door mogelijkheid bescherming via bijv. octrooi. ‘Eenlijnsprestatie’: staat op één lijn met IE-recht (vb: Ten Electronics/Esselte). DGG/Kusters: wel. Afbreken/denigreren misleiden Boycot, belemmeren bedrijfsuitoefening Afhandig maken: geheimen, opdrachten, personeel Stimuleren of profiteren contractbreuk. Rl. Oneerlijke handelspraktijken -> 193a ev BW (volledige harmonisatie) B2C, maar concurrenten kunnen er waarschijnlijk ook een beroep op doen (11 Rl). B2B hooguit via reflexwerking. Oa misleidende vergelijkende Slaafse navolging (productnabootsing): naast modellen- merken- en auteursrecht. Gaat om onderscheidingsmiddelen die niet onder IE vallen: slogans, titels, persoonsimago, huisstijl. Hijskraan: Nabootsing product. Kon zonder aan deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen andere vormgeving kiezen. Daardoor verwarringsgevaar [totaalindruk] bij publiek [voor wie het bestemd is] veroorzaken. (vgl technisch effect) Bosrumij/Stenman: Bescherming krachtens slaafse navolging is anders van aard (minder ruim) dan bescherming via modellenrecht. Het maakt niet meer uit als je geen modellenrecht hebt (want smaller: vermijdbare verwarring) Rl. Misleidende reclame -> 194, 195, 196 BW B2B Misleidende reclame: op het verkeerde been worden gezet. Omkering bewijslast, verbod, rectificatie. Gut Springenheide-ondernemer, met alleen specialistische kennis als de reclame zich tot die doelgroep richt. Rl. Inzake vergelijkende reclame -> 194a BW B2B maar ook B2C?! (zie ook 193c!) (730,743,747) Toegestaan, maar onder voorwaarden. Mag niet misleidend zijn door bijv weglaten kenmerken. Controleerbare en representatieve kenmerken.
Katun: Opnemen in een catalogus met beide artikelnummers valt onder vergelijkende reclame (vergelijking dus niet eens nodig, vermelding – zelfs impliciet - kan volstaan). Oneerlijk voordeel als publiek de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan die van de leverancier. Daarvoor kijken naar globale presentatie van de reclame en de aard van de doelgroep. Pippig: Ruime definitie. Lidl: Vergelijken van groepen producten mag. Let op relatie met merkenrecht: O2 (gebruik merk en tekens mag, valt onder 2.20 lid 1 a/b/c: niet d! Verwarring op dezelfde manier uitleggen als in merkenrecht! [747?]) en l’Oreal/Bellure (oneerlijk voordeel = ongerechtvaardigd voordeel uit merkenrecht) Moet wel echt reclame zijn (wervend aanbod, gericht tot een publiek), niet slechts een negatieve uitlating. Databankenrecht (sweat of the brow, geen auteursrecht -> 10 lid 4 Aw sluit Db uit.). British Horseracing Board
Modellenrecht Titel III BVIE (p. 509). Gemeenschapsmodellenverordening is bijna hetzelfde; HvJ kan dus begrippen uitleggen! Let op, niet ingeschreven gemeenschapsmodel is ook beschermd. 186 Er zijn siermodellen (vormgevingskenmerken: niet technisch bepaald) en gebruiksmodellen (nieuwe kenmerken die bepalend zijn voor het verkrijgen van een technische vernieuwing), maar modellenrecht geldt alleen voor siermodellen. Zie bijv Philips/Remington en Lego: de wezenlijke functionele kenmerken van het model zijn uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven -> functie staat voorop bij ontwerp. Het maakt dan niet uit of er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen (196). 189 Waarschijnlijk alleen visuele elementen die tijdens het normale gebruik zichtbaar zijn (niet onder de motorkap, wel als je het vanaf de achterbank kan zien). Als het een tekening betreft (2D) gaat het om het voortbrengsel dat door die tekening een nieuw uiterlijk verkrijgt in niet om de tekening zelf! Onderdeel v.e. voortbrengsel mag ook, en ook bijv een op elkaar afgestemde inrichting van een hotelkamer of keuken. 190 Gebruiksfunctievereiste is geschrapt: uitsluitend decoratieve functie is geen probleem. Kinderkapperstoelleer [het was nieuw omdat het autotootje een andere functie had]? Discussie: 1. de beschermingsomvang van een gedeponeerd model strekt zich uit tot alle voortbrengselen waarin de betrokken verschijningsvorm is belichaamd, ongeacht de gebruiksfunctie. -> alleged prior art. 2. De leer geldt nog steeds (in afgezwakte vorm): je moet alsnog kijken of het ter kennis had kunnen komen van ingewijden in de betrokken sector (3.3 lid 3). 191 Nieuw en eigen karakter (3.3 BVIE) Nieuw: geen identiek model (verschilt slechts in onbelangrijke details) ter beschikking gesteld aan het publiek. (moet op aanzienlijk aantal detailpunten verschillen van vormgevingserfgoed / Umfeld). Discussie bij functiemigratie: sector for which the design was registered or de sector of the alleged prior art? Beschikbaar stellen (194): kon redelijkerwijs ter kennis gekomen zijn aan de sector in de EU, of een deel van de ingewijden (‘collectief geheugen’). Eigen karakter: algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker (PepsiCo: tussen Gut Springenheideconsument en vakman in – rechtstreeks vergelijken, aandachtig)
wekt, moet verschillen van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór het depot. (totaalindruk van geïnformeerde gebruiker) 197 Depot bij BBIE of één van de 3 bureaus (3.9) – of bij het internationaal bureau (3.5), inschrijving (3.11), publicatie (3.11 lid 2). 198 Modellengemachtigde (4.1). 199 Geldigheid: 5 jaar, 4x te verlengen (3.14) Let op samenloop met auteursrecht! 3.28/3.29 BVIE: de OPDRACHTGEVER krijgt auteursrecht! Electrolux: Ook zonder depot. Maar de opdrachtgever moet wel van plan zijn het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen. Model zoals ingeschreven! (Pepsico: ter verduidelijking mag het product onder omstandigheden wel gebruikt worden ter verduidelijking.
Handhaving Kort geding Spoedeisend belang wordt snel aangenomen, alleen niet als eiser duidelijk geen haast heeft. Je MOET daarna bodemprocedure starten (50 lid 6 TRIPs, 260 Rv, 1019i Rv). Geen schadevergoeding of nietigverklaring. Ex parte kort geding: zonder inbreukmaker op te roepen… Ondanks verzoekschriftprocedure (waarschijnlijk) toch dwangsom opleggen. Maatregelen Verbod ondanks toezegging: hangt af van omstandigheden vh geval, zoals de ernst van de gepleegde inbreuk, het gedrag van de aangesprokene naar aanleiding van een eerdere waarschuwing, zijn standpunt met betrekking tot de inbreuk of de wijze waarop en het verband waarin de toezegging is gedaan. Recall, incl lijst met afnemers (Hameco). Vaak krijgt de advocaat die lijst en doet steekproeven. Extraterritoriale werking: Ja (Lincoln/Interlas), met toepassing van vreemd recht. Bij octrooien meestal echter niet (Gat/Luk). Makkelijk door harmonisatie. Ook executie in EU makkelijk door EEX-Vo. BVIE-verbod geldt in hele benelux. Bewijs- en beschrijvend beslag Octrooi: Met voldoende samenhang kan je corresponderende inbreuken verbieden in dezelfde rechtszaak (Roche/Primus) Uitputting (merk: 2.21 BVIE, model: 3.19.4 BVIE) In het verkeer gebracht in EER (door rechthebbende zelf of met diens toestemming). Ook andere landen aanwijzen mag niet (Silhouette). Toestemming: Davidoff: Implied consent kan wel, maar moet wel heel duidelijk zijn. Dior/Evora: Toestemming geldt ook voor reclame, maar niet voor reputatieschade. Van Doren/Lifestyle: Uitputting is een verweermiddel van een geselecteerde distributeur dus hij moet het bewijzen. Bij exclusieve distributie kan er gevaar voor afscherming zijn en moet de merkhouder zelf bewijzen. Gegronde redenen: bij reclame: presentatie kan product schaden (Dior/Evora), indruk van commerciële band wordt gewekt (BMW/Deenik)
Auteursrecht (12b): Poortvliet: andere vorm is opnieuw openbaarmaking. Bewijs inbreuk Wie stelt moet bewijzen. Auteursrecht: ontlening kan worden verondersteld door gelijkenis (Una voce particulare), behalve bij onpersoonlijke geschriften. Octrooirecht: bij werkwijze omkering bewijslast als het product nieuw is (70 lid 8 ROW).
