Onze missie is een sterke Europese industrie op te bouwen, ook buiten de ruimtevaartsector. bescherm innovaties, ideeën en merken

Amerikaans octrooirecht

Merkenfans

Valuing IP

Brave New IP World

Post Grant Review procedures

Welke strategie het beste

De waardering van Intellectueel

Een kijk op één octrooi

te volgen

Eigendom (IE)

voor Europa

bescherm innovaties, ideeën en merken

aude de clercq technology transfer programme office, esa

‘Onze missie is een sterke Europese industrie op te bouwen, ook buiten de ruimtevaartsector’

nr. 3 | jaargang 2 | zomer 2015

2015. Het jaar van de verhuizing. Na een voorbereiding van ruim 2 ½ jaar heeft in maart de daadwerkelijke move plaats­ gevonden van ons hoofdkantoor naar New Babylon, een mo­derne kantooromgeving in het bruisende hart van Den Haag. Wij zijn trots. Trots op ons nieuwe kantoor en trots op iedereen die de handen uit de mouwen heeft gestoken om dit mogelijk te maken. Het getuigt van teamwork, flexibiliteit en doelgericht­heid. Ook kwaliteiten die mede hebben geresul­ teerd in het winnen van MIP’s Dutch Patent Prosecution IP Firm of the Year Award 2015 voor NLO, die wij in maart kregen uitgereikt in Londen. En dat terwijl NLO Shieldmark vorig jaar al MIP’s Benelux Trademark Prosecution Firm of the Year 2014 in ontvangst mocht nemen. Wij zijn dan ook vereerd met deze awards, die vooral een teken van waar­ dering zijn van onze klanten. Onze klanten kunnen natuurlijk blijven rekenen op een continue ontwikkeling van NLO en NLO Shieldmark. Op alle aspecten van onze dienstverlening zodat deze ook in de toekomst blijft aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Mede daarom heeft NLO zich de komende jaren ge­ committeerd aan een aantal opeenvolgende klanttevreden­ heidsonderzoeken. In eerste instantie onder een selectieklanten van NLO; eenzelfde onderzoek onder de klanten van NLO Shieldmark zit in de planning. De resultaten hiervan geven ons handvatten bij het verder ontwikkelen van onze dienstverlening want: een optimale samenwerking leidt tot het beste resultaat.

fortify zomer 2015

NLO gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet. En de verhuizing van ons hoofdkantoor geeft een positieve impuls voor ontwikkelingen in de toekomst.

2

Wij bieden u graag de derde editie aan van ons relatie­ magazine Fortify, en wij nodigen u van harte uit ons te bezoeken op ons nieuwe kantoor in den Haag, of op een van onze andere kantoren in Amsterdam, Ede en Eindhoven. Herman de Haan CEO

De toekomst tegemoet

inhoud

16

4

20

30 ‘Mis de kans niet, wees proactief’ zie pagina 10

4 Trend in de markt Interview met Aude de Clercq over ESA’s missie om een sterke Europese industrie op te bouwen, in de ruimtevaartsector en daarbuiten. 10 Opinie Afname van oppositieprocedures: Proactief of een gemiste kans? 11 Updates uit de IE-praktijk Verschillende artikelen waaronder Herzieningsprocedures na toekenning, Verdrag van Boedapest en Merkenfans. 16 Interview Speels ondernemen met serious games.

Redactie Caroline Pallard (editorin-chief), Kees van Balen, Marion Bruin, Harm van der Heijden, Loes Scheffer, Sabrina Thoen, Sophie Gauquier en Madelon de Wit.

30 Over de grens Octrooiering DNA in de Verenigde Staten: de huidige stand.

20 Rondetafel Een discussie over het waarderen van IE.

34 Inzoomen Brave New IP World. Een kijk op één octrooi voor Europa.

24 Jong talent Netics. Innovation engineers met een passie voor bagger.

36 Uitgelicht Hoe stel je een octrooistrategie vast? NLO adviseert.

28 Actueel Kort nieuws: meer over oorsprong en merken, verwachte ontwikkelingen op St. Maarten en het merkdepot te kwader trouw.

Aan dit nummer werkten mee Jeroen Kerkhof (Cijfers&Letters), Paul Clarkson, Peter ten Haaft, Catherine Shultz, Sophie Gauquier, Loes Scheffer, Bart ten Doeschate, Daan Wijnnobel en Yvonne Noorlander.

Fotografie and illustraties Jeroen Bouwman, Ferry Verhey Photography, Anneke Le’Floch (ESA) en viervier strategisch ontwerp Design viervier strategisch ontwerp

In 2013 publiceerde NLO ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan de jubileumbundel ‘Beschermd innoveren heeft de toekomst?’. Vraag uw gratis exemplaar aan via een mail naar [email protected]

Redactieadres NLO Afdeling Communicatie Postbus 29720 2502 LS Den Haag T +31 70 331 2500 E [email protected]

Artikelen uit Fortify verschijnen ook op www.nlo.nl (nieuws en publicaties). Wilt u een exemplaar van Fortify opvragen of u aanmelden voor een gratis abonnement? Stuur een e-mail naar de redactie. © 2015 NLO. Alle rechten voorbehouden. Fortify is een geregistreerd merk.

fortify zomer 2015

Colofon Fortify, het relatiemagazine van NLO en NLO Shieldmark, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan relaties.

19 Gastcolumn Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, over de ambitie van Den Haag om de Europese IE-hoofdstad te worden.

3

4

fortify zomer 2015

trend in de markt

esa technology transfer:

De vruchten van ruimteonderzoek in het dagelijks leven Wat hebben Zweedse staalarbeiders, een Duitse fabrikant van verpakkingsmachines voor chips en een apparaat dat het hartritme bewaakt tijdens een openhartoperatie met elkaar gemeen? Ze gebruiken allemaal technologie die ontwikkeld is onder toe­ zicht van ESA, het Europees Ruimteagentschap, en die oorspronkelijk bestemd was voor haar ruimtemissies. Het Technology Transfer Programme Office (TTPO) van ESA in Noordwijk draagt er zorg voor dat deze technologie en de systemen en kennis ook buiten de ruimtevaart kunnen worden toegepast.

fortify zomer 2015

5

trend in de markt

“We willen een sterke Europese industrie opbouwen; dat is onze missie en een kernmotief binnen ESA. Op het gebied van ruimtevaart natuurlijk, maar net zo goed daarbuiten,“ legt Aude de Clercq van het TTPO uit. We kijken hoe haar bureau actief ESA-ruimtevaarttechnologie uitdraagt voor onverwacht, en vaak zeer origineel gebruik in dagelijkse toepassingen. Alles begint natuurlijk bij de ruimtemissies van ESA. Daarvan is de meest spectaculaire waarschijnlijk de bouw en lancering van het ruimtevaartuig Rosetta. Na een reis van tien jaar waarin het ruimtevaartuig meer dan 6,4 miljard kilometers aflegde, landde de Philae-lander in 2014 op de komeet 67P/Tsoerjoemov-Gerasimenko, het hoogtepunt van de Rosetta-missie. De opzet van een derge­ lijke missie is het uitgangspunt voor ESA’s inkoopbeleid. Alle technologie die nodig is voor de uitvoering van de missie valt hieronder. “ESA geeft de hele missie vorm en voert de missie uit, maar de sector ontwikkelt en bouwt de meeste technologie en hardware die nodig is om de missie tot stand te brengen. Wij plaatsen contracten bij bedrijven in onze lidstaten en dat is de belangrijkste manier waarop wij de Europese ruimtevaartsector versterken.”

‘Wat ruimtevaarttoepassingen betreft mag de industrie onze IE gebruiken zonder een vergoeding te betalen’

fortify zomer 2015

Ook ESA’s beleid met betrekking tot het intellectuele eigendom dat ontstaat bij dit gecontracteerde werk richt zich op het bevoordelen van de sector. “In 95 procent van de gevallen blijft nieuwe IE in handen van het bedrijf dat het gecreëerd heeft. We willen hen op deze manier helpen om hun concurrentievermogen te vergroten en we willen hun de mogelijkheid geven om onafhankelijk van ESA met de resultaten hun voordeel te doen.”

6

Geen vergoeding Maar Aude de Clercq benadrukt dat ESA meer is dan alleen een inkoper. “We beschikken over een grote groep technische experts die eigen uitvindingen en oplossingen aandragen wanneer zij bezig zijn onze missies vorm te geven en problemen proberen op te lossen. Wanneer dit leidt tot nieuwe IE, houden we zelf de rechten en proberen we ze te exploiteren.”

Het doel van het beleid om dit intern voortgebrachte IE te ex­ ploiteren is een spiegeling van ESA’s beleid voor de bedrijfs­ tak. “Wat ruimtevaarttoepassingen betreft, mag de sector onze IE gebruiken zonder een vergoeding te betalen. Ook hier is de reden dat we willen dat de Europese ruimtevaart­ sector een voorsprong ontwikkelt op onze concurrenten, voornamelijk andere ruimtevaartlanden.” Voor toepassingen van de ESA-technologie buiten de ruimtevaart is de motivatie in wezen hetzelfde, maar breder: “Hier zijn onze sleutelwoorden het creëren van banen, stimuleren van de lokale economie en, in essentie, ervoor zorgen dat de lidstaten die ons financieren rendement behalen. Bij toepassingen buiten de ruimtevaart kunnen we wel commerciëler handelen en licentievergoedingen vragen voor het gebruik van onze octrooien. Zelfs iedereen buiten de lidstaten heeft toegang tot dit IE, maar natuurlijk zijn er wel regelingen voor controle op de uitvoer van toepassing.” Bij de beslissing welke IE in welk land beschermd wordt, volgt ESA in wezen een zakelijke benadering. “We moeten kosteneffectief werken; daarom beschermen we hoofdzake­ lijk in de landen waar de belangrijkste spelers uit onze sector zich bevinden.” Afhankelijk van het technisch domein zijn dat in Europa meestal drie tot vijf landen. Buiten Europa beschermt de ESA het grootste deel van haar IE in de VS, Japan en Rusland, terwijl China en India op dit gebied in beeld komen. Ook een aantal tactische elementen van ESA’s IE-beleid zijn zakelijk verantwoord. “We willen er zeker van zijn dat anderen onze programma’s niet kunnen belem­ meren. Daarom kijken we ook naar onderlinge licentie­ verlening bij het opbouwen van onze IE-portfolio. We proberen op bepaalde gebieden clusters van uitvindingen samen te stellen, zodat onze sector niet afhankelijk wordt van technologie die uit andere ruimtevaartlanden komt.” Brandwerend ondergoed Begin 2014 droeg de juridische afdeling in Parijs het manage­ ment van ESA’s octrooiportfolio over aan het TTPO in Noord­ wijk. Het management en de exploitatie van het portfolio zijn nu onder één dak, dichtbij de plek waar de meeste uit­ vinders zitten. Hierdoor is het mogelijk het bevorderen van het gebruik van ruimtevaarttechnologie beter te coördineren en dynamischer aan te pakken. Het TTPO beheert nu een IEportfolio met 135 uitvindingen waarop 450 octrooien rusten, en met één merk, ‘ESA Space Solution’ (andere merken en beeldrechten worden beheerd door de juridische afdeling van ESA in Parijs). De octrooien hebben betrekking op een enorm technologisch gebied; ESA deelt ze in technologie­ domeinen in met namen als ‘Automation, Telepresence and Robotics’, ‘Spacecraft Electrical Power’

trend in the market

en ‘Ground Station Systems and Networking’. Met een actieve en gestructureerde aanpak wordt dit allemaal onder de aandacht van de industrie gebracht. “In 2009 zijn we begonnen met de exploitatie van onze octrooiportfolio. Voor die tijd bestond hier geen systematische procedure voor en nam niemand binnen ESA de verantwoordelijkheid ervoor. Beetje bij beetje hebben we het opgebouwd en begonnen we de eerste licenties uit te geven.”

15 technologieoverdrachten per jaar’

Via dit netwerk van makelaars vond de Zweedse Vereniging van Staalproducenten een oplossing voor haar medewerkers die soms verwondingen opliepen als hun katoenen onder­ goed in brand vloog onder hun beschermende kleding. In 2014 lanceerde het bedrijf Björn Borg haar Thunderwearlijn van beschermend brandwerend ondergoed, gemaakt van een stof die ook gebruikt werd in de pakken van de astronaut­ en van ESA, NASA en andere ruimtevaartorganisaties. Het doel is ten minste 15 van deze technologieoverdrachten per jaar, waarvan elk meer dan 40 duizend euro aan licentiever­ goedingen of particuliere investeringen waard is.

fortify zomer 2015

Dat lijkt al lang geleden. ESA’s technologieoverdracht­ programma rust nu stevig op een aantal pijlers. De eerste daarvan is het beheer van de octrooiportfolio. De tweede pijler is een makelaarsnetwerk dat momenteel 14 makelaars telt voor 21 lidstaten. “Deze makelaars zijn eigenlijk onze poort naar de sectoren buiten de ruimtevaart. Ik noem ze meestal onze koppelaars: zij zoeken actief naar techno­ logische behoeften buiten de ruimtevaart en proberen die behoeften te koppelen aan oplossingen die uit ons ruimtevaartonderzoek komen, en ze bieden ondersteuning bij de daadwerkelijke overdracht van de technologie. ESA financiert deze dienstverlening en we leveren zonder kosten aan de industrie.”

‘Doel is ten minste

7

trend in de markt

Aude de Clercq bij het gebouw van BepiColombo, de eerste keer dat ESA een planetaire sonde tot dicht naar de zon zendt. Het zal de samenstelling, geofysica, atmosfeer, magnetosfeer en geschiedenis van Mercurius, de minst onderzochte binnenplaneet van de zon, onderzoeken

fortify zomer 2015

en ontrafelen.

8

De ballistische baan van chips “Mijn persoonlijke favoriet betreft een Duitse fabrikant van verpakkingsmachines voor chips. Het doel is duidelijk: de zakken zo snel mogelijk vullen, maar wel met grote, hele, knapperige chips. Onze Duitse makelaar vond een oplossing op grond van een studie naar het in de atmosfeer terugkeren van een object. Door berekening van de patronen van de ballistische trajecten vonden zij de optimale inpaksnelheid voor de chips. Dit is een van onze eerste overdrachten, en het betrokken bedrijf is nog altijd marktleider. Sommige van onze overdrachten lijken logisch, maar hier zou je nooit zelf op komen. Hier hadden we dus echte toegevoegde waarde, omdat we de juiste mensen bij elkaar plaatsten en stimu­ leerden om buiten de gebaande paden te treden.”

Business Incubator Centres Een andere pijler bestaat uit de ESA Business Incubator Cen­ tres. Na de start van de eerste incubator in 2003, intern in Noordwijk, bleef deze groeien. In eerste instantie geleidelijk, maar nu zijn er 11 centra en alle lidstaten staan in de rij om meer toe te voegen, zo zegt Aude de Clercq. Tot nu toe hebben ESA’s incubators de oprichting van meer dan 300 bedrijven ondersteund. Dit jaar worden 100 nieuwe bedrijven verwacht, volgend jaar veel meer. “ESA heeft maar een klein financieel aandeel in de incubators. Het meeste werk wordt gedaan door onze lokale partners. Dit heeft onze voorkeur, want we willen ervoor zorgen dat de regio dit echt oppakt en erin gelooft.” Dat betekent helemaal niet dat ESA niet betrokken is bij het succes van de incubators. “We onderscheiden ons heel erg van andere incubators doordat

we veel technische ondersteuning geven aan de starters, tegen de 80 uur, kosteloos.” En hoewel ESA geen aande­ len neemt in een startend bedrijf, geeft zij subsidies aan bedrijven waarmee zij een prototype kunnen ontwikkelen of hun IE-rechten kunnen veiligstellen. Ook hier geldt dat het beleid voortvloeit uit ESA’s missie om de Europese industrie te versterken: “Mijn baas beschrijft ons als de leuke oom met wat geld op de bank. We zijn er echt om de eindgebruik­ ers van onze technologie van dienst te zijn.” Maar zelfs met deze welwillende houding is omzetting van ruimtevaarttechnologie naar commercieel gebruik niet altijd ongecompliceerd, legt De Clercq uit. “Want als je het hebt over ruimtevaarttechnologie is het niet makkelijk om de boodschap over te brengen; je moet je publiek echt onderwijzen.” Ze heeft het over de gebruikelijke misvatting dat, door de grote omvang en de lange doorlooptijd van ruimtevaartprogramma’s, aan ruimtevaarttechnologie altijd veel risico’s kleven. “Maar echt, wat deze spin-offs doen, lijkt in de verste verte niet op ruimtevaart. Ze maken alleen maar gebruik van technologie die al ontwikkeld is en al beter is geworden van alle investeringen, alle expertise, alle hoog­ waardige testen. Om het bruikbaar te maken in de ruimte zijn de grenzen al zo ver verlegd dat er bij toepassing hier op aarde geen risico’s meer zijn.”

wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft uit het opzetten van een succesvol programma voor techno­logieoverdracht? bestaat er een geheim ingrediënt? “Als eerste: We willen het wiel niet opnieuw uitvinden, dus we proberen te gebruiken wat elders al aanwezig is en voegen er een ruimtesmaakje aan toe. Ten tweede geldt in ieder geval voor ons dat er niet één benadering bestaat die voor elke regio voldoet. We hebben geleerd dat we ons aan moeten passen aan lokale behoeften en lokale initiatieven moeten omarmen. Dat helpt om ons programma op lange termijn duurzaam te maken; de lokale partners moeten echt gemotiveerd en geïnteresseerd zijn en het niet alleen zien als mogelijkheid om publieke middelen te verkrijgen.” wat was de grootste horde voor het opzetten van het huidige programma en om resultaten te behalen? “In de incubators hebben we te maken met ondernemers die duide­ lijke technologische behoeften of ideeën hebben waarmee wij kunnen helpen. Het echte werk met hen kan vrijwel direct beginnen. Maar bij de exploitatie van onze octrooi­portfolio en het onderhandelen kan het twee tot vijf jaar duren voordat we een volledige overdracht met licentie­overeenkomst rond hebben. Vooral bij de grotere bedrijven kan dit tijd kosten. Ook al hebben wij geen commerciële belangen en willen we alleen helpen, je moet toch vertrouwen opbouwen en de aanvankelijke terughoudendheid van sommige bedrijven om niet te veel prijs te geven overwinnen. Bovendien is het op zichzelf een uitdaging om een match te vinden tussen de specifieke tech­nologische behoeften van een bedrijf en de enorme reikwijdte van ons onderzoek.” welke plannen heeft u voor verdere uitbreiding van het huidige programma? “Een prioriteit voor mij dit jaar is om de ruimtevaartsector te laten zien wat wij te bieden hebben door vaker contact met ze te leggen, conferenties te organiseren, meer direct contact te zoeken met IEmanagers. Ook is het belangrijk om onze uitvinders de voordelen van exploitatie van hun uitvindingen uit te leggen. Uitvindingen moet je niet op de plank laten liggen, we moeten er ook voor zorgen dat de industrie ze gebruikt. Anders moeten we op een gegeven moment met de bescherming van de uitvinding stoppen. Sinds het begin van dit jaar hebben we een procedure om onze uitvinders wat bij te brengen over de processen voor octrooiering en overdracht van technologie. Samen stellen we vragen als: hoe ziet onze technologieroutekaart eruit en hoe gaan we die uitdragen? Hoe zorgen we ervoor dat onze technologie volwassener wordt? Hoe bereiken we de industrie?”

fortify zomer 2015

De ruimte is dichterbij dan we denken De ambities van het TTPO eindigen niet bij de huidige pijlers. De activiteiten zullen verder worden uitgebreid en geïntegreerd. “We voeren momenteel besprekingen met een aantal grote bedrijven in de ruimtevaartsector. We wil­ len dat zij meewerken aan onze incubators. Zij zouden heel interessante partners zijn. Qua investeringen is het einddoel om een netwerk van durfkapitaalverstrekkers en business angels rond de verschillende incubators op te zetten, want de meeste investeringen zijn nog lokaal.” Integratie van de verschillende activiteiten in de centra voor ruimtevaart­ oplossingen in de ESA-lidstaten is de volgende stap die Aude de Clercq voorziet. Een één-loketfunctie waar bedrijven alle diensten en ondersteuning kunnen halen die het TTPO aan­ biedt. “Natuurlijk moet ruimtevaartonderzoek uitgevoerd worden vanwege haar eigen waarde en voor onze missies, maar we zijn altijd ook op zoek naar andere toepassingen. De Rosetta-missie heeft ongeveer twintig jaar gekost vanaf het idee tot de daadwerkelijke landing vorig jaar op de komeet. Een aantal instrumenten aan boord heeft al een nieuw leven gevonden in nieuwe toepassingen op aarde. We kunnen er hiermee hopelijk voor zorgen dat mensen zich gaan realiseren dat de ruimte eigenlijk veel dichter bij hun levens staat dan ze denken.”

aude de clercq Aude de Clercq heeft Bedrijfsrecht en Juridisch vertalen ge­studeerd in Parijs, een master in Public Management behaald aan de Indiana University Bloomington in de VS en heeft zich, na terugkeer in Frankrijk, verder gespecialiseerd in inter­nationaal publiek recht. In 2003 heeft zij stage gelopen bij de juridische afdeling van ESA in Parijs en werkte aan het dagelijks beheer van ESA’s octrooi- en merkportfolio. Vervolgens werd zij aangenomen om mee te werken aan de oprichting en het beheer van Histar Solutions, een start-up ondergebracht bij ESTEC, het Europees centrum voor onderzoek en technologieontwikkeling op ruimtevaartgebied in Noordwijk. Aan het einde van Histars incubatietijd in 2006 bleef De Clercq in Noordwijk en ging werken voor ESA’s TTPO.

9

opinie

Opinie Daling in oppositieprocedures: proactief of een gemiste kans? Cijfers van het Europese merkenbureau (OHIM) laten een daling zien in het aantal oppositieprocedures die worden ingesteld. Merkhouders lijken terughoudender te worden met het nemen van actie om hun merken te beschermen.

fortify zomer 2015

Volgens het Europese merkenbureau (OHIM) zijn er in 2014 minder opposities ingediend dan in 2013. Het aantal merkaanvragen is echter gestegen. Dat er minder op­ posities worden ingediend lijkt een gemiste kans voor de merkhouder. De oppositieprocedure is namelijk een relatief goedkope manier om bezwaar te maken tegen de inschrijv­ ing van een jonger merk dat verwarringwekkend overeen­ stemd met de oudere rechten van de merkhouder. Hoewel het Europese merkenbureau ook in een relatief goedkope ‘doorhalingsprocedure’ voorziet, is het verstandiger ad­ equaat op te treden en niet te wachten met het nemen van actie tot moment dat het jongere merk al is geregistreerd.

10

Hiermee lopen merkhouders de kans achter de feiten aan te lopen. Om een sterk merk op te bouwen en te behouden is het bovendien van belang proactief op te treden en ervoor te zorgen dat andere partijen geen identieke of verwarring­ wekkend overeenstemmende merken gaan voeren. Be­tekent een daling in het aantal ingestelde oppositie pro­ cedures dat de merkhouder bewust terughoudender wordt met het proactief beschermen van zijn merken? Bent u van mening dat men hier een kans laat liggen of zijn er wellicht andere redenen die relevant zijn naar uw mening? Reageer op www.nlo.nl/opinie

nb voor exacte cijfers Oppositie 2013: 17167. Oppositie 2014: 15766. Merkaanvragen 2013: 114.276. Merkaanvragen 2014: 117.464

updates uit de ie-praktijk

Regie over de merkenfans auteurs: sophie gauquier en loes scheffer Merken spelen een belangrijke rol in de samenleving. Waar ter wereld we ons bevinden, wat we ook aan het doen zijn, we worden dagelijks en overal geconfronteerd met merken. In juridische zin is een merk een onderscheidingsteken voor producten en/of diensten. Wanneer consumenten aan een bepaald teken een product of dienst herkennen, dan kan dit teken in principe een merk zijn. Bevalt het product of de dienst, dan is de kans groot dat men de volgende keer weer voor dat merk zal kiezen. Een merk is daarom een waardevol bezit van ondernemingen en er wordt dan ook veel geïnvesteerd in het opbouwen en behouden van het onderscheidend vermogen van merken. Het actief optreden tegen ongeoorloofd gebruik van het merk door derden is hiervan een belangrijk onderdeel en veel merkhouders hanteren hiervoor een bepaalde strategie. Social media zoals Facebook en Twitter maken het soms lastig voor merkhouders om adequaat op te kunnen treden: het bereik van fanpages, community pages en tweets en de snelheid waarmee berichten naar buiten komen, zorgen ervoor dat de merkhouder goed moet nadenken over hoe zij ongeoorloofd gebruik van het merk aan willen pakken. Sommige merken zijn zo populair dat er dilemma’s ontstaan voor de merkhouder. Wat te doen als je merk zo populair is dat mensen ‘fan’ zijn van je merk en jouw merk gebruiken zonder hiervoor toestemming te hebben gekregen? Over­ heerst de blijdschap dat het merk een grote populariteit heeft verworven of is het zaak de regie over het gebruik van het merk weer in handen te krijgen? En hoe krijg je de regie weer terug zonder je eigen merk in een kwaad daglicht te stellen en je klanten en fans tegen je in het harnas te jagen? We bespreken enkele voorbeelden uit de praktijk:

Ferrero is waarschijnlijk niet tot het uiterste gegaan, want 5 februari 2015 was het weer World Nutella Day, zoals is te lezen op de gelijknamige website. Wel lijkt het erop dat Ferrero de regie in handen heeft gekregen. Op de website wordt nu uitdrukkelijk afstand genomen van de merkhouder Ferrero SpA. Daarnaast heeft Ferrero SpA de organisatie van World Nutella Day en het toezicht op de ‘NUTELLA gemeen­schap’ op zich genomen. IKEA hackers Enkele fans van het merk IKEA hebben de fansite ikea­hackers.net gecreëerd. Op de website worden foto’s verzameld van meubels van IKEA die door doe-het-zelffanaten in een nieuw jasje zijn gestoken. De website werd enorm populair en dit deed de oprichtster van de site besluit­ en om advertenties te plaatsen om zo de kosten te kunnen dekken. Dit was blijkbaar de druppel voor de merkhouder IKEA Systems BV en 8 jaar na het oprichten van de website werd de oprichtster gesommeerd de domeinnaam over te dragen. Fans van het merk IKEA ontploften en de nodige media-aandacht volgde. Het verbieden van de site leverde IKEA negatieve publiciteit op. Uiteindelijk leek IKEA zich dit ook te realiseren en deed water bij de wijn; de oprichtster mocht de domeinnaam houden onder de voorwaarde dat de website geen commer­ cieel karakter zou hebben. Dit betekende dus dat er geen advertenties meer geplaatst mogen worden op de website. Momenteel is de website nog steeds actief en staan er zelfs nog advertenties op de site. Misschien heeft alle negatieve media-aandacht IKEA doen besluiten deze kwestie voorlopig te laten rusten. Om problemen te voorkomen, is het voor de merkenfans van belang dat zij voldoende afstand nemen van de merkhouder. Wat ‘voldoende afstand’ precies is, is een vraag die door de merkhouder moet worden beantwoord. Daarnaast is een commercieel karakter van de activiteiten van de merkenfans niet wenselijk. Voor de merkhouder is het belangrijk goed voor ogen te houden of hun strategie voor het opbouwen en beschermen van het merk wel past bij de situatie waartegen zij bezwaar willen maken. De met zorg opgebouwde reputatie van een merk kan door een ondoordachte actie trouwe fans in geduchte tegenstanders veranderen.

fortify zomer 2015

World NUTELLA Day Wie kent de chocolade hazelnootpasta van NUTELLA niet? Ferrero SpA is de houder van dit merk. Blogster Sara Rosso is zo weg van het merk NUTELLA dat zij enkele jaren geleden

heeft besloten dat 5 februari (onofficieel) omgedoopt moet worden tot World Nutella Day. Zeven jaar na de eerste World Nutella Day ontving de blogster een brief van Ferrero SpA waarin zij gesommeerd werd het gebruik van de naam en het logo van NUTELLA te staken.

11

updates uit de ie-praktijk

Amerikaans octrooirecht: Post Grant Review procedures auteur: catherine shultz Nu de eerste verzoeken om Post Grant Review (‘PGR’;

Collateral estoppel is van toepassing op elke nietigheidsgrond die in een PGR-procedure ingeroepen is of kon worden op het moment van de definitieve schriftelijke beslissing. Estoppel houdt in dat alle mogelijke nietigheidsgronden ingeroepen moeten worden tijdens de PGR-procedure, aangezien deze gronden in latere procedures niet alsnog ingeroepen mogen worden. Partijen mogen om heroverweging van een afgewezen verzoek of om een nieuwe hoorzitting verzoeken en tegen een definitieve beslissing kan men in beroep gaan bij het Ameri­ kaanse Court of Appeal for the Federal Circuit. De PGR-regels geven partijen de mogelijkheid om te schikken en daarmee de zaak te beëindigen met betrekking tot de ver­ zoeker. De Patent Trial and Appeal Board (PTAB) kan vervol­ gens de procedure beëindigen of een definitieve schriftelijke beslissing afgeven.

herziening na verlening) zijn ingediend bij de United States Patent and Trademark Office (“USPTO”), is het tijd om stil te staan bij deze nieuwe mogelijkheid om de geldigheid van recent verleende octrooien in de Verenigde Staten aan

PGR - Belangrijkste punten Hoewel de PGR-procedure een waardevol, nieuw instrument is voor het aanvechten van de geldigheid van Amerikaanse octrooien, zijn er een paar aandachtspunten wanneer men een Post Grant Review overweegt:

te vechten.

fortify zomer 2015

In dit artikel wordt eerst aandacht besteed aan de PGRprocedures, waarna een bespreking volgt van de belangrijkste onderwerpen die in overweging genomen moeten worden met betrekking tot PGR. Het eindigt met een vergelijking tussen de PGR-procedure en de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau.

12

PGR - procedure PGR is een procedure waarbij partijen de geldigheid van een Amerikaans octrooi dat verleend is onder de America Invents Act (‘AIA’), binnen negen maanden na de datum van verlening kunnen aanvechten. Aanvechten kan geschieden op basis van elke vereiste voor geldigheid, waaronder nieuwheid, inventivi­ teit, schriftelijke beschrijving, nawerkbaarheid, onduidelijk­ heid en het ontbreken van octrooieerbare materie en is (in tegenstelling tot andere Amerikaanse herzienings­procedures) niet beperkt tot schriftelijke publicaties. Een PGR-procedure start met een verzoek waarin de nietig­heidsgronden die van toepassing zijn op het octrooi uiteengezet worden. De octrooihouder mag daarop reageren en geeft in het ingediende antwoord de redenen waarom de PGR niet gestart moet worden. Om een PGR-procedure te starten moet worden aangetoond dat het waarschijnlijk is dat tenminste een van de aangevochten conclusies niet octrooi­ eerbaar is.1 Indien een PGR wordt ingesteld, wordt de octrooihouder eenmalig in de gelegenheid gesteld om conclusies te wijzigen, te laten vervallen en/of een redelijk aantal vervangende con­ clusies voor te stellen. In beperkte mate wordt bewijs vergaard en beide partijen kunnen om een hoorzitting verzoeken. De commissie moet een definitieve schriftelijke beslissing afgeven binnen een jaar na het instellen van een PGR-procedure.2

Beperkt tijdsbestek PGR-procedures zijn bedoeld als een optie, die maar beperkte tijd beschikbaar is, en alleen tegen recent verleende octrooien ingezet kan worden. Een verzoek dient binnen negen maanden na octrooiverlening onder de AIA ingediend te zijn. Vanwege deze strikte tijdslimiet is het van wezenlijk belang om regel­ matig bij te houden welke octrooien van belangrijke concur­ renten en/of welke octrooien op relevante technisch gebieden worden verleend. Een controle elk kwartaal zou ervoor moeten zorgen dat het nog mogelijk is om een PGR-verzoek voor te bereiden en in te dienen met betrekking tot een bedreigend octrooi. Estoppel Op PGR-procedures is ruime estoppel van toepassing en het is belangrijk om dit zorgvuldig af te wegen wanneer strategische beslissingen worden genomen over PGR-verzoeken en de argu­ menten en verweren met betrekking daarop. Estoppel is van toepassing op alle USPTO- en International Trade Commissionprocedures en rechtzaken voor de Amerikaanse district courts, vanaf het moment van de definitieve schriftelijke beslissing. Wat betreft de verzoeker heeft estoppel betrekking op de gronden die zijn ingeroepen of redelijkerwijs konden worden ingeroepen tijdens de PGR-procedure. Omdat sprake is van ruime toepassing van estoppel kan het voorkomen dat de verzoeker, indien hij bij de definitieve beslissing geen succes heeft, geen nietigheidsverweren beschikbaar heeft in een daaropvolgende procedure wegens inbreuk. Ook de octrooihouder moet rekening houden met de estoppel­ bepalingen bij opstellen van een verweer, ook al is het van minder belang. Estoppel kan de octrooihouder worden

1

De verzoeker kan ook aan­ tonen dat het verzoek een nieuwe of nog niet beant­ woorde rechtsvraag aan de orde stelt die van belang is voor andere octrooien of octrooiaanvragen, maar daar richt dit artikel zich niet op.

2

Dit kan wegens gegronde redenen met maximaal zes maanden verlengd worden.

updates uit de ie-praktijk

PATENT PATENT

tegengeworpen wanneer hij in strijd handelt met een nadelige beslissing, bijvoorbeeld het indienen van een con­ clusie in een octrooi (als continuation of divisional) die niet wezenlijk anders is dan een definitief geweigerde of terug­ getrokken conclusie in de PGR-procedure, of het wijzigen van het octrooi op een wijze die tijdens de PGR-procedure geweigerd is. Een octrooihouder die aanvragen heeft lopen of andere gelijksoortige octrooien bezit, moet dus zorgvuldig nagaan welke posities worden ingenomen met betrekking tot de strategische doelen voor de gehele octrooifamilie en de gehele portfolio. Indien PGR-procedures met betrekking tot de verzoeker beëindigd worden met een schikking, kan dit een goede optie zijn om de definitieve beslissing en estoppel te vermijden. Maar alleen de verzoeker heeft het recht zich terug te trek­ ken en de PTAB is niet verplicht de procedure te beëindigen zonder een definitieve schriftelijke beslissing. Hierdoor kan een schikking leiden tot vermijding van estoppel voor de ver­ zoeker, terwijl de octrooihouder aan de definitieve beslissing gehouden is en voor de octrooihouder estoppel geldt.

aan te brengen en een antwoord in te dienen tegen de aan­ vechting. De belangrijkste verschillen tussen de PGR-procedures en de Europees oppositieprocedures hebben betrekking op de taks, de tijdsduur, kwesties betreffende estoppel en bekend­ maken van de identiteit van de verzoeker/opposant: • De taks voor een Europese oppositieprocedure is veel lager, € 775 in vergelijking met $ 12.000 voor een PGRverzoek en nog eens $ 18.000 indien de procedure wordt aangevangen. • Op de Europees oppositieprocedure is estoppel niet van toepassing. Oppositieprocedures vinden vaak paral­ lel plaats aan nietigheidsprocedures voor de nationale rechter van de tot het EOV toegetreden staten. Daaren­ tegen wordt bij een PGR-procedure automatisch elke daaropvolgend aangevangen civiele procedure betref­ fende de geldigheid geschorst en een overeenkomstige, voorafgaand ingestelde civiele procedure ontneemt de verzoeker het recht een PGR-verzoek in te dienen. • Een Europees oppositieprocedure duurt normaliter aanzienlijk langer en beslaat soms wel vijf jaar voordat een definitieve beslissing is afgegeven (met inbegrip van hoger beroep). In een PGR-procedure moet een definitieve beslissing zijn gegeven binnen een jaar na instellen daarvan (met verlenging met zes maanden wegens gegronde redenen) en een beroepsprocedure bij het Federale circuit voegt daar gemiddeld slechts 10 maanden aan toe. • Een opposant bij een Europese oppositie kan anoniem blijven, terwijl PGR-verzoeken verplichten tot bekend­ making van de identiteit van de verzoeker en de werkelijk belanghebbende partij.

D E V O R P D P E A V O R P AP

In aanmerking komen voor PGR door beroep op voorrang Hoewel PGR alleen beschikbaar is voor octrooien verleend onder de AIA, kan een ongeldige prioriteitsclaim gebruikt worden om octrooien die ogenschijnlijk niet in aanmerk­ ing komen, te betrekken in een PGR-procedure. Octrooien komen in aanmerking voor PGR indien zij “op enig moment tijdens de verleningsprocedure ... een beroep [doen of] hebben gedaan op een geclaimde uitvinding met een datum van indiening ... op of na 16 maart 2013.” Indien dus, op enig moment tijdens de verleningsprocedure, een wijzig­ ing is aangebracht waardoor een conclusie is opgenomen met een kenmerk dat niet volledig basis heeft in de priori­ teitsaanvraag, komt het verleende octrooi in aanmerking voor PGR, zelfs indien de conclusie geen deel uitmaakt van het verleende octrooi. Octrooien die een beroep doen op prioriteitsdata van voor 16 maart 2013 kunnen in aanmer­ king komen voor PGR door het volledige verleningsdossier van het octrooi te onderzoeken en het beroep op prioriteit zorgvuldig te evalueren.

9 9

fortify zomer 2015

PGR vs. Europees octrooi-oppositie Invoering van de AIA heeft het Amerikaanse octrooirecht en de bijbehorende procedures meer in lijn gebracht met het Europese octrooisysteem. De PGR-procedure is met name vergelijkbaar met de Europees oppositieprocedures. Er bestaan echter ook aanzienlijke verschillen waardoor de ene strategie aantrekkelijker kan zijn voor octrooihouders met mondiale belangen, dan de andere. De overeenkomsten tussen PGR en de Europees oppositie­ procedures worden gevonden in tijdspad en procedures. Bij beide procedures moet een verzoek worden ingediend binnen negen maanden na octrooiverlening, worden zaken gehoord door een andere instantie binnen het octrooibureau en krijgt de octrooihouder de gelegenheid om wijzigingen

Wanneer men te maken heeft met mondiale portfolio’s en moet beslissen tussen fora voor aanvechten van de geldig­ heid, moeten het ontbreken van estoppel, de mogelijkheid anoniem te blijven en de lage kosten van de Europese octrooiprocedure afgewogen worden tegen de mogelijkheid van een snelle beslissing en ruimere gronden voor het aan­ vechten van de geldigheid en uitgebreidere bewijsvoering bij PGR-procedures. De USPTO heeft gerapporteerd dat tot februari 2015 vier ver­ zoeken voor PGR zijn ingediend, waarvan twee in schikking zijn geëeindigd. Het zal waarschijnlijk jaren duren, totdat meer octrooien verleend worden onder de AIA en meer PGRprocedures worden afgesloten met een definitieve beslis­ sing, om te kunnen bepalen of dit een populaire strategie wordt om octrooien aan te vechten. In de tussentijd moet PGR, met voldoende aandacht voor kwesties betreffende estoppel, gezien worden als een geschikt alternatief voor het aanvechten van nietige octrooien, met name wanneer bewijs aangevoerd zou kunnen worden, anders dan schriftelijke publicaties; of wanneer het essentieel is dat relatief snel een beslissing valt in de zaak.

13

updates uit de ie-praktijk

verdrag van boedapest

Deponeren of niet deponeren: octrooi­ bescherming inzake micro-organismen auteur: peter ten haaft

Om octrooibescherming te verkrijgen kan deponeren van een micro-organisme vereist zijn, maar er zijn valkuilen. Openbaarmaking en nawerkbaarheid van een uitvinding zijn voorwaarden voor het verkrijgen van octrooi. Een vakman moet zonder inventieve inspanning de uitvinding kun­ nen uitvoeren op basis van de beschrijving in de aanvraag (nawerkbaarheid). Doorgaans wordt voldaan aan deze voorwaarden door de schriftelijke beschrijving, die een vak­ man in staat stelt de methode uit te voeren of het product te verkrijgen waarvoor octrooi is aangevraagd. Wanneer het om een micro-organisme gaat, kán een schriftelijke beschrijving voldoende zijn om een methode toe te passen of een (biolo­ gisch) product te verkrijgen waarvoor octrooi is aangevraagd.

fortify zomer 2015

Wanneer bijvoorbeeld een methode gebruik maakt van een micro-organisme dat openbaar toegankelijk is, kan de vak­ man de uitvinding toepassen aan de hand van de schriftelijke beschrijving en het micro-organisme uit de openbare bron verkrijgen. Evenzo kan zijn voldaan aan de vereisten van openbaarmaking en nawerkbaarheid wanneer een microorganisme, dat als product wordt geclaimd, verkregen en/ of gereproduceerd kan worden met algemene middelen die bekend zijn in het vakgebied, uit een micro-organisme dat openbaar toegankelijk is. Daarentegen is alleen een schrifte­ lijke beschrijving onvoldoende en moet het micro-organisme openbaar toegankelijk gemaakt worden wanneer een microorganisme geclaimd wordt als een product of gebruikt wordt in een methode terwijl dat micro-organisme niet verkregen of gereproduceerd kan worden; bijvoorbeeld wanneer het micro-organisme het resultaat is van een techniek met een toevalscomponent, zoals klassieke mutagenese.

14

Depot Aangezien het omslachtig zou zijn om in ieder land waar men octrooi wil krijgen het micro-organisme te deponeren, voorziet het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening in de mogelijkheid tot het deponeren

van micro-organismen bij een Internationale Deposi­taris (ID). Zo’n depot wordt erkend door alle staten die partij zijn bij het Verdrag van Boedapest en door verschillende regionale octrooi­ bureaus zoals het Europees Octrooibureau (EOB), de EuroAziatische Octrooi Organisatie (EAPO) en de Regionale Industriële Eigendom Organisatie voor Afrika (ARIPO). Sommige landen, zoals Venezuela, zijn geen partij bij het Verdrag van Boedapest en in dat geval moeten lokale maat­ regelen genomen worden. Het Verdrag van Boedapest heeft een uniform systeem in het leven geroepen voor depot en erken­ ning en voor het verstrekking van monsters. De depots worden tenminste 30 jaar bewaard en kunnen niet teruggetrokken of geannuleerd worden, zelfs niet wanneer de octrooiaanvraag is ingetrokken, geabandonneerd of geweigerd. Opgemerkt moet worden dat een depot alleen een depositie­ datum krijgt van de ID wanneer is aangetoond dat het depot levens­vatbaar is. Indien geen sprake is van levensvatbaarheid dient het depot opnieuw plaats te vinden en indien dit levens­ vatbaar is gebleken, wordt de datum van het nieuwe depot de effectieve datum. Indien deze effective datum na de prio­­­riteit­ s­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­atum ligt, zal in de meeste jurisdicties een niet te repareren probleem ontstaan m.b.t. de openbaarmaking en nawerkbaar­ heid van de uitvinding. De Verenigde Staten vormen daarop een uitzondering, omdat daar het depot (pas) moet zijn geschied voordat het octrooi uiteindelijk wordt verleend. Het Verdrag van Boedapest bevat geen materieel octrooirecht en de ID’s zijn alleen gebonden door de artikelen en regels van het Verdrag; men kan niet verwachten dat de ID’s kennis hebben van het octrooirecht van alle Verdragsluitende partijen. In overeenstemming daarmee bepalen de nationale of regio­ nale octrooibureaus de voorschriften voor, bijvoorbeeld, de verplicht­ing tot het deponeren en het verstrekken van monsters aan derden. Dit kan voor aanvragers tot onduidelijkheid leiden. Bovendien heeft het onder meer geleid tot verschil in beoorde­ ling of een verzoek om een monster door een derde partij al dan niet rechtmatig is; dit kan in de ene jurisdictie wel het geval zijn en in de andere niet. Verstrekking van monsters aan derden Het uiteindelijke idee achter octrooiverlening is natuurlijk bescherming van een uitvinding. Men wil niet dat een micro­ organisme in handen komt van een concurrent zonder behoor­ lijke bescherming door een octrooi en men wil, wanneer het octrooi nog niet verleend is, een beperking op het gebruik van het micro-organisme. In sommige jurisdicties, zoals voor het Europees Octrooibureau (EOB), bestaat de z.g. “expert solution” (regel 32 EOV) die voorschrijft dat de aanvrager mag stellen dat tot publicatie van de verlening van het Europees octrooi, een monster van een gedeponeerd microorganisme alleen verstrekt mag worden aan een onafhanke­ lijke deskundige. Bovendien mag het materiaal alleen voor experimen­tele doeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden overgedragen.

De voorschriften van nationale octrooibureaus met betrekking tot, onder andere, de verplich­ ting tot het deponeren en het verstrekken van monsters aan derden kunnen gevonden worden op: http://www.wipo.int/treaties/ en/registration/budapest/ guide/index.html.

updates uit de ie-praktijk

Dit zou voldoen indien alleen octrooibescherming wordt gevraagd in jurisdicties waar een dergelijke beperking bestaat. Maar niet alle jurisdicties kennen zulke beper­ kingen. Bovendien is het in sommige jurisdicties mogelijk dat iemand die niet eens ingezetene is van dat land, een monster kan verkrijgen van een gedeponeerd microorganisme op basis van een octrooiaanvraag in dat land. Dit geeft een kwaadwillende concurrent de mogelijkheid tot ‘shoppen’ in een jurisdictie waar makkelijk en zonder veel beperkingen, een monster verkregen kan worden. Dit zou niet zo erg zijn wanneer de octrooiaanvraag uitein­ delijk in alle jurisdicties breed wordt verleend, maar uiterst onaangenaam wanneer het in sommige jurisdicties niet komt tot verlening van het octrooi. Het depot van micro-organismen kan dus nuttig en zelfs onvermijdelijk zijn voor het verkrijgen van octrooi, maar kan tot vervelend gevolg hebben dat het waardevolle materiaal in handen komt van partijen waar men het liever niet ziet. Daarom moet men bij het deponeren voor de prioriteits­ datum al verder denken dan de internationale fase en de nationale voorschriften met betrekking voor het deponeren en het verstrekken van monsters nagaan.

Merkregistratie voormalige Nederlandse Antillen: nieuws over Sint Maarten auteur: yvonne noorlander Naast Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maakten Sint Maarten en Curaçao tot 10 oktober 2010 ook deel uit van de Nederlandse Antillen. Na deze datum gingen Sint Maarten en Curaçao verder als afzonderlijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel Sint Maarten een eigen merkenwet heeft, gaan Sint Maarten en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigen­ dom (hierna BBIE) samenwerken om het merken­register door middel van een moderne elektronische procedure te beheren. Op 20 maart 2014 is hiertoe een overeenkomst gesloten tus­ sen Sint Maarten en het BBIE.

BES - eilanden Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: BES-eilanden) onderdeel van Nederland en kregen zij de status van bijzondere Nederlandse gemeente. Het Nederlandse (of eigenlijk Benelux) merkenrecht is echter niet geldig voor de BES-eilanden. Voor de BESeilanden is een aparte merkenwet ontwikkeld. Wel beheert het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) in Den Haag het merkenregister voor de BES-eilanden. Aangezien het register in Nederland beheerd wordt, heeft NLO Shieldmark de kennis en ervaring om merkrechten te verkrijgen op de BES-eilanden en zijn wij onze klanten hierbij graag van dienst.

fortify zomer 2015

Aanvankelijk meldde het BBIE dat registratie van merken via het elektronische systeem vanaf 1 januari 2015 mogelijk zou zijn, maar het ontwikkelen van de procedure heeft vertra­ging opgelopen. Wanneer de nieuwe procedure toegankelijk zal worden gemaakt is nog niet bekend. Het indienen van merken­aanvragen in Sint Maarten verloopt dan via het BBIE en zoals gebruikelijk kunt u met uw merkenportefeuille voor Sint Maarten bij onze merkengemachtigden terecht.

Curaçao Curaçao zal haar eigen merkenautoriteit behouden. Via ons uitgebreide agentennetwerk kan NLO Shieldmark u ook van dienst zijn bij het verkrijgen van merkrechten in Curaçao.

15

interview

Speels ondernemen Schijn bedriegt. Veel serious games ogen lang niet zo spectaculair als de laatste versies van Grand Theft Auto of Call of Duty. Maar goede serious games bevatten achter de schermen bijzonder innovatieve oplossingen op zeer uiteenlopende gebieden; van een training voor projectmanagers tot een tool die kinderen om leert gaan met diabetes. De Nederlandse serious-gamesector floreert, maar loopt ook tegen zijn grenzen aan. Een gesprek met Michaël Bas van &ranj en Monique van Reijen van G4 applied games consortium over de innovatieve kracht van serious games, en de zoektocht naar een nieuw verdienmodel voor de creatieve ideeën waarop ze gebouwd zijn. China Mining & Marine, een van de grootste staats­bedrijven van China, heeft zijn zinnen gezet op het Nederlandse offshorebedrijf ‘t Hoen. Het familiebedrijf is klein, maar beschikt over technologie die noodzakelijk is voor het slagen van een prestigieus project in China. De belangen zijn groot, de tijdsdruk ook. Voor een succesvolle overname vertrouwt CMM op een team advocaten van het Amsterdamse kantoor Houthoff Buruma.

‘Het staat letterlijk op mijn to-dolijst om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons werk te beschermen op een

fortify zomer 2015

manier die past bij onze sector’

16

De grens tussen fictie en werkelijkheid vervaagt voor de spelers die worden ondergedompeld in de interactieve recruitment game die &ranj voor Houthoff Buruma ontwik­ kelde. Teams van net afgestudeerde juristen proberen de overname voor hun client CMM tot een goed einde te brengen en strijden tegelijkertijd ook tegen elkaar. Succes hangt daarbij nauwelijks af van hun juridische kennis. Veel belangrijker is de vraag hoe oplossingsgericht, creatief, wereldwijs, stressbestendig en sociaal vaardig ze zijn.

Met ‘The Game’ heeft Houthoff Buruma een zeer innova­ tieve oplossing in handen voor het aantrekken van nieuw talent met de relevante vaardigheden. ‘The Game’ leverde bovendien verschillende internationale prijzen op voor het bedrijf dat het spel ontwikkelde: het Rotterdamse &ranj, dat met circa 30 medewerkers behoort tot de grootste seriousgamebedrijven van Nederland. Juf in a box Hoe innovatief en creatief een spel echter ook mag zijn, zonder een flink ‘serious’ gehalte zijn ze voor opdrachtgevers nauwelijks interessant. “Bij het ontwikkelen van een goede serious game moeten drie partijen bij elkaar komen”, stelt Michaël Bas, mede-oprichter en ceo van &ranj. “Er is een business owner nodig met een probleem dat hij met traditio­ nele middelen niet op kan lossen, domeinexperts die een oplossingsrichting aandragen, en een game developer die dat alles bundelt en vertaalt in een creatief spelconcept.” Die domeinexperts - HR- en recruitmentspecialisten in het voorbeeld van Houthoff Buruma - zijn in veel gevallen wetenschappelijk onderzoekers. Om nieuwe contacten tussen academie en bedrijfsleven te bevorderen, is Michaël Bas sinds vorig jaar visiting professor aan de Technische Universiteit Delft. Zijn specifieke bijdrage binnen &ranj ligt in het vertalen van inzichten in het beïnvloeden van menselijk gedrag naar spelprincipes. Het aantal mogelijke toepassin­ gen is bijna eindeloos. &ranj ontwikkelde onder meer GRIP, dat kinderen met diabetes helpt om te gaan met hun ziekte; ‘Juf in a box’ dat kinderen op een speelse en effectieve manier

interview

met serious games leert schrijven op een tablet en The Great Flu dat inzicht geeft in het ontstaan en voorkomen van een grieppandemie. En ter illustratie van het serious gehalte in games als deze: bij de ontwikkeling van ‘Juf in a box’ zijn behalve &ranj ook TNO, Avans Hogeschool en de Radboud Universiteit in Nijmegen betrokken. Cross-overeffecten Strikt genomen is het economisch belang van de Nederlandse gamesector, gerekend naar omzet en arbeid­s­ plaatsen, beperkt. De sector telt weliswaar vele honderden bedrijven, maar een groot deel daarvan bestaat uit eenmans­ zaken. Serious-gameontwikkelaars vormen een relatief groot segment van de Nederlandse gamesector. De werkelijke economische impact van de sector is echter veel groter, juist dankzij de serious game developers en de nieuwe samen­ werkings­verbanden die zij helpen smeden tussen kennis­ experts en bedrijven en maatschappelijke organisaties. De cross-overeffecten die daaruit ontstaan dragen bij aan het innovatievermogen en de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Michaël Bas: “Waarom huren be­drijven steeds vaker game developers in? Omdat ze het fantastisch vinden dat we anders zijn dan zij. Wij zijn creatief, en we kunnen mensen en onderwerpen verbinden op manieren die onze opdrachtgevers nooit zelf kunnen bedenken. Daardoor zijn we in staat soms heel krachtige innovaties te forceren binnen oude systemen en meer conservatieve organisaties.”

fortify zomer 2015

Binnen Europa is de Nederlandse serious-gamesector het verst vooruit, denkt Bas. “In Engeland en Denemarken zie je goede initiatieven, Duitsland komt op, maar wij doen naar mijn idee de meest innovatieve dingen. Dat heeft weer alles te maken met die combinatie onderzoek en gaming, en dat game de­ velopers als wij vaak worden gevraagd aan te sc­h­ui­ven om mee te denken.” Toch lopen &ranj en andere serious-gamebedrijven met hun businessmodel tegen grenzen aan. Waar de meer populaire entertainment games ontworpen worden voor een groot publiek, horen serious games thuis in een businessto­-businessmodel dat vergelijkbaar is met dat van andere creatief-zakelijke dienstverleners zoals reclamebureaus en architecten. In de woorden van Bas: “Wij zijn een urenfabriek die voortdurend gevoed moet worden met nieuwe projecten om te kunnen blijven draaien.”

17

interview

Transitie De druk die dat legt op de bedrijfsvoering belemmert de verdere ontwikkeling van allerlei nieuwe ideeën van Bas; het is typerend voor een creatieve ondernemer als Bas dat hij dat als belangrijkste reden noemt voor de noodzaak met &ranj een nieuwe richting in te slaan. Maar er is ook een meer strategische reden. “Opschalen is tegenwoordig het buzzword in onze sector”, verklaart Bas. “Dat betekent onder meer dat we afmoeten van het eenmalig ontwikkelen van een spel voor een klant en dan snel door naar het volgende project. Op die manier kunnen we niet floreren. We zullen de transitie moeten maken van urenfabriek naar het ont­ werpen van concepten en formats voor games die we breder in de markt kunnen zetten.” De krachtenbundeling met &samhoud consultancy, dat begin 2015 de helft van de aandelen in &ranj overnam, moet helpen die transitie door te maken.

fortify zomer 2015

Opschalen is ook het motief voor de oprichting van het Applied Gaming Consortium G4, waarin vier van de groot­ ste serious-gamebedrijven - naast &ranj ook IJsfontein, Grendel Games en Little Chicken Game Company- formeel gaan samenwerken. De bij G4 aangesloten bedrijven blijven elkaars concurrenten maar vormen een zogeheten kennis- en innovatiecoöperatie. De drijvende kracht achter de oprich­ ting van G4 is Monique van Reijen. “Primair doel achter de samenwerking is dat we onze gezamenlijke commerciële slagkracht vergroten, bijvoorbeeld doordat we in het buiten­ land sneller voet aan de grond krijgen. We merken ook dat we met opdrachtgevers al in een vroeg stadium om tafel komen te zitten om mee te denken, als een soort crea­tieve denktank voor overheden, multinationals en andere organisaties die iets willen met serious games. Denk bijvoorbeeld aan een groot maatschappelijk probleem als obesitas; het zou fantas­ tisch om dat met de G4 op te pakken en de beste mensen en ideeën uit de vier clubs bij elkaar te brengen.” De G4-bedijven werken al samen aan de ontwikkeling van producten die voor meerdere opdrachtgevers interessant zijn, zoals training voor salesmensen, het leren van procedures voor medisch per­ soneel of leerstof voor studenten elektrotechniek.

18

Obstakels De overgang naar een businessmodel dat draait om herbruik­ bare game-formats gaat gepaard met de nodige obstakels. Een aantal daarvan is kenmerkend voor de creatieve sector. “Klanten huren ons in omdat ze van ons nieuwe, originele oplossingen verwachten. Als we dingen proberen te ver­ kopen die we al op de plank hebben liggen dan vinden ze ons ineens niet interessant meer”, schetst Bas het dilemma. Bovendien: “Mensen gaan niet in die sector werken om rijk te worden”, zegt Van Reijen. “Ze worden vooral gedreven door de wil om creatief te zijn en met mooie nieuwe oplossingen te

komen die echt impact hebben. De beste developers begin­ nen liever voor zichzelf om weer creatief te kunnen zijn dan dat ze werken aan variaties op bestaande ideeën.” Een ander obstakel wordt gevormd doordat het soms niet eenvoudig is creatief werk te claimen en te beschermen als intellectueel eigendom. “Het grote probleem is dat ik game-formats die we ontwikkelen niet kan beschermen”, zegt Michaël Bas. “Aan sommige games op de markt kun je duidelijk zien dat de ontwerpers ervan heel goed naar onze formats hebben gekeken en dat ze onze ideeën goed vonden. Dat is hun goed recht, wij laten ons ook inspireren door anderen. Maar game formats blijven in wezen ideeën, en zolang anderen niet exact de uitwerking daarvan in beeld of de tekst overnemen zijn die niet beschermd. Ik snap nog niet waarom dat is, ik zou wel eens willen weten hoe tv-producenten precies een format als ‘The Voice’ vast kunnen leggen.” To-dolijst Aan de andere kant zegt Bas geen al te restrictieve bescher­ ming te willen. Dat past niet in de creatieve sector die gedijt bij een vrije uitwisseling van ideeën en waar de opensourcegedachte een groot goed is. “Het staat letterlijk op mijn to-dolijst om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons werk te beschermen op een manier die past bij onze sector. Bescherming is niet in de eerste plaats defensief bedoeld en moet anderen ook niet te veel belemmeren, maar moet wel zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen met creatief werk dat we eerder geproduceerd hebben.” Daarbij hebben ontwikkelaars van serious-game een voordeel: hun spellen zijn veel meer dan wat de gebruiker ziet. “Onder de motorkap vindt het echte werk plaats. ‘Juf in a box’ bijvoorbeeld gebruikt heel zware algoritmes om de schrijf­bewegingen te analyseren. Die bouwt een concurrent echt niet zo maar na, daarvan ben ik niet bang dat ze gejat worden.” Dat geldt ook voor een nieuwe game waaraan &ranj werkt, een spel dat mensen helpt van een verslaving af te komen. De game is gebaseerd op een therapie die volgens Bas een bewezen, significante effectiviteit heeft, maar ook het probleem dat ze verschrikkelijk saai is. Ideaal dus om in een serious game te verwerken. “Die combinatie is zo bijzonder, en draait ook om een bepaalde toepassing van techno­logie, daar kan iets uit komen dat misschien octrooi­ eerbaar is. En dan wordt het heel interessant! Want met een spel met een bewezen werkzaamheid tegen verslaving kunnen we echt over de hele wereld terecht.”

gastcolumn

foto: corbinow

Column

Al meer dan vier eeuwen jozias van aartsen, burgemeester van den haag

Den Haag is dé octrooistad van Nederland. Al sinds de eerste jaren van de Republiek verleenden de StatenGeneraal hier octrooien om de groei van de economie te bevorderen en productie­processen te beschermen. Een van de eersten die hier gebruik van maakte was Simon Stevin. In 1589, bij het aanbreken van de Gouden Eeuw, ontving hij een octrooi voor niet één maar negen uitvindingen tegelijk.

Den Haag en de directe omgeving gelden als hét kenniscentrum op het gebied van intellectueel eigendom. Dat is te danken aan de aanwezigheid van instanties als de bijna honderd jaar oude Vereenigde, het Europees Octrooibureau in Rijswijk, het Benelux-Bureau voor de Intellec­ tuele Eigendom en natuurlijk NLO. Dit alles sluit goed aan bij het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en recht, met alle aanwezige internationale organisaties en ngo’s én de daaromheen geweven infrastructuur van juridische kennis. De komende jaren willen we in Den Haag de reputatie van onze stad op het terrein van intellectueel eigendom verder versterken. Bijvoorbeeld door het scheppen van de juiste voorwaarden voor een nog betere samenwerk­ ing in deze sector. De gemeente zou graag met organisaties uit de regio, die zich met intellec­ tueel eigendom bezighouden, inventariseren

welke kennisvraagstukken er liggen en op welke manieren je van elkaars aanwezigheid in de regio kunt profiteren waar het om de uitwisseling van kennis gaat. Met de Universiteit Leiden worden de eer­st­­ ­e stappen gezet om te onderzoeken of en welk opleidingsaanbod rondom intellectueel eigendom mogelijk en wenselijk is en welke samenwerkingsrelaties hierbij van nut kunnen zijn. Daarnaast kan ik me goed voorstellen dat Den Haag in de toekomst onderdak biedt aan een lokale divisie van het Unified Patent Court. Daarover zal in de nabije toekomst een beslissing worden genomen. Last but not least: octrooien en andere soorten bescherming van intellectueel eigendom (zoals portretrecht, auteursrecht of merkenrecht) zijn ontzettend belangrijke aanjagers van innovatie. Innovatie die noodzakelijk is voor de Haagse, Nederlandse en Europese economie. Net als vier eeuwen geleden.

fortify zomer 2015

Ruim vier eeuwen later moet iedereen die een octrooi wil laten deponeren nog altijd in Den Haag zijn. Net als degene die meent dat iemand inbreuk maakt op zijn octrooi en daarover een juridische procedure wil beginnen: die zal ook naar Den Haag moeten komen. Want het is de

Haagse rechtbank die, als enige in Nederland, zulke zaken in behandeling kan nemen.

19

rondetafel

De waardering van Intellectueel Eigendom (IE) In een moderne economie zijn intellectuele eigendomsrechten van onschatbare waarde. Dat geldt in verschillende opzichten. De kost­ baarste merknaam op dit moment is die van Apple, met een nauwelijks te bevatten waarde van ruim $128 miljard.1 Voor andere bedrijven is de waarde van hun verschillende IE-rechten letterlijk onschatbaar: zij hebben nauwelijks inzicht in hoeveel deze op kunnen leveren. Een gesprek over het belang van een goede IE-waardering en de knelpunten daarbij.

de gespreksdeelnemers: rik blokland fortify zomer 2015

belastingadviseur Otterspeer, Haasnoot & Partners.

20

marlous stal-hilders

managing partner NLO Shieldmark en MT-lid NLO, merken- en modellengemachtigde.

hans bottema

partner NLO, Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Marlous Stal: “Mijn ervaring op basis van contacten met klanten is dat IE-rechten inderdaad heel lastig te waarderen zijn. We mogen denk ik stellen dat het waarderen daarvan in de Nederlandse context onderontwikkeld is. Toch zullen bedrijven een kosten-batenanalyse moeten maken van hun IE-rechten om te kunnen beslissen hoeveel ze willen besteden aan de bescherming ervan. Omdat er bijna altijd verschillende combinaties van beschermingsmaatregelen te maken zijn, is de vraag dan of een klant optimale be­ scherming wil, of kiest voor een suboptimale bescherming tegen lagere kosten. Die kosten-batenanalyse komt dus eigenlijk al in het eerste gesprek dat je met een klant hebt over hun nieuwe IE aan de orde. Het bepalen van de kosten is nog relatief gemakkelijk, de baten zijn veel lastiger te kwantificeren. Hoe bedrijven daarmee omgaan verschilt heel sterk: sommige bedrijven hebben al in een vroeg stadium heel precies voor ogen wat ze met hun IE-rechten willen gaan doen, andere veel minder.” Hans Bottema: “Ik denk ook dat Nederland en Europa als geheel op dit gebied achterlopen op de VS. Daar is IE-be­ scherming in het algemeen veel meer geïntegreerd in de bedrijfsvoering en in de mindset van ondernemers: claimen wat van jou is, is een van de eerste zaken die geregeld worden bij de start van een onderneming. Intellectual asset management is in de VS ook een veel breder begrip dan hier. Intellectuele-eigendomsrechten worden niet slechts als eigendom gezien, maar veel meer als een asset, als een productie­middel. Een octrooi is in die opvatting niet alleen een vorm van bescherming, maar ook een manier om technologie verhandelbaar te maken. Daarvoor is uiteraard een goede waardering van die octrooien vereist. Uitvinders of onder­nemers die zelf niet de middelen hebben om hun vindingen te commercialiseren, kunnen met hun octrooien bijvoorbeeld terecht bij gespecialiseerde partijen die daar­ voor kopers of licentienemers proberen te vinden. De keer­

rondetafel

Philips wordt op gebied van het waarderen van IE-portefeuilles gezien als een zeer vooruitstrevende onderneming. De afdeling Intellectual Property & Standards (IP&S) is binnen Philips een zelfstandige businessunit met een eigen winstverantwoordelijk­

Wat heeft die benadering [...] Philips opgeleverd? “[...] Het maakt om te beginnen duidelijk wat de winstbijdrage vanuit IE is en hoe die tot stand komt. Dat geeft bovendien de nodige steun vanuit de raad van bestuur en de business voor de IE-organisatie. Ten slotte geeft het inzicht in hoe we onze IE-portefeuille kunnen optimaliseren en de winstbijdrage kunnen maximaliseren.”

heid. Voor het NLO jubileumboek uit 2013 spraken we met Ruud Peters, destijds chief intellectual property officer van Philips. Enkele citaten uit dat interview: Hoe druk je de waarde van IE-rechten in harde cijfers uit? “[...] Er zijn heel goede modellen, die we deels zelf ontwikkeld hebben, om die IE-rechten te waarderen. Wij zijn daarmee redelijk uniek in onze aanpak. Tegelijkertijd zie ik geen reden waarom ons model niet voor elk ander bedrijf ook zou kunnen werken; er is geen principieel verschil tussen wat IE doet voor Philips of voor andere bedrijven. Je moet er alleen wel iets voor doen om die waarde vast te stellen. Dat kost tien jaar waarin je feitelijk alle aspecten van je business anders moet organiseren, maar het kan wel. Als je dat niet kunt, hoe kun je dan ooit vaststellen dat je met de goede dingen bezig bent?”

zijde van die praktijk is het bestaan van ‘patent trolls’, maar overall draagt een goede waardering van IE-rechten naar mijn overtuiging toch bij aan het bevorderen van innovatie en economische groei.”

komen uiteindelijk neer op het uitspreken van een oordeel over de toekomst die per definitie onzeker en veranderlijk is.” Hans Bottema: “Precies. Het fundamentele probleem bij IE-rechten daarbij is dat deze in hun aard uniek zijn. Boven­ dien kunnen technologische ontwikkelingen en voorkeuren van consumenten tegenwoordig zo snel en drastisch ver­ anderen, dat een groot deel van wat je nu aan rechten hebt over vijf jaar irrelevant kan blijken te zijn. De waardering van IE-rechten kan daarmee dus ook drastisch veranderen, en dat maakt ze lastig te objectiveren.”

1

Brand Finance - ‘Global 500 2015, The annual report on the world’s most valuable global brands’, februari 2015.

fortify zomer 2015

Rik Blokland: “De knelpunten bij het waarderen van IE­ rechten zitten niet zozeer in de methodes voor waarde­ bepaling. De modellen die daarvoor gebruikt worden zijn algemeen bekend en aanvaard. De crux zit hem in de input die je voor die modellen nodig hebt: wat zijn de toekomstige opbrengsten uit octrooien en uit andere IE-rechten? Waar­ deringen zijn dus allerminst een exacte wetenschap, maar

Wat beschouwt u als de grootste tekortkoming in de huidige IE-praktijk? “[De IE-wereld] is over het algemeen niet in staat duidelijk te maken wat de economische bijdrage van het IE-systeem aan de samenleving is. Dat voert terug op mijn eerdere opmerking over het waarderen van IE-rechten. Als je als IE-organisatie niet je bijdrage aan de winst, en daarmee aan economische activiteit, aan investeringen en werkgelegenheid duidelijk kunt maken, dan heb je een moeilijk verhaal. En als je intern de waarde van IE-rechten al niet kunt vaststellen, dan kun je dat ook niet naar de buitenwereld. Als je bedrijven daar naar vraagt hoor je vaak iets in de trant van: wij hebben een grote IE-portefeuille met mooie patenten en die zijn van groot strategisch belang. So what, zeg ik dan. Onze economie is gestoeld op het principe van bedrijven die winst maken; als je je bijdrage daaraan niet duidelijk kunt maken roep je twijfel over jezelf af.”

21

Rik Blokland: “Dat is een van de redenen waarom je zelden een IE-portefeuille als een immaterieel activum op een balans ziet staan. Over die rapportage in de jaarstukken hebben we wel eens discussie met onze klanten. Veelal worden ontwikkelkosten direct als kosten in de winst- en verliesrekening opgenomen en niet geactiveerd. Bedrijven doen of mogen dat niet omdat de opbrengsten te onzeker zijn. Terwijl je om gebruik te kunnen maken van het fiscale voordeel dat de innovatiebox biedt, toch een immaterieel activum nodig is. Gelukkig hoeft zo’n activum volgens de fiscale regels niet per se op de balans te worden opge­ nomen, maar in dat geval verbetert wel de bewijspositie ten aanzien van de aanwezigheid van een immaterieel activum.” De Nederlandse ‘innovatiebox’ is een fiscale maatregel bedoeld om innovatie door bedrijven te stimuleren. Grofweg geldt dat bedrijfswinst die voortvloeit uit innova­ tieve activiteiten wordt belast tegen slechts 5%, terwijl over ‘gewone winst’ in de regel een vennootschapsbelasting van 25% wordt geheven. Bij het gebruik van de innovatiebox komt ook een waarderingsvraagstuk aan de orde: hoe wordt in de praktijk bepaald welke inkomsten voortvloeien uit innovatieve activiteiten?

fortify zomer 2015

Rik Blokland: “Om te bepalen welk deel van hun inkomsten te alloceren is aan de innovatiebox, moeten bedrijven begin­ nen bij de basis: welke octrooien hebben we, welke R&Dactiviteiten hebben we in het verleden verricht en welke IE-rechten vloeien hieruit voort. Vervolgens is de vraag welke inkomsten aan die IE-rechten te matchen zijn. De methode die daarbij vaak wordt gebruikt is de afpelmethode: wat rest­ eert er aan inkomsten nadat alle andere productiefactoren of functies als sales of marketing zijn beloond? De waarde van innovatieve activiteiten wordt dus niet rechtstreeks bepaald, maar vormt een soort restpost, een residu. Dat illustreert opnieuw hoe lastig innovatie - en in het verlengde daarvan IE-rechten - te waarderen zijn. Boven­ dien moet opgemerkt worden dat de Europese en inter­ nationale ontwikkelingen een verhoogde aandacht vragen voor waardering van IE-rechten en de daaraan te alloceren inkomsten. Dit vraagt een proactieve aanpak voor bedrijven ten aanzien van dit vraagstuk.”

22

De Europese Commissie publiceerde eind 2013 een rapport2 over de knelpunten bij de waardering van IE-rechten op een aantal specifieke gebieden: het aantrekken van inves­ teringen en financieringen, het procederen en vaststellen van schadevergoedingen bij inbreuk, en de accountingregels

en de financiële rapportage. Met betrekking tot dat laatste punt constateert de Commissie dat een belangrijk deel van de door bedrijven intern gegenereerde IE niet geactiveerd wordt op de balans, waardoor (potentiële) investeerders in die bedrijven niet beschikken over alle informatie die relevant is voor dat bedrijf. De aanbeveling is daarom de financiële rappor­tage aan te vullen met een ‘management report’ over immateriële activa en IE, zodat de trans­ parantie over de waarde van de IE-portefeuille toeneemt en de informatie­voorziening aan financiers, investeerders en andere stakeholders wordt versterkt. Marlous Stal: “Meer dan de andere aanbevelingen uit het raport vind ik dit een waardevol voorstel. Wellicht dat het bedrijven aan kan zetten op een systematische manier na te denken over de waarde van hun IE-rechten en hoe die waarde benut kan worden. Bedrijven die het water aan de lippen staat zie je soms wel hun IE-portefeuille in onderpand geven voor nieuwe bankfinanciering, maar dat gebeurt dus vanuit een heel negatieve drijfveer. Ik ken nauwelijks voorbeelden van bedrijven die onder normale omstandigheden finan­ ciering aan weten te trekken op basis van hun IE-portefeuille. Ik kan me voorstellen dat dat gemakkelijker wordt op het moment dat bedrijven gewend zijn om over de waarde van hun IE te rapporteren.” Hans Bottema: “Ik denk niet dat een dergelijke rapportage verplicht moet zijn, het gaat al gauw over zaken die bedrijven liever vertrouwelijk willen houden. Maar voor bedrijven die dat willen zou het inderdaad, ongeveer zoals een pro­spectus bij een beursgang, een solide basis voor het aantrekken van financiering kunnen zijn. Misschien is het wenselijk om tot standaard rapportageformats te komen. Daarin zou niet alleen de economische verwachtingswaarde van een IE-portefeuille worden belicht, maar ook de technischjuridische kwaliteit ervan: hoe staat het met de soliditeit, de handhaafbaarheid, de geografische dekking et cetera van de verschillende IE-rechten?”

2

European Commission, Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation , 29th November 2013.

fortify zomer 2015

Rik Blokland: “Helemaal mee eens. Bij de waardering bij overnames gaat het vooral ook om inzicht te krijgen in de mensen en het businessmodel achter de cijfers. De infor­ matie daarover ontbreekt juist vaak, terwijl dat voor banken en investeerders cruciaal is om boven tafel te krijgen. Dat geldt zeker ook bij IE: bedrijven hebben de juiste mensen en organisatie nodig om hun IE-rechten te gelde te kunnen maken. Transparantie daarover kan helpen de waarde van een IE-portefeuille te vergroten.”

23

fortify zomer 2015

jong talent

24

Een interview met Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp, de onder­nemers achter een baggerfabriek in transitie.

jong talent

netics

The Innovation Engineers De technologie is nog nieuw, de toepassingen zijn legio, en het marktgebied beslaat praktisch de halve wereld: overal waar mensen in de buurt van stromend water wonen kan bouwen met bagger een duurzaam en goedkoper alternatief zijn voor conventionele civieltechnische constructies. En er is nog maar één bedrijf ter wereld dat er dagelijks mee bezig is: NETICS uit Alblasserdam. De beide oprichters staan voor de vraag hoe de groei beheerst te houden, en hoe hun unieke kennis het best te gelde te maken. Je ziet het af en toe bij tweelingen of bij echtparen die al dertig jaar getrouwd zijn. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp, de beide oprichters van ingenieursbureau NETICS uit Alblasser­ dam, hebben het ook. De een vult naadloos de gedachten en zinnen van de ander aan, waarna de eerste de verhaallijn weer oppakt en ongestoord voortzet. Gedurende het interview is er niet één moment waarop er een verschil van opvatting tussen beiden blijkt. Soms denkt de een terug aan een gesprek van drie weken geleden waarop nog actie ondernomen moest worden, precies als de ander net de telefoon heeft gepakt om dat te regelen. “Het lijkt misschien heel toevallig, maar dat soort dingen gebeurt regelmatig.”

Een van de drijfveren voor Besseling en Ekkelenkamp om in 2010 met BESEKK te beginnen is hun onvrede over de manier van werken binnen traditionele ingenieurs­bureaus. Besseling: “Die werken meestal volgens het principe van uurtje-factuurtje, en projecten worden vaak zo uitgeknepen dat er standaard gegrepen wordt naar conventionele oplossingen en er nauwelijks ruimte is om nieuwe dingen te ontwikkelen.” Ekkelenkamp: “Wij wilden het anders doen. Wij wilden ons per se richten op in­no­va­ties. Nu zeggen we: wij doen wat ingenieurs­bureaus eigenlijk zouden moeten doen, namelijk de tijd nemen voor het bedenken van de beste oplossingen, ook als die niet-standaard en daardoor ingenieus zijn.” De gedachte is ook dat juist met innovaties veel winst te behalen valt. In de praktijk, en in

fortify zomer 2015

Besseling en Ekkelenkamp zijn tweeling noch echtpaar. Ze ont­­moeten elkaar een kleine tien jaar geleden als ze samen onderzoek doen naar het bouwen van een slimme waterkering met baggerspecie, Besseling namens ingenieursbureau Ar­ca­d­i­s en Ekkelenkamp als student Civiele Techniek aan de TU Delft. In de avonduren smeden ze plannen om ooit samen een on­ der­neming te beginnen. “We zagen direct dat onze formule werkt. We gaan altijd uit van wat we zelf leuk vinden en graag doen: iedere dag kennis ontwikkelen, zowel qua vakkennis als persoonlijk. En wat ook heel belangrijk is, is dat we hetzelfde arbeidsethos hebben. Bovendien vullen we elkaar goed aan.” Ekkelenkamp is theoretisch het best onderlegd van de twee en sterk in het aanbrengen van structuur, generalist Besseling is pragmatisch en vooral sterk in netwerken en creativiteit. Maar er is vooral veel overlap. De een: “We denken gewoon over veel dingen hetzelfde.” De ander: “Omdat we er samen in zijn gegroeid en alles samen mee hebben gemaakt.”

Een drone gekocht Hun huidige onderneming NETICS (subtitel: The Innovation Engineers) beginnen beiden in 2013, als duidelijk is geworden dat er scherpe keuzes nodig zijn. “Als je iets tot wasdom wilt laten komen, zul je daar al je tijd, je energie en in ons geval ook al je geld in moeten steken.” Vanaf de start draait alles wat NETICS doet daarom alleen nog maar om bouwen met bagger. Bagger wordt gebruikt als grondstof of bouwelement voor de aanleg van dammen, dijken, kademuren, beschoei­ing­ en, golfbrekers, natuurvriendelijke oevers en tal van andere toepassingen. Dat is bij BESEKK, het eerste bedrijf van beiden, nog heel anders. “Toen deden we echt alles: ondergrondse opslag, groene daken, infrastructuur, stabilisatie van stranden, als het maar innovatief was in de civiele techniek. We hebben zelfs ooit een drone gekocht voor de inspectie van constructies en landschappen vanuit de lucht.”

25

jong talent

weerwil misschien van zijn imago, is de Nederlandse civiel­technische sector volgens Besseling en Ekkelenkamp namelijk helemaal niet zo vooruitstrevend. “Je hoeft maar met een ander idee te komen en je bent al innovatief. Waar wij tegenaan liepen is dat we zo innovatief wilden zijn dat de markt ons niet meer begreep. ‘Wij vragen iets concreets en jullie denken veel verder door dan de bedoeling is’, krijg je dan als reactie.” The sky is the limit En hoewel BESEKK in korte tijd sterk groeit, is duidelijk dat het roer om moet. De oprichters besteden te veel van hun tijd aan managementzaken en komen nog te weinig toe aan de in­ houd van hun vak. De ingenieurs moeten hun draai weer zien te vinden willen terug naar hun roots. “We hebben heel goed gekeken naar hoe we ons kunnen onderscheiden, en naar wat de toekomst heeft, duurzaam is. Met NETICS hebben we echt een niche gevonden, er is geen ander ingenieursbureau in de wereld dat zich volledig bezighoudt met bouwen met bagger. Bovendien omvat ons marktgebied in principe alle rivierdelta’s ter wereld. Daarin woont zo’n groot deel van de wereldbevolking, wat dat betreft is the sky the limit.”

fortify zomer 2015

De grote baggeraars in de wereld houden zich bezig veelal met het verplaatsen van zand, bijvoorbeeld bij de aanleg van havens en kanalen, windparken op zee of een serie eilanden voor de kust van Dubai. NETICS houdt zich echter bezig met baggerspecie of dunne slib, de modder die zich afzet op de bodem van rivieren en die regelmatig verwijderd moet worden om de waterafvoer en de waterkwaliteit op peil te houden en om rivieren toegankelijk te houden voor de scheepvaart. “De traditionele keten bestaat nog steeds uit baggeren, ontwateren, afvoeren en storten. Wij doorbreken dat, wij kijken hoe we bagger functioneel kunnen toepassen als grondstof of bouwelement, bij voorkeur ter plekke.”

26

Een reusachtige worst Het idee om te gaan bouwen met bagger borduurt voort op een techniek die al tientallen jaren wordt gebruikt om zand te ontwateren. Daarbij vult het zand een fijnmazig kunststof omhulsel, als een reusachtige worst, waaraan het water onttrokken wordt. Een jaar of vijftien geleden werden er voor het eerst experimenten gedaan om met deze zogeheten geotextiele tubes ook bagger te ontwateren. “Het principe blijft hetzelfde, de uitvoering is alleen veel complexer. Bagger blijft een suspensie, je moet additieven als een vlokmiddel toevoegen om de vaste deeltjes te laten samen­­­klinken en alsnog te laten bezinken.” Gebruikelijk is nog steeds dat de huls daarna wordt opengesneden en weggegooid en dat de inmiddels ingedroogde inhoud wordt afgevoerd. Dat kan slimmer en duurzamer, en Besseling en Ekkelenkamp bedachten de Baggertube®: “In 2006 hebben

wij het principe bedacht om de bagger erin te laten zitten om er dijken mee te gaan bouwen. Dat heeft ons destijds veel aandacht en prijzen opgeleverd en is nog steeds de basis van wat we vandaag de dag doen.”

‘De NETICS-oplossing blijkt ongeveer een factor tien goedkoper dan de conventionele damconstructies’ Zettings- en zakkingsprocessen Dat bouwen met baggertubes is allesbehalve een kwestie van het domweg neerleggen of stapelen van worsten vol bagger. “In 50 jaar is er nooit gerekend aan dit soort tubes, gevuld met baggerspecie, als constructie-element. Om ermee te kunnen bouwen zul je moeten snappen hoe zet­ tings- en zakkingsprocessen verlopen en hoe de tubes zich exact gedragen onder uiteenlopende belastingen. Daarin zit een deel van de unieke kennis die wij meebrengen. Wij hebben hier zelf modellen voor ontwikkeld, kunnen simulaties maken, en we publiceren zelfs in wetenschap­ pelijke tijdschriften over dit onderwerp.” Besseling en Ekkelenkamp noemen het Salhouse Broad project in het Engelse Norfolk als een van de hoogtepunten in hun oeuvre van bouwwerken met bagger. De oever van de rivier de Bure dreigde het te begeven waardoor het ecosysteem in de achterliggende plassen ingrijpend zou veranderen en er een groot gebied voor recreatie verloren zou gaan. Verschillende aannemers hebben dan al plannen ingediend om een zware dam te bouwen met keien en ander zwaar materiaal. NETICS komt met een heel ander idee. “Wij hebben een evenwichts­ constructie gebouwd van baggertubes met een totale lengte van 170 meter een doorsnee van ongeveer 6 meter die rusten op de zachtere ondergrond. Daarvoor hoefden we maar een deel van het baggerslib te verwijderen, en bespaarden we geld doordat we met lokaal aanwezig bouwmateriaal werken en geen afvoer- en stortkosten hebben. Bovendien hebben we de tubes op een heel innovatieve wijze gevuld, zonder dat daarbij duur vlokmiddel nodig was.” De NETICS-oplossing blijkt ongeveer een factor tien goedkoper dan de conven­ tionele damconstructies. In Nederland is een stuk oever van de ringvaart rond de Haarlemmermeerpolder versterkt met baggertubes, “de meest hoogwaardige toepassing van baggertubes tot nu toe.” Daarbij is voldaan aan de uiteenlopende eisen en wensen van de betrokken instanties - provincie, gemeenten, waterschap,

jong talent

Landschap Noord-Holland - iets wat voorheen stuitte op een gebrek aan financiële middelen. “Het mooie hierbij is dat alle partijen bij elkaar zijn gekomen dankzij de integrale businesscase die wij voor het project hebben gemaakt. De besparingen die dankzij onze technologie mogelijk zijn, zijn deels gereserveerd om de constructie en het achter­ liggende natuurgebied tien jaar lang te kunnen beheren.”

lijken heel simpel, maar de achterliggende technologie is behoorlijk sophisticated, wil Hugo Ekkelenkamp maar zeggen. “Daarom is het ook belangrijk een vinding als GEOWALL® te patenteren. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat aannemers er zelf één gaan bouwen zonder precies te weten hoe dat moet.” De reputatieschade die daaruit kan ontstaan is een van de reden om vinding en merknaam te beschermen.

Transformatie van een baggerfabriek NETICS mag dan onderscheidend zijn vanwege de buiten­ gewoon vernuftige en innovatieve constructies die het ont­werpt, zijn verdienmodel is daarmee nog niet anders dan dat van het traditionele ingenieursbureau, het aloude ‘uurtje-factuurtje’ dus. Dat verdienmodel gaat echter ook op de schop. “We zijn met een transformatie van NETICS bezig. NETICS is in feite een baggerfabriek: er gaat bagger in en er komt een product uit. Alleen gebeurt dat nu nog vooral op papier, bijvoorbeeld in de vorm van een constructie­ berekening. Straks willen we vooral ook onze eigen techno­ logie en producten gaan verkopen. Dat is echt een heel andere aanpak in onze branche.”

Een andere reden voert terug op de eerder genoemde trans­ formatie waarin NETICS zich bevindt. “We onderzoeken hoe we een product als de GEOWALL® het best in de markt kun­ nen zetten. Willen we alles binnenshuis houden en NETICS helemaal uitbouwen als producent van GEOWALL®s? Of is het beter het product in licentie te geven aan grotere aannemers zodat wij ons kunnen blijven richten op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen? In dat geval is een patent essentieel om je inkomsten veilig te stellen.” Bovendien vergroten intellec­ tuele eigendommen de waarde van het bedrijf, weet NETICS uit eigen ervaring nadat het eerder een patent op het gebied van het ontwateren van baggerspecie verkocht. “Ingenieurs­ bureaus zijn normaal gesproken niet veel waard, alle waarde zit in de mensen. Octrooien zijn een goede manier om alle tijd die je steekt in het ontwikkelen van kennis en producten te gelde te maken.”

De transformatie stoelt voor een belangrijk deel op het bruine, steenachtige blok materiaal vol vezels dat ‘the innovation engineers’ bij aanvang van het interview op tafel hebben gelegd. Het is een stukje GEOWALL®, de inmiddels gepatenteerde vinding waarin bagger wordt samengeperst tot een waterbestendige muur. En waar betonnen muren vaak gewapend worden met staal, ontleent een GEOWALL® een deel van zijn sterkte aan toevoegingen als vlas- of hennep­­­vezels. Een van de eerste toepassingen die NE­TICS samen met TNO voor zijn GEOWALL® heeft ontwikkeld, is een duurzamer en goedkoper alternatief voor de nu veelal hardhouten beschoeiingen die worden gebruikt als oeverbescher­ming. Daarbij wordt de opgegraven bagger­ specie of grond ter plekke in een bekisting gestort en vervol­ gens inclusief de vereiste toevoegingen samengeperst tot bouwelement. NETICS staat aan de vooravond van de eerste pilotprojecten in Nederland en Engeland waarin de nieuwe vinding daadwerkelijk wordt toegepast.

En wat nu als er morgen een niet te weigeren overnamebod van zo’n grote partner op tafel komt? Natuurlijk zou zo’n bod serieus in overweging worden genomen, antwoorden beiden. “Maar”, voegt Besseling toe: “we zijn wel echte ondernemers. Wij worden natuurlijk geen manager bij een groot ingenieurs­ bureau.” Ekkelenkamp: “Nee, dat gaat niet gebeuren.”

fortify zomer 2015

Receptenboek Het gebruik van lokaal opgegraven bagger is niet alleen praktisch, goedkoop en milieuvriendelijk, er kleeft ook een potentieel nadeel aan: de samenstelling en de kwaliteit van de grondstof verschilt van project tot project. “Ons vernuft zit in het feit dat we inmiddels precies weten wanneer we welke stabilisatiemethode moeten toepassen. We hebben als het ware een heel receptenboek ontwikkeld voor bagger met uiteenlopende karakteristieken: zo veel water eruit, zo veel van deze additieven toevoegen, zo veel perskracht gebruiken.” De toepassingen van bagger als bouwelement

Hypothetische secenario’s NETICS is inmiddels benaderd vanuit tal van landen waar bouwen met bagger een oplossing kan zijn; de eerste contacten in onder meer India, China, Indonesië, Vietnam, Suriname en Turkije zijn gelegd. Eldert Besseling herhaalt het nog maar eens: the sky is the limit voor bouwen met bagger. Als belang­ rijke uitdaging voor NETICS - inmiddels zeven ingenieurs sterk noemt hij dan ook het beheersen van de groei en zorgen dat het bedrijf niet ten onder gaat aan zijn eigen succes. Maar wat in het hypothetische scenario waarin NETICS gevraagd wordt direct te beginnen met de aanleg van 1000 kilometer GEOWALL® in China? Besseling en Ekkelenkamp deinzen nauwelijks terug bij het idee. “Dat moeten we dan gewoon snel kunnen organiseren, het is doodzonde om dat soort kansen niet te grijpen. We zijn nu met een verkenningstocht bezig om te kijken hoe we NETICS moeten opschalen. Daarbij zijn we ook in gesprek met grotere partijen waarmee we gezamenlijk kunnen versnellen.”

27

actueel

Klant­ tevredenheid hoog in het vaandel



Herkomst en merken auteur: bart ten doeschate

Een merk moet voldoende onderscheidend vermogen hebben en mag daarom niet be­ schrijvend zijn. Ook termen die kunnen worden beschouwd als een verwijzing naar fortify zomer 2015

de herkomst van de betreffende producten

28

komen daarom niet voor bescherming in aanmerking.

In het kader van de voortdurende wens van NLO en NLO Shieldmark de dienstverlening te blijven verbeteren hebben wij in het najaar van 2014 een eerste klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Wij bedanken via deze weg onze klanten voor de positieve feedback en waardevolle input. Wij hopen een nog hogere respons te mogen ontvangen op het volgende onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels intern geëvalueerd en NLO is begonnen met het bestendigen en verfijnen van onze dienstverlening. De handvatten die de resultaten ons geven bij het verder ontwikkelen van de samenwerking met onze klanten zijn zeer waardevol want: een optimale samenwerking leidt tot het beste resultaat.

Monaco®? In deze context liep een merkaanvrage voor het woordmerk MONACO tegen bezwaren aan van de Europese merkenautoriteit ‘OHIM’. De merkaanvrage werd gedeeltelijk geweigerd, vanwege de beschrijvendheid van het teken voor onder meer drukwerk, transport- en reisdiensten, sportieve activiteiten en tijdelijke huisvesting. Het EUGerecht is het hiermee eens; er zou een verband kunnen bestaan tussen de waren en diensten en Monaco.   Combinatie In een vergelijkbare zaak, echter, heeft het Hof van Beroep in Brussel geoordeeld dat het merk PARIS LONDRES niet beschrijvend is, voor kleding. Hoewel zowel Parijs als Londen beroemde modesteden zijn, moet de totaalindruk van het merk – dat een combinatie is van beide steden – worden beoordeeld en niet de individuele elementen. Bij het ontwikkelen van een merk, waarin een geografische naam voorkomt, is het van belang om na te gaan of er geen verband kan bestaan tussen deze benaming en de producten of diensten waarvoor het merk wordt geregistreerd.

Lees het volledige artikel op http://www.nloshieldmark.nl/nl/nieuws_en_publicaties/nieuws_ viewer/633/Herkomst-en-merken

topical

Merkdepots te kwader trouw auteur: daan wijnnobel

Personalia

NLO heeft de afgelopen maanden een aantal octrooigemachtigden welkom mogen heten. Wij introduceren ze graag onderstaand. Stijn van Dongen Moleculaire levenswetenschappen, ETH Zürich. Gepromoveerd in de organische chemie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen). Voorheen o.a. Postdoctoraal onderzoeker aan de École Normale Supérieure en het Institut Curie in Parijs. Fei Pei Technische Natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen. Specialisaties nanotechnologie en materiaalkunde. Via promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft bijgedragen aan het ontwikkelen van de eerste kwantumcomputer ter wereld en de ontdekking van de Majorana-deeltjes. Bart Postmus Technische natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen. Afstudeeronderzoek op het gebied van bacteriële adhesie aan Yale University (VS). Doctorsgraad in de (fysische) chemie, Universiteit van Wageningen. Verrichtte experimenteel en theoretisch onderzoek naar het adsorptiegedrag van surfactants en poly­ meren vanuit waterige mengsels. Glenn Vinck MSc in kernfysica, Katholieke Universiteit Leuven (België). Gespecialiseerd in natuurwetenschappen, software en mechanica.

Het uitgangspunt van het Europese systeem van merkenrecht is dat degene die als eerste met succes een merkregistratie verricht, hiervan de exclusieve houder wordt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus. Maar wat gebeurt er als een merk door twee of meer ondernemingen in samenwerkingsverband wordt gebruikt? En, belangrijker, wat gebeurt er met het merkrecht op het moment dat deze samenwerking wordt beëindigd zonder hier duidelijke afspraken over te maken?

Theoretische natuurkunde, Universiteit Leiden. Afstudeeronderwerpen: magnetische en optische resonantie. Specifieke expertise o.a. op het gebied van computer- en communicatiesystemen, elektromagnetische en elektromechanische technieken, medische fysica en ultrageluid. Willemijn Gommans NLO is trots mede te delen dat Willemijn Gommans haar opleidingstraject met succes heeft afgesloten en per 1 april 2015 is ingeschreven als Nederlands Octrooigemachtigde.

fortify zomer 2015

Lees het volledige artikel op http://www.nloshieldmark.nl/nl/nieuws_en_publicaties/nieuws_ viewer/632/Merkdepots-te-kwader-trouw

Niels Zelders

29

30

fortify zomer 2015

over de grens

NLO onderhoudt relaties met honderden IE –kantoren over de gehele wereld. Wij waarderen deze contacten en koesteren de momenten dat wij onze collega’s ontmoeten tijdens congressen en opleidingen. In deze rubriek komen IE-professionals van buitenlandse kantoren aan het woord en delen hun kennis en inzichten met u.

Octrooieren van DNA in de Verenigde Staten: de huidige stand van zaken In juni 2013 oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in een zeer belangrijk besluit unaniem dat menselijke genen niet kunnen worden ge­octrooieerd. De zaak betrof octrooien van Myriad Genetics voor BRCA1&2 genen, specifieke mutaties in die genen verhogen de kans op kanker. Het vonnis van het Hof maakte hierbij een einde aan de lange praktijk van octrooieerbaar­

& Koenig in Philadelphia, zijn visie op de huidige status van octrooieerbaarheid van DNA in de VS met ons te delen.

fortify zomer 2015

heid van DNA. Wij vroegen dr. Douglas J. Bucklin, octrooigemachtigde bij Volpe

31

over de grens

Douglas J. Bucklin, Ph. D. Patent Attorney at

fortify zomer 2015

Volpe & Koenig in Philadelphia

Wat zijn de juridische gevolgen van de beslissing van het Hooggerechtshof met betrekking tot de zaak Myriad? “DNA geïsoleerd uit haar natuurlijk omgeving was meer dan dertig jaar octrooieerbaar in de Verenigde Staten. In dit opzicht heeft de beslissing van het Hof het land­schap dramatisch veranderd: geïsoleerd DNA kan niet meer worden geoctrooi­eerd. Het Hof is echter duidelijk: om een samenstel­ ling met betrekking tot DNA te octrooieren kan een octrooi­ aanvrager zich nog slechts beroepen op claims voor synthe­ tisch DNA, DNA, gemaakt in een laboratorium, met een sequentie die afwijkt van hetgeen dat in de natuur voorkomt. Daarbij heeft het Hooggerechtshof haar mening expliciet tot ‘geïsoleerd’ DNA ingeperkt. Echter, een aanvullende richtlijn afgegeven door het USPTO (Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten) wat betreft hoe het Myriad besluit en een eerder besluit in de zaak Mayo v. Prometheus moet worden geïnterpreteerd, heeft de reikwijdte van het vonnis van het Hof naar elk willekeurig natuurlijk product uitgebreid. Voor octrooiaanvragers met diagnostische of andere typen uitvindingen gerelateerd aan natuurlijk producten is dit een enorme verandering. Nu moet een product dat zij willen octrooieren te onderscheiden zijn van wat er in de natuur voorkomt en dit afwijkende product moet over een aantoon­ bare, duidelijk andere eigenschap beschikken. Een tweede USPTO-richtlijn van december 2014 refereert vooral naar het proces waar octrooi­-exami­ners van het USPTO zich aan moe­ ten houden, maar draagt weinig bij aan het inperken van het toepassingsbereik van de eerste richtlijn. In de praktijk zien bij het octrooi­bureau een aanzienlijke toename van afwijzingen van octrooi­eerbare onderwerpen.” In een recente blog1 stelde u een conceptontwerp op dat aanvragers konden gebruiken om een octrooi op DNA aan te vragen. Wat is de essentie van deze methode? “In onze blog hebben we een aantal verschillende strategieën besproken. Eén ging over de vraag hoe we de samenstelling zelf nog wel konden beschermen. Hierin richtten wij ons op een regel uit de Myriad-beslissing van het Hoog­gerechtshof waarin het Hof benadrukt dat zij niet de chemische natuur van het aangevraagde DNA in ogenschouw wilden nemen omdat in Myriads aanvraag niet werd gesproken in chemi­ sche termen. In plaats daarvan beschrijft Myriad het DNA aan de hand van zijn sequentie, dus zijn genetische informatie­ inhoud. Wij dachten dat er misschien een kleine kans aanwezig was om een DNA te claimen door uit te gaan van de chemische structuur van een geïsoleerd gen in plaats van zijn sequentie. Hierdoor konden we namelijk onnatuur­lijk geloka­ liseerde eindgroepen benadrukken op het geïso­leerde DNAsegment. Deze eindgroepen zouden kunnen worden gebruikt als posities om het DNA te functionaliseren. Dit soort functio­ nalisatie zou nooit mogelijk zijn in natuurlijk DNA, omdat het segment is ingebouwd in een groter stuk DNA. Maar met deze functionalisatie zou de chemische structuur een ‘aanzienlijk verschillende eigenschap hebben’ zoals het Hof vereist.” 1

32

http://vklaw.com/2014/08/dna-illegal-can-patent-anyway/

In dezelfde blog legt u uit: “Het Hof heeft vaak kritiek op ogenschijnlijke pogingen om door slimme tekstuele formu­ leringen de octrooiregels te ontduiken.” Hoe hoog schat u de kans op succes voor de door u voorgestelde ontwerp­ aanvraag in? “Ik denk dat we hierop een antwoord hebben gekregen bij een andere zaak van Myriad. Op 17 december 2014, in de zaak Myriad v. Ambry Genetics, zei het Federal Circuit Court of Appeals dat ‘de DNA structuur met een functie identiek aan dat gevonden in de natuur alleen octrooieerbaar zou kunnen zijn als een product indien het een unieke struc­ tuur heeft die anders is dan alles wat in de natuur wordt gevonden.’ Dus zelfs als het voorgestelde conceptaanvraag­ ontwerp een structureel verschil beschrijft dat ook daad­ werkelijk wordt gebruikt als een functionele groep voor ver­ dere modificaties, is dat niet genoeg volgens de zaak van het Federal Circuit. De ontwerpaanvraag heeft nu minder kans dan toen we de blog schreven. Ik zou zo’n soort aanvraag alleen aanbevelen bij een cliënt indien deze echt de uitspraak wil betwisten, in beroep wil gaan tegen afwijzingen en de grenzen wil verleggen.” U zei dat er een paar verschillende strategieën waren om met de USPTO richtlijnen om te gaan. Welke andere mogelijkheden staan nog open voor octrooiaanvragers die hun DNA-uitvindingen willen beschermen? “Een strategie zou kunnen zijn om de uitvindingsklasse te veranderen van samenstelling naar methodeaanvraag. Een methodeaanvraag die onlangs ontdekt DNA aanvoert, heeft denk ik meer kans om als gepatenteerd materiaal te worden beschouwd. Dat is omdat het Hof in de zaak Myriad heeft be­ weerd dat het mogelijk is dat de methodeclaims van Myriad nog steeds voor octrooibescherming in aanmerking zouden kunnen komen. Zulke claims zouden echter iets meer moe­ ten omvatten dan een abstract idee, zoals het vergelijken van het DNA van een patiënt met standaard DNA om te zien of er verschillen zijn die bijvoorbeeld zouden kunnen wijzen op een aanleg voor borstkanker. Het idee moet zo weinig mogelijk abstract zijn. Bijvoorbeeld het testen of een patiënt specifieke nieuwe mutaties heeft die u net hebt ontdekt. Dus een mogelijkheid voor octrooiaanvragers zou kunnen zijn om met een claim te beginnen die deze nieuwe mutaties be­schrijft en dan verdergaan met een aantal afhankelijke claims die iets extra’s noemen: het gebruik van een nieuwe reagens om diagnoses uit te kunnen voeren, of op deze diagnostiek gebaseerde nieuwe behandelingsmethoden die artsen zouden kunnen gebruiken.” Hoe lang zou het kunnen duren voordat de nieuwe on­ zeker­heid rond de octrooieerbaarheid van DNA en andere natuurlijke producten uit de weg zal zijn geruimd? “De regels van het Hooggerechtshof zijn slechts het begin van een nieuw tijdperk van rechtszaken waarin de nieuwe concepten met aanvullende besluiten verder zullen worden

over de grens

uitgewerkt. Het Federal Circuit Court of Appeals dat patentzaken behandelt afkomstig van de rechtbank staat erom bekend dat ze de scherpe randjes van de besluiten van het Hooggerechtshof wegnemen, deze op dusdanige wijze interpreteren dat ze minder star overkomen. We moeten nu afwachten wat het effect is op de zaken en het kan wel tien jaar of langer duren voordat alle nieuwe onduidelijkheden zullen zijn opgelost.”

‘Het kan wel tien jaar of langer duren voordat alle nieuwe onduidelijkheden zullen zijn opgelost.” Steeds werden de besluiten van het Hooggerechtshof alom geprezen als een overwinning van de patiënten, artsen en onderzoekers die de genetica van borstkanker onder­ zoeken. Welk effect heeft het besluit van het Hof en de daaruit volgende ontwikkelingen gehad op deze groepen? “De besluiten van het Hof maakten onderzoek naar BRCA1&2 mogelijk en openden de markt voor borstkanker­ screening. De opkomst van nieuwe concurrentie op deze markt heeft waarschijnlijk geleid tot lagere prijzen voor diagnostische testen en maakten het mogelijk dat vrouwen een onafhankelijke second opinion konden krijgen. Je moet je echter afvragen wat het effect is op toekomstige ontdek­ kingen van nieuwe diagnostiek, van nieuwe mutaties die een aanleg voor een bepaalde ziekte aantonen. Indien deze niet octrooieerbaar zijn, zullen ze dan zodra ze zijn ontdekt ge­ woon voor het publiek beschikbaar worden gesteld? En als dit eenmaal publiek domein is, zal er dan iemand bereid zijn om grote sommen geld te investeren om het te op de markt te brengen? Een interessant onderwerp met betrekking hiertoe is geïndividualiseerde geneeskunde, een benadering rond diagnostiek van individuele patiënten om vast te stel­ len hoe zij op een bepaalde behandelingsmethode reageren. Bedrijven op dit gebied zullen meer van hun werk geheim houden en meer ingewikkelde testen ontwikkelen die stap­ pen omvatten die niet standaard uit te voeren zijn. Dit leidt tot een extra barrière voor toegang tot nieuwe producten of bedrijven in de industrie. Dus, de directe voordelen van de uitspraken van het Hooggerechtshof zijn duidelijk en patiën­ tengroepen hebben gelijk om ze als een overwinning te zien in deze zaak, maar ik ben er niet zeker van dat op de lange termijn deze uitspraken zullen leiden tot betere diagnostiek of een betere geneeswijze.”

33

inzoomen

Brave New IP World Het unitair octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht staan op het punt werkelijkheid

te worden en de IE-wereld is druk bezig zich op de toekomst voor te bereiden. Maar wat houdt dit in? En welke invloed hebben deze voorbereidingen op het resultaat?

auteur: paul clarkson 1

In het VK en Ierland zijn barristers juristen die gespecialiseerd zijn in pleiten voor de rechter en meestal

mogen zij niet direct voor een cliënt procederen. Solicitors mogen procederen maar pleiten gewoonlijk niet voor de rechter.

Europa droomt al jaren van één enkel Europees octrooi. Na een lange reis vol omwegen vanaf het eerste concept in de jaren zestig van de vorige eeuw komt de kustlijn van deze nieuwe IE-wereld in zicht en kunnen de deelnemers zich serieus gaan voorbereiden op de uitdagingen die hen te wachten staan. Net zoals de eerste kolonisten, die in Am­erika arriveerden, weinig notie hadden van wat hen te wachten stond, kunnen ook de eigenaars van de rechten en de gevestigde beroepsbeoefenaren zich alleen maar een voorstelling maken van wat zij kunnen verwachten van de rechters en de markten in de nieuwe wereld. Maar we kun­ nen wel wat leren van deze vroege kolonisten die zich reali­ seerden dat hun succes afhankelijk was van hun vermogen zich aan te passen aan de nieuwe orde. De taal van de Iroquoi leren tijdens de lange overtocht zou waarschijnlijk nuttiger zijn geweest dan discussies voeren over de politiek in de Oude Wereld, die zij achter zich hadden gelaten. Hetzelfde geldt ook nu – degenen, die zich de benodigde vaardigheden eigen maken en allianties aangaan met de juiste partners, kunnen floreren in de nieuwe omgeving. Laten we niet vergeten dat meer concurrentie een hoofddoel is van de Europese Unie, en dat met de komst van het unitair octrooi alleen de sterksten mogen overleven.

fortify zomer 2015

De meeste aandacht is tot nu toe uitgegaan naar de houders van de octrooirechten. Hoe zullen zij op het nieuwe systeem reageren? Zullen zij er wel of niet voor kiezen, een unitair oc­ trooi of een bundel van nationale octrooien prefereren? Maar hoe staan de respectieve beroepsgroepen hier tegenover? De nationaal octrooigemachtigden, de Europees octrooi­ gemachtigden (EPA’s), advocaten, om niet te vergeten de rechters en de examiners van octrooiaanvragen bij de natio­ nale octrooibureaus en het Europees Octrooibureau (EOB).

34

Onder de oude orde werd de octrooipraktijk opgedeeld tussen verkrijging (opstellen en indienen van octrooiaan­ vragen, procedure vervolgen tot verlening), uitgevoerd door octrooigemachtigden, en handhaving (procesvoering en pleiten voor de rechter), uitgevoerd door advocaten. Beide groepen werden op nationaal niveau gereguleerd. Sinds de inwerkingtreding van het Europees Octrooiverdrag in 1973 is verkrijging een “Europese” aangelegenheid en is het aantal

EPA’s toegenomen tot meer dan 10.000. Ze mogen allemaal optreden voor het EOB, ongeacht hun land van oorsprong of residentie en bij opposities en in beroepszaken staan zij regelmatig tegenover elkaar. De meeste van hen zijn dubbel gekwalificeerd. Met hun nationale kwalificatie kunnen zij optreden voor hun nationaal octrooibureau en daarnaast hebben zij rechten om voor de rechter op te treden, welke per land zeer verschillend zijn. Tot op de dag van vandaag worden advocaten beperkt per jurisdictie en kunnen alleen advocaten, die in hun eigen land zijn toegelaten tot de balie, optreden op het gebied van het octrooirecht voor hun eigen nationale rechter. Alhoewel er tien keer zoveel Europese advocaten zijn als EPA’s, is pro­ cederen op het gebied van octrooirecht een zeer gespeciali­ seerde aangelegenheid, waarmee een handvol uitblinkers per land zich slechts bezighoudt. Er bestaan momenteel maar weinig fora waar advocaten uit verschillende landen het tegen elkaar opnemen. Onder de nieuwe orde zullen de beroepsgroepen wakker ge­ schud worden door de grotere concurrentie. Voor het Eenge­ maakt Octrooigerecht zullen advocaten uit alle jurisdicties tegen elkaar pleiten. Ook zullen ze met elkaar concurreren om nieuwe zaken. Aangezien handhaving een activiteit is waarbij grote belangen spelen, zullen advocaten die het goed doen, klanten uit Europa en de rest van de wereld aantrek­ ken die voorheen niet van hun diensten gebruik zouden hebben gemaakt. Dit is uiteraard goed nieuws voor bepaalde groepen. Ervaren Engelse barristers1 met hun uitgebreide ervaring voor de rechter en goede beheersing van het Engels (dat waarschijnlijk de voertaal van het gerecht wordt) hebben een grote voorsprong als zij leren zichzelf in het buiten­ land te verkopen. Duitse Rechtsanwälte, Franse avocats en Nederland­se advocaten zullen ook hoge ogen gooien, gezien hun ervaring en het feit dat een groot aantal zaken waarschijn­lijk in deze regio’s gevoerd zal worden. Advocaten afkomstig uit andere regio’s kunnen het moeilijk gaan krijgen om bij te blijven en zullen bij toekomstige schoonheids­ verkiezingen voor wie mag procederen een onaantrekkelijke kandidaat zijn, bij gebrek aan specifieke expertise, talen­ kennis of aantoonbare ervaring.

zoom in

voor hun rekening, net zoals barristers in het VK. Ook voor de rechter zullen advocaten en octrooigemachtigden hun eigen rol hebben. Bij procedures inzake nietigheid pleit de aan­ wezigheid van een technische rechter in het panel voor een pleidooi door een EPA, die gewend is de technische leden van de kamers en afdelingen van het EOB aan te spreken. Zolang geen van beiden onmisbaar is, zal het vermogen om als team op te treden een beslissende factor zijn voor het resultaat én de toekomstige samenwerking. Dit is in feite niets nieuws, aangezien onze collega’s aan de andere kant van de oceaan al eeuwenlang opereren als één beroepsgroep. Het is in ieder geval duidelijk dat de grotere concurrentie onder de nieuwe orde gunstig zal zijn voor talent. En terwijl de eerste bootjes te water gelaten worden om aan land te gaan, dient zich de vraag aan: welk talent moet er aan boord zijn?

fortify zomer 2015

Concurrentie van EPA’s, die een Europees certificaat van pleit­ bevoegdheid voor het Eengemaakt Octrooigerecht hebben verworven, zal de balans verder laten doorslaan. De recente raadpleging over de eisen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een dergelijk certificaat, heeft uitgebreid commentaar van alle kanten opgeleverd. De resultaten zijn waarschijnlijk binnenkort beschikbaar, maar nu al zijn er meer aanmeldingen, dan plaatsen, voor de beschikbare trainingen, omdat EPA’s de gebeurtenissen voor willen zijn. Vaak wanneer een proces dreigt, wordt eerst contact gelegd met een kantoor van octrooigemachtigden, waarbij de octrooigemachtigden vandaag de dag nog een coör­ dinerende rol vervullen, nl. het ondersteunen van de cliënt bij de keuze van een geschikte advocaat. Onder de nieuwe orde kunnen zij met hun bevoegdheid om te procederen langer betrokken blijven bij de procedurele aspecten van de zaak, en nemen advocaten misschien alleen maar pleidooi en advies

35

uitgelicht

fortify zomer 2015

Patent Landscaping

36

Patent landscaping geeft u waardevolle bedrijfsinformatie waardoor u meer te weten komt over de technologische sector waarin u zich beweegt. Wie zijn uw concur­ renten en welke strategieën volgen zij bij octrooiaanvragen? Welke innovatietrends doen zich voor in de markt?

De patent landscaping-analyses van NLO bieden inzicht, waardoor u uw octrooistrategie kunt vaststellen. Combineer het voordeel dat u heeft met uw NLO-octrooigemachtigde met onze ervaren, in-house zoekspecialisten. NLO biedt u heldere en zeer relevante rapportages die direct kijk geven op actuele octrooistrategieën binnen uw sector. Nadat u heeft bepaald wel pakket aan uw wensen voldoet, ontvangt u binnen 2 tot 5 weken uw octrooiinformatierapportage. NLO maakt gebruik van de gegevensbestanden van Patbase, Orbit en Thomson Innovation voor patent landscaping. Neem contact op met uw NLO-octrooigemachtige voor meer informatie.