Nr. 32 Rechtbank te s-gravenhage, 21 december 2007, Koninklijke. kennisneemt van het teken philip zal daar gegeven de onbetwiste

•

@com161x/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2009opmaak04 April 29, 2009 tijd: 9.9 uur

•

Operator: XYvision

1 1 9

NUMMER 4 c april 2009 c JAARGANG 77

I

N

H

O U

D

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 28 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juli 2008, Van Diepen e.a./Pronk Innovation Service e.a. (Pronk niet ontvankelijk in zijn reconventionele nietigheidsvordering; omdat Van Diepen de gelegenheid heeft gehad in de conclusie van antwoord in reconventie schriftelijk te reageren op de nietigheidsgronden van Pronk en advies van Octrooicentrum Nederland te zien is als nadere onderbouwing van de opgeworpen nietigheidsgronden, acht de rechtbank het in het onderhavige geval niet in strijd met de goede procesorde het advies van Octrooicentrum Nederland te betrekken bij haar beoordeling; wijziging van grondslag van eis in deze procedure volgens het versneld regime in strijd met de goede procesorde) (blz.121). 2 Merkenrecht Nr. 29 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 juni 2008, Solartube International/Atlas-Acomfa e.a. (teken ’Solar tube’ komt verwarringwekkend overeen met het merk Solatube; aan gedaagde (in conventie) komt geen beroep toe op ’generiek’ gebruik van het teken ’Solar tube’, reeds omdat haar handelwijze niet strookt met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; verbod strekt zich echter niet uit tot het gebruik in (de in dit geding beoordeelde) vergelijkende reclame; geen onrechtmatige vergelijkende reclame) (blz.131). Nr. 30 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 mei 2008, Acousticon/Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom (de woorden ’beter’ en ’horen’ zijn beide beschrijvend voor de diensten in kwestie; in het midden kan blijven of, aan de hand van het Europolis-arrest van het HvJEG, voor een beroep op inburgering, inburgering in het hele Nederlandstalige taalgebied van de Benelux vereist is, of dat ook inburgering in Nederland voldoende kan zijn, de geproduceerde bewijsstukken maken namelijk niet aannemelijk dat BETER HOREN als merk in relevante mate is ingeburgerd) (blz.136).

Nr. 31 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 15 april Ismael Akritiz/ Ayal Kaas (En-Ka is geen merkhouder en ook geen licentiehouder; de stelling dat En-Ka producten onder het merk verhandelt en dus belang bij het gevorderde verbod heeft, wordt verworpen; uitgaande van de geldigheid van gedaagdes oudere Duitse merkrecht is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het OHIM tot nietigverklaring niet zal overleven; art. 95 lid 1 ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventiele vordering tot vervallenof nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is) (blz.139). Nr. 32 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 december 2007, Koninklijke Philips Electronics/Adrie Kers e.a. (het publiek dat kennisneemt van het teken ’philip’ zal daar gegeven de onbetwiste bekendheid van het merk PHILIPS wel haast automatisch de letter ’s’ bij denken en in elk geval tussen merk en teken verband veronderstellen; de eerdere inbreuk op het merkrecht van Philips door gebruik van de domeinnaam/ het teken philips-design.nl vergroot het gevaar voor verwarring, in het bijzonder doordat Kers op zijn briefpapier nog het teken Philips Design is blijven gebruiken) (blz.141). Nr. 33 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 november 2007, Playhold/Mio Mio (Mio Mio bestrijdt niet dat het teken ’aquaplay’ in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren, en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven; Mio Mio voert voorts aan dat zij een geldige reden heeft om de domeinnaam te gebruiken omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold) (blz.143). Vervolg inhoud op pagina 120

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

•

@com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_inhoud4 April 10, 2009 tijd: 9.38 uur

1 2 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

•

Operator: XYvision

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 65 02, faxnummer (070) 398 65 30, e-mail: [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

3 Handelsnaamrecht Nr. 34 Rechtbank te Breda, 18 december 2007, Sport Direct Holding e.a./Sports Direct International (het woord sport is beschrijvend voor de waren die SD aanbiedt en het woord direct is beschrijvend voor de diensten die zij op haar website aanbiedt: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop van SD zonder inschakeling van een tussenpersoon; ofschoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toe zal nemen, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden ’SPORT’ en ’DIRECT’ niet gemonopoliseerd mogen worden) (blz.146). Nr. 35 Rechtbank te Amsterdam, 9 oktober 2007, MediLease/ Econocom Nederland (de omstandigheid dat de naam ’Medlease’ slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam ’Medi Lease’ maakt gevaar voor verwarring voldoende aannemelijk; voorts dient gewicht te worden toegekend aan de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam ’Medi Lease’ in de betrokken branche; ten slotte is van belang dat beide ondernemingen hier te lande zijn gevestigd, dat zij in het gehele land actief zijn en dat zij zich bewegen op dezelfde, relatief specialistische markt, hetgeen impliceert dat zij zich op hetzelfde publiek richten) (blz.148). Nr. 36 Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 17 september 2007, Forum Hypotheken & Beleggingen/Lorest e.a. (kenmerkend

voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt; van de woorden ’Forum’ en ’Hypotheken’ is louter het laatste woord beschrijvend voor de door Forum aangeboden diensten; het woord ’Forum’ is het Latijnse woord voor markt en verwijst in casu naar de vestigingsplaats van Forum, te weten aan de markt te Valkenswaard; gelet daarop, alsmede op de volgorde waarin de woorden zijn geplaats, bezit de naam ’Forum Hypotheken’ voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen worden aangemerkt als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet) (blz.153). Nr. 37 Rechtbank te Amsterdam, 18 juli 2007, Intrum Justitia Nederland/Evia Justitia (het onderscheidende en dominerende element in de handelsnaam van Intrum Justitia en Evia Justitia is achtereenvolgens het woord Intrum en Evia; de uiterlijke en de auditieve vorm van deze woorden stemmen in het geheel niet met elkaar overeen; het woord ’Justitia’ wordt in de rechtspraktijk en ook in de incassopraktijk veelal aangewend ter aanduiding van rechtvaardigheid en gerechtigheid; de onderscheidingskracht van de term ’Justitia’ is dan ook minimaal, zodat het gebruik van dit woord in de handelsnaam niet door Intrum kan worden gemonopoliseerd; voorts is niet gebleken dat in het onderhavige geval bij het publiek verwarring is ontstaan of verwarring te duchten is) (blz.156).

•

@com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_inhoud4 March 31, 2009 tijd: 10.55 uur

A P R I L

J

2 0 0 9

U R

I

B I J B L A D

S

P

R U

D

E

N

T


I

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 1

E

Nr. 28 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juli 2008 (oogstinrichting)

dat duidelijk is gemaakt waarom Pronk c.s. inbreuk op conclusie 15 maakt. Onder die omstandigheden komt de wijziging van de grondslag van eis in deze procedure volgens het versneld regime in strijd met de goede procesorde.

Mrs. G.R.B. van Peursem, P.W. van Straalen en L. Beijen. Art. 76, lid 1 Row 1995 Pronk heeft niet bij eis in reconventie het resultaat van een door Octrooicentrum Nederland uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden overgelegd. Het op 25 april 2008 uitgebrachte advies is bij akte van 29 april 2008 in het geding gebracht. Van Diepen c.s. is daarmee de mogelijkheid ontnomen om al in zijn conclusie van antwoord in reconventie op het rapport te reageren. Dat is precies wat de wetgever heeft beoogd te voorkomen. Het verweer dat de termijnen binnen het versneld regime voor octrooizaken te krap zijn om aan het vereiste van artikel 76 lid 1 Row 1995 te voldoen wordt verworpen. Ook in het versneld regime geldt immers dat, als de rechtbank voorbij zou gaan aan de eis om bij de conclusie van eis in reconventie een nietigheidsadvies over te leggen, de eerste gelegenheid die Van Diepen c.s. zou hebben om op het nietigheidsrapport te reageren het pleidooi zou zijn. Die gelegenheid is daartoe niet geëigend. Dat de termijnen binnen het versneld regime kort zijn en mogelijk te kort om tijdig een nietigheidsadvies te laten uitbrengen, maakt dit in het onderhavige geval niet anders. De conclusie van het voorgaande is dat Pronk c.s. niet ontvankelijk is in zijn reconventionele nietigheidsvordering. Art. 130 Rv Onder het versneld regime nieuwe stijl, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen. Blijkens de in de onderhavige zaak afgegeven beschikking is ruimte gelaten om op 2 april 2008 een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer zou kunnen worden gereageerd. Nu een reconventionele (zij het niet ontvankelijke) nietigheidseis is ingesteld, kon blijkens de beschikking op dezelfde rolzitting van antwoord in reconventie worden geconcludeerd, hetgeen ook is geschied. Daarin is door Van Diepen c.s. gereageerd op de nietigheidsargumentatie van Pronk c.s. Bij de eis in reconventie is tevens het verzoek als bedoeld in artikel 84 Row 1995 overgelegd, waarin dezelfde nietigheidsgronden worden aangevoerd als aan de orde in deze procedure (eveneens bij wege van verweer). Deze gronden zijn ook tijdens de zitting bij Octrooicentrum Nederland bepleit. Omdat Van Diepen c.s. bovendien de gelegenheid heeft gehad in de conclusie van antwoord in reconventie schriftelijk te reageren op de nietigheidsgronden van Pronk c.s. en het advies van Octrooicentrum Nederland van 25 april 2008 is te zien als een nadere onderbouwing van de opgeworpen nietigheidsgronden, acht de rechtbank het in het onderhavige geval niet in strijd met de goede procesorde het advies van Octrooicentrum Nederland te betrekken bij haar beoordeling. Er moet in dit geval van worden uitgegaan dat Van Diepen c.s. ( juist) voldoende gelegenheid heeft gehad om zich in het advies te verdiepen en om daarop tijdens het pleidooi afdoende te kunnen reageren. Door Van Diepen c.s. is een vermeerdering van eis opgenomen in een akte genomen 10 dagen voor de zitting. De inbreuk op conclusie 15 is daarbij slechts gemotiveerd met een verwijzing naar een foto, zonder

Art. 75, lid 1 en art. 53 Row 1995 Het niet-inbreuk verweer van Pronk c.s. slaagt. Alle door Van Diepen c.s. aan de inbreuk ten grondslag gelegde conclusies van NL 1026405 zijn niet inventief te achten, terwijl Pronk c.s. op de werkwijzeconclusies 18 en 19 tevens geen inbreuk maakt, omdat hij deze werkwijzen niet toepast. Dit betekent dat de vorderingen in conventie, voor zover deze betrekking hebben op NL 1026405, worden afgewezen. Art. 69 EOV en art. 53, lid 2 Row 1995 Conclusie 1 van EP 1273220 van Pronk eist onder meer dat ’de hartlijn van het tweede omkeerorgaan voorwaarts en bovenwaarts van de hartlijn van het eerste omkeerorgaan is gelegen, met het kenmerk dat tussen het eerste en tweede omkeerorgaan, onder de bewegingsbaan van de netten grondopvangen afvoermiddelen zijn aangebracht, welke middelen de opgevangen grond uit de netten (2, 3) zijdelings kunnen afvoeren’. EP 220 geeft hiermee nauwkeurig aan wat de positie van het eerste en het tweede omkeerorgaan is. De hartlijn van het tweede omkeerorgaan dient voor en boven de hartlijn van het eerste omkeerorgaan te liggen. Ook de positie van de grondopvangen afvoermiddelen wordt nauwkeurig omschreven. Deze dienen te zijn aangebracht tussen het eerste en tweede omkeerorgaan en onder de bewegingsbaan van de netten. De ADO bollenrooier voldoet niet aan het kenmerk dat de hartlijn van het tweede omkeerorgaan voorwaarts en bovenwaarts van de hartlijn van het eerste omkeerorgaan is gelegen. Bij de ADO bollenrooier ligt de hartlijn van het tweede omkeerorgaan juist achter de hartlijn van het eerste omkeerorgaan. Gelet hierop kan van letterlijke inbreuk op conclusie 1 (en daarmee op de afhankelijke conclusies 2 en 3 van EP 220) geen sprake zijn. Pronk c.s. beroept zich voorts op inbreuk bij wege van equivalentie. De rechtbank kan Pronk c.s. hierin niet volgen. Uit HR 22 december 2006, LJN AZ1081 (Dijkstra/Saier) volgt dat een derde zich voor de uitleg van een conclusie ten nadele van de octrooihouder op het verleningsdossier kan beroepen. Uitgaande van het verleningsdossier, kan in dit geval niet worden gesproken van een geringe afwijking en moet worden geconcludeerd dat Pronk c.s. thans materie claimt die hij buiten de beschermingsomvang heeft gelaten ten einde het octrooi verleend te krijgen. Art. 6.162 BW Geen schending van de geheimhoudingsverplichting van artikel 3.2 van de Metaalunievoorwaarden omdat, gelijk de rechtbank Alkmaar in haar vonnis van 28 november 2007 heeft geoordeeld, de Metaalunievoorwaarden niet op de onderhavige overeenkomst van toepassing zijn. Zonder nadere toelichting – welke ontbreekt – valt evenmin in te zien waarom Van Diepen c.s. met het aan Agrifirm ter beschikking stellen van in haar opdracht gemaakte tekeningen (van een inrichting die blijkens het voorgaande geen inbreuk maakt op NL 451) onrechtmatig handelt. 1 Loon- en Kranenverhuurbedrijf J.S. van Diepen BV te Spanbroek,

•


1 2 2

B I J B L A D


2 Martijn Oudhuis te Ursem, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en J. Bodewits te Amsterdam, tegen 1 M. Pronk Innovation Service BV te De Goorn, 2 M. Pronk Holding BV te De Goorn, 3 Marcel Pronk te Oostwoud, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. dr. ir. E.H. Visscher te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Van Diepen drijft een onderneming in de agrarische sector. Zij richt zich onder meer op het planten, koppen en rooien van bloembollen. Oudhuis is eveneens actief in de agrarische sector en richt zich op diezelfde activiteiten. 2.2 Van Diepen c.s. is houder van het Nederlandse octrooi 1 026 465 (hierna: NL 465) dat is verleend voor een ’inrichting voor het oogsten van gewassen met buffer’. NL 465 is verleend op 18 juli 2005 op een aanvrage van 18 juni 2004. Voorafgaand aan de verlening is door Octrooicentrum Nederland (hierna: OCN) een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een rapport van 1 maart 2005. Dit rapport was voor Van Diepen c.s. aanleiding de beschrijving bij de oorspronkelijke aanvrage te wijzigen, een gewijzigde set conclusies in te dienen en een deel van de aanvrage af te splitsen.1 2.3 Het octrooi zoals verleend kent twee onafhankelijke conclusies. Dit zijn de conclusies 1 en 18. De conclusies 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17, 18 en 19 van NL 465 luiden als volgt. 1. Inrichting voor het oogsten, en in een houder (10) afleveren, van tussen een bovennet (1) en een ondernet (2) in de grond gekweekte gewassen (8) omvattende een verrijdbare wagen (3) met een frame (4) en met het frame (4) verbonden oogstmiddelen (5) voor het uit de grond halen van die netten met daartussen de te oogsten gewassen (8), transportmiddelen (6) voor het transporteren van de netten met daartussen de gewassen (8), scheidingsmiddelen (7) voor het scheiden van het bovennet (1) en het ondernet (2), gewasloshaalelementen (12) voor het van de netten loshalen van de gewassen (8) en afvoermiddelen (9), voor het afvoeren van de gewassen (8) naar de houder (10) met het kenmerk, dat die afvoermiddelen (9) omvatten een in lengterichting verstelbaar transportstelsel (11) aan het einde van de afvoermiddelen (9) en besturingsmiddelen (13) ingericht voor het, door het in lengterichting verstellen van het transportstelsel (11), regelen van de afgifte van de gewassen (8) in de houder (10). 2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij het transportstelsel (11) een eerste transportband (17) omvat, welke verstelbaar is in de transportrichting van de gewassen (8) op de eerste transportband (17). 3. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de eerste transportband (17) een eindeloze kunststofband omvat. 4. Inrichting een van de voorgaande conclusies, waarbij het transportstelsel (11) tevens een tweede transportband (14) omvat, welke ten opzichte van het aanvoerpunt (15), gedefinieerd door het punt waar het eerste geoogste gewas (8) voor het eerst contact maakt met de tweede transportband (14) verstelbaar is.

1 De afgesplitste aanvrage is uitgemond in de hier verder niet van belang zijnde aanvrage NL 1 029 415 die ziet op het in hoogte verstellen van de afvoer.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

5. Inrichting volgens conclusie 4, waarbij de besturingsmiddelen (13) tevens voorzien zijn van een eerste elektronisch oog (16), voor het registreren van de positie van de gewassen (8) op de tweede transportband (14). 9. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het transportstelsel (11) tevens voorzien is van ten minste twee versmallingselementen (19), voor het in de transportrichting verkleinen van de totale breedte van stroom van de gewassen (8) op het transportstelsel (11) tot een breedte kleiner dan de breedte van de houder (10). 15. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het frame (4) tevens voorzien is van een knik (25), welke zich van het rijoppervlak van de verrijdbare wagen (3) af uitstrekt. 16. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het frame (4) tevens voorzien is van een netwikkelsysteem (26), voor het wikkelen van het bovennet (1) en / of het ondernet (2), waarbij het netwikkelsysteem (26) ten minste een wikkelelement (27) omvat welke in hoofdzaak onder het frame (4) gepositioneerd is. 17. Inrichting volgens conclusie 16, waarbij het netwikkelsysteem (26) tevens voorzien is van wikkelrolverplaatsingsmiddelen (29) voor het, ten opzicht van de rijrichting van de verrijdbare wagen (3), in hoofdzaak zijdelings verplaatsen van de wikkelrol (28). 18. Werkwijze voor het oogsten van tussen een bovennet en een ondernet in grond.gekweekte gewassen, omvattende het uit de grond verwijderen van het samenstel omvattende dat bovennet, ondernet en de gewassen, het van de gewassen scheiden van het bovennet en het ondernet, het enkel transporteren van de geïndividualiseerde gewassen naar een opslag, waarbij dat het transporteren van de gewassen naar die opslag omvat het in hoofdzaak zonder vallen afgeven van die gewassen in die opslag door het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten opzicht van die opslag waardoor de afstand van het afgeefpunt en het draagvlak voor de af te geven gewassen in die opslag in hoofdzaak constant blijft, met het kenmerk, dat het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten opzichte van het draagvlak van die gewassen in die opslag het boven het in hoofdzaak gehele draagvlak van de gewassen in die houder alternerend bewegen van het afgeefpunt in die richting omvat. 19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten opzichte van het draagvlak van die gewassen in die opslag tevens het verplaatsen van die opslag ten opzichte van de omgeving omvat. 2.4 Bij NL 465 horen onder andere de volgende, hier verkleind weergegeven, figuren.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


2.5 Pronk Innovatie voert een onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen en repareren van landbouwmachines, in het bijzonder landbouwmachines voor de bloementeelt. Pronk Holding is aandeelhoudster van Pronk Innovatie. Pronk is feitelijk leidinggever bij Pronk Holding en Pronk Innovatie. Pronk c.s. brengt sinds 2001 onder meer de rooimachine ’De Roze Rooier’ op de markt, welke eerst zonder maar nu ook met in lengterichting verstelbaar transportstelsel leverbaar is. De Roze Rooier betreft een inrichting voor het rooien van bolgewassen. De oorspronkelijke Roze Rooier ziet er als volgt uit.

2.6 Pronk is houder van het Nederlandse octrooi NL 1 018 451 (hierna: NL 451). NL 451 is op 8 januari 2003 verleend, op een aanvrage van 4 juli 2001, voor een ’inrichting voor het rooien van bolgewassen, alsmede haspel voor toepassing daarin’. 2.7 Pronk is tevens houder van het Europese octrooi 1 273 220 (hierna: EP 220), dat is verleend voor een ’Apparatus for lifting bulbous plants, and reel for use therein’. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 27 juli 2005. EP 220 roept de prioriteit in van NL 451. De eerste drie van in totaal 8 conclusies van EP 220 luiden als volgt. 1. An apparatus for lifting bulbous plants (4) which have been grown between a lower net (2) and an upper net (3), comprising a frame having a front side and a rear side, lifting means (1) connected to the

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 3

frame for removing the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween from the ground, conveying means (5, 6, 8,11-13) supported by the frame for lifting the nets (2,3) and the plants (4) onto the machine and transporting them therethrough, means (15, 17, 18, 19, 20) for separating the nets and the plants (4), and means (14) for discharging the plants (4), in which the conveying means (5, 6, 8, 11-13) comprise first conveying elements (5, 6) for carrying the nets and the bulbous plants (4) present therebetween upwards and in the direction of the rear side of the frame, a first reversing element (8) in the form of a roller or the like for turning the nets and the bulbous plants present therebetween upside-down and conveying the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the front side of the frame, and a second reversing element (11) in the form of a roller or the like joining said first reversing element (8) for transporting the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the rear side of the frame again, whilst the plant discharging means (14) are arranged at the rear side of the apparatus, the central axis of the second reversing element (11) being located forwards and upwards of the central axis of the first reversing element (8), characterized in that soil collecting and discharging means (9) are arranged between said first (8) and said second (9) reversing elements, under the path of movement of the nets (2, 3), which means are capable of discharging the collected soil from the nets (2, 3) sideways. 2. An apparatus according to claim 1, wherein the soil collecting and discharging means (9) are capable of discharging the collected soil from the nets (2, 3) simultaneously in both directions. 3. An apparatus according to claim 2, wherein blades (10) are disposed on either side of the frame, rearwards and downwards of the soil discharging means (7, 9), for levelling the soil the being discharged and spreading it inwardly. 2.8 Bij het octrooi hoort onder andere de volgende, hier verkleind weergegeven, figuur.

2.9 In januari 2004 hebben Van Diepen c.s. en Pronk c.s. afspraken gemaakt, die verband houden met een te ontwerpen/ontwikkelen bollenrooimachine. Pronk c.s. heeft Van Diepen in verband met deze afspraken op 26 mei 2004 een desbewustheidsexploit (aangaande EP 220 en NL 451) doen betekenen. 2.10 Op 4 februari 2004 heeft Van Diepen c.s. een aantal tekeningen bij de Belastingdienst gedeponeerd, waaronder de volgende, hier verkleind weergegeven, tekening.2

2

Het overgelegde stuk betreft een kopie waarop de letteraanduidingen met pen zijn bijgeschreven.

•


1 2 4

B I J B L A D


2.11 Van Diepen, Pronk Innovatie en Botman Machinefabriek B.V. hebben op 8 juni 2004 een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst is gevolgd door een (inhoudelijk gelijke) op 18 juni 2004 door Van Diepen en Pronk Innovatie ondertekende overeenkomst (hierna: de overeenkomst). De overeenkomst luidt als volgt. Overeenkomst tussen loonbedrijf J. S. van DIEPEN BV en M PRONK INNOVATION SERVICE BV voor het eenmalig construeren van 1 roze rooier die valt onder het octrooi met het volgende octrooinummer: NL1018451C. Voor elke eventuele volgende machine is opnieuw toestemming nodig van de octrooihouder (1)Vergoeding: 18 juni 2004 Loonbedrijf J.S. van DIEPEN krijgt hiervoor een korting op: automatische diepteregeling automatische vlaktestelling rijaandrijving normale verkoopprijs € 22500, Prijs van DIEPEN € 15000,– deze word betaald in januari 2005 van Diepen krijgt de gelegenheid de auto. dieteregeling en auto. vlakstelling te proberen bevallen deze niet word er per item € 1000,– gecrediteerd. (2)Kleur: De machine zal gespoten worden in de kleuren paars en roze en voorzien worden van stickers van: de roze rooier, m pronk innovation service en botman. Hiervoor betaald Pronk € 1500,–. (3)Vakblad: Er zal een reportage in een vakblad gezet worden waarin de samenwerking van M PRONK INNOVATION SERVICE, van DIEPEN en BOTMAN wordt verteld en ook over de vernieuwingen die van DIEPEN bedacht en gemaakt heeft. (4)Levering onderdelen: De levering van de onderdelen/materialen vind plaats volgens metaalunievoorwaarden. De levering van de onderdelen die behoren tot punt I en de elektrobesturingskasten zullen geleverd worden na betaling van € 47600; incl. BTW en ondertekening van deze overeenkomst. daarna nog een betaling per 30-8-2004 van +/- € 20000,– incl. BTW en een betaling van € 17850,– per januari 2005. Alle geleverde goederen en/of diensten blijven eigendom van M pronk Innovation service tot de facturen volledig zijn voldaan. (5)Tekeningen: De machine word in de nieuwe uitvoering geheel door M PRONK INNOVATION SERVICE op tekening gezet en is van DIEPEN daarom VERPLICHT na het seizoen zijn machine voor de daarvoor benodigde tijd bij pronk te stallen om de laatste wijzigingen te kunnen tekenen. Hiervoor is de vergoeding zie punt 1 van toepassing. 2.12 Artikel 3 van de in artikel 4 van de overeenkomst genoemde Metaalunievoorwaarden luidt als volgt. 3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

gedane aanbiedingen, vestrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef )modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 2.13 In september 2004 heeft Van Diepen de in de overeenkomst bedoelde machine enige tijd bij Pronk c.s. gestald. 2.14 Van Diepen c.s. heeft bij de rechtbank Alkmaar de vernietiging van de overeenkomst gevorderd, omdat deze onder dwang, dan wel misbruik van omstandigheden tot stand zou zijn gekomen. Bij vonnis van 28 november 2007 is die vordering afgewezen. Van Diepen c.s. is van dit vonnis in beroep gekomen. 2.15 Van Diepen c.s. heeft Pronk c.s. op 6 januari 2005 een desbewustheidsexploit uitgebracht, onder andere inhoudende dat Pronk c.s. met De Roze Rooier met in lengterichting verstelbaar transportstelsel inbreuk maakt op NL 465. 2.16 Van Diepen c.s. heeft de onder punt 5 van de overeenkomst bedoelde tekeningen in het kader van een licentieovereenkomst aan de firma Agrifirm ter beschikking gesteld. Deze firma produceert en verkoopt thans bollenmachines, welke worden voorzien van de namen Agrifirm, Van Diepen en Oudhuis (hierna: ADO bollenrooiers). 2.17 Op 6 april 2005 hebben Van Diepen en Agrifirm OCN verzocht advies uit te brengen over de geldigheid van NL 451. OCN heeft dit advies op 2 september 2005 uitgebracht. 2.18 Op 18 december 2007 heeft Pronk c.s. OCN verzocht een nietigheidsadvies uit te brengen met betrekking tot NL 465. OCN heeft dit advies op 25 april 2008 uitgebracht. 3 Het geschil in conventie 3.1 Van Diepen c.s. vordert – samengevat en na vermeerdering van (de grondslag van) eis – een inbreukverbod op NL 465, opgaven, een recall, afgifte ter vernietiging/ onttrekking aan het verkeer van inbreukmakende inrichtingen en gebruikte materialen, een en ander te versterken met dwangsommen, schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vernietiging van het Nederlandse gedeelte van EP 220 en tot slot een proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv. 3.2 Van Diepen c.s. legt hieraan primair ten grondslag dat Pronk c.s. met De Roze Rooier met in lengte verstelbare transportinrichting inbreuk maakt op NL 465. Van Diepen c.s. heeft in de akte houdende overlegging producties, tevens akte houdende vermeerdering van de grondslag van eis, twee hulpverzoeken geformuleerd, welke subsidiair aan de vorderingen ten grondslag zijn gelegd. Ter zitting heeft

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


Van Diepen c.s. het eerste hulpverzoek ingetrokken. Het tweede hulpverzoek luidt als volgt. (...) Voorts stelt Van Diepen c.s. dat EP 220 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. 3.3 Pronk c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4 Pronk c.s. vordert – samengevat – vernietiging van NL 465, een inbreukverbod op EP 220, door een registeraccountant gecertificeerde opgaven, recall, afgifte van inbreukmakende inrichtingen en gebruikte materialen ter vernietiging/onttrekking aan het verkeer, een en ander te versterken met dwangsommen, schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en een kostenveroordeling conform artikel 1019h Rv. 3.5 Pronk c.s. legt hieraan ten grondslag dat NL 465 niet inventief is. Pronk c.s. stelt voorts dat Van Diepen c.s. met de ADO bollenrooier inbreuk maakt op EP 220. Bovendien heeft Pronk c.s. volgens Van Diepen c.s. artikel 3 van de Metaalunievoorwaarden geschonden en is sprake van ongeoorloofde mededinging. 3.6 Van Diepen c.s. voert verweer. Van Diepen c.s. stelt daartoe (gelet op het verhandelde ter zitting) primair dat geen inbreuk wordt gemaakt op EP 220 en subsidiair dat EP 220 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling in conventie en reconventie 4.1 De rechtbank dient zich gelet op de in conventie en reconventie over en weer ingestelde vorderingen en verweren uit te laten over de gestelde inbreuk op (en geldigheid van) de octrooien NL 465 en EP 220, alsmede over de gestelde schending van de geheimhoudingsverplichting en ongeoorloofde mededinging. De rechtbank zal in het navolgende deze onderverdeling aanhouden. NL 465 4.2 Als meest vergaande verweer tegen de gestelde inbreuk op NL 465 doet Pronk c.s. een beroep op de nietigheid van NL 465. Pronk c.s. heeft in dit verband een reconventionele nietigheidsvordering ingesteld, maar voert dit in conventie tevens als niet-inbreukverweer. reconventionele nietigheid NL 465 4.3 Ingevolge artikel 76 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) is degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 Row 1995 tot vernietiging van een krachtens de Row 1995 verleend octrooi instelt, in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie van eis (in voorkomend geval in reconventie) het resultaat van een door OCN uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden overlegt. Pronk c.s. heeft bij de eis in reconventie, genomen op de rol van 9 januari 2008, niet een dergelijk advies overgelegd. Het op 25 april 2008 uitgebrachte advies is bij akte van 29 april 2008 in het geding gebracht. Van Diepen c.s. is daarmee de mogelijkheid ontnomen om al in zijn conclusie van antwoord in reconventie, genomen op de rol van 2 april

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 5

2008, op het rapport te reageren. Dat is precies wat de wetgever heeft beoogd te voorkomen. 4.4 De rechtbank verwerpt het verweer van Pronk c.s., inhoudende dat de termijnen binnen het versneld regime voor octrooizaken, zoals gehanteerd in de beschikking van 1 oktober 2007, te krap zijn om aan het vereiste van artikel 76 lid 1 Row 1995 te voldoen. Artikel 76 lid 1 Row 1995 zou volgens Pronk c.s. alleen bedoeld zijn voor een ’gewone’ bodemprocedure, als in Rechtbank ’s-Gravenhage 22 maart 2006, BIE 2006/83 (SKB/FAL). Dat is niet het geval. Ook in het versneld regime geldt immers dat, als de rechtbank voorbij zou gaan aan de eis om bij de conclusie van eis in reconventie een nietigheidsadvies over te leggen, de eerste gelegenheid die Van Diepen c.s. zou hebben om op het nietigheidsrapport te reageren het pleidooi zou zijn. Die gelegenheid is daartoe niet geëigend. Dat de termijnen binnen het versneld regime kort zijn en mogelijk te kort om tijdig een nietigheidsadvies te laten uitbrengen, maakt dit in het onderhavige geval niet anders. Pronk c.s. heeft nog altijd de gelegenheid om in een afzonderlijke procedure de nietigverklaring van EP 220 te vorderen, terwijl hij, zoals uit het navolgende zal blijken, in de onderhavige procedure (wel) bij wege van verweer een beroep op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden kan doen. Voor zover Pronk c.s. een beroep heeft gedaan op het vonnis van deze rechtbank van 17 maart 1999, BIE 1999/101 (Kuijk/Abemec), gaat dit niet op. Dat is reeds het geval omdat in de onderhavige zaak (anders dan in Kuijk/Abemec) geen sprake is van een aanvankelijk tijdig ingediend nietigheidsadvies dat in een latere fase van de procedure is aangevuld met een tweede advies. De conclusie van het voorgaande is dat Pronk c.s. niet ontvankelijk is in zijn reconventionele nietigheidsvordering. Nietigheid bij wege van verweer 4.5 Voor zover Pronk c.s. bij wege van verweer een beroep op het bestaan van nietigheidsgronden heeft gedaan, overweegt de rechtbank als volgt. 4.6 Onder het versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen. Blijkens de in de onderhavige zaak afgegeven beschikking is ruimte gelaten om op 2 april 2008 een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer zou kunnen worden gereageerd. Nu een reconventionele (zij het niet ontvankelijke) nietigheidseis is ingesteld, kon blijkens de beschikking op dezelfde rolzitting van antwoord in reconventie worden geconcludeerd, hetgeen ook is geschied. Daarin is door Van Diepen c.s. gereageerd op de nietigheidsargumentatie van Pronk c.s. Het beroep van Van Diepen c.s. op het vonnis van deze rechtbank van 4 augustus 1999, IER 1999/54 (RTD Arco/Shell) gaat om die reden dan ook mank. 4.7 Bij de eis in reconventie is tevens het verzoek als bedoeld in artikel 84 Row 1995 overgelegd, waarin dezelfde nietigheidsgronden worden aangevoerd als aan de orde in deze procedure (eveneens bij wege van verweer). Deze gronden zijn ook tijdens de zitting bij OCN bepleit. Omdat Van Diepen c.s. bovendien de gelegenheid heeft gehad in de conclusie van antwoord in reconventie schriftelijk te reage-

•


1 2 6

B I J B L A D


ren op de nietigheidsgronden van Pronk c.s. en het advies van OCN van 25 april 2008 is te zien als een nadere onderbouwing van de opgeworpen nietigheidsgronden, acht de rechtbank het in het onderhavige geval niet in strijd met de goede procesorde het advies van OCN te betrekken bij haar beoordeling. Er moet in dit geval van worden uitgegaan dat Van Diepen c.s. (juist) voldoende gelegenheid heeft gehad om zich in het advies te verdiepen en om daarop tijdens het pleidooi afdoende te kunnen reageren. Vermeerdering van de grondslag van eis 4.8 De rechtbank stelt vast dat Van Diepen c.s. de inbreuk bij dagvaarding baseert op de conclusies 1 tot en met 5, 9 en 16 tot en met 19. Bij de akte houdende het overleggen van producties, tevens houdende vermeerdering van de grondslag van eis in conventie, heeft van Diepen c.s. de grondslag uitgebreid tot conclusie 15. Pronk c.s. heeft tegen die vermeerdering van de grondslag van eis verweer gevoerd en stelt dat dit in strijd is met de goede procesorde. Dit verweer slaagt. Van Diepen c.s. heeft de vermeerdering van eis opgenomen in een akte genomen 10 dagen voor de zitting. De inbreuk op conclusie 15 is daarbij slechts gemotiveerd met een verwijzing naar een foto, zonder dat duidelijk is gemaakt waarom Pronk c.s. inbreuk op conclusie 15 maakt. Onder die omstandigheden komt de wijziging van de grondslag van eis in deze procedure volgens het versneld regime in strijd met de goede procesorde. 4.9 In het verlengde van hetgeen hiervoor onder 4.8. is overwogen, dient ook het tweede hulpverzoek als in strijd met de goede procesorde buiten beschouwing te blijven. Dit hulpverzoek is eveneens voor het eerst in de hiervoor bedoelde akte aangevoerd en eveneens niet voorzien van een afzonderlijke inbreukargumentatie. Daar komt bij dat conclusie 1 van het hulpverzoek een samentrekking is van de conclusies 1, 15 en 16 van NL 465 zoals verleend en, gelijk hiervoor is overwogen, een afzonderlijke inbreukargumentatie met betrekking tot conclusie 15 ontbreekt. Gelet hierop is Pronk c.s. pas ter zitting duidelijk kunnen worden wat hem wordt verweten. Dat is in het onderhavige geval in strijd met de goede procesorde. inventiviteit 4.10 Pronk c.s. betwist niet dat NL 465 nieuw is. Gesteld wordt dat NL 465 niet inventief is. Met partijen zal de rechtbank – evenals OCN in zijn advies – bij de beoordeling van de inventiviteit uitgaan van NL 451 als meest nabije stand van de techniek. Net als NL 465 ziet dit octrooi namelijk op een inrichting voor het oogsten en in een houder afleveren van tussen een boven- en een ondernet in de grond gekweekte gewassen. Beide octrooien beogen bovendien het voorkomen van schade aan de gewassen. In NL 451 wordt getracht de schade tijdens de afvoer te beperken. NL 465 ziet daarentegen op het beperken van de schade die na het afleveren in de houder ontstaat. Gelet hierop en omdat NL 451 geen aanknopingspunten biedt over de wijze van afvoer, gaat de rechtbank voorbij aan hetgeen Van Diepen c.s. (eerst ter zitting) naar voren heeft gebracht omtrent de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

wijze van afvoer in NL 465 en in het bijzonder het voorkomen van richtingwisselingen.3 Uitgaande van NL 451 is het objectief te formuleren probleem dat NL 465 beoogt op te lossen het voorkomen dat bij het storten in de houder een concentratie van restafval optreedt,4 als gevolg waarvan een beperkte luchtcirculatie mogelijk is en verrotting en schimmelvorming optreedt. Zoals uit de beschrijving bij NL 465 blijkt, is dit vooral bij duurdere gewassen een probleem, omdat elk ook maar enigszins verrot gewas bijna niet verkoopbaar is. conclusie 1 4.11 De rechtbank is van oordeel dat conclusie 1, uitgaande van NL 451, niet inventief is in het licht van de overgelegde folder van de AKV 42 kistenvuller.5 De AKV 42 kistenvuller, als weergegeven op de voorzijde van deze folder, ziet er als volgt uit.

De AKV 42 kistenvuller omvat aan het einde van de afvoerband een verstelbaar transportstelsel (de vulband), welke in de lengterichting (de transportrichting) heen en weer beweegt. Ook omvat de AKV 42 kistenvuller besturingsmiddelen voor het regelen van de afgifte van de gewassen in de houder (de kist), door het in de richting waarin de kist wordt gevuld verstellen van de vulband. De AKV 42 openbaart voorts de (ook) met NL 465 beoogde oplossing voor het objectief geformuleerde probleem. Uit pagina 1 van de overgelegde folder van de AKV 42 kistenvuller blijkt dat de AKV 42 laag voor laag vult, waardoor de aardappelen in de kist minder rollen en de ventilatie effectiever is. 4.12 De rechtbank verwerpt de stelling van Van Diepen c.s. dat de AKV 42 kistenvuller bestemd is voor aardappelen en de vakman deze kistenvuller daarom niet zou hebben overwogen. NL 465 noemt ter afbakening van de stand der techniek naast NL 451 het octrooischrift EP 1266556 (EP 556), terwijl niet bestreden is dat EP 556 ziet op een aardappelrooimachine. Daar komt bij dat uit de genoemde folder niet alleen blijkt dat door het laag voor laag vullen van de kist de ventilatie effectiever is, maar tevens dat dit de AKV 42 bij 3 Ook in (de conclusies van) NL 465 zijn geen aanknopingspunten te vinden voor de stelling dat NL 465 tevens schade beoogt te voorkomen die als gevolg van richtingwisselingen optreedt. 4 In NL 465 wordt omschreven dat dit probleem zich niet enkel bij NL 451 voordoet, maar ook bij een andere inrichting voor het oogsten van gewassen, namelijk bij EP 1266556. 5 Tijdens de pleidooizitting is zijdens Van Diepen c.s. te kennen gegeven dat niet langer wordt betwist dat de AKV 42 kistenvuller deel uitmaakt van de stand der techniek.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


uitstek geschikt maakt voor veldgewasproductie, terwijl uit de folder voorts blijkt dat de AKV 42 inzetbaar is voor verschillende producten. Ook indien ervan moet worden uitgegaan dat NL 465 beperkt is tot bloembollen (hetgeen dus in het midden kan blijven), vermag de rechtbank niet in te zien waarom de vakman, gelet ook op de afbakening tegen EP 556, bij het zoeken naar een oplossing voor het objectief geformuleerde probleem niet tevens de AKV 42 zou overwegen. Dat met de AKV 42 kistenvuller een hoge capaciteit kan worden gehaald, maakt dit niet anders. De vakman zal begrijpen dat hij de snelheid van de band kan reguleren. 4.13 De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Van Diepen c.s. dat de combinatie van NL 451 en de AKV 42 kistenvuller de vakman niet tot de maatregelen van conclusie 1 brengt. De combinatie van NL 451 en de AKV 42 kistenvuller zou volgens Van Diepen c.s. leiden tot de volgende inrichting.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 7

conclusie 3 4.15 Conclusie 3 ziet op de maatregel dat de transportband een eindeloze transportband omvat. Nog daargelaten dat dit een voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende maatregel is, omvat ook de AKV 42 kistenvuller een eindeloze transportband. Ook conclusie 3 is daarom niet inventief ten opzichte van NL 451 in combinatie met de AKV 42 kistenvuller. conclusie 4 4.16 Conclusie 4 betreft de maatregel dat het transportstelsel tevens een tweede transportband omvat, welke verstelbaar is ten opzichte van het aanvoerpunt, dat gedefinieerd wordt door het punt waar het eerste geoogste gewas voor het eerst contact maakt met de tweede transportband. Ook deze conclusie is niet inventief in het licht van de AKV 42 kistenvuller. Deze kistenvuller is met een speciale RT 30 opvoerband leverbaar, hetgeen er als volgt uitziet.

Uit p. 2 van de eerder bedoelde folder blijkt dat zowel de instort- als uitstorthoogte traploos te verstellen zijn. Niet betwist is dat hiermee alle maatregelen van conclusie 4 zijn geopenbaard. Ook deze conclusie is daarom niet inventief te achten.6

Deze tekening is in feite een weergave van de AKV 42 kistenvuller, zoals deze bijvoorbeeld wordt getoond op pagina 2 van de eerder genoemde folder. De vakman zal, zoekende naar een oplossing voor het objectief geformuleerde probleem, inzien dat de AKV 42 kistenvuller niet integraal behoeft te worden overgenomen in NL 451. Waar het om gaat is dat de vakman uit de AKV 42 zal leren dat de concentratie van restafval kan worden voorkomen door de transportband niet op een vast punt te houden, maar deze te laten bewegen. Hij ziet dan in de AKV 42 dat, door een schuifbare band te nemen, de kist laag voor laag kan worden gevuld. Het is deze maatregel uit de AKV 42 die de vakman, geconfronteerd met het probleem dat NL 465 beoogt op te lossen, zal overnemen. Gelet hierop zal de vakman de AKV 42 ook niet terzijde schuiven omdat deze niet mobiel is. Met OCN is de rechtbank van oordeel dat de vakman zowel vultechnieken bekend uit mobiele als uit stationaire inrichtingen zal overwegen. conclusie 2 4.14 Conclusie 2 voegt aan de niet inventieve conclusie 1 de maatregel toe dat het transportstelsel een eerste transportband omvat welke verstelbaar is in de transportrichting van de gewassen op de eerste transportband. Ook deze maatregel is bekend uit de AKV 42 kistenvuller. Tijdens het vullen beweegt de transportband van de AKV 42 heen en weer. Gelet hierop is ook conclusie 2 niet inventief ten opzichte van NL 451 in combinatie met de AKV 42 kistenvuller.

conclusie 5 4.17 De maatregel van conclusie 5 ziet op de toepassing van een electronisch oog voor het registreren van de positie van de gewassen op de tweede transportband (de buffer). Van Diepen c.s. heeft het op conclusie 5 betrekking hebbende nietigheidsverweer als zodanig niet betwist. Bovendien heeft te gelden dat, daargelaten dat ook deze maatregel voor de gemiddelde vakman triviaal is (zeker in het licht van het ontbreken van een nadere motivering waarom deze maatregel inventief te achten is), bij de AKV 42 kistenvuller aan het einde van de transportband ultrasoon sensoren zijn aangebracht ten einde de afstand van de aardappelen in de kist te meten (gelijk het elektronisch oog de positie van de gewassen op de tweede transportband (de buffer) registreert). Gelet op het voorgaande is ook conclusie 5 niet inventief.7 conclusie 9 4.18 De maatregel van conclusie 9, geïllustreerd in figuur 3, behelst het aanbrengen van versmallingselementen (19) op het transportstelsel (11). Het doel van deze versmallingselementen is het in de transportrichting verkleinen van de totale breedte van de stroom van gewassen tot een breedte

6 De rechtbank wijst er ten overvloede op dat evenmin betwist is dat conclusie 4 niet inventief is te achten in het licht van NL 451 in combinatie met de Even Flow Hopper, zoals in het OCN advies is uitgewerkt. Uit de Even Flow Hopper is een soort bufferprincipe bekend voor tijdelijke overbrugging tijdens het wisselen van de houders. 7 OCN komt tot die conclusie op basis van NL 451 in combinatie met de Even Flow Hopper. Van Diepen c.s. betwist niet dat conclusie 5 ten opzichte van deze combinatie inventiviteit ontbeert.

•


1 2 8

B I J B L A D


kleiner dan de breedte van de houder.8 Dit is voor de gemiddelde vakman een triviale maatregel, zeker in het licht van de omstandigheid dat de plaatsing van de versmallingselementen niet nader is gespecificeerd. Conclusie 9 is gelet hierop evenmin inventief te achten. conclusie 16 4.19 Conclusie 16 betreft de maatregel dat een netwikkelsysteem in hoofdzaak onder het frame is gepositioneerd. Hiermee voorziet deze conclusie niet in een maatregel die dienstig kan zijn aan een oplossing van het objectief geformuleerde probleem. Daar komt bij dat NL 451 al het ontwikkelen van netten op een laag niveau omschrijft. Uit de beschrijving van NL 451 blijkt bovendien dat in het geval dat de bollenafvoer verder naar achteren doorloopt, het gunstiger is om de haspel (het netwikkelsysteem) op een lager niveau dan de bollenafvoer op te stellen.9 Ook conclusie 16 is gelet hierop niet inventief te achten. conclusie 17 4.20 Deze van conclusie 16 afhankelijke volgconclusie betreft wikkelrolverplaatsingsmiddelen voor het zijdelings verplaatsen van de wikkelrol. Ook deze maatregel biedt geen oplossing voor het objectief geformuleerde probleem. Er wordt enkel gesteld dat er maatregelen kunnen zijn voor het in hoofdzaak zijdelings ten opzichte van de rijrichting van de verrijdbare wagen afvoeren van een of meerdere netten. Dit wordt echter niet uitgewekt, zodat geen enkel onverwacht technisch effect wordt geclaimd. Deze maatregel kan gelet hierop geen inventiviteit verschaffen aan deze afhankelijke conclusie. conclusies 18 en 19 4.21 Nog daargelaten dat niet is bestreden dat Pronk c.s. enkel als ontwerper en/of reparateur van landbouwmachines is aan te merken en derhalve geen bollen rooit en dus de werkwijze niet zal toepassen en alleen al daarom hierop geen inbreuk pleegt, zijn bovendien ook de conclusies 18 en 19 niet inventief te achten. De kenmerkende niet inventieve maatregelen uit deze werkwijze conclusies zijn de gemiddelde vakman bekend uit de AKV 42. De maatregel, waarbij het variëren van het afgeefpunt van de gewassen ten opzichte van het draagvlak van die gewassen in de opslag tevens het verplaatsen van die opslag ten opzichte van de omgeving omvat, is daaruit immers bekend. Onderaan p. 2 van de eerder genoemde folder wordt de alternerende beweging van de band in combinatie met het verplaatsen van de opslag ten opzichte van de omgeving van de opslag getoond, door het kantelen van de opslag (de kist). slotsom NL 465 4.22 De conclusie van het voorgaande is dat het nietinbreukverweer van Pronk c.s. slaagt. Alle door Van Diepen c.s. aan de inbreuk ten grondslag gelegde conclusies zijn niet inventief te achten, terwijl Pronk c.s. op de werkwijzeconclusies 18 en 19 tevens geen inbreuk maakt, omdat hij

8

Zie p. 4, r. 18 t/m 21 NL 465. Zie p. 3, r. 35 t/m p. 4, r. 2 NL 451. Ook in figuur 1 van NL 516 wordt deze maatregel geopenbaard. 9

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

deze werkwijzen niet toepast. Dit betekent dat de vorderingen in conventie, voor zover deze betrekking hebben op NL 465, worden afgewezen. EP 220 4.23 Pronk c.s. vordert in reconventie een inbreukverbod op EP 220. Van Diepen c.s. stelt dat hij hierop geen inbreuk maakt en heeft voorts (bij wege van vermeerdering van eis) de vernietiging gevorderd van het Nederlandse gedeelte van EP 220. Tijdens het pleidooi heeft Van Diepen c.s. deze vernietiging voorwaardelijk gemaakt, in die zin dat de rechtbank de nietigheid enkel hoeft te beoordelen indien zij van oordeel is dat Van Diepen c.s. inbreuk maakt op EP 220. De rechtbank zal gelet hierop eerst de gestelde inbreuk beoordelen. inbreuk 4.24 De rechtbank stelt voorop dat de gestelde inbreuk zich beperkt tot de conclusies 1, 2 en 3 van EP 220. Voor de beantwoording van de vraag of Van Diepen c.s. hierop inbreuk maakt, is het van belang de beschermingsomvang vast te stellen. De beschermingsomvang van een in Nederland geldend octrooi wordt overeenkomstig artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het daarmee overeenstemmende artikel 53 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen. Bij toepassing van dit criterium is in aanmerking te nemen het bij artikel 69 behorende Uitlegprotocol. Volgens het protocol moet het midden worden gehouden tussen een letterlijke, niet context-gebonden uitleg van de conclusies en een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen voor de bepaling van de beschermingsomvang en gekeken wordt naar hetgeen de uitvinder in de ogen van de gemiddelde vakman heeft willen beschermen. Bij zodanige uitleg is volgens HR 13 januari 1995, LJN ZC1609, Ciba Geigy/Oté Optics als verstaan in HR 7 september 2007, LJN BA3522, Lely/ Delaval gezichtspunt (en niet langer: uitgangspunt) hetgeen wezenlijk is voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen – anders gezegd: wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte is – tegenover de letterlijke tekst van de conclusies. Daarbij zal de rechter tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen – waarbij gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt, terwijl de rechter evenzeer oog dient te houden voor een redelijke bescherming van de octrooihouder. In deze beschouwing dienen volgens het protocol eveneens equivalenten te worden betrokken. 4.25 Met de hiervoor weergegeven maatstaf in gedachten valt op dat conclusie 1 van EP 220 onder meer eist dat ’de hartlijn van het tweede omkeerorgaan (11) voorwaarts en bovenwaarts van de hartlijn van het eerste omkeerorgaan is gelegen, met het kenmerk dat tussen het eerste en tweede omkeerorgaan (8, 11), onder de bewegingsbaan van de netten (2, 3) grondopvangen afvoermiddelen (9) zijn aangebracht, welke middelen de opgevangen grond uit de netten (2, 3) zijdelings kunnen afvoeren’. EP 220 geeft hiermee nauwkeurig aan wat de positie van het eerste en het tweede

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


omkeerorgaan is. De hartlijn van het tweede omkeerorgaan dient voor en boven de hartlijn van het eerste omkeerorgaan te liggen. Ook de positie van de grondopvangen afvoermiddelen wordt nauwkeurig omschreven. Deze dienen te zijn aangebracht tussen het eerste en tweede omkeerorgaan en onder de bewegingsbaan van de netten. 4.26 De ADO bollenrooier voldoet niet aan het kenmerk dat de hartlijn van het tweede omkeerorgaan voorwaarts en bovenwaarts van de hartlijn van het eerste omkeerorgaan is gelegen. Bij de ADO bollenrooier ligt de hartlijn van het tweede omkeerorgaan juist achter de hartlijn van het eerste omkeerorgaan. Dit wordt duidelijk als figuur 1 wordt afgezet tegen de tekening van de ADO bollenrooier zoals opgenomen in de pleitnota van Van Diepen c.s. EP 220 ADO bollenrooier

Gelet hierop kan van letterlijke inbreuk op conclusie 1 (en daarmee op de afhankelijke conclusies 2 en 3 van EP 220) geen sprake zijn. 4.27 Pronk c.s. beroept zich voorts op inbreuk bij wege van equivalentie. Pronk c.s. stelt daartoe dat de achter EP 220 liggende uitvindingsgedachte een configuratie is van twee omkeerrollen die de netten via een S-bocht door de rooimachine naar achteren transporteren. Hierdoor wordt de grond die zich op de netten bevindt door de netten over het omkeerwiel getrokken zodat de grond in benedenwaartse richting efficiënt kan worden afgevoerd. Ook de ADO bollenrooier heeft twee omkeerrollen die de netten via een S-bocht naar achteren leiden. De overtollige aarde wordt daarbij volgens Pronk c.s. door de netten over het eerste omkeerwiel getrokken waardoor de grond naar beneden valt en door de opvang- en afvoermiddelen wordt weggevoerd. Dat de omkeerrollen bij de ADO bollenrooier anders (lees: de hartlijn van het tweede omkeerorgaan juist achter

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 9

de hartlijn van het eerste omkeerorgaan) zijn gepositioneerd, is volgens Pronk c.s. niet relevant. Volgens artikel 2 van het bij artikel 69 EOV behorende uitlegprotocol dienen immers ook equivalente maatregelen te worden meegenomen en de vakman zal begrijpen dat geringe afwijkingen van de in conclusie 1 gedefinieerde configuratie nog steeds het met de uitvinding beoogde effect opleveren. 4.28 De rechtbank kan Pronk c.s. hierin niet volgen. De rechtbank stelt voorop dat uit HR 22 december 2006, LJN AZ1081 (Dijkstra/Saier) volgt dat een derde zich voor de uitleg van een conclusie ten nadele van de octrooihouder op het verleningsdossier kan beroepen. Uitgaande van het verleningsdossier, kan in dit geval niet worden gesproken van een geringe afwijking en moet worden geconcludeerd dat Pronk c.s. thans materie claimt die hij buiten de beschermingsomvang heeft gelaten ten einde het octrooi verleend te krijgen. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. 4.29 De door Pronk c.s. ingediende conclusies 1 en 2 luidden oorspronkelijk als volgt. 1. An apparatus for lifting bulbous plants which have been grown between a lower net (2) and an upper net (3), comprising a frame having a front side and a rear side, lifting means (1) connected to the frame for removing the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween from the ground, conveying means (5, 6, 8, 11-13) supported by the frame for lifting the nets (2, 3) and the plants (4) onto the machine and transporting them therethrough, means (15, 17, 18, 19, 20) for separating the nets and the plants (4), and means (14) for discharging the plants (4), in which the conveying means (5, 6, 8, 11-13) comprise first conveying elements (5, 6) for carrying the nets and the bulbous plants (4) present therebetween upwards and in the direction of the rear side of the frame, a reversing element (8) for turning the nets and the bulbous plants present therebetween upsidedown and conveying the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the front side of the frame, characterized in that said conveying means (5, 6, 8, 11-13) comprise a second reversing element (11) joining said first reversing element (8) for transporting the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the rear side of the frame again, whilst the plant discharging means (14) are arranged at the rear side of the apparatus. 2. An apparatus according to claim 1, wherein the central axis of the second reversing element (11) in the form of a roller or the like is located forwards and upwards of the central axis of the first reversing element (8) in the form of a roller or the like, whilst soil collecting and discharging means (9) are preferably arranged between said first (8) and said second (9) reversing element, under the path of movement of the nets (2, 3), which means are capable of discharging the collected soil from the nets (2, 3) sideways, preferably simultaneously in both directions. 4.30 In haar communicatie op grond van artikel 96 lid 2 EOV van 27 augustus 2004 heeft de onderzoekafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) geconcludeerd dat conclusie 1 en 2 van de aanvrage niet nieuw zijn in het licht van NL 9400516. Hierbij is tevens aangegeven dat: (...) 3. The word ’preferably’ in the sixth line of claim 2 throws doubt whether the features referring to a soil collecting and discharging means are operational or not, particularly whether the whole feature is optional, or whether it is just the location of said means what is optional. (...)

•


1 3 0

B I J B L A D


8. It is suggested to file a new independent claim containing the combination of the features of claims 1 and 2, once the clarity deficiencies cited in point 3 of this communication have been solved. 4.31 Pronk c.s. heeft vervolgens de ingediende set conclusies (voor zover hier van belang) als volgt gewijzigd (waarbij hetgeen is doorgehaald komt te vervallen en hetgeen wordt toegevoegd is onderstreept). 1. An apparatus for lifting bulbous plants (4) which have been grown between a lower net (2) and an upper net (3), comprising a frame having a front side and a rear side, lifting means (1) connected to the frame for removing the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween from the ground, conveying means (5, 6, 8, 11-13) supported by the frame for lifting the nets (2, 3) and the plants (4) onto the machine and transporting them therethrough, means (15, 17, 18, 19, 20) for separating the nets and the plants (4), and means (14) for discharging the plants (4), in which the conveying means (5, 6, 8, 11-13) comprise first conveying elements (5, 6) for carrying the nets and the bulbous plants (4) present therebetween upwards and in the direction of the rear side of the frame, a first reversing element (8) in the form of a roller or the like for turning the nets and the bulbous plants present therebetween upside-down and conveying the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the front side of the frame, a first reversing element (8) in the form of a roller or the like for turning the nets and the bulbous plants therebetween upsidedown and conveying the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therbetween to the front side of the frame, characterized in that said conveing means (5, 6, 8, 11, 13) comprise and a second reversing element (11) in the form of a roller or the like joining said first reversing element (8) for transporting the nets (2, 3) and the bulbous plants (4) present therebetween to the rear side of the frame again, whilst the plant discharging means (14) are arranged at the rear side of the apparatus. apparatus, characterized in that the central axis of the second reversing element (11) is located forwards and upwards of the central axis of the first reversing element (8), whilst soil collecting and discharging means (9) are arranged between said first (8) and said second (9) reversing element, under the path of movement of the nets (2, 3), which means are capable of discharging the collected soil from the nets (2, 3) sideways. 2. An apparatus according to claim 1, wherein the central axis of the second reversing element (11) in the form of a roller or thelike is located forwards and upwards of the central axis of the first reversing element (8) in the form of a roller or the like, whilst soil collecting and discharging means (9) are preferably arranged between said first (8) and said second (9) reversing element, under the path of movement of the nets (2, 3), which means are capable of discharging the collected soil from the nets (2, 3), sideways, preferably simultaneously in both directions. 4.32 Pronk c.s. heeft de door de onderzoeksafdeling van het EOB genoemde onduidelijkheden opgelost door enkele beperkende kenmerken toe te voegen, namelijk door de positionering van het tweede omkeerorgaan ten opzichte van het eerste omkeerorgaan en die van de grondopvangen afvoermiddelen te omschrijven. Hierbij werd door Pronk c.s. benadrukt dat, door de hartlijn van het tweede omkeerorgaan voorwaarts en bovenwaarts ten opzichte van het eerste omkeerorgaan te plaatsen, de aarde die uit de netten valt kan worden opgevangen en op een betrouwbare manier kan worden afgevoerd. Die positionering is blijkens de toelichting van de octrooigemachtigde van Pronk c.s. in zijn brief van 17 november 2004 van wezenlijk belang. Indien de hartlijn van het tweede omkeerorgaan achterwaarts en

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

bovenwaarts van de hartlijn van het eerste omkeerorgaan is gelegen, bestaat er volgens de octrooigemachtigde namelijk het risico dat de af te voeren grond terug valt op het eerste omkeerorgaan. In zijn brief aan het EOB schrijft de octrooigemachtigde: As to the position of the central axes of the first and second reversing elements it is noted that in D1 (Rb: NL 516), the central axis of the second reversing element is located rearwards of the central axis of the first reversing element. In Fig. 1 of D1, the front side of the apparatus is on the right sight and it is clear that the second reversing element is positioned on the left of and therefore rearwards of the first reversing element. As a result thereof, the soil should be conveyed over the upper surface of the first reversing element 15 without the aid of the nets and there is a risk that the soil will stick to or drop back on the nets from the large wheel that forms the first reversing element. This leads to a less reliable transportation and discharge of the soil. 4.33 Het is met en vanwege deze beperkingen dat het octrooi is verleend. Met inachtneming van het verleningsdossier kan de aan EP 220 tegengestelde positie van het tweede omkeerorgaan (welke overeenkomt met de positie van dit orgaan in NL 516, waartegen de octrooigemachtigde de gewijzigde conclusies afzet) niet (meer) worden gezien als een geringe afwijking. Dat zou in het onderhavige geval in strijd met de rechtszekerheid zijn. 4.34 De conclusie van het voorgaande is dat Van Diepen c.s. met ADO bollenrooier geen inbreuk maakt op EP 220. Omdat de reconventionele vordering tot nietigverklaring van EP 220 voorwaardelijk is geformuleerd, komt de rechtbank daar niet aan toe. Geheimhoudingsbeding en ongeoorloofde mededinging 4.35 Pronk c.s. vordert een boete van € 25.000,00 omdat Van Diepen c.s. de geheimhoudingsverplichting van artikel 3.2 van de Metaalunievoorwaarden zou hebben geschonden. 4.36 De rechtbank stelt voorop dat zij bevoegd is van de op artikel 3.2 van de Metaalunievoorwaarden gebaseerde vordering kennis te nemen. De Metaalunievoorwaarden kennen weliswaar een forumkeuzebeding waarin de rechtbank Alkmaar als bevoegde rechter is aangewezen, maar blijkens datzelfde beding mag Pronk c.s. daarvan als opdrachtnemer afwijken. Hij heeft dit gedaan en aansluiting gezocht bij artikel 7 lid 2 Rv. 4.37 De vordering van Pronk c.s. dient te worden afgewezen. Dit is reeds het geval omdat, gelijk de rechtbank Alkmaar in haar vonnis van 28 november 2007 heeft geoordeeld, de Metaalunievoorwaarden niet op de onderhavige overeenkomst van toepassing zijn. Dat is het geval omdat de overeenkomst van 18 juni 2004 een schriftelijke vastlegging betreft van een bijna zes maanden eerder mondeling tot stand gekomen overeenkomst, waaraan reeds geruime tijd uitvoering werd gegeven. Indien ervan moet worden uitgegaan dat Van Diepen c.s. van de betreffende voorwaarden kennis heeft kunnen nemen ten tijde van het op schrift stellen van de overeenkomst, hetgeen gemotiveerd wordt betwist, was dit derhalve bijna een half jaar te laat. Voor zover Pronk c.s. stelt dat Van Diepen c.s. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds met de inhoud van de Metaalunievoorwaarden bekend was, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Van Diepen c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de voorwaarden op de achterzijde van eerder aan hem

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


toegezonden facturen waren afgedrukt, terwijl een specifiek bewijsaanbod ter zake van Pronk c.s. ontbreekt. 4.38 Zonder nadere toelichting – welke ontbreekt – valt evenmin in te zien waarom Van Diepen c.s. met het aan Agrifirm ter beschikking stellen van in haar opdracht gemaakte tekeningen (van een inrichting die blijkens het voorgaande geen inbreuk maakt op NL 451) onrechtmatig handelt. De vorderingen van Pronk c.s. dienen ook in zoverre te worden afgewezen. Kosten 4.39 Van Diepen c.s. is in conventie de in het ongelijk gestelde partij. In reconventie is dat Pronk c.s. Partijen hebben de rechtbank bericht dat zij met betrekking tot de kosten overeenstemming hebben bereikt in die zin dat de totale kosten worden begroot op € 30.000,00. Daarvan is de helft aan de conventie en de andere helft aan de reconventie toe te rekenen. Geen kosten worden gevorderd ter zake van de schending van de geheimhoudingsverplichting en (zo begrijpt de rechtbank) ter zake van de ongeoorloofde mededinging. De kosten van de in het ongelijk gestelde partij zullen gelet hierop in beide procedures worden begroot op € 15.000,00. 5 De beslissing De rechtbank in conventie – wijst de vorderingen af; – veroordeelt Van Diepen c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Pronk c.s. begroot op € 15.000,00; – verklaart het vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad voor zover dit de kostenveroordeling betreft; in reconventie – verklaart de vordering tot vernietiging van NL 465 niet ontvankelijk; – wijst de vorderingen voor het overige af; – veroordeelt Pronk c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Van Diepen c.s. begroot op € 15.000,00; – verklaart het vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad voor zover dit de kostenveroordeling betreft; Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 1

Nr. 29 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 juni 2008 (Solatube) Mr. P.G.J. de Heij Art. 9, lid 1b GMV; art. 2:20 lid 1b BVIE Het teken ’Solar tube’ komt verwarringwekkend overeen met het merk Solatube, in aanmerking genomen het vermoeden van geldigheid van dat merk. De Vzr. wijst een ’Gemeenschapswijd’ verbod toe. Art. 12, lid 1b GMV; art. 2:23, lid 1b BVIE Aan de gedaagde (in conventie) komt geen beroep toe op ’generiek’ gebruik van het teken ’Solar tube’, reeds omdat haar handelwijze niet strookt met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft namelijk de intentie potentiële klanten van de eisende partijen via zoekmachines naar haar website te leiden. Het toe te wijzen verbod strekt zich echter niet uit tot het gebruik in (de in dit geding beoordeelde) vergelijkende reclame. Art. 95 GMV Het in deze bepaling neergelegde vermoeden van geldigheid van een Gemeenschapsmerk kan in een kort geding niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot nietigverklaring daarin niet mogelijk is; maar het vermoeden van geldigheid is ook in kort geding tot uitgangspunt te nemen. Art. 6:194 BW; art. 6:194a BW Een reeks van bezwaren tegen de door de gedaagde gemaakte vergelijkende reclame wordt van de hand gewezen. Geen onrechtmatige vergelijkende reclame. Art. 1019h Rv. Kosten op de voet van deze bepaling kunnen wel worden gevorderd terzake van de vastgestelde merkinbreuk, maar niet terzake van de gestelde misleidende dan wel ongeoorloofde vergelijkende reclame (en overige vorderingen). Daarvoor moeten de kosten naar het liquidatietarief worden begroot. Solatube International Inc te Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. C.S. Mastenbroek en L. Kroon te Amsterdam, tegen 1 Atlas-Acomfa BV te Noordwijkerhout, gedaagde in conventie, procureur mr. I.P. Barneveld, 2 Solar Project SRL te Cocquio Trevisago, Italië, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. J.H.C. van Manen en Y.O. Jansen te Amsterdam. 1 De procedure (...) 1.3 Solar Project heeft op 9 juni 2008 een eis in reconventie aangekondigd. Op 10 juni 2008 heeft zij een gewijzigde eis in reconventie aan de rechtbank en de wederpartij toegestuurd, die in een tijdsbestek van minder dan 24 uur voorafgaand aan de zitting is ontvangen. Solatube heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen deze laatste vordering, waaraan deels andere feiten ten grondslag zijn gelegd. Zij heeft gesteld dat zij gezien het korte tijdsbestek zich niet op de gewijzigde eis heeft kunnen voorbereiden. Solatube heeft ver-

•


1 3 2

B I J B L A D


klaard evenwel geen bezwaar te hebben tegen de in deze akte geformuleerde vordering tot bepaling van een dwangsom. Gelet op de mogelijkheid van Solar Project om de gewijzigde eis in reconventie tijdig op voorhand mee te delen, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gewijzigde eis in strijd is met de eisen van een behoorlijke procesorde. De voorzieningenrechter heeft de gewijzigde vordering geweigerd, zulks behoudens de daarin geformuleerde dwangsomvordering. Solar Project heeft daarop de eerder aangekondigde eis in reconventie gehandhaafd, zodat daarvan is uit te gaan. 1.4 Het vonnis is bepaald op heden. 2 De feiten 2.1 Solatube is een producent van daglichttransportsystemen en brengt sinds 1990 een dergelijk systeem onder het merk SOLATUBE op de Australische en Amerikaanse markt. Vanaf eind jaren negentig worden de SOLATUBE daglichttransportsystemen ook direct naar Europa en de rest van de wereld gedistribueerd. In de Benelux brengt Solatube haar producten via haar exclusieve distributeur genaamd Techcomlight B.V. op de markt. In Italië worden deze producten door Infinity Motion S.R.L. (hierna te noemen: ’Infinity Motion’) op de markt gebracht. 2.2 Een daglichttransportsysteem (hieronder afgebeeld) bestaat enerzijds uit een koepel, die op het dak van een gebouw wordt geplaatst en die zonlicht opvangt, en anderzijds een buissysteem dat het licht naar de onderliggende ruimte in het gebouw leidt met als gevolg dat deze ruimte met daglicht wordt verlicht.

2.3 Solatube is houdster van de volgende drie merkregistraties: – het Gemeenschapswoordmerk ’SOLATUBE’, geregistreerd op 3 maart 2000 onder nummer 000756643 voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37, onder meer voor de waar ’skylights’; – onderstaand Gemeenschapswoord-/beeldmerk, geregistreerd op 10 mei 2001 onder nummer 000756668, eveneens voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37:

– het Beneluxwoordmerk ’Solatube’, gedeponeerd op 25 oktober 2007 onder nummer 0831868 voor waren en diensten in de zelfde klassen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

2.4 Solar Project is eveneens producent van daglichttransportsystemen en brengt onder het merk SOLARSPOT een soortgelijk systeem als Solatube op de markt. AtlasAcomfa is distributeur van de producten van Solar Project in Nederland. 2.5 Op verzoek van een potentiële afnemer van Infinity Motion is op 18 juli 2006 in Settimo Milanese in het noorden van Italië met de beide daglichttransportsystemen een vergelijkende test uitgevoerd. Een tweetal deskundigen, ingeschakeld door Solar Project en Infinity Motion, hebben de verlichtingswaarden van beide daglichttransportsystemen gemeten en naar aanleiding van deze test ieder een rapport opgesteld. 2.6 Atlas-Acomfa heeft een website met de domeinnaam atlasacomfa.nl. Op deze website worden onder meer SOLARSPOT daglichttransportsystemen aangeprezen. Solar Project is houdster van de domeinnaam solarspot.nl, die doorlinkt naar de website van Atlas-Acomfa. Solar Project heeft daarnaast een eigen website, die bereikbaar is via de domeinnamen solarspot.it en solarspot.eu. 2.7 In januari 2008 stond op de website van Atlas-Acomfa de navolgende tekst. OVER ONZE NAAM IS SOMS VERWARRING. MAAR ONZE TOPPOSITIE IS ONBETWIST. Solartube. Zo wordt Solarspot af en toe wel genoemd. Niet helemaal onlogisch. Onze daglichtsystemen bestaan uit buizen. Tubes, dus. Buizen die het zonlicht tot in elke ruimte brengen. Dan ligt Solartube voor de hand. Maar omdat we iets bijzonders te bieden hebben, kozen we voor een meer bijzondere naam. Het bijzondere van Solarspot komt op allerlei manieren tot uiting. Zo is ons assortiment breder dan van wie ook. En zeker breder dan van onze collega’s die een naam hebben die wel wat op Solartube lijkt… (…) Maak geen fouten, kies voor Solarspot De naam Solartube, die bestaat niet. Maar uw ’tikfoutje’ heeft u toch mooi op het spoor gezet van Solarspot. Gaat het om daglichtsystemen, dan is dit de enige naam die u hoeft te onthouden. Tenminste, als u op zoek bent naar bredere keuze, slimmere techniek, meer lichtopbrengst en lagere kosten. (…) 2.8. In de rubriek ’nieuws’ stond de volgende tekst. Test: SOLARSPOT 50% meer lichtopbrengst!! Een vergelijkende test heeft uitgewezen dat de SOLARSPOT 50% meer licht geeft dan de SOLATUBE. Bij deze test in Italië hebben Solatube International en Solarproject (producent van de Solarspot) hun eigen expert benoemd die toezicht hield op de testprocedures. Beide partijen zijn vooraf akkoord gegaan met de publicatie van de resultaten wat de uitkomst ook zou zijn. De test resultaten kunt u nalezen in het PDF die u hier kunt downloaden. 2.9 Bij brief van 22 januari 2008 heeft Solatube AtlasAcomfa bericht dat het zonder toestemming gebruik maken van het teken ’Solartube’ op de website met domeinnaam atlasacomfa.nl inbreuk maakt op haar merkrechten. Daarnaast heeft zij bericht dat Atlas-Acomfa onrechtmatig jegens haar handelt door het plaatsen van misleidende mededelingen en ongeoorloofde vergelijkende reclame op haar website. Solatube heeft Atlas-Acomfa gesommeerd het gebruik van de inbreukmakende tekens en de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


2.10 Atlas-Acomfa heeft mede naar aanleiding van deze brief de betreffende teksten vanaf februari 2008 diverse keren aangepast. De teksten luiden ten tijde van dit kort geding als volgt: SOLARSPOT ONBETWIST AAN DE TOP. ’Solar tube’. Zo wordt de Solarspot af en toe wel genoemd. Niet helemaal onlogisch. Ons systeem bestaat uit buizen. Tubes dus. Buizen die het zonlicht tot in elke ruimte brengen. Dan ligt solar tube voor de hand. Maar omdat we iets bijzonders te bieden hebben, kozen we voor een bijzondere naam. Het bijzondere van Solarspot komt op allerlei manieren tot uiting. Zo is ons assortiment breder dan van wie ook. Meer licht, minder kosten Solarspot biedt de keuze uit buizen in maar liefst vier diameters: 250 , 375, 530 en 650 mm, De reflectietechniek in al deze buizen is ongekend hoog. Niet minder dan 99,5% van het licht wordt gereflecteerd in onze buizen en bochten. Nog een voordeel: de uitgekiende montage. Dit is het resultaat van de ruim 30 jaar ervaring die in moederbedrijf Atlas Acomfa is opgebouwd. En tenslotte: Uit een vergelijkende test met een andere aanbieder van solar tube producten is gebleken dat een SOLARSPOTsysteem met twee buizen en twee bochten in de gegeven testomstandigheden 50% meer lichtopbrengst geeft dan eenzelfde systeem van andere aanbieders! (voor meer hierover, zie elders op deze website) Kies voor Solarspot Gaat het om daglichtsystemen, dan is Solarspot de enige naam die u hoeft te onthouden. Tenminste, als u op zoek ’bent naar bredere keuze, slimmere techniek, meer lichtopbrengst en lagere kosten’. (…) Vergelijkende test SOLARSPOT – SOLATUBE Op 18 juli 2006 is een vergelijkende test uitgevoerd in Settimo Milanese in het noorden van Italië tussen twee lichtbuissystemen van SOLARSPOT en SOLATUBE. Bij deze test hebben Infinity Motion (distributeur Solatube in Italië) en Solarproject (producent van de Solarspot) hun eigen expert benoemd die toezicht hield op de testprocedures. Beide partijen zijn vooraf akkoord gegaan met de publicatie van de resultaten. Bij het Solatube systeem werd gemiddeld 61,3 lux gemeten en bij het Solarspot systeem 92,2 lux. Het Solarspot systeem gaf dus in die testomstandigheden gemiddeld 53,8% meer licht door dan het Solatube systeem. De volledige beschrijving van de test en alle meet resultaten kunt u nalezen in het rapport van de deskundige van Solar Project dat u hier als PDF (1520 kB) kunt downloaden. Tussen partijen bestaat momenteel discussie over de uitleg van die resultaten. Een kopie van het rapport van de deskundige van Infinity Motion kan bij ons worden opgevraagd. Solarspot erkent dat het hier gaat om een specifieke test die beoordeeld moet worden naar de omstandigheden van het geval, Solarspot gaat echter graag de uitdaging aan om de test in laboratoriumomstandigheden te herhalen. 2.11 Het rapport van de deskundige van Solar Project wordt ook op de website van Solar Project beschikbaar gesteld. (...) 4 De beoordeling de bevoegdheid en spoedeisendheid 4.1 Voor zover de vorderingen van Solatube zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 en lid 4 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMeVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van deze vorderingen kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is de voorzieningenrechter op

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 3

grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevoegd, omdat Atlas-Acomfa in het arrondissement ’s-Gravenhage woonplaats heeft (i.e. Noordwijkerhout) en omdat de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt. De voorzieningenrechter is daarenboven onder meer op grond van artikel 5 aanhef en onder 3 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX Vo.) en artikel 102 Rv. bevoegd om van de op misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame gebaseerde vorderingen kennis te nemen, omdat het gestelde schadebrengende feit zich in Nederland en in het bijzonder in dit arrondissement voordoet. De bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering in reconventie berust onder meer op artikel 7 lid 2 Rv. 4.2 De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuken op de merken van Solatube alsmede uit de door zowel Solatube als Solar Project gestelde voortdurende schade (inkomstenderving), voortvloeiend uit de misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame. in conventie Merkinbreuk 4.3 De voorzieningenrechter stelt vast dat op de website van Atlas-Acomfa, anders dan in verband met de hierna te bespreken vergelijkende reclame, de door Solatube in haar dagvaarding genoemde tekens ’Solatube’ en ’Solartube’ niet meer voorkomen. Op deze website worden nog slechts de tekens ’Solar tube’ gebruikt. De voorzieningenrechter zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk dan ook alleen laatstgenoemde tekens betrekken. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de tekens ’Solar tube’ slechts op de website van Atlas-Acomfa worden gebruikt en dat voorshands niet is in te zien dat Solar Project enkel op grond van het doorlinken van de domeinnaam solarspot.nl naar de website van Atlas-Acomfa verantwoordelijk is voor de inhoud van deze website. Nu Solatube ook niets heeft gesteld waaruit volgt dat Solar Project invloed heeft op de inhoud van de website, zijn de op de gestelde merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens Solar Project al daarom niet toewijsbaar. De voorzieningenrechter zal dan ook slechts beoordelen of Atlas-Acomfa zich schuldig maakt aan inbreuk op de merkrechten van Solatube en in het bijzonder op het Gemeenschapswoordmerk. 4.4 Atlas-Acomfa stelt zich op het standpunt dat het woord Solar tube op haar website als een soortaanduiding is gebruikt en dat dit woord een gebruikelijke algemene benaming is (geworden) voor daglichttransportsystemen. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Atlas-Acomfa de voorzieningenrechter voorzien van een omvangrijk aantal pagina’s met zoekresultaten van de zoekmachine Google. De voorzieningenrechter begrijpt dat gedaagde met deze stelling een beroep doet op artikel 12 lid 1 sub b GMeVo, inhoudende dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verricht van de dienst of andere kenmerken van

•


1 3 4

B I J B L A D


de waren of diensten. Atlas-Acomfa stelt zich daarnaast op het standpunt dat het gebruik van deze tekens geen inbreuk maakt op de merkrechten van Solatube, omdat de beschermingsomvang van deze merken gering is en er geen verwarringsgevaar bestaat. 4.5 Atlas-Acomfa betwist daarenboven de geldigheid van het merk SOLATUBE. Zij voert in de eerste plaats aan dat het merk beschrijvend is, omdat het bestaat uit de beschrijvende bestanddelen ’sola’ en ’tube’ en de combinatie SOLATUBE niet merkbaar verschilt van de som van de beschrijvende bestanddelen. In de tweede plaats stelt zij dat het merk in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor daglichttransportsystemen is. Hiertoe verwijst zij naar de hiervoor reeds aangehaalde treffers uit Google. Tenslotte stelt Atlas-Acomfa dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Solatube biedt haar producten namelijk aan onder de namen ’Brighten Up’, ’SolaMaster’, ’Solar Star’ en ’Solar Conversion Kit’; het merk SOLATUBE moet dan ook, volgens Atlas-Acomfa, veeleer als handelsnaam worden aangemerkt en niet als onderscheidingsteken van haar producten. 4.6 De voorzieningenrechter merkt op dat krachtens het bepaalde in artikel 95 lid 1 GMeVo de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenof nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast, omdat een reconventionele vordering tot vervallenof nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. Indien Atlas-Acomfa meent dat er reden is voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk, kan zij bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk. 4.7 Het gebruik van de tekens ’Solar tube’ moet krachtens artikel 9 lid 1 onder sub b GMeVo aan Atlas-Acomfa worden verboden, wanneer merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken (indirecte verwarring). Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Gelet op de aard van het product moet als relevant publiek worden beschouwd architecten, aannemers en soortgelijke professionele partijen. 4.8 Voorshands wordt geoordeeld dat de tekens ’Solar tube’ in hoge mate zowel auditieve, visuele als begripsmatige overeenstemming vertonen met het merk SOLATUBE. Nu de tekens bovendien worden gebruikt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, moet voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek in de hiervoor bedoelde zin worden gevreesd.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

4.9 Atlas-Acomfa kan zich niet beroepen op de in artikel 12 lid 1 sub b GMeVo genoemde beperking van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen, alleen al omdat voorshands aannemelijk is dat geen sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het teken wordt immers primair aangewend om potentiële klanten van Solatube, die bij het invoeren van het merk in een zoekmachine een kennelijke verschrijving hebben gemaakt, naar de website van Atlas-Acomfa te leiden. Deze intentie blijkt uit de oorspronkelijke tekst: ’De naam Solartube, die bestaat niet. Maar uw ’tikfoutje’ heeft u toch mooi op het spoor gezet van Solarspot’. Het feit dat deze zinnen inmiddels zijn verwijderd, verandert niets aan de intentie van AtlasAcomfa. 4.10 De vordering tot het staken en gestaakt houden van iedere verdere inbreuk op het Gemeenschapsmerk SOLATUBE zal, voor zover zij is gericht tegen Atlas-Acomfa, op grond van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo worden toegewezen als hierna vermeld. Bij een beoordeling van inbreuk op de andere merken heeft Solatube geen belang. In dit verband wordt voorts overwogen dat het uit te spreken verbod niet omvat de vermelding van het merk in verband met de uitgevoerde test, reeds omdat Solatube niet heeft gesteld dat ook die vermelding als inbreuk op haar merkrechten moet worden aangemerkt. Voor zover met betrekking tot de merkinbreuk meer of anders is gevorderd dan wordt toegewezen zijn die vorderingen niet toewijsbaar, omdat zij verder gaan dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Solatube tegemoet te komen. Misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame 4.11 Solatube stelt zich op het standpunt dat Atlas-Acomfa en Solar Project zich schuldig maken aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194 respectievelijk artikel 6:194a BW. Dit geldt naar zij stelt zowel voor de oude als de nieuwe tekst op de website van Atlas-Acomfa als ook voor het rapport dat op deze website en op de websites van Solar Project (de websites met de domeinnamen solarspot.eu en solarspot.it) beschikbaar wordt gesteld. 4.12 In haar dagvaarding heeft Solatube – samengevat – de navolgende bezwaren met betrekking tot de tekst naar voren gebracht. a) Ten onrechte is vermeld dat Solatube medewerking heeft verleend aan de in Italië uitgevoerde test, dat Solatube een eigen expert heeft benoemd en dat Solatube toestemming voor publicatie heeft gegeven. Deze beweringen zijn onjuist, omdat niet Solatube maar haar Italiaanse agent Infinity Motion bij de test betrokken is geweest en Solatube van de test niet op de hoogte was. b) De claim dat de SOLARSPOT 50% meer licht opbrengt dan de producten van Solatube is misleidend, omdat de test alleen representatief is voor de prestaties van de vergeleken producten onder de specifieke omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. c) Misleidend is daarenboven dat niet wordt vermeld dat ook de door Infinity Motion aangewezen deskundige een rapport heeft opgesteld. Deze mededelingen acht Solatube misleidend. 4.13. Solatube heeft ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van ongeoorloofde misleidende reclame in haar dagvaarding de volgende bezwaren geopperd.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 5

d) De reclame vergelijkt niet op objectieve wijze één of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen. e) De vergeleken producten zijn wezenlijk anders, omdat de SOLATUBE een circa 2,5 cm smallere buis heeft en de lichtverdelers van beide daglichttransportsystemen een andere vorm hebben (de lichtverdeler van de SOLATUBE is vierkant, de lichtverdeler van de SOLARSPOT daarentegen is rond). f) De reclame vergelijkt geen representatieve kenmerken, omdat het product van Solar Project in tegenstelling tot dat van Solatube pas op de dag van de test is geïnstalleerd en dus kon worden aangepast. g) De reclame is niet objectief, omdat de testresultaten op de website uitsluitend de testresultaten van de door Solar Project aangewezen deskundige betreffen. h) De luxwaarde is geen wezenlijk kenmerk van het product. i) Het gemeten verschil is niet wezenlijk, aangezien het te minimaal is om zichtbaar te zijn. De claim dat de SOLARSPOT 50% meer licht zou opbrengen is dan ook niet objectief. j) Het gemeten verschil is onjuist vermeld. Het bedraagt niet 50% maar 36%. k) Het testrapport biedt de consument niet de mogelijkheid de claim te controleren. l) Gezien de merkinbreuk op de website is het kennelijk de bedoeling van Solar Project om verward te worden met Solatube en haar daglichttransportsysteem. Bovendien wordt de goede naam van Solatube geschaad en trekt Solar Project oneerlijk voordeel uit de bekendheid van het merk van Solatube. 4.14 Ter zitting heeft Solatube nog andere bezwaren tegen de teksten op de website en het rapport aangevoerd, zoals de stelling dat op de website ten onrechte wordt gesteld: ’Zo is ons assortiment breder dan van wie dan ook’ en ’Alleen Solarspot biedt de keuze uit buizen in maar liefst vier diameters’. Gedaagden hebben zich hiertegen verzet, omdat zij zich op deze punten niet hebben kunnen voorbereiden. De voorzieningenrechter is dit met hen eens en zal deze niet eerder aangevoerde bezwaren om die reden buiten beschouwing laten. 4.15 Verder is van belang dat, zoals hiervoor uiteengezet, de teksten op de website van Atlas-Acomfa al eerder zijn gewijzigd. Solatube meent dat de nieuwe teksten eveneens ontoelaatbaar zijn, maar is ter zitting ook ingegaan op de voorheen op de website geplaatste teksten. Nu Atlas-Acomfa deze teksten vrijwillig heeft verwijderd en Solatube niet gemotiveerd heeft gesteld dat gevreesd moet worden dat zij deze teksten opnieuw op de website zal plaatsen, zal hierna slechts worden onderzocht in hoeverre de nieuwe teksten toelaatbaar zijn. De hiervoor onder a) en c) genoemde bezwaren zien uitsluitend op de oude teksten en blijven dus verder buiten beschouwing. Bij de verdere bespreking wordt verwezen naar de nummering van de bezwaren.

Bezwaren d) en e) 4.17 De voorzieningenrechter stelt vast dat de beide rapportages dezelfde meetresultaten vermelden: afgerond gemiddeld 61,3 lux voor de SOLATUBE en 95,2 lux voor de SOLARSPOT. Het rapport van de door Infinity Motion aangewezen deskundige komt niet tot een andere conclusie, maar wijkt vooral daarin af van het rapport van de door Solar Project aangewezen deskundige dat het zich uitput in verklaringen voor het geconstateerde verschil. De deskundige wijst bijvoorbeeld op de grotere diameter van de SOLARSPOT (380 millimeter in tegenstelling tot 344 millimeter) en de eigenschappen van gebruikt isolerend glas. Zoals gedaagden echter terecht aanvoeren, maken deze verschillen de vergelijking nog niet ongeoorloofd en zijn het nu juist dit soort eigenschappen die kennelijk leiden tot een verminderde lichtopbrengst. Voldoende is dat de producten vergelijkbaar zijn in die zin, dat de consument ze kan substitueren. Vooralsnog wordt geoordeeld dat daarvan bij de geteste producten zonder meer sprake is. Dat blijkt ook daaruit dat de test juist was opgezet om de eigenaar van het gebouw in staat te stellen een keuze te maken uit beide producten.

Bezwaar b) 4.16 De tekst geeft aan dat in de testomstandigheden een hogere lichtopbrengst werd vastgesteld van het product van Solar Project. Hetgeen onder bezwaar b) is weergegeven is daarmee niet misleidend.

Bezwaar k) 4.22 Het rapport beschrijft gedetailleerd hoe de metingen zijn verricht. Niet valt in te zien dat de consument niet in staat zou zijn om aan de hand van het rapport de bewering te staven. In dit verband is van belang dat, zoals gedaagden onweersproken hebben gesteld, gezien de aard van de pro-

Bezwaar f ) 4.18 Niet is in te zien dat de omstandigheid dat de SOLARSPOT op de dag van de test is geïnstalleerd en daarom kon worden aangepast de representativiteit van de vergeleken kenmerken raakt. In ieder geval blijkt uit niets dat deze omstandigheid van enige invloed is geweest op de meetresultaten. Bezwaar g) 4.19 Zoals hiervoor overwogen is de door Infinity Motion aangewezen deskundige tot dezelfde meetresultaten gekomen. Bezwaren h) en i) 4.20 De mate waarin licht wordt doorgelaten (te meten in lux) is voor daglichtsystemen vanzelfsprekend een wezenlijk kenmerk. Of het gemeten verschil voldoende is om consument in zijn aankoopbeslissing te beïnvloeden doet niet ter zake. Bezwaar j) 4.21 De stelling dat de test heeft geresulteerd in gemiddeld 50% meer lichtopbrengst voor de SOLARSPOT ten opzichte van de SOLATUBE is feitelijk juist. Deze bewering neemt de opbrengst van de SOLATUBE als uitgangspunt (100%). De meeropbrengst van de SOLARSPOT is dan gelijk aan (95,2 – 61,3)/61,3 x 100% = 55% (afgerond). Het door Solatube genoemde percentage van 36% is juist, indien de opbrengst van de SOLARSPOT als uitgangspunt wordt genomen, dus in de bewering dat de SOLATUBE een 36% lagere opbrengst heeft dan de SOLARSPOT.

•


1 3 6

B I J B L A D


ducten als consument moet worden aangemerkt de architect, de aannemer of soortgelijke professionele partij. Bezwaar l) 4.23 Nu ook niet blijkt van omstandigheden als bedoeld in artikel 6:194a lid 2 aanhef en onder sub d, e en g B.W. wordt voorshands geoordeeld dat de door gedaagden gemaakte reclame niet onrechtmatig jegens Solatube is. Proceskosten 4.24 Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen tegen Solar Project dienen te worden afgewezen met de veroordeling van Solatube in de proceskosten van de procedure tegen Solar Project. De vorderingen tegen AtlasAcomfa zijn toewijsbaar voor wat betreft de gestelde merkinbreuk. Atlas-Acomfa dient de daarmee verband houdende proceskosten te dragen. De proceskosten die verband houden met de gestelde misleidende en ongeoorloofd vergelijkende reclame komen voor rekening van Solatube. 4.25 Partijen hebben geen gespecificeerde kostenopgaven overgelegd doch afgesproken dat de proceskosten aan de zijde van Solatube worden geschat op € 30.000 voor de procedures tegen beide gedaagden en dat de proceskosten aan de zijde van Atlas-Acomfa en Solar Project ieder afzonderlijk worden geschat op € 15.000. Nu niet anders is aangegeven of blijkt neemt de voorzieningenrechter aan deze bedragen mede de verschotten omvatten. 4.26 De voorzieningenrechter merkt op dat slechts voor het merkenrechtelijke gedeelte een proceskostenveroordeling op basis van artikel 1019h Rv. kan worden gevorderd en dat voor het overige de proceskosten aan de hand van het liquidatietarief dienen te worden begroot. In dit verband wordt de verhouding tussen het merkenrechtelijke gedeelte en het gedeelte met betrekking tot de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame op 40%-60% gesteld. 4.27 De proceskosten aan de zijde van Solar Project zullen aldus worden begroot voor wat het merkenrechtelijke gedeelte betreft op € 6.000 (40% van € 15.000) en voor wat het gedeelte met betrekking tot de misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame betreft op € 489,60 (60% van € 816), in totaal € 6.489,60. De door Atlas-Acomfa aan Solatube te vergoeden proceskosten worden gesteld op (€ 6.000 – € 489,60 = ) € 5.510,40. in reconventie 4.28 Solatube heeft tegen de eis in reconventie aangevoerd dat de betreffende advertenties niet van haar afkomstig zijn, maar van haar dealer voor Nederland (i.e. Techcomlight B.V.). Solar Project heeft deze stelling niet weersproken. Nu zij niet heeft gesteld dat en waarom Solatube niettemin aansprakelijk gehouden zou kunnen worden voor de gestelde onrechtmatige handelingen, moet de vordering in reconventie worden afgewezen met veroordeling van Solar Project in de proceskosten. 5 De beslissing

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

inbreuk op het merk SOLATUBE in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, in het bijzonder door het gebruik ter onderscheiding van waren of diensten van de tekens ’Solatube’ en ’Solar tube’ op de website met domeinnaam atlasacomfa.nl; 5.2 bepaalt dat dit verbod niet omvat de vermelding van het merk in verband met de uitgevoerde test; 5.3 veroordeelt Atlas-Acomfa om aan Solatube ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 2.500 per dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat Atlas-Acomfa met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; 5.4 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.5 veroordeelt Atlas-Acomfa in de proceskosten, aan de zijde van Solatube tot op dit vonnis begroot op € 5.510,40 ; 5.6 verklaart hetgeen onder 5.1 en 5.3 en 5.5 is vermeld uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden; 5.8 wijst af het meer of anders gevorderde; in conventie in de procedure tegen Solar Project 5.9 wijst het gevorderde af; 5.10 veroordeelt Solatube in de proceskosten, aan de zijde van Solar Project tot op het vonnis begroot op € 6.489,60; in reconventie 5.11 wijst het gevorderde af; 5.12 veroordeelt Solar Project in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Solatube tot op het vonnis begroot op € 408,– aan salaris van de procureur; Enz.

Nr. 30 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 29 mei 2008 (Beter Horen) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek. Art. 2.1 BVIE; Art. 2.11, lid 1b en c BVIE De woorden ’beter’ en ’horen’ zijn beide beschrijvend voor de diensten in kwestie, te weten: instellen/aanpassen van, adviseren over en leveren van hoortoestellen. Hetzelfde geldt voor beide woorden in combinatie. Getoetst aan de maatstaven van het Postkantoor-arrest van het HvJEG is het teken BETER HOREN uitsluitend beschrijvend. In het midden kan blijven of, aan de hand van het Europolis-arrest van het HvJEG, voor een beroep op inburgering, inburgering in het hele Nederlandstalige taalgebied van de Benelux vereist is, of dat ook inburgering in Nederland voldoende kan zijn. De geproduceerde bewijsstukken maken namelijk niet aannemelijk dat BETER HOREN als merk in relevante mate is ingeburgerd.

De voorzieningenrechter: in conventie in de procedure tegen Atlas-Acomfa 5.1 beveelt Atlas-Acomfa om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere

Acousticon BV te Arnhem, verzoekster, mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen

procureur

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


De Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom en haar orgaan het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom te ’s-Gravenhage, verweerster, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen. Beoordeling van het verzoek 1 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken. (i) Acousticon heeft op 9 januari 1998 het teken BETER HOREN (met depotnummer 907980) gedeponeerd als woordmerk voor de volgende waren- en dienstenklassen: Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle-, (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; hoor- en audiologische apparaten en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen. Klasse 10: Chirurgische en medische toestellen en instrumenten en kunstledematen, -oren; hoor- en audiologische apparaten en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen. Klasse 35: Reclame en zaken; marktstudies, marktonderzoek en marktanalyse; import en export; advisering over de aankoop van hoor- en audiologische apparaten en instrumenten. Klasse 42: Technische onderzoekingen, engineering, projectstudies (niet betrekking hebbend op de bedrijfsvoering), gezondheidszorg, diensten van (para)medische specialisten; diensten van audiologische deskundigen; advisering op het gebied van hoor- en audiologische apparaten en instrumenten; het verrichten van (para)medisch onderzoek in het bijzonder op het gebied van gehoor. (ii) Bij brief van 20 mei 1998 (productie 1 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau medegedeeld dat het de inschrijving van het teken voorlopig weigert. Als reden heeft het Bureau opgegeven: Het teken BETER HOREN mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 9, 10, 35 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot beter horen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zie bijlage)). (iii) Namens Acousticon is bij brief van 27 juli 1998 (productie 2 bij het verzoekschrift) bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van het Bureau, aanvoerend – samengevat – dat, nu het merk BETER HOREN sinds 1934 gebruikt wordt, het is ingeburgerd. (...) Onderscheidend vermogen? 3 Voor de beoordeling van het verzoek is beslissend of sprake is van een teken dat de toets van artikel 6bis, eerste lid van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) (thans: artikel 2.11 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005, BVIE) kan doorstaan. In zijn brief van 20 mei 1998 verwijst het Bureau in het kader van de motivering van zijn beslissing naar artikel 6bis, eerste lid onder a BMW. Blijkens de motivering zelf (’..ieder onderscheidend vermogen mist..’) en de in zijn brief van 10 december 1998 gegeven nadere motivering, baseert het Bureau zijn beslissing evenwel (mede) op het bepaalde in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 7

artikel 6bis, eerste lid, onder b en c BMW. Deze bepalingen luiden, voor zover van belang, als volgt: ’Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (...) b. het merk elk onderscheidend vermogen mist; c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren; (...)’ 4 De bewoordingen van art. 6bis, lid 1 sub b en c BMW zijn ontleend aan artikel 3, lid 1, sub b en c van de Richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40, hierna: de richtlijn). Het Hof van Justitie EG heeft uitleg gegeven aan die bepalingen in zijn arresten van 12 februari 2004, in zaak C-363/ 99, POSTKANTOOR (NJ 2006, 531) en zaak C-265/00, BIOMILD (NJ 2006, 528). Het Hof van Justitie besliste in die arresten onder meer dat een woordmerk waarvan de inschrijving – voor bepaalde waren of diensten – afstuit op artikel 3, lid 1, onder c van de richtlijn, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder b van de richtlijn. Voorts heeft Hof in zijn eerstgenoemde arrest het volgende beslist (onder 5): ’Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond (...) is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van die waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.’ In de zaak BIOMILD heeft het hof in gelijke zin beslist. 5 In het algemeen geldt verder, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. 6 De waren of diensten waarvoor inschrijving wordt verzocht zijn door Acousticon ter gelegenheid van het pleidooi omschreven als: het instellen, aanpassen en leveren van, alsmede het adviseren over hoortoestellen en toebehoren. De door Acousticon geleverde hoortoestellen en toebehoren

•


1 3 8

B I J B L A D


(waren) dragen niet het teken BETER HOREN, maar zijn van verschillende (andere) merken. 7 Het onderhavige teken bestaat uit de woorden BETER en HOREN. Het woord HOREN is beschrijvend voor het zintuig aan de werking waarvan de geleverde waren en diensten een positieve bijdrage beogen te leveren. Het woord BETER kan worden aangemerkt als een beschrijving van die bijdrage. Aldus kunnen de beide woorden kenmerken van de betrokken waren en diensten aanduiden, waaronder de hoedanigheid, waarde en bestemming ervan. Beide bestanddelen van het teken zijn daarmee beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. 8 Ook de combinatie van de beide onderdelen van het teken is beschrijvend van aard. Er bestaat geen merkbaar verschil tussen het samenstel van woorden en de loutere som van de bestanddelen daarvan. Van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin is geen sprake. Het teken combineert woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen. 9 Het teken BETER HOREN is daarmee uitsluitend beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor inschrijving is verzocht. Bijgevolg mist het teken elk onderscheidend vermogen voor die waren en diensten in de zin van artikel artikel 6bis, eerste lid, onder b en onder c BMW. Inburgering 10 Artikel 3 lid 3 van de richtlijn bevat een uitzondering op de in lid 1 (onder meer) sub b en c neergelegde weigeringsgronden, welke ook voor weigering op grond van artikel 6bis lid 1 sub b en c BMW geldt. Inschrijving van een teken als merk mag niet worden geweigerd indien het, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de datum van de aanvraag tot inschrijving, onderscheidend vermogen heeft gekregen. In zijn uitspraak van 4 mei 1999 in de zaak Chiemsee (NJ 2000, 269) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ) dienaangaande het volgende overwogen: ’Indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is, dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan. De omstandigheden waaronder die voorwaarde als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.’ (r.o. 52). 11 In zijn uitspraak van 7 september 2006 in de zaak Europolis (NJ 2007, 238) heeft het HvJ nader aangegeven welk grondgebied in aanmerking dient te worden genomen bij de toepassing van deze maatstaf, indien het teken waarvoor inschrijving wordt verzocht onderscheidend vermogen mist in slechts een gedeelte van de Benelux, te weten het Nederlandse taalgebied. Het HvJ heeft terzake overwogen: ’Bijgevolg moet op de eerste twee vragen worden geantwoord, dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.’ (r.o. 23) En: ’Bijgevolg moet op de derde vraag worden geantwoord, dat wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren’. (r.o. 28) 12 In deze zaak kan ervan worden uitgegaan dat het teken BETER HOREN alleen in het Nederlands-talige gebied van de Benelux onderscheidend vermogen mist. Voorts is voor het aannemen van onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet vereist dat ook de vertaling van het teken in de andere in de Benelux gesproken officiële talen in de gebieden waar deze talen gesproken worden, door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat (Benelux Gerechtshof in de zaak Europolis d.d. 28 juni 2007, IER 2007, 86). 13 In de stellingen van Acousticon (o.a.: verzoekschrift sub 19, brief van 20 november 1998, pleitnotities sub19) ligt besloten dat het teken BETER HOREN als merk is ingeburgerd in Nederland en niet in de andere Nederlands-talige gedeelten van de Benelux (Vlaanderen en Brussel). Derhalve dient de vraag te worden beantwoord of met het gestelde gebruik in Nederland is voldaan aan de eis dat in het gehele Nederlandse taalgebied van de Benelux de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. Hetgeen het HvJ in r.o. 28 van zijn uitspraak in de zaak Europolis heeft overwogen, dient te worden gelezen in samenhang met r.o.23 daaraan voorafgaand. In laatst genoemde overweging heeft het HvJ aangegeven dat de inschrijving van een merk op grond van artikel 3 lid 3 van de richtlijn enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Hieruit kan worden afgeleid dat ’de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan’ het gehele Nederlandse taalgebied van de Benelux dien(t)(en) te vertegenwoordigen, in die zin dat (het aanzienlijke deel van) de betrokken kringen evenredig verspreid dien(t)(en) te zijn over het gehele Nederlandstalige gedeelte van het Beneluxgebied. Daarvan is geen sprake indien de betrokken kringen zich uitsluitend in Nederland bevinden. Anderzijds stelt het HvJ de Benelux expliciet op één lijn met een lidstaat. Daarvan uitgaand valt niet uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van die lidstaat, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt, voldoende moet worden geacht. Het hof zal het antwoord op deze vraag van uitleg van het Europolis-arrest in het midden laten, nu het van oordeel is dat niet kan worden gezegd dat het teken BETER HOREN door gebruik als merk in Nederland onderscheidend vermogen heeft gekregen. Het hof overweegt daartoe als volgt.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


14 In de door Acousticon als productie 7 bij het verzoekschrift overgelegde stukken wordt het teken BETER HOREN gebruikt, respectievelijk: – als aanduiding van een ’huis-orgaan van de N.V. Instrumentenhandel v.h. P. Geervliet ten dienste van Slechthoorenden’, – in de combinatie: BETER HOREN/GEERVLIET, met onderschrift: Hoortoestel specialisten; – in de combinatie: BETER HOREN samenwerkende audiciëns GEERVLIET; – in de combinatie: AUDIRE, specialisten in beter horen; – (in een uittreksel uit het handelsregister:) als handelsnaam van de vennootschap Audire B.V.; – als aanduiding van een onderneming die een systeem heeft ontwikkeld voor de opzet van een speciaal oorstukjeslaboratorium; – als speciaalzaak in hoortoestellen. Onder de bij brief van 4 april 2008 door Acousticon toegezonden producties bevindt zich een verklaring van de Nederlandse Vereniging Audiciën Bedrijven (nvab), inhoudend dat de handelsnaam ’Beter Horen’ in de audiciënbranche al decennia bekend is (productie 3). Voorts is daarin vermeld: ’Na een korte periode waarin de naam van de winkels (onderstreping hof) vervangen is door de handelsnaam ’Beter Horen/ Geervliet:, is vanaf 1998 weer consequent de naam ’Beter Horen’ gebruikt en als zodanig in ons ledenbestand geregistreerd. Binnen het bestuur van de brancheorganisatie, NVAB, heeft al zeker vijftien jaar één van de leden van de directie van ’Beter Horen’ zitting. ’Beter Horen’ is ook in tal van andere overlegorganen vertegenwoordigd en de naam is dan ook bekend bij organisaties(...).’ In productie 4 worden het hoofdkantoor en de vestigingen van Beter Horen opgesomd; productie 7 betreft een uittreksel uit het handelsregister van de vennootschap BETER HOREN B.V., met nevenvestigingen; en in productie 8 wordt vermeld: ’BETER HOREN –zaken zijn gespecialiseerd op het gebied van hoortoestellen en verantwoorde audiologische begeleiding.’ In de daarop volgende producties is vermeld respectievelijk: ’Audio-otometrisch centrum voor hoortoestellen’, ’speciaalzaak in hoortoestellen’, ’De mensen van BETER HOREN’ en ’Beter Horen B.V.’ 15 Uit deze producties blijkt dat het teken BETER HOREN door de jaren heen is gebruikt als handelsnaam ter aanduiding van ondernemingen die zich bezig houden met audiologische dienstverlening. Bedoelde stukken geven geen steun aan de stelling van Acousticon dat het teken tevens als woordmerk, ter onderscheiding van waren en diensten, is ingeburgerd. Dat een enkele keer wordt gesproken over ’Beter Horen Hoortoestellen’ (productie 7 bij het verzoekschrift) doet daaraan niet af, te meer niet nu de advocaat van Acousticon ter zitting van het hof desgevraagd heeft aangegeven dat de hoortoestellen van allerlei verschillende merken zijn en niet het teken BETER HOREN dragen. Ook de als productie 1 bij de brief van 4 april 2008 overgelegde verklaring van de Gezamenlijke Audiologische Industrieën Nederland (GAIN), inhoudend dat Beter Horen op 1 januari 1998 alom bekend was als merk in Nederland, is daartoe onvoldoende, evenals het feit dat het teken BETER HOREN als beeldmerk is gedeponeerd. 16 Gelet op het voorgaande komt het verzoek van Acousticon niet voor toewijzing in aanmerking.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 9

17 Acousticon zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Het hof zal deze naar redelijkheid begroten als na te melden. Beslissing Het hof: wijst het verzoek van Acousticon af; veroordeelt Acousticon in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van het Bureau begroot op € 1.356,–. Enz.

Nr. 31 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 15 april 2008 (SAFAK) Mr. P.G.J. de Heij Art. 22 GMV En-Ka is geen merkhouder en ook geen licentiehouder. De stelling dat En-Ka producten onder het merk verhandelt en dus belang bij het gevorderde verbod heeft, wordt verworpen. Dat belang geeft geen recht op toewijzing van het gevorderde. Art. 95 en 98 GMV Volgens het – ook in het kort geding tot uitgangspunt te nemen – art. 98 GMV dient de verhandeling van kaas onder het Gemeenschapsmerk SAFAK te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Uitgaande van de geldigheid van gedaagdes oudere Duitse merkrecht is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het OHIM tot nietigverklaring niet zal overleven. Het in art 95 lid 1 GMV neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. Art. 95 lid 1 ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallenof nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Art. 95 lid 3 staat bovendien toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van gedaagde. 1 Ismail Aktitiz te Gelsenkirchen, Duitsland, 2 EN-KA Warenhandels GmbH te Gelsenkirchen, Duitsland, eisers, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. O.S.C. van Raaij te Utrecht, tegen 1 Ayal Kaas BV te Zaandam, 2 Haritun Sarik h.o.d.n. Sarik Impex Lebensmittel te Regensburg, Duitsland, gedaagden, procureur mr. F. Quarles van Ufford, advocaat mr. J.A.F. Considine te Brielle. 2 De feiten 2.1 En-Ka verhandelt en verkoopt levensmiddelen, waaronder kaasproducten. En-Ka is actief in onder meer Duitsland en Nederland. Aktitiz is bestuurder en enig aandeelhouder van En-Ka. 2.2 Aktitiz is houder van het Gemeenschapswoordmerk SAFAK, gedeponeerd op 28 november 2002 en op 28 oktober

•


1 4 0

B I J B L A D


2004 geregistreerd onder nummer 002951770 voor onder andere de waren kaas en schapenkaas in klasse 29. 2.3 Ayal Kaas verhandelt in Nederland kaas en kaasproducten met gebruik van de tekens SAFAK. Zij krijgt deze producten geleverd van Sarik. 2.4 Sarik is houder van het op 28 augustus 1997 gedeponeerde en op 11 februari 1998 onder nummer 39741038 geregistreerde Duitse woordmerk SAFAK voor onder meer kaas in warenklasse 29. 2.5 Sarik heeft 23 januari 2008 het woordmerk SAFAK als Beneluxmerk gedeponeerd voor waren in klasse 29. 2.6 Aktitiz heeft wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar verval van het Duitse merk gevorderd. Bij beslissing van het Landgericht Nürnberg – Fürth van 5 december 2007 is deze vordering afgewezen voor zover het merk is ingeschreven voor kaas. 2.7 Sarik heeft bij het in de GMeVo1 bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk SAFAK ingesteld waarbij hij zich beroept op de oudere Duitse merkinschrijving. 3 Het geschil 3.1 Eisers vorderen – zakelijk weergegeven – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk voor alle lidstaten van de Gemeenschap, althans de Benelux, met nevenvorderingen, dit op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Zij leggen aan deze vorderingen de stelling ten grondslag dat gedaagden handelen in strijd met artikel 9 lid 1 onder a GMeVo door in het economisch verkeer tekens te gebruiken die identiek zijn aan het Gemeenschapsmerk voor waren waarvoor het merk is ingeschreven. Subsidiair beroepen zij zich op artikel 9 lid 1 onder b GMeVo. 3.2 Gedaagden voeren, voor zover thans relevant, het navolgende verweer. Zij wijzen er op dat En-Ka geen houder is van het Gemeenschapsmerk en dus geen verbod op merkinbreuk kan vorderen. Zij stellen zich daarnaast op het standpunt dat het jongere Gemeenschapsmerk moet wijken voor het oudere nationale merkrecht van Sarik. Volgens gedaagden hebben zij het merk als eerste gebruikt, ook in de Benelux, en is het depot van het Gemeenschapsmerk te kwader trouw verricht. Gedaagden hebben afwijzing van de vorderingen gevorderd met veroordeling van eisers in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. 3.3 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 De rechtbank is bevoegd van de vorderingen van eisers kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92, 93 lid 1 en lid 4 onder b GMeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. 4.2 Uit de gestelde voortdurende merkinbreuk volgt dat eisers een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen hebben. Dat eisers al jarenlang op de hoogte zijn van de gestelde inbreukmakende handelingen in de Benelux is on-

1 Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

voldoende aannemelijk gemaakt. Dat is dus geen reden om aan te nemen dat het gestelde belang kennelijk niet spoedeisend is. 4.3 De vorderingen van En-Ka worden afgewezen. Niet is in te zien op grond waarvan zij een verbod op merkinbreuk zou kunnen vorderen. En-Ka is geen merkhouder. Evenmin is gesteld dat zij licentiehouder is, in welk geval zij onder omstandigheden een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in artikel 22 lid 3 en lid 4 GMeVo. De stelling dat En-Ka producten onder merk SAFAK verhandelt en dus belang bij het gevorderde heeft wordt verworpen. Dat belang, dat zij ongetwijfeld heeft, geeft geen recht op toewijzing van het gevorderde. 4.4 Gedaagden betwisten niet dat de verhandeling van kaas onder de tekens SAFAK inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van Aktitiz. Volgens het – ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen – artikel 98 GMeVo dient die verhandeling te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Die reden zou naar de voorzieningenrechter begrijpt volgens gedaagden moeten zijn dat aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk op de vordering van Sarik nietig zal worden verklaard door het Bureau. 4.5 Aktitiz heeft opgemerkt dat van de uitspraak van de Duitse rechter hoger beroep is ingesteld, maar dat doet er niet aan af dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het oudere Duitse merkrecht. Daarvan uitgaande is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het Bureau niet zal overleven. Het in artikel 95 lid 1 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. De bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallenof nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Lid 3 van het artikel staat bovendien toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde. 4.6 Aktitiz heeft gesteld dat nietigverklaring niet aan de orde is omdat Sarik het gebruik van de tekens in strijd met het Duitse nationale merk zou hebben gedoogd. Dat laatste wordt echter bestreden en is niet aannemelijk gemaakt. Aktitiz heeft daarnaast nog gewezen op de in artikel 108 GMeVo neergelegde mogelijkheid om, na nietigverklaring, het Gemeenschapsmerk op zijn verzoek om te zetten in een aanvraag voor een Beneluxmerk. Die laatste mogelijkheid rechtvaardigt echter niet dat gedaagden wordt verboden in de Benelux kaas onder de tekens SAFAK te verhandelen op een tijdstip dat het merk (nog) niet in de Benelux is ingeschreven. 4.7 Gezien het voorgaande zijn de vorderingen niet toewijsbaar. Eisers worden als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Aan de zijde van gedaagde bedragen deze volgens de onbestreden opgave exclusief B.T.W. en inclusief verschotten € 12.189,20.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt eisers in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op € 12.189,20. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 1

2.5 Kers voert een eenmanszaak welke diensten aanbiedt op het gebied van webdesign, e-commerce en internetmarketing via de website www.philip-design.nl. Deze domeinnaam is door Kers op 25 april 2007 geregistreerd. Op voornoemde website wordt het teken Philip Design veelvuldig gebruikt, onder meer toegepast in het hiernaast afgebeelde logo.

Nr. 32 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 december 2007 (Philips Design/Philip Design) Mr. Ch.A.J.F.M. Hensen Art. 2.20, lid 1b BVIE Het publiek dat kennisneemt van het teken ’philip’ zal daar gegeven de onbetwiste bekendheid van het merk PHILIPS wel haast automatisch de letter ’s’ bij denken en in elk geval tussen merk en teken verband veronderstellen. De toevoeging ’design’ doet daar niets aan af; versterkt de verwarring eerder omdat Philips ook met haar ’ontwerpafdeling’ Philips Design een zekere bekendheid heeft verworven. De uitwisselbaarheid van Philips met of zonder ’s’ blijkt ook uit het gedrag van Kers. In het logo van zijn onderneming voert hij nog steeds het teken Philips Design, met een ’s’, daarnaast voerde hij eerst de domeinnaam philips-design.nl, waarna hij – na tot overdracht van die naam te zijn verplicht – de domeinnaam philipdesign.nl in gebruik heeft genomen. De eerdere inbreuk op het merkrecht van Philips door gebruik van de domeinnaam/het teken philipsdesign.nl vergroot het gevaar voor verwarring, in het bijzonder doordat Kers op zijn briefpapier nog het teken Philips Design is blijven gebruiken.

2.6 Op de voornoemde website staat het adres van de eenmanszaak van Van Beek genoemd als contactadres van Philip Design. Ook het genoemde telefoonnummer komt overeen met het telefoonnummer van de eenmanszaak van Van Beek. 2.7 Voordat Kers zijn (web)diensten via, de domeinnaam philip-design.nl ging aanbieden, hebben zij eerst geruime tijd de domeinnaam philips-design.nl gebruikt. Philips heeft gedaagden destijds gesommeerd deze domeinnaam over te dragen aan Philips vanwege inbreuk op haar merken handelsnaamrechten. Uiteindelijk is aan deze sommatie gehoor gegeven. Kers heeft daartoe de domeinnaam philipsdesign.nl aan Philips overgedragen. 2.8 Vervolgens heeft Kers dezelfde activiteiten voortgezet onder de naam Philip Design (dus Philips zonder ’s’). Kers heeft tevens de onder 2.5 genoemde domeinnaam Philipdesign.nl op zijn naam laten registreren. 2.9 Kers gebruikt het teken Philips Design nog steeds op zijn briefpapier, verwerkt in het hiernaast afgebeelde logo.

Koninklijke Philips Electronics NV te Eindhoven, eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. W.J.G. Maas te Amsterdam, tegen 1 Arie Kers te Velserbroek, verschenen in persoon, 2 Rik Sebastiaan Ferdinand van Beek te Sliedrecht, gedaagden, niet verschenen. (...) 2 De feiten 2.1 Philips heeft een wereldwijde reputatie als producent van een breed scala elektronische producten. Sinds 1997 heeft Philips een business unit genaamd Philips Design, waarin haar ontwerp(design)activiteiten – waaronder het ontwikkelen van websites voor derden – zijn ondergebracht. Deze designwerkzaamheden werden overigens ook voordien reeds geruime tijd door Philips uitgevoerd. Thans is Philips Design een groot en gerenommeerd designbureaus met 475 employees en vestigingen in (onder meer) de Verenigde Staten, Hong Kong, Singapore, Frankrijk en Nederland. 2.2 Philips is houdster van een groot aantal woorden beeldmerken, waaronder het Benelux woord/beeldmerk PHILIPS voor de klassen 1 t/m 4, 6 t/m 11, 14, 16 t/m 21, 25, 35 t/m 42 met registratienummer 496746. 2.3 Philips voert haar onderneming al meer dan een eeuw onder de handelsnaam Philips. 2.4 Philips is houdster van onder meer de domeinnamen philips.nl en philips.com. Onder deze laatste domeinnaam hangt het subdomein design.philips.com.

4 De beoordeling 4.1 De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van het feit dat het beweerdelijk inbreukmakende handelen onder meer plaatsvindt in dit arrondissement (artikel 4.6 BVIE). 4.2 Philips beroept zich primair op haar merkrecht met betrekking tot haar Beneluxmerk PHILIPS, met name beroept zij zich op artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Zij stelt dat zij haar merk gebruikt voor onder meer dezelfde diensten als waarvoor Kers zijn teken Philip Design gebruikt en dat merk en teken overeenstemmen. 4.3 Philips Design omschrijft op haar site onder de domeinnaam design.philips.com de door haar te leveren dienst als Design for New Media is about developing visual, animated and interactive narratives that articulate products, services, new concepts, applications scenarios, simulations and demonstrations. Design for the Internet is the art of creating and realizing concepts and final design specifications for Web architectures and Internet/Intranetenabled products and services. It also covers their expression in different Webrelated media, such as screen graphics, audio and Flash.

•


1 4 2

B I J B L A D


4.4 Kers heeft niet betwist dat dit overeenstemt met de diensten die hij via zijn site met de domeinnaam philip-design aanbiedt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Philips haar merk PHILPS dan ook voor diensten die gelijk zijn aan de diensten die Kers onder het teken philip-design aanbiedt. 4.5 De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE, de te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 4.6 In dit geval is het verschil tussen merk en teken gelegen in de toevoeging van het beschrijvende ’Design’ en het weglaten van de letter ’s’. Naar voorlopig oordeel zal het publiek dat kennisneemt van het teken philip daar gegeven de onbetwiste bekendheid van het merk PHILIPS wel haast automatisch de letter ’s’ bij denken en in elk geval tussen merk en teken verband veronderstellen. De toevoeging design doet daar niets aan af; versterkt de verwarring eerder omdat Philips ook met haar ’ontwerpafdeling’ Philips Design een zekere bekendheid heeft verworven. De uitwisselbaarheid van Philips met of zonder ’s’ blijkt ook uit het gedrag van Kers. In het logo van zijn onderneming voert hij nog steeds het teken Philips Design, met een ’s’, daarnaast voerde hij eerst de domeinnaam philips-design.nl, waarna hij – na tot overdracht van die naam te zijn verplicht – de domeinnaam philip-design.nl in gebruik heeft genomen. De eerdere inbreuk op het merkrecht van Philips door gebruik van de domeinnaam het teken philips-design.nl vergroot het gevaar voor verwarring, dat in het bijzonder doordat Kers op zijn briefpapier nog het teken Philips Design is blijven gebruiken. 4.7 Dit tezamen voert voorshands tot de conclusie dat Kers inbreuk maakt op het Beneluxmerk PHILIPS van Philips. Dit rechtvaardigt een verbod op verdere inbreuk. De subsidiaire grondslagen – inbreuk op het handelsnaamrecht en onrechtmatige daad – welke Philips heeft aangevoerd kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven. Omdat de inbreuk ook wordt gemaakt met de domeinnaam zal Kers ook worden veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam philip-design.nl aan Philips. Een dwangsom en een termijn ex artikel 1019 i Rv. zullen worden bepaald op de wijze zoals hierna verwoord. 4.8 Van Beek is in de procedure niet verschenen. Kers heeft ter zitting gesteld ook voor Van Beek een goed woordje te willen doen en heeft in dat verband aangevoerd dat Van Beek met zijn onderneming op hetzelfde adres is gevestigd als Kers, maar overigens geen bemoeienis heeft met de handel van Kers. Dit kan Van Beek als niet verschenen partij evenwel niet baten. 4.9 Ambtshalve overweegt de voorzieningenrechter dat de feiten genoemd onder 2.6 de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat Kers en Van Beek kantoordelers zijn. Nu Philips niet meer dan dat heeft gesteld, heeft zij evenwel onvoldoende gesteld ter onderbouwing van enige inbreuk door Van Beek op het merkrecht of enig ander recht van Phi-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

lips. De vorderingen jegens Van Beek zullen daarom worden afgewezen. Voor vergoeding van proceskosten aan Van Beek is geen aanleiding nu deze niet zijn gemaakt of gevorderd. 4.10 Kers wordt in het ongelijk gesteld en zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Philips heeft vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd en in dat verband een gespecificeerde kostenopgave overgelegd ten bedrage van bedrag van € 7.582,52 excl. BTW. 4.11 Genoemd bedrag is ook aangewend in verband met de procedure tegen Van Beek. De kosten die Philips daarvoor heeft gemaakt behoeft Kers niet te vergoeden. Nu daartoe geen inlichtingen zijn verstrekt zal de voorzieningenrechter schatten welk deel van de kosten aan Van Beek zijn toe te rekenen en dat deel in mindering brengen. Dit deel wordt geschat op 20 %, zodat Kers zal worden veroordeeld tot betaling van proceskosten ten bedrage van, afgerond, € 6.000. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wat betreft Van Beek: 5.1 wijst de vorderingen af; wat betreft Kers: 5.2 beveelt Kers om binnen twee weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Benelux woordmerk (registratienummer: 496746) van Philips en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; 5.3 beveelt Kers binnen twee weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam philip-design.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Philips, op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; 5.4 gebiedt Kers alle correspondentie en relevante stukken die hij op grond van het bevel sub 5.3 aan derden heeft gestuurd, of van derden ontvangt, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van Philips (mr. W.J.G. Maas, Howrey LLP, Amstelplein 1, 31ste verdieping, 1096 HA Amsterdam) te doen toekomen, op straffe van een dwangsom van € 1.000 voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Kers met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft; 5.5 veroordeelt Kers in de volledige kosten van de procedure, tot heden begroot op € 6.000; 5.6 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 wijst af wat meer of anders gevorderd is; 5.8 bepaalt de termijn ex artikel 1019 i Rv op drie maanden na de dagtekening van dit vonnis. Enz.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


Nr. 33 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 november 2007 (Aquaplay)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 3

2.4 Mio Mio verkoopt speelgoed op internet, onder (onder meer) de handelsnaam ’Toys4Sale’. Op haar website biedt zij zowel speelgoed aan dat door Playhold op de markt is gebracht als ander speelgoed op een wijze zoals hieronder als voorbeeld is aangegeven.

Mr. P.G.J. de Heij Art. 9, lid 1b GMV Mio Mio bestrijdt niet dat het teken ’aquaplay’ in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren, en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zodat Playhold zich in beginsel op deze bepaling kan beroepen. De omstandigheid dat Mio Mio op de website ook speelgoed aanbiedt dat door of met toestemming van Playhold onder het aquaplaymerk in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, maakt het gebruik van het teken niet toelaatbaar omdat het niet is beperkt tot de verdere verhandeling van juist dat speelgoed. Mio Mio voert voorts aan dat zij een geldige reden heeft om de domeinnaam te gebruiken omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold. Dit verweer gaat niet op omdat een geldige reden in beginsel niet relevant is wanneer, zoals in deze procedure, moet worden aangenomen dat gebruik van het teken plaatsvindt dat valt onder de omschrijving van artikel 9, lid 1 onder b GMV. Art. 2.20, lid 1d BVIE j° art. 5a Hnw De inschrijving in het handelsregister is voldoende om aan te nemen dat Mio Mio de handelsnaam voert. Aannemelijk is dat zij door dit gebruik profiteert van de wervende kracht van het aquaplaymerk, te meer omdat het een bekend merk betreft en Mio Mio in haar onderneming waren verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Playhold AB te Askim, Zweden, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. F.C. Folmer en M.G. Schrijver te Amsterdam, tegen Mio Mio BV te Heiloo, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J. van Rhijn te Alkmaar. 2 De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 Playhold is rechthebbende op het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk (verder: het aquaplaymerk), op 13 juni 2003 onder nummer 002587897 geregistreerd voor onder meer de waren ’games and playthings’ in klasse 28.

2.2 Playhold verkoopt sinds eind jaren tachtig/begin jaren negentig in de Benelux onder dit merk speelgoed. 2.3 Playhold heeft dit merk op 7 september 2007 eveneens als Beneluxmerk gedeponeerd onder nummer 0829767. Vanaf 1992 tot 2002 bestond voor het merk een Beneluxdepot op naam van een aan Playhold gelieerde vennootschap.

2.5 Mio Mio koopt sinds in ieder geval 2000 rechtstreeks bij Playhold speelgoed in. 2.6 Mio Mio is sinds 2004 houdster van de domeinnaam www.aquaplay.nl. Tot recent was deze domeinnaam gekoppeld aan de website van Mio Mio. 2.7 Mio Mio heeft recent in het handelsregister de naam Aquaplay als handelsnaam laten registreren. 2.8 Playhold heeft Mio Mio met een e-mail van 8 oktober 2006 onder meer het navolgende bericht: ’Re our discussion, the situation seems to be that you via your site ’T4P’ has increasing sales with Aquaplay, especially with the bigger set at interesting prices. You also have the passive domain of aquaplay.nl. My interest is to have Aquaplay more visible and present on the internet, so we can benefit from these new sales opportunities. As said during our meeting, all this could be achieved if we activate aquaplay.nl as a ’showroom’ for our products with you as national partner arranging a link to your site ’T4P’. Thus a consumer, looking at our products, can than buy them at your site ’T4P’. (...)

•


1 4 4

B I J B L A D


(...) I will also ask you to transfer the aquaplay.nl-domain (...)’ 2.9 Sinds mei/juni 2007 heeft Playhold de leveringen aan Mio Mio stopgezet. 3 Het geschil 3.1 Playhold vordert, na vermeerdering van haar eis, zakelijk weergegeven een verbod op inbreuk op merken handelsnaamrechten van Playhold, overdracht van de domeinnaam aquaplay.nl en doorhaling van de handelsnaam Aquaplay in het handelsregister, met machtiging als bedoeld in artikel 3:300 B.W. en veroordeling van Mio Mio in de volgens de maatstaf van artikel 1019h Rv. vast te stellen proceskosten, door haar begroot op € 25.607,11 aan kosten van haar advocaat en € 2.105,15 aan verschotten. (...) 4 De beoordeling 4.1 Voor zover de vorderingen van Playhold zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat volgens de stellingen van Playhold de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE). 4.2 Mio Mio bestrijdt niet dat het gebruik van het teken ’aquaplay’ in de domeinnaam www.aquaplay.nl als merkgebruik moet worden aangemerkt omdat het (mede) wordt gebruikt ter onderscheiding van het op de website aangeboden speelgoed. 4.3 Artikel 9 lid 1 onder b GMeVo geeft de houder van een Gemeenschapsmerk het recht zich te verzetten tegen het daarin bedoelde gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk. Daargelaten de gestelde gelijkheid van teken en merk, bestrijdt Mio Mio in ieder geval niet dat het teken ’aquaplay’ in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zodat Playhold zich in beginsel op deze bepaling kan beroepen. De omstandigheid dat Mio Mio op de website ook speelgoed aanbiedt dat door of met toestemming van Playhold onder het aquaplaymerk in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, maakt het gebruik van het teken niet toelaatbaar omdat het niet is beperkt tot de verdere verhandeling van juist dat speelgoed (vergelijk in dit verband HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Dior/Evora). 4.4 Playhold kan zich daarom in beginsel verzetten tegen het gebruik dat Mio Mio van de domeinnaam maakt. Mio Mio heeft opgemerkt dat nog heeft te gelden dat het aquaplaymerk slechts onderscheidend vermogen heeft voor waterspeelgoed door de bijzondere schrijfwijze. Voor zover Mio Mio daarmee de geldigheid van het merk in twijfel heeft willen trekken, stuit dat af op het in artikel 95 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid van het merk, zolang Playhold niets onderneemt om tot nietigverklaring van het merk te komen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

4.5 Het meest verstrekkende verweer van Mio Mio houdt in dat, om een procedure te vermijden, partijen zijn overeengekomen dat Mio Mio de domeinnaam aan Playhold zou overdragen tegen betaling van een bedrag van € 5.000,– en onder de voorwaarde dat Mio Mio de domeinnaam nog gedurende één jaar zou mogen gebruiken. Uit door Mio Mio overgelegde e-mailberichten van oktober 2007 blijkt inderdaad dat over en weer voorstellen zijn gedaan om het geschil uit de wereld te helpen. In die e-mailberichten is echter geen definitief akkoord van Playhold te lezen. De betwiste stelling van Mio Mio dat Playhold mondeling akkoord zou zijn gegaan is in het kader van deze procedure niet te verifiëren. Dit verweer faalt. 4.6 Mio Mio voert voorts tegen de vorderingen aan dat zij beschikt over een ouder recht. Zij stelt het navolgende. De domeinnaam is in 2001 geregistreerd door C. Vlaanderen. Vlaanderen gebruikte de domeinnaam voor internetverkoop van speelgoed onder de naam ’Het Speelgoedhuis’. Mio Mio heeft de domeinnaam op 5 april 2004 van Vlaanderen gekocht en vervolgens gekoppeld aan haar website. Omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold, heeft Mio Mio een geldige reden om de domeinnaam te gebruiken. 4.7 Voor zover Mio Mio aansluiting wil zoeken bij artikel 9 lid 1 onder c GMeVo gaat het verweer niet op omdat een geldige reden in beginsel niet relevant is wanneer, zoals in deze procedure, moet worden aangenomen dat gebruik van het teken plaatsvindt dat valt onder de omschrijving van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo. 4.8 Playhold heeft daarnaast betwist dat Van Vlaanderen de domeinnaam heeft gebruikt. Mio Mio heeft dat gebruik niet aannemelijk gemaakt. In deze procedure moet er daarom van uit gegaan worden dat de domeinnaam pas in 2004, na registratie van het Gemeenschapsmerk, door Mio Mio in gebruik is genomen. Aan de enkele registratie van de domeinnaam door Vlaanderen kan Mio Mio in ieder geval geen rechten ontlenen, daargelaten de vraag of deze rechten op Mio Mio kunnen overgaan. Het voorgaande alleen al leidt er toe dat de bescherming van oudere rechten als bedoeld in artikel 107 GMeVo evenmin in beeld komt. 4.9 Mio Mio stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een distributieovereenkomst heeft bestaan. Zij bouwt op deze stelling verder als volgt. 4.9.1 Tussen partijen ontstonden problemen omdat Playhold probeert haar afnemers zoals Mio Mio dwingende doorverkoopprijzen voor te schrijven. De overeenkomst is echter nooit opgezegd. Opzegging van de overeenkomst om reden dat Mio Mio weigert zich aan die verticale prijsbinding te conformeren zou overigens niet mogelijk zijn, omdat die opzegging in strijd zou komen met het mededingingsrecht. Ook omdat Playhold al jarenlang op de hoogte is van het gebruik van de domeinnaam, moet worden aangenomen dat in de overeenkomst een licentie tot gebruik van het aquaplaymerk besloten ligt. 4.9.2 De wetenschap van het gebruik van de domeinnaam leidt er volgens Mio Mio bovendien toe dat het voor een voorziening in kort geding geëiste spoedeisend belang ontbreekt, dan wel dat de vorderingen van Playhold zijn verjaard en/of dat Playhold haar recht heeft verwerkt tegen het gebruik bezwaar te maken. Playhold wist al meer dan zes jaar dat Het Speelgoedhuis en later Mio Mio de domeinnaam gebruikten. Playhold eist nu de domeinnaam op van-

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


wege commerciële druk van Blokker en andere grote afnemers en om Mio Mio aan de door Playhold vastgestelde prijzen te binden. 4.10 Ook deze verweren gaan niet op. Vooralsnog blijkt niet dat Playhold, zoals zij bestrijdt, het gebruik van de domeinnaam jarenlang heeft gedoogd of impliciet heeft goedgekeurd. Uit de onder 2.8 aangehaalde, door Mio Mio overgelegde, e-mail moet worden afgeleid dat Playhold in ieder geval nog in oktober 2006 in de veronderstelling verkeerde dat de domeinnaam niet actief was en dat Playhold zich op het standpunt stelde dat de domeinnaam zou moeten worden overgedragen. Aan het belang van Mio Mio zou dan tegemoetgekomen worden door op de aan de domeinnaam gekoppelde website van Playhold een link op te nemen naar de webwinkel van Mio Mio. Daarom kan niet worden aangenomen dat Playhold een impliciete licentie heeft gegeven dan wel dat Playhold al zó lang op de hoogte is van het inbreukmakend gebruik, dat om die reden geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen meer kan worden aangenomen. Weliswaar heeft Mio Mio recent de domeinnaam ontkoppeld van haar website waarop zij speelgoed aanbiedt, maar enige toezegging om de domeinnaam daarvoor niet langer te gebruiken ontbreekt. De recente registratie van de handelsnaam in het handelsregister versterkt het spoedeisend belang van Playhold bij de gevraagde voorzieningen. Voor de stelling dat verjaring of verwerking van de rechten van Playhold heeft plaatsgevonden, bestaat nog minder grond. 4.11 Met betrekking tot het haar verweten gebruik van de handelsnaam Aquaplay verweert Mio Mio zich met de stelling dat zij die handelsnaam niet gebruikt en Playhold evenmin. De domeinnaam is volgens Mio Mio niet als handelsnaamgebruik aan te merken. Ook enkele registratie van de handelsnaam in het handelsregister kan niet als handelsnaamgebruik worden aangemerkt. Er is bovendien geen sprake van rechtstreekse merkinbreuk, het is niet aannemelijk dat het gebruik van de handelsnaam schadelijk is voor de merkhouder en er is een geldige reden, omdat de handelsnaam ouder is dan het merk, aldus Mio Mio. 4.12 Deze verweren zijn nog slechts relevant voor zover het betreft de vordering tot doorhaling van de handelsnaam Aquaplay in het handelsregister, omdat de vorderingen met betrekking tot de domeinnaam reeds toewijsbaar zijn op de hiervoor uiteengezette gronden. 4.13 De inschrijving in het handelsregister is, anders dan Mio Mio stelt, voldoende om aan te nemen dat Mio Mio de handelsnaam voert. Aannemelijk is dat zij door dit gebruik profiteert van de wervende kracht van het aquaplaymerk, te meer omdat Mio Mio niet bestrijdt dat het een bekend merk betreft en Mio Mio in haar onderneming waren verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Van een ouder recht is, zoals hiervoor is overwogen, geen sprake. Playhold kan zich derhalve tegen het gebruik van de handelsnaam verzetten op grond van haar Beneluxmerk en het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE en mogelijk ook op grond van artikel 5a Handelsnaamwet. 4.14 Gelet op het voorgaande worden de vorderingen toegewezen als hierna vermeld en met dien verstande dat Playhold naast de toe te wijzen verboden geen belang heeft bij een afzonderlijk verbod op inbreuk op haar handelsnaam en dat de gevraagde machtiging als bedoeld in artikel 3:300

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 5

B.W. naast de op te leggen dwangsom overbodig wordt geacht. De vorderingen worden in zoverre afgewezen. Mio Mio wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die door Playhold zijn gemaakt. 4.15 Mio Mio bestrijdt de gevorderde proceskosten. Zij betwijfelt of het aantal opgegeven uren van de advocaat daadwerkelijk aan de zaak is besteed en betwist dat deze uren in redelijkheid voor de behandeling van de zaak nodig zijn. Mio Mio meent ook dat de kosten van vertaling van processtukken in het Engels (een bedrag van € 913,90) niet op haar verhaald kunnen worden. 4.16 De voorzieningenrechter ziet geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de in de overgelegde urenspecificatie opgegeven uren niet daadwerkelijk aan de zaak zijn besteed. Het aantal gewerkte uren (in totaal circa 100 uur) komt echter zodanig hoog voor dat de kosten daarvan niet als redelijk en evenredig voor rekening van Mio Mio kunnen worden gebracht. In dit verband valt op dat de zaak, ook ter zitting, is behandeld door meer dan één advocaat, wat niet verklaard kan worden door de complexiteit van de zaak. Het gaat hier om een feitelijk en juridisch niet zeer ingewikkelde zaak, die – gelet op hetgeen in vergelijkbare gevallen is gebleken – moet kunnen worden behandeld voor aanzienlijk geringere kosten. Wel wordt ermee rekening gehouden dat partijen min of meer uitvoerig hebben onderhandeld over een regeling van hun geschil, hetgeen kostenverhogend heeft gewerkt. Een en ander afwegend worden de redelijke en evenredige proceskosten (exclusief verschotten) begroot op € 15.000,–. 4.17 Het bezwaar van Mio Mio tegen de gemaakte kosten van vertaling van processtukken wordt verworpen. Het is begrijpelijk dat Playhold, binnen redelijke grenzen, kennis dient te nemen van de gewisselde processtukken om haar advocaat juiste instructies en informatie te geven. Die kosten dient Mio Mio te dragen. De overige verschotten, die naar de voorzieningenrechter begrijpt mede kosten van uitgebrachte exploiten en betaald griffierecht omvatten, zijn niet betwist en zijn daarom eveneens toewijsbaar. De proceskosten komen daarmee op een totaal van € 17.105,15 (exclusief BTW). 5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 beveelt Mio Mio binnen één week na betekening van dit vonnis inbreuk op de merkrechten van Playhold te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch daartoe niet beperkt, door het gebruik van het de tekens ’aquaplay’ in de domeinnaam ’aquaplay.nl’ alsmede het gebruik en de registratie van de handelsnaam ’Aquaplay’, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,– voor iedere dag dat aan voorstaand verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.2 beveelt Mio Mio om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam ’aquaplay.nl’ op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Playhold of aan enig andere door Playhold aan te wijzen (rechts)persoon en derhalve op naam van Playhold dan wel van een door Playhold aangewezen (rechts)persoon te doen stellen, onder aanbod van de daarmee gemoeide kosten, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,–

•


1 4 6

B I J B L A D


voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.3 beveelt Mio Mio om binnen één week na betekening van dit vonnis opdracht te geven de registratie van de handelsnaam ’Aquaplay’ in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op de daartoe geëigende wijze door te laten halen, onder aanbod van de daarmee gemoeide kosten, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.4 veroordeelt Mio Mio in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Playhold begroot op € 17.105,15; 5.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6 bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.7 bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Playhold niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Mio Mio een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; 5.8 wijst het meer of anders gevorderde af; Enz.

Nr. 34 Vzr. Rechtbank te Breda, 18 december 2007* (Sport Direct/Sports Direct International) Mr. J.P. Leijten Art. 2.1, lid 1 BVIE Het woord sport is beschrijvend voor de waren die SD aanbiedt en het woord direct is beschrijvend voor de diensten die zij op haar website aanbiedt: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop van SD zonder inschakeling van een tussenpersoon. De combinatie SPORT DIRECT wekt niet een indruk die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en de woorden SPORT DIRECT zijn niet meer dan de som van zijn bestanddelen ’sport’ en ’direct’. De stelling dat het merk SPORT DIRECT in de loop der jaren bekend is geworden wordt gepasseerd. Ofschoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toe zal nemen, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden ’SPORT’ en ’DIRECT’ niet gemonopoliseerd mogen worden. Art. 1 Hnw Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In het *

Beroep ingesteld. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

onderhavige geval staat het SDI dan ook vrij om de beschrijvende woorden ’SPORTS’ en ’DIRECT’ te gebruiken. Art. 1019h Rv De door SDI gevorderde – onbestreden gebleven – vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van, afgerond, € 22.285,–, kan niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. 1 Sport Direct Holding BV, 2 Sport Direct BV, eiseressen, en Stanno Holding BV gevoegde partij aan zijde van eiseressen, allen te Deventer, procureur mr. R.A.H. Post, advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam, tegen Sports Direct International BV te Bergen op Zoom, gedaagde, procureur mr. N. van Bruggen, advocaten mrs. D.E. Stols en L. Kroon te Amsterdam. 2 Het geschil 2.1 SD vordert, na wijziging van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: I. SDI te veroordelen om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de (handels-)naam Sportsdirect.com, alsmede elk ander gebruik van de met de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com, alsmede het (woord)merk SPORT DIRECT van SD overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden; II. SDI te veroordelen om aan eiseressen, ten titel van dwangsommen, een bedrag van € 5.000,– te betalen per iedere –gehele of gedeeltelijke- overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), zulks naar keuze van eiseressen, dat SDI met de nakoming van het hiervoor onder sub I vermelde in gebreke blijft; III. SDI te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseressen hebben gemaakt. 2.2 SDI voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 3 De feiten 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: a. SD houdt zich via haar website www.sportdirect.com bezig met de groot- en detailhandel in sport- en vrijetijdsartikelen en biedt op haar website tevens het laatste (sport)nieuws aan. b. SD drijft vanaf 1995 haar onderneming onder de handelsnaam ’Sport Direct’ en voert daarnaast vanaf juni 2006 de handelsnaam ’SportDirect.com’. c. SDH heeft op 20 december 2005 het woordmerk SPORT DIRECT gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer 0805323 voor waren en diensten in de klassen 25 (kleding, schoenen, hoofddeksels), 28 (o.a. sportartikelen) en 35 (o.a. reclame, retaildiensten voor kleding, schoenen en sportartikelen alsmede detailhandeldiensten). d. Sports World International, een aan SDI gelieerde onderneming, heeft op 17 oktober 2006 bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) het

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


beeldmerk SPORTSDIRECT.COM in de kleuren rood en blauw als merk voor ondermeer sportartikelen ingeschreven. e. SDI handelt sinds februari 2007 onder de naam www. sportsdirect.com en heeft onder deze naam in Bergen op Zoom, Middelburg, Muiden en Leeuwarden winkels geopend. f. SD heeft SDI bij brief van 13 juli 2007 verzocht zich blijvend te onthouden van het voeren van de handelsnaam Sports Direct. g. SDI heeft bij faxen van 15 en 24 augustus 2007 aan SD medegedeeld dat zij aan de sommatie geen gevolg wil geven. 4 De beoordeling 4.1 De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zijn bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op de gestelde merkinbreuk voort vloeit uit het feit dat gedaagde gevestigd is te Bergen op Zoom. 4.2 Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merken handelsnaaminbreuk een voortdurend karakter heeft. 4.3 SD baseert haar vorderingen op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE en op art. 5 Handelsnaamwet. Zij voert hiertoe aan dat SDI zonder haar toestemming gebruik maakt van het merk SPORT DIRECT van SD in de handelsnaam SPORTS DIRECT, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de exclusiviteit van het merk SPORT DIRECT van SD. Ten aanzien van de handelsnaam stelt SD dat sprake is van gevaar voor verwarring tussen de handelsnamen van partijen, omdat SD haar waren onder de handelsnaam SPORT DIRECT aanbiedt en SDI onder de naam SPORTS DIRECT vier winkels heeft geopend, waarin zij soortgelijke waren verkoopt. 4.4 SDI voert als meest verstrekkend verweer dat het merk SPORT DIRECT en de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com van SD geen onderscheidend vermogen hebben. Merkenrecht 4.5 Eiseres stelt zich op het standpunt dat het merk SPORT DIRECT van huis uit voldoende onderscheidend vermogen heeft omdat het BBIE in 2005 heeft geoordeeld dat dit woordmerk voor de betrokken waren en diensten voldoende onderscheidend vermogen bezat om als merk te kunnen fungeren. SD wijst erop dat ook het OHIM op 17 oktober 2006 het nagenoeg identieke merk van SDI: SPORTSDIRECT.COM als merk voor soortgelijke waren heeft ingeschreven. 4.6 SDI betoogt dat de combinatie van de uitsluitend beschrijvende, op zich niet onderscheidende, bestanddelen ’sport’ en ’direct’, waaruit het merk SPORT DIRECT bestaat, leidt tot een combinatie die zelf ook uitsluitend beschrijvend is. SDI stelt dat zij in een bodemprocedure ex artikel 2.28 BVIE zal verzoeken het merkrecht van SD nietig te verklaren. Ten aanzien van haar eigen merk ’Sportsdirect.com’, dat is ingeschreven bij het OHIM, betoogt SDI dat dit een gestileerd kleurmerk betreft en dit merk haar uitsluitend het recht

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 7

geeft om het logo, dat onderscheidend vermogen heeft, te gebruiken en niet het recht om de woorden sport, direct en com te monopoliseren. 4.7 De voorzieningenrechter overweegt als volgt: In de arresten ’Biomild’ en ’Postkantoor’, beide van 12 februari 2004, heeft het HvJEG de vraag hoe het onderscheidend vermogen moet worden bepaald van samengestelde woorden die bestaan uit op zich niet onderscheidende bestanddelen als volgt beantwoord: Artikel 3 lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de aanschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, niet zelf beschrijvend in de zin van die bepaling. 4.8 In het onderhavige geval is het woord sport beschrijvend voor de waren die SD aanbiedt en is het woord direct beschrijvend voor de diensten die SD op haar website aanbiedt: het rechtstreeks via internet doen van aankopen in de outletshop van SD zonder inschakeling van een tussenpersoon. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de combinatie SPORT DIRECT niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en dat de woorden SPORT DIRECT niet meer zijn dan de som van zijn bestanddelen ’sport’ en ’direct’. Er is geen sprake van dat de combinatie van de woorden ’sport’ en ’direct’ een eigen betekenis heeft gekregen in het normale taalgebruik. 4.9 Nu moet worden aangenomen dat de combinatie SPORT DIRECT niet meer is dan de loutere som der delen en dus geen onderscheidend vermogen heeft, kan eiseres niet opkomen tegen andere combinaties van de woorden ’sport’ en ’direct’ die voor soortgelijke diensten zijn geregistreerd, aangezien die woorden vrij moeten blijven voor gebruik. In de hiervoor genoemde arresten heeft het HvJEG herhaald dat art. 3 lid 1 sub c van richtlijn 89/104 een doel van algemeen belang nastreeft dat inhoudt dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. 4.10 De stelling van SD dat het merk SPORT DIRECT in de loop der jaren bekend is geworden wordt gepasseerd. Ofschoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toe zal nemen, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden ’SPORT’ en ’DIRECT’ niet gemonopoliseerd mogen worden. 4.11 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden beslist dat het beroep van SDI op nietigheid van het woordmerk ’sport direct’ omdat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik gebruikelijk

•


1 4 8

B I J B L A D

•

Operator: XYvision


E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

zijn geworden conform het bepaalde in artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE, slaagt. Op merkenrechtelijke grondslag zijn de vorderingen derhalve niet toewijsbaar.

Nr. 35 Gerechtshof te Amsterdam, 9 oktober 2007

Handelsnaamwet 4.12 Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. In het onderhavige geval staat het SDI dan ook vrij om de beschrijvende woorden ’SPORTS’ en ’DIRECT’ te gebruiken. Op grond van het voorgaande kan reeds worden geconcludeerd dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen evenmin kan dragen. 4.13 Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de gevorderde voorzieningen geweigerd.

Mrs. D.J. van der Kwaak. A. Smeeïng-van Hees en A.H.E. van der Pol

Proceskosten 4.14 SDI heeft, in navolging van eiseressen, die met een beroep op artikel 1019h Rv. volledige vergoeding hebben gevorderd van daadwerkelijke gemaakte proceskosten ad € 24.644,–, eveneens volledige vergoeding gevorderd van door haar daadwerkelijk gemaakte proceskosten ad € 21.428,– te vermeerderen met 4% opslag aan kantoorkosten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de door SDI gevorderde –onbestreden gebleven- vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van, afgerond € 22.285,–, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. Nu evenmin gesteld noch gebleken is van feiten of omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet, zal de gevorderde vergoeding worden toegewezen. 4.15 Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SDI worden begroot op: vast recht € 251,– salaris procureur € 22.285,– Totaal € 22.536,– 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 weigert de gevorderde voorzieningen; 5.2 bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1Rv zes maanden bedraagt, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis is gewezen; 5.3 veroordeelt eisende partijen in de kosten van het geding deze voor zover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 22.536,–; verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

(Medi Lease/Medlease)

Art. 1 Hnw Aan de handelsnaam ’Medi Lease’ moet door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markt en door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit naamsbekendheidsonderzoek blijkt dat Medi Lease een zeer grote bekendheid heeft op deze markt. (Anders: de Vzr.). Art. 5 Hnw Reeds de omstandigheid dat de naam ’Medlease’ slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam ’Medi Lease’ maakt gevaar voor verwarring voldoende aannemelijk. Voorts dient gewicht te worden toegekend aan de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam ’Medi Lease’ in de betrokken branche. Ten slotte is van belang dat beide ondernemingen hier te lande zijn gevestigd, dat zij in het gehele land actief zijn en dat zij zich bewegen op dezelfde, relatief specialistische markt, hetgeen impliceert dat zij zich op hetzelfde publiek richten. Dat dit ’publiek’ in beginsel een speciaal deskundig publiek is en de mogelijkheid van verwarring derhalve op grond van die deskundigheid moet worden bepaald, doet daar niet aan af. Art. 2.1, lid 1 BVIE Vzr.: Het onderdeel ’Medi Lease’ van het beeldmerk kan los van het beeldmerk niet als merk dienen en komt derhalve niet voor bescherming in aanmerking. De aard van het product (lease/verhuur van medische apparatuur) wordt door de term ’MediLease’ beschreven. Medi Lease BV te Haaren, appellante, procureur mr. P.N. van Regteren Altena, advocaat W.A. Hoyng te Amsterdam tegen Econocom Nederland BV te Houten, geïntimeerde, procureur en advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam. a Vzr. Rechtbank te Utrecht, 13 april 2007 (mr. M. van DelftBaas) 2 De feiten Medi Lease 2.1 Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. 2.2 Medi Lease is krachtens inschrijvingsnummer 442035 d.d. 22 februari 1988 rechthebbende van het Benelux beeldmerk Medi Lease, voor diensten in klasse 36 en 42. Het register geeft onder klasse-aanduiding 36: leasing van medische apparatuur aan en onder klasse 42: verhuur van medische apparatuur. 2.3 Sedert 1989 staat Medi Lease in het handelsregister geregistreerd onder de handelsnaam Medi Lease. Voorts heeft Medi Lease op 10 december 1999 de domeinnaam ’medilease.nl’ geregistreerd.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


Econocom 2.4 Econocom is een onderneming die zich bezighoudt met het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen. 2.5 Econocom heeft op 22 maart 2004 onder nummer 105147 het benelux beeldmerk ’Medlease’ geregistreerd voor diensten in klasse 36 en 42. Voorts heeft Econocom op 8 januari 2004 de domeinnaam ’medlease.nl’ geregistreerd. Econocom biedt sedert 2004 onder de naam Medlease op de medische markt financiële diensten aan. 2.6 Op 21 april 2004 heeft het Benelux-Merkenbureau aan de gemachtigde van Econcom medegedeeld dat de inschrijving van het woordmerk ’Medlease’ is geweigerd om de navolgende reden: ’Het teken MEDLEASE is uitsluitend samengesteld uit de gangbare afkorting MED (voor medisch) en de soortnaam LEASE en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klasen 35, 36 en 42 genoemde diensten die betrekking kunnen hebben op het leasen van medische producten of diensten (artikel 6bis, eerste lid onder b en c van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage).’ Sommatie 2.7 Bij brief van 6 februari 2007 heeft de raadsman van Medi Lease Econocom gesommeerd het gebruik van de naam Medlease te staken. Econocom heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. 2.8 Op 2 maart 2007 heeft Medi Lease, met toestemming van de voorzieningenrechter te Utrecht, conservatoir beslag tot afgifte gelegd op het merk ’Medlease’ en op de domeinnaam medlease.nl. 3 Het geschil in conventie (...) 3.2 Econocom voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang nader ingegaan. 5 De beoordeling in conventie Merkinbreuk 5.1 Allereerst stelt de voorzieningenrechter met toepassing van het bepaalde in artikel 4:6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) zijn bevoegdheid vast met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, nu Econocom in het arrondissement Utrecht is gevestigd en de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt. 5.2 Kernvraag is of Medi Lease zich met beroep op haar beeldmerk kan verzetten tegen het gebruik door Econocom van het beeldmerk ’Medlease’. Vaststaat dat zowel het beeldmerk van MediLease als het beeldmerk Medlease, wordt gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke diensten, te weten leasing van medische apparatuur. 5.3 Medi Lease stelt zich op het standpunt dat Econocom door gebruik van het sterk overeenstemmende merk Medlease inbreuk maakt op haar exclusieve merkrechten. Volgens Medlease is sprake van een geldig merk, het is niet beschrijvend en bezit wel degelijk onderscheidend vermogen. Econocom heeft als meest verstrekkend verweer gesteld dat het merk Medi Lease beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen bezit en derhalve niet voor bescherming in aanmerking komt. 5.4 Vooropgesteld wordt dat een merk dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Een teken, een logo of een woord kan niet als merk worden aange-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 9

merkt indien het geen onderscheidend vermogen heeft of indien het uitsluitend beschrijvend is (vergelijk artikel 2.11 lid 1 onder b en c BVIE). Het gaat in dit geval om vermeende inbreuk op het beeldmerk van Medi Lease. Het woord Medi Lease is door Medi Lease niet als woordmerk gedeponeerd. 5.5 Voorshands wordt geoordeeld dat het onderdeel ’Medi Lease’ van het beeldmerk van Medi Lease los van het beeldmerk niet als merk kan dienen en derhalve niet voor bescherming in aanmerking komt. Hiertoe is als volgt overwogen. 5.6 Uit de arresten van het Europese Hof van Justitie van 12 februari 2004 inzake ’Biomild’ en ’Postkantoor’ (IER 2004/22) volgt dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. 5.7 In het geval van het beeldmerk Medi Lease gaat het om twee bestanddelen, te weten ’medi’ en ’lease’. Anders dan de stellingen van Medi Lease hieromtrent, moet het woord medi – met name gezien in de markt waarin Medi Lease zich beweegt, te weten de medische markt – naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een gebruikelijke afkorting voor ’Medisch’. Dit wordt ondersteund door een aantal voorbeelden van reeds bestaande merken en tekens voor verschillende waren en diensten die Econocom, en overigens ook Medi Lease zelf, heeft overgelegd, waarin de afkorting ’Medi’ voorkomt in de betekenis van ’Medisch’. De voorzieningenrechter wijst in dit verband op Medi Tech, Medi Interim en Medi Rent. Dat het bestanddeel ’Med’ c.q. ’Medi’ (door Medi Lease is erkend dat beide bestanddelen vrijwel identiek zijn) een gebruikelijke aanduiding is voor medisch geldt temeer nu blijkens de onder 2.6 genoemde brief het Benelux Merkenbureau eveneens tot die conclusie komt. Het onderdeel Medi is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook aan te merken als beschrijvend voor een kenmerk van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Van het tweede bestanddeel, ’lease’ is het evedent – dit is tussen partijen ook niet in geschil – dat dit is te beschouwen als beschrijvend voor een kemerk van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, te weten het leasen c.q. verhuren van medische apparatuur. 5.8 De combinatie van deze twee op zichzelf genomen beschrijvende bestanddelen levert naar het voorlopig oordeel niet meer op dan een eenvoudige aaneenvoeging ervan. Het woord dat hierdoor ontstaat verschilt niet merkbaar – in de terminologie van de beide hiervoor genoemde arresten van het Hof van Justitie – van de loutere som van beide bestanddelen. Naar voorlopig oordeel wordt de aard van het product (lease/verhuur van medische apparatuur) door de term ’Medi Lease’ beschreven. Door Medi Lease is in ieder geval voorshands niet aannemelijk gemaakt dat de combinatie van beide bestanddelen meer oplevert dan een beschrijving van de aard van het product. Het (primaire) beroep van Medilease op het bepaalde in art. 2.20, eerste lid, aanhef en sub b BVIE gaat op grond van het vorenstaande niet op. 5.9 Voor zover Medi Lease heeft gesteld dat het onderdeel ’Medilease’ van haar beeldmerk door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen, heeft zij haar stellingen tegenover de betwisting door Econocom onvoldoende onderbouwd. Medi Lease heeft geen specifieke

•


1 5 0

B I J B L A D


gegevens overgelegd die haar stellingen op dit punt voldoende aannemelijk maken. Het enkele feit dat Medi Lease al sinds 1985 onder deze naam een onderneming drijft, is onvoldoende voor het oordeel dat het in aanmerking komende publiek als gevolg van inburgering bij confrontatie met de aanduiding ’Medi Lease’ in eerste instantie aan de onderneming van eiseres zal denken. 5.10 Het voorgaande brengt met zich dat de vorderingen van Medi Lease voor zover deze betrekking hebben op inbreuk op haar merkrecht worden afgewezen. Handelsnaam 5.11 Medi Lease beroept zich voorts op het bepaalde in artikel 5 en artikel 5a van de Handelsnaamwet (HNW). Econocom betwist dat zij door het gebruik van de aanduiding Medlease inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Medi Lease. 5.12 Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Hierbij speelt het onderscheidend vermogen van in de handelsnaam voorkomende woorden een rol. Betreffende dat onderscheidend vermogen geldt dat aan een handelsnaam geen bescherming toekomt wanneer die naam uitsluitend bestaat uit elementen die tot de gewone taal behoren of die zuiver beschrijvend van aard zijn, aangezien dergelijke elemenen volgens vaste rechtspraak niet geclaimd mogen worden. 5.13 Voorshands wordt geoordeeld dat de naam ’Medi Lease’ te weinig onderscheidend vermogen heeft om als handelsnaam in de zin van de HNW aangemerkt te kunnen worden, nu deze naam, zoals onder 5.7 en 5.8 overwogen, als zuiver beschrijvend dient te worden aangemerkt. Gelet hierop komt aan de handelsnaam Medi Lease geen bescherming toe. Zoals hiervoor is aangegeven mogen zuiver beschrijvende elementen niet geclaimd worden. Nu, zoals hiervoor overwogen, aan het merk Medi Lease geen bescherming toekomt, gaat het berroep van Medi Lease op het bepaalde in artikel 5a Hnw, waarvoor een geldig merkrecht is vereist, evenmin op. Onrechtmatige daad 5.14 Dat het gebruik door Econocom van de aanduiding ’Medlease’ onrechtmatig is, is naar voorlopig oordeel niet aannemelijk. Uitgangspunt in deze dient te zijn dat – indien een teken niet door het merkenrecht wordt beschermd – alleen onder bijzondere omstandigheden het gebruik van dit teken als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. 6 De beoordeling in reconventie 6.1 Econocom heeft opheffing van het door Medi Lease gelegde conservatoire beslag tot afgifte gevorderd. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeug-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

delijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld. 6.2 Gelet op hetgeen is overwogen in conventie is summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van het beslag. De vordering tot opheffing van de gelegde beslagen zal dan ook worden toegewezen. 6.3 Ten aanzien van de vordering van Econocom strekende tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en proceskosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Artikel 14 van de Richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intelllectuele eigendomsrechten (hierna: de Richtlijn) bepaalt dat de lidstaten er zorg voor dienen te dragen dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij (in een intellectuele eigendomszaak) heeft gemaakt, door de verliezende partij worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu deze bepaling van de Richtlijn nog niet is geïmplementeerd, en de implementatietermijn is verstreken, dient de rechter het Nederlands recht, en dan in het bijzonder de artikelen 6:96 BW en 237e.v. Rv richtlijnconform te interpreteren. Dit betekent dat beoordeeld moet worden of de gevorderde vergoeding als ’redelijk evenredig’ kan worden aangemerkt, en zo ja, of de billijkheid zich tegen toewijzing van de vergoeding verzet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de gevorderde vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van € 13.000,– in het licht van de tarieven die in de advocatuur gebruikelijk zijn, de zwaarte van de zaak, en de aard en noodzaak van de verrichte werkzaamheden niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. Er zijn evenmin feiten of omstandigheden aanwezig op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing van de gevorderde vergoeding verzet. De gevorderde vergoeding zal dan ook worden toegewezen. Proceskosten 6.4 Medi Lease zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op: - vast recht € 251,00 - salaris procureur € 13.000,00 – Totaal € 13.251,00 7 De beslissing De voorzieningenrechter in conventie 7.1 wijst de vorderingen af, in reconventie 7.2 heft op het op 2 maart 2007 tenlaste van Econocom gelegde conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering op de domeinnaam ’medlease.nl’. 7.3 heft op het op 2 maart 2007 gelegde conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering op het merk ’Medlease’,

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


In conventie en reconventie 7.4 veroordeelt Medi Lease in de kosten, aan de zijde van Econocom tot op heden begroot op € 13.251,00. 7.5 verklaart dit vonnis voor wat betreft de onderdelen 7.2, 7.3 en 7.4. uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof enz. 3 De vaststaande feiten 3.1 Nu geen grieven zijn aangevoerd tegen de vaststelling van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 genoemde feiten, gaat ook het hof van die feiten uit. Die feiten komen, kort samengevat en voor zover thans relevant, op het volgende neer. 3.2 Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Sinds dat jaar staat Medi Lease in het handelsregister geregistreerd onder de handelsnaam ’Medi Lease’. Voorts heeft Medi Lease op 10 december 1999 de domeinnaam ’medilease.nl’ geregistreerd. 3.3 Econocom is een onderneming die zich bezighoudt met het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen. Op 8 januari 2004 heeft Econocom de domeinnaam ’medlease.nl’ geregistreerd. Econocom biedt sedert 2004 onder de naam ’Medlease’ op de medische markt financiële diensten aan. 3.4 Bij brief van 6 februari 2007 heeft de raadsman van Medi Lease Econocom gesommeerd het gebruik van de naam ’Medlease’ te staken. Econocom heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 Bij gelegenheid van de pleidooien heeft de advocaat van Medi Lease desgevraagd uitdrukkelijk verklaard – in overeenstemming met de eis zoals die tijdens de pleidooien is verminderd – dat Medi Lease wat betreft de door haar aangevoerde rechtsgronden geen enkel beroep meer doet op het merkenrecht, zodat het hof hieraan geheel voorbij kan gaan. Dit betekent dat het in het onderhavige geschil thans nog uitsluitend gaat om de vraag of Econocom inbreuk maakt op de handelsnaam van Medi Lease en/of onrechtmatig jegens Medi Lease handelt door het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en/of het teken ’Medlease’. 4.2 Bij de beantwoording van die vraag stelt het hof voorop dat het ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 4.3 Het hof stelt allereerst vast dat de naam ’Medlease’ zoals die door Econocom wordt gebruikt slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam ’Medi Lease’. Slechts de letter ’i’ achter ’Med’ ontbreekt immers in de door Econocom gehanteerde naam. Die (ene) letter is in dit verband ook niet zoveel betekenend omdat, als ervan zou (moeten) worden uitgegaan dat het woord ’Medi’ verwijst naar ’medisch(e)’, van het woord ’Med’ hetzelfde kan worden gezegd. Daarbij verdient opmerking dat Medi Lease onweersproken

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5 1

heeft gesteld dat zij ook de naam ’Medilease’ als handelsnaam hanteert nu dit de wijze is waarop die naam wordt uitgesproken en in zakelijke gesprekken wordt aangeduid en bovendien als domeinnaam is geregistreerd, terwijl onvoldoende door Econocom is weersproken dat zij – zoals Medi Lease heeft gesteld – ook gebruik maakt van de naam ’MedLease’. Naar het oordeel van het hof kan aldus worden gesproken van vrijwel identieke namen. De domeinregistratie van beide namen (’medilease.nl’ tegenover ’medlease.nl’) is in dit verband het meest illustratief. 4.4 Cruciaal is derhalve of de zeer geringe mate waarin de door Econocom gebruikte naam ’Medlease’ afwijkt van de handelsnaam van Medi Lease, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam ’Medi Lease’ voldoende onderscheidend vermogen heeft. 4.5 De handelsnaam ’Medi Lease’ bestaat uit een samenvoeging van twee woorden waarvan het laatste (’lease’) in elk geval een (met de uitgeoefende activiteiten overeenstemmend) beschrijvend karakter heeft. Dat het hierbij om een Engels woord gaat, staat aan die kwalificatie niet in de weg. Bij het woord ’medi’ ligt enerzijds het beschrijvend karakter iets minder voor de hand, omdat het hier om een kennelijke afkorting (van ’medical’ of ’medisch’) gaat. Anderzijds is, gelet op de omstandigheid dat Medi Lease haar activiteiten met name in (een specialistische markt van) de medische wereld ontplooit, het beschrijvend gehalte van het woord niettemin tamelijk groot. Dit betekent echter niet dat het woord ’Medi Lease’ geen onderscheidend vermogen zou hebben. Aan het onderscheidend vermogen van de handelsnaam mogen immers geen al te strenge eisen worden gesteld. Ook al dan niet originele samenvoegingen van beschrijvende woorden kunnen onderscheidend zijn. Wel geldt dat naarmate een handelsnaam van zichzelf of door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft, deze een ruimere bescherming geniet, en dat naarmate een handelsnaam meer beschrijvend is of bestaat uit afgesleten, veel gebruikte termen, een meer beperkte beschermingsomvang aangewezen is. 4.6 Naar het voorlopig oordeel van het hof moet aan de handelsnaam ’Medi Lease’ door het gebruik ervan gedurende bijna 20 jaar in de relatief specialistische markt en door de marktpositie die Medi Lease zich in die periode heeft verworven, een voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Uit het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidsonderzoek blijkt dat Medi Lease een zeer grote bekendheid heeft op deze markt. Als men volgens dit onderzoek de geholpen naamsbekendheid meeneemt, dan blijkt dat van de ondervraagden die tot de daadwerkelijke doelgroep behoren – dat wil zeggen waarvan de producten voor lease in aanmerking komen – 55,4% de naam ’Medilease’ kent, welke bekendheid met name komt van persoonlijke contacten met klanten en mond-tot-mond reclame. Uit dit onderzoek kan volgens Medi Lease worden geconcludeerd dat ’Medilease’ de zeer bekende naam van de marktleider is – met een tienmaal grotere naamsbekendheid op de onderhavige markt dan bekende namen zoals Philips of Siemens – en dat er veel bedrijven (meer dan 50) zijn die met Medi Lease concurreren, waarvan echter geen enkel bedrijf

•


1 5 2

B I J B L A D


een naam gebruikt die ook maar enigszins op die van Medi Lease lijkt, zodat die naam in de onderhavige branche ook een grote uniekheid geniet en voor concurrenten kennelijk geen noodzaak bestaat een vergelijkbare naam te hanteren. Econocom heeft deze gegevens en conclusies onvoldoende gemotiveerd weersproken en heeft in elk geval geen (tegen) onderzoek op dit punt laten verrichten. 4.7 In het onderhavige geval doet zich eveneens gevaar voor verwarring voor als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Reeds de omstandigheid dat, zoals onder 4.3 overwogen, de door Econocom gebruikte naam ’Medlease’ slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam ’Medi Lease’ – hetgeen ertoe leidt dat beide namen vrijwel identiek zijn –, maakt gevaar voor verwarring voorshands voldoende aannemelijk. Voorts dient gewicht te worden toegekend aan de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam ’Medi Lease’ – zoals volgt uit de onder 4.6 opgenomen resultaten van het door ISYS uitgevoerde naamsbekendheidsonderzoek – in de betrokken branche. Ten slotte is van belang dat beide ondernemingen hier te lande zijn gevestigd, dat zij in het gehele land actief zijn en dat zij zich bewegen op dezelfde, relatief specialistische markt, hetgeen impliceert dat zij zich op hetzelfde publiek richten. 4.8 Dat dit ’publiek’ in beginsel een speciaal deskundig publiek is en de mogelijkheid van verwarring derhalve op grond van die deskundigheid moet worden bepaald, doet, gelet op alle voorgaande omstandigheden, niet af aan de conclusie dat gevaar voor verwarring aanwezig is. Met name de vrijwel identieke naam die Econocom hanteert en de zeer grote naamsbekendheid en uniekheid van de naam ’Medi Lease’ zijn daarvoor verantwoordelijk. Voorts dient te worden bedacht dat Medi Lease niet alleen met gebruikers en leveranciers van de betrokken apparatuur maar ook met derden van doen zal hebben. 4.9 Aan de conclusie dat gevaar voor verwarring aanwezig is doet evenmin af dat Econocom Medlease als dienst zou presenteren of als beeldmerk en tussen de beeldmerken grote verschillen zouden bestaan. Uit de gegevens op de website blijkt dat ’Medlease’ met name als aanduiding van een onderneming wordt gebruikt en slechts incidenteel als (weinig opvallend) beeldmerk. Voor zover Econocom zich erop beroept dat grote verschillen zouden bestaan in beeldmerk, is dit irrelevant omdat het in het onderhavige geschil gaat om bescherming van de handelsnaam van Medi Lease. 4.10 Ook voor zover Econocom de domeinnaam (’medlease.nl’) – die in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder – mede als handelsnaam gebruikt, kan Medi Lease daartegen optreden op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. Uit de openingspagina van de website (productie 5.2 Medi Lease) blijkt, zoals Medi Lease heeft gesteld, dat ’Medlease’ daar wordt gepresenteerd als aanduiding van een onderneming en niet als dienstmerk of als onderdeel van de handelsnaam ’Econocom Medlease’. Dat op de website ’Medlease’ eenmalig in een bepaalde schrijfwijze wordt gebruikt, doet hieraan niet af, omdat ook daar uit de context van de betrokken pagina blijkt dat ’Medlease’ als aanduiding van een bepaalde onderneming wordt gebruikt. Voor zover Medi Lease wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam ’medlease.nl’ heeft gevorderd, heeft Econocom zich er slechts op beroepen dat ’nu zij met medlease

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

geen inbreuk maakt op enig aan Medi Lease toekomend merkenrecht of recht op handelsnaam op medi lease noch anderszins onrechtmatig handelt, [zij: toev. hof] het recht op behoud van haar domeinnaam handhaaft’ (pleitnota Econocom in hoger beroep). Nu in het vorenstaande al besloten ligt dat Econocom met haar gebruik van de naam ’Medlease’ inbreuk maakt op de handelsnaam van Medi Lease, ligt de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam ’medlease.nl’ voor toewijzing gereed. 4.11 Uit het voorgaande volgt dat de eerste grief slaagt en dat dit welslagen voldoende grond oplevert voor de bevelen als door Medi Lease gevorderd. De overige grieven en rechtsgronden behoeven geen bespreking meer. Het hof ziet, mede nu beide partijen het hierover ter terechtzitting van het hof eens zijn geworden, aanleiding de in het petitum onder A bedoelde termijn op zeven in plaats van drie dagen te stellen en de door Medi Lease tevens gevorderde dwangsommen te maximeren als hierna in het dictum bepaald. 4.12 Medi Lease heeft ten slotte gevorderd Econocom te veroordelen ’in de kosten van het geding conform de opgave van Medi Lease’. Blijkens de memorie van grieven (onder 80) wordt hiermee bedoeld: vergoeding van de volledig door haar gemaakte proceskosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Medi Lease meent hierop aanspraak te kunnen maken op grond van het sinds 1 mei 2007 geldende artikel 1019h Rv, waarmee artikel 14 van richtlijn 2004/48/ EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is geïmplementeerd. Dit is in zoverre onjuist dat dit artikel niet van toepassing is op procedures waarvan de dagvaarding vóór of op de dag van inwerkingtreding van dit artikel is uitgebracht. Met betrekking tot de dagvaarding in eerste aanleg is dit het geval geweest, zodat artikel 1019h Rv daarop niet van toepassing is. Het hof begrijpt de vordering van Medi Lease, gelet op de strekking daarvan, voor zover het de eerste aanleg betreft echter aldus dat, nu deze bepaling van de richtlijn nog niet was geïmplementeerd en de implementatietermijn was verstreken, door Medi Lease een beroep wordt gedaan op richtlijnconforme interpretatie van met name de artikelen 237 e.v. Rv. 4.13 Medi Lease heeft in hoger beroep een onderbouwd en gespecificeerd overzicht van de door haar in eerste aanleg en in hoger beroep gemaakte proceskosten overgelegd (productie 25). Nadat Econocom zich bij memorie van antwoord (onder 72) nog had verzet tegen het door Medi Lease gevorderde bedrag aan proceskosten betreffende de eerste aanleg voor zover dat een bepaald bedrag (€ 10.410,16) te boven ging, met name omdat dat deel van de proceskosten nog niet was gespecificeerd en onderbouwd, heeft zij zich hierover na de door Medi Lease geproduceerde onderbouwing en specificatie niet meer uitgelaten. Het hof trekt hieruit de conclusie dat zij zich niet langer tegen het door Medi Lease gevorderde bedrag aan proceskosten ter zake van de eerste aanleg verzet. Gelet op de ten tijde van het geding in eerste aanleg verstreken datum voor implementatie van de richtlijnbepalingen (29 april 2006) en het gegeven dat het Nederlandse recht geen dwingende voorschriften bevatte die tot toepassing van het zogeheten liquidatietarief dwongen, kwamen in het geding in eerste aanleg alle ’redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt’ voor vergoeding in aanmerking. Nu Econocom zich op zichzelf niet langer heeft

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


verweerd tegen toewijzing van de door Medi Lease in dit verband gevorderde kosten en ook anderszins niet is gebleken dat deze kosten niet aan voornoemd criterium voldoen, zal het hof deze toewijzen. 4.14 Nu Econocom zich in het geheel niet (afzonderlijk) heeft verweerd tegen toewijzing van de door Medi Lease in hoger beroep gevorderde proceskosten en ook anderszins niet is gebleken dat deze kosten niet aan het onder 4.13 genoemde criterium zoals vervat in artikel 1019h Rv voldoen – waarbij het hof mede let op de verhouding waarin dit bedrag staat tot het door de wederpartij ter zake van proceskosten gevorderde bedrag –, zal het hof deze op grond van die bepaling toewijzen. 4.15 Het voorgaande impliceert dat ter zake van de proceskosten van Medi Lease een bedrag zal worden toegewezen van € 64.354,65 inclusief BTW. 5 De conclusie Het hoger beroep slaagt. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Medi Lease zullen worden toegewezen zoals hierna in het dictum bepaald. Econocom zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 6 De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding: 6.1 vernietigt het in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 13 april 2007, en, opnieuw recht doende: a. beveelt Econocom om binnen zeven dagen na de betekening van dit arrest iedere inbreuk op de handelsnaam van Medi Lease en/of onrechtmatig handelen jegens Medi Lease, meer speciaal door het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en/of het teken Medlease, te staken en gestaakt te houden, en b. beveelt Econocom om binnen zeven dagen na de betekening van dit arrest de Stichting Internet Domeinnaam Registratie (SIDN) te verzoeken de tenaamstelling van haar domeinnaam ’medlease.nl’ te wijzigen in een tenaamstelling op naam van Medi Lease, c. een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,– voor iedere dag of keer – naar keuze van Medi Lease – dat een van deze bevelen niet dan wel niet geheel wordt nageleefd, met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag aan dwangsommen zal kunnen worden verbeurd dan een bedrag van in totaal € 500.000,–; d. veroordeelt Econocom in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Medi Lease begroot op € 64.354,65 inclusief BTW; 6.2 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 6.3 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5 3

Nr. 36 Vzr. Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 17 september 2007 (Forum Hypotheken) Mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden Art. 5 Hnw Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Van de woorden ’Forum’ en ’Hypotheken’ is louter het laatste woord beschrijvend voor de door Forum aangeboden diensten. Het woord ’Forum’ is het Latijnse woord voor markt en verwijst in casu naar de vestigingsplaats van Forum, te weten aan de markt de Valkenswaard. Gelet daarop, alsmede op de volgorde waarin de woorden zijn geplaats, bezit de naam ’Forum Hypotheken’ voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen worden aangemerkt als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Gesteld noch gebleken is dat aan de door Lorest geregistreerde domeinnamen ’Forumhypotheek.info’ en ’Forumhypotheken.info’ een website is gekoppeld. Daardoor valt niet in te zien dat Lorest c.s. met deze domeinnamen bedrijfsmatig in de openbaarheid treden. Hieruit volgt dat deze twee domeinnamen niet als handelsnaam worden gebruikt en derhalve niet onder het in art. 5 Hnw opgenomen verbod vallen. Aannemelijk is dat Lorest c.s. de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ mede als handelsnaam voeren. Forum Hypotheken & Beleggingen BV te Valkenswaard, eiseres, procureur mr. M.P.A. Senders, tegen 1 Lorest BV te Valkenswaard, 2 Assurantiewinkels Bastian & Visser BV te Eindhoven, gedaagden, procureur mr. R.J.M. van den Heuvel. 2 De feiten 2.1 Forum drijft blijkens het handelsregister een onderneming omschreven als: ’Het (doen) verlenen, bemiddelen bij, uitvoeren en het als gemachtigde afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en kredieten, het (doen) regelen van schade alsmede het (doen) regelen van de desbetreffende administratie, het incasseren van premies, het adviseren op het gebied van beleggingen alsmede vermogensadvies, het verlenen van financiële diensten zowel binnen Nederland als buiten’ 2.2 Forum is opgericht bij akte verleden op 8 augustus 2006 en onder de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ ingeschreven in het handelsregister op 9 augustus 2006. Het handelsregister geeft als datum van vestiging van de onderneming van Forum 1 juni 2006. 2.3 Op 9 augustus 2006 heeft Forum de domeinnaam ’Forumhypotheken.nl’op haar naam laten registreren. 2.4 Lorest drijft blijkens het handelsregister een onderneming omschreven als: ’Activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, verzekeringen en (vastgoed) ontwikkeling, alsmede activiteiten op het gebied van makelaardij en marketing (digitale) werkzaamheden, alsmede beheersdoeleinden’ 2.5 B&V drijft blijkens het handelsregister een onderneming omschreven als: ’Exploitatie van assurantiewinkels’

•


1 5 4

B I J B L A D


2.6 Op 5 september 2006 heeft Lorest de domeinnamen ’Forumhypotheek.info’ en ’Forumhypotheken.info’ laten registreren. Diezelfde datum heeft B&V de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ laten registreren. Op 27 februari 2007 heeft Lorest de Kamer van Koophandel verzocht de handelsnamen ’Forumhypotheek’ en ’Forumhypotheek.nl’ aan haar inschrijving toe te voegen. 4 De beoordeling 4.1 Uit de aard van de vorderingen is genoegzaam gebleken van een spoedeisend belang. 4.2 Centraal staat de vraag of het gebruik van de handelsnamen en domeinnamen ’Forumhypotheek’ en ’Forumhypotheek.nl’ respectievelijk ’Forumhypotheek.info’, ’Forumhypotheken.info’ en ’Forumhypotheek.nl’ door Lorest c.s. strijdig is met artikel 5 Hnw. 4.2.1 Artikel 5 Hnw luidt als volgt: ’Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’ 4.2.2 Voorop wordt gesteld dat naar vaste jurisprudentie het gebruik van een domeinnaam als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kan worden aangemerkt. Aangenomen moet worden dat een onderneming die zich bedient van een domeinnaam deze doorgaans gebruikt om zich aldus tot het publiek te richten. Niet in geschil is dat Lorest c.s. met het gebruik van de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’, waaraan een website is gekoppeld, potentiële klanten voor de producten van hun ondernemingen trachten te genereren. Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat Lorest c.s. deze domeinnaam mede als handelsnaam voeren. Gesteld noch gebleken is echter dat aan de door Lorest geregistreerde domeinnamen ’Forumhypotheek.info’ en ’Forumhypotheken.info’ een website is gekoppeld. Daardoor valt niet in te zien dat Lorest c.s. met deze domeinnamen bedrijfsmatig in de openbaarheid treden. Hieruit volgt dat deze twee domeinnamen niet als handelsnaam worden gebruikt en derhalve niet onder het in artikel 5 Hnw opgenomen verbod vallen. Onderdelen 1 en 2 van de vordering worden dan ook in zoverre afgewezen. 4.3 Voor rechtsverkrijgend gebruik van een handelsnaam is niet bepalend de handelsregister-inschrijving c.q. de registratie van de als handelsnaam gebruikte domeinnaam. De Hnw biedt ook al bescherming in het stadium waarin de onderneming onder vermelding van de handelsnaam voorbereidingen treft om tot regelmatige bedrijfsmatige activiteiten te komen (Hoge Raad 19 april 1984, NJ 1985/790). 4.3.1 Forum heeft in dit verband verwezen naar een verklaring van [L], registermakelaar/taxateur, lid NVM, van 28 augustus 2007 (productie 8 zijdens Forum), welke, voor zover hier van belang, luidt als volgt: ’Geachte heer Senders, Desgevraagd laat ik u hierbij weten dat ik op 30 september 2005 reeds overleg voerde met de heer [X] in verband met de op te starten onderneming te Valkenswaard onder de naam Forum Hypotheken alsook de aankoop van een kantoorruimte voor zowel mijn makelaarskantoor als ten behoeve van de exploitatie van Forum Hypotheken.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

Het gespreksverslag van de bespreking van 30 september 2005 treft u bijgaand aan. Op 30 september 2005 was de naam Forum Hypotheken al gekozen voor de nieuwe onderneming op het gebied van financiële dienstverlening’ Het bijgevoegde gespreksverslag luidt, voor zover hier van belang, als volgt: ’Op de markt zal door JPH een nieuw kantoor worden opgezet dat zich met name richt op de Valkenswaardse markt en omstreken. JPH richt zich meer op de regio Eindhoven en omstreken. Er zal onder een nieuwe naam worden gewerkt. De werknaam is Forum Hypotheken’ De afkorting JPH staat, blijkens het gespreksverslag, voor Jacobs Pensioenen & Hypotheken. 4.3.2 Lorest c.s. hebben de juistheid van de verklaring en het gespreksverslag niet weersproken, doch enkel aangevoerd, althans zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat de bespreking van 30 september 2005 niet als een rechtsverkrijgend gebruik van de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ kan worden aangemerkt. Dit verweer slaagt niet. Uit de verklaring van 28 augustus 2007 en het bijgevoegde gespreksverslag komt naar voren dat Jacobs Pensioenen & Hypotheken reeds op 30 september 2005 doende was om ten behoeve van de vestiging van de (nog te gaan voeren) onderneming Forum, waarvan thans Jacobs & Partner B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is, kantoorruimte te regelen en daarbij ter onderscheiding van de onderneming met de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ naar buiten trad. Gelet daarop valt bespreking aan te merken als een situatie waarin een onderneming onder vermelding van de handelsnaam voorbereidingen treft om tot regelmatige bedrijfsmatige activiteiten te komen. Mitsdien wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat Forum sedert 30 september 2005 op rechtsverkrijgende wijze gebruik maakt van de handelsnaam ’Forum Hypotheken’. 4.3.3 Gesteld noch gebleken is dat Lorest c.s. reeds voor 30 september 2005 in voornoemde zin met een met de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ overeenstemmende handelsnaam naar buiten zijn getreden. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat vooralsnog voldoende aannemelijk is dat het handelsnaamrecht van Forum ouder is dan dat van Lorest c.s. 4.4 Aan de zijde van Lorest c.s. is betoogd dat het gebruik van met de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ overeenstemmende handelsnamen niet kan worden verboden nu deze naam grotendeels beschrijvend is en te weinig onderscheidend vermogen bezit om onder de bescherming van artikel 5 Hnw te vallen. In dit verband hebben zij gesteld dat in de markt zeer veel partijen onder de combinatie van de woorden ’Forum’ en ’Hypotheek’ c.q. ’Hypotheken’ actief zijn, waarbij zij hebben verwezen naar internetsites www.hypotheekforum.nl en www.hypothekenforum.nl. Forum heeft daartegenover gesteld dat de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ voldoende onderscheidend vermogen bezit nu op de markt géén enkele hypotheekadviseur van de naam ’Forum Hypotheken’ of daarmee overeenstemmende namen gebruik maakt. Noch in het handelsregister noch op internet treedt een hypotheekadviseur als zodanig naar buiten. De door Lorest c.s. aangehaalde internetsites hebben volgens Forum betrekking op discussiegroepen op het gebied van hypotheken.

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


4.4.1 De vraag is derhalve of de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ voldoende onderscheidend is om te kunnen worden gekwalificeerd als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. 4.4.2 Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. 4.4.3 Van de woorden ’Forum’ en ’Hypotheken’ is louter het laatste woord beschrijvend voor de door Forum aangeboden diensten. Het woord ’Forum’ is het Latijnse woord voor markt en verwijst in casu naar de vestigingsplaats van Forum, te weten aan de markt in Valkenswaard. Gelet daarop, alsmede op de volgorde waarin deze woorden zijn geplaatst, bezit de naam ’Forum Hypotheken’ naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen worden aangemerkt als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Daarbij geldt dat bij de hiervoor onder 4.4 weergegeven internetsites de woorden ’Forum’ en ’Hypotheek’ c.q. ’Hypotheken’ in een andere volgorde staan dan in de handelsnaam van Forum. Bovendien is onweersproken dat de namen van deze internetsites niet dienen ter aanduiding van hypotheekadviseurs, maar van discussiegroepen over hypotheken, hetgeen de woordvolgorde tot uiting brengt. Lorest c.s. hebben geen concrete gevallen naar voren gebracht waarbij derden ten behoeve van hun bedrijfsmatige activiteiten van de door Forum gebruikte woordcombinatie en –volgorde gebruik maken. 4.5 Niet in geschil is dat de handelsnamen ’Forumhypotheek’ en ’Forumhypotheek.nl’ alsmede de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam ’Forum Hypotheken’. 4.5.1 Forum heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat er met gebruikmaking van die namen verwarring bij het publiek valt te duchten gelet op het feit dat zowel haar onderneming als de ondernemingen van Lorest c.s. zich (al dan niet onder meer) op financiële dienstverlening toeleggen, deels gericht op het afsluiten van hypotheekleningen, in Valkenswaard c.q. dezelfde regio gevestigd zijn en (mede) in die regio actief zijn. Dat de onderneming van Forum van de ondernemingen van Lorest c.s. verschilt in de wijze waarop zij haar (potentiële) klanten benadert, is daarbij niet van doorslaggevend belang. Evenmin is van belang om vast te stellen of het daadwerkelijk publiek daadwerkelijk in verwarring is geraakt door de door Lorest c.s. omstreeks juli 2007 in de regio Valkenswaard onder vermelding van de naam ’Forumhypotheek.nl’ verspreide enquête. Dat verwarring zich heeft geopenbaard is immers geen voorwaarde voor het van toepassing zijn van het in artikel 5 Hnw opgenomen verbod. 4.6 Gelet op het vorenoverwogene is het niet onaannemelijk dat een bodemrechter, later oordelend, zal beslissen dat Lorest c.s. door het gebruik van de handelsnamen ’Forumhypotheek’en ’Forumhypotheek.nl’ en van de als handelsnaam gebruikte domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’, het verbod van artikel 5 Hnw hebben geschonden. 4.7 Gezien het voorgaande is onderdeel 1 van de vordering, strekkende tot een verbod op de met ’ Forum Hypotheken’ overeenstemmende handelsnamen c.q. domeinnaam, toewijsbaar als na te melden.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5 5

4.8 Forum kan voorts uit hoofde van zijn exclusieve recht op de handelsnaam ’Forum Hypotheken’ aanspraak maken op een kostenloze overdracht van de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ door B&V, die deze domeinnaam heeft laten registreren. Onderdeel 2 van de vordering wordt dan ook als na te melden toegewezen. 4.9 Nu aannemelijk is dat, zoals hiervoor onder 4.5.1 is overwogen, bij het publiek verwarring valt te duchten in de zin van artikel 5 Hnw, acht de voorzieningenrechter het redelijk om Lorest c.s. te veroordelen tot de in onderdeel 3 en 4 van de vordering bedoelde rectificaties, waartegen Lorest c.s. overigens geen verweer hebben gevoerd. Daarbij verdient evenwel opmerking dat onderdeel 4 van de vordering aanleiding kan geven tot debat over de vraag in hoeverre daaraan ten volle is voldaan alsmede tot executiegeschillen over vermeend verbeurde dwangsommen. Deswege zal de veroordeling beperkt blijven tot de groep geadresseerden van de hiervoor in 4.5.1 genoemde enquête, waarvan Forum niet heeft weersproken dat deze groep niet meer dan 75 geadresseerden omvat. 4.10 De gevorderde dwangsom wordt gemitigeerd als na te melden. Aan de gevorderde dwangsom wordt een maximum en een rechterlijke matigingsbevoegdheid van de hierna te melden inhouden verbonden. 4.11 Gezien de grondslag van het gevorderde rest tot slot de vraag of Lorest c.s. voor wat betreft de domeinnamen ’Forumhypotheken.info’ en ’Forumhypotheek.info’, die, zoals hiervoor onder 4.2.2 is overwogen niet onder het verbod van artikel 5 Hnw vallen, onrechtmatig jegens Forum handelen. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Niet valt in te zien dat de enkele registratie van deze domeinnamen onrechtmatig jegens Forum is. Ook in zoverre worden de onderdelen 1 en 2 van de vordering afgewezen. Indien Lorest c.s. echter actief van deze domeinnamen ten behoeve van de exploitatie van hun ondernemingen gebruik gaan maken, kan wel sprake zijn van een onrechtmatig handelen jegens Forum. 4.12 De door Forum gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen als niet voldoende onderbouwd worden afgewezen. 4.13 Lorest c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 beveelt Lorest c.s. om met onmiddellijke ingang ieder gebruik, rechtstreeks door henzelf of indirect door middel van met hen verbonden rechtspersonen of rechtspersonen wier handelen zij bepalen, van de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ en de handelsnamen ’Forumhypotheek’en ’Forumhypotheek.nl’ of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen te staken en gestaakt te houden, 5.2 veroordeelt B&V om de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan Forum over te dragen en alles gedaan te hebben om die overdracht te bewerkstelligen, 5.3 beveelt Lorest c.s. om in het eerstvolgende nummers van de in de regio Valkenswaard verspreide huis-aanhuisbladen het ’Valkenswaard Weekblad’ en de ’Huiskrant’ in A5 formaat de navolgende rectificatie te plaatsen, zonder ter plaatse toegevoegd commentaar:

•


1 5 6

B I J B L A D


De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft Assurantiewinkels Bastian & Visser B.V. en Lorest B.V. bij vonnis van 17 september 2007 veroordeeld het gebruik van de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ en de handelsnamen ’Forumhypotheek’en ’Forumhypotheek.nl’ of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen te staken en gestaakt te houden. Bastian & Visser B.V. en Lorest B.V. zijn tot het vorenstaande veroordeeld op verzoek van Forum Hypotheken & Beleggingen B.V., kantoorhoudende aan de Markt 19 te Valkenswaard. 5.4 beveelt Lorest c.s. binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan alle 75 geadresseerden van de door Lorest c.s. omstreeks juli 2007 in de regio Valkenswaard onder vermelding van de naam ’Forumhypotheek.nl’ verspreidde enquête, Lorest c.s. genoegzaam bekend, in A4 formaat een brief met de volgende inhoud, zonder ter plaatse toegevoegd commentaar, te verzenden: De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft Assurantiewinkels Bastian & Visser B.V. en Lorest B.V. bij vonnis van 17 september 2007 veroordeeld het gebruik van de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ en de handelsnamen ’Forumhypotheek’en ’Forumhypotheek.nl’ of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen te staken en gestaakt te houden. Wij zijn tot het vorenstaande veroordeeld op verzoek van Forum Hypotheken & Beleggingen B.V., kantoorhoudende aan de Markt 19 te Valkenswaard. Het is ons niet toegestaan gebruik te maken van de domeinnaam ’Forumhypotheek.nl’ en de handelsnamen ’Forumhypotheek’ en ’Forumhypotheek.nl’ omdat Forum Hypotheken & Beleggingen B.V. bescherming geniet ten aanzien van het gebruik van die naam. Bastian & Visser en Lorrest B.V. 5.5 veroordeelt Lorest c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om ter zake van verbeurde boetes aan Forum te betalen een bedrag van EUR 500,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelen met het onder 5.1, 5.3 en 5.4 bepaalde, tot een maximum van EUR 25.000,–, 5.6 veroordeelt B&V om ter zake van verbeurde boetes aan Forum te betalen een bedrag van EUR 500,– voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.2, tot een maximum van EUR 25.000,–, 5.7 bepaalt dat de onder 5.5 en 5.6 genoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, 5.8 veroordeelt Lorest c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Forum tot op heden begroot op EUR 1.821,85, waarvan EUR 1.500,– salaris procureur en EUR 312,85 verschotten, 5.9 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.10 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

A P R I L

2 0 0 9

Nr. 37 Rechtbank te Amsterdam, 18 juli 2007 (Justitia) Mr. C.M. Rombouts Art. 5 Hnw Het onderscheidende en dominerende element in de handelsnaam van Intrum Justitia en Evia Justitia is achtereenvolgens het woord Intrum en Evia. De uiterlijke en de auditieve vorm van deze woorden stemmen in het geheel niet met elkaar overeen. Het woord ’Justitia’ wordt in de rechtspraktijk en ook in de incassopraktijk veelal aangewend ter aanduiding van rechtvaardigheid en gerechtigheid. De onderscheidingskracht van de term ’Justitia’ is dan ook minimaal, zodat het gebruik van dit woord in de handelsnaam niet door Intrum kan worden gemonopoliseerd. Voorts is niet gebleken dat in het onderhavige geval bij het publiek verwarring is ontstaan of verwarring te duchten is. Intrum Justitia Nederland BV te Den Haag, eiseres, procureur mr. A.S. Rueb, tegen Evia Justitia BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. M.C. Jonkman. 2 De feiten 2.1 Intrum gebruikt haar handelsnaam ’Intrum Justitia’ in Nederland al sinds 21 april 1987 en drijft een onderneming met als bedrijfsomschrijving ’Binnen- en buitenlandse incasso, export-factoring, credietinformatie en credietverzekering, juridisch advies’. 2.2 Intrum Justitia Licensing AG, een onderneming naar Zwitsers recht, is houder van het op 15 februari 1990 gedeponeerde Benelux woordmerk ’Intrum Justitia’ voor de klassen 35 (publiciteit en commerciële zaken) en 36 (financiële dienstverlening en verzekeringen) . Met ingang van 16 november 2006 is het woordmerk ’Intrum Justitia’ ook ingeschreven voor klasse 42 (juridische dienstverlening op het gebied van het innen van schulden). 2.3 Intrum Justitia Licensing AG heeft vanaf 13 maart 2000 een gemeenschapsbeeldmerk met de tekst ’Intrum Justitia’ geregistreerd voor de klassen 35, 36 en 42. 2.4 Een verklaring ten titel van volmacht van 4 januari 2007, vermeldt het volgende: ’(...) namens Intrum Justitia Licensing A.G. te Zwitserland (Gotthardstrasse 20, 6304 Zug) dat volmacht wordt verleend aan Intrum Justitia Nederland B.V. gevestigd te ’s-Gravenhage om een gerechtelijke procedure te starten tegen Evia Justitia B.V. wegens merken handelsnaaminbreuk ten aanzien van de handelsnaam ’Intrum Justitia’, en het Benelux woordmerk ’INTRUM JUSTITIA’ (inschrijvingsnummers 0476270 en 0811865) en het Gemeenschapsbeeldmerk ’Intrum Justitia’ (no 000792408) (...)’ 2.5 Evia exploiteert sinds begin 2005 een onderneming met als bedrijfsomschrijving ’De handel in schulden, incassowerkzaamheden, alsmede het geven van juridische adviezen’ en zij staat sinds 3 maart 2005 als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel’. 2.6 In kort geding heeft Intrum onder meer gevorderd om Evia te veroordelen het gebruik van haar handelsnaam Evia Justitia binnen acht dagen te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank

•


A P R I L

2 0 0 9

B I J B L A D


van 31 augustus 2006 heeft de voorzieningenrechter de door Intrum gevraagde voorziening geweigerd. (...) 5 De beoordeling Het toepasselijk recht 5.1 Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE) in werking getreden en is het BeneluxVerdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Benelux Merkenwet bestonden onverlet. De ontvankelijkheid 5.2 Alvorens tot een inhoudelijke beoordeling te komen in de onderhavige zaak dient de rechtbank vast te stellen of Intrum kan worden ontvangen in haar vordering. Evia voert in eerste instantie aan dat ofschoon Intrum door Intrum Justitia Licensing AG is ’gevolmachtigd’ om een procedure te starten Intrum dit niet op eigen naam mag doen. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen, alwaar Evia om haar moverende redenen niet is verschenen, heeft Intrum daarop gereageerd en gesteld dat indien nodig de ’volmacht’ kon worden aangepast. Uit vorenstaand onweersproken feit leidt de rechtbank af dat de verklaring ten titel van volmacht, hierboven weergegeven onder 2.4, evenzeer aan Intrum de bevoegdheid geeft om in eigen naam een procedure te starten jegens Evia wegens vermeende merken handelsnaaminbreuk. Intrum zal dan ook worden ontvangen in haar vordering. 5.3 De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 4.6 BVIE bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen. Nu partijen er, blijkens de in het geding gebrachte processtukken, vanuit gaan dat Nederlands recht van toepassing is, gaat de rechtbank daar eveneens vanuit. De vordering 5.4 Indien en voor zover Intrum haar vorderingen mede baseert op het onder 2.3 genoemde Europese gemeenschapsmerk met de tekst ’Intrum Justitia’ is de rechtbank onbevoegd van deze vorderingen kennis te nemen. De rechtbank Amsterdam is immers geen rechtbank voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 91 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk. In het hiernavolgende laat de rechtbank dit dan ook buiten beschouwing. 5.5 Bij vonnis in kort geding van 31 augustus 2006 is in de zaak van Intrum tegen Evia de door Intrum gevraagde voorziening geweigerd. De voorzieningenrechter was van oordeel dat het woord ’Justitia’ geen onderscheidend vermogen heeft en als zodanig ook niet door Intrum kan worden gemonopoliseerd. 5.6 Het onderscheidende en dominerende element in de handelsnaam van Intrum Justitia en Evia Justitia is achtereenvolgens het woord Intrum en Evia. Het hoofdaccent van de handelsnamen ligt op die woorden en deze woorden vormen het kenmerkende (hoofd)bestanddeel van de handelsnaam. De uiterlijke en de auditieve vorm van deze woorden vormen in het geheel geen overeenstemming met elkaar.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5 7

Het overeenstemmende (ondergeschikte) bestanddeel ’Justitia’ in de handelsnaam van Intrum en Evia maakt dit niet anders. De betekenis van het woord ’Justitia’ is volgens de Van Dale: 1 Romeinse godin van de gerechtigheid, voorgesteld als een geblinddoekte vrouw met een weegschaal en een zwaard; 2 de godin van de rechtvaardigheid’, en wordt in de rechtspraktijk en ook in de incassopraktijk veelal aangewend ter aanduiding van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Een en ander wordt onderschreven door de uitdraai van de Kamer van Koophandel overgelegd als productie 4 bij conclusie van antwoord. De onderscheidingskracht van de term ’Justitia’ is dan ook minimaal, zodat het gebruik van dit woord in de handelsnaam niet door Intrum kan worden gemonopoliseerd. Voorts is niet gebleken dat in het onderhavige geval bij het publiek verwarring is ontstaan of verwarring te duchten is door het gebruik van de handelsnaam Evia Justitia door Evia. Het enkele feit dat er overeenstemmende of gelijksoortige diensten worden aangeboden doet daar niet aan af, mede gelet op het feit dat de term ’Justitia’ frequent wordt gebezigd in de incassopraktijk. Omstandigheden die een ander oordeel rechtvaardigen zijn de rechtbank niet gebleken. Het gebruik van de handelsnaam ’Evia Justitia’ is derhalve niet in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. 5.7 Het beroep van Intrum op artikel 5a van de Handelsnaamwet en artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) slaagt, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, evenmin. De proceskosten 5.8 Ingevolge artikel 1019 juncto artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het betoog van Intrum dat deze regeling slechts van toepassing is in het geval van piraterij slaagt niet, omdat deze regeling die voorwaarde niet stelt. 5.9 De door de raadsman van Evia bestede uren en het gestelde uurtarief is door Intrum niet weersproken en komt de rechtbank niet onredelijk voor. De rechtbank stelt het salaris van de procureur derhalve op € 4.376,82. 5.10 Intrum zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Evia worden begroot op: vast recht 296,00 salaris procureur 4.376,82 Totaal EUR 4.672,82 5.11 Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht kan, als reeds in het voorgaande behandeld dan wel niet ter zake dienend, buiten beschouwing blijven. 6 De beslissing De rechtbank 6.1 wijst de vorderingen af, Enz.

•


Operator: XYvision

•

Nr. 32 Rechtbank te s-gravenhage, 21 december 2007, Koninklijke. kennisneemt van het teken philip zal daar gegeven de onbetwiste

Recommend Documents