56 – GERESERVEERDE AANDUIDINGEN
Gevaar van verval merk door verwording van merk tot soortnaam bij de eindverbruikers Na registratie van een merkrecht kan de merkhouder niet achterover leunen. Een merkregistratie moet onderhouden worden. Wordt dat niet gedaan, dan loopt de merkhouder het risico dat hij zijn recht verliest. Een van de vervalgronden van een merkrecht is de omstandigheid dat een merk kan verworden tot een zogenaamde soortnaam door toedoen of nalaten van de merkhouder. Wanneer een merk verwordt tot soortnaam dan is het merk niet langer in staat om zijn merkfuncties – en in het bijzonder de herkomstfunctie – uit te oefenen. Het publiek zal het merk immers niet meer ‘linken’ aan de onderneming die het merk voert. Het Hof van Justitie heeft in zijn Kornspitz-arrest nadere uitleg gegeven over deze vervalgrond. Uit het arrest volgt dat onder omstandigheden zware vereisten gesteld mogen worden aan merkhouders om verwording tot soortnaam tegen te gaan. Bram Woltering
Wetgeving De wet bepaalt dat Benelux-merken en Gemeenschapsmerken kunnen verworden tot een soortnaam als: “het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een 2
waar of dienst waarvoor het is ingeschreven” [zie identieke bewoordingen in art. 51 lid 1 (b) Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo), art. 12 lid 2 (b) Merkenrichtlijn (MRl), en art. 2.26 lid 2(b) Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)]. JULI 2015
GEVAAR VAN VERVAL MERK DOOR VERWORDING VAN MERK TOT SOORTNAAM BIJ DE EINDVERBRUIKERS
In deze bepalingen zijn twee vereisten vervat, namelijk dat (i) het merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden en (ii) dat dit gelegen is in een toedoen of nalaten van de merkhouder. De ratio van deze vervalgrond is dat in geval een merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor de waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven, het merk dan uit niets anders bestaat dan uit een element dat behoort tot het publieke domein,1 hetgeen voor een ieder dus vrijelijk te gebruiken zou moeten zijn. Schoolvoorbeelden van merken die zijn verworden tot soortnaam zijn bijvoorbeeld aspirine, hagelslag en vaseline. Relevantie gevaar verwording tot een soortnaam Dit gevaar bestaat onder meer voor merkhouders van nieuwe producten waarvoor nog geen soortnaam bestaat, omdat het in die situatie niet ondenkbaar is dat het publiek het nieuwe product zal aanduiden met de merknaam en de merknaam dus door het publiek zal worden opgevat als de aanduiding van een (soort) product in plaats van een aanduiding van een product afkomstig van een specifieke onderneming. Het gevaar van verwording tot een soortnaam bestaat echter ook voor merken die als beschrijvend opgevat kunnen worden, in die zin dat zij verwijzen naar kenmerken van de waar, zoals hun ingrediënten of geografische herkomst. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof ) heeft in het Kornspitz-arrest2 nadere uitleg gegeven over deze vervalgrond. Het arrest geeft inzicht in het specifieke gevaar dat bestaat voor merkhouders die zich met hun merkproducten – in dit geval grondstoffen en tussenproducten – zowel richten op de tussenhandelaar als op de eindgebruiker. Een merkhouder die zich richt op de tussenhandelaar zal vaak geen direct contact hebben met de eindconsument. In die situatie kan de merkhouder zelf dus niet direct naar de eindconsument communiceren dat het teken waaronder het product wordt aangeboden een beschermd merk betreft. Uit het arrest volgt – kort gezegd – dat er een zware last op dergelijke merkhouders kan rusten om te voorkomen dat hun merk tot soortnaam verwordt, met het gevaar voor verval van het merk tot gevolg. Kornspitz: voorgeschiedenis Het Kornspitz-arrest had betrekking op het Oostenrijkse merk KORNSPITZ van Backaldrin Österreich The Kornspitz 1 2
Ch. Gielen, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Kluwer: Deventer 2014, nr. 402. HvJ EU 6 maart 2014, C-409/12 (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH).
JULI 2015
Company GmbH en de zogenaamde KORNSPITZ-broodjes die van zijn bakmengsel werden gebakken. Wat, kort gezegd, speelde is dat bij de (eind)consument in de winkel de perceptie heerste dat een KORNSPITZ-broodje de gebruikelijke naam was van een bakkerijproduct, te weten langwerpige broodjes die aan beide kanten spits toelopen. Bij de bakkers daarentegen was wel degelijk bekend van wie dit mengsel afkomstig was; zij maakten gebruik van bakmengsel dat verhandeld werd onder de naam KORNSPITZ. De eindgebruikers waren zich echter niet bewust van de herkomst van het product. Deze perceptie kwam voort uit het gegeven dat de verkopers van op basis van het KORNSPITZ-bakmengsel geproduceerde broodjes aan hun klanten doorgaans niet duidelijk maakten dat het teken ‘KORNSPITZ’ een merk was. Het Oostenrijkse merk KORNSPITZ was ingeschreven voor zowel bakmengsels als brood. Een concurrent van merkhouder Backaldrin, Pfahnl Backmittel GmbH, heeft in
Het gevaar van verwording tot een soortnaam bestaat echter ook voor merken die als beschrijvend opgevat kunnen worden Oostenrijk de vervallenverklaring verzocht van het merk voor zowel de inschrijving van ‘bakmengsel’ als van ‘brood’. In beroep heeft het Oostenrijkse Patentamt geoordeeld dat het merk KORNSPITZ niet is vervallen voor zover het was ingeschreven voor bakmengsels. Ten aanzien van de inschrijving voor bakmengsels achtte het Oostenrijkse Patentamt dat de markt (het publiek) voor die producten voornamelijk bestaat uit bakkers en handelaren in levensmiddelen die zich er wel van bewust zijn dat de benaming KORNSPITZ een herkomstaanduiding en geen soortaanduiding is. Van belang is om in het achterhoofd te houden dat de vragen die aan het Hof zijn voorgelegd (en de antwoorden van het Hof ) betrekking hebben op de inschrijving van KORNSPITZ voor het eindproduct brood. Het Hof nam daarbij, net als de verwijzende rechter, tot uitgangspunt dat bij de verkopers wel duidelijk was dat KORNSPITZ een merk was maar dat dit niet het geval was bij de eindverbruiker in de winkel. Die eindgebruikers zijn zich in de woorden van het Hof: “(...) niet bewust van het feit dat bepaalde van die broodjes zijn geproduceerd op basis van een bakmengsel dat door een bepaalde onderneming onder de merknaam KORNSPITZ is geleverd.”3 3
HvJ EU 6 maart 2014, C-409/12 (Backadrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH), r.o. 23.
3
56 – GERESERVEERDE AANDUIDINGEN
Mogelijkheid verval merkrecht indien het enkel uit het oogpunt van de eindverbruiker is verworden tot soortnaam Een van de te beantwoorden vragen was of een merkrecht verloren kan gaan voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven, als het merk door toedoen of nalaten van deze houder ‘enkel uit het oogpunt van de eindverbruikers’ ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden. Het Hof heeft bevestigd dat dit verval van het merkrecht voor die betreffende waar tot gevolg kan hebben. Daartoe overwoog het Hof dat de omstandigheid dat de verkopers (bakkers en distributeurs van levensmiddelen) wel op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en de herkomst, op zich niet in de weg staat aan vervallenverklaring van een merk. Voor de vraag of een merk is verworden tot soortnaam is beslissend wat de perceptie van het relevante publiek is. Voor de vraag welk publiek als het relevante publiek moet worden aangemerkt grijpt het Hof terug naar een eerder arrest (Björnekulla Fruktindustrier4): “28. Zoals het Hof heeft benadrukt bij het geven van die uitlegging, is het juist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en
Wordt een merkregistratie niet onderhouden dan loopt de merkhouder het risico dat hij zijn recht verliest
4
Toerekenbaar nalaten merkhouder kan bestaan uit het niet méér aanzetten van verkopers tot het gebruik van het merk Voor een vervallenverklaring is naast het verlies van het onderscheidend vermogen van het merk vervolgens wel vereist dat dit valt toe te rekenen aan de merkhouder. Dit kan het gevolg zijn van een toerekenbaar ‘toedoen of nalaten’ van de merkhouder [zie art. 51, lid 1 (b) GMVo, art. 12, lid 2 (b) MRl, en art. 2.26 lid 2(b) BVIE]. De vraag is natuurlijk wat precies begrepen mag worden onder een ‘nalaten’ dat toegerekend kan worden aan de merkhouder. Het Hof verwijst daartoe eerst terug naar haar eerdere Levi Strauss-arrest5 waarin is uitgemaakt dat onder het begrip nalaten eveneens kan vallen het verzuim van de merkhouder om, kort gezegd, in voldoende mate de autoriteiten te verzoeken om op te treden tegen derden die gebruik maken van verwarringwekkende tekens, aangezien dergelijke verzoeken juist beogen het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te handhaven (r.o. 34). Het Hof legt nu uit dat het verzuim ook gelegen kan zijn in andere oorzaken: “34 (…) dat begrip geenszins beperkt tot dat soort verzuim, maar omvat het elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkele stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten (…).”
eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naar gelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. 29. Zoals het Hof heeft opgemerkt in (…) het arrest Björnekulla Fruktindustrier speelt de perceptie van consumenten of eindverbruikers echter over het algemeen een beslissende rol. (…) De omstandigheid dat de verkopers op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en de herkomst die erdoor wordt aangeduid, kan op zich niet in de weg staan aan een dergelijke vervallenverklaring.” Hiermee geeft het Hof dus aan dat de perceptie van de eindverbruiker (consument) over het algemeen beslissend zal zijn bij de toets of sprake is van verwording tot soortnaam.
Of de merkhouder in het onderhavig geval toerekenbaar nalatig is geweest wordt door het Hof niet beoordeeld. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar de verwijzende nationale rechter: “om na te gaan of Backaldrin in casu al dan niet stappen heeft ondernomen om de bakkers en distributeurs van levensmiddelen die broodjes verkopen die op basis van het door haar geleverde bakmengsel zijn geproduceerd, aan te zetten om het merk KORNSPITZ meer te gebruiken in hun handelscontacten met de klanten” (r.o. 35).
4
5
HvJ EU 29 april 2004, C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier).
Ten slotte overweegt het Hof nog dat voor de vervallenverklaring irrelevant is of in voorkomend geval alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat dit merk HvJ EU 27 april 2006, C-145/05 (Levi Strauss).
JULI 2015
GEVAAR VAN VERVAL MERK DOOR VERWORDING VAN MERK TOT SOORTNAAM BIJ DE EINDVERBRUIKERS
zijn onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden (r.o. 39). Wat indien verwording tot soortnaam niet aan de merkhouder valt toe te rekenen? In theorie kan sprake zijn van de situatie dat een merk in de handel is verworden tot een soortnaam, maar dat dit niet valt toe te rekenen aan de merkhouder. In dat geval kan het verval van het merk niet worden ingeroepen. Het resultaat hiervan is dat de merkhouder beschikt over een merk dat nog wel geldig is, maar dat de beschermingsomvang van het merk zeer gering of (vrijwel) nihil is.6 Dit als gevolg van het resterende zeer zwakke onderscheidende vermogen. Een merk zal op dat moment dus feitelijk niet jegens derden handhaafbaar zijn. Immers, (vrijwel) iedere derde die door de merkhouder wordt aangesproken op grond van merkinbreuk zal zich kunnen verweren met het argument dat van merkinbreuk geen sprake is omdat de functies van het merk niet worden aangetast. Overigens kan vermoedelijk enige bescherming niet aan het merk worden ontzegd. Tegen het gebruik van identieke tekens die als herkomstaanduiding worden gebruikt (en dus niet als zuiver beschrijvende soortaanduiding) kan mogelijk door de merkhouder nog wel worden opgetreden.7 Overigens mag niet vergeten worden dat de mate van onderscheidend vermogen van een merk wel veranderlijk is. Om die reden is – in theorie – denkbaar dat een merkhouder met grote inspanningen voor elkaar krijgt dat het teken aan onderscheidend vermogen zal winnen en op enig later moment voor zijn waar of dienst in de handel weer zal worden gezien als merk (in plaats van als soortnaam). Dat zal echter niet gemakkelijk zijn. Nederlandse jurisprudentie: wat mag aan inspanning van de merkhouder verwacht worden? Uit het Kornspitz-arrest volgt dus dat van merkhouders (onder omstandigheden) verlangd mag worden dat zij stappen hebben ondernomen om verkopers (tussengebruikers) aan te zetten het merk te gebruiken in handelscontacten met de eindverbruikers. Dat de concrete vereisten (onder omstandigheden) daarbij zwaar kunnen zijn voor de merkhouder volgt uit een vonnis van de Rechtbank Den Haag van kort na het Kornspitzarrest.8 Het vonnis van de Haagse rechter betrof onder meer
6 7 8
Ch. Gielen, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Kluwer: Deventer 2014, nr. 402. T. Cohen Jehoram e.a., Industriële Eigendom Deel 2, Merkenrecht, Kluwer: Deventer 2008, p. 492. Rb. Den Haag 2 april 2014. ECLI:NL:RBDHA:2014:5266 (Cresco Handels B.V./ Koppert Cress B.V.)
JULI 2015
de vervallen verklaring van het Benelux-merk ‘Shiso’ van Kopert Cress B.V. voor klassen waar kruiden onder vielen. Aan de vordering tot vervallenverklaring heeft (concurrent) Cresco Handels B.V. ten grondslag gelegd dat ‘shiso’ de oorspronkelijke Japanse benaming is voor het kruid Perilla, en dat ook als zodanig bekend is bij het publiek in de Benelux. De Rechtbank Den Haag overwoog in het vonnis over het ‘nalaten’ van de merkhouder als volgt: “4.19 De rechtbank stelt voorop dat het in artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE bedoelde nalaten elk verzuim omvat waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. Bij een beroep op een
De perceptie van de eindverbruiker (consument) zal doorgaans beslissend zijn bij de toets of sprake is van verwording tot soortnaam dergelijk nalaten rust op de merkhouder een zware motiveringsplicht van de door haar verrichte activiteiten ter voorkoming van de verwording tot soortnaam (curs. BW). Immers, de merkhouder weet als geen ander welke activiteiten hij heeft ondernomen om de verwording tot soortnaam tegen te gaan, terwijl de eisende partij doorgaans alleen concreet kan laten zien in welke gevallen het merk als soortnaam is gebruikt. Van een merkhouder kan in beginsel dan ook verlangd worden dat hij concreet aangeeft wat hij heeft gedaan om ervoor te zorgen dat zijn merk onderscheidend vermogen behield. Dat betekent overigens niet dat van nalaten reeds sprake is als de merkhouder zijn rechten niet tegenover iedere derde heeft gehandhaafd.” In casu heeft de merkhouder de producten die zij onder het Shiso-merk aanbiedt, op haar website voorzien van het -symbool, zodat het publiek weet dat het om een geregistreerd merk gaat. Ook heeft zij haar afnemers verzocht om het Shiso-merk te voorzien van het -symbool. De merkhouder heeft echter niet aangetoond dat zij actief heeft toegezien op de naleving van dat verzoek aan haar afnemers. Dat laatste lijkt de merkhouder de das om te doen. De Rechtbank Den Haag achtte het van belang dat actief toezicht wordt gehouden op verzoeken aan de afnemers om het merk ‘als merk’ te gebruiken jegens de eindverbruiker.
®
®
Benadrukt zij dat de Rechtbank Den Haag in haar vonnis wel de overige omstandigheden van het geval laat meewegen. Zo merkt de rechtbank op dat het gezien een groot aantal vermeldingen als soortnaam (in recepten) op de weg had gelegen van de merkhouder om meer inspanningen te 5
56 – GERESERVEERDE AANDUIDINGEN
®
verrichten. Het enkele vermelden van een -symbool bij haar eigen gebruik van het merk en het verzoek aan haar afnemers om dat ook te doen, volstond volgens de rechtbank in dat geval niet. Ook de omstandigheid dat de merkhouder juist heeft gekozen voor de oorspronkelijke Japanse benaming van het kruid (Shiso) als merknaam, draagt eraan bij dat een aanzienlijk risico van verwording tot soortnaam bestaat. Dat brengt met zich mee dat van de merkhouder veel aandacht voor de bestrijding van gebruik van het Shiso-merk als soortnaam mag worden gevergd. Nederlandse jurisprudentie: de te verwachten inspanningen van de merkhouder hangen af van de omstandigheden van het geval Niet in elk geval zal dus evenveel aandacht van de merkhouder mogen worden gevergd om op te treden tegen verwording tot soortnaam. Wat aan stappen verlangd mag worden van een merkhouder zal dus telkens afhangen van de concrete omstandigheden van het geval. Dit volgt eveneens uit een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Den Haag9 inzake het merk TURBO, gehouden door BNP Paribas, dat was ingeschreven voor diensten gerelateerd aan beleggingsproducten. BNP Paribas trachtte in die zaak tevergeefs haar merkrecht in te roepen tegen het gebruik door Binckbank van de aanduiding ‘turbo’ voor beleggingsproducten. Binckbank kon echter met succes tegenwerpen dat zij vrij was om deze aanduiding te gebruiken omdat (aannemelijk was dat) het merk verworden was tot soortnaam voor beleggingsproducten. Onder verwijzing naar het Kornspitz-arrest oordeelde de voorzieningenrechter dat de merkhouder, ondanks enkele handhavingshandelingen, naar voorlopig oordeel onvoldoende had gedaan om verwording tot soortnaam tegen te gaan. Daarbij achtte de rechter ook het ‘toedoen of nalaten’ van voormalige merkhouders van belang. Gelet op de hoeveelheid voorbeelden van gebruik van het teken als soortnaam, had van de merkhouder een actievere handhaving jegens derden mogen worden verwacht. Daarbij weegt de voorzieningenrechter mee dat BNP Paribas, evenals voormalige merkhouders, en hun licentienemers niet consequent gebruik hebben gemaakt van de aanduiding turbo als merk (en de merkhouders het teken dus zelf als soortaanduiding hanteerden). Benadrukt wordt dat de Rechtbank Den Haag hier de te mogen verwachten handhavingsinspanningen koppelt aan de frequentie (van voorbeelden) c.q. omvang van het probleem dat het merk in de handel daadwerkelijk als soortnaam wordt
gebruikt. Hoe vaker het merk als soortnaam wordt gebruikt des te groter zullen de van de merkhouder te mogen verwachten inspanningen zijn om verwording tot soortnaam tegen te gaan. In dit verband kan gedacht worden aan de herkenbare praktijk dat men in de Nederlandse kroeg een SPA bestelt, maar (zonder vermelding dat er alleen een alternatief beschikbaar is) vervolgens een ander merk bronwater krijgt. Indien de rechter zou menen dat dit de praktijk is dan kan de rechter daaraan dus weleens het gevolg verbinden dat zij flinke inspanningen van merkhouder verwacht om die praktijk van verwording tot soortnaam tegen te gaan. Ondervanging gevaar verwording merk tot soortnaam en verval Naar aanleiding van het Kornspitz-arrest zal de merkhouder die geen rechtstreeks contact heeft met de eindgebruiker – maar enkel via de tussengebruiker – dus alert moeten zijn op het gevaar van verwording van zijn merk tot soortnaam. Daarbij zullen die merkhouders ook actief voldoende inspanningen moeten verrichten om dat gevaar (en dat van het verval van het merk) tegen te gaan. Zoals is gebleken zal van de concrete omstandigheden van het geval afhangen wat aan stappen mag worden verlangd van een merkhouder om verwording tot soortnaam te voorkomen. In het algemeen kan men denken aan de navolgende maatregelen om verkopers (tussengebruikers) aan te zetten tot merkgebruik in hun contact jegens de eindverbruiker: t afnemers verplichten het merk ‘als merk’ te gebruiken, dit met bijvoorbeeld aanduiding van het -teken; t afnemers voorzien van ‘point-of-sale’ materiaal (bijvoorbeeld bordjes voor in de vitrine, of gemerkt verpakkingsmateriaal) waaruit volgt dat het een merk betreft, en afnemers verplichten dergelijke materialen te gebruiken; t controle door de merkhouder op naleving van het merkgebruik door de afnemer.
®
Een en ander kan contractueel geregeld worden in (licentieen distributie)overeenkomsten. Benadrukt wordt dat vervolgens dan wel van belang is dat ook sprake is van toezicht en handhaving door de merkhouder op zulke contractuele verplichtingen van afnemers c.q. verkopers om het merk ‘als merk’ te gebruiken ten opzichte van de eindverbruiker. Verder mag van een merkhouder ook verlangd worden dat hij in voldoende mate optreedt tegen derden die inbreuk maken op zijn merkrecht en/of tegen partijen die het merk als soortnaam gebruiken. Over de auteur
9
6
Vzgr. Rb. Den Haag 9 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:11184 (Turbo).
Bram Woltering is advocaat bij AKD Advocaten & Notarissen te Breda.
JULI 2015
