Territoriale eigenaardigheden in het merkenrecht en het Webshipping-arrest.1 Martin Hemmer2 1.
Inleiding
In het Europese merkenrecht is uitgangspunt dat een merk in het gehele territorium gelijke bescherming toekomt. Hetzelfde uitgangspunt geldt in beginsel voor de meeste nationale merkenrechtelijke systemen en het Benelux-merkenrecht. De opvatting van het publiek bepaalt in belangrijke mate de beschermingsomvang van een merk. Maar wat nu als de merkhouder zijn waren of diensten niet aanbiedt in het gehele territorium waar het merk geldig is? Het publiek dat kennis neemt van het merk, valt dan niet samen met het gehele publiek uit het territorium. Wordt dan toch overal (dezelfde) bescherming toegekend? En wat nu als in het relevante merkenrechtelijke territorium bovendien meerdere talen gesproken worden zoals in de Benelux of de EU (waarin momenteel 23 verschillende talen worden erkend)? Het uitgangspunt van gelijkwaardige bescherming in het gehele gebied, leidt dan soms tot resultaten die niet altijd even redelijk en billijk voorkomen. Het kleine broertje van het merkenrecht, het handelsnaamrecht, biedt in dergelijke gevallen meer flexibiliteit. Een houder van een Nederlandse handelsnaam beschikt immers niet onmiddellijk na verkrijging, overal in Nederland over dezelfde rechten (althans dezelfde beschermingsomvang). Bij de vraag of het verboden is een handelsnaam te voeren wegens strijd met een andere handelsnaam, wordt op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet immers steeds bezien of sprake is van verwarringsgevaar, mede in aanmerking nemende de plaats waar de bedrijven zijn gevestigd. De bescherming voor een Nederlandse handelsnaam kan zo nodig beperkt worden tot het dorp waarin de onderneming die de handelsnaam voert, actief is. In het recent gewezen Webshipping-arrest3 van het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ), wordt het uitgangspunt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, genuanceerd. Het HvJ bepaalt immers dat territoriale beperking van een verbod niet alleen mogelijk maar zelfs vereist is, indien gebruik van een teken (kennelijk in een bepaald deel van het merkenrechtelijke territorium) geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk. In dit artikel worden, mede naar aanleiding van enkele eerdere arresten van het HvJ en aan het HvJ voorgelegde prejudiciële vragen, enkele territoriale eigenaardigheden rond inburgering, bekendheid en normaal gebruik van een merk nader beschouwd. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan denkbare gevolgen van het Webshipping-arrest voor deze onderwerpen. 2.
Inburgering: het Europolis-arrest4
2.1
De Europolis-casus
In 1997 deponeerde Bovemij het teken Europolis als woordmerk voor, onder andere, 1 Dit artikel vormt een bewerking van een eerdere versie die verscheen in het tijdschrift Waar&Wet, tijdschrift voor
levensmiddelen en productenrecht 2011-4 p. 2: www.waarenwet.nl. 2 Martin Hemmer is advocaat bij AKD te Breda. 3 Hof van Justitie EG, 12 april 2011, DHL Express France v. Chronopost zaak C-235/09. 4 Hof van Justitie EG, 7 september 2006 zaak C-108/05.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
verzekeringsdiensten. Het Benelux Merkenbureau (tegenwoordig en hierna: BBIE) weigerde het teken omdat het uitsluitend beschrijvend zou zijn. Bovemij ging in beroep tegen de weigering bij het Gerechtshof Den Haag, onder andere met de stelling dat het teken Europolis ingeburgerd zou zijn. Bovemij stelde daarbij dat voor inburgering van een teken voldoende is dat het als merk wordt opgevat in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens Bovemij ook alleen Nederland zou kunnen zijn. Het BVIE was het met deze stelling oneens. Het Gerechtshof Den Haag besloot de kwestie daarop voor te leggen aan het HvJ. Het HvJ stelde vast dat (in het geval van een nationaal merk) inburgering vereist is in het gehele grondgebied van een lidstaat en dat het Benelux gebied ten aanzien van Beneluxmerken moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat. Vervolgens bepaalde het HvJ dat voor de beoordeling van de vraag of een in beginsel beschrijvend merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, enkel de situatie relevant is in het gedeelte van het betrokken Beneluxgebied waarin de weigeringsgrond zich voordoet. De weigeringsgrond voor “Europolis” deed zich voor in het gehele Nederlandse taalgebied: Nederland en Vlaanderen dus. Het HvJ concludeerde dat de inschrijving van een (nationaal) merk enkel toelaatbaar is, indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van de Benelux waar een weigeringsgrond bestaat. Voor het taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig definiëren. 2.2
Inburgering bij gemeenschapsmerken
Bij een gemeenschapsmerk geldt ook deze eis, dat in beginsel in het gehele grondgebied van de Unie aan de eisen voor merkbescherming moet zijn voldaan. Artikel 7 lid 2 van de Verordening bepaalt immers dat een merk ook geweigerd moet worden indien een weigeringsgrond in slechts een deel van de Gemeenschap bestaat. Interessant is natuurlijk de vraag hoe klein dit deel mag zijn om aan registratie van een gemeenschapsmerk in de weg te staan. Het deel van de gemeenschap dat aan merkbescherming in de weg staat kan, in voorkomend geval, in ieder geval uit slechts één Lidstaat bestaan. Dit volgt uit het Werther’s Echte-arrest5. Een merk dat in het ene land (en taalgebied) van de Unie een fantasieaanduiding betreft, kan in een ander land door het publiek immers als beschrijvend worden opgevat. De aanduiding “Taulukko” zou bijvoorbeeld in een groot deel van Europa zeer onderscheidend zijn voor meubels, maar in Finland niet, om de eenvoudige reden dat “Taulukko” Fins is voor ‘tafel’. Het Finse bezwaar staat dan aan toekenning van de Gemeenschapsmerk (in ieder geval voor tafels) in de weg. Voor de deposant van Taulukko is daar echter mee te leven, nu deze middels conversie in alle lidstaten van de EU (behalve Finland) nationale merkregistraties kan verkrijgen. 2.3
Max Planck studie aangaande het Europese merkensysteem en inburgering
In een uitgebreide studie van het Max Planck instituut d.d. 15 februari 20116 wordt 5 Zie ook HvJ 22 juni 2006 C-25/05 Storck/OHIM aangaande de vorm van een snoepverpakking, overweging 83. 6 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for
Intellectual Property and Competition Law Munich p. 147.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
onderschreven dat zelfs indien de weigeringsgrond louter in een kleine lidstaat bestaat, een aanvraag voor een gemeenschapsmerk dient te worden afgewezen: “3.71 For example, an application for a CTM consisting of a word which is descriptive in one of the languages of the EU, even if this applies only to a small Member State, should continue to be refused unless distinctiveness through use in that Member State has been established.” In de studie wordt er op gewezen dat vervolgens niet duidelijk is in welk deel van het territorium waar onderscheidend vermogen ontbreekt, inburgering bewezen moet worden, behalve dan dat wel in (een deel van) alle lidstaten waar het bezwaar bestaat van inburgering sprake moet zijn: “That decision [the Europolis-decision, toev. MH) leaves room for the interpretation of what “throughout” means, except that both the Netherlands and Belgium must be included in the proof.” Het Europolis-arrest lijkt inderdaad de deur nog wel op een kier te houden voor wat betreft de vraag of echt in het gehele gebied waar de weigeringsgrond bestaat sprake moet zijn van inburgering. In alinea 28 staat immers: “....moet komen vast te staan dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan (onderstreping MH), de betrokken waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren.” Kennelijk is het dus acceptabel als bij een deel van de betrokken kringen geen sprake is van inburgering en de weigeringsgrond met betrekking tot dit deel van de kringen dus nog bestaat. Bij dit laatste criterium kan men zich overigens de vraag stellen of het hier gaat om een aanzienlijk deel van de betrokken kringen in geografische zin, of om een aanzienlijk deel van de betrokken kringen ‘throughout’ het geografische gebied. Gielen heeft in zijn noot bij het Europolis-arrest7 bepleit dat het ook om een aanzienlijk deel van de kringen in het geografische gebied zou kunnen gaan. Door van deze interpretatie uit te gaan, zou inburgering in alleen Nederland alsnog voldoende kunnen zijn. Dit wordt veelal echter anders gezien8. Ook in de Max Planck studie wordt er, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, vanuit gegaan dat inburgeringsbewijs voor Nederland én België moet worden overgelegd. De schrijvers van de Max Planck studie houden het er vervolgens op dat: “..acquired distinctiveness should be considered to be present if distinctiveness can be shown for the majority of the markets making up the respective territory.” Dit criterium is mijns inziens opvallend, omdat deze eis van een majority of markets (naar ik begrijp in het gebied waar de weigeringsgrond bestaat) weer lijkt uit te gaan van een aanzienlijk deel in geografische zin. Voor het Nederlandse taalgebied zou, uitgaande van dat criterium bepleit kunnen worden, dat het Nederlandse grondgebied een majority of markets 7 IER 2006, 92. 8 Zie ook Cohen Jehoram, Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht p. 391. Het Gerechtshof Den Haag heeft deze
kwestie in het midden gelaten in zijn uitspraak 2.2. 26 mei 2009, IEPT20090526, Hof Den Haag, Bovemij v Bureau – Europolis.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
bestrijkt en dat inburgering in Vlaanderen mitsdien niet aangetoond zou hoeven worden. 2.4
Belangenafweging
Aan de orde is een belangenafweging tussen het belang voor marktpartijen om onderscheidingstekens deugdelijk te kunnen beschermen, en het belang om een beschrijvend teken voor anderen beschikbaar te houden (de “Freihaltebedürfnis”). Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat niet ieder deel van de gemeenschap, of in het geval van nationale merken een land, hoe klein ook, aan bewijs van inburgering in de weg kan staan, wanneer het merk in dat deel geen onderscheidend vermogen heeft. Vanaf een bepaald moment wegen de belangen van de gebruiker van een beschrijvend teken bij registratie dus zwaarder dan de Freihaltebedürfnis. Kennelijk is het dus acceptabel dat merkbescherming bestaat in een gebied waarin, of bij een deel van het publiek waarvoor het teken geen onderscheidend vermogen heeft. Daar blijft het merkenrecht dus knellen. Nu sprake is van een belangenafweging dient in het Benelux-gebied mijns inziens substantieel gewicht toegekend te worden aan het feit dat daar geen conversiemogelijkheid bestaat. Bovemij kon niet terugvallen op nationale bescherming voor Europolis in Nederland, terwijl de deposant van een gemeenschapsmerk die geconfronteerd wordt met een weigeringsgrond die louter in Malta speelt, wel dit alternatief heeft. Mogelijk dat het Webshipping-arrest (waarover hieronder meer) ook een rol kan gaan spelen in deze belangenafweging, nu dit arrest de mogelijkheid creëert om een verbod geografisch te beperken. 3.
Bekendheid: het Pago-arrest9
3.1
Bekendheid
Bekende merken kunnen rekenen op een grotere beschermingsomvang dan merken die geen specifieke bekendheid bij het publiek genieten. Met een bekend merk kan kort gezegd ook als verwarringsgevaar niet vaststaat, worden opgetreden tegen andere tekens, indien zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE / artikel 9 lid 1 sub c Verordening). Bij het inroepen van bescherming tegen inbreukmakende tekens, kan het dus van belang zijn of een merk als een ‘bekend merk’ in de zin van voornoemde bepalingen moet worden beschouwd. Ook hier staat de opvatting van het publiek centraal en kan het natuurlijk zo zijn dat het publiek in het ene deel van het merkenrechtelijke territoir een andere opvatting heeft dan het publiek in een ander deel. 3.2
de Pago-casus
In de Pago-casus was een merk aan de orde dat bestond uit de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket (met daarop de aanduiding “Pago”) en een
9 Hof van Justitie EG, 6 oktober 2009 zaak C-301/07.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
kenmerkende dop hierna aan te duiden als “Pago” voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. Een concurrerende verkoper van vruchtensappen (Tirolmilch) die in eerste instantie haar product in een kartonnen verpakking aan de man bracht, stapte over op een vergelijkbaar glazen flesje. De merkhouder van Pago stelde dat Tirolmilch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trok uit het onderscheidende vermogen en de reputatie, in Oostenrijk, van het Gemeenschapsmerk van Pago. Dit kan op grond van de Verordening slechts verboden worden indien sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk. Nu PAGO een verbod voor de gehele gemeenschap vorderde en haar merk alleen in Oostenrijk een bekend merk is, stelde het Oberste Gerichtshof de (hieronder geparafraseerde) vragen of: 1) een Gemeenschapsmerk in de gehele gemeenschap beschermd wordt als ‘bekend merk’ in de zin van de Verordening wanneer het slechts in één lidstaat bekend is; en bij ontkennende beantwoording, 2) of het merk dan nog wel in de lidstaat waar wèl de bekendheid geldt, voor de uitgebreidere bescherming van artikel 9 lid 1 sub c Verordening in aanmerking komt, zodat een verbod eventueel tot die lidstaat beperkt kan worden. Het HvJ herinnert er in het Pago-arrest aan, dat artikel 1 lid 2 van de Verordening bepaalt, dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de gehele gemeenschap heeft. Een verbod op het gebruik ervan is op grond van de Verordening slechts voor de gehele gemeenschap mogelijk, tenzij de Verordening anders bepaalt. Wat het territoriale aspect betreft, is volgens het HvJ aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan, wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de gemeenschap. Het Hof verwijst daarbij naar het Chevy-arrest10 waarin voor een Benelux-merk reeds was geoordeeld dat een aanmerkelijk gedeelte voor de Benelux in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn. Een en ander leidt voor het HvJ tot de conclusie dat nu het gaat om een Gemeenschapsmerk die op het gehele grondgebied van een lidstaat, namelijk Oostenrijk, bekend is, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de Verordening. Oostenrijk is geen groot land, toch wordt bekendheid voor de gehele Unie aangenomen. Uit de voorzichtige formulering van het Hof lijkt echter te volgen dat bekendheid in één lidstaat niet per definitie voldoende is. Bekendheid in een deel van een lidstaat (die in het Chevy-arrest voor de Benelux voldoende werd geacht), zal naar verwachting (ook) niet altijd voldoende zijn. Waar de grens precies ligt, wordt niet duidelijk. Bij de beoordeling van de bekendheid zijn alle relevante omstandigheden van belang, zoals het marktaandeel, de intensiteit, de geografische omvang, de duur van het gebruik en gedane investeringen om bekendheid te verwerven. 3.3
Relevantie conversiemogelijkheid bij bekendheid
Ook in het geval van de beoordeling van de bekendheidsvraag, zou het essentiële verschil tussen de grensoverschrijdende Gemeenschapsmerk en het grensoverschrijdende Beneluxmerk en nationale merken (namelijk dat men in het geval van een Gemeenschapsmerk
10 HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97 (General motors/Yplon)
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
immers kan terugvallen op nationale registraties die (eventueel) naast een Gemeenschapsmerk kunnen zijn geregistreerd) mijns inziens niet genegeerd moeten worden. Als PAGO het Gemeenschapsmerk ook nationaal geregistreerd zou hebben in haar thuismarkt Oostenrijk, zou PAGO zich nationaal, waar het publiek ‘vertrouwd is11’ met het PAGO-merk op de extra bescherming voor bekende merken kunnen beroepen (nu deze bescherming ook uit de Merkenrichtlijn voortvloeit). Schrijver dezes heeft, waar dit alternatief van nationale bescherming bestaat, moeite om te accepteren dat bewezen bekendheid bij een kleine 10 miljoen mensen, extra rechtsbescherming bij een half miljard consumenten rechtvaardigt, ook al halen deze 490 miljoen consumenten hun schouders op bij het zien van een Pago-flesje. De opvatting van het publiek wordt volgens de PAGO-redenering vrijwel volledig een fictie, zonder dat daar (nu er alternatieven in de vorm van nationale merken voor handen zijn) enige noodzaak toe bestaat. Hierdoor ontstaan in grote delen van de Unie commerciële beperkingen, zonder dat daar objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Effectieve merkenrechtelijke bescherming wordt immers via de nationale systemen geboden. Het belang van behoud van deze nationale systemen wordt in overweging 6 bij de Verordening ook onderkend. Bij gebrek aan een alternatief, zoals in de Benelux, is het mijns inziens kortom eerder te billijken dat het ‘aanmerkelijke deel’ uit het Chevy-arrest eigenlijk best een klein stukje is, dan wanneer er wel merkenrechtelijke beschermingsalternatieven voor handen zijn. 4.
Normaal gebruik: De ONEL/OMEL casus
4.1
Normaal gebruik
Men kan geen merk registreren en vervolgens andere marktdeelnemers tot aan het einde der tijden verbieden om van dit merk gebruik te maken, terwijl het geregistreerde merk niet wordt gebruikt. Het recht op een merk wordt vervallen verklaard, voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (voor de Benelux artikel 2:26 lid 2 BVIE). In kwantitatieve zin hoeft het gebruik niet zeer intensief te zijn. Zelfs in kwantitatieve zin gering gebruik kan voldoende zijn voor instandhoudend gebruik (La Mer12 / ANSUL-AJAX13/ Sunrider14). 4.2
De ONEL/OMEL-casus
In de ONEL/OMEL zaak speelt de vraag over welk gebied het (eventueel geringe) gebruik zich dient uit te strekken om normaal gebruik aan te nemen. In een arrest van het Gerecht van Eerste aanleg is aangenomen15 dat normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het beschermde gebied aanwezig is en daar zijn specifieke en wezenlijke functie vervult. Dit laat echter ruimte voor discussie, die nadrukkelijk aan de orde komt in de ONEL/OMEL zaak De ONEL/OMEL zaak begint bij de beslissing van het BBIE d.d. 15 januari 201016. In deze zaak start de houder van het Gemeenschapsmerk ONEL een oppositie tegen een depot
11 Zie overweging van het PAGO-arrest. 12 HvJ EG 16 oktober 2003, C-259/02 ( La Mer-GOEMAR). 13 HvJ EG 11 maart 2003, C—40/01 (Ansul/Ajax/Minimax) 14 HvJ EG, 11 mei 2006, zaak C-416/04 (The Sunrider/OHIM). 15 Gerecht van Eerste Aanleg 12 december 2002, T-39/01. 16 http://www.boip.int/pdf/opposition/2004448.pdf.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
van het Benelux-merk OMEL voor dezelfde waren. Het Benelux Bureau diende daardoor te oordelen over normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk. Het merk ONEL wordt in Nederland normaal gebruikt maar niet daarbuiten. De houder van het merk ONEL stelt dat dit voldoende is voor instandhouding van een Gemeenschapsmerk. Het BBIE verwerpt in zijn beslissing de gedachte dat gebruik in één land per definitie normaal gebruik zou opleveren in het geval van een Gemeenschapsmerk. In zijn beslissing stelt het bureau onder andere dat een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt vormt. Volgens het BBIE zal dit ‘uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad’. Het komt het BBIE zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt het BBIE ‘nog ongerechtvaardigde voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan’. 4.3
Wetenschappelijke opschudding
De beslissing heeft in de IE-wereld tot veel opschudding geleid. Gielen onderschrijft in zijn noot bij de beslissing het standpunt van het BBIE dat gebruik in één land niet per definitie normaal gebruik oplevert17. Hoyng is vervolgens in een commentaar erg kritisch over de beslissing én de noot van Gielen18. Hoyng stelt dat de beslissing impliceert dat iedere gebruiker van een merk in de Benelux die nog niet weet of hij het merk binnen 5 jaar in andere landen van de EU gaat gebruiken, verplicht is om zijn merk in de Benelux te registreren. Dit door Hoyng geschetste probleem lijkt echter wel mee te vallen. De gebruiker van het merk kan immers beginnen met een Gemeenschapsmerk en als achteraf het gebruik beperkter blijkt dan verwacht en het merk vervallen wordt verklaard, middels de omzettingsprocedure ex. art. 112 Verordening, het Gemeenschapsmerk omzetten naar een nationale merkregistratie (die dan overigens wel eerst slechts de status van aanvrage krijgt). Visser schetst in een korte reactie de potentieel verstrekkende consequentie van de beslissing: “Het BBIE geeft hiermee impliciet duidelijk aan dat ook normaal gebruik van een Beneluxmerk niet kan bestaan in lokaal gebruik (bijvoorbeeld slechts in één Beneluxland of in één provincie). Dat betekent dat iedere onderneming “die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de [Nederlandse] economie)” volgens het BBIE zijn merkrechten na vijf jaar wegens nietnormaal gebruik vervallen kan zien verklaren.” Het BBIE heeft het ingenomen standpunt recent min of meer bevestigd in de Robertsonuitspraak19. Daarbij benadrukte het BBIE dat gebruik in één lidstaat niet noodzakelijkerwijs 17 IER 2010/29 p.229 m. nt. Ch. Gielen. 18 Prof. W.A. Hoyng: Preach for your own parish, Boek9.nl B98813. 19 BBIE, 29 april 2011, Oppositiebeslissingen 2003572 en 2003573, RW 1166114, GEO G. Sandeman Sons & Co. Ltd.
tegen The Robertson Wide River Wines Company (Proprietary) Limited. B9-9627.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
tot wel of geen normaal gebruik in de gemeenschap leidt. Het BBIE onderstreept dat de interne (politieke) landsgrenzen van de Gemeenschap in beginsel geen rol spelen, maar dat er, conform de Europese rechtspraak, rekening moet worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, om vast te stellen of er sprake is van “normaal gebruik” voor de instandhouding van het ingeroepen merk. Via het Gerechtshof ’s-Gravenhage zijn in de ONEL-zaak inmiddels vragen gesteld aan het HvJ over deze kwestie.20 Kort samengevat komen deze vragen op het volgende neer: of gebruik binnen één Lidstaat voldoende is voor in standhoudend gebruik van een Gemeenschapsmerk; zo nee, of gebruik uitsluitend in één Lidstaat altijd onvoldoende is; welke eisen dan wel dienen te worden gesteld aan (territoriaal) gebruik; en of bij de beoordeling van (territoriaal) normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig zo moeten worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten. Zoals Visser in bovengenoemde korte reactie aan de orde stelt zou een beantwoording van het HvJ die zware eisen stelt aan de omvang van territoriaal gebruik in theorie inderdaad (ook) verstrekkende consequenties kunnen hebben voor MKB-ers die Benelux-merken hebben geregistreerd. 4.4.
Gevolgen?
De gevolgen van het komende Onel/Omel-arrest van het HvJ hangen echter sterk af van de motivering van het Europese Hof. Een belangrijk argument van degenen die instemmen met de ONEL-beslissing van het BBIE is immers dat voor degene die een Gemeenschapsmerk geregistreerd heeft de mogelijkheid van conversie naar nationale merken bestaat. Ook ik ben van mening dat dit element zeer van belang is voor de beoordeling van de problematiek. Voor een regionale gebruiker (bijvoorbeeld alleen West-Brabant) van een nationaal / Benelux-merk bestaat dit alternatief niet. Mits het HvJ het conversieargument expliciet meeweegt, hoeven – zelfs als het Hof de beslissing van het BBIE de facto bevestigt– houders van nationale (of Benelux-merken) die slechts regionaal gebruiken, zich weinig zorgen te maken over potentiële vervallenverklaring van hun merk. 4.5
Beoordeling van normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk door het BBIE
Los van de essentie van de vragen die de ONEL/OMEL-casus oproept, kan men zich afvragen of het BOIP in een dergelijke situatie geen rekening zou moeten houden met het feit dat de opposant, die in Nederland (en waarschijnlijk dus ook in de Benelux) normaal gebruikt had, een omzettingsmogelijkheid heeft ex. art. 112 Verordening. Met een beroep op een (geconverteerd) Benelux-merk had de oppositie immers alle kans van slagen gehad. Het komt enigszins vreemd voor dat een nationaal bureau –zonder dat een procedure over de vervallenverklaring speelt– iemand in een oppostitieprocedure een beroep op een Gemeenschapsmerk ontneemt, terwijl (zelfs) na eventuele vervallenverklaring en conversie de nationale pendant van de merkrechten wèl een rechtsgeldige oppositiegrond had gegeven. (Er was immers geen sprake van een opposant tegen een Benelux-merk die het ingeroepen Gemeenschapsmerk slechts in Litouwen of slechts in Malta gebruikt had (een dergelijke deposant zou –in tegenstelling tot Onel- ook na vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk niet over een oppositiegrond in de Benelux beschikken) maar van een deposant die in de Benelux wèl normaal gebruikte).
20 IEPT20110201, Hof Den Haag, Leno v Hagelkruis
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
In gevallen waarin vast staat dat sprake is van normaal gebruik in de Benelux (en eventueel dat vaststaat dat een opposant indien noodzakelijk converteert), komt het gerechtvaardigd voor wanneer het BBIE uitgaat van de geldigheid van het ingeroepen recht, of nu sprake is van een Gemeenschapsmerk of van een Benelux-merk. Het BVIE en ook het protocol inzake wijziging van het BVIE, voorziet niet in deze nuance. Het protocol bevat immers een voorgenomen wijziging van artikel 2.16 BVIE die als volgt luidt:21 “In artikel 2.16 lid 3, sub a, worden de woorden “artikel 2.26 lid 2, sub a” vervangen door de woorden: “het ontbreken van normaal gebruik van het merk, zonder geldige reden, in de zin van dit Verdrag dan wel in voorkomend geval van de Gemeenschapsmerkenverordening.” Bij deze tekst van artikel 2.16 lid 3, sub a, blijft de mogelijkheid bestaan dat een Gemeenschapsmerk, dat in de Benelux voldoende gebruikt is om voor Benelux-bescherming in aanmerking te komen, niet ingeroepen kan worden in een oppositie, omdat het BBIE oordeelt dat het gebruik (“gezien alle omstandigheden van het geval”) niet de drempel van normaal gebruik voor een Gemeenschapsmerk haalt. Deze beoordeling van gemeenschapsmerken door nationale bureaus lijkt mij onwenselijk. 5.
Territoriaal beperkte handhaving
5.1
Algemeen
In het bovenstaande is diverse keren de vraag aan de orde geweest in hoeverre merkenrechtelijke verboden binnen het merkenrechtelijke gebied territoriaal kunnen worden beperkt. Zoals besproken, is bij het Gemeenschapsmerk uitgangspunt dat een verbod in beginsel voor de gehele Unie wordt opgelegd (zie artikel 1 lid 2 Verordening). Of dit gerechtvaardigd is, kan men zich afvragen bij een slechts in Portugal en Spanje gebruikt Gemeenschapsmerk en een gestelde inbreuk in Denemarken. De vraag wordt door Gielen ontkennend beantwoord bij de Pago-casus, waarin een merk slechts in Oostenrijk bekend is bij het publiek. Een verbod op grond van art. 9 lid 1 sub c Verordening zou in dat geval slechts moeten gelden voor Oostenrijk, aldus Gielen. Dichter bij huis kan de vraag echter ook spelen bij Benelux-merken. Een voorbeeld waar aan gedacht kan worden is de eigenaar van een dorpscafé in Friesland die de naam als Benelux-merk registreert en vervolgens plaatselijke Horeca-gelegenheden in Limburg en Vlaanderen met vergelijkbare namen, maar een andere territoriaal gebonden klantenkring, aanspreekt op inbreuk. Het merkrecht lijkt dan gevoelsmatig zijn doel voorbij te schieten (ook al is de wet op zich duidelijk, de houder van het ‘beste recht’ kan derden het maken van inbreuk verbieden). Dit gevoel lijkt ook de rechtbank Den Haag te zijn bekropen bij de beoordeling van een merkinbreuk tussen twee cafés in Delft en Leiden met (in hun logo prominent) de naam Einstein. De inbreuk werd met een enigszins geforceerde en dan ook bekritiseerde wijze afgewezen22. Een vergelijkbaar geval deed zich voor bij een zaak die bij de Bossche rechter voorlag, over de café-naam Bolle Jan.23 5.2
Het Webshipping-arrest
Op 12 april 2011 heeft het HvJ in het Webshipping-arrest vragen beantwoord over de territoriale reikwijdte van een verbod aangaande inbreuk op een Gemeenschapsmerk. Het 21 Protocol houdende de wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen
of modellen) artikel I F. 22 Dirk Visser: Een zekere auditieve en begripsmatige overeenstemming. B9 7775. 23 Fulco Blokhuis: Vraagtekens bij de motivering. B9 7880.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
HvJ stelt in overweging 44 van dit arrest allereerst vast dat een verbod in beginsel van kracht dient te zijn in het gehele grondgebied van de Unie. Dit, mede om het gevaar van tegenstrijdige uitspraken tegen te gaan. Het HvJ voegt er echter aan toe dat de territoriale werking van het verbod in bepaalde gevallen beperkt kan zijn. De uitoefening van het recht moet beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Wanneer de bevoegde rechtbank vaststelt dat de inbreuk zich beperkt tot één lidstaat of een deel van het grondgebied van de Unie, ‘in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd [..] of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt beperken’. Het arrest past in een serie arresten van het HvJ waarmee aan de eisen die de wet voor inbreuk stelt een algemene eis lijkt te zijn toegevoegd. Het lijkt erop dat altijd de vraag nog aan de orde is (zelfs als formeel aan de wettelijke criteria voor merkinbreuk is voldaan) of de wezenlijke functies van het merk waarvoor bescherming wordt ingeroepen, worden aangetast. 5.3
Beperkt verbod in de Benelux
Voor Benelux-merken volgde uit het Renault / Reynolds-arrest reeds dat een verbod zich niet per definitie over de gehele Benelux dient uit te strekken24. Wanneer een verbod tot een bepaald deel beperkt kan blijven wordt echter niet duidelijk. Het lijkt daarbij slechts om uitzonderingsgevallen te gaan. Interessant is wat de AG ten Kate in de Renault – Reynolds zaak met betrekking tot binnen de Benelux territoriaal beperkte verboden opmerkt: “…verondersteld dat een verbod beperkt tot een deel van het Beneluxgebied zou kunnen worden gevraagd, kwesties als het bestaan van verwarringsgevaar, bijv. wegens auditieve gelijkenis, niet beantwoord kunnen worden uitsluitend aan de hand van hetgeen het publiek ter plaatse zou begrijpen, maar naar criteria die het gehele Beneluxgebied betreffen. Dit zou anders immers mogelijk maken dat toch merkenrechtelijke bescherming per bijv. taalgebied van de Benelux zou kunnen worden verkregen, zulks in strijd met de in het verlengde van de opheffing van handelsbelemmeringen binnen de Benelux Economische Unie liggende doeleinden van de Beneluxmerkenwetgeving.” Het Webshipping-arrest biedt in algemene zin mogelijk iets meer houvast om ook in Benelux-situaties een gerechtelijk verbod te beperken tot een bepaald geografisch gebied.
5.4
Mogelijke consequenties Webshipping voor aan inburgering te stellen eisen
Hierboven is aangegeven dat bij inburgeringskwesties de belangenafweging kan spelen tussen het belang op deugdelijke bescherming van onderscheidingstekens en de Freihaltebedürfnis. Als er op grond van het Webshipping-arrest inderdaad een ruimere mogelijkheid ontstaat om een verbod territoriaal te beperken, winnen de kanttekeningen die men bij het Europolis-arrest kan plaatsen aan kracht. Wat is er in dat geval immers nog tegen om
24 Benelux-Gerechtshof 13 juli 1994, NJ 1994/665 m .nt. Verkade.
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
inburgering uitsluitend in Nederland voldoende te achten voor een Nederlandstalig teken met weinig onderscheidend vermogen? Nederland is geografisch gezien al snel een aanmerkelijk deel van de Benelux. Een Vlaming zou zich in een inbreukzaak op het standpunt kunnen stellen dat hij in Vlaanderen geen afbreuk doet aan de functies van het merk als dit merk in Vlaanderen niet is ingeburgerd. Als dit inderdaad het gevolg is van het Webshipping-arrest wegen de voordelen van de Europolis-redenering voor de Benelux mijns inziens niet meer op tegen het grote nadeel dat in Nederland geen merkenrecht kan worden verkregen voor een teken dat in Nederland onderscheidend vermogen heeft verkregen. Als het Webshipping-arrest voor dergelijke situaties praktisch goed toepasbaar blijkt, zal het tevens eerder acceptabel zijn om een gemeenschapsmerkaanvrage toch te registreren, ook al is in een kleine lidstaat niet aan het inburgeringsvereiste voldaan. De eisen die aan het ‘deel van de gemeenschap waar een weigeringsgrond bestaat’, (art.l 7 lid 2 Verordening), zouden onder invloed van het Webshipping-arrest dus wel eens hoger kunnen worden. 5.5
Mogelijke consequenties Webshipping voor regionale bekendheid
Gielen onderschrijft in zijn noot bij het Pago-arrest25 het oordeel van het HvJ dat bij bekendheid in Oostenrijk is voldaan aan de territoriale voorwaarden van bekendheid in art. 9 lid 1 sub c Verordening. Hij maakt daarbij in zijn noot bij de Onel/Omel beschikking26 echter wel een belangrijke kanttekening (beide noten stammen van vóór het Webshippingarrest). Hij stelt dat de bekendheidsclaim (onder c) in de Pago-zaak slechts lokaal werkend is en dus slechts tot een lokaal verbod zal kunnen leiden. Hoyng trekt het bestaan van deze mogelijkheid op zijn zachtst gezegd in twijfel in zijn artikel over de Onel/Omel beschikking27. Consequentie van het Webshipping-arrest lijkt inderdaad te kunnen zijn dat in een situatie als in het PAGO-arrest een verbod op grond van artikel 9 lid 1 sub c, tot Oostenrijk beperkt blijft. Niet geheel duidelijk is schrijver dezes of de merkhouder in die situatie ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie buiten Oostenrijk zal moeten bewijzen, zoals Gielen (voorafgaand aan het Webshipping-arrest) opperde28, of dat de inbreukmaker zal moeten aantonen dat buiten Oostenrijk géén sprake is van aantasting van de functies van het merk. Uit het Webshipping-arrest lijkt te volgen dat dit laatste het geval is. 5.6
Mogelijke consequenties Webshipping voor aan normaal gebruik te stellen
eisen
Het Webshipping arrest lijkt geen directe invloed uit te oefenen op de vragen die voorliggen in de ONEL/OMEL-zaak over de territoriale reikwijdte van normaal gebruik. Een lage drempel voor ‘normaal gebruik’ komt wellicht eerder acceptabel voor met de Webshipping uitvlucht van een beperkt verbod in het achterhoofd. Ik denk echter niet dat de simpele reden dat een houder van een Gemeenschapsmerk in een specifiek deel van de Gemeenschap niet gebruikt, een situatie is waarvoor het Webshipping-arrest een uitzondering biedt. Het HvJ stelt dat de Webshipping-uitzondering zich met name voor kan doen om “linguïstische redenen”. Hierdoor lijkt het eerder aannemelijk dat het arrest relevant zal blijken in zaken waar inburgeringskwesties spelen. Als een gebrek aan gebruik op het Iberisch schiereiland een vrijbrief zou geven aan Spaanse en Portugese onderdanen
25 IER 2009/86 26 IER, 2010/29 27 Prof. W.A. Hoyng: Preach for your own parish, Boek9.nl B98813. 28 IER 2010/29
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
om een ingeschreven gemeenschapsmerk (dat in de rest van de gemeenschap wel gebruikt wordt) te gebruiken, zou het uitgangspunt uit artikel 1 lid 2 Verordening volledig uitgehold worden. Dat zal mijns inziens niet de bedoeling zijn van Webshipping. Het zal aan de gedaagde zijn om te bewijzen dat de functies van het merk niet kunnen worden aangetast. Mogelijk zal een van inbreuk betichte partij hier in kunnen slagen als vaststaat dat een gemeenschapsmerk in een deel van de gemeenschap niet wordt gebruikt en deze partij bovendien bewijst dat de rechthebbende geen enkele intentie heeft om het merk ooit in het andere deel van de gemeenschap te gaan gebruiken. Levering van met name dit laatste bewijs zal echter niet eenvoudig zijn. 5.7
De rol van ettelijke beperkingen van de aan een merk verbonden rechtsgevolgen
Webshipping biedt dus de mogelijkheid tot geografische beperking van een verbod als een gedaagde aantoont dat de functies van het merk in een bepaald gebied niet worden aangetast. Een gedaagde partij zou wellicht echter ook aanspraak kunnen maken op een territoriale beperking van een tegen hem uit te vaardigen gebod, met het argument dat de wettelijke beperkingen van artikel 12 Verordening dan wel artikel 23 BVIE, in een bepaald deel van het territorium aan de orde zijn. Denkbaar is dat een merk dat wegens inburgering geregistreerd is ondanks dat het in beperkte delen van de gemeenschap (nog altijd) beschrijvend is, in die laatste delen van de Gemeenschap (of de Benelux) niet kan worden ingeroepen indien aan de criteria van artikel 12 Verordening is voldaan. Het resultaat is in dat het geval hetzelfde: een geografisch beperkt verbod. Van deze mogelijkheid zou bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt kunnen worden indien een merk slechts in een deel van de Gemeenschap verworden is tot soortnaam. Indien het voor dat deel van de Gemeenschap eenvoudig is om een beroep op artikel 12 Verordening te doen, zal verwording tot soortnaam in slechts een beperkt deel van de Gemeenschap, minder snel tot vervallenverklaring van het gehele Gemeenschapsmerk hoeven leiden. Naast de mogelijkheden die artikel 12 Verordening mijns inziens nu reeds biedt om een beperkt verbod te rechtvaardigen, wordt in de eerder genoemde Max Planck studie een voorstel gedaan om de beperkingen uit artikel 12 Verordening uit te breiden, zodat het gebruik van op zich beschrijvende tekens niet verboden kan worden voor zover het gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel: “This would allow the continued use of product features such as shapes or colours which are not distinctive as such, even after they have become the object of a CTM registration, in particular where such use is made, or was already made before the registration, in a part of the EU where the registered trade mark has not been used to an extent which would be sufficient in itself to establish acquired distinctiveness.” Als de route van de wettelijke beperkingen (ook) een begaanbare blijkt, is de toegevoegde waarde van het Webshipping mogelijk zeer beperkt. In het arrest wordt immers specifiek gewezen op ‘linguïstische redenen” die er kunnen zijn om aan te nemen dat er geen sprake is van afbreuk aan de functies van het merk. Eventuele linguïstische redenen die het eerst bij mij op komen, zijn nu juist dat een woord dat als merk geregistreerd is, in bepaalde delen een aanduiding inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid enzovoort is, als bedoeld in artikel 12 sub b Verordening. 6.
Algemene Conclusie
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
Bij het stellen van territoriale eisen aan inburgering, bekendheid of normaal gebruik, dient in het geval van een Gemeenschapsmerk nadrukkelijk rekening te worden gehouden met nationale alternatieven. Een belangenafweging kan daardoor in het geval van nationale merken anders uitvallen dan in het geval van gemeenschapsmerken. Rekening houden met de nationale alternatieven is niet strijdig met de doelen van de Verordening. Bij gebruik dat, of bekendheid die zich daadwerkelijk uitstrekt over de Unie kunnen de voordelen van een Gemeenschapsmerk immers nog altijd probleemloos genoten worden. Voor veel marktdeelnemers geldt echter dat hun activiteiten zich slechts tot een nationale markt of een deel daarvan uitstrekken. Het is niet bezwaarlijk wanneer dergelijke partijen moeilijker van het gemeenschapsmerken-systeem gebruik kunnen maken. Hoewel de gevolgen van het Webshipping-arrest nog niet duidelijk zijn vast te stellen, zal het arrest naar alle waarschijnlijkheid hooguit een klein beetje meer flexibiliteit creëren bij inbreukvragen. Vergelijkbare resultaten konden mogelijk reeds via de route van de beperkingen op het merkenrecht (artikel 12 Verordening dan wel artikel 23 BVIE) bereikt worden. Voor een rechter die zich geconfronteerd ziet met Einsteins en Bolle Jannen (en die een merkenrechtelijk verbod onredelijk voorkomt) biedt het Webshipping-arrest wellicht een chique uitweg. De inbreukmaker zal dan wel met redelijk bewijs moeten komt dat aantasting van de functies van het merk niet aannemelijk is. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe aan deze bewijsopdracht kan worden voldaan. MH
Boek9.nl, 25 juli 2011, B9 9968
14
