Jakobs - Viper
DomJur 2011-633
WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Verweerder is Viper BV, gevestigd te Oss, Nederland, vertegenwoordigd door Skoop Advocaten, Nederland.
2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam
(hierna “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Viper B.V.
3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 augustus 2010. Het Instituut heeft op 9 augustus 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 10 augustus 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 augustus 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 augustus 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 30 augustus 2010. Op 2 september 2010 heeft SIDN overeenkomstig artikel 8.1 het mediation proces aangevangen. Op 9 september 2010 heeft SIDN het mediation proces beëindigd. Het Instituut heeft Gregor S.P. Vos op 7 oktober 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Op 31 augustus zijn door Eiser nadere stukken in het geding gebracht. Gezien de beperkte omvang en inhoud hiervan heeft de Geschillenbeslechter deze nadere stukken toegelaten in de procedure. Mede in aanmerking genomen dat Eiser deze stukken reeds een dag na ontvangst van het Verweerschrift heeft ingediend, is aan Verweerder op 12 oktober 2010 een termijn van 3 dagen gegeven om op deze nadere stukken te reageren. Verweerder heeft niet binnen deze termijn gereageerd.
1
4. Feitelijke Achtergrond Eiser is de besloten vennootschap Jakobs Handelsonderneming B.V., dochtermaatschappij en gevolmachtigde van Törestorps Tråd AB, gevestigd in Hillerstorp, Zweden. Törestorps Tråd AB is een onderneming die zich bezig houdt met het vervaardigen en verhandelen van maskeerelementen en ophangsystemen. Törestorps Tråd AB is rechthebbende op Benelux merkregistratie nr. 632568 voor het woordmerk HANG ON, gedeponeerd op 28 oktober 1997 voor waren in klassen 6 en 17. Deze merkregistratie wordt ingeroepen door Eiser en zal hierna worden aangeduid als het “Merk”. Verweerder is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, beheren en exploiteren van toepassingen voor het internet en overige digitale media. Verweerder heeft de Domeinnaam op 31 augustus 2004 geregistreerd en is daarvan sinds die datum de houder.
5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser op Merk of Naam Eiser beroept zich in deze procedure op het Merk, HANG ON. Eiser stelt dat hij tot het officiële netwerk van Törestorps Tråd AB behoort, en een Nederlandse dealer is van zogeheten HangOn-producten. Eiser is gevolmachtigd om namens de merkhouder in deze procedure op te treden. Eiser wenst zijn handelsactiviteiten die uitsluitend bestaan uit de verkoop van HangOn producten, onder de Domeinnaam voort te kunnen zetten en uit te kunnen breiden. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk, nu op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling het bestanddeel “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en teken buiten beschouwing moet worden gelaten. Recht of Legitiem Belang Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiser voert aan dat de Domeinnaam vanaf de datum van registratie tot april 2006 en de periode na december 2007 tot juli 2010 niet actief is geweest. In de tussenliggende periode zou de Domeinnaam door Verweerder zijn gebruikt voor het aanbieden van een online spel (een variant van “galgje”) en gedurende korte tijd zijn doorgelinkt naar de domeinnaam “www.gratiscams.nl”, een website van Verweerder waarop volgens Eiser onder meer sekschats werden aangeboden. Nadat Eiser in januari 2008 bij Verweerder had geïnformeerd omtrent de mogelijkheden tot overname van de Domeinnaam, heeft Verweerder de Domeinnaam voor EUR 5.500,- aan Eiser te koop aangeboden. In juli 2010 is er vervolgens door Eiser een sommatiebrief gestuurd, waarop Verweerder nog dezelfde dag het online spel weer op de website heeft teruggezet. Wanneer het spel opstart verschijnt er een advertentielink naar de domeinnaam “www.speel.nl”, die wordt geëxploiteerd door een aan Verweerder gelieerde onderneming. 2
In antwoord op de sommatiebrief van Eiser heeft Verweerder gesteld dat hij een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat hij in het verleden het online spel heeft aangeboden en dit in de toekomst weer wenst te doen. Het gedurende een periode niet actief zijn van de Domeinnaam heeft volgens Verweerder te maken met het vernieuwen van het spel. Eiser acht het verweer dat het online spel voor de Domeinnaam is ontwikkeld ongeloofwaardig, nu de Domeinnaam in het verleden ook gebruikt is voor het doorlinken naar een chatsite. Daarnaast acht Eiser het verweer dat het spel op de website onder de Domeinnaam in het verleden niet actief is geweest omdat Verweerder bezig was het spel te vernieuwen niet steekhoudend, nu Verweerder het spel binnen een dag na de sommatie van Eiser geheel ongewijzigd heeft teruggeplaatst. Volgens Eiser kwalificeert het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder op grond van het voorgaande niet als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Daarnaast is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, noch gebruikt hij deze voor nietcommerciële doeleinden. Kwade Trouw Verweerder Op grond van de hierboven weergegeven stellingen is Eiser van mening dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en te kwader trouw gebruikt. Met betrekking tot de registratie had een professionele partij als Verweerder op de hoogte dienen te zijn van het Merk van Eiser. De Domeinnaam is verder niet geheel beschrijvend voor het spel dat op de website wordt aangeboden. In het Nederlands wordt een dergelijk spel “galgje” genoemd, en in het Engels “hangman”. Dit tezamen met het volgens Eiser exorbitante bedrag van EUR 5.500,- waarvoor de Domeinnaam door Verweerder is aangeboden wijst er op dat de Domeinnaam met het oogmerk van verkoop geregistreerd is. Met betrekking tot het gebruik wijst Eiser erop dat Verweerder voldoende mogelijkheden heeft om het spel onder een andere domeinnaam aan te bieden. Verder heeft de Domeinnaam een adverterende functie, nu bezoekers via een link op de website naar “www.speel.nl” worden gelokt. Op deze wijze wordt onnodig de mogelijkheid voor Eiser geblokkeerd om de voor hem voor de hand liggende domeinnaam te kunnen gebruiken. Daarnaast heeft Verweerder het spel onder de Domeinnaam direct na de sommatie door Eiser weer gereactiveerd, wat erop wijst dat Verweerder hiermee heeft geprobeerd een legitiem belang aan te tonen. Tenslotte wijst Eiser erop dat de Domeinnaam al eens naar een chatsite met sexchats is doorgelinkt. Nu Verweerder en de aan Verweerder gelieerde vennootschappen volgens Eiser tevens pornografische websites beheren, bestaat volgens Eiser het risico dat de Domeinnaam in de toekomst door Verweerder naar deze websites zou kunnen worden doorgelinkt, waardoor afbreuk gedaan zou worden aan het Merk van Eiser. B. Verweerder De Rechten van Eiser op Merk of Naam Verweerder bestrijdt dat Eiser rechthebbende is ten aanzien van het Merk, nu dit geregistreerd staat op naam van Törestorps Tråd AB. Eiser heeft niet aangetoond dat hij gevolmachtigd is om Törestorps Tråd AB in deze procedure te vertegenwoordigen, dan wel dat hij als licentiehouder bevoegd is om in deze procedure op te treden. Daarnaast betwist Verweerder dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser. Verweerder gebruikt de
3
Domeinnaam niet voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor het Merk is geregistreerd. Verweerder betwist dat hij op de hoogte had dienen te zijn van het Merk van Eiser, nu het geen bekend merk betreft en de producten van Törestorps Tråd AB slechts binnen een zeer kleine en specifieke markt worden verhandeld. Verweerder voert verder aan dat de doelgroep van Verweerder jonge particuliere internetgebruikers betreft, terwijl de doelgroep van Eiser bestaat uit zeer specifieke productiebedrijven in de metaalindustrie. Hierdoor treedt er geen verwarring op en wordt evenmin afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Merk. Recht of Legitiem Belang Verweerder Verweerder voert aan dat hij, voordat hij kennis kreeg van onderhavig geschil, de Domeinnaam gebruikte om te goeder trouw diensten aan te bieden en aantoonbare voorbereidingen trof voor het spel dat hij onder de Domeinnaam wenst aan te bieden. Verweerder wijst erop dat hij al vier jaar voor de sommatie van Eiser het spel met het format “galgje” onder de Domeinnaam aanbood, dat paste bij het beschrijvende teken “Hang On”. Het spel is door Verweerder meer dan anderhalf jaar onder de Domeinnaam aangeboden. De reden dat het spel vanaf december 2007 offline is gegaan is volgens Verweerder dat het spel na een serververhuizing van de website is verwijderd om verder te worden ontwikkeld. Gedurende deze ontwikkelingsfase is de Domeinnaam doorgelinkt naar de chatsite. Sinds juli 2010 staat het spel weer online. Verweerder heeft de Domeinnaam dus concreet gebruikt voor het aanbieden van diensten, en hij gebruikte de Domeinnaam voor een legitiem en nietcommercieel doel, zonder daarmee consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het Merk aan te tasten. Verweerder wijst erop dat zelfs de eventuele registratie (reservering) voor toekomstig gebruik (dat hier niet het geval is) niet betekent dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder is voornemens de Domeinnaam opnieuw te gebruiken voor de verbeterde versie van het spel “galgje”. Kwade Trouw Verweerder Verweerder betwist dat sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw. Volgens Verweerder heeft hij de Domeinnaam niet geregistreerd met de intentie tot verkoop. De Domeinnaam is nooit op eigen initiatief te huur of te koop aangeboden. Slechts na initiatief van Eiser heeft Verweerder aangegeven dat hij met een eventuele verkoop in ieder geval gecompenseerd wilde worden voor de door hem gepleegde investeringen. Verweerder geeft aan dat hiernaast uit de jurisprudentie volgt dat het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs op zichzelf niet voldoende is om kwade trouw aan te nemen. Hiernaast voert Verweerder aan dat het Merk niet bekend is, en gebruikt wordt door een kleine onderneming in een markt waarmee Verweerder niet bekend is. Er rust geen onderzoeksplicht op Verweerder om te controleren of deze met de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op het recht van een derde. Alleen in het geval van naamsbekendheid van (het Merk van) Eiser staat volgens Verweerder in principe vast dat Verweerder wist of behoorde te weten dat Eiser gebruikt maakte van een overeenstemmend of identiek teken. Het argument dat Verweerder te kwader trouw handelt omdat hij voldoende mogelijkheden heeft om het spel bij een andere domeinnaam onder te brengen acht Verweerder niet relevant. Daarnaast weerspreekt Verweerder dat hij door het op de website onder de
4
Domeinnaam aanbieden van de link naar “www.speel.nl” te kwader trouw zou handelen. Uit de jurisprudentie volgt dat het behalen van voordeel niet per se leidt tot het aannemen van kwade trouw, indien hierbij niet tevens sprake is van verwarring. Verweerder wijst erop dat hij al in het verleden het spel onder de naam Hang On heeft ontwikkeld. Door het spel op de website aan te bieden, maakt Verweerder in beschrijvende zin gebruik van de Domeinnaam. Het spel wordt momenteel vernieuwd en wordt sinds juli 2010 in de oorspronkelijke vorm weer aangeboden. Verweerder weerspreekt dat de Domeinnaam op enig moment is doorgelinkt naar websites met erotische content. Verweerder acht het feit dat hij dochterondernemingen heeft die erotische websites exploiteren niet relevant. Tenslotte betwist Verweerder dat het feit dat hij het spel na de sommatie van Eiser weer online heeft gezet, erop duidt dat hij te kwader trouw heeft gehandeld. Verweerder herhaalt dat hij het spel al vier jaar eerder onder de Domeinnaam aanbood.
6. Oordeel en Bevindingen A. Nadere Stukken Op 31 augustus 2010 heeft Eiser nadere stukken in reactie op het Verweerschrift ingediend. Op diezelfde datum heeft Verweerder aangegeven zich op het standpunt te stellen dat de nadere stukken te laat waren ingediend en zodoende buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Verweerder verzocht verder om ingeval de te benoemen geschillenbeslechter zou besluiten de nadere stukken toe te laten, in de gelegenheid gesteld te worden daarop inhoudelijk te reageren. Op 12 oktober 2010 heeft de Geschillenbeslechter partijen middels het Instituut geïnformeerd dat hij Eiser’s nadere stukken gezien de beperkte omvang en inhoud toelaatbaar achtte en Verweerder tot 15 oktober 2010 in de gelegenheid stelde om op deze stukken te reageren. Verweerder heeft niet binnen deze termijn gereageerd. In de omstandigheden heeft de Geschillenbeslechter geen aanleiding gevonden om een na deze termijn ingediend verzoek tot uitstel in te willigen. B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Gezien de gemotiveerde betwisting van Verweerder in dit verband, dient de Geschillenbeslechter eerst vast te stellen of Eiser rechthebbende is ten aanzien van het Merk, dan wel dat hij gevolmachtigd is om de rechthebbende op het Merk in deze procedure te vertegenwoordigen. Nu het Merk is geregistreerd in naam van Törestorps Tråd AB, kan Eiser in beginsel geen zelfstandige rechten doen gelden op het Merk. Echter, voor zover dit niet reeds ondubbelzinnig uit de eerder door Eiser overgelegde stukken is gebleken, heeft Eiser door indiening van nadere stukken (bestaande uit een volmacht van Törestorps Tråd AB en een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt dat Jakobs Handelsonderneming een 100% dochtervennootschap is van Törestorps Tråd AB) voldoende aangetoond dat hij bevoegd is de merkhouder in deze procedure te vertegenwoordigen. Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met het Merk overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain “.nl” bij de
5
beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnnaam identiek is aan het HANG ON Merk van Eiser. De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling. C. Recht of Legitiem Belang Eiser heeft een aantal stellingen naar voren gebracht, waaruit zou moeten blijken dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Hoewel de Geschillenbeslechter niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht heeft op de Domeinnaam, leiden de stellingen van Verweerder en de onderbouwing daarvan de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Verweerder wel een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Allereerst stelt de Geschillenbeslechter vast dat het teken waaruit de Domeinnaam bestaat, “hang on”, een bestaande Engelse term is. Kort onderzoek in het Van Dale woordenboek Engels-Nederlands leert dat deze Engelse term in het Nederlands onder meer de betekenis heeft van (1) volhouden, het niet opgeven, doorzetten; dan wel (2) even wachten, aan de (telefoon)lijn blijven. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Engelse taal zodanig bij het Nederlandse (internet) publiek bekend is, dat dit publiek van deze betekenis van “hang on” op de hoogte is. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 31 augustus 2004, en gebruikte deze vanaf april 2006 voor het aanbieden van een online spel gebaseerd op het format “galgje”. Hoewel de Domeinnaam niet volledig beschrijvend voor dit spel kan worden geacht, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam door de betekenissen van het woord “hang” en de term “hang on” verwijst naar het karakter van het aangeboden spel. Uit het overlegde bewijs leidt de Geschillenbeslechter af dat Eiser eerst contact met Verweerder heeft opgenomen in 2008. De Verweerder gebruikte de Domeinnaam dus al op voornoemde refererende wijze voordat hij kennis kreeg van het geschil. De Domeinnaam is verder kennelijk enige tijd gebruikt om door te linken naar een chatsite, en enige tijd niet actief geweest. Met betrekking tot de stelling van Eiser dat dit gebruik van de Domeinnaam niet valt aan te merken als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten, overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Dat Verweerder de Domeinnaam enige tijd heeft laten doorlinken naar een chatsite, maakt – gezien het (ook) aan deze aangeboden diensten refererende karakter van de Domeinnaam – niet dat het aanbieden van de producten en diensten door Verweerder niet valt onder de omstandigheid genoemd in artikel 3.1 sub a van de Regeling. Ook het feit dat Verweerder enige tijd geen producten of diensten onder de Domeinnaam heeft aangeboden, maakt dit oordeel niet anders. Verweerder heeft ongemotiveerd gesteld dat het spel momenteel wordt vernieuwd en in de toekomst in vernieuwde vorm via de Domeinnaam zal worden aangeboden. Wat hier ook van zij, daarnaast geldt in het algemeen dat de reservering van de Domeinaam voor toekomstig gebruik niet automatisch betekent dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. “Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op de merk- of handelsnaamrechten van Eiser”, Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004. De Eis voldoet hiermee derhalve niet aan de tweede grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling. D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Gezien de Geschillenbeslechter’s oordeel met betrekking tot Verweerder’s legitiem belang bij de Domeinnaam, wordt het navolgende ten overvloede overwogen. 6
Eiser heeft niet gesteld, noch bewezen dat er sprake is van bekendheid van het ingeroepen Merk. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting door Verweerder, acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder bij de registratie en tijdens het latere gebruik van de Domeinnaam niet van het Merk van Eiser op de hoogte was. Het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop is aangeboden, is onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw aan de zijde van Verweerder. De Geschillenbeslechter leidt uit de stellingen van partijen af dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat Verweerder na initiatief van Eiser een bedrag genoemd heeft. “Het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen”, Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009. Daarnaast merkt de Geschillenbeslechter op, dat “in het geval van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met in het normaal taalgebruik voorkomende woorden (zgn. beschrijvende [of in dit geval: refererende] domeinnamen), […] bovendien van gebruik te kwader trouw in het algemeen geen sprake [is] indien de betreffende domeinnaam in hoofdzaak in die beschrijvende of refererende zin wordt gebruikt”, Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat er ook geen andere omstandigheden zoals genoemd onder artikel 3.2 sub b, sub c of sub d van de Regeling door Eiser zijn aangetoond. Het eventuele commerciële voordeel dat wordt gehaald uit de omstandigheid dat de link op de website onder de Domeinnaam verkeer genereert naar de website “www.speel.nl”, leidt nog niet per se tot het aannemen van kwade trouw, indien hierbij niet tevens sprake is van verwarring. Dergelijke verwarring is door Eiser niet gesteld noch bewezen.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Gregor S.P. Vos Geschillenbeslechter Datum: 16 november 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
7
