Maatschap JAN© Accountants – Thate Consultancy
DomJur 2012-869
WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012
1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN© Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Verweerder is Thate Consultancy uit Amsterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.
2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <jan.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Realtime Register.
3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 april 2012. Het Instituut heeft op 4 april 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 april 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 april 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 1 mei 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 30 april 2012. Op 4 mei 2012 heeft SIDN het mediationproces aangevangen. Op 4 juni 2012 heeft SIDN het mediationproces verlengd tot 3 juli 2012. Op 12 juni 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediationproces is opgelost. Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 28 juni 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond De Domeinnaam is op 29 maart 2012 geregistreerd ten name van Verweerder.
5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiseres vordert in deze administratieve procedure dat zij in plaats van Verweerder houder wordt van de Domeinnaam. Eiseres onderbouwt haar vordering, zakelijk weergegeven, als volgt.
1
Eiseres maakt sinds 1997 haar bedrijf van het leveren van diensten op het gebied van accountancy, belastingzaken en administratieve dienstverlening. Sinds 2005 voert Eiseres haar onderneming onder de handelsnaam JAN (hoewel Eiseres in de Eis genoemd staat als JAN© en ook de Kamer van Koophandel inschrijving van Eiseres JAN© vermeldt). Voorts is Eiseres houdster van een Benelux-inschrijving van het woordmerk JAN, ingeschreven onder nummer 770206 en is zij tevens houdster van een Benelux-inschrijving van gecombineerd woord-/ beeldmerk JAN, ingeschreven onder nummer 787734, bestaande uit het teken JAN en het © teken. De extensie “.nl” weggedacht, bestaan de Domeinnaam en de ingeroepen rechten allemaal uit de naam “Jan” en zijn derhalve identiek. Bovendien heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam linkt de internetgebruiker slechts door naar de website “www.thate.nl”, welke website Verweerder actief houdt in het kader van zijn onderneming. Verweerder gebruikt de Domeinnaam alleen voor commerciële doeleinden, te weten het op misleidende wijze aantrekken van consumenten naar zijn website. Daarenboven is de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Sinds 29 januari 1998 was “schildersbedrijf Jan” houder van de Domeinnaam en Eiseres heeft diverse malen haar interesse in aankoop van de Domeinnaam kenbaar gemaakt. Toen Eiseres begreep dat deze voormalige houder mogelijk failliet zou gaan, heeft Eiseres de toenmalige houder nogmaals laten weten de Domeinnaam te willen kopen. Zoals uit een overgelegd screenshot van de sms-communicatie blijkt, heeft de toenmalige houder van de Domeinnaam per kerend bericht aan Eiseres laten weten niet geïnteresseerd te zijn in de verkoop van de Domeinnaam. Uit het register van SIDN blijkt dat de Domeinnaam op 29 maart 2012 is overgedragen aan Verweerder. Per e-mail van eveneens 29 maart 2012 heeft Verweerder vervolgens de Domeinnaam aan Eiseres te koop aangeboden voor een bedrag van EUR 30.000. Op grond hiervan concludeert Eiseres dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd c.q. verworven teneinde deze te verkopen aan Eiseres of diens concurrenten voor een bedrag hoger dan de registratiekosten. B. Verweerder Verweerder heeft verweer gevoerd tegen de vordering van Eiseres. Het verweer luidt – zakelijk weergegeven – als volgt: Het door Eiseres ingeroepen merk geniet niet enkel bekendheid door het gebruik ervan door Eiseres. JAN is veel bekender vanwege de onder die titel uitgegeven glossy en is in mindere mate bekend door het gebruik als afkorting ter aanduiding van de vereniging van “Jonge Actieve Naturisten”. Verweerder legt zich net als Eiseres toe op consultancydienstverlening. Om verwarring te voorkomen heeft Verweerder, na kennisname van de bezwaren van Eiseres door het aanhangig maken van deze procedure, het gebruik van de Domeinnaam met onmiddellijke ingang gestaakt. Bovendien is Verweerder nooit voornemens geweest om onder de naam “jan consultancy” te gaan opereren. Verweerder beschikt over een groot aantal domeinnamen en het ligt niet in de rede dat hij deze allemaal zal gaan inzetten voor zijn eenmanszaak, waarmee Verweerder consultancydiensten levert. De domeinnamen die in dat kader niet geschikt zijn, zou Verweerder graag verkopen tegen aantrekkelijke bedragen. Verweerder heeft de Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd. Eiseres kan alleen zichzelf en haar registrar verwijten dat zij er niet in is geslaagd om de Domeinnaam op haar naam te registreren. Eiseres is nalatig geweest in haar pogingen om de Domeinnaam te verkrijgen. Zij had in dat verband niet alleen de houder van de Domeinnaam moeten benaderen, maar ook de registrar, te weten (op dat moment) KPN. Eiser heeft zich niet of in elk geval onvoldoende geïnformeerd over het feitelijke eigendom van de Domeinnaam. Daardoor is de situatie ontstaan dat zij de Domeinnaam alleen voor een hoger bedrag of helemaal niet kan kopen. Op 16 februari 2012 heeft Eiseres een mail naar 2
haar provider Sitebytes gestuurd waarop zij eerst op 3 april 2012 antwoord heeft gekregen. Op dat moment (en Verweerder lijkt daarmee te bedoelen 3 april 2012) was Verweerder al eigenaar van de Domeinnaam wat het antwoord van provider Sitebytes niet alleen tardief maar ook onjuist maakt. Uit de door Eiseres overlegde WhoIs-informatie blijkt dat Verweerder eigenaar is sinds 29 maart 2012. Als provider Sitebytes eerder en juist had geantwoord, was Eiseres eigenaar geworden van de Domeinnaam. Uit een overgelegde bijlage blijkt dat Verweerder eerst op 15 maart 2012 een mail heeft gestuurd naar de (toenmalige) webhost van de Domeinnaam. Deze mail heeft ertoe geleid dat Verweerder nu houder is van de Domeinnaam. Bovendien is “Jan” een zeer bekende voornaam die door allerlei bedrijven en organisaties wordt gebruikt.
6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Eiseres in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten: (a) I. II.
(b) (c)
de Domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een: naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en de Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres beroept zich in deze procedure op haar merk- en handelsnaamrechten op de aanduiding JAN. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat de Domeinnaam identiek is aan de merk- en handelsnaamrechten op JAN. De stelling van Verweerder dat er derden zijn die zich in het kader van hun bedrijf bedienen van de aanduiding JAN doet niet af aan de geldigheid van en gerechtigdheid van Eiseres tot de ingeroepen merk- en handelsnaamrechten op JAN. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient bij de beoordeling van de vraag of de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met of identiek is aan het merk of de handelsnaam van de eiser de extensie “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten. Derhalve komt het in het onderhavige geval – in ieder geval voor wat betreft het woordmerk JAN – aan op een vergelijking tussen JAN en “jan” en zijn de beide tekens in het kader van deze vergelijking identiek. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is dus voldaan.
B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft gesteld dat de Domeinnaam slechts werd gebruikt om door te linken naar de website van Verweerder en dat Verweerder daarmee profiteert van de verwarring die bij het publiek bestaat met het merk en de handelsnaam van Eiseres. Eiseres heeft hiermee prima facie bewijs geleverd dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
3
Nu Eiseres prima facie bewijs heeft geleverd voor de afwezigheid van een recht of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam, is het aan Verweerder om dit bewijs te ontzenuwen door feiten en omstandigheden aan te voeren die de conclusie kunnen wettigen dat Verweerder wel een recht of legitiem belang heeft. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de voorbeelden als genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Verweerder erkent dat de Domeinnaam slechts is gebruikt om door te linken naar zijn website “www.thate.nl”. Voorts stelt Verweerder dat hij niet de bedoeling heeft gehad om (handels)activiteiten te gaan ondernemen onder de naam “jan consultancy”. Verweerder heeft niet aangevoerd te beschikken over een ander recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder heeft slechts gesteld dat hij over vele domeinnamen beschikt die niet allemaal kunnen worden ingezet voor de ondernemingsactiviteiten van Verweerder, welke domeinnamen hij graag wil verkopen tegen aantrekkelijke bedragen. In de hieronder onder C verder besproken omstandigheden kan dit niet gelden als een recht of legitiem belang in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling. Op basis van de stukken heeft de Geschillenbeslechter ook geen andere omstandigheden kunnen vinden die een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam kunnen aantonen. Daarom is ook voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Tenslotte dient te worden beoordeeld of de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. De Geschillenbeslechter stelt voorop dat “Jan” een zeer veel voorkomende persoonsnaam is in Nederland en dat de registratie van een domeinnaam bestaande uit die naam in beginsel niet is voorbehouden aan een partij die beschikt over intellectuele-eigendomsrechten op de naam Jan. Bij een dergelijke domeinnaam zal in het algemeen niet snel sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw. Eiseres heeft echter gesteld dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd met het doel om deze tegen een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres en eventueel aan de concurrenten van Eiseres. Eiseres heeft daarbij verwezen naar artikel 3.2 sub a van de Regeling dat als voorbeeld van registratie of gebruik te kwader trouw geeft dat de domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd of verworven is om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten. Eiseres heeft haar stellingen zorgvuldig onderbouwd door aan te tonen dat op de dag dat de Domeinnaam werd geregistreerd op naam van Verweerder, Verweerder haar de Domeinnaam per e-mail pro-actief te koop heeft aangeboden voor een bedrag van EUR 30.000. Daarbij komt dat Eiseres haar interesse in de Domeinnaam ook al had geuit aan de voormalige houder van de Domeinnaam. Verweerder heeft niet ontkend en heeft bevestigd dat Verweerder de Domeinnaam pas heeft geregistreerd c.q. verworven op een datum gelegen na het moment dat Eiseres bij de vorige houder van de Domeinnaam haar interesse kenbaar heeft gemaakt, en heeft ook overigens voornoemde beweringen van Eiseres niet bestreden. De Geschillenbeslechter komt gelet op alle omstandigheden van het geval tot de conclusie dat Verweerder de Domeinnaam inderdaad te kwader trouw heeft geregistreerd, c.q. gebruikt, namelijk met als kennelijk doel om deze, met in deze kwestie relevante voorkennis van Eiseres’ rechten, aan Eiseres te verkopen tegen een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten in de zin van artikel 3.2 sub a van de Regeling. De Geschillenbeslechter merkt hierbij op dat de activiteit van het met winstoogmerk verkopen van algemeen aantrekkelijke domeinnamen niet noodzakelijk ontoelaatbaar is onder de Regeling of anderszins; dat kan echter anders zijn indien, als in het onderhavige geval, dergelijke praktijken gericht gebruik pogen te maken van de wetenschap bij de domeinnaamhouder dat een partij beschikt over bepaalde
4
intellectuele-eigendomsrechten die identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de domeinnaam. Derhalve is ook aan het derde vereiste van de Regeling voldaan.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <jan.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Willem J.H. Leppink Geschillenbeslechter Datum: 11 juli 2012 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
5
