2Stepzahead B.V. – R.I.S.Online Conversion
DomJur 2013-968
WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier | Stam & Advocaten, Nederland. Verweerder is R.I.S. | Online Conversion uit Valkenswaard, Nederland, vertegenwoordigd door BRight Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <supertrash-schoenen.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via TransIP BV. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 11 februari 2013. Het Instituut heeft op 11 februari 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 februari 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 februari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 maart 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 5 maart 2013. Op 11 maart 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 5 april 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Gregor Vos op 26 april 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is de Nederlandse besloten vennootschap 2Stepzahead B.V., handelend onder de naam “SuperTrash”. De onderneming van Eiser is gericht op het ontwerpen en verkopen van kleding, schoenen en accessoires. Eiser beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten en verschillende merkregistraties ten aanzien van de naam “SuperTrash”. Verweerder RIS Online Conversion is een Nederlandse onderneming die zich volgens het KvK-uittreksel bezighoudt met internet marketing. Verweerder heeft de Domeinnaam op 26 december 2011 geregistreerd en is sindsdien houder van de Domeinnaam. Verweerder is onderdeel van een affiliate netwerk. Op de
1
website onder de Domeinnaam worden SuperTrash-schoenen bij verschillende aanbieders vergeleken, waarbij de website doorverwijst naar de websites van die aanbieders. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser Eiser beroept zich in deze procedure op de handelsnaam “SuperTrash”, nu Eiser stelt dat zijn onderneming onder die naam gedreven wordt. Voorts beroept Eiser zich op de volgende merkregistraties: Benelux woordmerk no. 868927 (SUPERTRASH), gedeponeerd op 10 september 2009; Benelux beeldmerk no. 867139, gedeponeerd op 29 juli 2009; Internationaal woordmerk met gelding in de EU no. 1110851 (SUPERTRASH), geregistreerd op 21 februari 2012; Internationaal beeldmerk met gelding in de EU no. 1032025, geregistreerd op 18 januari 2010. Volgens Eiser stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam en merken van Eiser. Eiser voert daartoe onder meer aan dat de handelsnaam- en merkrechten van Eiser van huis uit onderscheidend vermogen hebben en dat het element ‘schoenen’ beschrijvend is in het licht van de betrokken waren en diensten, nu Eiser onder meer schoenen ontwerpt en verkoopt. De toevoeging van dit beschrijvende element neemt de verwarring niet weg, aldus Eiser. Recht en/of legitiem belang Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daartoe voert Eiser – onder verwijzing naar rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) – aan dat ‘affiliate marketing’ geen eigen recht of legitiem belang van Verweerder oplevert, nu Verweerder niet daadwerkelijk SuperTrash-producten onder de Domeinnaam aanbiedt. Eiser stelt voorts dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd om geld te verdienen aan de merken van Eiser. Kwade trouw Verweerder Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, omdat Verweerder met de Domeinaam inkomsten wil verwerven middels ‘affiliate marketing’, zonder dat Verweerder zelf SuperTrash producten wil verkopen. Bovendien is de registratie van de Domeinnaam van een latere datum dan de merkregistraties van Eiser. Voorts stelt Eiser dat ook het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is, nu Verweerder de Domeinnaam pas is gaan gebruiken nadat Eiser Verweerder op het onrechtmatige karakter had gewezen. Volgens Eiser is de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, daarbij gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiser en de website van Verweerder. B. Verweerder Verweerder voert aan dat de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam- of merkrechten van Eiser. Doordat Verweerder gebruikt maakt van een andere handelsnaam, huisstijl en een disclaimer op de website kan er bij de internetgebruiker geen verwarring ontstaan in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, aldus Verweerder.
2
Voorts stelt Verweerder dat ten tijde van registratie het doel was de Domeinnaam in het kader van ‘affiliate marketing’ te gebruiken. Verweerder stelt dat het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten niet enkel ziet op de beperkte uitleg van ‘de verkoop van goederen’. Onder verwijzing naar UDRP-rechtspraak stelt Verweerder dat het exploiteren van een vergelijkingssite wel degelijk een eigen recht of legitiem belang op een domeinnaam kan geven. Van registratie en/of gebruik te kwader trouw kan volgens Verweerder geen sprake zijn, nu internetbezoekers niet worden misleid. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten en merkregistraties. Ten aanzien van de door Eiser ingeroepen merkregistraties overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Al deze merkregistraties staan op naam van ST Holding B.V. Het feit dat enkele van deze registraties eerst wel op naam van 2Stepzahead B.V. – de onderneming van Eiser – hebben gestaan, doet daar niet aan af. Nu Eiser heeft nagelaten enig bewijs over te leggen van licenties of anderszins een volmacht om namens de rechthebbende onderhavige vordering in te stellen, dienen de door Eiser ingeroepen merkregistraties in het kader van deze procedure buiten beschouwing te worden gelaten. De Geschillenbeslechter kan bij de beoordeling hiervan slechts uitgaan van de registraties zoals die door Eiser zijn overgelegd. De Geschillenbeslechter oordeelt voorts dat voldoende vaststaat dat Eiser onder de handelsnaam “SuperTrash” in het handelsverkeer naar buiten treedt, zodat Eiser zich kan beroepen op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Beoordeeld dient te worden of de handelsnaam van Eiser verwarringwekkend overeenstemt met de Domeinnaam. Het dominante element in de Domeinnaam is het woord ‘supertrash’. De Geschillenbeslechter is het met Eiser eens dat het toegevoegde woordelement ‘schoenen’ slechts als beschrijvend kan worden aangemerkt, nu Eiser zich (onder meer) toelegt op het ontwerpen en verkopen van schoenen. Nu het element ‘schoenen’ slechts beschrijvend is en naar vaste rechtspraak onder de Geschillenregeling het element “.nl” bij de vergelijking tussen de ingeroepen rechten van 1 Eiser en de Domeinnaam buiten beschouwing dient te worden gelaten, oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiser. De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 van de Regeling.
1
Zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008.
3
B. Recht of Legitiem Belang Overeenkomstig de stellingen van Eiser en Verweerder concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen SuperTrash-schoenen aanbiedt. Verweerder gebruikt de Domeinnaam slechts voor het doorverwijzen naar andere websites waarop derden daadwerkelijk producten onder de handels- en merknaam van Eiser aanbieden. De vraag die thans beantwoord dient te worden is of het gebruik van de Domeinnaam in het kader van ‘affiliate marketing’ een recht of legitiem belang van Verweerder oplevert. In de zaak Harrods Limited v. Brad Shaw, WIPO Case No. D2004-0411, oordeelde het Administratieve Panel met betrekking tot dezelfde vraag: “In any case, the use of a Domain Name which includes a well-known and distinctive trademark to attract traffic to, and profit from, the trademark owner’s own affiliate program could hardly constitute a bona fide offering” In de omstandigheden van deze zaak oordeelt de Geschillenbeslechter dat het doorverwijzen naar (of vergelijken van) websites van derden waarop de betrokken producten daadwerkelijk worden aangeboden – daarbij gebruikmakend van de handelsnaam van Eiser in de Domeinnaam – Verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Door het gebruik van de handelsnaam van Eiser in de Domeinnaam worden bezoekers tot de website aangetrokken die indien de naam van Eiser niet in de Domeinnaam was opgenomen de website mogelijk niet hadden bezocht. Bezoekers van de website worden vervolgens in het kader van ‘affiliate marketing’ doorverwezen naar andere websites waarop derden daadwerkelijk producten van Eiser aanbieden. Op deze wijze behaalt Verweerder commercieel voordeel door gebruik te maken van de rechten van Eiser. De Geschillenbeslechter oordeelt in deze procedure dat het enkele doorverwijzen naar websites van derden als onderdeel van ‘affiliate marketing’, waarbij gebruik wordt gemaakt van een merk of de (handels)naam van een ander in de Domeinnaam, niet kan worden aangemerkt als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling. Het feit dat op de website van Verweerder een disclaimer staat of dat een eigen huisstijl wordt gebruikt, kan Verweerder niet baten. De Geschillenbeslechter merkt op dat vergelijkbare websites die in deze procedure zijn genoemd, zoals “www.beslist.nl” of “www.kieskeurig.nl”, nu juist geen (verwarringwekkend) gebruik maken van de merken van derden in de domeinnaam bij het vergelijken van de diensten en producten van derden. De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Geschillenbeslechter stelt vast dat, overeenkomstig de stellingen van Verweerder, de Domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt in het kader van ‘affiliate marketing’. Een van de aanwijzingen van registratie of gebruik te kwader trouw van een domeinnaam is dat de domeinnaam is geregistreerd/gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merken van een ander. Het staat Verweerder vrij om (commercieel) een website te exploiteren waarop merkproducten die op verschillende websites worden aangeboden worden vergeleken. Nu 4
echter is vast komen te staan dat Verweerder de Domeinnaam nimmer heeft willen gebruiken om daaronder zelf handel te drijven en de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam van Eiser, concludeert de Geschillenbeslechter dat wordt voldaan aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De Domeinnaam is enkel geregistreerd en gebruikt door Verweerder om, onder gebruikmaking van de handelsnaam van Eiser (waaraan slechts een beschrijvend element is toegevoegd) commercieel voordeel te behalen, zonder dat Verweerder onder de Domeinnaam zelf te goeder trouw producten of diensten aanbiedt. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <supertrash-schoenen.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Gregor Vos Geschillenbeslechter Datum: 14 juni 2013 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
5
