Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland

Professional Telecom Support - Verweerder

DomJur 2008-384

WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1.

Partijen

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Verweerder is [X], Leusden, Nederland. 2.

De Domeinnaam

De onderhavige Domeinnaam <wlanshop.nl> is geregistreerd bij SIDN via Internet Services Europe. 3.

Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 19 mei 2008 en op 29 mei 2008 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 22 mei 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 mei 2008 per email bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 mei 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 juni 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 2 juni 2008. Het Instituut heeft Mr. P.L. Reeskamp op 10 juni 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft overeenkomstig Artikel 8.2 Regeling de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd. 4.

Feitelijke Achtergrond

Eiseres is de besloten vennootschap Professional Telecom Support B.V., opgericht op 2 januari 2006. Blijkens het handelsregister houdt de onderneming zich bezig met onder andere “Reparatie en verkoop van computers (hardware en software) en (draadloze) netwerkapparatuur”. Eiseres heeft op 28 maart 2008 het woordmerk WLANSHOP gedeponeerd bij het BeneluxBureau voor Intellectueel Eigendom. Verweerder is exploitant van de website “www.portoshop.nl”.

Verweerder heeft op 20 oktober 2003 de Domeinnaam <wlanshop.nl> geregistreerd en is daar thans de domeinnaamhouder van. 5.

Stellingen van Partijen

A.

Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht. Eiseres’ Rechten op Merk of Naam Eiseres stelt rechthebbende te zijn op het woordmerk WLANSHOP. Voorts stelt Eiseres al jarenlang de handelsnamen “Wlanshop”, “Wlanshop.nl”, “Wlan-shop” en “Wlan-shop.nl” te voeren en al jarenlang te handelen in Wireless LAN producten onder de naam wlan-shop.nl. Deze aanduidingen heeft zij als handelsnaam ingeschreven in het Handelsregister. Eiseres stelt bovendien dat zij veel klachten ontvangt van klanten die per abuis hun correspondentie, bedoeld voor Eiseres, richten aan [email protected] en geen reactie ontvangen. Deze klanten zouden kunnen concluderen dat Wlan-shop niet meer actief is, waarna ze een andere leverancier aanspreken. Recht of Legitiem Belang Verweerder Volgens Eiseres treedt Verweerder niet naar voren onder de naam Wlanshop, maakt zij geen legitiem commercieel of niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam en is zij niet voornemens daar verandering in te brengen. Eiseres daarentegen voert wél een onderneming onder de handelsnaam Wlan-shop en treedt als zodanig naar buiten. Tevens stelt Eiseres dat Verweerder “voor en tijdens de registratieperiode vanaf 2003 geen producten of diensten [heeft] aangeboden onder de Domeinnaam Wlanshop”. Kwade Trouw Verweerder Eiseres stelt dat het koppelstreepje tussen de woorden “Wlan” en “shop” nodig was, “omdat domeinnaamhouder de naam vlak voor Eiseres dit wilde doen, geregistreerd had”. Eiseres concludeert uit de correspondentie (Bijlagen 4 en 5 Eis) dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd “om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen of te verhuren”. Dit zou blijken uit het feit dat de domeinnaamhouder nog niets met de Domeinnaam heeft gedaan, terwijl hij de Domeinnaam wel te koop aanbiedt voor € 7.500,- of te huur voor € 250,- per jaar” (zie Eis onder 11(C)(1)). Bovendien vermeldt Verweerder in bovenstaande correspondentie de interesse van andere potentiële kopers. Tenslotte stelt Eiseres dat Verweerder misbruik maakt van de naamsbekendheid van wlanshop.nl, door de Domeinnaam <wlanshop.nl> door te linken naar zijn eigen webshop, Portoshop, een webwinkel die geen enkel product aanbiedt op het gebied van Wireless LAN. B.

Verweerder

Eiseres’ Rechten op Merk of Naam Het depot van het woordmerk WLANSHOP van Eiseres is pas verricht op 28 maart 2008, jaren na de inschrijving van de handelsnaam “wlanshop.nl” in het Handelsregister en nog langer na de registratie van de Domeinnaam door Verweerder. Tevens is het merkdepot

verricht enkele weken nadat Eiseres ten laatste malen heeft getracht de Domeinnaam te kopen en enkele weken vóórdat Eiseres de Eis heeft ingediend. Verweerder zou het onterecht vinden indien Eiseres “met terugwerkende kracht” recht zou hebben op de Domeinnaam. Recht of Legitiem Belang Verweerder Verweerder stelt vanaf eind 2003 tot eind 2007 WiFi antennes verkocht te hebben via een webshop met de naam Portoshop.nl & Wlanshop.nl. In dat verband verwijst Verweerder naar een banner die deze naam draagt (bijlage 5 Verweerschrift). Verweerder is gestopt met de verkoop van de WiFi-artikelen, maar stelt dat het nog wel zijn bedoeling is een aparte webshop op te zetten voor de WiFi-artikelen. Voorts stelt Verweerder nimmer van plan geweest te zijn de Domeinnaam te verkopen, maar inderdaad wel een vraagprijs te hebben genoemd nadat hem dat door Eiseres en eerder door een derde is gevraagd. Kwade Trouw Verweerder Verweerder stelt dat kwade trouw bij registratie is uitgesloten, nu de registratie van de Domeinnaam vier en een half jaar vóór het merkdepot gebeurde en de Domeinnaam twee en een half jaar eerder door hem is aangevraagd dan Eiseres de handelsnaam Wlanshop heeft ingeschreven. Tevens stelt Verweerder nooit het domein te koop aan te hebben geboden, maar slechts twee maal te zijn benaderd – onder meer door Eiseres - over de mogelijke verkoop van het domein. 6.

Oordeel en Bevindingen

A.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het ingeroepen merkrecht Op grond van artikel 2 lid 1 sub a onder I Regeling dient Eiseres te bewijzen dat zij zich beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk waarvan zij rechthebbende is. Eiseres beroept zich slechts op een merkdepot. Niet gebleken is dat Eiseres zich kan beroepen op een ingeschreven merk. Ingevolge art. 2.2 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) dat bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk, beschikt Eiseres derhalve niet over een naar Nederlands recht beschermd merk. De merkenrechtelijke grondslag van de vordering van Eiseres is derhalve ondeugdelijk. De handelsnaam wlanshop.nl Voorop moet worden gesteld dat een handelsnaam niet is de naam waaronder de onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister, maar “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven” (art. 1 Handelsnaamwet). De handelsnaam die een onderneming voert, is de naam waaronder deze onderneming in het handelsverkeer optreedt, dat wil zeggen waaronder zij zich bij het publiek ter identificatie aandient. (Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 9de druk, p. 389.) Eiseres stelt dat zij de handelsnamen Wlan-shop, Wlan-shop.nl, Wlanshop en Wlanshop.nl voert. Haar Eis is echter ingediend onder de naam Professional Telecom Support B.V. en in de door Eiseres overgelegde stukken spreekt zij onder meer van “ons bedrijf Professional Telecom Support B.V.” (Bijlage Eis 5; email d.d. 7-3-2008, 14:25). Verder is geen bewijs aangeleverd om haar stelling te onderbouwen dat ze één van deze vier handelsnamen daadwerkelijk als zodanig voert in het handelsverkeer. Ofschoon Eiseres dit niet genoegzaam

heeft gesteld of aangetoond, is het anderzijds niet geheel uitgesloten dat het gebruik van Eiseres van de Domeinnaam <wlan-shop.nl> gezien kan worden als gebruik van de handelsnaam “Wlan-shop.nl”. In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat Eiseres stelt dat er bij haar (potentiële) klanten verwarring is ontstaan, nu haar eigen Domeinnaam <wlan-shop.nl> en die van Verweerder <wlanshop.nl> overeenstemmen. Daartoe stelt Eiseres dat zij “veel klachten” ontvangt van klanten, hetgeen door Verweerder niet is betwist. Gezien zijn verdere oordeel in deze zaak zal de Geschillenbeslechter niet verder ingaan op de vraag van het bestaan van een handelsnaam, hoewel het in ieder geval duidelijk is dat mocht deze vraag bevestigend beantwoord kunnen worden, het identieke karakter van de Domeinnaam tot verwarring zou kunnen leiden. B.

Recht of Legitiem Belang

Op grond van art. 2 lid 1 onder b Regeling dient Eiseres bovendien te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter stelt voorop dat “het enkele feit dat een Domeinnaam is geparkeerd of kennelijk met het oog op verkoop is geregistreerd niet betekent dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.” (Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village, WIPO Zaaknr. DNL2008-0004.) Eiseres “dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam.” (Technische Unie c.s. v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam, immers een bezoek aan wlanshop.nl mondt uit op de website Portoshop. Verweerder heeft gesteld dat hij de Domeinnaam in de periode 2003-2007 heeft gebruikt voor de verkoop van WiFi-producten; Verweerder stelt vooralsnog daarmee te zijn gestopt, maar wel van plan te zijn dat weer te gaan doen zodra hij daarvoor tijd vindt. Dit zou er vanwege tijdsgebrek evenwel nog niet van gekomen. Eiseres daarentegen beweert dat Verweerder de Domeinnaam niet heeft gebruikt. Op grond hiervan is voor de Geschillenbeslechter niet komen vast te staan dat Verweerder geen recht op of geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. C.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van art. 2 lid 1 sub c Regeling dient Eiseres daarnaast te stellen en bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Ten aanzien van de registratie stelt Eiseres dat Verweerder “vlak voordat Eiser dit wilde doen” de Domeinnaam geregistreerd had. Uit het overlegde bewijs (Bijlagen 2, 3 en 4 Verweerschrift) blijkt echter dat Eiseres pas zes maanden later overging tot registratie van <wlan-shop.nl> en pas twee jaar later tot inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister. Ten aanzien van de kwade trouw dient bewezen te worden dat deze aanwezig was op het moment van registratie óf daarna. Een domeinnaamhouder kan na registratie te goeder trouw, door later gebruik toch te kwader trouw handelen. Door, zoals Verweerder doet, te bewijzen dat er op het moment van registratie onmogelijk sprake kon zijn van kwade trouw, is daarmee de stelling van Eiseres op dit punt derhalve nog niet weersproken. Eiseres stelt dat Verweerder met de registratie kennelijk voornemens was deze voor een hoger bedrag dan de administratiekosten door te verkopen. Hiertoe voert Eiseres als bewijs de correspondentie aan tussen Eiseres en Verweerder en een derde en Verweerder (Bijlagen 4 en 5 Eis). De Geschillenbeslechter kan uit de overlegde emailberichten echter enkel

afleiden dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat discussies over de verkoop- of huurprijs slechts op initiatief van Eiseres respectievelijk een derde tot stand kwamen. Het vragen van een (hoge) verkoop- of huurprijs is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat van gebruik te kwader trouw sprake is. Tenslotte stelt Eiseres dat Verweerder misbruik maakt van de naamsbekendheid van wlanshop.nl van Eiseres, door <wlanshop.nl> door te linken naar zijn eigen webshop portoshop.nl. Eiseres heeft evenwel niet onderbouwd waarom dit gebruik gekwalificeerd zou moeten worden als “misbruik”. Verweerder heeft bovendien bestreden dat van enige naamsbekendheid sprake is. Voorts stelt Verweerder nimmer het oogmerk te hebben gehad aldus misbruik te maken. In verband met naamsbekendheid merkt de Geschillenbeslechter verder op dat om van kwade trouw te spreken onder de Regeling, in principe vast moet staan dat verweerder bij registratie of gebruik van de domeinnaam wist of behoorde te weten dat eiser eerder te goeder trouw een aan de domeinnaam gelijk dan wel met de domeinnaam overeenstemmend onderscheidingsteken gebruikte in het economisch verkeer. In het geval van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met in het normaal taalgebruik voorkomende woorden (zgn. beschrijvende domeinnamen), is bovendien van gebruik te kwader trouw in het algemeen geen sprake indien de betreffende domeinnaam in hoofdzaak in die beschrijvende zin wordt gebruikt. Nu Eiseres de beweerde naamsbekendheid noch het beweerde misbruik (voldoende) onderbouwd heeft, is er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake van kwade trouw bij registratie of gebruik van de Domeinnaam. 7.

Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Paul Reeskamp Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.