Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland

Comgest – De vermogensadviseur B.V.

DomJur 2010-535

WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009

1.

Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Verweerster is De Vermogensadviseur BV, gevestigd te Eindhoven, Nederland.

2.

De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Dootall & Partners.

3.

Geschiedenis van de Procedure De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 juni 2009 en op 1 juli 2009 in hard copy ontvangen. Het Instituut heeft op 24 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 juni 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 juli 2009. Op 24 juli 2009 heeft Verweerster haar Verweerschrift digitaal aan het Instituut toegezonden en daarbij aangegeven vijf originele Verweerschriften per post aan het Instituut gezonden te hebben. Het Instituut heeft vervolgens Verweerster op 30 juli 2009 bericht dat de originele Verweerschriften niet door het Instituut zijn ontvangen en Verweerster tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de ontvangen digitale versie van het Verweerschrift slecht leesbaar was. Verweerster heeft hierop geantwoord dat het wegens vakantie niet mogelijk was om het Verweerschrift opnieuw te zenden, maar bevestigde nogmaals dat de hard copy van het Verweerschrift per aangetekende post was verzonden aan het Instituut. Op 3 augustus 2009 heeft het Instituut aan partijen per e-mail de ontvangst van het Verweerschrift in hard copy bevestigd en aangegeven over te gaan tot benoeming van de Geschillenbeslechter. Het Instituut heeft vervolgens op 5 augustus 2009 Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is

benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Verweerster heeft in twijfel getrokken of Comgest Benelux B.V. wel optreedt namens Eiseres. Uit het hem toegezonden zaaksdossier heeft de Geschillenbeslechter niet kunnen opmaken of Eiseres door Comgest Benelux B.V. rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. In verband hiermee heeft de Geschillenbeslechter partijen op 18 augustus 2009 door tussenkomst van het Instituut een procedurele order laten toesturen (“Procedurele Order nr. 1”). Eiseres is daarbij uitgenodigd uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2009 schriftelijk te bewijzen dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft voor haar op te treden in de onderhavige procedure. Daarnaast heeft de Geschillenbeslechter Verweerster uitgenodigd uiterlijk op 25 augustus 2009 schriftelijk op dit bewijs te reageren. Op 18 augustus 2009 heeft Eiseres vervolgens een volmacht overgelegd aan het Instituut waaruit blijkt dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft de Domeinnaam in haar naam op te eisen. Als reactie op de ingezonden volmacht heeft Verweerster aangegeven – eveneens op 18 augustus 2009 – dat de volmacht naar haar mening voorzien diende te zijn van een datum. De Geschillenbeslechter gaat er vanuit dat de volmacht in elk geval bestond op het moment dat deze aan het Instituut is toegezonden en vindt voor de bewijslevering omtrent het bestaan van de volmacht niet van doorslaggevend belang wanneer de volmacht is ondertekend. De Geschillenbeslechter heeft Eiseres om die reden niet meer verzocht aan te geven wanneer de volmacht is ondertekend, dan wel gevraagd te zorgen voor overlegging van een gedateerde volmacht. De Geschillenbeslechter gaat er op basis van het bovenstaande vanuit dat Eiseres voor dit geschil rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V. Op 9 september 2009 heeft de Geschillenbeslechter een tweede procedurele order aan partijen doen uitgaan, die aan deze Uitspraak is gehecht (“Procedurele Order nr. 2”). Verweerster is bij deze procedurele order uitgenodigd uiterlijk op 23 september 2009 behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam in te dienen bij het Instituut, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel zou kunnen vaststellen: a)

ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt;

b)

de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam; dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden.

c)

Met Procedurele Order nr. 2 is Eiseres in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken nadat zij de daarin bedoelde informatie en stukken van het Instituut zou hebben ontvangen haar schriftelijke reactie daarop bij het Instituut in te dienen. Op 13 september 2009 heeft Verweerster de Geschillenbeslechter verzocht om uitstel. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Geschillenbeslechter de termijnen in Procedurele Order nr. 2 verlengd en heeft het Instituut aan partijen op 17 september 2009 per e-mail laten weten dat Verweerster de verzochte nadere informatie en stukken kon indienen tot 30 september 2009. De uiterste datum waarop Eiseres haar schriftelijke reactie op de verzochte informatie moest indienen is dienovereenkomstig gewijzigd in 14 oktober 2009. Op 30 september 2009 heeft Verweerster in een aan het Instituut verzonden e-mail aangegeven dat zij die dag aangetekend nadere informatie en stukken verzonden had aan het Instituut. Tevens gaf Verweerster in deze e-mail aan dat zij de betreffende informatie en stukken die dag per reguliere post aan Eiseres had verstuurd. Door een

technische complicatie zou verzending van bijlagen per e-mail voor Verweerster niet mogelijk geweest zijn. Het Instituut heeft op 7 oktober 2009 in een e-mail aan partijen de ontvangst van de door Verweerster per aangetekende post verzonden nadere informatie bevestigd. Zonder hier in te gaan op de vraag of deze nadere stukken aan de formele indieningsvereisten voldoen, heeft de Geschillenbeslechter deze, in het licht van de uiteindelijke eindconclusie, meegewogen in zijn beoordeling, zoals nader beschreven in paragraaf 6 hieronder. Op 12 oktober 2009 heeft het Instituut de ontvangst bevestigd van de op 12 oktober 2009 per e-mail verzonden reactie van Eiseres op de nadere informatie en stukken van Verweerster. De Geschillenbeslechter laat een e-mail van Verweerster van 16 oktober 2009 als reactie op de indiening van Eiseres van 12 oktober 2009 buiten beschouwing. Dit op grond van artikel 10.2 van de Regeling, aangezien voor een tweede schriftelijke ronde met betrekking tot de verzochte nadere informatie en stukken geen ruimte was geboden in Procedurele Order nr. 2. Op 19 oktober 2009 heeft het Instituut de genoemde reactie van Eiseres in hard copy ontvangen en daarvan per e-mail melding gedaan aan partijen. De omstandigheden die de Geschillenbeslechter heeft doen besluiten tot het doen uitvaardigen van bovengenoemde procedurele orders, vormen bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 13.2 van de Regeling. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de Geschillenbeslechter de Uitspraak niet binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de (oorspronkelijke) schriftelijke procedure aan het Instituut heeft kunnen verzenden. Op 21 oktober 2009 heeft het Instituut namens de Geschillenbeslechter partijen per e-mail bericht dat 29 oktober 2009 de laatste datum is waarop de Geschillenbeslechter de Uitspraak aan het Instituut dient toe te zenden.

4.

Feitelijke Achtergrond Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd.

5.

Stellingen van Partijen Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd.

6.

Oordeel en Bevindingen De Geschillenbeslechter verwijst in de eerste plaats naar zijn overwegingen in paragraaf 6 van Procedurele Order nr. 2, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd. In aanvulling op hetgeen is overwogen in Procedurele Order nr. 2 en naar aanleiding van de door partijen ingediende nadere stukken overweegt de Geschillenbeslechter met betrekking tot de drie vereisten die gelden voor toewijzing van een vordering tot overdracht onder de Regeling als volgt: A

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter heeft reeds vastgesteld dat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B.

Geen Recht of Legitiem Belang

Met betrekking tot dit punt heeft de Geschillenbeslechter Verweerster verzocht nadere informatie te leveren, ondersteund door bewijsstukken, omtrent het beweerde gebruik

dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam zou hebben gemaakt. Meer specifiek heeft de Geschillenbeslechter in Procedurele Order nr. 2 aangegeven dat Verweerster werd verzocht: “behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam bij het Instituut in te dienen, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel kan vaststellen: a.

ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt;

b.

de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam;

c.

dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden.”

In reactie op deze uitnodiging heeft Verweerster samengevat de navolgende informatie en stukken aan het Instituut toegezonden: 1)

een vrij uitgebreid relaas over een grote verscheidenheid aan persoonlijke omstandigheden en hierop betrekking hebben stukken;

2)

een toelichting op de gedachtegang achter de registratie van het merk COMGEST en de Domeinnaam. In zijn brief gedateerd 30 september 2009 schrijft Verweerster hierover o.a.:

“Zo ben ik ook tot het verzamelen van de drie eenheid kennis informatie en management in het frans genaamd la gestion des connaissances ... en de naam gestion is een franse verzamelnaam voor administratieve services... in In Belgie op de vrije universiteit zag ik het beroep ingenieur commerciale et de gestion ( commercieel ingenieur of handelsingenieur) en dat beroep intrigeerde me enorm en is in mijn geheugen blijven hangen. Op internet moet je korte krachtige namen gebruiken dus was comgest (commerciale gestion) zeker een kreet die bij mij payroll activiteiten zou passen.” 3)

Informatie en stukken met betrekking tot een zgn. PSB-subsidie voor Verweerster’s zogenoemde payroll activiteiten;

4)

Informatie over het belastbaar inkomen van de directeur van Verweerster in 2005;

5)

E-mails en stukken aangaande de Domeinnaam en vergelijkbare domeinnamen onder andere toplevels (zoals ; );

6)

Verschillende andere merkinschrijvingen (o.a. van het woordmerk THE PAYROLLER; het beeldmerk IPTALK en het woordmerk IPV6).

Naar aanleiding van de door Verweerster aan het Instituut toegezonden stukken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. De onder 1) vermelde informatie en stukken zijn voor de beoordeling van het geschil niet van belang, zodat de Geschillenbeslechter deze buiten beschouwing laat. De onder 2) bedoelde toelichting maakt op de Geschillenbeslechter een in hoofdzaak

gekunstelde en weinig waarachtige indruk. De connectie met de beweerdelijke zgn. payroll-activiteiten komt de Geschillenbeslechter gezocht voor, terwijl bovendien niet duidelijk is waarom Verweerster voor deze activiteiten, naast een merk THE PAYROLLER, nog een merk COMGEST nodig meende te hebben. In dit verband is mede van belang dat de waren- en dienstenomschrijving voor het merk COMGEST nauwelijks verband lijkt te houden met zgn. payroll activiteiten, terwijl andere voor de hand liggende omschrijvingen voor die zgn. payroll activiteiten in de waren- en dienstenomschrijving ontbreken. Van de onder 3), 4), 5) en 6) bedoelde informatie en stukken is niet duidelijk welke specifieke betekenis die hebben voor activiteiten die Verweerster stelt te hebben ondernomen onder het merk COMGEST en met gebruikmaking van de Domeinnaam. In het bijzonder blijkt niet of de gestelde handelsactiviteiten onder de naam COMGEST hebben plaatsgehad, of dat de naam COMGEST bij deze activiteiten op enigerlei wijze door Verweerster is gebruikt. Van de door Verweerster toegezonden informatie en stukken moet dan ook worden gezegd dat hieruit op geen enkele manier informatie is te herleiden omtrent het gebruik dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam heeft gemaakt, zoals verzocht in Procedurele Order nr. 2, paragraaf 7 onderdeel 1, sub a. en b. Feitelijk levert Verweerster met haar nadere informatie en stukken geen beantwoording van de niet mis te verstane vragen die de Geschillenbeslechter op dit punt in Procedurele Order nr. 2 heeft verwoord (waarvoor heeft Verweerster het merk en de Domeinnaam precies gebruikt? Welke waren en diensten heeft zij onder het merk aangeboden en verkocht? Gedurende welke periode heeft zij dit gedaan? Welke omzet heeft zij hiermee behaald? Hoeveel klanten heeft zij bediend? Wanneer heeft Verweerster opdracht gegeven pennen, een visitekaartje en briefpapier te maken? Hoeveel heeft zij ervan besteld?). Evenmin wordt de Geschillenbeslechter met de nader door Verweerster geleverde informatie in staat gesteld vast te stellen dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden, zoals verzocht in Procedurele Order nr. 2, paragraaf 7 onderdeel 1, sub c. Wat door Verweerster voorts nog is gesteld in verband met de gestelde (subjectieve) geschiktheid van de Domeinnaam is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in dit geval bepaald onvoldoende om een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam te kunnen aannemen. Een verweerder kan weliswaar een legitiem belang hebben bij het gebruik van een generieke term wanneer deze de waren en/of diensten van zijn onderneming omschrijft, dit generieke gehalte zal voor de relevante internetgebruiker wel duidelijk moeten zijn. Nu Verweerster geen bedrijfsactiviteiten heeft aangetoond buiten Nederland gaat de Geschillenbeslechter – mede gelet op de nationale aard van het in het geding zijnde top level domain “.nl” – uit van het Nederlandse (potentiële) publiek. De Geschillenbeslechter acht het onwaarschijnlijk dat dit publiek door de Domeinnaam op het spoor van de activiteiten van Verweerster wordt gezet. Een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam acht de Geschillenbeslechter dan ook niet aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt. De Geschillenbeslechter stelt om die reden vast dat ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat registratie en gebruik van de Domeinnaam en van het merk van Verweerster te kwader trouw heeft plaatsgehad. Verweerster heeft één en ander onvoldoende weten te ontzenuwen. De informatie die

Verweerster over het gebruik van de Domeinnaam heeft verstrekt is daarvoor te summier. Verweerster heeft verwezen naar een zoekresultaat bij de zoekmachine Google, maar dit enkele resultaat zegt onvoldoende over de inhoud van de pagina achter dat zoekresultaat. In de merkregistratie van Verweerster worden andere waren en diensten dan vermogensadvies of beleggingsadviezen vermeld. Dit toont op zichzelf echter niet aan dat dit merk ook gebruikt is voor waren of diensten waarvoor dit merk is geregistreerd. Verweerster heeft gesteld dat zij tot ontvangst van de Eis nooit van Eiseres had gehoord, maar mede gelet op het feit dat Verweerster heeft aangegeven reeds lange tijd actief te zijn in de vermogensadviesbranche, acht de Geschillenbeslechter deze bewering onvoldoende feitelijk ondersteund. In dit verband hecht de Geschillenbeslechter substantiële betekenis aan het feit dat Verweerster, ondanks uitdrukkelijke uitnodiging daartoe, geen nadere informatie en stukken heeft overgelegd die zicht kunnen bieden op het feitelijk gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam. Voorts is in dit verband van belang dat Verweerster, na hierom te zijn verzocht, heeft aangegeven dat zij in ruil voor de verkoop, dan wel verhuur van de Domeinnaam een bedrag wenst te ontvangen dat overeenkomt met het door de fiscus gehanteerde norminkomen van een directeur-grootaandeelhouder van een onderneming, terwijl Verweerster het (financiële) belang van de Domeinnaam voor haar onderneming op geen enkele wijze heeft weten aan te tonen. Gelet op dit één en ander is aannemelijk dat Verweerster de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd en heeft beoogd te gebruiken om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres. Het bovenstaande in aanmerking nemende, stelt de Geschillenbeslechter vast dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

7.

Uitspraak

Op grond van de artikelen 1 en 13 van de Regeling en op basis van het voorgaande beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de houder van de domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerster houder wordt van de Domeinnaam.

___________________________ Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 30 oktober 2009

PROCEDURELE ORDER NR. 2 Comgest S.A. v. De Vermogensadviseur BV Zaaknr. DNL2009-0030

1.

Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Verweerster is De Vermogensadviseur BV gevestigd te Eindhoven, Nederland.

2.

De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Dootall & Partners.

3.

Geschiedenis van de Procedure De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 juni 2009 en op 1 juli 2009 in hard copy ontvangen. Het Instituut heeft op 24 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 juni 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 juli 2009. Op 24 juli 2009 heeft Verweerster zijn verweerschrift digitaal aan het Instituut toegezonden en daarbij aangegeven vijf originele Verweerschriften per post aan het Instituut gezonden te hebben. Het Instituut heeft vervolgens Verweerster op 30 juli 2009 bericht dat de originele Verweerschriften niet door het Instituut zijn ontvangen en Verweerster tevens op de hoogte gesteld van het feit dat de ontvangen digitale versie van het Verweerschrift slecht leesbaar was. Verweerster heeft hierop geantwoord dat het wegens vakantie niet mogelijk was om het Verweerschrift opnieuw te zenden, maar bevestigde nogmaals dat het Verweerschrift per aangetekende post zijn verzonden aan het Instituut. Op 3 augustus heeft het Instituut aan partijen per e-mail de ontvangst van het Verweerschrift in hard copy bevestigd en aangegeven over te gaan tot benoeming van de Geschillenbeslechter.

Het Instituut heeft vervolgens op 5 augustus 2009 Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Verweerster heeft in twijfel getrokken of Comgest Benelux B.V. wel optreedt namens Eiseres. Uit het hem toegezonden zaaksdossier heeft de Geschillenbeslechter niet kunnen opmaken of Eiseres door Comgest Benelux B.V. rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. In verband hiermee heeft de Geschillenbeslechter partijen op 18 augustus 2009 door tussenkomst van het Instituut een procedurele order laten toesturen waarbij Eiseres is uitgenodigd uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2009 schriftelijk te bewijzen dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft voor haar op te treden in de onderhavige procedure. Daarnaast heeft de Geschillenbeslechter Verweerster uitgenodigd uiterlijk op 25 augustus 2009 schriftelijk op dit bewijs te reageren. Op 18 augustus 2009 heeft Eiseres vervolgens een volmacht overgelegd aan het Instituut waaruit blijkt dat zij Comgest Benelux B.V. gemachtigd heeft de Domeinnaam in haar naam op te eisen. Als reactie op de ingezonden volmacht heeft Verweerster aangegeven - eveneens op 18 augustus 2009 - dat de volmacht naar haar mening voorzien diende te zijn van een datum. De Geschillenbeslechter gaat er vanuit dat de volmacht in elk geval bestond op het moment dat deze aan het Instituut is toegezonden en vindt voor de bewijslevering omtrent het bestaan van de volmacht niet van doorslaggevend belang wanneer de volmacht is ondertekend. De Geschillenbeslechter heeft Eiseres om die reden niet meer verzocht aan te geven wanneer de volmacht is ondertekend, danwel een gedateerde volmacht toe te sturen. De Geschillenbeslechter gaat er op basis van het bovenstaande vanuit dat Eiseres voor dit geschil rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V.

4.

Feitelijke Achtergrond Eiseres is onderdeel van het Comgest-concern dat wereldwijd actief is als vermogensbeheerder. Verschillende van de beleggingsfondsen die zij beheert zijn geregistreerd in Nederland en de koersontwikkeling van deze fondsen is te volgen in verschillende Nederlandse dagbladen. Verweerster is actief als vermogensadviseur. Verweerster is de eerste houder van de Domeinnaam, waarvan de registratie op 14 november 2005 heeft plaatsgevonden.

5.

Stellingen van Partijen A. Eiseres De Rechten van Eiseres op Merk of Naam Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de Gemeenschapsmerkregistratie met nummer 1141142 voor het woord/beeldmerk COMGEST, geregistreerd op 11 mei 2000 voor diensten in de klassen 35, 36 en 38 (onder meer voor ‘business management’ en ‘portfolio management’). Daarnaast stelt Eiseres reeds zeer lange tijd onder de naam Comgest actief te zijn in Nederland. De Geschillenbeslechter verstaat deze stelling aldus dat Eiseres zich tevens beroept op handelsnaamrechten terzake de handelsnaam Comgest. Daarnaast stelt Eiseres rechthebbende te zijn op de domeinnamen , , , , , en .

Recht of Legitiem Belang Verweerster Eiseres stelt dat Verweerster de Domeinnaam geregistreerd heeft zonder dat zij recht daarop heeft of daarop rechtmatige aanspraak maken kan. Verweerster is volgens Eiseres ook niet onder de naam Comgest bekend, noch heeft zij volgens Verweerster de afgelopen jaren deze naam gebruikt. Na contact tussen Eiseres en Verweerster is de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, zo stelt Eiseres, van het internet verwijderd. Naar de mening van Eiseres bevestigt dit het ontbreken van een rechtmatig belang. De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Eiseres zo dat zij zich tevens beroept op de afwezigheid van een legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster. Eiseres stelt namelijk dat Verweerster de naam Comgest in de afgelopen jaren niet heeft gebruikt en ook dat Verweerster niet onder die naam bekend is. Kwade Trouw Verweerster Eiseres acht de kwade trouw van Verweerster aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, de Domeinnaam geregistreerd heeft met het oogmerk om een verband te leggen tussen de activiteiten van Verweerster (beheren en beleggen) en de activiteiten van Eiseres, daarbij gebruik makend van de reputatie van Eiseres. Eiseres voert aan dat Verweerster uit hoofde van de professionele uitvoering van zijn beheer- en beleggingsactiviteiten kennis heeft gehad van de activiteiten van Eiseres in Nederland en bewust streeft naar verwarring. Daarnaast acht Eiseres kwade trouw van Verweerster aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, de Domeinnaam geregistreerd zou hebben met het oogmerk om geld te vragen voor wederverkoop van de Domeinnaam. Eiseres geeft aan dat Verweerster op 19 juni 2009 telefonisch aangegeven heeft bereid te zijn tot wederverkoop voor een vergoeding van een bepaald berdrag (vijf euro) per uur voor de duur van het gebruik van de Domeinnaam. B.

Verweerster

De Rechten van Eiseres op Merk of Naam Verweerster erkent het merkrecht waarop Eiseres zich beroept, doch stelt tevens een eigen merk te hebben. Dit eigen merk betreft het Benelux woordmerk COMGEST, gedeponeerd op 15 mei 2006 in de klassen 9, 38 en 42 voor onder meer telecommunicatie en juridische diensten. Dit merk is ingeschreven op 7 augustus 2006. Verweerster stelt geen inbreuk te maken op de aan Eiseres toekomende merk- en handelsnaamrechten. Ten bewijze daarvan verwijst Verweerster naar de zoekresultaten die Internetzoekmachine Google op 24 juli 2009 gaf bij invoer van de zoekterm ‘comgest’. De website gekoppeld aan de Domeinnaam komt bij Google als tiende zoekresultaat naar boven. Verweerster stelt dat deze treffer aantoont dat zij al jaren onder de Domeinnaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt door middel van activiteiten die gedekt worden door de klassen waarvoor zij een Benelux merkregistratie houdt. Recht of Legitiem Belang Verweerster Verweerster stelt een eigen recht te hebben op de Domeinnaam vanwege haar Benelux merkregistratie. Een legitiem belang ontleent zij aan het feit dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam tot voor kort online was en nog steeds terug te vinden is onder de eerste tien treffers op de zoekmachine Google. Dat deze website nu offline is wijt Verweerster aan een technisch probleem bij haar hosting provider. Kwade Trouw Verweerster

Verweerster ontkent haar kwade trouw. Verweerster stelt dat de stelling als hierboven onder a) weergegeven onjuist is. Verweerster voert aan dat Eiseres haar onbekend was tot op het moment dat zij de Eis ontving. Verweerster geeft aan bedrijfsactiviteiten te ontplooien onder een formule waaraan zij de naam Comgest heeft gegeven. Verweerster stelt dat zij aan Eiseres heeft aangegeven niet van plan te zijn om de Domeinnaam over te dragen en dat zij slechts na aandringen van Eiseres heeft aangegeven een passend bedrag te kunnen rekenen voor de Domeinnaam. Verweerster begroot de netto winst van haar bedrijfsactiviteiten op EUR 40.000,- tot EUR 60.000,- per jaar. Verweerster geeft aan om deze reden een bedrag van vijf euro per uur te kunnen rekenen in ruil voor het gebruiksrecht op de Domeinnaam. Zij acht dit nog steeds een redelijk voorstel.

6.

Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 16 van de Regeling wordt de procedure in principe in de Nederlandse taal gevoerd. De Geschillenbeslechter ziet geen gronden om van dit uitgangspunt af te wijken. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve eisen: a

de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

b

de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c.

de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met de drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam is identiek aan het woordelement van het Gemeenschapsmerk waarop Eiseres zich beroept. Alleen al door deze omstandigheid is er sprake van verwarringwekkende overeenstemming, aangezien de inhoud van de website bij deze specifieke toets geen rol speelt. De Geschillenbeslechter stelt dan ook vast dat aan de eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B.

Geen Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 3.1 van de Regeling rust op Eiseres de verplichting aan te tonen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Deze verplichting volgt uit artikel 2.1 sub b van de Regeling. Verweerder heeft een kopie uit het Benelux Merkenregister voor haar woordmerk COMGEST, met inschrijfnummer 804297, overgelegd. De Geschillenbeslechter gaat in principe uit van de geldigheid van dit Benelux merk van Verweerster. Verweerster heeft aangevoerd belang te hebben bij het gebruik van zowel haar Benelux merk als haar Domeinnaam. Zij heeft ook aangegeven dat zij de Domeinnaam en het merk heeft gebruikt. De vraag omtrent het recht op of legitieme belang bij de Domeinnaam staat echter nog open gezien de specifieke feiten van deze zaak. De stand van de jurisprudentie is dat aanbiedingen niet als bona fide onder de Regeling kunnen worden gekwalificeerd waar het betreft het recht van een verweerder op of zijn legitiem belang bij een domeinnaam. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter naar KPMG International v. H S Youn, WIPO Case No. D2008-0037 en de andere daarin genoemde

beslissingen onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) waarmee de Regeling vergelijkbaar is. De gebrekkige informatie die Verweerster op dit punt heeft verstrekt maakt dat de Geschillenbeslechter zich nog onvoldoende geïnformeerd acht om een eindoordeel te kunnen geven omtrent het gestelde recht of legitiem belang. Immers, Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw hebben plaatsgehad, waarmee Eiseres tevens de legitimiteit van het recht en belang van Verweerster bij de Domeinnaam in twijfel heeft getrokken. Verweerster heeft deze gestelde aanwezigheid van kwade trouw onvoldoende weten te ontzenuwen. Zo heeft zij niet duidelijk gemaakt om welke reden zij juist de naam ‘comgest’ als Domeinnaam heeft geregistreerd en/of hoe zij tot de naam ‘comgest’ is gekomen. De informatie die Verweerster over het gebruik van de Domeinnaam heeft verstrekt is bijzonder summier. Zo heeft Verweerster wel verwezen naar een zoekresultaat bij zoekmachine Google, maar dit enkele resultaat zegt onvoldoende over de inhoud van de pagina achter dat zoekresultaat. Verweerster heeft een merk waarin andere waren en diensten dan vermogensadvies of beleggingsadviezen zijn vermeld, maar maakt feitelijk in het geheel niet duidelijk voor of in verband met wat voor activiteiten het merk is gebruikt. Ondanks de ontkenning van Verweerster sluit de Geschillenbeslechter niet uit dat Verweerster als vermogensadviseur ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was van het bestaan van Eiseres. Verweerster voert als verweer aan dat zij tot ontvangst van de Eis nooit van Eiseres had gehoord. De Geschillenbeslechter heeft echter twijfels over de geloofwaardigheid van deze bewering, mede gelet op Verweerster’s stelling dat ze reeds lange tijd aan het maatschappelijk verkeer deelneemt en haar in het handelsregister gegeven bedrijfsomschrijving “beheren en beleggen” is. De Geschillenbeslechter houdt er rekening mee dat Verweerster onvoldoende informatie heeft verstrekt omdat zij heeft onderschat wat benodigd kan zijn ter onderbouwing van beweringen met betrekking tot een recht of legitiem belang. Om dit van het door Verweerster gestelde belang te kunnen beoordelen heeft de Geschillenbeslechter dan ook nadere informatie nodig, ondersteund door bewijsstukken, omtrent het beweerde gebruik dat Verweerster van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam heeft gemaakt. In ieder geval dient Verweerster aan te geven waarvoor zij het merk en de Domeinnaam precies heeft gebruikt. Welke waren en diensten heeft zij onder het merk aangeboden en verkocht? Gedurende welke periode heeft zij dit gedaan? Welke omzet heeft zij hiermee behaald? Hoeveel klanten heeft zij bediend? Verweerster heeft kopieën overgelegd van een pen, een visitekaartje en briefpapier. Het kan nuttig zijn de Geschillenbeslechter nadere informatie te verstrekken omtrent deze promotiematerialen: wanneer heeft Verweerster deze laten maken? Hoeveel heeft zij ervan besteld? Met betrekking tot dit punt zou Verweerster bijvoorbeeld nadere informatie kunnen verstrekken aan de hand van facturen. C.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Om dezelfde redenen als onder B. hierboven aangegeven, acht de Geschillenbeslechter zich nog onvoldoende geïnformeerd om te kunnen beoordelen of Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Verweerster heeft aangegeven dat in het verleden een website aan de Domeinnaam was gekoppeld, maar heeft dit slechts ondersteund door het overleggen van een printout die een trefferlijst van Google weergeeft. Op deze trefferlijst staat echter geen inhoudelijke informatie met betrekking tot het gebruik van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter vindt in de door Verweerster ingediende stukken onvoldoende bewijs van de door Verweerster gestelde bedrijfsactiviteiten. Om deze reden houdt de Geschillenbeslechter er ernstig rekening mee dat de beweringen omtrent de activiteiten onder het merk COMGEST van Verweerster een hoog kunstmatig gehalte hebben. Partijen hebben in dit verband onder andere gediscussiëerd over de communicaties over een mogelijke verkoop van de Domeinnaam, waarbij Verweerster, volgens eigen zeggen na melding dat zij niet voornemens was de Domeinnaam over te dragen en na verder aandringen door Eiseres (hetgeen niet door Eiseres is betwist), op een bepaald

moment heeft aangegeven een bedrag van EUR 5,- per uur voor de Domeinnaam te verlangen bij een mogelijke overdracht. Het valt niet uit te sluiten dat Verweerster, zoals zij stelt, dit bedrag heeft gevraagd omdat de Domeinnaam voor haar een grote waarde vertegenwoordigt. In dit verband heeft Verweerster gesteld of tenminste gesuggereerd dat zij met haar activiteiten onder haar woordmerk COMGEST c.q. met de Domeinnaam een jaarwinst tussen de EUR 40.000,- en EUR 60.000,- behaalt. Zonder verdere informatie is echter ook van deze beweringen de geloofwaardigheid voor de Geschillenbeslechter niet goed te beoordelen. De Geschillenbeslechter zal Verweerster daarom in de gelegenheid stellen haar beweringen op dit punt nader te onderbouwen, ondersteund met bewijsstukken. Het meest eenvoudig zal zijn dat Verweerster concrete cijfers verstrekt omtrent de opbrengsten van haar gestelde activiteiten, voorzien van een accountantsverklaring. Als Verweerster het echter bezwaarlijk vindt concrete cijfers bekend te maken, zijn er ook alternatieve mogelijkheden, zoals verklaringen van klanten, om haar beweringen op dit punt nader te onderbouwen.

7.

Order De Geschillenbeslechter stelt hierbij: 1.

2.

Verweerster in de gelegenheid uiterlijk op 23 september 2009 behoorlijk gedocumenteerde nadere informatie over het gebruik van haar merk COMGEST en van de Domeinnaam bij het Instituut in te dienen, aan de hand waarvan de Geschillenbeslechter buiten redelijke twijfel kan vaststellen: a.

ter onderscheiding van welke waren of diensten Verweerster haar merk COMGEST heeft gebruikt en op welke wijze zij de Domeinnaam heeft gebruikt;

b

de periode en de intensiteit van het onder (a) bedoelde merkgebruik en gebruik van de Domeinnaam;

c

dat het gestelde gebruik van het merk COMGEST en van de Domeinnaam bedoeld was en redelijkerwijs kon dienen om daadwerkelijk afzet van producten en/of diensten onder het merk COMGEST te vinden of te behouden.

Eiseres in de gelegenheid om uiterlijk op 7 oktober 2009 haar schriftelijke reactie op de nadere informatie van Verweerster bij het Instituut in te dienen en te verduidelijken waarom Eiseres niet eerder tegen Verweerster is opgetreden.

De Geschillenbeslechter zal over nadere stappen in deze zaak besluiten, inclusief een nieuwe datum waarop een Uitspraak door de Geschillenbeslechter aan het Instituut toegestuurd moet worden ingevolge artikel 9.4 van de Regeling, nadat partijen nadere informatie hebben overgelegd. Deze Procedurele Order zal onderdeel uitmaken van de uiteindelijke Uitspraak.

Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 9 september 2009

Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.