2 Merkenrecht. van Aldi)(blz.176). (vervolg inhoud op blz. 160)

•

@com162nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2009opmaak05 May 20, 2009 tijd: 9.52 uur

•

Operator: XYvision

1 5 9

NUMMER 5 c mei 2009 c JAARGANG 77

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Het Franse Cour de Cassation gaat niet om. Het arrest van het Parijse hof van 14 februari 2007 dat auteursrecht op parfums erkende is alsnog gesneuveld. Daarmee bevestigt de Cour de Cassation zijn eerdere uitspraak van 13 juni 2006 (blz. 161). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 38 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 12 september 2008, Altech Technologies e.a./SISVEL (het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech; niet valt in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder het begrip ’gebruiken’ als bedoeld in art. 53 lid 1; het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden; er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken)(blz.162). Nr. 39 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 1 oktober 2008, Sulphide Productions e.a./Joker e.a. (onder versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen; wordt een dergelijk verweer gevoerd, dan biedt het versneld regime de mogelijkheid een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer kan worden gereageerd; rechtbank van oordeel dat niet overtuigend is aangetoond dat het gestelde probleem zich in de stand van de techniek voordoet en evenmin dat het in NL 444 geclaimde voordeel is toe te dichten aan de kenmerkende maatregelen van NL 444; dit leidt tot conclusie dat octrooi niet verleend had mogen worden) (blz.164).

Nr. 40 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 17 juni 2008, Raaijmakers/Weijtmans h.o.d.n. Boomrooierij Weijtmans e.a. (uit conclusies en toelichtende beschrijving van octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom; daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom; omdat de Waratha-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieuw aan te merken) (blz.173). 2 Merkenrecht Nr. 41 Vzr. Rechtbank te Zwolle, 2 juni 2008, CNV/Aldi Ommen e.a.(optreden door merkhouder tegen voor hem schadelijk gebruik zou gespannen voet kunnen staan met vrijheid van meningsuiting; in casu mag van de doelgroep (Aldi-werknemers) worden verwacht dat zij als geen ander begrijpt dat het gebruik door CNV van de variant niet bedoeld is om afbreuk te doen aan de producten van en de naam van Aldi als zodanig maar om hen mede door middel van gebruik van deze variant (parodie) op de Aldi-slogan te bewegen lid te worden van CNV; geen afbreuk aan de reputatie van Aldi)(blz.176). Nr. 42 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 13 december 2007, Metro Cash & Carry Nederland/Levi Strauss & Co e.a. (standpunt van Levi Strauss dat Makro slechts in het bewijs van uitputting kan slagen, indien zij in kort geding de naam van de desbetreffende distributeur kan noemen wordt niet gevolgd; wel is Makro gehouden haar eigen leverancier te noemen en voorts aannemelijk te maken dat deze leverancier de partij broeken heeft gekocht, al dan niet via derden, van een distributeur van Levi Strauss & Co; niets staat Levi Strauss in de weg om zelf de naam van de desbetreffende distributeur te achterhalen)(blz.178).

(vervolg inhoud op blz. 160)

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

912886_Bijblad5_pag1.indd 1

20-05-2009 10:01:28

•


1 6 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. E. F. Brinkman drs. E.F. Bijvank mr. T.E. Deurvoorst mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor prof. dr. M.R.F. Senftleben mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 65 02, faxnummer (070) 398 65 30, e-mail: [email protected]

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Nr. 43 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 februari 2008, Lactona Corporation/Diamond White Nederland e.a. (er is sprake van identieke merken; omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan; de vraag is of Ardoz als licentiehoudster ook gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Diamond White; uit de samenwerkingsovereenkomst valt een dergelijke toestemming niet af te leiden; vordering welke Ardoz aanhangig wenst te maken dient betrekking te hebben op het onderwerp van de onderhavige procedure; die situatie doet zich niet voor, nu dat onderwerp is de nietigverklaring van een merk van Diamond White en een daarop gegrond inbreukverbod, terwijl de vordering die Ardoz wenst in te stellen tegen Lactona Corporation betrekking heeft op een door Ardoz gestelde geheel andere rechtsbetrekking, te weten een overeenkomst tussen Ardoz en Lactona Corporation) (blz.179).

cipieel vrij is en ook equivalenten van diezelfde techniek langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn)(met noot van J.L.R.A.H.) (blz.185). Nr. 45 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 28 mei 2008, Present Time e.a./Blokker e.a. (art. 5 GModVo eist niet dat de ontwerper het model zelf aan het publiek ter beschikking stelt; de overeenstemming tussen de klokken is dermate groot dat voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van ontlening; niet weersproken is dat de vormgeving van de fritesbak van Present Time en de vormgeving van de aangevochten fritesbak gelijk zijn en dat door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan; Blokker en Dake hebben in strijd gehandeld met de op hen rustende verplichting om bij nabootsing van een product van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt)(blz.189).

3 Modelrecht Nr. 44 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 4 maart 2008, Enanef e.a./Eurosolar (het gaat er om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald; het modelrecht is nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van de zgn. resultaatgerichte leer; die leer zou immers met zich brengen dat techniek welke prin-

(vervolg inhoud op blz. 161)

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


4 Handelsnaamrecht Nr. 46 Rechtbank te Utrecht, 3 september 2008, Zandbergen/Zandbergen (het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu is te kwader trouw door Ferdinand Zandbergen BV geschied; deze domeinnaam vertoont een te grote verwarrende gelijkenis met de oudere handelsnaam Jan Zandbergen; de door Ferdinand Zandbergen BV gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen BV noch Jan Zandbergen BV de domeinnaam zandbergen.eu toekomt wordt toegewezen)(blz.194).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6 1

Center toe te voegen; het onderscheidend vermogen gaat daardoor (nog verder) verloren zodat er (nog meer) gevaar voor verwarring ontstaat; onder de omstandigheid dat de verwarring in de basis door partijen in stand is gelaten kan Nefertete zich niet meer op verwarringsgevaar beroepen) (blz.198). Necrologieën In memoriam sir H. Laddie. Berichten

Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 5 december 2007, Nefertete/Bogár e.a. (voorzieningenrechter zal partijen volgen in hun standpunt dat Bogaard en Bogár als handelsnaam voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar te kunnen worden gebruikt; partijen hebben hun handelsnaam gevormd door aan de (vermeend onderscheidende) delen Bogár en Bogaard, het niet onderscheidende Beauty

A

C

T U

A L

I

T

E

I

T

E

Master opleiding Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc) Officiële mededelingen Register van octrooigemachtigden

N

’Luchten noch zien’ Het Franse Cour de Cassation gaat niet om. Het arrest van het Parijse hof van 14 februari 2007 dat auteursrecht op parfums erkende is alsnog gesneuveld. Daarmee bevestigt de Cour de Cassation zijn eerdere uitspraak van 13 juni 2006. Ter opfrissing van het geheugen: anders dan de Nederlandse Hoge Raad heeft de Franse Cour de Cassation (eerste civiele kamer) de auteursrechtelijke bescherming van parfums niet erkend. De Franse lagere rechtspraak wenst die bescherming echter wel toe te kennen1. De chambre commerciale van de Cour de Cassation heeft evenwel het standpunt van de civiele kamer overgenomen2. In zijn uitspraak van 14 februari 2007, die dus nu op dit punt gecasseerd is, had het Parijse hof – kort gezegd – geoordeeld dat zolang een werk maar waarneembaar is, het auteursrechtelijk beschermbaar kan zijn, en dat een aldus waarneembaar geurwerk, dat het resultaat vormt van een originele combinatie van aromatische stoffen die de creatieve bijdrage van de auteur vertaalt, dan ook beschermd moet worden. Vervolgens had het geoordeeld dat de parfums van Senteur Mazal inbreuk maakten op het parfum van Béauté Prestige International (J.-P.Gaultier ’Le Mâle’) omdat deze 80 % res1 Zie voor een en ander: ’De geest uit de fles. Over de bescherming van geuren in Frankrijk’. BIE 2006, p.468 en: ’In dezelfde geest’. BIE 2007, p.223. 2 Cour de Cassation, ch. com., 01.07.2008, PIBD n° 882.III.585

pectievelijk 60% dezelfde bestanddelen hadden als Gaultier’s parfum, wat geen toeval kon zijn (temeer daar Mazal ook de merken en het uiterlijk van Gaultier’s flacons had nageaapt). Het hof van cassatie is in deze uitspraak van 2008 al even apodictisch als in 2006, en voor wat de kern betreft in dezelfde bewoordingen. Het parafraseert eerst de overweging van het arrest van het Parijse hof: het Hof heeft geoordeeld dat een parfum een werk kan zijn in auteursrechtelijke zin indien het werk origineel is, omdat dit het stempel van de persoonlijkheid van de maker draagt. De Cour de Cassation vervolgt dan (mijn vertaling en cursivering): ’Aangezien door zo te oordelen, terwijl de geur van een parfum, die voortkomt uit de enkele toepassing van know-how, niet de schepping inhoudt van een uitdrukkingsvorm die beschermd kan worden als een werk van de geest, het hof de vorengenoemde wetteksten heeft geschonden3’. En daar kunnen we het in Frankrijk dan mee doen! Het is niet gebruikelijk dat de Cour de Cassation tekst en uitleg geeft bij zijn uitspraken of zijn motivering ook maar enigszins uitwerkt. Waarschijnlijk nog een stukje erfgoed van Napoleon. R.J.P.

3 ’Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit, la cour d’appel a violé les textes susvisés;’

•


1 6 2

J

B I J B L A D

U R

I S P

R U

D

E

N

T


I

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

E

Nr. 38 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 12 september 2008

SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELECTRONICA SISVEL SPA, te Italië, gedaagde, advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels

(opheffing beslag) mr. W. Tonkens – Gerkema Art. 53, lid 1 j˚ art. 70, lid 6 Row 1995 en art.1019b Rv Altech heeft niet betwist dat de producten, waarvan op zichzelf niet in geschil is dat deze inbreuk maken op het Nederlandse octrooi, op de beurs in Amsterdam aan het publiek worden getoond en gedemonstreerd, waarbij geen onderscheid tussen de bezoekers wordt gemaakt naar het land van herkomst. Het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech. Niet valt in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder het begrip ’gebruiken’ als bedoeld in art. 53 lid 1. Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Altech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit te sluiten dat op de beurs in de RAI tevens inbreukmakende verkoopactiviteiten plaatsvinden. De grondslag van de beslagen kan daarom niet als ondeugdelijk worden gekenschetst. Artt. 1019b Rv en 730 Rv j˚ art. 70, lid 6 Row 1995 Altech heeft verder betoogd dat Sisvel zou kunnen volstaan met de inbeslagname van één exemplaar per soort product, als het haar alleen om het veilig stellen van bewijs zou gaan. Sisvel heeft echter ook de bevoegdheid om onttrekking aan het verkeer of vernietiging te vorderen van inbreukmakende producten. Ook dit aspect heeft zij in het beslagrekest belicht en uitdrukkelijk aan haar verzoeken ten grondslag gelegd. Bovendien kan het ook in het kader van het bewijsbeslag van belang zijn om over alle ter plaatse aanwezige inbreukmakende artikelen te beschikken. Er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, dan ook geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken. Art. 56 Row 1995 Altech heeft voorts nog gesteld dat Sisvel niet bereid is tegen redelijke voorwaarden aan haar een licentie te verlenen voor de Octrooien, die voor het gebruik van de MPEG Standaard essentieel zijn. Sisvel heeft aangevoerd daartoe wel degelijk bereid te zijn, maar niet akkoord te willen gaan met de wens van Altech om alleen aan haar voor de paar dagen dat de beurs in de RAI plaatsvindt een licentie te verstrekken à raison van slechts ongeveer € 300,–. In het licht van dit verweer zijn de stellingen van Altech op dit punt vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Ook op die grond is derhalve geen aanleiding tot opheffing van de beslagen. 1 ALTECH TECHNOLOGIES (PTY) LTD., 2 ALTECH ALTECH (PTY) LTD., 3 ALTECH MEDIA VERGE, allen te Mount Edgebridge, Zuid Afrika, advocaat mr. W.E. Pors tegen

2 De feiten 2.1 Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France S.A. en Institut für Rundfunktechnik GmbH (hierna : Philips c.s.) zijn houdster van een drietal onder meer in Nederland van kracht zijnde octrooien (verder: de Octrooien), betrekking hebbend op MPEG Audio technologie, waarmee (onder meer) digitale audiosignalen worden gecomprimeerd. De Octrooien zijn zogenoemde essentiële octrooien: gebruik van de MPEGStandaard en de hierin vervatte technologie kan slechts plaatsvinden met toepassing van de in de Octrooien belichaamde uitvindingen. 2.2 Philips c.s. heeft aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om namens haar op te treden tegen inbreuk op de Octrooien en in dat verband iedere actie te nemen die Sisvel nodig of wenselijk acht. Sisvel beschikt voorts over een licentie onder de Octrooien. 2.3 Van 12 tot en met 16 september 2008 vindt een beurs plaats (de IBC beurs) in de RAI te Amsterdam. Altech neemt deel aan deze beurs en heeft in dat kader producten beschikbaar, ondersteund door brochures en ander reclamemateriaal, waaronder diverse modellen set top boxen (al dan niet geïntegreerd in digitale televisie) met functionaliteit volgens de MPEG Standaard. 2.4 Bij verzoekschrift van 11 september 2008 heeft Sisvel verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank, op grond van artikel 70 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995, en de artikelen 709, 730, 1019b en 1019 d lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte, monsterneming en tot gerechtelijke bewaring van de onder 2.3 genoemde producten en reclamemateriaal, aangezien Altech daarmee volgens Sisvel inbreuk maakt op de Octrooien. De voorzieningenrechter heeft diezelfde dag het gevraagde verlof verleend, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de inbreuk makende producten die zich gedurende voormelde periode op de beurs in de RAI bevinden. Vervolgens zijn, in de ochtend van 12 september 2008, de beslagen gelegd en de omstreden producten in gerechtelijke bewaring genomen. 3 Het geschil 3.1 Altech vordert thans, samengevat, opheffing van de beslagen, met dien verstande dat Sisvel van ieder type reclamemateriaal 1 exemplaar zou mogen behouden, en veroordeling van Sisvel in de proceskosten. 3.2 Ter toelichting op de vordering heeft Altech, samengevat, het volgende gesteld. Altech betwist niet dat zij op de beurs staat, noch dat zij daar producten toont waarmee, als zij in Nederland zouden worden verhandeld, inbreuk zou worden gemaakt op de Octrooien, waarvan zij het bestaan evenmin betwist. Altech is echter niet in Nederland gevestigd en richt zich niet op het Nederlandse publiek. De bezoekers van de beurs komen van over de hele wereld. De producten van Altech worden alleen op de markt gebracht

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


in landen waar Sisvel geen octrooi heeft. Altech heeft de omstreden set top boxen alleen maar aanwezig op de stand in de RAI, om te kunnen tonen en demonstreren aan potentiële klanten uit dergelijke landen. Het zijn showmodellen die zelf niet te koop zijn. Aldus wordt geen inbreuk op de Octrooien gemaakt. De grondslag van de beslagen is dus ondeugdelijk. Zelfs het te koop aanbieden vanuit Nederland aan buitenlandse afnemers van producten die onder beschermingsomvang van een octrooi vallen levert volgens jurisprudentie in Nederland geen octrooi-inbreuk op. Altech wordt onevenredig benadeeld door de inbeslagname, aangezien zij de producten nu niet kan laten zien, terwijl het een heel belangrijke internationale beurs betreft. Sisvel heeft geen ex parte inbreukverbod gevraagd bij de (in octrooizaken bevoegde) rechtbank te ’s-Gravenhage. Zelf vindt ze kennelijk dus ook niet dat van een serieuze inbreukdreiging sprake is. Als het alleen zou gaan om het veilig stellen van bewijs, waarvoor art. 1019b Rv. met name bedoeld is, zou Sisvel kunnen volstaan met inbeslagname van één exemplaar per soort product. Verder is van belang dat het hier om een essentieel octrooi gaat. Sisvel zou daarom bereid moeten zijn tegen redelijke voorwaarden een licentie te verstrekken. Zij weigert dat echter en wil alleen een wereldwijde licentie verlenen. Daaraan heeft Altech geen behoefte en dat zou haar onevenredig veel geld kosten. 3.3 Sisvel voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader wordt ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Sisvel heeft de beslagen gebaseerd op haar aanspraken ingevolge de Octrooien, met toepassing van artikel 70 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995, en de artikelen 709, 730, 1019b en 1019 d lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Altech heeft betoogd dat deze aanspraken ondeugdelijk zijn en dat de voorzieningenrechter niet bevoegd was het verlof te verlenen, aangezien van (dreigende) inbreuk geen sprake was en Altech niet in Nederland is gevestigd. 4.2 Ingevolge artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 heeft de octrooihouder het uitsluitend recht het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Ingevolge artikel 70 van diezelfde wet kan de octrooihouder zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53 eerste lid van die wet genoemde handelingen verricht. 4.3 Altech heeft betoogd dat van inbreuk op enig in Nederland geldend octrooirecht van Sisvel geen sprake is, aangezien op geen enkele wijze producten in Nederland op de markt worden gebracht. Altech heeft echter niet betwist dat de producten – waarvan op zichzelf niet in geschil is dat deze inbreuk maken op het Nederlandse octrooi – op de beurs in Amsterdam aan het publiek worden getoond en gedemonstreerd, waarbij, zoals Sisvel onweersproken heeft aangevoerd, geen onderscheid tussen de bezoekers wordt gemaakt naar het land van herkomst. Het demonstreren van de genoemde producten vindt plaats in het kader van de bedrijfsmatige activiteiten van Altech. Anders dan Altech heeft betoogd, valt niet in te zien dat een demonstratie van een geoctrooieerd product niet zou vallen onder het begrip

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6 3

’gebruiken’ als bedoeld in art. 53 lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995. Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Alltech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit te sluiten dat op de beurs in de RAI tevens inbreukmakende verkoopactiviteiten plaatsvinden. De grondslag van de beslagen kan daarom niet als ondeugdelijk worden gekenschetst. Aangezien de mogelijk inbreuk makende producten zich in Amsterdam bevonden, was de voorzieningenrechter, anders dan Altech heeft gesteld, bovendien wel degelijk bevoegd tot de verlening van het verlof. 4.4 Altech heeft verder betoogd dat Sisvel zou kunnen volstaan met de inbeslagname van één exemplaar per soort product, als het haar alleen om het veilig stellen van bewijs zou gaan. Sisvel heeft echter op grond van artikel 70 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 ook de bevoegdheid om onttrekking aan het verkeer of vernietiging te vorderen van inbreukmakende producten. Ook dit aspect heeft zij in het beslagrekest belicht en, onder verwijzing naar artikel 730 Rv uitdrukkelijk aan haar verzoeken ten grondslag gelegd. Bovendien kan het ook in het kader van het bewijsbeslag van belang zijn om over alle ter plaatse aanwezige inbreuk makende artikelen te beschikken. Er is, mede gelet op het zwaarwegende belang van Sisvel bij handhaving van haar octrooi in Nederland, dan ook geen aanleiding om de beslagen in de door Altech gewenste zin te beperken. 4.5 Altech heeft voorts nog gesteld dat Sisvel niet bereid is tegen redelijke voorwaarden aan haar een licentie te verlenen voor de Octrooien, die voor het gebruik van de MPEG Standaard essentieel zijn. Sisvel heeft aangevoerd daartoe wel degelijk bereid te zijn, maar niet akkoord te willen gaan met de wens van Altech om alleen aan haar voor de paar dagen dat de beurs in de RAI plaatsvindt een licentie te verstrekken à raison van slechts ongeveer € 300,–. In het licht van dit verweer zijn de stellingen van Altech op dit punt vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Ook op die grond is derhalve geen aanleiding tot opheffing van de beslagen. 4.6 Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die maken dat het beslag moet worden opgeheven, zullen de gevraagde voorzieningen worden geweigerd, met veroordeling van Altech, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 Weigert de gevraagde voorzieningen. 5.2 Veroordeelt Altech in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Sisvel begroot op: – € 254,– aan vastrecht en – € 816,– aan salaris advocaat. 5.3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•


1 6 4

B I J B L A D


Nr. 39 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 1 oktober 2008 (knikker met figurine) mr. G.R.B. van Peursem, mr. P.W. van Straalen en mr. L. Beijen Art. 76, lid1 ROW Marbleous c.s. heeft bij de eis in reconventie, genomen op de rol van 26 maart 2008, niet een advies van het OCN overgelegd. Dat dit niet eerder is gebeurd vanwege ziekte van de octrooigemachtigde van Marbleous c.s., moge zo zijn, maar komt voor haar risico. Het eerst op 16 mei 2008 door OCN uitgebrachte advies is bij akte van 21 mei 2008 in het geding gebracht. Dit is te laat. Onder het versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen. Wordt een dergelijk verweer gevoerd, dan biedt het versneld regime de mogelijkheid een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer kan worden gereageerd. Wordt een reconventionele (zij het in dit geval niet ontvankelijke) nietigheidseis ingesteld, dan kan – gelijk in het onderhavige geval is gebeurd – voor antwoord in reconventie worden geconcludeerd. Daarin is door Sulphide c.s. gereageerd op de nietigheidsargumentatie van Marbleous c.s. De rechtbank komt gelet hierop toe aan het verweer dat conclusie 1 nietig is en zal in dat kader ook het advies van OCN betrekken. Art 75, lid 1 ROW Met partijen en OCN zal de rechtbank uitgaan van WO 754 als zijnde de meest nabije stand van de techniek. WO 754 ligt op hetzelfde vakgebied en beoogt net als NL 679 een werkwijze voor het in grote aantallen vervaardigen van glazen voorwerpen met daarin driedimensionale objecten. NL 679 beoogt een nieuwe werkwijze te verschaffen voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met een daarin opgenomen driedimensionale figurine. Het probleem dat NL 679 met de nieuwe werkwijze beoogt op te lossen, is hoe in grote aantallen voorwerpen van glas met daarin driedimensionale figurines van hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd, waarbij de figurines (beter) in het midden van het glas zijn gepositioneerd. [volgt bespreking secundaire stand van de techniek en conclusie dat inventiviteit aanwezig is.] Art 53 ROW Het in VN 4385 geopenbaarde uitvoeringsvoorbeeld is inbreukmakend te achten. Niet betwist is dat ditzelfde geldt voor VN 5406, terwijl van VN 5405 niet wordt gesteld dat dit octrooi inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679. Het verweer van Marbleous c.s. komt vervolgens op het volgende neer. Omdat in ieder geval VN 5405 niet als inbreukmakend is te zien en niet duidelijk is volgens welke werkwijze Kim Truc produceert (Kim Truc wil dit niet zeggen), is onvoldoende komen vast te staan dat sprake is van inbreukmakend handelen door Marbleous c.s. Het is vervolgens aan Sulphide c.s. om aan te tonen volgens welke werkwijze Kim Truc produceert. Sulphide c.s. heeft dat niet gedaan. De rechtbank kan Marbleous c.s. hierin niet volgen. Marbleous c.s. geeft zelf op de verpakking aan dat de knikkers via de drie genoemde VN-octrooien worden geproduceerd. De rechtbank gaat er van uit dat dit ook het geval is.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

Art 75 lid 1, b De rechtbank is van oordeel dat niet overtuigend is aangetoond dat het gestelde probleem zich in de stand van de techniek voordoet en evenmin dat het in NL 444 geclaimde voordeel is toe te dichten aan de kenmerkende maatregelen van NL 444. Dit leidt tot de conclusie dat het octrooi niet verleend had mogen worden. NL 444 zal om die reden worden vernietigd. 1. SULPHIDE PRODUCTIONS (HK) Limited, te Hong Kong, 2. CERAMTRADE (HK) Limited,te Hong Kong, 3. STANDARD GROUP HOLDING B.V.,te Amsterdam, eiseressen in conventie,verweersters in reconventie, advocaat mr. drs. W.P. den Hertog, tegen 1. JOKER AG, te Kerzers, Zwitserland, 2. REALLY MARBLEOUS AG, te Sion, Zwitserland, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt. 2 De feiten 2.1 Sulphide is houdster van het op 24 september 2002 onder nummer 1017679 verleende Nederlandse octrooi voor een ’Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met ten minste een daarin opgenomen driedimensionale figurine’, hierna: NL 679. De aanvrage dateert van 23 maart 2001. 2.2 De conclusies van NL 679 luiden als volgt. 1. Werkwijze voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met ten minste een daarin opgenomen driedimensionale figurine, voorzien van de volgende stappen: het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is, het in het glas drukken van een verwarmde figurine, het persen van de glashoeveelheid met daarin de figurine tot in hoofdzaak een gewenste vorm. (...) 2.3 Bij NL 679 behoren de volgende hier verkleind weergegeven figuren.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6 5

2.7 T. van Olphen, genoemd als uitvinder van de beide hiervoor genoemde octrooien, voert de directie van zowel Sulphide als Ceramtrade. 2.8 Standard Group is de distributeur voor de knikkers van Sulphide en Ceramtrade voor onder andere Nederland. Standard Group is een onderneming van Matoha beheer B.V., waarvan H. Zandvliet enig aandeelhouder is. Standard Group was 50% aandeelhoudster in Marbleous World B.V. Zij heeft deze aandelen echter in 2001 verkocht aan de Beleggingsen Beheermaatschappij Ju Mal B.V. (hierna: Ju Mal), waarvan R.C. Malherbe enig aandeelhouder is. 2.9 Marbleous brengt knikkers op de Nederlandse markt onder de naam ’Really Marbleous’ (hierna: de Marbleous knikkers). Zij is houdster van diverse octrooien die betrekking hebben op knikkers, welke zij heeft overgenomen van Marbleous World B.V. 2.10 Marbleous neemt haar knikkers af van een Vietnamese producent, Kim Truc Ceramic Scientific Service & Manufacturing Co (hierna: Kim Truc). Joker is een distributeur die met haar adresgegevens op de achterzijde van de verpakking van de Marbleous knikkers vermeld staat.

2.4 Sulphide c.s. brengt onder andere in Nederland glazen knikkers op de markt met driedimensionale figuurtjes onder de naam ’Winners’. 2.5 Ceramtrade is houdster van het op 27 augustus 2002 onder nummer 1017444 verleende Nederlandse octrooi voor een ’Driedimensionaal voorwerp omhuld door glas’, hierna: NL 444. De aanvrage dateert van 26 februari 2001. 2.6 De conclusies van NL 444 luiden als volgt. 1. Een driedimensionaal voorwerp omhuld door glas, met het kenmerk, dat het driedimensionaal voorwerp is samengesteld uit metaalzouten en/of metaaloxiden en de als oxide bepaalde samenstelling van het driedimensionale voorwerp: a) 20 – 60 gew.% SiO2, b) 2.5 – 3 0 gew.% A12O3 en c) 30 – 65 gew.% van een oxide van Mg, Ca, en/of Ba is, waarbij de som van a + b + c . 95 gew.% is en het verschil met 100 gew.% wordt gevormd door metaaloxiden van andere metalen, waarbij de gewichtsprocenten ten opzichte van het totaal van de oxiden bepaald zijn. (...)

3 Het geschil in conventie 3.1 Sulphide c.s. vordert samengevat een inbreukverbod op NL 679 en NL 444 met nevenvorderingen een en ander op verbeurte van dwangsommen, alsmede een schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente en een kostenveroordeling conform art. 1019h Rv. 3.2 Zij stelt daartoe dat de Marbleous knikkers worden gefabriceerd volgens de Vietnamese octrooien van Kim Truc (nrs 5406 en 4385), hetgeen neerkomt op het toepassen van de werkwijze van conclusie 1 van NL 679. Sulphide c.s. wijst voorts op een rapport van TNO, waaruit zou blijken dat de Marbleous knikkers keramische figuurtjes bevatten die voldoen aan de conclusies 1, 4, 5, 6 en 7 van NL 444. 3.3 Marbleous c.s. voert verweer. Zij stelt daartoe dat NL 679 en NL 444 nietig zijn en heeft in dit verband twee adviezen van OCN in geding gebracht. Indien en voor zover de rechtbank zou oordelen dat NL 444 geldig is, stelt Marbleous c.s. dat de vinding door Marbleous World B.V. is ontwikkeld en Marbleous toekomt. 3.4 Sulphide c.s. heeft haar vordering voorwaardelijk vermeerderd, in die zin dat – zo begrijpt de rechtbank – , als de rechtbank Marbleous c.s. ontvankelijk acht in haar reconventionele vordering NL 679 te vernietigen en vervolgens concludeert dat conclusie 1 van dat octrooi niet inventief is, zij een hulpverzoek inroept en stelt dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Marbleous c.s. heeft ook tegen deze voorwaardelijke vermeerdering verweer gevoerd. 3.5 Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.6 Marbleous c.s. vordert samengevat NL 444 en NL 679 te vernietigen, met veroordeling van Sulphide c.s. in de volledige kosten conform art. 1019h Rv. 3.7 Bij (voorwaardelijke) vermeerdering van eis vordert Marbleous c.s. (nogmaals) de vernietiging van NL 679, alsmede veroordeling van Ceramtrade om NL 444 – voor zover geldig – aan Marbleous over te dragen.

•


1 6 6

B I J B L A D


3.8 Sulphide c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling in conventie Standard Group 4.1 De rechtbank stelt voorop dat (ter zitting) niet is betwist dat Standard Group een (impliciete) licentie heeft, op grond waarvan zij gerechtigd is de handelingen te verrichten die op grond van art. 53 ROW 1995 in beginsel zijn voorbehouden aan Marbleous (NL 679) en Ceramtrade (NL 444). Als licentienemer kan Standard Group slechts een vordering tot schadevergoeding instellen (art. 70 lid 5 ROW 1995). Een procesvolmacht voor Standard Group is niet gesteld of gebleken en het niet-ontvankelijkheidsverweer van Marbleous c.s. is in die zin terecht opgeworpen. De rechtbank zal Standard Group daarom in haar vorderingen anders dan voor zover deze zien op die tot (eigen) schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaren. Joker 4.2 Marbleous c.s. meent dat de vorderingen jegens Joker moeten worden afgewezen. Joker was de beoogde distributeur van Marbleous en is volgens Marbleous c.s. slechts betrokken geweest bij twee proefzendingen, waarna de relatie tussen beide partijen is beëindigd. 4.3 De rechtbank stelt vast dat Joker niet alleen betrokken is geweest bij de twee bedoelde proefzendingen, maar tevens op de achterzijde van de verpakking van de Marbleous knikkers vermeld staat als kennelijke distributeur. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Marbleous c.s. in het geheel niet heeft onderbouwd dat en waarom Joker niet langer op enigerlei wijze betrokken is bij de verhandeling van de Marbleous knikkers, ziet de rechtbank aanleiding om een eventuele verbod ook jegens Joker uit te spreken. in conventie en reconventie NL 679 Ceramtrade 4.4 Sulphide is houdster van NL 679. Gesteld noch gebleken is uit hoofde waarvan Ceramtrade gerechtigd zou zijn vorderingen met betrekking tot NL 679 in te stellen. In die vorderingen is Ceramtrade niet ontvankelijk. reconventionele nietigheidsvordering 4.5 Ingevolge artikel 76 lid 1 ROW 1995 is degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 ROW 1995 tot vernietiging van een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi instelt, in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie van eis (in voorkomend geval in reconventie) het resultaat van een door OCN uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden overlegt. Marbleous c.s. heeft bij de eis in reconventie, genomen op de rol van 26 maart 2008, niet een dergelijk advies overgelegd. Dat dit niet eerder is gebeurd vanwege ziekte van de octrooigemachtigde van Marbleous c.s., gelijk Marbleous c.s. stelt, moge zo zijn, maar komt voor haar risico. Het eerst op 16 mei 2008 door OCN uitgebrachte advies is bij akte van 21 mei 2008 in het geding gebracht. Dit is te laat. Het is Marbleous c.s. – zoals uit het navolgende zal blijken – wel

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

toegestaan bij wege van verweer de nietigheid aan de orde te stellen. Marbleous c.s. is gelet op het voorgaande niet ontvankelijk in haar reconventionele nietigheidsvordering. 4.6 Voor zover Marbleous c.s. heeft getracht bij wege van vermeerdering van eis de nietigheidsvordering (alsnog) deel uit te laten maken van de reconventie, slaagt zij daarin niet. Binnen het versneld regime was er na de vermeerdering van eis voor Sulphide c.s. geen gelegenheid meer om schriftelijk op die vermeerdering te reageren. Zij heeft dit voor het eerst mondeling ter zitting kunnen doen. Art. 76 ROW 1995 beoogt dit te voorkomen. Ook in zoverre zal Marbleous c.s. in haar vordering niet ontvankelijk worden verklaard. nietigheidsverweer 4.7 Onder het versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen. Wordt een dergelijk verweer gevoerd, dan biedt het versneld regime de mogelijkheid een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer kan worden gereageerd. Wordt een reconventionele (zij het in dit geval niet ontvankelijke) nietigheidseis ingesteld, dan kan – gelijk in het onderhavige geval is gebeurd – voor antwoord in reconventie worden geconcludeerd. Daarin is door Sulphide c.s. gereageerd op de nietigheidsargumentatie van Marbleous c.s. De rechtbank komt gelet hierop toe aan het verweer dat conclusie 1 nietig is en zal in dat kader ook het advies van OCN betrekken. conclusie 1 nieuw? 4.8 Marbleous c.s. stelt in de eerste plaats dat conclusie 1 van NL 679 niet nieuw is, omdat alle kenmerken van deze conclusie zijn terug te vinden in de PCT-aanvrage van Marbleous met het nummer WO 99/33754 (hierna: WO 754). Deze aanvrage van 29 december 1998 heeft betrekking op een ’Method for manufacturing successive spherical glans articles with figurines accommodated therein, and articles obtained with the method’. De aanvrage is gepubliceerd op 8 juli 1999 en roept de prioriteit in van NL 1007932 (30 december 1997). 4.9 De hier van belang zijnde conclusies 1 en 17 van WO 754 luiden als volgt. 2 1. Method of manufacturing successive spherical glass articles, in each of which is accommodated a threedimensional object or figurine, which method comprises the following steps, to be performed in a suitable sequence, of: (a) providing a container with a mass of molten glass, which container comprises a discharge opening through which liquid glass can be delivered; (b) providing thermally resistant figurines; (c) wholly enclosing successively at least one figurine by molten glass by feeding molten glass thereto from at least two sides; (d) portioning the molten glass before or after step (c) such that molten glass masses are formed, in each of which a figurine is embedded; and

2 WO 754 heeft 24 conclusies. De conclusies 2 tot en met 16 zijn afhankelijk van conclusie 1 en de conclusies 18 tot en met 23 zijn afhankelijk van conclusie 17. Conclusie 24 betreft het product dat middels de geoctrooieerde werkwijzen wordt verkregen.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


(e) modelling these masses to a spherical form by substantially omnidirectional rolling for a time with simultaneous cooling so that the glass solidifies. (...) 4.10 In de bij WO 754 behorende en hierna verkleind weergegeven figuren 6 en 3 zijn uitvoeringsvarianten van de twee werkwijzen gegeven.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6 7

4.11 OCN heeft in navolging van Marbleous c.s. aan conclusie 1 van NL 679 een ruime uitleg gegeven, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de term ’voorzien van’ in conclusie 1 overeenstemt met ’omvatten’, hetgeen volgens OCN inhoudt dat additionele stappen, zoals het toevoegen van een tweede hoeveelheid glas na het in het glas drukken van de figurine, niet zijn uitgesloten. Anders dan Marbleous c.s. en OCN, is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman bij lezing van NL 679 zal begrijpen dat dit octrooischrift – anders dan WO 754 – ziet op een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een enkele glasmassa. Noch in de tekeningen, noch in de beschrijving is enige aanwijzing te vinden voor de door Marbleous c.s. en OCN voorgestane uitleg, terwijl de tekst van conclusie 1 duidt op het gebruik van een enkele glasmassa. De in conclusie 1 omschreven werkwijze ziet immers op het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas, en het persen van de glashoeveelheid tot een gewenste vorm. Dit laat geen ruimte voor een uitleg waarbij de laatste persstap samenvalt met het toevoegen van een tweede glashoeveelheid. De afzonderlijke stappen als omschreven in conclusie 1 zijn, bezien in het licht van de beschrijving en de tekeningen, opeenvolgende stappen. Conclusie 1 laat in het licht van de beschrijving geen uitleg toe waarbij één of meerdere stappen samenvallen. Dat ook de persstap een afzonderlijke stap is en niet gelijktijdig met het in het glas drukken van de figurine plaatsvindt, gelijk Marbleous c.s. betoogt, blijkt ook uit het gebruik in de beschrijving van woorden als ’daarna’ (p. 2, r, 8) en ’vervolgens’ (p. 2, r. 22). 4.12 Uit het voorgaande volgt dat conclusie 1 van NL 679 nieuw is in het licht van WO 754. Dat is reeds het geval omdat WO 754 ziet op werkwijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van twee glasmassa’s, waar conclusie 1 van NL 679 ziet op het gebruik van één glasmassa. conclusie 1 inventief? 4.13 Met partijen en OCN zal de rechtbank uitgaan van WO 754 als zijnde de meest nabije stand van de techniek.3 WO 754 ligt op hetzelfde vakgebied en beoogt net als NL 679 een werkwijze voor het in grote aantallen vervaardigen van glazen voorwerpen met daarin driedimensionale objecten. Uit WO 754 is het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas bekend en wordt het voorverwarmen van de figurine4 geopenbaard. WO 754 openbaart niet het gebruik van een enkele glasmassa en evenmin, zoals ook OCN concludeerde, het in het glas drukken van het (verwarmde) driedimensionale voorwerp, in plaats van het erin plaatsen van de figurine. Voor zover Marbleous c.s. onder verwijzing naar de hieronder verkleind weergegeven figuur 8 van WO 754 (een ’piek and place unit’) stelt dat de vakman met die figuur kennis neemt van een uitvoeringsvariant waarin de figurine in de glasmassa wordt gedrukt, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Met OCN vermag de rechtbank niet in te zien dat en waarom hierin het drukken in de glasmassa in de zin van NL 679 wordt geopenbaard. WO 754 openbaart wel het plaatsen op of in de glasmassa, maar niet duidelijk

3 In NL 679 wordt gewezen op EP 0873280, EP 0951399 en EP 0963354 als voorbeelden van technieken voor knikkermassaproductie, maar deze octrooischriften zijn door partijen niet overgelegd, zodat de rechtbank zich daarover geen oordeel kan vormen. 4 Zie p. 12, r. 17-21 van WO 754.

•


1 6 8

B I J B L A D


wordt – ook niet in deze tekening – of het plaatsen ook onder het uitoefenen van druk geschiedt.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

4.16 De rechtbank laat in het midden of en in hoeverre de vakman uit het door Marbleous c.s. genoemde handboek bekend zal zijn met de stappen 1 (week glas in vormholte brengen) en 3 (persen van glas en figurine in gewenste vorm) uit conclusie 1 van NL 679. De rechtbank is namelijk, anders dan Marbleous, van oordeel dat stap 2 uit deze conclusie, het in het glas drukken van de figurine, conclusie 1 van NL 679 inventief maakt. Gelet op de hoge temperaturen die benodigd zijn om het glas week te maken (het inbrengen van de figurine gebeurt in NL 679 bij temperaturen van circa 900-1000 °C), alsmede gelet op het feit dat Marbleous c.s. geen voorbeelden heeft genoemd waarin de figurine volledig in het glas wordt gedrukt, vermag de rechtbank zonder nadere toelichting – die ontbreekt niet in te zien waarom de gemiddelde vakman zou overwegen het driedimensionale voorwerp simpelweg in het glas te drukken. Ook in het oudste, uit de 19e eeuw afkomstige, voorbeeld van een driedimensionaal voorwerp omhuld door glas (p. 120 van genoemd handboek) is niet gekozen voor de volgens Marbleous ’meest elementaire en voor de hand liggende vorm van inbrengen’ van het voorwerp. In de aan het handboek ontleende onderstaande tekening is te zien hoe het voorwerp wordt ingebracht tussen twee lagen glas die zich aan weerszijden van een holle metalen buis bevinden. Vervolgens worden de uiteinden van de twee lagen glas aaneengesmeed, waarna men de glasmassa als het ware om het voorwerp ineen laat storten door de lucht eruit te zuigen.

op te lossen probleem 4.14 NL 679 beoogt een nieuwe werkwijze te verschaffen voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met een daarin opgenomen driedimensionale figurine. Het probleem dat NL 679 met de nieuwe werkwijze beoogt op te lossen, is hoe in grote aantallen voorwerpen van glas met daarin driedimensionale figurines van hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd, waarbij de figurines (beter) in het midden van het glas zijn gepositioneerd.5 algemene kennis van de vakman 4.15 Marbleous c.s. stelt dat conclusie 1 van NL 679 niet inventief is gelet op de algemene vakkennis van de vakman. In feite baseert zij zich op een handboek uit 18496 en wijst daarbij op twee voorbeelden uit dit handboek. Aan de hand van die voorbeelden betoogt Marbleous c.s. dat de vakman, bekend met de oude technieken van het glas blazen en het glas persen, tevens bekend is met het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is, alsmede met het persen van de glashoeveelheid met daarin de figurine tot in hoofdzaak een gewenste vorm. Het drukken van de figurine in het glas kan NL 679 volgens Marbleous c.s. geen uitvindingshoogte verlenen, nu dit de meest elementaire en voor de hand liggende vorm van het inbrengen van een object in een plastische massa is. 5 Zie p. 1, r. 22-26. Daarnaast zou – gelijk OCN ook doet – het voorkomen van luchtinsluitsels genoemd kunnen worden, maar dit probleem wordt opgelost door de figurine te verwarmen tot een temperatuur die hoger ligt dan die van het glas. Dit kenmerk komt pas in conclusie 2 naar voren, zodat het probleem van de luchtinsluitsels in casu niet van belang is. Alleen de inbreuk op conclusie 1 en het daartegen gerichte verweer liggen immers ter beoordeling voor. 6 Apsley Pelatt: Curiosities of glass making: with details of the processen and productions of antient and modern ornamental glass manufacture, London 1849.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat stelling van Marbleous c.s. dat het indrukken van de driedimensionale ligurine in het glas voor de hand ligt, is gebaseerd op ’hindsight’. WO 754 + US 556 4.17 Marbleous c.s. betoogt voorts dat conclusie 1 van NL 679 inventiviteit ontbeert in het licht van WO 754 in combinatie met het Amerikaanse octrooischrift 2,347,556 (hierna: US 556). US 556 ziet op een ’Building block and method of making it’. Dit octrooi ziet op het maken van bouwblokken met een metalen versterkingsstructuur. Hierbij wordt een in een ’plastic state’ gebrachte hoeveelheid gesmolten glas in een mal gebracht. De metalen versterkingsstructuur wordt op het glas geplaatst (fig 1), waarna het

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


geheel wordt geperst door een pers met aan de onderzijde uitstekende delen om de metalen versterkingsstructuur in het glas te drukken (fig 2). Vervolgens wordt een volgende persslag uitgevoerd met een pers met kortere uitstekende delen, welke afgerond kunnen zijn (fig 3).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6 9

4.18 Met de octrooigemachtigde van Sulphide c.s. is de rechtbank van oordeel dat de vakman die, uitgaande van WO 754, tot een nieuwe werkwijze wil komen waarbij glazen voorwerpen van een hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd en waarbij de figurines in het midden van het glas zijn gepositioneerd, niet zou teruggrijpen op US 556. Dit uit 1939 daterende octrooi ziet immers op het maken van bouwblokken, waaraan hele andere eisen worden gesteld dan aan decoratieve glazen driedimensionale voorwerpen als de onderhavige. Daar komt bij dat, als de vakman US 556 al wel zou raadplegen, hij van de uitvinding van NL 679 zou worden weggeleid. De wijze van inbrengen van het driedimensionale voorwerp (de metalen versterkingsstructuur) vereist in US 556 immers een tweede persslag ten einde het driedimensionale voorwerp geheel af te sluiten: After the plastic material has been molded into the form off a cup-shaped block section 40, it will be noted that a horizontal wail 42 (Figs. 2 and 4) will have been formed in which inner projections 45 extend above the plane of the embedded reinforcing structure 30 which is exposed at the bottom of indentations 46 formed by the plunger projections. While the body of material is still plastic, the plunger 32 is withdrawn and the mold is moved to a position beneath a second plunger 48 (...). Shorter projections or corrugations 49, which may be rounded, are formed on the face of the plunger 32 and engage the plastic projections 45. Pressure applied by the plunger 48 closes and seals the indentations 46 (Figs. 5 and 6) and form lighter projections or ribs 50. (p. 1, k. 2, r. 23-39: curs. rb.) Gelet op het voorgaande is conclusie 1 inventief te achten in het licht van WO 754 in combinatie met US 556. WO 754 + US 405 4.19 US 4,260,405 (hierna: US 405) openbaart een ’Press forming glass articles having encapsulated material’. US 405 ziet op een werkwijze waarin een gesmolten glashoeveelheid in een mal wordt gebracht, waarna een met glas te omhullen figurine in een eerste persstap in het glas wordt gedrukt. Na het toevoegen van een tweede glashoeveelheid, wordt het voorwerp in de gewenste voren gedrukt (k. 2, r. 53-64). Net als WO 754 openbaart US 405 derhalve een werkwijze waarin gebruik wordt gemaakt van twee glashoeveelheden, terwijl NL 679 ziet op het gebruik van een enkele hoeveelheid glas. De combinatie van beide octrooischriften kan alleen al om die reden niet leiden tot de slotsom dat conclusie 1 van NL 679 inventiviteit ontbeert. Ook US 405 leidt weg van de uitvinding. WO 754 + EP 849 4.20 EP 0668849 (hierna: EP 849) ziet op een ’Procédé de fabrication poer objet porteur de message’. In conclusie 1 van dit octrooi wordt omschreven hoe een boodschap kan worden aangebracht op een drager waar omheen een transparant lichaam wordt gevormd. De door Marbleous aangehaalde conclusies 8 en 9 omschrijven werkwijzen voor het vormen van het transparante lichaam om de drager. De conclusies 8 en 9 luiden in de authentieke Franse tekst als volgt. 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l’introduction du support (4) dans le matériau en état de fusion est effectuée manuellement en prenant le support, qui a été chauffe manuellement a environ 500 °C- 600 °C, en bout de pontil chaud, en le trempant dans

•


1 7 0

B I J B L A D


la paraison d’ou l’on eitrait une quantité de verre suffisante pour former une bille autour du support en formant la bille par formage mécanique. 9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que 1’ introduction du support dans le matériau en état de fusion est effectuée par les étapes suivantes : – installation d’un élément de guide en céramique (8) a l’intérieur d’un bassin (6) a verre en état de fusion au-dessus et près de son orifice d’écoulement (10) dun filet (14) de verre sonant du bassin (6) s’écoule sur le paroi extérieure dudit élément de guide (8), – introduction des supports (14) l’intérieur dudit élément de guide (8) de façon a permettre la sortie des supports (14) par l’ouverture inférieure (11) du guide (8) en se couvrant de verre en fusion (9) s’écoulant vers Ie bas sur la paroi extérieure de l’élément de guide (8). 4.21 EP 849 geeft echter geen enkele aanwijzing in de richting van de in conclusie 1 van NL 679 geopenbaarde uitvinding, waarbij een enkele glashoeveelheid in een mal wordt gebracht en waarin vervolgens een driedimensionaal voorwerp wordt gedrukt. EP 849 lijkt veeleer te duiden op een werkwijze als in figuren 3 en 5 van WO 754 afgebeeld.7 Dit wijkt af van de werkwijze in NL 679, nu dit een continue glasstroom betreft waaraan successievelijk figurines worden toegevoerd. Pas na toevoer van de figurines aan de glasstroom wordt de glasstroom door twee roterende malhelften gevoerd ten behoeve van het knippen van ruwe knikkers. Van precieze plaatsing van de figurines in het midden als in NL 679 is geenszins sprake. Ook in het licht van de combinatie WO 754 en EP 849 is conclusie 1 van NL 679 dan ook inventief te achten. WO 754 + gids van R. Block 4.22 Marbleous c.s. stelt tot slot dat conclusie 1 van NL 679 niet inventief is te achten in het licht van de combinatie WO 754 en de in 1996 verschenen gids voor knikkerverzamelaars ’Marbles, identification and price guide’, van Robert Block. Deze gids zou, in aanvulling op WO 754 openbaren dat bij het vervaardigen van glazen knikkers met een keramische figuur, de figuur vóór het inbrengen in het glas moest worden voorverwarmd tot de temperatuur van het glas. Dit zal de vakman echter niet leiden tot conclusie 1 van NL 679, waarin (anders dan in WO 754, waarin twee glasmassa’s voorkomen) wordt gewerkt met een enkele glasmassa. Ook dit inventiviteitsverweer faalt derhalve. nawerkbaar? 4.23 Marbleous c.s. stelt dat NL 679 niet nawerkbaar is. Het bij industriële vervaardiging gebruikte natronkalkglas is bij een temperatuur van meer dan 1200 °C volgens Marbleous c.s. dun en vloeibaar en zal niet in de in figuur 2 van NL 679 getoonde halve mal blijven rusten, maar deels over de rand vloeien. Bij lagere temperaturen, zoals de in NL 679 genoemde temperaturen van 900-1000 °C is het natronkalkglas volgens Marbleous c.s. weer zo taai dat zelfs al zou daarin nog een figurine kunnen worden gedrukt, de overmaat van de (inmiddels nog verder afgekoelde glasmassa) bij het vervolgens in de gewenste vorm persen, niet naar het relatief kleine ontwijkgat zal uitwijken, zoals getoond in figuur 3 van NL 679. (...) 7 Marbleous c.s. betwist ook niet dat – gelijk Sulphide c.s. stelt – EP 849 eenzelfde werkwijze omschrijft als in WO 754 is geopenbaard.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

4.24 Hetgeen Marbleous c.s. stelt is onvoldoende voor de conclusie dat het glas in figuur 2 van NL 679 noodzakelijkerwijs zal weglopen en conclusie 1 van NL 679 zodoende niet nawerkbaar is. De figuren zijn schematisch bedoeld. De door Marbleous genoemde temperaturen zijn weliswaar in de beschrijving terug te vinden (op p. 3, r. 27, respectievelijk p. 5, r, 15), maar in beide gevallen gaat het hier slechts om voorbeelden. Volgens conclusie 1 zal de vakman een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is, in de vormholte brengen. Wat de vakman zal doen, gelijk in de beschrijving op p. 3, r. 25-26 wordt omschreven, is een glasdruppel knippen van een voorraad glas die heet gemaakt is en zodanige temperatuur bezit dat deze week en taai is, maar ook roodgloeiend. Er is een grote range van temperaturen waarbinnen glas aldus kan worden bewerkt. Welke temperaturen daarvoor geschikt zijn, zal afhangen van het gebruikte glas. Marbleous c.s. gaat uit van het gebruik van natronkalkglas, maar NL 679 is daartoe niet beperkt. Het verweer van Marbleous c.s., inhoudende dat conclusie 1 van NL 679 niet nawerkbaar is, gaat derhalve evenmin op. 4.25 De conclusie uit het voorgaande is dat conclusie 1 van NL 679 geldig is. inbreuk NL 679 4.26 Blijkens hetgeen Marbleous op de verpakking vermeldt, worden de Marbleous knikkers volgens de Vietnamese octrooien VN 5405; VN 5406 en VN 4385 geproduceerd. Alledrie VN-octrooien kennen een aanvraagdatum van na die van NL 679. In de conclusie van antwoord heeft Marbleous c.s. het standpunt ingenomen dat van inbreuk geen sprake kan zijn, omdat de VN-octrooien niet een temperatuur van de figurine voorschrijven, hoger dan die van het glas. Ter zitting heeft zij er voorts op gewezen dat het octrooi VN 4385 een andere stappenvolgorde dan NL 679 kent, namelijk één waarbij eerst de knikker wordt geperst, waarna de figurine wordt ingebracht. Conclusie 1 van VN 4385 luidt in de overgelegde en niet bestreden Engelse vertaling als volgt: 1. Manufacture process of marble with ceramic figurine inside consists of following steps: g) Making up forsterit ceramic; h) Forming ceramic figurine by method of casting, primary heated at the temperature of 850 °C, decorated and baked at the temperature of 1200 °C; i) Forming marble at the temperature of 1200 °C j) Heating ceramic figurine and inserting it into the marble; k) Polishing and rounding; l) Keeping and cooling, where the marble is put in temperature regulating oven at the temperature of 520 ± 10 °C in 5 minuten then moved to keeping box with isolating glass wool so that the marble is made cooler and cooler to the temperature in the room, cooling time of the marble kept in keeping box is about 8 hours. 4.27 Of in de VN-octrooien de temperatuur van de figurine hoger is dan die van het glas, is voor de gestelde inbreuk op conclusie 1 niet relevant. Dit kenmerk wordt eerst in conclusie 2 van NL 679 geclaimd. Voor zover Marbleous c.s. op de in VN 4385 voorgeschreven volgorde wijst, overweegt de rechtbank dat in conclusie 1 mogelijk een aanwijzing is te vinden voor een andere dan de in NL 679 geclaimde volgorde. Het enige voorbeeld dat VN 4385 geeft van een werkwijze voor een knikker met daarin een keramische figurine

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


is evenwel een werkwijze volgens NL 679. Op p. 7 van VN 4385 wordt dit voorbeeld beschreven. In de overgelegde en niet bestreden Engelse vertaling luidt deze beschrijving als volgt. Glass is burned in glass melting furnace at the temperature of about 1500 ± 10 °C, through dropping cutter, glass drop falls down first location is hemisphere mould of the machine. At second location, above collected ceramic figurine is heated in the furnace to the temperature at 1000 ± 100 °C, this ceramic figurine is sucked tightly into compressing stamp of the clip by vacuum suction at vacuurn degree of 3 about 10-1 to 10-2 atm (104 to 10 ’ Pa), or by mechanic clip and put in due given location in glass drop by cycle close – open automatic compressed air system, at this time temperature of glass is about 1200 °C. At the third location, upper half of glass drop having a hole created by the ceramic figurine going into the center of the drop at the second location is closed and the air in the hole is escaped due to hemisphere form of the upper mould and vacuum pipe located in the ceramic figurine duct. Upper mould moves up – down by compressed air. In case speed of the machine is low, the glass is face reheated at this location. 4.28 De rechtbank leidt hier in grote lijnen uit af dat een glasdruppel in de onderste helft van een mal (in de vorm van een halve bol) valt. Vervolgens wordt een verwarmde figurine in de druppel geplaatst. Het gat dat boven de figurine is ontstaan wordt vervolgens gesloten doordat aan de bovenzijde de bovenste helft van de mal (eveneens een halve bol) naar beneden beweegt (een persslag), waarbij – zo begrijpt de rechtbank – de lucht in het gat boven de figurine kan ontsnappen door een holle buis. Dit voorbeeld lijkt strijdig met conclusie 1 van VN 4385. Mogelijk moet stap i) ’Forming marble’ in het licht van de beschrijving worden gelezen als het plaatsen van een druppel welke groot genoeg is om een knikker te vormen. Dit kan echter in het midden blijven omdat, ook indien conclusie 1 niet aldus moet worden gelezen, in VN 4385 (in het enige uitvoeringsvoorbeeld) een werkwijze wordt geopenbaard die inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679. 4.29 De conclusie van het voorgaande is dat het in VN 4385 geopenbaarde uitvoeringsvoorbeeld (en mogelijk ook conclusie 1) inbreukmakend is te achten. Niet betwist is dat ditzelfde geldt voor VN 5406, terwijl van VN 5405 niet wordt gesteld dat dit octrooi inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679. 4.30 Het verweer van Marbleous c.s. komt vervolgens op het volgende neer. Omdat in ieder geval VN 5405 niet als inbreukmakend is te zien en niet duidelijk is volgens welke werkwijze Kim Truc produceert (Kim Truc wil dit niet zeggen), is onvoldoende komen vast te staan dat sprake is van inbreukmakend handelen door Marbleous c.s. Het is vervolgens aan Sulphide c.s. om aan te tonen volgens welke werkwijze Kim Truc produceert. Sulphide c.s. heeft dat niet gedaan. 4.31 De rechtbank kan Marbleous c.s. hierin niet volgen. Marbleous c.s. geeft zelf op de verpakking aan dat de knikkers via de drie genoemde VN-octrooien worden geproduceerd. De rechtbank gaat er van uit dat dit ook het geval is. Omdat het ervoor moet worden gehouden dat in ieder geval de werkwijze volgens VN 5406, maar ook die volgens het uitvoeringsvoorbeeld van VN 4385 inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679, is het vervolgens aan Marbleous c.s. om aan te tonen dat de knikkers, ondanks hetgeen zij op haar verpakking vermeldt, niet middels een inbreukmakende werkwijze zijn vervaardigd. Zij heeft zich ertoe beperkt te

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7 1

stellen dat Kim Truc niet wil zeggen hoe zij de knikkers produceert en dat de productiewijze van Kim Truc inmiddels wellicht is gewijzigd. Zij heeft daarmee onvoldoende gemotiveerd betwist dat de Marbleous knikkers inbreuk maken op conclusie 1 van NL 679. 4.32 De conclusie van het voorgaande is dat de op conclusie 1 van NL 679 gebaseerde vorderingen in conventie als nader in het dictum verwoord jegens Sulphide (en wat de schadevergoeding betreft ook jegens Standard Group) kunnen worden toegewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een hoofdelijke veroordeling van Marbleous en Joker tot betaling van schadevergoeding. Daarvoor is onvoldoende gesteld. De vorderingen in reconventie zullen, voor zover deze zien op NL 679, worden afgewezen. NL 444 Sulphide 4.33 Ceramtrade is houdster van NL 444. Gesteld noch gebleken is uit hoofde waarvan Sulphide gerechtigd is vorderingen met betrekking tot dit octrooi in te stellen. In die vorderingen is Sulphide niet ontvankelijk. NL 444 nieuw? 4.34 NL 444 heeft betrekking op driedimensionale voorwerpen omhuld door glas, alsmede op driedimensionale voorwerpen met een bepaalde samenstelling. Het vervaardigen van glazen voorwerpen waarin een driedimensionaal voorwerp is verwerkt, is bekend uit WO 754.8 In deze octrooiaanvrage worden bovendien driedimensionale voorwerpen met verschillende samenstellingen geopenbaard. WO 754 kent vier uitvoeringsvoorbeelden. Uitvoeringsvoorbeeld A bestaat uit: ca. 65 gew.% Si02, ca. 19 gew.% Al203, ca. 1,9 gew.% Na2O, ca. 4,2 gew.% MgO, ca. 6,4 gew.% CaO. Uitvoeringsvoorbeeld B bestaat uit ten minste bij benadering: 61,0 gew.% SiO2 21,0 gew.% Al203, 1,0 gew.% Fe203, 1,2 gew.% CaO, 0,5 gew.% MgO, 0,2 gew.% Na2O, 2,0 gew.% K20. Uitvoeringsvoorbeeld C bestaat uit ten minste bij benadering: 62.0 gew.% Si02, 2,0 gew.% Al203, 0,1 gew.% Fe203, 0,5 gew.% CaO, 32,0 gew.% MgO, 0,7 gew.% Na20, 1,0 gew.% K20. Uitvoeringsvoorbeeld D bestaat uit een keramische massa, zoals kaolin (Chinese klei), pijpaarde en dergelijke. 4.35 Met OCN stelt de rechtbank vast dat geen van deze uitvoeringsvoorbeelden voldoet aan de samenstelling volgens de conclusies 1 en 7 van NL 444. De genoemde 8

Zie rechtsoverwegingen 4.8 tot en met 4.10

•


1 7 2

B I J B L A D


uitvoeringsvoorbeelden zijn daarom niet schadelijk voor de nieuwheid van de conclusies 1 en 7 van NL 444. Het is voorts onjuist om, gelijk Marbleous c.s. doet, de in de diverse uitvoeringsvoorbeelden van WO 754 genoemde minimale en maximale waarden van de diverse metaaloxiden te nemen en met die waarden ranges te vormen. WO 754 openbaart geen ranges. 4.36 Omdat conclusie 1 en 7 van NL 444 nieuw zijn te achten, geldt hetzelfde voor de afhankelijke conclusies 2 tot en met 6 (afhankelijk van conclusie 1) en de afhankelijke conclusies 8 en 9 (afhankelijk van conclusie 7). NL 444 inventief? 4.37 Met partijen en OCN knoopt de rechtbank aan bij WO 754 als meest nabije stand van de techniek. Uit WO 754 is een figurine bekend, omhuld door glas, waarbij de figurine is samengesteld uit metaaloxiden en de samenstelling van de figurine bepaalde gewichtshoeveelheden siliciumoxide, aluminiumoxide, magnesiumoxide en calciumoxide bevat. Het verschil in de samenstelling van de figurines volgens conclusie 1 van NL 444 en de samenstelling van de uitvoeringsvarianten van WO 754, is gelegen in een lager gehalte siliciumoxide en een hoger gehalte aan aluminiumoxide, dan wel een hoger gecombineerd gehalte aan magnesium-, calcium-, en/of bariumoxiden. 4.38 Het betoog van Marbleous c.s. komt er in de kern op neer dat het in NL 444 gestelde probleem van het hoge percentage uitval volgens de methoden van WO 754 zich in de stand van de techniek niet voordoet en dat Suiphide c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat voor het gestelde probleem met de in NL 444 geopenbaarde kenmerken een oplossing is gegeven. Dat betoog slaagt. Anders dan ten overstaan van OCN heeft Marbleous c.s. in de onderhavige procedure wel betwist dat de resultaten uit de beschrijvingsinleiding van NL 444 (pp. 10 en 11) een uitvalpercentage van meer dan 96% zou hebben. 4.39 Volgens NL 444 zou het zeer moeilijk gebleken zijn om glazen voorwerpen, als in WO 754 geopenbaard, te maken. Zonder het treffen van bijzondere maatregelen zou het nauwelijks of niet mogelijk gebleken zijn om met deze samenstellingen van de driedimensionale voorwerpen bolvormige glazen objecten te maken. Tijdens de fabricage van deze glasomhulde voorwerpen zou een zeer groot gedeelte uit elkaar barsten. Het uitvalpercentage van dergelijke producten zou zelfs kunnen oplopen tot tegen de 100%. Dit probleem zou zich zowel voordoen bij de mechanische productie, zoals bijvoorbeeld beschreven in WO 754, als bij een handmatige productie. Het is daarom (nog altijd volgens de beschrijving van NL 444) het doel van NL 444 een oplossing te bieden voor dit probleem. Gevonden zou zijn dat bij het gebruik van de specifieke samenstellingen van de driedimensionale voorwerpen als in de conclusies 1 en 2 omschreven met glas gevulde voorwerpen gemaakt kunnen worden met zeer lage uitvalpercentages. Het driedimensionale voorwerp zou bovendien in principe met elk soort glas omhuld kunnen worden. De metaaloxiden en/of zouten waaruit de driedimensionale voorwerpen bestaan, worden in de gewenste hoeveelheden met elkaar gemengd, versmolten en tot de gewenste vorm gegoten. 4.40 Vervolgens wordt in NL 444 een niet steekhoudend geoordeelde onderbouwing gegeven van de geclaimde voordelen. In de beschrijving is onder ’voorbeeld 1’ in de eerste

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

plaats een aantal matrices met samenstellingen opgenomen voor driedimensionale voorwerpen die volgens de uitvinding zijn gemaakt. Onder ’voorbeeld 2’ wordt vervolgens omschreven dat een driedimensionaal voorwerp volgens de in de matrices opgenomen samenstellingen op de wijze als beschreven in WO 754 in een glazen knikker is gebracht. De samenstelling van het glas is daarbij gegeven.9 Als vergelijkingsvoorbeeld zijn in hetzelfde glas overeenkomstige driedimensionale voorwerpen gebracht met vier van de in WO 754 beschreven samenstellingen. Het uitvalpercentage zou zijn bepaald aan de hand van het aantal gebarsten knikkers. Dit zou voor de volgens WO 754 gefabriceerde knikkers meer dan 96% bedragen en voor de uitvinding van NL 444 minder dan 4%. 4.41 Daarmee is niet duidelijk welke werkwijze de octrooihouder bij de door haar aldus in NL 444 beschreven experimenten heeft gebruikt. Dat is ook het geval indien ervan moet worden uitgegaan dat de mechanisch gefabriceerde knikkers allemaal volgens WO 754 zijn gefabriceerd. WO 754 kent immers verschillende uitvoeringsvarianten. 4.42 Bovendien is niet duidelijk onder welke omstandigheden de experimenten hebben plaatsgevonden. Tussen partijen is niet in geding dat bij het barsten van glazen knikkers met figurines de wijze van koeling van de hete knikkers en de thermische uitzettingscoëfficiënt van het glas en de figurines van belang zijnde factoren zijn. Uit de in NL 444 beschreven voorbeelden wordt niet duidelijk hoe er is gekoeld en evenmin of dit bij de volgens WO 754 en de volgens NL 444 gefabriceerde knikkers op dezelfde wijze is gebeurd. Ook wordt in het geheel niet ingegaan op de uitzettingscoëfficiënt van de verschillende gebruikte samenstellingen van de figurines en die van het gebruikte glas. Daar komt bij dat in de voorbeelden (kennelijk) slechts een enkele glassoort is gebruikt. Hiermee wordt niet onderbouwd dat en waarom het geclaimde voordeel bij iedere soort glas (en dus ongeacht de uitzettingscoëfficiënt) wordt bereikt. Conclusie 4 van NL 444 ziet specifiek op natronkalkglas, maar gesteld noch gebleken is dat het door octrooihouder in de experimenten gebruikte glas natronkalkglas is. 4.43 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet overtuigend is aangetoond dat het gestelde probleem zich in de stand van de techniek voordoet en evenmin dat het in NL 444 geclaimde voordeel is toe te dichten aan de kenmerkende maatregelen van NL 444. Dit leidt tot de conclusie dat het octrooi niet verleend had mogen worden. NL 444 zal om die reden worden vernietigd. Dit betekent dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen en die in reconventie worden toegewezen. Aan de in reconventie (subsidiair) gevorderde opeising wordt gelet hierop niet toegekomen. Kosten in conventie en reconventie 4.44 Omdat partijen zowel in conventie als in reconventie over en weer in het gelijk worden gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren, in die zin dat beide partijen zowel in conventie als in reconventie hun eigen kosten hebben te dragen.

9

Zie p. 9, onder voorbeeld 2.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


5 De beslissing De rechtbank in conventie 1 verbiedt Marbleous en Joker inbreuk te maken op NL 1017679; 2 veroordeelt Marbleous en Joker binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de afnemers van de door hen geleverde inbreukmakende knikkers schriftelijk te verzoeken de geleverde en in voorraad zijnde knikkers tegen vergoeding van de gemaakte kosten te retourneren; 3 veroordeelt Marbleous en Joker ieder afzonderlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de in Nederland in voorraad zijnde op NL 1017679 inbreuk makende knikkers op hun kosten te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door Sulphide aan te wijzen persoon en bepaalt dat de knikkers die naar aanleiding van het verzoek als bedoeld onder 2 na ommekomst van de in dit bevel genoemde termijn in het bezit van Marbleous en/of Joker komen, telkens onverwijld en op kosten van Marbleous en/of Joker bij Standard Group moeten worden afgeleverd, ter vrije beschikking van Sulphide; 4 veroordeelt Marbleous en Joker binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan Sulphide een door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde volledige en juiste opgave aan de advocaat van Sulphide te sturen, houdende de namen en adressen van al hun afnemers van de inbreukmakende producten in Nederland, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door hen in Nederland verhandelde en/of in voorraad zijnde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen; 5 bepaalt dat, indien Marbleous of Joker met de naleving van het onder 1 tot en met 4 bepaalde in gebreke blijft, zij aan Sulphide een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat de betreffende overtreding zal voortduren; 6 veroordeelt Marbleous aan Sulphide en Standard Group alle schade te vergoeden die door hen ten gevolge van de door Marbleous gepleegde inbreuk op NL 1017679 is geleden, dan wel – naar keuze van Sulphide en Standard Group – de door Marbleous ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van dagvaarden tot de dag van algehele voldoening; 7 veroordeelt Joker aan Sulphide en Standard Group alle schade te vergoeden die door hen ten gevolge van de door Joker gepleegde inbreuk op NL 1017679 is geleden, dan wel – naar keuze van Sulphide en Standard Group – de door Joker ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van dagvaarden tot de dag van algehele voldoening; 8 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 9 verklaart Ceramtrade niet ontvankelijk in haar vorderingen gebaseerd op NL 1017679; 10 verklaart Sulphide niet ontvankelijk in haar vorderingen gebaseerd op NL 1017444;

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7 3

11 verklaart Standard Group niet ontvankelijk in al haar vorderingen anders dan voor zover deze zien op die tot (eigen) schadevergoeding; 12 wijst af het meer of anders gevorderde; 13 bepaalt dat partijen aan beide zijden hun eigen kosten dragen; in reconventie 14 verklaart Marbelous c.s. niet ontvankelijk in haar vordering tot vernietiging van NL 1017679; 15 vernietigt NL 1017444; 16 wijst af het meer of anders gevorderde; 17 bepaalt dat partijen aan beide zijden hun eigen kosten dragen. Enz.

Nr. 40 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 17 juni 2008 (boomrooier) Mr. P.G.J. de Heij Artt. 4 en 6 j˚ art. 75, lid 1 Row 1995 Alle maatregelen van conclusie 1 zijn in de Waratah harvester terug te vinden. De stelling van Raaijmakers het octrooi ziet op inrichtingen die bestemd zijn voor het rooien van bomen in delen terwijl de Waratahinrichting is bedoeld voor het in één keer rooien van een boom en niet geschikt voor het rooien van een boom in delen en daarom niet relevant voor beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van het octrooi wordt niet gedeeld. Uit de conclusies en de toelichtende beschrijving van het octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom. Conclusie 1 vermeldt slechts dat het grijpgereedschap een deel van de boom – dat zou ook de stam kunnen zijn – aangrijpt en afzaagt. Daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom. Dit lijkt eenvoudig te kunnen worden bereikt door de boom niet onderaan maar bijvoorbeeld in het midden aan te grijpen. Omdat de Waratah-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieuw aan te merken. Franciscus Adrianus Raaijmakers te Mill, eiser in de hoofdzaak, verweerder in het incident tot vrijwaring, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman tegen 1 Cornelis Weijtmans h.o.d.n. Boomrooierij Weijtmans te Udenhout, gedaagde in de hoofdzaak, eiser in het incident tot vrijwaring, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen, 2 Wellink Landbouwmechanisatie BV te Groenloo, gedaagde in de hoofdzaak, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J. van Rhijn, en in de zaak met nummer / rolnummer 311416 / KG ZA 08/925:

•


1 7 4

B I J B L A D


Cornelis Weijtmans h.o.d.n. Boomrooierij Weijtmans te Udenhout, eiseres in vrijwaring, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen, tegen Wellink Landbouwmechanisatie BV te Groenlo, gedaagde in vrijwaring, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J. van Rhijn. Wellink Landbouwmechanisatie BV te Groenlo, gedaagde in vrijwaring, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J. van Rhijn. 2 De feiten 2.1 Raaijmakers is houder van Nederlands octrooi NL1032777 (verder: het octrooi) voor een inrichting voor het rooien van een boom. Het octrooi is op 31 oktober 2006 aangevraagd en op 11 februari 2008 verleend tot uiterlijk 30 oktober 2026. De conclusies van het octrooi luiden als volgt. 1. Inrichting voor het rooien van een boom omvattende een aan de giek van een bewerkingsmachine of dergelijk koppelbaar gestel, een met het gestel verbonden grijpgereedschap voor aangrijping op een deel van de te rooien boom, alsmede een met het gestel verbonden afscheidingsgereedschap voor het afscheiden van het deel van de te rooien boom, met het kenmerk, dat de inrichting een verdere met het gestel verbonden afscheidingsgereedschap omvat, waarbij beide afscheidingsgereedschappen aan weerszijden van het aangrijpgereedschap zijn geplaatst en waarbij het gestel roteerbaar met de giek koppelbaar is. 2. Rooiinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat beide afscheidingsgereedschappen en het aangrijpgereedschap zijn gemonteerd op een roteerbare steunplaat. 3. Rooiinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de rotatiemiddelen aanwezig zijn voor laten roteren van de steunplaat. 4. Rooiinrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de rotatiemiddelen zijn uitgevoerd als een roteerbare kolom. 5. Rooiinrichting volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat de rotatiemiddelen een roteerbare flensrand omvatten en dat voorts om de rand aangrijpende klemmiddelen aanwezig zijn. 6. Rooiinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de klemmiddelen met het niet roteerbare deel van het gestel zijn verbonden. 7. Rooiinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat elk afscheidingsgereedschap tegen een op het gestel aangebrachte montageplaat zijn aangebracht. 2.2 Weijtmans gebruikt in zijn bedrijf een rooi-inrichting die valt onder de beschermingsomvang van (in ieder geval) conclusie 1 van het octrooi. De rooiinrichting is aan Weijtmans geleverd door Wellink. 3 Het geschil in de hoofdzaak en in vrijwaring 3.1 Stellende dat de door Weijtmans gebruikte en door Wellink geleverde rooiinrichting inbreuk maakt op conclusies 1, 2, 3 en 7 van het octrooi vordert Raaijmakers van Weijtmans en Wellink — samengevat — een verbod op inbreuk op het octrooi, met nevenvorderingen (opgave van informatie met betrekking tot inbreukmakende inrichtingen, recall en vernietiging van inbreukmakende inrichtingen), dit op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Weijtmans en Wellink in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. 3.2 Weijtmans en Wellink voeren verweer. Zij stellen, voor zover thans van belang, dat het octrooi nietig is omdat de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

geclaimde materie niet nieuw, althans niet inventief is. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 3.3 Weijtmans heeft in de procedure in vrijwaring gevorderd, zakelijk weergegeven, dat Wellink zal worden veroordeeld aan hem te voldoen al hetgeen waartoe hij jegens Raaijmakers zal worden veroordeeld, in het bijzonder de door Weijtmans in de hoofdzaak te betalen proceskosten, met veroordeling van Wellink in de proceskosten van de vrijwaring. Aan deze vordering legt Weijtmans ten grondslag dat de tussen Weijtmans en Wellink gesloten overeenkomst verplicht tot levering van een rooi-inrichting waarmee geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt. 4. De beoordeling 4.1 De voorzieningenrechter is op grond van artikel 80 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 bevoegd van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen. 4.2 Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisend belang volgt uit de door Raaijmakers gestelde voortdurende inbreuk op zijn octrooirecht. 4.3 Volgens de beschrijving van het octrooi zijn uit de stand van de techniek inrichtingen bekend voor het snoeien, rooien en/of vellen van bomen, die aan een giek zijn gekoppeld en ingericht zijn om een boom in te klemmen, waarna de stam wordt doorgezaagd door een afscheidingsgereedschap zoals een cirkelzaag. Volgens de beschrijving is de positionering van het grijpen afscheidingsgereedschap van de bekende inrichtingen ten opzichte van de boom uiterst beperkt, namelijk volledig afhankelijk van de manoeuvreerbaarheid van de giek. Het octrooi wil hiervoor een oplossing bieden door toevoeging van een verder, met het gestel verbonden, afscheidingsgereedschap en door het gestel roteerbaar met de giek te koppelen. Dit maakt het volgens de beschrijving mogelijk de inrichting nauwkeuriger ten opzichte van de giek te positioneren in een kleinere ruimte, waardoor een boom in delen (tak voor tak) kan worden gerooid. 4.4 Weijtmans en Wellink hebben ter onderbouwing van hun stelling dat de door conclusies 1 beschreven maatregelen niet nieuw, althans niet inventief zijn onder meer overgelegd een folder met betrekking tot de ’Waratah Hydraulic Tree Harvester’. Tussen partijen is niet in geschil dat deze folder openbaar toegankelijk is gemaakt vóór de dag van aanvraag van het octrooi en dus behoorde tot de stand van de techniek. De folder bevat onder meer wat hieronder is afgebeeld.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


4.5 De folder vertoont een inrichting voor het rooien van een boom, gekoppeld aan de giek van de rechtsonder afgebeelde machine. De inrichting vertoont klemmen om de boom vast te grijpen en een tweetal kettingzagen voor het afscheiden van een deel van de boom. Beide kettingzagen zijn geplaatst aan weerszijden van de klemmen. Zoals partijen ter zitting hebben verklaard, zijn zij het er voorts over eens dat op de foto rechtsboven waarneembaar is dat de inrichting roteerbaar met de giek is verbonden. Daarmee zijn alle maatregelen van conclusie 1 in de Waratah harvester terug te vinden. 4.6 Raaijmakers meent dat het geoctrooieerde niettemin nieuw en inventief is. Volgens Raaijmakers ziet het octrooi op inrichtingen die bestemd zijn voor het rooien van bomen in delen terwijl de Waratah-inrichting is bedoeld voor het in één keer rooien van een boom. Door de grote afmetingen en het grote gewicht is de Waratah volgens Raaijmakers niet geschikt voor het rooien van een boom in delen en daarom niet relevant voor beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van het octrooi. 4.7 Raaijmakers kan hier voorshands niet in worden gevolgd. Uit de conclusies en de toelichtende beschrijving van het octrooi is niet op te maken dat het octrooi zich beperkt tot inrichtingen voor het in delen rooien van een boom en zich niet ook uitstrekt tot inrichtingen voor het in één keer vellen van een boom. Conclusie 1 vermeldt slechts dat het grijpgereedschap een deel van de boom — dat zou ook de stam kunnen zijn — aangrijpt en afzaagt. Daarbij komt dat vooralsnog niet is in te zien dat de Waratah-inrichting niet geschikt zou zijn voor het in delen rooien van de boom. Dit lijkt eenvoudig te kunnen worden bereikt door de boom niet onderaan maar bijvoorbeeld in het midden aan te grijpen. Volgens Raaijmakers onderscheidt de geoctrooieerde inrichting zich nog door het geringere gewicht en de geringere omvang van rooimachines als de Waratah-inrichting. De geoctrooieerde inrichting zou juist ook daardoor geschikt zijn voor het aangrijpen van bijvoorbeeld takken en voor het werken binnen de bebouwde kom. Het octrooi vermeldt hierover echter niets, zodat verschil in gewicht en omvang alleen al daarom geen aspecten zijn die aanleiding kunnen zijn de Waratah-inrichting niet relevant te achten voor de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. 4.8 Omdat de Waratah-inrichting geheel voldoet aan de maatregelen van conclusie 1 is hetgeen daarin wordt geclaimd niet als nieuw aan te merken. In ieder geval zijn de maatregelen van conclusie 1 niet inventief. Het octrooi en de Waratah-inrichting betreffen hetzelfde technische gebied. De vakman, die zich gesteld ziet voor het probleem waarvoor het octrooi een oplossing wil bieden, zal dan ook acht slaan op Waratah-inrichting. Welke inventieve stap het octrooi dan nog zet is niet in te zien. 4.9 Gelet op het voorgaande moet vooralsnog worden aangenomen dat een gerede kans bestaat dat conclusie 1 in een bodemprocedure zal worden vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid of inventiviteit. Dat de maatregelen van de afhankelijke volgconclusies 2, 3 en 7 wel als nieuw en inventief kunnen worden aangemerkt is door Raaijmakers niet gemotiveerd en kan voorshands niet worden ingezien. Onder die omstandigheden dient het in deze procedure gevorderde te worden afgewezen. 4.10 Raaijmakers wordt veroordeeld in de door Weijtmans en Wellink gemaakte proceskosten. Volgens hun onweer-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7 5

sproken opgaven bedragen de advocaatkosten in de hoofdzaak aan de zijde van Weijtmans € 11.106,15 en aan de zijde van Wellink € 6.750, beide bedragen exclusief B.T.W. Deze bedragen worden verhoogd met het betaalde griffierecht. 4.11 De vordering in vrijwaring kan buiten behandeling blijven omdat geen veroordeling van Weijtmans in de hoofdzaak volgt. In de vrijwaring dient Weijtmans te worden veroordeeld in de proceskosten. De vordering in vrijwaring is gebaseerd op de tussen Weijtmans en Wellink gesloten koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenis tot levering van een inrichting die geen inbreuk maakt op rechten van derden. Artikel 1019h Rv. is gezien deze grondslag niet van toepassing op dit geschil. Het salaris van de procureur wordt in vrijwaring volgens het liquidatietarief begroot op € 527, zowel aan de zijde van Weijtmans als aan de zijde van Wellink. Weijtmans heeft daarnaast voor de dagvaarding in vrijwaring € 71,80 aan explootkosten gemaakt. De door Weijtmans in vrijwaring te dragen proceskosten dienen voor rekening van Raaijmakers te worden gebracht. Weijtmans had voldoende belang Wellink in vrijwaring op te roepen om in ieder geval de proceskosten van de hoofdzaak op haar af te wentelen. 4.12 De in de hoofdzaak aan Weijtmans te vergoeden proceskosten bedragen dan: advocaatkosten € 11.106,15 griffierecht € 254,00 salaris procureur Weijtmans in vrijwaring € 527,00 salaris procureur Wellink in vrijwaring € 527,00 dagvaarding in vrijwaring € 71,80 Subtotaal € 1.125,80 Totaal € 12.485,95 4.13 Wellink heeft, anders dan Weijtmans, niet gevorderde dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, zodat dit uitsluitend zal worden bepaald voor de aan Weijtmans verschuldigde proceskosten. 4.14 De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, zoals door Raaijmakers is gevorderd, te bepalen dat Weijtmans en Wellink zekerheid dienen te stellen voor de terugbetaling van de aan hen te vergoeden proceskosten. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: in de hoofdzaak: wijst de vorderingen af; veroordeelt Raaijmakers in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Weijtmans en Wellink bepaald op € 12.485,95 respectievelijk € 7.004; verklaart de proceskostenveroordeling ten gunste van Weijtmans uitvoerbaar bij voorraad; in de vrijwaring: veroordeelt Weijtmans in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Wellink bepaald op € 527 aan salaris van de procureur; Enz.

•


1 7 6

B I J B L A D


Nr. 41 Vzr. Rechtbank te Zwolle, 2 juni 2008* (CNV/ALDI) Mr. T.R. Hidma Art. 2.20, lid 1 sub d BVIE Aangezien in art. 2.20 lid 1 sub d niet de eis is gesteld dat het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer heeft de merkhouder een zeer ruime bescherming. Optreden door de merkhouder tegen voor hem schadelijk gebruik zou dan ook op gespannen voet kunnen staan met de vrijheid van meningsuiting. In casu mag van de doelgroep (Aldi-werknemers) worden verwacht dat zij als geen ander begrijpt dat het gebruik door CNV van de variant niet bedoeld is om afbreuk te doen aan de producten van en de naam van Aldi als zodanig maar om hen mede door middel van gebruik van deze variant (parodie) op de Aldi-slogan te bewegen om lid te worden van CNV. Geen afbreuk aan de reputatie van Aldi. CNV Dienstenbond te Hoofddorp, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. M.G.I.W. Teunis, advocaat mr. L.J.M. van Westerlaak, tegen 1 Aldi Ommen BV te Ommen, 2 Aldi Groenlo BV te Groenlo, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. R.K.E. Buysrogge, advocaat mr. A. van der Schee. 2 De feiten 2.1 CNV is een vakvereniging welke krachtens haar statutaire doelstellingen de behartiging van de belangen van de bij haar aangesloten leden in de ruimste zin des woords ten doel heeft gesteld. 2.2 Aldi c.s. zijn uitbaters van supermarkten. Aldi Ommen B.V. telt 60 supermarktfilialen in het oosten des lands, Aldi Groenlo B.V. telt 45 filialen eveneens in het oosten des lands. Aldi Ommen B.V. heeft op dit ogenblik ongeveer 750 personeelsleden, bij Aldi Groenlo B.V. werken ongeveer 600 personeelsleden. Tezamen met zes elders in Nederland gevestigde zusterbedrijven vormen zij de Aldi-organisatie in Nederland. 2.3 De heer [A] is vakbondsbestuurder bij CNV en houdt zich bezig met Aldi. 2.4 CNV wordt sinds enige tijd geconfronteerd met allerhande klachten van bij Aldi werkzame leden, waaronder (in overwegende mate doch niet alleen) leden werkzaam bij vestigingen welke vallen onder Aldi Ommen B.V. en Aldi Groenlo B.V., aangaande de werkdruk en stress welke wordt ervaren binnen de Aldi-filialen. Volgens bedoelde klachten van deze leden worden de filialen door steeds minder medewerkers bemenst en draaiende gehouden, waardoor de werkdruk voor het aanwezige personeel oploopt: in menig filiaal zijn slechts twee à drie medewerkers aanwezig gedurende de openingstijden, inclusief de filiaalmanager. 2.5 Bestuurder [A] heeft naar aanleiding van deze meldingen zijn bezorgdheid geuit en getracht met Aldi c.s. in gesprek te komen over de problematiek. Tijdens een gesprek op 6 maart 2008 hebben [A] en directeur [B] afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in de brief van 10 maart 2008 met kenmerk AHW/sr/009 door Aldi Ommen B.V. aan CNV

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

bevestigd. In deze brief, ondertekend door [B] en [C] in zijn hoedanigheid van Hoofd Administratie en Personeel, staat vermeld: ’(...) Naar aanleiding van ons gesprek van 6 maart 2008 bevestig ik u hierbij, dat wij hebben afgesproken dat een onafhankelijk medewerkertevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden bij Aldi Ommen B.V. Dit medewerkertevredenheidsonderzoek zal door Aldi in opdracht worden gegeven aan haar Arbodienst dan wel via haar Arbodienst aan een nader in overleg met CNV Dienstenbond te bepalen onderzoeksinstelling. Indien bij de uitvoering van het onderzoek gebruik zal worden gemaakt van een vragenlijst, zal deze vooraf met CNV Dienstenbond worden besproken en zal CNV Dienstenbond haar op- of aanmerkingen ten aanzien van deze vragenlijst kenbaar kunnen maken. Het spreekt voor zich dat de resultaten van het onderzoek integraal aan CNV Dienstenbond ter beschikking worden gesteld, onder voorwaarde dat deze door CNV Dienstenbond niet dan na voorafgaand overleg met Aldi extern (bijvoorbeeld in de media) bekend mogen worden gemaakt. CNV Dienstenbond zal door Aldi worden geïnformeerd over het eventueel naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek in te zetten vervolgtraject. Voorts zult u separaat van de directeur van Aldi Groenlo B.V. een bevestiging ontvangen dat hij met deze afspraak instemt. Indien onze ervaringen met het medewerkertevredenheidsonderzoek van belang kunnen zijn voor de andere Aldi-vennootschappen, zullen wij deze onder de aandacht brengen van andere Aldi directeuren. (...)’ 2.6 Bij fax van 10 maart 2008 heeft [D] in zijn hoedanigheid van directeur van Aldi Groenlo B.V. de gemaakte afspraken bevestigd onder verwijzing naar het hiervoor geciteerde schrijven van [B] met kenmerk AHW/sr/009 d.d. 10/03/2008. 2.7 Op 20 maart 2008 hebben [B] en Schepers in een gesprek met [A] aangegeven de gemaakte afspraken niet te zullen nakomen. Het door partijen geplande vervolggesprek op 15 april 2008 is van de kant van Aldi c.s. afgezegd. 2.8 Het beeldmerk ’HET ALDI-PRINCIPE HOGE KWALITEIT LAGE PRIJS’ is gedeponeerd in het Benelux Merkenregister onder nummer 118855, op naam van Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG. Aldi c.s. maken als licentienemers gebruik van dit beeldmerk. (...) 4 Het geschil in reconventie 4.1 Aldi c.s. vorderen uitvoerbaar bij voorraad: 1. CNV te gebieden zich in de toekomst te onthouden van misleidende dan wel onrechtmatige uitlatingen in de media over Aldi c.s. en subsidiair CNV te gebieden om zich in de toekomst te onthouden van de navolgende uitlating dan wel een soortgelijke uitlating inhoudende dat ’uit een enquête is gebleken dat 90% van de werknemers die in dienst zijn bij Aldi lijden onder een te hoge werkdruk’; 2. CNV te gebieden om het gebruik van het merk ’ALDI’ en het merk ’HET ALDI PRINCIPE HOGE KWALITEIT LAGE PRIJS’ te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de slogan ’HET ALDI PRINCIPE: HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING’; 3. een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 voor elke dag dan wel per overtreding van de vorderingen in reconventie onder 1. en 2.;

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


4. de termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op drie maanden; 5. CNV te veroordelen in de kosten van deze procedure. Aldi c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat CNV onrechtmatig handelt ten opzichte van Aldi c.s., nu zij aantoonbare onjuiste informatie over Aldi c.s. in de publiciteit brengt. Verder heeft CNV volgens Aldi c.s. – onnodig – gebruik gemaakt van het beeldmerk van Aldi waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Aldi c.s. waartegen conform artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (verder: BVIE) kan worden opgetreden. 4.2 CNV voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. (...) 6.4 Merkenrecht 6.4.1 Nu Aldi c.s. hun vordering onder 2. baseren op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), stelt de voorzieningenrechter ter voldoening aan zijn verplichting ingevolge artikel 4.6 van dat verdrag allereerst zijn bevoegdheid vast over dit geschil te oordelen, te weten op grond van het feit dat Aldi c.s. hun woonplaats onder meer in het arrondissement Zwolle-Lelystad hebben. 6.4.2 Met een uitsluitend beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE leggen Aldi c.s. aan hun vordering onder 2. ten grondslag dat CNV inbreuk maakt op het merkrecht van Aldi, doordat zij door het – onnodig – gebruik van het beeldmerk ’HET ALDI-PRINCIPE HOGE KWALITEIT LAGE PRIJS’, zeker in de verbasterde vorm ’HET ALDI-PRINCIPE HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING’, afbreuk doet aan de reputatie van Aldi c.s. CNV gebruikt het beeldmerk zonder geldige reden in het economische verkeer, nu zij het beeldmerk alleen gebruikt ten bate van haar eigen commerciële belangen, zijnde ledenwerving. 6.4.3 Het verweer van CNV lijkt vooral geënt op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, welke bepaling niet door Aldi c.s. is ingeroepen. Het door CNV genoemde criterium van verwarringsgevaar komt enkel in sub b voor en heeft dus geen betrekking op het in sub d bepaalde. 6.4.4 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE biedt de merkhouder het recht derden die niet zijn toestemming hebben verkregen het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en de merkhouder aantoont dat door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, tenzij de beweerdelijke inbreukmaker zijn handelen kan rechtvaardigen door het inroepen van een geldige reden voor het gebruik van het teken. 6.4.5 Nu Aldi c.s. zich uitdrukkelijk niet op het standpunt stellen dat CNV ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het Aldi-logo dan wel de Aldi-slogan of dat het gebruik ervan afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk, behoeft de voorzieningenrechter slechts te beoordelen of door het gebruik van het Aldi-logo of de – overeenstemmende – Aldi-slogan afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. Van afbreuk van reputatie is

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7 7

sprake wanneer, ten gevolge van de aard van de betrokken producten, van het teken een negatieve uitstraling uitgaat ten koste van het merk. 6.4.6 De voorzieningenrechter stelt voorop dat CNV in haar flyer – waarbij het ging om een ledenwerving onder de werknemers van Aldi c.s. – gebruik heeft gemaakt van het Aldilogo en een gelijkende variatie op de als merk gedeponeerde Aldi-slogan. Ter mondelinge behandeling heeft CNV onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud verklaard zich in de toekomst te zullen onthouden van een verdere gebruikmaking van het Aldi-logo, zodat de voorzieningenrechter zich in zijn verdere oordeel beperkt tot het gebruik van bedoelde Aldi-slogan. Aangezien in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet de eis is gesteld dat het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer heeft de merkhouder een zeer ruime bescherming. Optreden door de merkhouder tegen voor hem schadelijk gebruik van zijn merk zou dan ook op gespannen voet kunnen staan met de vrijheid van meningsuiting. De slogan ’HET ALDI-PRINCIPE HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING’ heeft in de relatie tussen werkgever en werknemer ontegenzeggelijk een negatieve lading en is klaarblijkelijk in de flyer van CNV – in combinatie met het logo van Aldi c.s. – op zodanig opvallende wijze weergegeven dat daardoor zoveel mogelijk de aandacht van de werknemers van Aldi c.s. wordt getrokken. Nu het echter gaat om een beperkte groep personen aan wie de flyers eenmalig zijn verstrekt, die bovendien in een arbeidsrelatie tot Aldi c.s. staan en dus weten waar ’HET ALDIPRINCIPE’ voor staat, mag van deze doelgroep worden verwacht dat zij als geen ander begrijpt dat het gebruik van de CNV-variant niet bedoeld is om afbreuk te doen aan de producten van en de naam Aldi c.s. als zodanig, maar om hen mede door middel van gebruik van deze variant (parodie) op de Aldi-slogan te bewegen om lid te worden van CNV. Van deze groep personen mag bovendien worden verwacht dat zij voldoende kritisch zijn ten aanzien van de door CNV verbasterde slogan en kunnen inschatten of deze litigieuze zegswijze feitelijk juist is: zij ervaren immers aan den lijve of bij Aldi c.s. sprake is van een hoge werkdruk en/of een lage bezetting op de werkvloer. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben Aldi c.s. dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat CNV met vooromschreven gebruik van hun slogan afbreuk doet aan de reputatie van Aldi c.s. Daar komt ook nog bij dat Aldi c.s. op geen enkele wijze aannemelijk hebben gemaakt dat zij reële schade lijden dan wel dreigen te lijden tengevolge van de handelwijze van CNV. Het hiervoren overwogene is voor de voorzieningenrechter aanleiding om de vordering onder 2. af te wijzen. 6.4.7 Overigens merkt de voorzieningenrechter nog op dat het onder 2. gevorderde strekt tot het geven van een algemeen verbod voor de toekomst tot het plegen van merkinbreuk door het staken en gestaakt houden van het gebruik van het merk ’ALDI’ en het merk ’HET ALDI-PRINCIPE HOGE KWALITEIT LAGE PRIJS’. Een vordering van een dergelijk vergaande en algemene strekking komt in beginsel niet voor toewijzing in aanmerking. Daarvoor kan slechts in uitzonderingsgevallen plaats zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van het herhaaldelijk maken van inbreuk. Dat CNV zich eerder jegens Aldi c.s. aan merkinbreuk schuldig heeft gemaakt is gesteld noch gebleken. Niet op voor-

•


1 7 8

B I J B L A D


hand kunnen immers met voldoende mate van zekerheid de grenzen van (on)toelaatbare merkvermelding worden getrokken. Een bij wijze van voorlopige voorziening te geven gebod voor de toekomst met een dergelijk ruime strekking onder verbeurte van een dwangsom kan tot onaanvaardbare executiegeschillen aanleiding geven en is in beginsel reeds op die grond niet toewijsbaar. Enz.

Nr. 42 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 13 december 2007* (Levi Strauss / Makro) Mr. M.Y.C. Poelmann Art. 2:23, lid 3 BVIE Onderscheid moet worden gemaakt tussen de vraag of Makro voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van uitputting van de merkrechten en de voor Levi Strauss van belang zijnde vraag welke distributeur zijn verplichtingen jegens haar schendt. Het standpunt van Levi Strauss dat Makro slechts in het bewijs van uitputting kan slagen, indien zij in kort geding de naam van de desbetreffende distributeur kan noemen wordt dan ook niet gevolgd. Wel is Makro gehouden haar eigen leverancier te noemen en voorts aannemelijk te maken dat deze leverancier de partij broeken heeft gekocht, al dan niet via derden, van een distributeur van Levi Strauss & Co. Makro heeft een en ander gedaan. Art. 1019e Rv Nu Makro alle adresgegevens van haar leverancier heeft genoemd, staat niets Levi Strauss in de weg om zelf de naam van de desbetreffende distributeur te achterhalen. Daarvoor is een bevel aan Makro op grond van art. 1019e niet de aangewezen weg. Ook de omstandigheid dat Makro mogelijk profiteert van een wanprestatie jegens Levi Strauss rechtvaardigt niet het geven van dat bevel. Metro Cash & Carry Nederland BV te Diemen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Volmer, advocaten mrs. Th.C.J.A. van Engelen en V.E. Tsoutsanis tegen 1 Levi Strauss & Co te San Francisco, Californie¨ , Verenigde Staten van Amerika, 2 Levi Strauss Nederland BV te Amsterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. H.J.H. Harmeling, advocaten mrs. H.J.H. Harmeling en C.A.H. Verhaar 5 De beoordeling in conventie 5.1 Ingevolge artikel 1019e, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is de voorzieningenrechter in spoedeisende zaken bevoegd, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken, een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven op een bij verzoekschrift gedaan verzoek om tegen de vermeende inbreukmaker een bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op het recht van intellectuele eigendom van de houder te voorkomen, zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen. Ingevolge het tweede lid van dat artikel kan de voorzieningenrechter het verzoek toewijzen onder voor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

waarde dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld. Ingevolge het derde lid kan de vermeende inbreukmaker vorderen dat de voorzieningenrechter die de beschikking inhoudende het bevel genoemd in het eerste lid heeft gegeven, de beschikking herziet. 5.2 Gelet op de vordering van Makro tot herziening van de beschikking van 11 oktober 2007, ligt thans de vraag voor of voorshands voldoende aannemelijk is dat Makro met het verkopen van de spijkerbroeken een merkrecht van Levi Strauss c.s. schendt. 5.3 Levi Strauss c.s. heeft niet gemotiveerd betwist dat de betreffende spijkerbroeken van haar afkomstig zijn. Zij stelt wel dat niet uit te sluiten is dat de spijkerbroeken namaak zijn, maar dat is onvoldoende. Indien zij werkelijk meent dat de in geschil zijnde spijkerbroeken namaak zijn, had het op haar weg gelegen dat te onderzoeken. Niet is gebleken dat zij aan Makro een verzoek heeft gedaan om de in geschil zijnde broeken aan een dergelijk onderzoek te mogen onderwerpen, hoewel zij daartoe voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad. Voorshands is dan ook door Levi Strauss c.s. onvoldoende gesteld om aannemelijk te achten dat de in geschil zijnde spijkerbroeken namaak zijn. 5.4 Levi Strauss c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat, indien het geen namaak betreft, de onderhavige spijkerbroeken niet met haar toestemming binnen de EER zijn gebracht. In verband daarmee heeft zij aangevoerd dat zij binnen de EER een selectief distributiesysteem hanteert en dat Makro en haar leverancier Marbami B.V. niet tot de geselecteerde distributeurs behoren. Alleen indien een van haar distributeurs de distributieovereenkomst met Levi Strauss c.s. schendt kan het om spijkerbroeken gaan die met toestemming van Levi Strauss c.s. binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. 5.5 Nu Makro zich op haar beurt er op beroept dat de onderhavige spijkerbroeken wel met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat er daarom sprake zou zijn van uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s., is het aan Makro om dat te bewijzen. Daarbij wordt opgemerkt dat aan een dergelijk bewijs in kort geding geen al te hoge eisen kunnen worden gesteld. 5.6 Als bewijs van de toestemming van Levi Strauss c.s. heeft Makro verwezen naar de accountantsverklaring van Noach van 8 november 2007. Noach verklaart daarin dat op grond van de aan hem overgelegde facturen de door de Makro te koop aangeboden spijkerbroeken zijn te herleiden tot op de website van Levi Strauss & Co. als ’Office Locations’ aangeduide ondernemingen binnen de EER. Daarnaast heeft Makro aangevoerd dat zij in België met Levi Strauss & Co. in soortgelijke procedure is verwikkeld als de onderhavige en dat in die procedure aan Levi Strauss & Co. voor een deel van de broeken bekend is gemaakt van welke tussenpersonen en distributeur van Levi Strauss & Co. deze afkomstig zijn. Als gevolg daarvan zouden door deze distributeur thans geen broeken meer aan Makro, dan wel aan haar tussenpersoon, geleverd worden. In verband daarmee zou Marbami B.V., de tussenpersoon van Makro in de onderhavige procedure, niet bereid zijn om bekend te maken van wie zij de in geding zijnde spijkerbroeken heeft afgenomen, anders dan via een accountant die de namen van de leveranciers van Marbami B.V. niet vrij mag geven. 5.7 Levi Strauss c.s. heeft de inhoud van voormeld accountantsrapport niet gemotiveerd bestreden. Zij meent

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


echter dat uit dat rapport niet blijkt dat alle individuele broeken via de door de accountant beschreven tussenpersonen bij Makro terecht zijn gekomen en dat bovendien niet duidelijk is via welke tussenpersonen de broeken zijn aangekocht en welke distributeur van Levi Strauss & Co. de uiteindelijke leverancier was. Voor haar valt dan ook niet te controleren welke distributeur zijn verplichtingen jegens haar schendt, aldus Levi Strauss c.s. 5.8 Uit voormeld rapport blijkt inderdaad niet dat alle individuele broeken via de door de accountant genoemde transacties uiteindelijk bij Makro terecht zijn gekomen. Nu Levi Strauss echter zelf heeft aangevoerd dat er geen enkele manier is om dat vast te stellen, omdat de in de broeken aangebrachte barcodes daarvoor geen indicatie geven en de broeken door Levi Strauss c.s. ook niet op een andere wijze zijn te identificeren, moet ervan worden uitgegaan dat de stelling van Makro, dat bij transacties als deze slechts over partijen broeken en niet over individuele broeken gesproken wordt, juist is. Het is dan ook voldoende indien uit het rapport blijkt dat de partij broeken die Makro te koop aanbiedt afkomstig is van een binnen de EER gevestigde distributeur van Levi Strauss & Co. 5.9 Voorts moet onderscheid worden gemaakt tussen de vraag of Makro voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van uitputting van de merkrechten, en de voor Levi Strauss c.s. van belang zijnde vraag welke distributeur zijn verplichtingen jegens haar schendt. Het standpunt van Levi Strauss c.s. dat Makro slechts in dat bewijs kan slagen, indien zij in dit kort geding de naam van de betreffende distributeur kan noemen, wordt dan ook niet gevolgd. Dit geldt temeer nu voorshands niet kan worden uitgesloten dat Makro, mocht haar in een bodemprocedure dienaangaande bewijs worden opgedragen, daarin zal slagen. Wel is Makro gehouden haar eigen leverancier te noemen, hetgeen zij ook heeft gedaan, en voorts aannemelijk te maken dat deze leverancier de partij broeken heeft gekocht, al dan niet via derden, van een distributeur van Levi Strauss & Co. Met voormeld accountantsrapport heeft Makro voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de spijkerbroeken met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat daarmee de merkrechten van Levi Strauss & Co zijn uitgeput. Nu Makro bovendien alle adresgegevens van haar leverancier heeft genoemd, staat niets Levi Strauss c.s. in de weg om zelf de naam van de betreffende distributeur te achterhalen. Daarvoor is een bevel aan Makro op grond van artikel 1019e Rv. niet de aangewezen weg. Ook de omstandigheid dat Makro mogelijk profiteert van een wanprestatie jegens Levi Strauss c.s. rechtvaardigt niet het geven van dat bevel. 5.10 Uit het voorgaande volgt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat met de verkoop van de in geding zijnde spijkerbroeken door Makro een inbreuk dreigt op het recht van intellectuele eigendom van Levi Strauss c.s.. De primaire vordering van Makro zal daarom worden toegewezen, in die zin dat de beschikking houdende het bevel zal worden herzien als na te melden. Oplegging van een dwangsom is daarbij niet nodig. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7 9

Nr. 43 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 februari 2008 (Lactona) Mrs. P.G.J. de Heij, Chr. A. J. F. M. Hensen en P.W. van Straalen Art. 2.4e j˚ art. 2.28, lid 3 BVIE Niet betwist is dat LACTONA een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Lactona kan derhalve de nietigheid van het merk van Diamond White inroepen indien dat merk verwarring kan stichten en zij Diamond White geen toestemming voor de inschrijving ervan heeft verleend. Er is sprake van identieke merken. Ook de waren zijn soortgelijk, zelfs indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat Lactona haar merk pas ná de registratie van het merk van Diamond White heeft ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5, en ook indien zij haar merk daarvoor al wel in 1971 heeft ingeschreven, maar het merk voor de betreffende waren nooit heeft gebruikt. Alsdan moeten de waren in die klassen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren buiten beschouwing worden gelaten en moeten de waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven [in klasse 3: tandpasta; tandreinigingsmiddelen; shampoo; zepen; haarlotions; cosmetische middelen voor de huid; in klasse 5: farmaceutische producten tegen huidaandoeningen; schimmeldodende middelen] worden vergeleken met de waren in de klassen 8 en 21 [toiletartikelen en (tanden)borstels] waarvoor Lactona haar merk (eveneens) heeft ingeschreven. Zo de waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven al niet als toiletartikelen zijn te beschouwen, zijn deze complementair aan die waarvoor het oudere merk van Lactona bescherming geniet. Alle waren worden door de consument immers in het algemeen gebruikt voor tijdens en/of na het toilet maken. Veel van de middelen die de consument bij het toilet maken gebruikt, zijn ook te verkrijgen met daarin verwerkte farmaceutische producten tegen huidaandoeningen of schimmeldodende middelen. Dat de mate van walgelijkheid wellicht beperkt is, is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet doorslaggevend. Omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Lactona kan geen bescherming aan haar oudere merk ontlenen indien zij toestemming zou hebben verleend om een identiek merk te deponeren. Uit de overgelegde letter of intent valt deze toestemming niet af te leiden; ook niet indien deze wordt bezien in combinatie met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002; reeds niet omdat Diamond White bij die overeenkomst geen partij is. Art. 2.32, lid 1 BVIE Niet ter discussie staat dat Ardoz op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 over een licentie heeft beschikt voor het gebruik van het merk LACTONA. De vraag is of Ardoz als licentiehoudster ook gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Diamond White. Uit de samenwerkingsovereenkomst valt een dergelijke toestemming niet af te leiden. Die overeenkomst duidt veeleer op het tegendeel. De licentie van Ardoz heeft een sterk persoonlijk karakter, in die zin dat de licentie nauw samenhangt met het feit dat Ardoz houdster was van octrooirechten op ’tooth paste and rinse products’. Dit persoonlijk karakter wordt versterkt door de omstandigheid dat de licentie onlosmakelijk is verbonden met de eveneens in de overeenkomst opgenomen call-optie, welke afhankelijk is gesteld van het aangaan van een distributieovereenkomst tussen

•


1 8 0

B I J B L A D


Ardoz en Voprak-Lactona. Met dit alles verdraagt zich niet dat Ardoz als licentienemer gerechtigd zou zijn sublicenties te verstrekken. Art. 2.32, lid 4 BVIE j˚ art. 217 e. v. Rv Aangezien Ardoz, naar zij stelt, aan Diamond White een sublicentie heeft gegeven heeft zij er belang bij dat Diamond White niet zal worden verboden dat merk te gebruiken. Aldus heeft Ardoz voldoende gesteld om de verzochte voeging aan de zijde van Diamond White te rechtvaardigen. De stellingen van Ardoz zijn evenwel ongenoegzaam om haar toe te staan ook in de onderhavige procedure tussen te komen. Daartoe is immers vereist dat de vordering welke zij aanhangig wenst te maken betrekking heeft op het onderwerp van de onderhavige procedure. Die situatie doet zich niet voor, nu dat onderwerp is de nietigverklaring van een merk van Diamond White en een daarop gegrond inbreukverbod, terwijl de vordering die Ardoz wenst in te stellen tegen Lactona Corporation betrekking heeft op een door Ardoz gestelde geheel andere rechtsbetrekking, te weten een overeenkomst tussen Ardoz en Lactona Corporation. Art. 1019h Rv Omdat de dagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, worden de kosten conform het liquidatietarief toegewezen. Lactona Corporation T/A Lactona USA te Hartfield, Verenigde Staten van Amerika, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T. Berendsen, tegen 1 Diamond White Nederland BV te Oegstgeest, gedaagde, en als gevoegde partij ex. art. 217 Rv: 2 Terra Nova Pharmaceuticals NV te Willemstad, Curaçao, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.G.N. Zincken . a Tussenvonnis Rechtbank te ’s-Gravenpage, 22 maart 2006 (mr. J. W. du Pon) 2 De vordering in de hoofdzaak 2.1 Lactona Corporation vordert (samengevat) dat de nietigheid zal worden uitgesproken van een Benelux Merkenregistratie ten name van Diamond White, alsmede dat Diamond White zal worden bevolen zich te onthouden van ieder gebruik van het merk LACTONA, zulks op straffe van een dwangsom. 2.2 Lactona Corporation stelt daartoe (samengevat) dat zij houdster is van het Beneluxmerk LACTONA, en dat Diamond White te kwader trouw eveneens een Beneluxmerk LACTONA heeft gedeponeerd en dat – in strijd met de merkrechten van Lactona Corporation – gebruikt. 3 De vordering in het incident tot zekerheidstelling, de reactie daarop en de beoordeling 3.1 Diamond White vordert dat Lactona Corporation zal worden veroordeeld tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld. Lactona Corporation heeft zich ter zake gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Gelet op die referte is de incidentele vordering toewijsbaar. De beslissing omtrent de kosten van dit incident zal worden aangehouden totdat in de hoofdzaak eindvonnis kan worden gewezen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

4. De vordering in het incident tot voeging/tussenkomst 4.1 Ardoz heeft bij incidentele conclusie tot voeging te kennen gegeven dat zij zich in de procedure wenst te voegen aan de zijde van Diamond White om de standpunten van Diamond White te ondersteunen en een vordering in te stellen tegen Lactona Corporation strekkende tot een verbod tot inbreuk op de exclusieve rechten die Ardoz heeft op de naam LACTONA. In het voetspoor van Lactona Corporation en Diamond White leidt de rechtbank hieruit af dat het verzoek van Ardoz niet alleen strekt tot voeging, maar ook inhoudt dat zij in de procedure wenst tussen te komen. 4.2 Diamond White heeft geconcludeerd tot toewijzing van de verzochte voeging en tussenkomst, Lactona Corporation heeft zich daartegen verzet. 5 De beoordeling in het incident tot voeging/tussenkomst 5.1 Ter onderbouwing van haar verzoek om te worden toegelaten tot voeging voert Ardoz aan dat zij van de oorspronkelijke merkhouder (waarmee Ardoz, naar de rechtbank begrijpt, doelt op Lactona Corporation) een licentie heeft gekregen tot het gebruik van het merk LACTONA. Aangezien Ardoz, naar zij stelt, aan Diamond White een sublicentie heeft gegeven heeft zij er belang bij dat Diamond White niet zal worden verboden dat merk te gebruiken. Aldus heeft Ardoz voldoende gesteld om de verzochte voeging aan de zijde van Diamond White te rechtvaardigen, zodat die voeging zal worden toegestaan. 5.2 De stellingen van Ardoz zijn evenwel ongenoegzaam om haar toe te staan ook in de onderhavige procedure tussen te komen. Daartoe is immers vereist dat de vordering welke zij aanhangig wenst te maken betrekking heeft op het onderwerp van de onderhavige procedure. Die situatie doet zich niet voor, nu het onderwerp van de onderhavige procedure is de nietigverklaring van een merk van Diamond White en een daarop gegrond inbreukverbod, terwijl de vordering die Ardoz wenst in te stellen tegen Lactona Corporation betrekking heeft op een door Ardoz gestelde, geheel andere rechtsbetrekking, te weten een overeenkomst tussen Ardoz en Lactona Corporation, 5.3 De beslissing omtrent de kosten van dit incident zal eveneens worden gereserveerd tot de einduitspraak in de hoofdzaak. 6 De beslissing De rechtbank In het incident tot zekerheidstelling: beveelt Lactona Corporation binnen 4 weken na dagtekening van dit vonnis zekerheid te stellen tot een bedrag van € 2.164,– voor de proceskosten tot betaling waarvan zij jegens Diamond White veroordeeld zou kunnen worden; In het incident tot voeging/tussenkomst: laat Ardoz toe als gevoegde partij aan de zijde van Diamond White; wijst de verzochte tussenkomst af; In beide incidenten: reserveert de beslissing omtrent de proceskosten tot de einduitspraak in de hoofdzaak; Enz. b Tussenvonnis Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 juli 2006 (mr. M.W. Koek)

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


De rolrechter heeft kennis genomen van de stukken, waaronder het op 22 maart 2006 gewezen incidenteel vonnis.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 8 1

Beslissing: De procedure blijft geschorst. Enz.

Overwegingen: 1 Bij voornoemd vonnis is Ardoz toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Diamond White en werd de zaak naar de rol van 3 mei 2006 verwezen voor conclusie van antwoord aan de zijde van Ardoz. Op die datum heeft Diamond White een akte genomen waarin zij te kennen geeft dat Ardoz op 28 december 2005 is ontbonden en heeft opgehouden te bestaan en derhalve niet in staat is te concluderen, waarbij Diamond White nog opmerkt dat de rechten en verplichtingen van Ardoz uit hoofde van de overeenkomst met Unilac Corporation t/a Lactona Corporation en uit hoofde van de licentieovereenkomst met Diamond White door Ardoz zijn overgedragen aan Terra Nova Pharmaceuticals N V.. De zaak werd daarop aangehouden voor beraad comparitie na antwoord. Vervolgens heeft ter rolle van 17 mei 2006 de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht Terra Nova Pharmaceuticals N.V. – hierna te noemen Terra Nova – als rechtsopvolgster onder bijzondere titel van Ardoz de procedure op grond van artikel 225 lid 1 sub a en/of c Rv geschorst. 2 Bij brief van 23 mei 2006 heeft Lactona zich tegen de schorsing verzet, waarop Terra Nova bij akte uitlating verzoek tot schorsing d.d.. 28 juni 2006 heeft gereageerd. De rolrechter overweegt als volgt: 3 Niet valt in te zien waarom een ontbonden vennootschap geen partij (meer) kan zijn bij een procedure (zie onder meer artikel 2:19 lid 5 BW), zodat Ardoz ook vanaf 3 mei 2006 nog partij is in de onderhavige zaak. Mede gelet hierop was Terra Nova – als gestelde rechtsopvolgster onder bijzondere titel – dan ook gerechtigd de schorsing aan te zeggen. De door haar ter zake genomen akte, inhoudende haar personalia, de schorsingsgrond die zij inroept, alsmede het rechtsfeit dat haar tot belanghebbende maakt, was – naar vorm en inhoud – genoegzaam om schorsing te bewerkstelligen, temeer nu Terra Nova in haar laatste akte heeft aangegeven dat in haar akte d.d. 17 mei sprake is van een verschrijving en voor Ardoz Pharma Holding I N.V. dient te worden gelezen Terra Nova. De stelling van Lactona dat Terra Nova niet kan worden aangemerkt als rechtsopvolgster onder bijzondere titel omdat niet zou zijn voldaan aan de voor contractsovername geldende voorwaarden, is een kwestie die – na een eventuele hervatting van de procedure door Terra Nova – in de hoofdzaak aan de orde dient te worden gesteld en beoordeeld. In het onderhavige (rol) incident wordt daarop niet beslist. 4 Het voorgaande leidt ertoe dat de zaak geschorst blijft en dat eerst kan worden voortgeprocedeerd na hervatting ex artikel 227 Rv.

c Eindvonnis de Rechtbank, enz. 2 De feiten 2.1 Lactona drijft een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van mondverzorgingsproducten voor de consumentenmarkt en de professionele markt, waaronder tandenborstels, mondwater, tandenstokers en apparatuur voor tandartsen. 2.2 Lactona is houdster van het Benelux-woordmerk LACTONA. Dit merk is op een aanvraag van 4 oktober 1971 ingeschreven. De publicatie van de registratie heeft in augustus 1973 plaatsgevonden onder het nummer 064502. Het merk is ingeschreven voor waren in: – klasse 3: préparations pour la toilette; dentifrices et préparations pour le nettoyage des dentiers; – klasse 5: préparations médicinales et pharmaceutiques; préparations pour le nettoyage des dentiers et adhésifs pour dentier; – klasse 8: articles de toilette (non compris dans d’autres classes). – klasse 21: articles de toilette (non compris dans d’autres classes); brosses de toutes sortes, y compris brosses à dents. 2.3 Op 4 februari 2000 hebben Diamond White en A.T.L. Beheer B.V. een zogenaamde ’letter of intent’ getekend inzake de overname door Diamond White van 100% van de aandelen van Voprak Lactona B.V.. Deze letter of intent luidt als volgt: ’This letter sets forth the principal intention of Diamond White Nederland B. V./Oegstgeest, represented by Mr. J.A. Uittenbogaard and Voprak Lactona B. V., represented by A. G.M. van den Wildenbergh, to acquire up to 100% of the shares of Voprak Lactona B. V., currently owned by A. T. L. Beheer B.V./Mijdrecht. Special conditions: 1 Diamond White Nederland B. V. and Mr. A. G. M. van den Wildenbergh of Voprak Lactona B.V. will pay Dfl. 1.000.000,– cash to A.T.L. Beheer B.V. at the day of purchase of the shares. 2 At the day of purchase of the shares Voprak Lactona B. V. also obtains the option to purchase the unencumbered Trade Marks Lactona world-wide from Mogo/U.S.A. 3 Diamond White Nederland B.V. must have come to an agreement with Mogo/U.S.A. to buy the Lactona Trade Marks worldwide from Mogo/U.S.A. 4 A.T.L. Beheer B.V. and Mr. A.G.M. van den Wildenbergh should come to an agreement concerning a loan for the balance amount i.e. Dfl. 800.000,–. 5 Enta B.V. and Mr. A.G.M. van den Wildenbergh should come to an agreement concerning an instalment for the debts Voprak Lactona B.V. has to pay to Enta B.V., as per 1-1-2000 as stated in the balance sheet, reviewed and approved by P.W.C.’ 2.4 Diamond White heeft op 25 augustus 2000 een aanvraag ingediend voor het Benelux-woordmerk LACTONA. De registratie van dit woordmerk is in maart 2001 onder nummer 672530 gepubliceerd. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren in: – klasse 3: tandpasta; tandreinigingsmiddelen; shampoo; zepen; haarlotions; cosmetische middelen voor de huid; – klasse 5: farmaceutische producten tegen huidaandoeningen; schimmeldodende middelen.

•


1 8 2

B I J B L A D


2.5 Op 16 juli 2002 zijn Ardoz en Unilac Corporation t/a Lactona Corporation een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Daarin is onder andere het volgende opgenomen: ’Considering: 1 Ardoz ao. is holder of rights to a tooth paste and rinse products. Ardoz wants to market a full range of dental products under the name Lactona. 2 Ardoz wishes to acquire the Lactona trade mark to be the ultimate holder of the Lactona name and to protect its interests in said product line named Lactona. 3 Lactona currently holds the Lactona trademark and adjacent trademarks such as IQ. It exploits this right for the sale of tooth brushes which are manufactured by Voprak Lactona. 4 Parties have reached an understanding that Lactona will grant a call option to Ardoz to acquire the trademark. Have agreed as follows: 1 Rights to Lactona 1.1 Lactona holds the Lactona trademarks and the adjacent trademarks above. 1.2 Lactona ondertakes to maintain and/or renew the trademarks above pending the call option and the license above. 1.3 The parties will convene every several months to ascertain if the marks are applied in the appropriate countries. If new applications are to be made and costs are to met by Ardoz in those new applications the costs will be not be reimbursed by Lactona other than set off against debts of Ardoz to Lactona. 1.4 Ardoz is entitled to register trademarks that would be Lactona trademarks and adjacent trademarks as described above in Ardoz’ own name at Ardoz’ own cost for countries Ardoz find suitable. If Ardoz does not exercise the call option below to acquire the trademarks and Ardoz’ license to use the Lactona trademarks has expired. Lactona has the right to acquire those trademarks at cost price. Ardoz will no longer use those trademarks. Lactona is to bear the costs of transfer. (...) 2 Call option 2.1 Lactona grants an irrevocable option to Ardoz to purchase and acquire the world rights to the Lactona trademarks. The option includes all adjacent rights such as IQ, sufficiently known to the parties (referred to in the agreement ATL Lactonal Universal Dental). 2.2 The call option can only be invoked after signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak- Lactona. 2.3 The call option can be invoked within three years from signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak-Lactona. (...) 3 License pending call option 3.1 Commencing today Lactona grams an license to Ardoz for the duration of the call option to use the Lactona tradenames and all other adjacent (trade)names. The license is royalty free. 3.2 The license in the sentence above becomes exclusive on signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak-Lactona. (...) 4 License after expiring call option 4.1 Lactona grants an exclusive license to Ardoz after expiration of the call option to use the Lactona tradenames and all other adjacent (trade)names. (...) 4.3 The license expires after 5 years. 4.4 Ardoz will pay to Lactona a license fee of 5 % of net sales. The terms of the old 5 year license agreement between Unilac and EntaLactona B.V. apply as far as possible.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

5 Other 5.1 Voprak Lactona and Ardoz will jointly draw up a business plan for Voprak-Lactona. 5.2 This agreement is an agreement on the main issues agreed upon between the parties. If necessary the parties will negotiate in good fate more specific agreements that may be necessaly or desirable to ensure the execution of the stipulations above. 6 Choice of law and choice of court 6.1 Dutch law applies to this agreement. 6.2 Disputes between the parties shall be settled through arbitration.’ (..). 2.6 Bij brief van 15 januari 2003 bericht R.J. Nolan, ’legal counsel’ van Unilac Corporation t/a Lactona Corporation, Ardoz – kort gezegd – dat Unilac Corporation t/a Lactona Corporation zich niet langer gebonden acht aan de overeenkomst van 16 juli 2002 en zich daaraan onttrekt. 2.7 Op 10 augustus 2005 heeft Lactona Diamond White gesommeerd om haar Benelux-merkinschrijving door te halen. 3 Het geschil 3.1 Lactona vordert – samengevat – dat de rechtbank de nietigheid van het bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 672530 op naam van Diamond White ingeschreven merk LACTONA uitspreekt en de inschrijving daarvan doorhaalt, alsmede een inbreukverbod op het aan Lactona toebehorende Benelux-merk LACTONA, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast vordert zij twee verklaringen voor recht, inhoudende dat de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2003 buitengerechtelijk is ontbonden en/of vernietigd bij brief van 13 januari 2003, alsmede dat Terra Nova en Diamond White geen rechten kunnen ontlenen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Daarnaast vordert Lactona een proceskostenveroordeling, vermeerderd met de wettelijke rente over de proceskosten. 3.2 Diamond White en Terra Nova voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Bevoegdheid 4.1 Ten tijde van de dagvaarding ontleende deze rechtbank haar bevoegdheid aan art. 37 sub A Benelux Merkenwet, omdat Diamond White binnen dit arrondissement is gevestigd. Per 1 september 2006 is de Benelux Merkenwet (als ook de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen) vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE. De grondslag voor de bevoegdheid van deze rechtbank is in het BVIE te vinden in art. 4.6 lid 1 BVIE. 4.2 Diamond White stelt dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 verband houdende verklaringen voor recht, omdat in de samenwerkingsovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen. Deze arbitrageclausule heeft echter geen werking jegens Diamond White en staat daarom niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank in de weg. De arbitrageclausule geldt immers in beginsel enkel tussen partijen. Terra Nova, althans haar rechtsvoorganger Ardoz, is de wederpartij van Lactona bij de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


2002. Terra Nova is echter slechts gevoegde partij in de onderhavige procedure. De vorderingen van Lactona zijn derhalve gericht tegen Diamond White, welke vennootschap weer geen partij is bij de samenwerkingsovereenkomst. Identiteit Lactona? 4.3 Voor zover bij conclusie van antwoord zijdens Terra Nova de vraag is opgeworpen of Lactona wel dezelfde rechtspersoon is als Unilac Corporation t/a Lactona Corporation (de rechtspersoon die de onder 2.5 genoemde samenwerkingsovereenkomst met Ardoz is aangegaan), gaat de rechtbank daaraan voorbij. Niet betwist is dat Lactona rechthebbende is op het Benelux-merk LACTONA en evenmin dat zij dit reeds was op het moment van dagvaarden. Zij kan uit dien hoofde de onderhavige vorderingen instellen. Nietigheid 4.4 De rechtbank stelt voorop dat Diamond White niet heeft betwist dat het merk LACTONA (van Lactona) een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Dit betekent dat Lactona ingevolge artikel 2:28 lid 3 BVIE juncto artikel 2.4, aanhef en onder e BVIE de nietigheid van het merk van Diamond White kan inroepen indien dat merk verwarring kan stichten en Lactona Diamond White geen toestemming voor de inschrijving heeft verleend. 4.5 De rechtbank zal eerst ingaan op de vraag of het merk van Diamond White verwarring kan stichten. Volgens vaste rechtspraak is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. 4.6 Dat sprake is van overeenstemming tussen de merken behoeft geen betoog. Er is sprake van identieke merken. De volgende vraag is of sprake is van soortgelijke waren. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de mogelijke verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Gelet op deze in aanmerking te nemen factoren, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van soortgelijke waren, zelfs indien, gelijk door Diamond White gesteld, ervan zou moeten worden uitgegaan dat Lactona haar merk pas ná de registratie van het merk van Diamond White heeft ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5 en ook indien Lactona haar merk al wel in 1971 voor waren in de klassen 3 en 5 heeft ingeschreven, maar het merk voor de betreffende waren nooit heeft gebruikt. Doet één van deze situaties zich voor, dan moeten de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 8 3

waren in de klassen 3 en 5 bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren buiten beschouwing worden gelaten. De waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven moeten in dat geval worden vergeleken met de in de klassen 8 en 21 genoemde waren, waarvoor Lactona haar merk (eveneens) heeft ingeschreven. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. 4.7 De waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven zijn, zo deze al niet als toiletartikelen zijn te beschouwen, complementair aan die waarvoor het oudere merk van Lactona bescherming geniet. Alle waren worden door de consument immers in het algemeen gebruikt voor, tijdens en/of na het toilet maken. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat veel van de middelen die de consument bij het toilet maken gebruikt, ook te verkrijgen zijn met daarin verwerkte farmaceutische producten tegen huidaan doeningen of schimmeldodende middelen. Zelfs indien het oudere merk LACTONA enkel bescherming zou genieten voor de waren in de klassen 8 en 21, is derhalve vanwege de nauw verwante bestemming van de betrokken waren en het complementaire karakter daarvan, sprake van soortgelijke waren. Dat de mate van soortgelijkheid wellicht beperkt is, is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet doorslaggevend. Omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Daarvan is in het onderhavige geval dan ook sprake. Toestemming 4.8 Het voorgaande laat onverlet dat Lactona geen bescherming aan haar oudere merk kan ontlenen indien zij, gelijk Diamond White betoogt, toestemming zou hebben verleend om een identiek merk te deponeren. Deze toestemming vloeit volgens Diamond White voort uit de overgelegde letter of intent. Nog daargelaten dat Lactona geen partij bij deze overeenkomst is, valt uit deze letter of intent naar het oordeel van de rechtbank niet af te leiden dat Diamond White gerechtigd zou zijn om het merk LACTONA voor de waren in de klassen 3 en 5 te registreren. Hierin valt enkel te lezen dat Diamond White aandelen zal overnemen en een optie verkrijgt de wereldwijde LACTONAmerkrechten te kopen, waartoe tot overeenstemming zal moeten worden gekomen met Mogo/U.S.A. De vereiste toestemming kan ook niet uit de letter of intent worden afgeleid, indien deze wordt bezien in combinatie met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Dat is reeds niet het geval omdat Diamond White bij die samenwerkingsovereenkomst geen partij is. Ook voor zover Diamond White met de verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst heeft bedoeld te benadrukken dat Ardoz op basis van de samenwerkingsovereenkomst een licentie heeft verkregen de LACTONA-merken te gebruiken en gerechtigd was merken te registreren die Lactona zouden toebehoren en dat Diamond White van Ardoz een sublicentie heeft verkregen, wordt het voorgaande niet anders. Diamond White heeft immers niet gesteld (en evenmin is gebleken) dat naast het verkrijgen van een sublicentie tevens het recht is overgedragen merkinschrijvingen te verrichten onder hetzelfde merk als waarop de sublicentie betrekking heeft. 4.9 De gevorderde nietigverklaring van het bij het Beneluxmerkenbureau ingeschreven jongere merk LACTONA zal

•


1 8 4

B I J B L A D


gelet op het voorgaande worden toegewezen. De rechtbank zal tevens de doorhaling van dit merk gelasten. Inbreukverbod 4.10 Diamond White betwist niet dat bij gebruik van het door haar ingeschreven merk inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Lactona. Zij stelt evenwel dat het gebruik haar niet kan worden verboden omdat zij een sublicentie heeft verkregen van Ardoz. Niet ter discussie staat dat Ardoz op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 over een licentie heeft beschikt voor het gebruik van het merk LACTONA. De vraag die in het onderhavige geval moet worden beantwoord, is of Ardoz als licentiehoudster ook gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Diamond White. 4.11 De rechtbank gaat bij de beantwoording van die vraag voorbij aan de door partijen gevoerde discussie omtrent de beantwoording van de vraag of de licentierechten op een merk overdraagbaar zijn. Bij het verlenen van een sublicentie is van een overdracht van licentierechten geen sprake. Middels de sublicentie verschaft de sublicentiegever (Ardoz) de sublicentienemer (Diamond White) de mogelijkheid gebruik te maken van de op grond van de licentie aan haar toekomende bevoegdheid het merk LACTONA te gebruiken. Het gaat er in casu derhalve om of Ardoz, naast haar eigen licentie, een nieuw vorderingsrecht in het leven heeft kunnen roepen, op grond waarvan Diamond White van Lactona kan vorderen dat zij haar verbodsbevoegdheden jegens haar niet zal uitoefenen. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat Diamond White Lactona de sublicentie alleen kan tegenwerpen, indien Lactona Ardoz (uitdrukkelijk of stilzwijgend) toestemming heeft verleend sublicenties te verlenen. Diamond White heeft geen grondslag genoemd op grond waarvan Ardoz daartoe gerechtigd zou zijn. Ook uit de samenwerkingsovereenkomst valt een dergelijke (eventueel stilzwijgende) toestemming niet af te leiden. De samenwerkingsovereenkomst, waarvan het verlenen van de licentie aan Ardoz deel uitmaakt, duidt veeleer op het tegendeel. De licentie van Ardoz heeft gelet op de samenwerkingsovereenkomst een sterk persoonlijk karakter, in die zin dat de licentie, bijvoorbeeld blijkens de considerans van de overeenkomst, nauw samenhangt met het feit dat Ardoz houdster was van octrooirechten op ’tooth paste and rinse products’. Dit persoonlijk karakter wordt versterkt door de omstandigheid dat de licentie onlosmakelijk is verbonden met de eveneens in de overeenkomst opgenomen call-optie, welke afhankelijk is gesteld van het aangaan van een distributieovereenkomst tussen Ardoz en Voprak-Lactona. Met dit alles verdraagt zich niet dat Ardoz als licentienemer gerechtigd zou zijn sublicenties te verstrekken. Diamond White kan zich gelet op het voorgaande niet jegens Lactona op een door haar van Ardoz verkregen sublicentie beroepen. De rechtbank zal daarom het door Lactona gevorderde gebruiksverbod, mede gelet ook op de dreigende inbreuk die van de inschrijving uitgaat, toewijzen als nader bepaald, inclusief de gevorderde dwangsom. Verklaringen voor recht 4.12 Lactona vordert voor recht te verklaren dat Terra Nova en Diamond White geen rechten kunnen ontlenen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Hiervoor is

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

reeds geoordeeld dat Diamond White geen rechten kan ontlenen aan de door Ardoz aan haar verstrekte sublicentie, ook niet indien deze wordt bezien in samenhang met de samenwerkingsovereenkomst. De gevorderde verklaring voor recht dat Diamond White geen rechten aan die overeenkomst kan ontlenen is derhalve toewijsbaar. Voor zover deze vordering zich richt tegen Terra Nova of is bedoeld effect te sorteren in de rechtsverhouding tussen Lactona en Terra Nova is die vordering niet toewijsbaar. In het eerste geval stuit toewijzing daarop af dat Terra Nova slechts gevoegde partij in deze procedure is en Lactona dus geen zelfstandige vorderingen tegen Terra Nova kan instellen. In het tweede geval is niet in te zien welk belang Lactona er bij zou hebben in haar rechtsverhouding tot Diamond White vastgesteld te zien dat (ook) Terra Nova geen rechten aan de overeenkomst kan ontlenen. Aan die vaststelling is Terra Nova immers geheel niet gebonden. 4.13 De jegens Diamond White gevorderde verklaring voor recht dat de samenwerkingsovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden en/of vernietigd, dient bij gebrek aan belang eveneens te worden afgewezen, omdat enerzijds al voor recht zal worden verklaard dat Diamond White daaraan geen rechten kan ontlenen en anderzijds de wederpartij van Lactona bij die overeenkomst, Ardoz, althans haar rechtsopvolger Terra Nova, niet aan die vaststelling is gebonden. Kosten 4.14 Omdat de dagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, zullen de kosten conform het liquidatietarief worden toegewezen. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Diamond White in de kosten van de procedure worden veroordeeld, aan de zijde van Lactona begroot op € 3.088,60, zijnde € 376,60 aan verschotten (waaronder € 291,00 aan griffierecht), 4 x € 452,00 = € 1.808,00 aan salaris procureur in de hoofdzaak en 2 x € 452 = € 904,00 aan salaris procureur in de beide incidenten. De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente als nader bepaald toewijzen nu dit niet wordt betwist. 5 De beslissing De rechtbank 1 verklaart de inschrijving van Diamond White van het Benelux-merk LACTONA, nummer 672530, nietig en beveelt de doorhaling van de inschrijving bij het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom; 2 beveelt Diamond White zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder gebruik van het Benelux-merk LACTONA, nummer 064502, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte van de dag dat Diamond White hiermee in gebreke blijft en bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 3 verklaart voor recht dat Diamond White geen rechten kan ontlenen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002; 4 wijst het meer of anders gevorderde af;

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


5 veroordeelt Diamond White in de kosten van de procedure, aan de zijde van Lactona begroot op € 3.088,60, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15e dag na de datum van betekening van dit vonnis; Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 8 5

kunnen worden geoefend en versterkt. Hierna zal dit modelrecht ook worden aangeduid als Model 2003. 2.2 Bij Model 2003 behoren de volgende drie figuren:

Nr. 44 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 4 maart 2008* (Enanef/Eurosolar) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 8 GeModVo Bij de beoordeling is een apparaatgerichte maatstaf in aanmerking te nemen. Het gaat er dus om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald. Dat geldt voor het Model 2003; in het midden kan blijven of de door Enanef genoemde alternatieven reëel zijn omdat reeds bij toetsing aan voornoemd criterium het model van bescherming is uitgesloten. Het modelrecht is nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van de zgn. resultaatgerichte leer; die leer zou immers met zich brengen dat techniek welke principieel vrij is en ook equivalenten van diezelfde techniek langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn.

2.3 Enanef Limited heeft aan eiseres onder 2, Fitness Quest, een exclusieve licentie verleend voor vervaardiging en verhandeling van het model in alle lidstaten van de EU. Fitness Quest verkreeg een volmacht en toestemming van Enanef Limited een vordering wegens inbreuk op het model in te stellen. 2.4 Enanef Limited is voorts rechthebbende tot nagenoeg hetzelfde model geregistreerd als Gemeenschapsmodel onder nummer 625900. Dit model wordt hierna ook aangeduid als het Model 2006. De aanvrage voor Model 2006 is ingediend op 21 november 2006 en is op 13 februari 2007 ingeschreven. De inschrijving omvat zeven figuren. Figuur 1 is hieronder afgebeeld.

1 Enanef Ltd te Dorking, Surrey, Verenigd Koninkrijk, 2 Fitness Quest Inc te Canton, Ohio, Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser. tegen Eurosolar BV te Houten, gedaagde, procureur mr. P.P.J.M. Verhaag. 1 Verloop van de procedure 1.1 Bij exploot van 28 januari 2008 heeft Enanef Eurosolar gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 19 februari 2008 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Enanef vier producties overgelegd en Eurosolar acht, waaronder een opgave van de proceskosten. In aansluiting hierop heeft Enanef voorafgaand aan de zitting verklaard dat partijen een gezamenlijke afspraak omtrent de kosten hebben gemaakt. 1.2 De raadsman van Enanef heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en de producties nader toegelicht. De advocaat van Eurosolar heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. 1.3 Partijen hebben vervolgens de stukken, waaronder de pleitnotities en kostenopgaven, overgelegd. Het vonnis is bepaald op heden. 2 De feiten 2.1 Eiseres sub 1, Enanef Limited, is houdster van het Gemeenschapsmodel, ingeschreven onder nummer 68267. De aanvrage werd op 18 augustus 2003 ingediend en op 27 november 2003 ingeschreven. Het model betreft een trainingsapparaat waarmee de been- en buikspieren zouden

*

Zie de noot van J.L.R.A.H. bij dit vonnis. Red.

2.5 Eurosolar biedt onder de benaming Leg Trainer Pro een trainingsapparaat aan. Zij biedt de Leg Trainer Pro onder meer aan op haar website www.eurosolar.nl. Op genoemde site wordt het apparaat als volgt beschreven: Met de Leg Trainer Pro kunt u eindelijk in een zeer korte periode uw benen, billen en heupen trainen en in vorm brengen. De oefening is buitengewoon simpel. U zet uw voeten op de pedalen en beweegt uw benen naar buiten en weer terug. Met een training van enkele minuten per dag zijn resultaten heel snel zichtbaar. De Leg Trainer Pro heeft een ergonomische handgreep en is voorzien van een display die het aantal bewegingen telt en verder tijd en calorieverbruik aangeeft. Het apparaat is in een paar seconden in en uit te klappen en neemt

•


1 8 6

B I J B L A D


vrijwel geen ruimte in. Uiteraard met duidelijke Nederlandse handleiding en uitleg over de oefeningen. – Slankere dijen, strakkere billen en buik met enkele minuten training per dag – Geen ingewikkelde trainingen maar 1 eenvoudige beweging – Voorzien van display met teller voor het aantal bewegingen. Handig bij het opbouwen van de training intensiteit. – Inklapbaar in 1 beweging en vrijwel geen ruimtebeslag Specificaties: – Afmetingen ingeklapt: 39 x 47 x 110 (BxDxH) – Afmetingen uitgeklapt : 104 x 47 x110 (BxDxH) – Gewicht bruto: 6 KG – Afmetingen verpakking: 62,5 x 21,5 x 48,5 (BxDxH) – Ergonomische handgreep – Display met bewegingsteller, tijdsaanduiding en calorieverbruik – Geschikt tot 100 Kg De Leg Trainer Pro ziet eruit als volgt:

3 Het geschil 3.1 Enanef vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad: 1. Eurosolar met onmiddellijke ingang te verbieden iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel nummer 68267 op straffe van een dwangsom van € 3.000 voor ieder trainingsapparaat waarmee Eurosolar dit verbod overtreedt dan wel van € 500 voor iedere dag of een gedeelte van een dag waar mee Eurosolar het verbod overtreedt, zulks ter keuze van Enanef Limited; 2. Eurosolar te bevelen aan de advocaat van eiseressen binnen 10 werkdagen na betekening van het vonnis een schriftelijke, door een onafhankelijke register accountant gecontroleerde opgave te doen van: (a) de naam en het adres van de fabrikant van het inbreukmakende trainingsapparaat, (b) de inkoopprijs en de in totaal afgenomen hoeveelheid, (c) het aantal verkochte trainingsapparaten en de in rekening gebrachte verkoopprijs per apparaat en (d) de nog aanwezige voorraad, op straffe van een dwang-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

som van € 1.500 voor iedere dag of een gedeelte van een dag waarmee gedaagden met de correcte nakoming van dit bevel in gebreke blijven; 3. Eurosolar te veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv. 3.2 Ter zitting heeft Enanef subsidiair haar Gemeenschapsmodel nummer 625900 (Model 2006) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. 3.3 Eurosolar voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Enanef legt Gemeenschapsmodelrechten aan haar vorderingen ten grondslag. De rechtsmacht (internationale bevoegdheid) in deze komt op grond van artikel 82 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening, (hierna: GModVo) en gelet op de vestigingsplaats van Eurosol hier te lande toe aan de rechterlijke instanties in Nederland. De bevoegde rechter is op grond van artikel 80 en 81 GModVo alsmede artikel 3 van de uitvoeringswet de rechtbank in Den Haag. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 90 nu in dit geval een voorlopige maatregel aan de orde is. Op grond van artikel 3 van de uitvoeringswet is deze bevoegdheid in kort geding uitsluitend. De competentie van de voorzieningrechter is gelet op artikel 90 lid 3 in beginsel pan- Europees. 4.2 Enanef beroept zich primair op haar modelrecht uit 2003 met nummer 68267. Eurosolar baseert haar verweer hoofdzakelijk op artikel 8 GModVo dat bepaalt dat er geen modelrecht geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. 4.3 Uit de niet erg duidelijke tekeningen welke behoren bij Model 2003 blijkt dat het model omvat twee paar neerwaarts gebogen rails. De rails steunen op een middenstuk en twee eindstukken. Op de rails zijn op rolwieltjes zoolvormige elementen geplaatst die een zijdelingse beweging over de rails mogelijk maken. De zijdelingse beweging wordt begrensd doordat het middenstuk en de eindstukken tevens als stoppers fungeren. Het apparaat is voorzien van een handvat bestaande uit een opgaande buis met een dwarsstuk. 4.4 Uit het model zoals gedeponeerd blijkt niet onmiddellijk de wijze van gebruik. Het is evenwel de bedoeling dat de gebruiker zijn voeten plaats op de zoolvormige elementen, zich vasthoudt aan de handgreep en als lichaamsoefening met zijn of haar benen zijdelingse open/sluit bewegingen maakt. Partijen zijn het er over eens dat dit het beoogde technisch effect is. 4.5 Enanef heeft ter zitting uitvoerig betoogd dat er tal van mogelijkheden waren voor Eurosolar om hetzelfde technisch resultaat te bereiken. Voorshands volgt de voorzieningenrechter deze redenering niet. Bij de beoordeling is een apparaatgerichte maatstaf in aanmerking te nemen. Het gaat er dus om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald. Naar voorlopig oordeel geldt dat voor het Model 2003. De voorzieningenrechter zal dan ook in het midden laten of de door Enanef genoemde alternatieven reëel zijn, omdat reeds bij toetsing aan voornoemd criterium het model van bescherming is uitgesloten.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


4.6 De voorzieningenrechter begrijpt dat Enanef in het modelrecht een plaats zou willen geven aan de zogenoemde resultaatgerichte leer. Het modelrecht is evenwel nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van deze leer (vergelijk voor het merkenrecht HvJ EG 18 juni 2002, PhilipsRemington). De resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is – het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi – en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn. 4.7 Deze stand van zaken voert tot het voorlopig oordeel dat er een aanmerkelijke kans is dat de daartoe geroepen bodemrechter het Model 2003 in het licht van de techniekrestrictie van artikel 8 GModVo niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Eurosolar in dit kort geding heeft ingeroepen slaagt. 4.8 Bij wijze van subsidiaire grondslag beroept Enanef zich op Model 2006. Eurosolar heeft zich verzet tegen deze uitbreiding van de grondslag nu deze eerst is gedaan ter zitting in kort geding. 4.9 In beginsel dient reeds bij dagvaarding te worden aangegeven op welke grondslagen eiser zich wil beroepen. Indien de grondslag modelrechtelijk is dient de modelinschrijving waaruit het recht blijkt te worden overgelegd. In dit geval heeft Enanef zich bij dagvaarding niet op Model 2006 beroepen en evenmin, ook niet bij later toezending van de producties of ter zitting, haar modelinschrijving overgelegd. 4.10 Niettemin zal de voorzieningenrechter in dit geval het beroep van Enanef op de te laat aangevoerde subsidiaire grondslag toelaten. Daartoe wordt meegewogen dat Eurosolar bekend is met Model 2006 omdat bij eerdere correspondentie en sommaties door Enanef juist op dit model een beroep is gedaan. Het verzuim van Enanef de inschrijving over te leggen is goed gemaakt door Eurosolar die zelf de inschrijving als haar productie 3.1 heeft overgelegd. Bij die stand van zaken wordt Eurosolar geacht zich naar behoren te kunnen verweren tegen de in beginsel te laat aangevoerde subsidiaire grondslag. 4.11 Model 2006 openbaart een apparaat dat in technische zin gelijk is aan het apparaat dat blijkt uit Model 2003. Voor Model 2006 geldt daarom hoofdzakelijk hetzelfde als hierboven is overwogen met betrekking tot Model 2006. 4.12 Daarnaast voldoet Model 2006 niet aan het nieuwheidvereiste. Het model is immers slechts in onbelangrijke details verschillend van het apparaat dat bekend is als Model 2003. 4.13 Een en ander voert tot het voorlopig oordeel dat de exceptie van ongeldigheid ook met vrucht tegen het Model 2006 kan worden ingeroepen. De vorderingen zullen daarom alle worden afgewezen. 4.14 Als in het ongelijk gesteld zal Enanef worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Deze zijn te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Partijen hebben in deze zaak afgesproken in voorkomend geval als in het gelijk gestelde partij het bedrag van € 13.000 te vorderen en alsdan het gevorderde bedrag niet te betwisten en daarvan geen specificatie te verlangen. Enanef zal daarom tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 8 7

5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Enanef in de kosten van de procedure, tot heden begroot op € 13.000; Enz. Noot Apparaatsgerichte leer ’’fu¨ hrt zum Teufel’’ Op het eerste gezicht denkt men dat de gedachtegang van de voorzieningenrechter in dit vonnis aanspreekt: er is eerder méér dan minder reden om voor het merkenrecht geldende beperkingen (als vergelijkbare regels ook in de modellenrechtelijke wetgeving zijn opgenomen) in het modellenrecht in dezelfde (ruime) zin te aanvaarden. Maar op het tweede gezicht moet die gedachte toch worden verworpen. Dat is dan vooral daarom zo, omdat de door de voorzieningenrechter bedoelde ’’apparaatsgerichte leer’’ niet valt te verenigen met wat het modellenrecht beoogt te bewerkstelligen. Een beetje uitleg – daar hebt U wel recht op: De ’apparaatsgerichte leer’ is beschreven in Quaedvliegs proefschrift1. Daarmee wordt bedoeld: een uitleg van de uitsluiting van merken- (en misschien dus ook modellen-) bescherming als het gaat om (drie-dimensionale) uiterlijkheden die ’uitsluitend door de technische functie worden bepaald’2; en dan in een ruime zin. Uitgesloten is, bij die uitleg, alle vormgeving die door functionele eisen of bedoelingen is ingegeven, en niet alleen datgene wat ’uitsluitend’ door zulke eisen of bedoelingen noodzakelijk wordt gemaakt. In concreto: het feit dat dezelfde functionaliteit/ hetzelfde technische effect ook op (vele) andere manieren en/of met andere uiterlijke vormgeving kan worden bewerkstelligd, mag er in deze leer niet toe leiden dat men de te beoordelen vormgeving niet beoordeelt als ’uitsluitend bepaald door de technische functie’. Dat is die vormgeving namelijk wel, ook als die (lang) niet de enige is die bruikbaar is voor de technische functie waar het om gaat. Deze leer stond centraal in de vragen die in het Philips/ Remington-arrest3 werden beoordeeld. De vierde vraag waarover het HvJEG zich in dat arrest uitsprak, was specifiek gericht op dit probleem: is een vorm ook dan ’noodzakelijk’ om een technische uitkomst te verkrijgen4, als het desbetreffende effect ook met toepassing van andere vormen kan worden verkregen? Ik ben mij er terdege van bewust dat de uitleg van dit arrest de juridische vakkringen verdeeld houdt. Dat gezegd zijnde: ik denk dat het HvJEG in rov. 78 - 83 van dit arrest een onomwonden keus maakt voor de ’apparaatgerichte leer’, en wel in een ruime variant daarvan: het uiterlijk dat door een technische uitkomst wordt ingegeven kan niet als merk worden beschermd, ook al kan dezelfde technische 1

Auteursrecht op techniek, 1987. De hier gebruikte formulering is die van art. 8 lid 1 GmodV. 3 HvJEG 18 juni 2002, BIE 2003, 89 m.nt. AAQ. 4 Het ging in deze zaak om een vormmerk naar Engels merkenrecht, en daarmee om de uitleg van art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (Eerste Richtlijn 89/104 EEG (etc.), Pb. 1989 L 40/1); in deze volzin zoek ik dus aansluiting bij de woordkeus uit de Richtlijn. 2

•


1 8 8

B I J B L A D


uitkomst op (veel) andere manieren worden verkregen5. Die uitleg van dit arrest – en in elk geval: deze toepassing van de ’apparaatgerichte leer’ – is ook kennelijk in de hier geannoteerde beslissing van de voorzieningenrechter aanvaard. Waarom denk ik dat een dergelijke leer voor modellenbescherming niet aanvaard zou mogen worden? Wel, zoals ik al aangaf: ik geloof dat daarmee een belangrijk deel van datgene waarop modellenbescherming gericht is, onderuit wordt gehaald. Modellen vertonen namelijk de eigenaardigheid dat zij – niet altijd, maar wel in héél veel gevallen – betrekking hebben op voortbrengsels die bepaalde technisch/functionele eigenschappen (moeten) bezitten. Die eigenaardigheid brengt mee dat het uiterlijk van de voortbrengsels waar modellen op gericht zijn, in heel veel gevallen door functionaliteit wordt bepaald. Ik geef een (heel) eenvoudig voorbeeld: het koffiekopje. Dat bestaat bijna altijd uit twee elementen: a) een container (kom) met een open bovenzijde, gesloten opstaande wanden en een gesloten bodem, alles: ingegeven door de technisch-functionele eis dat men de warme vloeistof in de kom wil ’opsluiten’ en die toch – maar alleen van de bovenzijde – toegankelijk wil maken; en b) een handvat (’oortje’ of dergelijke), dat de functie heeft van het bieden van een aangrijpingspunt dat minder warm wordt dan de kom; zodat de gebruiker het kopje kan hanteren zonder zijn vingers te branden. Meer onderdelen hebben vrijwel alle koffiekopjes niet (en minder ook niet). De onderdelen waaruit een koffiekopje bestaat zijn dus (beide) door functionele/technische eisen c.q. behoeften bepaald. Wanneer het werkelijk zo zou zijn dat de beide genoemde functionele aspecten ’vrij’ moeten blijven en dat modeldepots voor koffiekopjes geen betrekking mogen hebben op de als kom gevormde container of op de handgreep waarmee men de kop vastpakt, en ook niet op combinaties van die twee (omdat die, welke vorm men daarvoor ook kiest, primair op een functioneel-technische uitkomst gericht zijn), blijft er voor wat betreft de vormgeving van koffiekopjes maar heel weinig te beschermen over. Er is wel nog alle ruimte voor de bescherming van versiering (bloemmotiefjes op de kom – of het krullerig uitgevoerde ’oortje’ aan de ban op ’alternatieve’ vormen ontsnapt, is nog maar de vraag); maar de vorm van het voortbrengsel in zijn twee ’essentiële’ onderdelen blijft buiten schot – en daarmee het grootste deel van datgene waar model-ontwerp en modelbescherming zich toch in de praktijk mee bezig houden. Aan het voorbeeld van de koffiekop kan men er zonder moeite tientallen toevoegen – serviesgoed, bestek, allerlei verpakkingen, meubels, apparatuur, schoeisel: telkens geldt dat de onderdelen waaruit zulke voortbrengsels bestaan (nagenoeg) allemaal een primair functioneel/ technische plaats vervullen. Natuurlijk probeert de ontwerper van een model die onderdelen en de combinatie daarvan ook een aantrekkelijke uiterlijke vorm ’mee te geven’; maar dat doet er niet aan af dat zool, hak en bovenleer van een schoen er in de eerste plaats om hun functionele rollen zijn; 5 Ik meen dat ook de noten bij dit arrest van Spoor in NJ 2003, 481 en van Quaedvlieg in het Bijblad het arrest (ongeveer) zo opvatten. Beperkter wordt het arrest gelezen door Gielen, AAe 2003, p. 43 e.v. (zie alinea 8). Als ik het goed begrijp geldt dat ook voor Grosheide, noot in IER 2002,42 (p. 261, r.k.).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

en dat hetzelfde geldt voor het handvat en lemmet van een mes, het blad en de poten van een tafel, etc. etc. Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat een ’apparaatgerichte’ uitleg van de art. 8 GModV, art. 7 lid 1 ModRl6 en art. 3.2 lid 1 onder a. BVIE inderdaad leidt tot wat ik daar eerder van heb gezegd: een vergaande uitholling van datgene waar het bij modelbescherming juist om te doen is: de verdienstelijke vormgeving van het uiterlijk van voortbrengsels, en juist ook voortbrengsels waarvan het uiterlijk geheel of voor een zeer groot deel met functionele en/of technisch bepaalde eigenschappen samenvalt, of minstens: daarmee moet sporen. De door de voorzieningenrechter gevolgde gedachtegang leidt dan ook, consequent voortgezet (inderdaad, ’jede Konsequenz fu¨ hrt zum Teufel’), ertoe dat het modellenrecht een marginale plaats overhoudt. In de hiervóór beschreven benadering zouden eigenlijk alleen nog decoratieve toevoegsels en voorwerpen die geen nuttige functie (kunnen) vervullen, in aanmerking komen voor bescherming. In de conclusie voor het Philips/Remington arrest neemt de advocaat-generaal (Ruiz-Jarabo Colomer, met name in alinea’s 30 – 38) het standpunt in dat de voor het merkenrecht wél aan te bevelen ’apparaatgerichte’ leer, in de regelgeving voor modellen niet mag worden aanvaard (en ook niet is aanvaard). Gielen valt de A – G in zijn noot in Ars Aequi bij7. Het zal duidelijk zijn dat ik (anders dan Quaedvlieg deed in zijn noot in BIE), op mijn beurt de A – G en Gielen van harte bijval. Nog een opmerking tot slot en terzijde (dus op een tamelijk excentrische plaats): de voorzieningenrechter overweegt in rov. 4.6 nog dat het bieden van modelbescherming aan de in geding zijnde voortbrengsels ook ’equivalenten van dezelfde techniek’ uitsluitend voor de modeldepothouder beschikbaar zou doen zijn. Die overweging begrijp ik niet. De essentie van de door de voorzieningenrechter verworpen ’resultaatsgerichte leer’ is nu juist dat een (merk of) model wél beschermd kan worden als, en omdat, er alternatieve (equivalente) vormen zijn die buiten het bereik van het merken- of modellenrecht vallen, en die hetzelfde functionele/technische effect bewerkstelligen. J.L.R.A.H

6

Richtlijn 98/71 EG, Pb. 1998 L 289/28 Grosheide lijkt in zijn noot in IER, zie bijvoorbeeld voetnoot 5 daarvan, hetzelfde standpunt in te nemen. 7

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


Nr. 45 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 28 mei 2008 (Klokken ) Mr. P.H. Blok Art. 4 Aw Dat Van Boxtel en Buijs de klokken hebben ontworpen blijkt genoegzaam uit (i) de ter zitting getoonde verpakking van de klokken die vermeldt ’designed by Boxtelbuijs’, (ii) de door eisers overgelegde verklaringen van Buijs waarin het totstandkomingsproces van de klokken wordt beschreven, (iii) de overgelegde licentieovereenkomst waarin Present Time Van Boxtel en Buijs tevens opdraagt de klokken te ontwerpen, en (iv) de uitdrukkelijke verklaring van Van Boxtel en Buijs ter zitting dat zij de klokken hebben ontworpen. Het feit dat eisers geen ontwerptekeningen hebben overgelegd, weegt hier niet tegenop, nog daargelaten dat eisers ter zitting ontwerptekeningen hebben laten zien. Nu de auteursrechtlicentieovereenkomst is ondertekend door Van Boxtel en Buijs en de term ’Boxtelbuijs’ onmiskenbaar een samentrekking is van hun namen, moet worden aangenomen dat met die term op hen gezamenlijk wordt gedoeld. Art. 13 Aw In de klok met de koeienkop komen alle auteursrechtelijk beschermde trekken van de Peakaboo klok terug. Gelet daarop wekken de klokken eenzelfde totaalindruk. Het feit dat de koe op bepaalde punten anders is getekend en dat het formaat van de klok anders is, weegt daar niet tegenop. De overeenstemming tussen de klokken is bovendien dermate groot dat voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van ontlening. Art. 5 GModVo De publicatie van de Marilyn klok in de catalogus van Present Time van lente/zomer 2006 moet worden aangemerkt als eerste beschikbaarstelling aan het publiek. Dat de catalogus is gepubliceerd door Present Time in plaats van de ontwerpers Van Boxtel en Buijs doet daar niet aan af. Artikel 5 GModVo eist niet dat de ontwerper het model zelf aan het publiek ter beschikking stelt. Het artikel laat, zeker indien het model in opdracht van een derde is ontworpen, de mogelijkheid open dat een derde het model aan het publiek beschikbaar stelt. Art. 6 GmodVo De Diamond klokken wekken bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk die verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voorafgaand aan de publicatie van voornoemde catalogus. De overgelegde afbeeldingen van klokken, horloges en andere voorwerpen maken weliswaar duidelijk dat het gebruik van (imitatie) diamanten om de minuten of uren aan te geven als zodanig niet nieuw is; de specifieke vorm van de in de Diamond klok gebruikte diamanten, de wijze waarop die worden geplaatst om de minuten en uren aan te geven en de combinatie van de klassieke uitstraling en ’feel rich look’ komen daarin echter niet terug. Art. 19, lid 2 GModVo Alle kenmerkende eigenschappen van de Diamond klok komen terug in de klokken van Blokker en Dake. De overeenstemming is bovendien dermate groot dat moet worden aangenomen dat er sprake is van namaak.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 8 9

Art. 6:162 BW Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijven (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268). Het karakteristieke van de fritesbak van Present Time bestaat er immers juist in dat de fritesbak in aardewerk is uitgevoerd, in tegenstelling tot de gebruikelijke uitvoering in plastic. Door die materiaalkeuze wordt de fritesbak verheven van een wegwerpartikel tot een duurzaam bruikbare schaal. Niet weersproken is dat de vormgeving van de fritesbak van Present Time en de vormgeving van de aangevochten fritesbak gelijk zijn en dat door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan. Gekozen had kunnen worden voor een andere vormgeving zonder af te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. Blokker en Dake hebben derhalve in strijd hebben gehandeld met de op hen rustende verplichting om bij nabootsing van een product van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt. 1 Present Time BV te Almere, 2 Ruben van Boxtel te Eindhoven, 3 Reinier Buijs te Amsterdam, eisers, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. J.S. Hofhuis en A.M.E. Voerman. tegen 1 Blokker BV te Amsterdam, 2 L. Dake en Zoon BV te Amsterdam, gedaagden, procureur mr. F. van Gelein Vitringa, advocaat mr. P.W. Snoeker. 2 De feiten 2.1 Present Time houdt zich bezig met het ontwerpen en verkopen van decoratie- en cadeauartikelen, waaronder klokken en aardewerk schaaltjes. Present Time heeft ontwerpers in loondienst en maakt gebruikt van externe ontwerpers, zoals Van Boxtel en Buijs. 2.2 Van Boxtel en Buijs hebben voor Present Time een serie klokken ontwikkeld, waaronder de hieronder afgebeelde Marilyn klok, Peakaboo klok en Diamond klokken (hierna: de klokken), die zijn gepubliceerd in de catalogus van Present Time van respectievelijk lente/zomer 2006, lente/ zomer 2005 en herst/winter 2006.

Marilyn klok

Peakaboo klok

Zwarte Diamond klok

Witte Diamond klok

•


1 9 0

B I J B L A D


2.3 Op 6 december 2006 hebben Van Boxtel, Buijs en Present Time een document getiteld ’Licentie-Overeenkomst’ getekend waarin ’Boxtelbuijs’ Present Time een exclusieve licentie verleent met betrekking tot de auteursrechten op de klokken. 2.4 Op de website www.rahaus.de is een klok te koop aangeboden die er als volgt uitziet:

Op de verpakking van deze klok staan de naam, postcode en vestigingsplaats van Dake vermeld. 2.5 In de winkels van Blokker worden klokken te koop aangeboden die er als volgt uit zien:

A

B

C

Op de verpakking van deze klokken staan de naam, postcode en vestigingsplaats van Dake vermeld. 2.6 Op 28 april 2008 zijn eisers met Blokker een vaststellingsovereenkomst aangegaan met betrekking tot de verkoop van de klok met de koeienkop (hiervoor afgebeeld in r.o. 2.5 onder A). In de vaststellingsovereenkomst is ook de volgende verklaring van Blokker met betrekking tot de Marilyn klok opgenomen: 2.4 Blokker verklaart de Marilyn klok als bedoeld in de considerans onder e nooit te hebben gebruikt en ook op generlei andere wijze betrokken te zijn geweest bij de productie van of handel met die klok. [...] 2.7 Op 29 april 2008 hebben Van Boxtel, Buijs en Present Time een document getiteld ’Licentie-Overeenkomst’ getekend waarin ’Boxtelbuijs’ Present Time een exclusieve licentie verleent met betrekking tot niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de klokken. 3 Het geschil 3.1 Eisers vorderen, na vermindering van eis, – samengevat – een verbod op inbreuk op hun rechten van intellectuele eigendom, alsmede een verbod op slaafse nabootsing met

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

betrekking tot alle producten afgebeeld in de catalogi van Present Time uit de afgelopen zeven jaar plus alle nog te verschijnen catalogi, met de gebruikelijke nevenvorderingen en een proceskostenveroordeling conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). 3.2 Ten aanzien van de Marilyn klok en de Diamond klokken baseren eisers hun vorderingen op een nietingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Ten aanzien van de Peakaboo klok zijn de vorderingen gebaseerd op auteursrecht en slaafse nabootsing. Ten aanzien van het fritesbakje zijn de vorderingen uitsluitend gebaseerd op slaafse nabootsing. 3.3 Blokker en Dake voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling bevoegdheid 4.1 De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, berust op de artikelen 81 en 82 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening EG/6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna: GModV) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Anders dan Blokker en Dake hebben betoogd, is daarvoor niet noodzakelijk dat het beroep op de Gemeenschapsmodellen gegrond is. Voor het aannemen van de bevoegdheid volstaat dat de vorderingen in de dagvaarding worden gebaseerd op Gemeenschapsmodellen. 4.2 Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrecht en/of slaafse nabootsing is de rechtbank ook bevoegd. Uit de stelling van eisers dat de klokken en fritesbakken zijn verkocht en/of dreigen te worden verkocht in de winkels van Blokker volgt immers dat zich schadebrengende feiten hebben voorgedaan of kunnen voordoen in het arrondissement Den Haag en dat deze rechtbank derhalve op grond van artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bevoegd is. Daarnaast is dit deel van het geschil voor wat betreft de Marilyn klok en de Diamond klokken verknocht aan het geschil betreffende de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op die klokken. spoedeisend belang 4.3 Eisers stellen dat Blokker en Dake doorlopend en stelselmatig inbreuk maken op hun rechten en onrechtmatig jegens hen handelen. Daarmee is hun spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen gegeven. ontwerper en maker klokken 4.4 Voorshands staat voldoende vast dat de klokken zijn ontworpen door Van Boxtel en Buijs. Dat zij de klokken hebben ontworpen blijkt genoegzaam uit (i) de ter zitting getoonde verpakking van de klokken die vermeldt ’designed by Boxtelbuijs’, (ii) de door eisers overgelegde verklaringen van Buijs waarin het totstandkomingsproces van de klokken wordt beschreven, (iii) de overgelegde licentieovereenkomst waarin Present Time Van Boxtel en Buijs tevens opdragen de klokken te ontwerpen, en (iv) de uitdrukkelijke verklaring van Van Boxtel en Buijs ter zitting dat zij de klokken

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


hebben ontworpen. Het feit dat, zoals Blokker en Dake aanvoeren, eisers geen ontwerptekeningen hebben overgelegd, weegt hier niet tegenop, nog daargelaten dat eisers ter zitting ontwerptekeningen hebben laten zien. 4.5 Dat de verpakking en de licentieovereenkomst ’Boxtelbuijs’ vermeldt in plaats van de namen van Van Boxtel en Buijs, kan niet leiden tot een andere conclusie. Gelet op het feit de auteursrechtlicentieovereenkomst is ondertekend door Van Boxtel en Buijs en dat de term ’Boxtelbuijs’ onmiskenbaar een samentrekking is van hun namen, moet voorshands worden aangenomen dat met die term op hen gezamenlijk wordt gedoeld. 4.6 Uit het voorgaande vloeit voort dat voor zover er een modelrecht of auteursrecht op de klokken rust, dit eventuele recht naar voorlopig oordeel bij Van Boxtel en Buijs berust. licentie 4.7 Voorts moet voorshands worden aangenomen dat Van Boxtel en Buijs Present Time een licentie met betrekking tot hun eventuele rechten op de klokken hebben verleend. Ten aanzien van het eventuele auteursrecht is dat niet weersproken. Ten aanzien van het eventuele modelrecht volgt dat genoegzaam uit de door eisers overgelegde licentieovereenkomst in combinatie met het gegeven dat alle partijen bij die overeenkomst, te weten alle eisers, stellen dat de licentie is verleend. In het licht van dat laatste doet het gegeven dat, zoals Blokker en Dake opmerken, Van Boxtel de overgelegde licentieovereenkomst niet heeft ondertekend niet terzake. modelrecht op de Marilyn klok 4.8 Aangenomen moet worden dat de verschijningsvorm van de Marilyn klok nieuw is in de zin van artikel 5 lid 1 sub a GModV, dat wil zeggen dat geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld voor de datum waarop de Marilyn klok voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. 4.9 Als onweersproken staat vast dat de Marilyn klok aan het publiek beschikbaar is gesteld in de catalogus van Present Time van lente/zomer 2006. Die publicatie moet worden aangemerkt als eerste beschikbaarstelling aan het publiek. Dat de catalogus is gepubliceerd door Present Time in plaats van de ontwerpers Van Boxtel en Buijs doet daar niet aan af. Artikel 5 GModV eist niet dat de ontwerper het model zelf aan het publiek ter beschikking stelt. Het artikel laat, zeker in een geval – zoals het onderhavige – dat het model in opdracht van een derde is ontworpen, de mogelijkheid open dat een derde het model aan het publiek beschikbaar stelt. 4.10 De rechtbank verwerpt het betoog van Blokker en Dake dat een aan de Marilyn klok identiek model al eerder door Fuzhou Eagle Electronic Co Ltd. (hierna: Fuzhou) op de markt zou zijn gebracht en door Blokker in Nederland zou zijn verkocht. De stelling dat Blokker de klok voor de lente/ zomer 2006 zou hebben verkocht is op geen enkele manier geconcretiseerd en onderbouwd, terwijl moet worden aangenomen dat Blokker die stelling eenvoudig had kunnen substantiëren. Daar komt bij dat de stelling onverenigbaar lijkt met de verklaring van Blokker in de vaststellingsovereenkomst dat zij nooit betrokken is geweest bij de handel in de Marilyn klok.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9 1

4.11 De stelling dat Fuzhou de klok eerder op de markt heeft gebracht is evenmin voldoende onderbouwd. Blokker en Dake hebben een verklaring van Fuzhou overlegd waarin Fuzhou stelt dat zij de klok al in augustus 2004 aan een klant heeft geleverd. Daarin wordt verwezen naar een aantal documenten waaruit die levering zou moeten blijken. Ter zitting is echter gebleken dat die documenten niet aantonen dat een Marilyn klok is geleverd omdat de daarin vermelde nummers betrekking hebben op de kast van de klok en niet op de vormgeving van de wijzerplaat. Dat het gaat om een Marilyn klok kan de voorzieningenrechter evenmin afleiden uit een door Blokker en Dake ter zitting overgelegd document. Dat document is in het Chinees opgesteld. Blokker en Dake konden ter zitting niet aangeven wat er precies in het document stond en wat het voor document was. In het licht hiervan, en gegeven het feit dat er in het kader van dit kort geding geen ruimte is voor nadere bewijslevering, moet het nieuwheidsverweer van Blokker en Dake worden verworpen. 4.12 Uit het voorgaande vloeit tevens voort dat moet worden aangenomen dat de Marilyn klok een eigen karakter heeft. Blokker en Dake hebben het eigen karakter van de Marilyn klok namelijk uitsluitend bestreden op basis van de – hiervoor verworpen – stelling dat Fuzhou en Blokker eerder een Marilyn klok op de markt hebben gebracht. De voorzieningenrechter is derhalve voorlopig met eisers van oordeel dat sprake is van een geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. 4.13 Voorts is niet betwist dat de op de website www.rahaus.de aangeboden klok (zie r.o. 2.4) geen andere algemene indruk wekt dan de Marilyn klok die Van Boxtel en Buijs hebben ontworpen en die door Present Time op de markt is gebracht. De overeenstemming is bovendien dermate groot dat behoudens een steekhoudende verklaring – die ontbreekt – voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van namaak in de zin van artikel 19 lid 2 GModV. Gedaagden hebben, afgezien van de – hiervoor verworpen – stelling over de verkoop door Fuzhou en Blokker, niets aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat sprake is van een onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij de Marilyn klok niet kende. De klok valt naar voorlopig oordeel dus onder de draagwijdte van de bescherming van het niet-geschreven Gemeenschapsmodelrecht van Boxtel en Buijs. 4.14 Ten slotte moet voorshands worden aangenomen dat de door eisers in Duitsland aangeschafte klok door Dake zelf in de Europese Unie is geïmporteerd of verkocht. Op de verpakking staan immers haar naam, postcode en vestigingsplaats vermeld. Gelet op (i) die vermelding, (ii) het feit dat Dake Nederland is gevestigd, en (iii) het feit dat Blokker en Dake niets concreets hebben gesteld waaruit zou kunnen volgen dat de klok ondanks die twee feiten niet door Dake in de Europese Unie is verhandeld, moet hun betwisting van die verhandeling in de Europese Unie naar voorlopig oordeel worden verworpen. 4.15 Eisers hebben niet gesteld dat Blokker, in weerwil van haar verklaring in de vaststellingsovereenkomst, betrokken is geweest bij de handel in de Marilyn klok of dat inbreuk door Blokker op de rechten van eisers met betrekking tot deze klok dreigt. Derhalve zijn de vorderingen voor wat betreft de Marilyn klok uitsluitend toewijsbaar jegens Dake.

•


1 9 2

B I J B L A D


modelrecht betreffende de Diamond klok 4.16 Naar voorlopig oordeel is het beroep op een nietingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de zwarte en witte Diamond klok eveneens gegrond. 4.17 Als onweersproken staat vast de Diamond klokken zijn opgenomen in de herst/winter 2006 catalogus van Present Time. 4.18 Voorshands moet worden aangenomen dat de Diamond klokken bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekken die verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voorafgaand aan de publicatie van voornoemde catalogus. 4.19 Volgens eisers kenmerken de Diamond klokken zich door: – de markering van uren en minuten door respectievelijk rechthoekige facetdiamanten en ronde imitatie briljanten; – ’feel rich look’ door het gebruik van een glimmende metaalkleur en imitatie diamanten; – een klassieke klokkenuitstraling door gebruik van een strakke robuuste lijst; – een witte of zwarte wijzerplaat. Een model met de voornoemde kenmerken of een model dat anderszins eenzelfde algemene indruk wekt, komt naar voorlopig oordeel niet voor in het door partijen overgelegde overzicht van het vormgevingserfgoed. De overgelegde afbeeldingen van klokken, horloges en andere voorwerpen maken weliswaar duidelijk dat het gebruik van (imitatie) diamanten om de minuten of uren aan te geven als zodanig niet nieuw is. De specifieke vorm van de in de Diamond klok gebruikte diamanten, de wijze waarop die worden geplaatst om de minuten en uren aan te geven en de combinatie van de klassieke uitstraling en ’feel rich look’ komen echter niet terug. 4.20 Blokker en Dake wijzen in dit verband ten onrechte op de volgende klok van Nextime.

Deze klok heeft echter geen strakke robuuste kast, heeft geen witte of zwarte wijzerplaat, gebruikt geen stenen om de minuten aan te geven en gebruikt ronde (in plaats van rechthoekige) stenen om de uren aan te geven. Door deze verschillen wekt de klok een andere algemene indruk dan de Diamond klokken. Derhalve moet worden geconcludeerd dat de Diamond klokken nieuw zijn en een eigen karakter hebben. 4.21 De Diamond klokken van eisers wekken wel eenzelfde algemene indruk als de door Blokker verhandelde klokken zoals weergegeven in rechtsoverweging 2.5 onder B en C. Alle voornoemde kenmerkende eigenschappen van de Diamond klok komen terug in de klokken van Blokker en Dake. De wijzerplaat is zwart of wit. De kast is strak en robuust vormgegeven van glimmend metaal. De uren worden aangegeven door rechthoekige imitatie diamanten. De minuten door kleinere ronde imitatie diamanten. De door Blokker en Dake geconstateerde verschillen, zoals het gro-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

tere formaat van de klok, de aanwezigheid van een secondewijzer, de afwezigheid van imitatie diamanten op de wijzers, het andere formaat, en de andere vorm en kleur van de rechthoekige diamanten, wegen daar niet tegenop. Naar voorlopig oordeel zijn die verschillen te gering om de klok een andere algemene indruk te geven. Het feit dat de klokken worden aangeboden in duidelijk verschillende verpakkingen kan, anders dan Blokker en Dake menen, niet leiden tot een andere conclusie. Bij de beoordeling van de inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op de Diamond klokken doet de verpakking niet terzake. 4.22 De overeenstemming is bovendien dermate groot dat behoudens een steekhoudende verklaring – die ontbreekt – voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van namaak in de zin van artikel 19 lid 2 GModV. Gedaagden hebben niets aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat sprake is van een onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij de Marilyn klok niet kende. Naar voorlopig oordeel valt de klok derhalve onder de draagwijdte van de bescherming van het niet-geschreven Gemeenschapsmodelrecht van Boxtel en Buijs. 4.23 Als onweersproken staat vast dat de voornoemde zwarte en witte Diamond klokken door Blokker zijn verhandeld. Voorshands moet worden aangenomen dat ook Dake bij die handel binnen de Europese Unie betrokken is geweest gelet op het feit dat haar naam, postcode en vestigingsplaats vermeld staan op de verpakking (vgl. r.o. 4.14). auteursrecht op Peakaboo klok 4.24 Als niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken staat vast dat het ontwerp van de Peakaboo klok de volgende auteursrechtelijk beschermde trekken bezit: – de afbeelding van een gehoornde koe in de kleuren zwart, wit en roze; – de kop van de koe is op ongebruikelijke wijze afgesneden door de ronde metalen buitenrand, waardoor het lijkt alsof de koe over de rand van de klok kijkt; – in de wijzerplaat zijn uitsparingen gemaakt waardoor de ogen van de koe die zijn afgebeeld op een losse plastic plaat achter de wijzerplaat, te zien zijn. De plaat met de ogen is zo aan het uurwerk bevestigd dat deze meebeweegt op het ritme van de secondewijzer, waardoor de koe nu eens schuin naar de tijd kijkt en dan weer recht naar voren; – de hemelsblauwe wijzerplaat; – de vrij brede kast van een matte metalen kleur; – een hoekig lettertype voor de cijfers; en – witte cijfers op de hele uren en witte stippen om de minuten aan te geven. Derhalve moet worden aangenomen dat auteursrecht rust op het ontwerp van de Peakaboo klok. 4.25 Het verweer van Blokker en Dake dat de klok met de koeienkop (zie r.o. 2.5 onder A) geen inbreuk maakt op de Peakaboo klok is naar voorlopig oordeel ongegrond. In die klok komen immers alle hiervoor genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken terug. Gelet daarop wekken de klokken naar voorlopig oordeel eenzelfde totaalindruk. Het feit dat de koe op bepaalde punten anders is getekend en dat het formaat van de klok anders is, weegt daar niet tegenop. 4.26 De overeenstemming tussen de klokken is bovendien dermate groot dat behoudens een steekhoudende verklaring – die ontbreekt – voorshands moet worden aangeno-

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


men dat er sprake is van ontlening. Gedaagden hebben hun betoog dat Blokker de klok in 2005 heeft laten ontwerpen onvoldoende onderbouwd. Zij verwijzen in dat kader naar schetsen van een koe en foto’s van koe-figuren van keramiek. Die schetsen en figuren stemmen echter niet overeen met de op hun klok afgebeelde koeienkop en bevatten geen enkele aanwijzing voor de stelling dat in 2005 het idee bestond om de schetsen en figuren te gebruiken voor een klok, laat staan voor een klok die is vormgegeven als de Peakaboo klok. De door Blokker verhandelde klok moet derhalve voorshands worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Peakaboo klok. 4.27 Als onweersproken staat vast dat de Peakaboo klok door Blokker is verhandeld. Voorshands moet worden aangenomen dat ook Dake bij de handel binnen Nederland betrokken is geweest gelet op het feit dat haar naam, postcode en vestigingsplaats vermeld staan op de verpakking (vgl. r.o. 4.14). 4.28 Eisers hebben niet gesteld dat Blokker, in weerwil van haar verklaring in de vaststellingsovereenkomst, de handel in de Peakaboo klok heeft voortgezet na tekening van die overeenkomst of dat voortzetting dreigt. Derhalve zijn de vorderingen voor wat betreft de Peakaboo klok uitsluitend toewijsbaar jegens Dake. slaafse nabootsing fritesbak 4.29 In het midden kan blijven of de fritesbak van Present Time een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en of de fritesbak het persoonlijk stempel van de maker draagt. Eisers beroepen zich ten aanzien van de fritesbak immers niet op het auteursrecht, maar slechts op slaafse nabootsing. 4.30 Voor het slagen van een beroep op slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt, dat wil zeggen dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere producten op de markt. Naar voorlopig oordeel is daarvan in dit geval sprake. Blokker en Dake hebben op dit punt slechts aangevoerd dat er een plastic fritesbak bestaat met een vrijwel identieke vormgeving. Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic echter buiten beschouwing te blijven (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268). Het karakteristieke van de fritesbak van Present Time bestaat er immers juist in dat de fritesbak in aardewerk is uitgevoerd, in tegenstelling tot de gebruikelijke uitvoering in plastic. Door die materiaalkeuze wordt, zoals eisers hebben aangevoerd, de fritesbak verheven van een wegwerpartikel tot een duurzaam bruikbare schaal. Dat er geen andere fritesbakken van aardewerk op de markt zijn, laat staan aardewerk fritesbakken met een vergelijkbare vormgeving als de fritesbak van Present Time, is als zodanig niet weersproken en staat derhalve vast. 4.31 Evenmin weersproken is dat de vormgeving van de fritesbak van Present Time en de vormgeving van de aangevochten fritesbak gelijk zijn en dat door die gelijkenis verwarring bij het publiek kan ontstaan. Daarnaast hebben eisers onweersproken aangevoerd, en met vele voorbeelden toegelicht, dat gekozen had kunnen worden voor een andere vormgeving zonder af te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. Derhalve moet worden geconcludeerd dat Blokker en Dake in strijd hebben gehandeld met de op hen rustende verplichting om bij nabootsing

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9 3

van een produkt van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt. vorderingen 4.32 Uit het voorgaande vloeit voort dat een verbod op inbreuk op rechten van intellectuele eigendom en of slaafse nabootsing toewijsbaar is. Anders dan eisers betogen, is er echter geen grond voor een verbod ten aanzien van alle producten die zijn afgebeeld in de catalogi van Present Time uit de afgelopen zeven jaar en alle nog te verschijnen catalogi. Gesteld noch gebleken is immers dat eisers intellectuele eigendomsrechten bezitten met betrekking tot al deze producten en dat Blokker en Dake daarop inbreuk maken of dreigen te maken. Evenmin is voldoende gesteld om te kunnen beoordelen of er ten aanzien van al die producten sprake kan zijn van slaafse nabootsing. Eisers hebben slechts gesteld dat zij rechten hebben met betrekking tot de hiervoor genoemde klokken, dat Blokker en/of Dake daarop inbreuk hebben gemaakt en dat Blokker en Dake de fritesbak van Present Time slaafs hebben nagebootst. Derhalve zal het verbod worden beperkt tot die klokken en fritesbakje. 4.33 Voor wat betreft de inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Marilyn klok en de Diamond klokken zal een verbod voor de gehele Europese Unie worden opgelegd. Een door een op grond van artikel 82 lid 1 GModV bevoegde rechter uitgesproken verbod op inbreuk op een Gemeenschapsmodel dient immers in beginsel voor de gehele Gemeenschap te gelden, tenzij er gronden zijn om het verbod tot een bepaalde lidstaat te beperken. Gesteld noch gebleken is dat er gronden zijn voor een beperking van het verbod. 4.34 Het verbod op de inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot de Peakaboo klok en het verbod op slaafse nabootsing van de fritesbak zal daarentegen alleen worden toegewezen voor Nederland. Gesteld noch gebleken is immers dat gedaagden de Peakaboo klok of de fritesbak ook buiten Nederland op de markt hebben gebracht. 4.35 Aan de verboden zal een dwangsom worden verbonden, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.36 De nevenvorderingen gaan verder dan noodzakelijk is om tegemoet te komen aan het spoedeisend belang van eisers en zullen derhalve worden afgewezen. 4.37 Blokker en Dake worden als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten conform artikel 1019h Rv. Deze kosten bedragen volgens de als zodanig onweersproken opgave van eisers circa € 30.000,00, maar zijn door eisers zelf gematigd tot € 18.000,00 onder meer omdat in het opgegeven bedrag kosten zouden zijn meegerekend betreffende schikkingsonderhandelingen. Gelet op dat laatste ziet de voorzieningenrechter geen grond om van het gevorderde bedrag af te trekken (i) (een deel van) het bedrag van € 7.500,00 dat Blokker aan eisers heeft voldaan op grond van de vaststellingsovereenkomst, of (ii) het deel van de kosten dat geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019a Rv, te weten het geschil betreffende de slaafse nabootsing van de fritesbak. 4.38 De voorzieningenrechter zal op grond van artikel 1019i Rv een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak

•


1 9 4

B I J B L A D


verbinden aan de voorzieningen die zijn gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019a Rv. 4.39 Gelet op het feit dat de vorderingen ten aanzien van de Marilyn klok en de Diamond klokken op voornoemde wijze toewijsbaar zijn op grond van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en de vorderingen ten aanzien van de Peakaboo klok op grond van het auteursrecht, kunnen de overige door eisers aangevoerde grondslagen onbesproken blijven. Die grondslagen kunnen namelijk niet leiden tot toewijzing van een groter deel van het petitum. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 verbiedt Dake, vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis, in de Europese Unie inbreuk te maken op het nietingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Marilyn klok van eisers; 5.2 verbiedt Blokker en Dake, vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis, in de Europese Unie inbreuk te maken op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de zwarte en witte Diamond klok van eisers; 5.3 verbiedt Dake, vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis, in Nederland inbreuk te maken op het auteursrecht met betrekking tot de Peakaboo klok van eisers; 5.4 verbiedt Blokker en Dake, vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis, in Nederland de fritesbak van eisers op onrechtmatige wijze na te bootsen; 5.5 veroordeelt Blokker en Dake tot betaling aan Present Time, Van Boxtel of Buijs van een dwangsom ten bedrage van € 10.000,00 voor elke dag dat Blokker en/of Dake in strijd handelt met de voornoemde verboden, dan wel – zulks ter uitsluitende keuze van Present Time en/of Van Boxtel en Buijs – van € 250,00 voor ieder individueel product ten aanzien waarvan Blokker en/of Dake in strijd handelt met die verboden, een en ander met een maximum van € 500.000,00; 5.6 veroordeelt Blokker en Dake in de proceskosten, welke tot op heden aan de zijde van eisers zijn begroot op € 18.000,00; 5.7 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8 wijst af wat meer of anders is gevorderd; 5.9 bepaalt voor wat betreft de onder 5.1 tot en met 5.3 genoemde voorzieningen, alsmede de aan die voorzieningen onder 5.5 verbonden dwangsom, de termijn ex artikel 1019i Rv voor het instellen van een eis in de hoofdzaak op zes maanden. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

Nr. 46 Rechtbank Utrecht, 3 september 2008 (Zandbergen) mr. J.P.H. van Driel van Wageningen Art. 5 Hnw Het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu is te kwader trouw door Ferdinand Zandbergen BV geschied en deze domeinnaam vertoont een te grote verwarrende gelijkenis met de oudere handelsnaam Jan Zandbergen. De domeinnaam zandbergen.eu vertoont eveneens verwarrende gelijkenis met de (voorgebruikte) handelsnaam Ferdinand Zandbergen. Dit staat eraan in de weg dat Jan Zandbergen BV deze domeinnaam gaat gebruiken. Voorts is het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Jan Zandbergen BV in strijd met de tussen partijen in het addendum gemaakte afspraken. Dit een en ander heeft weer als gevolg dat de eventuele registratie door Jan Zandbergen BV van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw zal geschieden, zodat het register niet tot registratie van deze domeinnaam ten name van Jan Zandbergen BV zal moeten overgaan. De door Ferdinand Zandbergen BV gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen BV noch Jan Zandbergen BV de domeinnaam zandbergen.eu toekomt wordt dan ook toegewezen. Art. 22, lid 13 Vo. (EG) 874/2004 j˚ art. B 12 (a) Voorschriften ADR Nu Ferdinand Zandbergen BV binnen de gestelde termijn van dertig kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing van het Arbitragehof de onderhavige procedure heeft ingeleid, is de beslissing van het Arbitragehof tot overdracht van de domeinnaam niet meer bindend tussen partijen. Reeds daardoor is Ferdinand Zandbergen BV van de verplichting tot overdracht ontheven. Een afzonderlijke gerechtelijke uitspraak lijkt daar dus niet voor nodig te zijn. Gelet op het verschil in de formulering van de genoemde artikelen zal de rechtbank Ferdinand Zandbergen BV niettemin voor zoveel nodig van zijn verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu ontheffen. FERDINAND ZANDBERGEN B.V., te Veenendaal, eiseres, advocaat: mr. J.W.A. van Dommelen, tegen JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart. NB: Vonnis Rb Utrecht (21/2/2007) gepubliceerd in BIE, 2008, nr. 60 2 De feiten 2.1 Ferdinand Zandbergen B.V., van welke vennootschap F.E.T. Zandbergen statutair directeur is, houdt zich bezig met de (groot)handel in vlees. Zandbergen Services B.V. is bestuurder van Ferdinand Zandbergen B.V. 2.2 Jan Zandbergen B.V., van welke vennootschap P.P.R. Zandbergen statutair directeur is, handelt ook in vlees. Beheersmaatschappij Bete Veenendaal B.V. is bestuurder van Jan Zandbergen B.V. 2.3 Zowel Ferdinand Zandbergen B.V. als Jan Zandbergen B.V. komen – zulks naast andere besloten vennootschappen – voort uit de (door de vader van de statutair directeuren van partijen opgerichte) zogenaamde Zandbergengroep. Op 11 oktober 2005 is tussen de betrokken

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


partijen overeenstemming bereikt over de beëindiging van de samenwerking tussen de Bete Veenendaal Groep en de Zandbergen Services Groep en de ontvlechting daarvan. In aanvulling op de in dit kader gemaakte afspraken, is op 13 oktober 2005 door die partijen een addendum (hierna te noemen: het addendum) opgesteld. Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. hebben op 13 oktober 2005 dit addendum ook ondertekend. 2.4 Het addendum behelst – voor zover hier van belang -: (...) VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1 – Handelsnamen, merken etc. 1. De handelsnaam Jan Zandbergen behoort toe aan Bete Veenendaal Groep. 2. Het (geregistreerde) merk Arena Montana behoort toe aan Bete Veenendaal Groep. 3. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, zijn zowel Bete Veenendaal Groep als Zandbergen Services Groep jegens elkaar gerechtigd gebruik te maken: – van het logo van Jan Zandbergen, te weten: liggende, rode ovaal met als witte uitsparing de hoofdletter Z; – van de toevoeging: ’International Meat’. 4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is Zandbergen Services Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnaam de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. (...) 2.5 Op 28 november 2005 heeft Ferdinand Zandbergen B.V. het woordmerk ’ZANDBERGEN’ gedeponeerd en in het Merkenregister van het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, depotnummer 1092790), zulks voor de waren en diensten in klasse 29, 35 en 40. 2.6 In een vonnis van 21 februari 2007 heeft rechtbank Utrecht de inschrijving van bedoeld woordmerk ’ZANDBERGEN’ nietig verklaard. Daartoe heeft de rechtbank onder meer het volgende overwogen: ’5.9 Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam ’Zandbergen’. Dit blijvend gebruik door Zandbergen Service Groep (oftewel Ferdinand Zandbergen B.V.) is echter blijkens het addendum gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep, oftewel Jan Zandbergen B.V., gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Dit kennelijk om na de ontvlechting van de Zandbergengroep verwarring van de beide afzonderlijke verdergaande handelsondernemingen te voorkomen bij het gebruik van de respectieve handelsnamen. (...) 5.12 Gelet op het hiervoor vermelde, en zoals dit ook blijkt uit het van de zijde van Ferdinand Zandbergen B.V. als productie overgelegde arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 8 juni 2006 in hoger beroep neergelegde voorlopig oordeel, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk hebben beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9 5

5.13 Alhoewel partijen, zoals door Ferdinand Zandbergen B.V. is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam ’Zandbergen’ als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen inschrijven van de geslachtsnaam ’ZANDBERGEN’ als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1. lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep (in)direct volledig frustreert. Immers, de enkele aanduiding met de naam ’Zandbergen’ voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ ten tijde van de inschrijving van het merk ’ZANDBERGEN’ binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk ’ZANDBERGEN’ zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam ’Jan Zandbergen’. 5.14 Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam ’ZANDBERGEN’ door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). (...)’ 2.7 Vanwege het depot van de merknaam ’ZANDBERGEN’, had Ferdinand Zandbergen B.V. als merkhouder tijdens de zogenaamde ’Sunrise fase’ voorrang met betrekking tot het (doen) registreren van de domeinnaam ’zandbergen.eu’ (verder ook te noemen: ’de domeinnaam’). Van dit voorrangsrecht heeft Ferdinand Zandbergen B.V. gebruik gemaakt. Tegen de registratie van de domeinnaam door Ferdinand Zandbergen B.V. heeft Jan Zandbergen B.V. bij het Arbitragehof van de Tjechische Republiek (verder: ’het Arbitragehof’), die belast is met de geschillenbeslechting met betrekking tot eu.domeinnamen, bezwaar gemaakt. Het Arbitragehof heeft op 2 september 2007 haar beslissing als volgt geformuleerd: ’Om bovengenoemde redenen beveelt de Arbiter in overeenstemming met artikel B12 (b) en (c) van de Voorschriften van ADR dat: (i) de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager moet worden overgedragen; en (ii) het Register deze uitspraak binnen 30 kalenderdagen vanaf de bekendmaking van de beslissing aan de Klager en de Verweerder zal uitvoeren, tenzij Verweerder een gerechtelijke procedure begint in een wederzijdse jurisdictie zoals bedoeld in artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR en artikel 22 lid 13 van Verordening (EG) 874/2004.’ 2.8 Ferdinand Zandbergen B.V. is met het oog op deze beslissing van het Arbitragehof de onderhavige procedure begonnen. 2.9 Het Arbitragehof heeft haar beslissing onder meer als volgt gemotiveerd: ’Het addendum op de ontvlechtingsovereenkomst bevat het volgende artikel: ’Artikel 1.4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is de Zandbergen Service Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnamen de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt.’

•


1 9 6

B I J B L A D


Uit deze bepaling maakt de Arbiter op dat juist Verweerder ertoe is gehouden om afstand te nemen van de handelsnamen van Klager, en dat het dus aan Verweerder is om extra bestanddelen aan de handelsnaam Zandbergen toe te voegen om verwarring te voorkomen. Het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu kan volgens de Arbiter worden aangemerkt als handelsnaamgebruik (waarbij het .eu suffix niet relevant is). Aan deze handelsnaam is niets toegevoegd om de naam te onderscheiden van de handelsnaam van Klager. Integendeel, het slechts ondergeschikte bestanddeel (Jan) is weggelaten. Verweerder heeft daarmee de bepaling dat de handelsnaam ’overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin Zandbergen voorkomt’ niet nageleefd.’

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

4 De beoordeling Stellingen van partijen (...)

met hetgeen in het addendum is overeengekomen en frustreert de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep volledig. Daar komt bij dat het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Ferdinand Zandbergen B.V., gelijk het Arbitragehof heeft geoordeeld, een verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam ’Jan Zandbergen’, welke handelsnaam al sedert 1981 wordt gebruikt. Immers, de enkele aanduiding ’zandbergen’ voor dezelfde producten die partijen op de markt afzetten, zonder enige toevoeging ter onderscheiding, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Dit klemt temeer nu juist het bestanddeel ’zandbergen’ in de respectieve handelsnamen van partijen gelijkluidend is en dus uitsluitend een toevoeging daaraan de ene onderneming van de andere onderscheidend maakt, zoals door partijen in het addendum ook is onderkend. De thans door Ferdinand Zandbergen B.V. ingenomen stelling dat ook het niet toevoegen van een bestanddeel aan de naam Zandbergen deze handelsnaam onderscheidend maakt van die van Jan Zandbergen, wordt dan ook verworpen. 4.4 Het vorenstaande leidt ertoe – gelijk deze rechtbank met betrekking tot het depot van het merk ’ZANDBERGEN’ heeft geoordeeld – dat het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw door Ferdinand Zandbergen B.V. is geschied en dat deze domeinnaam een te grote verwarrende gelijkenis vertoont met de oudere handelsnaam Jan Zandbergen. In het licht van deze conclusie en gegeven het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de Verordening (EG) 874/2004 dient de domeinnaam zandbergen.eu te worden ingetrokken. Ook volgt hieruit dat de door Ferdinand Zandbergen B.V. gevorderde verklaring voor recht dat de domeinnaam zandbergen.eu geen inbreuk vormt op enige merk en/of handelsnaam en/of enig ander recht van Jan Zandbergen B.V. en toekomt aan Ferdinand Zandbergen B.V., wordt afgewezen.

Verklaring voor recht I 4.3 Anders dan door Ferdinand Zandbergen B.V. is betoogd, is de rechtbank van oordeel dat Ferdinand Zandbergen B.V. geen recht op de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. Gelijkluidend aan het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 8 juni 2006 en het vonnis van deze rechtbank van 21 februari 2007 wordt in dit verband het volgende overwogen. Partijen hebben bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven. Ferdinand Zandbergen B.V. handelt immers onder de naam Ferdinand Zandbergen en maakt onder meer gebruik van de domeinnaam fzandbergen.nl en Jan Zandbergen B.V. onderneemt haar werkzaamheden onder de naam Jan Zandbergen en hanteert, zoals ter comparitie is komen vast te staan, de domeinnamen jzandbergen.nl, janzandbergen.nl, jzandbergen.com en janzandbergen.com. Het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in strijd

Verklaring voor recht II 4.5 De volgende vordering van Ferdinand Zandbergen B.V. die beoordeeld moet worden is of voor recht kan worden verklaard dat Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. Jan Zandbergen B.V. betoogt dat – zoals hiervoor reeds is overwogen – Ferdinand Zandbergen B.V. in deze vordering niet kan worden ontvangen. Hiertoe voert Jan Zandbergen B.V. aan dat de vraag of zij de domeinnaam zandbergen.eu mag (doen) registreren eerst ter beoordeling moet worden voorgelegd aan het register dat belast is met de registratie van het eu-topniveaudomein. Deze stelling wordt verworpen en daartoe is het volgende redengevend. Het is in beginsel juist dat ingevolge de Verordening (EG) 874/2004 het daartoe aangewezen register belast is met de registratie van eu-domeinnamen. Dit laat echter onverlet dat een partij zich tot de nationale rechter mag en kan wenden met het verzoek om te beoordelen of een bepaalde (eventueel nog te registreren) domeinnaam door een andere partij een inbreuk maakt op zijn rechten of anderszins door die andere partij niet mag worden gebruikt. Ferdinand Zandbergen B.V. is dus ontvankelijk in de door haar gevorderde – hierboven omschreven – verklaring voor recht. 4.6 Voor de beantwoording van de vraag of Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu (wel) toekomt moet –

3 Het geschil 3.1 Ferdinand Zandbergen B.V. vordert, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. Ferdinand Zandbergen B.V. te ontheffen van de verplichting, opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof te Praag, verzonden op 5 september 2007, tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V. alsmede voor recht te verklaren dat de domeinnaam zandbergen.eu geen inbreuk vormt op enige merk en/of handelsnaam en/of enig ander recht van Jan Zandbergen B.V. en toekomt aan Ferdinand Zandbergen B.V., althans subsidiair voor recht te verklaren dat noch Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. voornoemde domeinnaam toekomt; 2. Jan Zandbergen B.V. te veroordelen in de kosten van de procedure. 3.2 Jan Zandbergen B.V. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


net als in de omgekeerde situatie – worden gekeken naar hetgeen partijen in het addendum zijn overeengekomen, althans bedoeld hebben overeen te komen. In het addendum staat uitsluitend dat Ferdinand Zandbergen B.V. haar handelsnamen onderscheidend dient te laten zijn van de door Jan Zandbergen B.V. gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Deze afspraak tussen partijen is weliswaar eenzijdig geformuleerd, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat Jan Zandbergen B.V. op haar beurt wel handelsnamen mag voeren die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de handelsnamen van Ferdinand Zandbergen B.V. Een andersluidende uitleg van de in het addendum omschreven afspraken zou overigens in strijd zijn met hetgeen partijen met de ontvlechting hebben beoogd, te weten de voortzetting van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen. De raadsman van Jan Zandbergen B.V. heeft ter comparitie bevestigd dat met de afspraken in het addendum is beoogd verwarring in de markt tussen Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. te voorkomen. Hij heeft immers verklaard: ’met betrekking tot de uitleg van artikel 1 lid 4 van het addendum bij de tussen partijen gesloten overeenkomst kan ik (...) het volgende zeggen. Met dit artikel is bedoeld verwarring tussen de bedrijven van F.E.T. Zandbergen en P.P.R. Zandbergen tegen te gaan.’ 4.7 Naar het oordeel van de rechtbank wordt door het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door Jan Zandbergen B.V. de hierboven omschreven bedoeling van partijen bij de in het addendum omschreven afspraken doorkruist. Door aan deze domeinnaam niets onderscheidens toe te voegen wordt immers verwarring in de markt tussen Ferdinand Zandbergen B.V. en Jan Zandbergen B.V. niet voorkomen. Aangenomen moet namelijk worden dat de domeinnaam zandbergen.eu overeenstemmend is met de (voorgebruikte) handelsnaam ’Ferdinand Zandbergen’, nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen – de geslachtsnaam Zandbergen – identiek is. In het licht hiervan en gegeven het feit dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde handelsactiviteiten, wordt het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat als Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu gaat voeren. De heer [medewerker] heeft namens Jan Zandbergen B.V. deze conclusie ook onderstreept door ter comparitie te verklaren: ’Ik ben van mening dat enkel de naam Zandbergen sowieso verwarring in de markt met zich brengt.’ Deze conclusie zou mogelijk anders luiden in het geval Jan Zandbergen B.V. vóór de ontvlechting in 2005 de handelsnaam ’Zandbergen’ al zonder onderscheidende toevoeging zou hebben gebruikt. Jan Zandbergen B.V. heeft gesteld dat zulks het geval was, maar deze stelling wordt verworpen. Enig bewijs waaruit zou kunnen blijken dat de handelsnaam Zandbergen (zonder toevoeging) in het verleden is gebruikt, heeft Jan Zandbergen B.V. namelijk niet in het geding gebracht. Daarnaast heeft de genoemde heer [medewerker] namens Jan Zandbergen B.V. ter comparitie verklaard: ’Vóór de ontvlechting is de naam Zandbergen, dus zonder aan- of tussenvoegsel, niet echt gebruikt.’ 4.8 Concluderend wordt tot het volgende oordeel gekomen. De domeinnaam zandbergen.eu vertoont verwarrende gelijkenis met de (voorgebruikte) handelsnaam Ferdinand Zandbergen. Dit staat eraan in de weg dat Jan Zandbergen B.V. deze domeinnaam gaat gebruiken. Voorts is het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu door

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9 7

Jan Zandbergen B.V. in strijd met de tussen partijen in het addendum gemaakte afspraken. Dit een en ander heeft weer als gevolg dat de eventuele registratie door Jan Zandbergen B.V. van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw zal geschieden, zodat het register niet tot registratie van deze domeinnaam ten name van Jan Zandbergen B.V. zal moeten overgaan. De door Ferdinand Zandbergen B.V. gevorderde verklaring voor recht dat Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt wordt dan ook toegewezen. Ontheffing 4.9 Ferdinand Zandbergen B.V. kan in haar vordering tot ontheffing van de verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V., opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof, worden ontvangen. Dit betekent dat het verweer van Jan Zandbergen B.V. dat aan Ferdinand Zandbergen B.V. door het Arbitragehof geen verplichting tot overdracht is opgelegd, wordt verworpen. Daartoe geldt dat het Arbitragehof heeft bevolen dat de domeinnaam zandbergen.eu aan Klager moet worden overgedragen. De woorden ’bevelen’en ’moet’ geven het verplichte karakter van deze beslissing van het Arbitragehof genoegzaam aan. Dat het verantwoordelijke register die overdracht zal moeten verzorgen, maakt dit niet anders. 4.10 Resteert de vraag of Ferdinand Zandbergen B.V. moet worden ontheven van haar verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V. De rechtbank is in beginsel van oordeel dat Ferdinand Zandbergen B.V. uit die verplichting al is ontheven. In artikel 22 lid 13 van de verordening (EG) 874/2004 is immers bepaald dat de resultaten van de ADR bindend zijn voor partijen en het register, tenzij binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid. Nu Ferdinand Zandbergen B.V. binnen deze gestelde termijn na kennisgeving van de beslissing van het Arbitragehof van 2 september 2007 de onderhavige procedure heeft ingeleid, is de beslissing van het Arbitragehof tot overdracht van de domeinnaam niet meer bindend tussen partijen. Reeds daardoor is Ferdinand Zandbergen B.V. uit de verplichting tot overdracht ontheven. Een afzonderlijke gerechtelijke uitspraak lijkt daar dus niet voor nodig te zijn. Artikel B 12 (a) van de Voorschriften ADR, waarnaar het Arbitragehof in haar uitspraak verwijst, is echter niet gelijkluidend aan het genoemde artikel 22 lid 13 van de verordening (EG) 874/ 2004. In artikel B 12 (a) is immers bepaald dat de uitspraak van de arbiters bindend is, onverminderd het recht van partijen om een gerechtelijke procedure te starten. Met het oog op dit verschil in de formulering van voornoemde artikelen zal de rechtbank Ferdinand Zandbergen B.V. van zijn verplichting tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu ontheffen, voor zover zij daar niet al van is ontheven op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 13 van de Verordening (EG) 874/2004. Dat Ferdinand Zandbergen B.V. de domeinnaam niet aan Jan Zandbergen B.V. hoeft over te dragen brengt geen verandering in het onder 4.4 gegeven oordeel dat de ten name van Ferdinand Zandbergen B.V. geregistreerde domeinnaam zandbergen.eu moet worden ingetrokken.

•


1 9 8

B I J B L A D


Proceskostenveroordeling 4.11 Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 verklaart voor recht dat noch Ferdinand Zandbergen B.V. noch Jan Zandbergen B.V. de domeinnaam zandbergen.eu toekomt, 5.2 ontheft Ferdinand Zandbergen B.V. van de verplichting opgelegd bij beslissing van het Arbitragehof te Praag, verzonden op 5 september 2007, tot overdracht van de domeinnaam zandbergen.eu aan Jan Zandbergen B.V., voor zover Ferdinand Zandbergen B.V. van die verplichting niet al is ontheven op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 13 van de Verordening (EG) 874/2004, 5.3 compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 5.4 verklaart de ontheffing onder 5.2. uitvoerbaar bij voorraad, 5.5 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 5 december 2007* (Beauty Center) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 5 Hnw De voorzieningenrechter zal partijen volgen in hun standpunt dat Bogaard en Bogár als handelsnaam voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar te kunnen worden gebruikt. Onder die premisse, dat Bogaard en Bogaard voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar in het winkelcentrum In de Bogaard te worden gebruikt, is de in deze procedure te beantwoorden vraag of de exploitant van een beauty center met de handelsnaam Bogár daaraan de beschrijvende aanduiding beauty center mag verbinden en de handelsnaam Beauty Center Bogár mag gaan voeren, indien een andere exploitant van een beauty center de rechtmatige gebruiker is van de handelsnaam Beauty Center Bogaard. Bogár heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat de aanduiding beauty center zeer algemeen wordt gebruikt om een onderneming als de hare te beschrijven. Dat recht kan Bogár dan ook niet worden ontzegd. Niet betwist is, dat de handelsnamen leiden tot verwarring bij het publiek en dat dat ook daadwerkelijk is gebleken. Dit verwarringsgevaar ligt echter al besloten in de overeenkomst tussen de delen Bogár en Bogaard. Beide woorden worden op ongeveer dezelfde wijze uitgesproken, zij worden gebruikt voor gelijksoortige ondernemingen die nog eens zijn gevestigd in hetzelfde winkelcentrum met de naam In de Bogaard. Nefertete heeft evenwel de mogelijkheid van co-existentie van de benamingen Bogár en Bogaard niet ter discussie willen stellen, mogelijk omdat Bogaard als *

Beroep ingesteld (Red.)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

de jongere benaming moet worden aangemerkt. Wat daar ook van zij, partijen hebben hun handelsnaam gevormd door aan de (vermeend onderscheidende) delen Bogár en Bogaard, het niet onderscheidende Beauty Center toe te voegen. Het onderscheidend vermogen gaat daardoor (nog verder) verloren zodat er (nog meer) gevaar voor verwarring ontstaat. Onder de omstandigheid dat de verwarring in de basis door partijen in stand is gelaten kan Nefertete zich niet meer op verwarringsgevaar beroepen. Schoonheidsinstituut Nefertete BV te Rijswijk, eiseres, procureur mr. E. Lolcama, tegen 1 Bogár, 2 Anette Johanna Christina de Haas, 3 Richard Glen de Haas, allen te Rijswijk, procureur mr. A.H. Vermeulen, advocaat mr. H. Maatjes. 2 De feiten 2.1 Nefertete exploiteert in het winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een schoonheidssalon annex afslankinstituut. In de handelsregisterhistorie is opgenomen dat zij van 1 januari 2001 tot 1 mei 2004 de handelsnaam LadyLine voerde. Daarin is tevens als bedrijfsomschrijving vastgelegd met ingangsdatum 1 januari 2002: schoonheidssalon h.o.d.n. Beauty Center Bogaard en figuurverbetering en vermindering van het lichaamsgewicht van dames h.o.d.n. Schoonheidsinstituut ’Nefertete’ B.V. t.h.o.d.n. LadyLine. 2.2 Bogár exploiteert in het winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een tanning en beautysalon. In het handelsregister is zij ingeschreven met de handelsnaam Bogár Beauty & Hair. Uit de handelsregisterhistorie blijkt dat zij van 3 november 2003 tot 23 januari 2007 was ingeschreven met de handelsnaam Bogár. Bogár heeft ook gebruik gemaakt van de handelsnaam Bogár Tanning & Beauty 3 Het geschil 3.1 Nefertete vordert; 1) Bogár te verbieden als handelsnaam of op andere wijze (waaronder begrepen enigerlei aanduiding op hun website en schriftelijke publicaties) voor de door hen geëxploiteerde onderneming op welke plaats ook in de gemeente Rijswijk alsmede een regio met een straal van 25 km gerekend van het centrum van Rijswijk (ZH) van de woorden beauty en/of center (op welke wijze dan ook geschreven) in combinatie met de woorden bogaard en/of bogár (op welke wijze dan ook geschreven) gebruik te maken, dit op straffe van een dwangsom van € 2.500 voor iedere overtreding van dit verbod en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt; 2) Bogár te veroordelen tot betaling aan Nefertete – des dat de één betalende de anderen zullen zijn gekweten – van een bedrag ad € 5.000,= als voorschot op de door gedaagden aan Nefertete te betalen schadevergoeding; één en ander met veroordeling van Bogár in de kosten van dit geding, het salaris en de verschotten van de procureur en de raadsman van Nefertete daaronder begrepen. 3.2 Nefertete stelt daartoe dat Bógar door het voeren van de handelsnaam Beautycenter Bogár in strijd handelt met de Handelsnaamwet, althans onrechtmatig jegens Nefertete handelt.

•


M E I

2 0 0 9

B I J B L A D


3.2 Bogár voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Het door Nefertete aangevallen voeren van de handelsnaam Beautycenter Bogár bestaat uit het gebruik van die naam op de website van Bogár met de domeinnaam bogar.nl en het gebruik van die naam met grote letters op het bedrijfspand van Bogár. 4.2 Bogár betwist enerzijds dat Nefertete de handelsnaam Beauty Center Bogaard voert. Zij stelt dat zij Nefertete kent onder de handelsnaam LadyLine en dat Nefertete deze handelsnaam ook is blijven gebruiken lang nadat per 1 januari 2002 bij de kamer van Koophandel de naam Beauty Center Bogaard zou zijn ingeschreven. Anderzijds betwist Bogár dat het gebruik van de aanduiding Beautycenter Bogár op haar website en op de gevel van haar bedrijfspand is aan te merken als handelsnaam gebruik. Zij stelt, kort gezegd, dat zij de handelsnaam Bogár voert en daar soms Beauty Center aan toevoegt om aan te geven dat haar bedrijf een beauty center is. 4.3 Nefertete heeft behalve een verwijzing naar haar inschrijving per 1 januari 2002 niets aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat zij de handelsnaam Beauty Center Bogaard sindsdien is gaan gebruiken. Uit door Bogár overgelegde producties volgt eerder het tegendeel namelijk dat zij de handelsnaam LadyLine is blijven gebruiken. Nefertete wordt evenwel gered door Bogár, omdat Bogár een searchresult van web.archive.org heeft overgelegd waaruit blijkt dat sinds 22 september 2004 de website van Nefertete met de domeinnaam beautycenterbogaard.nl in de lucht is. Voorshands neemt de voorzieningenrechter dan ook aan dat Nefertete in elk geval vanaf die datum haar ingeschreven handelsnaam Beauty Center Bogaard is gaan gebruiken. 4.4 Nefertete is ook uiterst summier geweest in de onderbouwing van haar stelling dat Bogár de handelsnaam Beauty Center Bogár is gaan gebruiken. Zij heeft een foto overgelegd van het bedrijfspand van Bogár die van zo slechte kwaliteit is dat die niet tot bewijs kan dienen. Ook hier wordt Nefertete gered door haar wederpartij die erkent dat op haar bedrijfspand de gewraakte aanduiding is aangebracht. Niettegenstaande de betwisting zijdens Bogár merkt de voorzieningenrechter dit gebruik op de gevel van haar bedrijfspand aan als handelsnaamgebruik. Partijen zijn hierover wel zeer onduidelijk geweest, maar uit de overgelegde producties leidt de voorzieningenrechter af dat Bogár haar handelsnaam op de gevel heeft geplaatst ruim na 22 september 2004, zijnde de datum waarop Nefertete met het gebruik van haar handelsnaam op het internet is begonnen. 4.5 Bij die stand van zaken is Beauty Center Bogaard aan te merken als de oudere handelsnaam en is de vraag te beantwoorden of daarnaast – in hetzelfde winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk, de handelsnaam Beauty Center Bogár mag worden gebruikt door Bogár. 4.6 Nefertete heeft desgevraagd bevestigd geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de handelsnaam Bogár door Bogár. Zij heeft ook erkend dat Bogaard en Bogár naast elkaar kunnen bestaan en dat Bogár de aanduiding Bogár eerder is gaan gebruiken dan Nefertete de aanduiding Bogaard. 4.7 De handelsnaam Beauty Center Bogaard gebruikt Nefertete omdat zij in winkelcentrum In de Bogaard is ge-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9 9

vestigd en omdat haar onderneming een beauty center is. Haar handelsnaam is dan ook een combinatie van twee beschrijvende aanduidingen. Naar voorlopig oordeel tast dat de geldigheid van haar handelsnaam niet aan; aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam worden geen hoge eisen gesteld. De beschermingsomvang van een dergelijke handelsnaam is evenwel niet groot, omdat beschrijvende aanduidingen niet gemakkelijk gemonopoliseerd kunnen worden. 4.8 De voorzieningenrechter zal partijen volgen in hun standpunt dat Bogaard en Bogár als handelsnaam voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar te kunnen worden gebruikt. Onder die premisse, dat Bogaard en Bogaard voldoende onderscheidend zijn om naast elkaar in het winkelcentrum In de Bogaard te worden gebruikt, is de in deze procedure te beantwoorden vraag of de exploitant van een beauty center met de handelsnaam Bogár daaraan de beschrijvende aanduiding beauty center mag verbinden en de handelsnaam Beauty Center Bogár mag gaan voeren, indien een andere exploitant van een beauty center de rechtmatige gebruiker is van de handelsnaam Beauty Center Bogaard. 4.9 Bogár stelt dat zij de handelsnaam Bogár voert omdat dit het Hongaarse woord zou zijn voor een gelukskever. Zij verbindt haar handelsnaam aan andere aanduidingen ondermeer om aan te geven dat de gevoerde onderneming een beautycenter betreft. Zij deed dit al voordat Nefertete per 22 september 2004 haar handelsnaam Beauty Center Bogaard is gaan gebruiken. Ter onderbouwing heeft zij overgelegd een screenshot van de homepage van haar website per 3 juni 2004, waar zij haar onderneming omschrijft als ons beautycenter. De betreffende page is hieronder weergegeven.

4.10 Indien vanaf deze pagina wordt doorgeklikt op de knop ’schoonheidssalon’ volgt onderstaande subpage. De voorzieningenrechter begrijpt dat Bogár voor dit deel van haar ondernemingsactiviteit de aanduiding Schoonheidssalon Bogar gebruikt.

•


2 0 0

B I J B L A D


4.11 Bogár stelt dat zij gerechtigd is de beschrijving beauty center aan haar handelsnaam te verbinden omdat die beschrijving een algemeen gebruikelijke aanduiding is van een onderneming met een breed ’beauty’ aanbod zoals de door haar gevoerde onderneming. Ter zitting noemt zij als voorbeeld een slager met de familienaam De Vries die zonder meer Slagerij de Vries als handelsnaam mag voeren, ook als de handelsnamen Slagerij Jansen en Slagerij Feenstra al eerder rechtmatig gevoerd worden. Ter onderbouwing van haar stelling dat beauty center een zeer gebruikelijke omschrijving is voor een onderneming als die welke door haar gevoerd heeft zij overgelegd circa 50 screenshot’s van homepages van door haar op het internet gevonden beautycenters. 4.12 Nefertete stelt daartegenover dat zij eerder de beschrijving beauty center aan haar handelsnaam had verbonden en dat Bogár evengoed een andere beschrijving had kunnen kiezen zoals schoonheidssalon, salon de beauté, institut de beauté enz. Door te kiezen voor Beauty Center Bogár dat slechts weinig afwijkt van haar handelsnaam Beauty Center Bogaard creëert Bogár gevaar voor verwarring dat zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd. 4.13 Naar voorlopig oordeel is beauty center een passende beschrijving van de door Bogár gevoerde onderneming. Uit haar website blijkt dat dit meer is dan een klassieke schoonheidssalon, doordat Bogár ook bruiningsfaciliteiten biedt en piercings en tattoo’s plaatst. Hoewel een dergelijke onderneming ook met andere aanduidingen zou kunnen wor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

M E I

2 0 0 9

den beschreven, heeft Bogár voldoende inzichtelijk gemaakt dat de aanduiding beauty center zeer algemeen wordt gebruikt om een onderneming als de hare te beschrijven. Dat recht kan Bogár dan ook niet worden ontzegd. 4.14 Nefertete heeft aangevoerd dat de handelsnamen leiden tot verwarring bij het publiek en dat dat ook daadwerkelijk is gebleken. Bogár heeft dat niet althans onvoldoende betwist. De voorzieningenrechter zal dan ook uitgaan van het bestaan van verwarring. 4.15 Dit verwarringsgevaar ligt naar voorlopig oordeel echter al besloten in de overeenkomst tussen de delen Bogár en Bogaard. Beide woorden worden op ongeveer dezelfde wijze uitgesproken, zij worden gebruikt voor gelijksoortige ondernemingen die nog eens zijn gevestigd in hetzelfde winkelcentrum met de naam In de Bogaard. Nefertete heeft evenwel de mogelijkheid van co-existentie van de benamingen Bogár en Bogaard niet ter discussie willen stellen, mogelijk omdat Bogaard als de jongere benaming moet worden aangemerkt. 4.16 Wat daar ook van zij, partijen hebben hun handelsnaam gevormd door aan de (vermeend onderscheidende) delen Bogár en Bogaard, het niet onderscheidende Beauty Center toe te voegen. Het onderscheidend vermogen gaat daardoor (nog verder) verloren zodat er (nog meer) gevaar voor verwarring ontstaat. Onder de omstandigheid dat de verwarring in de basis door partijen in stand is gelaten kan Nefertete zich niet meer op verwarringsgevaar beroepen. 4.17 De slotsom is dat de vorderingen van Nefertete dienen te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal zij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 4.18 Partijen hebben over en weer de volledige proceskosten ex artikel 1019 h Rv gevorderd en ter zake een opgave overgelegd. Bogár vordert € 4.775,30. Nefertete betwist dit bedrag, maar naar oordeel van de voorzieningenrechter is het gevorderde als redelijk en evenredig aan te merken. Nefertete zal daarom worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag aan Bogár. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Nefertete in de kosten van de procedure, tot heden begroot op € 4.775,30; Enz.

•


M E I

N

2 0 0 9

E C

B I J B L A D

R

O

L

O

G

I

E Ë


In 1969 werd hij barrister, in 1986 Queen’s Counsel. In 1995 werd hij benoemd als patent Judge van de Chancery Division van de High Court in Londen. Als barrister en als rechter heeft hij zijn sporen verdiend. Hij is de ’uitvinder’ van wat bekend is geworden als de zogenaamde ’Anton Piller order’: de ex parte maatregel op grond waarvan het pand van vermeende inbreukmakers betreden en doorzocht kon worden. In de Arsenal-zaak baarde hij als rechter opzien door de antwoorden van het Europese Hof van Justitie op zijn preliminaire vragen naast zich neer te leggen omdat het Hof zich ten onrechte met de feiten had bemoeid. Met verve droeg hij steeds uit dat rechten van intellectuele eigendom als beperkingen van de vrijheid van handelen gerechtvaardigd dienden te zijn. In 2005 nam hij het moeilijke, in Engeland hoogst ongebruikelijke en daarom omstreden besluit als rechter terug te treden. Het vak boeide hem niet meer voldoende en hij voelde zich geı¨soleerd. Hij was bang dat een en ander schadelijk zou zijn voor zijn functioneren als rechter. Hij werd

I

C H T

E

2 0 1

adviseur en hoogleraar intellectuele eigendom aan het University College van Londen.

Op 28 november 2008 overleed op veel te jonge leeftijd de UK correspondent van het Bijblad Sir Hugh Laddie. Hij is 62 jaar geworden.

E R

E I G E N D O M

N

In Memoriam Sir Hugh Laddie

B

•

Operator: XYvision

Als rechter had ik het voorrecht hem verschillende malen mee te maken tijdens de conferenties van Europese octrooirechters. Hij maakte daar een verpletterende indruk door zijn humor, openheid, scherpe geest, charme, spreekvaardigheid, warmte en zijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid. Over onrecht kon hij zich oprecht boos maken. En hij bleef altijd kritisch. In het na zijn dood gepubliceerde artikel in IIC: Kirin Amgen – The End of Equivalents in England?, schreef hij over deze veel geprezen uitspraak dat de ’House of Lords exhibited a marked reluctance to jettison pre-EPC UK jurisprudence and to embrace a new European standard.’ Kort voor zijn overlijden heb ik hem, lichamelijk ernstig verzwakt, maar levendig en geestig als altijd, nog gesproken. Het was ontroerend omdat duidelijk was dat het de laatste keer zou zijn. Een groot Europees jurist, een voorbeeld voor rechters en advocaten, en bovenal een goed mens is ons ontvallen. Jan Brinkhof

N

Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc) Launching in September 2009, the Masters Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc) offer unique programmes for lawyers and non-lawyers The LLM degree is primarily aimed at lawyers and technology transfer officers wishing to advance their career in legal services and knowledge management involving all fields of intellectual and industrial property law. The MSc degree is aimed at graduates with a science or technical qualification (e.g. biology, chemistry, electronics, engineering, pharmacology or physics, etc.) wishing to become experts in the field of intellectual and industrial property law, including the preparation of eligible candidates for the European Qualifying Exam for European Patent Agent. The programmes are offered in two varieties. First, as a oneyear full time master of 60 ECTS. Second, as a two-year half speed master that permits a combination of study and work.

Contact For specific questions about the Masters Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc), please contact: Universiteit Maastricht Faculty of Law Marketing and Communications Office PO Box 616 6200 MD Maastricht The Netherlands Tel: +31 43 388 3259 E-mail: [email protected] Internet: www.law.unimaas.nl/masters For all other questions, please contact: Prospective master students E-mail: [email protected] Tel: +31 43 388 5388 Monday to Friday: 10.00-12.30 and 13.30-17.00

•


2 0 2

O

B I J B L A D

F

F

I

C I Ë

L

E

M E


D

E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat op 8 april 2009 zijn ingeschreven in het register van oc-

D E

L

E I G E N D O M

I

•

Operator: XYvision

N

G

E

M E I

2 0 0 9

N

trooigemachtigden de heren ir. J.H. Roskam, mr. drs. A.F. Kupecz, ir. R.J.G Haan en J. Duyver.

2 Merkenrecht. van Aldi)(blz.176). (vervolg inhoud op blz. 160)

Recommend Documents