Důkazy stavu techniky ve zrušovacích a výmazových řízeních (některé poznámky k vyhledávání a posuzování dokumentů stavu techniky s ohledem na jejich použitelnost jako námitky proti patentovatelnosti/způsobilosti k ochraně)
Podání návrhu Před podáním návrhu je třeba si ujasnit rozsah ochrany, který vyplývá z nároků napadeného dokumentu. Přitom je třeba nároky číst zrakem odborníka a s veškerou snahou jim, s přihlédnutím k popisu, rozumět. Tak bude totiž postupovat patentový úřad při posuzování patentovatelnosti. Nemá smysl opírat návrh o nějaké formální vady nároků. Naopak, nelze zanedbat pravděpodobný výklad těch znaků, které jsou v nárocích případně uvedeny neúplně nebo dokonce nejasně. Samozřejmě je nutno zjistit, zda vedle patentu není v platnosti analogický užitný vzor (nebo naopak). K úplné informaci je nutno zjistit nejširší patentovou rodinu a prostudovat vše co lze nalézt o osudu zahraniční přihlášky resp. analogického českého dokumentu. Je třeba zvolit správně důvody zrušení/výmazu s ohledem na důkazní prostředky (ujistit se, zda dokument zveřejněný po datu práva přednosti je skutečně namítatelný proti novosti resp. zda dokument staršího práva byl k datu práva přednosti v platnosti, a v případě předuveřejnění v ochranné lhůtě je nutno mít vyjasněnou otázku původcovství užitného vzoru resp. autorství namítaného stavu techniky). Před podáním návrhu je nutno spolehlivě zjistit relevantní stav techniky a označit důkazy, včetně případného doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka (koncentrace řízení je sice výslovně vyžadována jen zákonem o užitných vzorech, avšak implicitně vyplývá i ze zákona patentového a uplatňuje se tedy také při řízení zrušovacím).
Obstarání důkazů stavu techniky Patentové dokumenty Rešerše stavu techniky v patentových dokumentech musí být zaměřena na prokázání nepatentovatelnosti/nezpůsobilosti k ochraně v tom rozsahu, v jakém se chce dosáhnout zrušení/výmazu. Důkazy nepatentovatelnosti zvláštních provedení chráněných závislými nároky, a zejména důkazy nedostatku způsobilosti k ochraně variant technického řešení chráněného užitným vzorem, se často obtížně hledají, protože dílčí úpravy nebývají uvedeny v anotaci. Proto je zpravidla nutno hledat v celých textech (neplacenou plnotextovou databázi je možno nalézt na stránkách USPTO http://patft.uspto.gov). Snadné vyhledávání nabízí http://ep.espacenet.com a velmi spolehlivá databáze pro hledání patentových rodin a pro vytištění plných textů je http://depatisnet.dpma.de.
Pokud jde o techniku rešerše, je nutno připomenout, že datum zveřejnění nalezeného dokumentu nemusí být datem prvního zveřejnění technického řešení (často je možné najít
Jaroslav Potužník 2009
2
dříve zveřejněný analog US patentu). Někdy se zapomíná také na to, že datem zveřejnění užitného vzoru je datum zápisu, nikoliv datum oznámení ve věstníku. Zkušený rešeršér po hodině práce ví, zda má smysl v hledání pokračovat a jak. To ovšem vyžaduje zkušenosti, které nemůže mít ten, kde se rešerším nevěnuje denně. Co ovšem má navrhovatel, je hluboká znalost dané oblasti techniky. Při rešerši je třeba vycházet z toho, co navrhovatel o daném oboru ví (v ideálním případě odkud sám čerpal řešení ztělesněné ve výrobku, kterým by mohl porušovat patent). Nelze spoléhat, že patentový úřad sám nalezne relevantní námitky v seznamu více dokumentů, které navrhovatel označil jako důkazy. Je nutno pečlivě volit namítané dokumenty v jejich kombinaci tak, aby na důkaz nedostatku tvůrčí úrovně jedné varianty byly uplatněny zpravidla nejvýše dva dokumenty. Navrhovatel ve sporném řízení musí počítat s tím, že uplatňování kombinace více než dvou dokumentů proti inventivnosti jednoho nového znaku může představovat slabé místo návrhu.
Ačkoliv patentový úřad může vzít v úvahu celý obsah patentového dokumentu označeného jako důkaz, nelze spoléhat na to, že tak učiní, už proto, že nesmí zvýhodnit navrhovatele proti druhému účastníku. Naopak je třeba počítat s tím, že nepřehlédne případné části namítaného dokumentu, které navrhovateli nesvědčí. Namítané patentové dokumenty mají prokazovat stav techniky, tedy cosi materiálně existujícího. Stav techniky tvoří to, co je z namítaného dokumentu známo, zejména příklady provedení, naopak rozsah ochrany daný patentovými nároky není rozhodující. To, co je popsáno v namítaném dokumentu jako stav techniky je nutno pokládat za informaci „z druhé ruky“. Aby takováto informace byla použitelná, je nutno nalézt její primární zdroj. Odborná veřejnost ví, že rozsah ochrany je vymezen všemi znaky uvedenými v prvním nároku. Přesto se občas podceňuje význam znaků úvodní části prvního nároku. Je nutno si uvědomit, že je třeba nalézt namítací materiál proti kombinaci všech znaků, přičemž pouhý popis dosavadního stavu techniky uvedený v napadeném dokumentu stav techniky neprokazuje. Patentový úřad zpravidla nevyžaduje překlad zejména anglicky psaných dokumentů. Nicméně může překlad vyžadovat vždy. V případě jiných než anglických, německých, francouzských popřípadě ruských patentových dokumentů by měly být předloženy doslovné překlady relevantních částí. Poznamenejme, že se úřad nemusí držet významu, jaký termínům z originálu přikládá překladatel. Rešerše je uspokojivě skončena, teprve když jsou nalezeny dokumenty, na kterých lze ukázat, jak odborník, vycházeje ze znalosti jednoho dokumentu, na základě znalosti dalšího dokumentu z blízké oblasti techniky, bez vynaložení vynálezecké činnosti resp. v rámci pouhé odborné dovednosti, dospěje k té variantě, jejíž nepatentovatelnost resp. nezpůsobilost k ochraně se chce prokázat. Přitom je nutno počítat se znalostmi odborníka k datu práva přednosti napadeného dokumentu. Odborníkovi lze přitom přisuzovat pouze znalosti všeobecné, nikdy ne znalosti konkrétních realizací, například receptur nebo propojení aparátů (s výjimkou závazných předpisů).
Jaroslav Potužník 2009
3
Návrh na zrušení patentu je třeba opřít o nalezení alespoň jednoho dokumentu, který je napadenému patentu blíže než ty dokumenty, které byly namítány v průběhu řízení o přihlášce. Patentový úřad sice může ve dvoustranném řízení posoudit stejné důkazy jinak než jak je posoudil při udělení patentu, nicméně musí k tomu mít vždy důvod. Nelze-li nalézt žádný relevantnější patentový dokument než jsou dokumenty uvedené v rešeršní zprávě, je nutno pokusit se hledat další zdroje informací.
Zveřejnění na internetu Hodnota internetových informací je dána charakterem „média“, na kterém jsou neseny. Nepřekvapuje tedy, že zatímco internetové katalogy výrobků často obsahují vyobrazení, která mohou sloužit jako namítací materiál proti průmyslovému vzoru, úplná technická informace se na internetu nalezne zřídka. Spíše než jako dokument stavu techniky bývá informace z internetu užitečná pro doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka k určitému (staršímu) datu. Stává se však, že je na internetu nalezena stránka obsahující například jasné schéma zařízení, které za jistých podmínek může být namítatelné. Nejprve je třeba si uvědomit, kdy je vůbec možno (a nutno) pokládat informaci, uloženou na serveru a přístupnou na určité adrese, za zveřejněnou. Pouhá skutečnost, že nějaký dokument na internetu existoval, ještě neznamená, že má být pokládán za zveřejněný. Aby bylo možno považovat informaci, která je k dispozici na internetu, za zveřejněnou, musí být dostupná reálně, nikoliv jen teoreticky. Ve veřejné knihovně činí nějakou informaci dostupnou veřejnosti nikoliv to, že je v knihovně fyzicky uložen dokument tuto informaci obsahující, ale to, že je tento dokument zachycen v katalogu. Analogicky, informace nacházející se nějaké webové stránce je reálně dostupná teprve tím, že je zachycena v některém z vyhledávačů, které představují analogii katalogu knihovny. Teprve takovou informaci, nacházející se na internetu, kterou je možné za použití klíčových slov pomocí vyhledávače skutečně nalézt, je možné pokládat za zveřejněnou. Relevantní je ovšem jen ten stav techniky, který byl přístupný veřejnosti přede dnem práva přednosti patentové přihlášky. Proto musí být internetové dokumenty nejen přístupné, ale jejich veřejná přístupnost musí být důvěryhodně datována. Tato otázka je u informací z internetu zpravidla problematická. Pokud webové dokumenty obsahují datum zveřejnění; je možno je akceptovat jen u zcela důvěryhodného provozovatele webové stránky (renomované komerční databáze, patentové úřady a jiné veřejnoprávní instituce). Běžně však datum uvedené na dokumentu vystaveném na webové stránce, není-li spolehlivě potvrzeno jinak, nelze pokládat za průkazné. Přesto však jsou často spolehlivě datovatelné i „normální“ privátní stránky, pokud jsou zachyceny v tzv. internetovém archivu (http://web.archive.org). Ten funguje tak, že prohledává a archivuje celý internet, a při dotazu také ukazuje, kdy byl příslušný dokument změněn. Protože internetový archiv při zachycování dat pracuje jako vyhledávací robot, dokumentuje nejen obsah, ale současně také veřejnou přístupnost archivovaných stránek k uvedenému datu. Pokud namítaný stav techniky existuje na internetu v době podání návrhu a zároveň jej lze ověřit na internetovém archivu, není důvodu pochybovat o důvěryhodnosti takto ověřeného data. Hovoříme ovšem o obsahu konkrétní stránky nesoucí informaci –
Jaroslav Potužník 2009
4
nestačí pouhé zjištění, že existovaly stránky výrobce (to neprokazuje, že existovaly stránky, na které směřovaly hyperlinky).
Nepatentová literatura Monografie či učebnice jen zřídka obsahují úplnou informaci o konkrétním technickém řešení (konstrukčním uspořádání). Měly by být předkládány spíše pro doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka k určitému (staršímu) datu, než jako důkazy stavu techniky. Namítanou literaturu je nutno předložit v originále a s překladem do češtiny. Patentový úřad nebude obstarávat plný text článku z vědeckého časopisu z toho pouhého důvodu, že anotace nasvědčuje tomu, že by v něm mohla být relevantní informace. Je-li jako důkaz označen katalog výrobků, je nutné uvést, které jeho části navrhovatel pokládá za relevantní (na rozdíl od patentové literatury, katalog zpravidla obsahuje rozdílné výrobky zahrnující rozdílná technická řešení).
Zveřejnění uvedením na trh Zveřejnění uvedením na trh se prokazuje obtížně, zvláště prokazuje-li navrhovatel uvedení na trh vlastního výrobku. V takovém případě totiž zpravidla nemá k dispozici žádný konkrétní kus výrobku prodaný před datem práva přednosti. Je-li předložena kopie faktury, popřípadě s výpisem z účtu vystavitele nebo s potvrzeným dodacím listem, z něhož vyplývá, že odběratel zboží zaplatil resp. převzal, není důvodu pochybovat, že zboží na faktuře uvedené skutečně bylo prodáno. Zbývá ovšem prokázat jeho konstrukční vytvoření. Obtížné bývá zejména prokázat to, že výrobek prodaný podle určité faktury je vyroben podle určitého technického výkresu. Jestliže na technických výkresech není uvedeno označení, z něhož by vyplývalo, že jde právě o fakturovaný výrobek, není ještě vše ztraceno. Má-li navrhovatel/výrobce prokazatelně vedenou evidenci technické dokumentace, může se pokusit prokázat, podle jaké dokumentace vyrábí výrobek pod označením uvedeným na faktuře, a že jej vyrábí beze změny. Spíše však je naděje prokázat, kdy výrobek byl nabízen – inzerován, vystaven. Samotným vystavením ovšem ještě není zpřístupněno to, k čemu vystavovatel neumožňuje přístup (ani ze skutečnosti, že výstava byla prodejní, ještě zpřístupnění nevyplývá). Nikoliv nejsnadnější, avšak rozhodně nadějnější, je pokusit se obstarat přímý důkaz. To znamená dohledat alespoň jeden prodaný kus, který byl prodán fyzické osobě, která jej má dosud v držení, předložit k němu úplný popis jeho konstrukčního vytvoření a popřípadě s výrobkem dodanou dokumentaci, kopii faktury podle které byl prodán, a označit jeho držitele. Podoblastí uvedení na trh je zpřístupnění veřejným provozováním. Vždy se pak zvažuje, co vlastně bylo skutečně zpřístupněno, a nebyla-li věc normálně uvedena na trh, to znamená inzerována a komukoliv prodávána, ve většině případů její pouhé veřejné provozování nezakládá zveřejnění ve smyslu stavu techniky.
Jaroslav Potužník 2009
5
Kdy požadovat provedení důkazu ohledáním nebo výslechem svědka Charakter důkazu musí být přiměřený tomu, co se chce prokázat. Jestliže se chce prokázat například uvedení výrobku na trh, sotva bude přijato svědectví pracovníka obchodního útvaru navrhovatele, nemá-li navrhovatel k dispozici například faktury vedené v účetnictví, evidenci objednávek a jinou korespondenci se zákazníky. Jestliže se chce prokázat konstrukční vytvoření výrobku, nemůže být jako důkaz přijata svědecká výpověď konstruktéra, nemá-li navrhovatel k dispozici technickou dokumentaci vlastního výrobku. Svědek by měl být tázán jen na věci, které může vědět ze své přímé zkušenosti (okolnosti týkající se věci kterou má v držení, okolnosti jeho autorství výkresu a podobně). Zcela bezcenné je prohlášení typu „tento výrobek vyrábíme již od roku 1980“ nebo „již před deseti lety jsme používali horizontální čelní frézu“. Důkaz ohledáním a/nebo výslech svědka je někdy účelné navrhnout v případě, kdy se prokazuje zveřejnění uvedením výrobku na trh, vždy však na doplnění předložených písemných důkazů. K provedení důkazu ohledáním nebo výslechem svědka patentový úřad zpravidla nařídí ústní jednání za účasti obou stran. Úřad nařídí ústní jednání také na žádost účastníka, například když je požadováno slyšení znalce.
Jakých chyb se vystříhat při podání návrhu Důvody výmazu/zrušení Někdy se i poučená veřejnost domnívá, že je-li důkazem stavu techniky jediný dokument (nebo jiné zveřejnění), je možné jej uplatnit jen proti novosti. Nejde-li o dokument, který tvoří stav techniky jen pro posuzování novosti, je vždy jistější napadnout obojí, novost i vynálezeckou činnost, a odkázat na všeobecné znalosti odborníka. Chybou by bylo ponechat přitom „konstrukci“ průměrného odborníka úvaze úřadu. Připomeňme, že pro řízení platí dispoziční princip, to znamená, že jestliže je návrh odůvodněn jen nedostatkem novosti a nevyplývá-li ani z celého obsahu podání nic jiného, úřad se nesmí zabývat dalšími podmínkami patentovatelnosti resp. způsobilosti k ochraně. To platí, u návrhu na výmaz, dokonce i v případě, ne zcela ojedinělém, kdy navrhovatel uvede jako důvod výmazu starší právo, přestože namítaný dokument tvoří normální stav techniky. Podle mého názoru existují dobré důvody pro to, aby byl návrh projednán v rozsahu důvodů výslovně uvedených při podání. Je naprosto zbytečné uvádět jako důvod zrušení/výmazu to, že přihlašovatel nemá právo na patent/užitný vzor, nemáme-li rozsudek soudu v této věci, nebo není-li alespoň veden soudní spor.
Jaroslav Potužník 2009
6
Označení důkazů Často se lze setkat s tím, že navrhovatel označí jako důkaz dokument, aniž by uvedl, které části pokládá za relevantní. Takový postup je chybný, zejména v případě prospektů nebo katalogů. Fatální chybou pak může být, jestliže navrhovatel odkáže na obsah internetových stránek nějaké firmy, aniž by předložil konkrétní stránky, na nichž se nachází relevantní informace. Zcela zbytečné pak je uvádět v návrhu, že „další skutečnosti můžeme prokázat v případě potřeby“ nebo podobně. Takovéto nabízené důkazy musí být konkretizovány (jména svědků, firemní systémy evidence, fyzicky existující výrobky, jména osob, které mohou mít v držení důkaz).
Vedení argumentace při řízení Je samozřejmé, že ne vždy je návrh tak podložen, aby nebylo třeba dalšího objasnění věci, popřípadě dalších důkazů na vyvrácení stanoviska protistrany. Jestliže důvody výmazu, včetně označení důkazů, nesmějí být měněny, popřípadě jestliže návrh na zrušení musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být navrženy důkazní prostředky, neznamená to, že nelze v průběhu řízení předkládat další materiály na podporu důkazů a tvrzení, uvedených v návrhu. Zásadně však nebude přijat nový dokument stavu techniky, pokud tento stav techniky nebyl označen již v podání návrhu. V odůvodnění návrhu není třeba věnovat velký prostor věcem, které jsou jasné nebo které je úřad povinen činit, a už vůbec ne vlastnímu názoru na to, jak má být posuzována vynálezecká činnost nebo odborná dovednost. Vhodné naopak může být uvedení názoru navrhovatele na výklad nároků. Věcná argumentace by měla ukázat, z kombinace kterých dokumentů a na základě jakých svých všeobecných znalostí mohl odborník dospět k řešení chráněnému napadeným dokumentem. Je třeba poukázat na nepřímé důkazy (například příznaky nasvědčující zveřejnění nedatovaných dokumentů), a v neposlední řadě, nepominout okolnosti, které by svědčily protistraně. Argumentace musí být konzistentní (připojení celého textu vyjádření klienta není vždy nejvhodnější). Majitel patentu/užitného vzoru musí počítat s možností částečného zrušení/výmazu. I v případě, že majitel doufá, že ochranný dokument bude ponechán v platnosti v celém rozsahu, může pro případ, že jeho obrana plně neuspěje, předložit návrh nových nároků se zúženým rozsahem, tzv. pomocný návrh. Je sice pravda, že úřad nesmí omezit rozsah ochrany ve větším rozsahu než v tom, jehož nepatentovatelnost se podařilo prokázat, avšak nemůže stanovit rozsah ochrany, jaký majitel ochranného dokumentu výslovně nepožadoval. Nový rozsah ochrany vždy musí být výsekem z původního, a zúžení zavedením nového technického znaku do nároku bez toho, že by bylo navrženo a druhý účastník se k němu vyjádřil, není možné. Rovněž případné jiné úpravy nároků, například směřující k jasnějšímu vyjádření, musí být vyžádány a musí mít plnou oporu v popisu. Závěrem odstavce o vedení argumentace je třeba zmínit ne zcela ojedinělý případ, kdy za situace probíhajícího soudního sporu, například sporu o právo na užitný vzor nebo o odměnu, majitel užitného vzoru, aktuálně zapsaný v rejstříku, podá návrh na výmaz.
Jaroslav Potužník 2009
7
V takovém případě Úřad přijme jako účastníka řízení osobu mající zájem na ponechání dokumentu v platnosti.
Doporučení pro přihlašovatele - majitele ochranného dokumentu V každém případě, pro to, aby ochranný dokument obstál ve zrušovacím/výmazovém řízení, je nejdůležitější jeho kvalita. Představa, že čím více si přihlašovatel nechá pro sebe, tím lépe, je naprosto mylná. Naopak, nezbytné je uvést nejlepší provedení. Rozhodně se vyplatí uvést do přihlášky nejbližší stav techniky. S formulací nároků by měl pomoci profesionální zástupce. Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen (doporučuji tedy dělat úpravy jen nezbytně nutné, nespoléhat na to, že pokud Úřad připustí změnu tak n e n í nad rámec, a také zvážit zda vyhovět případnému požadavku examinátora na úpravy). Majiteli napadeného dokumentu lze doporučit, aby se ve sporném řízení soustředil na obranu v rozsahu v jakém může rozumně očekávat úspěch, a zejména aby se vždy vyjádřil po věcné stránce i k důkazům, které pokládá za neprůkazné. Doporučení pro navrhovatele Vždy nahlédnout do spisu (rešerše, obsah původního podání, důkazy označené při případných dřívějších návrzích, výklad rozsahu ochrany při dřívějších řízeních). Udělat rešerši na patentovou rodinu (analogy napadeného ochranného dokumentu). Preferovat patentovou literaturu, teprve nepodaří li se takovou nalézt, hledat jiné písemné zdroje včetně internetu, a jen nelze-li jinak, prokazovat zveřejnění uvedením na trh. V návrhu pak uvést jen skutečně relevantní námitky a připojit odůvodněný názor na úroveň všeobecných znalostí odborníka. U listinných důkazů předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii, u faktur, jejichž originály nemůže mít navrhovatel, byl-li dodavatelem výrobku, je velmi vhodný také výpis z účtu. Není-li vlastnictví dokumentu předloženého jako důkaz samozřejmé, je třeba uvést jak byl získán. U důkazů z interní firemní dokumentace vždy uvést jak je vedena evidence (audit, standardy). Důkazy, které nelze přiložit k návrhu, zajistit, a důkazy, kterými jsou jedinečné originály, předložit (již při podání) zároveň s kopiemi namítaných částí. Se stanoviskem protistrany se seznámit, avšak neprotahovat zbytečně řízení. Je-li požadováno doplnění návrhu či vyjádření, nevyhýbat se odpovědi na konkrétní otázky. Poslední doporučení k prvoinstančnímu řízení se týká rozhodnutí samého. Z odůvodnění rozhodnutí musí být zřejmé, proč úřad rozhodl právě tak jak rozhodl, a pečlivé přečtení někdy může být velmi užitečné.
Jaroslav Potužník 2009
