Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg

Murag Wolfhalden – H.J.

DomJur 2009-431

WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1.

Partijen

Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een vennootschap naar buitenlands recht, gevestigd en kantoorhoudende in Wolfhalden, Zwitserland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap Advocaten, Nederland. Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. 2.

De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam (hierna ook aangeduid als “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via United-domains AG. 3.

Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 23 januari 2009 per e-mail en op 30 januari 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 23 januari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 26 januari 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 februari 2009. Er is geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 25 februari 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Hub. J. Harmeling op 5 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4.

Feitelijke Achtergrond

Partijen Eiseres ontwikkelt en exploiteert vochtverwijderingstechnieken, waaronder “wireless electroosmosis” technologie onder het merk AQUAMAT. Op 3 juni 2004 heeft Eiseres met Verweerder een distributieovereenkomst gesloten om waren en diensten onder het merk AQUAMAT te verkopen. Verweerder verkocht producten via zijn eenmanszaak Aquamat Benelux. Op 24 juni 2007 heeft Verweerder de distributieovereenkomst per 31 december 2007 beëindigd. Verweerder is bestuurder van Stichting Administratiekantoor AQUAEX Nederland B.V.

Domeinnaam De Domeinnaam is op 26 juli 2004 door Verweerder geregistreerd. De Domeinnaam is momenteel niet gekoppeld aan een website. Merkrechten Eiseres is houdster van de volgende merken: -

Het Gemeenschapswoordmerk AQUAMAT (CTM 6396626); gedeponeerd op 16 oktober 2007 en geregistreerd op 22 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 11 (elektronische apparaten voor het ontvochten van muren en muurontvochtingsinstallaties) en 37 (metselwerk-ontvochting ten behoeve van het droogleggen van gebouwen, het tegengaan van ophoping van grondwater door middel van electro-osmose, gebruikmakend van muurontvochtingsinstallaties).

-

Het Internationale Merk AQUAMAT MAUERENTFEUCHTUNGSANLAGE (IR 640540) met gelding in de Benelux; gedeponeerd op 7 augustus 1995 voor waren in de klasse 37 (constructie, muurontvochting).

Handelsnaam Verweerder dreef tot 31 december 2007 een eenmanszaak onder de handelsnaam Aquamat Benelux. 5.

Stellingen van Partijen

A.

Eiseres

Samengevat voert Eiseres het volgende aan. Partijen hebben op 3 juni 2004 een distributieovereenkomst gesloten op basis waarvan Verweerder onder licentie waren en diensten van Eiseres onder het merk AQUAMAT verkocht. De distributieovereenkomst is bij brief van 24 juni 2007 door Verweerder per 31 december 2007 opgezegd. Op grond van artikel 5.5 van deze overeenkomst mocht Verweerder na beëindiging van de overeenkomst geen gebruik meer maken van het merk AQUAMAT. Eiseres heeft Verweerder verzocht de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen maar Verweerder heeft dit geweigerd. Eiseres stelt ten eerste dat de Domeinnaam identiek is aan haar Gemeenschapsmerk AQUAMAT nu de bestanddelen “www” en “.nl” buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling of merk en domeinnaam overeenstemmen. Bovendien is de Domeinnaam volgens Eiseres ook identiek aan haar Internationale Merk AQUAMAT MAUERENTFEUCHTUNGSANLAGE, nu het tweede deel beschrijvend is en de verschillen derhalve te onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen (vergelijk HvJEG 20 maart 2003, NJ 2004, 208 (LTJ Diffusion/Sadas Verbaudet SA). Daarnaast stelt Eiseres dat de Domeinnaam verwarrend overeenstemt met haar Internationale Merk, zowel direct als indirect en doet zij een beroep op de doctrine van ‘initial interest confusion’ die volgens Eiseres algemeen aanvaard is in UDRP-uitspraken en in de ‘WIPO Panel Views on the UDRP’. Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder biedt geen producten meer aan sinds het einde van de distributieovereenkomst; hij is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam; en hij gebruikt de Domeinnaam niet voor niet-commerciële doeleinden. Voorts heeft hij geen recht op het merk AQUAMAT of een recht om het merk te gebruiken en heeft Eiseres hem geen toestemming gegeven om de Domeinnaam te registeren of geregistreerd te houden. Verweerder heeft tenslotte geen legitiem belang bij de Domeinnaam aangezien er al een jaar

geen website aan de Domeinnaam gekoppeld is. Van een legitiem belang zal nimmer sprake kunnen zijn nu Verweerder geen rechten heeft ten aanzien van het merk AQUAMAT. Uit het feit dat hij een geautoriseerde wederverkoper was van Eiseres kan hij geen rechten ontlenen. Ten derde is volgens Eiseres de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw. Verweerder heeft de Domeinnaam zonder toestemming van Eiseres geregistreerd. Hij verstoort door gebruik van de Domeinnaam de professionele activiteiten van Eiseres en hij belet het gebruik van de Domeinnaam door Eiseres. Ook is het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw. Verweerder weet dat Eiseres rechthebbende is op het merk AQUAMAT en dat hij niet langer gerechtigd is tot het gebruik van het merk. Hij verhindert door zijn gebruik van de Domeinnaam dat Eiseres of een partij met wie zij een distributieovereenkomst wenst aan te gaan, waren en diensten onder de Domeinnaam aan kan bieden. Verweerder gebruikt de Domeinnaam volgens Eiseres om haar te beletten dat zij deze gebruikt en om haar activiteiten te verstoren. Het feit dat Verweerder als ex-wederverkoper op de hoogte was van het bestaan van de exclusieve rechten van Eiseres vormt een aanwijzing dat sprake is van kwade trouw. Eiseres vordert derhalve dat zij houder wordt van de Domeinnaam, in plaats van Verweerder. B.

Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6.

Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op grond van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve eisen. Dit betekent dat aan elk van deze eisen moet zijn voldaan. 1.

De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

(i)

“naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

(ii)

een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt”.

2.

Verweerder heeft geen recht (...) op of legitiem belang bij de Domeinnaam;

3.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

A.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat Eiseres door het overleggen van kopieën van het merkdepot voldoende heeft aangetoond dat zij houder is van het Gemeenschapswoordmerk AQUAMAT (CTM 6396626), gedeponeerd op 16 oktober 2007 en geregistreerd op 22 augustus 2008 voor waren en diensten in de klassen 11 en 37 en van het Internationale Merk AQUAMAT MAUERENTFEUCHTUNGSANLAGE (IR 640540) met gelding in de Benelux, gedeponeerd op 7 augustus 1995 voor waren in de klasse 37. Beide merken zijn een naar “Nederlands recht beschermd merk” in de zin van artikel 2.1 sub

a onder I van de Regeling. Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de beschermde merken van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het Gemeenschapswoordmerk AQUAMAT. Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan. In het midden kan blijven of de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt met, het Internationale Merk, dat er verwarring kan ontstaan. B.

Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij, de Domeinnaam; haar stellingen komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Verweerder had geen recht of toestemming van Eiseres om na beëindiging van de distributieovereenkomst op 31 december 2007 gebruik te blijven maken van de merken van Eiseres. Dit blijkt uit artikel 5.5 van de distributieovereenkomst, overgelegd als productie 3. Desondanks heeft Verweerder de Domeinnaam niet willen overdragen en willen behouden. Niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht heeft op het gebruik van de Domeinnaam of dat zij deze gebruikt om te goeder trouw diensten aan te beiden of dat zij aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen (artikel 3.1 sub a Regeling); dat hij algemeen bekend is onder de Domeinnaam (artikel 3.1 sub b Regeling); of dat hij de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 sub c Regeling). Ook aan het tweede vereiste is derhalve voldaan. C.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter is tenslotte van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de Domeinnaam na beëindiging van de distributieovereenkomst als te kwader trouw moet worden aangemerkt. De stellingen van Eiseres komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Verweerder had na beëindiging van de distributieovereenkomst geen recht meer om gebruik te maken van de merken van Eiseres. Dit blijkt uit artikel 5.5 van de distributieovereenkomst. Desondanks werkt Verweerder niet mee aan overdracht van de Domeinnaam en maakt zij het Eiseres onmogelijk om zelf producten aan te bieden onder deze Domeinnaam of om dit derden te laten doen op basis van een distributieovereenkomst. Hoewel de Domeinnaam niet gekoppeld is aan enige website moet de weigering om de Domeinnaam over te dragen geïnterpreteerd worden als gebruik van de Domeinnaam omdat Verweerder daarmee over (het gebruik van) de domeinnaam beschikt en Eiseres dat gebruik wordt ontzegd. (Egetra SA v. Schutte Expeditie en Logistiek BV, WIPO Zaaknr. 2008-0028; vergelijk ook FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, supra en Stichting VVV Groep Nederland v. C. Henriquez, WIPO Zaaknr. 2008-0040). Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan. In het midden kan blijven of de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was. 7.

Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de

domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Hub. J. Harmeling Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.