Officiële mededelingen

3 0 9

NUMMER 8 c 16 AUGUSTUS 2005 c JAARGANG 73

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Have a break! (blz. 311). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 78 Hoge Raad, 19 dec. 2003, Roche Nederland e.a./Dr. F.J. Primus e.a. (art. 70, lid 3 Row 1995 moet wijken voor art. 45, 1 TRIPs; de rechter die oordeelt dat billijkheidsgronden voor een veroordeling tot winstafdracht geen aanleiding geven, dient inzicht te geven in de gronden die daartoe hebben geleid; vragen van uitleg art. 6, 1 EEX Verdrag aan HvJ EG; nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd, behoeven serieuze aanwijzingen dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent gestelde inbreuk in het buitenland). 2 Merkenrecht

ning mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten; door toch door te gaan met omstreden gebruik van het merk ’Corblok’ heeft ze weloverwogen risico genomen dat merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn; winstafdracht). Nr. 80 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 okt. 2004, Hallmark Cards e.a./Hagley International Trading Group (spoedeisend karakter; ingeroepen merk wordt als geldig beschouwd; voldoende aannemelijk dat Forever Friends in Nederland een bekend merk is; sterke gelijkenis tussen merk en teken en de categorieën van waren waarvoor het merk en teken (zullen) worden gebruikt; (indirect) verwarringsgevaar; dreigende merkinbreuk). Berichten Beroepsopleiding Benelux Merkengemachtigden 2005 (blz. 348).

en

Modellen-

Officiële mededelingen Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). – Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage.

Nr. 79 Hof Amsterdam, 24 febr. 2005, Ondeo Nalco Netherlands/M. Michel Company (IWC had er ernstig reke-

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

3 1 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

1 6

A U G U S T U S

A C

T

U

2 0 0 5

A L

B I J B L A D

I

T E I

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

3 1 1

T E N

Have a break! HvJ EG 7 juli 2005 C-353/03 (Nestlé/Mars; Have a break): ’Kan een merk onderscheidend vermogen [...] verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?’ Antwoord: ja. Tot zover de korte versie van deze actualiteit. Feiten De slagzin ’HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT’ en de naam ’KIT KAT’ zijn merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor chocoladeproducten, koekjes en dergelijke (klasse 30). Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd. Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door concurrent Mars, die zich met name op artikel 3, lid 1, sub b, van de Merkenrichtlijn beriep (’nietig verklaard kunnen worden merken die elk onderscheidend vermogen missen’). Op 31 mei 2002 is de oppositie op grond van deze bepaling aanvaard en is de aanvraag om inschrijving afgewezen. Nestlé heeft bij de High Court of Justice, beroep ingesteld. Het beroep is verworpen. Nestlé heeft vervolgens daartegen hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal. De Court of Appeal oordeelt dat de zin ’HAVE A BREAK’ intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat derhalve ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als merk in beginsel uitgesloten is. Het merk kan dus alleen op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn worden ingeschreven, indien wordt bewezen dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Court of Appeal stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin ’HAVE A BREAK’ hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk. Volgens Nestlé kan deze opvatting ernstige gevolgen hebben voor marktdeelnemers die merken wensen in te schrijven die vormen bevatten, aangezien dergelijke merken zelden alleen worden gebruikt. Naar het oordeel van de Court of Appeal kan een zin die het voorkomen heeft van een met een merk verbonden slagzin, door de herhaling ervan op den duur een afzonderlijke en zelfstandige indruk teweegbrengen en dus onderscheidend vermogen verkrijgen door gebruik. De Court of Appeal stelde vervolgens de volgende prejudiciële vraag: Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van [de] richtlijn [...] en artikel 7, lid 3, van [de] verordening [...] verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk? Beslissing Het HvJ EG beantwoorde deze vraag op 7 juli 2005 kortweg bevestigend en motiveert eveneens kort [ov. 26-30]: Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk [arrest Philips/Remington, ov. 64]. Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofd-

geding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op ’het gebruik dat [...] is gemaakt’ van het merk. De uitdrukking ’gebruik van het teken als merk’ moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het dictum luidt vervolgens: Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. Het Patent Office in Londen zal zich nu alsnog moeten uitspreken over de vraag of het teken/bestanddeel ’have a break’ voldoende is ingeburgerd. Commentaar Het antwoord van het Hof is even juist als kort en daarmee op zich weinig opzienbarend. Zoals terecht door Nestlé naar voren is gebracht burgeren merken meestal in doordat ze langdurig in combinatie met een ander (woord)merk zijn gebruikt. De vormen van het Coca-cola-flesje en het Maggiflesje zijn als vormmerk ingeburgerd terwijl én omdat ze altijd in combinatie met de betreffende woordmerken op de markt worden gebracht. Hetzelfde geldt voor (abstracte) beeldmerken of kleurmerken. Een negatieve beantwoording van de gestelde vraag zou daarom zeer verstrekkende en ongewenste consequenties hebben gehad. Het Hof gaat niet in op de specifieke omstandigheden van het geval, zoals het feit dat het gaat om een gebruikelijke uitdrukking die onderdeel uitmaakt van een slagzin. Daar was het hof ook niet toe verplicht gezien de algemene vraagstelling, maar het had wel wat meer interessante overwegingen kunnen opleveren. Advocaat-generaal Kokott deed dat wel en dat leverde inderdaad meer stof tot nadenken op. De conclusie van de conlusie van Kokott luidt: The use of a word sequence as part of a word mark can, as a matter of principle, lead to that word sequence acquiring the requisite distinctive character in order to be registrable as a trade mark. In order to prove that distinctive character has been acquired through use as an element of a composite mark the relevant consumer groups must be shown to understand that the element in question, if used separately, designates a product as originating from a specific undertaking, thus distinguishing it from products of other undertakings. Daarmee benadrukt hij een essentieel element in deze zaak, namelijk dat Nestlé zal moeten aantonen dat het bestanddeel ’Have a break’ los van de aanvulling ’have a KitKat’ zodanig is ingeburgerd dat het door het publiek als zelfstan-

3 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dig merk wordt opgevat. Dat betekent niet dat het apart moet zijn gebruikt, maar wel dat als het apart zou worden gebruikt het publiek dat daarmee wordt geconfronteerd het opvat als een merk van Nestlé. En de volgende lastige vraag is natuurlijk wanneer daar sprake van is. De AG refereert aan de inmiddels bekende overweging (kort gezegd) dat voor niet-woordmerken de drempel voor onderscheidend vermogen niet hoger ligt, maar dat die drempel door niet-woordmerken mogelijk wel minder gemakkelijk wordt gehaald, omdat het publiek er niet aan gewend is om de herkomst van de waar uit ’nietwoorden’ (bijvoorbeeld: vormen, kleuren) af te leiden. Het Hof heeft dit in verschillende arresten voor verschillende soorten merken overwogen, voor slagzinnen in het arrest over ’Das Prinzip der Bequemlichkeit’ (HvJ EG 21 oktober 2004, C-64/02 P, ov. 34 en 35): [Hoewel] de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken dezelfde zijn,[kan] bij de toepassing van deze criteria [...] blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën. Dit zou met name het geval kunnen zijn indien bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van [de betrokken slagzin] wordt vastgesteld dat deze een reclamefunctie heeft, die er bijvoorbeeld in bestaat de kwaliteit van de betrokken waar te roemen, en dat het belang van deze functie niet duidelijk ondergeschikt is aan zijn functie als merk, namelijk de herkomst van de waar te waarborgen. In dat geval kunnen de autoriteiten immers rekening houden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden. Maar ook daarmee is uiteraard nog niet bij benadering duidelijk hoe het verkregen onderscheidend vermogen van een deel van een slagzin moet worden vastgesteld. De AG wijdt daar aan het slot van zijn conclusie nog een interessante, maar m.i. discutabele overweging aan: [I]t may be presumed that the slogan ’HAVE A BREAK’ used on its own causes many relevant consumers to react automatically and to complete that slogan with ’HAVE A KIT KAT’. However, on its own that reflex reaction is not sufficient to prove distinctive character. Instead it must be demonstrated that a product or service designated by

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

the mark ’HAVE A BREAK’, for example on the sign of a manufacturer of chocolate or in the inscription on a biscuit tin, will in fact be attributed by the relevant consumers to the manufacturers of Kit Kat. In that connection the United Kingdom is right to submit that it is not sufficient for those consumers merely to wonder whether the product or service originates from that manufacturer. That would merely give rise to the likelihood of confusion. Zodra een teken zodanig is ingeburgerd dat het publiek zich gaat afvragen of een product voorzien van dat teken afkomstig is van een bepaalde onderneming (’wonder whether the product or service originates from that manufacturer’), waardoor er gevaar voor verwarring ontstaat, kan toch niet meer gezegd worden dat het teken in kwestie ’elk onderscheidend vermogen mist’? Onderscheidend vermogen en (herkomst)verwarring(sgevaar) zijn m.i. toch twee kanten van dezelfde medaille. Zonder onderscheidend vermogen, geen verwarringsgevaar. Maar ook omgekeerd: (herkomst)verwarringsgevaar, dan kennelijk ook onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin. Ténzij je ook de andere weigeringsgronden van art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn er bij betrekt, die van sub a, c, d en verder. Dan kom je ook bij het ’algemeen belang’ of Freihaltebedürfnis. Dan komt de lastige vraag welk mate van inburgering nodig is om het ’algemeen toekomstig vrijhoudingsbelang’ te neutraliseren? Is dat bijvoorbeeld vast te stellen aan de hand van een publieksonderzoek? Het lijkt me lastig. De enige enigszins begrijpelijke redenering waarom een ’algemeen toekomstig vrijhoudingsbelang’ überhaupt door inburgering overwonnen kan worden werd in Zeist dit jaar verwoord door prof. Joachim Bornkamm, rechter in het Bundsgerichtshof. Hij suggereerde dat in geval van langdurig ongestoord markenmässig gebruik er kennelijk lange tijd niet is gebleken van enig daadwerkelijk vrijhoudingsbelang en dat dat daarom vermoedelijk in de toekomst niet zal ontstaan, althans ondergeschikt mag worden aan de belangen van de houder van het ingeburgerde merk. Zo, nu eerst een .... ! (In te schrijven als merk voor bier? Associatie-gevaar met ’Have a break’?) D.J.G.V.

1 6

J

A U G U S T U S

U

R

I

S

2 0 0 5

P R

B I J B L A D

U D

I N D U S T R I E } L E

E N T I

E I G E N D O M

3 1 3

E

Nr. 78 Hoge Raad der Nederlanden, 19 december 2003* (Roche Nederland BV) Mrs. P. Neleman, A. Hammerstein, P.C. Kop, E.J. Numann en F. B. Bakels Art. 70, lid 3 Row 1995 en art. 45, lid 1 TRIPs-verdrag De bepaling van art. 45, lid 1 van het TRIPs-verdrag – waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen – dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43, lid 2 Row (1910) – evenals dat in het gelijkluidende art. 70, lid 3 Row 1995 – ingevolge art. 94 Gr.W. moet wijken voor het voorschrift van art. 45, lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is. Art. 70, lid 3 Row 1995 Er moet worden aangenomen dat de octrooihouder recht heeft op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst – volgens art. 43, lid 3 Row (1910) in plaats van, volgens art. 70, lid 3 Row 1995 naast schadevergoeding – en dat de rechter niettemin slechts tot vergoeding van geleden schade kan veroordelen indien hij van oordeel is dat billijkheidsgronden, gelegen in de omstandigheden van het geval, voor een veroordeling tot winstafdracht geen aanleiding geven. Dat brengt mee dat de rechter die tot dat oordeel komt, inzicht dient te geven in de gronden die daartoe hebben geleid. In dat opzicht schiet de motivering van het hof tekort, mede in aanmerking genomen dat dit onderdeel van de vordering geen onderwerp van het processuele debat is geweest. Art. 6, lid 1 EEX De vragen van uitleg van het EEX-Verdrag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zijn de volgende: A Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6 aanhef en onder 1 EEX? B Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang – of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? – of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? – of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?

* Vervolg op Hof ’s-Gravenhage, 27 juni 2002, BIE 2003, nr. 58, blz. 377. Red.

Artt. 70 en 75 Row 1995 j˚ art. 16, lid 4 EEX Het hof heeft de door de buitenlandse Roche-vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA-kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16, lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland. Het hof had dus niet mogen uitgaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsprocedure geldig heeft bevonden. Roche betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op ’s hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn. Echter, de enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. 1 Roche Nederland BV te Mijdrecht, 2 Roche Diagnostic Systems Inc te Somerville, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 3 NV Roche SA te Brussel, België, 4 Hoffmann-La Roche AG te Grensach-Wyhlen, Bondsrepubliek Duitsland, 5 Produits Roche SA te Neuilly sur Seine, Frankrijk, 6 Roche Products Ltd te Welwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk, 7 F. Hoffmann-La Roche AG te Basel, Zwitserland, 8 Hoffmann-La Roche Wien GmbH te Wenen, Oostenrijk, 9 Roche AB te Stockholm, Zweden, eiseressen tot cassatie, incidenteel verweersters, advocaat mr. R.S. Meijer, tegen 1 Dr. Frederick James Primus te Claremont, Verenigde Staten van Amerika, 2 Dr. Milton David Goldenberg te Mendham, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, verweerders in cassatie, incidenteel eisers, advocaat mr. W. Taekema. a Cassatiemiddel Principaal cassatiemiddel: Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in de bestreden arresten is vermeld, zulks om de navolgende, mede in hun onderlinge samenhang te lezen redenen. Inleiding (...) Middelonderdeel 1 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 11 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001 ten aanzien van de genoemde eigenschap a, welk oordeel wordt overgenomen in (rov. 1 van) het eindarrest d.d. 27 juni 2002:

3 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Roche c.s. wijzen erop, dat T84.66, evenals het uit het Amerikaanse octrooi 4 349 528 (het Wistar-octrooi) bekende antilichaam, bindt aan CEA van 180 000 dalton en niet specifiek aan CEA van 200 000 dalton. Hierbij rijst de vraag of de vermelding in conclusie 1, dat het antilichaam specifiek bindt aan een epitoop op 200 000 dalton CEA, beperkend is bedoeld. Het Hof is van oordeel, dat dit niet het geval is. Immers, uit het octrooischrift (p. 10, reg. 31-39) blijkt dat het moleculair gewicht van het CEA waarop het octrooi betrekking heeft is geschat door middel van interpolatie onder gebruikmaking van een calibratie-curve, opgenomen met eiwitten waarvan het molecuulgewicht wel bekend is. Uit de processtukken blijkt verder dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in de molecuul grootte bezit. Gewezen kan worden op het door Primus c.s. aangehaalde artikel van Pof. Von Kleist, waarin een moleculair gewicht van 180 ± 20 dalton (10%) wordt genoemd. Hieruit leidt het Hof af, zoals het ook in de nietigheidzaak betreffende de geldigheid van het octrooi heeft gedaan, dat het 200 000 dalton CEA volgens conclusie 1 van het octrooi niet is een andere stof dan 180 000 dalton CEA en dat de aanduiding 200 000 dalton in conclusie 1 in feite nietszeggend is en reeds daarom niet als beperkend kan worden opgevat. Het Hof is daarom van oordeel dat het MAb T84.66 eigenschap a) bezit. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 1 1.1 ’s Hofs overweging dat de aanduiding 200 000 dalton in conclusie 1 in feite nietszeggend is en reeds daarom niet als beperkend kan worden opgevat, is – mede gelet op de stellingen van Roche c.s. in o.m. CvA p. 14 t/m 16, pleitnotities in prima p. 11 onder f en p. 30 t/m 35, MvA p. 4 t/m 8 en 13 t/m 17, pleitnotities in appèl p. 9 t/m 12, 20 en 39 en akte d.d. 22 maart 2001 p. 26 t/m 30 – onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd. 1.2 Tijdens de verleningsprocedure die heeft geleid tot het onderhavige octrooi is die vermelding juist bewust en expliciet opgenomen in een poging het geclaimde antilichaam te onderscheiden van de stand der techniek, in casu van het uit het Amerikaanse octrooischrift 4 349 528 bekende Wistar-octrooi. Zoals is gesteld in o.m. de in subonderdeel 1.1 genoemde vindplaatsen in de processtukken, blijkt uit het verleningsdossier van het Europese octrooi van Primus c.s. dat de conclusies van de aanvrage zoals oorspronkelijk ingediend geen melding maken van het molecuulgewicht van het CEA waaraan het antilichaam bindt. De oorspronkelijke conclusie luidde: 1. A substantially monospecific antibody to at least one CEA crossreactive determinant. De oorspronkelijke conclusies 2-6 waren afhankelijke conclusies, terugverwijzend naar conclusie 1. Geen van deze oorspronkelijke afhankelijke conclusies maakt melding van het molecuulgewicht van het CEA waaraan het antilichaam bindt. Op 7 november 1989 werden nieuwe conclusies ingediend bij het Europees Octrooibureau waarin wordt vermeld dat het antilichaam bindt aan 200 000 dalton CEA. In de begeleidende brief aan het Europees Octrooibureau leggen Primus c.s. uit hoe de conclusies zijn gewijzigd en verdedigen zij de nieuwe conclusies ten opzichte van D4, waarmee het reeds genoemde Amerikaanse octrooischrift 4 349 528 wordt bedoeld, als volgt:

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

Claim 9 is broadly derived from claim 1, but is much more specific. Class III antibodies are defined in Table 5 on page 29 as originally filed. The size qualification of the CEA is to be found at line 4 of page 5 as originally filed (...). As far as claim 9 is concerned, it will be seen that the claim is limited to a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200 000 Dalton CEA. The CEA-S of Document D4 has a molecular weight of 180 000 Dalton. There is therefore no anticipation of this claim .... Dit citaat geeft duidelijk aan dat Primus c.s. meenden dat juist het nieuwe kenmerk van de conclusie, het molecuulgewicht van het CEA, het antilichaam dat aan CEA bindt onderscheidt van de stand der techniek. Het Europees Octrooibureau achtte de conclusies gericht op het antilichaam na deze wijziging nieuw en inventief. Tijdens de met de onderhavige procedure samenhangende nietigheidsprocedure over het onderhavige octrooi, trachtten Primus c.s. de Rechtbank en het Hof te doen geloven dat de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA helemaal niet nodig is om het antilichaam te onderscheiden van het Wistar-antilichaam uit het Amerikaanse octrooischrift 4 349 528. Zij stelden zich op het standpunt dat het Wistar-antilichaam niet nieuwheidsbezwarend is omdat dat antilichaam niet bindt aan CEA, maar aan CEA-S. Volgens Primus c.s. is dat CEA-S een andere stof dan CEA. Deze stelling van Primus c.s. blijkt ook uit rov. 9 van het arrest van het Hof van 25 januari 2001 in die nietigheidsprocedure, welk arrest is gehecht aan het tussenarrest van 15 februari 2001 (zie rov. 8): Het Wistar-octrooi beschrijft een klasse III anti-CEA monoklonaal antilichaam (mAb). Door Primus c.s. is betoogd dat het CEA-S, dat in het Wistar-octrooi wordt genoemd en waaraan het bekende klasse III mAb specifiek bindt, geen ’echt’ CEA is, maar een andere stof met een molecuulgewicht van 180 000 en dat dus het klasse III mAb van Wistar geen klasse III mAb als bedoeld in het onderhavige octrooi kan zijn. Deze stelling, die door het Hof is verworpen, is in strijd met de hierboven genoemde handelwijze van Primus c.s. tijdens de verleningsprocedure van het onderhavige octrooi. Indien men ervan overtuigd was dat CEA en CEA-S verschillende stoffen zijn, had men immers niet de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA in de conclusies hoeven opnemen. De enkele vermelding dat het geclaimde antilichaam specifiek bindt aan CEA was dan afdoende geweest om de conclusie te onderscheiden van het Amerikaanse octrooischrift 4 349 528. Om die reden kan de wijziging van de conclusies, waarbij de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA waaraan het geclaimde antilichaam bindt werd opgenomen, niet anders dan beperkend bedoeld zijn. Zoals is gesteld in o.m. de in subonderdeel 1.1 genoemde vindplaatsen in de processtukken, is de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA door Primus c.s. ook in de verleningsprocedure van het overeenkomstige Amerikaanse octrooi gebruikt om de octrooiverlenende instantie ervan te overtuigen dat het geclaimde antilichaam nieuw is ten opzichte van het Wistar-antilichaam. Hierbij werd gebruik gemaakt van een verklaring van dr. Hans J. Hansen van 16 augustus 1988. Dr. Hansen verklaart als volgt: To the best of my knowledge and belief, the only anti-CEA antibody in any of the foregoing references that could have been a class III antiCEA antibody was the monoclonal antibody of Koprowski, Mitchell and Steplewske, viz., Wistar monoclonal antibody 1116NS-3d, disclosed in Koprowski ’528 (...). The Wistar monoclonal anti-CEA

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

antibody is disclosed to bind to an epitope on 180 000 Dalton CEA-S that is not shared with other molecular weight CEA (...). As such, it dit not meet the criteria for Class III anti-CEA antibodies since they were reaised against 200 000 daltons CEA and bound to that antigen. The attached publications (...) clearly show that CEA-S and CEA are different antigens and that the difference in molecular weight between 180 000 dalton CEA-S and 200 000 dalton CEA is real and not within the experimental error of the determination .... Uit dit alles blijkt dat het de uitdrukkelijke bedoeling geweest is van Primus c.s. het octrooi te beperken tot een antilichaam tegen een CEA met een molecuulgewicht van 200 000 dalton, en antilichamen tegen een CEA met een molecuulgewicht van 180 000 dalton uit te sluiten. Voor zover het Hof anders heeft geoordeeld, is dit oordeel – gelet op zowel het bovenstaande als het hierna volgende – ontoereikend gemotiveerd. 1.3 Onder meer nu de octrooihouder zelf tijdens de verleningsprocedure de aanduiding 200 000 dalton beperkend heeft bedoeld, is het in strijd met het beginsel van rechtszekerheid en/of het beginsel van ’file wrapper estoppel’ om die aanduiding niet als beperkend aan te merken. Roche c.s. hebben een beroep gedaan op deze beginselen in onder meer de in subonderdeel 1.1 hierboven genoemde vindplaatsen in de processtukken. Het ’file wrapper estoppel’-beginsel bepaalt dat een beperking, die is geïntroduceerd in de conclusies van een octrooi tijdens de verleningsprocedure en zonder welke het octrooi nooit verleend zou zijn geweest, nimmer – althans niet onder omstandigheden als in casu – buiten beschouwing gelaten kan worden bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi door een rechter die geconfronteerd wordt met de vraag of er inbreuk wordt gemaakt op dat octrooi (zie HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 en 392). Wanneer dit principe wordt losgelaten, bestaat er geen enkele rechtszekerheid meer voor derden die zich afvragen of een bepaalde uitvoeringsvorm onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Het Hof heeft één en ander miskend. 1.4 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 Europees Octrooiverdrag (EOV) bepaald door de bewoordingen van de conclusies, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen ter interpretatie van de conclusies. Wanneer men op die basis het antilichaam T84.66 van Roche c.s. spiegelt aan de conclusies van het octrooi van Primus c.s., is het duidelijk dat er geen sprake kan zijn van inbreuk. Het antilichaam T48.66 van Roche c.s. bindt immers aan CEA van 180 000 dalton, en niet specifiek aan CEA van 200 000 dalton, zoals ook het Hof (kennelijk) erkent in zijn tussenarrest van 15 februari 2001 (zie rov. 11 onderdeel a). 1.5 In een situatie waarin een derde/vakman zich, met het oog op de mogelijkheid van inbreuk door equivalentie, afvraagt wat het belang is van de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA in conclusie 1, is de enige plaats waar hij nog te rade kan gaan het verleningsdossier. Dit dossier geeft de geschiedenis van de verleningsprocedure van het octrooi weer en kan onder omstandigheden informatie verschaffen over waarom bepaalde bewoordingen in een conclusie zijn opgenomen en wat hun betekenis zou kunnen zijn. Wanneer die derde/vakman vervolgens vaststelt, op basis van de hierboven aangehaalde citaten, dat alleen dankzij de vermelding van het molecuulgewicht van het CEA in conclusie 1 het Europees Octrooibureau bereid was

E I G E N D O M

3 1 5

de nieuwheid van conclusie 1 aan te nemen, kan die derde/ vakman niet anders dan concluderen dat die vermelding van grote betekenis is. Dit geldt des te meer in de onderhavige situatie waarin het antilichaam van Roche c.s. (als derde/ vakman), voor wat betreft het molecuulgewicht van het CEA waaraan het bindt, precies zo’n antilichaam is als beschreven is in de stand der techniek die door de octrooihouder moest worden uitgesloten om octrooi te krijgen. 1.6 Nu het octrooi zijn bestaansrecht ontleent aan de vermelding dat het antilichaam specifiek bindt aan een epitoop op 200 000 dalton CEA, kan deze vermelding alleen maar beperkend bedoeld zijn. ’s Hofs andersluidende oordeel is derhalve onjuist, althans zonder te dezen ontbrekende nadere motivering onbegrijpelijk. 1.7 Althans, ’s Hofs overweging is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof de stellingen van Roche c.s. terzake niet (voldoende) heeft behandeld, althans niet op voldoende kenbare wijze. Middelonderdeel 2 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 8 van het eindarrest d.d. 27 juni 2002, op de gronden vermeld in rov. 11 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001 en rov. 3 t/m 8 van het eindarrest, ten aanzien van de genoemde eigenschap b (zie § 0.7) hierboven): dat thans genoegzaam is gebleken, dat het antilichaam T84.66 van Roche c.s. niet specifiek bindt aan meconium antigeen (MA) of nietspecifiek kruisreagerend antigeen (NCA). De overige door Primus c.s. nog geciteerde literatuur en de door Roche c.s. daartegen aangevoerde argumenten kunnen daarom onbesproken blijven. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 2 2.1 Het Hof komt ten onrechte, althans zonder toereikende motivering tot de conclusie dat het antilichaam van Roche c.s., T84.66, een klasse III antilichaam is, oftewel een antilichaam dat niet specifiek bindt aan MA of NCA. Het Hof heeft in zijn beoordeling een aantal aannames gehanteerd die onjuist zijn en heeft bovendien zijn bevindingen onvoldoende gemotiveerd. 2.2 In rov. 4 en 5 van het eindarrest bespreekt het Hof de Proevenverslagen die door Primus c.s. enerzijds en door Roche c.s. anderzijds zijn ingebracht. Zie voor de stellingen van Roche c.s. ten aanzien van deze Proevenverslagen o.m. pleitnota in prima p. 16-19, 27-30 en 44-50, pleitnota in appèl p. 36-39, akte d.d. 22 maart 2001 § 12-24 en akte d.d. 17 mei 2001 p. 5 en 6. 2.3 Met betrekking tot de Proevenverslagen van Roche c.s. geeft het Hof aan dat de gehanteerde concentraties bij de experimenten erg hoog zijn, waardoor het gevaar ontstaat dat er een aspecifieke binding met MA en NCA is geconstateerd. Zonder nadere motivering, die te dezen ontbreekt, valt echter niet in te zien dat enkel en alleen op dit door het Hof geconstateerde gevaar (wat daar ook van zij) Roche c.s.’ antilichaam T84.66 toch een klasse III antilichaam zou zijn. 2.4 Met betrekking tot het commentaar van Roche c.s. op de proeven van dr. Thomas welke door Primus c.s. zijn ingebracht, overweegt het Hof daarentegen dat de daarbij gehanteerde condities de in de literatuur gebruikelijke zijn voor dit soort experimenten. Op basis van de proeven van dr. Thomas heeft het Hof aangenomen dat het antilichaam van Roche c.s., T84.66 een klasse III antilichaam is. Door de proeven van dr. Thomas te accepteren, en geen althans min-

3 1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

der gewicht toe te kennen aan de Proevenverslagen van Roche c.s., leest het Hof derhalve een definitie van de condities waaronder het antilichaam al dan niet bindt aan MA en NCA in de conclusies van het octrooi. Dit is onbegrijpelijk, want een dergelijke definitie is daarin niet te vinden. Conclusie 1 vereist dat het antilichaam niet specifiek aan één van beide (MA en NCA) bindt. Dus niet ’een beetje wel’ of ’misschien een beetje wel maar dan andere extreme omstandigheden’. Bovendien c.q. althans had het Hof niet mogen aannemen dat dr. Thomas de gebruikelijke condities heeft gehanteerd zonder eerst vast te stellen en te motiveren wat daaronder moet worden verstaan en/of dat die condities inderdaad door dr. Thomas zijn gehanteerd. 2.5 Het Hof mocht, mede gelet op het voorgaande, niet zonder nadere motivering of onderzoek oordelen dat de omstandigheden waaronder de Roche-experimenten zijn uitgevoerd dermate extreem zijn, dat de daarbij gevonden binding aan MA en NCA aspecifiek is. 2.6 Bovendien heeft het Hof, zoals ook als hiervoor gesteld, niet geconcludeerd, althans niet met een toereikende motivering vastgesteld, dat de door Roche c.s. gevonden binding van het antilichaam aan MA of NCA aspecifiek is als gevolg van een te hoge concentratie. Het Hof spreekt terzake immers slechts over een ’gevaar’. Het Hof sluit derhalve niet uit dat Roche c.s. in hun proeven wèl een specifieke binding van antilichaam T84.66 aan MA en NCA hebben aangetoond. Dat betekent dat het Hof dus óók niet kan uitsluiten dat Roche c.s.’ antilichaam T84.66 géén klasse III antilichaam is. ’s Hofs oordeel dat het antilichaam van Roche c.s., T84.66, een klasse III antilichaam is, oftewel dat het niet specifiek bindt aan MA of NCA, is derhalve ontoereikend gemotiveerd. Middelonderdeel 3 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 11 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001 ten aanzien van de genoemde eigenschap c (zie § 0.7 hierboven), welk oordeel wordt overgenomen in (rov. 1 van) het eindarrest d.d. 27 juni 2002: Door Primus c.s. is bij pleidooi een proevenrapport van Kevin Tompkins overgelegd, waaruit volgens hen blijkt, dat het MAb T84.66 de genoemde eigenschap c) heeft. De inhoud van dit rapport en de conclusie, die Primus c.s. daaraan verbinden is door Roche c.s. niet bestreden. Het Hof gaat er daarom van uit, dat de binding van T84.66 aan CEA volledig wordt verhinderd door polyklonaal geiten anti-CEA antiserum. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 3 3.1 Het Hof heeft zijn oordeel bij tussenarrest d.d. 15 februari 2001 dat er bij het antilichaam T84.66 van Roche c.s. sprake is van een volledige verhindering door polyklonaal geiten anti-CEA antiserum van binding aan CEA, geheel gebaseerd op het door Primus c.s. ingebrachte rapport van Tompkins. Dat rapport is in de vorm van een affidavit opgesteld op 11 februari 2000. Aan de affidavit zitten Proevenverslagen, althans de resultaten van experimenten die Tompkins zegt te hebben uitgevoerd. 3.2 ’s Hofs overweging dat de inhoud van dit rapport en de conclusie die Primus c.s. daaraan verbinden niet is bestreden door Roche c.s. is onbegrijpelijk. Roche c.s. hebben in pleitnota in appèl d.d. 2 maart 2000 § 142 en 143 gesteld dat niet van belang was of de binding van T84.66 aan CEA

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

kan worden geblokkeerd door geiten anti-CEA antiserum, omdat dat geen vereiste was onder de toen geldende conclusie 1 (eigenschap c is pas toegevoegd in het arrest in de nietigheidsprocedure d.d. 25 januari 2001, dus bijna een jaar na het pleidooi in appèl). Roche c.s. hebben (vóór het tussenarrest) de juistheid van het rapport Tompkins dus uitdrukkelijk in het midden gelaten. Gelet op de hierna genoemde omstandigheden, had het Hof uitsluitend bewijskracht mogen toekennen aan het rapport, indien Roche c.s. hadden aangegeven dat dat rapport juist was, hetgeen Roche c.s. evident niet hebben gedaan. 3.3 Voor zover al kan worden aangenomen dat Roche c.s. inderdaad het rapport van Tompkins niet uitdrukkelijk hebben bestreden, dan is onbegrijpelijk dat het Hof op die grond de juistheid daarvan aanneemt. Roche c.s. hebben niet de mogelijkheid gekregen om zich op behoorlijke wijze te verweren tegen de inhoud van dat rapport. De pleidooien bij het Hof vonden op 2 maart 2000 plaats. Het stuk van Tompkins is door de raadsman van Primus c.s. pas ongeveer één week voor de zitting aan de raadsman van Roche c.s. gestuurd en is op of rond 25 februari 2000 ontvangen. De toen nog resterende tijd tot de zitting was simpelweg te kort om de door Tompkins beweerdelijk uitgevoerde experimenten na te werken en te controleren. Er was al helemaal geen tijd meer om zelfstandig experimenten te doen op basis van het uitgangspunt dat Tompkins had gekozen. 3.4 Gelet op het in het in subonderdeel 3.3 gestelde, voldoet ’s Hofs hier bestreden oordeel niet aan de eisen van een goede procesorde, althans is het strijdig met de gerechtvaardigde belangen van Roche c.s., althans in strijd met de beginselen van hoor en wederhoor en/of het beginsel dat met betrekking tot het door één partij geleverde bewijs tegenbewijs geleverd moet kunnen worden door de andere partij. Het Hof mocht niet op grond van het rapport van Tompkins aannemen dat aan eigenschap c is voldaan, zonder op zijn minst eerst Roche c.s. in de gelegenheid te stellen om zich tegen dat rapport te verweren en om middels onderzoeken aan te tonen dat hun antilichaam niet aan de nieuwe conclusie 1, met daarin opgenomen eigenschap c, voldoet. Althans had het Hof zelf deskundigen moeten raadplegen alvorens tot het hier bestreden oordeel te komen. 3.5 Voorts resp. althans is ’s Hofs oordeel in rov. 11 van het tussenarrest in strijd met de eisen van een goede procesorde en/of ontoereikend gemotiveerd, nu eigenschap c pas in conclusie 1 is opgenomen in het arrest van 25 januari 2001 in de nietigheidsprocedure, toen de onderhavige procedure al in staat van wijzen was (de stukken waren al gefourneerd), en het Hof Roche c.s. niet in de gelegenheid heeft gesteld om – bijvoorbeeld middels onderzoeken – aan te tonen dat hun antilichaam niet aan de nieuwe conclusie 1, met daarin opgenomen eigenschap c, voldoet. 3.6 Eén en ander klemt temeer, nu het rapport Tompkins – zoals Roche c.s. inmiddels weet – technisch niet klopt (zie ook de stellingen zijdens Roche c.s. in o.m. akte d.d. 22 maart 2001 § 78-90). Als gezegd beoogt het rapport vast te stellen dat de binding van Roche c.s. monoklonale antilichaam T84.66 aan CEA volledig geremd wordt door polyklonaal geiten anti-CEA antiserum. Tompkins heeft daartoe enkele experimenten uitgevoerd met verschillende geiten antisera. Daarbij heeft hij telkens het CEA eerst in contact gebracht met het geiten antiserum, en pas daarna met het T84.66. Het T84.66 moet

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dus, als het nog wil binden aan het CEA, het inmiddels gebonden geiten antiserum verdringen. Van een normale competitieve assay is dus geen sprake. Hij had hetzij het CEA eerst in contact moeten brengen met T84.66, hetzij het T84.66 tegelijkertijd met het geiten antiserum moeten introduceren. Mocht de gekozen aanpak geen verschil uitmaken (quod non), dan had dat toch eerst aangetoond moeten worden in een vergelijkingsexperiment. Verder heeft Tompkins telkens een concentratie aan geiten antiserum genomen die meer dan tien maal hoger is dan de gebruikte concentratie T84.66. Van ’eerlijke’ competitie kan dus ook geen sprake zijn. Bovendien vermeldt Tompkins onvoldoende gegevens over de herkomst van de gebruikte stoffen. Voor het gebruikte CEA geldt dat het gedrag van dit eiwit niet alleen sterk afhangt van de herkomst, maar ook van de zuiverheid. Voorts is de aard van de gebruikte carbonaatbuffer niet voldoende weergegeven. Per definitie is het carbonaat in de buffer afkomstig van een zout. Niet aangegeven is welk carbonaatzout hiervoor is gebruikt. Evenmin is aangegeven in welke concentratie dat zout in de buffer aanwezig is. Voor de gebruikte antisera afkomstig van geiten geldt dat de specificiteit van dergelijke antisera sterk kan variëren. Dit geldt des te meer nu niet vermeld is welk antigeen is gebruikt voor het opwekken van het antiserum in een geit. Een objectieve nawerking van hetgeen Tompkins in zijn rapport stelt, is derhalve onmogelijk. Omdat het rapport van Tompkins om deze en andere redenen ondeugdelijk is, hebben Roche c.s. belang bij de klachten in dit derde middelonderdeel. Middelonderdeel 4 Bovenstaande klachten vitiëren ook de rov. 10 e.v. van het eindarrest van 27 juni 2002, zodat ook de daarin vervatte beslissingen, bij gegrondbevinding van (één of meer van) die klachten, niet in stand zullen kunnen blijven. Middelonderdeel 5 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, verklaart het Hof zich in rov. 4 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001 en rov. 1 van het eindarrest d.d. 27 juni 2002 bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen de buiten Nederland gevestigde Roche-vennootschappen. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 5 5.1 In eerste aanleg is zijdens de buitenlandse Rochevennootschappen bij akte tevens incidentele conclusie d.d. 27 mei 1997 (p. 7 e.v. jo. prod. 2) op correcte wijze een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Roche c.s. hebben in het bijzonder daarbij uitvoerig bestreden dat de Rechtbank op grond van art. 6 onder 1 E(V)EX althans art. 126 lid 7 Rv bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden. De Rechtbank heeft in rov. 6 t/m 15 van haar vonnis deze exceptie verworpen, en zich bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen tegen de Amerikaanse vennootschap Roche Diagnostic Systems Inc. op grond van art. 126 lid 7 Rv en van de vorderingen tegen de overige (Europese) buitenlandse Roche-vennootschappen op grond van art. 6 onder 1 E(V)EX. De Rechtbank wees vervolgens de vorderingen van Primus c.s. af.

E I G E N D O M

3 1 7

Nadat Primus c.s. appèl hadden ingesteld, hebben Roche c.s. weliswaar geen incidentele grieven tegen rov. 6 t/m 15 van het vonnis gericht, maar zij behoefden dit ook niet te doen. Roche c.s. hebben immers hun eerdere verweren met betrekking tot de bevoegdheid van de Haagse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Rochevennootschappen nimmer prijsgegeven, en deze zelfs uitdrukkelijk herhaald en nader uitgewerkt tijdens het pleidooi in appèl (pleitnota in appèl zijdens Roche c.s., p. 5 t/m 9). In rov. 4 van het tussenarrest oordeelt het Hof dat Primus c.s. er gelet op het voorgaande redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de buitenlandse Roche-vennootschappen alsnog de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op de voet van art. 18 E(V)EX stilzwijgend hebben aanvaard. Aldus miskent het Hof dat, nu in prima de vorderingen tegen Roche c.s. geheel waren afgewezen, Roche c.s. geen belang hadden resp. voor de handhaving ervan niet gehouden waren (incidentele) grieven te richten tegen de afwijzing van hun bevoegdheidsverweren. Het Hof was gelet op de devolutieve werking van het appèl gehouden om, in ieder geval na gegrondbevinding van één of meer van de grieven van Primus c.s., ook spontaan alle verweren van Roche c.s. in eerste aanleg te behandelen, ongeacht of die door de Rechtbank waren verworpen of buiten behandeling gelaten, zolang zij die in appèl niet hadden prijsgegeven. 5.2 Voor zover het Hof in rov. 4 zou hebben geoordeeld dat Roche c.s. hun bevoegdheidsverweren wel hebben prijsgegeven, getuigt dit van een onjuiste rechtsopvatting, althans van een onbegrijpelijke uitleg van de proceshouding van Roche c.s. Het feit dat Roche c.s. geen incidentele grieven hebben gericht tegen rov. 6 t/m 15 van het vonnis en dat de memorie van grieven geen algemene verwijzing bevat naar de stukken in de eerste aanleg, kan niet worden uitgelegd als het prijsgeven van hun bevoegdheidsverweren. Van zodanig prijsgeven is pas sprake indien de betrokken partij expliciet of impliciet maar onmiskenbaar een verweer intrekt. Niet kan worden aangenomen, althans niet zonder te dezen ontbrekende nadere motivering, dat Roche c.s. hun bevoegdheidsverweren aldus hebben ingetrokken, temeer niet nu deze uitdrukkelijk gehandhaafd en toegelicht zijn bij het appèlpleidooi. 5.3 ’s Hofs oordeel in rov. 18 getuigt van een onjuiste uitleg van art. 18 EEX en art. 18 EVEX. Volgens die artikelen kan een rechter, indien een partij voor hem is verschenen, daaraan geen rechtsmacht ontlenen indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten. Volgens o.m. HvJEG 24 juni 1981, NJ 1981, 546, HvJEG 22 oktober 1981, NJ 1982, 144 en HvJEG 31 maart 1982, NJ 1982, 281 impliceert het woord ’uitsluitend’ niet dat niet tevens (subsidiair) verweer ten gronde mag worden gevoerd. Nu Roche c.s. in appèl hun bevoegdheidsverweren niet hebben prijsgegeven, moeten zij, gelet op het in de subonderdelen 5.1 en 5.2 gestelde, geacht worden als eerste verweer ook in appe` l de bevoegdheid van de Haagse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen te blijven hebben betwist. Er is dus geen sprake van een stilzwijgende aanvaarding van rechtsmacht als bedoeld in art. 18 E(V)EX, en het Hof heeft zich ten onrechte althans zonder toereikende motivering op grond van dat artikel bevoegd geacht.

3 1 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

5.4 In rov. 1 van het eindarrest voegt het Hof aan het einde van de laatste volzin van rov. 4 van het tussenarrest in: althans verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank omtrent de bevoegdheid van deze, in 1997 aangebrachte zaak kennis te nemen op de in het vonnis vermelde gronden. Het Hof is derhalve van oordeel dat het op grond van art. 126 lid 7 Rv bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de Amerikaanse Roche-vennootschap en op grond van art. 6 onder 1 E(V)EX van die tegen de overige buitenlandse Rochevennootschappen. Aldus miskent het Hof dat het in rov. 4 van het tussenarrest gegeven oordeel uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing was, waaraan het was gebonden tijdens het verdere verloop van het geding. Het stond het Hof derhalve niet vrij een extra (subsidiaire) grond toe te voegen aan zijn oordeel in rov. 4 van het tussenarrest. 5.5 Bovendien getuigt die extra grond van een onjuiste rechtsopvatting, althans is ’s Hofs oordeel dat de Haagse rechter op grond van art. 126 lid 7 Rv resp. art. 6 onder 1 E(V)EX bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, ontoereikend gemotiveerd. In cassatie moet als vaststaand worden aangenomen dat alle Roche-vennootschappen behoren tot één en hetzelfde concern c.q. dat er sprake is van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt, en dat het beleidsplan niet uitgaat van c.q. de leiding niet in handen is van Roche Nederland BV, de enige Nederlandse Roche-vennootschap. Roche Nederland BV speelt dus geen hoofdrol terzake de beweerdelijk inbreukmakende handelingen, oftewel is niet ’de spin in het web’. Zie akte tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid d.d. 27 mei 1997 p. 8 § 4 en prod. 2, vonnis Rb. rov. 8 laatste volzin (waartegen geen appèl-grief is gericht) en pleitnota zijdens Roche c.s. in appèl p. 7 en 8. Om die reden kan de Haagse rechter geen bevoegdheid c.q. rechtsmacht ontlenen aan art. 6 onder 1 E(V)EX en/of art. 126 lid 7 Rv. Voor een beroep op die artikelen moet tussen de verschillende rechtsvorderingen die door een of meer dezelfde verzoekers tegen verschillende verweerders zijn ingesteld een zo nauwe band c.q. een zodanige samenhang bestaan, dat het van belang is ze tezamen te berechten ter vermijding van onverenigbare uitspraken (vgl. ook HR 27 september 1988, NJ 1990, 425). Een dergelijke band c.q. samenhang is niet aanwezig bij een inbreukvordering als de onderhavige, gebaseerd op inbreuken in landen waarvoor een Europees octrooi is verleend, temeer niet nu het inbreukmakend handelen is aan te merken als één gemeenschappelijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt en het hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft niet in Nederland is gevestigd (vgl. Hof Den Haag 23 april 1998, IER 1998, 30 en Hof Den Haag 26 november 1998, BIE 2000, 10). Eén en ander wordt door het Hof miskend. Middelonderdeel 6 In rov. 10 van het eindarrest d.d. 27 juni 2002 overweegt het Hof dat het octrooi in de gedesigneerde landen van kracht is. In rov. 11 van het eindarrest oordeelt het Hof dat het gevorderde inbreukverbod in voege als na te melden toewijsbaar is. Het dictum sub 1 van het eindarrest bevat een verbod aan Roche c.s. op iedere directe inbreuk op het Europese octrooi 0 131 627, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd. Deze

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

oordelen getuigen van een onjuiste rechtsopvatting, althans zijn ontoereikend gemotiveerd. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 6 6.1 In rov. 8 van het tussenarrest overweegt het Hof dat het in deze procedure uitgaat van de geldigheid van het octrooi volgens de conclusies zoals gewijzigd door het Hof in het arrest van 25 januari 2001 in de nietigheidsprocedure. In dat arrest is de in § 0.7 hierboven genoemde eigenschap c aan conclusie 1 van het octrooi toegevoegd, welke eigenschap niet voorkwam in de oorspronkelijke conclusie 1. Het Hof beoordeelt dus de inbreuk op basis van de gewijzigde conclusie 1. Deze conclusie is echter slechts gewijzigd voor wat betreft het Nederlandse deel van het octrooi. Immers, het Hof heeft in het arrest van 25 januari 2001 in de nietigheidsprocedure (door het Hof overgenomen in rov. 8 van het tussenarrest en aan dat tussenarrest gehecht) geoordeeld dat het Europees octrooi 0 131 627 voor zover verleend voor Nederland nietig is voor zover de beschermingsomvang daarvan de gewijzigde conclusies te boven gaat. Het Hof kan dan slechts over de inbreukvraag oordelen voor Nederland, en niet voor de andere landen waarvoor het octrooi is verleend. De conclusies van het octrooi voor de andere gedesigneerde landen luiden nog altijd in de oorspronkelijke vorm, die voor Nederland nietig werd geacht. Derhalve kan het Hof niet inbreuk voor het buitenland aannemen op die oorspronkelijke conclusie 1, terwijl het van mening is dat conclusie 1 in die oorspronkelijke vorm nietig is. Het Hof heeft één en ander miskend. 6.2 In ieder geval had het Hof gelet op het voorgaande niet, althans niet zonder nadere motivering, inbreuk mogen constateren voor andere landen dan Nederland. Indien er serieuze aanwijzingen zijn dat een octrooi in een gedesigneerd land nietig kan worden verklaard, dient de Nederlandse rechter geen verbod toe te wijzen voor dat land (vgl. Rb. ’s-Gravenhage 26 augustus 1998, BIE 1999, 16, Hof ’sGravenhage 26 november 1998, BIE 2002, 10; vgl. ook Pres. Rb. ’s-Gravenhage 26 november 1996, IER 1998, 11). Nu het Hof zelf van mening is dat het octrooi nietig is in de vorm waarin het geldt in de andere gedesigneerde landen dan Nederland, is ’s Hofs toewijzing van vorderingen van Primus c.s. voor die landen onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd. 6.3 Voorts heeft het Hof niet (op voldoende kenbare wijze) getoetst of voldaan is aan de voorwaarde dat een grensoverschrijdend verbod op basis van efficiency-overwegingen op zijn plaats is. Althans, het Hof is zonder toereikende motivering tot de conclusie gekomen dat aan die voorwaarde is voldaan. Immers, het Hof heeft nu een grensoverschrijdend inbreukverbod gegeven met betrekking tot octrooien die niet (meer) hetzelfde zijn. Het Europese octrooi 0 131 627 kent nu een gelimiteerde versie voor Duitsland, een andere gelimiteerde versie voor Nederland en nog steeds de oorspronkelijke (nietig te achten) versie voor alle andere in het octrooi gedesigneerde landen. Er is dus niet meer sprake van een uit het Europese octrooi voortspruitende bundel identieke nationale octrooien of een uit het Europees octrooi bij verlening voortspruitende bundel identieke Europese octrooien die steeds voor één land gelden. Voor het geval de Hoge Raad de voorgaande klachten niet of slechts gedeeltelijk gegrond acht met als gevolg dat vast-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

staat – of in de procedure na cassatie en verwijzing kan komen vast te staan – dat het antilichaam T84.66 van Roche c.s. valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Primus c.s., formuleren Roche c.s. de volgende voorwaardelijke klachten die betrekking hebben op het arrest van het Hof d.d. 25 januari 2001 in de nietigheidsprocedure, van welk arrest het Hof o.m. de rov. 13 t/m 18 overneemt in rov. 8 van het tussenarrest van 15 februari 2001. De hierna opgenomen klachten komen grotendeels overeen met de middelonderdelen 1 t/m 3 in het principale cassatieberoep in de nietigheidsprocedure (aanhangig bij de Hoge Raad onder rolnr. C2001/151). De passages in de processtukken in de inbreukprocedure waaraan hierna wordt verwezen zullen ad informandum worden overgelegd bij schriftelijke toelichting. Middelonderdeel 7 (voorwaardelijke klachten) Ten onrechte althans zonder toereikende motivering heeft het Hof in rov. 13 t/m 18 van het arrest van 25 januari 2001 in de nietigheidsprocedure conclusie 1 van het octrooi van Primus c.s. (en de overige octrooiconclusies) niet geheel nietig verklaard. Het Hof neemt in rov. 8 van het tussenarrest van 15 februari 2001 in de onderhavige zaak ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, zijn oordeel en de motivering in onder meer die rechtsoverwegingen over. Aanvulling op en uitwerking van middelonderdeel 7 7.1 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, heeft het Hof in rov. 13 en 14 van het arrest van 25 januari 2001, ondanks zijn oordeel in rov. 12 van dat arrest dat het 200 000 dalton CEA volgens conclusie 1 van het aangevallen octrooi niet een andere stof is dan het CEA met een molecuulgewicht van 180 000 volgens het Wistar-octrooi en dat de materie van conclusie 1 in zoverre niet nieuw is ten opzichte van het bekende uit het Wistar-octrooi, octrooiconclusie 1 (en de overige octrooiconclusies) niet geheel nietig verklaard maar conclusie 1 in stand gehouden in een herziene versie. 7.2 ’s Hofs oordeel in rov. 13, eerste volzin, van het arrest 25 januari 2001 dat tussen partijen onomstreden is dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in zoverre verschilt van het in (conclusie 1 van) het aangevallen octrooi beschreven antilichaam doordat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt verhinderd door polyklonaal geiten anti-CEA serum, getuigt van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken. Zijdens Roche c.s. is dit nimmer erkend. Daarentegen heeft Roche c.s. steeds (als primaire stelling) aangevoerd dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in geen enkel opzicht verschilt van het antilichaam (c.q. het genus van antilichamen) geclaimd in conclusie 1 van het aangevallen octrooi. Zie onder meer § 59 t/m § 102 van Roche c.s.’ pleitnotitie bij het Hof. 7.3 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 13 van het arrest van 25 januari 2001 dat een octrooiconclusie overeenkomstig conclusie 1 van het octrooi waarin de door Primus c.s. bij Memorie van Antwoord voorgestelde begrenzing is opgenomen, nieuw is ten opzichte van het bekende uit het Wistar-octrooi, alsmede dat daardoor de begrenzing van het octrooi duidelijk wordt vastgelegd maar hetgeen het octrooi beschermt (de materie) niet veranderd wordt en de beschermingsomvang niet uitgebreid wordt.

E I G E N D O M

3 1 9

Voor zover dit oordeel is gebaseerd op de overweging in de eerste volzin van rov. 13, dient het te worden vernietigd op de gronden genoemd in subonderdeel 7.2. Ook anderszins staat niet vast dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in zoverre verschilt van het in conclusie 1 van het aangevallen octrooi geclaimde antilichaam (door)dat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt verhinderd door polyklonaal geiten anti-CEA antiserum. Het Hof heeft de (volgende) essentiële stellingen van Roche c.s. in onder meer § 88 t/m § 93 van haar pleitnotitie bij het Hof niet op voldoende begrijpelijke en kenbare wijze in zijn oordeel betrokken: a De inhibitie test met polyklonaal geiten anti-CEA serum is niet een test waarmee bepaalde antilichamen tegen een gegeven antigeen op relevante wijze (voor de nieuwheidseis) kunnen worden onderscheiden van andere antilichamen tegen hetzelfde antigeen. b Zoals onder meer blijkt uit de door Primus c.s. ingediende Affidavit van Kevin Tompkins d.d. 11 februari 2000 (prod. 2 van Primus c.s. bij pleidooi bij het Hof van 2 maart 2000) bestaan er verschillende polyklonale geiten anti-CEA antisera. c Het resultaat van voornoemde inhibitie-test hangt af van het specifieke gebruikte polyklonale geiten anti-CEA antiserum, en niet (zozeer) van het gebruikte monoklonale antilichaam. Een polyklonaal geiten anti-CEA antiserum bevat niet steeds antilichamen tegen alle mogelijke epitopen op het antigeen, maar bevat (in de regel) slechts een beperkte verzameling van antilichamen tegen sommige epitopen. d De binding van het te onderzoeken monoklonale antilichaam aan CEA wordt slechts verhinderd indien het gebruikte polyklonale geiten anti-CEA antiserum antilichamen bevat die aan of nabij de epitoop binden waaraan het te onderzoeken monoklonale antilichaam bindt. Het is goed mogelijk dat het ene geiten anti-CEA antiserum antilichamen tegen het epitoop van het Wistar-antilichaam bevat en het andere geiten anti-CEA antiserum niet. Hetzelfde geldt voor het in octrooiconclusie 1 geclaimde antilichaam. e Primus c.s.’ verwijzing naar het door Mitchell in 1980 beschreven experiment gaat niet op: het is goed mogelijk dat indien bij dat experiment een ander geiten anti-CEA antiserum was gebruikt wèl zou zijn verhinderd dat het Wistarantilichaam aan het CEA bindt. f De toevoeging aan conclusie 1 zoals voorgesteld door Primus c.s. (en overgenomen door het Hof) wijst (dus) niet een bepaalde subgroep van de in conclusie 1 geclaimde antilichamen aan die zich op relevante wijze (voor de nieuwheidseis) onderscheiden van het Wistar-antilichaam. g Omdat het polyklonale geiten anti-CEA antiserum onbepaald is, is de toevoeging geen beperking en maakt deze octrooiconclusie 1 onduidelijk. Mede gelet op deze stellingen van Roche c.s., kan de toevoeging van het Hof aan conclusie 1 niet op relevante wijze de geclaimde monoklonale anti-lichamen onderscheiden van het Wistar-antilichaam en dus niet de vereiste nieuwheid brengen. Ook om deze reden is ’s Hofs hier bestreden oordeel in rov. 13 onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk (gemotiveerd). 7.4 Uit onder meer HR 9 februari 1996 (Spiro/Flamco), NJ 1998, 2, r.o. 3.3, blijkt dat een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw of slechts ten dele inven-

3 2 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

tief is, geheel nietig moet worden verklaard indien niet aan elk van de navolgende vereisten is voldaan: i voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van zowel het octrooischrift als de (decisieve) stand van de techniek op de indienings- c.q. voorrangsdatum, moet voldoende duidelijk zijn waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden; ii achteraf moet een voldoende duidelijke aanvulling van het octrooischrift kunnen worden geformuleerd; iii die aanvulling moet voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand liggen om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indienings- c.q. voorrangsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen wèl geldig was: iv voor de gemiddelde vakman moet voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi. Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, verwerpt het Hof in rov. 14 van het arrest van 25 januari 2001 Roche c.s.’ betoog dat het voor een vakman niet van tevoren duidelijk was dat het octrooi aldus beperkt zou moeten worden gelezen en oordeelt het Hof – kort gezegd – dat aan voornoemde vereisten is voldaan. Althans, het Hof heeft bij haar beoordeling of aan elk van deze vereisten is voldaan miskend dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van het overgebleven octrooi meer nog dan bij een volledig octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder moet komen. Deze klachten zullen in de subonderdelen 7.5 t/m 7.8 worden gesubstantieerd. 7.5 Wat betreft vereiste i is, althans zonder te dezen ontbrekende nadere motivering, ’s Hofs oordeel dat hieraan is voldaan onvoldoende begrijpelijk. De gemiddelde vakman die kennis neemt van het octrooischrift en de stand van de techniek op de voorrangsdatum kan niet duidelijk zijn dat octrooi-conclusie 1 moet worden gelezen als thans geformuleerd door het Hof. Zoals Roche c.s. heeft gesteld in onder meer haar pleitnota bij het Hof § 24 t/m § 26, is in geen van de volgconclusies enige referte te vinden aan de werking van polyklonaal geiten anti-CEA antiserum en is de door het Hof thans aangebrachte toevoeging evenmin in het algemene deel van de octrooibeschrijving genoemd. Slechts binnen het kader van een enkel bindingsexperiment met betrekking tot één bepaald antilichaam, namelijk NP-4, is geiten anti-CEA antiserum genoemd (p. 16, regel 12 van het octrooi), maar voor de vakman die het octrooi leest is niet te voorzien dat het resultaat van het bindingsexperiment moet worden ingelezen in conclusie 1. Deze onduidelijkheid voor de vakman volgt ook uit het feit dat tijdens de verleningsprocedure, toen nieuwheid gecreëerd moest worden ten opzichte van het Wistarantilichaam tegen CEA van 180 000 dalton, de uitvinder het molecuulgewicht van 200 000 dalton heeft ingebracht en niet op het idee is gekomen om het beweerdelijke onderscheid met het Wilstar-antilichaam in te brengen op basis van een beweerdelijk verschil in binding bij gebruik van geiten anti-CEA antiserum. 7.6 Ook ’s Hofs oordeel dat aan vereiste ii is voldaan is ontoereikend gemotiveerd. Het polyklonale geiten anti-CEA antiserum is niet een uniform gedefinieerd product. Dit an-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

tiserum kan niet op eenduidige wijze worden vastgelegd door de enkele aanduiding als gebruikt door het Hof. De samenstelling van het antiserum hangt van de geit(en) in kwestie af en de wijze waarop het antiserum is gemaakt en gezuiverd. Zie onder meer Roche c.s.’ pleitnota bij het Hof, § 27 en § 100 t/m 102. 7.7 Ook aan vereiste iii heeft het Hof niet op juiste wijze en met een voldoende begrijpelijke motivering getoetst. Onder meer gelet op het gestelde in subonderdeel 7.3 hierboven en subonderdelen 7.9 en 7.10 hierna, komt een vakman niet op het idee dat het in de beschrijving van het octrooi genoemde bindingsexperiment weerslag zou kunnen hebben op de uitvinding. Komt hij toch op dat idee, dan zou hij verwachten dat de uitvinding aldus beperkt gezien zou moeten worden in overeenstemming met alle beperkingen van het experiment, in het bijzonder tot het geteste antilichaam NP-4. Daarbij is van belang de (uit art. 123 lid 2 EOV voortvloeiende) regel dat een beperking die is gebaseerd op één van de specifieke uitvoeringsvormen van een uitvinding slechts in de octrooiconclusies mag worden gebracht, wanneer die conclusies worden beperkt tot de exacte omstandigheden die bij die desbetreffende uitvoeringsvorm zijn vermeld. De in regels 10-11 van rov. 14 staande passage met betrekking tot NP-4 doet geen afbreuk aan de klacht dat ’s Hofs oordeel ook wat betreft het derde Spiro/Flamco-vereiste onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is. Immers, het Hof geeft niet aan waarom en hoe de gemiddelde vakman reeds tevoren (ten tijde van de indiening c.q. voorrangsdatum) aan de hand van de uiteenzetting op p. 16 van het octrooischrift betreffende het als NP-4 aangeduide antilichaam in samenhang met het Wistar-octrooi zelfstandig tot de slotsom kon komen dat het octrooi slechts had behoren te worden verleend en geldig was in de door het Hof geformuleerde beperkte visie. Zonder deze ontbrekende motivering is die overweging onbegrijpelijk. 7.8 Tenslotte is onbegrijpelijk (gemotiveerd) ’s Hofs oordeel dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi (vereiste (iv)). Zoals door Roche c.s. is aangevoerd in onder meer haar pleitnota bij het Hof § 28, is de door het Hof thans aan conclusie 1 toegevoegde passage geen beperking, maar een verduidelijking die dient om buiten twijfel te stellen dat het hier gaat om een antilichaam dat uitsluitend en specifiek aan CEA bindt. Een octrooiconclusie die een verduidelijking behoeft om aan de vakman duidelijk te maken welke uitvinding men beoogt te beschermen en zonder die verduidelijking onvoldoende duidelijk is, had niet verleend moeten worden. Een wijziging die slechts een verduidelijking is, kan niet het door het Hof in rov. 12 geaccepteerde gebrek aan nieuwheid ten opzichte van het Wistar-antilichaam opheffen. 7.9 ’s Hofs beslissing in rov. 13 en 14 van het arrest van 25 januari 2001 schendt art. 84 Europees Octrooiverdrag (EOV). De toevoeging aan conclusie 1 van het aangevallen octrooi maakt die octrooiconclusie onduidelijk, onder meer omdat het polyklonale geiten anti-CEA antiserum onbepaald is; zie de stellingen in subonderdeel 7.3 hierboven. Wanneer na verlening van een octrooi de conclusies gewijzigd worden, dan moeten die gewijzigde conclusies voldoen aan het vereiste van art. 84 EOV (vgl. de Technische Kamer van Beroep

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

van het EOB T23/86 en T792/95; zie ook Singer/Luntzer, Singer: The European Patent Convention (Maxwell, 1995) p. 483-484). Derhalve is de door het Hof aangebrachte wijziging, die onduidelijkheid introduceert, ontoelaatbaar en is ook de herziene octrooiconclusie nietig, hetgeen het Hof miskent. 7.10 De toevoeging aan octrooiconclusie 1 introduceert materie die uitgaat boven de inhoud van de aanvrage zoals ingediend. De inhibitie-test in kwestie is in de aanvraag alleen beschreven voor het monoklonale antilichaam NP-4, en niet voor een algemene (sub)groep van monoklonale antilichamen tegen CEA van klasse III. Aldus is er sprake van strijdigheid met art. 123 lid 2 EOV. De door het Hof aangebrachte wijziging is ook daarom ontoelaatbaar en de herziene octrooiconclusie is om die reden nietig. 7.11 Het is in strijd met onder meer de eisen van een goede procesorde dat het Hof octrooiconclusie 1 in stand houdt met een toevoeging die door Primus c.s. eerst bij Memorie van Antwoord bij het Hof d.d. 3 februari 2000, het laatste schriftelijke stuk in de laatste feitelijke instantie en slechts 28 dagen vóór de pleidooien bij het Hof d.d. 2 maart 2000, heeft voorgesteld. Hierdoor had Roche c.s. niet de mogelijkheid om gedegen experimenteel onderzoek te doen ter ondersteuning van haar argumenten tegen instandhouding van conclusie 1 met de door Primus c.s. voorgestelde toevoeging. Althans, het Hof had in ieder geval niet octrooiconclusie met de door Primus c.s. voorgestelde toevoeging in stand moeten houden, zonder eerst Roche c.s. de gelegenheid te geven dergelijk onderzoek uit te voeren en aan de hand van de resultaten van dat onderzoek haar tegenargumenten te substantiëren. 7.12 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 15 en 16 dat het abstract van Newell c.s. (prod. 14 bij CvE in prima) niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van (de herziene) conclusie 1. Deze klacht zal worden uitgewerkt in subonderdelen 7.13 en 7.14. 7.13 Het Hof baseert dit oordeel op de overweging dat de vakman in het abstract van Newell c.s. geen enkele aanwijzing vindt hoe de 30% van de bereide antilichamen die van klasse III zijn, zijn te separeren van de overige 70% van de antilichamen. In het octrooi en in het abstract van Newell c.s. wordt dezelfde weg gevolgd voor de verkrijging van de monoklonale antilichamen tegen CEA, namelijk de monoklonale antilichamentechniek van Köhler en Milstein. (Deze techniek is de algemene techniek voor de verkrijging van monoklonale antilichamen en wordt door iedereen toegepast. Zie de refertes van Roche c.s. in onder meer § 5.5 van haar pleitnota in eerste aanleg en in Memorie van Grieven § 26. Zie ook de beschrijvingsinleiding van het Octrooi.) Middels deze klassieke techniek kan een hybridoma kloon worden verkregen die monoklonale antilichamen tegen CEA produceert. Uit het abstract van Newell c.s. volgt dat de kans dat dit een kloon betreft die tot klasse III behorende monoklonale antilichamen produceert, 30% is. Als door Roche c.s. gesteld in onder meer § 9 Conclusie van Repliek in eerste instantie, § 5.5 tot en met § 5.9 van haar pleitnota in eerste instantie, § 33 Memorie van Grieven en § 46 en § 47 van haar pleitnota bij het Hof, is het echter alles of niets: òf het geproduceerde monoklonale antilichaam behoort tot klasse III, zonder dat daarbij andere monoklonale antilichamen tegen CEA aan-

E I G E N D O M

3 2 1

wezig zijn, òf het behoort niet tot klasse III. Alle door de betreffende kloon geproduceerde antilichamen zijn namelijk identiek. Er valt derhalve niets te separeren. Dit geldt ook als er na toepassing van voornoemde techniek meerdere hybridoma kloons overblijven die antilichamen tegen CEA produceren. De hybridoma kloons zijn alle op zichzelf staande individuele kloons: het zijn geen mengsels. Voor elk van deze individuele kloons geldt dat de kans dat ze een antilichaam van klasse III produceren, 30% is. Nu antilichamen tegen CEA die worden verkregen middels toepassing van de techniek die zowel onder het aangevallen octrooi als in het abstract van Newell c.s. wordt gebruikt om antilichamen tegen CEA te bereiden, niet gesepareerd kunnen/hoeven te worden, kan de overweging dat de vakman in het abstract van Newell c.s. geen aanwijzing vindt hoe de 30% van de bereide antilichamen die van klasse III zijn, zijn te separeren van de overige 70% van de antilichamen, niet het oordeel dragen dat het abstract van Newell c.s. (prod. 14 bij CvE in prima) niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van (de herziene) conclusie 1. 7.14 Het Hof baseert zijn hier bestreden oordeel in rov. 15 en 16 voorts op de overweging dat, anders dan uit het abstract van Newell c.s., uit het aangevallen octrooi blijkt hoe de klasse III antilichamen kunnen worden gesepareerd van de overige antilichamen, namelijk bijvoorbeeld met zuiver meconiumantigeen. Indien zuiver meconium antigeen al nuttig of nodig is, hetgeen Roche c.s. betwist, is het alleen nuttig of nodig om voor elke hybridoma kloon vast te stellen of het daardoor geproduceerde monoklonale antilichaam tot klasse III behoort of niet: geen separatie, maar identificatie. Voor het verkrijgen van de hybridoma kloons en de daardoor geproduceerde monoklonale antilichamen is zuiver meconium antigeen noch nodig noch dienstig. De identificatie is geen onderdeel van de productie van de monoklonale antilichamen, maar komt eventueel daarna als men keus heeft en behoefte heeft om te selecteren. Deze stellingen van Roche c.s. in onder meer § 10 en 11 Conclusie van Repliek in eerste instantie, § 5.1 t/m 5.9 van haar pleitnota in eerste instantie en § 33 t/m § 37 Memorie van Grieven staan in de weg aan de conclusie dat het abstract van Newell c.s. niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van (de herziene) conclusie 1, althans zijn door het Hof niet op voldoende begrijpelijke en kenbare wijze betrokken in zijn oordeel. 7.15 Ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, oordeelt het Hof in rov. 18 van het arrest van 25 januari 2001 dat de door Roche c.s. genoemde publicaties (waaronder het Wistar-octrooi en het artikel van Newell c.s.) ook niet bezwarend zijn voor de inventiviteit van de materie van (de herziene) conclusie 1. Deze klacht zal worden aangevuld c.q. uitgewerkt in subonderdelen 7.16 en 7.17. 7.16 Het Hof acht de handelingen nodig voor separatie van de monoklonale antilichamen met een hoge specificiteit voor alleen CEA (dus van klasse III) van andere antilichamen tegen CEA, inventief. Dit oordeel is onvoldoende begrijpelijk (gemotiveerd). Als uiteengezet in subonderdelen 7.12 t/m 7.14 supra en de daar genoemde vindplaatsen, is separatie niet nodig om antilichamen van klasse III te verkrijgen.

3 2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

7.17 Het Hof acht ten onrechte, althans zonder voldoende begrijpelijke motivering, (ook) ten opzichte van de materie van het Wistar-octrooi inventiviteit aanwezig nu in het aangevallen octrooi een andere weg zou zijn aangewezen om tot een ander CEA-specifiek monoklonaal antilichaam te komen. De in het octrooi gevolgde weg is identiek aan de weg die voor de verkrijging van het Wistar-antilichaam is gevolgd en beschreven in het abstract van Newell c.s., te weten de in subonderdeel 7.13 supra genoemde klassieke monoklonale antilichamentechniek van Köhler en Milstein. Het CEA-specifieke monoklonale antilichaam volgens het Wistar-octrooi is hetzelfde als het antilichaam volgens (de herziene) conclusie 1. Althans, het tegendeel staat ten processe niet vast (zie het gestelde in subonderdelen 7.1 t/m 7.11 supra). Voor zover het Hof bedoelt dat de beweerde andere resultaten van de toepassing van de in rov. 13 van het arrest van 25 januari 2001 bedoelde inhibitie-test bij toepassing op het Wistar-antilichaam enerzijds en op de antilichamen geclaimd in octrooiconclusie 1 van het aangevallen octrooi anderzijds, teweegbrengen dat deze antilichamen op relevante wijze van elkaar worden onderscheiden, is zulks, althans zonder te dezen onbrekende motivering, onbegrijpelijk. Zoals Roche c.s. heeft aangevoerd (zie a` lle verwijzingen naar vindplaatsen hiervóór), zijn er geen voordelen voor monoklonale antilichamen tegen CEA die positief testen ten opzichte van monoklonale antilichamen tegen CEA die negatief testen. Incidenteel cassatiemiddel: Inleiding 1 In r.o. 4 van zijn arrest van 15 februari 2001 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat het rechtsmacht heeft ten aanzien van de gedaagden Roche sub 2 tot en met 9 ter zake van de inbreuken die door die gedaagden in de gedesigneerde landen van het Europees octrooi zijn respectievelijk worden gepleegd. In r.o. 13 vraagt het Hof Primus c.s. bewijsstukken ten aanzien van de validering van het octrooi in die landen over te leggen. 2 In r.o. 10 van zijn arrest van 27 juni 2002 beslist het Hof dat het octrooi in alle gedesigneerde landen is gevalideerd en dat ’de Roche-kit door de Roche vennootschappen afzonderlijk in de gedesigneerde landen direct of indirect in het verkeer worden gebracht’. 3 Deze Roche-kits (zo beslist het Hof eveneens in genoemde r.o. 10) maken inbreuk op het Europees octrooi. Klacht Onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is de beslissing van het Hof in r.o. 11: De vordering strekkende tot veroordeling tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, is jegens Roche sub 1 toewijsbaar, voorzover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld, terwijl de mogelijkheid van schade tengevolge van inbreuk op het octrooi aannemelijk is. Het Hof ziet in de gegeven omstandigheden geen aanleiding om Roche c.s. te veroordelen tot winstafdracht. Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het Hof geen termen aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde Rochevennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Daarboven is enige terughoudendheid van de

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

nationale rechter jegens de in het buitenland gevestigde vennootschappen op dit punt op zijn plaats. Het desbetreffende bewijsaanbod van Primus c.s. wordt daarom gepasseerd. en wel om de volgende ook in onderling verband in aanmerking te nemen redenen. 1 Voorzover het Hof (ook onder het dictum onder 5) bedoeld te beslissen dat de schade jegens Roche sub 1 toewijsbaar is alleen voorzover die schade het gevolg is van (desbewuste) inbreuk op het Nederlandse deel van het Europese octrooi (kortom het Europese octrooi voorzover gevalideerd voor Nederland) is die beslissing onjuist respectievelijk onbegrijpelijk in het licht van de vaststelling in r.o. 10 dat de Rochevennootschappen afzonderlijk (dus ook Roche sub 1) de Roche-kit in de gedesigneerde landen in het verkeer hebben gebracht en mitsdien Roche sub 1 ook voor de andere gedesigneerde landen tot vergoeding van de schade had moeten worden veroordeeld althans zonder (nadere) motivering niet begrijpelijk is waarom dat niet is gebeurd respectievelijk waarom de vordering strekkende tot vergoeding van ook die schade is afgewezen (’wijst af het meer of anders gevorderde’). 2 Voorzover het Hof bedoeld heeft ten aanzien van Roche sub 1 te beslissen (hetgeen ook uit het dictum onder 5 lijkt te volgen) dat Roche sub 1 schadevergoeding ten aanzien van de inbreuken in alle gedesigneerde landen dient te vergoeden is onbegrijpelijk de overweging dat ten aanzien van Roche sub 2 t/m 9 vennootschappen Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Nu niet begrijpelijk is waarom een en ander wel ten aanzien van de Roche-vennootschappen sub 2 t/m 9 geldt en niet voor Roche sub 1. 3 Onjuist is eveneens de beslissing dat vergoeding van de schade alleen in aanmerking komt jegens Roche sub 1 voorzover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld nu met betrekking tot Nederland de schade toewijsbaar is voorzover Roche sub 1 wist of redelijke grond had om te weten dat zij inbreuk pleegde en/of met betrekking tot de andere gedesigneerde landen een en ander naar het recht van het desbetreffende land dient te worden bepaald met betrekking tot welke feiten Primus een specifiek bewijsaanbod had gedaan (hetgeen niet respectievelijk niet zonder nadere motivering had moeten worden gepasseerd.) 4 Onjuist respectievelijk onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is ook de overweging Het Hof ziet in de gegeven omstandigheden geen aanleiding om Roche c.s. te veroordelen tot winstafdracht. Voorzover deze overweging betrekking heeft op de schade veroorzaakt door inbreuken door de Roche-vennootschappen in Nederland is deze beslissing onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd – mede in het licht van het feit dat de octrooihouder in principe recht heeft op winstafdracht tenzij de rechter van mening is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven – nu geheel onduidelijk is wat het Hof met ’de gegeven omstandigheden’ bedoeld en/of nu Roche c.s. geen enkele omstandigheid hebben gesteld die tot afwijzing van die vordering kunnen leiden. Voorzover de overweging betrekking heeft op de schade geleden in andere landen had het Hof het recht van die landen moeten toepassen en Primus in de gelegen-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

heid moeten stellen bewijs ten aanzien van dat recht te leveren conform het door Primus gedane specifieke bewijsaanbod. 5 Ten onrechte althans onvoldoende gemotiveerd overweegt het Hof Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het hof geen termen aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Daarenboven is enige terughoudendheid van de nationale rechter jegens de in het buitenland gevestigde vennootschappen op dit punt op zijn plaats. Het desbetreffende bewijsaanbod van Primus c.s. wordt daarom gepasseerd. een en ander om de navolgende ook in onderlinge samenhang in aanmerking te nemen redenen: a Het Hof heeft rechtsmacht jegens bedoelde vennootschappen aangenomen en nog wel op grond van het feit dat deze door de bedoelde buitenlandse vennootschappen vrijwillig is aanvaard. Indien er sprake is van rechtsmacht is het onjuist om een deel van de vordering af te wijzen op grond van het passend zijn van terughoudendheid jegens diezelfde buitenlandse vennootschappen. Met name een EEX respectievelijk EVEX verdrag staan uitzonderingen als de onderhavige (’forum non conveniens’ respectievelijk ’comity’) niet toe. In ieder geval is dat oordeel in casu onbegrijpelijk nu er sprake is van een (vrijwillige) aanvaarding van rechtsmacht en/of het Hof wel een oordeel uitspreekt ten aanzien van de (veel ingrijpender) eis tot onmiddellijke stopzetting van de verhandeling en/of nu het Hof wel heeft geoordeeld dat inbreuk is gepleegd. b Mede op grond van het onder a opgemerkte is derhalve onjuist en onbegrijpelijk het passeren van het bewijsaanbod. Indien het ’daarom’ in de overweging: Het desbetreffende bewijsaanbod wordt daarom gepasseerd ook slaat op Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde Rochevennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het hof geen termen aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen, dan is deze overweging onbegrijpelijk en niet concludent nu het bewijsaanbod juist tot doel had om te bewijzen dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan bedoelde eisen. c Onjuist en onbegrijpelijk is eveneens de overweging: Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen.’’ nu een en ander in de procedure door Primus is gesteld (onder meer in het petitum en bij pleidooi in hoger beroep pag. 26 onder V) en nimmer door Roche c.s. is tegengesproken en/of nu het in casu gaat om een feit van algemene bekendheid (dat zeker de in octrooizaken gespecialiseerde rechter bekend is!) te weten dat recht op schadevergoeding in de gedesigneerde landen bestaat in geval van octrooi-inbreuken die vele jaren nadat de procedure is begonnen worden voortgezet en/of nu te dien aanzien Primus een gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan. Enz.

3 2 3

In dit omvangrijke octrooigeschil hebben de octrooihouders vorderingen ingesteld op grond van octrooi-inbreuk. In cassatie gaat het voornamelijk om de beschermingsomvang van het octrooi, om de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en om de vraag welke vorderingen kunnen worden toegewezen tegen de buitenlandse gedaagden. Ten verwere is onder meer beroep gedaan op de nietigheid van het octrooi, welke ook aan de orde is in de parallelprocedure onder nr. C 01/151 HR. 1 De feiten en het procesverloop 1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten vermeld in rov. 1 van het tussenarrest d.d. 15 februari 2001, dat weer verwijst naar het vonnis in eerste aanleg. In het cassatiestadium is daaruit het volgende van belang: 1.1.1 Primus en Goldenberg zijn rechthebbende op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d. 20 januari 1984, voor ’specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use’. In de octrooiaanvrage is beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. 1.1.2 De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst: 1 A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or non-specific crossreacting antigen. 2 Pure meconium antigen, characterized in that: it has a molecular weight of 185,000 it has the a1 and ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma1 site. De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcinoembryonaal antigeen (CEA) in een serum- of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting (’immuno-assay-kit’).1 1.1.3 Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.) ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. 1.1.4 Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed in aanraking wordt gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w. ’vangt’ en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel aangeduid als ’capture antibody’. Een reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een an-

1

b Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 6 juni 2003

E I G E N D O M

Zie het rechtbankvonnis voor de volledige tekst. De bezwaren tegen de octrooiconclusies onder 3 e.v. zijn – in het cassatiestadium – slechts een afgeleide van de bezwaren tegen de octrooiconclusies onder 1 en 2.

3 2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

tigeen vindt plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats (epitoop) bezit. Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden – eveneens specifiek voor het te detecteren antigeen – gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-metenzym (ook wel aangeduid als ’probe-antibody’) bindt aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-(capture-antibody)(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid ’gevangen’ antigeen kan worden gemeten. 1.1.5 Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen: Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA; Klasse II: reageert alleen met CEA en NCA;2 Klasse III: reageert uitsluitend met CEA. 1.1.6 Verweerders in het principaal cassatieberoep, althans Roche Nederland B.V., brengen CEA-kits in het verkeer onder de merknaam Cobas Core CEA EIA.3 In deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (Mab = monoclonal antibody) en wel: van de Mab C 19 (als capture Mab) en T 84.66 (als probe Mab, sinds 1986). In de bijsluiter bij hun Cobas Core CEA EIA-kits vermelden de Rochevennootschappen: Two monoclonal antibodies are used as catcher and tracer antibodies. Both are highly specific for CEA-epitopes. No cross-reactivity was observed with Meconium antigen, NCA, NCA-2 and bilary glycoprotein I. 1.2 Bij inleidende dagvaarding d.d. 24 maart 1997 hebben Primus, Goldenberg en hun Amerikaanse licentiehouder (Immunomedics Inc.) de Roche-vennootschappen gedagvaard voor de rechtbank te ’s-Gravenhage. Zij hebben gevorderd dat aan de Roche-vennootschappen zal worden verboden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op genoemd Europees octrooi, niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met betrekking tot directe of indirecte inbreuk in andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is. Daarnaast hebben zij enkele nevenvorderingen ingesteld.4 Aan hun vorderingen hebben Primus en Goldenberg ten grondslag gelegd dat de antilichamen die de Roche- vennootschappen in de Cobas Core CEA EIA-kits gebruiken inbreuk maken op octrooirechten die Primus en Goldenberg aan het Europees octrooi ontlenen. 1.3 De buitenlandse Roche-vennootschappen (d.w.z. verweerders in cassatie onder 2 tot en met 9) hebben vóór alle andere weren de exceptie van onbevoegdheid van de Nederlandse rechter opgeworpen. Zij stellen uitsluitend in rechte te zijn verschenen teneinde de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten.

2

Zo staat het in het vonnis. In het octrooischrift en elders in de gedingstukken wordt klasse II omschreven als: reageert specifiek met CEA en MA. 3 De afkorting EIA staat voor: enzyme immuno assay. 4 De provisionele vordering en enkele subsidiaire vorderingen die in cassatie geen rol meer spelen, zijn hier onvermeld gelaten. In de appe` ldagvaarding is de eis opnieuw geformuleerd.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

1.4 Roche Nederland B.V. – en de overige Rochevennootschappen: subsidiair – hebben bestreden dat zij inbreuk maken op genoemd Europees octrooi. Daarnaast hebben zij aangevoerd dat het octrooi van Primus en Goldenberg nietig is, in welk verband zij hebben gewezen op de stellingen in de parallelprocedure, strekkende tot nietigverklaring van het octrooi, voor zover verleend voor Nederland. 1.5 Bij vonnis van 1 oktober 1997 heeft de rechtbank deze exceptie van onbevoegdheid verworpen omdat de buitenlandse Roche-vennootschappen tegelijk zijn gedagvaard met Roche Nederland B.V. De rechtbank achtte zich bevoegd op grond van art. 6 lid 1 EEX (m.b.t. de gedaagden onder 3 6), resp. art. 6 lid 1 EVEX (m.b.t. de gedaagden onder 7 - 9), resp. art. 126 lid 7 (oud) Rv (m.b.t. de gedaagde onder 2). 1.6 De rechtbank heeft licentiehoudster Immunomedics Inc. in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard.5 Die beslissing is in appèl niet bestreden, zodat Immunomedics Inc. verder buiten beschouwing kan blijven. Met betrekking tot het inhoudelijke geschil heeft de rechtbank de juistheid van het nietigheidsverweer uitdrukkelijk in het midden gelaten (rov. 29 Rb). De rechtbank heeft overwogen dat ook wanneer veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van het standpunt van Primus en Goldenberg dat het octrooi in de oorspronkelijke vorm geldig is, de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot antilichamen die specifiek reageren op 200.000 Dalton CEA: daaronder valt niet een antilichaam tegen CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton, zoals de Roche-vennootschappen gebruiken. De rechtbank heeft de vorderingen van Primus en Goldenberg daarom afgewezen. 1.7 Primus en Goldenberg hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Samengevat hebben zij in hoger beroep gevorderd: a aan de Roche-vennootschappen te verbieden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op het Europees octrooi, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd; b aan de Roche-vennootschappen te bevelen om binnen 14 dagen (later gewijzigd in: 60 dagen)6 een gecontroleerde lijst met afnemers van de inbreukmakende producten en bijbehorende gegevens aan Primus c.s. te verschaffen; c aan de Roche-vennootschappen te bevelen om alle aan derden afgeleverde preparaten welke inbreuk maken op het Europees octrooi terug te halen, althans de afnemers aan te schrijven tot terugzending van deze preparaten op kosten van gedaagden; d aan de Roche-vennootschappen te bevelen om de nog in voorraad zijnde, teruggehaalde en teruggezonden preparaten welke inbreuk maken op genoemd Europees octrooi te vernietigen; e een dwangsomsanctie; f de Roche-vennootschappen te veroordelen tot vergoeding van de door Primus en Goldenberg geleden schade dan wel, zulks ter keuze van appellanten, tot afdracht van de door hen door de octrooi-inbreuk genoten winst, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

5

5 Zie art. 43 ROW 1910. Zie de akte tot wijziging van eis d.d. 2 maart 2000. Overigens lijkt deze akte terug te grijpen op de formulering van de eis in de inleidende dagvaarding. In de dagvaarding in hoger beroep was de eis reeds gewijzigd.

6

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

1.8 Bij tussenarrest van 15 februari 2001 heeft het hof de volgende beslissingen genomen: – het hof gaat ervan uit dat de Roche-vennootschappen onder 2 t/m 9 in hoger beroep stilzwijgend de rechtsmacht van de Nederlandse rechter hebben aanvaard; voor zover de Roche-vennootschappen bij pleidooi in hoger beroep de rechtsmacht alsnog betwistten, gaat het hof aan die betwisting voorbij als in strijd met een goede procesorde (rov. 4); – ingevolge de overgangsbepaling van art. 103 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 zijn in dit geding nog de bepalingen van de Rijksoctrooiwet van 1910 toepasselijk (rov. 6; deze beslissing is in cassatie niet bestreden); – met betrekking tot het nietigheidsverweer heeft het hof het oordeel uit zijn arrest in de parallelprocedure d.d. 25 januari 2001 overgenomen; dit betekent dat het hof in de inbreukprocedure uitgaat van de tekst van de octrooiconclusie, met inbegrip van de aan octrooiconclusie nr. 1 toegevoegde clausule (rov. 8). 1.9 Vervolgens toekomend aan de vraag of het door de Roche-vennootschappen in het verkeer gebrachte antilichaam T 84.66 valt onder de beschermingsomvang van het aan Primus en Goldenberg verleende Europees octrooi, heeft het hof drie bestanddelen onderscheiden. Om onder de beschermingsomvang te vallen moet het antilichaam de volgende eigenschappen hebben: a het bindt specifiek aan een epitoop op 200.000 Dalton CEA; b het bindt niet specifiek aan meconium antigeen (MA) of niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA); c de binding aan CEA wordt volledig verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum (dat is die toegevoegde clausule). Het hof is na onderzoek tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche inderdaad de eigenschappen heeft zoals bedoeld onder a en c (rov. 11). Met betrekking tot de vraag of het antilichaam van Roche ook de eigenschap bedoeld onder b bezit, heeft het hof de zaak naar de rol verwezen om inlichtingen in te winnen. 1.10 Bij eindarrest van 27 juni 2002 heeft het hof met betrekking tot het bevoegdheidsverweer een extra overweging toegevoegd (rov. 1). Vervolgens heeft het hof het onderzoek hervat naar de vraag of het antilichaam van Roche beschikt over de eigenschap bedoeld onder b. In rov. 8 is het hof tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche niet specifiek bindt aan MA of aan NCA en dus ook de eigenschap bedoeld onder b heeft. Dit leidde het hof tot de gevolgtrekking dat inderdaad sprake is van octrooi-inbreuk. De Rochevennootschappen hebben niet bestreden dat zij, ieder afzonderlijk, een Cobas Core CEA EIA-kit in het verkeer brengen in een land dat in dit Europees octrooi is aangewezen. Het hof achtte het gevorderde verbod van directe inbreuk daarom toewijsbaar tegen alle Roche-vennootschappen (rov. 10-11). Volgens het hof is te weinig gesteld om ook een verbod van indirecte inbreuk te rechtvaardigen. 1.11 Met betrekking tot de toewijsbaarheid van de nevenvorderingen heeft het hof onderscheid gemaakt tussen de verschillende Roche-vennootschappen. Het hof achtte de vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, uitsluitend toewijsbaar tegen Roche Nederland B.V. (rov. 11). Ook de vordering tot het doen van opgave van de afnemers van de inbreukmakende producten achtte het hof uitsluitend toewijsbaar tegen Ro-

E I G E N D O M

3 2 5

che Nederland B.V. (rov. 12). De vordering tot het terughalen van inbreukmakende producten achtte het hof een onevenredig zware maatregel en werd daarom afgewezen. 1.12 Bij dagvaarding d.d. 19 juli 2002, dus tijdig, hebben de Roche-vennootschappen cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest en het eindarrest. De wederpartijen, Primus en Goldenberg, hebben de zaak vervroegd aangebracht en op de rol laten inschrijven. Zij hebben op 6 september 2002 geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen het eindarrest. De Roche-vennootschappen hebben geantwoord op het incidenteel cassatieberoep. Deze procedure heeft rolnr. C 02/228. 1.13 Bij dagvaarding d.d. 27 september 2002, dus nog binnen de cassatietermijn, hebben de Roche-vennootschappen andermaal cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest en het eindarrest, met een cassatiemiddel waarin de klachten uit de eerste cassatiedagvaarding werden aangevuld met nieuwe klachten. Primus en Goldenberg hebben geconcludeerd tot verwerping van dat beroep. Deze procedure heeft rolnr. C 02/280. Beide zaken zijn gevoegd behandeld. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten met re- en dupliek. 2 De ontvankelijkheid van het cassatieberoep 2.1 In hun s.t. (punt 1.4) hebben de Roche-vennootschappen gesteld dat, wat hen betreft, de eerste cassatiedagvaarding mag worden genegeerd en uitgegaan kan worden van het cassatiemiddel in de tweede dagvaarding. De s.t. van Primus en Goldenberg (punt 40-44) strekt tot nietontvankelijkverklaring van de Roche-vennootschappen in het tweede cassatieberoep voor zover daarin nieuwe klachten voorkomen. In de redenering van Primus en Goldenberg moeten de Roche-vennootschappen geacht worden te hebben berust in al die beslissingen van het hof waartegen in de eerste cassatiedagvaarding geen klacht was gericht (art. 400 Rv). 2.2 Met dit ontvankelijkheidsverweer zijn Primus en Goldenberg te laat: art. 411, tweede lid, Rv bepaalt dat de verweerder in cassatie, op straffe van verval van het recht daartoe, gehouden is zijn exceptieve verweren gelijktijdig voor te dragen met het antwoord ten principale. In de conclusie van antwoord in cassatie (rolnr. C 02/280) is dit ontvankelijkheidsverweer niet opgeworpen, zodat het buiten beschouwing moet blijven. Ten overvloede merk ik op dat aan berusting de eis wordt gesteld dat de desbetreffende partij na het vonnis jegens de wederpartij een houding heeft ingenomen waaruit, in het licht van de omstandigheden van het geval, ondubbelzinnig blijkt dat zij zich bij de uitspraak neerlegt.7 Aan deze eis is m.i. niet voldaan. 2.3 Partijen hebben in cassatie voorts gestreden over de vraag of de tweede cassatiedagvaarding zich verdraagt met een goede procesorde. Het gaat in dit geval niet om een herstel-exploit, zoals bedoeld in art. 120 jo. 418a Rv,8 maar om een tweede dagvaarding waarmee een nieuwe cassatieprocedure wordt ingeleid. De Roche-vennootschappen wijzen in hun s.t. op HR 10 juni 1983, NJ 1984, 294 m.nt. WK en WHH. Die zaak betrof een geval waarin een groot aantal 7

Vaste rechtspraak; zie bijv. HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367. H.J. Snijders, noot onder HR 12 januari 2001, NJ 2002, 34, geeft een nuttig overzicht van de rechtspraak m.b.t. herstelexploiten.

8

3 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

erfgenamen in feitelijke aanleg in het ongelijk was gesteld. De Hoge Raad ontving twee afzonderlijke cassatierekesten waarbij gedeeltelijk dezelfde personen optraden als verzoeker in cassatie. Op het desbetreffende ontvankelijkheidsverweer overwoog de Hoge Raad dat, nu de cassatiemiddelen òf op hetzelfde neerkomen òf elkaar aanvullen – in dier voege dat van onverenigbaarheid geen sprake is –, de eisen van een goede procesorde zich niet ertegen verzetten beide cassatieberoepen ontvankelijk te achten. Deze redenering zou volgens de Roche-vennootschappen ook in de onderhavige zaak kunnen worden toegepast. 2.4 De cassatiemiddelen in de tweede dagvaarding zijn gedeeltelijk identiek aan en gedeeltelijk een aanvulling op die in de eerste dagvaarding.9 Van een onderlinge onverenigbaarheid van de voorgestelde cassatiemiddelen is hier geen sprake. Ook in rov. 3.4 van HR 8 oktober 1993, NJ 508 m.nt. HJS, waar het ging om een tweede dagvaarding in kort geding terwijl het hoger beroep in de eerste kort gedingprocedure nog liep, werd de maatstaf gevormd door de goede procesorde.10 Primus en Goldenberg hebben niet aangevoerd dat zij in een bepaald opzicht in hun verdediging in cassatie of in hun incidenteel cassatieberoep zijn benadeeld, bijv. doordat zij door de eerste dagvaarding op het verkeerde spoor zouden zijn gezet. In HR 9 juli 1999, NJ 1999, 699, en recent in HR 4 april 2003 (C 01/251 HR, nog niet gepubliceerd) heeft de Hoge Raad een tweede appèl binnen de appèltermijn geaccepteerd. Onder deze omstandigheden meen ik dat het verantwoord is, te beslissen dat de Roche-vennootschappen in hun tweede cassatieberoep kunnen worden ontvangen. Ongeacht de uitkomst van het beroep, kan in de proceskostenveroordeling tot uitdrukking worden gebracht dat het tweemaal dagvaarden voor de wederpartij nodeloos kosten heeft veroorzaakt. 2.5 Hierna, bij de bespreking van de klachten van de Rochevennootschappen, neem ik de (nummering van de) tweede cassatiedagvaarding tot uitgangspunt. 3 Bespreking van het principaal cassatiemiddel 3.1 De klachten van de Roche-vennootschappen kunnen als volgt worden ingedeeld. De onderdelen 1 - 4 hebben betrekking op de beschermingsomvang van het Europees octrooi van Primus en Goldenberg en de vraag of het antilichaam van Roche daaronder valt. Deze klachten hebben achtereenvolgens betrekking op de eigenschappen, door het hof genoemd onder a, onder b en onder c. Onderdeel 5 klaagt dat het hof ten onrechte bevoegdheid van de Nederlandse rechter heeft aangenomen t.a.v. de buitenlandse Roche-vennoot-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

schappen. Onderdeel 6 heeft betrekking op de vraag of het gevorderde grensoverschrijdende verbod kan worden toegewezen tegen de (buitenlandse) Roche-vennootschappen. De onderdelen 7 - 9 hebben betrekking op de partiële verwerping van het beroep op de nietigheid van het octrooi. Zij zijn zakelijk gelijkluidend aan de onderdelen 1 - 3 van het cassatiemiddel in de parallelprocedure.11 Beschermingsomvang van het octrooi; is hier sprake van inbreuk? 3.2 De toe te passen maatstaf is neergelegd in art. 69 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol. Art. 30 lid 2 ROW 1910 geeft uitvoering aan deze verdragsbepaling. Het standaardarrest in Nederland met betrekking tot dit criterium is HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (Ciba Geigy/Oté). Nadien heeft de Hoge Raad de formule van het arrest Ciba Geigy/Oté in verscheidene octrooizaken toegepast.12 Ik zou dus hebben kunnen volstaan met een verwijzing naar deze jurisprudentie, ware het niet dat Huydecoper en Van Nispen hun twijfel hebben uitgesproken over de vraag of deze jurisprudentie voldoende recht doet aan genoemd Protocol en in het bijzonder aan het aspect van de rechtszekerheid voor derden die van het octrooischrift en de stand van de techniek kennis nemen. Wanneer de Hoge Raad betekenis toekent aan het wezenlijke van de uitvinding, is naar hun mening het voornaamste probleem: hoe moet worden vastgesteld wat het wezenlijke van de uitvinding in een gegeven geval is?13 M.i. maakt het arrest Ciba Geigy/Oté duidelijk dat de Hoge Raad wel degelijk afstand heeft genomen van de in HR 20 juni 1930, NJ 1930 p. 1217 m.nt. PS, neergelegde leer dat het bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi aankomt op dat, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. De leer van het wezen van de uitvinding, gedegradeerd van uitgangspunt tot gezichtspunt, is door de Hoge Raad immers ingekaderd in de norm van art. 69 EOV. In de jurisprudentie nadien wordt weliswaar gewezen op ’het wezenlijke van de uitvinding’, maar is uiteindelijk bepalend geacht wat de derde (de gemiddelde vakman) bij kennisneming van de conclusie(s), beschrijving, tekeningen en eventueel andere openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier zal aannemen en begrijpen.14 Een voor de gemiddelde vakman verborgen ’wezen’ van de uitvinding telt dus niet mee. Het onderhavige cassatieberoep kan eventueel door de Hoge Raad worden benut om op dit punt meer duidelijkheid te verschaffen. 3.3 Onderdeel 1 heeft betrekking op de eigenschap onder a en is gericht tegen rov. 11 van het tussenarrest. De redenering van het hof berust op de volgende stappen:

9

Vergelijking van de twee dagvaardingen leert dat de onderdelen 2, 3, 5 en 6 in de tweede dagvaarding nieuw zijn, dat subonderdeel 1.2 is herschreven en dat onderdeel 7 nagenoeg overeenkomt met onderdeel 2 van de eerste dagvaarding. Zie ook de transponeringtabel op blz. 2 van de cassatierepliek zijdens de Roche-vennootschappen. 10 Y.E.M. Beukers, Eenmaal andermaal? (1994), hoofdstuk 5, bespreekt de regel ne bis in idem en de eisen van een goede procesorde in het civiele proces. Deze auteur betrekt dit op de situatie waarin de eerste vordering is afgedaan en de eiser een tweede procedure begint. In het strafrecht bestaat jurisprudentie over de zgn. ’inhaaldagvaarding’. In beginsel wordt aangenomen dat het stelsel van het WvSv zich verzet tegen het uitbrengen van een tweede dagvaarding door de officier van justitie vóórdat onherroepelijk is beslist over het lot van de strafvervolging die met de eerste dagvaarding is begonnen: HR 15 februari 1949, NJ 1949, 305 m.nt. BVAR; G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht (2002) blz. 207.

11

Die onderdelen gaan achtereenvolgens over de vraag of octrooiconclusie nr. 1 mét de daaraan toegevoegde clausule voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit. 12 HR 5 september 1997, NJ 1999, 410 m.nt DWFV; HR 9 april 1999, NJ 1999, 599; HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV; HR 2 november 2001, NJ 2001, 686; HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Ch. Gielen. 13 Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen (2002), blz. 215-219, i.h.b. nr. III.5.2.15 n.a.v. HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530. 14 Bijv. rov. 3.5.4 en 3.5.5 van HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530. Vgl. A-G Verkade, conclusie d.d. 20 september 2002 (rolnr. C 01/044 HR), alinea’s 5.13-5.14.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– uit het octrooischrift blijkt dat het moleculair gewicht van het CEA waarop het octrooi betrekking heeft, slechts is geschat; – uit de processtukken, i.h.b. het artikel van [betrokkene 4],15 blijkt dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in de molecuulgrootte heeft; – hieruit leidt het hof af dat 200.000 Dalton CEA volgens octrooiconclusie nr. 1 niet een andere stof is dan 180.000 Dalton CEA, dat deze gewichtsaanduiding in feite nietszeggend is en reeds daarom niet als beperkend mag worden opgevat. 3.4 Subonderdeel 1.1 opent met de klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is in het licht van een aantal, in feitelijke instanties door de Roche-vennootschappen ingenomen stellingen. De klacht wordt uitgewerkt in de daarop volgende subonderdelen. Subonderdeel 1.2 herhaalt dat het gaat om een passage die Primus en Goldenberg tijdens de verleningsprocedure uitdrukkelijk hebben ingelast in octrooiconclusie nr. 1 teneinde hun uitvinding daarmee af te bakenen van de stand van de techniek zoals bekend uit het Wistar-octrooi. In de redenering van de Roche-vennootschappen is het het één of het ander: indien het gaat om hetzelfde CEA als genoemd in het Wistar-octrooi, is de gewichtsaanduiding (200.000 Dalton CEA) een duidelijke beperking van de claim van Primus en Goldenberg. Indien het om een andere stof gaat, valt niet in te zien waarvoor deze gewichtsaanduiding nodig was. Zelfs de door Primus en Goldenberg in de verleningsprocedure van hun Amerikaanse octrooi gebruikte verklaring van [betrokkene 1] (geciteerd in het subonderdeel) wijst erop dat een reëel verschil bestaat tussen 180.000 Dalton CEA/S en 200.000 Dalton CEA. Subonderdeel 1.3 voegt hieraan toe dat een uitdrukkelijke beperking van de claim, die tijdens de octrooiverleningsprocedure is aangebracht teneinde de verlening van het octrooi mogelijk te maken, niet buiten beschouwing kan worden gelaten bij de vaststelling van de beschermingsomvang van dat octrooi. Volgens het subonderdeel heeft het hof deze regel miskend. Deze klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. 3.5 Op zich is juist dat de rechter bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een octrooi mede acht dient te slaan op beperkingen van de claim die de octrooihouders tijdens de verleningsprocedure hebben aangebracht, wanneer door de beweerdelijke inbreukmaker daarop een beroep wordt gedaan. In rov. 3.5 van HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH, werd reeds gewezen op de mogelijkheid dat de gemiddelde vakman, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, tot de bevinding komt dat de octrooihouder van een bepaalde vorm van bescherming afstand heeft gedaan. In latere rechtspraak, waaronder HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Ch. Gielen, is dit herhaald.16 In de vakliteratuur en in het cassatiemiddel wordt gebruik gemaakt van de Amerikaanse rechtsterm ’file wrap15

Prod. 1 CvA in de nietigheidsprocedure; anno 1993. In alinea 2.11 van de conclusie, voorafgaand aan laatstgenoemd arrest, is gewezen op een WIPO-ontwerpverdragstekst, luidende: ’In determining the extent of the protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent’.

16

E I G E N D O M

3 2 7

per estoppel’, waarmee – kort gezegd – wordt bedoeld dat, wanneer de octrooihouder in de verleningsprocedure, geconfronteerd met de stand van de techniek, zijn claim beperkt of daaraan een beperkende uitleg geeft, de rechtszekerheid meebrengt dat derden die ná de octrooiverlening het octrooiverleningsdossier raadplegen teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de beschermingsomvang, op die beperking mogen afgaan. De leer zou in Nederland wellicht kunnen gekwalificeerd als: rechtsverwerking door de octrooihouder. 3.6 Het staat vast dat Primus en Goldenberg tijdens de verleningsprocedure de passage over 200.000 Dalton hebben ingelast teneinde hun uitvinding af te bakenen van de stand van de techniek en in bijzonder van het Wistaroctrooi. M.i. heeft het hof dit niet miskend. De inlas is bedoeld als een beperking van de claim en is, als zodanig, niet ’nietszeggend’. De vraag is slechts welke uitleg aan deze inlas moet worden gegeven. Partijen verschillen van mening over de vraag of de vermelding ’200.000 Dalton CEA’ in octrooiconclusie nr. 1 (’said antibody being a Class III antiCEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA’) door de gemiddelde vakman aldus wordt verstaan dat het octrooi uitsluitend betrekking heeft op een antilichaam dat specifiek bindt aan CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton en dus niet aan CEA met een ander molecuulgewicht (= standpunt Roche-vennootschappen) dan wel wordt verstaan als een soortaanduiding van het door Primus en Goldenberg bedoelde CEA, ongeacht het werkelijke molecuulgewicht, dat in feite kan variëren tussen 180.000 en 200.000 Dalton (= standpunt Primus en Goldenberg). Het hof heeft de opvatting van Primus en Goldenberg gevolgd. Met het woord ’nietszeggend’ bedoelt het hof dus dat het werkelijke molecuulgewicht van het CEA niet ter zake doet. 3.7 Het argument van de zijde van Primus en Goldenberg is voor de onbevangen leek op dit vakgebied niet gemakkelijk te volgen. In de tekst van de octrooiconclusie wordt niet gesproken over ’CEA van het type 200.000 Dalton’ of iets dergelijks, maar wordt rechtstreeks verband gelegd met het molecuulgewicht van het CEA. De leek is dan geneigd het standpunt van de Roche-vennootschappen te volgen en de vermelding van 200.000 Dalton CEA te beschouwen als een beperking van de claim van de octrooihouder tot antilichamen die specifiek binden met CEA dat een molecuulgewicht heeft van 200.000 Dalton, zulks temeer omdat in het Wistaroctrooi uitdrukkelijk sprake is van een antilichaam dat specifiek bindt aan CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton. Maar hiermee kan ik niet volstaan: beslissend is immers hoe de gemiddelde vakman dit leest. Daarmee kom ik bij de subonderdelen 1.4 - 1.7. 3.8 Subonderdeel 1.4 wijst op de maatstaf van art. 69 EOV met bijbehorend Protocol en stelt dat een vergelijking van beide antilichamen aan de hand van deze maatstaf geen andere uitkomst toelaat dan deze: het door de Rochevennootschappen in hun Cobas Core CEA EIA-kit gebruikte antilichaam, dat specifiek bindt aan 180.000 Dalton CEA, is iets anders dan het geoctrooieerde antilichaam van Primus en Goldenberg, dat specifiek bindt aan 200.000 Dalton CEA. Subonderdeel 1.5 voegt hieraan toe dat wanneer de gemiddelde vakman bij twijfel het verleningsdossier zou raadplegen, hij slechts tot de slotsom zou kunnen komen dat de vermelding van ’200.000 Dalton CEA’ belangrijk is om de

3 2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

uitvinding van Primus en Goldenberg te kunnen afbakenen van de stand van de techniek. De subonderdelen 1.6 en 1.7 verbinden hieraan de conclusie dat het hof hetzij de regel van art. 69 EOV heeft miskend, hetzij zijn beslissing niet toereikend heeft gemotiveerd. De klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 3.9 De cassatierechter kan niet ingrijpen in de feitelijke en (door de verwijzing naar het verslag van [betrokkene 4]) behoorlijk gemotiveerde vaststelling van het hof dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in de molecuulgrootte heeft.17 Ik wil dus, voor de beoordeling van het cassatiemiddel, aannemen dat het molecuulgewicht van CEA feitelijk kan variëren tussen 180.000 en 200.000 Dalton. Maar dan komt de essentiële stap in de redenering: het hof leidt hieruit af dat de gemiddelde vakman wel zal begrijpen dat het in het octrooi van Primus en Goldenberg bedoelde CEA (dat immers kan variëren in molecuulgewicht) een andere stof moet zijn dan het in het octrooi van Wistar bedoelde CEA. Waaraan het hof die wetenschap ontleent, is mij uit de motivering niet duidelijk geworden. Het hof heeft geen deskundigenbericht ingewonnen. Mogelijk berust het oordeel van het hof op de volgende gedachtegang: de gemiddelde vakman zal denken dat er geen Europese octrooien worden verleend voor een uitvinding die niet nieuw is, dus moet ’200.000 Dalton CEA’ wel een soortaanduiding van het door Primus en Goldenberg bedoelde CEA zijn en niet een aanduiding van het molecuulgewicht van het CEA. 3.10 Een dergelijke gedachtegang zou, zonder nadere motivering, welke hier ontbreekt, niet in overeenstemming zijn met de maatstaf van art. 69 EOV. Het hof heeft niet vastgesteld dat het in vakkringen gebruikelijk is een stof, waarvan het molecuulgewicht zózeer kan variëren, aan te duiden door middel van een gefixeerd molecuulgewicht (in casu: 200.000 Dalton). Wanneer dit niet een gebruikelijke wijze van aanduiden is, is niet begrijpelijk waarom de gemiddelde vakman, die het octrooischrift leest, daarmee rekening zou moeten houden. Daarbij komt, dat de term CEA uit de stand van de techniek reeds bekend was. Bij zgn. pionieruitvindingen wil het nog wel eens gebeuren dat de octrooihouder een nieuw begrip introduceert en een nadere aanduiding (zoals het molecuulgewicht) in het octrooischrift nodig heeft omdat de gemiddelde vakman zonder die nadere aanduiding het nieuw geïntroduceerde begrip niet zou begrijpen. In zulke pioniergevallen wordt wel gesteld dat het niet fair is om die nadere aanduiding aan de octrooihouder als een beperking tegen te werpen: iemand die terra incognita in kaart moet brengen heeft het nu eenmaal moeilijker dan iemand die een zijpad aan een reeds bestaande hoofdweg beschrijft. In dit geval echter, gaat het niet om een nieuw begrip: Primus en Goldenberg wisten dat de term CEA reeds eerder was gebruikt. Wellicht was de term ’CEA’ toen in gebruik voor een stof die behoort tot een meer omvattende CEA-family of voor een stof die (achteraf beschouwd) de naam CEA niet verdiende omdat er sprake was van vervuiling met NCA of MA, zoals Primus en Goldenberg in dit geding stellen. Dat doet er niet toe, het neemt immers niet weg dát de term CEA eerder in gebruik was. De gewichtsaanduiding was dus niet noodzakelijk om de term 17

Zie voor een samenvatting van deze zeer gespecialiseerde materie: de pleitaantekeningen van de octrooigemachtigde H.W. Prins in eerste aanleg, nrs. 15-35.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

CEA aan de gemiddelde vakman uit te leggen. Zij was nodig om een afbakening te vinden ten opzichte van het Wistaroctrooi, waarin diezelfde term werd gebruikt. Om deze reden acht ik de klachten van onderdeel 1 gegrond: het hof heeft m.i. hetzij de maatstaf van art. 69 EOV geschonden, hetzij zijn beslissing niet toereikend gemotiveerd. 3.11 Onderdeel 2 heeft betrekking op eigenschap b van het geoctrooieerde antilichaam. Dat is de eigenschap dat het antilichaam niet specifiek bindt aan meconium antigeen (MA) of aan niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). Het hof behandelt deze vraag in het tussenarrest en in de rov. 3 8 van het eindarrest. Subonderdeel 2.1 bevat een algemene motiveringsklacht die in de subonderdelen 2.3 e.v. wordt uitgewerkt (subonderdeel 2.2 bevat geen klacht). 3.12 Subonderdeel 2.3 is gericht tegen rov. 4 van het eindarrest. Ter onderbouwing van hun stelling dat hun antilichaam T 84.66 niet een klasse III-antilichaam is, hebben de Roche-vennootschappen in hoger beroep verwezen naar de verslagen van proefnemingen die zij hebben laten houden. Het hof heeft deze proefnemingen om de door het hof genoemde redenen niet overtuigend geacht. Bovendien, zo merkt het hof op, zijn de door Roche in de proeven gebruikte concentraties hoog, wat het gevaar meebrengt dat antilichamen aspecifiek zullen binden aan andere eiwitten. Hieraan verbindt het hof de gevolgtrekking ’dat uit de proevenverslagen van Roche c.s. niet de eigenschappen van het Mab T 84.66 kunnen worden afgeleid’. 3.13 Wie mét de steller van het middel aanneemt dat een ’gevaar’, nl. dat antilichamen aspecifiek zullen binden aan andere eiwitten, slechts een kans aangeeft en niet voldoende is om daarop de conclusie te baseren dat Mab T 84.66 een antilichaam van klasse III is, moet niettemin constateren dat de klacht geen doel treft. Het oordeel dat Mab T 84.66 voldoet aan de eigenschap onder b is niet op dit gevaar gebaseerd. Het hof heeft het genoemde gevaar – naast andere argumenten – slechts gebruikt om te motiveren waarom de proefnemingen van de Roche-vennootschappen niet uitsluiten dat Mab T 84.66 een klasse III-antilichaam is. De klacht mist dus feitelijke grondslag. 3.14 Subonderdeel 2.4 is gericht tegen rov. 5. Door de proefnemingen van [betrokkene 3] te accepteren en geen gewicht toe te kennen aan de proefnemingen van de zijde van de Roche-vennootschappen heeft het hof, volgens het middelonderdeel, aan het octrooi een definitie toegevoegd of ingelezen die in het octrooischrift zelf niet is terug te vinden (namelijk: een definitie van de condities waaronder het antilichaam al dan niet specifiek bindt aan MA of NCA). In elk geval had het hof, volgens het subonderdeel, niet mogen aannemen dat [betrokkene 3] de gebruikelijke condities heeft gehanteerd zonder eerst vast te stellen en te motiveren wat moet worden verstaan onder ’de gebruikelijke condities’. 3.15 Het hof is begonnen met de frappante vaststelling dat de Roche-vennootschappen zélf in hun bijsluiter vermelden dat geen kruisreactie wordt gezien met MA en NCA. Volgens de Roche-vennootschappen zou de bijsluiter zó moeten worden gelezen dat geen kruisreactie is waargenomen; daarmee is nog niet aangetoond dat de gebruikte antilichamen niet aan MA en NCA kunnen binden. Vervolgens heeft het hof ook dit laatste onderzocht en is het aan de hand van de proefnemingen van [betrokkene 3] tot de slotsom gekomen dat het antilichaam van Roche c.s. niet specifiek bindt

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

aan NCA. Hieruit valt m.i. niet af te leiden dat het hof een definitie of bepaalde condities in de octrooiconclusie heeft ’ingelezen’. In zoverre mist de klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft overwogen dat, voor zover uit de verslagen van de proefnemingen naar voren komt, [betrokkene 3] gebruik heeft gemaakt van ’in de literatuur beschreven, aanvaardbare methodes en condities’. Daarmee is voldoende duidelijk welke methoden en condities het hof bedoelt, namelijk de condities die blijken uit de verslagen van de proefnemingen. Er is geen reden om aan dit oordeel verdergaande motiveringseisen te stellen. 3.16 Subonderdeel 2.5 bouwt voort op de voorafgaande klachten en faalt om dezelfde redenen. Voor het overige wordt in dit subonderdeel eraan voorbijgegaan dat niet ’extreme omstandigheden’, maar de onvolledige verslaglegging van de proefnemingen van Roche voor het hof de voornaamste reden was om het resultaat van deze proefnemingen naast zich neer te leggen; zie de tweede zin van rov. 4. Subonderdeel 2.6 komt neer op een herhaling van subonderdeel 2.3. Naar mijn mening lenen alle klachten van onderdeel 2 zich voor verwerping met toepassing van art. 81 RO. 3.17 Onderdeel 3 heeft betrekking op de eigenschap onder c. Dat is de (tijdens deze procedure aan de octrooiconclusie toegevoegde) eigenschap dat de binding van het antilichaam aan CEA volledig wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum. Het hof heeft deze kwestie afgedaan in rov. 11 van het tussenarrest aan de hand van een verslag van proefnemingen van [betrokkene 2]. Subonderdeel 3.1 bevat geen klacht. Subonderdeel 3.2 klaagt dat onbegrijpelijk is waarom het hof van oordeel is dat de Roche-vennootschappen het verslag van [betrokkene 2] niet hebben bestreden. Het wijst erop, dat de Roche-vennootschappen in de fase tot en met het pleidooi in appèl d.d. 2 maart 2000 geen aanleiding hadden om het verslag van [betrokkene 2] te bestrijden: de eigenschap onder c maakte toen nog geen deel uit van de octrooi-conclusie. De hiermee samenhangende subonderdelen 3.3 en 3.4 komen neer op de klacht dat ’s hofs oordeel strijdig is met een goede procesorde omdat de Roche-vennootschappen niet de kans hebben gehad zich op een behoorlijke wijze tegen het rapport van [betrokkene 2] te verdedigen. 3.18 N.m.m. zijn deze klachten gegrond. De eigenschap onder c is, als ik me zo mag uitdrukken, ’overgewaaid’ uit de appèlbeslissing in de parallelprocedure. Tussen die appèlbeslissing, gedateerd 25 januari 2001, en het thans bestreden arrest d.d. 15 februari 2001 zijn de Roche-vennootschappen in de inbreukprocedure niet meer aan het woord geweest. Nu zou men kunnen zeggen18 dat de Rochevennootschappen sedert de beslissing van het Bundespatentgericht rekening hadden moeten houden met de mogelijkheid dat ook voor het Nederlandse octrooirecht dat voortvloeit uit het Europees octrooi een dergelijke clausule zou worden toegevoegd aan octrooiconclusie nr. 1 en dat zij dus op voorhand het rapport van [betrokkene 2] hadden kunnen bestrijden, desnoods voorwaardelijk of subsidiair. Dat gaat mij te ver. Aangezien hier een nieuwe eigenschap aan de geoctrooieerde uitvinding werd toegevoegd, die maakte dat de Roche-vennootschappen er belang bij kregen het rapport van [betrokkene 2] alsnog te gaan bestrijden, 18

Vgl. de cassatiedupliek zijdens Primus c.s. onder 7.

E I G E N D O M

3 2 9

had het hof m.i. niet mogen volstaan met de enkele constatering dat het rapport niet bestreden was. Het hof had in de overname van het oordeel in de parallelprocedure aanleiding behoren te vinden om de Roche-vennootschappen opnieuw in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over de vraag of hun antilichaam beschikte over de eigenschap onder c en om zich alsnog uit te laten over het rapport van [betrokkene 2].19 3.19 Subonderdeel 3.5 klaagt dat de in subonderdeel 3.2 bedoelde werkwijze van het hof in strijd met de goede procesorde is en dat het hof de Roche-vennootschappen in de gelegenheid had behoren te stellen om te onderzoeken of hun antilichaam aan de nieuw toegevoegde eigenschap beantwoordt. Deze klacht ligt geheel in de lijn van de voorgaande klachten en behoeft niet afzonderlijk besproken te worden. Subonderdeel 3.6 bevat geen klacht, maar betoogt waarom de Roche-vennootschappen belang erbij hadden om van het hof gelegenheid te krijgen het rapport van [betrokkene 2] alsnog te bestrijden. 3.20 Onderdeel 4 bouwt voort op de voorgaande klachten, voor zover deze doorwerken in het eindarrest. Onderdeel 4 deelt dus in het lot van die voorgaande klachten. De gegrondbevinding van de onderdelen 1 en 3 behoort m.i. te leiden tot vernietiging van de bestreden arresten en verwijzing van de zaak, opdat opnieuw wordt onderzocht of het antilichaam van de Roche-vennootschappen beschikt over de eigenschappen onder a en c en of er sprake is van octrooiinbreuk. Dit wil niet zeggen dat de (buitenlandse) Rochevenootschappen belang missen bij bespreking van de onderdelen 5 en 6. De mogelijkheid bestaat immers, dat de rechter na verwijzing opnieuw oordeelt dat er sprake is van een octrooi-inbreuk. Bevoegdheid Nederlandse rechter vrijwillig aanvaard? 3.21 Onderdeel 5 heeft betrekking op de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. De rechtbank heeft zich bevoegd geacht. Het hof heeft in rov. 4 van het tussenarrest de Nederlandse rechter bevoegd geacht op grond van het feit dat de buitenlandse Rochevennootschappen geacht moeten worden de rechtsmacht van de Nederlandse rechter vrijwillig te hebben aanvaard. Tegen dat oordeel zijn de subonderdelen 5.1 - 5.3 gericht. De grond voor bevoegdheid die de rechtbank heeft gehanteerd, en die door het hof in het eindarrest alsnog is overgenomen, zal afzonderlijk aan de orde komen bij de subonderdelen 5.4 en 5.5. 3.22 De redenering van het hof in het tussenarrest omvat de volgende stappen: – de (buitenlandse) Roche-vennootschappen hebben geen incidenteel hoger beroep ingesteld;20 – in hun memorie van antwoord (blz. 4) hebben de Rochevennootschappen wel vermeld dat zij de niet-inbreuk19

Uit HR 29 november 2002, RvdW 2002, 189, kan m.i. worden afgeleid dat de rechter ambtshalve een taak heeft bij het nagaan of de wederpartij behoorlijk gelegenheid heeft gehad zich over een productie uit te spreken. 20 Het hof vermeldt naast elkaar het incidenteel vonnis en het vonnis in de hoofdzaak. Ik zie dit niet als twee verschillende vonnissen waarvan afzonderlijk zou moeten worden geappelleerd: het verweer dat de Nederlandse rechter onbevoegd is betreft de toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak.

3 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

argumentatie en het verweer dat het octrooi nietig is ten volle handhaven, maar zij hebben niets gezegd over hun (door de eerste rechter verworpen) beroep op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter; – in hun memorie van antwoord (blz. 18) hebben de Rochevennootschappen zelfs erop gewezen dat Primus en Goldenberg zich hebben vergist door in hun memorie van grieven per abuis rechtsoverwegingen m.b.t. de bevoegdheid aan te halen; – Primus en Goldenberg mochten daarom redelijkerwijs ervan uitgaan dat de Roche-vennootschappen in hoger beroep de bevoegdheid van de Nederlandse rechter stilzwijgend hebben aanvaard op de voet van art. 18 EEX/EVEX. Eerst bij pleidooi in appe` l hebben de Roche-vennootschappen (wederom) een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Deze koerswijziging is in strijd met een goede procesorde, omdat Primus en Goldenberg daarop niet meer behoorlijk hebben kunnen reageren; – ook ambtshalve oordelend gaat het hof uit van een stilzwijgende aanvaarding door de buitenlandse Rochevennootschappen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 3.23 Subonderdeel 5.1 klaagt dat het hof de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend. Na de grieven van Primus en Goldenberg gegrond te hebben bevonden, was het hof gehouden om alle verweren die de Rochevennootschappen in hoger beroep niet hadden prijsgegeven opnieuw te beoordelen, dus ook het bevoegdheidsverweer. Subonderdeel 5.2 sluit hierbij aan: voor zover het hof van oordeel is dat de buitenlandse Roche-vennootschappen het bevoegdheidsverweer in hoger beroep hebben prijsgegeven, noemt het subonderdeel dit oordeel onbegrijpelijk. 3.24 Het uitgangspunt, waarop deze klachten berusten, vindt steun in de rechtspraak over de devolutieve werking van het hoger beroep21 en in de vakliteratuur.22 In eerste aanleg verworpen of buiten behandeling gebleven verweren van de oorspronkelijke gedaagde die in hoger beroep niet zijn prijsgegeven moeten door de appe` lrechter opnieuw, resp: alsnog, worden onderzocht, voor zover het hoger beroep de toewijsbaarheid van de vordering opnieuw aan de orde stelt. Aan deze laatste eis is hier voldaan: het hoger beroep van Primus en Goldenberg stelde de toewijsbaarheid van hun vorderingen opnieuw aan de orde. De door het hof genoemde omstandigheid dat de Rochevennootschappen in hun memorie van antwoord niet uitdrukkelijk hebben volhard bij hun beroep op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter is irrelevant. Het is niet nodig dat de in eerste aanleg in het gelijk gestelde geïntimeerde zijn verweer in appe` l uitdrukkelijk herhaalt. De Roche-vennootschappen mochten erop rekenen dat, wanneer het hof een of meer grieven van Primus en Goldenberg gegrond zou bevinden, het hof ambtshalve zou overgaan tot onderzoek van het bevoegdheidsverweer. 3.25 Voor zover het hof van oordeel is geweest dat de buitenlandse Roche-vennootschappen het bevoegdheids21

Zie o.m.: HR 22 november 1991, NJ 1992, 192; HR 13 oktober 1995, NJ 1996, 430 m.nt. HER, die spreekt van ’ondubbelzinnig prijsgeven’; HR 11 juni 1999, NJ 1999, 625. 22 O.m.: Snijders/Wendels, Civiel appel (1999) nr. 244; H.E. Ras/A. Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (2001), nrs. 74-83.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

verweer in appe` l hebben prijsgegeven, is dit oordeel inderdaad niet begrijpelijk. Bij pleidooi in appèl hebben de Roche-vennootschappen het bevoegdheidsverweer uitdrukkelijk gehandhaafd.23 Dat was geen koerswijziging ten opzichte van de memorie van antwoord; in de memorie van antwoord hebben zij niet gesteld dat zij het bevoegdheidsverweer prijsgaven. De omstandigheid dat de Rochevennootschappen in de MvA aandacht hebben gevraagd voor een vergissing in de MvG kan m.i. niet, althans niet zonder nadere motivering, welke ontbreekt, worden beschouwd als een prijsgeven van het bevoegdheidsverweer. De klachten in deze subonderdelen zijn gegrond. 3.26 De appèlrechter behoort, zo nodig ambtshalve, de bestreden uitspraak te toetsen aan de regels van internationale rechtsmacht.24 Het hof heeft dit gedaan en is tot de slotsom gekomen dat de buitenlandse Roche-vennootschappen de rechtsmacht van de Nederlandse rechter stilzwijgend hebben aanvaard. Dit oordeel wordt bestreden in subonderdeel 5.3. 3.27 Binnen de grenzen van het materiële en formele toepassingsgebied van het EEX is de in dit verdrag vervatte bevoegdheidsregeling dwingend en uitputtend.25 Art. 18 van het EEG-executieverdrag (EEX)26 luidt: Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van dit verdrag, is de rechter van een Verdragsluitende Staat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is. Art. 18 EVEX27 komt overeen met deze bepaling. De verwijzing in art. 18 EEX naar art. 16 is van belang omdat art. 16, aanhef en onder 4, EEX onder meer bepaalt dat ten aanzien van de geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst.28 Reeds eerder is beslist dat de regel indien de verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten óók van toepassing is wanneer de verweerder – zoals in de huidige zaak – aan zijn primaire beroep op het ontbreken van internationale rechtsmacht subsidiair één of meer andere verweren (bijv. materiële verweren) toevoegt.29 3.28 In de vakliteratuur heerst enige onzekerheid over het antwoord op de vraag of art. 18 EEX vereist dat een in eerste 23

Pleitnota in appe` l d.d. 2 maart 2000, punten 2 - 5. Dit vloeit voort uit de omstandigheid dat de regels omtrent de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter van openbare orde zijn; zie A-G Strikwerda, conclusie voor HR 9 februari 2001, NJ 2001, 290 m.nt. PV, alinea 15 met verdere verwijzingen; Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken (2001), nr. 57. 25 HR 9 februari 2001, NJ 2001, 290 m.nt. PV, rov. 3.5. 26 Volledigheidshalve merk ik op dat het EEX inmiddels is omgezet in een Europese verordening, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. Blijkens de overgangsbepaling in art. 66 lid 1 is de EEX-verordening slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld na de inwerkingtreding ervan. 27 Ten tijde van de inleidende dagvaarding van belang voor de verweerders onder 7 - 9, gevestigd in Zwitserland, Oostenrijk en Zweden. 28 De toetsing aan art. 16 EEX moet, zo nodig, met voorbijgaan aan het nationale procesrecht van de lidstaat geschieden: HvJ EG 15 november 1983, NJ 1984, 695. 29 HvJ EG 24 juni 1981, NJ 1981, 546 m.nt. JCS, herhaald in HvJ EG 22 oktober 1981, NJ 1982, 144 en HvJ EG 31 maart 1982, NJ 1982, 281 m.nt. JCS. 24

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

aanleg gedaan beroep op het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter door die procespartij in hoger beroep uitdrukkelijk wordt herhaald.30 Het vraagstuk doet zich met name voor in die gevallen, waarin de verweerder in eerste aanleg dubbel in het ongelijk is gesteld: door verwerping van zowel het primaire bevoegdheidsverweer als het subsidiaire (materiële) verweer. Men kan zich dan op het standpunt stellen dat zo’n verweerder, die zich tot de appèlrechter wendt en uitsluitend grieven aanvoert tegen de verwerping van zijn subsidiaire verweer, geacht moet worden zijn primaire bevoegdheidsverweer te hebben laten varen en in appèl alsnog stilzwijgend te hebben ingestemd met de rechtsmacht van de rechter. In ons geval is de eiser in eerste aanleg materieel in het ongelijk gesteld en is dus de eiser degene die het rechtsmiddel aanwendt. Is dan nog nodig dat de verweerder in hoger beroep het verweer omtrent het ontbreken van internationale bevoegdheid van de rechter herhaalt? In dit geval is het bevoegdheidsverweer in hoger beroep herhaald, nl. bij pleidooi in hoger beroep. 3.29 Als een herhaling van het verweer nodig is, rest nog de vraag of het beroep op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter in hoger beroep tijdig is gedaan: moet dat reeds in de memorie van antwoord gebeuren of mag het ook nog bij pleidooi in appèl? In HvJ EG 24 juni 1981, NJ 1981, 546 m.nt. JCS, werd de eis gesteld dat de betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, niet plaats vindt ná het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen. In dit geval is naar nationaal procesrecht het verweer tijdig gevoerd. Mijn slotsom is dat de grond waarop het hof in het tussenarrest het bevoegdheidsverweer heeft verworpen (de vrijwillige aanvaarding van rechtsmacht) niet houdbaar is en dat deze subonderdelen slagen. Dit heeft tot gevolg dat de tweede grond, waarop het hof in het eindarrest het bevoegdheidsverweer heeft verworpen, nu moet worden onderzocht. Bevoegdheid Nederlandse rechter op grond van art. 6, onder 1, EEX/ art. 126 (oud) Rv? 3.30 Subonderdeel 5.4 is gericht tegen rov. 1 van het eindarrest. Na het tussenarrest hebben de Roche-vennootschappen bij het hof bezwaar gemaakt tegen de grond (vrijwillige aanvaarding) waarop het hof de bevoegdheid van de Nederlandse rechter had aangenomen. Kennelijk in reactie op deze bezwaren, heeft het hof in het eindarrest toegevoegd dat het hof zich verenigt met de gronden waarop de rechtbank de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter had aangenomen. Volgens het subonderdeel miskent het hof, dat rov. 4 van het tussenarrest een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing bevatte waaraan het hof tijdens de verdere loop van het geding gebonden was. 3.31 M.i. treft deze klacht geen doel. Het hof is niet teruggekomen van zijn eerdere beslissing tot verwerping van het bevoegdheidsverweer. Integendeel: het hof is bij zijn beslis30

P. de Meij, Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening, diss. 2003, nr. 6.2.5; S. Schulte-Beckhausen, Internationale Zuständigkeit durch rügelose Einlassung im Europäischen Zivilprozeßrecht (Bielefeld 1994), blz. 225-226; R. Geimer en R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht (München 1997), aant. 53 op art. 18 EEX (EuGVÜ); J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht (Heidelberg 2002), aant. 13 op art. 18 EEX-verordening.

E I G E N D O M

3 3 1

sing gebleven en heeft daaraan een tweede grond toegevoegd. De in de rechtspraak verankerde regel dat de rechter, die in een tussenvonnis een of meer geschilpunten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft beslist, in het verdere verloop van de procedure op die beslissingen niet mag terugkomen, heeft een – uit het oogpunt van een goede procesorde positief te waarderen – op beperking van het debat gerichte functie. De betreffende geschilpunten gelden immers, wat het aanhangig geding betreft, als afgedaan, hetgeen meebrengt dat zij slechts kunnen worden bestreden door aanwending van een bij de wet aangegeven rechtsmiddel en dat voor een heropening van het debat met betrekking tot die punten in de lopende instantie geen plaats is.31 Met deze ratio van deze regel is verenigbaar dat het hof het standpunt weerlegt van een procespartij die, in strijd met deze regel, het debat in dezelfde instantie heeft willen heropenen. In rov. 4 van het tussenarrest heeft het hof de bevoegdheid van de Nederlandse rechter gebaseerd op de proceshouding van de Roche-vennootschappen in appèl. Het hof heeft in die overweging niet het door de rechtbank gegeven oordeel omtrent de bevoegdheidsvraag verworpen, ook niet impliciet. 3.32 Subonderdeel 5.5 is gericht tegen de in rov. 1 van het eindarrest gegeven toevoeging: althans verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank omtrent de bevoegdheid van deze, in 1997 aangebrachte zaak kennis te nemen op de in het vonnis vermelde gronden. De motivering van de rechtbank laat zich samenvatten als volgt: a De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen Roche Nederland B.V., die in Nederland gevestigd is. Naar de tekst van art. 6 lid 1 EEX, art. 6 lid 1 EVEX en art. 126 (oud) Rv is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen de medegedaagden (rov. 6 Rb). b De Roche-vennootschappen hebben, onder verwijzing naar HvJ EG 27 september 1988, NJ 1990, 425 m.nt. JCS, aangevoerd dat niet voldaan is aan de eis dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat, bij afzonderlijke berechting, onverenigbare uitspraken worden gegeven. Ter toelichting hebben zij gesteld dat voor elk land een afzonderlijk octrooi geldt.32 Dit argument gaat volgens de rechtbank niet op. Het octrooi moet ingevolge art. 69 EOV in alle aangewezen landen op dezelfde wijze worden uitgelegd. Daarmee zou strijdig zijn dat in het ene aangewezen land wél een inbreuk wordt aangenomen en in het andere land niet. Bovendien behoren alle Roche-vennootschappen tot hetzelfde concern, hetgeen de samenhang tussen de vorderingen onderstreept (rov. 7-8 Rb). c Het HvJ EG heeft in rov. 11 en 12 van het arrest van 27 september 1988 verband gelegd met het begrip ’samenhan-

31

HR 4 mei 1984, NJ 1985, 3 m.nt. WHH. Een door het Europees Octrooi Bureau verleend octrooi (Europees octrooi) heeft in elke verdragsluitende staat, die in de betrokken octrooiaanvrage is aangewezen, dezelfde rechtsgevolgen als een nationaal octrooi in de betrokken staat. Het Europees octrooi – uniform van inhoud voor de landen waarvoor het is verleend – valt na zijn verlening voor wat betreft de verdere gevolgen ervan uiteen in een aantal nationale, vormt daarom als het ware een bundel nationale octrooien van dezelfde inhoud (MvT, Kamerstukken II 1984/85, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 2).

32

3 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gende vorderingen’ in art. 22 EEX.33 In een uitspraak over art. 22 EEX heeft het HvJ EG overwogen: Om een goede rechtsbedeling te verzekeren moet deze uitlegging ruim zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit. (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 659, rov. 53). Nu in dat geval door het HvJ EG voldoende samenhang werd aangenomen, valt niet in te zien waarom de onderhavige vorderingen, betrekking hebbend op gestelde inbreuken op verschillende doch gelijkluidende34 Europese octrooien, niet voldoende zouden samenhangen om een beroep op art. 6 lid 1 EEX te rechtvaardigen (rov. 9 Rb). d Dit zou anders zijn indien de vordering tegen één of meer gedaagden was ingesteld enkel met het doel die gedaagde(n) af te trekken van het land van zijn woon- c.q. vestigingsplaats (vgl. HvJ EG 27 september 1988, rov. 9). Daarvan is in dit geval geen sprake (rov. 10 Rb). e De Roche-vennootschappen hebben zich in dit verband beroepen op HvJ EG 7 maart 1995, NJ 1996, 269 m.nt. ThMdB, waarin het HvJ EG een restrictieve uitleg voorstond. Dat beroep gaat niet op omdat in dit arrest de uitleg van art. 5 onder 3 EEX aan de orde was. Bovendien, zelfs al zou uit dit arrest worden afgeleid dat elke uitzonderingen op de hoofdregel (het forum rei) beperkt moet worden uitgelegd, dan nog geldt dat, in dit geval, de vordering is aangebracht bij het forum rei van één der gedaagden. Bovendien zou bij een zó beperkte uitleg van art. 6 onder 1 EEX, daaraan vrijwel iedere betekenis worden ontnomen (rov. 1112 Rb). f Hetzelfde geldt voor art. 6 onder 1 EVEX. Met betrekking tot Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de U.S.A., spelen EEX en EVEX geen rol en past de rechtbank art. 126 lid 7 (oud) Rv toe. 3.33 De bestreden beslissing – en dus ook het cassatiemiddel – moet worden gezien tegen de achtergrond van een reeds lang lopende discussie over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in octrooi-inbreukzaken. Wanneer in verscheidene Europese landen tegelijkertijd inbreuk wordt gemaakt op een Europees octrooi, is het voor de octrooihouder in het algemeen aantrekkelijk te kunnen volstaan met één procedure in één Europees land. Het alternatief is immers, dat de octrooihouder voor ieder in het Europees octrooi aangewezen land een afzonderlijke inbreukprocedure moet voeren. In HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 m.nt. DWFV – een kort geding in een merkenzaak – heeft de Hoge Raad overwogen: Onderdeel 4 (...) strekt ten betoge, dat de Nederlandse rechter niet ’bevoegd’ is om, zoals het hof heeft gedaan, een verbod op te leggen van handelingen en gedragingen buiten het nationale territoir, en meer in het bijzonder niet een verbod van inbreuk op een Beneluxmerkrecht dat zich uitstrekt tot gedragingen in België en Luxemburg. Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van 33

Art. 22 lid 3 EEX luidt: Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen waartussen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven. 34 De Roche-vennootschappen bestrijden dat het hier gaat om gelijkluidende octrooien: dat is het onderwerp van subonderdeel 6.1.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting – eventueel een verplichting naar vreemd recht – die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter – zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten (...) – de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. De algemene stelling van het middel faalt derhalve. (...) (rov. 4.2.4). 3.34 Voor alle duidelijkheid: de zojuist geciteerde passage gaat niet over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van een vordering, gericht tegen een in het buitenland wonende/gevestigde gedaagde. De geciteerde passage gaat slechts over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is een veroordeling uit te spreken die in het buitenland moet worden nagekomen (ongeacht of de veroordeelde gedaagde in Nederland dan wel in het buitenland woont of gevestigd is). In de wandeling wordt gesproken van: grensoverschrijdende verboden of cross borderinjunctions. Deze beslissing is een noodzakelijke tussenstap: zou de Nederlandse rechter niet de bevoegdheid hebben een grensoverschrijdend verbod uit te spreken, dan zou het natuurlijk geen enkele zin hebben om in Nederland een procedure te beginnen tegen een buitenlandse gedaagde teneinde een verbod of bevel te krijgen dat in het buitenland moet worden nagekomen. 3.35 Sinds 24 november 1989 hebben octrooihouders procedures terzake van gelijktijdige octrooi-inbreuken in verschillende landen door gelieerde ondernemingen, aangebracht bij de rechtbank te ’s-Gravenhage. Daarbij was ten aanzien van de buitenlandse gedaagden telkens een discussiepunt, waarop de rechtsmacht van de Nederlandse rechter gebaseerd kan worden. In de discussie staan centraal: – art. 5 onder 3 EEX (ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan); – art. 24 EEX (voorlopige of bewarende maatregelen, zelfs indien een gerecht van een ander EEX-land krachtens het EEX bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen); – art. 6 onder 1 EEX (indien er meer dan één verweerder is, het gerecht van de woonplaats van een hunner). 3.36 In dit geding gaat het alleen om de laatste bepaling, art. 6 onder 1 EEX. De toelichting op deze bepaling in het rapport-Jenard vermeldt dat voor de toepassing nodig is een band tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen, bijv. dat het hoofdelijke schuldenaren zijn. Hieruit volgt dat een eis niet uitsluitend kan worden ingesteld om een van de verweerders af te trekken van de rechter van het land waar hij zijn woonplaats heeft. De Haagse rechtbank (binnen Nederland aangewezen voor octrooigeschillen) heeft voor de toepassing van art. 6 onder 1 EEX in octrooizaken een beleid ontwikkeld. Dit beleid kwam, kort gezegd, hierop neer dat wanneer de houder van een Europees octrooi een vordering wegens inbreuk instelt tegen een in Nederland wonende/gevestigde gedaagde, de rechtbank zich op grond van art. 6 onder 1 EEX bevoegd acht om kennis te nemen van de vorderingen terzake van inbreuk op datzelfde octrooi tegen alle medegedaagden die in andere EEX-landen woonachtig of gevestigd zijn, tenzij

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Aangezien de octrooihouder doorgaans een gerechtvaardigd belang heeft bij concentratie van inbreukprocedures bij één rechter in Europa, is er niet spoedig sprake van misbruik van bevoegdheid. Dit ruime beleid met betrekking tot de rechtsmacht heeft geleid tot een toename van internationale octrooiinbreukprocedures bij de Haagse rechtbank. Dit heeft aanleiding gegeven tot enig ongenoegen in het buitenland.35 Overigens moet hierbij onderscheid worden gemaakt tussen het ongenoegen over de ingezette koers in het algemeen36 en een bijzondere ongenoegen over de procesrechtelijke vrijheid die het Nederlandse recht aan de rechter in kort geding geeft. De buitenlandse kritiek heeft mede ertoe geleid dat het gerechtshof te Den Haag op 23 april 1998 een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft gewezen, waarin grenzen zijn gesteld aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in octrooi-inbreukzaken tegen buitenlandse mede-gedaagden.37 Het hof overwoog in dat arrest onder meer: Gelet op de centrale betekenis van artikel 2 van het EEX-/EVEXverdrag en het uitzonderingskarakter van artikel 6 (1) behoort het belang van de gedaagde om te worden gedagvaard voor de rechter van het land waar hij woonachtig of gevestigd is, echter zwaarder te wegen dan het ongemak voor de octrooihouder, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling afwijkende oordelen in de aard van het Europees octrooi besloten ligt. Het hof tekent hierbij aan dat de landen die het EOV hebben gesloten, dit ongemak voor octrooihouders moeten hebben voorzien en niet hebben opgeheven. 3.37 Met betrekking tot de vraag of er sprake is van de in het rapport-Jenard en in HvJ EG 27 september 1988 bedoelde band tussen de gelijktijdig ingestelde vorderingen, benadrukte het hof op 23 april 1998 dat een Europees octrooi niets anders is dan een bundel nationale octrooirechten. Deze komen weliswaar op dezelfde wijze tot stand maar na 35

J.J. Brinkhof, Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding, in: F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki (red.), Europees privaatrecht 1995, blz. 225-261; H. Bertrams, Das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen Patentrecht, GRUR Int. 1995 blz. 193201; J.J. Brinkhof, Geht das grenzüberschreitende Verletzungsverbot im niederländischen einstweiligen Verfügungsverfahren zu weit?, GRUR 1997, blz. 489-497, met op blz. 495-496 een opsomming van de bezwaren uit het buitenland; D. Stauder, Grenzüberschreitender Rechtsschutz für europäische Patente, GRUR Int. 1997, blz. 859-864. 36 Er is niet veel fantasie nodig voor de veronderstelling dat buitenlandse, met name Britse, advocatenkantoren de verlegging van de stroom inbreukzaken naar de Nederlandse rechter met argwaan hebben gadegeslagen. De Court of Appeal te Londen heeft op 27 oktober 1997 (BIE 1998 nr. 7, m.nt. Br.) prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EG, maar deze procedure is niet doorgezet zodat de vragen niet tot een uitspraak van het HvJ EG hebben geleid. 37 Hof ’s-Gravenhage 23 april 1998, BIE 2002 nr. 8; IER 1998, blz. 170 m.nt. SdW. Het arrest is besproken door R.E. Ebbink in IER 1998, blz. 239-243 en door C. van Nispen in BIE 1998, blz. 181-183 resp. 243-244. Het arrest is ook in het buitenland opgemerkt; zie W. von Meibom en J. Pitz, Die europäische ’Transborderrechtsprechung’ stößt an ihre Grenzen, GRUR Int. 1998, blz. 765-771; P. Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR Int. 1999, blz. 379-384. De beslissing is herhaald in Hof ’s-Gravenhage 26 november 1998, BIE 2002 nr. 10. Zie, meer in het algemeen over deze jurisprudentie: M.E. KoppenolLaforce, De grenzen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij inbreuk op een ’Europees octrooi’, NTBR 1999, blz. 119-132; D. Stauder, Grenzüberschreitende Verletzungsverbote im gewerblichen Rechtsschutz und das EuGVÜ, IPRax 1998, blz. 317-222; Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel I: Bescherming van technische innovatie (2002), bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, blz. 251-252.

E I G E N D O M

3 3 3

de verlening door het EOB leiden zij een eigen leven. Het hof achtte de Nederlandse rechter daarom in beginsel niet bevoegd op grond van art. 6 onder 1 EEX ten aanzien van de vordering van een octrooihouder tegen in het buitenland wonende/gevestigde gedaagde met betrekking tot een inbreuk op het buitenlandse octrooi uit de bundel. Volgens het hof is dit anders wanneer verscheidene, tot één internationaal concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale markten brengen. Dat kan worden beschouwd als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Daarmee is volgens het hof nog niet gezegd dat de octrooihouder in zo’n geval de vrijheid heeft om alle tot het concern behorende partijen te zijner keuze te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één van de tot het concern behorende partijen. Het hof is van oordeel dat in zo’n geval de vorderingen slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. In de vakliteratuur wordt dit wel aangeduid als de ’spin in het web’: alleen de rechter van het land van de woonplaats resp. plaats van vestiging38 van de ’spin’ (d.w.z. de moedermaatschappij, respectievelijk de onderneming die de inbreukmakende actie coördineert) is bevoegd van de vordering kennis te nemen. 3.38 Het is op zich al opmerkelijk, dat de Haagse rechtbank en het Haagse hof aan dezelfde uitspraken van het HvJ EG een zó uiteenlopende uitleg geven. De leer van de ’spin in het web’ is nog niet geheel uitgekristalliseerd. In commentaren wordt erop gewezen dat voor een octrooihouder niet altijd duidelijk is, wélke vennootschap van de tot een concern behorende vennootschappen als de ’spin in het web’ moet worden beschouwd. Ook is nog niet geheel duidelijk bij welke rechter de octrooihouder terecht kan in de situatie dat niet alle gedaagden woonachtig of gevestigd zijn in een verdragsstaat van EEX/EVEX, met name indien de ’spin in het web’ buiten Europa is gevestigd. Wat daarvan zij, belangrijker is dat het hof in de onderhavige zaak – door zich te verenigen met de gronden van de rechtbank – impliciet weer terugkomt op zijn genoemde beslissing van 23 april 1998.39 Weliswaar vermeldt de rechtbank dat alle Rochevennootschappen behoren tot één concern, maar noch de rechtbank noch het hof hebben iets vastgesteld omtrent de vestigingsplaats van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Het lijkt mij geboden dat de Hoge Raad, alvorens deze vragen te beantwoorden, prejudiciële vragen stelt aan het HvJ EG. 3.39 In de door de Hoge Raad te formuleren prejudiciële vragen zouden, wat mij betreft, de volgende kwesties aan de orde kunnen komen: a Welke uitleg moet aan art. 6, aanhef en onder 1, EEX worden gegeven wanneer de nationale rechter voor de vraag staat of hij bevoegd is ten aanzien van de vordering van een 38

Het begrip ’plaats van vestiging’ is een probleem op zich. Zie laatstelijk: HvJ EG 5 november 2002, NJ 2003, 58 m.nt. PV. 39 Het besproken arrest van 23 april 1998 dateert van ná het vonnis van de rechtbank in de onderhavige zaak. Mogelijk is hier sprake van rechterlijk ’overgangsrecht’, in die zin dat het hof de leer van het arrest van 23 april 1998 niet heeft willen toepassen op zaken die vóór die datum in eerste aanleg aanhangig zijn gemaakt, maar ik acht dat onwaarschijnlijk.

3 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

houder van een Europees octrooi tegen een partij die woonachtig of gevestigd is in een andere Verdragsstaat wegens beweerdelijke inbreuk op een in die Verdragsstaat geldend octrooirecht, wanneer tegelijk door de octrooihouder een vordering wordt ingesteld tegen een partij die woonachtig of gevestigd is in de Staat van de nationale rechter wegens beweerdelijke inbreuk op het voor die Staat geldende octrooirecht? a.1 Moet bij de beantwoording van vraag a meer gewicht worden toegekend aan het belang van de octrooihouder bij concentratie van inbreukprocedures in één land of juist aan het belang van de gedaagde dat hij wordt gedagvaard voor de rechter van het land waarin hij woont respectievelijk gevestigd is? a.2 Maakt bij de beantwoording van de voorgaande vragen verschil: – of de gedaagden behoren tot één concern? – of de gedaagden identieke producten op verschillende nationale markten brengen? – of sprake is van een gezamenlijk handelen van de gedaagden waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt? 3.40 Bij de uitwerking van de vragen stuitte ik op een ander probleem. In de vakliteratuur en jurisprudentie wordt soms aangenomen dat voor de vaststelling van de bevoegdheid van de aangezochte rechter uitsluitend bepalend is wat in de inleidende dagvaarding daaromtrent is gesteld.40 Deze leer wordt in Nederland bijvoorbeeld aangehouden bij de afbakening tussen burgerlijke rechtspraak en bestuursrechtspraak: als de stellingen van de eiser daaromtrent onjuist zijn, leiden zij tot niet-ontvankelijkverklaring of afwijzing van de vordering, niet tot een onbevoegdverklaring. Anderen betogen dat bij de beantwoording van de bevoegdheidsvraag ook het verweer van de gedaagde moet worden betrokken, hetgeen natuurlijk vooral klemt wanneer de eiser stelt dat partijen tezamen een bepaald forum zijn overeengekomen.41 Het EEX geeft ten aanzien van art. 6 niet een duidelijke regel. Dit geeft mij aanleiding de volgende vraag voor te stellen: b.1 Wordt bij toepassing van art. 6, aanhef en onder 1, EEX de bevoegdheid beoordeeld alleen aan de hand van de stellingen in het inleidende processtuk of ook aan de hand van het verweer? 3.41 Er is reeds gewezen op art. 16 EEX, dat onder meer bepaalt waar vorderingen tot nietigverklaring van een octrooi moeten worden ingesteld. Als men de band tussen de vordering wegens octrooi-inbreuk en de beslissing over de nietigheid doorslaggevend vindt, zou de consequentie zijn dat inbreukacties door de octrooihouder alleen nog maar in het desbetreffende land kunnen worden ingesteld. Octrooihouders achten de juridische band tussen de vorderingen tegen de diverse inbreukmakers dikwijls belangrijker dan de band tussen de inbreukvordering en de nietigheidsvordering. Deze kwestie zou de Hoge Raad aanleiding kunnen geven tot een aanvullende vraag: M.E. Koppenol-Laforce, NTBR 1999, blz. 130. Vgl. hof ’s-Gravenhage 23 april 1998 (reeds aangehaald), rov. 27; Rb. ’s-Gravenhage 22 februari 2000, BIE 2000 nr. 84; Landgericht Düsseldorf 31 mei 2001, GRUR Int. 2001, blz. 983. 41 A-G Franx, conclusie voor HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 m.nt. JCS, i.h.b. alinea 3.3; noot Brinkhof onder Pres. Rb. ’s-Gravenhage 18 juli 2000, BIE 2000, nr. 105.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

b.2 Komt bij de beantwoording van de voorafgaande vragen betekenis toe aan de omstandigheid dat in een inbreukzaak steeds de mogelijkheid bestaat dat de verweerder als verweermiddel een beroep doet op de gehele of gedeeltelijke nietigheid van het desbetreffende Europees octrooi, nu art. 16, aanhef en onder 4, EEX een bijzondere regel van bevoegdheid geeft met betrekking tot vorderingen tot nietigverklaring van een octrooi? 3.42 Ten aanzien van de verweerders onder 7 - 9 gold ten tijde van de inleidende dagvaarding het EVEX. Omdat de uitleg van art. 6 onder 1 EVEX afhankelijk wordt gesteld van de uitleg van art. 6 onder 1 EEX,42 kan de beslissing over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van hen blijven rusten. Ten aanzien van verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de V.S.) kan alleen art. 126 lid 7 (oud) Rv als grondslag voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter dienen. De ratio van deze wettelijke bepaling is gelegen in de wenselijkheid dat rechtsvorderingen welke tegen meerdere verweerders tezamen kunnen worden ingesteld en worden ingesteld, ten aanzien van alle verweerders in één geding door dezelfde rechter worden berecht.43 Het is wenselijk dat ook ten aanzien van deze verweerster de beslissing omtrent de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen. In dit verband verdient aantekening dat art. 126 lid 7 (oud) Rv bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is vervangen door art. 7 lid 1 Rv, dat in belangrijke mate door art. 6 lid 1 EEX is geïnspireerd. Grensoverschrijdend verbod mogelijk? 3.43 Ook onderdeel 6 betreft de buitenlandse Rochevennootschappen. Subonderdeel 6.1 stelt allereerst dat de tijdens dit geding in octrooiconclusie nr. 1 aangebrachte beperking (’the binding of the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum’) uitsluitend geldt voor het Nederlandse deel van de octrooibundel, maar niet voor de andere gedesigneerde landen.44 Het subonderdeel klaagt dat het hof dit aspect uit het oog heeft verloren. 3.44 M.i. is de klacht gegrond. Het hof heeft de beslissing in hoger beroep uit de parallelprocedure overgenomen. In de parallelprocedure stond ter beoordeling de geldigheid van het Europees octrooi voor zover verleend voor Nederland. In de andere aangewezen landen (behalve Duitsland, sedert de beslissing van het Bundespatentgericht) geldt nog steeds de oorspronkelijke tekst van het octrooi. Het hof heeft het gedrag van de buitenlandse Roche-vennootschappen getoetst aan de hand van de (voor Nederland) gewijzigde tekst van het octrooi. Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, moet aan de hand van de juiste octrooitekst opnieuw worden onderzocht of de buitenlandse Roche-vennootschappen inbreuk maken op het desbetreffende octrooirecht uit de bundel van dit Europees octrooi. 42

40

E I G E N D O M

Zie A-G Strikwerda, alinea 12 van de conclusie voor HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563 m.nt. PV. 43 HR 16 november 1962, NJ 1965, 117. 44 Behalve de Bondsrepubliek Duitsland, zo voeg ik toe, omdat in de procedure bij het Bundespatentgericht dezelfde clausule is gehanteerd. NB: aan de in onderdeel 6 behandelde vraag komt de Nederlandse rechter alleen toe indien hij rechtsmacht heeft om te oordelen over de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3.45 Subonderdeel 6.2 stelt dat het hof zich had behoren te onthouden van toewijzing van het gevorderde verbod tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, nu – blijkens het eigen oordeel van het hof over het Nederlandse deel van het octrooi – minstgenomen serieuze aanwijzingen voorhanden zijn dat het octrooi in zijn oorspronkelijke tekst nietig is, ook in de andere aangewezen landen. De Rochevennootschappen hebben hieraan toegevoegd dat niet in alle aangewezen landen wettelijk de mogelijkheid bestaat een octrooi slechts gedeeltelijk nietig te verklaren. Zij bedoelen hiermee kennelijk te stellen dat het octrooi in die landen geheel nietig behoort te worden verklaard. In subonderdeel 6.3 wordt aangevoerd dat het hof niet, althans niet toereikend gemotiveerd, heeft getoetst aan de voorwaarde dat een grensoverschrijdend verbod ’op basis van efficiency-overwegingen op zijn plaats is’. 3.46 Het nationale recht (art. 56 lid 3 ROW 1910; vgl. art. 83 lid 3 ROW 1995) geeft de rechter de bevoegdheid om de behandeling van de zaak te schorsen totdat over de vordering tot nietigverklaring is beslist. Deze bepaling kan overeenkomstig worden toegepast wanneer blijkt dat voor een buitenlandse rechter een vordering tot nietigverklaring van hetzelfde octrooi (uit de bundel van het Europees octrooi) is ingesteld. Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft in het meer genoemde arrest van 23 april 1998 het volgende uitgangspunt geformuleerd: Het instellen van nietigheidsvorderingen kan wel gevolgen hebben voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en nietigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in een bodemprocedure de rechter aan wie gevraagd wordt over de inbreuk een oordeel uit te spreken, zich ten aanzien van de inbreukvordering terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid door de buitenlandse rechter. (rov. 28). Het hof heeft dit oordeel later herhaald voor een kort gedingprocedure.45 Het cassatiemiddel haakt aan bij deze maatstaf, nl. door het standpunt in te nemen dat serieuze aanwijzingen bestaan dat het onderhavige Europees octrooi nietig is. 3.47 De klacht van onderdeel 6.2 gaat m.i. niet op. De zojuist geciteerde jurisprudentie van het gerechtshof te ’sGravenhage veronderstelt dat in het buitenland reeds een procedure aanhangig is. De Roche-vennootschappen hebben niet gesteld dat in de andere, in het Europees octrooi aangewezen landen procedures zijn ingesteld tot nietigverklaring van het voor die landen geldende octrooi uit de Europese octrooibundel. Zolang de op grond van art. 16 EEX bevoegde rechter niet de nietigverklaring van het octrooi heeft uitgesproken, heeft de rechter in beginsel uit te gaan van de geldigheid van het octrooi. Ook onderdeel 6.3 gaat niet op. Er bestaat niet een wettelijke of verdragsrechtelijke voorwaarde die inhoudt dat een grensoverschrijdend verbod op basis van efficiency-overwegingen op zijn plaats moet zijn. Het is aan het beleid van de rechter overgelaten of hij zijn beslissing enige tijd wil aanhouden teneinde de gedagvaarde wederpartij in de gelegenheid te stellen zijn bewering, dat het octrooi (in het desbetreffende, in het Euro-

Hof ’s-Gravenhage 26 november 1998, BIE 2002 nr. 10.

3 3 5

pees octrooi aangewezen land buiten Nederland) nietig is, om te zetten in een vordering tot nietigverklaring bij de daartoe bevoegde rechter. Verwerping van het beroep op de nietigheid van het octrooi 3.48 In rov. 8 van het tussenarrest heeft het hof zijn oordeel uit het arrest van 25 januari 2001 in de parallelprocedure, alsmede de motivering daarvan in de rov. 7 - 25, uitdrukkelijk overgenomen. Onderdeel 7 keert zich – voorwaardelijk – tegen dit oordeel, voor zover daarmee de rov. 13 - 18 uit het arrest van 25 januari 2001 dienen als een weerlegging van hetgeen de Roche-vennootschappen (ook) in de onderhavige inbreukprocedure hebben gesteld. 3.49 Aangezien de 17 subonderdelen van dit middelonderdeel overeenkomen met de onderdelen 1 tot en met 3 van het cassatiemiddel van de Roche-vennootschappen in de parallelprocedure,46 moge ik volstaan met verwijzing naar mijn conclusie in de parallelprocedure. Deze strekt tot verwerping van de klachten. 4 Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel 4.1 Het incidenteel cassatiemiddel is gericht tegen het tweede gedeelte van rov. 11 van het eindarrest. In rov. 10 is het hof tot de slotsom gekomen dat de Roche-vennootschappen, door de Roche-kit (de Cobas Core CEA EIA-kit) in één van de in het Europees octrooi aangewezen landen in het verkeer te brengen, direct inbreuk maken op het octrooirecht van Primus en Goldenberg in dat land. Met betrekking tot de nevenvordering tot schadevergoeding overwoog het hof: De vordering strekkende tot veroordeling tot vergoeding van schade, nader op te maken bij staat, is jegens Roche sub 1 toewijsbaar, voor zover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld, terwijl de mogelijkheid van schade tengevolge van inbreuk op het octrooi aannemelijk is. Het hof ziet in de gegeven omstandigheden geen aanleiding om Roche c.s. te veroordelen tot winstafdracht. Voor een schadestaat-procedure jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen sub 2 tot en met 9 acht het hof geen termen aanwezig. Niet gebleken is dat bedoelde Roche-vennootschappen voldoen aan de eisen, welke in verband met schadevergoeding worden gesteld in de wetgeving en/of het recht van de desbetreffende landen. Daarenboven is enige terughoudendheid van de nationale rechter jegens de in het buitenland gevestigde vennootschappen op dit punt op zijn plaats. Het desbetreffende bewijsaanbod van Primus c.s. wordt daarom gepasseerd. 4.2 De vordering tot schadevergoeding is uitsluitend toegewezen tegen Roche Nederland B.V. Onderdeel 1 komt neer op de klacht dat wanneer de toewijzing beperkt blijft tot schade tengevolge van inbreuken op het octrooirecht dat Primus en Goldenberg uit hoofde van het Europees octrooi voor het Nederlandse grondgebied hebben, deze beperking onjuist althans onbegrijpelijk is. 4.3 Het middelonderdeel wil, blijkens de toelichting, uit rov. 10 afleiden dat Roche Nederland B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op het octrooirecht, ook voor zover het Europees octrooi is verleend voor de andere, daarin aangewezen landen. Die vaststelling valt in rov. 10 echter niet te lezen. Het hof bedoelt kennelijk dat ieder van de Roche46

45

E I G E N D O M

De s.t. zijdens de Roche-vennootschappen bevat op blz. 22 een vergelijkingstabel.

3 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

vennootschappen, dus ook Roche Nederland B.V., de Cobas Core CEA EIA-kit van Roche alleen in het eigen land in het verkeer brengt. Hierop wijst ook het gebruik van het woord ’afzonderlijk’. Dit oordeel is niet in strijd met enige rechtsregel. ’s Hofs vaststelling is niet onbegrijpelijk in het licht van de stelling van de Roche-vennootschappen, dat iedere Roche-vennootschap uitsluitend op het eigen territoir handelt.47 Ook de motiveringsklacht faalt. 4.4 De motiveringsklacht van onderdeel 2 (’Voorzover’ enz.) mist feitelijke grondslag. Het hof heeft Roche Nederland B.V. niet veroordeeld tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuk op het octrooirecht voor andere, in het Europees octrooi aangewezen landen. Deze lezing van het arrest strookt met rov. 10, waarvan de uitleg hiervoor reeds werd besproken. Het desbewustheidsvereiste 4.5 Onderdeel 3 valt uiteen in twee klachten. De tweede klacht gaat uit van de veronderstelling dat het hof Roche Nederland B.V. heeft veroordeeld tot vergoeding van schade wegens inbreuk op het octrooirecht voor de andere, in het Europees octrooi aangewezen landen. Die veronderstelling mist, zoals gezegd, feitelijke grondslag. De eerste klacht maakt bezwaar tegen het oordeel dat, met betrekking tot Nederland, de vordering tot schadevergoeding slechts toewijsbaar is voor zover Roche Nederland B.V. desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld. Volgens het middelonderdeel had de maatstaf behoren zijn: voor zover Roche Nederland B.V. wist of had behoren te weten dat zij inbreuk pleegde. 4.6 De door het hof gebruikte maatstaf vloeit voort uit art. 43 lid 2 ROW 1910: schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die de handelingen desbewust verricht.48 De terminologie waaraan het middelonderdeel de voorkeur geeft is afkomstig uit art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, dat luidt: The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that persons’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. In de vakliteratuur is al eerder erop gewezen dat de wettelijke eis van desbewustheid niet in overeenstemming is met art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag.49 De eis van desbewustheid gaat verder dan: wist of behoorde te weten. De eis van desbewustheid houdt in dat hij die de inbreuk pleegde wist dat hij handelde in strijd met het octrooi.50 4.7 De vraag is evenwel, of in dit geding met succes een beroep kan worden gedaan op de strijdigheid van de Nederlandse Rijksoctrooiwet met het TRIPs-verdrag. Daarvoor is volgens art. 93 Grondwet nodig dat het gaat om een bepaling die naar haar aard een ieder kan verbinden, m.a.w. een 47

Vgl. s.t. zijdens de Roche-vennootschappen onder 4.4. Dezelfde maatstaf is opgenomen in art. 70 lid 3 ROW 1995. 49 Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, Deel I: Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen (2002), blz. 260 en 402. 50 HR 10 mei 1946, NJ 1946, 404. Zie ook Gielen in T&C IE, aant. 4 op art. 70 ROW 1995: ’Veelal wordt hieronder verstaan dat de inbreukmaker niet alleen het octrooi kende maar zich ook bewust is van het feit dat de door hem gepleegde handelingen daarop inbreuk maken’. 48

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

self executing-bepaling. Volgens Van Nispen bevat art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag zo’n duidelijk omschreven verplichting, voor de uitvoering waarvan geen verdere (overheids)handeling is vereist.51 Daartegenover staat dat de wetgever bij de aanpassing van de ROW 1995 aan het TRIPs-verdrag geen aanleiding heeft gezien om het vereiste van desbewustheid te laten varen.52 In de jurisprudentie van de Haagse rechtbank wordt ervan uitgegaan dat art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag inderdaad het vereiste van desbewustheid in de ROW opzij zet.53 In het kader van het Europees gemeenschapsrecht is uitgemaakt dat de bepalingen van het TRIPs-verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.54 Voor gebieden waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is en de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals het merkenrecht, moet de rechter zijn nationale regels zoveel mogelijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van (in dat geval: art. 50 van het) TRIPsverdrag. Betreft het daarentegen een gebied waar de Gemeenschap (nog) niet regelgevend is opgetreden, zoals het octrooirecht, dan wordt de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten niet door het gemeenschapsrecht beheerst. In dat geval is aan het nationale recht van de lidstaten overgelaten of rechtstreekse werking wordt toegekend aan de TRIPs-bepaling. 4.8 M.i. kan de bepaling van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag worden beschouwd als een verdragsbepaling die naar haar aard een ieder kan verbinden. Primus en Goldenberg, als onderdanen van de V.S. als lidstaat bij het TRIPs-verdrag, kunnen zich op deze verdragsbepaling beroepen. Op het eerste gezicht lijkt het opzij zetten van het desbewustheidsvereiste een grote stap: ik zou niet graag worden overvallen met een schadeclaim op de grond dat ik een werkwijze toepas die ergens ter wereld geoctrooieerd blijkt te zijn zonder dat ik dat wist.55 De rechtszekerheid behoort zwaar te wegen. Daartegenover staat dat ook de regel van art. 45 lid 1 TRIPsverdrag (’reasonable grounds’) ruimte biedt om de rechtszekerheid te beschermen. Ook bij toepassing van deze regel is het in beginsel de eisende octrooihouder, die zal moeten stellen, en zo nodig bewijzen, dat de inbreukmaker wist of behoorde te weten dat hij inbreuk maakte op het octrooirecht. De gepubliceerde gevallen waarin de Haagse rechtbank tot dusver de maatstaf van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag heeft toegepast bieden geen aanwijzing dat de toepassing van deze maatstaf leidt tot onredelijk bezwarende resultaten voor de inbreukmaker. Daarbij komt dat de toepassing 51

C.J.J.C. Van Nispen, Handhaving van intellectuele eigendomsrechten; tussen TRIPs en Boek 9, BIE 1996, blz. 327-331. Zie meer in het algemeen: T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs, I/AMI 1996, blz. 127-136. 52 Vgl. T&C IE, aant. 4 op art. 70 ROW 1995 (Ch. Gielen). M.i. zegt dit niet zoveel, omdat de discussie hierover eerst nadien, in 1996, is begonnen met het zo-even genoemde artikel van Van Nispen. 53 Pres. Rb. ’s-Gravenhage 9 april 1996, BIE 1998 nr. 8; Rb. ’s-Gravenhage 10 december 1997, BIE 1999 nr. 79; Rb. ’s-Gravenhage 1 april 1998, BIE 2001 nr. 19; Rb. ’s-Gravenhage 9 december 1998, BIE 2000 nr. 103. 54 HvJ EG 14 december 2000, NJ 2001, 403, rov. 44. Zie ook: HvJ EG 13 september 2001, NJ 2002, 90 m.nt. DWFV, rov. 53. 55 Dit is ook de drijfveer geweest voor het opnemen van het desbewustheidsvereiste. De regering van 1909/1910 had het nodige te stellen om het parlement achter een nieuwe octrooiwet te krijgen en de ’rechtszekerheidseis’ van art. 43 lid 2 was één van de elementen daarvan (noot DWFV in NJ 1990, 663).

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

van een internationaal aanvaarde norm als art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag voor internationaal georiënteerde bedrijven niet onverwacht zal komen. Om deze redenen acht ik de klacht gegrond. Wanneer de Hoge Raad deze opvatting deelt, zou na vernietiging en verwijzing opnieuw moeten worden onderzocht of de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar is wanneer de maatstaf van art. 45 lid 1 TRIPsverdrag wordt gehanteerd. Daarbij verdient aantekening dat het TRIPs-verdrag in Nederland vanaf 1 januari 1996 moet worden toegepast (zie art. 65 lid 1 TRIPs-verdrag). Handelingen die vóór die datum door een of meer Rochevennootschappen in Nederland zijn gepleegd, worden nog beoordeeld aan de hand van het desbewustheidsvereiste. 4.9 In dit verband kan nog de – niet door partijen besproken – vraag worden gesteld of het loslaten van het desbewustheidsvereiste meebrengt dat de faciliteiten welke de overige leden van art. 45 ROW 1910 aan een benadeelde octrooihouder bieden, hun bestaansgrond verliezen. Het in vergelijking met het gemene recht strengere schuldvereiste in het tweede lid (de eis van desbewustheid) heeft de wetgever gepaard doen gaan met de bijzondere schadevergoedingsregel in het derde lid.56 M.i. kunnen deze beide kwesties om systematische reden beter los van elkaar worden beschouwd. Het resultaat is dat de regel van het derde lid van art. 43 ROW 1910 ook wordt toegepast wanneer het vereiste van desbewustheid wegens strijdigheid met het TRIPs-verdrag wordt losgelaten. Winstafdracht en schadevergoeding 4.10 Onderdeel 4 is in het bijzonder gericht tegen het oordeel dat het hof in de gegeven omstandigheden geen aanleiding ziet om de Roche-vennootschappen te veroordelen tot winstafdracht. Art. 43 lid 3 ROW 1910 luidt: In plaats van schadevergoeding57 kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. Het hof heeft, blijkens de verwijzing naar ’de gegeven omstandigheden’, van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. 4.11 Voor wat betreft de schade door de octrooi-inbreuk in Nederland houdt de klacht in dat dit oordeel onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk is tegen de achtergrond van het wettelijk uitgangspunt, dat de octrooihouder in beginsel recht heeft op winstafdracht. Volgens het middelonderdeel is onduidelijk wat het hof bedoelt met ’de gegeven omstandigheden’. Volgens het middelonderdeel hebben de Roche-vennootschappen in feitelijke instanties geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die tot afwijzing van deze vordering zouden kunnen leiden. 4.12 De parlementaire geschiedenis van deze bepaling leert dat de wetgever de winstafdracht heeft gezien als een faciliteit ten behoeve van de benadeelde octrooihouder: Het meest voor de hand ligt de schade te berekenen aan de hand van de winst, die de octrooihouder is ontgaan, doordat de inbreukmaker 56 A-G Strikwerda, conclusie voor HR 23 februari 1990, NJ 1990, 663 m.nt. DWFV, al. 2.7. Van Nispen, a.w., BIE 1996 blz. 330, stelt een tussenoplossing voor: ’indien de inbreukmaker de inbreuk niet valt toe te rekenen is enkel een actie uit ongerechtvaardigde verrijking toelaatbaar.’ 57 Het huidige art. 70 lid 4 ROW 1995 spreekt van: ’Naast schadevergoeding kan worden gevorderd ...’.

E I G E N D O M

3 3 7

handelingen heeft verricht, die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Doch als de laatste het octrooi niet zelf exploiteert of nog geen of slechts een geringe winst maakte, zal de vordering tot schadevergoeding hem weinig of geen baat brengen. Is de gederfde winst wel aanmerkelijk, dan staat de octrooihouder vaak voor het volgende dilemma. Hij zal het bedrag der gederfde winst alleen dan met succes kunnen opvorderen, als hij de hoogte ervan aantoont, waartoe hij vaak gegevens ter tafel moet leggen, die hij om begrijpelijke redenen niet aan zijn concurrenten wil prijsgeven. Wil hij deze gegevens echter niet tonen, dan zal de vordering tot opeising der gederfde winst niet slagen. (...) De moeilijkheden, waarvoor de octrooihouder zich geplaatst ziet bij een vordering tot vergoeding van de geleden schade, doen zich niet voor bij een vordering, waarbij de inbreukmaker de winst moet afdragen, die hij ten gevolge van de inbreuk heeft gemaakt. Bij deze vordering is de octrooihouder ook ontslagen van het leveren van bewijs van de door hem geleden schade en ligt het in de rede de inbreukmaker rekening en verantwoording te doen afleggen van de als gevolg van de inbreuk gemaakte winst. Weliswaar kan men tegen deze vordering aanvoeren, dat de gemaakte winst mede het gevolg is van factoren, die de verdienste zijn van de inbreukmaker, zoals bijv. diens kennis en inspanning, doch hiertegenover staat dat de uitvinding van de octrooihouder, op wiens octrooi inbreuk wordt gepleegd, voor deze winst de basis vormde. Het is evenwel denkbaar, dat er gevallen zijn, waarin de winst in zodanige mate bepaald wordt door factoren, die de inbreukmaker kunnen worden toegerekend, dat het onredelijk zou zijn deze winst aan de octrooihouder ten goede te doen komen. Samengevat betekent het bovenstaande, dat er bij inbreuk op een octrooirecht klemmende gronden zijn de octrooihouder niet slechts de mogelijkheid te geven een vordering tot schadevergoeding in te stellen, doch hem ook de gelegenheid te geven in plaats daarvan van de inbreukmaker de door deze genoten winst op te eisen. De omstandigheden kunnen in een bepaald geval echter zo zijn, dat zij het instellen van zulk een vordering niet billijken. De rechter dient daarom de mogelijkheid te hebben zodanige vordering af te wijzen en slechts schadevergoeding toe te kennen.58 4.13 Deze toelichting duidt m.i. erop dat het uitgangspunt van de wetgever is geweest dat in beginsel de benadeelde octrooihouder degene is die discretionair een keuze maakt tussen winstafdracht en schadevergoeding, niet de rechter.59 Dat de rechter de gedaagde(n) in plaats van de gevorderde winstafdracht tot betaling van een schadevergoeding kan veroordelen is, naar ik hieruit begrijp, door de wetgever bedoeld als een correctiemechanisme om eventueel onbillijke resultaten van het uitgangspunt te corrigeren. Tegen deze achtergrond geeft ’s hofs oordeel hetzij blijk van een onjuiste opvatting van de regel van art. 43 lid 3 ROW 1910, hetzij is het ontoereikend gemotiveerd. Herlezing van de gedingstukken in eerste en tweede aanleg maakt inderdaad niet duidelijk op welke omstandigheden het hof het oog

58

MvT, Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 58-59. In gelijke zin: de MvA, Kamerstukken II 1975/76, 13 209 (R 967), nr. 8, blz. 11. 59 De vorderingen kunnen zelfs worden toegewezen in een alternatieve vorm, in die zin dat de octrooihouder de keuze behoudt uit een schadestaatprocedure of winstafdracht nadat rekening en verantwoording zal zijn afgelegd: HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 m.nt. DWFV. Zie over dit arrest ook: T. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. 1994, blz. 210-211.

3 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

heeft gehad: de gevorderde winstafdracht is, als zodanig, geen onderwerp van debat geweest. De klacht is n.m.m. gegrond. 4.14 Voor wat betreft de schade door octrooi-inbreuk in de andere in het Europees octrooi aangewezen landen, houdt de klacht in dat ’s hofs oordeel reeds onjuist is omdat de rechtsgevolgen van de octrooi-inbreuk moeten worden beoordeeld naar het recht van het desbetreffende land, niet aan de hand van de ROW 1910. De hoofdregel van de lex loci delicti brengt naar Nederlands internationaal privaatrecht inderdaad mee dat het hof de toewijsbaarheid van dit gedeelte van de vordering diende te beoordelen naar het recht van het desbetreffende land: zie de art. 3 en 7 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad.60 Het Europese octrooiverdrag wijkt hiervan niet af; zie art. 2 lid 2 in verbinding met art. 64 lid 3 EOV. Ook deze klacht acht ik gegrond. 4.15 In onderdeel 5 wordt geklaagd over de overweging dat bij beoordeling van de vordering tot schadevergoeding terughoudendheid op zijn plaats is jegens de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen. Het middelonderdeel betoogt onder a dat dit onbegrijpelijk is: wanneer het hof zich eenmaal bevoegd heeft verklaard, nota bene op grond van vrijwillige aanvaarding van rechtsmacht door de buitenlandse Roche-vennootschappen, is er geen reden meer om terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding. Verder acht het onderdeel onbegrijpelijk waarom het hof wel terughoudendheid toont bij de eis tot schadevergoeding, maar niet bij de veel ingrijpender verbodsvordering. 4.16 Het hof heeft overwogen dat ten aanzien van de in het buitenland gevestigde Roche-vennootschappen niet is voldaan aan de eisen, welke met betrekking tot schadevergoeding worden gesteld in de wet en/of het recht van de desbetreffende landen. Die beslissing kan op grond van (thans) art. 79, lid 1 onder b, R.O. in cassatie niet ter toetsing komen. Voor zover subonderdeel 5.c klaagt over onjuiste toepassing van vreemd recht stuit het hierop af. 4.17 In subonderdeel 5.b wordt geklaagd dat het hof ten onrechte, althans op onbegrijpelijke gronden, voorbij is gegaan aan het aanbod van Primus en Goldenberg te bewijzen dat ten aanzien van de in het buitenland gevestigde Rochevennootschappen wél is voldaan aan de eisen welke m.b.t. schadevergoeding worden gesteld in het recht van de desbetreffende landen. De genoemde terughoudendheid was voor het hof reden om het bewijsaanbod te passeren. 4.18 Wanneer de reden voor ’s hofs terughoudendheid is geweest dat het in deze zaak gaat om landen met het recht waarvan de Nederlandse rechter minder vertrouwd is, om van taalproblemen nog maar te zwijgen, mag de terughoudendheid niet ten koste gaan van één van de gedingvoerende partijen.61 Primus en Goldenberg hebben bij pleidooi in hoger beroep bovendien uitdrukkelijk aangeboden te bewijzen: 60

Wet van 11 april 2001, Stb. 190. Weliswaar spreekt art. 7 van deze wet alleen over ’schadevergoeding’ en niet over ’winstafdracht’, maar het ligt m.i. in de rede deze regel van i.p.r. overeenkomstig toe te passen op winstafdracht. 61 In dit verband verdient aantekening dat alle bij deze zaak betrokken Europese landen partij zijn bij de Europese overeenkomst d.d. 7 juni 1968 nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht, Trb. 1968, 142. Zie ook art. 131 lid 1 EOV.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

dat zij in alle gedesigneerde landen recht heeft op schadevergoeding en/of afdracht van winst vanaf in ieder geval de datum van de verlening van het octrooi (en in sommige landen bijv. UK, Frankrijk, vanaf de datum van de publicatie van de Europese aanvrage).62 Wanneer de reden voor de terughoudendheid dezelfde is geweest als in rov. 28-30 van meergenoemd arrest van het hof van 23 april 1998, nl. dat de tot nietigheid van het octrooi strekkende argumenten allerminst bij voorbaat als ontoereikend zijn aan te merken, is zonder nadere redengeving inderdaad niet duidelijk waarom het hof wél het gevorderde verbod, maar niet de gevorderde schadevergoeding toewijst. In zoverre is de klacht gegrond. 4.19 Aan het slot van deze conclusie gekomen, attendeer ik op de mogelijkheid de zaken te splitsen, des dat in de zaak tegen Roche Nederland B.V. het bestreden arrest wordt vernietigd en verwijzing plaatsvindt, terwijl in de zaken tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen prejudiciële vragen worden gesteld. Vooralsnog lijkt het mij aanbeveling te verdienen dat de zaken bij elkaar worden gehouden.63 5 Conclusie De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de E.G. over de in deze conclusie aangeduide onderwerpen. Enz. c Hoge Raad, enz. 4 Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Primus c.s. zijn rechthebbenden op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d. 20 januari 1984, voor ’specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use’. In de octrooiaanvrage is beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. ii De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst: 1 A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or non-specific crossreacting antigen. 2 Pure meconium antigen, characterized in that: it has a molecular weight of 185,000; it has the a1 and ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma1 site. De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcinoembryonaal antigeen (CEA) in een serum- of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting (’immuno-assay-kit’).

62

Pleitnota in hoger beroep d.d. 2 maart 2000, blz. 25 onder V. Anders dan de Roche-vennootschappen menen (s.t. onder 4.9) is dit aanbod voldoende gespecificeerd. 63 Partijen kunnen zich desgewenst hierover uitspreken in een Borgersbrief.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

iii Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.) ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. iv Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed, in aanraking wordt gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w. ’vangt’ en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel aangeduid als ’capture antibody’. Een reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een antigeen vindt plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats (epitoop) bezit. Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden – eveneens specifiek voor het te detecteren antigeen – gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-metenzym (ook wel aangeduid als ’probe-antibody’) bindt aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-(capture-antibody)(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid ’gevangen’ antigeen kan worden gemeten. v Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen: Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA; Klasse II: reageert alleen met CEA en NCA; Klasse III: reageert uitsluitend met CEA. vi Roche c.s., althans Roche Nederland B.V., brengen CEAkits in het verkeer onder de merknaam Cobas Core CEA EIA. In deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (MAb = monoclonal antibody) en wel: van de MAbs C 19 (als capture MAb) en T 84.66 (als probe MAb). In de bijsluiter bij hun Cobas Core CEA EIA-kits vermelden de Roche-vennootschappen: Two monoclonal antibodies are used as catcher and tracer antibodies. Both are highly specific for CEA-epitopes. No cross-reactivity was observed with Meconium antigen, NCA, NCA-2 and bilary glycoprotein I. 4.2.1 De Hoge Raad ziet aanleiding eerst onderdeel 5 te behandelen. Het richt zich tegen ’s hofs beslissing (in rov. 4 van het tussenarrest en rov. 1 van het eindarrest) zich bevoegd te achten tot kennisneming van de vorderingen, ingesteld tegen de buiten Nederland gevestigde Rochevennootschappen. Hoewel het onderdeel zulks niet met zoveel woorden vermeldt, neemt de Hoge Raad aan dat de desbetreffende klachten zich keren tegen de beslissingen tot bevoegdverklaring voor zover het betreft de vorderingen tot grensoverschrijdende maatregelen, overeenkomstig hetgeen Roche c.s. in het kader van de exceptie hebben gevorderd. 4.2.2 Het hof heeft het door Roche c.s. bij pleidooi herhaalde beroep op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen tot grensoverschrijdende maatregelen verworpen op de grond dat Roche c.s., nadat de recht-

E I G E N D O M

3 3 9

bank zich bevoegd had verklaard, geen incidenteel beroep tegen die beslissing hebben ingesteld, in hun memorie van antwoord wel hebben vermeld hun verweer van nietinbreuk en het nietigheidsverweer te handhaven, maar het beroep op onbevoegdheid niet hebben genoemd, noch een algemene verwijzing naar de stukken van de eerste aanleg hebben opgenomen, doch daarentegen aldaar wel een opmerking hebben gemaakt over een door Primus c.s. in hun memorie van grieven gemaakte vergissing door te verwijzen naar overwegingen van de rechtbank omtrent de bevoegdheid. Het heeft daaraan de gevolgtrekking verbonden dat Primus c.s. redelijkerwijs ervan hebben mogen uitgaan dat de buitenlandse Roche-vennootschappen alsnog de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wat betreft de grensoverschrijdende maatregelen op de voet van art. 18 EEX stilzwijgend hadden aanvaard, zodat Roche c.s. in strijd met een goede procesorde handelen door bij pleidooi alsnog die onbevoegdheid in te roepen. 4.2.3 Het onderdeel klaagt (in 5.1 en 5.2) terecht dat het hof aldus de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend. Tenzij de desbetreffende Roche-vennootschappen hun bevoegdheidsverweer ondubbelzinnig hadden prijsgegeven, diende het hof dat in eerste aanleg verworpen verweer alsnog te onderzoeken, nu in hoger beroep de toewijsbaarheid van de vorderingen van Primus c.s. wederom aan de orde was. Uit de hiervoor in 4.2.2 vermelde, door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden heeft het hof niet kunnen afleiden dat van zodanig prijsgeven sprake is geweest. 4.2.4 Onderdeel 5.3 richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat de meerbedoelde Roche-vennootschappen de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op de voet van art. 18 EEX stilzwijgend hebben aanvaard. Voor zover het van de veronderstelling uitgaat dat het hof dat oordeel heeft gebaseerd op het feit dat die partijen ook verweer ten principale hebben gevoerd, mist het feitelijke grondslag, aangezien die veronderstelling, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.2.2 is overwogen, onjuist is. Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aan art. 18 EEX (en daarmee aan art. 18 EVEX) heeft gegeven, hebben Roche c.s. bij die klacht geen belang, nu uit hetgeen naar aanleiding van de onderdelen 5.1 en 5.2 is overwogen voorvloeit dat, indien mocht blijken dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet op art. 6 onder 1 EEX/EVEX kan stoelen – waaromtrent nader hierna onder 4.3.4 e.v. – het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen het bevoegdheidsverweer van die Roche-vennootschappen ingevolge de devolutieve werking van het appèl alsnog zal dienen te behandelen. 4.3.1 In rov. 1 van zijn eindarrest heeft het hof een tweede grond voor de verwerping van het bevoegdheidsverweer opgenomen, door zich mede te verenigen met hetgeen de rechtbank dienaangaande had overwogen. Het hof heeft daarbij kennelijk het oog gehad op rov. 6 tot en met 14 van het vonnis van 1 oktober 1997. 4.3.2 Onderdeel 5.4 klaagt dat het hof aldus miskend heeft dat in zijn tussenarrest een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing omtrent het bevoegdheidsverweer was vervat, waaraan het daarom niet een extra grond mocht toevoegen. 4.3.3 Deze klacht faalt, nu het hof niet van zijn in het tussenarrest gegeven beslissing is teruggekomen. Geen rechtsre-

3 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gel belette het hof de verwerping van het bevoegdheidsverweer in zijn eindarrest mede op een aldaar alsnog bijgebrachte grond te doen steunen. 4.3.4 Onderdeel 5.5 is gericht tegen dat oordeel van het hof, dat zich, gelet op de hiervoor in 4.3.1 genoemde overwegingen van de rechtbank, aldus laat samenvatten: – Naar de tekst van art. 6 onder 1 EEX, art. 6 onder 1 EVEX en art. 126 (oud) Rv. was de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen de medegedaagde Rochevennootschappen (rov. 6 rechtbankvonnis). – Die vennootschappen hebben, onder verwijzing naar HvJEG 27 september 1988, nr. 189/87, NJ 1990, 425, aangevoerd dat een goede rechtsbedeling niet vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat, bij afzonderlijke berechting, onverenigbare uitspraken worden gegeven. Ter toelichting hebben zij gesteld dat voor elk land een afzonderlijk octrooi geldt. Dit argument gaat niet op. Het octrooi moet ingevolge art. 69 EOV in alle aangesloten landen op dezelfde wijze worden uitgelegd. Daarmee zou strijdig zijn dat in het ene aangewezen land wél een inbreuk wordt aangenomen en in het andere land niet. Bovendien behoren alle Roche-vennootschappen tot hetzelfde concern, hetgeen de samenhang tussen de vorderingen onderstreept (rov. 7-8 vonnis). – Het Hof van Justitie heeft in rov. 11 en 12 van het arrest van 27 september 1988 verband gelegd met het begrip ’samenhangende vorderingen’ in art. 22 EEX. In een uitspraak over art. 22 EEX heeft het Hof van Justitie overwogen: Om een goede rechtsbedeling te verzekeren moet deze uitlegging ruim zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit. (HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659, rov. 53). Nu in dat geval door het Hof van Justitie voldoende samenhang werd aangenomen, valt niet in te zien waarom de onderhavige vorderingen, betrekking hebbend op gestelde inbreuken op verschillende doch gelijkluidende Europese octrooien, niet voldoende zouden samenhangen om een beroep op art. 6 onder 1 EEX te rechtvaardigen (rov. 9 vonnis). – Dit zou anders zijn indien de vordering tegen de gedaagden was ingesteld enkel met het doel een of meer van die gedaagden af te trekken van de rechter van het land van zijn woon- of vestigingsplaats (vgl. HvJEG 27 september 1988, rov. 9). Daarvan is in dit geval geen sprake (rov. 10 vonnis). – De Roche-vennootschappen hebben zich in dit verband beroepen op HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, NJ 1996, 269, waarin het Hof van Justitie een restrictieve uitleg voorstond. Dat beroep gaat niet op omdat in dit arrest de uitleg van art. 5 onder 3 EEX aan de orde was. Bovendien, zelfs al zou uit dit arrest worden afgeleid dat uitzonderingen op de hoofdregel – de bevoegdheid van het forum rei – beperkt moeten worden uitgelegd, dan nog geldt dat, in dit geval, de vordering is aangebracht bij het forum rei van een der gedaagden. Bovendien zou bij een zó beperkte uitleg van art. 6 onder 1 EEX, daaraan vrijwel iedere betekenis worden ontnomen (rov. 11-12 vonnis). – Al het vorenstaande geldt mede voor art. 6 onder 1 EVEX. – Met betrekking tot Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de U.S.A., spelen EEX en EVEX geen rol en bestaat bevoegdheid op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv. 4.3.5 Het onderdeel stelt vragen van uitleg van art. 6 onder 1 EEX aan de orde, waaromtrent geen duidelijkheid bestaat.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

De Hoge Raad zal daarom, op de voet van het Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, terzake prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De door dat Hof te geven uitleg zal mede gelden voor art. 6 onder 1 EVEX, van belang voor de verweerders sub 7, 8 en 9. 4.3.6 Het Hof van Justitie kan bij beantwoording van de hierna onder 6 te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor zijn vermeld onder 4.1. Als in cassatie vaststaande kan tevens gelden dat ieder van de Rochevennootschappen sub 3 tot en met 9 de hiervoor in 4.1. sub vi bedoelde CEA-kits in het land waarin zij gevestigd is, in het verkeer brengt. 4.4 De in 4.3.5 bedoelde prejudiciële vragen hebben geen betrekking op de zaken tegen de verweerders onder 1 en 2, zodat in die zaken de overige onderdelen van het middel thans bespreking behoeven. Hetgeen hierna daaromtrent wordt overwogen geldt ook in de zaken tegen de overige verweerders, indien en voor zover de uitspraak van het Hof van Justitie niet zal leiden tot onbevoegdverklaring ten aanzien van die verweerders. 4.5 De onderdelen 1 tot en met 4 richten zich tegen rov. 11 van het tussenarrest, dat door het hof in zijn eindarrest is overgenomen. Daarin wordt onderzocht of het in de CEAkits van Roche c.s. voorkomende monoclonale antilichaam MAb T84.66 onder de beschermingsomvang valt van conclusie 1 van het octrooi. Het middel behelst – gelet op HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391, terecht – geen klacht over de maatstaf die het hof blijkens rov. 7 heeft gehanteerd voor de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi, aangezien die de juiste is. In rov. 11 heeft het hof allereerst vastgesteld welke eigenschappen het antilichaam volgens conclusie 1 van het octrooi bezit, die het daarbij heeft aangeduid met a, b en c, en heeft het vervolgens het in de CEA-kits van Roche c.s. voorkomende monoclonale antilichaam MAb T84.66 op die eigenschappen onderzocht. 4.6.1 Het hof heeft daarbij de tekst van conclusie 1 van het octrooi gebezigd zoals het die heeft vastgesteld in zijn arrest van 25 januari 2001 in een door twee Rochevennootschappen aangespannen nietigheidsprocedure. Tegen het aldus door het hof gedeeltelijk verworpen nietigheidsverweer van Roche c.s. richt zich onderdeel 7, dat is voorgesteld voor het geval de onderdelen 1 tot en met 6 niet of slechts gedeeltelijk gegrond worden geoordeeld, welk geval zich, blijkens hetgeen hierna wordt overwogen, voordoet. 4.6.2 Het tegen ’s hofs arrest van 25 januari 2001 gerichte cassatieberoep wordt door de Hoge Raad bij uitspraak van heden verworpen. Nu de in onderdeel 7 vervatte klachten zich niet onderscheiden van de cassatieklachten die Roche c.s. in die nietigheids-procedure hebben geformuleerd, kunnen deze op de in het arrest van heden in de nietigheidsprocedure vermelde gronden niet tot cassatie leiden. 4.7.1 Onderdeel 1 heeft betrekking op eigenschap (a) van conclusie 1. Het hof heeft naar aanleiding van het betoog van Roche c.s. dat het door haar gebruikte MAb T84.66 bindt aan CEA van 180.000 Da en niet specifiek aan CEA van 200.000 Da onderzocht of de vermelding in conclusie 1 dat

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

het geclaimde antilichaam specifiek bindt aan de epitoop op 200.000 Da-CEA beperkend is bedoeld. Het is vervolgens tot een ontkennende beantwoording van die vraag gekomen, kort gezegd, door vast te stellen dat uit het octrooischrift blijkt dat het molecuulgewicht op een schatting berust en ten processe is gebleken dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in zijn molecuulgrootte kent in het bereik van 180.000 ± 20.000 Da. Daaraan heeft het hof de gevolgtrekking verbonden dat het 200.000 Da-CEA van conclusie 1 niet een andere stof is dan de CEA van 180.000 Da. Het hof heeft er daarbij op gewezen dat het ook in de nietigheidsprocedure tot die slotsom gekomen is. 4.7.2 Het onderdeel, dat zich tegen die gevolgtrekking keert met een beroep op het verleningsdossier van het octrooi waaruit blijkt dat de vermelding van het molecuulgewicht juist is opgenomen om het gevonden antilichaam te onderscheiden van het uit het Amerikaanse octrooi 4.349.528 (Wistar) bekende antilichaam, verliest uit het oog dat de nietigheidsprocedure heeft geleerd dat die tijdens de verleningsprocedure nagestreefde afbakening niet deugdelijk is geweest, juist omdat naar het onherroepelijke oordeel van het hof in die zaak CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Da zich niet onderscheidt van dat met een molecuulgewicht van 180.000 Da. Hierop stuiten de klachten van dit onderdeel af. 4.8 De klachten van onderdeel 2 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4.9 Onderdeel 3 betreft de beslissing omtrent eigenschap (c) van conclusie 1. Het hof heeft zijn oordeel dat MAb T84.66 uit de Roche-kit aan die eigenschap beantwoordt, doen steunen op een bij pleidooi in hoger beroep door Primus c.s. overgelegd wetenschappelijk rapport waaromtrent het heeft overwogen dat de inhoud daarvan en de daaraan door Primus c.s. verbonden conclusie door Roche c.s. niet zijn bestreden. Het onderdeel klaagt terecht dat het hof daarmee in de eerste plaats heeft miskend dat eigenschap (c) eerst sedert ’s hofs arrest in de nietigheidsprocedure, dat van 25 januari 2001 dateert, deel uitmaakt van conclusie 1 en dat Roche c.s. in de onderhavige inbreukprocedure nadien, tot het thans bestreden tussenarrest, niet meer aan het woord zijn geweest. Van Roche c.s. kon immers niet worden gevergd dat zij in het onderhavige geding op die beslissing van het hof in de nietigheidsprocedure in die zin vooruitliepen dat zij een op dat nieuwe onderdeel van conclusie 1 betrekking hebbend, nog niet in het geding gebracht rapport bestreden. Terecht betoogt het onderdeel voorts dat het hof heeft gehandeld in strijd met de eisen van een goede procesorde door te oordelen dat Roche c.s. het rapport niet bestreden hebben, nu het rapport eerst bij pleidooi in het geding is gebracht en het hier, naar in ’s hofs oordeel besloten ligt, om een biochemisch onderzoeksrapport gaat, waarvan bezwaarlijk kan worden verwacht dat het bij pleidooi en zonder nadere bestudering inhoudelijk wordt bestreden. 4.10 Onderdeel 4 richt de klachten van de voorgaande onderdelen ook tegen rov. 10 van het eindarrest, zodat het gegrond is, voor zover het hof aldaar heeft geoordeeld dat MAb T84.66 een klasse III anti-CEA antilichaam is dat ook voldoet aan eigenschap (c) van conclusie 1 van het octrooi.

E I G E N D O M

3 4 1

4.11.1 Onderdeel 6 bestrijdt hetgeen het hof in rov. 10 en 11 van het eindarrest heeft beslist, voor zover het betreft inbreuken op de buitenlandse octrooien in de bundel van het Europese octrooi. 4.11.2 Onderdeel 6.1 voert aan dat het hof daarbij uit het oog heeft verloren dat de inbreukvraag voor de respectieve landen waar de buitenlandse Roche-vennootschappen zijn gevestigd dient te worden beoordeeld op basis van het in elk van die landen geldende octrooi, terwijl het hof, naar het in rov. 8 van het tussenarrest ook heeft overwogen, is uitgegaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsprocedure geldig heeft bevonden, welke uitspraak evenwel slechts gelding heeft voor het Nederlandse (deel van het) octrooi. 4.11.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft ook de door de buitenlandse Roche-vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA-kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16 lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland. 4.11.4 Onderdeel 6.2 betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op ’s hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn. 4.11.5 Deze klacht mist doel. De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. 4.11.6 Onderdeel 6.3 kan niet tot cassatie leiden, nu de daaraan ten grondslag liggende opvatting, te weten dat voor de toewijzing van een grensoverschrijdend verbod voldaan dient te zijn aan zekere eisen van efficiency, geen steun vindt in het recht. 5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1.1 Het middel in het incidentele beroep richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 11 van zijn eindarrest heeft overwogen. Het eerste onderdeel klaagt dat het hof – indien moet worden aangenomen dat het hof dat inderdaad in rov. 11 en onderdeel 5 van het dictum heeft bedoeld te doen – Roche Nederland B.V. enkel heeft veroordeeld tot vergoeding van de schade, veroorzaakt door inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi en dat het die vennootschap ook had behoren te veroordelen tot vergoeding van schade voor inbreuken in de andere gedesigneerde landen, althans dat onbegrijpelijk is dat het dat niet heeft gedaan, nu het hof in rov. 10 heeft vastgesteld dat de Roche-vennootschappen afzonderlijk – dus ook Roche Nederland – de inbreukmakende kits in de gedesigneerde landen in het verkeer hebben gebracht. 5.1.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat rov. 11 en het dictum sub 5 aldus moeten worden begrepen dat de veroordeling van Roche Nederland B.V. slechts betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door inbreuk op het Nederlandse gedeelte van het octrooi. Het mist evenwel feitelijke

3 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

grondslag, voor zover het in rov. 10 leest dat het hof zou hebben geoordeeld dat ook Roche Nederland B.V. zich buiten Nederland aan octrooi-inbreuk heeft schuldig gemaakt. Het hof heeft, mede gelet op het gebruik van het woord ’afzonderlijk’ in rov. 10, kennelijk bedoeld vast te stellen dat alle Roche-vennootschappen (met uitzondering van verweerder sub 2 die niet in een Europees land is gevestigd) in het land van haar vestiging op de respectieve gedeelten van het Europees octrooi inbreuk hebben gemaakt. 5.1.3 Uit het vorenstaande vloeit voort dat het tweede onderdeel, waaraan de veronderstelling ten grondslag ligt dat het hof Roche Nederland B.V. tot vergoeding van schade ook ten aanzien van de inbreuken buitenslands heeft veroordeeld, feitelijke grondslag mist. 5.2.1 Onderdeel 3 keert zich tegen ’s hofs beslissing dat de vordering tot schadevergoeding tegen Roche Nederland B.V. toewijsbaar is, voor zover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld. Blijkens de toelichting bij repliek in cassatie strekt het onderdeel ten betoge dat de door het hof toegepaste, in art. 43 lid 2 van de Rijksoctrooiwet (1910) neergelegde regel dat ter zake van octrooi-inbreuk slechts schadevergoeding kan worden gevorderd van een inbreukmakende partij die desbewust gehandeld heeft, buiten toepassing dient te blijven, wegens onverenigbaarheid met art. 45 lid 1 van het TRIPsverdrag. 5.2.2 Art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag luidt: The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of thatperson’sintellectualpropertyrightbyaninfringerwhoknowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity, zodat daarin in een van die van art. 43 lid 2 ROW (1910) afwijkende maatstaf voor de toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding is voorzien. 5.2.3 De klacht treft doel. De bepaling van art. 45 lid 1 van het TRIPs-verdrag – waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen – dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43 lid 2 ROW (1910) – evenals dat in het gelijkluidende art. 70 lid 3 ROW 1995 – ingevolge art. 94 Gr.w moet wijken voor het voorschrift van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is. 5.3.1 Onderdeel 4 is gericht tegen de beslissing van het hof de tegen Roche c.s. ingestelde vordering tot winstafdracht af te wijzen omdat het hof tot een dergelijke veroordeling in de gegeven omstandigheden geen aanleiding zag. Het onderdeel klaagt dat het hof, wat de inbreuken hier te lande aangaat, niet begrijpelijk heeft gemotiveerd waarom het die vordering heeft afgewezen, in aanmerking genomen dat de octrooihouder ingevolgde de wet in beginsel recht op winstafdracht heeft. 5.3.2 Mede gelet op de in de conclusie van de AdvocaatGeneraal in 4.12 geciteerde wetsgeschiedenis, moet worden aangenomen dat de octrooihouder recht heeft op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst – volgens art.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

43 lid 3 ROW (1910) in plaats van, volgens art. 70 lid 3 ROW 1995 naast schadevergoeding – en dat de rechter niettemin slechts tot vergoeding van geleden schade kan veroordelen indien hij van oordeel is dat billijkheidsgronden, gelegen in de omstandigheden van het geval, voor een veroordeling tot winstafdracht geen aanleiding geven. Dat brengt mee dat de rechter die tot dat oordeel komt, inzicht dient te geven in de gronden die daartoe hebben geleid. In dat opzicht schiet de motivering van het hof tekort, mede in aanmerking genomen dat dit onderdeel van de vordering geen onderwerp van het processuele debat is geweest. 5.3.3 Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen, behoeft het thans geen bespreking, op de grond, hierna naar aanleiding van het vijfde onderdeel vermeld. 5.4.1 Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen omdat, kort gezegd, niet was gebleken dat ten aanzien van die vennootschappen is voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht van de landen van vestiging van de desbetreffende vennootschappen gelden. 5.4.2 Dit onderdeel is slechts van belang voor de zaken tegen de verweerders 2 tot en met 9. Nu de vraag naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ten aanzien van die verweerders onderwerp van de te stellen prejudiciële vragen vormt, zal de bespreking van dit onderdeel worden aangehouden tot na de uitspraak van het Hof van Justitie. 6 Vragen van uitleg De vragen van uitleg van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX), waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 4.3.5 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende: A Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooiinbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6, aanhef en onder 1 EEX? B Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang – of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? – of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? – of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

7 Beslissing De Hoge Raad verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

Nr. 79 Gerechtshof te Amsterdam, 24 februari 2005* (Corblok) Mrs. J.M.H. van Staveren, G.B.C.M. van der Reep en W.P. Scheltema Art. 13A, lid 5 BMW Bij in kracht van gewijsde gegaan eerder vonnis van de rechtbank is uitgemaakt dat Michel rechthebbende is op het merk CORBLOK en dat het eerdere Benelux-depot van dat merk door IWC te kwader trouw was en daarom nietig. IWC heeft hangende die procedure het merk gebruikt tot het moment waarop het vonnis werd betekend. Michel vordert schadevergoeding en winstafdracht over die periode. Het enkele feit dat IWC het merk CORBLOK gebruikte impliceert niet dat zij toestemming van Michel daarvoor had. Het komt er op neer dat het merkgebruik door IWC tussen partijen geen probleem opleverde zolang de belangen van Michel en IWC nog parallel liepen. Dat werd anders toen Michel de door haar te verhandelen corrosieinhibitor niet langer van IWC betrok. Daarbij past slecht aan te nemen dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting van gebruik van haar merk CORBLOK door IWC. IWC mocht dat onder de gewijzigde omstandigheden ook redelijkerwijs niet verwachten. Doorslaggevend is uiteindelijk dat Michel niet reageerde op de brief van IWC waarin IWC om nadere/nieuwe afspraken vroeg en dat Michel IWC kort na haar eigen depot van het merk heeft laten weten dat IWC niet langer gerechtigd was het merk CORBLOK te gebruiken. Deze inbreuk moet haar worden toegerekend. De daaruit voortvloeiende schade bestaande uit verlies van exclusiviteit en reiskosten wordt in redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Vooropgesteld wordt dat een veroordeling tot winstafdracht ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden. Heel wel denkbaar is dat er omstandigheden zijn die moeten meebrengen dat van toewijzing van een dergelijke vordering wordt afgezien. Hetgeen IWC in dit verband heeft aangevoerd is evenwel daarvoor niet toereikend. In tegendeel, IWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten. Door desalniettemin door te gaan met het omstreden gebruik van het merk CORBLOK heeft IWC weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn. Die handelwijze dient voor haar risico te komen en weegt zwaar bij de beoordeling van de vraag of winstafdracht op haar plaats is. Verder heeft te gelden dat de voor IWC relevante markt beperkt van omvang was, zo’n vijftien tot twintig afnemers, zodat niet goed valt in te zien waarom zij haar afnemers niet – al was het maar tijdelijk – zonder gebruikmaking van het merk CORBLOK had kunnen beleveren.

*

Cassatie ingesteld. Red.

E I G E N D O M

3 4 3

Ondeo Nalco Netherlands BV te Tilburg, rechtopvolgster van IWC Chemische Produkten BV, appellante, procureur mr. S.M. Kaak, tegen M. Michel Company Inc te New York, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur mr. M.C.H.I. van der Dussen. 4 Behandeling van het hoger beroep 4.1 Het gaat in dit geding om de volgende kwestie. 4.1.1 Tussen partijen is geschil ontstaan over de vraag welk van hen rechthebbende is op het (Benelux-)merk ’Corblok’. Met Corblok wordt een zogenoemde corrosie-inhibitor aangeduid. 4.1.2 Bij inmiddels onherroepelijk vonnis van 2 juni 1999 heeft de rechtbank te Utrecht in een tussen partijen gevoerde procedure in het voordeel van Michel beslist. De inschrijving van de akte van het depot ten name van IWC van het merk Corblok voor de waren chemische producten voor de behandeling en fabricage van kunstmest in warenklasse 1 werd nietig verklaard en ambtshalve werd de doorhaling van voormelde inschrijving van het merk Corblok in het register van het Benelux-Merkenbureau uitgesproken. IWC werd geboden om, kort samengevat, iedere inbreuk op de merkrechten van Michel te staken op straffe van een dwangsom (met een maximum van NLG 3.000.000,–). In haar overwegingen heeft de rechtbank het depot door IWC op 24 juni 1992 van het woordmerk Corblok als te kwader trouw aangemerkt. Daaraan heeft zij gezien artikel 4 aanhef en onder 6 sub b in verband met artikel 14 B aanhef en onder 2 Benelux-merkenwet (BMW) de gevolgtrekking verbonden dat Michel IWC met recht kan tegenwerpen dat IWC door haar depot van 24 juni 1992 geen recht op het merk Corblok heeft verkregen en dat de vordering tot nietigverklaring van IWC’s depot toewijsbaar is. Voorts oordeelde de rechtbank dat Michel rechten kon ontlenen aan haar Benelux-depot van het woordmerk Corblok voor chemische producten voor agrarische en industriële toepassingen in klasse 1 d.d. 15 januari 1997. Zij aanvaardde in het bijzonder niet dat sprake zou zijn van relevant voorgebruik door IWC van het merk Corblok. Het vonnis van 2 juni 1999 is op 14 juni 1999 aan IWC betekend. IWC heeft aan het vonnis voldaan door het gebruik van het merk Corblok vanaf dat moment onmiddellijk te staken. 4.1.3 Michel betrok de door haar op de markt gebrachte corrosie-inhibitor aanvankelijk van IWC en vanaf eind 1995 van Holland Novochem B.V., een concurrent van IWC. Holland Novochem was opgericht door de heer J.J. Meezen, voormalig directeur van IWC. 4.1.4 In de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 heeft IWC in de Benelux corrosie-inhibitor op de markt gebracht voorzien van het merk Corblok. IWC had in die tijd zo’n vijftien tot twintig afnemers voor haar product, alle producenten van kunstmest. IWC is doorgegaan met het gebruik van het merk Corblok tijdens bovengenoemde procedure, omdat, naar zij bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft toegelicht, zij zich niet kon voorstellen dat Michel rechthebbende op het merk zou blijken te zijn. IWC heeft met de verkoop van corrosie-inhibitor onder het merk Corblok in genoemde periode winst geboekt. Na 14 juni 1999 heeft ze de corrosie-inhibitor onder het merk Corrogard op de markt gebracht.

3 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.1.5 Michel wenst vergoeding van de schade die zij leed doordat IWC in de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 haar, Michel’s, merk Corblok is blijven gebruiken, en winstafdracht als bedoeld in – thans – artikel 13 A lid 5 BMW, waarbij IWC niet meer behoeft af te dragen dan de winst die de te vergoeden schade te boven gaat. Haar daartoe strekkende vordering is in deze procedure aan de orde. 4.2 De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep geoordeeld dat tussen partijen bindende kracht toekomt aan het vonnis van 2 juni 1999 en heeft zich dan ook niet begeven in de beoordeling van kwesties die al in dat vonnis waren beslist. IWC heeft, aldus de rechtbank, in de relevante periode in de Benelux gebruik gemaakt van het merk Corblok als bedoeld in artikel 13 A lid 1 onder a BMW, zodat Michel op de voet van de BMW schadevergoeding en winstafdracht kan vorderen. De gestelde merkinbreuken kunnen aan IWC worden toegerekend en causaal verband tussen haar inbreukmakend gedrag en de gestelde schade kan worden aanvaard, aldus de rechtbank verder. De stelling dat Corblok is verworden tot soortnaam, is verworpen. De schade heeft de rechtbank begroot op € 7.500,– en aldus toegewezen. Ook de vordering tot winstafdracht wees zij toe. Het gebruik door IWC van het merk Corblok heeft zij als ’te kwader trouw’ aangemerkt, terwijl Michel haars inziens haar recht om winstafdracht te vorderen niet had verwerkt. 4.3 Tegen het vonnis is IWC onder aanvoering van grieven opgekomen. De grieven van IWC zijn tegen verschillende schakels van de redenering van de rechtbank gericht. 4.4 De eerste grief stelt de vraag aan de orde of aan IWC de door Michel gestelde schade kan worden toegerekend. Volgens IWC volgt uit het feit dat haar depot van het merk ’Corblok’ als te kwader trouw is bestempeld niet noodzakelijkerwijs dat haar gebruik van het merk Corblok als te kwader trouw kan worden aangemerkt. In dit verband beroept zij zich er in het bijzonder op dat zij het merk sedert 1978 gedurende 21 jaar met instemming van Michel heeft gebruikt. 4.5 In het vonnis van 2 juni 1999 wordt in de rechtsoverwegingen 4.3 en 4.4 beslist dat de gevorderde nietigverklaring van het depot van IWC van 24 juni 1992 toewijsbaar is gezien artikel 4 aanhef en onder 6 sub b in verband met artikel 14 B aanhef en onder 2 BMW. De rechtbank heeft voor ogen gestaan dat het omstreden depot te kwader trouw is verricht, omdat IWC op grond van haar rechtstreekse rechtsbetrekking met Michel wist dat Michel binnen de daaraan voorafgaande drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, terwijl Michel geen toestemming aan IWC had verleend. De rechtbank is dus ervan uitgegaan dat toestemming van Michel voor het depot ontbrak. Het ligt op de weg van IWC om feiten en omstandigheden te stellen die de conclusie rechtvaardigen dat Michel instemde met haar gebruik van het merk Corblok, hoewel toestemming voor het depot ontbrak en Michel rechthebbende op het merk was. De stellingen van IWC zijn op dit punt ontoereikend. Voor zover zij zich opnieuw lijkt te beroepen op een eigen merkrecht gaat dat langs de kern van hetgeen hier aan de orde is heen en stuit het af op de bindende kracht van het vonnis van 2 juni 1999. Het enkele feit dat zij het merk Corblok gebruikte impliceert niet dat zij toestemming van Michel daarvoor had. Bovendien is niet wel voorstelbaar dat na al hetgeen tussen partijen is

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

voorgevallen die toestemming in de hier relevante periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 is gecontinueerd. Het komt er immers op neer dat het merkgebruik door IWC tussen partijen geen problemen opleverde zolang de belangen van Michel en IWC nog parallel liepen. Dat werd anders toen Michel de door haar te verhandelen corrosie-inhibitor niet langer van IWC betrok maar van Holland Novochem B.V. Daarbij past slecht aan te nemen dat Michel akkoord zou gaan met voortzetting van het gebruik van haar merk Corblok door IWC. IWC mocht dat onder de nieuw ontstane omstandigheden redelijkerwijs ook niet verwachten. Doorslaggevend is uiteindelijk dat, naar IWC zelf stelt, Michel niet reageerde op de brief van 15 maart 1995 waarin IWC om nadere/nieuwe afspraken vroeg, en dat Michel IWC kort na het merkdepot van 15 januari 1997 heeft laten weten dat zij niet langer gerechtigd was om het Benelux-merk Corblok te gebruiken. Dat onder de nieuw ontstane omstandigheden Michel haar, IWC’s, gebruiksrecht niet mocht opzeggen, heeft zij verder wel gesteld, maar zij heeft onvoldoende toegelicht waarom dat zo zou zijn. IWC heeft zich in dit verband niet beroepen op enige wettelijke of contractuele regeling. Evenmin biedt zij een voldoende aanknopingspunt om te oordelen dat een eventuele opzegging door Michel in de gegeven omstandigheden in strijd zou komen met de redelijkheid en billijkheid. Nu tussen partijen vast staat dat IWC Michel vanaf in elk geval 1996 niet langer zou beleveren, komt het immers niet onredelijk voor dat Michel een einde zou maken aan haar eventuele toestemming aan IWC om het merk Corblok te gebruiken. Daarvoor was voor Michel een voldoende zwaarwegende grond voorhanden. Eventuele investeringen door IWC in het merk Corblok doen daaraan verder niet althans onvoldoende af. 4.6 Dat betekent dat de stellingen van IWC onvoldoende aanknopingspunt bieden voor de veronderstelling dat Michel haar in de relevante periode een gebruiksrecht ten aanzien van het merk Corblok had verleend. Die stellingen behoeven daarom verder geen onderzoek in rechte. 4.7 IWC heeft dus zonder daartoe gerechtigd te zijn en in de wetenschap dat Michel merkgerechtigde was het merk Corblok in de Benelux gebruikt in de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999. Deze inbreuk op het merkrecht van Michel moet haar worden toegerekend. De daaruit voortgekomen schade komt voor haar rekening. De eerste grief faalt. 4.8 De rechtbank heeft de schade die Michel geleden heeft door gemaakte kosten in verband met de inbreukprocedure en door verlies aan exclusiviteit van het merk begroot op € 7.500,– en tot dit bedrag schadevergoeding aan Michel toegekend. De rechtbank heeft met name enig verlies aan exclusiviteit genoegzaam aannemelijk geoordeeld, alsmede bevonden dat de reiskosten van de directeur van Michel, Curtis Michel, onbetwist gebleven waren. In bovenstaande overwegingen ligt reeds besloten dat er een relevant causaal verband aanwijsbaar is tussen de merkinbreuk waaraan IWC zich in de periode van 15 januari 1997 tot 14 juni 1999 heeft schuldig gemaakt, en de schadeposten waarvoor de rechtbank vergoeding toekende. De enkele ongemotiveerde ontkenning door IWC dat de relevant geoordeelde schade zich heeft voorgedaan, is niet toereikend om vergoeding van die schade tegen te houden. Onbetwist is immers gebleven dat de heer Curtis Michel enkele malen vanuit de USA naar Nederland heeft moeten reizen in verband met de inbreuk-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

procedure. Verder ligt gelet op het inbreukmakende merkgebruik door IWC enig verlies van exclusiviteit van het merk zozeer voor de hand en is een vergoedingsbedrag van € 7.500,– (met inbegrip van reiskosten) zo beperkt dat het op de weg van IWC had gelegen om haar stellingen in appèl beter te funderen, hetgeen zij nagelaten heeft. Dat geldt ook als zou moeten worden aangenomen dat Michel zich niet op de Europese markt richt, alleen al omdat onbestreden vast staat dat de rechtsgeldig onder de naam Corblok op de markt gebrachte corrosie-inhibitor in de Benelux vervaardigd wordt. Tot slot is vermeldenswaard dat de rechtbank er niet vanuit gegaan is dat de exclusiviteit van het merk geheel verloren is gegaan. De tweede grief mislukt daarom. 4.9 Met de derde grief bestrijdt IWC haar veroordeling tot, kort gezegd, winstafdracht aan Michel, als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW. IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling. 4.10 Bij de bespreking van deze kwestie wil het hof vooropstellen dat een veroordeling tot winstafdracht ingrijpend is en tot verstrekkende consequenties kan leiden. Heel wel denkbaar is dat er omstandigheden zijn die moeten meebrengen dat van toewijzing van een dergelijke vordering wordt afgezien. Hetgeen IWC in dit verband heeft aangevoerd is evenwel daarvoor niet toereikend. Vast staat dat haar zakelijke relatie met Michel al vanaf eind 1995 verbroken was. Gedurende het overgrote deel van de periode waarvoor de winstafdracht wordt verlangd liep de procedure tussen Michel en IWC die is uitgemond in het vonnis van 2 juni 1999. De inleidende dagvaarding werd uitgebracht op 21 februari 1997. Bezwaarlijk kan dan ook worden aanvaard – gelijk hierboven in gelijkluidende zin overwogen – dat Michel IWC, zoals zij stelt, in de waan heeft gelaten dat zij geen problemen had met het gebruik door IWC van het merk Corblok, dan wel dat IWC van Michel toestemming had om het merk Corblok te gebruiken voor leveranties aan haar eigen afnemers. In tegendeel, IWC had er ernstig rekening mee te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten. Door desalniettemin door te gaan met het omstreden gebruik van het merk Corblok heeft IWC weloverwogen het risico genomen dat haar merkgebruik achteraf inbreukmakend zou blijken te zijn. Die handelwijze dient voor haar risico te komen en weegt zwaar bij de beoordeling van de vraag of winstafdracht op haar plaats is. Al hetgeen naar IWC stelt aan die procedure voorafgegaan is geeft enig inzicht in haar beweegredenen. Die achtergrond rechtvaardigt echter niet om thans te oordelen dat bij het continueren van merkinbreuk gedurende genoemde procedure geen winstafdracht zou passen. IWC lijkt te miskennen dat in dit geval is komen vast te staan dat het relevante merkrecht gehouden werd door de (Amerikaanse) distributeur en niet door haar als producent, zodat zij niet de vrijheid had om de door haar geproduceerde corrosie-inhibitor buiten Michel om onder de merknaam Corblok af te zetten. Verder heeft te gelden dat de voor IWC relevante markt beperkt van omvang was, zo’n vijftien tot twintig afnemers, zodat het niet goed valt in te zien waarom zij haar afnemers niet – al was het maar tijdelijk – zonder gebruikmaking van het merk Corblok had kunnen beleveren. Dat Michel haar rechten als merkhoudster op enigerlei wijze zou hebben ver-

E I G E N D O M

3 4 5

werkt, is geenszins aannemelijk geworden. De stellingen van IWC bieden daartoe geen aanknopingspunt. Ook met de derde grief heeft IWC daarom geen succes. 4.11 De vierde grief wil ingang doen vinden dat uit het vonnis van 2 juni 1999 moet worden afgeleid dat het teken Corblok is verworden tot soortnaam en dat de markt Corblok als soortnaam is gaan gebruiken. Dat de rechtbank zou hebben aanvaard dat het merk Corblok haar functie om de herkomst van de corrosie-inhibitor aan te duiden zou hebben verloren, kan niet uit het vonnis van 2 juni 1999 worden afgeleid. In dit vonnis is immers beslist dat Michel het merk Corblok houdt. Daarmee is onverenigbaar dat in datzelfde vonnis zou zijn uitgemaakt dat het merk tot soortnaam verworden is. Evenmin bieden de stellingen voldoende aanknopingspunt om te oordelen dat de markt Corblok als soortnaam is gaan gebruiken. Het feit dat gebruik van de aanduiding Corblok essentieel was voor het verkrijgen van een gunstig analysecertificaat ten behoeve van het zekerstellen van een betaling door de bank, betekent veeleer dat het merk Corblok een goede naam had en dat het merk door zijn onderscheidend vermogen als herkomstaanduiding in de markt functioneerde. De vierde grief mislukt. 4.12 Aangezien de vijfde grief geen zelfstandige betekenis heeft, moet de slotsom zijn dat alle grieven falen. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. IWC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep. 5 Beslissing Het hof : bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz.

Nr. 80 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 13 oktober 2004 (Forever Friends) Mr. D.H. von Maltzahn Art. 254 Rv De vorderingen van Hallmark strekken ertoe te voorkomen dat Hagley merkinbreuk gaat plegen, waarvan Hallmark stelt schade te zullen lijden als de inbreuk zich realiseert. Het spoedeisend karakter van de vorderingen is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat Hallmark enige tijd heeft laten verlopen alvorens Hagley in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Art. 7, lid 1c GMV Het gemeenschapsmerk FOREVER FRIENDS is door het BHIM onderzocht op zijn geldigheid in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Nu het merk is geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld en niet is gebleken dat een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, wordt het ingeroepen merk als geldig beschouwd. Art. 9, lid 1c GMV Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het merk in Nederland een bekend merk is. Bekendheid in Nederland is voldoende voor bekendheid in de zin van artikel 9, lid 1c GMV.

3 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Art. 9, lid 1b GMV De domeinnaam FOREVERFRIENDS is auditief en begripsmatig identiek aan het woordmerk FOREVER FRIENDS. Visueel verschilt de domeinnaam op een ondergeschikt punt, doordat de twee woorden aan elkaar worden geschreven. Hagley beoogt haar domeinnaam te koppelen aan een website voor een educatief programma met stripboeken, puzzels e.d. Dit gebruik dient te worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren. De waren zijn soortgelijk aan de waren waarvoor Hallmark haar merk heeft ingeschreven. In aanmerking genomen de bekendheid van het merk, de sterke gelijkenis tussen merk en teken en de categorieën van waren waarvoor het merk en teken (zullen) worden gebruikt, bestaat er gevaar voor (indirecte) verwarring. Het optreden van Hagley kan worden gezien als dreigende merkinbreuk. 1 Hallmark Cards PLC te Bradford, West Yorkshire, Verenigd Koninkrijk, 2 Mercis BV te Amsterdam, eiseressen, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. C.A. Thomas te Amsterdam, tegen Hagley International Trading Group BV te Hillegom, gedaagde, in persoon verschenen bij haar statutair directeur J.P. Hageman, bijgestaan door gemachtigde mr. P.P. Otte te Krommenie. 1 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 22 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1 Hallmark is opgericht in 1910 en uitgegroeid tot een grote uitgeverij van wenskaarten. In 1986 heeft Hallmark de auteursrechten van A. Brownsworth op de ’Forever Friends Collection’ overgenomen. De Forever Friends beer is ontworpen in 1996 en is daarna als afbeelding op allerlei artikelen (waaronder ansichtkaarten, schoolartikelen en servies) op de markt gebracht. 1.2 Hallmark is rechthebbende op het (woord)merk FOREVER FRIENDS. Dat merk is in de Europese Gemeenschap voor het eerst geregistreerd op 1 februari 1999 voor waren en diensten in klassen 16, 20, 21 en 28 (waaronder: postpapier, wenskaarten, boeken, stickers, penhouders, speelgoed en spelletjes). Het merk is daarna op 9 april 2001, 29 januari 2003 en 7 januari 2004 geregistreerd voor waren en diensten in respectievelijk de klassen 3, 18, 24, 25, 30, 38, 9, 14 en 26. 1.3 Mercis is agent van Hallmark voor de verhandeling van producten onder het merk FOREVER FRIENDS in de Benelux. 1.4 Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland blijkt dat Hagley zich bezighoudt met de groothandel van geregelde en ongeregelde goederen met name motorvoertuigen. Op 11 augustus 2000 heeft Hagley bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnaam www.foreverfriends.nl geregistreerd. Hagley heeft deze domeinnaam geregistreerd met de bedoeling daar een website aan te koppelen ter exploitatie van het karakter ’Willbert’. Via die website is het onder meer mogelijk om e-cards met ’Willbert’ te versturen. De door Hagley ontworpen producten met daarop gedrukt ’Willbert’ zijn onder meer: boeken met kleurplaten, stickers, schriften en pennen.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Hallmark c.s. vorderen – zakelijk weergegeven – Hagley: I te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk FOREVER FRIENDS van Hallmark, waaronder de registratie en het voorgenomen gebruik van de domeinnaam www.foreverfriends.nl te staken en gestaakt te houden; II te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Hallmark c.s. achterwege te laten; III te veroordelen om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis op haar kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.foreverfriends.nl op naam wordt gezet van Mercis; IV te bevelen van alle in het kader van de onder III bedoelde correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel na ontvangst daarvan een afschrift aan de raadsman van Hallmark c.s. te zenden, dit alles op straffe van een dwangsom; V te veroordelen om aan Hallmark c.s. te vergoeden de buitengerechtelijke kosten van € 3.000,–, vermeerderd met de wettelijke rente. Daartoe voeren Hallmark c.s. het volgende aan. Hagley maakt door de registratie van de domeinnaam en het voorgenomen gebruik van de site inbreuk op het merkrecht van Hallmark c.s. Als gevolg van het gebruik door Hagley is verwarring bij het publiek te duchten. Daarnaast wordt door dit gebruik afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk FOREVER FRIENDS. Hagley maakt met haar gebruik inbreuk op de merkrechten van Hallmark in de zin van artikel 9 lid 1 onder b en c van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Hagley handelt voorts onrechtmatig jegens Hallmark c.s. door aan te haken aan, respectievelijk te profiteren van de goodwill en reputatie die Hallmark in de loop der jaren heeft opgebouwd. Voorzover de domeinnaam www.foreverfriends.nl nog niet in gebruik is genomen zal er zodra dit wel het geval is tevens sprake zijn van misleiding. Ten onrechte wordt immers de suggestie gewekt dat de domeinnaam betrekking heeft op een website die afkomstig is van Hallmark c.s. Als gevolg van deze handelwijze van Hagley lijden Hallmark c.s. schade dan wel dreigen zij schade te lijden. Hagley voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken. 3 De beoordeling van het geschil bevoegdheid 3.1 De voorzieningenrechter is op grond van het bepaalde in artikel 92, sub a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsmerkverordening) j˚ artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen. Spoedeisend belang 3.2. Hagley heeft als meest verstrekkend verweer opgeworpen dat Hallmark c.s. geen spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. Hagley heeft immers de domeinnaam geregistreerd op 11 augustus 2000. Hallmark c.s. hebben naar

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

aanleiding daarvan voor het eerst gereageerd bij brief van 6 februari 2004 aan Hagley. Daarna heeft er tussen partijen eenmaal een gesprek plaatsgevonden over de eventuele overdracht van de domeinnaam aan Hallmark c.s. Dit betoog faalt. De vorderingen van Hallmark c.s. strekken er (onder meer) toe te voorkomen dat Hagley merkinbreuk gaat plegen Hallmark c.s. stellen dat zij schade dreigen te leiden als die inbreuk zich realiseert. Het spoedeisend karakter van de vorderingen is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat Hallmark c.s. enige tijd hebben laten verlopen alvorens Hagley in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Geldigheid van het merk 3.3 Hagley voert aan dat het woordmerk FOREVER FRIENDS louter beschrijvend is en daarom geen onderscheidend vermogen heeft. 3.4 Aan dit verweer wordt voorbij gegaan. Het gaat hier om een gemeenschapsmerk dat door het BHIM is onderzocht op zijn geldigheid in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu het merk is geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld (ook niet door Hagley) en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van worden uitgegaan dat het BHIM terecht geen absolute weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Naar analogie van artikel 95 Gemeenschapsmerkverordening zal de voorzieningenrechter het ingeroepen merk dan ook als geldig beschouwen. Bekendheid 3.5 In dit geding is voldoende aannemelijk gemaakt dat het merk hier te lande ten aanzien van wenskaarten een bekend merk is. Bekendheid in Nederland is voldoende voor bekendheid in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Gemeenschapsmerkverordening. Merkinbreuk 3.6 Voor de vraag of er sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening gaat het er om of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis vertonen dat hierdoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel dat de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken (indirecte verwarring). 3.7 De domeinnaam foreverfriends is auditief en begripsmatig identiek aan het woordmerk van Hallmark. Visueel verschilt het op één, zeer ondergeschikt, punt, doordat de twee woorden aan elkaar worden geschreven als één woord. 3.8 Hagley beoogt haar domeinnaam te koppelen aan een website voor een educatief programma met stripboeken, puzzels en benodigdheden voor de schoolgaande jeugd. Dit gebruik dient te worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren. De waren vallen deels onder de cate-

E I G E N D O M

3 4 7

gorie, speelgoed, spelletjes en penhouders, waarvoor het merk van Hallmark onder meer is ingeschreven op 1 februari 1999. 3.9 In aanmerking genomen de bekendheid van het merk, de sterke gelijkenis tussen merk en teken en de categorieën van waren waarvoor merk en teken (zullen) worden gebruikt bestaat er gevaar voor ( indirecte) verwarring. 3.10 De omstandigheid dat Hagley haar domeinnaam wellicht nog niet actief gebruikt kan haar niet baten. Haar optreden kan worden gezien als dreigende merkinbreuk. Sancties 3.11 Binnen het kader van dit geding zijn de vorderingen inzake het staken van (dreigende) merkinbreuk en de overdracht van de domeinnaam op straffe van een dwangsom als hierna te vermelden toewijsbaar. De overige grondslagen waarop de vorderingen zijn gebaseerd behoeven geen bespreking meer. 3.12 De gevraagde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen, daar deze onvoldoende is onderbouwd. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. 3.13 Hagley zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 3.14 Op grond van het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening in een merkzaak, zonodig ambtshalve, een redelijke termijn voor het instellen van eis in de hoofdzaak te bepalen. Deze termijn zal in de onderhavige zaak worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. 4 De beslissing De voorzieningenrechter: gebiedt Hagley om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op van het merk FOREVER FRIENDS, waaronder het (voorgenomen) gebruik van de domeinnaam www.foreverfriends.nl, te staken en gestaakt te houden; beveelt Hagley om, binnen 2 weken na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie van www.foreverfriends.nl op naam van Mercis gesteld wordt, een en ander conform de instructies van de internet (service)provider van Hagley; beveelt Hagley van alle in het kader van deze wijziging van de domeinnaamregistratie gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Hallmark c.s. te zenden; veroordeelt Hagley tot betaling aan Hallmark c.s. van een dwangsom van € 2.500,– voor elke dag of iedere keer dat zij in strijd mocht handelen met de hiervoor gegeven verboden, of enig gedeelte daarvan, met een maximum van € 250.000,–;

3 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder rechtsoverweging 3.12 is vermeld; bepaalt dat Hallmark c.s. de eis in de hoofdzaak instellen binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;

B

E

R

I

C

H

F

I

C

I

A U G U S T U S

2 0 0 5

T E N Duur: opleiding bestaat uit ongeveer 28 dagdelen à 3 uur, waaronder een bezoek aan het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) te Alicante en wordt voor de aspirant-merkengemachtigden afgesloten met een mondeling examen. Onderwerpen: o.a. Benelux merkenrecht, Internationale merken, Ongeoorloofde mededinging en Licenties. Prijs: € 7.500,– inclusief het tweedaagse verblijf bij aanvang van de opleiding, een bezoek aan het OHIM te Alicante, lunches, koffie/thee, mappen voor het materiaal, exclusief studieboeken. Voor het examen worden geen aparte gelden geheven. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 weken voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering door een deelnemer aan de opleiding minder dan zeven weken voorafgaande aan de aanvang van de opleiding is de volledige cursusprijs verschuldigd. Aanmelden/informatie: CPO I Bureau BBMM, tel. (024) 361 14 97; email: [email protected].

Medio september 2005 start de eerstvolgende Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden (20052006). De (éénjarige) parttime opleiding is gericht op (aspirant)merken- en modellengemachtigden met een juridische vooropleiding, werkzaam in één van de landen van de Benelux, en is toegankelijk voor zowel leden als nietleden van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht. Hoofddocent: dr. R.W. Holzhauer, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderwijstaal: in geval van Franstalige deelnemers, tweetalig. Doelgroepen: ook niet-juristen kunnen deelnemen. Zij dienen voor aanmelding een intakegesprek te voeren met het bestuur van de Stichting BBMM. Daarnaast staan bepaalde onderdelen open voor advocaten, bedrijfsjuristen, paralegals en (aspirant)octrooigemachtigden.

F

1 6

veroordeelt Hagley in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Hallmark c.s. begroot op € 1.027,78, waarvan € 703,– aan salaris procureur, € 241,– aan griffierecht en € 83,78 aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden 2005

O

E I G E N D O M

E } L

E

M

E D

E

D

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Libië is op 15 juni 2005 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (laatstelijk Trb. 2004, 242). Het Verdrag zal voor Libië op 15 september 2005 in werking treden. Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage Letland is op 26 april 2005 toegetreden tot de Akte van

E

L

I

N

G

E

N

Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale registratie van modellen van nijverheid, Genève, 2 juli 1999. De Akte is voor Letland op 26 juli 2005 in werking getreden.