•
IN NAAM DES KONINGS
nn1s CHTBANK ROTTERDAM
Team Haven en Handel zaaknummer I ro lnummer: Cl l 01448860 I HA ZA 14-408 Vonnis van 17 juni 2015
in de zaak van rechtspersoon naar vreemd recht PT. MITRA PRODIN, tevens h.o.d.n. JWare gevestigd te Denpasar (Indonesië), eiseres in conventie, ( A ~erweerster in reconventie, \ Vdvocaat mr. drs. M.G. Jansen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDENBERG SPECIAL PRODUCTS B.V., gevestigd te Oud-Beijerland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. D. Knottenbelt Partij en zullen hierna JWare en VDB genoemd worden. 1.
De procedure
l .I. Het verloop van de procedure blijkt uit: -de dagvaard ing van 25 september 20 13 met producties 1-11 ; - het vonnis in incident van 19 maart 20 14 van de rechtbank te Den Haag, waarb ij de zaak (deels) is verwezen naar de rechtbank Rotterdam; -het exploot van oproeping van 1 april 20 14 voor de rechtbank Rotterdam ; - de conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie; -het tussenvonn is van 17 december 20 14 waarbij een comparitie van partijen is ge last; -de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging producties 12-329; - de akte houdende producties 16-22 aan de zijde van VDB; - de akte houdende producties 330-354 aan de zijde van JWare; - de fax van 18 februari 20 15 van VDB met een kostenoverzicht; - de fax van 18 februari 201 5 van JWare met een aanvullend kostenoverzicht; - het proces-verbaal van comparitie van 19 februari 2015, waaraan gehecht de door beide partijen overgelegde spreekaantekeningen; -de briefvan 12 maart 201 5 van JWare met aanvu llende kostenspec ificatie; - de brief van 13 maart 20 15 van VD B; -de briefvan 20 maart 2015 van JWare. Op de vraag of ook de laatste, na comparitie van partijen, nog ingediende stukken tot het procesdoss ier behoren, zal nader worden ingegaan onder 4. 1.
C/10/448860 I HA Z A 14-408 17juni2015
!.2.
De uitspraak van het vonni s is nader bepaald op heden.
2.
De feiten
2.1. VDB is een Nederlandse producent va n (onder meer) sigaretten-, sigaren en jointhulzen . VDB levert haar producten louter aan professionele afne mers. Daarnaast levert VDB ook machines en andere benodigdheden voor het vul len en komp ressen van de voorgedraaide jointhul zen. 2.2 .
VDB is houdster van onder meer de volgende merkregi straties :
a. het Benelux woordmerk CONES, gedeponeerd op 22 december 1995 en ingeschreven onder nummer 0578242 voor waren en diensten in de klasse 16 voor: papier, karton en andere drukwerken van diverse aard, in de klasse 28 voo r: speelkaarten en in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor rokers en lucifers; b. het Benelux woordmerk CONES gedeponeerd op 13 april 2000 en ingeschreven onder nummer 0666226 in de klasse 34 voor: s igarettenhulzen; c. het Benelux woordmerk CON ES gedeponeerd op 11 december 2002 e n ingesc hreven onder nummer 0722129 in de klasse 34 voor: tabak, arti kelen voo r rokers, luc ifers, sigarettenpapier, sigarettenhulzen, sigare nhul zen en aanstekers voor rokers; d. het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk CONES gedeponeerd op 11 december 2002 en ingeschreven onder nummer 0722 130 in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor: rokers, luc ifers, sigarettenpapier, sigarettenhul ze n, sigarenhulzen en aanstekers voor rokers;
e. het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk CONES in de kleuren rood, geel en zwart gedeponeerd op ll december 2002 en ingeschreven onder nummer 0722 131 in de klasse 34 voor: tabak, artikelen voor rokers, luc ifers, sigarettenpapier, sigarettenhulzen, sigarenh ulzen en aanstekers voor rokers;
2
C/1 0/44 8860 I HA ZA 14-408 17 juni 201 5
f. het Gemeenschapswoordmerk CON ES gedeponeerd op 8 maart 2004 en ingeschreven onder nummer 003699791 in de klasse 34 voor: tobacco, smokers a1iicles, matches, cigarette paper, cigarette tubes, cigar tubes, lighters for smokers;
g. het Gemeenschapsbeeldmerk CONES (gelijk aan het beeldmerk onder sub d) gedeponee rd op 8 mami 2004 en ingeschreven onder nummer 00369984 1 in de klasse 34 voor: to bacco, smokers articles, matches, cigarette paper, cigarette tubes, cigar tubes, lighters fo r smokers. 2.3. VDB gebruikt thans op de verpakking van haar a11ikelen en ter aanprijzing daarvan op haar website (ook) het navo lgende logo:
2.4.
Hierna z ijn een aanta l varianten weergegeven van de verpakk ingen van VDB.
3
C/10/448860 I HA ZA 14-408 17j uni 20 15
2.5 . JWare is een ondernemi ng d ie is gevestigd op Bali (Indonesië). JWare produceert eveneens voorgedraaide j o inthulzen. J Wa re levert de door haar geprod uceerde j ointh ulzen aan consumenten en aan de professionele afnemer. Ook J Ware levert daarbij vul- en kompressystemen. 2.6. markt.
JWare brengt haar producten onder meer met de volgende verpakki ngen op de
1
·- . I .. _
~
·
2.7. Bij schrij ven van 15 januari 20 10 heeft VDB JWare gesommeerd om onmiddell ijk te bevestigen dat zij ieder gebruik van de aanduid ing "cones", waaronder het gebruik van het woord " cones" op de verpa kkingen van haar producten zal staken en gestaakt zal houden. 2 .8. Bij schrij ven van 29 januari 20 I 0 heeft de advocaat van JWare aan VDB laten weten geen grond aanwezig te achten om aan de som matie te vo ldoen nu JWare de aanduiding " paper cones" uitsluitend geb rui kt ter aanduiding van "paper cones", zodat geen sprake is van in breuk op een merk.
3.
Het geschil
in conventie 3 .1. J Ware heeft bij oorspronke lijke dagvaarding - ve rkort weergegeven - gevorderd, voor zover moge lijk uitvoerbaar bij voorraad: (i) nietig, a lthans vervallen, te verklaren de merkdepots van de h iervoor onder 2.2. onde r sub a tot en met g ve rme lde Bene luxmerken en Ge meenschapsmerken en de doorhaling van deze merken (ambtsha lve) uit te spreken en te gelasten; (i i) VDB te veroo rde le n in de werke lij ke proceskosten op grond van artikel I 0 19h Rv te vergoeden b innen drie dagen na het in deze te wij zen vonnis, met uitvoerbaar bij voorraadverk laring specifiek ten aanzien van deze kosten. Bij exploot van 4 apri l 20 I 4 heeft zij gevorderd voor deze rechtbank verder te procederen (uitsluitend) voor zover deze de vordering de Bene luxmerken betreft. 3 .2 . Aan haar vordering heeft JWare- verkort en zakelijk weergegeven - het navolgende ten grondslag gelegd.
4
C/10/448860 I HA ZA 14-408 17juni 20 15
5
JWare vordert primair de nietigverklaring van alle Beneluxmerken op grond van artikel 2.28 lid I onder b, c en d BVIE wegens het ontberen van onderscheidend vermogen, het beschrij vende karakter daarvan en het fe it dat cones een gebruikel ij ke aanduiding is geworden voor sigaretten- en jointh ulzen. Subsidiair vordert JWare verva llenverklaring van de rechten op deze merken wegens verwording tot soortnaam op grond van mtikel 2.26 lid 2 aanhef en sub sub b BVIE alsook wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE. 3.3. VDB voert verweer en conc ludeett tot niet ontvankelijkverklaring althans tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van JWare in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv. Op de steil in gen van partijen wordt, voor zover relevant, hierna bij de beoorde Iing 3.4. mgegaan. in reconventie
3.5. VDB vordett bij antwoord in reconventie: - JWare te bevelen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wij zen vonnis te staken en gestaakt te houden in de gehele Bene lux iedere verdere inbreuk op de Benelux registrati es van de woordmerken CONES met de nummers 578.242, 666.226 en 722. 129, meer in het bij zonder te staken en gestaakt te houden in de gehele Benel ux ieder gebruik van het teken CONES, dan van enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de woordmerken CONES van VDB; zulks op straffe van een onmiddellij k opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor ieder afzonderlijk exemplaar waarmee dit bevel wordt overtreden, of zulks naar keuze van VDB voor iedere dag (een gedee lte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt; - JWare te bevelen om binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wij zen vonnis de volgende rectificatie op de Nederlandstalige vers ie van de website www.jware.org te plaatsen, met uitsluitend de volgende inhoud, d.w.z. zonder enige toevoeging in woord of beeld: '"Geachte heer 1mevrouw, Op [datum} heefi de rechtbank Rotterdam bepaald datdePT Mitra Prodintevens handelende onder de naam JWare door het gebruik van het merk COXES inbreuk heeji gemaakt op de merkrechten van I 'andenBerg Special Produels 8. 1'. l"oor de duidelijkheid: CO:VES is een merk van I 'andenBerg Special Produels en ::al dus niet meer door on::e onderneming ter onderscheiding ofter aanduiding van on::e producten worden gebruikt. Hoogachtend. JWare"
zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,- (vijfd uizend euro) per dag (een gedee lte van een dag als een hele gerekend) waarop Intermedium (kennelijk bedoeld: .!Ware, Rb) in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan dit bevel te voldoen; -met veroordeling van JWare in de kosten van dit geding op grond van artikel I 0 19h Rv.
C/10/448860 I HA ZA 14-408 17juni 2015
6
3.6. VDB legt aan haar vordering ten grondslag dat JWare inbreuk maakt op haar exclusieve merkrechten ten aa nzien van haar Bene luxmerkregistraties voor het woordmerk CONES in de zi n van attikel 2 .20 lid 1 sub a of attike l 2.20 lid 1 sub b BYTE. 3.7. JWare voett verweer en conc ludeert tot niet ontvanke lijkverklaring van VDB, althans deze haar vordering te ontzeggen, met veroordeling van VDB in de kosten van het geding op grond van atiike ll019h RV . 3.8. Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, hierna bij de beoordeling ingegaan.
4.
De beoordeling
in conventie en in reconventie
procesdossier 4. 1. V DB heeft verzocht de door JWare ten behoeve van de comparitie van partijen nog bij brief van 17 februari 20 15 in het geding gebrachte producties 330-354 bui ten beschouwing te laten om rede n dat deze niet, a ls bevolen in het comparitievonnis, uiterlijk twee we ken voorafgaa nd aan de zitting zijn inged iend. De rechtbank verwerpt dit verzoek. Deze stukken zijn weli swaar niet overeenkomstig artikel 2.9 van het landelijk procesreglement voor c ivie le dagvaa rdingszaken bij de rechtbanken inged iend, maar VDB is door de te late indiening van deze stukken niet in haa r belangen geschaad. De nog overgelegde producties bevatten uitdraaien van een aantal websites dienend als tegenbewijs tegen eerder door VDB ingediende uitdraaien van dezelfde websites, zij het van andere pagina' s, zodat VDB met de inhoud daarvan reeds eerder bekend kan worden verondersteld . Z ij heeft daar ter z itting ook inhoude lijk op gereageerd. Beide partijen hebben voorts bij fax van 18 februari 201 5 nog een aanvullende specificatie van de proceskosten in het geding gebracht. Nu deze stukken overeenkomstig de richtlij nen als vervat in de Indicatietarieven in eerste aanleg 24 uur voor de zitting z ijn ingediend en partijen daattegen over en weer voor zover het betreft de aanvul lende kosten advocaat geen bezwaar tegen hebben gemaakt, maken deze stukken in zoverre tevens onderdeel uit van het procesdossier. Dit laatste geldt niet voor zover deze laatste stukken zien op de aanvu llende niet gespecificeerde kosten van JWare ziend op kosten onderzoek en re is-en verblijfkosten en de na de zitting van 19 februari 2015 daarvan door JWare inged iende aanvullende specificaties, waartegen door VDB wel bezwaar is aangetekend, aangezien deze specificaties - gelet op het Endstra-arrest van de Hoge Raad van 30 mei 2008 (LJN: BC2 153) alsmede gelet op voormelde ric htlijnen - niet tijdig zij n ingebracht en de rec htbank ter zitting geen reden heeft gezien anders te beslissen naar aanle iding van het ter zitting van JWare ter zake nog gedane bewijsaanbod. Daarbij weegt mee dat geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit kan worden opgemaakt dat het onmogelij k was ook deze spec ificaties uite rl ijk 24 uur voor de zitting in het ged ing te brengen.
C/1 0/448860 I HA ZA I 4-408 17juni2015
7
in conventie 4.2. JWare vordert primair de nietigverklarin g van a lle Beneluxmerken op grond va n artike l 2.28 lid 1 onder b, c end BVIE. Subsidiair vordert JWare vervallenverklaring van de rechten op deze merken op grond van art ike l 2 .26 lid 2 aanhef en sub a en sub b BVIE. Gerelateerd aa n de so01t waren, waa rvoor ingeschreven, z ij n de nadere stellingen als ten grondslag gelegd aan deze vorderingen onde r te ve rdelen in enerzij ds stell ingen met betrekk ing tot wa ren in de klasse 34 toegespitst op sigarettenhul zen, waarop de vordering tot nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de beschrijvende aard va n de merken CONES, a lthans het gebruik van deze te kens als generieke aandu id ing voor de waar c.q . de vervallenverklarin g van het merk tot soortnaam ziet en anderzij ds stellingen met betrekking tot waren in de klasse 16 en 28 a lsmede in de klasse 34 in relatie tot de andere (rook)ware n dan sigarettenhul ze n, waarop de vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus grotendeels ziet. Betrekking op a lle waren hebben all een de aanvullende ste llingen van JWare met betrekking tot de door haa r gestelde non-usus van de beeldmerken.
Benelux merkinschrijvingen voor sigarettenhulzen 4.3 . De rechtbank zal a llereerst ingaan op de vraag of de tekens van de woordme rken CONES a ls (ook) geregistreerd voor s igarettenhulzen onder de nummers 0666226 en 0722 I 29 (de in schrij v ing van het woo rdmerk onder nummer 578242 z iet niet ook op sigarettenhulzen) en de beeldmerken geregistreerd onder de num mers 722 130 en 722 131 ondersche idend vermogen ontberen als bedoeld in mtike l 2.28 lid I onder b dan wel als uits luite nd beschrijvend in de zin van a rtikel 2.28 lid I onder c dan wel a ls een gebruikelijke aanduiding a ls bedoeld in attikel 2 .28 lid I onder d kunnen worden aa ngemerkt voor deze waren. N u de stellinge n van partij en ter zake van deze rec htsgronden, hoewel formeel te onderscheiden, na uw samenhangen en e lkaar overlappe n worden deze hierna gezamenlijk behande ld. 4.4 . JWare heeft- samengevat - gesteld dat de merken onderscheidend vermogen missen o mdat CON ES beschrij ve nd is voor de ingeschreven waar en ter nadere toelichting daarop aangevoerd dat CONES een beschrijving is voor en verwij st naar het kegelvormige uiterlij k va n sigaretten- ofj ointhu lzen. Dit maakt dat de merken ongeschikt zijn om de wezenlijke fun ctie van een merk, het duiden van de herkomst van de waar te vervul len . Derden die nen ongestoord ge bruik te kunnen maken van dit beschrij ve nde woord. CONES is bovendien, naa r z ij stelt, een gebruike lij ke benaming voor sigaretten- of j o inthulzen met een kege lvormig uiterlijk en ju ist voor deze waren wordt het woordteken daadwerke lijk gebruikt. VDB heeft daartegenover onder meer geste ld dat het merk CONES wel degelijk ondersche idend ve rmogen heeft en zich daarbij met name beroepen op het feit dat het BB IE tot drie keer toe na "streng e n vo lledig" onderzoek a ls voor de Benel ux is vereist op grond van artike l 2 . 11 lid I subb e n c BVIE het merk heeft geaccepteerd. Dat dit Engelse woord in de Benelux a ls beschrij ve nd kan worden aangemerkt of een gebruike lijke aanduid ing zou zijn geworden voo r sigaretten- of j ointhulzen door een aanzienlijk dee l van de consumenten va n deze waar heeft z ij ten stelligste betwist, daarbij onder meer w ij zend op het feit dat in de Benelux meestal andere beschrij vi ngen worden gebezigd om de waar aan te duide n, zoals voorgedraa ide j ointhuls of(conical) pre-rolled (cigarette) paper, (ro lling) tubes, paper tubes of conical paper joint. Voor zover de term wel wordt gebru ikt, is d it een d irect gevolg va n de bekendheid van de merken CONES, a ldus VDB .
Cl I01448860 I HA ZA 14-408 17j un i 201 5
8
4.5. Bij de beoordeling hi ervan dient het navolgende in ogenschouw te worden genomen. Allereerst is van belang dat de vraag of aan de in voornoemde bepalingen opgenomen voorwaarden voor nietigverklaring van de merken is voldaan, moet worden beantwoord naar het moment van het indienen van de depots. Om te kunnen concluderen dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend aard is, dient dit uitsluitend te bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen . Ge let op de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie o.a.: HvJEU 23-10-2003, zaak C- 191 /0 I, Doublemint, IER 2004, 12) is het echter niet vereist dat het merk op het moment van depot reeds daadwerkelij k wordt gebruikt voor de beschrij ving van de ingeschreven waar. Voldoende is dat de kenmerken door het merk ten tijde van het depot kunnen worden beschreven, anders gezegd: dat het redelij kerwij s moge lij k is dat het merk de kenmerken in de toekomst gaat beschrijven. Zodra dit redelijkerwij s mogelijk is, moet het voor een ieder vrij staan de beschrij vende aanduiding te gebrui ken. Voorts is niet van belang dat er ook andere aanduidingen bestaan waarm ee de waar ook omschreven kan worden, die moge lijk gebruikelijker zij n/waren dan die waaruit het merk bestaat (HvJEU 12 feb ruari 2004, C363199, Postkantoor, IER 2004, 22). Evenm in is van belang of er een groot of klein aanta l concurrenten op het moment van de depots dan wel pas daarna belang kan hebbe n bij het vrij e gebruik van de aanduidingen. Voor alle rechtsgronden geldt dat bij de beoordeling daarvan steeds de totaalindruk van het merk worden beschouwd en steeds afzonderl ijk voor iedere waar waarvoor het is ingeschreven. Een en ander moet worden bezien vanuit de perceptie van (een aanzienlijk deel van) het relevante publ iek, dat wil zeggen van de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waar. Ook in een situatie als de onderhavige waarin de waren voornamelijk aan de professionele tussenhandelaren wordt geleverd, bestaat het relevante publiek met name uit deze consument of eindgebru iker op de specifieke markt, maar daarnaast mag rekening worden gehouden met de perceptie van de tussenpersonen (HvJEU 29 april 2004, C-37 1/02, Bostongurka). Ten slotte is van belang dat bij de beoordeling van de vraag o f sprake is van de verwording van het merk tot een gebruikelijke aandu iding, niet is vereist dat de aanduid ing (tevens) beschrijvend is. woordmerken
4.6. Met inachtnem ing van voormeld toetsingskader overweegt de rechtbank ten aanzien van de woordmerken als volgt. In de discussie tussen partijen staat centraal de vraag of CONES beschrij vend kan worden geacht voor de kegelvormige j oint- of sigarettenhu ls. Deze vorm maakt de voorgedraaide papieren huls- zo blijkt uit de toelichtingen voor het gebruik daarvan op internet, als opgenomen in de door JWare overgelegde producties - met name geschikt voor het roken van wiet. Deze kegelvorm kan dan ook geacht worden een niet onbelangrijk kenmerk te zijn van de waar waarvoor ingeschreven. Niet in geschil is dat deze waar in ieder geva l ten tij de van de depots van de woordmerken waar het hier om gaat in 2000 en 2002 reeds op de markt was. VDB betwist dat CON ES beschrijvend is of een gebruikelijke aanduiding zou zijn voor de kegelvormige sigaretten- ofjoi nthulzen, maar erkent wel dat het woord - zij het naar haar mening op kleine schaal - wordt gebruikt ter beschrij ving van de waar en ook dat zij dit zelf wel heeft gedaan. Bovend ien blijkt uit de door JWare overgelegde producties dat een deel van het relevante publiek, wederverkopers én consumenten van so ftdrugs, het woord 'cones' daadwerkelij k in beschrij vende zin gebruikt. Dat dit niet een door iedereen wordt gedaan en dat er ook andere beschrij vende termen worden gebezigd is -gelet op de
C/ 10/448860 / HAZA 14-408 17j uni201 5
9
j uri sprudentie van het hof- niet relevant. Voldoende is immers dat het woord kan dienen ter beschrijving van de kegelvormige eigenschap van sigaretten- of jointhulzen in de perceptie van het relevante publiek. Naar het oordeel van de rechtbank is hiervan voldoende gebl eken . Aan de gebleken mogelijkheid het woord 'cones' in beschrij vende zin te gebrui ken ter aanduiding van de waar kan de nog door VDB opgeworpen omstandigheid dat het hier om een Engels woord gaat niet afdoen, ge let op de bekendheid van de Engelse taa l in de Benelux, hetgeen zeker heeft te gelden voor de consument in de wereld van de softd rugs waar vaak met Engelse termen wordt gewerkt. Daar komt bij dat het Engelse woord 'cone' vrijwel ge lijkluidend is aan het Franse woord ' Ie cöne' , die beide kege l betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrij vende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarb ij komt dat, voor zover VDB met haar stelling dat het beschrij vende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft wi ll en ste llen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens we l onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter. De conclu sie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrij vende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722 129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vern ietigd. Of CON ES tevens kan worden aangemerkt als een gebrui keiijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten besprek ing blijven. beeldmerken
4.7. Hetgeen hiervoor is overwogen geldt echter niet onverkort met betrekking tot de beeldmerken. Weli swaar blijft ge lden dat aan de tekensCONES als ook onderdeel uitmakend van deze beeldmerken geen onderscheidend vermogen toekomt vanwege het beschrij vende karakter daarvan, maar - zoals VDB terecht heeft opgemerkt - is dat onvoldoende om reeds daarom ook die beeldmerken onderscheidend vermogen te ontzeggen. Bij de beoordeling van de merken gaat het immers om de totaal indruk en moeten alle bestanddelen tezamen in aanmerking worden genomen , derhalve inclu sief de aan het woord toegevoegde beeldelementen. Bij het elli psvormige beeldmerk gaat het daarbij om de schrijfwijze van het woord CON ES in vette schuingeplaatste zwarte kapitalen tegen de achtergrond van het licht grijs gekleurde ellips, waarbuiten valt linksonder een klein gedee lte van de eerste letter en rechtsboven een klein stukje van de laatste letter. Het totaal der bestanddelen maakt dat niet gezegd kan worden dat dit beeldmerk uitsluitend beschrij vend van aard is. De totaalindruk die door de combinatie van de tekens ontstaat, is naar het oordeel van de rechtbank ook vo ldoende onderscheidend om de herkomst van de waar te kun nen duiden . De stelling van JWare dat het hier slechts gaat om een eenvoudige grafische fi guur met geen enkel onderscheidend vermogen wordt dan ook verworpen. Hetze lfde geldt voor het rechthoekige bee ldmerk. De totaalindruk wordt hier met name verkregen door de toegevoegde beeldelementen bestaande uit de vorm in combinatie met de kleuren rood en geel. De conclusie is dat vernietiging van deze merken op grond van artikel 2.28 lid I onderb en c BVIE dient te worden afgewezen .
Cl J 01448860 I HA ZA 14-408 17juni 20 15
10
Hetgeen hiervoor is overwogen impliceert dat ook al zou tevens kunnen worden geoordeeld dat het woord CONES is verworden tot een gebruikelijke aandu iding voor de ingeschreven waar sigarettenhu lzen reeds ten tijde van de depots als bedoeld in artikel 2.28 lid I onder d BYIE dan we l dat van een latere verwording tot soortnaam sprake is als bedoeld in artike l 2.26 lid 2 aanhef en sub b BYI E - partij en vcrschillen daarover van mening- dit nog niet tot het oordeel zou kunnen leiden dat dit ook geldt voor de beeldmerken (zie: HR 20 januari 20 12, LJN BU7244, Bach Flower Remedies, rov 4.4.2.). Dit betekent dat ook de vordering tot vern ietiging c.q. verva llenverklaring op deze gronden niet kan worden toegewezen. Benelux merkinschrijvingen woordmerken anders dan voor sigarettenhulzen
4.8. De stellingen van JWare voor zover betrekking hebbend op de registraties van de woordmerken voor andere waren dan sigarettenhulzen komen er op neer dat deze merkregistraties in zoverre vervallen moeten worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE, omdat de merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar door YDB niet op normale wijze voor deze andere waren zijn gebruikt. Het gaat dan om het woordmerk geregistreerd in 1995 onder nummer 578242 (klasse 16, 28 en 34, maar niet voor sigarettenhulzen) en het in 2002 geregistreerde woordmerk onder nummer 722 129 (klasse 34 ook voor andere rokerswaren). VDB heeft de gestelde non-usu s van deze merken voor andere waren dan 4.9. sigarettenhulzen onbetwist gelaten, zodat de vordering tot verva llenverklaring van deze merkregistraties in zoverre dient te worden toegewezen. vordering tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens niet normaal gebruik
4.1 0. Resteert de beoordeling van de vorderi ng tot vervallenverklaring van de beeldmerken wegens niet normaal gebruik van deze merken. 4.1 1. Met betrekking tot het ell ipsvormige beeldmerk als geregistreerd onder munmer 722 130 heeft JWare aangevoerd dat VDB dit merk thans niet gebruikt zoals gedeponeerd, maar met toevoeging van een aantal nieuwe en sterk afwijkende beeldelementen. 4. 12. Deze grondslag kan de vordering niet dragen. Uit de hiervoor onder 2.4. weergegeven volgens VDB door VDB gebruikte verpakkingen van VDB, als getoond door VDB in haar conclusie van antwoord, kan worden opgemaakt dat VDB dit merk nog steeds gebruikt in de vonn en in de zwart-grij s kleurstelling zoals is ingeschreven, zodat het op de weg van JWare had gelegen haar stelling op dit punt nader te onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten, dient de vordering als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen. Daarbij wordt overwogen dat het enkele feit datVDBhaar merk- zelfs indien uitsluitend- in gewijzigde vorm gebruikt, in de kleurstelling en met toegevoegde beeldelementen als hiervoor is weergegeven onder 2.3., nog niet betekent dat geen sprake meer is van normaal gebruik, nu het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, zoals dat is ingeschreven, daarmee niet is gewij zigd (zie o.a.: HvJEU 25 oktober 20 12, C-553/11 , Rin itsch/Eder, IER 20 13, 2). 4. 13. Met betrekking tot het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 722 131 heeft JWare vo lstaan met de stelling dat dit merk gedurende een onafgebroken periode van vijfjaar niet meer is gebruikt voor de waren waarvoor ingeschreven.
Cl I0/448860 I HA ZA 14-408 17 juni 20 15
11
4.14. VDB heeft deze stelling niet betw ist, zodat de vordering tot verva ll enverklaring van d it beeldmerk dient te worden toegewezen. slotsom
4. 15. De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsl uitend ka n worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder mun mer 0722 129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus . De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot verva llenverklaring daarvan uitslui tend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken. 4. 16. Het gevorderde beve l tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelfku nnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zodat voor het uitvaardigen van een bevel al voordat het vonnis in kracht van gewij sde is gegaan geen rechtsgrond bestaat. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de merken, voor zover relevant, verzoeken aan het BBI E. Bij een niet uitvoervaar bij voorraad verklaard bevel heeft JWare daarom geen belang. in reconventie 4. 17. De vordering in reconventie heeft uitsluitend betrekki ng op de drie woordmerken CONES. Ge let op hetgeen hiervoor is overwogen in conventie, dient deze vordering te worden afgewezen. in conventie en in reconventie voorts proceskosten
4. 18. VDB zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten . JWare heeft veroordel ing in de werkelij ke kosten, te begroten op de voet van artikel 10 19h Rv gevorderd. 4. 19. De onderhavige zaak betreft in conventie de nietig- en verva llenverklaring van de VDB merken. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volled ige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergel ijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel I019 Rv ziet (HvJ EU 15 november 20 I 2, C-180/ 11 , Bericap-Piastinova).
Cl I 01448860 I HA ZA 14-408 17juni2015
12
JWare heeft in eerste instantie wel een volled ige proceskostenveroordeling op grond van a1tikel I 0 19h Rv gevorderd, maar - na betwi sting daarvan door YDB - hebben beide partijen ter comparitie gesteld dat deze bepaling toepassing mist met betrekking tot de procedure in conventie. Ge let op het feit dat geste ld noch gebl eken is dat YDB eerder een nadere actie richting JWare heeft ondernomen na het we igerachtig antwoord van JWare op haar sommatie in 20 I 0 (zie onder 2. 7) dan voo reerst in deze procedure, waardoortwijfel zou kunnen bestaan of het sta1ten van de onderhavige procedure gekwalificeerd kan worden als een vooruitgeschoven verweer op een (dreigende) inbre ukactie in de zin van voormeld arrest, ziet de rechtbank geen reden ambtshalve af te wij ken van het standpunt van partijen. Dit betekent dat voor wat betreft de procedure in conventie het normale liquidatie tarief zal worden toegepast als hierna bepaald en uitsluitend voor wat betreft de procedure in reconventie toepassing zal worden gegeven aan artikel I 0 19h Rv. De daadwerkelijke kosten van JWare bedragen naar zU stelt in totaal € 32.639,74 (incl. BTW). JWare heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen kosten in conventie en in reconventie; bij deze totale kosten zijn inbegrepen de kosten voor verschotten in conventi e alsook de niet gespecifi ceerde kosten die krachtens hetgeen hi ervoor onder 4. 1. reeds is overwogen buiten beschouwing dienen te blij ven. Hiermee rekening houdend , alsmede rekening houdend met de nauwe samenhang van de procedure in conventie en in reconventie zullen de kosten in reconventie redelijkerwijs worden begroot op een derde van de geste lde - en niet betwiste - kosten advocaat en kantoorkosten zijnde ( I/3 x [€ 19.4 16,50 + € 1.569, 16] =) € 6.995,22 (excl. BTW). De proceskostenveroordeling zal, zoa ls gevorderd, ui tvoerbaar bij voorraad worden verk laard.
5.
De beslissing
De rechtbank in conventie wij st af de vordering van JWare tot nietig- c.q. vervallenverklaring van het Beneluxbeeldmerk CONES ingeschreven onder nummer 072213 0; verklaart het Beneluxwoordmerk CONES ingeschreven onder het nummer 0666226 nietig voor de waren waarvoor het is ingeschreven (sigarettenhulzen) en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit me rk in het register van het BBIE uit; verklaart het Beneluxwoordmerk CON ES ingeschreven onder nummer 0722 129 nietig voor de ingeschreven waren "sigarettenhulzen" en vervallen voor al le overige ingeschreven waren en spreekt ambtshalve de doorhaling van de in schrijving van dit merk in het register van het BBIE uit; verklaart het Beneluxwoordmerk CONES ingeschreven onder het nummer 05 78242 verva llen voor alle waren waarvoor het is ingeschrevenen en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;
Cl I 01448860 I HA ZA 14-408 17juni20l5
13
verklaart het Beneluxbeeldmerk CON ES ingeschreven onder nummer 0722131 vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de in schrij ving van dit merk in het register van het BBIE uit; veroordeelt VDB in de kosten van de procedure aan de zijde van JWare begroot op E 827,5 9 aan verschotten (€ 598, - griffierecht en E 132,46 enE I 06, 13 aan explootkosten) en op E 1.356, -aan kosten advocaat (3 punten, tari ef 11); in reconventie wijst af de vorderingen van VDB; veroordeelt VDB in de kosten van de procedure aan de zijde van JWare begroot op € 6.995 ,22; in conventie en in reconventie voorts verklaart deze uitspraak voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wij st af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door m r. G.J . Heevel en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2015 . 15 15/2066
- ~ RsTE GROSSE uitgegeven aan voorEE ;_ ·u-v-- :,e-v-.. i\th
'{\[\
v · ~
advocaat.
oegriff~
type: coll :
