Marten Bouma Merkengemachtigde bij Merkenbureau Bouma te Rotterdam en redacteur van het BMM Bulletin Artikel 6ter Unieverdrag van Parijs Inleiding Het onderwerp van artikel 6ter van het Verdrag van Parijs lijkt niet erg actueel voor de dagelijkse praktijk. Maar wie zich afvraagt hoe het dat verbod van officiële tekens nu precies is geregeld, zal snel merken dat de materie iets meer omvat dan eerst gedacht. Ook blijken weigeringen wegens strijd met dit artikel relatief vaak voor te komen. Ligt de “artikel 6ter lijst” dan niet op ieders bureau? Dit artikel beschrijft veel niet gepubliceerde jurisprudentie, gaat in op de verhouding tussen dienstmerken en artikel 6ter VvP en staat stil bij de vraag of vlagmerken toelaatbaar mogen zijn. Internationale verdragen Afgezien van de mensenrechten zijn er weinig rechtsgebieden waar internationale verdragen zoveel invloed hebben als in het intellectueel eigendomsrecht. Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 is nog steeds actueel en bestrijkt vrijwel alle deelgebieden behalve het auteursrecht en het kwekersrecht waarvoor twee andere verdragen zijn opgesteld, de Berner Conventie van 1886 en het UPOV-Verdrag 1961/1991. Unieverdrag van Parijs Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (“VvP”) is gesloten op 20 maart 1883. Het is daarna zes keer herzien. Bij de herziening van 1925 in Den Haag werd artikel 6ter VvP in het leven geroepen. Artikel 6ter VvP werd daarna bij de herziening in Londen in 1934 licht aangepast om vervolgens bij de herziening in 1958 in Lissabon ingrijpend te worden aangepast. De laatste herziening van het volledige verdrag dateert van 14 juli 1967 en vond plaats in Stockholm en is op 19 mei 1970 in werking getreden. Voor Nederland is de Stockholm versie op 10 januari 1975 in werking getreden nadat bij Rijkswet van 26 juni 1974, Stb. 398, de teksten van de laatste twee herzieningen van Lissabon en die van Stockholm zijn goedgekeurd. Begin 2008 zijn 172 landen aangesloten bij het VvP. Artikel 6ter VvP biedt een bijzondere vorm van bescherming voor officiële tekens die door overheden en internationale intergouvernementele organisaties worden gebruikt in het nationale en internationale belang en welke derhalve niet mogen worden gebruikt noch ingeschreven als (onderdeel van een) merk. Artikel 6ter VvP was aanvankelijk beperkt tot bescherming van heraldische wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de bij de Unie van Parijs aangesloten landen. Dit is vervat in lid 1 sub a van artikel 6ter VvP. Bij de herziening in 1958 in Lissabon werd dit uitgebreid naar heraldische wapens, vlaggen, andere emblemen, initialen en namen van internationale intergouvernementele organisaties van de bij de Unie van Parijs aangesloten landen. Deze uitbreiding is vervat in lid 1 sub b van artikel 6ter VvP. World Trade Organisation WTO Op 15 april 1994 is in Marrakech het Verdrag tot Oprichting van de Wereld Handelsorganisatie (WTO-Verdrag) ondertekend. Dit verdrag komt voort uit het GATT, de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel van 1947. Begin 2008 zijn er 151 landen lid van het WTO-verdrag. Bijlage 1c bij het WTO-Verdrag is het TRIPs-Verdrag, de Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Volgens artikel 2 van het TRIPS-Verdrag zijn de leden van de WTO verplicht de materiële artikelen uit het Unieverdrag van Parijs na te leven.
Hierdoor geldt artikel 6ter VvP ook in landen die niet lid zijn van de Unie van Parijs maar wel van de WTO. Trademark Law Treaty In 1976 te Stockholm is de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (hierna het WIPO) in het leven geroepen om als beherende organisatie te fungeren bij de internationale bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het WIPO heeft de Trademark Law Treaty (TLT) in het leven geroepen. Begin 2008 zijn 39 landen bij de TLT aangesloten. De landen van de Benelux hebben de TLT ondertekend maar Luxemburg heeft het verdrag nog niet geratificeerd. In artikel 16 TLT is opgenomen dat lidstaten artikel 6ter VvP moeten naleven en dat de bescherming uitdrukkelijk ook op dienstmerken van toepassing is. Mogelijkerwijze wordt de TLT vanwege dit artikel opeens van groot belang voor de praktijk door de recente uitspraak van het GEA betreffende zaak nr. T-215/06 American Clothing Associates S.A. / BHIM de dato 28 februari 2008 (RW Maple Leaf). Elders in dit artikel wordt de verhouding tussen dienstmerken (en modellen) en artikel 6ter VvP dan ook nader besproken. Opbouw artikel 6ter VvP Lid 1 sub a betreft de wapens, vlaggen en staatsemblemen alsmede de controle- en waarborgtekens en -stempels die door de landen van de Unie worden gebruikt. De beoogde bescherming richt zich tegen gebruik of inschrijving als (onderdeel) van een merk, zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door de bevoegde autoriteiten. Dit gaat niet alleen om identieke tekens, de bescherming omvat tevens iedere nabootsing bezien uit heraldisch oogpunt. In Lid 1 sub b wordt het voorgaande lid van toepassing verklaard op wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties, voorzover die niet reeds door oudere internationale overeenkomsten van bescherming verzekerd zijn. Lid 1 sub c bestaat uit twee volzinnen. In Lid 1 sub c eerste volzin wordt een uitzondering gemaakt op Lid 1 sub b voor die gevallen waarin het gaat om rechten die een merkhouder te goeder trouw verkreeg alsmede voor die rechten die ouder zijn dan die van de betreffende internationale intergouvernementele organisatie. Vermeldenswaard is hier dat de intellectuele eigendomsrechten van het Rode Kruis beschermd worden door de Conventie van Genève van 12 augustus 1949. Artikel 44 van de Conventie van Genève beschermt het rode kruis op een witte achtergrond alsmede de woorden Rode Kruis. Overigens wordt het Rode Kruis in Nederland ook beschermd door artikel 435c WvSr. Volgens Lid 1 sub c tweede volzin behoeft het verbod op het in Lid 1 sub a bedoelde gebruik en registreren voor de in Lid 1 sub b bedoelde tekens niet te worden toegepast als: “het gebruik en de inschrijving, als hierboven onder a bedoeld, niet van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk wordt gewekt, dat er een verband bestaat tussen de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emblemen, initialen of benamingen, of indien het gebruik of de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanig aard is dat het publiek misleid wordt omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie”. Het verbod voor officiële controle-, waarborgtekens en -stempels geldt volgens Lid 2 alleen bij gebruik voor gelijke of gelijksoortige waren. Met uitzondering van staatsvlaggen dienen de landen elkaar mede te delen welke tekens onder het verbod van artikel 6ter VvP vallen, aldus Lid 3 sub a. De landen stellen een
actuele lijst van die tekens beschikbaar aan het publiek. Het WIPO stelt deze lijst beschikbaar op haar website, die overigens ook een database bevat, specifiek voor artikel 6ter VvP, die op verschillende wijzen doorzoekbaar is. De tekens van internationale intergouvernementele organisaties (ex Lid 1 sub b) zijn volgens Lid 3 sub b alleen beschermd als die zijn medegedeeld aan alle andere lidstaten via het WIPO. Nadat een land heeft medegedeeld welk nieuw teken aan de lijst wordt toegevoegd, hebben de andere landen volgens Lid 4 twaalf maanden de tijd om bezwaar te maken. Het verbod dat merken geen staatsvlaggen mogen omvatten geldt volgens Lid 5 vanaf 6 november 1925. Het verbod voor overige tekens dan staatsvlagen geldt volgens Lid 6 voor merken als die zijn ingeschreven na het verstrijken van twee maanden sinds de ontvangst van de kennisgeving van Lid 3. In geval van kwade trouw, geldt volgens Lid 7 het verbod ook al vóór 6 november 1925. Rechten van een onderdaan op een officieel teken van het ene land, maakt een verbod in een ander land onmogelijk ook al is er gelijkenis met een beschermd teken van een ander land, aldus Lid 8. Landen verbieden conform Lid 9 ook gebruik in hun land van staatswapens van een ander land als verwarring kan ontstaan omtrent de oorsprong van de waren. Landen mogen artikel 6quinquies, letter B, onder 3° VvP (strijd met de goede zeden of openbare orde alsmede misleiding van het publiek) blijven gebruiken om merken te weigeren of nietig te verklaren, aldus Lid 10. Toelichting van het WIPO Als beherende organisatie voor de Unie van Parijs stelt het WIPO op haar website achtergrondinformatie beschikbaar inzake artikel 6ter VvP. Zo wordt vermeld dat indien een land een federatie is, de staten van die federatie elk op zich bescherming van artikel 6ter VvP kunnen inroepen. Op de lijst komen dan ook staatsemblemen voor van individuele staten die onderdeel uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika. Uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming zijn lagere overheidsorganen, aldus WIPO. Dit doet de vraag stellen hoe bijvoorbeeld wapens van gemeenten of vlaggen van provincies in Nederland beschermd kunnen worden, als dat niet via de lijst van artikel 6ter VvP kan. Waarschijnlijk moet daarvoor terug worden gegrepen op strijd met de openbare orde c.q. misleiding van het publiek. Programma‟s, instituten en conventies binnen internationale intergouvernementele organisatie kunnen onder bepaalde voorwaarden bescherming claimen van hun onderscheidingstekens, zo is te lezen in de toelichting op de website van het WIPO. Op de website is ook de procedure te vinden die landen en internationale intergouvernementele organisaties moeten volgen om tekens die zij willen beschermen op de lijst vermeld te krijgen. Bij grafische tekens moet een reproductie van het teken in 600voud worden aangeleverd bij het WIPO. Indien teksten op de grafische tekens voorkomen, dan moeten de teksten op de reproductie in het Engels of het Frans weergegeven worden. Gemeenschapsmerk Verordening In de Gemeenschapsmerk Verordening wordt in artikel 7 opgesomd wat de absolute weigeringgronden zijn. Artikel 7 lid 1 sub h noemt artikel 6ter VvP als weigeringgrond waarbij de deposant een weigering kan bestrijden door aan te tonen dat er toestemming door de bevoegde autoriteiten is verleend. Artikel 6ter VvP wordt ook als nietigheidgrond genoemd in artikel 51 lid 1 sub a. De nietigheid mag door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel een belangengroepering worden ingeroepen. Het inroepen van de nietigheid ex artikel 51 lid 1 is niet aan enige termijn gebonden.
Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom In het BVIE is in artikel 2.4 sub a opgenomen dat geen recht wordt verkregen op een merk waarvan artikel 6ter VvP in weigering of nietigverklaring voorziet. Dit artikel vormt volgens artikel 2.11 lid 1 sub e een van de weigeringgronden voor het Benelux bureau. Artikel 2.28 lid 1 sub e noemt artikel 2.4 sub a als een grond om de nietigheid van een merk in te roepen. Iedere belanghebbende alsmede het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om de nietigheid van een merk op grond van artikel 2.28 lid 1 in te roepen. Het inroepen van de nietigheid ex artikel 2.28 lid 1 sub e is niet aan enige termijn gebonden. Artikel 3.6 sub d BVIE (voorheen artikel 4 sub d BTMW) verklaart artikel 6ter VvP ook van toepassing op tekeningen en modellen. Dit artikel bepaalt dat geen recht op een tekening model wordt verkregen als daarmee “oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van een van de in artikel 6ter VvP genoemde zaken.”. Het gebruik van een dergelijk model is op basis van dit artikel niet te bestrijden. Artikel 3.23 lid 4 noemt artikel 3.6 sub d als nietigheidgrond voor een model of tekening. Enkel belanghebbenden kunnen, zonder tijdslimiet, deze nietigheidgrond inroepen. Dienstmerken en artikel 6ter VvP Het lijkt voor de hand te liggen dat artikel 6ter VvP van toepassing is op zowel warenmerken als op dienstmerken. Dat het Verdrag van Parijs inzake artikel 6ter zelf niet over dienstmerken rept, lijkt meer te zeggen over het tijdsgewricht waarin de verdragsteksten werden geschreven, dan over een bedoeling dienstmerken te vrijwaren van dit verbod. Toch heeft het Gerecht van Eerste Aanleg recent bepaald dat nu de Gemeenschapsmerk Verordening in artikel 7 lid 1 sub h niet uitdrukkelijk bepaalt dat artikel 6 ter VvP ook van toepassing is op dienstmerken, deze dienstmerken niet op de absolute weigeringgrond van artikel 6ter VvP kunnen worden getoetst. Dit betreft zaak nr. T-215/06 American Clothing Associates S.A. / BHIM de dato 28 februari 2008 (RW Maple Leaf). Zodra de Europese Gemeenschap het TLT heeft geratificeerd is artikel 16 van het TLT van toepassing en kunnen dienstmerken weer door het BHIM worden geweigerd en nietigverklaard op basis van artikel 6ter VvP. Tot die tijd zal het BHIM waarschijnlijk uitwijken naar misleiding van het publiek of strijd met de openbare orde als grond voor een absolute weigering of een nietigverklaring. Of deze uitspraak van het GEA ook relevant is voor de Benelux praktijk, lijkt een relevante vraag, ook omdat artikel 16 van het TLT in de Benelux nog niet van kracht is. Artikel 2.4 sub a BVIE kent een tekst die sterk lijkt op die van artikel 7 lid 1 sub h van de Gemeenschapsmerk Verordening, nu beide gebaseerd zijn op artikel 3 lid 1 sub h van de Richtlijn. Dit zal overigens voor meer EU landen gelden. Zeker is dat artikel 6ter VvP ook modellen niet vermeldt. Daar staat echter tegenover dat de formulering van artikel 3.6 sub d BVIE een andere, meer cryptische, formulering kent die mogelijk iets meer ruimte laat voor toepassing van artikel 6 ter VvP omdat niet vereist is dat “artikel 6 ter VvP in weigering of nietigverklaring voorziet” maar dat er sprake is van “oneigenlijk gebruik van een van de in artikel 6 ter Vvp genoemde zaken.”. Benelux Richtlijnen voor weigeren van merken In november 1996 heeft het toenmalige Benelux Merkenbureau, thans BBIE, richtlijnen gepubliceerd over de criteria die men voornemens was te hanteren bij de toen nieuwe bevoegdheid om merkdepots te weigeren op basis van absolute weigeringgronden. Paragraaf 4.4 van die Richtlijnen behandelt artikel 6ter VvP en stelt dat wapens, vlaggen en overige emblemen van lidstaten bij het VvP als merk worden geweigerd, tenzij zij een
onderdeel vormen van een samengesteld merk. En verder: “De tekens van internationale organisaties zullen alleen worden geweigerd als er sprake is van een misleidende associatie met deze organisaties.”. Dit wordt uitgelegd met twee voorbeelden. Een beeldmerk met uitsluitend een Italiaanse vlag zal worden geweigerd. Een depot voor het merk MIRACOLI gecombineerd met verschillende beeldelementen waaronder de Italiaanse vlag, zal worden ingeschreven. Daarbij is overigens niet vereist dat de warenlijst wordt beperkt tot waren afkomstig uit Italië. Verder wordt in de Richtlijnen gemeld dat het bureau verplicht is alle beeldmerken te weigeren waarin het embleem van de Europese Gemeenschap voorkomt, de 12 gele sterren op een blauw achtergrond. Bij een elke gehele of gedeeltelijke nabootsing daarvan ziet het bureau zich verplicht de aanvrage te weigeren. In september 2004 vond een nieuwe publicatie plaats van de Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden. De Richtlijnen zijn aangepast en aangevuld op basis van de juridische ontwikkelingen sinds 1996. In deze gewijzigde Richtlijnen is geen uitleg meer opgenomen over artikel 6ter VvP. Het normatieve aspect van artikel 6ter VvP Waarom is een verbod op grond van artikel 6ter VvP wenselijk? Door het gebruik van wapens, vlaggen en emblemen als merk, kan de indruk gewekt worden dat een overheidsorgaan de waren op enigerlei wijze controleert, goedkeurt of garandeert. Ook wordt gesteld: een land heeft het recht op te treden tegen de schending van het recht om het gebruik te controleren van symbolen van haar soevereiniteit. In jurisprudentie wordt ook als reden genoemd dat het publiek moet worden beschermd tegen enige misleiding of verwarring omtrent de herkomst en oorsprong van de waren. In artikel 6ter lid 9 wordt voor een specifieke situatie de verwarring naar oorsprong als reden genoemd, namelijk bij gebruik in het ene land van staatswapens van een andere lidstaat. De verwarring naar herkomst of oorsprong staat echter niet uitdrukkelijk in Lid 1 sub c tweede volzin. Bij de bescherming van de officiële controle-, waarborgtekens en -stempels gaat het er om dat die tekens bewijzen dat de waren gecontroleerd zijn en voldoen aan bepaalde (wettelijke) vereisten en standaarden c.q. aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Dit kan een zilvermerk zijn of een bepaald voedingsproduct zoals boter, kaas of eieren. De rechtvaardiging van het verbod is dus voornamelijk het openbare belang. Het publiek moet beschermd worden tegen een verkeerde indruk van staatsbemoeienis en misleiding c.q. verwarring. Ook artikel 6ter lid 10 VvP geeft grond voor de gedachte dat artikel 6ter een lex specialis is van het algemene verbod dat merken niet misleidend mogen zijn. Onvoorwaardelijke bescherming of niet? Stel dat het openbare belang zich niet verzet tegen gebruik en inschrijving van een teken dat valt onder de werking van artikel 6ter VvP, moet het merk dan toch in alle gevallen geweigerd of nietigverklaard worden en het gebruik ervan belet? Artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP bevat de nuancering dat de lidstaten niet verplicht zijn het gebruik en de inschrijving te beletten van tekens genoemd in Lid 1 sub b als niet de indruk wordt gewekt dat er een verband met de organisatie bestaat noch als het gebruik of de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard is dat het publiek misleid wordt over zo‟n mogelijk verband. Dit betekent dat volgens artikel 6ter VvP er dus een onvoorwaardelijke bescherming bestaat en er geen keuzevrijheid is het verbod niet toe te passen voor wat betreft de wapens,
vlaggen en andere staatsemblemen van de landen der Unie. Voor door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en –stempels bestaat alleen een uitzondering als het gaat om niet soortgelijke waren, zie artikel 6ter lid 2 VvP. Ook WIPO vermeldt op haar website dat de lidstaten niet verplicht zijn een merk te weigeren als het merk geen verband suggereert met een intergouvernementele organisatie of wanneer het niet waarschijnlijk is dat het merk het publiek misleid omtrent een vermeend verband met zo‟n organisatie. Opvallend is echter dat in artikel 7 noch in artikel 51 van de Gemeenschapsmerk Verordening iets is opgenomen omtrent de vrijheid om op grond van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP een merk niet te weigeren of te vernietigen als er geen verband met een organisatie wordt gesuggereerd of als er geen misleiding bij het publiek waarschijnlijk is. Ook de Merkenrichtlijn, Richtlijn 89/104 van 21 december 1988, vermeldt geen uitdrukkelijke keuzevrijheid. In de Benelux wordt in het BVIE evenmin gerept over de bevoegdheid om artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP toe te passen. In de Richtlijnen voor weigeringen leek men de uitzondering omgekeerd toe te passen. Immers de Italiaanse vlag in het voorbeeld van het gecombineerde woord/beeldmerk MIRACOLI vormt geen aanleiding voor het weigeren van een merkdepot. Ook wordt een depot niet geweigerd als de verboden tekens “een onderdeel vormen van een samengesteld merk” terwijl artikel 6ter lid 1 sub a VvP uitdrukkelijk ook verbiedt dat de verboden tekens een bestanddeel van een merk vormen. Daarentegen vormen alle beeldmerken met daarop sterren tegen een donkere achtergrond per definitie aanleiding tot een weigering door het BBIE. Toch betreft dit de vlag van een internationale intergouvernementele organisatie, waarvoor een uitzondering mag worden gemaakt ex artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP. Onduidelijk is of het BBIE (of andere bureaus) en rechters bij de toepassing van het verbod aangaande de officiële tekens van de internationale intergouvernementele organisaties verplicht zijn zelf te onderzoeken of er sprake is van een verkeerde indruk of van misleiding c.q. verwarring omtrent het bestaan van een verband met een internationale intergouvernementele organisatie, alvorens tot het verbod te mogen concluderen. Literatuur over (on)voorwaardelijke bescherming Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property, as revised at Stockholm in 1967, Genève 1968, p 98, stelt dat Lid 1 sub c een uitzondering is op Lid 1 sub a. Derhalve moeten de tekens ex Lid 1 sub a onvoorwaardelijke bescherming toekomen en mag dit niet afhankelijk gesteld worden van het aanwezig zijn van een verkeerde indruk of van misleiding c.q. verwarring bij het publiek omtrent het bestaan van een verband met een internationale intergouvernementele organisatie. W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 51, wijst op de mogelijkheid dat een merk toch geoorloofd is in geval van “feitelijke afwezigheid van gevaar voor misverstand bij het publiek”. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, p. 37, licht artikel 6ter lid sub c tweede volzin VvP toe onder verwijzing naar ESA/ETOS, zie hieronder. In de bewerking in 2008 van Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II. door Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen wordt de uitzonderingsclausule van artikel 6ter lid sub c tweede volzin VvP een optionele bevoegdheid genoemd en gesteld wordt dat nu de Merkenrichtlijn noch het BVIE ingaan op de facultatieve bepaling van artikel 6ter lid 1 sub c VvP valt aan te nemen dat de bescherming niet absoluut van aard is. Met andere
woorden, als er geen verkeerde indruk bestaat of er geen misleiding c.q. verwarring bij het publiek wordt aangetoond omtrent een verband met een internationale intergouvernementele organisatie, dan is er geen bescherming voor de tekens van Lid 1 sub b. Toch prefereert Cohen Jehoram een tekstuele wijziging van de BVIE in die zin dat ook aan de tekens van internationale intergouvernementele organisaties absolute bescherming toekomt, onafhankelijk van de vraag of sprake is van een verkeerde indruk of van misleiding c.q. verwarring van het publiek. Dit om werkelijk recht te doen aan de bescherming van de onderscheidingstekens van die organisaties. In zijn noot bij ESA/ETOS, Rb. Haarlem 1 oktober 2002, IER 2002, p. 43, stelt J. Kabel dat artikel 6ter lid1 sub c tweede volzin VvP volledig is geïmplementeerd in artikel 3 van de Merkenrichtlijn, Richtlijn 89/104 van 21 december 1988. In voornoemd artikel 3 staat: “Niet ingeschreven worden, of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: (…) h. merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6ter VvP geweigerd of nietig verklaard moeten worden.”. Volgens Kabel laat dit de rechter en het bureau vrij om geen bescherming aan onderscheidingstekens van internationale intergouvernementele organisaties te geven als dat niet moet, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een verkeerde indruk of van misleiding c.q. verwarring van het publiek omtrent een mogelijk verband met een internationale intergouvernementele organisatie. Kabel voegt hier nog aan toe dat de Merkenrichtlijn wordt afgesloten met de instructie “dat de bepalingen van deze richtlijn moeten stroken” met de bepalingen van het VvP. Eenzelfde uitleg kan echter naar mijn mening ook aan artikel 7 en artikel 51 van de Gemeenschapsmerk Verordening worden gegeven, alsmede aan artikel 2.4 sub a en artikel 2.28 lid 1 sub e van het BVIE. Daar staat immers ook dat alleen merken geweigerd of nietig verklaard worden als die merken krachtens artikel 6ter VvP geweigerd (hadden) moeten worden, welke verplichting voor tekens van internationale intergouvernementele organisatie niet altijd hoeft te bestaan. Kabel vraagt zich mijns inziens terecht af in zijn noot of zo‟n integrale verwijzing naar artikel 6ter VvP voldoende kan zijn voor het implementeren van de “optionele” bepaling die artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP is. Van de wetgever had naar mijn mening verwacht mogen worden dat hier een expliciete keuze was gemaakt, waarvoor overigens een hernieuwde kans bestond bij de invoering van het BVIE. Middels de noot van Kabel kan overigens ook kennisgenomen worden van het systeem onder de oude Merkenwet en de tekst van het Verdrag van 1934, toen er nog geen bescherming voor onderscheidingstekens van internationale intergouvernementele organisaties in het VvP was opgenomen. De Merkenwet verbood weliswaar in artikel 4bis lid 1 onder d het gebruik in een merk van onderscheidingstekens van een internationale organisatie, maar alleen als die organisatie bij algemene maatregel van bestuur was aangewezen, welk aanvullend vereiste niet gold voor staatsemblemen. Kennelijk bestond er indertijd verschil in behandeling van staatsemblemen en onderscheidingstekens van internationale organisaties. Tot slot kan nog worden gewezen op de Toelichting bij artikel 4 lid 1 van de Benelux Merkenwet van 1996, te vinden in Schuurman & Jordens, Benelux Merkenwetgeving, 1996, p. 73. In artikel 4 lid 1 BMW stond dat geen rechten werden verkregen door het depot van een merk dat, ongeacht het gebruik ervan, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, of waarvan artikel 6ter VvP in weigering of nietigverklaring voorziet. Volgens de Toelichting kan een geldig merkrecht verkregen worden voor een geoorloofd merk dat gebruikt wordt voor ongeoorloofde doeleinden. De Toelichting vervolgt dan met: “Dit voorbehoud slaat niet op de door artikel 6ter van het Verdrag van Parijs verboden merken, welke in elk geval kunnen worden nietig verklaard.”. Men lijkt te bedoelen dat een verbod ex artikel 6ter VvP een absoluut verbod is en niet gerelateerd is aan de wijze van gebruik van
het teken. Of bedoelt men dat een niet verboden teken krachtens artikel 6ter VvP niet (of juist wel?) alsnog geweigerd of nietig verklaard worden als het gebruik ervan daartoe aanleiding geeft. Daarbij moet nogmaals gezegd worden dat artikel 6ter VvP zelf juist wel een nuancering kent terzake van de wijze van gebruik, althans voor onderscheidingstekens van internationale intergouvernementele organisaties en overigens ook voor officiële controle-, waarborgtekens en –stempels waarvoor alleen verbod geldt bij gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren. Vlagmerken Wat valt met name op in de praktijk? Cohen Jehoram (a.w.) merkt op dat in het merkenregister en in de schappen van winkels volop voorbeelden bestaan van merken waarin vlaggen zijn opgenomen. Ik verwijs ook naar de inmiddels vervangen Richtlijnen voor weigeringen van het Benelux Merkenbureau, waaruit ook blijkt dat er weinig bezwaar lijkt te bestaan tegen het gebruik van vlaggen in merken. Blijkbaar zijn vlaggen zeer gewild. Vlaggen dienen dan ook vaak als versiering van een etiket of een verpakking. Volgens artikel 6ter lid 1 sub a VvP zijn vlaggen echter uitdrukkelijk ook verboden als “bestanddeel” van merken. Voor officiële vlaggen geldt immers een absoluut verbod, ook bij gebruik in een ander verdragsland, ook bij een lichte afwijking die heraldisch nog als nabootsing kan worden gezien en ook als de vlag onderdeel is van een merk dat is samengesteld uit meerdere elementen waaronder ook onderscheidende woordelementen. Is het toegestaan om kleding op de markt brengen met een merk waarin de vlag van de Verenigde Staten van Amerika is verwerkt, waarbij de “Stars” zijn vervangen door twee hoofdletters, zijnde een afkorting van het woordmerk, waaronder een Amerikaanse onderneming wereldwijd actief en algemeen bekend is? Ook interessant is een Amerikaanse vlag waarin de “Stars” zijn vervangen door de vlag van Schotland, die toevallig als twee druppels water lijkt op het beeldmerk van Scapa. Bij een strenge interpretatie van artikel 6ter lid 1 sub a VvP is dit absoluut verboden en is de uitzonderingsclausule van Lid 1 sub c tweede volzin niet van toepassing. Men kan een dergelijk vlagmerk eventueel toestaan als de “nabootsing vanuit heraldisch oogpunt” zoals genoemd in artikel 6ter lid 1 sub a VvP zeer restrictief wordt uitgelegd. De associatie met de Amerikaanse vlag blijft echter overduidelijk aanwezig en dat lijkt in strijd met de ratio van artikel 6ter VvP. Bovendien wordt “nabootsing vanuit heraldisch oogpunt” in de jurisprudentie doorgaans ten faveure van het officiële onderscheidingsteken uitgelegd waardoor er al snel sprake is van nabootsing in de zin van artikel 6 ter lid 1 sub a VvP. In de VS kent men trouwens een even strenge wettelijke regeling terzake in Section 2(b) U.S. Trademark Act (Lanham Act), 15 U.S.C. § 1052(b) die absolute bescherming toekent aan “the flag or coat of arms or other insignia of the United States of America or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.”. Wat als “simulation” geldt, wordt bepaald door nauwkeurige vergelijking van het teken met het officiële onderscheidingsteken. Indien voldoende duidelijk is dat het niet gaat om het officiële teken, dan is er geen bezwaar. B. Werbin beschrijft dit in zijn artikel in het INTA Bulletin Volume 63 Number 4 van 15 februari 2008 en verwijst onder meer naar In re Advance Industrial Security, Inc. 194 U.S.P.Q. 344, 347 (T.T.A.B. 1977), In re Waltham Watch Co., 179 U.S.P.Q. 59 (T.T.A.B. 1973) en KnorrNahrmittel A.G. v. Havland International , Inc., 206 U.S.P.Q. 827, 833 (T.T.A.B. 1980). In laatstgenoemde zaak ging het om een merk bestaand uit vlaggen die doen denken aan Scandinavische vlaggen maar daar niet identiek aan zijn en daarom toelaatbaar was. Artikel 3 lid 2 onder c Merkenrichtlijn Een belangrijke categorie tekens met een officieel karakter blijft buiten het bereik van artikel 6ter VvP, zoals de eerdergenoemde wapens en vlaggen van gemeenten en provincies.
Voor het in Nederland bekende merk Friesche Vlag, veelal gebruikt met een afbeelding van de officiële vlag van de provincie Friesland, geldt blijkbaar geen verbod. Dit lijkt logisch omdat de provincie Friesland niet een zelfstandige lidstaat is van het Verdrag van Parijs en ook niet een zelfstandige staat van een federatie. Met andere woorden, wie een vlagmerk wil, doet er beter aan een vlag van een dapper, heldhaftig maar vooral (nog) niet onafhankelijk volk te kiezen. Van Woensel, Merk, God en Verbod, 2007, p. 239 e.v. wijst op de mogelijkheden die artikel 3 lid 2 onder c van de Merkenrichtlijn als facultatieve bepaling de Lidstaten biedt om tekens te beschermen die niet onder artikel 6ter VvP vallen maar daar qua aard wel op lijken, zoals wapens en vlaggen van gemeenten en provincies, maar ook van de politie en andere hulpdiensten. Artikel 4 van de Merkenwet van 1893 luidde: “Het merk mag niet bevatten, zij het ook met eene geringe afwijking, een wapen van het Rijk, een provincie, gemeente of enig ander publiekrechtelijk lichaam.”. Het niet implementeren van de facultatieve bepaling van artikel 3 lid 2 onder c van de Merkenrichtlijn lijkt aldus een “misser”, volgens Van Woensel. Om toch bescherming te kunnen claimen voor dergelijke tekens, noemt Van Woensel als alternatief (“vlucht naar voren”) het zelf deponeren van de relevante onderscheidingstekens als individueel merk. Mijn ervaring leert echter dat het samenstellen van de specifieke waren en diensten in de praktijk vaak de nodige vraagtekens oproept. Bij ontstentenis van de implementatie van artikel 3 lid 2 sub c Merkenrichtlijn dient men in voorkomende gevallen een beroep te doen het verbod merken te deponeren die in strijd zijn met de openbare orde of misleidend zijn voor het publiek. Daaraan kan worden toegevoegd, dat een land het onderscheidingsteken desgewenst op de lijst van het WIPO te laten vermelden. Voor het modellenrecht kan in dit kader nog worden gewezen op artikel 11 lid 2 onder c van de Modellenrichtlijn 98//71/EG van 13 oktober 1998, waar dezelfde facultatieve bepaling is opgenomen als in artikel 3 lid 2 onder c van de Merkenrichtlijn. Recente jurisprudentie Nederland Rb. Haarlem 1 oktober 2002, IER 2003, nr. 8 m.nt. JK (European Space Agency/ETOS) De European Space Agency is een intergouvernementele organisatie wiens onderscheidingstekens zijn medegedeeld aan de lidstaten van het VvP op 23 september 1976. Het ESA bevordert voor vreedzame doeleinden de ruimtewetenschappen en ruimteonderzoek en –ontwikkeling alsmede de exploitatie hiervan en de ontwikkeling van ruimte-industrie. Op 12 november 1999 deponeert drogisterij ETOS twee beeldmerken die vervolgens werden geweigerd door het Benelux Merkenbureau ingevolge artikel 6ter lid 1 sub b VvP. ETOS maakte daartegen met succes bezwaar op grond van artikel 6ter lid 1 sub c VvP en de merken werden alsnog ingeschreven. Volgens ESA is artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP niet in de Benelux Merkenwet geïmplementeerd dus is het verbod absoluut en moet het ingeschreven merk nietig worden verklaard. De rechtbank behandelt de implementatiekwestie uitvoerig in r.o. 5.3 en 5.4 van het vonnis. Volgens de rechtbank dient de Benelux Merkenwet richtlijnconform te worden uitgelegd en de rechtbank leidt uit artikel 3 lid 1 sub h van de Richtlijn af dat de landen van de Europese Gemeenschap er voor hebben gekozen de verdergaande (lees onvoorwaardelijke) bescherming voor de onderscheidingstekens van internationale intergouvernementele organisaties niet op te nemen. Volgens de rechtbank kan bij vergelijking van artikel 3 lid 1 en lid 2 van de Richtlijn gelezen worden dat onder lid 1 opgesomde weigering-, c.q. nietigheidgronden niet facultatief zijn en die in lid 2 wel. In de considerans van de Richtlijn is bepaald dat de bepalingen van de Richtlijn volledig moeten stroken met die van het Verdrag van Parijs en volgens ESA had de optionele
bepaling van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP expliciet moeten worden geïmplementeerd in de Benelux Merkenwet, bijvoorbeeld door net als in Engeland en Duitsland de volledige tekst van artikel 6ter VvP in de wet over te nemen. Volgens de rechtbank gaat dit argument echter niet op omdat een simpele verwijzing naar artikel 6ter VvP ook een correcte implementatiewijze is. Nu er geen misleiding of verwarring bij het publiek kon worden aangetoond omtrent het bestaan van een mogelijk verband tussen drogisterij ETOS en ESA, behoefden de merken van ETOS niet nietig te worden verklaard. Hof den Haag 12 oktober 2006, rolnr. 03/1648 (Van den Luitgaarden/Staat) n.n.g. Van den Luitgaarden deponeerde een beeldmerk dat overeenstemming vertoonde met het Europese embleem. Het hof laat uitdrukkelijk in het midden of artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP al dan niet is geïmplementeerd in artikel 4 lid 1 Benelux Merkenwet, thans artikel 2.4 onder a van het BVIE. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank die oordeelde dat het publiek zal worden misleid omdat de indruk zal ontstaan dat er een band bestaat tussen het merk van Van Luitgaarden en het Europese embleem. Recente jurisprudentie België Hof van Beroep Antwerpen 30 januari 2006, 2005/AR/1725 (Great Gifts/Scapa Belgium) Scapa beschikt over een merkinschrijving van een beeldmerk dat bestaat uit de Schotse vlag, althans een donkerblauwe vlag met een wit Sint-Andrieskruis waarvan de benen eindigen in de hoeken. Great Gifts verkoopt huis decoratie artikelen soms voorzien van vlaggen waaronder de vlag van Schotland, maar ook een daar sterk op gelijkende vlag die het Sint-Andrieskruis voorstelt. Great Gifts stelt ter verdediging dat de merken van Scapa ongeldig zijn omdat die op grond van artikel 4 lid 2 van de oude Benelux Merkenwet misleidend zijn voor wat betreft de oorsprong van de waren. Voorts kan de Schotse vlag volgens Great Gifts niet als merk worden gemonopoliseerd op grond van artikel 6ter VvP, waar Schotland volgens Great Gifts lid van is omdat het soeverein deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Scapa verweert zich door te stellen dat men niet de Schotse vlag gebruikt omdat de benen van het kruis van de Schotse vlag niet in de hoeken eindigen maar eindigen op de verticale zijden van de vlag. Misleiding is volgens Scapa niet mogelijk door de grote bekendheid van het merk bij het publiek. Bovendien is artikel 6ter VvP hier niet van toepassing omdat Schotland niet lid is van het VvP. Volgens het hof hebben de beide tekens van Scapa voldoende onderscheidend vermogen om de waren voor het publiek herkenbaar te maken als afkomstig “van één bepaalde onderneming”. Het hof stelt vervolgens vast dat Great Gifts geen overtuigend bewijs aandraagt dat het publiek is misleid, zoals vereist in artikel 4 lid 2 van de oude Benelux Merkenwet. Verder is het hof van mening dat de grote bekendheid van de beide merken van Scapa verhinderen dat bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt van het bestaan van een band met Schotland. Het hof vervolgt met de vaststelling dat Scapa niet de Schotse vlag heeft gedeponeerd, maar een logo van een licht Sint-Andrieskruis op een donkere achtergrond, al dan niet met toevoeging van de woorden SCAPA en SPORTS. Derhalve concludeert het hof: “Het publiek zal de tekens van geïntimeerden sub 1 en 2 niet interpreteren als een verwijzing naar Schotland maar als een verwijzing naar de producent. Het ingeroepen artikel 6ter van
het Unieverdrag van Parijs, dat om de door appelante aangevoerde reden van toepassing wordt geacht, werd niet geschonden.” Door de grote mate van overeenstemming, de grote bekendheid van het merk en het gevaar voor verwarring bij het publiek, is er volgens het hof sprake van merkinbreuk en moet het gebruik van het sterk op de Schotse vlag gelijkende Sint-Andrieskruis worden gestaakt door Great Gifts. Opmerkingen Het hof had mijns inziens beter het VvP simpelweg niet van toepassing verklaard omdat Schotland geen zelfstandige lidstaat is. Als wordt aangenomen dat er sprake is van een vlag die bescherming kan toekomen onder artikel 6ter VvP, dan is die bescherming onvoorwaardelijk en mag deze kleine afwijking in casu geen soelaas bieden aan Scapa, ook niet bij een grote bekendheid. Overigens is de Schotse vlag opgenomen in de vlag van het Verenigd Koninkrijk en verwijst het Scapa naar Scapa Flow, een baai in de Orkney eilanden in Schotland. De Schotse vlag is volgens de officiële (heraldische) beschrijvingen merkwaardig genoeg ook een Sint Andrieskruis. Hof van Beroep Antwerpen19 juni 2006, 2005/AR/1292 (Corn. van Dijk/Scapa Belgium) Scapa verzet zich tegen het gebruik van de Schotse vlag op de dekbedovertrekken van Corn. van Dijk die onderaan de vlag de toevoeging gebruikt “SPORTS / Schotse vlag / SPORTS”, welke toevoeging overigens ontbreekt op haar dekbedovertrekken waar vlaggen van andere landen op zijn aangebracht. Scapa heeft als merk een Sint-Andrieskruis met daaronder de toevoeging SCAPA / Sint-Andrieskruis / SPORTS. Het beroep van Corn. van Dijk op artikel 6ter VvP wordt door het hof afgewezen: “De merken stellen niet de Schotse vlag voor doch wel een Sint-Andrieskruis. Voornoemd artikel 6 van het Unieverdrag van Parijs is hier dan ook niet van toepassing. Door de bekendheid en de faam van de producten van de geïntimeerden is geen misleiding van het publiek, in de zin dat de gemerkte waren zouden gedekt worden door het gezag van de staat, hier niet voorhanden.”. Het hof verbiedt “elk gebruik van een identiek teken aan licht Sint-Andrieskruis op donkere achtergrond en van elk gebruik van een licht Sint-Andrieskruis of soortgelijk teken op donkere achtergrond of omgedraaid in combinatie met de opschriften „sports‟, „scapa‟ of „sports‟.”. Opmerkingen Wederom wordt artikel 6ter VvP mijns inziens ten onrechte toegepast en wederom op de verkeerde wijze. Recente jurisprudentie Frankrijk Hof van Beroep Parijs 9 februari 2001 (Galileo vlag) Een beeldmerk met de kleuren van de Italiaanse vlag, gedeponeerd voor Italiaanse etenswaren, wordt geweigerd. De kleuren zijn zodanig in het beeldmerk opgenomen dat het de Italiaanse vlag nabootst. Behalve identieke tekens zijn volgen het hof ook imitaties niet toelaatbaar volgens artikel 6ter lid 1 sub a VvP. Hof van Beroep Parijs 10 september 2003 (Teinture Française) Het beeldmerk Teinture Française bevat twee Franse vlaggen. In reconventie wordt de nietigheid ingeroepen van het merk op grond van artikel L 711-3-a van de Code de la
proprieté intellectuelle dat artikel 6ter VvP van toepassing verklaart. Het Hof van Beroep past artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP toe en concludeert dat er geen misleidende of verwarrende indruk bij het publiek kan ontstaan dat de Franse staat producten verhandelt voor het kleuren van leder. Derhalve is het beeldmerk geldig. Opmerkingen Voor vlaggen geldt onvoorwaardelijke bescherming en dient in principe niet getoetst te worden op misleiding c.q. verwarring als is de uitkomst in casu niet onbevredigend. Hof van Beroep Parijs 17 december 2003 (Cirque de Monaco) Een beeldmerk met vlaggen van Monaco en de woorden Cirque de Monaco wordt geweigerd. De reproductie van de vlaggen in het beeldmerk is een overtreding van artikel L 711-3-a van de Code de la proprieté intellectuelle dat artikel 6ter VvP van toepassing verklaart. Omdat geen toestemming is gegeven door autoriteiten is ook artikel L 711-3-c overtreden want het publiek is misleid. Tribunal de grande instance de Paris 9 juli 2004 (Amerikaanse vlag) In deze zaak is onder meer aan de orde of het beeldmerk van The Polo Lauren Company een geldig merk kan zijn voor o.a. sportkleding, gelet op het feit dat het bestaat uit een Amerikaanse vlag waarin de “Stars” linksboven zijn vervangen door de afkorting RL, die staan voor het bekende merk Ralph Lauren. Volgens het Tribunal is door de letters RL geen verwarring bij het publiek waarschijnlijk en is geen beroep mogelijk op de nietigheidgrond van artikel L 711-3-c van de Code de P.I. Opmerkingen Er geldt een absoluut verbod voor vlaggen, dus als wordt vastgesteld dat het beeldmerk een vlag is, dan behoort men in principe de nietigheidsvordering toe te wijzen. Tribunal de grande instance de Nanterre 21 september 2006 (Arc de Triomphe) In reconventie wordt nietigheid van het beeldmerk van Celine S.A. gevorderd omdat het bestaat uit dezelfde vorm van de kettingen die rond de Arc de Triomphe in Parijs worden gebruikt. Nu geen bewijs wordt geleverd dat de vorm van die ketting ook voorkomt op de lijst die artikel 6ter lid 3 sub a VvP voorschrijft, wordt de nietigheidsvordering afgewezen. Recente Zwitserse jurisprudentie Commissie van Beroep IGE 25 september 2002, MA-AA 04/02 (Swis Army Cheese) Het beeldmerk bevat een afbeelding van twee naar links lopende beren die een grote ronde kaas voortrollen. Aangezien dit veel lijkt op de afbeelding van de zogenaamde Appenzeller beer uit het wapen van het Halbkanton Appenzeller, beschermd door nationale wetgeving, wordt het depot geweigerd. De Commissie van Beroep is echter van mening dat nu het wapen niet identiek is overgenomen er een minder absoluut verbod geldt, waarbij verwezen wordt naar de uitzondering zoals die in artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP is opgenomen. De afbeelding doet in geen enkel opzicht de indruk ontstaan dat de kaas afkomstig is uit een staatsbedrijf. Het depot wordt toelaatbaar geacht. Commissie van Beroep IGE 22 september 2004, MA-AA 15/03 (Euro Discount) Het beeldmerk bestaat uit een krans van gele sterren op een witte achtergrond met daaroverheen de woorden EURO in het blauw en DISCOUNT in het rood. Het merk wordt door het Zwitserse bureau geweigerd vanwege een te grote gelijkenis met de vlag van de
Europese Gemeenschap. De Commissie van Beroep stelt dat de heraldische beschrijving van de het officiële onderscheidingsteken van de Europese Gemeenschap bestaat uit 5 elementen, namelijk (1) twaalf (2) gele (3) sterren die (4) cirkelvormig op een (5) blauwe achtergrond staan. Niet alle elementen zijn overgenomen. De kenmerkende krans van gele sterren op een blauwe achtergrond ontbreekt, waardoor de totaalindruk toch afwijkend is. Daarenboven roept het woord DISCOUNT associaties op met gunstige commerciële aanbiedingen en dat doet het staatskundig, niet commercieel teken van de Europese Gemeenschap volstrekt niet. Derhalve is er geen strijd met de norm van artikel 6ter VvP en ook niet met die van artikel 6quinquies, letter B, onder 3° VvP omdat de warenomschrijving is beperkt tot waren afkomstig uit Europa. Commissie van Beroep IGE 5 april 2005, MA-AA 01/04 (Chevrolet Kruis) Het beeldmerk van Chevrolet werd afgewezen door het Zwitserse bureau omdat het teveel zou lijken op het kruis uit de Zwitserse vlag. De Commissie van Beroep oordeelt dat er voldoende verschillen zijn. Niet elke gelijkenis met het Zwitserse kruis is reden om een merk nietig te verklaren. Getoetst moet worden of er verwarringsgevaar bestaat. Daarbij moet niet uitsluitend gekeken worden naar de mogelijke verwarring bij een vergelijking tussen het beeldmerk van Chevrolet en het Zwitserse kruis. Getoetst moet worden of het publiek de misleidende indruk kan krijgen dat er een verband bestaat met de Zwitserse overheid of dat de goederen afkomstig zijn uit Zwitserland. Opmerkingen Volgens artikel 6ter lid 1 sub a VvP moet in geval van vlaggen worden beoordeeld of de vlag identiek is overgenomen of dat er sprake is van een nabootsing uit heraldisch oogpunt. Als er geen sprake is van nabootsing van (een onderdeel van) de vlag, dan is er geen verbod. De toets van misleiding wordt niet genoemd voor tekens bedoeld in artikel 6ter lid 1 sub a VvP. Europese jurisprudentie Gerecht van Eerste Aanleg 21 april 2004, zaak nr. T-127/02 (ECA) Het BHIM heeft het beeldmerk met woordelement ECA geweigerd in te schrijven als Gemeenschapsmerk omdat het teveel lijkt op het embleem van een internationale intergouvernementele organisatie en het merk daarmee in strijd is met de absolute weigeringgrond van artikel 7 lid 1 sub h van de Gemeenschapsmerk Verordening. Gedeponeerd werd een vierkant met een rondje van twaalf lichte sterren tegen een donkere achtergrond met in het midden het merk ECA. Het bekende embleem van de Europese Gemeenschap betreft een rechthoek met twaalf gele sterren in een krans tegen een donkerblauwe achtergrond. Officieel luidt de heraldische beschrijving van het embleem: “Een cirkel van twaalf vijfpuntige sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achtergrond.”. Het GEA stelt dat bij een vergelijking uit heraldisch oogpunt gebruikt dient te worden gemaakt van de heraldische beschrijving van het Europese embleem en niet van een geometrische beschrijving. Bij het gedeponeerde merk zijn geen kleuren vermeld en dus kan het merk in elke kleurcombinatie worden afgebeeld, en dus ook met gele of gouden sterren tegen een azuurblauwe achtergrond. Dus is het deel over de kleuren in de heraldische beschrijving in casu niet relevant. Bovendien wordt het Europese embleem in de praktijk vaak in een kopie dus in zwart-wit gebruikt. Dat de sterren niet identiek zijn en niet exact even groot, is niet doorslaggevend om niet van een nabootsing uit heraldisch oogpunt te spreken. Het argument dat het depot een vierkant
betreft en het Europese embleem een vlag en dus een rechthoek, treft evenmin doel. De heraldische beschrijving specificeert de vorm van de achtergrond namelijk niet. De deposant beroept zich ook op de beoordelingsvrijheid van artikel 6ter lid sub c tweede volzin VvP. Door de toevoeging van het woordelement ECA zou er geen verwarring bij het publiek kunnen ontstaan. Er zijn bovendien veel merken ingeschreven bij diverse nationale bureau die zeer veel lijken op het Europese embleem, waardoor duidelijk zou blijken dat er geen verwarring hoeft te bestaan. Volgens het GEA is er een grote verscheidenheid van waren en diensten die door de Europese Gemeenschap onder het Europese embleem kunnen worden aangeboden. Gelet op de waren en diensten waarvoor het depot is aangevraagd, meent het GEA dat niet kan worden uitgesloten dat het publiek gelooft dat er een verband bestaat tussen de deposant en de instellingen van de Europese Gemeenschap. Het acroniem ECA versterkt voornoemde indruk, aldus GEA en BHIM, omdat EC zeer veel wordt gebruikt door instellingen van de Europese Gemeenschap. Het merk wordt niet ingeschreven. Gerecht van Eerste Aanleg 28 februari 2008, zaak nr. T-215/06 (RW Maple Leaf) American Clothing Associates deponeerde een beeldmerk met de “maple leaf” met daaronder RW, bekend als de afkorting van het woordmerk RIVER WOODS. De Kamer van Beroep verwijst naar de zaak ECA en vindt de toevoeging van het element RW niet voldoende om niet meer van het Canadese staatsembleem te kunnen spreken dan wel een nabootsing daarvan uit heraldisch oogpunt. Er zijn weliswaar punten van verschil met de officiële “maple leaf” (esdoornblad) maar het publiek zal toch de indruk kunnen krijgen dat dit een heraldische nabootsing is van het embleem van Canada. Er is een grote verscheidenheid van waren en diensten die door Canada aangeboden kan worden. Gelet op de waren waarvoor het onderhavige merk is gedeponeerd kan het publiek geloven dat er een verband tussen de merkhouder en de Canadese overheid bestaat. Derhalve kan de inschrijving van dit merk leiden tot misleiding en verwarring omtrent de oorsprong van de waren en diensten waarop het merk wordt aangebracht. De merkweigering wordt bekrachtigd. Het GEA bespreekt eerst de vraag of de absolute weigeringgrond van artikel 7 lid 1 sub h Gemeenschapsmerk Verordening ook van toepassing is op dienstmerken. Nu artikel 7 Gemeenschapsmerk Verordening dat niet uitdrukkelijk stelt, komt het GEA tot de conclusie dat de weigering van het BHIM ongegrond was voor wat betreft de diensten waarvoor het merk werd gedeponeerd. De Trademark Law Treaty is wel door de Europese Gemeenschap ondertekend maar nog niet geratificeerd en derhalve is artikel 16 TLT nog niet van toepassing, aldus het GEA. Voor wat betreft de waren is het merk wel terecht geweigerd voor inschrijving. Volgens het GEA moet het merk in zijn totaliteit beoordeeld worden en dus is de toevoeging van het element RW onvoldoende om strijd met artikel 6ter VvP te voorkomen. Doordat het depot niet in kleur is gedaan, is er des te meer reden voor een weigering omdat de deposant dan zeker ook de rode kleur van de Canadese vlag kan aanwenden. Heraldische nabootsing dient ruim te worden uitgelegd. Het gaat niet om een gedetailleerde vergelijking van grafische elementen, maar om het beeld dat een normaal geïnformeerd en redelijk attent publiek heeft van een officieel onderscheidingsteken. Bekendheid van het merk RW is dan ook van geen belang, aldus het GEA.
Het verwijzen naar gunstige jurisprudentie levert de deposant geen soelaas, net zo min als inschrijvingen van vergelijkbare Maple-Leaf-achtige beeldmerken in welk merkenregister dan ook. Het GEA wijst erop dat voor staatsemblemen geen toetsing plaats mag vinden naar verwarring c.q. misleiding ex artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP. Opmerkingen Dat artikel 6ter VvP niet van toepassing is op dienstmerken is een opmerkelijke toevoeging aan de inhoud van de jurisprudentie zoals die tot nu toe bekend was. Of dit een zinvolle toevoeging is, durf ik te betwijfelen omdat het in strijd met de geest van de Gemeenschapsmerk Verordening is. Bovendien gaat het slechts om een tijdelijke omissie. Het GEA corrigeert de Kamer van Beroep terecht dat het in casu niet nodig is om te toetsen of er misleiding of verwarring bij het publiek is. Het is interessant te weten welke benadering het Hof van Justitie hier eventueel kiest aangezien het verweer van American Clothing Associates tevens gericht was op de wezenlijke functie van het merk, naar analogie van het Opel/Autec en het Celine arrest, waardoor mogelijk geen sprake van merkinbreuk is bij identieke merktekens omdat er hier mogelijk geen afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van een merk, in dit geval een onderdeel van een staatsvlag. Tweede Kamer van Beroep BHIM 25 april 2005, zaak nr. R 325/2004-2 (EFCON) EF-CON Insurance Agency GmbH deponeerde een groen met goud beeldmerk met een zogenaamde sterrenkrans met in het midden daarvan het woordelement EFCON met daaronder European Finance Consulting. De Kamer van Beroep toetst of het depot een element bevat dat kan worden beschouwd als het Europa embleem of een nabootsing daarvan uit heraldisch oogpunt. Het depot lijkt ondanks de kleur groen en de afwijkende, driedimensionale, vormgeving van de sterrenkrans toch zoveel op het Europese embleem dat bij het relevante publiek de indruk ontstaan kan dat het gaat om een nabootsing uit heraldisch oogpunt, zoals bedoeld in artikel 6ter lid 1 sub a VvP. Door de Europese Commissie is schriftelijk toestemming voor het beeldmerk verleend. Deze toestemming is echter slechts gegeven voor het gebruik ervan en niet voor het deponeren van het beeldmerk als merk. Aangezien het hier gaat om een absolute weigeringgrond is deze toestemming niet verstrekkend genoeg om weigering te voorkomen. Vervolgens toetst de Kamer van Beroep of de uitzondering van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP kan worden toegepast. Hiervoor moet de totaalindruk van het gedeponeerde merk beoordeeld worden. Verder moeten de activiteiten van de Europese Gemeenschap worden vergeleken met die in de classificatie van de aanvrage. Volgens de Kamer van Beroep is de Europese Gemeenschap ook actief op het gebied van de diensten van de deposant. De toevoeging EFCON levert volgens de Kamer van Beroep een groter risico op associatie met de Europese Gemeenschap, zelfs als het publiek niet verward raakt met de Raad voor ministers van Economie en Financiën ECOFIN. Door de mogelijkheid van verwarring biedt de uitzondering van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP de deposant in casu geen soelaas. De Kamer van Beroep merkt op dat het criterium van verwarring iets anders is dan het verwarringscriterium bij de klassieke merkinbreukvraag. De verwarring bij het publiek moet gaan om de indruk die het publiek krijgt dat de deposant onderdeel is van een instelling van de Europese Gemeenschap.
Opmerkingen Hoewel niet gezegd wordt dat de Europese Gemeenschap concrete waren en/of diensten aanbiedt vindt de Kamer van Beroep het voldoende dat men actief is met integratie en regulering inzake financiële dienstverlening. Vergelijk de zaak CEE hieronder. Tweede Kamer van Beroep BHIM 16 mei 2006, zaak nr. R 1/2006-2 (CEE Confiance Electronique Européenne) CEE is een onderscheidingsteken van de Europese Gemeenschap en correspondeert met Communauté Économique Européenne. Het merk CEE Confiance Electronique Européenne is daarom geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub h van de Gemeenschapsmerk Verordening. De deposant beroept zich op artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP omdat CEE op zichzelf al maar zeker door de toevoeging van Confiance Electronique Européenne geen aanleiding zal geven tot misleiding c.q. verwarring van het publiek omtrent het bestaan van een verband met de Europese Gemeenschap. De Kamer van Beroep verwijst naar de zaak ECA en neemt bij het onderzoek naar mogelijke misleiding c.q. verwarring de classificatie van de aanvrage mede in overweging. Het merk wordt toelaatbaar geacht omdat de toevoeging van Confiance Electronique Européenne voldoende zal zijn om misleiding c.q. verwarring bij het publiek te voorkomen. Bovendien is de Europese Gemeenschap weliswaar actief op het gebied van de waren en diensten van de classificatie van de onderhavige aanvrage, maar de rol van de Europese Gemeenschap is voornamelijk die van wetgever. Derhalve kan het publiek niet de indruk krijgen dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de wetgevende en regulerende autoriteiten van de Europese Gemeenschap. In tegenstelling tot de zaak ECA is er in casu geen enkel woord- of beeldelement dat mogelijkerwijze bij het publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de Europese Gemeenschap. Opmerkingen Is de Europese Gemeenschap niet meestal actief als wetgever of als uitvoerende instantie die regulerend optreedt? En maakt dat bescherming van de officiële onderscheidingstekens minder belangrijk? Tweede Kamer van Beroep BHIM 16 juni 2006, zaak nr. R 503/2006-2 (Maple Skate) Maple Skate deponeerde een beeldmerk met het bekende “maple leaf” uit de Canadese vlag, met daaroverheen geschreven MAPLE. Door het ontbreken van toestemming van de Canadese autoriteiten werd het depot geweigerd wegens strijd met artikel 7 lid 1 sub h Gemeenschapsmerk Verordening. Deposant verweerde zich met door te stellen dat (a) het beeldmerk niet identiek is aan de Canadese vlag waar een rood-witte achtergrond deel van uitmaakt, (b) het boomblad niet exclusief Canadees is, (c) het publiek niet de indruk kan hebben dat de schaatsartikelen afkomstig zijn van Canadese autoriteiten, (d) er veel merken met een “maple leaf” wel zijn geaccepteerd door het BHIM en dat (e) er toestemming voor het gebruik van de “maple leaf” is gegeven door bevoegde autoriteiten. De Kamer van Beroep stelt vast dat Canada de “maple leaf” als individueel embleem van Canada heeft laten opnemen in de lijst van WIPO in het kader van artikel 6ter VvP. Onder verwijzing naar de ECA zaak wordt bepaald dat het niet nodig is dat het embleem identiek en in zijn geheel wordt overgenomen. Als een embleem gestyleerd is of als er delen uit een embleem zijn overgenomen wil dat niet zeggen dat er hier geen sprake is van een nabootsing uit heraldisch oogpunt.
De toestemming die het verbod ex artikel 7 lid 1 sub h Gemeenschapsmerk Verordening kan opheffen, moet een expliciete toestemming zijn voor het registreren als merk. De Kamer van Beroep wijst erop dat de uitzondering van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP niet geldt voor emblemen en vlaggen van staten, maar alleen voor die van internationale intergouvernementele organisaties. Tegenover de deposant aangedragen eerdere merkinschrijvingen van “Maple-Leaf-achtige” beeldmerken stelt de Kamer van Beroep eerdere weigeringen van dergelijke merken. Eventuele inconsistentie in beslissingen wordt weliswaar betreurd maar kunnen in casu niet tot vernietiging van de weigeringbeslissing leiden. Tweede Kamer van Beroep 28 juni 2006, zaak nr. R1444/2005-2 (Maltees Kruis) Deze zaak betreft een depot van een wapenschild met daarin een afbeelding die sterk lijkt op de nationale scheepsvlag van Malta alsmede het nationale waarborgteken voor zilver van Malta. Beide tekens zijn sinds 1972 vermeld op de lijst van WIPO. De deposant gebruikt het wapen echter al meer dan 500 jaar. De Kamer van Beroep past artikel 6ter lid 2 VvP toe op zowel het zilvermerk als de scheepsvlag van Malta. Doordat de diensten van de deposant daaraan niet soortgelijk zijn, wordt het merk voor inschrijving geaccepteerd. Nietigheidsafdeling BHIM 19 november 2004, zaak nr. 547 C (ECDL) Het beeldmerk met een krans van sterren met in het midden daarvan het woordelement ECDL was aanvankelijk ingeschreven als Gemeenschapsmerk. Later werd door de Europese Commissie een vordering tot nietigheidsverklaring bij de nietigheidsafdeling ingesteld op grond van artikel 7 lid 1 sub h van de Gemeenschapsmerk Verordening. Bij de beoordeling van de nietigheid wordt onderzocht of het publiek de misleidende indruk kan krijgen dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de Europese Gemeenschap. Hiertoe moet het merk in zijn totaliteit beschouwd te worden en dient rekening te worden gehouden met de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Ook een onderdeel uit het gewraakte merk kan leiden tot de conclusie dat sprake is van een nabootsing uit heraldisch oogpunt. De gebruikte krans van sterren maakt het beeldmerk sterk overeenstemmend met het embleem c.q. de vlag van de Europese Gemeenschap. Ondanks het toevoegen van het woordelement ECDL is artikel 6ter VvP van toepassing. In casu vergroten de letters EC uit het woordelement ECDL de associatie met de Europese Gemeenschap, die voor Engelstaligen de gebruikelijke afkorting voor European Community is. Bovendien zijn er kleuren in het beeldmerk gebruikt, die het beeldmerk nog meer tot een nabootsing uit heraldisch oogpunt maken. Gelet op de grote verscheidenheid van waren en diensten die door de Europese Gemeenschap aangeboden kunnen worden, is het niet uitgesloten dat het in aanmerking komende publiek zal geloven dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de communautaire instellingen. Het nietigheidsverzoek wordt gehonoreerd. Nietigheidsafdeling BHIM 23 december 2005, zaak nr. 895C 002362085 (Oranje Kruis) Het Spaanse Rode Kruis roept de nietigheid in van een beeldmerk waar een oranje kruis met het woord “REPAIR” deel van uitmaakt. Daarbij wordt een beroep gedaan op artikel 6ter VvP en artikel 7 lid 1 sub g, h en i van de Gemeenschapsmerk Verordening.
Het beroep op artikel 7 lid 1 sub g slaagt niet omdat er geen misleiding is te vrezen bij het publiek. Artikel 7 lid 1 sub h is niet van toepassing omdat het Rode Kruis niet voorkomt op de lijst van het WIPO. Maar er is mogelijk wel een bijzonder openbaar belang gemoeid bij het gebruik van een oranje kruis en dus is artikel 7 lid 1 sub i mogelijk wel van toepassing omdat het hier gaat om een badge of embleem dat niet door artikel 6ter VvP wordt beschermd. De nietigheidsafdeling past vervolgens naar analogie artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP toe. Gelet op aard van de reparatie- en noodhulpdiensten van de merkhouder kan het publiek niet de indruk hebben dat er een verband bestaat tussen het merk en het Rode Kruis. Vijftig gewonnen rechtszaken in Spanje kunnen het Spaanse Rode Kruis niet helpen want dat betreffen rode kruizen en zwart-witte kruizen en eerdere nietigheidsbeslissingen zijn niet bindend voor het BHIM. De vordering tot vernietiging wordt afgewezen. Nietigheidsafdeling BHIM 6 maart 2007, zaak nr. 1190C (Deense Kroon) Carlsberg Breweries A/S heeft de nietigheid ingeroepen van het beeldmerk van Kopparbergs AB op basis van artikel 51 lid 1 sub a jo. Artikel 7 lid 1 sub h van de Gemeenschapsmerk Verordening. Het beeldmerk betreft een etiket voor bierflesjes met daarop een afbeelding van een kroon met daaronder het woord DANSK. Onder verwijzing naar de ECA zaak wordt de kroon in het beeldmerk als een nabootsing uit heraldisch oogpunt beschouwd. De nietigheidsafdeling onderzoekt vervolgens of de uitzondering van artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP van toepassing is en komt tot de conclusie het publiek met een hoge mate van waarschijnlijkheid zal denken dat er een verband bestaat tussen de merkhouder en de Deense koninklijke familie. De nietigheidsvordering wordt daarom toegewezen. Opmerkingen Het is de vraag of Koninklijke tekens wel als onderscheidingstekens van internationale intergouvernementele organisaties moeten worden beschouwd. Mij lijkt artikel 6ter lid 1 sub a VvP van toepassing en dan is er bij gebreke van toestemming van de koninklijke familie geen ruimte om te toetsen ex artikel 6ter lid 1 sub c tweede volzin VvP. Volgens de informatie van het WIPO zijn wapenschilden van Koninklijke huizen bij de herziening van het Verdrag van Parijs in 1925 onder de bescherming van artikel 6ter VvP gebracht, dit in tegenstelling dat officiële onderscheidingstekens van lagere publieke lichamen. Conclusie In de jurisprudentie is een beweging te zien die tegengesteld is aan de grondslagen van artikel 6ter VvP, die staatssymbolen streng en onvoorwaardelijk beschermen maar tekens van internationale intergouvernementele organisaties slechts voor zover er sprake is van misleiding c.q. verwarring. In de overwegingen van de diverse rechterlijke instanties valt op dat onverplicht wordt getoetst op eventuele misleiding c.q. verwarring van het publiek omtrent een mogelijk verband met instellingen van landen terwijl het niet gaat over internationale intergouvernementele organisaties. Ook het toetsen op mogelijke misleiding omtrent de oorsprong c.q. de herkomst vindt regelmatig plaats in gevallen waar dat strikt genomen niet meer toegelaten is, omdat de bescherming onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Dit doet de vraag stellen of er wel behoefte is aan artikel 6ter VvP als de lex specialis. Misleiding of strijd met de goede zeden of de openbare orde als absolute grond voor weigering en vernietiging zal in de meeste gevallen ook tot bevredigende oplossingen kunnen leiden. Officiële onderscheidingstekens die niet onder artikel 6ter VvP vallen zijn daar immers ook op
aangewezen. Evenals dienstmerken en wellicht ook modellen, als het GEA in de zaak RW Maple Leaf moet worden gevolgd. Met name de onvoorwaardelijke bescherming die de commerciële exploitatie van vlagmerken moet verbieden, lijkt anno 2008 te knellen. Het hoger beroep in de zaak RW Maple Leaf gaf het GEA een kans hierin nuance aan te brengen, maar hier is helaas geen gebruik van gemaakt. Hopelijk wordt hoger beroep ingesteld zodat het Hof van Justitie zich hierover kan uitspreken. De toepassing van artikel 6ter VvP mag in de praktijk wat losser zijn, omdat dit niet op grote bezwaren zal stuiten. Als het nodig is, kan in voorkomende gevallen immers toch teruggegrepen worden op de strenge regeling van artikel 6ter VvP. De Europese Gemeenschap is zeer actief in het bestrijden van ongeoorloofd gebruik van Europese onderscheidingstekens, hetgeen in de praktijk leidt tot een vrijwel onvoorwaardelijke bescherming. Indien nodig kunnen lidstaten en internationale intergouvernementele organisaties zich ook zo actief opstellen en zodoende zelf controle uitoefenen over officiële tekens zoals hun vlag. Bij een volgende tekstuele herziening van het BVIE kan inzake de uitzonderingsclausule van artikel 6ter lid 1 sub c VvP wellicht een duidelijker standpunt worden ingenomen en wellicht noodzakelijkerwijze ook over dienstmerken en modellen. Bij een dergelijke herziening zou in elk geval artikel 3 lid 2 sub c van de Merkenrichtlijn geïmplementeerd moeten worden, al was het maar om de merkenrechtelijke bescherming op dit punt weer op het niveau van de Nederlandse Merkenwet van 1893 te brengen. Of herleeft deze voortijdig?
