Joap Bremer advocoat bij BarentsKrans te Den Haag
Het fenomeers
de gemoederen van merkhouders
al veie jaren bezig. Ook de rechterlljke macht heeft in de
der
de nodige
besteed,
dit onderwerp de
jurisprudence die er over dit onderwerp is gecreeerd.
De communis opinio lijkt te zijn dat de positie van de merkhouder er in de loop der tijd niet beter op is geworden. Ik zal in dit artikel uiteenzetten dat om een aantal redenen er geen aanleiding is tot neerslachtigheid voor merkhouders. Orndat een uitputtende bespreking van het onderwerp parallelimport niet een artikel, maar (minimaal) een boek in beslag zou nemen heb ik ervoor gekozen te focussen op luxeartikelen en bijvoorbeeld een zeer besprekenswaardig onderwerp als parallelimport van geneesmiddelen buiten beschouwing te laten. Ik zal twee deelonderwerpen uit de jurisprudence betreffende parallelimport uitlichten, te weten: (i) bewijs en bewijslast en (ii) bescherming van het luxe imago van het merk. Bij de bespreking van deze onderwerpen zal aandacht worden geschonken aan de door merkhouders gehanteerde distributiesystemen en zal hier en daar een kritische noot worden geplaatst bij de jurisprudentie op dit terrein. Het artikel is geschreven uit het oogpunt van de merkhouder. De uiteenzetting over de huidige stand van zaken en met name de punten van kritiek zijn dan ook door dit uitgangspunt gekleurd.
Doorgaans hanteren landen een systeem van wereldwijde uitputting of van nationale uitputting. In het eerste geval kan de merkhouder na eerste verhandeling van een product door hem of met zijn toestemming, zich niet meer verzetten tegen verdere verhandeling waar ook ter wereld; in het tweede geval is de uitputting beperkt tot het land waar het product op de markt is gebracht. Binnen de Europese Unie is echter EER-wijde 2 uitputting, verankerd in artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn 3 (MRl) en in artikel 13 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening*' (GlVfVo), de regel. Dat wil zeggen dat het merkrecht voor de hele HER is uitgeput, wanneer een product ergens in een EER-lidstaat door of met toestemming van de merkhouder op de markt is gebracht. Deze uitbreiding van de werking van de uitputting is een direct uitvloeisel van het verbod op belemmering van het vrije verkeer van goederen, vastgelegd in artikel 28 EG-verdrag. Uitzonderingen op dit verbod zijn toegestaan, voorzover gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van intellectuele eigendomsrechten (art. 30 EG-verdrag). Luxeartikelen, waaronder merkkleding, parfums, cosmetica en sterke dranken, zijn de afgelopen jaren regelmatig het onderwerp geweest van de parallelimportjurisprudentie. Dat is niet toevallig; luxeartikelen zijn, naast geneesmiddelen, de voor parallelimporteurs meest aantrekkelijke producten vanwcge de hoge marges die er op cieze producten te behalen zijn.
Uitpytting
Parallelimport bestaat dankzij de leer van de uitputting van intellectuele eigendomsrechten. Uitputting wil zeggen dat, wanneer goederen door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, hij zich niet kan verzetten tegen de verderc verhandeling van deze goederen. De gedachte hierachter is, dat de merkhouder het recht heeft, de eerste verhandeling van een van zijn merk voorzien product te controleren 1 en daar de (financiele) vruchten van te plukken. Wanneer de merkhouder eenmaal heeft ingestemd met het op de markt brengen van ecu product, kan hij daarna niet met een berocp op zijn merkrecht nogmaals de verdere verhandeling van dat product bei'nvloeden.
1 2 3
HvG EG i juli 1999, zaak €-173/98 (Sebago/CB Unic), ro. 21. EER is de Europese Economische Ruimte, de EU-lidstaten plus ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. Eerste Richtlijn 89/1O4/ EEC van de Raad van 21 december 1988
Een van de onderwerpen die in de jurisprudentie over parallelimport centraal hebben gestaan, is wie moet bewijzen dat er sprake is van u i t p u t t i n g en hoe dit bewijs geleverd moet worden.
Wanneer een merkhouder een partij parallel gei'mporteerde goederen op de markt ontdekt, kan hij (onder meer) de importeur van deze goederen a a n spreken wegens merkinbreuk. De importeur zal /.ich vervolgens mogelijk verweren met een beroep op uitputting. De vraag is clan, op wie de bewijslast rust. Moet de merkhouder bewijzen clat de merkrechtcn op de goederen niet zijn uitgeput of moet de impor-
4
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staitM, zie ook artikel 2.23 lid 3 BV1E . Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.
lllustratie:Wiiiemijn de Lint teur bewijzen dat wel van uitputting sprake is? De verdeling van de bewijslast is een belangrijk strategisch punt in het steekspel tussen merkhouders en parallelimporteurs. Wordt de merkhouder met het bewijs belast, dan zal hij, aangenomen dat niet ter discussie staat dat de goederen originele merkgoederen zijn, aan moeten tonen dat hij de goederen buiten de EER op de markt heeft gebracht en/of dat zijn distributiesysteem in Europa waterdicht is en dat de goederen dus niet afkomstig kunnen zijn van een officiele distributeur. Wordt de importeur opgedragen bewijs te leveren, dan zal hij moeten aantonen dat de
5 6
Benelux Gerechtshof 6 december 1999, 6/E 2000, nr. 6 (Kipling/ GBUnic). De rechter zou bijvoorbeeld betekenis k u n n e n toekennen aan
goederen door of met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht. Dat moet hij doorgaans doen door te zien dat hij de goederen direct of indirect betrokken heeft van de merkhouder of van een licentienemer van de merkhouder in de EER. Daarmee vvordt in beginsel dus de bron van die goederen bekend, hetgeen waardevolle informatie voor cle merkhouder oplevert. Voordat het Hof van Justitie zich uitsprak over clit onderwerp, was volgens Benelux-jurisprudentie^ de regel dat een importeur die zich op uitputting beroept, behouclens bijzondere omstandigheden/ 1 dient
het felt dat de beweerdelijk inbreukrnaker al een begin van bewijs heeft geleverd of dat het lastig is een negatief feit te bewijzen.
te bewijzen dat de goederen door de merkhouder of van de bewijslast alleen aan de orde zou (moeten) met zijn toestemming op de markt waren gebracht. zijn wanneer de bewijslastverdeling op zich - en In de zaak Van Doren/Lifestyle 7 boog het Hof van dus niet een andere omstandigheid, zoals het door Justitie zich over dit onderwerp. Gedaagde Lifestyle, hem gehanteerde distributiestelsel - de merkhouder die werd aangesproken wegens merkinbreuk, beriep in staat stelt markten te verdelen. De rechtspraak zich op uitputting, maar moest volgens Duits bewijsin Nederland sinds Van Doren laat echter zien dat recht aantonen dat de producten in kwestie door de de voorspelling uit lijkt te zijn gekomen; er is nog merkhouder of met zijn toestemming in de EER op niet of nauwelijks succesvol beroep gedaan op de de markt waren gebracht. Lifestyle verzette zich hier- omkeringsregel in dergelijke gevallen. Zo werd in de tegen, nu de merkhouder, wanneer de beweerdelijk zaak Lancome /Kruidvat 10 bepaald dat het systeem inbreukmaker volgens de normale bewijslastverdeling van selectieve distributie van Lancome geen reeel gehouden zou zijn middels overlegging van een keten gevaar van marktenscheiding meebracht, nu erkende van facturen aan te tonen dat de goederen inderdaad distributeurs de Lancome-producten wel ondervan een licentienemer van de merkhouder afkomstig ling aan elkaar mochten leveren. Het is immers niet waren, daarmee zou weten waar het 'lek; in zijn disuitgesloten dat binnen een netwerk een dergelijke tributienetwerk zit. De merkhouder zou vervolgens 'parallelhandel' voorkomt, wanneer er (als gevolg in staat zijn dit lek te dichten, waardoor de bron van van inter-brand concurrentie) prijsverschillen tussen goederen voor de parallelimporteur zou opdrogen. lidstaten bestaan. Bij zuivere selectieve distributie De beweerdelijk inbreukmaker meende dat de merkbestaat dus in beginsel geen gevaar voor afscherming houder, wanneer de gewone bewijslastverdeling zou van markten, althans volgens Nederlands hoogste worden aangehouden, in staat zou zijn interstatelijke rechtscollege. Merkhouders die gebruik maken van handel te belemmeren, hetgeen in strijd is met het een systeem van selectieve distributie staan er voor vrije verkeer van goederen ex art 28 EG-Verdrag. wat betreft de bewijslastverdeling dus nog altijd goed Het Hof van Justitie bepaalde dat een nationaalrechvoor. Dit is zeer onlangs weer door de rechtbank Den telijke bewijsregel volgens welke de parallelimporHaag bevestigd in de zaak Coty/Tico.11 teur de uitputting moet bewijzen (en dus de bron Zij die zich bedienen van een systeem van exclusieve van de goederen bekend moet maken), in beginsel distributie, lijken het echter minder goed te hebben in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht. getroffen. Immers: in geval van exclusieve distributie Desondanks kan omkering van de bewijslast aan de bestaat het gevaar van marktverdeling, zo lijkt het orde zijn, wanneer toepassing van de normale bewijsHof in het Van Doren/Lifestyle-arrest te zeggen, wel. lastverdeling ertoe zou leiden dat er een reeel gevaar Van een dergelijk gevaar zou sprake zijn, omdat de beweerdelijk inbreukmaker door de bewijslastverbestaat dat de merkhouder markten van elkaar kan scheiden. Het Hof oordeelde dat een dergelijk gevaar deling gedwongen zou worden zijn bron bekend te met name bestaat wanneer de merkhouder zijn goemaken. De merkhouder zou deze bron vervolgens kunnen doen opdrogen. Dit zou betekenen dat in deren verspreidt middels een systeem van exclusieve distribute. 8 , geval van exclusieve distributie de bewijslast altijd op Op het eerste gezicht lijkt het Van Doren/Lifestylede merkhouder zou rusten. arrest ten opzichte van de 'oude ; situatie onder het Maar er kunnen vraagtekens worden gezet bij de Kipling-arrest een verruiming van de mogelijkheden "algemene vaststelling van het Hof 12 dat er bij exclusieve distributie een reeel gevaar voor marktafschertot bewijslastomkering te behelzen. Importeurs die zich op uitputting beroepen, dienen een reeel gevaar ming bestaat. Wil een exclusieve distribtitierelatie in van marktafscherming te bewijzen, om omkering van overeenstemming zijn met het mededingingsrecht, de bewijslast te bewerkstelligen. dan mogen distributeurs en merkhouders wel met De vraag was, hoe er in de praktijk zou worden elkaar afspreken dat zij zich zullen onthouden van omgegaan met deze 'omkeringsregel' en met name in actieve verkoop buiten hun exclusieve gebied 13 welke gevallen er sprake zou zijn van een reeel gevaar (bijvoorbeeld door reclame te maken die gericht is van afscherming van markten. Na het Van Doren-arop afnemers buiten het gebied), maar in beginsel niet dat daarnaast ook passieve verkoop (het verkopen rest is er meermalen door beweerdelijk inbreukmakers een beroep gedaan op dit arrest om omkering aan afnemers van buiten het exclusieve gebied die de distributeur op eigen initiatief benaderen) wordt van de bewijslast te bewerkstelligen, ook in zaken waarin geen sprake was van exclusieve distributee. uitgesloten. Deze laatste beperking is in strijd met het mededingingsrecht, omdat het zou leiden tot Van Hezewijk voorspelde in 20039 dat omkering
Hvj EG 8 april 2003, zaak €-244/00, IER 2003, p. 245 (Van Doren/Lifestyle). Dit houdt in dat de principaal (in dit geval: de merkhouder) zijn afzetgebied verdeelt in deelgebieden en in elk deelgebied een distributeur aanwijst die gerechtigd is de producten in kwestie actief in dat gebied te verkopen. Daarbij wordt met de distributeurs afgesproken dat zij niet actief buiten hun gebied zullen verkopen. J. van Hezewijk, Van Daren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de bewijslast bij uitputting, IER 2003, P205-212. Van Hezewijk bepleitte dat dit zou moeten betekenen dat de omkering van de bewijslast niet aan de orde zou zijn bij bijvoorbeeld selectieve distributie. Immers: bij selectieve distributie heeft de merkhouder een gerechtvaardigd belang bij het verhinderen van wederverkoop aan eindgebruiker door nietgeautoriseerde distributeurs: de bescherming van de reputatie en het luxe imago van het merk. Hierop zal later in dit artikel verder worden ingegaan. Hof Amsterdam 14 oktober 2004, IER 2005, nr. 12 (Lancome/
Kruidvat)', dit arrest werd in cassatie door de Hoge Raad bevestigd (HR 22 September 2006, LJN: AX^oBg). Onlangs heeft de Hoge Raad in de zaak Lancaster (HR 18 april 2008, LJN: 807429) een arrest van het hof Amsterdam gecasseerd omdat het hof ten onrechte had beslist dat de merkhouder eerst diende aan te tonen dat hij de merkproducten buiten de EER op de markt gebracht had, alvorens wordt toegekomen aan de vraag, of wie de bewijslast rust van de stalling dat de producten vervolgens met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht. Rechtbank Den Haag 18 november 2008, zie www.boekg.nl. Van Doren/Lifestyle-arrest, r.o. 39. Zie Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, artikel 4 sub b, eerste gedachtenstreepje. Bij exclusieve distributie is altijd sprake van een zekere mate van
een absolute territoriale scheiding van markten. Als de overeenkomst mededingingsrechtelijk zuiver is, zal de merkhouder dus in beginsel niet gerechtigd zijn de overeenkomst te beeindigen of leveringen op te schorten met als reden dat een distributeur zich schuldig maakt aan passieve verkoop aan parallelhandelaren. De reden voor het Hof in de Van Doren-zaak oni het gebruik van een stelsel van exclusieve distributie te noemen als voorbeeld van een situatie waarin een reele dreiging van marktverdeling bestaat, lijkt te zijn het risico dat de merkhouder naast actieve verkoop ook passieve verkoop door haar distributeurs aan afnemers buiten het exclusieve territoir kan beletten. Daarmee worden echter alle merkhouders die zich bedienen van een dergelijk distributiesysteem 'guilty until proven innocent' verondersteld en in een nadelige bewijspositie gebracht. Zij zullen in beginsel moeten bewijzen dat de goederen in kwestie eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht, hetgeen niet altijd eenvoudig is. De merkhouder heeft de goederen immers op de markt aangetroffen en kan niet zonder meer de oorsprong van deze goederen vaststellen of aantonen. Het uitsluiten van passieve verkoop is echter, zoals gezegd, in strijd met het mededingingsrecht. Hiervoor bestaan al de sancties die het mededingingsrecht biedt. Het ligt dan ook meer voor de hand de uitwassen van exclusieve distributiestelsels via het mededingingsrecht te bestrijden in plaats van via een bewijslastomkering in het merkenrecht, nu in het laatste geval ook de merkhouders die geen oneigenlijk gebruik maken van het exclusieve distributiesysteem getroffen worden. Wanneer de merkhouder zich keurig aan de regels van het mededingingsrecht houdt, is er geen reeel gevaar voor afscherming van markten en dus ook geen reden om de bewijslast om te keren. Het zou dan ook beter zijn, als regel niet automatisch aan te nemen dat er sprake is van een 'reeel gevaar van afscherming van markten' wanneer er sprake is van een stelsel van exclusieve distributie, maar te eisen dat er naast het distributiestelsel aanvullende omstandigheden zijn die erop wijzen dat de merkhouder absolute gebiedsbescherrning 14 beoogt te bewerkstelligen 1 5 of dat de concurrentie daadwerkelijk wordt beperkt. Voor deze benadering pleit ook het arrest STM/Maschinenbau Ulm, l h waarin het Hof van Justitie bepaalde dat exclusieve distributieovereenkomsten niet als doel hebben de concurrentie te beperken en dat zij in hun marktcontext moeten worden beschouwd teneinde te beoordelen of zij daadwerkelijk een concur re ntiebeperkend effect hebben. Merkhouders die de rechter ervan willen overtuigen dat er geen aanleiding is tot omkering van de bewijs-
verdeling van markten door het verbod op actieve verkoop buiten het territoir. Passieve verkoop buiten het territoir is echter, bij een 'zuiver' exclusievedistributiesysteem, wel toegestaan. Het is de vraag of met de term 'afscherming 1 , dat zou kunnen worden gemterpreteerd als absolute gebiedsbescherrning (dus ook tegen passieve verkoop), niet wordt gedoeld op een verdergaande afgrendeling van deelmarkten, Zie ook de annotatie van Speyart bij het Lancdme/Kruidvat-arrest in IER 2005/12, waarin hij stelt dat een innerlijk consistente uitleg van het gemeenschapsrecht meebrengt, dat een distributieovereenkomst die mededingingsrechtelijk geoorloofd is, geen aanleiding geeft tot omkering van de bewijslast op merkenrechtelijkvlak. Hvj EG 30 juni 1966, 056/65, ECR 1966, 235 (Soclete Technique
last enkel op grond van de omstandigheid dat gebruik wordt gemaakt van exclusieve distributie, zullen echter van goeden huize moeten komen. De letterlijke bewoordingen van het Hof in het Van Doren-arrest lijken er althans geen ruimte voor te bieden. 17 Hoe te bevw/zen? Het mag dus worden aangenomen dat in de meeste gevallen - situaties van exclusieve distributie daargelaten - de parallelirnporteur moet bewijzen dat de goederen met toestemming van de merkhouder op de markt zijn gebracht. Deze toestemming moet, volgens het Hof van Justitie in het Sebago-arrest, met betrekking tot elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, worden gesteld en, zonodig, worden bewezen. Parallelimporteurs of hun afnemers die moeten bewijzen dat bepaalde merkartikelen met toestemming van de merkhouder op de markt zijn gebracht, proberen soms te verhinderen dat zij hun 'bron' bekend moeten maken door een accountantsverklaring over te leggen, waarin wordt bevestigd dat de accountant een keten van facturen heeft gezien die uiteindelijk leidt naar een - niet bij name genoemde - officiele distributeur van de merkhouder. Hoewel niet onrnogelijk ; zijn in de Nederlandse rechtspraak aan deze manier van bewijsvoering strenge eisen gesteld, zoals blijkt uit het recente tussenarrest in de zaak Levi Strauss/Makro. 18 In deze zaak was een eerder door Levi Strauss tegen Makro verkregen ex parte verbod op de verkoop van Levi's spijkerbroeken door de voorzieningenrechter in kort geding opgeheven, omdat Makro een accountantsverklaring had overgelegd waarin werd bevestigd dat er een keten van facturen was die terugvoerde tot een officiele distributeur van Levi Strauss in Europa en dat de op de facturen vermelde spijkerbroeken zowel qua modellen als qua aantallen met elkaar correspondeerden. In hoger beroep oordeelde het hof echter dat Makro hiermee onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de partij spijkerbroeken in kwestie inderdaad door of met toestemming van Levi Strauss in het verkeer was gebracht. Kennelijk was het hof van mening, dat het feit dat uit de facturen niet voldoende specifiek bleek dat het telkens om dezelfde spijkerbroeken ging. In het Sebago-arrest had het Hof van Justitie al, zoals eerder opgemerkt, vastgesteld dat de toestemming specifiek met betrekking tot de individuele producten in kwestie moet worden bewezen. Verder zegt het Hof: "(t)erecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijk urijze op kunnen r eager en en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefe-
17
18
Miniere/Maschinenbou Ulm). Zie ook de conclusie van A-G Huydecoper bij het arrest Lancome/ Kruldvat, paragraaf 17: " (v)an belong is daarbij allicht, wat men zich moet voorstellen bij de hier beoogde 'afscherming van de markt'. Men zal op het eerste gezicht geneigd zijn te denken dat het hierbij moet gaan om een ongeoorloofde, 'an sich' met (..) art. 81 EG-Verdrag onverenigbare afspraak (...). Tegen die gedachte pleit echter al meteen, dat systemen van exclusieve distributie zoals die In het Van Doren-arrest aan de orde waren, niet perse met het communautaire mededingingsrecht in strijd zijn - en dat het HJEC in dit arrest niet differentieert naar systemen die mededingingsrechtelijk wel of niet toelaatbaar zijn." Hof Amsterdam 3 juli 2008, 200.001.182/01 (Levi Strauss/Makro), zie www.boek9.nl).
nen. Dal is thans in onvoldoende mate het geval". Als dit betekent dat de merkhouder dus inzage moet krijgen in de onderliggende stukken en geen genoegen hoeft te nemen met een verklaring van een derde over wat er in de stukken te lezen is, dan is dat wellicht het einde van het gebruik van accountantsverklaringen om de identiteit van de bron van de producten te maskeren. Dat zou een belangrijke overwinning zijn voor merkhouders in de luxeartikelenbranche, die er een gerechtvaardigd (maar daarover later meer) beiang bij hebben te weten te komen welke de bron van de via parallelimport verhandelde producten is. Wot te hewljzen? De importeur dient te bewijzen dat de producten in kwestie (i) door de merkhouder of met zijn toestemming (ii) in de EER in de handel zijn gebracht. Om met het laatste te beginnen: in het Peak Performance-arrest heeft het Hof van Justitie bepaald dat producten in de handel zijn gebracht wanneer sprake is van "verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren".^ Het enkel in de EER aanbieden van de goederen zonder ze te verkopen is dus niet voldoende; van uitputting is pas sprake wanneer de merkhouder zijn merkrecht heeft verzilverd. 20 Over de vraag, wanneer er sprake is van 'toestemming' heeft het Hof van Justitie zich over uitgesproken in de Davidoff-zaak. 21 Onderwerp was de vraag, of en, zo ja, onder welke omstandigheden een merkhouder geacht mag worden stilzwijgend toestemming te hebben verleend voor import in de EER van goederen die door de merkhouder buiten de EER op de markt waren gebracht. De parallelimporteur had betoogd dat stilzwijgend toestemming was verleend, nu de merkhouder nergens expliciet had vermeld dat de goederen in kwestie niet bestemd waren voor de EER-markt. Volgens het Hof was het wel mogelijk dat toestemming impliciet of stilzwijgend wordt verleend, maar deze toestemming mag niet uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder worden afgeleid. Impliciete toestemming kan aanwezig zijn "wanneer uit elementen voor, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid (onderstreping toegevoegd, JB) blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen in het in de EER in de handel brengen". Uit de enkele omstandigheid dat de merkhouder niet expliciet (bijvoorbeeld op het product zelf) heeft vermeld dat de goederen niet bestemd zijn voor verhandeling in de EER bestemd zijn, mag dus niet worden afgeleid dat hij stilzwijgend toestemming heeft verleend voor verhandeling in de EER. Onlangs heeft de Hoge Raad in de zaak Makro/Diesel 22 aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd, of de beweerdelijk inbreukmaker die stelt dat de door hem verhandelde voor het eerst binnen de EER op de markt zijn gebracht, volgens cle 'Davidoff-criteria' moeten bewijzen dat de merkhouder toestemming heeft verleend voor het op cle markt brengen van
19 20
Hvj EG 30 november 2004, BMM Bulletin 2006, [...](Peak Holding/Axolin-Elinor), ro. 40. Zie ook P. Reeskamp, Merkgebruik in het economised verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en Peak, BMM Bulletin 2006,
deze goederen, of dat de Davidoff-regels, zoals zowel Makro als Advocaat-Generaal Verkade (in zijn conclusie) menen, alleen van toepassing zijn op goederen die eerst door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER op de markt zijn gebracht. Op goederen die voor het eerst in de EER op de markt zijn gebracht, zou dan een ander toestemmingscriterium van toepassing zijn. In veruit de meeste parallelimportgevallen spreekt de merkhouder een importeur of zijn afnemer aan wegens merkinbreuk; deze verweert zich vervolgens door te stellen dat de goederen met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht. Het is vervolgens aan de gedaagde om te bewijzen dat de merkhouder inderdaad toestemming heeft verleend. Aan een eventuele vaststelling dat de producten eerst door de merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht, komt men normaliter alleen toe in de zeldzame situatie dat de bewijslast wordt omgekeerd ingevolge het hiervoor besproken Van Doren/Lifestyle-arrest. Hiervoor werd echter al geconcludeerd dat deze omkering van de bewijslast slechts zelden voor zal komen. Als het Hof van Justitie het met A-G Verkade eens is, zal de betekenis van het Davidoff-arrest voor de praktijk dus aanzienlijk gereduceerd worden. Een verschil in behandeling tussen goederen die voor het eerst in de EER op de markt worden gebracht en goederen die eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht en daarna pas de EER worden binnengebracht, komt enigszins kunstmatig over. In beide gevallen moet immers worden bewezen dat de merkhouder zijn toestemming heeft verleend voor het in de EER op de markt brengen van de goederen (zie de eergenoemde arresten Sebago en Peak Performance). .Het zou vreemd zijn om het begrip toestemming in de genoemde twee situaties verschillend te interpreteren en aldus de toe te passen interpretatie afhankelijk te maken van de vraag, of de importeur stelt dat de goederen voor het eerst in de EER op de markt zijn gebracht of daarbuiten. Dat neemt echter niet weg dat het Hof, zoals Verkade terecht vaststelt, in het dictum van het Davidoffarrest het expliciet heeft over producten die eerder door de merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht. Strikt genomen is dan ook aannemelijk dat de toepassing van het Davidoff-arrest beperkt is tot extracommunautaire parallelimport. Dat wil overigens niet zeggen dat a contrario geredeneerd moet worden dat voor goederen die voor het eerst in de EER op de markt worden gebracht, een ander toestemmingscriterium moet gelden. Het D a v i d o f f arrest bevat geen passages die aanleiding geven tot toepassing van een dergelijke a contrario redenering. De vraag is dus, als Davidoff inderdaad alleen betrekking heeft op extracommunautaire goederen, of op intracommunautaire goederen dan een ander criterium van toepassing zou (moeten) zijn en, zo ja, welk criterium? In de conclusie van A-G Verkade wordt in dit verband uitgebreid ingegaan op het Ideal Standard-arrest. 2 3 Zoals eerder opgemerkt, is volgens het Sebago-arrest
21 22 23
Hvj EG 20 november 2001, zaak €-414/99 tot en met 416/99HR n juli 2009, IER 2008, nr. 68 (Makro/Diesel). Hvj EG 22 juni 1994, €-9/93 (IHT Danzinger/ldeal Standard).
de regel dat de merkhouder het recht heeft, de eerste vermarkting van een product in de EER te controleren. In Ideal Standard werd door het Hof van Justitie, zoals ook door A-G Verkade aangehaald, gesteld dat "beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten, en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle". Op basis van onder meer deze zinsnede wordt gesuggereerd dat bij producten die door een licentienemer of officiele verkoper van de merkhouder op de markt gebracht zijn, moet worden aangenomen dat de merkhouder (stilzwijgend) heeft ingestemd met vermarkting De achterliggende gedachte is dat de merkhouder invloed kan uitoefenen op zijn licentienemers en distributeurs. Als hij ze niet voldoende in het gareel houdt, komt dat voor risico van de merkhouder. De 'Ideal Standard-toets' is aanmerkelijk minder streng dan de 'Davidoff-toets'. Waar in laatstgenoemd arrest nog werd vastgesteld dat met zekerheid moet blijken van de verleende toestemming, is het volgens Ideal Standard al voldoende dat de merkhouder controle kon uitoefenen op de partij die de producten op de markt heeft gebracht. Het Ideal Standard-arrest moet echter in zijn context worden beschouwd. Uit de door A-G Verkade aangehaalde passages uit Ideal Standard kan niet zonder meer een algemene maatstaf worden afgeleid, aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer de merkhouder geacht mag worden stilzwijgend te hebben ingestemd met het voor het eerst in de EER op de markt brengen van van zijn merk voorziene producten. Ten eerste rnoet worden opgemerkt dat Ideal Standard alleen ziet op de situatie dat producten op de markt worden gebracht door een partij, op wie de merkhouder controle kan uitoefenen. Het is dus niet zo, dat op basis van dit arrest bijvoorbeeld kan worden betoogd dat bij goederen die voor het eerst in de EER op de markt worden gebracht, stilzwijgende toestemming moet worden verondersteld, tenzij ergens uitdrukkelijk uit blijkt dat de merkhouder geen toestemming heeft verleend. Verder lijkt het voor de hand te liggen, dat op grond Ideal Standard hoogstens toestemming kan worden aangenomen, wanneer het gaat om producten die in de EER op de markt zijn gebracht door een licentienemer die beschikt over een licentie om identieke producten in de EER te vermarkten. Immers: wanneer ook stilzwijgende toestemming zou worden aangenomen als, bijvoorbeeld, de distributeur met een licentie voor (alleen) de Srilankese markt de bewuste producten niet in Sri Lanka, maar in Nederland op cle markt brengt, zou het exclusieve recht van de merkhouder worden uitgehold. Dat zou immers de facto betekenen dat de merkhouder zich in het geheel niet meer zou kunnen verzetten tegen het in de EER op de markt brengen van originele merkproducten, wanneer deze afkomstig zijn van licentienemers of distributeurs van de merkhouder waar ook ter wereld. Dat dit niet juist is, volgt reeds uit het Sebago-arrest. 24 In Ideal Standard werd bepaald dat cle merkhouder
24
Zie r.o. 21: als uit het op de markt brengen buiten de EER niet mag worden afgeieid, dat de merkhouder toestemming heeft verleend voor het op de markt brengen in de EER, dan moet eveneens worden geconcludeerd dat de verlening van een licentie
zich niet kon verzetten tegen de verhandeling van de producten in kwestie, omdat de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding niet in het geding was zo lang de merkhouder de gelegenheid had controle op de kwaliteit uit te oefenen. Maar het verbodsrecht van de merkhouder is niet beperkt tot situaties waarin de wezenlijke functie wordt aangetast. Juist bij parallelimport is de wezenlijke functie niet in het geding; de producten in kwestie zijn immers vervaardigd door of met toestemming van de merkhouder. Toch heeft de merkhouder het recht zich te verzetten tegen verhandeling van deze producten in de EER, zo lang deze nog niet met zijn toestemming in de EER op de markt zijn gebracht. Dit is de consequentie van de keuze voor EER-wijde uitputting in plaats van wereldwijde uitputting. Wanneer onder verwijzing naar Ideal Standard in beginsel, behoudens bewijs van het tegendeel, altijd zou worden verondersteld dat de merkhouder stilzwijgend toestemming heeft verleend, als producten in de EER op de markt worden gebracht door een partij waar de merkhouder een economische band mee heeft, betekent dat, dat de wereldwijde uitputting de facto via de achterdeur weer wordt binnengelaten in het Europese rnerkenrecht. In het Silhouette-arrest 25 heeft het Hof van Justitie nu juist duidelijk gemaakt dat dat een gepasseerd station is. Maar er is zelfs iets voor te zeggen, niet op basis van Ideal Standard stilzwijgende toestemming aan te nemen in, bijvoorbeeld de situatie dat een licentienemer van de merkhouder die op zich beschikt over een licentie voor het in de EER op de markt brengen van producten onder het merk van de merkhouder, meer goederen dan afgesproken produceert en verkoopt. In de door A-G Verkade aangehaalde passages uit Ideal Standard gaat het immers om de situatie dat producten onder licentie (en dus met toestemming) in de EER waren vervaardigd en de licentienemer gerechtigd was ze op de mar let te brengen, maar de merkhouder zich wilde verzetten tegen de verdere verhandeling omdat de producten niet voldeden aan de in het importland gehanteerde kwaliteitsstandaard van de merkhouder. Uit Ideal Standard kan, zo lijkt het, worden afgeleid dat de merkhouder die op zich toestemming heeft verleend voor het op de markt brengen van bepaalde merkproducten, zich niet vervolgens kan verzetten tegen de verhandeling van de producten omdat hij het niet eens is met de manier waarop de producten op de markt zijn gebracht. Het gaat echter te ver om op basis van Ideal Standard te concluderen dat de merkhouder geacht moet worden stilzwijgend te hebben ingestemd met het op de markt brengen van producten, op grond van het enkele feit dat de producten afkomstig zijn van een licentienemer. De praktijk leert immers dat het voorkomt dat licentienemers meer dan de met de merkhouder overeengekomen hoeveelheid producten produceren, waarna ze het surplus via de achterdeur verkopen. In dat geval ligt het meer voor de hand om het Sebago-arrest toe te passen, waarin
voor het op de markt brengen buiten de EER niet de veronderstellnig rechtvaardigt, dat de merkhouder heeft ingestemd met het in de EER op de markt brengen. Hvj EG [...].
47
werd bepaald dat toestemming moet worden vastgesteld met betrekking tot ieder individueel product in kwestie. De merkhouder heeft immers het recht de eerste vermarkting van een product te controleren, ook omdat hij aanspraak maakt op de vruchten van die vermarkting, bijvoorbeeld in de vorm van royalties. 20 Zolang niet vaststaat dat er iiberhaupt toestemming is verleend voor het op de markt brengen van de producten in kwestie en dus evenmin vaststaat dat de merkhouder tenminste de kans heeft gehad zijn merkrecht te verzilveren, is het niet gerechtvaardigd aan te nemen dat er sprake is van uitputting. In een zeer recente uitspraak van de rechtbank Den Haag 2 7 lijkt de rechtbank op dezelfde lijn te zitten. De rechtbank leidt uit het Sebago-arrest af dat "het enkele gegeven dat van een erkende wederverkoper binnen de EER wordt betrokken, (...) op zichzelf onvoldoende (is) om te dienen tot bewijs dat sprake is van uitputting". Nu is het afwachten wat het Hof van Justitie zal antwoorden op de door de Hoge Raad in Makro/Diesel gestelde vragen. Het is voor merkhouders te hopen dat het Hof zal vaststellen dat de vraag, of de merkhouder stilzwijgende toestemming heeft verleend voor het in de EER op de markt brengen van originele merkartikelen, op dezelfde wijze beantwoordt als in het Davidoff-arrest. g
Ook de bescherming van de reputatie en het luxe imago is in de loop der jaren meermalen aan de orde geweest in jurisprudentie over parallelimport. Parfurns, cosmetica en andere luxeartikelen ontlenen voor een belangrijk deel hun aantrekkingskracht op consumenten aan hun "luxe imago". Merkhouders in de luxegoederenbranche hebben er dan ook belang bij, dat dit luxe imago niet wordt aangetast. Wanneer de producten in kwestie niet via de officiele distributiekanalen van de merkhouder, maar via parallelimport op de markt worden aangeboden, kan aantasting van dit imago plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat er aan de producten zelf of aan hun verpakking iets wordt gewijzigd, of doordat de producten worden aangeboden in een omgeving die niet in overeenstemming is met het luxe imago van de producten. Bescherming van luxe Imago In het Europese mededingingsrecht is erkend dat het luxe imago van een merk beschermenswaardig is. Merkhouders proberen dit imago vaak te beschermen cloor de producten te verhandelen via een systeem van selectieve distributie. In dit systeem spreekt de merkhouder met een aantal door haar geselecteerde distributeurs af dat zij de merkgoederen alleen aan cindgebruikers en aan andere distributeurs in het netwerk van de merkhouder mogen verkopen. Door toepassing van dit systeem wordt in zekere mate de concurrentie op de markt beperkt. De geselecteerde distributeurs zijn immers niet vrij om de goederen
aan andere wederverkopers te verkopen, tenzij deze tot het netwerk van de merkhouder behoren. In de zaak Metro 28 is erkend dat de hantering van dit systeem en de daarin besloten beperking van de verkoopmogelijkheden van distributeurs, hun rechtvaardiging vinden in het bijzondere karakter van de producten in kwestie. 29 Dit bijzondere karakter behoeft niet gelegen te zijn in de materiele kenmerken van de producten, maar kan ook bestaan uit het bijzondere beeld dat de consument van de producten heeft, meer in het bijzonder hun "uitstraling van luxe".30 De distributeurs dienen, wil de selectieve distributieovereenkomst in overeensteming zijn met het mededingingsrecht (artikel 81 EG-Verdrag 31 ), te worden geselecteerd aan de hand van een aantal zuiver kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld met betrekking tot presentatie en locatie van hun verkoopadres. Het Hof van Justitie liet zich hierover als volgt uit: " (...) although price competition is so important that it can never be eliminated it does not constitute the only effective form of competition or that to which absolute priority must in all circumstances be afforded". De gedachte is dat het hanteren van een selectievedistributiestelsel niet alleen leidt tot een beperking van prijsconcurrentie, maar tegelijk ook tot een versterking van concurrentie op andere aspecten van het product, bijvoorbeeld het exclusieve imago. Een beperking van de zogenaamde "intra brand" prijsconcurrentie (concurrentie tussen handelaren van hetzelfde merk) wordt dus gerechtvaardigd door de versterking van de "inter brand" concurrentie (concurrentie tussen merken). Reputatieschade door wijziging .Net als bij geneesmiddelen, komt het bij luxegoederen die via parallelimport worden verhandeld, regelmatig voor dat de importeur eerst wijzigingen *aan de producten aanbrengt alvorens ze te verkopen. Het verwijderen van identificatietekens is bedoeld om te voorkomen, dat de merkhouder kan achterhalen van wie van zijn licentienemers de goederen afkomstig zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat de merkhouder maatregelen kan nemen om deze bron te doen 'opdrogen'. Parallelhandelaren zijn in beginsel gerechtigd luxeartikelen te verhandelen, wanneer het merkrecht erop uitgeput is. In artikel 7 lid 2 Mrl, artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 13 lid 2 GMVo wordt echter bepaald dat de merkhouder zich desondanks mag verzetten tegen verdere verhandeling van producten "wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is", Deze uitzondering op de uitputtingsleer houdt verband met de wezenlijke functie van het merk: aanduiding van de herkomst van de waar. De consument van een bepaald product moet erop kunnen vertrouwen dat het product afkomstig is van de merkhouder
5 5 26 27 28 29
Zie het eerdergenoemde Peak Performance-arrest. Rechtbank 's-Gravenhage 22 oktober 2008 (Aral Helmet/Helmets G[ More),zie www.boekg.nl. Hvj EG 25 oktober 1977, Zaak €-26/16, ECR 1977, 1875 (Metro/ Commissie). Hieronder dient onder meer te worden verstaan: producten waar-
30 31
van het 'brand image' van groot belang is, waaronder parfums, luxe cosmetica, keramiek en juwelen. GvEA 12 december 1996, 7-19/92 (E. Lederc/Commissie}. Zie ook Verordening (EG) Nr. 2790/1999, art. 4 sub b, derde gedachtenstreepje.
en dat er niet tussentijds door derden in de oorspronkelijke toestand van het product is ingegrepen. 32 Daarnaast heeft het Hof van Justitie in het Ballantine's-arrest 33 bevestigd dat ook een aantasting van de reputatie van het merk een gegronde reden kan opleveren. Uitgangspunt is, volgens het Hof dat "de middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoudt, gebruikt om de parallelhandel mogelijk te maken, het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk mogen aantasten". De merkhouder kan zich dan ook in beginsel verzetten tegen verdere verhandeling van een gewijzigd (omgepakt/geheretiketteerd/gedecodeerd) product, tenzij de parallelimporteur bewijst dat voldaan is aan aantal voorwaarden, namelijk dat: 1. het kunnen verbieden van de verdere verhandeling van de gewijzigde producten, het afzetsysteem van de merkhouder in aanmerking genomen, zou bijdragen aan kunstmatige afscherming van markten; 2. de wijziging niet de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking kan aantasten; 3. de presentatie van het gewijzigde product de reputatie van het merk en de merkhouder niet kan schaden; en 4. de importeur vooraf de merkhouder op de hoogte stelt van de voorgenomen vermarkting van het gewijzigde product. De importeur moet dus aannemelijk maken dat het verwijderen van de codes noodzakelijk is om te voorkomen dat de merkhouder in staat is markten te scheiden. De merkhouder kan door middel van de codes bijvoorbeeld de officiele distributeur van wie de producten afkomstig zijn, identificeren en zo de bron van producten van de importeur doen opdrogen. Dienen de codes echter ook een ander doel dan alleen het identificeren van de bron en dus het tegengaan van parallelimport, dan is decoderen/relabellen niet toegestaan. De codes kunnen bijvoorbeeld ook zijn aangebracht om eventuele recall-acties mogelijk te maken. Gedecodeercle luxeartikelen waren ook het onderwerp van de zaak Lancome/Kruidvat. 3 4 In deze zaak ging het om een partij parfumproducten waarvan het cellofaanomhulsel was verwijderd, de codes op de verpakking waren verwijderd of vervangen en de folie was vervolgens teruggeplaatst. Rechtbank en hof stelden vervolgens vast dat de decodering slordig was uitgevoerd, dat de parfumproducten er niet goed uitzagen en dat daardoor het gevaar bestond dat de reputatie van het merk zou worden geschaad. Lancome was dus gerechtigd zijn op grond van haar merkrecht te verzetten tegen verdere verhandeling. Het hof was, zoals al eerder in dit artikel gememoreerd, bovendien van oordeel dat er geen sprake is van een gevaar voor afscherming van nationale markten als gevolg van het hanteren van een systeem van selectieve distributie, nu de geselecteerde distributeurs de vrijheid hebben producten te verkopen aan
Hvj EG 23 mei igj8(Hoffmann-LaRoche), ro. 7 en Hvj EG n juli 1996, (Bristol-Meyers Squibb), ro. 47. Hvj EG n november 1997, S/EiggS, nr. 49 (Loendersloot/Ballon-
andere distributeurs binnen het netwerk. Er is dus ? althans volgens Nederlands hoogste rechtscollege, geen aanleiding om enkel op grond van de omstandigheid dat de merkhouder zich bedient van een stelsel van selectieve distributie aan te nemen dat het decoderen noodzakelijk was om te voorkomen dat de merkhouder in staat is markten kunstmatig af te schermen. Met andere woorden: er is dus in beginsel geen reden om decoderen toe te staan, tenzij er sprake is van aanvullende ornstandigheden op grond waarvan het gevaar voor marktafscherming alsnog aannemelijk is. Dus: zelfs wanneer het decoderen vlekkeloos was geschied, kon de merkhouder zich met een beroep op zijn merkrecht verzetten tegen de verdere verhandeling. Het hof stelde vervolgens ook nog vast dat Kruidvat door het stelselmatig afnemen en verhandelen van gedecodeerde producten, distributeurs uit het selectieve distributienetwerk ertoe verleidde zich niet aan hun afspraken met de merkhouder te houden. Dit werd onrechtmatig geacht. Het enkel profiteren van de wanprestatie van een ander is weliswaar volgens Nederlands recht niet onrechtmatig, maar wanneer dit stelselmatig wordt gedaan, zoals Kruidvat doet, wordt de verkooporganisatie van Lancome ondermijnd en worden de voorwaarden die het wederrechtelijk handelen van de officiele distributeur bevorderen, geschapen. Daarmee staat vast dat Kruidvat onrechtmatig heeft gehandeld, oordeelden zowel het hof als de Hoge Raad. 35 Omdat het recht betreffende onrechtmatige daad en oneerlijke mededinging niet geharmoniseerd is, beperkt dit goede nieuws voor merkhouders zich vooralsnog tot Nederland. Het lijkt echter niet uitgesloten, dat het 'ondermijnen' van het gesloten distributiestelsel van een merkhouder ook in andere Europese janden onrechtmatig zal worden geacht. Het zal interessant zijn om te zien, of de in Lancome/Kruidvat geformuleerde gedachte ook in andere landen navolgihg krijgt. Reputatieschade door verkoopcontext Llet Hof van Justitie heeft in de ompakkings- en decoderingszaken, zoals hierboven uiteengezet, bepaald dat de importeur zich niet op uitputting kan beroepen (en dus merkinbreuk maakt) wanneer er sprake is van schade aan de reputatie van het merk of de merkhouder. Maar wat nu als de schade aan de reputatie niet het gevolg is van een wijziging van het product zelf, maar van de context waarbinnen het product aangeboden en/of verkocht wordt? Consumentenartikelen met een luxe imago worden immers doorgaans via geselecteerde distributeurs aangeboden, juist omdat deze, zoals gezegd, qua winkelinrichting, locatie en uitstraling in overeenstemming zijn met het luxe imago van het product. Parallel geimporteerde luxegoederen worden echter veelal aan de consument aangeboden en verkocht door prijsvechters, zoals drogisterijketens en cash & carry-winkels. De omgeving waarin de merkartikelen door deze prijsvechters verkocht worden en de wijze
34 35
tine <£ Son). Voormeld in noot 10. Zie HR 22 September 2006, LJN: AX3o6g (Lancome/Kruidvat).
149
waarop voor deze artikelen reclame gemaakt wordt, voldoen vaak niet aan de kwalitatieve eisen die de merkhouder aan zijn officiele distributeurs stelt. Merkhouders vrezen dat verkoop in een dergelijke omgeving de reputatie en het luxe imago zal schaden. In Dior/Evora 36 bepaalde het Hof echter dat de importeur van luxe merkartikelen weliswaar moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van het merk aantast, maar dat dat moet worden afgewogen tegen het belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikrnaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Als de wederverkoper op deze wijze adverteert, heeft de merkhouder alleen het recht zich tegen de reclame te verzetten, wanneer "in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt". Dat deze regel niet alleen geldt voor de wijze waarop voor parallel geimporteerde producten reclame mag worden gemaakt, maar ook voor de wijze waarop deze in de winkel aan afnemers gepresenteerd worden, werd door de rechtbank Den Haag bevestigd in de Nederlandse zaak Makro/G-Star. 37 Dus de bescherming van de reputatie van het merk wordt erkend en is bij de vraag, of de importeur producten mag (laten) ompakken of decoderen, doorslaggevend. Wanneer de presentatie van het product door het ompakken slordig is en dus schade kan toebrengen aan de reputatie van het merk, mag de merkhouder zich tegen verdere verhandeling verzetten. Volgens het Hof van Justitie is immers vereist dat de presentatie van het product de reputatie van merk en merkhouder niet kan schaden. Wanneer het gaat om reclame maken en om de context waarbinnen de producten worden aangeboden - toch evenzeer onderdeel van de 'presentatie van het product', zo valt te betogen - is de bescherming van de reputatie echter ineens nog slechts een mee te wegen factor en wordt geaccepteerd dat de door de wederverkoper gemaakte reclame inderdaad schade toebrengt aan de reputatie van merk of merkhouder, zo lang deze maar niet 'ernstig' is.38 Het heeft iets vreemds om in het mededingingsrecht enerzijds te erkennen dat een merkhouder een gerechtvaardigd belang heeft bij bescherming van de reputatie en het luxe imago van zijn merk en hem toe te staan om te verzekeren dat zijn producten alleen worden verkocht onder omstandigheden die recht cloen aan dit luxe imago (lees: door distributeurs die deel uitmaken van het netwerk van de merkhouder), maar anderzijds hem niet toe te staan een beroep te doen op zijn merkrecht wanneer de producten onverhoopt (door wanprestatie van een officiele distributeur) toch worden aangeboden door een wederverkoper die niet aan de criteria voldoet, die de bescherming van het luxe imago moeten waarborgen. Als merkhouders via contractuele weg hun netwerk
36 37 38
Hvj EG 4 november 1997, 6/E 1998/41 (Dior/Evora} Rechtbank Den Haag 5 januari 2005, In een vergelijkbare Spaanse zaak oordeelde de Audiencia Provincial de Zaragoza (ETMR 2005, nr no (Clar'ms/Supermercados Sabeco)) dat de verkoop van Clarins-cosmeticaproducten door een supermarktketen inbreuk maakte op de merkrechten van Clarins,
gesloten mogen houden, waarom dan niet langs merkenrechtelijke wreg? Temeer, nu een "zuiver" selectief distributiesysteem (volgens de Hoge Raad in het Lancome/Kruidvat-arrest) geen gevaar voor afscherming van markten meebrengt. Als er geen sprake is van afscherming, zou er dan wel sprake zijn van een onacceptabele belemmering van het vrije verkeer van goederen? Dat lijkt inconsistent. 39 Er is veel voor te zeggen om aan te nemen dat er geen aanleiding is om verkoop van luxeartikelen in een omgeving of context, die de reputatie en/of het luxe imago van het merk kunnen beschadigen, toe te staan, wanneer het vrij verkeer van goederen niet in het geding is. Immers: de reden waarom het volgens Dior/Evora toegestaan kan zijn merkproducten te verkopen in winkels die niet voldoen aan de kw;aliteitscriteria die de merkhouder aan zijn officiele distributeurs oplegt, is gelegen in de afweging tussen bescherming tegen reputatieschade versus het vrije verkeer van goederen anderzijds. Anders gezegd: uit Dior/Evora blijkt dat de merkhouder, ook wanneer wegens (dreigende) reputatieschade op zich een gegronde reden heeft verdere verhandeling van originele merkproducten te verbieden, een dergelijk verbodsrecht toch niet toekomt wanneer dat het vrije verkeer van goederen tussen EER-Iidstaten zou belemmeren. Wanneer echter vaststaat dat dit vrije verkeer niet wordt belemmerd, bijvoorbeeld omdat de merkhouder een systeem van selectieve distributie hanteert en er geen belemmering bestaat voor handel tussen officiele distributeurs onderling, is het vrije verkeer niet in geding en is er dus ook geen reden om de merkhouder de mogelijkheid te ontzeggen, zich te verzetten tegen (dreigende) reputatieschade.
nvattirsg en Alles overziend, staat de merkhouder in de luxeartikelenbranche er niet zo slecht voor. Wanneer hij parallelimport op de markt tegenkomt, kan hij de importeur en/of zijn afnemer aanspreken. De importeur moet dan in beginsel aantonen dat de producten met toestemming van de merkhouder in de EER op de markt zijn gebracht, hetgeen vaak betekent dat de bron van de goederen bekend wordt. Aangenomen dat de merkhouder, zoals in de branche gebruikelijk, zijn producten verspreidt middels selectieve distributie, lijkt er weinig aanleiding te vrezen voor omkering van deze bewijslast. Dat is, volgens de letterlijke bewoordingen van het Hof van Justitie in Van Doren/Lifestyle, anders wanneer hij (ook) exclusieve distributieafspraken met zijn distributeurs heeft gemaakt, nu er in dat geval verondersteld wordt dat er een reeel gevaar voor afscherming van markten bestaat. Men kan bij deze veronderstelling echter vraagtekens zetten, omdat een mededingingsrechtelijk 'zuiver' exclusievedistributiecontract geen absolute afscherming van markten met zich brengt. Een dergelijke benadering past ook in de huidige mede-
39
omdat de omgeving waarin de producten verkocht werden niet voldeed aan de eisen die Clarins aan haar officiele distributeurs stelt, waardoor schade werd toegebracht aan het irnago van het merk Clarins. Zie, nogmaals de opmerking van Speyart in zijn annotatie bij het Lancdme/Kruidvat-arrest (noot [12] hierboven).
dingingsrechtelijke trend, te kijken naar de daadwerkelijke effecten op de markt van bepaalde afspraken in plaats van deze in abstracto te be- of veroordelen. Het wordt volgens de huidige jurisprudentie niet snel aangenomen dat de merkhouder stilzwijgend toestemming heeft verleend voor het op de markt brengen van zijn producten. In de zaak Makro/Diesel wordt echter betoogd dat de 'strenge' Davidoff-leer alleen van toepassing is op producten die eerst door de merkhouder buiten de EER op de markt zijn gebracht en dat voor goederen die voor het eerst in de EER vermarkt zijn, een ander, soepeler criterium moet gelden. Het kan echter worden betoogd dat er geen rechtvaardiging is om, op grond van het vrije verkeer van goederen of anderszins, een verschillende interpretatie van het begrip 'toestemming7 te hanteren voor genoemde categorieen producten. De uitputting van het merkrecht treedt pas in, en het vrije verkeer van goederen speelt dus pas een rol, wanneer de goederen met toestemming van de merkhouder op de markt zijn gebracht. Het is een cirkelredenering wanneer wordt betoogd dat het vrije verkeer van goederen van invloed is op de invulling van het toestemmingsbegrip. Als inderdaad zou worden aanvaard, dat voor goederen die voor het eerst binnen de EER op de markt zijn gebracht niet het in Davidoff verwoorde toestemmingscriterium geldt, maar een ander criterium, bijvoorbeeld zoals in Ideal Standard geforrnuleerd, dan zou het merkrecht van de merkhouder aanmerkelijk worden uitgehold en dreigt zelfs de wereldwijde uitputting geherintroduceerd te worden. Het wachten is nu op het antwoord van het Hof van Justitie terzake. Voorts staan, volgens de huidige stand van de jurisprudentie in Nederland, merkhouders er goed voor in de strijd tegen het decoderen van luxeartikelen. Wanneer de gedecodeerde producten er dusdanig uitzien, dat de reputatie van het merk kan worden geschaad, kan de merkhouder zich tegen verdere verhandeling verzetten. Bovendien is in de Nederlandse rechtspraak uitgemaakt dat er bij zuivere selectieve distributie geen gevaar voor afscherming van markten bestaat. In dat geval kan worden betoogd dat er niet is voldaan aan de eisen uit het Ballantine's-arrest
en dat er dus geen reden is, om verkoop van gedecodeerde producten toe te staan. Voorts kan het stelselmatig afnemen van gedecodeerde producten ook nog eens onrechtmatig zijn jegens de merkhouder, nu daarmee de verkooporganisatie van de merkhouder wordt ondermijnd. So far, so good. Maar wanneer het niet gaat om reputatieschade als gevolg van de presentatie (het uiterlijk) van het product zelf, maar als gevolg van de omgeving waarin het product wordt gepresenteerd, dan staat de merkhouder ineens niet meer zo sterk. Hij kan zich op grond van Dior/Evora dan alleen verzetten, wanneer er sprake is van ernstige schade aan het luxe imago. Er is echter veel voor te zeggen om ook hier, net als bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van verkoop van gedecodeerde producten, rekening te houden met het gehanteerde distributiestelsel en de effecten daarvan op het vrije verkeer van goederen en de mededinging. Wanneer de merkhouder een zuiver systeem van selectieve distributie zonder marktverdelingsafspraken hanteert, is er geen gevaar voor afscherming van markten en is dus verdedigbaar dat er ook geen beperking van het vrije verkeer van goederen is. In dat geval is er ook geen aanleiding om enige uitzondering toe te staan op het uitgangspunt, dat de merkhouder zich kan verzetten tegen verdere verhandeling van originele merkproducten, wanneer de reputatie en het luxe imago van het merk worden geschaad. De Hoge Raad heeft in Lancome/Kruidvat aanzet gegeven tot een benadering van de problematiek rondom parallelimport van luxeartikelen die meer rekening houdt met de economische effecten van de door merkhouders gehanteerde distributiestelsels. Deze benadering pakt in het.voordeel van de merkhouder uit. Het is voor merkhouders te hopen dat dit het Hof van Justitie zal kunnen inspireren tot een vergelijkbare benadering en wellicht zelfs een nuancering van haar oordelen tot dusverre ten aanzien van exclusieve distributie en verkoop van luxeartikelen buiten het distributienetwerk.
151
