1
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví související s uplatněním práv z patentů a užitných vzorů (podání žádosti o určení, zda předmět spadá do rozsahu patentu/užitného vzoru, náležitosti žádosti, identifikace předmětu určení s výrobkem porušovatele, postup v průběhu řízení, obrana údajného porušovatele, zákonná ustanovení a rozhodovací praxe Úřadu, zpracování přihlášky z hlediska pevnosti ochranného dokumentu)
1.
Řízení o žádosti o určení
1.1
Úvod
Úřadem vydávaná rozhodnutí ve věcech určení, tedy zda daný předmět ne/spadá do rozsahu ochrany patentu či užitného vzoru, byla dříve pro soudy závazná. Neplatí již, že rozhodnutí, které spočívá výlučně v technickém posouzení věci, je vyňato z přezkoumání soudem (1.1.2003 nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Působnost soudu ve věcech průmyslového vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, a to tak, že Městský soud v Praze, podle paragrafu 6 odst. 1 písmeno a) rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a písmeno d) přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. 1.2.
Příkladný průběh určovacího řízení
Příkladný průběh řízení o určení je možné nalézt pod č.j. PV 1987-9970, rozhodnutí předsedy ÚPV, jakož i rozhodnutí soudů týkající se této věci, jsou v databázi správních rozhodnutí ÚPV pod číslem 3317 Patentový nárok v patentu č. 269 899 s nímž je porovnáván předmět určení, má následující, zde pro jednoduchost zkrácené, znění: Zařízení pro biologické čistění odpadních vod ze septiku, zejména z malých zdrojů, sestávající z čistírny odpadních vod s rotujícími biodisky s přečerpávacím zařízením s nekonečným korečkovým dopravníkem a z celoplastového septiku s nejméně jednou přepážkou, vyznačující se tím, že krycí deska (6) septiku (12) je nad dávkovací nádrží (14) opatřena spojovacím otvorem (7), vyúsťujícím do přečerpávacího prostoru (2) čistírny (1) pod tažné kolo (8) s korečkovým dopravníkem (10), který je spojovacím otvorem (7) vyveden do dávkovací nádrže (14) septiku. Předmětem určení podle připojeného popisu a vyobrazení je čistička odpadních vod. Jak zařízení podle patentového nároku, tak zařízení určované, obsahuje celoplastovou nádrž 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
2 tvořící septik rozdělenou jednou nebo více přepážkami, oddělujícími dávkovací sektor septiku a vlastní čističku. Tato čistička u obou porovnávaných zařízení obsahuje biodisky s přečerpávacím zařízením s korečkovým dopravníkem. U obou porovnávaných řešení je dávkovací sektor septiku propojen otvorem s přečerpávacím prostorem čistírny pod tažným kolem, přičemž v uvedeném spojovacím otvoru je umístěn korečkový dopravník. Krycí deska septiku zařízení podle předmětného patentu je opatřena spojovacím otvorem, zatímco řešení podle popisu určení nemá krycí desku. Určovací řízení prováděné v prvém stupni řízení skončilo zjištěním, že předmět určení nevykazuje všechny znaky prvního patentového nároku patentu č.269899. Odvolací instance rozhodnutí změnila, s tím, že není rozhodné, zda septik krycí deskou opatřen je nebo není. Podstatným znakem obou porovnávaných řešení z hlediska jejich účelu je spojovací otvor mezi přečerpávacím prostorem čistírny a dávkovacím sektorem septiku pro korečkový dopravník, který obě řešení obsahují. Krycí deska tak je v tomto případě technickým ekvivalentem nosných prvků pro čističku. V odůvodnění rozhodnutí odvolací instance je uvedeno: „Odvolací orgán při hodnocení obou výše uvedených rozdílů v konstrukčním uspořádání porovnávaných zařízení, resp. při hodnocení, zda i přes tyto konstrukční odlišnosti spadá zařízení podle popisu předmětu určení do rozsahu patentu č. 269 899, tj. do rozsahu jeho nároku na ochranu, vycházel z modelu ekvivalence. Tento model je uplatňován zejména pokud předmětný znak v nároku, který se liší od porovnávaného řešení je podstatným znakem patentově chráněného řešení, a dále, jestliže účelu patentově chráněného řešení může být dosaženo a stejné provozní funkce a stejný účinek mají být splněny, i když odpovídající znak v nároku je nahrazen jiným prvkem předmětného určení a pokud je pro technicky kvalifikovanou osobu záměna zřejmá.“ Proti rozhodnutí předsedy byla podána žaloba. Městský soud v Praze na základě uvedeného porovnání předmětu určení s předmětem chráněným prvním patentovým nárokem patentu č. 269 899 dospěl k závěru, že konstrukční odlišnosti nejsou tak podstatnými konstrukčními rozdíly, které by znamenaly, že předmět určení nespadá do rozsahu ochrany prvního patentového nároku patentu č. 269 899, a že tedy žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. 1.3.
Podání žádosti o určení, patentu/užitného vzoru
zda
předmět
spadá
či
nikoliv
do
rozsahu
Předpokladem zahájení řízení je platnost ochranného dokumentu. Pokud ochranný dokument zanikne v průběhu řízení, v řízení se pokračuje, pokud však dojde k zneplatnění „ex tunc“, řízení se zastaví pro odpadnutí důvodu. Určovací řízení nemusí být dvoustranné. V případě, že majitel ochranného dokumentu, za účelem právní jistoty, žádá rozhodnutí, zda spadá do rozsahu ochrany jeho vlastní výrobek, dokonce ani dvoustranné být nemůže. Ve všech ostatních případech je řízení zpravidla dvoustranné. Pokud je žadatelem majitel patentu, je údajný porušovatel osobou jejíž práva mohou být dotčena. Pokud je žadatelem porušovatel, majiteli patentu se pošle žádost k vyjádření a je pokládán za účastníka řízení a samozřejmě je účastníkem řízení mimo 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
3 majitele patentu i osoba, která o určení požádala (poznamenávám, že nový patentový zákon to možná změní). 1.3.1 Úplné popsání předmětu Podle ustanovení § 67 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad na žádost toho, kdo osvědčí právní zájem, určí, zda předmět určení v žádosti popsaný spadá do rozsahu patentu, či nikoli. Podle pevně ustavené praxe, předmět spadá do rozsahu ochrany patentu, jestliže vykazuje všechny podstatné znaky, popřípadě jejich technické ekvivalenty, uvedené alespoň v prvním patentovém nároku. Před podáním žádosti, žadatel především musí mít jasno ohledně předmětu, jehož porovnání s rozsahem ochrany patentu žádá. Mohou nastat alespoň tři typy problémů popisu předmětu určení. a) První nárok může znít například: „1. Tělísko do splachovacího záchodu, které sestává z nádržky, v níž je uložen viskózní účinný prostředek, přičemž stěna (6) ohraničuje prostor pro účinný prostředek, vyznačující se tím, že stěna (6) je nepropustná pro tento účinný prostředek s viskozitou vyšší než 3000 mPa.s, ale je propustná pro vodný roztok s viskozitou do 3000 mPa.s.“ V tomto případě, kdy je v nároku uvedena charakteristika nikoliv přímo přístupná (zde viskozita, ale může to být třeba krystalografie, chemické složení), musí žadatel příslušné informace o předmětu určení obstarat (nechat změřit příslušnou vlastnost). Může se pak ovšem ukázat, že napodobenina nespadá do rozsahu ochrany. b) První nárok chrání například způsob řízení: „1. Způsob řízení chodu turniketu, ... přičemž při vzniku události, rušící běžný provoz, se blokovací prostředek (14) pohybuje do nefunkční polohy, ... vyznačující se tím, že ... se síly zpětného nastavení, které způsobují zpětné nastavení blokovacího prostředku (14), stojícího v nefunkční poloze, do běžné pracovní polohy, přivedou krokováním blokovacího prostředku (14) o alespoň jeden krok k působení na blokovací prostředek (14) stojící v nefunkční poloze.“ Je-li předmětem ochrany způsob řízení (regulace) zařízení, je podstatný sled jednotlivých kroků, obecně jaká změna jaké hodnoty má za následek jakou akci (co se děje uvnitř). Žadatel v takových případech musí uvést, jaká je odezva na jakou akci či hodnotu v zařízení, které je předmětem určení. c) Předmět může být v prvním nároku definován nestandardně: 1. Způsob úpravy dinitroglykolových trubičkových bezdýmných prachů pro povrchové dobývání surovin, vyznačující se tím, že dinitroglykolové trubičkové bezdýmné prachy jsou fyzikálně upravovány drcením, řezáním, krouháním, stříháním při teplotě do 65 °C, a výsledný produkt obsahuje 85 % obj. až 95 % obj. frakce prachových zrn nepřesahujících délku 3 cm.“
2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
4 Výrobce střelného prachu z delaborace prošlého střeliva (předmět určení) sice u svého výrobku uváděl granulometrii (totiž průměr zrna 4 až 7 mm a délku 10 až 40 mm), ale způsobem nikoliv srovnatelným s patentovým nárokem. Žadatel musí obstarat popis předmětu určení v termínech porovnatelných s patentem. Není vždy snadné popsat předmět určení takovým způsobem, aby bylo možno jeho znaky porovnat se znaky uvedenými v patentových nárocích. Je třeba popsat předmět tak, aby bylo naprosto jasné, které znaky prvního patentového nároku beze změny má, které znaky nemá a které znaky má místo těch nepřítomných znaků. Pro posouzení, zda sporné provedení spadá do rozsahu ochranu patentem je nutno: 1) identifikovat účinky dosažené pomocí předmětu patentu chráněného podle patentového nároku 2) znát (prozkoumat) podstatu a identifikovat účinky údajně porušujícího předmětu Součástí popisu předmětu určení nesmí být nic, co by rozšiřovalo platnost rozhodnutí nad to, co je popsáno. Často se stává, že Úřad nemůže připustit, aby v popisu předmětu určení bylo uvedeno konkrétní označení výrobku a jméno domnělého porušovatele. Je tomu tak proto, že popis předmětu určení je součástí rozhodnutí, a výrok se na něj odvolává („předmět podle přiloženého popisu ...“). Proto v něm nemůže být nic, za co by Úřad nemohl přijmout odpovědnost. V popisu předmětu určení také nemohou být nepodložená tvrzení například o tom, kde je předmět využíván. Do popisu předmětu určení nepatří ani vlastní úvahy žadatele, například že znaky předmětu určení jsou ekvivalentní znakům nároků. 1.3.2 Identifikace výrobku porušovatele v rámci určovacího řízení Žadatel potřebuje rozhodnutí o popsaném předmětu určení, který lze v případném následném soudním řízení identifikovat s reálným porušujícím předmětem. Příklad, kdy Úřad nemohl vydat požadované rozhodnutí, lze nalézt v databázi správních rozhodnutí ÚPV pod čísly 6218, 6216, č.j. PUV 1997-7229: Žadatel požádal o určení, zda výrobky vnitřního integrovaného zámku řadicí páky typového označení DC 2911 A PIN-LOCK VW Passat B5 - 9179/3, DC 2911 A PIN-LOCK VW Passat B5 9179/6, DC 2911 A PIN-LOCK VW Passat 2001 – 9179/7 a DC 2911 A PIN-LOCK VW TRANSPORTER – 9180, podle připojeného popisu s obrázky č. 1 až 7, spadají do rozsahu
užitného vzoru č. 6786. Bylo vydáno rozhodnutí, že předmět určení „Výrobky DC 2911 a PIN-LOCK (systém závory)“ podle připojeného popisu a obrázků č. 1 až č. 7 nespadá do rozsahu ochrany užitného vzoru č. 6786 o názvu „Zařízení pro uzamčení pohyblivých součástí vozidel“, protože nevykazuje všechny podstatné znaky uvedené v nároku na ochranu tohoto užitného vzoru. Proti tomuto rozhodnutí podal majitel užitného vzoru rozklad. Rozhodnutím předsedy Úřadu bylo napadené rozhodnutí orgánu prvého stupně řízení potvrzeno. Rozsudkem Městského soudu v Praze (č.j. 5 Ca 24/2006-85) bylo výše uvedené rozhodnutí předsedy Úřadu zrušeno. V odůvodnění rozsudku je uvedeno, že v žádosti o určení se jednalo o výrobky s uvedením konkrétního označení typu automobilu. Ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 527/1990 Sb. 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
5 může Úřad rozhodovat pouze o předmětu uvedeném v žádosti o určení. Avšak, jako předmět určení, který podle rozhodnutí nespadá do rozsahu užitného vzoru č. 6786, jsou v rozhodnutí uvedeny „Výrobky DC 2911 A PIN-LOCK (systém závory)“ bez označení automobilu, v němž je takto obecně charakterizovaný výrobek použit. Bylo tedy rozhodováno o jiném předmětu určení, než jak byl uveden v žádosti o určení žadatelem. V následném řízení před Úřadem, v souladu s výše citovaným právním názorem, byl žadatel upozorněn, že žádost o určení, zda předmět podle připojeného popisu spadá do rozsahu užitného vzoru č. 6786, není v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 vyhlášky č. 550/1990 Sb., které stanoví, že v žádosti je třeba uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Tato výzva k odstranění vad podání byla odůvodněna tím, že z obrázků, které žadatel v žádosti označil jako výrobky předmětu určení, a které zřejmě se mají týkat zabezpečovacího zařízení u konkrétních typů automobilů, nelze seznat jednotlivé konstrukční prvky těchto zabezpečovacích zařízení, a že Úřad nemůže ve výroku identifikovat předmět určení s konkrétními výrobky, na který odkazují obrázky, jestliže nebylo zjištěno mimo pochybnost, jaké konstrukční uspořádání právě tyto konkrétní výrobky mají. Žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky podání neodstranil a ani jinak se k výzvě Úřadu nevyjádřil. Za této situace není možné vydat rozhodnutí o předmětu určení nazvaném tak, jak bylo výslovně požadováno v žádosti o určení. Předložené podklady totiž neobsahují nic, co by dávalo jistotu, že výrobky s konkrétním uvedením označení příslušného typu automobilu mají udané konstrukční vytvoření. Proti uvedení konkrétního typu výrobku v názvu předmětu určení zpravidla nebude námitek v případě, jestliže popis předmětu určení plně čerpá z materiálu poskytovaného výrobcem sporného výrobku. V případě, že Úřad nedovolí uvedení typu výrobku ve výroku, je možné alespoň v popisu předmětu určení uvést odkazy na konkrétní výrobek, například přiložit a komentovat obrázek, který je převzat z dokumentace dodávané k výrobku XY. Naopak nelze od Úřadu žádat, aby prováděl vlastní vyšetřování. Nemá tedy smysl navrhovat provedení důkazu ohledáním věci, aby se zjistilo, co se má porovnávat s patentem. Stejně tak, Úřad nemá zákonný podklad, aby vyžadoval předložení nějaké dokumentace od údajného porušovatele (vydání „listiny“). 1.4.
Vyjádření se k žádosti
Základem rozhodnutí je posouzení, zda předmět určení obsahuje všechny znaky uvedené v nároku nebo jejich ekvivalenty. Majitel ochranného dokumentu někdy mylně vykládá rozsah ochrany, zejména pokud jde o význam znaků uvedených v úvodní části nároku. Je nutno si uvědomit, že předmětem ochrany je celá kombinace znaků uvedených v nároku. Porušovatel pak často označuje nároky za nejasné, poukazuje na domněle nepřípustné znaky, ale někdy i na skutečné nejasnosti nároků. Tady je třeba si uvědomit, že jestliže byl ochranný dokument udělen/zapsán, Úřad musel mít za to, že je možný spolehlivý výklad rozsahu ochrany.
2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
6 V reakci na obvinění z porušování resp. v reakci na žádost majitele užitného vzoru/patentu o určení je účelné nejprve posoudit naději na úspěch návrhu na výmaz/zrušení. Před vyjádřením se k žádosti je třeba si ujasnit rozsah ochrany, který vyplývá z nároků uplatněného dokumentu. Přitom je třeba nároky číst zrakem odborníka a s veškerou snahou jim, s přihlédnutím k popisu, rozumět. Tak bude totiž postupovat patentový úřad při výkladu rozsahu ochrany. Nemá smysl poukazovat na domnělé formální vady nároků nebo na rozdíly terminologie ochranného dokumentu a popisu předmětu určení. Naopak, nelze zanedbat pravděpodobný výklad těch znaků, které jsou v nárocích případně uvedeny neúplně nebo dokonce nejasně. Úřad si samozřejmě učiní úsudek sám. Doporučuji soustředit argumentaci na jasně definovatelné rozdíly obou řešení, a vyjádřit se zejména k otázce případné ekvivalence. Obecná konstatování týkající se otázky ekvivalence lze nalézt například v těchto rozhodnutích předsedy Úřadu: Případ, kdy byla shledána ekvivalence (rozhodnutí dostupné v databázi správních rozhodnutí ÚPV pod číslem 6333, č.j. PUV 1998-8269, „Zařízení pro zneškodnění narušitele ve střeženém prostoru“). V tomto rozhodnutí odvolací orgán uvedl doslova: „Pro konstatování, že porovnávané znaky jsou ekvivalentní, musí být splněny tyto podmínky: 1. u předmětu užitného vzoru se musí jednat o podstatný znak; 2. nemá-li prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru materiální účinek na funkci – je funkčně rovnocenný, což znamená, že dva prostředky jsou ekvivalentní, když, i přes jejich odlišné provedení, plní stejnou funkci s přihlédnutím na podobný výsledek, 3. prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru je znám ke dni zveřejnění užitného vzoru, takže odborník je schopen jej identifikovat bez vynaložení vynálezecké činnosti. Jelikož uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, postačuje nesplnění pouze jedné z nich pro konstatování, že porovnávané znaky nejsou ekvivalentní.“ Případ, kdy nebyla shledána ekvivalence (rozhodnutí dostupné v databázi správních rozhodnutí ÚPV pod číslem 2879, č.j. PV 2002-1130, „Způsob dobíjení kreditu do čipových karet“). Odvolací orgán uvedl doslova : „Odvolací orgán při hodnocení výše uvedeného rozdílu u porovnávaných způsobů, resp. při hodnocení, zda i přes tuto odlišnost způsob, popsaný v předmětu určení, spadá do rozsahu prvního patentového nároku patentu č. 295319, vycházel z modelu ekvivalence. Tento model je uplatňován zejména pokud předmětný znak v patentovém nároku, kterým se liší od porovnávaného způsobu, je podstatným znakem chráněného způsobu, a dále jestliže účelu patentově chráněného způsobu může být dosaženo a stejná funkce a stejný účinek mají být splněny, i když odpovídající znak v nároku je nahrazen jiným znakem předmětného způsobu, a pokud je pro technicky kvalifikovanou osobu záměna zřejmá. Jelikož uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, postačuje nesplnění pouze jedné z nich pro konstatování, že porovnávané znaky nejsou ekvivalentní.“ Za ekvivalentní se podle zavedené praxe, stručně řečeno, pokládá znak, kterým může být dosaženo stejné funkce a stejného účinku, za předpokladu, že je pro technicky kvalifikovanou 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
7 osobu jeho záměna zřejmá. Existuje však evropská judikatura, která je – poněkud nejasně akceptována i metodickými pokyny ÚPV, a ze které v podstatě vyplývá, že takový znak, jehož záměnou za znak uvedený v nároku by došlo ke ztrátě patentovatelnosti, není možno pokládat za ekvivalent (viz případ „Formstein“, http://de.wikipedia.org/wiki/Formsteineinwand, resp. Metodické pokyny ÚPV část G1, str. 16, ř. 15-19). Metodické pokyny ÚPV část G1, str. 16 (http://upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html) „Teorii tzv. technických ekvivalentů lze použít pro extenzivní výklad rozsahu ochrany tehdy, pokud některý ze znaků nezávislého patentového nároku není při doslovném výkladu sice přítomen, ale je v předmětu určení nahrazen znakem (prvkem), který lze považovat za jeho technický ekvivalent. Za technický ekvivalent je přitom možno považovat jakýkoliv prvek (prostředek), který v kombinaci znaků uvažovaného nezávislého patentového nároku plní v zásadě tutéž funkci. Tato funkce a samozřejmě i prostředek sám o sobě musí být odborníku v dané oblasti techniky v době posuzování příp. technické ekvivalence znám. Zvláštní pozornosti a zdrženlivosti v případném použití extenzivního výkladu za pomoci technických ekvivalentů je třeba zejména v případech, kdy nahrazením jednoho prvku chráněné kombinace jiným prvkem, vykonávajícím mj. tutéž funkci, dochází k takové interakci s ostatními prvky této kombinace, která nebyla ze stavu techniky známa, a může tak představovat samostatný patentovatelný vynález. Zde je zvlášť nutno detailně posoudit, zda i nová kombinace (s nahrazeným prvkem) plně těží z přínosů, které do stavu techniky přinesla kombinace původní, a jde tak v podstatě stále o týž vynález. Nová kombinace znaků (s technickým ekvivalentem) se také nesmí dostat díky tomuto ekvivalentu natolik blízko stavu techniky, který byl relevantním pro patentovatelnost příslušného nezávislého patentového nároku, aby tuto patentovatelnost svojí přítomností zpochybnil. Použití teorie ekvivalentů je zpravidla vyloučeno v případech, kdy by měl být nahrazen technickým ekvivalentem znak nezávislého patentového nároku, který jako jediný odlišuje kombinaci znaků tohoto nároku od stavu techniky.“ Jednoduše, ÚPV nebude považovat za ekvivalent znak, se kterým, kdyby byl v nároku, by se nová kombinace znaků (s technickým ekvivalentem) dostala díky tomuto ekvivalentu natolik blízko stavu techniky, který byl relevantním pro patentovatelnost příslušného nezávislého patentového nároku, aby tuto patentovatelnost svojí přítomností zpochybnil. Patent musí poskytovat takový rozsah ochrany, jaký si – v odměnu za obohacení stavu techniky – vynálezce zaslouží. Ve svém vyjádření se k žádosti, by měl domnělý porušovatel najít stav techniky blízký spornému předmětu. Je-li to možné, měl by ukázat, jak dospěl ke spornému předmětu bez pomoci patentu žadatele. Jako i v jiných případech, kdy je důležitá osoba průměrného odborníka, je třeba uvést argumentaci týkajících se znalostí průměrného odborníka k datu podání přihlášky, a vzhledem ke znalostem a schopnostem průměrného odborníka diskutovat rozdíly porovnávaných řešení.
2.
Řízení o návrhu na zrušení/výmaz
2.1.
Podání návrhu na zrušení/výmaz 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
8
Možnou odpovědí na žádost o určení je návrh na zrušení/výmaz. Ochranný dokument se zpravidla kříží s obchodními zájmy navrhovatele jen v úzké části rozsahu ochrany, který vyplývá z nároků. Výsledkem zrušovacího/výmazového řízení může být mj. částečné zrušení/výmaz, při kterém je ochranný dokument ponechán v platnosti se zúženým rozsahem ochrany. Proto je důležité si před podáním návrhu uvědomit, o jakou část rozsahu ochrany jde, to znamená, které všechny kombinace nároků vadí navrhovateli. Nemá smysl opírat návrh o nějaké formální vady nároků. Naopak, nelze zanedbat pravděpodobný výklad těch znaků, které jsou v nárocích případně uvedeny neúplně nebo dokonce nejasně (často bývá nejasně uvedeno složení, fyzikální vlastnost, možnost přítomnosti dalších složek). S nejasnými definicemi se lze setkat zejména v užitných vzorech, protože v průběhu zápisného řízení se často stává, že by případné vyjasnění nároku bylo nad rámec (typickým problémem je složení uvedené v nároku na ochranu v procentech, bez uvedení, zda je objemové nebo hmotnostní). Je třeba zvolit správně důvody zrušení/výmazu s ohledem na důkazní prostředky (ujistit se, zda dokument zveřejněný po datu práva přednosti je skutečně namítatelný proti novosti resp. zda dokument staršího práva byl k datu práva přednosti v platnosti, a v případě předuveřejnění v ochranné lhůtě je nutno mít vyjasněnou otázku původcovství užitného vzoru resp. autorství namítaného stavu techniky). Před podáním návrhu je nutno spolehlivě zjistit relevantní stav techniky a označit důkazy, včetně případného doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka (koncentrace řízení je sice výslovně vyžadována jen zákonem o užitných vzorech, avšak implicitně vyplývá i ze zákona patentového a uplatňuje se tedy také při řízení zrušovacím). 2.2.
Patentové dokumenty
Rešerše stavu techniky v patentových dokumentech musí být zaměřena na prokázání nepatentovatelnosti/nezpůsobilosti k ochraně v tom rozsahu, v jakém se chce dosáhnout zrušení/výmazu. Důkazy nepatentovatelnosti zvláštních provedení chráněných závislými nároky, a zejména důkazy nedostatku způsobilosti k ochraně variant technického řešení chráněného užitným vzorem, se často obtížně hledají, protože dílčí úpravy nebývají uvedeny v anotaci. Proto je zpravidla nutno hledat v celých textech. Je nutno pečlivě volit namítané dokumenty v jejich kombinaci tak, aby na důkaz nedostatku tvůrčí úrovně jedné varianty byly uplatněny zpravidla nejvýše dva dokumenty. Odborná veřejnost ví, že rozsah ochrany je vymezen všemi znaky uvedenými v prvním nároku. Přesto se občas podceňuje význam znaků úvodní části prvního nároku. Je nutno si uvědomit, že je třeba nalézt namítací materiál proti kombinaci všech znaků, přičemž pouhý popis dosavadního stavu techniky uvedený v napadeném dokumentu stav techniky neprokazuje. Návrh na zrušení patentu je třeba opřít o nalezení alespoň jednoho dokumentu, který je napadenému patentu blíže než ty dokumenty, které byly namítány v průběhu řízení o přihlášce. Patentový úřad sice může ve dvoustranném řízení posoudit stejné důkazy jinak než jak je posoudil při udělení patentu, nicméně musí k tomu mít vždy důvod. Nelze-li nalézt 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
9 žádný relevantnější patentový dokument než jsou dokumenty uvedené v rešeršní zprávě, je nutno pokusit se hledat další zdroje informací. 2.3.
Zveřejnění na internetu
Hodnota internetových informací je dána charakterem „média“, na kterém jsou neseny. Nepřekvapuje tedy, že zatímco internetové katalogy výrobků často obsahují vyobrazení, která mohou sloužit jako namítací materiál proti průmyslovému vzoru, úplná technická informace se na internetu nalezne zřídka. Spíše než jako dokument stavu techniky bývá informace z internetu užitečná pro doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka k určitému (staršímu) datu. Stává se však, že je na internetu nalezena stránka obsahující například jasné schéma zařízení, které za jistých podmínek může být namítatelné. Informace nacházející se na nějaké webové stránce je reálně dostupná teprve tím, že je zachycena v některém z vyhledávačů, které představují analogii katalogu knihovny. Teprve takovou informaci, nacházející se na internetu, kterou je možné za použití klíčových slov pomocí vyhledávače skutečně nalézt, je možné pokládat za zveřejněnou. Relevantní je ovšem jen ten stav techniky, který byl přístupný veřejnosti přede dnem práva přednosti patentové přihlášky. Proto musí být internetové dokumenty nejen přístupné, ale jejich veřejná přístupnost musí být důvěryhodně datována. Tato otázka je u informací z internetu zpravidla problematická. Pokud webové dokumenty obsahují datum zveřejnění; je možno je akceptovat jen u zcela důvěryhodného provozovatele webové stránky (renomované komerční databáze, patentové úřady a jiné veřejnoprávní instituce). Běžně však datum uvedené na dokumentu vystaveném na webové stránce, není-li spolehlivě potvrzeno jinak, nelze pokládat za průkazné. Přesto však jsou často spolehlivě datovatelné i „normální“ privátní stránky, pokud jsou zachyceny v tzv. internetovém archivu (http://www.archive.org). Pokud namítaný stav techniky lze ověřit na internetovém archivu, není důvodu pochybovat o důvěryhodnosti takto ověřeného data. 2.4.
Zveřejnění uvedením na trh
Zveřejnění uvedením na trh se prokazuje obtížně, zvláště prokazuje-li navrhovatel uvedení na trh vlastního výrobku. V takovém případě totiž zpravidla nemá k dispozici žádný konkrétní kus výrobku prodaný před datem práva přednosti. Je-li předložena kopie faktury, popřípadě s výpisem z účtu vystavitele nebo s potvrzeným dodacím listem, z něhož vyplývá, že odběratel zboží zaplatil resp. převzal, není důvodu pochybovat, že zboží na faktuře uvedené skutečně bylo prodáno. Zbývá ovšem prokázat jeho konstrukční vytvoření. Obtížné bývá zejména prokázat to, že výrobek prodaný podle určité faktury je vyroben podle určitého technického výkresu. Jestliže na technických výkresech není uvedeno označení, z něhož by vyplývalo, že jde právě o fakturovaný výrobek, není ještě vše ztraceno. Má-li navrhovatel/výrobce prokazatelně vedenou evidenci technické dokumentace, může se pokusit prokázat, podle jaké dokumentace vyrábí výrobek pod označením uvedeným na faktuře, a že
2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
10 jej vyrábí beze změny. Spíše však je naděje prokázat, kdy výrobek byl nabízen – inzerován, vystaven. 2.5.
Uplatnění důvodů výmazu/zrušení
Někdy se i poučená veřejnost domnívá, že je-li důkazem stavu techniky jediný dokument (nebo jiné zveřejnění), je možné jej uplatnit jen proti novosti. Nejde-li o dokument, který tvoří stav techniky jen pro posuzování novosti, je vždy jistější napadnout obojí, novost i vynálezeckou činnost, a odkázat na všeobecné znalosti odborníka. Chybou by bylo ponechat přitom „konstrukci“ průměrného odborníka úvaze úřadu. Připomeňme, že pro řízení platí dispoziční princip, to znamená, že jestliže je návrh odůvodněn jen nedostatkem novosti a nevyplývá-li ani z celého obsahu podání nic jiného, úřad se nesmí zabývat dalšími podmínkami patentovatelnosti resp. způsobilosti k ochraně. To platí, u návrhu na výmaz, dokonce i v případě, ne zcela ojedinělém, kdy navrhovatel uvede jako důvod výmazu starší právo, přestože namítaný dokument tvoří normální stav techniky. Podle mého názoru existují dobré důvody pro to, aby byl návrh projednán v rozsahu důvodů výslovně uvedených při podání. Vždy nahlédnout do spisu (rešerše, obsahu původního podání, důkazů označených při případných dřívějších návrzích, výkladu rozsahu ochrany při dřívějších řízeních). Udělat rešerši na patentovou rodinu (analogy napadeného ochranného dokumentu). Preferovat patentovou literaturu, teprve nepodaří-li se takovou nalézt, hledat jiné písemné zdroje včetně internetu, a jen nelze-li jinak, prokazovat zveřejnění uvedením na trh. V návrhu pak uvést jen skutečně relevantní námitky a připojit odůvodněný názor na úroveň všeobecných znalostí odborníka. U listinných důkazů předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii, u faktur, jejichž originály nemůže mít navrhovatel, byl-li dodavatelem výrobku, je velmi vhodný také výpis z účtu. Není-li vlastnictví dokumentu předloženého jako důkaz samozřejmé, je třeba uvést jak byl dokument získán. U důkazů z interní firemní dokumentace vždy uvést jak je vedena evidence (audit, standardy). Důkazy, které nelze přiložit k návrhu, zajistit, a důkazy, kterými jsou jedinečné originály, předložit (již při podání) zároveň s kopiemi namítaných částí. 2.6.
Postup ve zrušovacím/výmazovém řízení
Majitel patentu/užitného vzoru musí počítat s možností částečného zrušení/výmazu. I v případě, že majitel doufá, že ochranný dokument bude ponechán v platnosti v celém rozsahu, může pro případ, že jeho obrana plně neuspěje, předložit návrh nových nároků se zúženým rozsahem, tzv. pomocný návrh. Je sice pravda, že úřad nesmí omezit rozsah ochrany ve větším rozsahu než v tom, jehož nepatentovatelnost se podařilo prokázat, takže vlastním protinávrhem majitel sotva dosáhne po věcné stránce víc než by mu tak jako tak bylo ponecháno, ale může ovlivnit logickou stavbu nových nároků (pořadí nezávislých nároků, vypuštění zbytečných variant). Je nutno zdůraznit, že nový rozsah ochrany vždy musí být výsekem z původního. Případné zúžení zavedením nového technického znaku do nároku není vyloučeno, avšak v původním podání přihlášky musí být opora nejen pro tento znak jako takový, ale také pro jeho uvedení 2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
11 v patentových nárocích. To znamená, že nebude stačit, že takovýto znak je v původním podání přihlášky zmíněn jako možnost, ale musí jít o znak významný z hlediska vynálezu. Majiteli napadeného dokumentu lze doporučit, aby se soustředil na obranu v rozsahu v jakém může rozumně očekávat úspěch, a zejména aby se vždy vyjádřil po věcné stránce i k důkazům, které pokládá za neprůkazné.
3.
Praktická doporučení ke zpracování přihlášky z hlediska pevnosti ochranného dokumentu
V každém případě, pro to, aby ochranný dokument obstál ve zrušovacím/výmazovém řízení, je nejdůležitější jeho kvalita. Představa, že čím více si přihlašovatel nechá pro sebe, tím lépe, je naprosto mylná. Naopak, nezbytné je uvést nejlepší provedení. Rozhodně se vyplatí uvést do přihlášky nejbližší stav techniky. Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen. Proto je vhodné, v průběhu řízení provádět úpravy jen nezbytně nutné, nespoléhat na to, že pokud Úřad připustí změnu, tak tato změna není nad rámec, a také zvážit zda vyhovět případnému požadavku examinátora na úpravy. Vedle nároků požadujících široký rozsah ochrany je vhodné formulovat nároky s užším rozsahem ochrany, které spíše obstojí ve výmazovém (popř. zrušovací) řízení. Rozsah ochrany vyplývající z užitného vzoru je vymezen zněním nároků na ochranu. Nelze spoléhat na to, že k výkladu nároků na ochranu se použije i popis a výkresy. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Stává se, že v patentovém nároku je ne zcela jasný znak, pro jehož vyjasnění není v popisné části přihlášky žádná opora. Může jít o znaky, které v části rozsahu nemají ostré ohraničení, a neexistuje možnost úpravy nároků bez porušení §14 vyhl. č. 550/1990 Sb., tedy na základě toho, co je uvedeno v popisu. V takových případech nezbývá než ponechat nejistotu o přesném rozsahu ochrany, který pak bude předmětem výkladu například při určovacím řízení. Již při psaní přihlášky je třeba mít na paměti, že může vyvstat nutnost pozměnit rozsah ochrany. Ani při kvalitně provedené předběžné rešerši nemůže přihlašovatel s jistotou vědět, zda Úřad (nebo případný navrhovatel zrušení patentu) nenalezne námitky, které přihlašovatel neočekával. Jedinou cestou, jak si přihlašovatel může zajistit širší prostor pro úpravy, je napsat do přihlášky všechno, co ví o řešeném problému. Snaha ponechat si “pro sebe” co nejvíce know-how nebo dokonce nejlepší provedení se může vymstít.
2012 Ing. Jaroslav Potužník www.potuznik.cz/patenty
