Hof: Amsterdam Exchanges – Blue 7
DomJur 2000-24
Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: 27-07-2000 Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tijd Beursmedia B.V., gevestigd te Amsterdam, appellanten, procureur: mr. A.P. Meijboom. tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. 1.
Het verloop van het geding in hoger beroep
1.1.
Appellante sub 1. wordt Amsterdam Exchanges genoemd, appellante sub 2. Tijd Beursmedia en appellanten gezamenlijk worden aangeduid als AEX c.s.. Geïntimeerde wordt BLUE 7 genoemd.
1.2.
Bij exploit van 11 november 1999 is AEX c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dat onder rolnummer KG 99/2553 VB is gewezen tussen enerzijds Amsterdam Exchanges als eiseres in conventie en verweerster in reconventie en Tijd Beursmedia als eiseres en anderzijds BLUE 7 als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie (en een andere gedaagde) en dat is uitgesproken op 4 november 1999.
1.3.
AEX c.s. heeft bij memorie, met producties, twaalf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd en geconcludeerd, dat het hof het vonnis in conventie en in reconventie zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad: I.
BLUE 7 ieder gebruik van de domeinnaam ‘Beursplein5.nl’, alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met de combinatie van het woord ‘Beursplein’ en het cijfer ‘5’ zal verbieden;
II.
BLUE 7 zal bevelen binnen twee dagen na het in deze te wijzen arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres ‘http://www.beursplein5.nl’ wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ‘http://www.beursplein-5.nl’;
III.
BLUE 7 zal bevelen binnen vijftien dagen na het te dezen te wijzen arrest overdracht van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ aan Amsterdam Exchanges te bewerkstelligen, een en ander op grond van het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van BLUE 7 ) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een (mede door Amsterdam Exchanges ondertekend) verzoek daartoe, en BLUE 7 zal gelasten op eerste verzoek daartoe alle door de voornoemde Stichting verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door voornoemde Stichting te maken kosten;
IV.
BLUE 7 zal veroordelen van alle in het kader van de onder II en III genoemde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending of ontvangst daarvan een afschrift aan de raadslieden van AEX c.s. te zenden;
V.
BLUE 7 zal veroordelen om aan AEX c.s. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 1.000,-- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat BLUE 7 in strijd met het sub I bedoelde verbod handelt en/of nalaat aan één of meer van de in de sub II tot en met IV bedoelde bevelen te voldoen;
VI.
BLUE 7 zal veroordelen in de kosten van beide instanties in conventie en reconventie aan de zijde van AEX c.s. gevallen.
1.4.
Bij memorie van antwoord, met producties, heeft BLUE 7 de juistheid van de grieven bestreden, met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van AEX c.s., uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het geding in hoger beroep.
1.5.
Partijen hebben vervolgens haar standpunten doen bepleiten ter terechtzitting van het hof van 14 juli 2000, AEX c.s. door mr. R.E. Weening, advocaat te Amsterdam, en BLUE 7 door haar procureur, beiden aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities. Vertegenwoordigers van partijen hebben bij die gelegenheid antwoord gegeven op vragen van het hof. Van de zijde van AEX c.s. zijn aanvullende producties in het geding gebracht.
1.6.
Ten slotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. De inhoud van deze stukken geldt als hier ingevoegd.
2. Grieven Voor de inhoud van de twaalf grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 3. Feiten De president heeft in rechtsoverweging 1. van het vonnis onder a. tot en met i. een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangemerkt. Tegen die vaststelling richten de grieven zich niet, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4. Waar het in dit geding om gaat 4.1.
Het hof neemt, mede op grond van hetgeen in hoger beroep is gesteld en niet of niet voldoende gemotiveerd is bestreden, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt. a.
Amsterdam Exchanges is de centrale beursorganisatie in Nederland en is (onder meer) gevestigd aan het Beursplein 5 te Amsterdam. Onder Amsterdam Exchanges vallen onder meer de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, de optiemarkt, de financiële futuresmarkt en de agrarische termijnmarkt. Amsterdam Exchanges draagt onder meer zorg voor de notering en verhandeling van beursgenoteerde aandelen, obligaties, opties en futures en verschaft daarover onder andere koersinformatie aan het publiek.
b.
In 1987 heeft Amsterdam Exchanges het merk BEURSPLEIN 5 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 36 (verzekeringen en financiën; diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt) en 16 (periodieken en andere drukwerken).
c.
Op 5 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges het woordmerk BEURSPLEIN5.NL gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de
klassen 36 (Financiële en monetaire zaken, met name de diensten van een beurs ten behoeve van de handel in effecten en andere waarden; beursnoteringen; vaststelling, berekening en publicatie van aanwijzingen en informatie inzake effecten en andere waarden; het beschikbaar stellen van gegevens en informatie inzake beursgenoteerde fondsen en effecten ten behoeve van de handel hierin, ook via Internet, on-line of via andere (electronische) weg), klasse 38 (Telecommunicatie, waaronder het opslaan en overbrengen van informatie en gegevens langs electronische weg; het faciliteren van de handel in effecten en andere waarden via de computer, Internet, on-line en andere electronische weg en klasse 42 (Computerprogrammering, onder meer ten behoeve van een effectenbeurs alsmede de handel in effecten en andere waarden, ook via Internet, on-line of via andere electronische weg; verhuur van toegangstijd tot databases en computernetwerken). Dit woordmerk is door het BeneluxMerkenbureau toegelaten. d.
Tijd Beursmedia is een vennootschap waarin Amsterdam Exchanges 25% van de aandelen houdt. Tijd Beursmedia is uitgeefster en geeft sinds 1996 onder licentie van Amsterdam Exchanges het financiële tijdschrift "Beursplein 5" uit. Dit tijdschrift werd reeds vanaf het eind van de jaren tachtig door (de rechtsvoorgangster van) Amsterdam Exchanges uitgegeven. In dit tijdschrift wordt algemene financiële en economische achtergrondinformatie gegeven en wordt nieuws en informatie over ontwikkelingen op de onder a. vermelde beurzen en over beleggingen verschaft. Het blad verschijnt thans in een wekelijkse oplage van circa 26.000 exemplaren.
e.
Tijd Beursmedia heeft onlangs, met toestemming van Amsterdam Exchanges, een Internet-website ontwikkeld. Op die website wordt onder de naam ‘Beursplein 5’ financiële informatie over de onder a. genoemde beurzen aangeboden. Tijd Beursmedia wenst deze website toegankelijk te maken via het Internetadres ‘http://www.beursplein5.nl’. Daartoe dient Tijd Beursmedia de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ te kunnen gebruiken.
f.
Tijd Beursmedia heeft getracht de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ te registreren bij de Stichting Internet domeinregistratie Nederland (hierna: de Stichting). Dit bleek niet mogelijk, omdat ‘beursplein5.nl’ op 13 juli 1999 al bij de Stichting was geregistreerd door M.C. en binnen een domein een bepaalde domeinnaam om technische redenen slechts eenmaal wordt afgegeven.
g.
Tijd Beursmedia heeft M.C. gesommeerd de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ aan haar af te staan. M.C. heeft dit geweigerd. Op 6 oktober 1999 heeft M.C. de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ doen overschrijven op naam van BLUE 7 .
h.
BLUE 7 is opgericht op 10 november 1998. In het handelsregister is als omschrijving van haar bedrijf opgenomen: "het ontwikkelen en produceren van internet sites". BLUE 7 is niet bereid om mee te werken aan ‘overdracht’ van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ aan Amsterdam Exchanges.
i.
Tijd Beursmedia heeft haar website met ingang van 24 september 1999 toegankelijk gemaakt onder de domeinnaam ‘beursplein-5.nl’, waarbij zij ter onderscheiding in plaats van ‘.5’ (punt 5) heeft opgenomen ‘-5’ (streepje 5).
j.
Op 19 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges conservatoir beslag gelegd op het recht dat BLUE 7 jegens de Stichting heeft om de
domeinnaam ‘www.beursplein5.nl’ in het electronisch domeinregister op naam van BLUE 7 geregistreerd te houden. 4.2.
AEX c.s. heeft, voorzover in hoger beroep van belang, in conventie gevorderd, kort gezegd, dat BLUE 7 op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt bevolen zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ en van iedere domeinnaam met een combinatie van het woord ‘beursplein’ en het cijfer ‘5’, alsmede tot ‘overdracht’ van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’, met nevenvorderingen.
4.3.
In reconventie heeft BLUE 7 gevorderd het door Amsterdam Exchanges gelegd conservatoir beslag op te heffen.
4.4.
De president heeft in conventie de gevraagde voorzieningen geweigerd en in reconventie het gelegde conservatoir beslag opgeheven.
4.5.
De grieven van AEX c.s. komen op tegen deze beslissingen van de president. Zij lenen zich voor gezamenlijke behandeling, waar zij beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen.
5. Beoordeling 5.1.
AEX c.s. heeft aan haar vorderingen in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat BLUE 7 heeft gehandeld in strijd met de aan Amsterdam Exchanges toekomende merkrechten. BLUE 7 heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden en onder meer een beroep gedaan op de nietigheid van het merk BEURSPLEIN 5.
5.2.
BLUE 7 heeft de stelling betrokken dat het merk BEURSPLEIN 5 elk onderscheidend vermogen mist. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het publiek dit merk ziet als het adres waar Amsterdam Exchanges is gevestigd en niet als een onderscheidingsteken voor waren of diensten van Amsterdam Exchanges en dat een adres niet kan worden gemonopoliseerd. Zij heeft voorts betoogd dat het merk een louter beschrijvend karakter heeft, omdat het is samengesteld uit de woorden ‘beurs’ en ‘plein’, die elk voor zich geen onderscheidend vermogen hebben en waarvan de combinatie, ook met het cijfer ‘5’, niets ‘extra’s’ toevoegt, terwijl het publiek de titel van het tijdschrift Beursplein 5 uitsluitend opvat als beschrijving van de inhoud daarvan.
5.3.
Vaststaat dat Amsterdam Exchanges in 1987 het merk BEURSPLEIN 5 heeft gedeponeerd voor onder meer financiën en diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt (klasse 36) en voor periodieken en drukwerken (klasse 16). Vaststaat voorts dat dit merk onder meer wordt gebruikt en ook vóór 1987 al werd gebruikt als naam van het tijdschrift ‘Beursplein 5’, waarin financiële informatie, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingen, wordt verstrekt.
5.4.
In het navolgende zal worden onderzocht of AEX c.s. reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan optreden tegen het gebruik van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ door BLUE 7 .
5.5.
Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk BEURSPLEIN 5 is in de eerste plaats van belang na te gaan of dit merk bestaat uit tekens die in de handel uitsluitend kunnen dienen tot aanduiding van het adres van Amsterdam Exchanges.
5.6.
AEX c.s. heeft gesteld dat al sinds geruime tijd het begrip ‘Beursplein 5’ door het grote publiek wordt vereenzelvigd met de Amsterdamse effectenbeurs, zoals ‘Wallstreet’ wordt gebruikt ter aanduiding van de Amerikaanse effectenbeurs, waardoor de waren en diensten kunnen worden herkend als van Amsterdam
Exchanges afkomstig. Uit de door AEX c.s. in het geding gebrachte publicaties (productie 7 in hoger beroep) blijkt dat in financiële rubrieken in de media en in aan beleggingen gewijde publicaties het begrip ‘Beursplein 5’ regelmatig wordt gebezigd ter aanduiding van Amsterdam Exchanges als effectenbeurs of ter aanduiding van beleggingsactiviteiten of -resultaten op deze beurs. Ook het rapport van het marktonderzoekinstituut NIPO betreffende de bekendheid en betekenis van ‘Beursplein 5’ (productie 4 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), dat inhoudt dat 55% van de 501 ondervraagden van ‘Beursplein 5’ heeft gehoord en dat van deze groep een meerderheid dit begrip associeert met de aandelen- of optiebeurs of met Amsterdam Exchanges, maakt - wat er zij van de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode en daardoor van de exactheid van de cijfers (het is door BLUE 7 gemotiveerd betwist) - in ieder geval duidelijk dat de stelling van AEX c.s. niet op voorhand van alle grond is ontbloot. BLUE 7 heeft het voorkomen van vereenzelviging in het spraakgebruik van ‘Beursplein 5’ met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs ook niet voldoende gemotiveerd weersproken. Het ligt daarom voor de hand dat, zoals AEX c.s. heeft gesteld, in ieder geval een niet onbelangrijk deel van het in beleggingen geïnteresseerde publiek het begrip ‘Beursplein 5’ tevens associeert met van Amsterdam Exchanges afkomstige of haar beurzen betreffende of aan haar beursactiviteiten gerelateerde financiële informatie. BLUE 7 heeft weliswaar, zoals vertegenwoordigers van BLUE 7 ter terechtzitting in hoger beroep hebben verklaard, de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ op haar naam geregistreerd, omdat in haar visie het begrip ‘Beursplein 5’ door het publiek in verband wordt gebracht met beleggingen en financiële informatie in het algemeen, maar daarmee heeft zij nog niet voldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt dat deze associatie door het publiek niet tevens een verband met Amsterdam Exchanges impliceert. Tegen de geschetste achtergrond moet voorshands worden aangenomen dat tenminste een niet onbelangrijk deel van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen het begrip ‘Beursplein 5’ niet opvat als uitsluitend een weergave van het adres van Amsterdam Exchanges. 5.7.
Door de aannemelijke vereenzelviging van het begrip ‘Beursplein 5’ met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs heeft dit teken het vermogen de onderneming te identificeren en is het gebruik van dit teken voor waren of diensten voldoende geschikt om de identiteit van waren of diensten als afkomstig van Amsterdam Exchanges te demonstreren.
5.8.
Het merk is ook niet louter beschrijvend. Het overheersende woord ‘beurs’ in BEURSPLEIN 5 betekent, blijkens de omschrijving die daarvan in Nederlandse woordenboeken wordt gegeven, de plaats waar (financiële) transacties worden verricht of de gelegenheid daartoe wordt geboden of duidt de op een beurs gedreven handel, de markt, aan. Het is geen woord dat op zichzelf de soort, hoedanigheid of kwaliteit van financiële informatieverstrekking tBlue 7 peert. Het merk in zijn geheel bezien verwijst door het kenmerkende onderdeel ‘beurs’ naar een beurs als het instituut waarvan de waar afkomstig is. Anders dan BLUE 7 heeft gesteld, informeert het merk BEURSPLEIN 5 het publiek dan ook niet rechtstreeks over de inhoud van het tijdschrift Beursplein 5, in die zin dat het zonder nadere gedachtenassociatie de soort, hoedanigheid of kwaliteit van de informatie die daarin wordt gegeven beschrijft.
5.9.
In de geschetste omstandigheden is derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat het merk BEURSPLEIN 5, in zijn geheel bezien, niet louter het adres van Amsterdam Exchanges weergeeft, maar dat het merk voor het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerden een commercieel geschikt teken is om de desbetreffende waren en diensten van Amsterdam Exchanges te doen onderscheiden van dergelijke waren of diensten van anderen.
5.10.
Daaraan doet het betoog van BLUE 7 dat het niet toegelaten is om adressen te monopoliseren (zie: artikel 13, zesde lid, onder a. BMW) niet af. BLUE 7 heeft
blijkens haar verweer de belangen op het oog van andere ondernemingen die op het adres Beursplein 5 te Amsterdam gevestigd zijn of van personen die aan Beursplein 5 in een andere plaats in Nederland wonen. Volgens BLUE 7 moet worden gewaarborgd dat deze betrokkenen dit adres kunnen blijven gebruiken als aanduiding van de plaats van vestiging van hun onderneming. Dat is evenwel geen belang waarvoor BLUE 7 bescherming kan inroepen. BLUE 7 is niet gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam of elders in Nederland en zij wordt niet belemmerd in enig gebruik van haar eigen adres voor de waren of diensten van haar onderneming. 5.11.
BLUE 7 heeft voorts gesteld dat het merk BEURSPLEIN 5 als vervallen moet worden beschouwd, omdat het door toedoen of nalaten van AEX c.s. in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor beursactiviteiten en financiële dienstverlening in het algemeen is geworden (artikel 5, tweede lid, onder b. BMW). Zij heeft in dit verband verwezen naar verschillende overeenstemmende domeinnamen, zoals ‘beursplein5.com’, ‘beursplein.com’, ‘beursplein.nl’, ‘beurs.nl’, ‘debeurs.nl’ en ‘beleggingsplein.nl’, die niet zijn verbonden met AEX c.s. en waartegen AEX c.s. volgens BLUE 7 niet is opgetreden. Op deze grond acht BLUE 7 het voorts in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat AEX c.s. wel tegen BLUE 7 , maar niet tegen die andere gebruikers van een overeenstemmend teken, optreedt.
5.12.
AEX c.s. heeft gemotiveerd bestreden dat BEURSPLEIN 5 tot soortnaam is verworden en dat zij niet tegen andere gebruikers van de bedoelde overeenstemmende tekens is opgetreden en optreedt.
5.13.
In dit kort geding is niet aannemelijk gemaakt dat BEURSPLEIN 5 al dan niet door handelen of nalaten van AEX c.s. een soortnaam is geworden als door BLUE 7 bedoeld. In Nederlandse woordenboeken komt het begrip ‘beursplein 5’ niet voor en wordt van het woord ‘beursplein’ niet de door BLUE 7 gestelde betekenis gegeven. Concrete feiten en omstandigheden waaruit kan volgen dat het merk een algemene aanduiding is geworden voor (waren of diensten op het gebied van) financiële informatie heeft BLUE 7 niet aangevoerd. De door BLUE 7 gestelde omstandigheden, dat het begrip ‘Beursplein 5’ wordt gebruikt ter aanduiding van de verschillende markten die onder Amsterdam Exchanges vallen (rechtsoverweging 4.1. onder a.) en dat er verschillende bedrijven zijn gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam, die niet met Amsterdam Exchanges zijn verbonden, kunnen daartoe niet voldoende zijn. Evenmin is gesteld of gebleken dat AEX c.s. zelf het merk als zo’n soortnaam bezigt. Voorts heeft AEX c.s., mede op grond van in het geding gebrachte bescheiden (producties 3 en 11 tot en met 15 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), vooralsnog voldoende duidelijk gemaakt dat zij is opgetreden en optreedt tegen gebruikers van overeenstemmende tekens. Ook al zouden deze gebruikers het merk als soortnaam bezigen — hetgeen, anders dan BLUE 7 kennelijk veronderstelt, nog niet volgt uit het gebruik van overeenstemmende tekens — dit houdt nog niet in dat zulks het normale taalgebruik is.
5.14.
Niet in discussie is dat het teken ‘beursplein5.nl’ vrijwel identiek is aan en dus overeenstemt met het merk BEURSPLEIN 5. AEX c.s. kan zich dan ook op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder b BMW verzetten tegen elk gebruik dat BLUE 7 in het economisch verkeer van dit teken maakt voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken ‘beursplein5.nl’ en het merk BEURSPLEIN 5, dan wel kan AEX c.s., als het hier zou gaan om waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zich op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder c BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt van het teken ‘beursplein5.nl’, indien het merk binnen het Beneluxgebied bekend is en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
5.15.
BLUE 7 heeft in dit verband eerst en vooral het verweer gevoerd dat zij de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. BLUE 7 heeft daartoe gesteld dat zij de naam uitsluitend wenst te bezigen als naam van haar toekomstige website en dus enkel gebruikt als Internetadres. Zij heeft voorts gesteld dat zij onder de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ een ‘portal’ (marktplaats) wil gaan aanbieden die het mogelijk maakt dat (inter)nationale financiële partijen elkaar kunnen ontmoeten en dat zij zelf geen financiële diensten zal aanbieden of in de vorm van een digitaal tijdschrift financiële informatie zal gaan verstrekken.
5.16.
Niet in geschil is dat onder de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ thans op het scherm een pagina verschijnt waarop staat vermeld: "Beursplein 5", "Het financiële trefpunt op het Net" en de mededeling dat de site binnenkort bereikbaar is (productie 7 van de zijde van AEX c.s. in eerste aanleg). Wat er in de toekomst verder precies op de website zal worden aangeboden is, ook ter terechtzitting in hoger beroep, in het vage gebleven. Zoveel is uit de stellingen van BLUE 7 en hetgeen haar vertegenwoordigers op de terechtzitting hebben verklaard wel duidelijk geworden, dat deze website tot doel heeft dat bezoekers van die site daarop financiële informatie kunnen lezen, dergelijke informatie daarop kunnen plaatsen en/of financiële informatie (direct of indirect, al dan niet tegen betaling) kunnen verkrijgen door het aanklikken van ‘banners’ (tegen betaling aan BLUE 7 op de website te plaatsen advertenties) en (andere) links naar sites waarop zulke informatie is te zien, alsmede dat bezoekers, via links van bedrijven die zich (al dan niet tegen betaling aan BLUE 7 ) op deze website presenteren, financiële transacties kunnen aangaan.
5.17.
Een domeinnaam is in een geval als het onderhavige meer dan enkel een adres. Voldoende aannemelijk is dat de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ in het economisch verkeer - en niet in discussie is dat BLUE 7 met deze domeinnaam, waarmee toegang wordt verkregen tot haar website waarop waren of diensten worden aangeboden, economisch voordeel beoogt - tevens de functie heeft van aanduiding van de naam of herkomst van de onderneming en dus mede betrekking heeft op de waren of diensten die deze onderneming op de website aanbiedt. Aldus is de domeinnaam tevens geschikt om waren of diensten te onderscheiden van die van anderen. Daaraan doet niet af dat Blue niet zelf financiële informatie op haar website plaatst of voornemens is te plaatsen, maar stelt daartoe de gelegenheid te (zullen) bieden aan anderen. Het is in dit kort geding voldoende aannemelijk dat het voor het publiek duidelijk is dat BLUE 7 door het gebruik van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ op die website waren of diensten aanbiedt die door het gebruik van die naam van die van anderen worden onderscheiden.
5.18.
Voorzover de onder de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ op te roepen website van BLUE 7 de vorm zal krijgen van een ‘digitaal tijdschrift’ is het in ieder geval soortgelijke waar als bedoeld in artikel 13 a, lid 1, onder b BMW, ook als BLUE 7 de informatie niet onder haar eigen ‘redactionele’ verantwoordelijkheid verstrekt. Ook voorzover de onder de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ op te roepen website van BLUE 7 moet worden beschouwd als het verschaffen van toegang tot door anderen te verhandelen waren of te verlenen diensten op financieel gebied is van gelijksoortigheid sprake. Het blijft daarbij immers gaan om een dienst van BLUE 7 op het terrein van de financiële informatie-verstrekking, die soortgelijk is aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De in alle opzichten vrijwel volledige gelijkheid van merk en teken kan, naar voorshands aannemelijk is, bij het in aanmerking komende publiek verwarring doen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. In dit kort geding is voorshands voldoende aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen de website zal beschouwen als commercieel verwant aan, en de op de website van BLUE 7 voorkomende gegevens zal opvatten als afkomstig van, Amsterdam Exchanges als onderneming voor wier waren en diensten op financieel gebied het merk BEURSPLEIN 5 is ingeschreven. Daaraan doet niet af dat er, zoals BLUE 7 ook in dit verband heeft gesteld, andere domeinnamen bestaan waarin elementen
als ‘beurs’ of ‘plein’ zijn opgenomen, op welke websites ook financiële informatie valt te lezen. Voor het overige heeft BLUE 7 dit verwarringsgevaar niet voldoende gemotiveerd weersproken. Zij heeft ter betwisting van dit gevaar haar pijlen vooral gericht op het gebrek aan onderscheidende kracht van het merk, welke stelling hierboven is verworpen. 5.19.
Maar ook indien de toets van artikel 13 a, lid 1 onder c BMW moet worden verricht, kan Amsterdam Exchanges zich met succes tegen het gebruik van het teken ‘beursplein5.nl’ verzetten.
5.20.
AEX c.s. heeft in dit verband gemotiveerd naar voren gebracht dat het merk BEURSPLEIN 5 in het bijzonder voor het tijdschrift met die naam, mede gelet op de oplage van het periodiek, het lezersbestand (productie 8 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep) en de voor het blad gemaakte reclame, in Nederland als een bekend merk moet worden beschouwd. BLUE 7 heeft betwist dat BEURSPLEIN 5 een bekend merk is. Niet is vereist dat komt vast te staan dat meer dan 50% van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen met het merk bekend is. Anders dan BLUE 7 heeft bepleit, kent het hof voorshands wel enige waarde toe aan het, hierboven reeds ter sprake gekomen NIPOonderzoeksrapport, omdat de daartegen ingebrachte bezwaren in de opinie van Prof. dr. W.A.Wagenaar (productie C van de zijde van BLUE 7 in eerste aanleg) vooralsnog te weinig aanknopingspunten geven om het rapport zonder meer van tafel te vegen. Die bezwaren berusten immers naar de kern genomen op de vooronderstelling dat de onderzoekers bij hun vraagstelling aan het publiek suggestief te werk zijn gegaan, maar dat die vooronderstelling feitelijk juist is wordt niet onderbouwd en is overigens door AEX c.s., mede met een beroep op de mening van Prof. dr. A.A.A. Kuijlen (productie 10 van de zijde van EAX c.s. in hoger beroep) gemotiveerd betwist. Aan het NIPO-rapport kan voorshands in ieder geval wel deze betekenis toekomen dat daaruit kan worden afgeleid dat, wanneer door een deel van een willekeurig publiek reeds een verband tussen ‘Beursplein 5’ en Amsterdam Exchanges wordt gelegd, aannemelijk is dat het merk BEURSPLEIN 5 bij het relevante publiek in niet onaanzienlijke mate bekend zal zijn. Uit hetgeen AEX c.s. ten gunste van de bekendheid van haar merk heeft aangevoerd en door BLUE 7 overigens onvoldoende concreet is bestreden, leidt het hof vooralsnog af dat het merk BEURSPLEIN 5 in Nederland op behoorlijke schaal bekendheid geniet.
5.21.
BLUE 7 heeft evenmin voldoende weersproken dat gebruik van het teken ‘beursplein5.nl’ de aantrekkingskracht en de exclusiviteit van het merk BEURSPLEIN 5 aantast. Daarbij moet in de beoordeling worden betrokken dat het hier, in ieder geval mede, gaat om door BLUE 7 onder die domeinnaam te verlenen diensten op het gebied van financiële informatieverstrekking, welke informatie naar haar aard nauw verwant is aan de informatie die Amsterdam Exchanges in haar tijdschrift Beursplein 5 biedt. De gedachte ligt voor de hand, dat BLUE 7 de domeinnaam op haar naam heeft geregistreerd om de herkomstfunctie van het merk te benutten door Internet-gebruikers, die de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ kiezen om over de door Amsterdam Exchanges aangeboden waren en diensten informatie te verkrijgen, in plaats daarvan te confronteren met financiële informatie van anderen en om aan te haken aan de met het merk verbonden connotatie van kwaliteit van de financiële informatie, waardoor zij kan profiteren van de bekendheid van het merk van Amsterdam Exchanges. BLUE 7 heeft een en ander in dit kort geding onvoldoende ontzenuwd met de enkele stelling dat AEX c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Het voorgaande oordeel wordt niet anders doordat, zoals BLUE 7 nog heeft opgemerkt, AEX c.s. door middel van de website met de domeinnaam ‘beursplein-5.nl’ in staat is gebleken haar merk als substantieel onderdeel van een andere domeinnaam te gebruiken. Een geldige reden voor het gebruik van het merk heeft BLUE 7 niet genoemd en is ook niet aannemelijk gemaakt.
5.22.
Uit het vorenstaande volgt dat Amsterdam Exchanges zich reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ door BLUE 7 . Hetgeen BLUE 7 voor het overige nog heeft aangevoerd kan daarin geen verandering brengen. De grieven hebben derhalve succes. Hetgeen AEX c.s. overigens nog aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd behoeft geen behandeling meer.
5.23.
BLUE 7 heeft zich op het standpunt gesteld dat Tijd Beursmedia, als houdster van een licentie, welke niet is ingeschreven als bedoeld in artikel 11 C BMW, nietontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, omdat de licentie jegens BLUE 7 geen derdenwerking heeft. Het hof acht daarvoor geen grond aanwezig. De ratio van het voorschrift van artikel 11 C BMW moet vooral worden gezocht in bescherming van derden in geval van vervreemding van het merk, beslag e.d. In een geval als het onderhavige, waar bovendien de merkhoudster en de niet ingeschreven licentiehoudster tezamen optreden, verzet dit voorschrift, noch het sBlue 7 steem van de BMW zich ertegen dat Tijd Beursmedia als niet ingeschreven licentiehoudster in kort geding voorlopige maatregelen vordert die de strekking hebben handelingen te doen verbieden en ongedaan te maken die inbreuk maken op het merk dat zij in (exclusieve) licentie gebruikt.
5.24.
Tegen de vorderingen in conventie in hoger beroep heeft BLUE 7 voor het overige geen concrete bezwaren ingebracht. Zij zullen, met maximering van de dwangsommen, worden toegewezen als in de beslissing weergegeven.
5.25.
Uit het voorgaande vloeit voort dat ook de beslissing van de president in reconventie, die enkel berustte op de afwijzing van de vorderingen in conventie, moet worden vernietigd en dat de vordering in reconventie tot opheffing van het conservatoir beslag alsnog moet worden afgewezen.
6. Slotsom 6.1.
De grieven slagen. Het vonnis waarvan beroep, voorzover in hoger beroep aan de orde, moet, zo in conventie als in reconventie, worden vernietigd. De vorderingen van AEX c.s. zullen worden toegewezen als in de beslissing te vermelden. De vordering van BLUE 7 in reconventie moet worden afgewezen.
6.2.
BLUE 7 zal, als de in eerste aanleg en in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties worden veroordeeld.
7. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep, zo in conventie als in reconventie gewezen, voorzover in hoger beroep aan de orde; en in zoverre opnieuw rechtdoende: in conventie: beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest ieder gebruik van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ alsmede ieder gebruik van een domeinnaam met de combinatie van het woord ‘beursplein’ en het cijfer ‘5’ te staken en gestaakt te houden; beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres ‘http://www.beursplein5.nl’ wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ‘http://www.beursplein-5.nl’;
beveelt BLUE 7 binnen vijftien dagen na betekening van dit arrest ‘overdracht’ van de domeinnaam ‘beursplein5.nl’ aan Amsterdam Exchanges te bewerkstelligen, een en ander op grond van het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van BLUE 7 ), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Amsterdam Exchanges) ondertekend verzoek daartoe en beveelt BLUE 7 alle daartoe door voornoemde Stichting verlangde informatie op eerste verzoek aan deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Stichting van eventueel door voornoemde Stichting in dit verband te maken kosten; beveelt BLUE 7 van alle in het kader van de vorenvermelde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending of ontvangst daarvan een afschrift te zenden aan de raadslieden van AEX c.s.; veroordeelt BLUE 7 tot het betalen van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per dag voor iedere dag dat BLUE 7 nalaat aan één van vorenstaande bevelen te voldoen, waarbij het maximum van te verbeuren dwangsommen voor alle overtredingen tezamen wordt bepaald op in totaal ƒ 150.000,--; in reconventie: wijst de vordering af; in conventie en in reconventie voorts: veroordeelt BLUE 7 in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van AEX c.s. begroot in eerste aanleg op ƒ 2.067,20 en in hoger beroep op ƒ 5.671,29; verklaart dit arrest, voorzover het vorenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schendel, Tjittes en De Bruin en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2000.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
