Domeinnaamarbitrage onder de UDRP* Wolter Wefers Bettink** Sinds 1 januari 2000 is de Uniform Dispute Resolution Policy van kracht, een geschillen regeling die is opgesteld door ICANN en op grond waarvan geschillen over gekaapte .com domeinnamen onderhevig zijn aan een bijzondere vorm van arbitrage1. Alle registrars voor .com domeinnamen2 hebben voorafgaand aan hun benoeming de UDRP moeten aanvaarden. De UDRP geldt alleen voor evidente gevallen van domeinnaamroof. Met het roven van een domeinnaam wordt doorgaans bedoeld het zonder eigen recht of rechtvaardig belang registreren van een domeinnaam die overeenstemt met een (doorgaans) bekend merk, veelal met het doel deze met winst te verkopen aan de merkhouder of een derde. De grote merkhouders, die de belangrijkste slachtoffers van de domeinnaamroof waren (en vaak nog zijn) waren de drijvende kracht achter de UDRP. Omdat elke domeinnaam uniek is en het uitgangspunt van het registratiesysteem (ook onder .com) is dat wie het eerst komt het eerst maalt is het verkrijgen van een domeinnaam simpel. Bewijs van een onderliggend recht is niet vereist en bovendien bestaat er geen oppositieprocedure. Ook zijn de kosten van registratie laag (bij de meeste registers minder dan USD 30). Dit heeft velen ertoe verleid een domeinnaam te registreren die overeenstemt met een bekend merk van een ander. De .com registraties worden gezien als internationale domeinnamen, dit in tegenstelling tot de landelijke domeinnamen (zoals .nl en .de). Tot april 1999 was de NSI de instantie die de .com domeinnamen uitgaf. Met ingang van die datum werd het voor een ieder die aan bepaalde technische en financiële criteria voldeed mogelijk .com registraties uit te geven. Per 1 januari 2001 waren er 74 registerhouders. Tezamen hebben die inmiddels ruim 20 miljoen domeinnamen onder .com geregistreerd. Het grootste deel daarvan (ruim 12 miljoen) is door NSI geregistreerd. Naar verluidt zijn inmiddels alle drie-lettercombinaties vergeven. Remedies voor UDRP De UDRP is (in geval van voor die datum al geregistreerde domeinnamen met terugwerkende kracht) deel gaan uitmaken van de Registration Agreement die iedere aanvrager van een .com domeinnaam met de door hen gekozen Registrar afsluit. Ontwikkeling UDRP Het verhaal van de UDRP begint met de benoeming in 1998 door het US Department of Commerce van ICANN als beheerder van de routeserver, de belangrijkste internetverbinding in de Verenigde Staten. Daarmee verkreeg ICANN feitelijk de zeggenschap over het internet. Bij die aanstelling kreeg ICANN twee belangrijke opdrachten mee ten aanzien van het .com register:
*
Dit artikel is verschenen in Mediaforum 2001/2, p.42 Met dank aan mr. Frédérique Wentholt. Mr. H.W. Wefers Bettink is advocaat bij Houthoff Buruma, Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs (Amsterdam) en WIPO arbiter voor domeinnaamgeschillen. 1 De UDRP geldt ook voor .org en .net domeinnamen. De tekst is te vinden op de website van ICANN, www.icann.org/udrp 2 Tot april 1999 was NSI monopolist voor de registratie van .com domeinnamen. Zie de lijst op www.icann.org **
1. invoeren van concurrentie bij de registratie; 2. invoeren van een verplichte regeling voor het oplossen van domeinnaamgeschillen. Voor het opstellen van een regeling voor de beslechting van domeinnaamgeschillen verzocht ICANN in juni 1998 aan de World Intellectual Property Organisation (WIPO) een rapport op te stellen. Het WIPO rapport van 30 april 1999 is tot stand gekomen na consultatie van vele belanghebbenden3. Het bevat een voorstel voor een regeling voor de beslechting van geschillen over “Abusive Domaine name Registrations”. Na verschillende consultatierondes (waaronder een in de internetwereld gebruikelijke plaatsing op de website van ICANN voor commentaar) nam ICANN op 24 oktober 1999 de tekst voor de UDRP aan, die grotendeels overenkomt met de door WIPO voorgestelde tekst. Opzet geschillenregeling De UDRP valt in twee gedeelten uiteen. De Policy zelf bevat de gronden waarop een klacht kan worden ingediend, de verweren die daartegen kunnen worden gevoerd en de beslissingen die kunnen worden genomen door de arbiters (in het jargon van de UDRP: “Panelists”). De Rules for UDRP, de procedureregels, geven aan waaraan een klacht (“Complaint”) moet voldoen, hoe deze ter kennis van de wederpartij moet worden gebracht, waaruit een antwoord (“Response”) moet bestaan en hoe arbiters worden benoemd. De Policy richt zich tot de partijen, maar de Rules richten zich tot de instellingen die arbitragediensten verlenen. Net als bij de registratie van .com domeinnamen is ook voor de arbitragevoorziening concurrentie ingevoerd. Op het ogenblik zijn er vier door ICANN erkende arbitrageinstellingen: WIPO, National Arbitration Forum (NAF), e-Resolution en CPR. De arbitrage instellingen moeten een derde set regels (de Supplemental Rules) zelf vaststellen. Daarin is de werkwijze van de instelling nader uitgewerkt4. Zoals aangegeven kunnen onder de UDRP alleen geschillen worden beslecht over evidente gevallen van domeinnaamroof, in strijd met een merkrecht. Andere vorderingen wegens inbreuk op merkrechten, vorderingen op grond van handelsnaamrechten of op basis van onrechtmatige daad moet de rechthebbende nog steeds bij de (nationale) rechter instellen. De eiser kan overdracht, doorhaling of wijziging van de domeinnaamregistratie vorderen. Schadevergoeding of een kostenveroordeling worden niet toegekend. Van groot belang is dat het arbitrale vonnis door de Registrar waar de betreffende .com domeinnaam is geregistreerd moet worden uitgevoerd, tenzij binnen tien dagen na ontvangst van het vonnis door de domeinnaamhouder een civiele procedure is aangespannen. Gronden voor toewijzing Artikel 4 onder a van de UDRP bepaalt dat de eiser drie elementen moet bewijzen: a. De domeinnaam is identiek of stemt verwarringwekkend overeen (“confusingly similar”) met het merk waarop eiser recht heeft; b. De domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of rechtmatig belang bij de domeinnaam; c. De registratie en het gebruik van de domeinnaam zijn te kwader trouw. 3
zie http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html Voor de Supplemental Rules zie: http://arbiter.wipo.int/domains/rules/supplemental.html; http://www.arbforum.com/domains/domain-rules.html; http://www.eresolution.ca/services/dnd/p_r/supprules.htm; http://www.cpradr.org/ICANN_RulesAndFees.htm 4
Merkrecht Uitgangspunt is dat de eiser een merkrecht moet hebben. Dit roept de vraag op wat dit merkrecht moet inhouden en hoe het moet worden bewezen. In landen met een ‘first-to-file’ systeem is voor uitoefening van een merkrecht doorgaans vereist dat het merk is geregistreerd, zodat een certificaat van registratie zal kunnen worden overgelegd. Ook de houder van een Gemeenschapsmerk kan de daarmee samenhangende merkrechten pas na registratie uitoefenen (artikel 6 Gemeenschapsmerkverordening)5, zodat ook dan alleen een registratiecertificaat (dat op zijn vroegst 6 maanden na depot wordt afgegeven) bewijs van merkrecht is. De merkhouder zal dus pas een procedure onder de UDRP kunnen aanvangen als hij over dit registratiecertificaat beschikt. Voor landen waar een depot voldoende is voor de uitoefening van merkrechten (zoals in de Benelux voor 1 januari 1996) zou een depotbewijs voldoende moeten zijn. Het systeem van de BMW lijkt te zijn veranderd als gevolg van de invoering van de toetsing van het Benelux Merken Bureau op de geldigheid van een gedeponeerd merk (artikel 6bis BMW). Hoewel artikel 12 BMW nog steeds bepaalt dat op basis van een merkdepot een procedure aanhangig kan worden gemaakt, is de deposant pas na registratie zeker van zijn rechten. Zoals bekend kan deze procedure (ook zonder complicaties) maanden duren en wordt pas daarna het registratiecertificaat afgegeven. In het licht van artikel 12 BMW) is echter goed verdedigbaar dat de deposant van een Benelux-merk over een merkrecht beschikt en dus tegen overlegging van het bewijs van depot een procedure onder de UDRP aanhangig kan maken. Arbiters hebben in voorkomende gevallen ook “common law trademark rights” als basis voor een procedure onder de UDRP aanvaardt. In landen als de Verenigde Staten, worden dergelijke merkrechten verkregen door (plaatselijk) gebruik van een merk, zonder registratie. Het zal duidelijk zijn dat in die gevallen de eiser met aanzienlijke bewijsstukken van zijn merkrecht zal moeten komen6. Bekende auteurs, acteurs, popmuzikanten en dergelijke kunnen (althans in Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten) dergelijke merkrechten op hun (artiesten-)naam hebben7. In de Benelux bestaan geen vergelijkbare merkrechten op een naam. Wel heeft de President van de Rechtbank te Amsterdam in de Namespace II-zaak de registratie van domeinnamen als patrickkluivert.nl en edgardavids.nl onrechtmatig geoordeeld jegens de betreffende bekende Nederlanders, omdat: “zij (daardoor) niet in staat zijn hun eigen namen als domeinnaam (onder.nl) te (laten) registreren en deze niet kunnen exploiteren waarmee hun schade is gegeven.”8 Onrechtmatige daad is echter, zoals hierboven aangegeven, geen grondslag voor een vordering onder de UDRP. 5
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/lif/dat/1994/nl_394R0040.html NAF FA 0094960, WIPO D-2000-0379 7 Zie onder meer Winterson.com (WIPO D-2000-0235); Julia Roberts.com (WIPO D-2000-0210); Madonna.com (WIPO D-2000-0847); Isabelle-Adjani.net (WIPO D-2000-0867), waarin ook aan de in Zwitserland woonachtige Isabelle Adjani de rechten werden toegekend.Op het beroep op deze common law merkrechten in de zaken jaapstam.com (WIPO D-2000-1061) en pierrevanhooijdonk.com (WIPO D-2000-1068; zelfs onder verwijzing naar de zaak-Albert Heijn c.s. / Namespace e.a.) heeft het arbitragepanel, nu de namen als merk zijn gedeponeerd, niet hoeven beslissen; alle uitspraken zijn te vinden op http://arbiter.wipo.int/domains/cases. 8 Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000 (Albert Heijn c.s. / Namespace e.a.), Mediaforum 2000-9, blz 318, m.nt Visser. In zijn noot vermeldt Visser een opmerking van Verkade dat de rechtsgrond hiervoor is te vinden in art. 8 van Boek 1 BW dat bepaalt dat hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert jegens die persoon onrechtmatig handelt wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren. 6
Opvallend is dat de UDRP niet als eis stelt dat het merkrecht ouder moet zijn dan de registratie van de domeinnaam. In pierrevanhooijdonk.com is zelfs aanvaard dat de merkhouder zich beriep op een merkdepot dat daags voor het aanspannen van de procedure was verricht9. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de uitslag van de procedure in veel gevallen wordt bepaald door de vraag wie oudere rechten heeft. Is bijvoorbeeld de domeinnaam ouder dan het merkenrecht dan wordt vaak geoordeeld dat er een gerechtvaardigd belang van de gedaagde is of dat er geen kwade trouw is aangetoond. De UDRP stelt niet als voorwaarde dat de eiser merkhouder is. Artikel 4a onder (i) vereist slechts “a trademark or servicemark in which the Complainant has rights”. Dit zou betekenen dat ook de licentiehouder (die ook een agent of distributeur kan zijn) als eiser kan optreden en dus overdracht van de domeinnaam op eigen naam kan bewerkstelligen, zonder dat de merkhouder daarvoor toestemming moet hebben gegeven. Dat lijkt te worden bevestigd door de UDRP jurisprudentie10. Het gaat dan doorgaans om gevallen waarin de merkhouder door impliciet ,bijvoorbeeld door bepaalde gedragingen, toestemming heeft gegeven voor de registratie (zie ook hierna). In de Nederlandse domeinnaamjurisprudentie heeft de President van de Rechtbank te Amsterdam in Bravilor een stap verder gezet door te bepalen dat een distributeur van merkproducten als zodanig (dus ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder) gerechtigd is het merk te registreren als domeinnaam onder.nl en die domeinnaam te gebruiken voor zijn website. Overigens kunnen daarbij de nodige kanttekeningen worden geplaatst11. Voor arbiters onder de UDRP wordt het zo ingewikkeld en interessant. Zij zullen zich in de aangegeven voorbeelden moeten verdiepen in de finesses van (bijvoorbeeld) het Benelux merkenrecht. Op zich biedt de UDRP daarvoor de ruimte, omdat artikel 15 (a) van de Rules bepaalt dat een Arbiter (“Panel”) zijn beslissing dient te baseren op “the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.” Het heeft dus zeker voordelen als (tenminste een van) de arbiter(s) kennis heeft van het toepasselijke nationale merkenrecht12. Generieke of beschrijvende domeinnamen In een aantal arbitrale vonnissen is uitgemaakt dat een merkrecht op een generieke of beschrijvende term die niet is ingeburgerd onvoldoende is. Dat geldt ook als het betreffende woord wel een geldig merk is, bijvoorbeeld omdat het niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd (Apple voor computers; Budget voor huurauto’s. Daarbij moet worden bedacht dat een merk dat in het ene land geldig kan zijn - bijvoorbeeld omdat het betreffende woord in de taal van dat land niet generiek of beschrijvend is - in de mondiale context van het internet wel beschrijvend of generiek kan worden geacht. Dat is zeker het geval wanneer het om woorden gaat die in een (Engelstalig) woordenboek voorkomen13. Ook een bekende persoonlijkheid wiens naam met een generiek woord overeenstemt kan zo achter het net vissen. In sting.com oordeelde het Panel dat: 9 10
Pierrevanhooijdonk.com, WIPO D-2000-1068.
Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware WIPO D-2000-0187; Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc., WIPO D2000-0017
11
Pres. Rb Amsterdam, 10 augustus 2000, KG 00/1679 OdC, elders in dit nummer en mijn noot bij die uitspraak. 12 In isabelle-adjani.net (WIPO D-2000-0867) werden Zwitsers recht (woonplaats Adjani), recht van de VS (woonplaats domeinnaamhouder) en de UDRP case law in de beoordeling van de merkrechten van Adjani betrokken. 13 Allocation.com, WIPO D-2000-0016
“As the word ‘Sting’ is in common usage in the English language, with a number of meanings, this case can be distinguished from [JeanWinterson.com and JuliaRoberts.com]. This Administrative Panel is inclined to the view, therefore that the Complainant’s name Sting is not a trademark or servicemark within the scope of paragraph 4(a)(i) of the Uniform Policy.” Confusingly similar Gezien de rijke jurisprudentie over het verwarringsgevaar-criterium in de Merkenrichtlijn14 zou mogen worden verwacht dat onder de UDRP het begrip “confusingly similar” aanleiding zou geven tot diepgaande beschouwingen. Niets is minder waar. In vrijwel alle gevallen wordt (meestal op basis van een zeer summiere redenering) aangenomen dat merk en domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmen. De reden is vermoedelijk dat de UDRP alleen is bedoeld voor evidente gevallen van domeinnaamroof, zodat de merkhouders alleen een geschil aanspannen als de domeinnaam (vrijwel) identiek is aan het merk15. Onder de UDRP is voor verwarringsgevaar niet van belang voor welke waren of diensten het merk is geregistreerd en de domeinnaam wordt gebruikt. Gelijksoortigheid van de waren of diensten is dus evenmin relevant. Uiteraard kan dit punt wel een belangrijke rol spelen bij de vraag of de registratie en het gebruik van de domeinnaam te kwader trouw is. Ook het onderscheidend vermogen van het merk speelt geen rol bij het beantwoorden van de vraag of merk en domeinnaam “confusingly similar” overeenstemmen. Dit aspect komt wel weer terug bij de kwestie van de kwade trouw. Tenslotte zal het, gezien het bovenstaande, niet verbazen dat ook andere omstandigheden die in de Benelux bij de vraag naar het verwarringsgevaar een rol spelen, zoals het in aanmerking komend publiek, niet betrokken hoeven te worden bij de vraag of merk en domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmen. Voor de betekenis van “Confusingly similar” kan wellicht nog aansluiting worden gezocht bij artikel 4(b)(iv) van de UDRP, waarin is bepaald dat er sprake is van registratie en gebruik van een domeinnaam te kwader trouw indien de gebruiker bewust heeft getracht internetgebruikers naar zijn website of andere onlinelokatie te lokken “by creating a likelihood of confusion with the Complainants mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of your website or location or of a product or service on your website or location.” Geen recht of rechtmatig belang De bewijslast voor de omstandigheid dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam rust op de eiser. Strikt genomen is een dergelijk negatief bewijs zeer moeilijk te leveren. Arbiters blijken doorgaans vrij snel te aanvaarden dat daaraan is voldaan, bijvoorbeeld als eiser kan aantonen dat gedaagde geen overeenstemmend merkrecht bezit of de domeinnaam niet gebruikt, dan wel dat het om een bekend merk gaat. Ook de omstandigheid dat een gedaagde een aantal domeinnamen heeft geregistreerd waarvan hij geen gebruik maakt is soms voldoende voor arbiters om aan te nemen dat er geen eigen 14
Zie onder meer HvJEG 11 november 1997, C-251/95 (Sabèl / Puma), IER 1997/6, blz. 220 m.nt Gielen; HvJEG 29 september 1998, C-39/97 (Canon / MGM), IER 1998/6, blz. 265, m.nt Gielen; HvJEG 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer / Klijsen Handel), IER 1999/5, blz. 241; HvJEG 22 juni 2000, C-425/98 (Marca / Adidas), IER 2000/4, blz. 239 m.nt De Ranitz 15 Arbiters nemen ook bij kleine verschillen zonder veel argumentatie aan dat er verwarringsgevaar is. Zie onder meer Harrods/Robert Boyd (WIPO D-2000-0060), waarin de domeinnaam Dodialfayed.com verwarringwekkend overeenstemmend werd geoordeeld met het merk DODIFAYED; in Serta/mic (WIPO D-2000-0123) werden de domeinnamen Buyserta.com en buyaperfectsleeper.com verwarringwekkend overeenstemmend geoordeeld met de merken SERTA en PERFECT SLEEPER; monacogambling.com werd verwarringwekkend overeenstemmend geoordeeld met het merk Casino de Monte-Carlo (WIPO D-2000-1332).
recht of gerechtvaardigd belang is16. Vervolgens mag de domeinnaamhouder bewijzen dat hij wèl een eigen recht heeft. Artikel 4C UDRP bevat een niet-limitatieve opsomming van drie gronden waarmee de domeinnaamhouder bewijs kan leveren. Voldoende bewijs is onder meer: “(i) Before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domainname or a name corresponding to the domainname in connection with a bona fide offering of goods or services.” Duidelijk is dat de domeinnaam daadwerkelijk moet zijn gebruikt; registratie alleen is niet voldoende om aan deze grond te voldoen. Gebruik kan verschillende vormen aannemen (voor een website, als emailadres etc.). Onder de UDRP wordt ook het te koop aanbieden van een domeinnaam - net als in de jurisprudentie in de Benelux17 - gezien als gebruik. Onder omstandigheden kan een dergelijk gebruik legitiem zijn, bijvoorbeeld als het gaat om verkoop van een of meer generieke domeinnamen18. Ook gebruik van een “corresponding name” kan een eigen recht of belang opleveren. Dat kan een ander merkrecht zijn, maar ook een ouder handelsnaamrecht of een ander ouder ‘recht’ op een eigennaam. Tenslotte moet het gaan om een bonafide aanbod van waren of diensten. Het te koop aanbieden van generieke domeinnamen kwalificeert niet in alle gevallen als zodanig. In crew.com oordeelde de meerderheid van het Panel dat degene die (generieke) domeinnamen registreert met de bedoeling deze aan anderen te verkopen een speculant is en dat dergelijke activiteiten niet een eigen recht of rechtmatig belang opleveren: “Speculation is not recognised by the Policy as a legitimate interest in a name and the Policy should not be interpreted to hold that mere speculation in domainnames is a legitimate interest.” Arbiters vervolgen met overwegingen die in de Policy zelf niet zijn te vinden: “To hold otherwise would be contrary to well-established principals that preclude mere speculation in names and trademarks and would encourage speculators to appropriate domainnames that others desire to put to legitimate use. Ultimately, speculation in domainnames increases costs to the operators of websites and limits the availability of domainnames.” Arbiters lijken hier een stap verder te gaan dan hun opdracht inhoudt en de Dissenting Panelist merkt dan ook terecht op:
16
Een aantal uitspraken wordt besproken in Barbara A. Solomon, Two new tools to combat cyberpiracy - A comparison, The Trademark Reporter vol. 90, no.5, p. 679 e.v. 17 Zie de zaken tegen Name Space: Pres. Rb Amsterdam 7 april 2000, IER 2000/3, blz. 151; Pres. Rb Amsterdam, 6 juli 2000, KG 00/1423 OdC, Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000-9, blz. 318, m.nt Visser, Pres. Rb Amsterdam 3 augustus 2000, KG 00/1657 OdC, Pres. Rb Amsterdam 24 augustus 2000, KG 00/1835 OdC, alle uitspraken zijn ook te vinden op domeinnaamjurisprudentie.nl 18 Allocation.com, WIPO D-2000-00016. Zie echter Crew.com, WIPO D-2000-0054
“We are not legislators, but arbitrators. The majority, in an effort to stop a practice that it seems to take upon itself to believe is an unstated purpose of the ICANN Policy, has completely over-stepped its mandate as arbitrators.(…) In my judgement, the majority’s decision prohibits conduct which was not intended to be regulated by the ICANN Policy. This creates a dangerous and unauthorised situation whereby the registration and use of common generic words as domains can be prevented by trademark owners wishing to own their generic trademarks in gross.”19 Een website die in feite niet meer is dan de in een eigen frame gevatte website van een derde levert uiteraard geen “bonafide offering” op20. Ook het beschikken over een website die uitsluitend bestaat uit een homepage met links naar een portal is vermoedelijk onvoldoende bewijs van een “bona fide offering”. Agenten, distributeurs en dealers blijken regelmatig de merken van hun principaal of leverancier te hebben geregistreerd. Zij beroepen zich doorgaans op het recht reclame te maken voor de door hen verkochte producten. Dit argument is in enkele gevallen aanvaard maar ook regelmatig afgewezen, zodat er geen eenduidig beeld is21. Een voorbeeld is de zaak over drawtite.com, waarin de domeinnaamhouder een officiële agent was van de eiser, die hem bovendien het recht had verleend zijn merk te gebruiken in verband met de verkoop van zijn producten. Naar het oordeel van de Presiding Panelist was in dit geval sprake van bonafide gebruik, mede omdat de website onder de domeinnaam drawtite.com ruim twee jaar in gebruik was voordat eiseres daartegen in actie kwam (drawtite.com, WIPO D-2000-0017). Daarbij liet de Panelist ook meewegen dat eiseres onvoldoende had weersproken dat zij eind 1996 had ingestemd met het voorstel van de domeinnaamhouder om onder de domeinnaam drawtite.com een website te openen en dat eiseres nog na het indienen van de klacht merkprodukten had verkocht aan de domeinnaamhouder (dit laatste lijkt op zich niet relevant voor de vraag of deze een eigen recht of rechtmatig belang heeft). Een tweede criterium op grond waarvan de domeinnaamhouder zijn eigen recht of rechtmatig belang kan aantonen is dat hij algemeen bekend (“commonly known”) is onder de betreffende (domein-)naam. Deze bepaling wordt wel ingeroepen door bekende acteurs, sporters, politici en dergelijke22, maar kan ook worden gebruikt door bijvoorbeeld charitatieve instellingen en ondernemingen met bekende namen die niet als merk zijn geregistreerd. Aan het element “commonly known” wordt in sommige gevallen geen erg zware eisen gesteld. Zo werd in sinet.com geoordeeld dat gebruik van een domeinnaam sinds 1996 door een Canadese internetprovider voor zijn website voldoende was. Uit de zaak blijkt overigens niet dat de mate van bekendheid is onderzocht23.
19
Crew.com, WIPO D-2000-0054 Worldcup2002.com, WIPO D-2000-0034, waarbij de domeinnaamhouder op de website www.worldcup2002.com de inhoud van de officiële websites van de FIFA had geframed, waaronder met name ook de officiële websites van de Japanse en Koreaanse organisatiecomitees van het wereld kampioenschap 2002. 21 Weber-Stephens Products Co. vs Armitage Hardware and Building Supply Inc. (WIPO D-20000187): gerechtvaardigd belang voor registratie en gebruik van webergrills.com (en tien varianten) door wederverkoper van Weber grillapparaten. In Motorola Inc. vs New Gate Internet Inc. (WIPO D-20000079) wordt echter overwogen dat het recht om een bepaald product door te verkopen niet tevens het recht inhoudt de corresponderende domeinnaam te registreren en te gebruiken. 22 Zie de zaken vermeld onder noot 7. 23 Sixnet.com, WIPO D-2000-0008. Ook het feit dat de domeinnaamhouder het gebruik van de domeinnaam onder druk van de Amerikaanse merkhouder al in december 1998 had opgeschort werd niet als negatief element (namelijk dat hij daardoor minder “commonly known” zou zijn) in de beoordeling betrokken. 20
Tenslotte wordt als derde voorbeeld van een eigen recht of belang genoemd dat de domeinnaamhouder ”a legitimate non-commercial or fair use maakt van de domeinnaam. Aannemelijk is dat met “fair use” in eerste instantie is gedacht aan de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Een bekend fenomeen op het internet zijn sites waarop ontevreden consumenten of gebruikers van een product of dienst zich kritisch uitlaten. In de Verenigde Staten is het populair geworden voor een dergelijke site de domeinnaam aan te vragen die bestaat uit de naam van de onderneming of het product gevolgd door “sucks”, zoals wal-martsucks.com24. Hoewel de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten hoog in het vaandel staat is toch in vrijwel alle geschillen over een sucks-domeinnaam de eiser in het gelijk gesteld25. De meeste Panelists waren van oordeel dat de vrijheid van meningsuiting zich niet uitstrekt tot het registreren en gebruiken van een krenkende domeinnaam. In walmartcanadasucks.com - waarin de domeinnaamhouder in het ongelijk werd gesteld omdat hij de domeinnaam te koop aanbood en dus kennelijk andere intenties had – overweegt het panel echter dat het op zichzelf geoorloofd kan zijn een kritische site te openen onder [merk]sucks.com26. Ook in andere zaken waar de vrijheid van meningsuiting als verweer naar voren is gebracht is geoordeeld dat deze niet mede een recht op gebruik van een overeenstemmende domeinnaam omvat27. Ook in de Benelux zal, op basis van de huidige jurisprudentie, gebruik van een vergelijkbare domeinnaam (rotbedrijf.nl) vermoedelijk niet kwalificeren als geldige reden in de zin van artikel 13A1 onder d van de Benelux Merkenwet28. Registratie en gebruik te kwader trouw De derde omstandigheid die de eiser moet bewijzen om in een geschil onder de UDRP gelijk te krijgen is dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Opvallend is dat zowel registratie als gebruik te kwader trouw moeten zijn. Uit de vier voorbeelden die in artikel 4 (b) worden gegeven blijkt echter dat vaak dezelfde feiten voldoende zijn om aan te tonen dat registratie en gebruik te kwader trouw zijn. Ook in dit artikel zijn de voorbeelden niet limitatief opgesomd. Er is sprake van kwade trouw als de domeinnaamhouder “has registered or acquired the domainname primarily for selling, renting or otherwise transferring the domainname to the complainant or a competitor for valuable consideration in excess of out-of-pocket costs.” Dit voorbeeld is aanleiding geweest tot de zeer omstreden uitspraken in americanvintage.com29. In die zaak had American Vintage wine and Biscuits, de latere eiser, aan de (op het eerste gezicht onschuldige) domeinnaamhouder gevraagd of hij de domeinnaam mocht kopen. Daarop vroeg de domeinnaamhouder of American Vintage de domeinnaam wilde kopen, waarop deze een procedure onder de UDRP aanspande. Mede omdat de domeinnaamhouder geen gebruik had gemaakt van de domeinnaam en geen verweerschrift had ingediend (zodat de stellingen van American Vintage onweersproken 24
WIPO D-2000-0662 WIPO D-2000-0583, directlinesucks.com; WIPO D-2000-0584, dixonssucks.com; WIPO D-20000585, freeservesucks.com; WIPO D-2000-0636, natwestsucks.com; WIPO D-2000-0662, walmartsucks.com; WIPO D-2000-0681, standardcharteredsucks.com; WIPO D-2000-0996, o.a. guinessreally-sucks.com; NAF FA95080, cabelassucks.com. 26 WIPO D-2000-0477 27 Monty and Roberts Inc. vs Bill Keith, WIPO D-2000-0299 28 Pres. Rb. Amsterdam, 10 februari 2000 (Constance Sars / Fisher; met betrekking tot de domeinnamen www.constance-sars.com, www.neuk.net/constancesars.html; www.neuk.net/constance-sarsplagarizes-headercodes.html), Mediaforum 2000-4, blz. 142-143, m.nt Visser 29 WIPO D-2000-0004 25
bleven) oordeelden arbiters dat de domeinnaamhouder de domeinnaam kennelijk had geregistreerd met het primaire doel deze te verkopen. De uitspraak is met name bekritiseerd, omdat daaruit blijkt dat arbiters de inhoud van (in dit geval: zeer summiere) schikkingsonderhandelingen kunnen betrekken bij hun oordeel. Naar aanleiding van deze uitspraak is wel voorgesteld dat arbiters de inhoud van schikkingsonderhandelingen niet bij hun beoordeling van de zaak zouden mogen betrekken, overeenkomstig een bepaling in de supplemental rules. Zover hoeft men overigens niet te gaan om in een geval als dit te concluderen dat niet is gebleken dat de domeinnaam “primarily” is geregistreerd voor de verkoop. Het tweede voorbeeld van registratie en gebruik te kwader trouw is dat de domeinnaamhouder “registered the domainname in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domainname, provided there is a pattern of such conduct.” Hier valt allereerst op dat uitsluitend wordt gesproken van registratie en niet van gebruik. De domeinnaamregistratie moet echter dienen om de merkhouder dwars te zitten en in die zin wordt de domeinnaam dan ook gebruikt. Enigszins vergelijkbaar is dat in de Nederlandse jurisprudentie het ontnemen van de mogelijkheid aan de merkhouder om een met zijn merk overeenstemmende domeinnaam te registreren in een aantal gevallen onrechtmatig is geoordeeld30. In het voorbeeld in de UDRP wordt echter vereist dat er sprake is van een “pattern of such conduct”. Daarmee lijkt het moeilijk om op te treden tegen een domeinnaamhouder die in een geval bewust een domeinnaam heeft geregistreerd om een concurrent te dwarsbomen, terwijl dit nu juist een evident geval van misbruik van het domeinnaamsysteem lijkt. Hoewel het uiteraard in artikel 4 (b) UDRP slechts om voorbeelden gaat van registratie en gebruik te kwader trouw, hebben deze voorbeelden natuurlijk wel een reflexwerking op niet in de UDRP omschreven gevallen. Het feit dat hier “a pattern of such conduct” is vereist dwingt welhaast tot de conclusie dat een enkel geval niet kwalificeert als gebruik en registratie te kwader trouw. Eiser kan de kwade trouw ook aantonen als de domeinnaamhouder de domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd “for disrupting the business of a competitor”. (artikel 4(b)iii). Ook hier is in de tekst slechts sprake van registratie en niet van gebruik van de domeinnaam. Voor het aantonen van het ontregelen van het bedrijf van een concurrent zal men echter primair naar de website onder de domeinnaam moeten kijken, zodat het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt toch van belang is.
30 Pres. Rb ‘s Gravenhage 4 augustus 2000, KG 00/741 (T-online), Pres. Rb Amsterdam 3 augustus 2000, KG 00/1615 (Statengeneraal.nl), Pres. Rb Amsterdam 3 augustus 2000, KG 00/1615 (IQU.nl), Pres. Rb Amsterdam 13 juli 2000, KG 00/1229 (Collectieve actie merkhouders/ Name Space), Mediaforum 2000-9, blz. 318, m.nt Visser, Pres. Rb Amsterdam 6 juli 2000, KG 00/1423 (Ashland / Name Space); deze uitspraken zijn te vinden op www.domeinnaam-jurisprudentie.nl. Zie ook Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, Mediaforum 2000, blz. 145 (passies.com) en Pres. Rb. Utrecht 16 november 2000 (dikkerboom.com), Mediaforum 2001, blz. 36, m. nt. Dirk Visser, waarin de Utrechtse President de ene keer wel en de andere keer geen voorrang geeft aan (zwaarderwegende) commerciële belangen. In appel in passies.com heeft het Gerechtshof Amsterdam de “Utrechtse belangenafweging” (Visser) terzijde gesteld (arrest van 7 december 2000, te vinden op www.gerechtshof-amsterdam.nl). Op grond van het merkenrecht kwam het Gerechtshof overigens tot hetzelfde resultaat.
Het woord “disrupting” lijkt te duiden op een ernstige mate van aantasting en lijkt meer te omvatten dan alleen schade. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de omstandigheid vrij snel wordt aangenomen. In sommige gevallen was het feit dat respondent niet over een met de domeinnaam overeenstemmend merk c.q. handelsnaam beschikt voldoende om aan te nemen dat sprake is van disrupting the competitor’s business 31. Ook is het feit dat verwarring wordt gewekt met het merk van de eiser soms toereikend geoordeeld32. Het laatste voorbeeld van kwade trouw wordt genoemd in artikel 4(b) UDRP is dat de domeinnaamhouder “by using the domainname (has) intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet Users to (its) website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of (its) website or location or of a product or service on (its) website or location.” In deze tekst staat het gebruik van de domeinnaam centraal en wordt registratie niet genoemd. Wellicht moet deze tekst zo worden gelezen dat achteraf, uit het gebruik, kennelijk wordt afgeleid dat ook de registratie te kwader trouw was. Het gaat hier om het bewust misleiden van internetgebruikers voor commerciële doeleinden. Hieronder vallen dus niet de websites die kritische consumenten over een onderneming of producten opzetten met een domeinnaam die een negatieve toespeling op onderneming of product bevat. Aangezien er opzet moet zijn aan de kant van de domeinnaamhouder om internetgebruikers naar zijn website te lokken (en daarvoor de domeinnaam te gebruiken) zal de eiser, om aan dit voorbeeld te kunnen voldoen, bewijzen moeten overleggen van daadwerkelijke verwarring. Zo bleek in Yahoomail.com33 dat de domeinnaamhouder honderden emails had ontvangen van internetgebruikers die meenden met Yahoo van doen te hebben. Vorderingen De eiser kan onder de UDRP alleen overdracht, doorhaling of wijziging van de tenaamstelling van de domeinnaam vorderen. Voor schadevergoeding is geen plaats. Het vonnis wordt door de Registrar uitgevoerd, op basis van de overeenkomst die hij bij zijn aanwijzing als Registrar heeft moeten ondertekenen. Artikel 4(k) UDRP bepaalt echter dat de registar het vonnis niet hoeft uit te voeren als hij binnen 10 werkdagen na ontvangst van het vonnis bewijs heeft gekregen dat de domeinnaamhouder een procedure heeft aangespannen bij de gewone rechter. Daarbij is tevens bepaald dat, naast de rechter van de vestigingsplaats van de Registrar, ook de rechter van de woonplaats van de domeinnaamhouder bevoegd is. Deze bepaling roept nogal wat vragen op en lijkt de mogelijkheid te bieden tot chicanes. Zo is nergens vastgelegd wat voor de Registrar doorslaggevend bewijs is dat een procedure is aangespannen. Dat lijkt ook bijzonder moeilijk, omdat de procedure overal ter wereld zou kunnen zijn aangespannen, afhankelijk van de woonplaats van de domeinnaamhouder en procedures per land verschillen, evenals de documenten die gelden als bewijs dat een procedure is aangespannen. In de Nederlandse context leidt dit bijvoorbeeld tot de vraag ofvoldoende is dat de dagvaarding is uitgebracht of dat de zaak ook bij de bevoegde rechter dient te zijn aangebracht. Dit laatste lijkt aannemelijk, maar de eiser komt dan door het 31
Sgs.net (WIPO D-2000-0025); sampoerna.com (NAF 94417) Embratel.net (WIPO D-2000-0155) 33 WIPO D-2000-0418\ 32
vereiste dat op een termijn van acht dagen wordt gedagvaard mogelijk in de problemen met het tijdig overleggen van het bewijs daarvan (immers binnen tien dagen na ontvangst van het vonnis door de Registrar). Het feit dat de domeinnaamhouder een procedure kan aanspannen voor de rechter van zijn woonplaats is wellicht begrijpelijk uit oogpunt van rechtsbescherming, maar biedt aan de andere kant de mogelijkheid tot eindeloos uitstel van de uitvoering van het arbitraal vonnis. Hij kan immers een bodemprocedure aanspannen en aannemelijk is dat pas na een eindbeslissing daarin (en dus na eventueel hoger beroep en cassatie) het arbitraal vonnis eventueel herleeft. Wanneer de domeinnaamhouder bovendien in een land woont waar de rechterlijke molens langzaam malen kan de domeinnaamhouder door het instellen van een procedure vermoedelijk bereiken dat de domeinnaam nooit hoeft te worden overgedragen, omdat het belang van de domeinnaam voor de eiser in de tussenliggende periode is verdwenen. Resultaten ICANN publiceert op haar website www.icann.org statistieken over het aantal aanhangig gemaakt zaken en de daarin genomen beslissingen. Daaruit blijkt dat per 16 januari 2001 2637 zaken waren aangespannen. In 1828 zaken was een uitspraak gedaan en 255 zaken waren voor vonnis ingetrokken. Uit de statistieken blijkt dat bijna 80% van de zaken in het voordeel van de eiser is beslist (WIPO, dat 2/3 van de zaken behandelt, 80%, e-Resolutions 55%). Overigens moet bij dit laatste wel worden bedacht dat in veel gevallen de domeinnaamhouder geen verweer voert, waarna de eis doorgaans wordt toegewezen. Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat de UDRP een sukses is. Niet alleen het aantal zaken, maar ook het aantal dat reeds is afgehandeld. De gemiddelde duur van een zaak is 10 tot 12 weken en het vonnis is meestal ook een eindoordeel, omdat geen hoger beroep mogelijk is en van de mogelijkheid binnen 10 dagen een gewone procedure aan te spannen weinig gebruik wordt gemaakt. Mede gezien de relatief lage kosten van arbiters (gemiddeld USD 1000 voor een Panelist en USD 3000 voor drie) en het ontbreken van een kostenveroordeling is de UDRP daarom in veel gevallen een aantrekkelijk alternatief voor een kort geding.
