Úpravy přihlášky vynálezu v průběhu řízení Přihlašovatel provádí úpravy přihlášky vynálezu zpravidla v reakci na průzkumovou zprávu Úřadu. Ačkoliv zákonné předpisy to výslovně neuvádějí, přihlašovatel má právo provádět úpravy přihlášky vynálezu po celou dobu řízení. Podle § 14 vyhlášky 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů (dále jen „vyhl.“), úpravy a změny provedené v přihlášce vynálezu v průběhu řízení nesmějí jít nad rámec původního podání přihlášky. Podání přihlašovatele, které požaduje změny jdoucí nad rámec původního podání, by měl Úřad zamítnout. Přesto může změna jdoucí nad rámec původního podání do patentu proniknout. Ve smyslu § 23(1) zákona 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „zák.“), zjistí-li se dodatečně, že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu, Úřad patent v příslušném rozsahu zruší. 1. Zúžení rozsahu ochrany na základě věcných námitek 1.1. Disclaimer Jestliže je vznášena námitka proti novosti na základě stavu techniky ve smyslu §5(3) zák., který nelze namítat proti vynálezecké činnosti, je možné a účelné zavést disclaimer. Tak například v řízení o přihlášce vynálezu jejímž předmětem byl způsob tavení skla, spočívající v přidání jisté přísady a zahřívání pomocí mikrovlnného záření, byla namítána proti novosti patentová přihláška téhož přihlašovatele, se starší prioritou avšak k datu podání přihlášky dosud nezveřejněná, v níž byl popsán shodný způsob tavení skla spočívající v přidání shodné přísady a zahřívání pomocí mikrovlnného záření o frekvenci 2450 MHz. Přihlašovatel doplnil patentové nároky pozdější přihlášky disclaimerem “o frekvenci nižší nebo vyšší než 2450 MHz”. Pro tento typ disclaimeru není třeba hledat oporu v původním podání, neboť takovýto disclaimer pouze zabraňuje kolizi dvou patentů a nemá vztah k technické informaci v přihlášce. Zavedení disclaimeru, vylučujícího stav techniky podle §5(3) zák., není tedy nad rámec1). Disclaimerem je možno vypustit i tu část předmětu vynálezu, kterou nelze chránit patentem z důvodu výluky způsobů léčení (například “Použití obilného produktu s obsahem alespoň 12 % hmotn. škrobů a 3 až 25 % hmotn. tuků pro zlepšování paměti a soustředěnosti lidí, pro neléčebné účely), i když v původním podání přihlašovatel léčebné a neléčebné účely nerozlišoval. Také takovýto disclaimer je zaveden z netechnických důvodů a nemusí mít oporu v původním podání1). Úprava rozsahu ochrany disclaimerem se musí odrazit také v popisu podstaty. Stav techniky podle § 5(3) zák. musí být citován v příslušné části popisu. 1.2. Zavedení dalšího technického znaku Je-li namítán stav techniky daný obsahem dokumentů zveřejněných před datem podání přihlášky, může přihlašovatel omezit rozsah požadované ochrany zavedením dalšího technického znaku vynálezu do prvního nároku. Je zřejmé, že nebude stačit, že takovýto znak je v původním podání přihlášky zmíněn jako možnost, ale musí jít o znak významný z hlediska vynálezu. To znamená, že v původním podání přihlášky musí být opora nejen pro tento znak jako takový, ale také pro jeho uvedení v patentových nárocích. Změna nároku
spočívající ve vnesení technického znaku vzatého izolovaně z popisu konkrétního provedení je přípustná pouze tehdy, pokud je odborníkovi z přihlášky jak byla podána bez pochybností jasné, že předmět takto pozměněného nároku představuje úplné řešení technického problému jednoznačně seznatelného z přihlášky2). Praktickým návodem může být zásada, že takové doplnění patentového nároku dalšími technickými znaky, které by vyvolalo potřebu doplnění rešerše (pokud byla správně provedena), zcela jistě oporu v původním podání nemá. Pouhá skutečnost, že určitý technický znak je v několika příkladech provedení, nepředstavuje oporu pro doplnění tohoto znaku do prvního nároku. Pokud přihlašovatel takovéto doplnění nároku v řízení o přihlášce prosadí, stane se doplněný znak slabým místem patentu. Také disclaimer může být technickým znakem, a jako takový je třeba jej posuzovat. Na rozdíl od výše popsaných netechnických disclaimerů, případné dodatečné zavedení disclaimeru, který by byl relevantní pro posuzování vynálezecké činnosti, nebo který by měl napomoci odstranit nedostatečnost popisu či vyloučit nefungující provedení, přípustné není1). Úprava patentových nároků zavedením nového technického znaku (zúžení rozsahu ochrany) zpravidla vyvolá nutnost úpravy popisu. Může se stát, že i sám přihlašovatel po úpravě spatřuje vynálezeckou činnost jinde než jak uváděl v původním podání. Případná úprava popisu pak představuje změnu řešeného problému, a měla by spočívat v doplnění pouze takových skutečností, které z původního podání pro odborníka přímo vyplývají. Poznamenejme, že při případné budoucí obhajobě vynálezecké činnosti nemůže svědčit ve prospěch přihlašovatele žádná skutečnost, která nebyla uvedena v přihlášce jak byla podána. Přepracováním přihlášky lze odstranit věcné námitky proti patentovatelnosti jen tehdy, jestliže přihláška jako celek patentovatelný vynález obsahuje. Jestliže obsahuje jen nepatentovatelný předmět, nebo jestliže vynález není v přihlášce vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej odborník mohl uskutečnit (§26(2) zák.), nelze tuto vadu odstranit přepracováním přihlášky vynálezu. 2. Odstranění nejasností vytýkaných při průzkumu 2.1. Nejasnost patentových nároků (§ 8 vyhl.). Pro vymezení rozsahu požadované ochrany se v patentových nárocích zpravidla používají obecnější termíny než při popisu vynálezu. Ve snaze o obecnost nelze překročit meze dané ustanoveními § 8 vyhl. - nároky musí vymezovat předmět ochrany, musí být jasné a musí být podloženy popisem. Nejasnost patentových nároků může být způsobena například tím, že - znaky vynálezu jsou popsány nejasnými nebo neurčitými výrazy -jsou uvedeny pouze účinky způsobu nebo vlastnosti výrobku nebo funkce zařízení bez uvedení příčinných znaků, nezbytných pro tento účinek, vlastnost či funkci -je výrobek popsán znaky způsobu jeho výroby a nejsou uvedeny trvalé znaky tělesného vytvoření výrobku, které by jej mohly vymezovat proti jiným výrobkům v téže oblasti techniky -je směs vymezena negativně (vynecháním složky kterou obdobné směsi podle stavu techniky zpravidla obsahují) bez uvedení té úpravy obsahů ostatních složek, která umožňuje vypustit složku, jejíž nepřítomnost je požadována - je zařízení popsáno znaky funkce jeho jednotlivých součástí, přičemž z této funkce pro odborníka nevyplývá alespoň jedna konkrétní realizace těchto součástí -je směs popsána znaky chemického účinku jednotlivých složek, přičemž z tohoto účinku pro odborníka nevyplývá konkrétní volba těchto složek
- rozmezí obsahů složek směsi nebo rozmezí geometrických charakteristik zařízení zahrnuje nerealizovatelné varianty - znaky uvedené v nároku neodpovídají kategorii nároku nebo není jasná kategorie nároku - není jasné zda směs vymezená obsahy složek může obsahovat i další, neuvedené složky - předmět požadované ochrany není jasně ohraničen popř. je definován znaky, které s ním nejsou spojeny. Nejasnost ve smyslu § 8(1) vyhl. je formální vadou, a jako taková musí být odstranitelná. V opačném případě by šlo spíše o nedostatečné popsání vynálezu ve smyslu §26(2) zák. nebo jinou věcnou vadu. Také v tomto případě, úprava patentových nároků často vyvolá potřebu úprav popisné části přihlášky. Je třeba si uvědomit, že nároky upravené kvůli nejasnosti by měly původně předloženému popisu odpovídat lépe než původní, nejasné nároky. Úpravy popisu vyvolané změnou nároků by proto měly být spíše minimální, měly by se omezit na nezbytné doplnění popisu podstaty vynálezu a vůbec by neměly zasahovat do příkladů provedení. Případné vypuštění některého znaku z patentového nároku představuje rozšíření rozsahu ochrany proti rozsahu původně požadovanému a musí být podloženo popisem stejně jako zavedení nového znaku. Z původně předloženého popisu musí být jasné, že problém je úplně vyřešen již provedením bez tohoto znaku. Stává se, že v patentovém nároku je ne zcela jasný znak, pro jehož vyjasnění není v popisné části přihlášky žádná opora. Modelovým příkladem může být například patentový nárok s udáním doby setrvání reakční směsi v reaktoru "po dobu řádu milisekund", přičemž jediný bližší údaj v popisu představuje příklad provedení s dobou setrvání 7 milisekund. Zjevně by bylo nespravedlivé žádat omezení rozsahu ochrany na 7 milisekund, a jiná úprava není bez porušení § 14 vyhl. možná. Nezbývá než tento znak ponechat výkladu, který se bude řídit také podle předmětu, s nímž bude nárok porovnáván. Zcela nevhodný je pokus vyjasnit tento znak formulací "po dobu 1 až 10 milisekund". Obdobně nejasné jsou patentové nároky na směsi, jejichž složení je uvedeno v procentech bez udání zda jde o hmotnostní, nebo jiná procenta. Pokud není jasné z podstaty věci ani uvedeno v popisné části přihlášky o jaká procenta se jedná, nelze tento údaj svévolně doplnit. Přesný rozsah ochrany opět bude nutno ponechat výkladu. Také nárok požadující ochranu pro chemickou sloučeninu definovanou Markushovým vzorcem s více obecnými substituenty, v němž některý substituent který není nositelem funkce je uveden nekonkrétně, například formulací "R8 je nižší alkyl", nedefinuje rozsah ochrany jasně. Jestliže ve všech příkladech provedení je R8 ethyl, odstranění této nejasnosti mající oporu v přihlášce, totiž uvedení že R8 je ethyl, by zjevně nespravedlivě zúžilo rozsah ochrany - přihlašovatel se v době podání přihlášky jistě nedomníval, že R8 musí být právě ethyl. Výše uvedené tři případy mají společné to, že nároky, ačkoliv jako celek jasné, zahrnují znaky, které v části rozsahu nemají ostré ohraničení, a neexistuje možnost úpravy nároků bez porušení §14 vyhl., tedy na základě toho, co je uvedeno v popisu. V takových případech nezbývá než ponechat nejistotu v přesném rozsahu ochrany. Všechny znaky, které připouštějí neostré vymezení, mohou ovšem při průzkumu resp. při výkladu rozsahu ochrany být chápány v neprospěch přihlašovatele resp. majitele patentu. Změny nesmí jít nad rámec přihlášky, tak jak byla podána (nestačí opora v prioritním dokladu). Nelze tedy do přihlášky dodatečně přidat nic, co by odborník nedokázal přímo či za
pomoci všeobecných znalostí odvodit z podloh přihlášky, jak byla podána 2). Odstraňování nejasností nelze zaměňovat s výkladem rozsahu ochrany. 2.2. Podložení patentových nároků popisem (§ 8(1) vyhl.) Pro odstranění vady spočívající v tom, že nároky nejsou podloženy popisem, může být oporou celý obsah přihlášky jak byla předložena, tedy včetně nároků samotných. Předmět, který je popsán sice pouze v nároku, avšak jasně a úplně, lze do popisu doplnit. V tomto případě postačí uvedení znaků nezávislých nároků a není třeba opisovat všechny patentové nároky – formální požadavky budou splněny například i uvedením, že výhodná provedení jsou předmětem závislých nároků4). Doplnění nového příkladu provedení není vyloučeno3). Nicméně v průběhu řízení doplněný příklad provedení je zcela bezcenný pro případné podepření nároků (pokud nebyl nad rámec, opora nároku byla již v původním popise). Doplnění příkladu je celkem zbytečné dokonce i v tom případě, že přihlašovatel zcela opomněl uvést příklady provedení v popisné části přihlášky. Stejně tak nelze doporučit ani doplňování obrázků. 2.3. Další předepsané požadavky Patentové nároky musí vyhovovat stanovenému standardu (§ 8(2) vyhl.). Podle standardu úpravy přihlášky vynálezu, stanoveného Instrukcí předsedy Úřadu, mají být patentové nároky, pokud to charakter vynálezu nevylučuje, rozděleny na úvodní a význakovou část. Pokud se v průběhu řízení dodatečně mění jednodílný nárok na dvoudílný nebo se přesouvají znaky z význakové části do úvodní části nároku, úpravy popisu a nároků musí směřovat vždy k tomu, aby úvodní část nároku odpovídala v příslušné části popisu uvedenému nejbližšímu stavu techniky, danému jediným dokumentem. Pokud je požadováno sjednocení terminologie, je třeba při úpravách dbát na to, aby nebyla ztracena žádná informace. Zejména není vhodné po úpravě nároků nahradit původní popis podstaty doslovným opsáním nových nároků. Popis podstaty má vysvětlovat patentové nároky, a toho účelu je spíše dosaženo vyjádřením podstaty vynálezu jinými slovy, pokud ovšem takovéto jiné vyjádření není v rozporu s patentovými nároky. Pokud je při průzkumu nalezen stav techniky bližší než ten který je uveden v původním podání, měl by být doplněn do příslušné části popisu a popřípadě by měla být upravena úvodní část prvního resp. nezávislého nároku. Doplnění stavu techniky je vždy přípustné, a to i stavu techniky podle § 5(3) zák. Pokud je nejbližším stavem techniky ten podle § 5(3) vyhl., úprava úvodní části prvního nároku se neprovádí. 3. Oprava chyb Oprava chyb rovněž nesmí jít nad rámec. Dobrým vodítkem je pravidlo 88 Evropské patentové úmluvy, ve smyslu kterého musí být oprava v popise, patentových nárocích nebo výkresech tak zřejmá, aby bylo okamžitě patrno, že nemohlo být zamýšleno nic jiného, než to, co se navrhuje opravit. Opravy chyb překladu Úřad připouští vždy. Není-li však součástí původního podání přihlášky originální znění, existuje nebezpečí, že bude opora takovéto opravy překladu zpochybněna.
4. Obecná doporučení Již při psaní přihlášky je třeba mít na paměti, že může vyvstat nutnost pozměnit rozsah ochrany. Ani při kvalitně provedené předběžné rešerši nemůže přihlašovatel s jistotou vědět, zda Úřad (nebo případný navrhovatel zrušení patentu) nenalezne námitky, které neočekává, a v čem bude Úřad vidět nebo nevidět vynálezeckou činnost. Pouhý popis výhodných provedení, formulovaných v závislých nárocích, nemusí umožňovat únik z námitek, se kterými přihlašovatel nepočítal. Jedinou cestou, jak si přihlašovatel může zajistit širší prostor pro úpravy, je napsat do přihlášky všechno, co ví o řešeném problému. Snaha ponechat si “pro sebe” co nejvíce know-how nebo dokonce nejlepší provedení se může vymstít. Pro omezení nebezpečí zpochybnění uděleného patentu je možno doporučit také některé administrativní zásady. Především, při podání přihlášky je vhodné předkládat originální znění i v případě, že je překlad pořízen již k datu podání. Jedině tak bude případná oprava překladu nepochybně pouhou opravou chyby. Při veškerých úpravách je vhodné, zároveň s upravenými stranami, předložit strany původní se zřetelně vyznačenými změnami. Je vhodné v průvodním dopise uvést, kde mají tyto změny oporu v původním podání. Mělo by být samozřejmostí provádět jen zcela nezbytné a jasně odůvodněné úpravy. _____________ 1) G1/03 a G2/03, Official Journal of the EPO, 04/2003, str. 113 2) Jenerál E., Změny a opravy v podlohách evropské patentové přihlášky – část 1,2, Průmyslové vlastnictví 11,12/1995 3) Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Praha 2002 4) Instrukce pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu, překlad, ÚPV 2002 ©2005 Jaroslav Potužník
