11/19/2014
Poisonous divisional / priority
Theo Blomme
Kern van de problematiek •
Uitgangspunt: EP octrooi met prioriteitsgebrek
•
Doorgaans ten gevolge van “claim broadening” (generalisatie)
•
Nieuwheidsgebrek t.o.v. aanvrage uit dezelfde “octrooifamilie” (54-3 prior art)
•
“Poisonous priority” -
•
EP octrooi (met ruimere conclusies) geen prioriteit EP prioriteitsaanvrage zelfstandig doorgezet EP prioriteitsaanvrage openbaart één of meer dezelfde uitvoeringsvorm(en) als EP octrooi gepubliceerde EP prioriteitsaanvrage 54(3) prior art en nieuwheidsschadelijk “self-collision”
“Poisonous divisional” -
EP octrooi, met ruimere conclusies, geen prioriteit EP divisional, met beperktere conclusies, wél prioriteit (alleen bij “priority entitled claims” ?) EP divisional (én EP prio doc) openbaart één of meer dezelfde uitvoeringsvorm(en) als EP octrooi gepubliceerde EP divisional is 54(3) prior art en nieuwheidsschadelijk “self-collision”
1
11/19/2014
Een “self-collision” casus (1) •
Prioriteitsdocument (P1): -
•
EP octrooi: -
•
datum aanvrage: 1 januari 1996 (met inroeping P1) conclusie 1: “extended wear” contactlens gemaakt van een polymeer met een zuurstofpermeabiliteit van > X en een waterpermeabiliteit van > Y uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5 (polymeer A) en 6 t/m 10 (polymeer B) prioriteit? ✗
EP divisional: -
•
datum aanvrage: 1 januari 1995 conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5
datum aanvrage: 1 januari 1996 (met inroeping P1) datum publicatie: 1 juli 1997 conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5 prioriteit? ✓
Tussenconclusie 1: EP divisional 54(3) prior art voor EP octrooi
Een “self-collision” casus (2) “priority entitled claims” EP divisional •
Prioriteitsdocument (P1): -
•
•
datum aanvrage: 1 januari 1995 conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5
EP divisional: -
datum aanvrage: 1 januari 1996 (met inroeping P1) datum publicatie: 1 juli 1997 conclusie 1: contactlens gemaakt van een polymeer met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5
-
prioriteit?
Stelling: EP divisional géén prioriteit (geen “priority entitled claims”) en dus geen 54(3) prior art
2
11/19/2014
Een “self-collision” casus (3) •
Anticipatie?
•
Beschermingsomvang EP octrooi:
lens van polymeer A o.a. lenzen 1-5
concrete disclosure EP divisional en P1
lens van polymeer B o.a. lenzen 6-10
“extended wear” lenzen van polymeren met zuurstofpermeabiliteit > X en waterpermeabiliteit > Y
•
Lenzen 1-5 uit EP div zijn ook “embodiments” van EP octrooi en hebben (dus) een waterpermeabiliteit van > Y en zijn te gebruiken voor “extended wear”
•
Tussenconclusie 2: EP divisional in principe nieuwheidsschadelijk, tenzij …
Ontsnappingsroutes bij “self-collision” (1) Partiële prioriteit •
•
Partiële prioriteit: één conclusie met verschillende prioriteiten -
88(2) EOV: “where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim”
-
“AND”-claims en “OR”-claims (G 2/98)
-
“AND”-claim: P1: maatregel A P2: maatregelen A en B octrooiconclusie: maatregelen A en B alleen prioriteit P2
-
“OR”-claim:
-
Extra voorwaarde bij “OR”-claims: “provided that it gives rise to claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters”
-
Stelling: extra voorwaarde geldt altijd (T 1877/08, T 476/09, T 1443/05, T 1127/00)
-
Stelling: extra voorwaarde geldt alleen bij generieke maatregel C, die maatregel A (P1) en maatregel B (P2) omvat (T 1222/11)
P1: maatregel A P2: maatregel B (als alternatief voor A) octrooiconclusie: maatregelen A of B prioriteit P1 voor maatregel A en prioriteit P2 voor maatregel B
Bewijslast partiële prioriteit “OR”-claim ligt bij octrooihouder (T 1222/11)
3
11/19/2014
Een partiële prioriteit casus •
EP octrooi: -
•
conclusie 1: “extended wear” contactlens gemaakt van een polymeer met een zuurstofpermeabiliteit van > X en een waterpermeabiliteit van > Y uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5 (polymeer A) en 6 t/m 10 (polymeer B)
“OR”-claim? stelling: polymeer A “OR” polymeer B “OR” enig ander polymeer
lens van polymeer A o.a. lenzen 1-5
lens van polymeer B o.a. lenzen 6-10
“extended wear” lenzen van polymeren met zuurstofpermeabiliteit > X en waterpermeabiliteit> Y
•
“a limited number of clearly defined alternative subject-matters”? ✗
•
Wellicht anders indien EP octrooi: -
conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A, B of C met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5 (polymeer A), 6 t/m 10 (polymeer B) en 11 t/m 15 (polymeer C)
Ontsnappingsroutes bij “self-collision” (2) Disclaimers
•
Disclaimer (G 1/03) -
“should not remove more than is necessary to restore novelty”
-
“should meet the interest of the public in determining the scope of protection with reasonable effort” (art. 84 EOV)
-
“Wegsnijden” nieuwheidsschadelijke materie (conclusie zonder prioriteit)
-
Separaat claimen “weggesneden” materie (conclusie met prioriteit)
4
11/19/2014
Een disclaimer casus (1) •
EP octrooi: Conclusie met disclaimer: -
conclusie 1: “extended wear” contactlens gemaakt van een polymeer met een zuurstofpermeabiliteit van > X en een waterpermeabiliteit van > Y waarbij de polymeer niet polymeer A is
•
Conclusie 1 nieuw t.o.v. EP divisional? ✓
•
“Weggesneden” materie separaat claimen: -
•
•
conclusie 2: “extended wear” contactlens gemaakt van polymeer A met een zuurstofpermeabiliteit van > X en een waterpermeabiliteit van > Y
Conclusie 2 nieuw t.o.v. EP divisional? ✗ -
geen prioriteit voor: “en een waterpermeabiliteit van > Y” en “extended wear”
-
EP divisional nog steeds 54(3) prior art
Disclaimer effectief maar beperkt beschermingsomvang
Een disclaimer casus (2) •
EP octrooi: -
•
conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A, B of C met een zuurstofpermeabiliteit van > X uitvoeringsvoorbeelden: lenzen 1 t/m 5 (polymeer A), 6 t/m 10 (polymeer B) en 11 t/m 15 (polymeer C)
Conclusie 1 met disclaimer: -
conclusie 1: contactlens gemaakt van polymeer A, B of C met een zuurstofpermeabiliteit van > X waarbij de polymeer niet polymeer A is
•
Conclusie 1 nieuw t.o.v. EP divisional? ✓
•
“Weggesneden” materie separaat claimen: -
•
•
conclusie 2: contactlens gemaakt van polymeer A met een zuurstofpermeabiliteit van > X
Conclusie 2 nieuw t.o.v. EP divisional? ✓ -
conclusie 2 heeft prioriteit
-
EP divisional geen 54(3) prior art
Disclaimer effectief zonder beperking beschermingsomvang
5
11/19/2014
Rechtspraak poisonous divisionals/priorities TBA in T 1496/11
•
geen prioriteit EP octrooi wel prioriteit EP divisional EP divisional 54(3) prior art en anticipatie
-
•
TBA in T 1443/05 -
•
TBA in T 680/08 -
•
geen prioriteit EP octrooi gepubliceerde EP prioriteitsaanvrage 54(3) prior art geen anticipatie dankzij toegelaten disclaimer
UK High Court Novartis v. J&J (10-7-2009), Mr. Justice Kitchin -
•
“OR”-claim, maar géén “limited number of clearly defined subject-matters” geen (partiële) prioriteit EP octrooi gepubliceerde EP prioriteitsaanvrage 54(3) prior art en anticipatie
“OR”-claim, maar géén “limited number of clearly defined subject-matters” geen (partiële) prioriteit EP octrooi EP divisionals geen 54(3) prior art want niet nawerkbaar geopenbaard (geen anticipatie)
UK High Court Nestlé v. Dualit (22-4-2013), Mr. Justice Arnold -
geen prioriteit EP octrooi gepubliceerde EP prioriteitsaanvrage 54(3) prior art en anticipatie
6
