ONRECHTSTREEKSE OCTROOI-INBREUK NAAR BELGISCH RECHT NA HET SENSEOARREST: KOFFIEDIK KIJKEN OF KLARE WIJN? Kristof Roox (advocaat-vennoot Crowell & Moring) Christoph De Preter (advocaat Crowell & Moring) 1.
Inleiding
Het gebeurt niet vaak dat een Belgische octrooiprocedure de (inter)nationale pers haalt. In de Senseo-zaak was dit echter wel het geval1. Dit is ongetwijfeld te wijten aan de herkenbaarheid bij het grote publiek van het betrokken product, met name het Senseokoffiezetapparaat. Dit nieuwe koffiezetsysteem werd ontwikkeld door Philips en Sara Lee (Douwe Egberts) en bestaat uit een koffiezetapparaat (met een waterreservoir voor het diverse keren zetten van 1 of 2 kopjes koffie) dat onder hoge druk water door een zogenaamde “koffiepad” (een schijfvormige filterzakje/buil gevuld met koffie) perst. Hierdoor wordt een kop koffie met schuimrandje gemaakt dat – al dan niet terecht - in de smaak valt bij de consument. Het apparaat wordt gemaakt door Philips en de koffiepads worden geproduceerd door Sara Lee. Het systeem kent een gigantisch succes. Er zijn in vier jaar tijd, na de introductie in 2001, wereldwijd meer dan 10 miljoen Senseo's verkocht2. Het Senseo-systeem is octrooirechtelijk beschermd. Sara Lee is meer bepaald houdster van een Europees octrooi (EP 0 904 717) d.d. 11 juli 2001 voor “een samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel” (hierna het “Senseo-octrooi” genoemd). Met het geoctrooideerde samenstel treedt het zogenaamd “bypass-verschijnsel” niet op, althans wordt dit sterk verminderd. Dit betekent dat wordt vermeden dat het hete water, dat boven in de houder wordt gevoerd en door de koffiepad wordt geperst, langs de zijrand van de pad kan stromen waardoor het koffie-extract wordt gemengd met een niet controleerbare hoeveelheid water die niet via de koffie in de pad is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte krijgt. Dit verschijnsel wordt vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiepad aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, maar te doen eindigen op enige afstand ervan. Voor een juiste werking van het samenstel volgens het Senseo-octrooi is het ook noodzakelijk dat de koffiepad zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, zodat het essentieel is dat de afmetingen van de pad en de houder op elkaar afgestemd zijn. Concurrenten van Sara Lee in de Benelux en Duitsland speelden snel in op het verkoopsucces door koffiepads op de markt te brengen die – al dan niet toevallig - perfect in het Senseo-toestel passen. Sara Lee heeft vervolgens op basis van haar octrooirechten een ware koffieoorlog ontketend tegen de verkopers van concurrende koffiepads voor het Senseokoffiezetapparaat. In deze procedures was - en is nog steeds - de vraag aan de orde of de verkoop van koffiepads, die als zodanig reeds sedert jaar en dag bestaan, een (onrechtstreekse) octrooi-inbreuk kan uitmaken, temeer daar de koffiepads ook voor andere andere apparaten kunnen worden gebruikt. Hierna wordt eerst kort ingegaan op de wettelijke basis van het leerstuk van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de verschillende procedures met betrekking tot het Senseo-octrooi. Tenslotte wordt het hierboven gepubliceerde arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen geanalyseerd. 1
Het Nieuwsblad, 7 december 2005 ; De Standaard, 8 december 2005 ; De Gentenaar, 8 december 2005 ; De Tijd, 24 december 2005 ; De Telegraaf, 7 december 2005. 2 http://www.philips.nl/about/news/press/article-15306.html.
2.
De wettelijke basis van het leerstuk van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk
In België werd het leerstuk van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk ingevoerd met de nieuwe Belgische Octrooiwet (BOW) in 1984, meer bepaald in artikel 27, §2 BOW3. Dit artikel luidt als volgt: Het octrooi geeft de octrooihouder ook het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden op Belgisch grondgebied aan een ander dan degenen die gerechtigd zijn de uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding op het grondgebied, indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. De bepalingen van het vorige lid gelden niet indien de daarin bedoelde middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van de krachtens § 1 verboden handelingen. Worden niet geacht, in de zin van het eerste lid van deze paragraaf, gerechtigd te zijn tot toepassing van de uitvinding zij die de in artikel 28, sub a) tot en met sub c), bedoelde handelingen verrichten. Dit artikel vindt zijn oorsprong in artikel 30 Gemeenschapsoctrooiverdrag4. Ook in vele andere Europese octrooiwetgevingen vindt men een gelijkaardige bepaling terug, zoals in § 10 van de Duitse Patentgesetz5 en in artikel 73, lid 1 van de Nederlandse Rijksoctrooiwet 19956. 3.
Overzicht van de verschillende procedures in verband met het Senseo-octrooi
Voor het Europees Octrooibureau (EOB) wordt door een aantal concurrenten van Sara Lee oppositie gevoerd tegen het Senseo-octrooi. Er wordt o.m. betwist dat de uitvinding betrekking heeft op de koffiepads. Op 17 januari 2005 heeft het EOB het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd. De beschermingsomvang werd beperkt aangezien de hoofdconclusie die betrekking heeft op het samenstel van houder en koffiepad werd gecombineerd met de kenmerken van de volgconclusies 10, 11 en 16. De hoofdconclusie luidt na oppositie als volgt: “Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, voorzien van een houder (…) en een in de binnenruimte van de houder opgenomen, van filterpapier vervaardigde en met gemalen koffie gevulde pilvormige pouch die op de bodem rust en zich over de bodem uitstrekt tot nabij de opstaande wand (...)”. De conclusie 23, die gericht is op een “pilvormige pouch”, en de conclusie 24, die ziet op een “houder voor gebruik in een koffiemachine”, werden echter herroepen wegens een gebrek aan nieuwheid. Sara Lee zag daarin een bevestiging door de oppositieafdeling dat de uitvinding bestaat uit de combinatie van de koffiepad en de padhouder, zodat ook de pad deel uitmaakt van het octrooi. Tegen de beslissing van de Oppositieafdeling werd beroep aangetekend bij de Technische Kamer van Beroep van het EOB, maar een uitspraak is nog niet voorhanden. In Nederland heeft Sara Lee eerst actie ondernomen tegen Vomar Voordeelmarkt en Inkoopvereniging Intergro. In deze procedures was het de vraag of het leveren van koffiepads een onrechtstreekse octrooi-inbreuk uitmaakt in de zin van artikel 73, lid 1 Rijksoctrooiwet 3
VAN REEPINGHEN, B. en DE BRABANTER, M., Les brevets d’invention, Larcier, Brussel, 1987, p. 241. Zie BENYAMINI A., Patent Infringement in the European Community, ICC Studies, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, VCH Verlag, München, 1993, p. 173-235 ; REMICHE, B. en GRUSZOW, L., La protection des inventions, Larcier, Brussel, 1978, p. 360. 5 KEUKENSCHRIJVER A., « Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung – neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung », in EINSELE, W. en FRANKE, E. (ed.), 50 Jahre VPP – Festschrift p. 331 e.v. 6 GIELEN, C. en VERKADE, D., Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, Kluwer, Deventer, 2005, p. 573 e.v. 4
1995 en in het bijzonder of deze koffiepads zijn te beschouwen als “middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” (cfr. infra). De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag oordeelde in kort geding dat de betrokken concurrenten door het aanbieden van hun koffiepads voor toepassing in het Senseo-koffiezetapparaat inderdaad een onrechtstreekse octrooi-inbreuk plegen7. Vomar en Intergro zijn evenwel met succes in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Het Gerechtshof te Den Haag oordeelde immers op 6 juni 2002 dat er géén sprake is van onrechtstreekse octrooi-inbreuk8. Octrooi-inbreuk zou volgens het Gerechtshof alleen aan de orde zijn als de koffiepad een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, hetgeen niet het geval is volgens de Nederlandse rechter. Het Haagse Gerechtshof heeft dit standpunt o.i. op vrij sybillijnse wijze gemotiveerd, en heeft meer bepaald niet precies aangegeven wat nu het criterium is om te besluiten of een middel al dan niet een wezenlijk bestanddeel van een uitvinding betreft. Eerder dan een dergelijk positief criterium voor te stellen, geeft het Gerechtshof een overzicht van elementen die het alvast niét als voldoende acht om te kunnen spreken van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel. In de eerste plaats stelt het Hof, aan de hand van een soort redenering ex absurdo, dat het niet voldoende is dat een middel noodzakelijk is voor de toepassing van een uitvinding: als een koffiepad een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zou zijn, zou ook het benodigde hete water volgens het Hof dergelijk middel uitmaken (r.o. 13). Bovendien lijkt het Hof aan te geven dat het de litigieuze koffiepads niet als wezenlijk voor het Senseo-octrooi beschouwt omdat “bij iedere koffiebuil een houder conform het octrooi kan worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding” (r.o. 12). Daarbij wijst het Hof er uitdrukkelijk op dat een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil reeds gekend was in de stand van de techniek voorafgaand aan het Senseo-octrooi. Het Hof lijkt zo te suggereren dat het de litigieuze koffiepads niet beschouwt als betrekking hebbend op een wezenlijk element van het Senseo-octrooi omdat zij reeds gekend zijn uit de stand van de techniek en eigenlijk geen manipulatie of bijzondere wijziging behoeven om toegepast te worden conform de uitvinding. Tegen deze uitspraak werd cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Dit beroep werd bij arrest d.d. 31 oktober 2003 verworpen9. De Hoge Raad was eveneens van oordeel dat de enkele omstandigheid dat een passende koffiepad noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting niet zonder meer met zich brengt dat deze pad een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Verder had de Hoge Raad er geen problemen mee dat het Haagse Gerechtshof haar analyse van de onrechstreekse octrooiinbreuk had gestoeld op een onderzoek naar de wijze waarop het Senseo-octrooi zich onderscheidde van de stand der techniek: “kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting”. Helaas bleef opnieuw een positieve omschrijving uit van wat nu precies een middel uitmaakt met betrekking tot een essentieel bestanddeel van de uitvinding10. Daarnaast werd ook een kort geding ingesteld tegen de koffiebranderij en theehandel “Drie Mollen sinds 1818”. Sara Lee beriep zich daarbij onder andere op de nieuwe omstandigheid dat het Landesgericht Düsseldorf in de Duitse procedure op 26 februari 2004 beslist had dat er sprake was van inbreuk (cfr. infra). De Voorzieningenrechter van de 7
Voorzieningenrechter s’-Gravenhage 18 januari 2002, niet gepubl. Hof s’-Gravenhage 6 juni 2002, I.E.R. 2003, p. 55. 9 HR 31 oktober 2003, B.I.E. 2004, 47. 10 Uit de memorie van toelichting bij de Nederlandse ROW kan men slechts afleiden dat het niet voldoende is dat de middelen bij de uitvinding kunnen worden gebruikt ; zij moeten daarbij een essentieel element vormen. Anderzijds is volgens de memorie van toelichting niet vereist dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd zijn (zie GIELEN, C. En VERKADE, D., o.c., 574). 8
Rechtbank te Den Haag heeft bij vonnis van 6 juli 2004 echter geweigerd om bij wijze van voorlopige voorziening een verbod te geven tegen De Drie Mollen11. De Voorzieningenrechter oordeelde dat de motivering in het Duitse vonnis hem niet overtuigde van het ongelijk van "het duidelijke en gemotiveerde standpunt" van het Gerechtshof in het arrest van 6 juni 2002 in de kort geding procedure tegen Vomar en Integro. Sara Lee heeft ook de nodige bodemprocedures ingesteld voor de rechtbank te Den Haag. In de bodemprocedure tegen De Drie Mollen besliste de rechtbank in een vonnis van 10 maart 2004 om de zaak aan te houden tot de Oppositieafdeling van EOB – en desgevallend de Technische Kamer van Beroep in het het geval van een eventueel hoger beroep - over de geldigheid van het Senseo-octrooi heeft beslist. Een gelijkaardig vonnis is tussengekomen in de bodemprocedure tegen Vomar en Intergro. Bij vonnis van 26 oktober 2005 werd immers opnieuw besloten een uitspraak aan te houden, niettegenstaande reeds een beslissing van de Oppositieafdeling was tussengekomen op 17 januari 2005. In Duitsland heeft het Landesgericht Düsseldorf, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, bij vonnis d.d. 26 februari 2004 geoordeeld dat de concurrerende koffiepads een onrechtstreekse octrooi-inbreuk vormden. De Duitse rechtspraak en rechtsleer lijken een veel ruimere invulling te geven aan “middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel” dan het Haagse Hof12. Als wezenlijk wordt beschouwd “jedes Merkmal, wenn nicht von völlig untergeordneter Bedeutung”13 (“elk kenmerk zolang het niet van volledig ondergeschikt belang is”). Een middel betreft een wezenlijk bestanddeel, wanneer het geschikt is om met het bestanddeel voor de totstandkoming van de beschermde uitvindingsgedachte “funktional zusammenzuwirken” (“functioneel samen te werken”). Hiervan zijn alleen de middelen uitgesloten die bij de totstandkoming van de beschermde idee niets bijdragen14. De Duitse opvatting verschilt in casu derhalve duidelijk van de Nederlandse zienswijze en bracht het Landesgericht uit Düsseldorf er zelfs toe de vraag te stellen “Was ist Los in Holland?”. In een arrest van 4 mei 2004 verwierp het Duitse Bundesgerichtshof overigens de zienswijze dat wezenlijke bestanddelen van een uitvinding alleen die bestanddelelen zijn die deel uitmaken van het karakteriserende deel van het octrooi15. Volgens het Bundesgerichtshof is een middel reeds een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding als dat middel geschikt is om “funktional zusammenzuwirken” met een dergelijk bestanddeel bij het toepassen van de uitvinding. Als een middel voldoet aan dit vereiste, is het irrelevant of dit bestanddeel al dan niet voorkomt in het karakteriserende deel, voor zover het maar wezenlijk is. Dit betekent dat ieder in het octrooi geclaimd kenmerk een wezenlijk bestanddeel kan inhouden. In het bijzonder is het volgens het Bundesgerichtshof niet mogelijk om het onderscheid te maken tussen wezenlijke en niet-wezenlijke bestanddelen al naargelang zij het voorwerp van het octrooi al dan niet zouden doen verschillen van de stand van de techniek. Volgens de “funktionale Zusamenwirkungs”-leer van het Bundesgerichtshof zal een middel uitgesloten worden van de leer van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk wanneer het een overbodig middel betreft, dat niets bijdraagt tot de verwezenlijking van de beschermde uitvindingsgedachte16. Het standpunt van het Bundesgerichtshof en van het Landesgericht Düsseldorf staat lijnrecht tegenover de beslissing van het Haagse Hof. Het is opvallend dat het feitelijk vertrekpunt hetzelfde is, met name dat de houder een wezenlijk bestanddeel is. In Nederland leidt deze vaststelling tot het besluit dat de koffiepad geen middel betreffende een wezenlijk 11
Voorzieningenrechter Rb. s’-Gravenhage 6 juli 2004, niet gepubl. SCHULTE, R., Patentgesetz mit europäischem Patentübereinkommen. Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, Köln 2001, Heymann, §34 ; BERNHARDT, W. en KRASSER, R, Lehrbuch des Patentrechts: Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäischen und internationales Patentrecht, München 1986, Beck, p. 592. 13 HÖLDER, N., “Mittelbare Patentverletzung und Erschöpfung bei Austausch- und Verschleissteilen”, GRUR 2005 p. 20-24. 14 HÖLDER, N., o.c., p. 20-24. 15 Bundesgerichtshof 4 mei 2004, GRUR 2004, p. 758 (Flügelradzähler). 16 KEUKENSCHRIJVER A., « Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung – neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung », o.c., 340. 12
bestanddeel is aangezien koffiepads reeds deel uitmaken van de stand van de techniek en aangezien de Memorie van Toelichting van de Rijksoctrooiwet bovendien lijken te vereisen dat het middel zélf een wezenlijk bestanddeel is (zie voetnoot 10). In Duitsland komt men tot het tegenovergestelde resultaat aangezien de koffiepads functioneel samenwerken met de houder, en aldus een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel uitmaken. In België hadden een aantal koffiebranders in 2002 het voorwerp uitgemaakt van een beslag inzake namaak. Hierop hebben zij bij afzonderlijke procedures een vordering tot nietigverklaring en een declaratoire vordering van niet-inbreuk ingesteld voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. In eerste aanleg werd de niet-inbreukvordering van de koffiebranders bij vonnis d.d. 20 februari 2004 gegrond verklaard en werd voor recht gezegd dat de litigieuze koffiepads noch een rechtstreekse (volgens conclusie 23), noch een onrechtstreekse octrooi-inbreuk (volgens conclusie 1) uitmaken en bijgevolg niet onder de beschermingsomvang van het Senseo-octrooi vielen17. Verder oordeelde de rechtbank dat de verkoop van de koffiepads geen daad van parasitaire mededinging of aanhaking uitmaakt. Dit vonnis werd door het hierboven gepubliceerde arrest d.d. 8 november 2005 van het Hof van Beroep te Antwerpen hervormd. 4.
Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 8 november 2005
Het arrest van het Hof van Beroep in de Senseo-zaak is een mooie toepassing van het vraagstuk van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk dat in de Belgische rechtspraktijk nog niet vaak aan bod is gekomen18. Het arrest bevat echter ook interessante beschouwingen over de verhouding tussen nationale inbreukprocedures en hangende opposities voor het EOB. De schorsingsproblematiek. Het Hof van Beroep verwierp in de eerste plaats het verzoek van de koffiebranders om de volledige zaak te schorsen in afwachting dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen uitspraak zou doen over de andere vordering met betrekking tot de geldigheid van het Belgisch luik van het Senseo-octrooi, dan wel totdat het EOB zich definitief zou uitspreken in de oppositieprocedure. De argumentatie van de koffiebranders was dat er eerst zekerheid moest bestaan over de geldigheid van een octrooi alvorens een inbreukverbod kan worden uitgesproken. Het Hof van Beroep oordeelde evenwel dat de koffiebranders er zelf voor gekozen hadden om de declaratoire vordering van niet-inbreuk en de nietigheidsvordering van elkaar te splitsen. Vandaar dat het Hof weigerde de uitkomst in de Belgische nietigheidsprocedure af te wachten. Ook heeft het Hof niet gewacht op een definitieve uitspraak van het EOB. Deze beslissing om niet te schorsen is o.i. te verdedigen, maar de motivering ervan op basis van artikel 50, § 2 BOW roept vragen op. Met verwijzing naar dit artikel stelde het Hof immers dat de eventuele nietigverklaring van het octrooi door de Technische Kamer van Beroep van het EOB geen terugwerkende kracht heeft. In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of het Hof überhaupt wel een toepassing kón maken van artikel 50, § 2 BOW. Dit is alleszins het geval wat het Belgische luik van het Europees octrooi betreft, doch o.i. niet wat het Europees octrooi zelf betreft zolang het zich nog in een procedure voor het EOB bevindt. O.i. kan in dergelijke procedure waarin het Belgische luik van het Europees octrooi als dusdanig niet aan de orde is, enkel het Europees Octrooiverdrag (EOV) worden toegepast. Artikel 68 EOV bepaalt het volgende: "De Europese octrooiaanvrage alsmede het daarop verleende Europees octrooi worden geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 64 en 66 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is herroepen 17
Rb. Antwerpen 20 februari 2004, I.R.D.I. 2004, 273. Voor een specifieke analyse van de toepassingsvoorwaarden van art. 27, §2 BOW, zie DE GRYSE, E., (noot) « Straffe koffie (met een laagje schuim) ! », Ing. Cons. 2006, 532 e.v. 18
tijdens een oppositieprocedure". Artikel 69, 2 EOV bepaalt verder: "Het Europees octrooi, zoals dit is verleend of gewijzigd tijdens de oppositieprocedure, bepaalt echter met terugwerkende kracht deze beschermingsomvang van de aanvrage, voor zover deze niet wordt uitgebreid". Het is dan ook maar de vraag of Belgisch recht kan worden toegepast om de gevolgen te bepalen van een oppositie tegen een Europees octrooi, terwijl artikel 99 EOV bepaalt dat: "De oppositie tegen het Europees octrooi geldt voor dit octrooi in alle Verdragsluitende Staten waarin het rechtsgevolgen heeft". Zelfs indien artikel 50, §2 BOW zou kunnen worden toegepast op de mogelijke gevolgen van de herroeping van een Europees octrooi, rijst nog de vraag of dit artikel wel correct is toegepast. Het uitgangspunt is het beginsel van de retroactiviteit van gewijzigde of herroepen octrooien. Dit is zowel in het verdragsrecht (cfr. supra) als in de nationale Belgische wetgeving opgenomen: “De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een octrooi heeft terugwerkende kracht tot op het ogenblik van het indienen van de octrooiaanvraag” (artikel 50, §1 BOW). De toepasselijke teksten zijn derhalve duidelijk: in geval van wijziging of nietigheid van een octrooi geldt deze wijziging of nietigheid met terugwerkende kracht19 . Artikel 50, §2 BOW maakt slechts twee strikt te interpreteren uitzonderingen op de voormelde regel. Artikel 50, §2 BOW bepaalt immers dat, ingeval een octrooi wordt nietig verklaard, deze nietigheid in twee gevallen géén terugwerkende kracht zal hebben, en wel voor: “1) een beslissing terzake van inbreuk die vóór de nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd, 2) een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze vóór de nietigverklaring is uitgevoerd”. De ratio legis van deze twee uitzonderingen is duidelijk. De wetgever heeft omwille van de rechtszekerheid willen vermijden dat “gedane zaken” opnieuw zouden worden ter discussie gebracht wanneer achteraf een octrooivernietiging zou plaatsvinden. Een houder van een octrooi dat achteraf werd vernietigd kan zich bij voorbeeld slechts blijven beroepen op een door hem verkregen inbreukvonnis indien dat vonnis (i) in kracht van gewijsde is gegaan én (ii) is uitgevoerd (cfr. eerste uitzondering). A contrario moet dus worden vastgesteld dat, zelfs al heeft men een in kracht van gewijsde gegaan inbreukvonnis, dit vonnis bij nietigverklaring van een octrooi zal vervallen indien het niet werd uitgevoerd. Dit voorbeeld toont aan dat de twee uitzonderingen vervat in artikel 50, §2 BOW bijzonder streng zijn: slechts wanneer een situatie volledig is “afgelopen” en een “gedane zaak” uitmaakt kan een uitzondering worden gemaakt op de retroactiviteit van een octrooivernietiging. De twee uitzonderingsregels van artikel 50, §2 BOW moeten bovendien restrictief worden geïnterpreteerd. Het Hof van Beroep heeft o.i. dan ook ten onrechte een beroep gedaan op de uitzonderingsregel van artikel 50, § 2 BOW aangezien het helemaal niet zeker is dat een eventueel inbreukvonnis had kunnen worden bekomen dat in kracht van gewijsde zou zijn getreden én uitgevoerd zou zijn geweest vooraleer een uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van het EOB zou zijn tussengekomen. De kar lijkt dan ook voor het paard te zijn gespannen. Het Antwerpse Hof heeft immers een wetsartikel, dat slechts van toepassing is op definitieve en volledig voldongen situaties, toegepast alvorens dergelijke definitieve situatie zich heeft voorgedaan of heeft kunnen voordoen. Er was met andere woorden geen sprake van een in “kracht van gewijsde en ten uitvoer gelegde” inbreukbeslissing waarover het Hof zich kon uitspreken. De uitzonderingsregel van artikel 50, §2 BOW toont overigens juist aan dat zélfs tot de nietigheid van een octrooi kan worden besloten nadat een inbreukverbod is tussengekomen. Het resultaat – niet de motivering - van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen sluit aan bij de Belgische rechtspraak die er vanuit lijkt te gaan dat het instellen van een oppositieprocedure de geldigheid van een Europese octrooi niet schorst20. Een schorsing kan 19
Ook de rechtsleer is dienaangaande zeer duidelijk : DE GRYSE, L. “De nietigheid van een octrooi”, in Problemen van octrooirecht. Problems of patent law. Problèmes du droit des brevets, VAN CRAESBEECK, P. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 424 ; BUYDENS, M., Droit des brevets, Larcier, Brussel, 1999, 254 ; DELCORDE, A.C., La protection des inventions, Story-Scientia, Gent, 1984, 145. 20 Rb. Gent 24 april 2006, elders in dit nummer gepubliceerd : “Het octrooi zoals aanvankelijk verleend, is derhalve in afwachting van het verder verloop van de oppositieprocedure rechtsgeldig
o.i. in bepaalde concrete omstandigheden toch opportuun zijn, bijvoorbeeld wanneer een uitspraak door het EOB nakend is. Vervolgens oordeelde het Hof dat er kon worden uitgegaan van de geldigheid van het Senseo-octrooi aangezien in de niet-inbreukprocedure geen nietigheidsvordering was ingesteld. De problematiek van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Dit brengt ons tot de onrechtstreekse inbreukproblematiek. Alvorens de octrooi-inbreuk te onderzoeken tracht het Hof van Beroep de beschermingsomvang van het Senseo-octrooi af te bakenen. Hierbij brengt het Hof eerst een aantal basisprincipes in herinnering, met name dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen en dat de rechtsbescherming van de octrooihouder staat tegenover de redelijke rechtszekerheid van derden. Dit is uiteraard een verwijzing naar artikel 69 EOV en het Protocol bij dit artikel21 . Ook herinnert het Hof eraan dat er slechts sprake is van een inbreuk zodra elementen van de uitvinding terug te vinden zijn in de beweerde namaak22. Verder besteedde het Hof aandacht aan de opbouw van een octrooiconclusie. Volgens regel 29(1) van het Uitvoeringsreglement van het EOV en de Examination Guidelines (Hoofdstuk C III 2.2), bestaat een octrooiconclusie uit een preambule23 waarvan de kenmerken deel uitmaken van de stand van de techniek. Hetgeen volgt op de preambule en de uitdrukking "gekenmerkt doordat", wordt geacht de elementen te omvatten die de uitvinding onderscheiden van de stand van de techniek. Dit karakteriserend of kenmerkend gedeelte bevat de technische kenmerken die in combinatie met de in de aanhef beschreven kenmerken worden beschermd. Het Hof stelt dienaangaande uitdrukkelijk dat een octrooi niet mag worden versneden. Bij het onderzoek naar de essentiële kenmerken van de uitvinding moet volgens het Hof “rekening worden gehouden met de volledige revindicatie die zowel in het beschrijvend als het kenmerkend gedeelte moet worden beschouwd”. Dit is overigens een bevesting van de rechtspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel24. Het Hof stelde vast dat de koffiepad in het kenmerkende gedeelte van de conclusie 1 voorkwam zodat hieraan wel degelijk een rol is toebedeeld in de uitvinding. Dit is een belangrijke vaststelling aangezien de koffiebranders argumenteerden dat de uitvinding betrekking heeft op de houder en niet op de koffiepad. Uiteindelijk ging het Hof op zoek naar “het wezen van de uitvinding”. Dit is vreemd en gaat in tegen de rechtspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die de leer van het wezen van het octrooi uitdrukkelijk heeft verworpen25. De leer van “het wezen van het octrooi” is een Nederlandse jurisprudentiële ontwikkeling die dateert uit 193026, haar wortels zodat de octrooi- en licentiehouders zich thans op een gebeurlijke inbreuk op hun octrooirechten kunnen beroepen” ; zie ook : VAN N IEUWENHOVEN HELBACH, E.A., Industriële eigendom, Kluwer, Deventer, 2002, p. 179, nr. 4.11.10 ; PATERSON, G, The European Patent System, Londen, Sweet & Maxwell, 2001, p. 120-121, nrs. 3-79 e.v. 21 Protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van art. 69 van het EOV, B.S. 7 oktober 1977. 22 Zie ook : BUYDENS, M., o.c., nr. 385 ; VAN DEN BULCK, P., Synthèses de Jurisprudence Les brevets, nr. 16, p. 23 ; Rb. Hoei 28 maart 1994, J.L.M.B. 1994, p. 938 ; Brussel 14 maart 1994, Ing. Cons. 1994, 238 ; Rb. Brussel 8 januari 1973, Ing. Cons. 1977, 418 ; Rb. Mechelen 23 januri 1980, Ing. Cons.1980, 301. 23 Dit is het stuk dat de uitdrukking "gekenmerkt doordat" voorafgaat. 24 Rb. Brussel 12 december 2003, I.R.D.I. 2004, 284: “In die omstandigheden kan de beschermingsomvang van een octrooi niet bepaald worden door alleen te kijken naar de maatregelen beschreven achter de woorden “met als kenmerk dat” (welke de eigenlijke nieuwheid van het product zou moeten aanduiden) maar dienen eveneens de daarvoor beschreven maatregelen te worden in beschouwing genomen, die de technische noodzakelijke kanmerken bevatten van het onderwerp, en die behoren tot de stand van de techniek. De conclusie dient dus als één geheel te worden gelezen, nu het juist de combinatie is van het kenmerk met de bestaande stand van de techniek die nieuw is en beschermd moet worden.” 25 Rb. Brussel 3 augustus 2004, I.R.D.I. 2005, 271. 26 HR 20 juni 1930, NJ 1930, 1217 ; VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A., o.c., p. 207 e.v.
vindt in de Duitse octrooitraditie en eerder te maken heeft met de equivalentieleer. Volgens deze leer moet de beschermingsomvang van octrooien niet zozeer bepaald worden door de conclusies van het octrooi, maar eerder door de bepaling van wat het “wezenlijke” was van de uitvinding zoals die in het octrooi geopenbaard wordt. Een toepassing van dit criterium leidde in het algemeen tot een ruimere beschermingsomvang. De leer van het wezen werd bekritiseerd in lagere uitspraken en in de literatuur na ratificatie van het EOV in Nederland in 1978, aangezien deze uitleg niet compatibel geacht werd met artikel 69 EOV en het daarbij behorende Protocol. De Hoge Raad heeft uiteindelijk in 1995 een antwoord gegeven op deze kritiek in het arrest Ciba Geigy v. Oté Optics27. In dit arrest wordt erop gewezen dat “het wezen van de uitvinding” nog steeds een rol speelt in de bepaling van de beschermingsomvang, maar dat het niet langer de doorslaggevende factor is28 . Onduidelijkheden werken in het nadeel van de octrooihouder, maar er moet ook rekening worden gehouden met de mate van vernieuwing van het octrooi. In het arrest Van Bentum v. Kool heeft de Hoge Raad Ciba Geigy v. Oté Optics nogmaals bevestigd en verduidelijkt29. Het Hof van Beroep te Antwerpen had wellicht niet de bedoeling om in het arrest te verwijzen naar deze Nederlandse theorie, laat staan om deze in te voeren in de Belgische rechtspraktijk. Wellicht heeft het Hof met de verwijzing naar het “wezen” van het octrooi slechts willen doelen op de hamvraag of de koffiepads “een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” uitmaakten. Dit is o.i. een enigszins ongelukkige verwijzing omdat “het wezen van de uitvinding” niet samenvalt met “een wezenlijk bestanddeel” van diezelfde uitvinding. Wat er ook van “weze”, volgens het Hof is het wezen van de uitvinding gelegen “in het welbepaalde samenstel van koffiepad en houder, erin bestaande dat de koffiepad afgestemd moet zijn op de komvormige binnenruimte van de houder”, terwijl de koffiebranders argumenteerden dat het wezen gelegen was in het verkorten van de groeven in de al bestaande koffiehouder. Vervolgens is het Antwerpse Hof van Beroep tot de kern van de zaak gekomen, met name de onrechtstreekse octrooi-inbreuk in de zin van artikel 27, §2 BOW. Bij onrechtspreekse octrooi-inbreuk is er sprake van een derde (de koffiebranders) die voorafgaandelijk middelen (koffiepads) ter beschikking stellen waarmee een andere derde (in casu de gebruikers30 van koffiepads) rechtstreekse inbreuk kan plegen. Zoals in Nederland en Duitsland was met andere woorden de vraag aan de orde of de litigieuze koffiepads een “middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” in de zin van artikel 27, §2 BOW uitmaken.
27
HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 ; B.I.E. 1995, nr. 85, p. 333. Zie r.o. 3.3.1: “De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van de beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is, anders gezegd, wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is, teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht”. 29 HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 ; VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A., o.c., p. 218 e.v. 30 Over de octrooi-inbreuk door de gebruiker, die eigenlijk een daad stelt binnen de particuliere sfeer, cfr. infra. 28
Deze vraag werd door het Antwerpse Hof van Beroep positief beantwoord. Hierbij overwoog het Hof dat het voor de toepassing van dit artikel niet vereist is dat de aangeboden middelen zélf een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn. Deze middelen moeten volgens het Hof enkel “betrekking” hebben op een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Dit is het geval “wanneer het geschikt is functioneel samen te werken met een dergelijk element bij de verwezenlijking van de beschermde uitvindingsgedachte”31. Middelen die weliswaar bij de uitvinding gebruikt kunnen worden doch niets bijdragen aan de verwezenlijking van de uitvindingsgedachte voldoen niet aan dit criterium. Het Hof komt vervolgens tot het besluit dat de koffiepads betrekking hebben op een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aangezien deze pads functioneel geschikt zijn om met de houder samen te werken bij de verwezenlijking van de beschermde uitvindingsgedachte en aldus bijdragen tot de verwezenlijking van de technische leer van de uitvinding. Kortom, de koffiebranders leveren middelen (koffiepads) betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding omdat voor het verminderen van het bypass-effect gebruik wordt gemaakt van de karakteristieke eigenschappen van de pad en de houder, welke eigenschappen op elkaar afgestemd zijn. Het Antwerpese Hof heeft zich dus duidelijk laten inspireren door de Duitse octrooipraktijk32. Dit doet toch een aantal vragen rijzen aangezien de bestanddelen van een octrooi altijd door een functionele relatie zijn verbonden, zoniet kunnen er problemen bestaan op het vlak van duidelijkheid (artikel 17 en 49, §1, 2° BOW) en nawerkbaarheid van de uitvinding (artikel 83 EOV). Ook BENYAMINI wijst er op dat de voorwaarde “betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” verder reikt en strenger is dan het bestaan van een functionele relatie33. Het argument van de koffiebranders dat de koffiepads ook in andere machines kunnen worden gebruikt, werd afgewezen. Het Hof stelde dat de omstandigheid dat de koffiepads ook toepassingsmogelijkheden hebben die vreemd zijn aan het octrooi, niet belet dat er van onrechtstreekse octrooi-inbreuk sprake is. Het is inderdaad correct dat de middelen niet exclusief geschikt moeten zijn voor de uitvinding. Het is voldoende dat de middelen “werkelijk aangeboden en wetens bestemd zijn om de uitvinding toe te passen waardoor hun neutraal karakter irrelevant wordt” (arrest, p. 26/33, §1). Zoals DE GRYSE terecht stelt bestaat op dit punt – i.e. de vraag naar de intenties van de onrechtstreekse inbreukmaker - een grote marge van appreciatie voor de rechters bij de beoordeling of producten, die op de markt ook buiten de geoctrooieerde uitvinding een brede toepassing vinden, een onrechtstreekse octrooi-inbreuk uitmaken. Indien uit de praktijk was gebleken dat de pads van de koffiebranders niet zozeer voor Senseo-apparaten werden gebruikt, maar veeleer voor andere koffiezetapparaten, had men kunnen stellen dat de litigieuze pads niet wetens bestemd waren voor een inbreuk op het Senseo-octrooi34. Het Hof heeft eveneens het argument van de koffiebranders afgewezen dat een onrechtstreekse inbreuk niet aan de orde kan zijn als er geen rechtstreekse inbreuk is. Volgens de koffiebranders heeft het verbod op onrechtstreekse octrooi-inbreuk tot doel de rechtstreekse octrooi-inbreuk te vermijden. Volgens hun argumentatie kan er geen sprake zijn 31
Dit is eigenlijk vreemd aangezien het Hof eerder bij de afbakening van de beschermingsomvang reeds had geoordeeld dat het wezen van uitvinding bestaat in het samenstel tussen houder en pad, hetgeen impliceert dat de pad op zich reeds een wezenlijk bestanddeel zou kunnen zijn. In deze redenering zou de leer van de “functionele samenwerking” zelfs overbodig zijn. 32 Hiermee sluit het Hof zich immers aan bij de rechtspraak van het Duitse Bundesgerichtshof (Bundesgerichtshof 4 mei 2004, o.c., p. 758 (Flügelradzähler). Het is echter nog maar de vraag of de functionele relatie van de koffiepad met de houder een middel is betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Volgens BENYAMINI reikt de voorwaarde “betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” verder en is zij strenger dan het bestaan van een functionele relatie”. De bestanddelen van een uitvinding zijn immers altijd door een functionele relatie verbonden (BENYAMINI, A., O.C., 201: “the phrase ‘relating to an essential element of that invention’ must have been intended to add a further qualification, beyond that obvious functional relation”). 33 BENYAMINI, A., o.c., 201: “the phrase ‘relating to an essential element of that invention’ must have been intended to add a further qualification, beyond that obvious functional relation”. 34 DE GRYSE, E., Noot, « Straffe koffie (met een laagje schuim) ! », o.c., p. 541.
van onrechtstreekse octrooi-inbreuk als de aangevochten handelingen uiteindelijk niet tot rechtstreekse octrooi-inbreuk kunnen leiden. Het Hof stemde niet in met deze argumentatie van de koffiebranders. Het doel van artikel 27, §2 BOW is volgens het Hof immers om derden te verhinderen op onrechtmatige wijze te profiteren van de nieuwe markt (de zogenaamde aftermarket of captive market) die dankzij een uitvinding is ontstaan (arrest, p. 24/33, §1). Het enkele profiteren van de nieuwe markt die dankzij een uitvinding is ontstaan is o.i. niet voldoende om van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk te kunnen spreken. Het was louter de bedoeling van de wetgever om het leveren van (zelfs onbeschermde) middelen die geschikt en bestemd zijn voor het plegen van een octrooi-inbreuk, te beteugelen. Artikel 27, §2 BOW verhindert derhalve dat door het toeleveren van onbeschermd materiaal derden direct ongeoorloofd gebruik zouden kunnen maken van de uitvinding35. Het is o.i. niet aangewezen om in de analyse van een mogelijke onrechtstreekse octrooi-inbreuk overwegingen te laten meespelen met betrekking tot de nieuwe markt die mogelijk ontstaat door een uitvinding en die zou moeten worden “afgeschermd” ten voordele van de octrooihouder. Een inbreukverbod wegens onrechtstreekse octrooi-inbreuk kan weliswaar als concreet economisch gevolg hebben dat de aftermarket wordt afgeschermd, maar de octrooihouder heeft zeker niet automatisch een recht op dergelijke afscherming. Men mag in dit verband niet uit het oog verliezen dat een derde die middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding levert immers óók de aftermarket van de geoctrooieerde uitvinding kan beleveren, zolang hij maar niet intentioneel en wetens die middelen daartoe bestemt. Artikel 27, §2 BOW vereist immers zowel een materieel als een moreel element om tot onrechtstreekse octrooi-inbreuk te kunnen besluiten. Verder argumenteerde het Hof dat een onrechtstreekse octrooi-inbreuk “een zelfstandig bestaande inbreuk is, die niet afhangt van het bestaan van een rechtstreekse inbreuk op de geoctrooieerde uitvinding” (arrest, p. 24/33, §2). Ook dit standpunt moet worden genuanceerd. Het leerstuk van de onrechtstreekse inbreuk heeft betrekking op het faciliteren door een bepaalde partij van een mogelijke octrooi-inbreuk door een derde36. Via de onrechtstreekse octrooi-inbreuk kan als het ware worden opgetreden in het stadium vóór de eigenlijke rechtstreekse octrooi-inbreuk. In die zin wordt in Duitsland soms gesproken van een “Vorfeldverbot”. Ook uit de in artikel 27, § 2 BOW gebruikte terminologie blijkt dat de wetgever een verband legt tussen de verboden handelingen, namelijk het aanbieden of leveren van “middelen”, en de ongeoorloofde toepassing van de geoctrooieerde uitvinding die daardoor wordt mogelijk gemaakt en die verboden is onder artikel 27, §1 BOW, dat betrekking heeft op rechtstreekse octrooi-inbreuken. Daarnaast wordt eveneens in de Belgische rechtsleer duidelijk het verband onderstreept tussen de handelingen, beoogd door artikel 27, §2 BOW (onrechtstreekse octrooi-inbreuk) en de daden van artikel 27, §1 BOW (rechtstreekse octrooi-inbreuk) 37. Door de indirecte octrooi-inbreuk als een volledig zelfstandige inbreuk te beschouwen, gaat het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen ook in tegen de zienswijze in de ons omringende landen38. Deze buitenlandse rechtsleer en rechtspraak is relevant aangezien artikel 27, §2 BOW en de gelijkaardige buitenlandse bepalingen een gemeenschappelijke verdragsrechtelijke oorsprong hebben (cfr. supra). Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat een onrechtstreekse octrooi-inbreuk niet in alle omstandigheden een rechtstreekse octrooi-inbreuk vereist. De onrechtstreekse 35
BENYAMINI, A., o.c., p. 184-185. BENYAMINI, A., o.c., p. 173. 37 BUYDENS, M., o.c., p. 106, nr. 381 ; VAN REEPINGEN, B. EN DE BRABANTER, M., Les brevets d’invention, Larcier, 1987, nr. 292, p. 241. 38 Conclusie van Advocaat-generaal Verkade d.d. 20 juni 2003, bij HR 31 oktober 2003, B.I.E. 2004, 290-291; House of Lords 20 juli 2004 (United Wire v. Screen Repair Services), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2001/6. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat ook in Duitsland een opvolgende rechtstreekse inbreuk geen vereiste is voor een onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Onrechtstreekse inbreuk vormt geen bijkomstigheid bij een rechtstreekse inbreuk, maar is een afzonderlijke vorm van inbreuk maken. Het moet wel de octrooihouder beschermen tegen eventuele toekomstige inbreukmakers (Bundesgerichtshof 4 mei 2004, o.c., p. 758 (Flügelradzähler); Bundesgerichtshof 2001, GRUR 2001, p. 228 e.v. (Luftheizgerät). 36
inbreukmaker kan immers wel degelijk aansprakelijk worden gesteld voor de levering van middelen aan een persoon die zelf niét als rechtstreekse inbreukmaker zou kunnen worden aangemerkt. In casu is het bijvoorbeeld zo dat de individuele consument die concurrerende koffiepads gebruikt wettelijk gezien geen octrooi-inbreuk kan plegen aangezien dit gebruik een handeling in de particuliere sfeer in de zin van artikel 28 sub a BOW betreft. Artikel 27, §2 in fine BOW stelt evenwel het volgende : “worden niet geacht, in de zin van het eerste lid van deze paragraaf, gerechtigd te zijn tot toepassing van de uitvinding zij die de in artikel 28, sub a) tot en met sub c), bedoelde handelingen verrichten”. De exceptie van particulier gebruik staat met andere woorden een eventuele onrechtstreekse octrooi-inbreuk door de koffiebranders niet in de weg. De koffiebranders hebben duidelijk getracht om deze exceptie van particulier gebruik in te roepen om te ontsnappen aan een veroordeling wegens onrechstreekse octrooi-inbreuk. Het Hof heeft – terecht – deze argumentatie verworpen, maar de motivering is onjuist. Het Hof had immers eenvoudigweg moeten verwijzen naar artikel 27, §2 in fine BOW. In plaats daarvan heeft het zich ongenuanceerd gebaseerd op de stelling dat de onrechtstreekse octrooi-inbreuk een volledig zelfstandige inbreuk zou uitmaken. Verder heeft het Hof – terecht - de argumentatie van de koffiebranders verworpen dat de koffiepads als “algemeen in de handel verkrijgbare producten” moeten worden beschouwd. Indien dat het geval zou zijn geweest had Sara Lee moeten aantonen dat de koffiebranders ook daadwerkelijk de consument zouden hebben aangezet tot het gebruiken van de litigieuze pads in samenhang met een Senseo-apparaat. Volgens het Hof waren de koffiepads evenwel niet algemeen in de handel verkrijgbaar en konden zij dus niet kwalificeren als zogenaamde “staple products”. In het bijzonder stelde het Hof dat het EOB weliswaar had geoordeeld dat koffiepads als zodanig niet nieuw waren, maar dat hieruit geenszins de algemene verkrijgbaarheid van de pads kon worden afgeleid39. Wat de maatregelen betreft, werd op straffe van een dwangsom van 500€ per inbreuk een inbreukverbod opgelegd. Verder was het Hof van mening dat de koffiebranders profiteerden van de creatieve inspanning van Sara Lee. Volgens het Hof koopt de consument de koffiepads om ze te gebruiken in het Senseo-koffiezetapparaat. Om de precieze omvang van de schade te begroten werd een deskundige-bedrijfsrevisor aangesteld. Ook werd krachtens artikel 50, §4 in fine een publicatiemaatregel bevolen teneinde de naleving van de beslissing te verzekeren. 5.
Besluit
Het hier besproken arrest bevestigt nogmaals dat de Belgische rechtbanken goed en snel overweg kunnen met octrooizaken. Ook is duidelijk dat Belgische rechtbanken een stem van belang kunnen hebben in betwiste octrooivraagstukken. Hierboven werd uiteengezet dat er voor een onrechtstreekse octrooi-inbreuk twee elementen voorhanden moet zijn: (i) een materieel element, namelijk het leveren van middelen die betrekking hebben op een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, en (ii) een moreel element, namelijk de wetenschap dat de middelen geschikt en bestemd zijn voor toepassing in samenhang met de uitvinding. Het Senseo-arrest is belangrijk voor de rechtspraktijk aangezien een duidelijk standpunt wordt ingenomen wat het materiële element betreft. Over dat materiële element verschillen de rechtbanken die met de Senseoproblematiek werden geconfronteerd, overigens van mening. Het Haagse Hof stelde zichzelf louter de vraag of de koffiepads zélf een wezenlijk bestanddeel zijn van de uitvinding, welke vraag zij negatief beantwoordde. Het Antwerpse Hof vraagt zich niet af of de koffiepads een wezenlijk bestanddeel vormen, maar integendeel of zij daar “betrekking” op hebben. Dat is volgens het Hof zo wanneer de koffiepas geschikt is functioneel samen te werken met een dergelijk element bij de verwezenlijking van de beschermde uitvinding. Zo komt het Hof tot het besluit dat dat de litigieuze koffiepads inderdaad een wezenlijk bestanddeel van de 39
BENYAMINI, A., o.c., 229.
geoctrooieerde uitvinding betreffen. Deze interpretatie – die steun vindt in de Duitse rechtspraak - geeft een zeer ruime invulling aan het leerstuk van onrechtstreekse octrooiinbreuken. Het valt af te wachten of deze ruime interpretatie van het materiële element van artikel 27, §2 BOW navolging krijgt in de rechtspraak. Indien dit het geval zou zijn, stelt zich verder de vraag of de rechtspraak deze zeer brede invulling zal trachten te compenseren en af te zwakken door een eerder strikte invulling van het morele element van artikel 27, §2 BOW. Tenslotte moet worden opgemerkt dat de rechtspraktijk geen nadere toelichting zal krijgen van het Hof van Cassatie. In België is het geschil inmiddels geschikt. Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen is met andere woorden definitief. Het arrest mag dan misschien wel, zoals sommige rechtsleer aangeeft, “straffe koffie” zijn door de zeer ruime interpretatie die aan artikel 27, §2 BOW wordt gegeven, maar het Hof heeft alleszins – wat de punten betreft waarover het zich diende uit te spreken - klare wijn geschonken. Veel vragen inzake de onrechtstreekse octrooi-inbreuk – in het bijzonder de vraag naar het morele element van de inbreuk, naar onrechtstreekse octrooi-inbreuk bij procesoctrooien, alsook de vraag hoe de rechtspraak in de verschillende Europese landen ten opzichte van elkaar zal evolueren – blijven evenwel onbeantwoord. Wat deze vragen betreft, blijft het koffiedik kijken.
