Kenmerkend NIEUWSBRIEF. Bittere pil voor Nycomed! Het effect van look-a-like! Merkmisbruik op internet! Nr. 7 - December 2009

Kenmerkend

NIEUWSBRIEF Nr. 7 - December 2009

Bittere pil voor Nycomed! De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft beslist dat Sandoz met haar gele ovale pantoprazol-tabletten geen inbreuk maakt op Nycomed’s merkrechten voor haar gele ovale pantoprazoltabletten. Nycomed was tot voor kort octrooihouder en dus exclusief producent van het geneesmiddel pantoprazol, een maagzuurremmer. Lees verder

Het effect van look-a-like! Door marketeers wordt een merk gezien als een netwerk van associaties. Ze willen de emoties en gedachten van de consument sturen door het merk het juiste netwerk van associaties mee te geven. Zo krijg je succesvolle merken. Iets om te beschermen, maar hoe? Het bedenken van een merk en de uitvoering daarvan is daardoor niet simpel. Veel geld, tijd en creativiteit zijn nodig om een succesvol merk te introduceren. Begrijpelijk dat naar de mening van marketeers en producenten van A merken nou juist dit netwerk van associaties moet worden beschermd. Lees verder

Merkmisbruik op internet! Indien u uw merk bij een zoekmachine intypt komen daar hoogstwaarschijnlijk een aantal hits naar voren die u niet aanstaan. Moet en kunt u daar nu tegen optreden? En hoe houdt u in de gaten of een dergelijk gebruik niet op een andere manier wordt herhaald? Een veel gehoorde klacht is dat misbruik van een merk op internet niet is tegen te gaan. Producenten van A merken hebben personeelsleden die zich hier dagelijks mee bezig houden. Natuurlijk vergt dat investeringen en is dat voor de meeste bedrijven niet weggelegd. Lees verder

Kent u dit merk? Een bekend merk kan krachtens de wet aanspraak maken op een brede(re) beschermingsomvang. Ook bij Gemeenschapsmerken (EU ) is dit het geval. Maar wanneer is een merk nu bekend in de Europese Unie?? Hier heeft het Europese Hof zeer recentelijk wat duidelijkheid in gebracht. PAGO, verpakt in het mooie flesje dat u ziet op de afbeelding is in Oostenrijk een bekend drankje. Het betreft een fruitdrankje van de Oostenrijkse firma PAGO International. Het drankje is in Oostenrijk razend populair en als zodanig in heel Oostenrijk “bekend”. Lees verder

Nieuwsflitsen Leesteken (!) een merk? Modellen in de EU en daarbuiten Namaak en piraterij Conflict om deksels of deksels conflict?

Bittere pil voor Nycomed! De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft beslist dat Sandoz met haar gele ovale pantoprazol-tabletten geen inbreuk maakt op Nycomed’s merkrechten voor haar gele ovale pantoprazol-tabletten. Nycomed was tot voor kort octrooihouder en dus exclusief producent van het geneesmiddel pantoprazol, een maagzuurremmer. Zij brengt het medicijn in de sterktes 20 mg en 40 mg op de markt en gebruikt daarvoor gele ovale tabletten met een bruine opdruk “P20” en “P40”. Voor deze beide verschijningsvormen van haar pantoprazolpil heeft Nycomed onder andere een aantal Beneluxmerkregistraties verkregen. Zodra de octrooibescherming op een medicijn is afgelopen, staat het elke generieke medicijnproducent vrij de markt te betreden. Zo maakt Sandoz sinds mei van dit jaar pantoprazolpillen in de sterktes 20 mg en 40 mg, in de vorm van een gele ovale tablet met de opdruk “20” en “40”. In de door Nycomed aangespannen procedure voor de Amsterdamse rechtbank komen de belangrijkste merkenrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals onderscheidend vermogen, inburgering en verwarring. De voorzieningenrechter stelt vast dat de verschillende elementen van de merken van Nycomed, te weten de ovale vorm, de gele kleur, de bruine opdruk en de aanduidingen P20 en P40, op zich zelf genomen ieder onderscheidend vermogen missen, omdat niet ongebruikelijk is dat farmaceutische preparaten ovaal en geel zijn en vaker voorzien zijn van een opdruk. De voorzieningenrechter wijst Nycomed’s beroep op onderscheidende kracht door inburgering van de hand. Nycomed heeft niet aangetoond dat zij het uiterlijk van haar pantoprazolpillen als merk heeft gebruikt waardoor de consument dat uiterlijk als merk is gaan zien. Niet alleen is er - vanwege het verbod op het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen – voor het uiterlijk van deze pillen geen reclame gemaakt, maar ook is het niet op verpakkingen afgebeeld om de herkomst ervan aan te duiden. De rechter vindt het verder niet erg aannemelijk dat professionele gebruikers, zoals artsen en apothekers, de herkomst van farmaceutische preparaten zouden vaststellen aan de hand van de vorm, kleur en/of opdruk ervan. Tot slot oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen gevaar voor verwarring is, nu de de vorm, kleur en opdruk van de tabletten niet staan afgebeeld op de verpakking en dus niet door Nycomed wordt gebruikt om de herkomst ervan aan te duiden. De Voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Nycomed af en veroordeelt Nycomed in de kosten van het geding. Nycomed heeft geen hoger beroep ingesteld. De uitspraak is van belang omdat deze breekt met een Benelux traditie om het uiterlijk van pillen wel merkenrechtelijke bescherming te verlenen. De Amsterdamse uitspraak lijkt echter in lijn met de Europese rechtspraak inzake vormmerken. De uitspraak is verder actueel gezien de maatschappelijke discussie over het beheersbaar houden van de kosten van gezondheidszorg en het vergoedingenbeleid van ziektekostenverzekeraars om alleen het goedkoopste (generieke) geneesmiddel te vergoeden. Daarnaast is de uitspraak interessant in het licht van het recent gepubliceerde eindverslag van het onderzoek naar de farmaceutische sector door de Europese Commissie, dat onder meer kritische kanttekeningen bevat over het gebruik door octrooihouders van juridische procedures om, na afloop van de octrooibescherming, generieke producenten zo veel en zo lang mogelijk van de markt te weren. K.Th.M. Stöpetie Advocaat bij Brinkhof te Amsterdam Vzr Rb Amsterdam 28 juli 2009, Nycomed / Sandoz, B9 8094

Het effect van look-a-like! Door marketeers wordt een merk gezien als een netwerk van associaties. Ze willen de emoties en gedachten van de consument sturen door het merk het juiste netwerk van associaties mee te geven. Zo krijg je succesvolle merken. Iets om te beschermen, maar hoe? Het bedenken van een merk en de uitvoering daarvan is daardoor niet simpel. Veel geld, tijd en creativiteit zijn nodig om een succesvol merk te introduceren. Begrijpelijk dat naar de mening van marketeers en producenten van A merken nou juist dit netwerk van associaties moet worden beschermd. Deze gedachte wordt versterkt als we uitgaan van de resultaten van een recent onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Tilburg. In dit onderzoek is nagegaan wat het effect is van look-a-like verpakkingen op de consument. De consumenten werden geconfronteerd met de hier afgebeelde etiketten.

Het A-merk, een bijna identieke kopie, één etiket dat niet overeenstemt, en een etiket dat aansluit bij het netwerk van associaties. De deelnemers aan het onderzoek moesten aangeven hoe ze de kwaliteit van de verschillende producten waardeerden. Het bleek dat de meeste consumenten naast het A merk voornamelijk het product dat aansloot bij het netwerk van associaties hoog waardeerden. Het bijna identieke product werd niet zo hoog gewaardeerd. Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het loont om aan te sluiten bij de associaties die het product oproept en niet één op één te kopiëren.. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat mensen vermoeden dat het een kopie is en de kwaliteit daardoor sowieso minder waarderen. Het is nou juist het één op één kopieren waarvoor het merkenrecht juist bescherming biedt. Eén van de belangrijkste inbreukcriteria in het merkenrecht is het verwarringgevaar. Uit bovengenoemd onderzoek blijkt echter dat de producent van het A merk het minste last heeft van de bijna één op één kopie. De belangrijkste concurrent is het product MEDITERRANE, dat aanhaakt bij de associaties die het A-merk oproept. Betekent dit dat het merkenrecht niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd? Het begon er een beetje op te lijken. Echter de recente uitspraak van het Europese Hof L’Oréal vs Bellure geeft hoop, al is dat alleen ten aanzien van bekende merken. De merkenwet kent namelijk een extra bescherming toe aan bekende merken. De houders van bekende merken kunnen op basis van deze merken niet alleen optreden tegen merken die verwarring stichten met het eigen merk, maar ook tegen merken die door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; Volgens het Hof valt onder het begrip “ongerechtvaardigd voordeel trekken” de situatie dat een derde door zijn gebruik “in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het

imago van dit merk te creëren en te onderhouden.” Daarbij is niet vereist dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Voldoende is dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Voor bekende merken dus toch de bescherming die zij verdienen op basis van het merkenrecht. Marlous Stal-Hilders Partner Nederlandsch Octrooibureau E-mail: [email protected] Dit artikel is eerder gepubliceerd in de gezamenlijke nieuwsbrief van Elsevier Voedingsmiddelen Industrie / Nederlandsch Octrooibureau van 28 oktober 2009.

Merkmisbruik op internet! Indien u uw merk bij een zoekmachine intypt komen daar hoogstwaarschijnlijk een aantal hits naar voren die u niet aanstaan. Moet en kunt u daar nu tegen optreden? En hoe houdt u in de gaten of een dergelijk gebruik niet op een andere manier wordt herhaald? Een veel gehoorde klacht is dat misbruik van een merk op internet niet is tegen te gaan. Producenten van A merken hebben personeelsleden die zich hier dagelijks mee bezig houden. Natuurlijk vergt dat investeringen en is dat voor de meeste bedrijven niet weggelegd. Maar met een paar simpele instrumenten hoeft u niet alles zomaar toe te staan. Tegenwoordig is het mogelijk een abonnement te nemen waarbij het gebruik van een merk op internet wordt bewaakt. Hierdoor krijgt u kant en klaar aangeleverd hoe en door wie uw merk wordt gebruikt. Niet ieder gebruik is nadelig of levert een inbreuk op uw merkrechten op. Maar ook al zou u op deze criteria selecteren blijven er in de meeste gevallen nog te veel zaken over. Belangrijk is om naast een dergelijk abonnement een strategie op te stellen hoe om te gaan met de verkregen gegevens, om zo alleen de meest evidente gevallen te selecteren. Te denken valt aan bereik van de genoemde hit, doelgroep van de genoemde hit, identiek of nagenoeg identiek gebruik van het merk, en zo zijn er aan de hand van uw profiel natuurlijk nog meer criteria op te stellen. Op basis van de criteria kunt u de voor u belangrijke gevallen selecteren en alleen ten aanzien van die gevallen actie ondernemen. Indien u bovenstaande met de aanbieder van deze service bespreekt, wordt de informatie die u krijgt aangeleverd ook duidelijk en te overzien. Zo wordt het internet bewaken een stuk makkelijker en blijven de kosten ook te overzien. Marlous Stal-Hilders Partner Nederlandsch Octrooibureau E-mail: [email protected] Dit artikel is eerder gepubliceerd in de gezamenlijke nieuwsbrief van Elsevier Voedingsmiddelen Industrie / Nederlandsch Octrooibureau van 28 oktober 2009.

Kent u dit merk? Een bekend merk kan krachtens de wet aanspraak maken op een brede(re) beschermingsomvang. Ook bij Gemeenschapsmerken (EU ) is dit het geval. Maar wanneer is een merk nu bekend in de Europese Unie?? Hier heeft het Europese Hof zeer recentelijk wat duidelijkheid in gebracht. PAGO, verpakt in het mooie flesje dat u ziet op de afbeelding is in Oostenrijk een bekend drankje. Het betreft een fruitdrankje van de Oostenrijkse firma PAGO International. Het drankje is in Oostenrijk razend populair en als zodanig in heel Oostenrijk “bekend”. In het voorliggend arrest van het Hof heeft de lokale Oostenrijkse rechter het Europese Hof gevraagd of een in Oostenrijk bekend merk zich ook kan beroepen op diens Oostenrijkse bekendheid in de rest van de EU middels een EU registratie. De houder van een bekend merk kan namelijk optreden tegen het gebruik (of aanvrage van) identieke of vergelijkbare tekens die zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In een eerder arrest had het Europese Hof reeds bepaald dat bekendheid “een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek” veronderstelt. Verder is een voorwaarde voor het kunnen inroepen van de bredere beschermingsomvang van een bekend merk dat het merk bekend moet zijn bij een “aanmerkelijk deel” van het relevante publiek. Dat is aldus de vraag van de Oostenrijkse rechter in een meer juridische context, wordt bekendheid in Oostenrijk door het Hof gezien als bekendheid in een aanmerkelijk deel van de EU. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het territoriaal gebied, het aantal inwoners en de economische positie van het deel waarin het merk bekend is ten opzichte van de rest van de EU. Voordat wij u het antwoord van het Hof geven merken we op dat het grondgebied van Oostenrijk ongeveer 83.000 vierkante kilometer is, ongeveer 1,9% is van het huidige grondgebied dat de EU beslaat. Daarnaast telt Oostenrijk ongeveer 8,2 miljoen inwoners hetgeen ongeveer 1,65% van de huidige bevolking van de EU bedraagt. Het is dan ook redelijk verrassend te noemen dat Oostenrijk in dit geval als “aanmerkelijk deel” van de EU wordt beschouwd door het Hof. Het Hof stelt dat ”daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening”. Concluderend, kunnen we stellen dat een merk dat slechts in 1 land bekend is (dat in ieder geval zo groot is als Oostenrijk of waarschijnlijk evenveel of meer inwoners heeft ) in de gehele EU de bescherming van “bekend” merk kan inroepen. Friso Onderdelinden Merken- en modellengemachtigde Nederlandsch Octrooibureau E-mail: [email protected] Dit artikel is eerder gepubliceerd in de gezamenlijke nieuwsbrief van Elsevier Voedingsmiddelen Industrie / Nederlandsch Octrooibureau van 28 oktober 2009.

Nieuwsflits Leesteken (!) een merk? In dit geval gaat het om een uitroepteken, in de EU ter inschrijving ingediend door Joop! GmbH. Joop wil graag een exclusief recht op het uitroepteken als merk voor bijouterieën, lederwaren en kleding. Het Europese Merkenbureau heeft het verzoek tot inschrijving geweigerd. Joop! ging in beroep. Het Europese Gerecht van Eerste Aanleg vond dat het uitroepteken niet kan dienen als teken waaraan de kopers de herkomst van de waren kunnen herkennen. Dus geen merkbescherming voor het uitroepteken van Joop!.

Nieuwsflits Modellen in de EU en daarbuiten De nieuwe vorm van een product kan met één aanvraag in alle 27 landen van de EU worden geregistreerd.Wanneer u naast de EU ook bescherming wilt in andere landen, zou een internationale aanvraag uitkomst kunnen bieden. Het gaat om de volgende landen OAPI (Afrikaanse IE organisatie), Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Estland, Frankrijk (met alle overzeese gebiedsdelen), Georgië, Ghana, Hongarije, IJsland, Kirgizië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Mongolië, Namibië, Oman, Polen, Moldavië, Roemenië, Sao Tomé and Principe, Servië, Singapore, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Syrië, Macedonië, Turkije, Oekraïne. Wij informeren u graag verder.

Nieuwsflits Namaak en piraterij De Europese Commissie heeft de European Observatory on Counterfeiting and Piracy opgericht. De bedoeling is dat dit bureau de informatievoorziening beter gaat regelen en in kaart gaat brengen wat de beste strategieën zijn om namaak en piraterij te bestrijden. Daarnaast staat voorlichting aan het publiek op de agenda.

Nieuwsflits Conflict om deksels of deksels conflict? Mepal tegen Xenos: inzet is het model “deksel voor een voorraaddoos” Mepal heeft Xenos voor de rechter gedaagd vanwege inbreuk op haar in de EU ingeschreven model van een deksel voor een bewaardoos met afgeronde hoeken. Xenos heeft voorraaddozen aangeboden met deksels die gelijkende kenmerken hebben, zoals een brede rand en een doorzichtig middenstuk. De Rechtbank van Den Haag heeft in kort geding de zaak behandeld. Xenos vond dat het deksel functioneel is en vanwege het technische aspect geen model kan zijn. De voorzieningenrechter ging hierin niet mee. Hij concludeerde dat de deksels van de Xenos voorraaddozen bij de gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model van Mepal. Dus is er sprake van inbreuk op het Gemeenschapsmodel. Het wordt Xenos verboden de inbreukmakende voorraadozen in de gehele Europese Gemeenschap aan te bieden. De proceskosten zijn eveneens voor rekening van Xenos.