Hogeschool-Universiteit Brussel. Het gebruik van het Gemeenschapsmerk vanuit geografisch perspectief: inburgering, bekendheid en normaal gebruik

Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Brussel – Stormstraat 2– 1000 Brussel

Faculteit : Rechten Studiegebied : Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Opleiding : Master in de Intellectuele rechten

Het gebruik van het Gemeenschapsmerk vanuit geografisch perspectief: inburgering, bekendheid en normaal gebruik

Masterproef aangeboden door Clara DE SCHRYVER tot het behalen van de graad van Master in de Intellectuele Rechten

Promotor: Prof. Marie-Christine JANSSENS Co-reader: Prof. Frank GOTZEN Academiejaar 2011 - 2012

INHOUDSOPGAVE Dankwoord

.............................................................................................................................. 4

Inleiding

.............................................................................................................................. 5

Hoofdstuk 1: Inburgering van het GMM ................................................................................ 7 1.1

Wettelijk kader ............................................................................................................ 7

1.2

Grondgebied waar inburgering moet aangetoond worden ........................................ 10

1.2.1

De Storck-uitspraak van het Hof van Justitie ............................................................ 10

1.2.2

Grondgebied waar het GMM ab initio onderscheidend vermogen mist ................... 13

1.2.2.1

Andere merken dan woordmerken ............................................................................ 14

1.2.2.2

Woordmerken ............................................................................................................ 15

1.2.2.2.1

Gebrek aan onderscheidend vermogen in deel van de EU ........................................ 15

1.2.2.2.1.1 Woordmerken in het Engels ...................................................................................... 17 1.2.2.2.2

Gebrek aan onderscheidend vermogen in de hele EU ............................................... 20

1.2.3

Bewijs voor elke lidstaat afzonderlijk? ..................................................................... 21

1.2.3.1

Guidelines van het BHIM.......................................................................................... 22

1.2.3.2

De rechtspraak van het Gerecht ................................................................................. 23

1.2.3.2.1

Invloed op het BHIM ................................................................................................ 28

1.2.3.2.2

De Lindt-uitspraak van het Hof van Justitie .............................................................. 30

1.2.4

Standpunt van het Max Planck Instituut .................................................................... 31

Hoofdstuk 2: Bekendheid van het GMM .............................................................................. 33 2.1

Wettelijk kader .......................................................................................................... 33

2.2

Het begrip bekendheid ............................................................................................... 35

2.3

Het territoriale aspect van bekendheid ...................................................................... 37

2.3.1

Het nationaal merk of het Benelux-merk .................................................................. 37

2.3.2

Het Gemeenschapsmerk ............................................................................................ 40

2.3.2.1

De PAGO-uitspraak van het Hof van Justitie............................................................ 40

2.3.2.2

Invulling aanmerkelijk gedeelte van de EU .............................................................. 42

2.3.2.2.1

Alternatieve beoordeling ........................................................................................... 44

2.3.2.3

Vergelijking met inburgering .................................................................................... 45

2.3.3

Beschermingsomvang van een bekend GMM ........................................................... 47

2.3.3.1

Het arrest Chronopost van het Hof van Justitie ......................................................... 49

2.3.4

Standpunt van het Max Planck Instituut .................................................................... 52

Hoofdstuk 3: Normaal gebruik van het GMM ..................................................................... 54 3.1

Wettelijk kader .......................................................................................................... 54

3.2

Begrip normaal gebruik in de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht . 55

3.2.1

Ratio legis en vrijwaren herkomstfunctie .................................................................. 56

3.2.2

Omvang van de commerciële exploitatie .................................................................. 57

3.2.3

Territoriale omvang als relevante factor.................................................................... 59

3.3

Territoriale omvang van normaal gebruik ................................................................. 61

3.3.1

Normaal gebruik van GMM in één lidstaat van de EU ............................................. 62

3.3.1.1

Joint Statements ......................................................................................................... 62

3.3.1.2

Opposition Guidelines van het BHIM ....................................................................... 63

3.3.1.3

Argumenten voor gebruik in één lidstaat .................................................................. 63

3.3.2

Naar normaal gebruik van GMM in een aanmerkelijk gedeelte van de EU? ............ 65

3.3.2.1

Argumenten contra normaal gebruik in slechts één lidstaat ...................................... 66

3.3.2.1.1

Opzet van het GMM .................................................................................................. 66

3.3.2.1.2

Art. 112.2.a EMVO ................................................................................................... 67

3.3.2.1.3

Feitelijke en economische context ............................................................................ 68

3.3.2.1.4

Goede werking van de interne markt......................................................................... 69

3.3.2.2

De zaak HIWATT ..................................................................................................... 70

3.3.2.3

De Onel/Omel-beslissing van het BBIE .................................................................... 71

3.3.2.4

Standpunt van de advocaat-generaal ......................................................................... 75

3.3.3

Standpunt van het Max Planck Instituut .................................................................... 78

Besluit

............................................................................................................................ 80

Bibliografie

............................................................................................................................ 84

DANKWOORD Deze masterproef kwam tot stand met medewerking van een aantal personen die ik allemaal wil bedanken voor hun bijdrage groot of klein en de aanmoedigingen die ze mij gaven. Een aantal onder hen, zonder wie dit eindwerk niet realiseerbaar was, wil ik evenwel extra bedanken. Vooreerst wil ik in het bijzonder Prof. Marie-Christine Janssens bedanken. Zij gaf mij de mogelijkheid om een scriptieonderwerp te kiezen in het kader van het OHIM Universities Network. Door de keuze voor dit onderwerp kreeg ik de gelegenheid, met een groep jonge juristen, deel te nemen aan de tweedaagse Research Session op de zetel van het BHIM in Alicante waar diverse aspecten van het thema aan bod kwamen. Aansluitend op die ervaring kon ik een selectie voor een unieke langdurige stage bij het BHIM bekomen. Ik wil haar ook bedanken voor de nuttige aanwijzingen en opbouwende kritiek rond de inhoud en de concrete uitwerking van dit werk. Prof. Frank Gotzen wil ik bedanken voor de bereidwilligheid waarmee hij deze scriptie wou nalezen en beoordelen. Ik wil hem ook bedanken voor zijn aanwezigheid tijdens de presentatie in Alicante. Zijn kennis van het thema en zijn visie op de evoluties inspireerden mij bij het uitschrijven van dit eindwerk. Ook Giuseppe Bertoli wil ik bedanken voor het aanreiken van het interessante onderwerp en zijn feedback ter gelegenheid van de presentatie van dit eindwerk tijdens de Research Session. Tenslotte wil ik de gelegenheid te baat nemen om mijn ouders te bedanken voor het scheppen van de goede omstandigheden waarin ik mijn studies kon doormaken. Om materiële en praktische problemen moest ik mij zelden bekommeren. In dit verband wil ik als voorbeeld wijzen op de lay-out van dit eindwerk die mede verzorgd werd door mijn moeder.

4

INLEIDING Merken zijn binnen de ondernemingswereld van steeds groter belang. Binnen de Europese Unie heeft de onderneming hierbij twee mogelijkheden. Er kan een keuze gemaakt worden tussen bescherming op nationaal niveau via het nationaal merk, of desgevallend het Beneluxmerk, en bescherming op het niveau van de Europese Unie via het Gemeenschapsmerk. De keuze tussen het nationale merk en het Gemeenschapsmerk zal beïnvloed worden door diverse factoren. Naast de kostprijs is de beschermingsomvang van het merk daarbij van doorslaggevend belang. De keuze voor het Gemeenschapsmerk zal sneller gemaakt worden, indien de vereisten om bescherming te verkrijgen laagdrempelig zijn. Zeker wanneer de voorwaarden om het merk in stand te houden gering zijn. Het nationale merk verliest dan aan aantrekkingskracht. Het is dan ook een interessant onderwerp voor een masterproef om de verschillende aspecten van die beschermingsomvang vanuit geografisch perspectief te bekijken. Vooral in het licht van de expansie die de Europese Unie het voorbije decennium heeft meegemaakt. De interne markt is enorm gegroeid. Mede door die evoluties blijft het thema van gebruik van het Gemeenschapsmerk actueel en aan veranderingen onderhevig. Bepalingen of standpunten die ten tijde van de creatie van het Gemeenschapsmerk werden aangenomen, zijn mogelijk niet meer aangepast aan de huidige economische context. Dit eindwerk is opgebouwd rond drie belangrijke aspecten van gebruik van het Gemeenschapsmerk die een invloed hebben op de beschermingsomvang. Zo speelt gebruik vooreerst een rol bij het tot stand komen van merkbescherming. Een teken zonder intrinsiek onderscheidend vermogen kan enkel een inschrijving als merk verwerven indien het dit vermogen alsnog heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. In hoofdstuk één wordt die inburgering of ‘acquired distinctiveness’ van het merk vanuit geografisch oogpunt bekeken. Er wordt nagegaan of de territoriale drempel laag of hoog ligt. Eenmaal het merk is ingeschreven kan de beschermingsomvang nog toenemen. Een Gemeenschapsmerk dat door gebruik een zekere mate aan bekendheid of ‘reputation’ geniet, verkrijgt een ruimere bescherming. In hoofdstuk twee wordt de vereiste territoriale omvang van die bekendheid belicht. Moet die op dezelfde wijze omschreven worden als bij inburgering? Zo niet, bestaat daar dan een rechtvaardiging voor?

5

Ten slotte is gebruik noodzakelijk om merkbescherming te behouden. Het grondgebied waar dit normaal gebruik of ‘genuine use’ van het Gemeenschapsmerk moet plaatsvinden, wordt in hoofdstuk drie toegelicht. Vooral rond dit aspect van gebruik bestaat er nog onduidelijkheid. De nadruk van dit eindwerk ligt weliswaar op het Gemeenschapsmerk, maar waar nodig wordt ook dieper ingegaan op het nationaal merk of het Benelux-merk. De gelijkenissen en eventuele verschillen komen zo beter tot uiting. De klemtoon ligt ook op het geografische aspect van inburgering, bekendheid en normaal gebruik. Andere probleemstellingen of onduidelijkheden rond deze thema’s vallen buiten het bestek van dit eindwerk. Die aspecten worden zo nodig enkel kort aangestipt. Voor de realisatie van dit eindwerk werd zo ruim mogelijk informatie en documentatie verzameld. In de eerste plaats werd de wetgeving bestudeerd, in het bijzonder de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Er werd ook aandacht besteed aan voorstellen voor een eventuele wetswijziging. De nadruk van het onderzoek lag evenwel bij de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht. Hieruit bleek eens te meer dat de materie aan evolutie onderhevig is. Bijgevolg is over het thema met deze masterproef nog lang niet alles gezegd.

6

HOOFDSTUK 1: INBURGERING VAN HET GMM In dit hoofdstuk wordt de inburgering van een merk bekeken vanuit geografisch perspectief. Er wordt onderzocht in welk gebied van de Europese Unie het merk onderscheidend vermogen moet verkrijgen. De relevante wettelijke bepalingen worden kort uiteengezet. Vervolgens wordt de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht toegelicht. 1.1

WETTELIJK KADER

Art. 7.1 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: EMVO)1 geeft een opsomming van de absolute weigeringsgronden van het Gemeenschapsmerk (hierna: GMM). Het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna: BHIM) moet in die gevallen weigeren om het merk in te schrijven. Drie van de gronden hebben betrekking op het gemis aan onderscheidend vermogen van een merk. Zo kunnen merken die elk onderscheidend vermogen missen overeenkomstig art. 7.1.b EMVO niet ingeschreven worden. Dit geldt ook voor de merken die louter beschrijvend zijn en bijgevolg onder sub c van het artikel vallen. Merken zijn louter beschrijvend wanneer ze uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Ten slotte worden ook de merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, en dus generiek zijn, geweerd van inschrijving overeenkomstig art.7.1.d EMVO. Met betrekking tot deze drie gronden bepaalt art. 7.3 EMVO echter uitdrukkelijk dat de inschrijving niet kan geweigerd worden indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Tekens die initieel geen onderscheidend vermogen hadden, kunnen dit wel verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Een merk kan met andere woorden ‘inburgeren’. Het onderscheidend vermogen ervan kan toenemen. Door intensief gebruik kan het merk geschikt worden om de relevante consument in staat te stellen de desbetreffende waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te 1

Verord. Raad nr. 207/2009, 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), PB. L 24 maart 2009, afl. 78, 1.

7

identificeren. Art. 7.3 EMVO voorziet dus niet in een zelfstandig recht op inschrijving van het merk. Het vormt eerder een uitzondering op het verbod van inschrijving dat opgenomen is in de weigeringsgronden van art.7.1 EMVO. De draagwijdte van de betrokken bepaling zal bijgevolg moeten uitgelegd worden in samenhang met deze weigeringsgronden.2 Het feit dat het relevante publiek het betrokken merk, zonder initieel onderscheidend vermogen, alsnog is gaan opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst moet gezien worden als het resultaat van een economische inspanning die werd geleverd door de merkaanvrager.3 Die inspanningen vormen de rechtvaardiging om voorbij te gaan aan de overwegingen van algemeen belang die ten grondslag liggen aan sub b, c en d van art. 7.1 EMVO. Die bepalingen zijn opgenomen opdat tekens die geen onderscheidend vermogen hebben door eenieder ongestoord kunnen gebruikt worden zodanig dat er geen ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel wordt verleend aan één enkele marktdeelnemer.4 Het principe van de inburgering wordt ook op internationaal niveau erkend. Het Verdrag van de Unie van Parijs bepaalt dat bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt, zal rekening gehouden worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.5 Ook art. 15.1 TRIPs voorziet in de mogelijkheid om de inschrijving als merk afhankelijk te stellen van het “onderscheidend vermogen op grond van het gebruik” wanneer het teken als dusdanig dit karakter niet heeft. Op het nationale niveau moet rekening gehouden worden met de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (hierna: EMRL)6. Art. 3.3 van de Richtlijn bepaalt dat de nationale bevoegde instanties een merk niet kunnen weigeren, desgevallend niet nietig kunnen verklaren, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is

2

3 4 5 6

Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 39 en Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 40. Dit geldt ook voor de parallelle bepalingen uit art. 3 EMRL. Zie HvJ, 7 september 2006, Bovemij/BMB, C-108/05 (‘Europolis’), punt 21. Ger.EU, 3 december 2003, Audi/BHIM, T-16/02 (‘TDI’), punt 50 en Ger.EU, 30 september 2009, JOOP!/BHIM, T-75/08 (beeld van uitroepingsteken), punt 36. Ger.EU, 29 april 2004, Eurocermex/BHIM, T-399/02 (vorm bierflesje), punt 41 en Ger.EU, 10 november 2004, August Storck/BHIM, T-402/02 (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 76. Art. 6 quinquies C Unieverdrag van Parijs tot Bescherming van de Industriële Eigendom. Richtl. Parlement en Raad nr. 2008/95/EG, 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB.L 8 november 2008, afl. 299, 25.

8

gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.7 Inburgering van nationale merken is bijgevolg in alle lidstaten van de EU erkend. Dat ook het GMM kan inburgeren door gebruik volgt dus uit art. 7.3 EMVO. Nochtans stelt dit artikel geen vereisten met betrekking tot de intensiteit van dit gebruik, noch met betrekking tot de plaats waar dit moet aangetoond worden. Is gebruik van het merk in een gedeelte van de Unie voldoende of moet de inburgering van het merk vaststaan in elke lidstaat en dus de gehele Europese Unie (hierna: EU) bestrijken? Het Hof van Justitie en het Gerecht hebben over die kwestie al diverse arresten geveld. 8 Toch geeft art.7.2 EMVO reeds een belangrijke aanwijzing. Het stelt dat de inschrijving ook moet geweigerd worden indien de (absolute) weigeringsgronden slechts in een deel van de EU bestaan. De inschrijving van een merk dat in een gedeelte van de Unie geen onderscheidend vermogen bezit, moet bijgevolg geweigerd worden. Art. 7.2 EMVO is op die manier een uitdrukkelijke toepassing van het beginsel dat het GMM een eenheid vormt.9 Het unitaire karakter van het GMM houdt in dat ondernemingen met één enkele inschrijvingsprocedure een merk verkrijgen dat dezelfde rechtsgevolgen heeft en een eenvormige bescherming biedt op het grondgebied van de gehele EU.10 Art. 7.3 EMVO moet tegen deze achtergrond gelezen worden. Om een inschrijving te bemachtigen moet een teken bijgevolg onderscheidend vermogen bezitten in de hele EU. Overal in de Unie moet het teken de essentiële herkomstfunctie van het merk kunnen vervullen. De relevante consumenten moeten in staat gesteld worden om de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming. Art. 7.3 EMVO viseert de situatie waarin het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving.11 Op het tijdstip van de merkaanvraag moet de inburgering reeds vaststaan. Er kan dus geen rekening gehouden worden met het gebruik van het merk en het eventueel verwerven van onder-

7

8 9 10 11

De bepaling van art. 3.3 EMRL loopt parallel met die van de EMVO. Er is echter wel een verschil. De Richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om eventueel rekening te houden met de inburgering van het merk die dateert van na de aanvraag tot inschrijving. Een merk dat pas onderscheidend vermogen heeft verkregen tijdens de inschrijvingsprocedure zal alsnog in bepaalde lidstaten kunnen ingeschreven worden. Dit zal niet het geval zijn bij een GMM. Zie infra deel 1.2 p. 10. Ger.EU, 30 maart 2000, Ford/BHIM, T-91/99 (‘Options’), punt 23-25 en Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 45. Het beginsel dat het GMM een eenheid vormt is van toepassing, tenzij de EMVO anders bepaalt. Zie art. 1.2 EMVO en derde overweging van de considerans van de EMVO. Ger.EU, 12 december 2002, eCopy/BHIM, T-247/01 (‘eCopy’), punt 36.

9

scheidend vermogen na de aanvraag en tijdens de inschrijvingsprocedure. Feiten die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag zijn irrelevant voor de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.12 Er kan zich ook een situatie voordoen waarbij het merk toch werd ingeschreven in strijd met de bepalingen van art.7 EMVO. De inschrijving van een GMM dat een gering of geen onderscheidend vermogen heeft, kan in dat geval alsnog nietig verklaard worden. 13 Overeenkomstig art. 52.2 EMVO kan het GMM echter niet vernietigd worden indien de merkhouder aantoont dat zijn merk na het moment van inschrijving door het gebruik dat ervan is gemaakt alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het doel van de bepaling is om de inschrijving van die merken te behouden die inmiddels, na de inschrijving, zijn ingeburgerd, ondanks het feit dat initieel hun registratie niet had mogen plaatsvinden op grond van sub b, c of d van art.7.1 EMVO.14 1.2

GRONDGEBIED WAAR INBURGERING MOET AANGETOOND WORDEN

Het Hof van Justitie heeft zowel met betrekking tot nationale merken als Gemeenschapsmerken bepaald in welk gebied van de EU inburgering moet vastgesteld worden. Het Gerecht heeft op zijn beurt concrete invulling gegeven aan de rechtspraak van het Hof. 1.2.1

DE STORCK-UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE

Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht volgt dat een merk slechts onderscheidend vermogen door gebruik kan verkrijgen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren en diensten op basis van het merk als van een 12 13 14

Ger.EU, 3 december 2003, Audi/BHIM, T-16/02 (‘TDI’), punt 66. Art. 52.1.a EMVO. Die nietigheid kan ofwel rechtstreeks bij het BHIM gevorderd worden, ofwel door middel van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure voor de nationale rechter. Ger.EU, 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM & Manpower, T-405/05 (‘Manpower’) en Ger.EU, 14 december 2011, Louis Vuitton/BHIM, T-237/10 (vorm van slot), punt 86. In de laatste zaak was er discussie over de toelaatbaarheid van de registratie van een bepaald soort slot voor verschillende waren. Aanvankelijk was de inschrijving toegestaan, maar via een rechtstreekse vordering bij het BHIM was het GMM weer vernietigd voor alle categorieën van waren. Die beslissing werd door het Gerecht gedeeltelijk vernietigd. Het merk had wel voldoende initieel onderscheidend vermogen met betrekking tot o.a. juwelen, horloges, lederwaren en paraplu’s, maar niet voor juwelendoosjes, reiskoffers en portefeuilles. Voor die goederen had de inschrijving dan ook aanvankelijk niet mogen plaatsvinden. Het GMM zou vernietigd worden, tenzij de merkhouder kon aantonen dat het merk na de inschrijving was ingeburgerd, wat in casu niet het geval was.

10

bepaalde onderneming afkomstig identificeert.15 De vaststelling dat deze voorwaarde vervuld is, kan echter niet uitsluitend plaatsvinden op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bijvoorbeeld bepaalde percentages. Bij de beoordeling moet daarentegen in elk concreet geval rekening gehouden worden met alle factoren waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de waren of diensten te onderscheiden. Die factoren zijn onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investering die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen, alsmede opiniepeilingen. 16 Vervolgens moet het onderscheidend vermogen van een merk, waaronder het onderscheidend vermogen verkregen door gebruik, ook beoordeeld worden met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd. Daarbij moet rekening gehouden worden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Storck verduidelijkt wat het in aanmerking te nemen grondgebied is om de inburgering van het GMM aan te tonen.17 In deze zaak, die betrekking had op de goudkleurige wikkelverpakking van snoepjes, deed het Hof uitspraak op beroep tegen een eerder arrest van het Gerecht 18 waarbij de inschrijving van het beeldmerk werd geweigerd. Het Gerecht was van oordeel dat het beeldmerk op zichzelf elk onderscheidend vermogen miste. Bovendien had de verzoekster, de firma Storck, niet het gepaste bewijs geleverd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen. In het beroep voor het Hof van Justitie stelt Storck dat er onjuiste voorwaarden werden gesteld met betrekking tot het aantonen van de inburgering van het merk. Het Gerecht zou blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te eisen dat het teken onderscheidend vermogen door gebruik moet verkrijgen in de gehele EU. Het Hof heeft die opvatting van het Gerecht echter bevestigd. 15

16 17 18

HvJ, 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, C-108/97 en C-109/97 (‘Chiemsee’), punt 51; HvJ, 18 juni 2002, Philips Electronics/Remington, C-299/99 (vorm scheerkop), punt 61; Ger.EU, 29 april 2004, Eurocermex/BHIM, T-399/02 (vorm bierflesje), punt 42 en Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 32. HvJ, 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, C-108/97 en C-109/97 (‘Chiemsee’), punt 51. HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-25/05 P (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje). Ger.EU, 10 november 2004, August Storck/BHIM, T-402/02 (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje).

11

Vooreerst wijst het Hof van Justitie op de relevante bepalingen in de EMVO. Uit art. 7.1.b j°7.2 EMVO kan afgeleid worden dat een merk op grond van art. 7.3 EMVO slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen “in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste”. 19 Het in art.7.2 EMVO bedoelde deel van de EU kan, in voorkomend geval, uit slechts één lidstaat bestaan. Die zienswijze van het Hof vindt ook onrechtstreeks steun in art. 165 EMVO, een bepaling betreffende de uitbreiding van de EU. Art 165.2 EMVO bepaalt dat de inschrijving van een GMM, waarvoor op het ogenblik van de toetreding al een aanvraag is ingediend, niet kan worden geweigerd op basis van één van de absolute weigeringsgronden van art. 7.1 EMVO, indien die grond louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing wordt. Dit impliceert dat de Europese wetgever het mogelijk acht dat een merkaanvraag toch nog wordt geweigerd indien onderscheidend vermogen ontbreekt in één (nieuwe) lidstaat. 20 Overeenkomstig art. 165.4 EMVO kan een GMM ook niet ongeldig worden verklaard indien de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Ook met betrekking tot nationale merken volgt het Hof dezelfde redenering. Volgens de Europolis-uitspraak is enkel de situatie relevant in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat waarin de weigeringsgrond is vastgesteld.21 Indien de weigeringsgrond is vastgesteld voor de hele lidstaat moet inburgering van het merk bijgevolg aangetoond worden voor het gehele grondgebied van de lidstaat of “throughout the territory of the Member State”. 22 Hetzelfde geldt voor de Benelux. Het Benelux-gebied moet, als één ondeelbaar gebied, immers gelijkgesteld worden met het grondgebied van een lidstaat. Inburgering van het merk in één lidstaat van de Benelux is dus niet voldoende, indien er een weigeringsgrond bestaat voor alle lidstaten. Zo zal de inburgering van een kleurmerk moeten aangetoond

19 20 21

22

HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-25/05 P (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 83. Ibid., punt 85. HvJ, 7 september 2006, Bovemij/BMB, C-108/05 (‘Europolis’), punt 22. Voor een uitgebreide bespreking van het Europolis-arrest van het Hof van Justitie zie E. CORNU en S. BRAUN, “À propos de la règle de l’inburgering ou de l’acquisition du pouvoir distinctif par l’usage, de sa portée territoriale et de quelques règles de procédure” (noot onder HvJ, 7 september 2006), Ing.Cons. 2006, 580-596. HvJ, 7 september 2006, Bovemij/BMB, C-108/05 (‘Europolis’), punt 23.

12

worden in alle drie de lidstaten van de Benelux. Louter gebruik in één lidstaat is niet voldoende.23 Indien de weigeringsgrond gelegen is in de taalkundige betekenis van het aangevraagde merk zal inburgering slechts moeten aangetoond worden voor het betrokken taalgebied.24 Er moet wel onderscheidend vermogen verworven zijn in het gehele gebied. Indien minstens een aanzienlijk deel van de betrokken kringen in dat taalgebied de waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, is aan die vereiste voldaan. Zo is het teken ‘Europolis’ in het Nederlandse taalgebied van de Benelux beschrijvend voor verzekeringsdiensten, aangezien onder andere de term ‘polis’ in het Nederlands gewoonlijk gebruikt wordt ter aanduiding van een verzekeringsovereenkomst. De weigeringsgrond doet zich bijgevolg enkel voor in het gedeelte van de Benelux waar Nederlands gesproken wordt. Het woordmerk Europolis moet onderscheidend vermogen verwerven in het gehele Nederlandse taalgebied, dit is Nederland en Vlaanderen. De grenzen van het taalgebied vallen dus niet steeds samen met de staatsgrenzen.25 1.2.2

GRONDGEBIED

WAAR

HET

GMM

AB

INITIO

ONDER-

SCHEIDEND VERMOGEN M IST Uit voorgaande rechtspraak volgt dat in concreto moet nagegaan worden in welk deel van de EU het GMM ab initio onderscheidend vermogen mist. Dit is namelijk het gebied waar dan de inburgering moet aangetoond worden. Dit gebied kan mogelijk de hele EU omvatten of slechts een gedeelte ervan. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen woordmerken en andere merken.

23

24 25

De Nederlandse telefoonreus KPN verloor het Benelux-depot van de kleur groen voor telecommunicatiediensten. Het Hof van Beroep te Brussel heeft de inschrijving nietig verklaard onder verwijzing naar het Europolis-arrest van het Hof van Justitie. KPN was er niet in geslaagd om inburgering aan te tonen voor het gehele grondgebied van de Benelux. Het kleurmerk werd immers enkel in Nederland gebruikt. In België en Luxemburg werden er geen telecommunicatiediensten aangeboden. Zie Brussel 23 mei 2008, Ing.Cons. 2008, 438-446 en J. DEENE, “KPN lacht groen”, Juristenkrant, 17 september 2008, 7. HvJ, 7 september 2006, Bovemij/BMB, C-108/05 (‘Europolis’), punt 27-28. T.C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en T. HUYDECOPER, European trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010.

13

1.2.2.1

ANDERE MERKEN DAN WOORDMERKEN

Uit rechtspraak van het Gerecht blijkt dat bij de merken andere dan woordmerken, zoals kleur-, vorm- en beeldmerken, er kan vanuit gegaan worden dat de beoordeling van hun onderscheidend vermogen dezelfde is in de hele EU, tenzij er concrete aanwijzingen zijn van het tegendeel.26 Er bestaat dus als het ware een vermoeden dat de indruk die wordt gecreëerd door het vorm- of kleurmerk in hoofde van het relevante publiek in de gehele Unie dezelfde is.27 Dit heeft tot gevolg dat de aanvrager van een dergelijk merk, dat ab initio geen onderscheidend vermogen bezit en dus onder een absolute weigeringsgrond valt, in de meeste gevallen zal moeten aantonen dat het aangevraagde merk door het gebruik dat ervan is gemaakt ingeburgerd is in de gehele Unie en niet in slechts een (aanmerkelijk) gedeelte ervan. Alleen wanneer er concrete bewijselementen zouden zijn dat in één of sommige lidstaten de beoordeling van het merk anders zou zijn, kan het volstaan om slechts het bewijs te leveren van inburgering in de rest van de Unie. Voor ondernemingen die vormmerken willen deponeren, komt het er dus op aan om aan te tonen dat hun merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.28 Alleen dan zal het merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezitten. Wanneer ze er niet in slagen dit aan te tonen, zal hun merk immers vaak een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben in de hele EU, juist omdat de beoordeling in het hele gebied gelijk is. Dit kan worden geïllustreerd door de Lindt-zaak met betrekking tot de chocolade paashazen van Lindt.29 Het Gerecht oordeelde dat de verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood lint met een belletje draagt, niet op significante wijze afwijkt van de verpakkingen die gewoonlijk in de handel gebruikt worden. Geen intrinsiek onderscheidend vermogen dus. Maar geldt dit voor de hele EU? Lindt

26

27 28

29

Ger.EU, 29 april 2004, Eurocermex/BHIM, T-399/02 (vorm van een bierflesje), punt 47; Ger.EU, 10 november 2004, August Storck/BHIM, T-402/02 (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 86; Ger.EU, 15 december 2005, BIC/BHIM, T-262/04 (vorm van aansteker), punt 68 en Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 36 en Ger.EU, 27 april 2010, Freixenet/BHIM, T-109/08 en T-110/08 (vorm van een fles), punt 97 en 98. Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 37. HvJ, 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P (vorm drankverpakking), punt 31 en HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-24/05 P (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 26. Ger.EU, 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, T-336/08 (vorm van chocolade haas met rood lint). Het beroep bij het Hof van Justitie werd afgewezen. Zie HvJ, 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, C-98/11 P. Voor de invloed van de uitspraak van het Hof zie infra deel 1.2.3.2.2 p. 30.

14

argumenteerde dat de chocolade paashaas buiten Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de overige lidstaten. Bewijs van inburgering was dan volgens haar alleen nodig voor Duitsland. Het Gerecht wees dit af. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen niet onbekend zijn buiten Duitsland. Er waren dan ook geen concrete aanwijzingen dat de indruk die gewekt werd bij de consument verschillend is in de rest van de EU. Het merk miste onderscheidend vermogen op het volledige grondgebied van de Unie. 1.2.2.2

WOORDMERKEN

Tot de categorie van de woordmerken behoren onder andere de merken die opgemaakt zijn uit woorden die reeds bestaan in het normale taalgebruik. 30 Het merk kan toch een onderscheidend vermogen bezitten indien het gebruikt wordt ter aanduiding van waren of diensten die zich in een totaal andere context bevinden dan die waarin het woord normaal gebruikt wordt. Er ontstaan echter problemen als die context niet verschillend is. Het woord kan dan immers beschrijvend of generiek zijn. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat een woord, een slogan of een letter(combinatie) elk onderscheidend vermogen mist. Woordmerken kunnen een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben in de hele EU of slechts in een gedeelte ervan. 1.2.2.2.1

GEBREK AAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN IN DEEL VAN DE EU

Een woordmerk zal vaak slechts in een bepaald taalgebied een beschrijvend teken of een generieke aanduiding uitmaken. De weigeringsgrond ligt dan in de taalkundige betekenis van het merk en is bijgevolg enkel aanwezig in een bepaald taalgebied. 31 De inburgering van het

30

31

Naast de al bestaande woorden behoren ook volgende tekens tot de categorie van de woordmerken: fictieve woorden of fantasiebenamingen, slogans, combinaties van letters, combinaties van cijfers, één enkele letter of één enkel cijfer, schrijffouten, onomatopeeën, domeinnamen en namen van personen of maatschappelijke benamingen. Merken die bestaan uit volledig verzonnen woorden zullen over het algemeen genomen sterke merken uitmaken met een sterk onderscheidend vermogen. Merken die uitsluitend bestaan uit één letter of cijfer hebben van nature uit minder onderscheidend vermogen waardoor ze dus sneller geweigerd zullen worden. Voor meer details over het belang van de taal bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen zie E-L. RÄIKKÖNEN “A Brave New World: A Neologism’s Dangerous Path to EU Trade Mark Registration”, IRDI 2011, 303-319.

15

merk zal dan moeten aangetoond worden in dat gehele taalgebied, zoals blijkt uit de Europolis-uitspraak van het Hof van Justitie. Dit principe geldt voor Gemeenschapsmerken die opgesteld zijn in een officiële taal van de EU. Bij het beoordelen van het gebrek aan onderscheidend vermogen of het beschrijvend karakter, houdt het BHIM enkel rekening met de 23 officiële talen van de EU.32 Er wordt (nog) geen rekening gehouden met de talen die enkel op nationaal niveau erkend zijn, zoals het Catalaans of het Baskisch, noch met minderheidstalen, zoals het Turks, Arabisch of Russisch.33 Wanneer de weigeringsgrond gelegen is in de taalkundige betekenis van het woordmerk zal de inburgering van het merk enkel moeten aangetoond worden in het deel van de EU waar de taal gesproken of begrepen wordt. De beoordeling of een woordteken in een specifieke taal begrijpelijk is voor het relevante doelpubliek verschilt van grondgebied tot grondgebied.34 Wanneer de taal van het teken en de taal die gesproken wordt door de bevolking in een bepaald grondgebied overeenkomen, bestaat er een vermoeden dat het relevante doelpubliek het teken kan begrijpen.35 Dit vermoeden geldt niet wanneer de taal van het woordteken en de taal van de bevolking in een bepaald gebied verschillend zijn. In dat geval zal moeten aangetoond worden dat het teken in concreto wel begrijpelijk is voor het doelpubliek in dat gebied. Dit bewijs moet echter niet geleverd worden wanneer het ‘algemeen bekend’ is dat in een bepaald grondgebied het doelpubliek een voldoende kennis heeft van de taal van het teken.36 Indien een merk bijvoorbeeld beschrijvend is in het Grieks zal het relevante territorium bestaan uit dat gedeelte van de EU waar Grieks wordt gesproken. 37 In concreto zal de

32 33

34 35 36 37

OHIM, Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, Examination, Final version: 2008, 20. De Max Planck studie stelt voor om dit onderscheid tussen officiële en andere talen te behouden. Zie MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 146. Ger.EU, 26 november 2008, New Look/BHIM, T-435/07 (‘New Look’), punt 22. Zo kan aangenomen worden dat een teken in het Engels begrijpelijk is voor het doelpubliek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, aangezien daar de moedertaal van de bevolking het Engels is. Zie infra p. 17: Woordmerken in het Engels. Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 54. De term “υγεία” is Grieks voor gezondheid. Om te beoordelen of een merk al dan niet beschrijvend is, moet aan de ene kant rekening gehouden worden met de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en aan de andere kant met de perceptie van het relevante publiek, te weten de consumenten waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Indien het merk bestaat uit een Grieks

16

aanvrager van een Grieks woordmerk het bewijs moeten leveren dat zijn merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in Griekenland en Cyprus. Dit is namelijk het gedeelte waar het merk ab initio onderscheidend vermogen mist. 1.2.2.2.1.1 WOORDMERKEN IN HET ENGELS Een woordmerk in een taal die minder gekend is in de EU of slechts gesproken wordt in een beperkt gedeelte ervan, zoals het Grieks of het Fins, zal vaak een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben in één lidstaat of enkele lidstaten, al naargelang het betrokken taalgebied. Bij een merk dat daarentegen bestaat uit een woord of een combinatie van woorden in een taal die goed gekend is doorheen de EU, bijvoorbeeld het Engels, zal de weigeringsgrond van toepassing kunnen zijn op een ruimer, of zelfs het volledige, grondgebied van de Unie. Uit rechtspraak van het Gerecht volgt dat een teken bestaande uit Engelse woorden, waarvan de combinatie grammaticaal correct is, niet enkel een betekenis kan hebben voor het Engelstalige publiek, maar ook voor het publiek dat een voldoende kennis van het Engels heeft.38 Bij tekens die bestaan uit alledaagse39 Engelse uitdrukkingen of woorden zal het in aanmerking komende publiek aan de ene kant bestaan uit het publiek afkomstig uit lidstaten waar de meerderheid van de bevolking Engelstalig is en het Engels de officiële taal is. Aan de andere kant zal ook een niet-Engelstalig publiek dat het Engels voldoende beheerst in aanmerking kunnen genomen worden. Onder Engelstalig publiek moet dus zeker het relevante publiek uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland gerekend worden, aangezien voor dit publiek het Engels de moedertaal is.40 Volgens het Gerecht is het daarenboven “a well-know fact” dat in de Scandinavische landen (Zweden en Denemarken), Nederland en Finland het grote

38

39

40

woord zal het relevante publiek dus bestaan uit consumenten die Grieks spreken, namelijk de Griekse en Cypriotische consumenten. Ger.EU, 15 september 2005, Citicorp/BHIM, T-320/03 (‘Live Richly’), punt 76 en Ger.EU, 12 maart 2008, Suez/BHIM, T-128/07 (‘Delivering the essentials of life’), punt 22. Zo is volgens het Gerecht de term ‘New Look’ banaal en maakt het als dusdanig deel uit van het alledaagse Engelse taalgebruik. Er doen zich ook geen enkele taalkundige moeilijkheden voor bij het begrijpen van het begrip. Zie Ger.EU, 26 november 2008, New Look/BHIM, T-435/07 (‘New Look’), punt 20. Zo heeft het Gerecht gesteld dat het teken ‘Basics’ voor allerlei soorten verf louter beschrijvend was en dat die overweging above all gold voor het VK en Ierland aangezien het Engels in die twee lidstaten de voertaal is. Het feit dat het Gerecht in het bijzonder wijst op deze lidstaten betekent echter niet dat er geen rekening moet gehouden worden met andere lidstaten. Hieruit kan afgeleid worden dat het betrokken teken ook elders begrijpelijk is. Zie Ger.EU, 12 september 2007, ColArt/Americas/BHIM, T-164/06 (‘Basics’), punt 24.

17

publiek een voldoende kennis van het Engels heeft.41 Nochtans varieert het aantal lidstaten waarvan wordt aangenomen dat dit algemeen bekend is, aangezien ook Malta, waar Engels één van de officiële talen is, en Cyprus tot die categorie worden gerekend.42 De vaststelling dat een gegeven algemeen bekend is, mag echter niet te snel gebeuren. Zo kan volgens het Gerecht niet zonder meer gesteld worden dat het grote publiek in de modecentra van de EU een voldoende kennis van het Engels heeft om elke Engelse uitdrukking te begrijpen.43 Het Gerecht is echter terughoudend om het relevante grondgebied uit te breiden tot alle lidstaten van de EU. Dit in tegenstelling tot de Kamer van Beroep van het BHIM. De Kamer heeft het relevante grondgebied waar een weigeringsgrond bestaat in een concreet geval al uitgebreid tot “alle landen waar woorden in basis Engels begrepen worden, d.i. alle landen van de Europese Unie”. 44 De relevante consumenten werden dan aangeduid als European English-speakers. Het Gerecht vindt het echter niet nodig om de betekenis van dit begrip exact te definiëren. Het wijst er enkel op dat het aantal lidstaten waar de bevolking (basis) Engels verstaat groter is dan het aantal lidstaten waar Engels de officiële taal is.45 Het grondgebied waar ab initio onderscheidend vermogen kan ontbreken, zal in elk geval meerdere lidstaten kunnen omvatten wanneer het teken bestaat uit eenvoudige Engelse woorden. Dit is echter niet noodzakelijk het geval voor de gehele EU. De voorgaande rechtspraak inzake Engelse woordtekens is vooral ontwikkeld met betrekking tot weigeringsgrond art. 7.1.b EMVO. Onder sub b wordt inschrijving geweigerd van tekens die geen enkel onderscheidend vermogen hebben. Sub b wil dus de inschrijving voorkomen van tekens die niet in staat zijn om de essentiële functie van het merk te vervullen, namelijk de aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. De weigeringsgrond is gericht tegen tekens die het in aanmerking komende publiek niet in staat

41 42

43

44 45

Ger.EU, 26 november 2008, New Look/BHIM, T-435/07 (‘New Look’), punt 23 en Ger.EU, 9 december 2010, Liz Earle Beauty/BHIM, T-307/09 (‘Naturally Active’), punt 53. Ger.EU, 9 december 2010, Liz Earle Beauty/BHIM, T-307/09 (‘Naturally Active’), punt 53. Bij Malta en Cyprus moet wel rekening gehouden worden met de datum van aanvraag tot inschrijving van het merk. Indien die datum dateert van vóór de toetreding van deze lidstaten moet er met de twee staten geen rekening gehouden worden. Met betrekking tot de uitdrukking ‘New Look’ had de Kamer van Beroep van het BHIM geoordeeld dat dit begrip ook onderscheidend vermogen miste in alle plaatsen waar mode een belangrijke commerciële activiteit uitmaakt. Het Gerecht heeft dit verworpen. Een dergelijke omschrijving van het relevante grondgebied was trouwens ook te vaag om een welbepaald grondgebied en doelpubliek te onderscheiden. Zie Ger.EU, 26 november 2008, New Look/BHIM, T-435/07 (‘New Look’), punt 24. BHIM, Kamer van Beroep, 11 mei 2009, Liz Earle Beauty, R 24/2009-2 (‘Naturally Active’), punt 33. Ger.EU, 9 december 2010, Liz Earle Beauty/BHIM, T-307/09 (‘Naturally Active’), punt 25.

18

stellen om bij een volgende gelegenheid de aankoop te herhalen, in het geval van een positieve ervaring, of te vermijden, in het geval van een negatieve ervaring. 46 Tekens die gewoonlijk gebruikt worden voor het op de markt brengen van de producten, d.i. de marketing, zijn minder in staat om die merkfunctie te vervullen. Het gaat om tekens of benamingen die kunnen opgevat worden als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten.47 De consument zal die tekens minder snel opvatten als aanduidingen van de commerciële herkomst van het product of de dienst. Dit neemt niet weg dat de tekens alsnog onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Om te beoordelen of een woordteken in het Engels beschrijvend is onder de weigeringsgrond sub c van art. 7.1 EMVO, stelt het Gerecht echter strengere eisen. Sub c doelt op tekens en aanduidingen die in het normale taalgebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 48 Dit zal enkel het geval zijn wanneer het teken een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de betrokken waren of diensten. Slechts wanneer er sprake is van een verband zal het betrokken publiek in dit teken onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van (een kenmerk van) de betrokken waren zien. Om vast te stellen of een Engels woordmerk in niet-Engelstalige lidstaten de betrokken waren en diensten beschrijft, moet dus onderzocht worden of in die lidstaten het merk in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van de wezenlijke kenmerken, van de door het merk beschermde waren en diensten. Dit kan op twee manieren vastgesteld worden. 49 In eerste instantie kan het Engelse woord deel zijn gaan uitmaken van de taal van die niet-Engelstalige lidstaat.50 Het relevante publiek gebruikt die term dan ter vervanging van een equivalent uit de

46 47 48 49 50

Ger.EU, 27 februari 2002, Rewe Zentral/BHIM, T-79/00 (‘Lite’), punt 26 en Ger.EU, 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM, T-34/00 (‘Eurocool’), punt 37. Ger.EU, 15 september 2005, Citicorp/BHIM, T-320/03 (‘Live Richly’), punt 65-66 en Ger.EU, 12 maart 2008, Suez/BHIM, T-128/07 (‘Delivering the essentials of life’), punt 18. HvJ, 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P (‘Baby-Dry’), punt 39 en Ger.EU, 3 december 2003, Audi/BHIM, T-16/02 (‘TDI’), punt 27. Ger.EU, 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM & Manpower, T-405/05 (‘Manpower’), punten 75 en 76. Zo heeft het Gerecht besloten dat de term ‘Manpower’ in het Duits beschrijvend was voor diensten van een uitzend- en arbeidsbureau. De Duitstalige consument, d.i. de consument in Duitsland en Oostenrijk, legt volgens het Gerecht onmiddellijk en zonder verder nadenken een rechtstreeks verband tussen de term en de

19

eigen taal. In het tweede geval kan het Engels, in afwisseling met de nationale taal, ook gebruikt worden om de leden van het relevante publiek aan te spreken met betrekking tot de betrokken waren en diensten. Een wijdverbreide kennis van het Engels bij (een aanzienlijk deel van ) het relevante publiek volstaat op zich niet wanneer het Engels niet daadwerkelijk in die context wordt gebruikt om het publiek aan te spreken.51 Het feit dat het doelpubliek het Engels voldoende beheerst betekent immers niet dat het onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen het woord en de betrokken waren of diensten. 1.2.2.2.2

GEBREK AAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN IN DE HELE EU

Bepaalde woordmerken kunnen echter in de hele Unie een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben. 52 Dit kan bijvoorbeeld verband houden met de aard van de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd. Zo is het Engels voor diensten en waren op het vlak van computers en software goed ingeburgerd in de hele EU. Een woordmerk dat bestaat uit een bepaalde lettercombinatie kan eveneens in de gehele Unie een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben. Rekening houdend met de concrete omstandigheden van een geding kan in bepaalde gevallen worden aangenomen dat er tussen de verschillende delen van de EU geen verschillen bestaan met betrekking tot de wijze waarop de betekenis van een dergelijk woordteken, alsmede het verband tussen dit teken en de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, door het relevante publiek worden opgevat.53 Indien het merk

51

52 53

betrokken diensten. Het begrip is deel gaan uitmaken van de Duitse taal, omdat de term o.a. was opgenomen in een Duits woordenboek waar het als equivalent van ‘Arbeitskraft’ werd voorgesteld. Zie Ger.EU, 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM & Manpower, T-405/05 (‘Manpower’), punten 77-80. Volgens de Kamer van Beroep van het BHIM was het teken ‘Manpower’ ook beschrijvend in de lidstaten van de EU waar een aanzienlijk deel van het betrokken publiek het commercieel Engels voldoende kent en gebruikt, te weten Nederland, Denemarken, Zweden en Finland. De kamer verwees in haar analyse naar het feit dat het Engels wordt gebruikt als gemeenschappelijke handelstaal en dat het de officiële werktaal is van vele internationale organisaties. Ook handelsstudenten in kleinere landen worden vaak geconfronteerd met Engelse teksten. De Kamer van Beroep steunde zich daarenboven op haar ‘ondervinding’ dat in die landen de kennis en het gebruik van het Engels gebleken is. Volgens het Gerecht was die opvatting onjuist. Zie Ger.EU, 15 oktober 2008, Powerserv Personalservice/BHIM & Manpower, T-405/05 (‘Manpower’), punten 81-94. OHIM, Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, Examination, Final version: 2008, 52-53. Volgens het Gerecht is het woordteken TDI, afkorting van turbo diesel injection of turbo direct injection, beschrijvend voor de betrokken waren en diensten in de autosector in de gehele EU, omdat auto’s in beginsel in de gehele interne markt onder dezelfde benamingen in de handel worden gebracht. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat het relevante publiek de betekenis van het woordmerk in het ene deel van de EU anders zal beoordelen dan in een andere deel van de Unie. Zie Ger.EU, 3 december 2003,

20

bestaat uit één enkele letter of cijfer neemt de kans dat het teken voor het gehele grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist nog toe. Een weigeringsgrond kan zich ook uitstrekken over de hele EU indien het merk bestaat uit woorden die bijna universeel verstaanbaar zijn, ongeacht hun taal van oorsprong. Woorden zoals ‘extra’ en ‘vino’ hebben een algemene bekendheid in de EU. Er moet ook rekening gehouden worden met het in aanmerking komende publiek. Dit publiek kan immers een gespecialiseerd publiek zijn in plaats van het grote publiek. Een gespecialiseerd publiek zal een bepaalde vaktaal hebben. Zo kan ervan uit gegaan worden dat artsen en apothekers in de EU bekend zijn met de Engelse wetenschappelijke terminologie. Voor een gespecialiseerd publiek op medisch vlak is het Engels immers vaak de vaktaal. Dit heeft tot gevolg dat niet enkel met de artsen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland rekening moet gehouden worden, maar dat de artsen uit de gehele EU kunnen aangemerkt worden als in aanmerking komende publiek inzake medische diensten en waren. 54 Met betrekking tot dit publiek, dat verspreid is over het gehele grondgebied van de EU, moet dan vastgesteld worden of het merk ab initio onderscheidend vermogen bezit en zo niet of het dit vermogen door gebruik alsnog heeft verkregen. 1.2.3

BEWIJS VOOR ELKE LIDSTAAT AFZONDERLIJK?

Uit de Storck-uitspraak van het Hof van Justitie volgt dat inburgering van het merk moet aangetoond worden in het deel van de EU waar het merk initieel onderscheidend vermogen mist. Uit de rechtspraak in de zaak Europolis blijkt daarenboven dat dit onderscheidend vermogen in het ‘gehele grondgebied’ of ‘throughout’ het gebied moet verkregen zijn. Indien het merk in de hele EU geen onderscheidend vermogen bezit, zal ook voor de gehele EU de inburgering moeten aangetoond worden. Belangrijk is echter om te weten of het bewijs van

54

Audi/BHIM, T-16/02 (‘TDI’), punt 38. Die vaststelling werd door het Gerecht nog eens herhaald in een tweede arrest betreffende het woordmerk TDI. Zie Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 19. De aanvraag tot inschrijving als GMM werd na dit arrest ingetrokken, waardoor het beroep bij het Hof van Justitie zonder voorwerp werd. Zie beschikking HvJ, 5 juli 2012, Audi & Volkswagen/BHIM, C-467/11 P (‘TDI’). Ger.EU, 5 maart 2003, Alcon/BHIM, T-237/01 (‘BSS’), punt 42. In deze zaak heeft het Gerecht gesteld dat het in aanmerking komende publiek bestond uit oogartsen en oogchirurgen uit de gehele EU. Het kwam ook tot het besluit dat de afkorting BSS in de betrokken gespecialiseerde kringen de generieke term was geworden voor een gebalanceerde zoutoplossing, of Balanced Salt Solution. Vervolgens werd geoordeeld dat het merk niet was ingeburgerd in de gehele EU “dan wel een wezenlijk deel ervan”. De uitspraak werd bevestigd door het Hof van Justitie. Zie HvJ, 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P (‘BSS’).

21

gebruik van het merk betrekking moet hebben op elke lidstaat van de EU afzonderlijk. Of is daarentegen bewijs van inburgering in bepaalde lidstaten of delen van de Unie voldoende? Er kan dus discussie bestaan over de invulling van de term ‘geheel’ of ‘throughout’. 1.2.3.1

GUIDELINES VAN HET BHIM

Wanneer onderscheidend vermogen ontbreekt voor de hele EU, moet volgens de Guidelines van het BHIM het bewijs van gebruik betrekking hebben op het gehele grondgebied, of “the Community as a whole”, en niet enkel op bepaalde delen ervan.55 Het bewijs van inburgering moet dus geleverd worden voor alle delen van de EU. Dit is een zware bewijslast. Die last wordt enigszins beperkt doordat het Bureau de EU als één geheel ziet en niet enkel als de samenvoeging van de verschillende lidstaten. Dit heeft tot gevolg dat het BHIM uitgaat van de verschillende relevante markten die in de EU bestaan. Die markten zullen geografisch begrensd zijn als gevolg van o.a. de aard van de goederen of diensten en de distributiemiddelen. De grenzen van de relevante markt vallen echter niet steeds samen met de landsgrenzen van de lidstaten. Het bewijs van gebruik en inburgering zal betrekking moeten hebben op alle relevante markten die aanwezig zijn in de Unie. Het is voldoende dat het gebruik van het merk op elk van die markten wordt weergegeven. Het is niet vereist dat voor de verscheidene subterritoria binnen die markten nog eens bewijs van gebruik wordt geleverd. Volgens de Guidelines van het BHIM is het niet nodig om voor alle 27 lidstaten bewijs van gebruik voor te leggen. De bewijslast wordt ook nog afgezwakt doordat het Bureau de extrapolatie van bewijsmateriaal aanvaardt. Bewijs van gebruik met betrekking tot het ene deel van de EU kan onder bepaalde omstandigheden ook als bewijs van gebruik dienen in het andere deel. Zo kan bijvoorbeeld de uitslag van een opiniepeiling die werd afgenomen van consumenten in het ene deel van de EU als bewijs van inburgering in een ander deel aanvaard worden. Dit enkel op voorwaarde dat het gebruik qua omvang en tijdsduur in beide gedeelten gelijk is. In dat geval kan verondersteld worden dat eenzelfde graad van gebruik ook eenzelfde resultaat in een peiling zal opleveren.

55

OHIM, Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, Examination, Final version: 2008, 53.

22

Hetzelfde kan mutatis mutandis toegepast worden wanneer een teken slechts onderscheidend vermogen mist in een bepaald gedeelte van de EU. Een teken dat beschrijvend is in het Fins zal moeten inburgeren in Finland, d.i. het gebied waar Fins de voertaal is. Het bewijs moet zich echter niet uitstrekken over het ganse grondgebied van de lidstaat. M.a.w. er moet geen bewijs geleverd worden voor elke regio afzonderlijk. 1.2.3.2

DE RECHTSPRAAK VAN HET GERECHT

Uit de rechtspraak van het Gerecht blijkt dat een teken een onderscheidend karakter moet hebben, inherent of verkregen door gebruik, in de gehele EU of “throughout the European Union”.56 Het Gerecht geeft een stringente invulling aan de term ‘throughout’. Het gaat er hierbij steeds meer vanuit dat voor alle lidstaten van de EU afzonderlijk moet aangetoond worden dat het merk is ingeburgerd.57 Voor alle lidstaten afzonderlijk zal moeten nagegaan worden of het merk er op zichzelf initieel onderscheidend vermogen heeft of, indien dit niet het geval is, het dit karakter heeft verkregen door gebruik. De vereiste om elke lidstaat afzonderlijk in acht te nemen is volgens het Gerecht niet in strijd met het streven van de Europese Unie in het creëren van een gemeenschappelijke markt en een economische unie. Het Hof van Justitie heeft immers zelf gesteld dat het deel van de EU waarvan sprake is in art. 7.2 EMVO kan bestaan uit één enkele lidstaat. 58 Het argument dat stelt dat er eerder moet rekening gehouden worden met de verschillende markten in de Unie en niet met politieke grenzen, vindt geen gehoor bij het Gerecht. Dat het bewijs moet geleverd worden voor elke lidstaat afzonderlijk blijkt uit verschillende concrete gevallen uit de rechtspraak van het Gerecht. Zo waren de verklaringen van een professioneel publiek afkomstig uit slechts tien van de (toen) vijftien lidstaten onvoldoende om het bewijs te leveren van de inburgering van een beeldmerk, in casu de textuur van een glazen oppervlak, in de gehele EU. Die verklaringen bestreken immers slechts een gedeelte

56

57

58

Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 40 en Ger.EU, 14 december 2011, Louis Vuitton/BHIM, T-237/10 (vorm van slot), punt 100. Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 40; Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 49; Ger.EU, 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, T-336/08 (vorm van chocolade haas met een rood lint), punt 70 en Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punten 48 en 61. HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-25/05 P (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 83.

23

van het relevante grondgebied van het GMM. 59 Opvattingen van vaklui of van vertegenwoordigers van nationale beroepsorganisaties uit de ene lidstaat, leveren niet het bewijs dat het betrokken teken onderscheidend vermogen heeft verkregen in de andere lidstaten. De kennis van die vaklui beperkt zich waarschijnlijk enkel tot een bepaalde lidstaat of een bepaalde markt.60 Verklaringen van vertegenwoordigers uit pan-Europese organisaties zouden daarentegen wel betrekking kunnen hebben op het gehele grondgebied van de Unie. Het feit dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek in de ene lidstaat de betrokken waren en diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, heeft niet tot gevolg dat ook het relevante publiek in een andere lidstaat tot dezelfde conclusie zou komen. De bewijzen die worden voorgelegd voor een aantal lidstaten kunnen niet dienen als bewijs dat het teken in de overige lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen. 61 Marktonderzoeken die niet in alle lidstaten worden verricht, kunnen bijgevolg niet het bewijs leveren dat het betrokken teken in de gehele EU als merk is ingeburgerd.62 Het extrapoleren van conclusies op basis van bewijsmateriaal dat werd verzameld in één of meerdere lidstaten, naar andere lidstaten wordt dus vooralsnog geweigerd.63 Vooral wanneer er met betrekking tot bepaalde lidstaten geen of onvoldoende bewijsmateriaal betreffende het gebruik van het merk wordt voorgelegd. De informatie die moet voorgelegd worden moet betrekking hebben op de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik. Louter cijfers met betrekking tot marktaandelen verstrekken, is niet voldoende om te bewijzen dat het doelpubliek het teken waarneemt als aanduiding van de

59

60

61 62 63

Zie Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat). De verzoeker had enkel verklaringen afgenomen van het gespecialiseerde publiek uit de glassector in tien lidstaten. Volgens verzoeker was dit echter voldoende om de inburgering voor de gehele Gemeenschap aan te tonen, nu die tien lidstaten ongeveer 90 % van de bevolking vertegenwoordigden. De verzamelde getuigenissen waren volgens aanvrager voldoende representatief voor de Europese markt. Het Gerecht heeft dit argument afgewezen. Temeer ook omdat het relevante publiek door de verzoeker te eng was omschreven. De inburgering moest niet alleen vastgesteld worden bij het professionele publiek, maar ook bij het algemene publiek, namelijk de eindconsument. Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punten 52-53. In casu had verzoekster enkel verklaringen afgenomen van vertegenwoordigers uit België en het Verenigd Koninkrijk. Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 47. Ger.EU, 10 november 2004, August Storck/BHIM, T-402/02 (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 88. K. NIJS en F. VERHOESTRAETE, “Bewijs van gebruik in het kader van procedures voor het BHIM”, BMM Bulletin 2010, (111) 112.

24

commerciële herkomst.

64

Hetzelfde geldt voor informatie over reclame-uitgaven en

omzetcijfers.65 Zo weigerde het Gerecht in de Bounty-zaak de extrapolatie van het resultaat van marktstudies die werden afgenomen in zes van de vijftien lidstaten. 66 Voor de andere negen lidstaten werden enkel verkoopcijfers, reclame-uitgaven en marktaandelen als bewijs van gebruik voorgelegd. Dat bewijsmateriaal was te zwak om extrapolatie toe te laten. De marktaandelen tonen wel dat het product verkocht wordt op de markt, maar dit is op zichzelf nog geen bewijs dat het betrokken publiek de vorm van het product als merk en dus als indicatie van de commerciële oorsprong herkent. Indien er meer bewijs van gebruik van het merk wordt geleverd, is extrapolatie waarschijnlijk wel mogelijk. Er wordt echter niet vereist dat voor elke lidstaat dezelfde soorten bewijselementen worden overgelegd.67 Het ontbreken van opiniepeilingen in het dossier houdt niet noodzakelijk in dat moet geconcludeerd worden dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit kan ook met andere elementen worden aangetoond. Opiniepeilingen, marktstudies, verklaringen en enquêtes kunnen echter wel (als enige) aangeven dat het relevante publiek het merk als aanduiding van de commerciële oorsprong beschouwt.68 Dit bewijsmateriaal kan de perceptie van het publiek weergeven. De eis dat het bewijs van inburgering van het merk voor elke lidstaat afzonderlijk moet geleverd worden, kan echter zware gevolgen hebben. Indien de aanvrager van een GMM, dat ab initio in de gehele Unie onderscheidend vermogen mist, er niet in slaagt om de inburgering van het merk aan te tonen in één enkele lidstaat van de EU zal hij het merk niet kunnen inschrijven. Het Gerecht legitimeert dit door te wijzen op art. 3.1.b, c en d EMRL. 69 Volgens de Richtlijn moet een lidstaat immers de inschrijving weigeren van een nationaal merk indien het teken geen onderscheidend vermogen bezit. Volgens het Gerecht kan van diezelfde

64 65 66 67 68 69

Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 65. Het ontbreken van toereikend bewijs voor drie lidstaten was op zich afdoende grond om de inschrijvingsaanvraag te weigeren. Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 41. Ger.EU, 8 juli 2009, Mars/BHIM, T-28/08 (Bounty-reep), punt 55. Ger.EU, 28 oktober 2009, BCS/BHIM & Deere & Company, T-137/08 (combinatie kleuren groen en geel), punt 39. K. NIJS en F. VERHOESTRAETE, “Bewijs van gebruik in het kader van procedures voor het BHIM”, BMM Bulletin 2010, (111) 115. Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 52 en Ger.EU, 14 december 2011, Louis Vuitton/BHIM, T-237/10 (vorm van slot), punt 100.

25

lidstaat dan niet verwacht worden dat bescherming wordt geboden aan datzelfde teken, maar nu in de vorm van een GMM, omwille van het enkele feit dat het wel onderscheidend vermogen heeft (verkregen) in het territorium van een andere lidstaat. Net zoals bij de andere merken moet de inburgering van woordmerken volgens de rechtspraak van het Gerecht aangetoond worden in elke lidstaat afzonderlijk. Het bewijs van inburgering in één betrokken lidstaat van het taalgebied kan een gebrek aan verworven onderscheidend vermogen of een gebrek aan gebruik in de andere lidstaat niet goedmaken. Het feit dat er tussen de betrokken lidstaten in het taalgebied eventueel culturele, sociaal-politieke en economische banden bestaan, doet hier geen afbreuk aan.70 Nochtans is er voor het Gerecht geargumenteerd dat het relevante taalgebied in zijn geheel moet bekeken worden, los van de verschillende lidstaten waaruit het is opgemaakt. Ook het relevante publiek moet dan in zijn geheel beoordeeld worden en niet lidstaat per lidstaat. Dan volstaat het om inburgering aan te tonen bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in het betrokken taalgebied als geheel, zonder rekening te houden met landsgrenzen. Dit houdt in dat een woordmerk dat bijvoorbeeld beschrijvend is in de Griekse taal als GMM kan ingeschreven worden indien inburgering van het merk enkel is aangetoond in Griekenland, het aanmerkelijke gedeelte van het Griekse taalgebied in de EU.71 Het Gerecht heeft voorgaande redenering echter uitdrukkelijk verworpen. 72 Er moet daarentegen aangetoond worden dat minstens een aanzienlijk deel van het betrokken publiek in elk van de betrokken lidstaten dankzij het merk de waren en diensten moet kunnen identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het afzonderlijk in acht nemen van elke lidstaat heeft tot gevolg dat met elke uitbreiding van de Unie voor meer lidstaten het bewijs van inburgering moet geleverd worden. De verkrijging van het onderscheidend vermogen moet immers worden aangetoond in de gehele Unie, zoals die bestond op het moment van de indiening van aanvraag, met uitzondering van het gedeelte van de Unie waarin het aangevraagde merk ab initio dergelijk onderscheidend vermogen had.

70 71 72

Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 79. Het overgrote gedeelte van de Griekstalige bevolking woont immers in Griekenland en niet in Cyprus. Het bevolkingsaantal van Griekenland verhoudt zich tot dat van Cyprus zoals tien tot één. Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punten 53-54.

26

Hoe groot het grondgebied is waarvoor het bewijs van inburgering moet geleverd worden, wordt bepaald door de datum van aanvraag tot inschrijving van het GMM. Indien de aanvraag dateert van na 1 mei 200473 of 1 januari 2007 74 zullen ook gegevens met betrekking tot de nieuw toegetreden lidstaten moeten voorgelegd worden.75 De verzoeker wiens aanvraag werd ingediend vóór die data ontsnapt aan die verplichting. In het geval van een mogelijke nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk op grond van art. 52.1.a EMVO, namelijk een merk dat ingeschreven werd in strijd met de absolute weigeringsgronden van art. 7.1 EMVO, bestaan er zelfs twee mogelijkheden. Ofwel toont de verzoeker aan dat het merk reeds vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. Indien de indiening dateert van vóór 1 mei 2004 volstaat het om het bewijs te leveren voor de 15 lidstaten, met name de Unie zoals die bestond op het moment van aanvraag. Ofwel kan worden aangetoond dat het merk na de inschrijving is ingeburgerd en bijgevolg niet nietig kan verklaard worden. In het geval dat de registratie van het merk dateert van na 1 mei 2004, maar vóór 1 januari 2007, zal dit echter moeten bewezen worden voor de 25 lidstaten van de Unie.76 De vereiste dat inburgering moet aangetoond worden in alle lidstaten van de EU heeft belangrijke praktische gevolgen voor die tekens die ab initio minder onderscheidend vermogen bezitten. Dat is voornamelijk het geval bij de merken andere dan de woordmerken, zoals vorm- of kleurmerken. Aanvragers van dit soort merken zullen dus meestal moeten aantonen dat hun merk alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dit gebruik zal zich dan moeten uitstrekken tot alle 27 lidstaten van de EU. Dit is een zware vereiste.77 De markt zal zich immers niet altijd uitstrekken over het gehele grondgebied van de Unie. Zo kan een product of dienst aangeboden worden in een groot aantal lidstaten, maar bijvoorbeeld niet in Malta of de Baltische staten. Het teken wordt

73 74 75

76 77

De tien staten die op 1 mei 2004 toetraden tot de Europese Unie waren: Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Hongarije. Op 1 januari 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe tot de Europese Unie. Zo moet de verzoeker van wie de aanvraag dateert van 15 juli 2004 ook aantonen dat zijn teken in de tien nieuwe lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen. Verzoeker is er echter niet in geslaagd dit bewijs te leveren, onder andere omdat de waren waarop het aangevraagde merk was aangebracht, slechts verkocht werden in slechts 23 van de 25 lidstaten. Zie Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 50. Ger.EU, 14 december 2011, Louis Vuitton/BHIM, T-237/10 (vorm van slot), punt 90. T.C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en T. HUYDECOPER, European trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010.

27

bijgevolg in een deel van de Unie niet gebruikt ter aanduiding van waren of diensten. Het merk kan niet ingeschreven worden aangezien het niet overal in de EU is ingeburgerd. De strenge vereisten van het Gerecht worden echter niet steeds opgevolgd door de nationale rechters. De bewijslast om inburgering van het GMM aan te tonen wordt soms verzacht. Dit blijkt onder andere uit een uitspraak van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in de zaak tussen Mag Instrument en Volume Trading betreffende de geldigheid van twee vormmerken voor zaklampen.78 De rechtbank oordeelde dat de Gemeenschapsmerken MINI en SOLITAIRE van Mag Instrument beide waren ingeburgerd in de EU en dus niet nietig verklaard konden worden. Nochtans waren er enkel bewijzen voorgelegd met betrekking tot 14 van de (indertijd) 15 lidstaten van de EU. Door te verwijzen naar de verkoopcijfers in die lidstaten, de reclamekosten en het marktaandeel kon Mag Instrument echter wel aantonen dat het merk althans in die 14 lidstaten ‘zeer intensief’ was gebruikt. De rechtbank stelde: “Dat Mag Instrument geen gegevens heeft overgelegd over het gebruik in één van de vijftien relevante lidstaten, te weten Ierland, kan niet leiden tot een andere conclusie, alleen al omdat Volume Trading dat niet heeft aangevoerd. Daarentegen heeft Mag Instrument onweersproken aangevoerd dat de omvang van haar activiteiten in alle lidstaten vergelijkbaar is. Daarom kan in deze zaak in het midden blijven of de inburgering van een Gemeenschapsmerk dat in de gehele Gemeenschap inherent onderscheidend vermogen mist, moet worden aangetoond in elke lidstaat afzonderlijk.” 1.2.3.2.1

INVLOED OP HET BHIM

De strikte toetsing van het Gerecht heeft een invloed op de rechtspraak van het BHIM. Het Bureau moet de beslissingen immers afstemmen op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht. Dit heeft tot gevolg dat de meer soepele Guidelines van het BHIM niet meer worden toegepast. Het past nu het principe toe dat het bewijs van verworven onderscheidend vermogen betrekking moet hebben op elke lidstaat, d.i. alle 27.

78

Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2011, Mag Instrument/Volume Trading, nr. HA ZA 07-297, IER 2011, 310-320.

28

Als illustratie kan gewezen worden op de weigering van het BHIM om het Yellow Frame van National Geographic als beeldmerk te registreren.79 Het beeldmerk werd aangevraagd voor een breed gamma aan waren en diensten, waaronder tijdschriften en tv-programma’s. Voor elk van die waren of diensten werd nagegaan of het Yellow Frame door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in alle 27 lidstaten. National Geographic slaagde er niet in om dit bewijs te leveren. Voor tijdschriften was het bewijs ontoereikend omdat er niet werd aangetoond dat het tijdschrift (met gele frame) in alle officiële talen van de EU beschikbaar was. Dit is ‘slechts’ het geval voor 15 officiële talen. Zo bestaat er klaarblijkelijk geen Maltese of Ierse versie van het magazine. In deze lidstaten zal hoogstwaarschijnlijk de Engelstalige versie van het tijdschrift verspreid worden, maar daarvan was geen bewijsmateriaal voorgelegd. Er was ook onvoldoende bewijs van inburgering voor o.a. Oostenrijk. Alhoewel de bevolking daar de Duitstalige versie kan begrijpen, is dit als dusdanig nog geen bewijs dat het tijdschrift daar ook effectief verkocht wordt. Hetzelfde kan gesteld worden voor België. Het tijdschrift is wel beschikbaar in alle drie de officiële talen, maar zonder bewijs van verspreiding op het Belgische grondgebied is dit geen bewijs van gebruik. Aangezien er voor verscheidene lidstaten geen bewijsmateriaal werd voorgelegd, was er geen inburgering in de gehele EU. Voor televisieprogramma’s werd er volgens de Kamer van Beroep inburgering aangetoond voor 24 lidstaten. Het succes van het National Geographic Channel blijkt uit 39 miljoen kijkers. Een aantal dat werd opgebouwd in tien jaar tijd. Voor drie lidstaten ontbrak echter het bewijs. Er werd niet aangetoond dat er ook uitzendingen waren in Oostenrijk, Cyprus en Luxemburg. De Kamer van Beroep erkende nochtans dat de consumenten in die lidstaten ook uitzendingen kunnen ontvangen van naburige lidstaten. Hoewel er voor bijna het hele territorium van de EU onderscheidend vermogen was verworven, was dit toch nog niet voldoende. Temeer omdat het bewijs geen betrekking had op Oostenrijk, een lidstaat die volgens het Hof van Justitie een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de EU uitmaakt.80 Voor andere goederen waren er problemen met de verkoopcijfers die werden voorgelegd. Die

79 80

BHIM, Kamer van Beroep, 9 december 2010, National Geographic Society, R 500/2009-2 (vorm van Yellow Frame). HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 27. Wegens gebrek aan richtlijnen van het Hof van Justitie interpreteert de Kamer van Beroep het begrip ‘aanmerkelijk deel’ op dezelfde manier voor inburgering als voor bekendheid.

29

cijfers hadden betrekking op de Europese markt in het algemeen, zonder onderverdeling per lidstaat en met inbegrip van niet-EU-lidstaten. Uit rechtspraak van het Gerecht blijkt immers dat niet kan worden volstaan met globale cijfers voor de hele EU, zonder dat daarbij nog eens een onderscheid wordt gemaakt tussen de nationale markten.81 Uit het voorgaande blijkt dat het BHIM, in navolging van het Gerecht, de lat voor beeldmerken zeer hoog legt. Wanneer zelfs het Yellow Frame van National Geographic niet ingeburgerd is in de EU, is het moeilijk in te zien welk beeld-, vorm- of kleurmerk hiervoor wel in aanmerking komt. Het standpunt dat voor elke lidstaat afzonderlijk bewijs van inburgering moet geleverd worden, is vanuit praktisch oogpunt dus niet of nauwelijks mogelijk omwille van de vele uitbreidingen van de EU. 82 Terugvallen op inburgering als nationaal merk is dan nog een optie. Maar zelfs dit is niet altijd mogelijk. Voor de Benelux moet immers ook de inburgering aangetoond worden voor het gehele gedeelte waar een weigeringsgrond bestaat. Een onderneming die enkel in Nederland actief is, kan niet aan die voorwaarde voldoen.83 1.2.3.2.2

DE LINDT-UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE

Het Hof van Justitie heeft in een recent arrest het Gerecht en het BHIM echter teruggefloten. Het betreft hier weer de zaak in verband met de chocolade paashazen van Lindt. Zoals hierboven reeds aangehaald had het Gerecht geoordeeld dat de chocolade haas met rood lint geen intrinsiek onderscheidend vermogen had.84 Lindt moest voor de gehele Unie aantonen dat het teken door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. De bewijsstukken die werden voorgelegd konden echter niet aantonen dat het teken in alle lidstaten was ingeburgerd. Voor het Hof argumenteert Lindt dat het onjuist is om de afzonderlijke nationale markten in overweging te nemen. Het Hof geeft Lindt daarin nu gelijk. Het stelt dat “de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen

81 82 83 84

Ger.EU, 15 december 2005, BIC/BHIM, T-262/04 (vorm van aansteker), punt 74. G. VOS, “De teloorgang van de inburgering”, BMM Bulletin 2007, (54) 60. Zie voetnoot 23 p. 13. Ger.EU, 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, T-336/08 (vorm van chocolade haas met rood lint). Zie supra deel 1.2.2.1 p 14.

30

miste (…) maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.”85 Reden tot juichen had Lindt overigens niet. Het arrest van het Gerecht werd niet vernietigd en de merkinschrijving blijft geweigerd. In casu had het Gerecht volgens het Hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien Lindt hoe dan ook niet kwantitatief afdoende had bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen op het volledige grondgebied van de Unie. 86 De bewijslast blijft dus zwaar. Er moet weliswaar niet langer voor elke lidstaat afzonderlijk aangetoond worden dat het (vorm)merk is ingeburgerd, maar de vereiste dat dit moet gebeuren voor de hele Unie, d.i. het volledige grondgebied, blijft wel behouden. Het Hof geeft echter niet aan hoe dit dan concreet moet ingevuld worden. M.i. heeft de rechtspraak tot gevolg dat er kan teruggegrepen worden naar de bepalingen in de Guidelines van het BHIM.87 Het bewijs zal dus eerder betrekking moeten hebben op de verschillende relevante markten die aanwezig zijn binnen de Unie. Die markten zullen niet noodzakelijk samenvallen met de landsgrenzen van de lidstaten. Bewijsmateriaal kan dan ook betrekking hebben op de Europese markt in het geheel, zonder dat het cijfermateriaal moet opgesplitst worden per lidstaat. 1.2.4

STANDPUNT VAN HET MAX PLANCK INSTITUUT

Het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law leverde op 15 februari 2011 aan de Europese Commissie een rapport af met betrekking tot de werking van het Europese merkensysteem. Het Instituut had de opdracht gekregen om een beoordeling te geven over het functioneren van het merkensysteem binnen Europa, zowel op Europees als op nationaal niveau. Ook met betrekking tot inburgering van merken werden concrete voorstellen uitgewerkt. Het Max Planck Instituut houdt vast aan het basisprincipe dat inburgering van het merk moet aangetoond worden in die delen van de EU waar het onderscheidend vermogen miste. Maar er

85 86 87

HvJ, 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, C-98/11 P (vorm van chocolade haas met rood lint), punt 62. Lindt had enkel bewijselementen voorgelegd met betrekking tot drie van de 25 lidstaten. Zie supra deel 1.2.3.1 p. 22.

31

worden vragen gesteld bij de vereiste dat dit moet gebeuren voor het gehele grondgebied.88 In de studie wordt gepleit voor een versoepeling van de vereisten die worden gesteld door het Gerecht in verband met de territoriale omvang van de inburgering. De studie stelt voor om inburgering vast te stellen indien het teken voor de meerderheid van de betrokken markten in het relevante grondgebied onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze regel zou moeten gelden voor alle soorten merken. Ook wordt voorgesteld om in art. 12.b EMVO (en art. 6.1.b EMRL) op te nemen dat het eerlijk gebruik van niet onderscheidende tekens is toegestaan. De registratie van een teken als GMM zou dus toegelaten worden, zelfs al is niet voor het gehele relevante grondgebied de inburgering vastgesteld. Deze regel wordt echter gecorrigeerd doordat het gebruik van het merk door derden wordt toegelaten in die delen van de EU waar het merk geen onderscheidend vermogen heeft omwille van een gebrek aan gebruik. Zo zal de merkhouder in bepaalde delen van de EU derden niet kunnen belemmeren om voor hun producten gebruik te maken van vormen of kleuren die uit zichzelf geen onderscheidend vermogen hebben.

88

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 146-148. Zie voor een uitgebreide bespreking van de studie F. VERHOESTRAETE, K. NIJS, M STAL-HILDERS, W. HOORNEMAN, en R. VAN ROODEN, “Max Planck studie – Voorstellen voor een vernieuwd merkenrecht”, BMM Bulletin 2011, 70-81.

32

HOOFDSTUK 2: BEKENDHEID VAN HET GMM Een merk dat bekendheid geniet in de EU kan aanspraak maken op een ruimere bescherming dan gewone merken. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke geografische reikwijdte die bekendheid moet hebben. Er wordt nagegaan of die vereiste op dezelfde manier wordt benaderd als bij inburgering van het merk. Ook wordt onderzocht wat de territoriale beschermingsomvang van een bekend GMM is. 2.1

WETTELIJK KADER

De EMVO en EMRL bevatten verschillende bepalingen die bescherming verlenen aan de houder van een ‘bekend merk’.89 Zo bepaalt art. 9.1.c EMVO dat een GMM met bekendheid de houder ervan het recht geeft om iedere derde het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden wanneer dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het GMM en gebruikt wordt voor waren en diensten die niet-soortgelijk (of soortgelijk)90 zijn aan die waarvoor dit GMM is ingeschreven. De titularis van een ouder bekend merk kan overeenkomstig art. 8.5 EMVO tevens oppositie aantekenen tegen de inschrijving van een dergelijk teken als GMM. 91 Wanneer het merk al ingeschreven is, kan de houder van het bekende merk alsnog de nietigheid vorderen op basis van art. 53.1.a EMVO. De houder van een ouder bekend merk kan dus optreden in verschillende gevallen, zoals in een oppositieprocedure tegen de inschrijving van een aangevraagd merk, een vordering tot nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk of een inbreukprocedure tegen het gebruik van een onderscheidend teken in het economisch verkeer. Maar in elk van deze procedures zal

89

90

91

Het begrip ‘bekend merk’ wordt hier als synoniem gebruikt voor een ‘merk met bekendheid’ in de zin van art. 9.1.c EMVO. Het verwijst niet naar een ‘algemeen bekend merk’ in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs. Art.9.1.c EMVO en de parallelle bepaling in art.5.2 EMRL verwijzen enkel naar niet-soortgelijke waren en diensten. Ondanks de duidelijke bewoordingen van de artikelen past het Hof van Justitie de bescherming ook toe wanneer er sprake is van soortgelijke waren en diensten. De houder van een bekend merk, zij het een nationaal merk of een GMM, kan dus ook een inbreuk laten vaststellen indien een identiek of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor soortgelijke goederen. Zie HvJ, 9 januari 2003, Davidoff/Gofkid, C-292/00 (‘Durffee’), punt 30 en HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punten 18-19. Art. 8.2 EMVO bepaalt wat oudere merken zijn. Dit zijn merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van aanvrage van een Gemeenschapsmerk.

33

de houder moeten aantonen dat de voorwaarden om van de bescherming te genieten vervuld zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van tekens die gelijk of overeenstemmend zijn. De mate van overeenstemming tussen de twee conflicterende tekens is zeer belangrijk. Alleen wanneer er een voldoende mate aan overeenstemming is, zal het relevante publiek een verband kunnen leggen tussen de twee. Het is voldoende dat het publiek een link kan maken tussen het oudere merk en het teken. Bij het zien van het jongere teken moet het publiek de herinnering aan het oudere merk kunnen oproepen. Associatie is dus voldoende, zonder dat het gevaar op verwarring moet aangetoond worden.92 Indien de tekens slechts in beperkte mate overeenstemmen, zal dit verband niet of minder aanwezig zijn. Ten tweede moet het merk bekend zijn. In het geval van een GMM moet het gaan om een ‘in de Gemeenschap’ bekend merk. Wanneer er een vordering tot oppositie of nietigheid wordt ingesteld op basis van een ouder nationaal merk zal dat merk ‘in de betrokken lidstaat’ bekend moeten zijn. Ten derde moet aangetoond worden dat door het gebruik van het teken sprake is van (a) afbreuk aan de reputatie van het bekende merk, (b) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk of (c) ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. Deze drie voorwaarden zijn cumulatief.93 Indien één van die voorwaarden niet vervuld is, kan de verruimde bescherming niet ingeroepen worden. Er moet echter opgemerkt worden dat het louter vervullen van de voorwaarden niet altijd voldoende zal zijn. De uitgebreide bescherming kan toch nog geweigerd worden indien de verweerder het bestaan van een geldige reden aantoont. 92

93

Dit is het verschil tussen het vaststellen van een inbreuk op een niet-bekend merk en een bekend merk. Zo zal er enkel sprake kunnen zijn van een inbreuk op een niet-bekend merk, overeenkomstig art. 9.1.b EMVO, indien tussen het niet-bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming is dat daardoor in hoofde van het publiek direct of indirect verwarring over de herkomst van de waren of diensten kan ontstaan. Het publiek zou kunnen denken dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van een verbonden onderneming afkomstig zijn. Bij een bekend merk kan een inbreuk vastgesteld worden overeenkomstig art. 9.1.c EMVO wanneer de relevante consument een verband kan leggen tussen het oudere merk en het teken, zonder dat er verwarring ontstaat over de herkomst van de waren en diensten. Ger.EU, 27 november 2007, Gateway/BHIM & Fujitsu Siemens Computers, T-434/05 (‘Gateway’/‘ACTIVY Media Gateway’), punt 57; Ger.EU, 19 juni 2008, Mülhens/BHIM & Spa Monopole, T-93/06 (‘Mineral Spa’/‘Spa’), punt 25 en Ger.EU, 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM & HFP, T-32/10 (‘Ella valley vineyards’/‘ELLE’), punt 18.

34

Gelijkaardige bepalingen zijn voorzien in de EMRL.94 De bepalingen van de Richtlijn en de Verordening lopen parallel. Het Hof van Justitie heeft de gewoonte om parallelle bepalingen op dezelfde wijze uit te leggen. De systemen die door de twee wetteksten worden ingevoerd, met name de regeling van de nationale merken en de Gemeenschapsmerken, zijn immers complementair en niet concurrerend. 2.2

HET BEGRIP BEKENDHEID

Art. 9.1.c EMVO beschermt bekende merken tegen inbreuken die buiten het verwarringsgevaar vallen. Het volstaat dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek een verband tussen het inbreukmakende teken en het bekende merk legt. Een inbreuk kan vastgesteld worden zelfs indien er bij de relevante consument geen verwarring omtrent de herkomst van de waren of de diensten kan ontstaan. Sub c beschermt dus niet noodzakelijk de herkomstfunctie van het merk, maar zal ingeroepen worden om de marketing- of reclamefunctie en de kwaliteitsfunctie van het merk te vrijwaren. Sub c biedt dus eerder een goodwillbescherming. 95 Merken die bekendheid genieten stralen immers een bepaald imago uit. Door langdurig gebruik en investeringen heeft het merk een reputatie opgebouwd. Het kan een bepaalde aantrekkingskracht uitoefenen op de consument. Het kan staan voor kwaliteit, voor luxe, … Andere ondernemingen zouden die goodwill die gecreëerd is kunnen uitbuiten.96 Dit kan in de eerste plaats doordat ze hun merk aanhaken bij het bekende merk om zo mee te liften (‘freeriding’) op het (commerciële) succes ervan. Dit is ook mogelijk indien de waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan die van het bekende merk. Anderen halen dan ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk, zonder zelf enige kosten te dragen om het imago van het merk te creëren of in stand te houden. Indien hetzelfde of een overeenstemmend teken (veel) wordt gebruikt door anderen kan dit ook een weerslag hebben op het onderscheidend vermogen van het bekende merk. Het merk kan verwateren (‘diluting’) en minder geschikt worden om de waren of diensten van de merkhouder aan te 94 95

96

Zie art 4.3, art. 4.4.a en art. 5.2 EMRL. T.C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en T. HUYDECOPER, European trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 297 en A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07), BIE 2010, (107) 107. S. MIDDLEMISS en S. WARNER, “The Protection of Marks with a Reputation: Intel v CPM”, EIPR 2009, (326) 327.

35

duiden. Er kan ten slotte ook afbreuk gedaan worden aan de reputatie van het merk. De aantrekkingskracht die het merk uitoefent, kan afnemen. Er kan gesproken worden van degeneratie (‘degradation’). Opdat art. 9.1.c EMVO kan toegepast worden, moet er volgens het Hof sprake zijn van een voldoende mate van bekendheid van het merk.97 Een minimum aan bekendheid is dus zeker vereist. In kwantitatief opzicht moet het oudere merk een zekere mate van vertrouwdheid98 bij het publiek hebben verworven. Enkel in die omstandigheid kan het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt eventueel een verband leggen tussen de twee merken, ook bij waren en diensten die niet-soortgelijk zijn, waardoor er afbreuk kan gedaan worden aan het oudere merk. Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht ofwel het ‘target public’.99 Het relevante publiek staat in rechtstreeks verband met de aard van de aangeboden waren en diensten. Waren die bestemd zijn voor het grote publiek moeten dan ook een bekendheid verworven hebben bij dat grote publiek. Gespecialiseerde waren of diensten daarentegen zullen bekend moeten zijn bij een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep. De vereiste mate van bekendheid kan volgens het Hof geacht worden te zijn bereikt wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn.100 Het Hof geeft echter geen concrete aanwijzingen met betrekking tot wat moet worden verstaan onder een aanmerkelijk deel. Het stellen van een concrete minimumdrempel in de vorm van een bepaald percentage van het relevante publiek kan volgens het Hof niet worden verlangd.101 In plaats daarvan moet de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Er moet onder meer rekening gehouden worden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de

97 98 99 100 101

HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 23. HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 21. HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 24 en HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 22. HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 26 en HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 24. De Richtlijn, noch de Verordening bieden daar trouwens enig aanknopingspunt voor. Zie HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 25 en HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 23.

36

onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven. 102 Deze criteria komen overeen met relevante factoren om inburgering vast te stellen. 2.3

HET TERRITORIALE ASPECT VAN BEKENDHEID

Nadat de vereiste mate van bekendheid bij het desbetreffende publiek is vastgesteld, moet echter ook nog de geografische spreiding ervan onderzocht worden. 2.3.1

HET NATIONAAL MERK OF HET BENELUX-MERK

De voorwaarde van bekendheid heeft ook een territoriaal aspect. Het Hof van Justitie heeft zich een eerste maal uitgesproken over de territoriale omvang van bekendheid bij nationale merken in het Chevy-arrest. De aanleiding was een geding tussen General Motors en Yplon met betrekking tot het woordmerk ‘Chevy’. General Motors was houder van het Beneluxmerk ‘Chevy’, dat was ingeschreven voor motorvoertuigen. Yplon was eveneens houder van het Benelux-merk ‘Chevy’, maar dan voor de waren in de categorie van was- en schoonmaakmiddelen. Volgens General Motors leidde dit gebruik tot verwatering van haar eigen merk waardoor het afbreuk deed aan de reclamefunctie ervan. General Motors steunde zich op de bekendheid van haar merk in de Benelux. De Belgische rechter stelde enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de voorwaarde van bekendheid ‘in de lidstaat’, zoals omschreven in art. 5.2 EMRL. In wezen werd het Hof gevraagd in welk gebied de bekendheid moest vastgesteld worden. Volgens het Hof kan niet verlangd worden dat het merk bekend is op het gehele grondgebied van de lidstaat. Het is voldoende dat het merk bekend is in ‘een aanmerkelijk gedeelte’ ervan. 103 Het Hof past dezelfde redenering ook toe met betrekking tot de Benelux. Het Benelux-gebied moet immers gelijkgesteld worden met het grondgebied van één lidstaat. Art. 5.2 EMRL moet met betrekking tot Benelux-merken dan ook zo gelezen worden dat het merk bekendheid heeft verworven ‘in de Benelux’. Maar ook hier kan niet verwacht worden dat de merkhouder moet aantonen dat zijn merk bekend is in het gehele Benelux-gebied. Het is voldoende dat het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het gebied, wat eventueel een

102 103

HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 27 en HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 25. HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punten 28-29.

37

gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn. Regionale bekendheid kan dus volstaan. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde gevallen een merkhouder wiens merk slechts regionaal bekend is, zich kan verzetten tegen gebruik van dat merk, zelfs in delen van de Benelux waar het merk niet dezelfde mate van bekendheid geniet. Uit het Chevy-arrest blijkt dat een nationaal merk pas in aanmerking komt voor de verruimde bescherming indien het bekend is bij een aanmerkelijk gedeelte van het relevante publiek, namelijk het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren en diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van de betrokken lidstaat. In het geval van de Benelux kan één land van de Benelux of een gedeelte van één land gelijkgesteld worden met een aanmerkelijk gedeelte. Toch zal ook hier altijd het relevante publiek in acht genomen moeten worden. Een merk voor waren en diensten, die bestemd zijn voor het grote publiek, zal bekendheid moeten verwerven bij een aanmerkelijk deel van dit grote publiek in een aanmerkelijk deel van de Benelux. Zo kan bekendheid bij een aanzienlijk deel van het grote publiek in Nederland voldoende zijn om van een bekend merk in de Benelux te spreken. Maar bij een merk voor generieke waren en diensten dat enkel bekend is bij een aanmerkelijk deel van het grote publiek in Luxemburg104 zal dit in vele gevallen waarschijnlijk niet het geval zijn.105 Hier kan ook verwezen worden naar de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de geografische omvang van de algemene bekendheid van een merk. 106 Het begrip ‘algemeen bekend merk’ is immers verwant aan dat van een bekend merk.107 Overeenkomstig art. 8.2.c EMVO moet de territoriale omvang van de algemene bekendheid van een merk beoordeeld worden ‘in een lidstaat’. Dit is identiek aan de territoriale voorwaarde van bekendheid van een nationaal merk. Het Hof vult de voorwaarde bijgevolg op dezelfde manier in. Zo kan er zeker niet worden verlangd dat het merk algemeen bekend is op het

104 105 106 107

Luxemburg vertegenwoordigt minder dan 2 %, met name 1,75 %, van de bevolking van de Benelux. T.C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en T. HUYDECOPER, European trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 300. HvJ, 22 november 2007, Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet, C-328/06 (‘Tarragona’/‘Fincas Tarragona’). De begrippen zijn verwant, maar niet identiek. Een bekend merk moet niet dezelfde mate aan bekendheid verwerven als een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs. Een algemeen bekend merk moet een ruime bekendheid bij het grote publiek genieten. Dus ook buiten de betrokken industriële sector. Een grotere mate aan bekendheid is vereist. Dit is gerechtvaardigd aangezien een algemeen bekend merk ook bescherming kan genieten indien het niet ingeschreven is. Met betrekking tot algemeen bekende merken zie F. GOTZEN en M-C. JANSSENS, Handboek Merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2010, 117-121.

38

gehele grondgebied van de lidstaat. Algemene bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte ervan volstaat. Het merk moet dus algemeen bekend zijn op het gehele grondgebied van de lidstaat of in een aanmerkelijk gedeelte ervan.108 Dit is identiek aan de bepalingen uit het Chevyarrest. Het Hof geeft echter nog een indicatie van wat (niet) een aanmerkelijk deel van een lidstaat kan uitmaken. Het stelt: “De algemene betekenis van de termen in de uitdrukking ‘in een lidstaat’ verzet zich evenwel ertegen dat deze uitdrukking van toepassing is wanneer het merk enkel algemeen bekend is in een stad en de omstreken ervan die samen geen aanmerkelijk gedeelte van de lidstaat vormen.” 109 Het grondgebied van een stad en omstreken lijkt dus onvoldoende om de territoriale omvangsdrempel te kunnen overschrijden. In casu ging het om een gebruik van het niet-ingeschreven merk ‘Fincas Tarragona’ in de Spaanse stad Tarragona en omstreken. Het merk werd enkel in dat gedeelte van Spanje gebruikt en nergens anders. Het niet-ingeschreven merk had in dat deel echter wel een zekere mate aan algemene bekendheid verworven bij het publiek, cliënteel, consumenten en concurrenten uit die streek. Maar volgens het Hof is het dus niet voldoende om enkel algemene bekendheid te verwerven op de markt waarop het merk wordt gebruikt. Het geografisch gebied moet aanmerkelijk zijn in vergelijking met het gehele grondgebied van de lidstaat.110 Pas wanneer de nationale rechter aan het einde van een concreet onderzoek vaststelt dat zowel ten aanzien van het relevante publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvereiste is voldaan, kan die rechter onderzoeken of er voldaan is aan de andere voorwaarde, met name dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Tussen deze laatste voorwaarde en de bekendheidsvereiste is er echter een wisselwerking. Hoe groter de bekendheid van het merk, of het onderscheidend vermogen, hoe makkelijker de rechter een inbreuk zal vaststellen.111

108 109 110

111

HvJ, 22 november 2007, Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet, C-328/06 (‘Tarragona’/‘Fincas Tarragona’), punt 20. Ibid., punt 18. In zijn conclusie kwam advocaat-generaal MENGOZZI tot een ander besluit. Volgens hem kan algemene bekendheid in een beperkter geografisch gebied volstaan. Zie conclusie A-G P. MENGOZZI, 13 september 2007, Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet, C-328/06 (‘Tarragona’/‘Fincas Tarragona’), punt 52. HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’), punt 30.

39

2.3.2

HET GEMEENSCHAPSMERK

De Chevy-uitspraak van het Hof van Justitie uit 1999 heeft betrekking op de uitgestrektheid van het territorium waar een nationaal merk, of desgevallend een Benelux-merk, bekend moet zijn. Het duurde echter tien jaar vooraleer het Hof zich heeft kunnen uitspreken over het relevante territorium voor de beoordeling van de bekendheid van een GMM. In de zaak PAGO heeft het Hof toelichting gegeven over de betekenis van de term ‘in de Gemeenschap bekend’.112 2.3.2.1

DE PAGO-UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE

De feiten in het geding zijn als volgt. De Oostenrijkse vennootschap PAGO International is houdster van een GMM voor o.a. vruchtendranken en –sappen. Het merk bestaat uit de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en dop met daarnaast een gevuld glas met sap. Een andere Oostenrijkse vennootschap, Tirol Milch, verkoopt in Oostenrijk een vruchtenmelkdrank, onder de naam ‘Lattella’, verpakt in glazen flessen die qua uitzicht (vorm, kleur, etiket en dop) lijken op het GMM van PAGO. Er staat echter vast dat er geen verwarringsgevaar bestaat, aangezien de flessenetiketten respectievelijk ‘PAGO’ en ‘Lattella’ vermelden, benamingen die in Oostenrijk zeer bekend zijn. PAGO stelt echter een vordering in bij de Oostenrijkse rechter om het gebruik van de kenmerkende fles door Tirol Milch te verbieden. De rechter is van mening dat het vaststellen van een eventuele inbreuk uitsluitend moet beoordeeld worden op basis van art. 9.1.c EMVO. De conflicterende tekens zijn immers minstens overeenstemmend en de dranken zijn volgens de partijen in het geding niet-soortgelijk.113 Daarenboven staat vast dat het merk van PAGO in Oostenrijk zeer bekend is. De Oostenrijkse rechter wil dan ook antwoord op de vraag of een GMM in de gehele EU kan beschermd worden als een bekend merk wanneer het slechts in één lidstaat bekend is. Indien het antwoord op die eerste vraag negatief is en bekendheid in één lidstaat niet voldoende is, wil de rechter weten of er desnoods een tot die lidstaat beperkt verbod kan uitgevaardigd worden.

112 113

HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’). Het Hof van Justitie lijkt die vaststelling te betwijfelen in haar antwoord op de prejudiciële vragen. Maar zelfs al zou de verwijzende rechter alsnog oordelen dat vruchtensap en vruchtenmelkdrank soortgelijke waren zijn, dan nog kan art. 9.1.c EMVO toepassing vinden. Zie supra voetnoot 90 p. 33.

40

Het Hof van Justitie heeft in de PAGO-zaak een oordeel geveld dat volledig in overeenstemming is met de Chevy-uitspraak. 114 Bekendheid van een GMM wordt naar analogie met bekendheid van een nationaal merk uitgelegd. Zo kan de vereiste mate van bekendheid worden geacht te zijn bereikt wanneer het GMM bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Ook het territoriale aspect wordt op gelijke wijze benaderd. Het is niet nodig dat het merk bekend is in de gehele EU. Aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan wanneer het GMM bekend is in “een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap”.115 Het Hof van Justitie treedt niet in detail over hoe dit aanmerkelijk gedeelte concreet moet vastgesteld worden. Het merkt alleen op dat het ‘in casu’ gaat om een GMM dat op ‘het gehele grondgebied’ van een lidstaat bekend is, met name Oostenrijk. ‘Gelet op de omstandigheden’ van het hoofdgeding kan volgens het Hof dan ook worden aangenomen dat voldaan is aan de territoriale bekendheidsvoorwaarde. In concreto had de verwijzende rechter vastgesteld dat het merk van PAGO op het gehele grondgebied van Oostenrijk ‘zeer bekend’ was. Er was dus een grote mate van bekendheid in de betrokken lidstaat.116 Rekening houdend met die omstandigheden moet volgens het Hof het grondgebied van Oostenrijk beschouwd worden als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de EU.117 Het Hof heeft echter niet aangegeven op basis van welke parameters (bevolkingsaantal, geografische omvang, economisch belang, ...) het heeft vastgesteld dat Oostenrijk een aanmerkelijk gedeelte van de EU vormt. De bevoegde instantie die moet oordelen of een GMM bekend is in de EU zal dus steeds rekening moeten houden met alle relevante factoren in het geding. De rechter kan enkel na een concrete analyse van de omstandigheden in het hoofdgeding stellen of het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het

114 115 116

117

HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’). HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 27. Volgens JEHORAM en VAN HELDEN kan een hoger percentage aan bekendheid in een bepaald gebied een beperktere territoriale spreiding compenseren, en omgekeerd. Zie T.C. JEHORAM EN H. VAN HELDEN, “Bekend, bekender, bekendst: Goodwillbescherming van merken”, BIE 2011, (118) 120. HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 30.

41

grondgebied van de EU. De rechter kan eventueel rekening houden met de geografische omvang van het gebied, het bevolkingsaantal en het economisch gewicht ervan.118 2.3.2.2

INVULLING AANMERKELIJK GEDEELTE VAN DE EU

Het Hof van Justitie heeft duidelijk geoordeeld op een case-by-case basis. In het voorliggend geding en gebaseerd op de concrete omstandigheden was er sprake van een voldoende mate van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van de EU. Het Hof is dus terughoudend in de uitspraak. Het heeft enkel vastgesteld dat, in het geval van PAGO, Oostenrijk een aanmerkelijk gedeelte uitmaakt. Het heeft niet uitdrukkelijk gesteld dat het grondgebied van één lidstaat steeds gelijk is aan een aanmerkelijk gedeelte van de EU. Het Hof heeft dus niet zonder meer bevestigend geantwoord op de prejudiciële vraag die werd gesteld, namelijk de vraag of een GMM in de gehele EU wordt beschermd als bekend merk wanneer het slechts in één lidstaat bekend is. De verwijzing naar de concrete omstandigheden van de zaak zijn mogelijk wel een aanwijzing dat het geval van PAGO, en het grondgebied van Oostenrijk, dicht bij de minimumgrens ligt. 119 Bekendheid van een merk op het gehele grondgebied van lidstaten die qua bevolkingsaantal overeenkomen met dat van Oostenrijk, of dit overstijgen, kan volstaan. Oostenrijk telt om en bij de acht miljoen inwoners. Het staat daarmee op plaats 15 van de 27 EU-lidstaten. 120 Lidstaten die dit aantal overstijgen zijn o.a. België (tien miljoen) en Nederland (zestien miljoen). Bekendheid in die lidstaten zou dan voldoende moeten zijn.121 Maar bekendheid in lidstaten kleiner dan Oostenrijk zou dan niet volstaan. Zelfs al zou die bekendheid zich uitstrekken over het volledige grondgebied van die kleine lidstaat.

118

119

120

121

OHIM, Opposition Guidelines, Part 5: Trade Marks with reputation, article 8(5) CTMR, maart 2004, 13 en Conclusie A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 40. A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07) (‘PAGO’), BIE 2010, (107) 107. Zie http://www.europa-nu.nl/id/vhc6ksyiqqzz/eu_lidstaten_gesorteerd_op_aantal voor een volledig overzicht van de lidstaten van de EU gerangschikt op het aantal inwoners. Het totale bevolkingsaantal van de EU wordt op 500 miljoen geraamd. Zo werd reeds geoordeeld dat het GMM ‘Forever Friends’ in Nederland bekendheid had verworven met betrekking tot wenskaarten. Dit was volgens de Nederlandse rechter voldoende om van een bekend GMM te spreken. Zie Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 13 oktober 2004, Hallmark Cards/Hagley International Dutch Trading Group, KG 04/905 (‘Forever Friends’), BIE 2005, 80. Zie ook T.C. JEHORAM, C. VAN NISPEN en T. HUYDECOPER, European trademark law: community trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 301.

42

De Opposition Guidelines van het BHIM stellen echter dat “ten minste het grondgebied van één lidstaat” een aanmerkelijk deel van de EU kan uitmaken. 122 Het BHIM voert twee argumenten aan ter verdediging van de stelling. Ten eerste moeten Gemeenschapsmerken hetzelfde niveau van bescherming krijgen als nationale merken. De houder van een merk, hetzij een nationaal merk, hetzij een GMM, dat bekend is in één lidstaat kan dan in een oppositieprocedure steeds optreden tegen de inschrijving van een jonger GMM. Indien bekendheid in één lidstaat niet voldoende zou zijn om de uitgebreide bescherming te kunnen inroepen, zou het GMM voor merkaanvragers minder aantrekkelijk zijn in vergelijking met een nationaal merk. Een houder van een nationaal merk dat een voldoende mate aan bekendheid geniet in de betrokken lidstaat, bijvoorbeeld Zweden, zou met succes een oppositieprocedure kunnen opstarten. De houder van een GMM dat eveneens voldoende bekendheid geniet in de lidstaat zou daar niet in slagen, alhoewel er in dat geval niettemin sprake kan zijn van een afbreuk aan de reputatie van het merk. Indien het GMM echter enkel in die ene lidstaat wordt gebruikt, kan de vraag rijzen of er überhaupt nog een bescherming als GMM mogelijk is.123 Ten tweede zou volgens het BHIM dit standpunt ook beter aansluiten bij art. 8.1.b EMVO. Op grond van dit artikel wordt de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten geweigerd indien gevaar voor verwarring is aangetoond in één lidstaat. De weigering op grond van bekendheid zou op dezelfde manier moeten behandeld worden. De richtlijnen dateren echter van 2004, dus vóór de PAGO-uitspraak. De positie van het BHIM, namelijk dat bekendheid in één lidstaat steeds volstaat, is dus deels achterhaald. De Guidelines geven immers zelf aan dat het standpunt zou gevolgd worden totdat er een uitspraak van een hogere instantie kwam.124 Doordat het Hof in de PAGO-uitspraak specifiek verwijst naar het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat zal bekendheid in slechts een (aanmerkelijk) deel van een lidstaat waarschijnlijk niet volstaan. Ook het BHIM vertoont in de Opposition Guidelines enige terughoudendheid op dit vlak. Een redenering naar analogie met de Chevy-uitspraak, waar

122 123 124

OHIM, Opposition Guidelines, Part 5: Trade Marks with reputation, article 8(5) CTMR, maart 2004, 14. Zie infra hoofdstuk 3 p. 54. Het BHIM lijkt de rechtspraak van het Hof van Justitie toe te passen. Zie bijvoorbeeld BHIM, Oppositieafdeling, 18 januari 2012, Investor/Buda-Cash, Nr. B 1400474 (‘Investor/‘InveStore’), 5. De oppositieafdeling oordeelde dat het GMM ‘Investor’ bekendheid had verworven in Zweden voor o.a. business management en diverse financiële dienstverlening. Dit was territoriaal gezien voldoende om de inschrijving van het teken ‘InveStore’ als GMM voor o.a. reclame uit te sluiten. Zweden staat met circa 9 miljoen inwoners net boven Oostenrijk.

43

bekendheid in een gedeelte van één van de Benelux-landen voldoende is, is niet mogelijk. 125 De verhouding tussen de landen van de Benelux en de landen van de EU is immers totaal verschillend. Uit het voorgaande blijkt dat het Hof van Justitie de territoriale drempel om bekendheid aan te tonen bijzonder laag legt. Het begrip aanmerkelijk gedeelte van de EU wordt niet conform de normale betekenis van het woord uitgelegd. Aanmerkelijk betekent immers belangrijk, aanzienlijk of groot.126 Oostenrijk vertegenwoordigt slechts 1,6 % van de totale bevolking van de EU en minder dan 2 % van de totale oppervlakte. Een aanzienlijk deel van de EU is dit niet. Maar volgens het Hof kan dit dus toch voldoende zijn. Indien de vereiste van aanmerkelijk gedeelte strikt geïnterpreteerd zou worden, zou bekendheid in één lidstaat niet bij definitie kunnen volstaan.127 Dit is zeker het geval voor de kleine lidstaten, zoals Malta, Luxemburg en Cyprus. Maar ook bekendheid in de grotere lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, zou dan niet kunnen volstaan. Duitsland vertegenwoordigt immers ‘slechts’ 16,1 % van de bevolking. 2.3.2.2.1

ALTERNATIEVE BEOORDELING

Ook advocaat-generaal SHARPSTON stelde in haar conclusie bij het PAGO-arrest voor om aansluiting te zoeken bij het Chevy-arrest. Zij geeft echter een meer concrete invulling aan het begrip ‘aanmerkelijk gedeelte’. Volgens haar kan er geen sprake zijn van een aanmerkelijk gedeelte van de EU wanneer dat gedeelte, objectief beschouwd aan de hand van de omvang en het economisch gewicht ervan, onbeduidend is in vergelijking tot de EU als geheel en het relevante publiek wijder verspreid is over de gehele Unie.128 Zij legt duidelijk de link tussen het relevante publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn en de vereiste geografische omvang van de bekendheid. Of er sprake is van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van de Unie moet met andere woorden worden vastgesteld met inachtneming van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden diensten of waren bestemd zijn.

125

126 127 128

OHIM, Opposition Guidelines, Part 5: Trade Marks with reputation, article 8(5) CTMR, maart 2004, 14. In oudere oppositiebeslissingen werd soms wel naar analogie geredeneerd. Zie BHIM, Oppositieafdeling, 30 april 2002, Acheson Industries/Dacral, Nr. B 263766 (‘Deltaforge’/’Dacroforge’), 11. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. M. BRONNEMAN, “De bekendheidsdrempel”, BMM Bulletin 2009, (2) 5. Conclusie A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirol Milch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 32.

44

De geografische uitgestrektheid van de bekendheid kan dus sterk verschillen van geval tot geval.129 Een merk dat gebruikt wordt voor de aanduiding van een generiek product bestemd voor het grote publiek, zal in een ruim geografisch gebied bekendheid moeten verwerven. In het geval van een merk voor een specifiek product dat verkocht wordt aan een gespecialiseerd regionaal publiek, zal bekendheid in een veel kleiner gebied volstaan.

130

Een goed dat

bestemd is voor vakmensen kan echter ook een groter gebied bestrijken wanneer de beroepsbeoefenaars geografisch ruim verspreid zijn. Absolute cijfers zijn hier dus niet van belang. Een merk voor een gespecialiseerd product zal bekendheid in de EU kunnen verwerven ook al is het bij een kleiner aantal mensen bekend in vergelijking met een merk voor een product dat bestemd is voor het grote publiek. Ook het belang van het gebied waar die bekendheid bestaat moet in rekening gebracht worden. Bij het vaststellen wat het belang is van een bepaald gebied in relatie tot de gehele EU kunnen enkele factoren in aanmerking genomen worden. Zo zal het economisch belang van het gebied in de EU een rol spelen. Net zoals de geografische omvang van het gebied waar het merk bekend is en de demografie van het betrokken publiek. De advocaat-generaal gaat uit van de Unie als één ondeelbaar geheel, zonder binnengrenzen. De interne markt is niet louter de optelsom van 27 verschillende lidstaten. Op die manier is het irrelevant of bekendheid in één enkele lidstaat of in een welbepaald aantal lidstaten voldoende is. Het rangschikken van de lidstaten volgens bevolkingsaantal, geografische oppervlakte of economisch belang verliest bijgevolg zijn nut. 2.3.2.3

VERGELIJKING MET INBURGERING

Het Hof van Justitie heeft er voor geopteerd om de vereiste van bekendheid minimaal in te vullen. Het verschil met de strenge territoriale eis met betrekking tot inburgering is dan ook opvallend. Het ontbreken van onderscheidend vermogen in één lidstaat kan al voldoende zijn om de inschrijving te weigeren.131 Toch kan dit verschil gerechtvaardigd worden. Een merk moet immers onderscheidend vermogen hebben om de essentiële herkomstfunctie te kunnen 129 130

131

Ibid., punten 33-35. Advocaat-generaal SHARPSTON geeft het voorbeeld van een merk voor producten dat bestemd is voor de makers van kilts. Het relevante publiek zal zich in dit geval waarschijnlijk bevinden in één bepaalde lidstaat, eventueel zelfs een gedeelte van die lidstaat. Zie Conclusie A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirol Milch, C-301/07 (‘PAGO’), voetnoot 24. HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-25/05 P (beeld in wikkelvorm verpakt snoepje), punt 83.

45

vervullen. Onderscheidend vermogen is de belangrijkste horde die een teken moet nemen wil het als merk beschermd worden.132 Eenmaal die horde genomen, krijgt het merk bescherming tegen ieder jonger teken dat verwarring kan scheppen, om het even waar in de EU. Dit volgt uit het unitaire karakter van het GMM. Eenmaal ingeschreven als GMM kan de houder ervan ook steunen op art. 9.1.c EMVO, dat in wezen de goodwill van een merk beschermt. Dit artikel beschermt immers de rechtmatige belangen van de merkhouders van wie het merk dankzij commerciële en reclame-inspanningen bekend is geworden. Andere ondernemingen zouden van die bekendheid gebruik kunnen maken om een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit of afbreuk te doen aan de reputatie van het bekende merk. Dit is ook mogelijk wanneer het merk slechts bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in één enkele lidstaat bekend is.133 De houder van een GMM moet ook tegen dit gebruik kunnen optreden in die bepaalde lidstaat. De mogelijkheid van inburgering overeenkomstig art. 7.3 EMVO vormt daarentegen een uitzondering op het verbod van inschrijving wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. 134 Er wordt nagegaan of een teken alsnog voldoet aan de voorwaarde voor inschrijving als GMM in de gehele Europese Unie. Het opzet van de twee bepalingen is anders. Bij de toepassing ervan kan bijgevolg niet dezelfde toetsing voor het relevante grondgebied gelden.135 Steeds opnieuw trachten de merkaanvragers de PAGO-rechtspraak ook toe te passen in het kader van de bewijsvoering met betrekking tot de inburgering van hun merk.136 Het is immers makkelijker om inburgering aan te tonen voor een aanmerkelijk deel van de EU dan voor het gehele grondgebied ervan. Het Gerecht heeft echter expliciet gesteld dat dit getuigt van een foute rechtsopvatting. 137 De verzoekers kunnen zich niet beroepen op de rechtspraak betreffende een andere bepaling van de EMVO. Een deel van die verwarring kan evenwel toegeschreven worden aan oudere rechtspraak van het Gerecht. In de zaak met betrekking tot de inschrijving van het woordmerk ‘Options’ als 132 133 134 135 136

137

A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07), BIE 2010, (107) 108. Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 56. Ibid., punt 57. Ibid., punt 55. Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat), punt 28; Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 19; Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’), punt 51 en Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’), punt 27. Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 47.

46

GMM heeft het Gerecht gesteld dat de inschrijving van een merk op grond van art. 7.3 EMVO enkel kan worden verkregen “indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste”.138 Het Gerecht bevestigde dat het woordmerk in de Franse taal onderscheidend vermogen miste, maar dat verzoeker niet had aangetoond dat het merk ingeburgerd was in “een wezenlijk deel van de Gemeenschap, in casu Frankrijk”.139 In navolgende rechtspraak werd meermaals verwezen naar die Optionsuitspraak.140 Vandaag is het echter duidelijk dat het niet volstaat om bewijzen voor te leggen die enkel betrekking hebben op het grondgebied van enkele lidstaten, 141 laat staan één bepaalde lidstaat.142 2.3.3

BESCHERMINGSOMVANG VAN EEN BEKEND GMM

Het bestaan van bekendheid ‘in de Gemeenschap’ is noodzakelijk,143 maar niet voldoende om de goodwillbescherming onder art. 9.1.c EMVO te verkrijgen. Er moet immers ook nog een aantasting van het merk aangetoond worden. De houder van het bekende merk moet bewijzen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Er kan slechts aantasting van het merk zijn als het publiek daadwerkelijk een verband legt tussen het teken en het bekende merk. Dat kan zich in het algemeen slechts voordoen in de gebieden waar het merk effectief

138 139 140

141

142

143

Ger.EU, 30 maart 2000, Ford/BHIM, T-91/99 (‘Options’), punt 27. Ibid., punt 28. Ger.EU, 5 maart 2003, Alcon/BHIM, T-237/01 (‘BSS’), punt 52; Ger.EU, 29 april 2004, Eurocermex/BHIM, T-399/02 (vorm van bierflesje), punt 43 en Ger.EU, 15 december 2005, BIC/BHIM, T-262/04 (vorm van aansteker), punt 69. Zo kon het beeldteken betreffende de kleurencombinatie voor een tractor niet als GMM ingeschreven worden, aangezien de merkaanvrager niet had aangetoond dat het betrokken teken onderscheidend vermogen had verkregen in de tien nieuwe lidstaten die in 2004 waren toegetreden tot de EU. Zie Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor), punt 50. Het volstaat niet om enkel bewijsstukken te leveren die betrekking hebben op slechts één enkele lidstaat van de EU, in casu Italië. Daaruit kan niet afgeleid worden dat het vormmerk ook door gebruik onderscheidend vermogen zou hebben verkregen in de overige lidstaten van de EU. Zie Ger.EU, 10 maart 2009, G.M. Piccoli/BHIM, T-8/08 (vorm van schelp), punt 40. Een GMM kan geen bescherming genieten ex art. 9.1.c EMVO indien het niet bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de EU. Het GMM is dan immers niet bekend “in de Gemeenschap”. Bijgevolg is niet voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden uit het artikel. In dat geval is er geen recht op bescherming omdat het artikel gewoonweg niet toepasselijk is. Er kan ook geen bescherming geboden worden die tot dat niet-aanmerkelijk gebied beperkt is. Zie Conclusie A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirol Milch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 52.

47

wordt gebruikt.144 In het geval dat het merk slechts bekendheid geniet in een bepaalde regio zal de kans kleiner zijn dat er door gebruik van het teken door een derde in een ander gebied, waar het merk niet bekend is, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. 145 Als het jongere teken daarentegen actief is of wordt op het grondgebied waar het oudere merk bekendheid geniet, zal er wel (een kans tot) schade aangetoond kunnen worden. Stel nu dat de merkhouder de goodwillbescherming van sub c wel kan inroepen. Zijn GMM is immers bekend in een aanmerkelijk gedeelte van de EU en het jongere teken wordt ook gebruikt voor (niet-)soortgelijke waren of diensten in het gebied waar het merk bekendheid geniet waardoor er schade wordt toegebracht aan het merk. Overeenkomstig art. 9.1.c EMVO zal een inbreuk kunnen vastgesteld worden. Dan rijst echter de vraag of het op te leggen verbod beperkt dient te worden tot die delen van de EU waar het merk bekend is en de merkhouder bijgevolg schade lijdt. Moet er steeds een verbod voor de volledige Unie uitgesproken worden, indien de inbreuk beperkt is tot het grondgebied van één of enkele lidstaten? Kan (of moet) dit verbod beperkt blijven tot het (aanmerkelijk) gedeelte van de EU waar de bekendheid is aangetoond? Er kunnen dus vragen gesteld worden omtrent de beschermingsomvang van het bekende GMM. In wezen waren die vragen ook aan de orde in de zaak PAGO. In casu was er enkel sprake van bekendheid in Oostenrijk en tevens van een vermeend inbreukmakend gebruik in die lidstaat. Het oudere merk werd niet gebruikt in andere lidstaten. Maar indien Tirol Milch het merk van PAGO wel had gebruikt in andere landen, waar er geen bekendheid was aangetoond, zou de Oostenrijkse rechter dan ook een verbod tot gebruik kunnen uitspreken in die lidstaten of zou daarentegen het verbod beperkt moeten worden tot Oostenrijk? Het Hof van Justitie heeft hier jammer genoeg geen concreet antwoord op gegeven. 146

144

145 146

A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07), BIE 2010, (107) 108. In uitzonderlijke gevallen zal bekendheid aanwezig zijn zonder gebruik zie A. VON MÜHLENDAHL, “Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character”, EIPR 2008, (66) 69. Dit geldt ook voor bekende merken in de Benelux. Zie C. VANLEENHOVE, “De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluierd”, IRDI 2010, (354) 364. Het Hof van Justitie achtte het niet nodig om deze tweede prejudiciële vraag te beantwoorden gelet op het antwoord op de eerste vraag.

48

Het unitair karakter van het GMM kan echter als uitgangspunt genomen worden. 147 Indien een GMM bekend is in de EU impliceert dit dat het ook op het gehele grondgebied van de Unie op dezelfde wijze moet beschermd worden en dus niet alleen in het aanmerkelijke gedeelte van dit grondgebied, dat weliswaar de grondslag vormde voor de beslissing dat het betrokken merk ‘in de Gemeenschap’ bekend was. De bescherming die geboden wordt aan een bekend GMM geldt dan voor het gehele grondgebied van de EU, ook in lidstaten waar het oudere merk niet eens gebruikt wordt. Het verbod dat wordt opgelegd moet dan EU-wijd zijn. Op die manier wordt echter wel een zeer ruime bescherming gegeven aan het GMM. M.i. zou een dergelijke uitgebreide bescherming enkel kunnen gerechtvaardigd worden wanneer het in aanmerking te nemen aanmerkelijke gedeelte van de EU voldoende ruim is omschreven. Als de aan een GMM gegeven bescherming zo ruim is, moet voldaan zijn aan strengere voorwaarden. Juist op dit vlak lijkt het Hof van Justitie echter minder streng te zijn. Vooral nu in concrete gevallen het grondgebied van één lidstaat een aanmerkelijk deel kan uitmaken. 2.3.3.1

HET ARREST CHRONOPOST VAN HET HOF VAN JUSTITIE

De uitgebreide bescherming kan in vraag gesteld worden. Waarom moet de goodwill van een merk dat alleen in Roemenië of Griekenland bekend is ook beschermd worden in Ierland of Estland? Wordt in die gebieden wel afbreuk gedaan aan de functies van het merk, waaronder de reclamefunctie? De beschermingsomvang van het GMM dat slechts bekend is in één lidstaat zou beperkt kunnen worden tot die lidstaat. De nationale rechter kan immers de territoriale werking van zijn uitspraak in bepaalde gevallen beperken. Dit volgt uit het arrest Chronopost van het Hof van Justitie, zetelend in Grote Kamer, met betrekking tot het Franse merk en het GMM ‘Webshipping’.148 De eventuele bekendheid van het merk werd echter niet aangevoerd. De zaak had betrekking op de reikwijdte van art. 98 EMVO.149 De Franse rechter wou o.a. weten of het verbod dat opgelegd wordt door een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie.

147

148

149

A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07), BIE 2010, (107) 108 en T. VAN INNIS, “Ruimtelijk gebruik”, BMM Bulletin 2010, (107) 109. Zie voor een bespreking van het arrest P.J.M. STEINHAUSER, “Het EU-wijde verbod met dwangsom” (noot onder HvJ, 12 april 2011, DHL Express France/Chronopost, C-235/09), BIE 2011, 176-178. Art. 98.1 EMVO bepaalt dat “wanneer de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten.”

49

Het Hof van Justitie legt vooreerst de nadruk op het eenheidskarakter van het GMM, zoals dit blijkt uit art. 1.2 EMVO. Het stelt dat het exclusieve recht van de houder van een GMM zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop Gemeenschapsmerken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben. 150 Om de eenvormige bescherming van het GMM te waarborgen moet het opgelegde verbod op de voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op het gehele grondgebied van de Unie. 151 Dit is nodig om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties te voorkomen. Indien de territoriale werking van een verbod zou beperkt worden, zou het gevaar voor tegenstrijdige uitspraken immers toenemen, in het bijzonder wegens de feitelijke beoordeling van het verwarringsgevaar. Zonder bijkomende omstandigheden geldt het verbod dus voor de hele EU. De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt worden.152 Het uitsluitende recht uit art. 9.1 EMVO wordt verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen te beschermen. Het recht wordt enkel verleend om het merk toe te laten zijn wezenlijke functies te vervullen. De uitoefening van het recht moet bijgevolg ook beperkt worden tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Het exclusieve recht van de houder van het GMM, met inbegrip van de territoriale omvang van dit recht, mag niet verder gaan dan nodig om het gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk te verbieden. 153 Handelingen die geen afbreuk doen aan de functies van het merk kunnen niet verboden worden. Wanneer de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk vaststelt dat de inbreuk op een GMM zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.154 De (dreigende) inbreuk kan zich in het bijzonder beperken tot een bepaald gebied in de EU indien de merkhouder die het verbod vordert zelf de territoriale werking van de vordering heeft begrensd tot één of meer lidstaten. Een beperkt verbod kan ook opgelegd worden in het geval het bewijs wordt geleverd dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan

150 151 152 153 154

HvJ, 12 april 2011, DHL Express France/Chronopost, C-235/09 (‘Webshipping’), punt 39. HvJ, 12 april 2011, DHL Express France/Chronopost, C-235/09 (‘Webshipping’), punt 44. Ibid., punt 46. Ibid., punt 47. Ibid., punt 48.

50

doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. Het is echter aan de verwerende partij om dit bewijs voor te leggen. De Chronopost-uitspraak kan toegepast worden in gevallen waar de beoordeling van het verwarringsgevaar onder art. 9.1.b EMVO verschillend is van land tot land omwille van linguïstische redenen. 155 De verwerende partij in een inbreukprocedure op basis van bekendheid zou m.i. de uitspraak ook kunnen inroepen om de territoriale werking van het verbod te beperken tot het gedeelte van de EU waar bekendheid kan aangetoond worden. 156 Indien het GMM slechts bekend is in één of enkele lidstaten, zou het verbod kunnen beperkt worden tot die lidstaten.157 In gebieden waar het GMM niet bekend is of niet gebruikt wordt, valt moeilijk in te zien hoe er afbreuk kan gedaan worden aan of een ongerechtvaardigd voordeel kan getrokken worden uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook advocaat-generaal SHARPSTON heeft in haar conclusie bij het PAGO-arrest te kennen gegeven dat “het zelden of nooit passend (is) dat een rechterlijke instantie een beslissing geeft die ruimer geformuleerd is dan nodig. Wanneer de inbreuk op het merk beperkt is tot één lidstaat (in casu Oostenrijk), zal het normaal gesproken voldoende zijn dat de beslissing waarbij die inbreuk wordt verboden ook tot die lidstaat is beperkt.”158 Nochtans zal het bewijs niet makkelijk te leveren zijn. De verwerende partij moet immers aantonen dat aan geen enkele van de functies van het merk afbreuk wordt gedaan. 159 Ook zal de rechter rekening kunnen houden met het feit dat de bekendheid van het GMM zich nog verder kan ontwikkelen en snel kan toenemen, vooral wanneer de merkhouder zijn wil te kennen geeft om nieuwe markten aan te boren.160 Een merk kan ook op korte tijd plots aan

155 156

157 158 159

160

Voor een opsomming van verschillende ‘Webshipping’-uitzonderingen zie M. HAAK, “Handhaving van gemeenschapsmerken en –modellen: territoriale beperkingen?”, BMM Bulletin 2011, (114) 117-118. Dit gebied zal in elk geval wel moeten overeenstemmen met een aanmerkelijk gedeelte van de EU. Indien de nationale rechter zou vaststellen dat dit niet het geval is, kan art. 9.1.c EMVO immers niet van toepassing zijn. Ook GIELEN acht een beperkt verbod mogelijk. Zie C. GIELEN, noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07, IER 2009, (347) 349. Conclusie A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirol Milch, C-301/07 (‘PAGO’), punt 57. De verschillende functies van het merk zijn: de herkomstfunctie, de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de marketingfunctie en de investeringsfunctie. Zie F. GOTZEN en M-C. JANSSENS, Handboek Merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2010, 42. J. SMITH en J. GAULD, “The Territorial Effects of Sanctions Under the Community Trade Marks Regulation: The ECJ Delivers its Judgment in DHL v Chronopost”, EIPR 2011, (588) 589.

51

bekendheid winnen doordat het bijvoorbeeld in het nieuws komt. 161 Er zou ook kunnen geargumenteerd worden dat de investeringsfunctie en de reclamefunctie toch nog kunnen geschaad worden. Toekomstige marketingcampagnes in gebieden waar het GMM tot dan toe nog niet is gebruikt zouden minder effectief kunnen zijn doordat daar reeds het litigieuze teken werd gebruikt.162 In de rechtsleer heeft

VON

MÜHLENDAHL een evenwichtige oplossing voor het probleem

uitgewerkt.163 Het verbod zou in elk geval moeten uitgesproken worden voor het grondgebied waar bekendheid van het GMM bestaat en is aangetoond. Voor de gebieden waar bekendheid niet vaststaat, stelt hij voor om rekening te houden met de verschillende belangen in het geding. Zo moeten de belangen van de merkhouder prevaleren in die gebieden waar het aannemelijk is dat bekendheid kan ontstaan, bijvoorbeeld omwille van uitbreiding van handelsactiviteiten. Voor de overige gebieden waar het ontstaan van bekendheid onwaarschijnlijk is, zal het belang van de verweerder prevaleren. Hij kan het litigieuze teken blijven gebruiken in die gebieden. De verweerder zal zich daarentegen niet kunnen verzetten tegen een EU-wijd verbod indien hij het teken enkel gebruikt binnen het gebied waar bekendheid is aangetoond. 2.3.4

STANDPUNT VAN HET MAX PLANCK INSTITUUT

In verband met merken die bekendheid genieten (‘trade marks with reputation’) stelt de Max Planck-studie voor om een onderscheid te maken tussen aan de ene kant het gebied waar bekendheid moet verkregen zijn en aan de andere kant de plaats waar het bekende merk en het jongere teken in conflict kunnen komen.164 Met betrekking tot de territoriale omvang van bekendheid aanvaardt het Instituut de gevolgen van het PAGO-arrest: “where a mark has a well-established reputation in one Member State, the requirement of reputation ‘in the Community’ is fulfilled.” Het stelt dan ook voor om de 161 162 163

164

T. VAN INNIS, “Ruimtelijk gebruik”, BMM Bulletin 2010, (107) 109. M. HAAK, “Handhaving van gemeenschapsmerken en –modellen: territoriale beperkingen?”, BMM Bulletin 2011, (114) 118. A. VON MÜHLENDAHL, “Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character”, EIPR 2008, (66) 68-69. Zie ook S. SCHNELL, “The Community Trade Mark: Unitary EU Right – EU-wide Injunction?”, EIPR 2011, (210) 219. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 149-150

52

bewoording van art. 9.1c EMVO niet te wijzigen. De invoeging van begrippen zoals ‘throughout’ of bekendheid in een aanzienlijk deel van de EU worden afgewezen. Aan de andere kant aanvaardt de studie niet zonder meer de uitbreiding van de goodwillbescherming voor bekende merken naar delen van de EU waar die bekendheid niet aanwezig is. Het stelt dat het moeilijk te accepteren is dat een ouder GMM met bekendheid in een deel van de EU schade zou kunnen ondervinden in een deel van de EU waar dat merk niet bekend is. De studie stelt voor om die situatie te verhelpen door een onderscheid te maken tussen de verschillende plaatsen waar er conflicten kunnen ontstaan met bekende merken. Ook moet een onderscheid gemaakt worden naar gelang de procedure die wordt ingesteld. In het geval van een oppositie- of nietigheidsprocedure bij het BHIM tussen een ouder GMM en een jonger GMM moet het oudere merk steeds prevaleren. Zelfs indien het merk slechts bekendheid geniet (en geschaad wordt) in een gedeelte van de EU. De reikwijdte van de bescherming van bekende Gemeenschapsmerken in een oppositie- of nietigheidsprocedure in een lidstaat waar het oudere GMM geen bekendheid geniet, wil het Max Planck Instituut dan weer overlaten aan het Hof van Justitie. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat een ouder GMM slechts zou mogen zegevieren indien alle voorwaarden van bescherming in die betrokken lidstaat vervuld zijn. M.i. betekent dit dat de houder van het GMM ook bekendheid en schade aan het merk zal moeten aantonen in die betrokken lidstaat. Anders zijn niet alle voorwaarden van bescherming vervuld. Met betrekking tot een inbreukprocedure wordt het aan het Hof overgelaten om te bepalen of een merk met beperkte bekendheid in de EU een EU-wijd verbod kan vorderen. Nochtans bepaalt de studie dat een verbod voor de hele Unie moet worden opgelegd telkens de eiser daar om vraagt. Dus ook in gevallen waar de inbreuk enkel plaatsvindt in een bepaald deel van de EU. Inmiddels is er echter de Chronopost-uitspraak van het Hof van Justitie, waarbij wordt aangegeven dat de territoriale werking van het verbod in bepaalde gevallen kan beperkt worden.

53

HOOFDSTUK 3: NORMAAL GEBRUIK VAN HET GMM De titularis van een merk kan slechts merkbescherming inroepen als het merk is ingeschreven.165 Het systeem van het GMM is een regime dat gebaseerd is op registratie van het merk en niet noodzakelijk op gebruik. Een teken kan als merk ingeschreven worden zonder dat er al gebruik van is gemaakt. Enkel wanneer het teken een gebrek aan onderscheidend vermogen vertoont, zal gebruik moeten aangetoond worden om het teken alsnog als merk in te schrijven. Om het merk na het moment van de inschrijving in stand te houden, is gebruik echter wel noodzakelijk. Het merk moet worden gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De rechten van een merkhouder kunnen immers vervallen verklaard worden indien het merk niet normaal werd gebruikt. Maar of het totale aantal ingeschreven merken effectief zal verminderen is sterk afhankelijk van de wijze waarop het begrip ‘normaal gebruik’ wordt ingevuld.166 3.1

WETTELIJK KADER

Art. 15 EMVO stelt dat een GMM waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvlak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van de verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Een gebrek aan normaal gebruik kan in vier gevallen gesanctioneerd worden. Het GMM kan vooreerst in twee procedures vervallen verklaard worden. Ofwel gebeurt dit op rechtstreekse vordering bij het BHIM ofwel op reconventionele vordering in een inbreukprocedure. 167 Vervolgens zijn er ook twee procedures waarin de merkhouder de bescherming van zijn merk zal moeten missen indien hij geen normaal gebruik van zijn merk heeft gemaakt of dit niet kan aantonen. Hij zal zich ten eerste in een oppositieprocedure niet kunnen verzetten tegen de 165 166 167

Met uitzondering van de merken die algemeen bekend zijn. N. OOSTERMAN, “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?”, IER 2007, (145) 146. Art. 51.1.a EMVO. De vervallenverklaring wordt uitgesproken wanneer is aangetoond dat het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt in de Gemeenschap voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De vervallenverklaring kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige termijn en de instelling van de vordering voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. De merkhouder krijgt dus de mogelijkheid om het verval van zijn merk te ‘helen’ door het merk alsnog of opnieuw te gebruiken.

54

inschrijving van een identiek of een overeenstemmend teken.168 In een nietigheidsprocedure zal hij het al ingeschreven merk niet nietig kunnen laten verklaren.169 De Richtlijn inzake de nationale merken bevat parallelle bepalingen. De vereiste van gebruik is opgenomen in art. 10 EMRL. Art. 11 EMRL voorziet in sancties in gerechtelijke of administratieve procedures wegens het niet gebruiken van een merk. Een merk dat niet normaal gebruikt wordt, kan niet ingeroepen worden tijdens een oppositie-, nietigheids- of inbreukprocedure. Art. 12.1 EMRL bepaalt uitdrukkelijk dat een nationaal merk kan vervallen verklaard worden indien het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt in de betrokken lidstaat. De vervaltermijn van niet normaal gebruik is in alle lidstaten bijgevolg geharmoniseerd op vijf jaar. De termijn geldt zowel voor de periode na het depot als voor de periode die volgt op het laatste normaal gebruik. De Richtlijn voorziet, net zoals de Verordening, in de mogelijkheid tot helen of ‘heilung’ van het merk. Uit de bepalingen van de Verordening en de Richtlijn volgt dat er geen ambtshalve onderzoek naar het normaal gebruik van een ingeschreven merk plaatsvindt. Het is niet de taak van het BHIM om zelf een onderzoek in te stellen naar de mate waarop ingeschreven Gemeenschapsmerken worden gebruikt. Het komt toe aan een belanghebbende derde om de vervallenverklaring van het merk te vorderen. Het komt echter meer voor dat in het kader van een oppositie- of nietigheidsvordering door de tegenpartij het bewijs van normaal gebruik binnen de EU, of desgevallend in de lidstaat, wordt gevorderd. Regel 22, lid 3 van Verordening nr. 2868/95 bepaalt in dat geval dat het bewijs van het gebruik betrekking moet hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van het gebruik van het oudere merk.170 3.2

BEGRIP NORMAAL GEBRUIK IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT

Het Hof van Justitie en het Gerecht hebben het begrip ‘normaal gebruik’ een concrete invulling gegeven. Daarbij werd rekening gehouden met de ratio legis van de bepaling en de

168 169 170

Art. 42.2 en 3 EMVO. De houder van een ouder GMM, of desgevallend een ouder nationaal merk, kan de registratie van een jonger GMM dan niet in de weg staan. Art. 57.2 en 3 EMVO. Verord. Commissie nr. 2868/95, 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, PB L. 15 december 1995, afl. 303, 1.

55

invloed van de herkomstfunctie van het merk. De rechtspraak heeft verduidelijkt welke omvang dit gebruik moet hebben. 3.2.1

RATIO LEGIS EN VRIJWAREN HERKOMSTFUNCTIE

Normaal gebruik wordt noch in de Verordening, noch in de Richtlijn gedefinieerd. Het staat het Hof van Justitie dus vrij om aan het begrip een eenvormige interpretatie te geven. Volgens het Hof is een normaal gebruik een werkelijk gebruik van het merk. 171 Werkelijk gebruik van het merk staat tegenover een louter symbolisch gebruik dat er enkel op gericht is om de aan het merk verbonden rechten te behouden. Dit sluit aan bij de ratio legis van de vereiste van normaal gebruik. Die bestaat erin om het totale aantal ingeschreven merken te verminderen en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond bestaat die voortvloeit uit een werkelijke functie van het merk op de markt.172 De vereiste wil voorkomen dat in het register merken worden opgenomen die de mededinging belemmeren in plaats van bevorderen.173 Indien de voorwaarde van normaal gebruik er niet zou zijn, zou het register kunnen verstopt raken met ongebruikte merken die het aantal beschikbare tekens beperken die door anderen ingeschreven kunnen worden.174 Een merk moet werkelijk worden gebruikt opdat het in overeenstemming zou zijn met de voornaamste functie van het merk, met name de herkomstfunctie. 175 De consument of de eindverbruiker moet in staat zijn om de herkomst van de waren en diensten te achterhalen en bijgevolg de betrokken waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van die van een andere onderneming. Een merk dat geen commercieel doel nastreeft kan de 171

172

173 174

175

HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punt 35-36. Dit kan ook afgeleid worden uit de tiende overweging van de considerans van de Merkenverordening die bepaalt dat “de bescherming van Gemeenschapsmerken (…) alleen gerechtvaardigd (is) voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”. Ook de negende overweging van de considerans van de Merkenrichtlijn schrijft een werkelijk gebruik van het ingeschreven merk voor. Negende overweging van de considerans van de Merkenrichtlijn en Ger.EU, 12 maart 2003, Goulbourn/BHIM & Redcats, T-174/01 (‘Silk Cocoon’/‘Cocoon’), punt 38 en Ger.EU, 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM & Vétoquinol, T-334/01 (‘Hippovit’/‘Hipoviton’), punt 32. Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punt 32. Volgens het BHIM stelt het probleem van verstopping van de registers zich echter niet in de praktijk. Het Bureau stelt dat er tot 2009 zo’n 750 nietigheidsvorderingen werden ingesteld. Minder dan de helft van die vorderingen was gesteund op een gebrek aan normaal gebruik. Zie OHIM, Contribution to the study on the overall functioning of the trade mark system in Europe, 15. Te raadplegen op http://oami.europa.eu. HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punt 36.

56

identificatiefunctie niet vervullen omdat het er de facto niet toe bijdraagt dat de waren of diensten op de markt van elkaar worden onderscheiden en met de merkhouder worden geassocieerd.176 Om de herkomstfunctie te kunnen vervullen moet een merk gebruikt worden op de markt van de betrokken waren en diensten. 177 Enkel gebruik binnen de onderneming valt daar niet onder omdat het niet publiek en naar buiten toe is gericht. Ook een zogenaamd ‘defensief’ merk dat enkel wordt ingeschreven met de bedoeling om de bescherming van een hoofdmerk uit te breiden, zonder dat het zelf daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt, is niet verenigbaar met de regeling van de bescherming van Gemeenschapsmerken.178 Het merk moet steeds een commerciële bestaansreden hebben.179 Die reden bestaat erin om voor de betrokken waren of diensten een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Gebruik van een merk moet dus betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Gebruik van het merk met het oogmerk om klanten te winnen, bijvoorbeeld in het kader van een reclamecampagne, is normaal gebruik. Er is dus sprake van normaal gebruik indien het merk gebruikt wordt om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden.180 Het gebruik moet gericht zijn op het behouden of verkrijgen van marktaandelen. 3.2.2

OMVANG VAN DE COMMERCIËLE EXPLOITATIE

Bij de beoordeling of een merk normaal is gebruikt, moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële

176 177 178

179 180

Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punt 32. HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punt 37 en Ger.EU, 6 oktober 2004, Vitakraft/BHIM & Krafft, T-356/02 (‘Vitakrafft’/‘Krafft’), punt 33. Ger.EU, 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM, T-194/03 (‘The Bridge’/‘Bainbridge’), punten 41-45. Dit werd bevestigd door het Hof. Zie HvJ, 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, punt 101. HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punt 37. Aan die voorwaarde is niet voldaan wanneer de merkhouder het merk gebruikt ter aanduiding van reclameartikelen die als beloning voor de aankoop en ter bevordering van de verkoop van andere waren worden verstrekt. In een dergelijk geval worden de artikelen niet verstrekt met het oog op de penetratie van de markt van waren van dezelfde klasse. Het gebruik van het merk in die omstandigheid gebeurt niet met het opzet om een afzet te vinden voor de waren. Zie HvJ, 15 januari 2009, Silberquelle/Maselli-Strickmode, C-495/07 (‘Welness’), punten 20-21.

57

exploitatie ervan reëel is.181 Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de beoordeling van het normaal gebruik. Zo moeten vooreerst de gebruiken in de betrokken economische sector in acht genomen worden. Bepaalde gebruiken of handelingen kunnen in een bepaalde sector gerechtvaardigd worden geacht om marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Ook de aard van de betrokken waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang, frequentie en regelmaat van het gebruik van het merk moeten in aanmerking genomen worden. De kenmerken van de betrokken markt kunnen immers een rechtstreekse invloed hebben op de commerciële strategie van de merkhouder. Met betrekking tot de omvang van het gebruik dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen worden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen.182 Het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de merkhouder of slechts bij sommige ervan kan ook in rekening gebracht worden. Er moet natuurlijk ook steeds aandacht besteed worden aan de verschillende bewijzen inzake gebruik die de merkhouder kan voorleggen. Er moet bijgevolg rekening gehouden worden met de omstandigheden van elk concreet geval. Bij voorbaat en in abstracto een kwantitatieve drempel bepalen is niet mogelijk. 183 Het vaststellen van een de minimis regel zou een concrete beoordeling door het BHIM, Gerecht of de nationale rechter in de weg staan. Hieruit volgt dat het gebruik van het merk kwantitatief gezien niet steeds omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd. Zelfs een gering gebruik of een kwantitatief onbelangrijk gebruik kan voldoende zijn, op voorwaarde dat het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen.184 De vereiste van normaal gebruik is niet ingevoerd om het commerciële succes

181

182 183 184

HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punten 38-39; HvJ, 16 oktober 2003, La Mer Technology/Laboratoires Goemar, C-259/02 (‘Laboratoire de la Mer’), punt 22 en HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 71. Ger.EU, 25 maart 2009, Anheuser-Bush/BHIM & Budvar, T-191/07 (‘Budweiser’), punt 102. HvJ, 16 oktober 2003, La Mer Technology/Laboratoires Goemar, C-259/02 (‘Laboratoire de la Mer’), punt 25 en HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 72. HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’), punt 39; HvJ, 16 oktober 2003, La Mer Technology/Laboratoires Goemar, C-259/02 (‘Laboratoire de la Mer’), punt 21 en HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 76.

58

of de handelsstrategie van een onderneming te controleren. 185 Bijgevolg kan de merkbescherming niet beperkt worden tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik.186 De beoordeling van het gebruik en de omvang ervan moet niet alleen in concreto gebeuren maar moet ook globaal zijn. Dit houdt in dat de samenhang tussen de verschillende factoren van belang kan zijn. Zo kan een gering aantal verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een bepaalde bestendigheid in de tijd van het gebruik, en omgekeerd. De gerealiseerde omzet en het aantal verkochte waren kunnen niet in abstracto worden beoordeeld. Dit moet gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie.187 Er is echter wel een vuistregel voor de merkhouder: hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, hoe groter de noodzaak wordt om extra gegevens aan te voeren die twijfels over de reële exploitatie van het merk kunnen wegnemen.188 3.2.3

TERRITORIALE OMVANG ALS RELEVANTE FACTOR

Uit de algemene bespreking van het begrip normaal gebruik is gebleken dat de beoordeling van normaal gebruik globaal en in concreto moet gebeuren. Een kwantitatief gering gebruik van het merk kan niet a priori uitgesloten worden. De samenhang tussen verschillende factoren zal bepalen of er sprake is van normaal gebruik. Er moet ook opgemerkt worden dat er quasi geen rechtspraak bestaat met betrekking tot de vraag wat territoriaal gezien als normaal gebruik moet worden beschouwd. Meestal bestaat er discussie over de kwantitatieve omvang van het gebruik. Dit kan echter wel een weerslag hebben op de territoriale omvang van het gebruik. De meeste rechtspraak heeft betrekking op nationale merken. In vele gevallen wordt er oppositie op basis van een nationaal merk ingesteld tegen de inschrijving

185 186 187

188

Ger.EU, 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM & REWE-Zentral, T-303/03 (‘Salvita’/‘Solevita’), punt 35 en Ger.EU, 14 juli 2005, Reckitt Benckiser/BHIM & Aladin, T-126/03 (‘Aladdin’/‘Aladin’), punt 42. Ger.EU, 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM & Vétoquinol, T-334/01 (‘Hippovit’/‘Hipoviton’), punt 32 en Ger.EU, 28 maart 2012, Paul Alfons Rehbein/BHIM, T-214/08 (‘Outburst’), punt 21. Ger.EU, 8 november 2007, Charlott/BHIM & Charlo, T-169/06 (‘Charlott France Entre Luxe et Tradition’/‘Charlot’), punt 37 en Ger.EU, 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/BHIM & Werner & Mertz, T-308/06 (‘Buffalo Milk’/‘Bufalo’), punt 51. Ger.EU, 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM & Vétoquinol, T-334/01 (‘Hippovit’/‘Hipoviton’), punt 37 en Ger.EU, 30 april 2008, Sonia Rykiel/BHIM & Cuadrado, T-131/06 (‘Sonia Sonia Rykiel’/‘Sonia’), punt 42.

59

van een GMM. De opposant moet dan het normaal gebruik van het ingeroepen oudere nationale merk aantonen. Uit de rechtspraak volgt wel dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.189 Met andere woorden een geringe geografische verspreiding van het gebruik kan eventueel gecompenseerd worden door een langdurig en consistent of kwantitatief omvangrijk gebruik. Het gebruik van een merk voor de verkoop van waren aan één enkele klant kan niet bij voorbaat uitgesloten worden. Het Hof van Justitie heeft gesteld dat het gebruik van het merk door slechts één importeur in de betrokken lidstaat voldoende kan zijn, op voorwaarde dat voor de merkhouder de invoer werkelijk commercieel gerechtvaardigd is.190 Verkoop aan één enkele klant kan voldoende zijn, zelfs al zou dit betekenen dat het merk niet aanwezig is op een substantieel deel van het grondgebied waar het wordt beschermd. 191 In de zaak Vitafruit/Vitafrut bijvoorbeeld was het gebruik van het oudere Spaanse woordmerk vrij gering. De merkhouder had gedurende een periode van iets meer dan elf maanden om en bij de 300 dozijn flessen met geconcentreerd vruchtensap, bestemd voor eindgebruikers, verkocht aan één enkele klant in Spanje. De opbrengst bedroeg niet meer dan € 4.800. Ondanks de geringe kwantitatieve en territoriale omvang van het gebruik was er volgens het Gerecht en het Hof sprake van een normaal gebruik. Ook in de zaak Capio/Capiox was het bewijs gering.192 Om normaal gebruik van het merk in Finland aan te duiden had de merkhouder één enkele factuur bestemd voor één enkel Fins bedrijf voorgelegd. Volgens het Gerecht was het merk bijgevolg niet aanwezig op een substantieel deel van het grondgebied van Finland. Desondanks werd geoordeeld dat er wel sprake was van een normaal gebruik van het Finse woordmerk. Territoriale omvang is immers slechts één factor. Het Gerecht hield ook rekening met de gespecialiseerde aard van de goederen, de structuur van de betrokken markt en het aanvullend bewijsmateriaal, met name

189 190 191 192

HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 76 en Ger.EU, 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM, T-325/06 (‘Capio’/‘Capiox’), punt 46. HvJ, 16 oktober 2003, La Mer Technology/Laboratoires Goemar, C-259/02 (‘Laboratoire de la Mer’), punt 24. HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 76. Ger.EU, 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM, T-325/06 (‘Capio’/‘Capiox’).

60

reclamebrochures opgesteld in het Engels en de verkopen in het buitenland (Nederland en België). De aangehaalde rechtspraak heeft betrekking op nationale merken. Maar ook wat betreft Gemeenschapsmerken lijkt het Gerecht hetzelfde principe te hanteren. In de zaak Pine Tree weigerde het Gerecht de vervallenverklaring van het oudere GMM.193 Uit de feiten blijkt dat het GMM Pine Tree enkel gebruikt werd ter aanduiding van een sportschool en werd aangebracht op artikelen die werden verkocht in de sportwinkel Budo-Sportartikel Bae in Duitsland. Het GMM werd op geen enkele andere manier geëxploiteerd. Als bewijs van het gebruik van het merk werden 14 facturen voorgelegd die betrekking hadden op de verkoop van sportartikelen voor karate, judo, kungfu, dangsoodo, kendo en taekwondo. Ondanks de geringe kwantitatieve en territoriale omvang van het gebruik van het merk was er volgens het Gerecht een normaal gebruik gemaakt van het merk. Het lage omzetcijfer werd gecompenseerd door het regelmatig en constant gebruik van het merk gedurende de relevante periode enerzijds en het geviseerde gespecialiseerde publiek anderzijds. 3.3

TERRITORIALE OMVANG VAN NORMAAL GEBRUIK

Een merk moet gebruikt worden op het territorium waar het beschermd wordt. Bij nationale merken is dit het grondgebied van de betrokken lidstaat. Bij Gemeenschapsmerken is dat de Europese Unie. De houder van een GMM zal normaal gebruik van zijn merk moeten aantonen ‘in de Gemeenschap’. Het is echter niet duidelijk wat dit precies inhoudt. Is normaal gebruik in één lidstaat van de EU voldoende om het GMM in stand te houden en vervallenverklaring te voorkomen? Of moet het GMM territoriaal meer uitgebreid zijn en meerdere lidstaten bestrijken? Er zijn verschillende opties mogelijk. Ofwel is gebruik in één lidstaat altijd en bij definitie voldoende. Ofwel volstaat gebruik in één enkele lidstaat nooit en moet het gebruik zich uitstrekken over het grondgebied van minstens twee lidstaten. Ofwel is gebruik in één lidstaat niet bij definitie genoeg, maar kan dit beperkt gebruik in bepaalde gevallen wel een bescherming onder het GMM rechtvaardigen. Een andere mogelijkheid zou de vereiste van gebruik in de gehele EU zijn. Maar dit lijkt een onrealistische voorwaarde. Het is niet omdat de beschermingsomvang van het GMM de gehele EU bestrijkt dat daarom ook de voorwaarde van normaal gebruik alle 27 lidstaten moet omvatten. 193

Ger.EU, 13 januari 2011, Mo-Hwa Park/BHIM & Chong-Yun Bae, T-28/09 (‘Pine Tree’).

61

3.3.1

NORMAAL GEBRUIK VAN GMM IN ÉÉN LIDSTAAT VAN DE EU

Er zijn bronnen die aangeven dat normaal gebruik in één lidstaat bij definitie voldoende is. 3.3.1.1

JOINT STATEMENTS

In de Joint Statements van de Raad en de Commissie bij de totstandkoming van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk 194 wordt het volgende gesteld: “The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community”. Er is dus sprake van normaal gebruik in de zin van art. 15 EMVO indien het merk gebruikt wordt in één lidstaat van de EU. Deze bepaling kan echter op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Volgens een eerste lezing is elk gebruik dat voldoende is om een nationaal merk in stand te houden ook meteen voldoende om een GMM te behouden. Normaal gebruik op het nationale niveau komt dan overeen met normaal gebruik van een GMM. Volgens een andere interpretatie verduidelijkt de bepaling dat het gebruik van een GMM dat beperkt blijft tot het grondgebied van één lidstaat niet (bij voorbaat) mag uitgesloten worden van normaal gebruik in de zin van art. 15 EMVO. Uit de Joint Statements blijkt de bedoeling van de Europese wetgever.195 Deze interpretatie van de Raad en de Commissie is echter juridisch niet bindend.196 Het Hof van Justitie heeft de toelichting in de Joint Statements in vroegere rechtspraak al terzijde geschoven.197 Het Hof kan de interpretatie gewoon naast zich neerleggen en de eigen uniforme uitlegging in de plaats stellen.

194

195

196 197

Joint Statements van de Raad en de Commissie bij de totstandkoming van Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk. Hiervoor kan verwezen worden naar de ontstaansgeschiedenis van de Merkenverordening. In eerdere ontwerpen van de verordening was nog opgenomen dat normaal gebruik moest worden aangetoond in drie lidstaten of in een substantieel gedeelte van de Gemeenschap. Die benadering is nadien echter uitdrukkelijk verlaten. Zie voor een historisch overzicht C. MORCOM, “Hagelkruis Beheer BV v Leno Merken BV: ‘Genuine use in het community’ – what does the CTMR require?”, EIPR 2010, (359) 360. HvJ, 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89. HvJ, 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02 (‘Praktiker’).

62

3.3.1.2

OPPOSITION GUIDELINES VAN HET BHIM

Het BHIM neemt dezelfde stelling in.198 Aan art. 15 EMVO is volgens het Bureau voldaan wanneer normaal gebruik van het GMM aangetoond wordt in een deel van de EU, wat in voorkomend geval kan bestaan uit één enkele lidstaat of zelfs een gedeelte van die lidstaat. Vanuit geografisch standpunt moet volgens het BHIM immers niet uitgegaan worden van de politieke grenzen tussen de lidstaten, maar moet er rekening gehouden worden met de markten. Er is normaal gebruik van een nationaal merk wanneer het merk normaal is gebruikt in een gedeelte van de betrokken lidstaat. Volgens het BHIM volstaat normaal gebruik in een relatief beperkt gebied van het territorium waar het merk beschermd wordt om het in stand te houden. Wel moet er altijd rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden van een specifieke zaak. Het BHIM houdt vast aan dit standpunt. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de zaak Berghen, waarin de Belgische merkhouder van het Gemeenschapsbeeldmerk ‘Berghen’ (voor o.a. kledij) wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervallenverklaring van zijn merk bij het BHIM.199 Het grondgebied van België wordt als plaats van gebruik vastgesteld. Het aantal winkels waar de goederen van de merkhouder worden verkocht, wordt geraamd op 70. Alle winkels bevinden zich in België. Er kan dus gesteld worden dat het gebruik van het GMM beperkt blijft tot het grondgebied van één lidstaat. Het BHIM acht dit gebruik vanuit geografisch oogpunt echter voldoende. 3.3.1.3

ARGUMENTEN VOOR GEBRUIK IN ÉÉN LIDSTAAT

Er kunnen redenen aangehaald worden waarom gebruik in één lidstaat bij definitie wel voldoende kan zijn. Een sterk argument in die zin kan afgeleid worden uit art. 15.1.lid 2.b EMVO.200 Er kan al sprake zijn van normaal gebruik van een GMM wanneer het merk in de EU wordt aangebracht op waren of verpakkingen uitsluitend met het oog op uitvoer. De bepaling viseert de zogenaamde ‘exportmerken’. Dit zijn merken die binnen een lidstaat op

198 199

200

OHIM, Opposition Guidelines, Part 6, Proof of use, final version: November 2007, 13-14. BHIM, Nietigheidsafdeling, 27 maart 2012, Caventa/Berghen Services, 000004847, (‘Berghen’), punten 2426. P. MAEYAERT, “Gemeenschapsmerk : wat is normaal vanuit geografisch perspectief?” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, (209) 219 en T.C. JEHORAM, “Europees merkenrecht moet Europees blijven”, BIE 2011, (34) 37.

63

goederen worden aangebracht en bestemd zijn voor de uitvoer. Het merk is niet zichtbaar in de EU en wordt gewoonlijk maar in één land op het product aangebracht. Het merk wordt dus als zodanig niet in de lidstaat van uitvoer in het economisch verkeer gebracht. Nochtans wordt dit gebruik gelijkgesteld met een normaal gebruik binnen de EU. Als dit al normaal gebruik oplevert, zou het vreemd zijn dat een openlijk normaal gebruik in één lidstaat niet voldoende kan zijn. Bovendien kan uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht in verband met de omvang van de commerciële exploitatie van een merk afgeleid worden dat op kwantitatief vlak zelfs een minimaal gebruik van een merk voldoende kan zijn opdat er sprake is van normaal gebruik.

201

Logischerwijs zou territoriaal gezien een minimaal gebruik ook

voldoende moeten zijn. Ter rechtvaardiging van de stelling kan ook verwezen worden naar de noodzaak om de toegang tot een GMM open te laten voor de KMO’s. Volgens het BHIM zou elke andere regel tot discriminatie tussen de grote en de kleine ondernemingen kunnen leiden. 202 Het systeem van het GMM moet immers toegankelijk blijven voor elke onderneming, ongeacht de grootte, het type of het land van oorsprong. Kleinere nationale ondernemingen moeten ook de kans krijgen om hun activiteiten grensoverschrijdend uit te oefenen zonder belemmeringen. Een GMM biedt hen deze mogelijkheid. Temeer omdat voor vele kleine ondernemingen het gebruik van het merk in het buitenland beperkt blijft tot een gering aantal verkopen of dienstverleningen. Dit gebruik kan plaatsvinden via de website van de onderneming. Goederen of diensten kunnen daar op zodanige manier aangeprijsd worden, bijvoorbeeld in het Engels of door vermelding van andere munteenheden, dat het gericht is op het buitenland. Zonder het GMM zouden die bedrijven opgesloten kunnen worden in hun thuismarkt en binnen de grenzen van één lidstaat. De bescherming van een nationaal merk is immers territoriaal beperkt tot een welbepaalde lidstaat. Van zodra de onderneming zich buiten dit grondgebied waagt, loopt men het risico om in aanvaring te komen met overeenstemmende nationale merken. Het vrij verkeer wordt dan gehinderd in plaats van bevorderd. 203

201 202 203

Voldoende is dat de merkhouder een afzet tracht te vinden of te behouden die volgens de maatstaven in de betrokken economische sector commercieel gerechtvaardigd is. Zie deel 3.2.2 p. 57. OHIM, Opposition Guidelines, Part 6, Proof of use, final version: November 2007, 13-14. P. MAEYAERT, “Gemeenschapsmerk: wat is normaal vanuit geografisch perspectief?” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent,

64

Nochtans zou men kunnen stellen dat de gelijke toegang tot het systeem van het GMM al op andere manieren is veilig gesteld.204 Zo zijn de kosten van een GMM gematigd. Bovendien beschikt de aanvrager/merkhouder over een periode van minstens vijf jaar om zijn activiteit uit te bouwen of op ‘Europese leest’ te schoeien. Kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen dus ook een GMM verkrijgen en in stand houden. Wanneer de onderneming niet slaagt in haar opzet om ook door te breken in het buitenland, kan art. 112 EMVO dienen als vangnet en kan het GMM omgezet worden naar een nationaal merk. De versnippering van het GMM door de omzetting kan echter op zijn beurt weer leiden tot een toenemend aantal merkconflicten. 3.3.2

NAAR NORMAAL GEBRUIK VAN GMM IN EEN AANMERKELIJK GEDEELTE VAN DE EU?

Het standpunt uit de Joint Statements en de Opposition Guidelines van het BHIM wordt echter niet door alle nationale merkenbureaus gedeeld. Er is geen eensgezindheid met betrekking tot de territoriale omvang van normaal gebruik. Op de vraag of gebruik in één lidstaat volstaat om normaal gebruik binnen de EU aan te tonen, lopen de visies uiteen.205 Volgens de autoriteiten in Zweden, Portugal en Frankrijk is dit inderdaad voldoende. Voor andere is dit beperkt gebruik niet per definitie of automatisch voldoende, maar hangt dit af van de specifieke omstandigheden van de zaak. Dit is de mening van de merkenbureaus uit Estland, Denemarken, Oostenrijk, Benelux, Hongarije, Slowakije en Duitsland. Sommige landen nemen geen positie in.206 Er zijn verschillende argumenten die pleiten tegen een minimalistische opvatting van normaal gebruik. Wanneer gebruik in één lidstaat niet meer bij definitie voldoende is om een GMM in stand te houden, stelt zich echter meteen de vraag welk gebruik territoriaal gezien wel omvangrijk genoeg is.

204 205

206

Larcier, 2010, (209) 218 en T.C. JEHORAM, “Europees merkenrecht moet Europees blijven”, BIE 2011, (34) 35. F. GRIESMAR, “Réflexions sur l’usage suffisant d’une marque OHMI pour lui éviter une radiation pour défaut d’usage (suffisant) sur un plan géographique”, Ing.Cons. 2005, (311) 313. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 16. Dit zijn de lidstaten Polen, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, Slovenië en Spanje.

65

3.3.2.1

ARGUMENTEN CONTRA NORMAAL GEBRUIK IN SLECHTS ÉÉN LIDSTAAT

In de literatuur worden verschillende argumenten aangehaald waarom gebruik in slechts één lidstaat niet (bij definitie) voldoende kan zijn om het GMM in stand te houden. 3.3.2.1.1

OPZET VAN HET GMM

De overweging uit de Joint Statements staat op gespannen voet met het opzet van het systeem van het GMM, zoals dit blijkt uit de considerans bij de Verordening.207 Voor de creatie van de gemeenschappelijke markt met soortgelijke voorwaarden als nationale markten is het nodig om een rechtskader in te stellen waardoor “ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien”. 208 De considerans stelt ook dat er nood is aan één rechtstreeks toepasselijk communautair merkensysteem om aan ondernemingen de mogelijkheid te geven hun activiteiten ongehinderd te ontplooien en dit “in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied”.209 Met het GMM beschikken de ondernemingen over een merk dat hun waren of diensten in de gehele EU, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maakt. De Europese wetgever heeft niet gewild dat het Gemeenschapsmerkenrecht in de plaats zou treden van het nationale merkenrecht van de lidstaten.210 Het GMM is het merk bij uitstek voor ondernemingen die hun activiteiten willen ontplooien op een communautaire schaal en hun goederen of diensten willen afzetten op de Europese interne markt. Ondernemingen die slechts op lokaal of nationaal niveau willen opereren, kunnen een beroep doen op nationale merken. Die ondernemingen kunnen niet verplicht worden om een GMM te deponeren. De nationale merken blijven noodzakelijk voor ondernemingen die geen bescherming op het niveau van de Unie willen. Hieruit volgt dan ook logischerwijze dat er een verschil moet zijn in de territoriale gebruiksvereisten van enerzijds de Gemeenschapsmerken en anderzijds de nationale merken. Indien de territoriale drempel voor het GMM minimaal blijft, zou dit 207

208 209 210

BBIE, Oppositieafdeling, 15 januari 2010, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, No 2004448 (‘Onel’/‘Omel’). Zie ook C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, (427) 429. Overweging twee van de considerans van de EMVO. Overweging vier van de considerans van de EMVO. Overweging zes van de considerans van de EMVO.

66

ondernemingen kunnen aansporen om alsnog een GMM te deponeren, terwijl een nationaal merk meer gepast zou zijn. Het systeem van de Verordening is een systeem van co-existentie. De twee merken staan parallel naast elkaar. Het GMM heeft geen voorrang op het nationale merk. 3.3.2.1.2

ART. 112.2.A EMVO

De vereiste van normaal gebruik in slechts één lidstaat zou ook op gespannen voet staan met art. 112.2.a EMVO. Dit artikel kan gezien worden als een (impliciete) bevestiging in de Verordening dat een GMM in meer dan één lidstaat dient te worden gebruikt. De bepaling voorziet immers in de mogelijkheid van een omzetting naar een nationaal merk wanneer het GMM wegens een gebrek aan normaal gebruik vervallen is verklaard. Die omzetting is enkel mogelijk wanneer het GMM op zodanige manier is gebruikt dat het volgens de wetgeving van de lidstaat waar om omzetting wordt gevraagd als normaal gebruik wordt beschouwd. Als gebruik in één lidstaat bij definitie voldoende is om normaal gebruik van een GMM op te leveren, verliest art. 112.2.a EMVO bijgevolg zijn bestaansreden. In dat geval is er immers geen nood meer aan een omzetting naar een nationaal merk. Dit wordt zelfs bevestigd in de Guidelines van het BHIM. Daarin wordt gesteld dat de mogelijkheid van omzetting na vervallenverklaring wegens niet gebruik waarschijnlijk enkel van hypothetische aard zal zijn, nu het BHIM aanvaardt dat gebruik in één lidstaat volstaat.211 Art. 112 EMVO zou kunnen dienen als een vangnet voor de Gemeenschapsmerken die de strengere territoriale vereisten niet doorstaan. Een GMM dat enkel gebruikt wordt in Luxemburg en Cyprus bijvoorbeeld zou alsnog vervallen kunnen verklaard worden omdat het gebruik op Gemeenschapsniveau geografisch (en kwantitatief) onvoldoende omvangrijk is.212 Het gebruik is dan economisch niet significant genoeg om bescherming als GMM in de gehele EU te rechtvaardigen. Maar indien er voldoende bewijs van gebruik in Luxemburg en Cyprus wordt voorgelegd, staat niets de merkhouder in de weg om een omzetting naar twee nationale merken aan te vragen.

211 212

OHIM, Guidelines concerning proceedings before the office, Part E, Section 2: Conversion, 5. F. GRIESMAR, “Réflexions sur l’usage suffisant d’une marque OHMI pour lui éviter une radiation pour défaut d’usage (suffisant) sur un plan géographique”, Ing.Cons. 2005, (311) 318.

67

Nochtans zou art. 112 EMVO ook op een andere manier kunnen geïnterpreteerd worden.213 Het gebruik waar de bepaling naar verwijst kan ook slaan op een zuiver plaatselijk en lokaal gebruik binnen een bepaalde lidstaat. Dit gebruik zou dan op Europees niveau niet voldoende zijn om een GMM in stand te houden, maar kan volgens de wetgeving van de betrokken lidstaat wel volstaan om bescherming onder een nationaal merk te verkrijgen. Een GMM dat enkel wordt gebruikt in drie Duitse staten zou vervallen kunnen verklaard worden, maar omzetting naar een nationaal merk zou mogelijk blijven. Op die manier verliest art. 112 EMVO zijn bestaansreden niet. Er zou dus hoogstens gesteld kunnen worden dat de Verordening vanuit geografisch oogpunt strengere eisen stelt met betrekking tot het gebruik van een GMM in één enkele lidstaat, dan de eisen die gesteld worden aan normaal gebruik in het nationale merkenrecht. 3.3.2.1.3

FEITELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT

De Joint Statements zijn tot stand gekomen in 1995. Op dat moment telde de Europese Gemeenschap 15 lidstaten. Bij de aanname van Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in 1993 bestond de Gemeenschap zelfs maar uit 10 lidstaten. In de tussentijd is de feitelijke en economische context in de EU sterk gewijzigd. Vandaag telt de EU 27 lidstaten verspreid over een oppervlakte van vier miljoen vierkante kilometer met ongeveer 500 miljoen inwoners. De interne markt is dus reusachtig geworden en nog steeds groeiende.214 Gebruik in één lidstaat wordt op dergelijke schaal in sommige gevallen gereduceerd tot een zuiver lokaal en minimaal gebruik.215 Dit is zeker het geval voor de kleinere lidstaten, zoals Malta en Cyprus. Ter illustratie: met een bevolkingsaantal van een half miljoen vertegenwoordigt Luxemburg slechts 0,08 % van de totale bevolking van de EU. Qua oppervlakte is dit 0,05 %. Gebruik in Luxemburg is een zuiver lokaal gebruik op Europese schaal. Nochtans is dit een normaal gebruik wanneer men aanvaardt, zoals gesteld wordt in de Joint Statements, dat gebruik in één lidstaat voldoende is om een GMM in stand te houden. Die vereiste is 213

214 215

W.A. HOYNG, “Preken voor eigen parochie ?”, Boek 9.nl, 29 april 2010, B9 8814, 6; T.C. JEHORAM, “Europees merkenrecht moet Europees blijven”, BIE 2011, (34) 36 en C. GIELEN, “Genuine use of Community trade mark: where?”, EIPR 2011, (48) 53. Als alles volgens plan verloopt wordt Kroatië op 1 juli 2013 immers het 28ste lid van de EU. E. SIMON, “Quelques réflexions sur l’usage territorial de la marque communautaire” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, (253) 254.

68

echter disproportioneel in relatie tot de reikwijdte van de exclusieve rechten die worden toegekend, namelijk over de gehele EU. 3.3.2.1.4

GOEDE WERKING VAN DE INTERNE MARKT

Men mag niet uit het oog verliezen dat het merkenrecht een monopolie toekent. Een exclusief recht zou niet verder mogen gaan dan nodig om de legitieme belangen van de titularis ervan te verdedigen. De vereiste van gebruik in slechts één lidstaat leidt tot ongewenste, onevenwichtige en ongerechtvaardigde gevolgen.216 Een onderneming die op Europese schaal louter lokaal actief is, zou de toegang tot de markt voor andere ondernemingen kunnen bemoeilijken of blokkeren. Het zou niet gepast zijn dat een onderneming die slechts actief is op lokale schaal in het ene uiteinde van de EU, bijvoorbeeld Estland, zich zou moeten verdedigen tegen een andere onderneming die tevens lokaal actief is, maar dan aan de andere kant van de EU, bijvoorbeeld Ierland, zonder dat die laatste onderneming economisch actief is in de regio van de eerste onderneming. Een te lage territoriale drempel zou op die manier het vrij verkeer van goederen en diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de interne markt kunnen vervalsen. Voor de Europese wetgever is de goede werking van de interne markt echter van wezenlijk belang. Deze doelstelling is immers neergeschreven in zowel de EMRL als de EMVO.217 Een gebruiksvereiste die te beperkt is, zou aldus ingaan tegen de ratio legis van normaal gebruik. De registers in de EU zouden verstopt raken met merken die niet werkelijk gebruikt worden. Indien de ongebruikte merken vervallen verklaard worden, kunnen tussen die merken al geen conflicten meer rijzen die geen economische grondslag hebben, zoals het conflict dat hierboven werd geschetst.

216 217

BBIE, Oppositieafdeling, 15 januari 2010, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, No 2004448 (‘Onel’/‘Omel’), punt 36. Overweging twee van de considerans van de EMRL en overweging vier van de considerans van de EMVO.

69

3.3.2.2

DE ZAAK HIWATT

In de zaak HIWATT heeft het Gerecht met betrekking tot een nationaal merk gesteld dat “een normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult”.218 In de zaak Vitafruit/Vitafrut heeft het Hof van Justitie, tevens met betrekking tot een nationaal merk, geoordeeld dat er toch nog sprake kan zijn van een normaal gebruik ook al zou het merk niet aanwezig zijn op een substantieel deel van het grondgebied waar het wordt beschermd. 219 Uit deze rechtspraak zou dus kunnen afgeleid worden dat normaal gebruik van een nationaal merk veronderstelt dat het merk wordt gebruikt in een substantieel deel van het territorium, maar dat er uitzonderingen mogelijk blijven. Wanneer voorgaande rechtspraak wordt toegepast op het GMM heeft dit tot gevolg dat een normaal gebruik van een GMM moet aangetoond worden in ‘een substantieel deel’ van de EU, dit is namelijk het grondgebied waarvoor de bescherming geldt. Deze vereiste van gebruik in een substantieel deel van de EU doet natuurlijk sterk denken aan de vereiste van bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap, zoals gehanteerd door het Hof van Justitie in de zaak PAGO. 220 Als dit criterium ook wordt toegepast op de vereiste van normaal gebruik, betekent dit dat gebruik in één lidstaat zoals Oostenrijk voldoende kan zijn. In dat geval wordt weer teruggegrepen naar een lage territoriale drempel. In bepaalde rechtsleer wordt om die reden geargumenteerd dat bij de uitlegging van het begrip ‘substantieel’ moet teruggegrepen worden naar de ware betekenis van het woord. 221 Een aanmerkelijk of substantieel deel van de EU verwijst dan naar de meerderheid van de lidstaten, dit is meer dan de helft. Dit is een strenge vereiste, aangezien de merkhouder gebruik van zijn merk zal moeten aantonen in minstens 14 lidstaten. Gebruik van het GMM in Duitsland, Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zal dan niet voldoende zijn. Nochtans vertegen218

219 220 221

Ger.EU, 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM, T-39/01 (‘HIWATT’), punt 37. In casu ging het om het normaal gebruik van een nationaal merk. De merkhouder slaagde er niet in om zelfs maar een minimaal gebruik van het merk in Duitsland aan te tonen. HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’), punt 76. HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’). F. GRIESMAR en A. HEYMANN, “Usus sed non abusus? Réflexions sur l’usage géographiquement suffisant des marques communautaires”, naar aanleiding van het 25 ste congres van de ECTA in Warschau in 2006, www.ecta.org, 38.

70

woordigen deze vier lidstaten zo’n 250 miljoen inwoners, dit is 50 % van de gehele bevolking van de EU. In de doctrine worden echter ook andere standaarden aangereikt.222 Zo zou er kunnen gewerkt worden met een ‘dubbel minimum’. Bij de beoordeling van normaal gebruik wordt dan zowel het aantal lidstaten als het percentage van de bevolking van de EU in rekening gebracht. Er kan bijvoorbeeld vereist worden dat het gebruik zich uitstrekt over ten minste éénvierde of éénvijfde van de lidstaten die samen éénvierde of éénvijfde van de totale bevolking van de EU vertegenwoordigen. Gebruik in zes of zeven lidstaten met een bereik van 96 of 120 miljoen inwoners zou dan voldoende zijn. Werken met een concreet aantal lidstaten, al dan niet onder de noemer substantieel gedeelte, is m.i. niet de aangewezen manier om de territoriale omvang van gebruik vast te leggen. Dit is vooreerst in strijd met de rechtspraak van het Hof van Justitie waarin het stellen van een de minimis regel wordt afgewezen. Door rekening te houden met de landsgrenzen wordt daarenboven ook afbreuk gedaan aan het principe van de interne markt als een ruimte zonder binnengrenzen. Gebruik in een welbepaald aantal lidstaten is trouwens ook geen waarborg voor een kwantitatief en territoriaal omvangrijk gebruik. Wanneer bijvoorbeeld de vereiste wordt opgelegd dat het merk in meer dan één lidstaat moet gebruikt worden, en zich dus moet uitstrekken over ten minste twee lidstaten, zal een minimaal gebruik in een grensstreek vanuit geografisch perspectief al voldoende zijn.223 Beperkt gebruik aan de grens tussen Duitsland en Luxemburg voldoet aan de voorwaarde van gebruik in meer dan één lidstaat, maar het gebruik dat zich uitstrekt over gans Frankrijk niet. Een dergelijk criterium lijkt dus niet geschikt. 3.3.2.3

DE ONEL/OMEL-BESLISSING VAN HET BBIE

Er bestaat geen rechtspraak van het Hof van Justitie die specifiek aangeeft wat territoriaal gezien als normaal gebruik van een GMM moet beschouwd worden. Daar komt binnenkort verandering in wanneer het Hof antwoord geeft op de prejudiciële vragen die zijn gesteld in de zaak Onel/Omel. Het Hof wordt gevraagd om de omvang te bepalen van het territoriale 222

223

F. GRIESMAR en A. HEYMANN, “Usus sed non abusus? Réflexions sur l’usage géographiquement suffisant des marques communautaires”, naar aanleiding van het 25 ste congres van de ECTA in Warschau in 2006, www.ecta.org, 38. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 135.

71

gebied waarin de houder van het GMM het merk moet gebruiken om de eraan verbonden rechten te behouden. De prejudiciële vragen zijn gesteld naar aanleiding van de Onel/Omel-oppositiebeslissing van het BBIE.224 Aan de grondslag van die beslissing ligt de oppositie die Leno Merken, houder van het GMM ‘Onel’, heeft ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving als Benelux-merk van het woordteken ‘Omel’ door Hagelkruis Beheer voor identieke diensten. De opposant heeft zich daarbij gebaseerd op het gevaar voor verwarring wegens de grote overeenstemming tussen de twee tekens. De verweerder vraagt echter dat de opposant het bewijs van gebruik van het GMM buiten Nederland levert.225 De opposant weigert echter dit bewijs te leveren. Volgens hem volstaat gebruik in één land, in casu Nederland, om te voldoen aan de vereiste van art. 15 EMVO. Ook stelt de opposant dat hij op basis van zijn GMM zal optreden tegen de verweerder indien die zou trachten zijn merk in te schrijven of te gebruiken in andere landen dan Nederland, hoewel uit de feiten in de zaak niet blijkt dat opposant zijn merk buiten Nederland ook daadwerkelijk gebruikt. De verweerder verzet zich tegen de stelling dat gebruik in één land automatisch voldoende is om een GMM in stand te houden. Het BBIE is het eens met de stelling van de verweerder en verwerpt de oppositie. Het Bureau stelt: “Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de (…) opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie in stand houdend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.”226 Het oordeelt dat er geen normaal gebruik is gemaakt van het oudere GMM nu het tussen de partijen vaststond dat aan de ene kant het merk slechts in Nederland is gebruikt en aan de andere kant de diensten waarvoor het merk is ingeschreven uit hun aard bestemd zijn voor een ruim publiek dat zich in de hele EU bevindt.227 In de Onel/Omel-beslissing stelt het BBIE dat gebruik in één lidstaat niet per definitie genoeg is om een GMM in stand te houden. Het heeft echter niet gesteld dat gebruik in één lidstaat per definitie niet genoeg is om in stand houdend gebruik op te leveren. De directeur-generaal van het BBIE, E. SIMON, heeft verduidelijkt dat het Bureau heeft gesteld “that use in one 224 225

226 227

BBIE, Oppositieafdeling, 15 januari 2010, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, No 2004448 (‘Onel’/‘Omel’). De verweerder beweert dat hij niet van plan is om het merk te gebruiken in de Benelux, maar dat hij zijn activiteiten wil ontplooien in Zweden en Noorwegen en mogelijk ook andere Scandinavische landen. Het Benelux-depot zou enkel fungeren als basis voor een internationaal depot. BBIE, Oppositieafdeling, 15 januari 2010, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, No 2004448 (‘Onel’/‘Omel’), punt 37. Ibid., punt 38.

72

member state is not by definition enough” en niet “that use in one member state is by definition not enough”.228 Het BBIE betwist dus de stelling dat gebruik in één lidstaat, om het even welke, steeds automatisch leidt tot het aanvaarden van normaal gebruik als GMM in de ganse EU. Dit neemt niet weg dat er in bepaalde gevallen wel normaal gebruik van een GMM kan zijn zelfs indien dit gebruik zich beperkt tot één welbepaalde lidstaat. Het BBIE heeft de stelling uit de Onel/Omel-beslissing bevestigd in andere oppositiebeslissingen. In de zaken Robertson/Robertson’s heeft het BBIE beslist dat de opposant er niet in geslaagd is om het normaal gebruik binnen de EU van zijn ingeroepen GMM aan te tonen.229 Het is hierbij interessant om op te merken dat de oppositieafdeling de vereiste uit art. 15 EMVO opdeelt in twee afzonderlijke vereisten. Aan de ene kant is er de bepaling ‘binnen de Gemeenschap’ en aan de andere kant staat de bepaling van ‘normaal gebruik’. Wat betreft de notie van normaal gebruik sluit het BBIE zich volledig aan bij de huidige rechtspraak van het Hof van Justitie. 230 Voor het begrip ‘binnen de Gemeenschap’ wordt verwezen naar de Onel/Omel-beslissing. De beslissing stelt: “L’usage dans un état membre exclusivement ne conduit pas nécessairement à un usage sérieux ou à un défaut d’usage sérieux dans la Communauté.” Het Bureau oordeelt dat er onvoldoende bewijs van normaal gebruik is geleverd. Kwantitatief gezien is het gebruik te gering en ook territoriaal is het gebruik gelimiteerd tot het grondgebied van Nederland. Er is volgens het BBIE geen sprake van normaal gebruik zeker nu de markt in kwestie, met name die van alcoholische dranken en meer in het bijzonder de markt van portowijnen, zich uitstrekt over het geheel van de EU. Gebruik van het merk in een zo gelimiteerd deel van de EU is volgens het Bureau onvoldoende om normaal gebruik van een GMM aan te tonen, zelfs al zou het gebruik kwantitatief gezien wel voldoende aangetoond zijn geweest. De Onel/Omel-beslissing heeft ook navolging gekregen in het buitenland. 231 Zo heeft het Hongaarse Merkenbureau HPO in de zaak City Inn/C City Hotel een gelijkaardige beslissing

228

229 230

231

E. SIMON stelde dit op een lezing die werd gegeven naar aanleiding van de plechtige proclamatie voor de studenten van de Master na Master in de Intellectuele Rechten aan de HUB. Zie ook P. VEEZE, “Defining the territorial scope of genuine use”, lezing van 10 november 2011 te Alicante, www.boip.int, 4. BBIE, Oppositieafdeling, 29 april 2011, GEO G. Sandeman Sons & Co./The Robertson Wide River Wines Company, No 2003572 en No 2003573 (‘Robertson’/‘Robertson’s’). Er is sprake van normaal gebruik indien het merk gebruikt wordt om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Zie supra deel 3.2.1 p. 56. G. GLAS, “ONEL – the sequel”, IRDI 2010, (3) 4.

73

genomen,232 nadat het al eerder had aangegeven zich te zullen scharen achter het standpunt van het Benelux Bureau. In deze zaak diende de Engelse houder van het GMM City Inn oppositie in tegen de aanvraag tot inschrijving van het Hongaarse merk C City Hotel. De oppositie werd echter afgewezen omdat de titularis van het GMM enkel gebruik van het merk in zes steden van het Verenigd Koninkrijk kon aantonen. Voor het HPO was het GMM territoriaal gezien niet omvangrijk genoeg. Ook de Deense nationale merkenautoriteit DKPTO sluit zich aan bij het standpunt van het BBIE.233 Het zijn dus vooral de nationale merkenautoriteiten die ingaan tegen de opvatting dat gebruik in één lidstaat per definitie voldoende is. Het zijn dan ook voornamelijk deze bureaus die menen dat een lage territoriale drempel voor normaal gebruik van een GMM de ondernemingen zou aanzetten tot het verrichten van een Europees in plaats van een nationaal depot, terwijl dit in de praktijk niet steeds nodig is.234 Nochtans komt het niet toe aan de nationale bureaus om de territoriale omvang van het gebruik van het GMM te bepalen. Die bevoegdheid ligt bij het Hof van Justitie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, dat gevat werd als beroepsinstantie tegen de oppositiebeslissing van het BBIE, bij tussenbeschikking de zaak heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie.235 Het Gerechtshof wil weten of gebruik in één lidstaat bij definitie voldoende is. Of moet er daarentegen volledige abstractie gemaakt worden van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten? Moet bijvoorbeeld worden aangeknoopt bij marktaandelen van de productmarkt of geografische markt? In wezen wordt gevraagd om de omvang te bepalen van het territoriale gebied waarin de houder van een GMM het merk moet gebruiken om aan de sancties uit de EMVO te ontsnappen en zijn rechten te handhaven.

232 233

234 235

Beslissing nr. M0900377. Zie www.mszh.hu. Zie de bijdrage van het DKPTO aan de Max Planck-studie. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, 16-18. VERHOESTRAETE, F., NIJS, K., STAL-HILDERS, M., HOORNEMAN, W. en VAN ROODEN, R., “Max Planck studie – Voorstellen voor een vernieuwd merkenrecht”, BMM Bulletin 2011, (70) 76. Gerechtshof ’s-Gravenhage 1 februari 2011, IER 2011, 257-261. Voor de prejudiciële vragen zie ook G. GLAS, “Onel naar Luxembourg”, IRDI 2010, 339.

74

3.3.2.4

STANDPUNT VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL

Op het moment van de eindredactie van dit eindwerk heeft het Hof van Justitie nog geen uitspraak gedaan. De conclusie van advocaat-generaal Sharpston is wel al bekend. De antwoorden die zij geeft op de vragen kunnen een indicatie zijn in welke zin het Hof van Justitie uiteindelijk zal beslissen. Het begrip normaal gebruik uit de Richtlijn en uit de Verordening moet op dezelfde manier uitgelegd worden. Een nationaal merk en een GMM behoren elk wel tot een andere rechtsorde, maar de functie van de vereiste van normaal gebruik blijft gelijk. Het enige verschil tussen beide is het gebruik ‘in de lidstaat’ dan wel ‘binnen de Gemeenschap’. Dit wijst er op dat het territorium waar normaal gebruik van een GMM moet aangetoond worden het relevante grondgebied van de nationale merken overstijgt. Dit verschil uit zich ook in het feit dat voor Gemeenschapsmerken de relevante markt waar de merken gebruikt worden de interne markt is. Voor nationale merken volstaat het om alleen de gevallen van gebruik op het grondgebied van de betrokken lidstaat na te gaan. Voor Gemeenschapsmerken zullen alle vormen van gebruik op de volledige interne markt moeten onderzocht worden. Die relevante markt bestaat geografisch gezien uit het grondgebied van alle 27 lidstaten. Aangezien de interne markt een ruimte is zonder binnengrenzen spelen de grenzen tussen de lidstaten geen rol. Ook de omvang van het grondgebied van de verschillende lidstaten is irrelevant. Volgens de advocaat-generaal moet normaal gebruik binnen de Gemeenschap gezien worden als een ondeelbaar begrip.236 ‘Normaal gebruik’ en ‘binnen de Gemeenschap’ zijn dan geen cumulatieve voorwaarden die elk afzonderlijk moeten onderzocht worden. De territoriale omvang van het gebruik is geen zelfstandige, onafhankelijke voorwaarde, maar slechts één van de vele factoren die in rekening moet gebracht worden, zoals dit ook blijkt uit rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht. De territoriale omvang is evenmin de enige of de dominerende factor bij de beoordeling of er normaal gebruik in de EU is. Hieruit volgt dat enkel gebruik vaststellen in één lidstaat niet automatisch kan leiden tot het aanvaarden van normaal gebruik in de EU. De advocaat-generaal is van mening dat “het gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen”. 236

Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punten 37-39.

75

Om te bepalen wat dan wel de gepaste territoriale omvang van gebruik zou moeten zijn, stelt SHARPSTON voor om aansluiting te zoeken bij de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de kwantitatieve omvang van normaal gebruik. 237 Dezelfde redenering moet worden toegepast op de beoordeling van normaal gebruik in het algemeen, dus inclusief de beoordeling van de omvang van het territoriaal gebruik. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt. Er moet nagegaan worden of het gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandelen te behouden of te verkrijgen op de betrokken markt. Het gebruik van het merk moet bijdragen tot een commercieel relevante aanwezigheid op de interne markt. Of een merk in één lidstaat dan wel in meerdere lidstaten is gebruikt, is irrelevant. Om concreet vast te stellen wanneer er normaal gebruik van het GMM is, dienen steeds de kenmerken van de interne markt voor de betrokken waren en diensten vastgelegd te worden.238 Vraag en aanbod kan immers beperkt zijn. Ook kan de toegang tot bepaalde delen van de interne markt bemoeilijkt worden door o.a. taalbarrières, vervoer- of investeringskosten, of voorkeuren en gewoontes van de consumenten. Gebruik in een gebied waar de markt zeer geconcentreerd is, kan dus een grotere weerslag hebben dan gebruik van hetzelfde merk in een deel van de markt waar er nauwelijks vraag en aanbod bestaat. Plaatselijk gebruik van een GMM kan dus ook een uitwerking hebben op de interne markt. Gebruik van een GMM dat beperkt blijft tot het grondgebied van één enkele lidstaat is op zich dus nog geen reden om te oordelen dat er geen normaal gebruik binnen de Gemeenschap is. 239 Aan de andere kant vormt het gebruik van een merk op een website die toegankelijk is in alle 27 lidstaten niet per definitie normaal gebruik van een GMM. Volgens de advocaat-generaal kan het criterium uit het arrest PAGO, namelijk bekendheid in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap, niet mutatis mutandis toegepast worden inzake normaal gebruik. Het opzet van de bepalingen is anders.240 Inzake

237 238 239

240

Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punten 50-51. Ibid., punten 52-55. Toegepast op het concrete geval van Onel betekent dit dat de nationale rechter zich niet kan beperken tot de beoordeling van de gevallen van gebruik in Nederland alleen. Alle gevallen van gebruik op de interne markt moeten in de afweging betrokken worden, hierbij rekening houdend met de specifieke kenmerken van de markt en het verworven marktaandeel. Wanneer de markt voor de aangeboden diensten in Nederland erg geconcentreerd is, kan wel een bijzonder belang toegekend worden aan het gebruik van het merk in Nederland. Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punten 40-42. SHARPSTON had dit eerder al aangegeven in haar conclusie bij het PAGO-arrest. Zie conclusie

76

bekendheid moet geoordeeld worden of een merk aanvullende bescherming kan genieten. Bij het vaststellen van normaal gebruik gaat het om het handhaven van de rechten verbonden aan het merk en het vermijden van de sanctie van vervallenverklaring van een merk dat tot dusver bescherming heeft genoten. Nochtans kan niet zomaar voorbijgegaan worden aan de PAGO-uitspraak en de consequenties ervan. Het zou immers inconsistent zijn als het gebruik in één lidstaat wel genoeg is om bekendheid te verwerven in een aanmerkelijk gedeelte van de EU, maar anderzijds niet genoeg zou zijn om het GMM te handhaven. Wanneer voor normaal gebruik een zwaarder criterium wordt gehanteerd dan voor het aantonen van bekendheid, heeft dit tot gevolg dat een GMM kan beschouwd worden als een bekend merk in de EU, maar toch vervallen kan worden verklaard omdat het niet voldoet aan de vereiste van normaal gebruik in de EU. Met andere woorden: hoe kan een merk wel bekendheid genieten, maar tegelijkertijd niet normaal gebruikt worden?241 SHARPSTON concludeert dat art. 15 EMVO op die manier uitgelegd moet worden dat, ten eerste, gebruik van een GMM binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen. Ten tweede, is het mogelijk dat gebruik in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat normaal gebruik van een GMM vormt, dit rekening houdend met alle relevante feiten. Normaal gebruik binnen de EU is dus gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de betrokken waren of diensten te behouden of te verkrijgen. 242 M.i. kan het standpunt van de advocaat-generaal gevolgd worden. Het sluit aan bij de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie inzake normaal gebruik, waarin wordt gesteld dat het gebruik niet steeds kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn en waarin de territoriale omvang slechts één van de relevante factoren is. Stellen dat het gebruik in een substantieel of aanmerkelijk deel van de EU moet plaatsvinden zou tot dezelfde problemen leiden als bij bekendheid. Rekening

241

242

A-G E. SHARPSTON, 30 april 2009, PAGO International/Tirol Milch, C-301/07 (‘PAGO’), punten 36-39. Zie ook C. GIELEN, “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, (427) 432. T.C. JEHORAM, “Europees merkenrecht moet Europees blijven”, BIE 2011, (34) 37. Dezelfde opmerking werd ook gemaakt door G. BERTOLI, lid van de Kamer van Beroep van het BHIM, tijdens de Research Session van het OHIM Universities Network, te Alicante op 14 mei 2012. Conclusie A-G E. SHARPSTON, 5 juli 2012, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, C-149/11 (‘Onel’/‘Omel’), punt 64.

77

houdend met het feit dat het Hof van Justitie die voorwaarde soepel interpreteert zou dit de facto neerkomen op het aanvaarden van normaal gebruik in slechts één lidstaat. 3.3.3

STANDPUNT VAN HET MAX PLANCK INSTITUUT

Eén van de onderwerpen die werd onderzocht door het Max Planck Instituut had betrekking op de territoriale aspecten van normaal gebruik.243 Het Max Planck Instituut houdt vast aan het unitaire karakter van het GMM. De interne markt is één geheel en de politieke grenzen kunnen niet als beslissend criterium gehanteerd worden. Vereisen dat het GMM moet gebruikt worden in meer dan één lidstaat is volgens het Instituut arbitrair. Dit betekent echter niet dat de voorwaarden van normaal gebruik van een nationaal merk en een GMM identiek dienen te zijn. De vereisten moeten toegepast worden ‘in the light of proportionality’. Er moet dus rekening gehouden worden met het verschil in omvang van het grondgebied waar bescherming wordt geboden. Gebruik dat volstaat om een nationaal merk in stand te houden is niet noodzakelijk voldoende om ook normaal gebruik in de zin van art. 15 EMVO op te leveren. Volgens de studie moet de concrete invulling van wat normaal gebruik van een GMM kan opleveren, overgelaten worden aan het Hof van Justitie. Wel is het Instituut van mening dat het Europees Hof daarbij ook rekening moet houden met de territoriale omvang van de EU en de impact van de rechten verbonden aan het GMM. De vereisten van normaal gebruik van het GMM, met inbegrip van de territoriale omvang, moeten dus op een case-by-case basis ontwikkeld worden. De studie aanvaardt dat het Hof en het Gerecht strengere criteria en standaarden kunnen ontwikkelen voor de Gemeenschapsmerken dan voor de nationale merken. Volgens de studie moet het systeem van het GMM echter wel toegankelijk blijven voor alle ondernemingen, dus ook de KMO’s. De omvang van het gebruik om een GMM in stand te houden mag bijgevolg niet onredelijk groot zijn. De studie houdt rekening met de mogelijkheid dat gebruik in slechts een klein gedeelte van de EU kan volstaan. Rekening houdend met het unitaire karakter van het GMM heeft dit tot

243

Zie “Territorial aspects of genuine use” (Chapter 3 Part A) van de studie. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbachstudy_en.pdf, 131-139.

78

gevolg dat de merkhouder van het GMM, zelfs lang na het verstrijken van de gratieperiode van vijf jaar, kan optreden tegen een jonger merk in lidstaten waar het merk niet gebruikt wordt. Volgens het Max Planck Instituut is die situatie niet houdbaar. Om dergelijke verregaande consequenties van het unitaire karakter van het GMM in te tomen, moet een systeem van co-existentie tussen het nationale en het GMM ingevoerd worden. De rechten van de houder van het GMM zullen beperkt worden in die delen van de EU die ver afliggen van het gebied waar de merkhouder zijn merk gebruikt. Vooraleer de regel van co-existentie kan toegepast worden, moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste moeten vijftien jaar zijn verstreken na de registratie van het GMM. Die periode moet voldoende zijn om een afzet en een markt te ontwikkelen. Ten tweede mag het GMM slechts minimaal zijn gebruikt in een gedeelte van de EU dat ver verwijderd is van de betrokken lidstaat. Indien het GMM daarentegen in de betrokken lidstaat, in een aangrenzend gebied of in andere grote delen van de EU is gebruikt, zal er geen toepassing kunnen gemaakt worden van de co-existentieregel. In dat geval zal het oudere GMM prevaleren boven het jongere nationale merk. Ten derde moet de houder van het jongere nationale merk ter goeder trouw zijn. Goede trouw ontbreekt wanneer er ten tijde van aanvraag van het nationale merk een conflict bestond of, gezien de omstandigheden van het concrete geval, het aannemelijk was dat er een conflict zou ontstaan. Het feit dat de houder van het jongere merk op de hoogte was van het bestaan van een GMM is dus niet beslissend. Wat wel bepalend is, is het feit of men redelijkerwijze een conflict kon verwachten. Ten slotte moet de houder van het jongere nationale merk in de betrokken procedure uitdrukkelijk een beroep doen op de coexistentieregel en om bewijs van gebruik van het oudere GMM verzoeken. Indien blijkt dat het gebruik beperkt is tot een gebied ver weg van de betrokken lidstaat, zal de houder (of aanvrager) van het nationale merk zijn goede trouw moeten aantonen. De voorgestelde co-existentieregel heeft tot gevolg dat de rechten verbonden aan het GMM enigszins beperkt worden. De merkhouder zal de registratie van het nationale merk niet kunnen verhinderen, noch de nietigheid kunnen verkrijgen. Er kan ook geen sprake zijn van een inbreuk op het GMM. Omgekeerd betekent dit geenszins dat de houder van het GMM zijn merk niet meer kan gebruiken in de lidstaat van het jongere nationale merk. Hij kan nog steeds zijn gebruik uitbreiden tot om het even welk gedeelte van de EU. De regel leidt dus niet tot versnippering van de markt. Het eenheidskarakter van het GMM blijft behouden. Alleen in de betrokken lidstaat bestaat het nationale merk naast het GMM. 79

BESLUIT Na studie van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht blijkt dat de omvang van het grondgebied waar inburgering, bekendheid of normaal gebruik van het GMM moet aangetoond worden verschillend is. Om de herkomstfunctie te vervullen moet het GMM onderscheidend vermogen bezitten. Dit vermogen kan intrinsiek aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, moet het merk dit onderscheidend vermogen alsnog verkrijgen door gebruik. Uit het Storck-arrest van het Hof van Justitie volgt dat een GMM kan worden ingeschreven wanneer het merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de EU waarin het ab initio dergelijk karakter miste. Het gedeelte van de EU waar het GMM een gebrek aan onderscheidend vermogen heeft, is meteen ook het grondgebied waarop de inburgering moet aangetoond worden. Woordmerken zullen over het algemeen slechts moeten inburgeren in een bepaald taalgebied binnen de EU. Dit grondgebied kan beperkt blijven tot één of enkele lidstaten wanneer het een woordmerk betreft dat is opgesteld in een officiële taal die minder gekend is in de EU. Het grondgebied waar alledaagse Engelse woordmerken moeten inburgeren zal meerdere lidstaten omvatten. Volgens het Gerecht is het een well-know fact dat in bepaalde lidstaten het grote publiek een voldoende kennis van het Engels heeft. Soms zal het woordmerk in de hele Unie moeten inburgeren. Vorm- en kleurmerken zullen in de meeste gevallen moeten inburgeren op het gehele grondgebied van de EU, aangezien er kan vanuit gegaan worden dat de beoordeling van hun onderscheidend vermogen dezelfde is doorheen de EU. Het bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen door gebruik zal betrekking moeten hebben op het gehele grondgebied. Het Gerecht vereist bewijs van inburgering voor elke lidstaat afzonderlijk. Dit is een strenge vereiste. Temeer omdat het Gerecht de extrapolatie van bewijsmateriaal van de ene lidstaat naar de andere klaarblijkelijk niet toelaat. Voor vormen kleurmerken is die evolutie in de rechtspraak nefast. De drempel om bescherming te verkrijgen via inburgering van het merk ligt hoog. Een gebrek aan gebruik in één enkele lidstaat staat een inschrijving in de weg. Dit stringente standpunt wordt door het Gerecht verdedigd omwille van het vrijwaren van de herkomstfunctie. Het onderscheidend vermogen is immers de belangrijkste horde die een teken moet nemen op de weg naar merkbescherming. Het Hof van Justitie heeft in een recent arrest echter te kennen gegeven dat de vereiste van 80

bewijs voor elke lidstaat afzonderlijk te ver gaat. De iets soepelere Guidelines van het BHIM zouden weer toegepast kunnen worden. Het aantonen van inburgering, eventueel via extrapolatie van bewijsmateriaal, op de verschillende relevante markten, zou dan volstaan. De hoge territoriale drempel bij inburgering staat in fel contrast met de lage drempel voor bekende merken. De voorwaarde van bekendheid in de EU is volgens het PAGO-arrest van het Hof van Justitie vervuld wanneer het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de EU. Het Hof is echter toegeeflijk bij de invulling van dit begrip. In concreto en alle omstandigheden van het geding in acht nemend, kan het grondgebied van één enkele lidstaat een aanmerkelijk deel van de EU uitmaken. Het Hof verwijst hierbij naar het grondgebied van Oostenrijk. De verwijzing naar de concrete situatie is mogelijk een indicatie dat de minimumgrens hierbij bereikt is. Een merk dat bekendheid geniet in de EU kan aanspraak maken op een ruimere bescherming die afwijkt van het specialiteitsbeginsel. Er wordt vooral goodwillbescherming geboden. Het merk is bekend geworden door commerciële investeringen en reclame-inspanningen. De merkhouders verdienen bescherming tegen andere ondernemingen die de reputatie van het merk willen schaden of hier voordeel uit willen halen. Die goodwill kan reeds geschaad worden indien het merk in één lidstaat bekend is. Het eenheidskarakter van het GMM brengt echter met zich mee dat die ruime bescherming zich uitstrekt over de ganse EU. De uitgebreide bescherming kan in vraag gesteld worden. In plaats van de territoriale drempel te verhogen, zou de beschermingsomvang van het bekende GMM verlaagd kunnen worden. In het Chronopost-arrest heeft het Hof van Justitie aangegeven dat de rechter in inbreukprocedures de territoriale werking van zijn verbod in bepaalde gevallen kan beperken. Dit is mogelijk wanneer de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. In gebieden waar het GMM niet gebruikt wordt en niet bekend is, zal de kans op schade aan het merk kleiner zijn. De reclameof de investeringsfunctie van het merk zullen gevrijwaard blijven. Met betrekking tot de territoriale omvang van inburgering en bekendheid van het GMM kan verwezen worden naar rechtspraak van het Hof van Justitie. Dit is niet mogelijk bij de territoriale omvang van normaal gebruik van het GMM. Ook de EMVO geeft weinig duiding. Er wordt enkel bepaald dat het GMM normaal gebruikt moet worden in de EU. Het merk kan

81

vervallen verklaard worden bij gebrek aan normaal gebruik gedurende een periode van vijf jaar. Uit rechtspraak van het Hof blijkt wel dat er sprake is van normaal gebruik indien het merk wordt gebruikt om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Het merk moet werkelijk op de markt worden gebruikt en een commerciële bestaansreden hebben opdat het de herkomstfunctie kan vervullen. Bij de beoordeling van de omvang van de commerciële exploitatie van het merk moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval. Het vastleggen van een de minimis regel is niet mogelijk. Een kwantitatief gering gebruik kan volstaan, op voorwaarde dat het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Kwantitatief gezien ligt de drempel om een GMM in stand te houden dus eerder laag. De territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet gehouden worden. De beoordeling moet immers globaal gebeuren. Een geringe geografische spreiding van het gebruik kan gecompenseerd worden. Verkoop aan één klant of gebruik door één importeur kan niet bij voorbaat uitgesloten worden. Volgens de Joint Statements van de Raad en de Commissie en de Opposition Guidelines van het BHIM volstaat gebruik in één enkele lidstaat altijd om het GMM in stand te houden. Dit standpunt wordt vooral in vraag gesteld door de nationale merkenbureaus. De stelling dat gebruik in één lidstaat bij definitie voldoende is, is niet meer in overeenstemming met de economische realiteit. Het zou ingaan tegen het opzet van het systeem van het GMM dat erin bestaat om ondernemingen in staat te stellen hun activiteiten op communautaire schaal te ontwikkelen. Merkhouders die enkel op nationaal niveau actief zijn kunnen hun GMM omzetten naar een nationaal merk. Er zou kunnen vereist worden dat het GMM voortaan in een substantieel deel van de EU wordt gebruikt. Er kan echter ook aansluiting gezocht worden bij de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de omvang van de commerciële exploitatie van het merk. Dan is het mogelijk dat gebruik binnen de grenzen van één lidstaat, rekening houdend met alle relevante feiten, wel voldoende is. Maar de stelling dat gebruik in één lidstaat bij definitie volstaat, is dan niet langer houdbaar. 82

Over de vereiste territoriale omvang van normaal gebruik bestaat dus nog onduidelijkheid. Het is aan het Hof van Justitie om klaarheid te brengen. Het heeft daar nu de kans toe gekregen naar aanleiding van de Onel/Omel-zaak.

83

BIBLIOGRAFIE RECHTSPRAAK Hof van Justitie HvJ, 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, C-108/97 en C-109/97 (‘Chiemsee’). HvJ, 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97 (‘Chevy’). HvJ, 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P (‘Baby-Dry’), HvJ, 18 juni 2002, Philips Electronics/Remington, C-299/99 (vorm scheerkop). HvJ, 9 januari 2003, Davidoff/Gofkid, C-292/00 (‘Durffee’). HvJ, 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01 (‘Ajax’). HvJ, 16 oktober 2003, La Mer Technology/Laboratoires Goemar, C-259/02 (‘Laboratoire de la Mer’). HvJ, 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P (‘BSS’). HvJ, 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02 (‘Praktiker’). HvJ, 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P (vorm drankverpakking). HvJ, 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P (‘Vitafruit’/‘Vitafrut’). HvJ, 22 juni 2006, August Storck/BHIM, C-25/05 P (vorm van snoepje). HvJ, 7 september 2006, Bovemij/BMB, C-108/05 (‘Europolis’). HvJ, 22 november 2007, Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet, C-328/06 (‘Tarragona’/‘Fincas Tarragona’). HvJ, 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P (‘Bainbridge’/‘Bridge’). HvJ, 17 oktober 2008, AGC Flat Glass/BHIM, C-513/07 P (oppervlak glasplaat). HvJ, 15 januari 2009, Silberquelle/Maselli-Strickmode, C-495/07 (‘Wellness’).

84

HvJ, 12 maart 2009, Antartica/BHIM & The Nasdaq Stock Market, C-320/07 P (‘Nasdaq’/‘Nasdaq’). HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07 (‘PAGO’). HvJ, 2 december 2009, Powerserv/BHIM & Manpower, C-533/08 P (‘Manpower’). HvJ, 12 april 2011, DHL Express France/Chronopost, C-235/09 (‘Webshipping’). HvJ, 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, C-98/11 P (vorm chocolade haas). HvJ, 5 juli 2012, Audi & Volkswagen/BHIM, C-467/11 P (‘TDI’). Gerecht Ger.EU, 30 maart 2000, Ford/BHIM, T-91/99 (‘Options’). Ger.EU, 27 februari 2002, Rewe Zentral/BHIM, T-79/00 (‘Lite’). Ger.EU, 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM, T-34/00 (‘Eurocool’). Ger.EU, 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM, T-39/01 (‘HIWATT’). Ger.EU, 12 december 2002, eCopy/BHIM, T-247/01 (‘eCopy’). Ger.EU, 5 maart 2003, Alcon/BHIM, T-237/01 (‘BSS’). Ger.EU, 12 maart2003, Goulbourn/BHIM & Redcats, T-174/01 (‘Silk Cocoon’/ ‘Cocoon’). Ger.EU, 3 december 2003, Audi/BHIM, T-16/02 (‘TDI’). Ger.EU, 29 april 2004, Eurocermex/BHIM, T-399/02 (vorm bierflesje). Ger.EU, 8 juli 2004, Marienfelde/BHIM & Vétoquinol, T-334/01 (‘Hippovit’/‘Hipoviton’). Ger.EU, 6 oktober 2004, Vitakraft/BHIM & Krafft, T-356/02 (‘Vitakraft’/‘Krafft’). Ger.EU, 10 november 2004, August Storck/BHIM, T-402/02 (vorm van snoepje). Ger.EU, 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM & REWE-Zentral, T-303/03 (‘Salvita’/‘Solevita’). Ger.EU, 14 juli 2005, Reckitt Benckiser/BHIM & Aladin, T-126/03 (‘Aladin’/‘Aladdin’). 85

Ger.EU, 15 september 2005, Citicorp/BHIM, T-320/03 (‘Live Richly’). Ger.EU, 15 december 2005, BIC/BHIM, T-262/04 (vorm van aansteker). Ger.EU, 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM, T-194/03 (‘Bainbridge’/‘Bridge’). Ger.EU, 12 september 2007, ColArt/Americas/BHIM, T-164/06 (‘Basics’). Ger.EU, 12 september 2007, Glaverbel/BHIM, T-141/06 (oppervlak glasplaat). Ger.EU, 8 november 2007, Charlott/BHIM & Charlo, T-169/06 (‘Charlott France Entre Luxe et Tradition’/‘Charlot’). Ger.EU, 27 november 2007, Gateway/BHIM & Fujitsu Siemens Computers, T-434/05 (‘Gateway’/‘ACTIVY Media Gateway’). Ger.EU, 12 maart 2008, Suez/BHIM, T-128/07 (‘Delivering the essentials of life’). Ger.EU, 30 april 2008, Sonia Rykiel création et diffusion de modèles/BHIM & Cuadrado, T-131/06 (‘Sonia Sonia Rykiel’/‘Sonia’). Ger.EU, 19 juni 2008, Mülhens/BHIM & Spa Monopole, T-93/06 (‘Mineral Spa’/‘Spa’). Ger.EU, 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM, T-325/06 (‘Capio’/‘Capiox’). Ger.EU, 15 oktober 2008, Powerserv/BHIM & Manpower, T-405/05 (‘Manpower’). Ger.EU, 26 november 2008, New Look/BHIM, T-435/07 (‘New Look’). Ger.EU, 10 maart 2009, G.M. Piccoli/BHIM, T-8/08 (vorm van schelp). Ger.EU, 25 maart 2009, Anheuser-Busch/BHIM & Budvar, T-191/07 (‘Budweiser’). Ger.EU, 8 juli 2009, Mars/BHIM & Ludwig Schokolade, T-28/08 (Bounty-reep). Ger.EU, 30 september 2009, JOOP !/BHIM, T-75/08 (beeld uitroepingsteken). Ger.EU, 28 oktober 2009, BCS/BHIM & Deere & Company, T-137/08 (kleurencombinatie groen en geel). Ger.EU, 27 april 2010, Freixenet/BHIM, T-109/08 en T-110/08 (vorm van fles). Ger.EU, 29 september 2010, CNH Global/BHIM, T-378/07 (kleurencombinatie voor tractor). 86

Ger.EU, 9 december 2010, Liz Earle Beauty Co. Ltd/BHIM, T-307/09 (‘Naturally Active’). Ger.EU, 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, T-336/08 (vorm chocolade haas). Ger.EU, 13 januari 2011, Mo-Hwa Park/BHIM & Chong-Yun Bae, T-28/09 (‘Pine Tree’). Ger.EU, 17 mei 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/BHIM, T-7/10 (‘υγεία’). Ger.EU, 6 juli 2011, Audi & Volkswagen/BHIM, T-318/09 (‘TDI’). Ger.EU, 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/BHIM & Werner & Mertz, T-308/06 (‘Buffalo Milke’/‘Bufalo’). Ger.EU, 14 december 2011, Louis Vuitton/BHIM, T-237/10 (vorm van slot). Ger.EU, 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM & HFP, T-32/10 (‘Ella Valley Vineyards/‘ELLE’). Ger.EU, 28 maart 2012, Paul Alfons Rehbein/BHIM, T-214/08 (‘Outburst’). BHIM BHIM,

Nietigheidsafdeling,

Caventa/Berghen

27 maart 2012,

Services,

000004847,

(‘Berghen’). BHIM,

Oppositieafdeling,

30 april 2002,

Acheson

Industries/Dacral,

Nr. B 263766

(‘Deltaforge’/’Dacroforge’). BHIM,

Oppositieafdeling,

18 januari 2012,

Investor/Buda-Cash,

Nr. B 1400474

(‘Investor/‘InveStore’). BHIM, Kamer van Beroep, 11 mei 2009, Liz Earle Beauty, R 24/2009-2 (‘Naturally Active’). BHIM, Kamer van Beroep, 9 december 2010, National Geographic Society, R 500/2009-2 (vorm van Yellow Frame).

87

BBIE BBIE, Oppositieafdeling, 15 januari 2010, Leno Merken/Hagelkruis Beheer, No 2004448 (‘Onel’/‘Omel’). BBIE, Oppositieafdeling, 29 april 2011, GEO G. Sandeman Sons & Co./The Robertson Wide River Wines Company, No 2003572 en No 2003573 (‘Robertson’/‘Robertson’s’). Andere Brussel 23 mei 2008, Ing.Cons. 2008, 438-446. Gerechtshof ’s-Gravenhage 1 februari 2011, IER 2011, 257-261. Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 13 oktober 2004, Hallmark Cards/Hagley International Dutch Trading Group, KG 04/905 (‘Forever Friends’), BIE 2005, 80. Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2011, Mag Instrument/Volume Trading, nr. HA ZA 07297, IER 2011, 310-320. RECHTSLEER BRONNEMAN, M., “De bekendheidsdrempel”, BMM Bulletin 2009, 2-5. CORNU, E. en BRAUN, S., “À propos de la règle de l’inburgering ou de l’acquisition du pouvoir distinctif par l’usage, de sa portée territoriale et de quelques règles de procédure” (noot onder HvJ 7 september 2006), Ing.Cons. 2006, 580-596. DEENE, J., “KPN lacht groen”, Juristenkrant, 17 september 2008, 7. ELZINGA, D., “Normaal gebruik in het Benelux merkenrecht”, BMM Bulletin 2010, 102-106. GELLMAN, L., “Growing pains for the Community Trade Mark”, Intellectual Property Magazine 2010, 60-62. GIELEN, C., noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07, IER 2009, 347-349. GIELEN, C., “Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?”, IER 2010, 427-432. GIELEN, C., “Genuine use of Community trade mark: where?”, EIPR 2011, 48-54. 88

GLAS, G., “ONEL – the sequel”, IRDI 2010, 3-4. GLAS, G., “Onel naar Luxembourg”, IRDI 2010, 339. GOTZEN, F. en JANSSENS, M-C., Handboek Merkenrecht, Brussel, Bruylant, 2010,358 p. GRIESMAR, F. en HEYMANN, A., “Usus sed non abusus? Réflexions sur l’usage géographiquement suffisant des marques communautaires”, naar aanleiding van het 25ste congres van de ECTA in Warschau in 2006, www.ecta.org, 69 p. GRIESMAR, F., “Réflexions sur l’usage suffisant d’une marque OHMI pour lui éviter une radiation pour défaut d’usage (suffisant) sur un plan géographique”, Ing.Cons. 2005, 311-319. GRIESMAR, F., “E pur si muove ! About the ONEL Decision N°2004448 of 15 January 2010 and the subsequent controversies”, ECTA Position Paper 2010, http://www.ecta.org/IMG/pdf/Griesmar_article.pdf , 5 p. HAAK, M., “Handhaving van gemeenschapsmerken en –modellen: territoriale beperkingen?”, BMM Bulletin 2011, 114-119. HOYNG, W.A., “Preken voor eigen parochie ?”, Boek 9.nl, 29 april 2010, B9 8814. JEHORAM, T.C.,

VAN

NISPEN, C. en HUYDECOPER, T., European trademark law: community

trademark law and harmonized national trademark law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 694 p. JEHORAM, T.C., “Europees merkenrecht moet Europees blijven”, BIE 2011, 34-38. JEHORAM, T.C en

VAN

HELDEN, H., “Bekend, bekender, bekendst: Goodwillbescherming van

merken”, BIE 2011, 118-123. MAEYAERT, P., “De beoordeling van het verwarringsgevaar tussen een niet bekend merk en een inbreukmakend teken aangewend voor identieke of soortgelijke producten of diensten”, IRDI 2000, 248-253. MAEYAERT, P., “Bescherming van bekende merken: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg”, IRDI 2008, 231-243.

89

MAEYAERT, P., “Gemeenschapsmerk: wat is normaal vanuit geografisch perspectief?” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, 209-222. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, xi+278 p. MIDDLEMISS, S. en WARNER, S., “The Protection of Marks with a Reputation: Intel v CPM”, EIPR 2009, 326-336. MORCOM, C., “Hagelkruis Beheer BV v Leno Merken BV: ‘Genuine use in het community’ – what does the CTMR require?”, EIPR 2010, 359-362. NIJS, K. en VERHOESTRAETE, F., “Bewijs van gebruik in het kader van procedures voor het BHIM”, BMM Bulletin 2010, 111-120. OHIM, “Contribution to the study on the overall functioning of the trade mark system in Europe”,http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/ohim_c ontribution.pdf, 38 p. OOSTERMAN, N., “Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?, IER 2007, 145-153. RÄIKKÖNEN, E-L., “A Brave New World: A Neologism’s Dangerous Path to EU Trade Mark Registration”, IRDI 2011, 303-319. SCHNELL, S., “The Community Trade Mark: Unitary EU Right – EU-wide Injunction?”, EIPR 2011, 210-226. SIMON, E., “Quelques réflexions sur l’usage territorial de la marque communautaire” in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, 253-258. SMITH, J. en GAULD, J., “The Territorial Effects of Sanctions Under the Community Trade Marks Regulation: The ECJ Delivers its Judgment in DHL v Chronopost”, EIPR 2011, 588-590. 90

STEINHAUSER, P.J.M., “Het EU-wijde verbod met dwangsom” (noot onder HvJ, 12 april 2011, DHL Express France/Chronopost, C-235/09), BIE 2011, 176-178. VANLEENHOVE, C., “De relevante consument in het merkenrecht – het mystieke wezen ontsluierd”, IRDI 2010, 354-366. VAN INNIS, T., “Ruimtelijk gebruik”, BMM Bulletin 2010, 107-110. VEEZE, P., “Defining the territorial scope of genuine use”, lezing van 10 november 2011 te Alicante, www.boip.int, 9 p. VERHOESTRAETE, F., NIJS, K., STAL-HILDERS, M., HOORNEMAN, W. en

VAN

ROODEN, R.,

“Max Planck studie – Voorstellen voor een vernieuwd merkenrecht”, BMM Bulletin 2011, 70-81. VON MÜHLENDAHL, A., “Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Character”, EIPR 2008, 66-70. VOS, G., “De teloorgang van de inburgering”, BMM Bulletin 2007, 54-62. VOS, G., “Het verband tussen merk en teken”, BMM Bulletin 2009, 6-9. QUAEDVLIEG, A.A., “Fifteen Square Miles of Fame” (noot onder HvJ, 6 oktober 2009, PAGO International/Tirolmilch, C-301/07), BIE 2010, 107-109.

91