Het KitKat vormmerk: Geen chocolade van te maken! -‐ Nadiya Disveld
1. Inleiding Op 16 september 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan over de bovenstaande figuur. Het gaat hier om de welbekende KitKat chocoladewafel die menig liefhebber van chocolade niet onbekend zal zijn. Nestlé heeft een aanvraag tot inschrijving ingediend van haar KitKat chocoladewafel met vier reepjes als (vorm)merk in het Verenigd Koninkrijk. Cadbury, een concurrent van Nestlé, heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld waarin zij in het gelijk is gesteld. Nestlé heeft zich tot de High Court of Justice gewend die vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie heeft gesteld. De High Court of Justice is momenteel weer aan zet om een oordeel over het KitKat vormmerk te vellen. In de media wordt naar aanleiding van het arrest van het Hof veelvuldig verkondigd dat Nestlé geen vormmerk zal verkrijgen vanwege de technische bepaaldheid van de vorm van haar KitKat. Na het lezen van het arrest van het Hof vind ik deze constatering zeer voorbarig en ik hoop in dit artikel enkele “misverstanden” omtrent het antwoord van het Hof met betrekking tot de weigeringsgronden uit artikel 3(1)(e) Merkenrichtlijn op te helderen. Een tweede belangrijk punt van het arrest heeft betrekking op het bewijzen van verkregen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van het merk in de zin van artikel 3(3). Deze kwestie zal ik slechts kort adresseren vanwege het bestek van dit artikel. 2.1 Wettelijk kader Op grond van artikel 2 Merkenrichtlijn, kunnen vormen van een product als merk worden beschermd. Het teken dient vatbaar te zijn voor grafische voorstelling en dient tevens onderscheidend vermogen te bezitten. Het aantonen van onderscheidend vermogen voor vormmerken blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn en de drie specifiek op vormmerken van toepassing zijnde weigeringsgronden uit artikel 3(1)(e) Merkenrichtlijn maken het verkrijgen van een vormmerk er niet makkelijker op. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
e.) tekens die uitsluitend bestaan uit: i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 2.2 Het geschil Nestlé heeft geprobeerd in het Verenigd Koninkrijk een geldig merkenrecht voor de vorm van haar KitKat te verkrijgen. De oppositie van Cadbury hiertegen zal geen verrassing zijn geweest omdat Nestlé en Cadbury in een jarenlange concurrentiestrijd verwikkeld zijn. In de oppositie voor het Merkenbureau werd Cadbury in het gelijk gesteld en werd geoordeeld dat het merk onderscheidend vermogen mist en tevens geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik daarvan. Ook zou het merk op grond van artikel 3(1)(e) onder (i) en (ii) niet kunnen worden ingeschreven. De examiner van het Merkenbureau heeft geconcludeerd dat de vorm van de KitKat uit drie wezenlijke kenmerken bestaat. Onder ‘wezenlijke kenmerken’ worden de belangrijkste elementen van het teken verstaan.1 De KitKat bestaat allereerst uit de rechthoekige tabletvorm als basis. Als tweede kenmerk worden de groeven in de lengterichting genoemd en ten derde het aantal groeven dat samen met de breedte van de vorm het aantal “reepjes” bepaalt. Volgens de examiner vloeit de rechthoekige tabletvorm voort uit de ‘aard van de waar’. De groeven van de KitKat in de lengterichting en het aantal van de groeven zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk het in stukjes breken van de KitKat. Op grond van deze bevindingen is het vormmerk uitgesloten van inschrijving op grond van artikel 3(1)(e). Nestlé meent dat artikel 3(1)(e) slechts van toepassing is indien alle drie de kenmerken ten minste geheel onder één weigeringsgrond vallen en dat in voldoende mate is bewezen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan. De High Court heeft vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof gesteld over de weigeringsgronden uit artikel 3(1)(e) die gelden voor de inschrijving van vormmerken en omtrent het aantonen van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik van het merk uit artikel 3(3). 2.2 De geschiedenis herhaalt zich De vraag of het “mixen en matchen” van de weigeringsgronden om te verhinderen dat een merk op grond van artikel 3(1)(e) wordt ingeschreven, is eerder al in het recente Hauck-‐arrest aan bod gekomen. 2 Door dit arrest weten we dat de gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast. De drie weigeringsgronden moeten onafhankelijk van elkaar worden toegepast en hierbij is niet van belang dat het teken op grond van verschillende weigeringsgronden kan worden geweigerd, zo lang één van de drie gronden volledig van toepassing is.3 De door de
1 HvJEU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516 nr. 69 (Lego v. Mega Brands). 2 HvJEU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck v. Stokke).
3 HvJEU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 nr. 39 (Hauck v. Stokke).
examiner aangeduide wezenlijke kenmerken van de vorm van de KitKat vallen niet volledig onder de weigeringsgrond onder (i) en niet volledig onder de weigeringsgrond onder (ii). In de onderhavige zaak continueert het Hof haar lijn zoals uiteengezet in Hauck en beantwoordt de prejudiciële vraag als volgt: “Artikel 3, lid 1, onder e van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan een voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens een van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm.” Het aldus door het Hof overwogene “volledig van toepassing moeten zijn op de betrokken vorm’” is mijns inziens niet te verenigen met het veelvuldig verkondigde standpunt in de media waarin de weigeringsgrond onder (ii) wordt geacht de inschrijving van de KitKat vorm te verhinderen. Indien een weigeringsgrond, zoals in de onderhavige zaak, niet volledig (maar gedeeltelijk, want op twee van de drie wezenlijke kenmerken!) van toepassing is, verzet artikel 3(1)(e) zich niet tegen inschrijving. Het Hof herhaalt in het KitKat-‐arrest dat de weigeringsgronden in artikel 3 moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.4 De ratio achter deze gronden is te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Het algemeen belang waar artikel 3 op is gebaseerd is niet te verenigen met een weigering van een inschrijving van een teken wanneer géén van de gronden volledig van toepassing is.5 Het Hof stelt ook dat de weigeringsgrond onder (ii) slechts betrekking heeft op de wijze waarop het product functioneert en niet op de wijze waarop deze wordt vervaardigd. In de ogen van de consument draait het om de functie van het product en niet om de wijze van vervaardiging. Zou een (wezenlijk) kenmerk van de vorm technisch bepaald zijn door de wijze waarop het product vervaardigd wordt en niet door de wijze waarop het product functioneert, dan is de weigeringsgrond onder (ii) niet van toepassing. 2.3 Technische scheerkoppen en legoblokjes Het door ondernemingen willen registreren van hun vormmerken levert al geruime tijd stof voor rechterlijke uitspraken op. In het Philips-‐arrest en het latere Lego-‐arrest is door het Hof duidelijkheid verschaft over de betekenis van de woorden ‘uitsluitend’ en ‘noodzakelijk’ in artikel 3(1)(e) onder (ii). Wanneer artikel 3(1)(e) onder (ii) aaneensluitend wordt gelezen leest men: Niet ingeschreven worden tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Indien alle wezenlijke kenmerken van een teken zijn ingegeven door de technische uitkomst, wordt inschrijving als (vorm)merk van het teken geweigerd op grond van 3(1)(e) onder (ii). Zou daarnaast ook sprake zijn van ondergeschikte willekeurige kenmerken (zoals de kleur van een Legoblokje) dan maakt dit niet dat het teken niet uitsluitend wordt bepaald door de vorm noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. De weigeringsgrond van artikel 3(1)(e) onder (ii) is niet van
4 HvJEU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck v. Stokke), HvJEU 4 mei 1999,
ECLI:EU:C:1999:230 (Windsurfing Chiemsee) en HvJEU 18 juni 2002, EU:C:2002:377 (Philips v. Remington). 5 HvJEU 16 september 2015, ECLI:EU:C:2015:604 nr. 49 (Nestlé v. Cadbury) en HvJEU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 nr. 42 (Hauck v. Stokke).
toepassing wanneer in tegenstelling tot ondergeschikte willekeurige kenmerken wel sprake is van een belangrijk niet-‐functioneel element, zoals bijvoorbeeld een sier-‐ of fantasie-‐element dat een belangrijke rol speelt in de vorm.6 Wanneer ik deze eerdere overwegingen van het Hof toe pas op de vorm van de KitKat en de wezenlijke kenmerken zoals deze zijn vastgesteld door het Britse merkenbureau, bedraagt de vorm van de KitKat meer dan uitsluitend de vorm die noodzakelijk is om de KitKat in stukken te breken voor consumptie. Het eerste wezenlijke kenmerk van de vorm van de KitKat, de rechthoekige vorm als basis, wordt niet gedicteerd door de techniek, maar door de aard van de waar. De kwalificatie van de rechthoekige basisvorm als ‘wezenlijk kenmerk’ maakt dat van een ondergeschikt willekeurig element geen sprake is. De rechthoekige basisvorm bepaalt in grote mate hoe de vorm van de KitKat eruit ziet en is een belangrijk niet-‐functioneel element. Uit het Lego-‐arrest volgt dat het Hof overweegt dat de weigeringsgrond onder (ii) enerzijds waarborgt dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan. Anderzijds is door de woorden “uitsluitend” en “noodzakelijk” de bedoeling van de wetgever geweest om de weigeringsgrond te beperken tot vormen van waren die enkel een technische oplossing verwerken en die door inschrijving als merk daadwerkelijk het gebruik van de technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen.7 Op grond van de feiten zoals deze in de Engelse procedure zijn vastgesteld en op grond van de jurisprudentie van het Hof zal het mijns inziens voor de High Court lastig worden om een weigeringsgrond uit artikel 3(1)(e) van toepassing te verklaren. De drie als ‘wezenlijk’ aangeduide kenmerken van de KitKat vorm zijn niet onder één weigeringsgrond te scharen waardoor de “mits-‐clausule” geformuleerd in het antwoord van het Hof niet opgaat. Er lijkt geen sprake te zijn van enkel een technische oplossing in de vorm van de KitKat waardoor bij inschrijving van het merk concurrenten van Nestlé de technische oplossing kunnen gebruiken zonder het kopiëren van de typerende rechthoekige (niet-‐technische) basisvorm. Ondanks het voor Nestlé naar mijn mening gunstige resultaat ten aanzien van de weigeringsgronden zou het vormmerk alsnog geweigerd kunnen worden door het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het Hof heeft ten aanzien van deze vraag overwogen dat Nestlé moet bewijzen dat de betrokken kringen de vorm van de KitKat, wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit (vorm)merk zonder de aanwezigheid van andere merken, percipiëren als afkomstig van Nestlé. Het vormmerk moet als gevolg van het gebruik op zichzelf beschouwd, zonder de aanwezigheid van ‘andere merken’ zoals de verpakking en de naam KitKat, de herkomst kunnen aanduiden. Het is aan Nestlé om dit te bewijzen en aan de High Court om te beoordelen of aan deze drempel is voldaan. 3. Conclusie De onduidelijkheid bij de High Court en de misverstanden in de media naar aanleiding van het arrest van het Hof laten zien dat er van vormmerken niet altijd “chocolade te maken is”. Met deze uitspraak van het Hof lijkt er enige ruimte te zijn ontstaan voor het verkrijgen van een vormmerk voor de KitKat. Het Hauck-‐arrest is door het Hof herhaald en het ‘mixen and matchen’ van de weigeringsgronden uit artikel 3(1)(e) is en blijft uitgesloten. Minstens één van de gronden moet volledig van toepassing zijn op de vorm en het toepassen van de weigeringsgronden onder (i) en (ii) op verschillende wezenlijke kenmerken van de vorm lijkt niet met het antwoord van het Hof te verenigen. Wanneer
6 HvJEU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516 nr. 51-‐52 en 72 (Lego v. Mega Brands).
HvJEU 18 juni 2002, EU:C:2002:377 nr. 80 en 83 (Philips v. Remington). 7 HvJEU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516 nr. 48 (Lego v. Mega Brands).
Nestlé de opgeworpen drempel voor het bewijs van verkregen onderscheidend vermogen door gebruik van het merk overwint, lijkt een reële kans te bestaan dat Nestlé een merkenrecht op haar KitKat vorm zal verkrijgen. Op dit moment loopt tevens een procedure voor het Gerecht van de Europese Unie over het gemeenschapsmerk voor de vorm van de KitKat. Nestlé heeft voor de Kamer van Beroep van het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) met een succesvol beroep haar merk mogen behouden. Cadbury heeft uiteraard ook tegen deze uitspraak een beroep ingesteld. Het Gerecht heeft haar uitspraak aangehouden om de beslissing van het Hof af te wachten. Een overeenstemmende uitspraak in de uitspraken van zowel de High Court als het Gerecht zal de rechtszekerheid met betrekking tot vormmerken zeker ten goede komen. Ik hoop met dit artikel “de andere kant” in de kwestie om het KitKat vormmerk te hebben belicht naar aanleiding van de stroom van nieuwsartikelen die het KitKat vormmerk op basis van de “technische bepaaldheid” als geweigerd beschouwen. De uitspraak van het Hof biedt uiteraard geen definitieve antwoorden maar richtlijnen en het oordeel van de High Court zal moeten worden afgewacht.
