vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 250632 / HA ZA 05-3008 Vonnis van 15 december 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TECKRU PROJECTS B.V., gevestigd te Westwoud, eiseres, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MACHINEFABRIEK P.M. DUYVIS B.V., gevestigd te Koog aan de Zaan, gedaagde, advocaat: mr. H.J.A. Knijff.
De zaak is voor Teckru behandeld door mr. O.P. Swens, advocaat te Amsterdam. Voor Duyvis is de zaak behandeld door mrs. R. Hermans en M.A.R. Vermunt, advocaten te Amsterdam. Partijen zullen hierna Teckru en Duyvis genoemd worden. 1.
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 31 december 2008; - de akte na tussenvonnis zijdens Duyvis van 28 januari 2009 met de producties 7 t/m 12; - de antwoord-akte na tussenvonnis zijdens Teckru van 25 februari 2009 met de producties 34 t/m 38; - de rolbeslissing van 8 april 2009 waarbij het verzoek om pleidooi zijdens Duyvis is afgewezen en de zaak naar de rol is verwezen voor het nemen van nadere akte zijdens Duyvis; - de nadere akte zijdens Duyvis van 22 april 2009; - de nadere antwoord-akte zijdens Teckru van 13 mei 2009 met productie 39.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
250632 / HA ZA 05-3008 15 december 2010
2.
De verdere feiten
2.1.
Duyvis heeft bij akte van 28 januari 2009 vier hulpverzoeken voorgesteld. Het eerste hulpverzoek luidt als volgt:
2
1. Pers (1) voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter, omvattende een frame, waarin twee of meer persorganen (6) zijn geplaatst, en middelen (4, 5) voor het samendrukken van de persorganen (6), waarbij de persorganen (6) elk een holte (9) voor het opnemen van te persen cacaomassa omvatten, in welke holte (9) zich ten minste één drukker bevindt en waarbij zich voor de drukker (11) en aan de zijde van de holte (9) tegenover deze drukker (11) een filter (10, 10’) bevindt, met het kenmerk, dat, in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) groter is dan 60 mm en kleiner is dan 76 mm. 2. Pers (1) volgens conclusie 1, waarbij de holte (9) cilindrisch is en de genoemde filters (10, 10’) vlak of in hoofdzaak vlak zijn. 3. Pers (1) volgens conclusie 2, waarbij de zijde van de holte (9) tegenover de genoemde drukker (11) wordt gevormd door de rug van een aangrenzende drukker (11). 4. Werkwijze voor het bedienen van een pers (1) volgens de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat, tijdens het vullen van de holte (9) met cacaomassa, de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) groter is dan 60 mm en kleiner is dan 76 mm. 5. Werkwijze voor het aanpassen van een pers (1) volgens de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) binnen een bereik van 60 tot 90 mm is gelegen en dat bovendien het aantal persorganen (6) wordt vergroot. 6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij de genoemde afstand binnen een bereik van 60 tot 76 mm is gelegen. 2.2.
Het tweede hulpverzoek luidt als volgt: 1. Pers (1) voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter, omvattende een frame, waarin twee of meer persorganen (6) zijn geplaatst, en middelen (4, 5) voor het samendrukken van de persorganen (6), waarbij de persorganen (6) elk een holte (9) voor het opnemen van te persen cacaomassa omvatten, in welke holte (9) zich ten minste één drukker bevindt en waarbij zich voor de drukker (11) en aan de zijde van de holte (9) tegenover deze drukker (11) een filter (10, 10’) bevindt, met het kenmerk, dat, in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) groter is dan 60 mm en kleiner is dan 76 mm.
250632 / HA ZA 05-3008 15 december 2010
3
2. Pers (1) volgens conclusie 1, waarbij de holte (9) cilindrisch is en de genoemde filters (10, 10’) vlak of in hoofdzaak vlak zijn. 3. Pers (1) volgens conclusie 2, waarbij de zijde van de holte (9) tegenover de genoemde drukker (11) wordt gevormd door de rug van een aangrenzende drukker (11). 4. Werkwijze voor het bedienen van een pers (1) volgens de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat, tijdens het vullen van de holte (9) met cacaomassa, de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) groter is dan 60 mm en kleiner is dan 76 mm. 5. Werkwijze voor het aanpassen van een pers (1) volgens de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) groter is dan 60 mm en kleiner is dan 76 mm en dat bovendien het aantal persorganen (6) wordt vergroot. 2.3.
Het derde hulpverzoek luidt als volgt: 1. Werkwijze voor het aanpassen van een pers (1) voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter, omvattende een frame, waarin twee of meer persorganen (6) zijn geplaatst, en middelen (4, 5) voor het samendrukken van de persorganen (6), waarbij de persorganen (6) elk een holte (9) voor het opnemen van te persen cacaomassa omvatten, in welke holte (9) zich ten minste één drukker bevindt en waarbij zich voor de drukker (11) en aan de zijde van de holte (9) tegenover deze drukker (11) een filter (10, 10’) bevindt, met het kenmerk, dat, in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) binnen een bereik van 60 tot 90 mm is gelegen en dat bovendien het aantal persorganen (6) wordt vergroot. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de genoemde afstand binnen een bereik van 60 tot 76 mm is gelegen.
2.4.
Het vierde hulpverzoek luidt als volgt: 1. Werkwijze voor het aanpassen van een pers (1) voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter, omvattende een frame, waarin twee of meer persorganen (6) zijn geplaatst, en middelen (4, 5) voor het samendrukken van de persorganen (6), waarbij de persorganen (6) elk een holte (9) voor het opnemen van te persen cacaomassa omvatten, in welke holte (9) zich ten minste één drukker bevindt en waarbij zich voor de drukker (11) en aan de zijde van de holte (9) tegenover deze drukker (11) een filter (10, 10’) bevindt, met het kenmerk, dat, in de vulstand van de drukker (11), de afstand tussen de genoemde filters (10, 10’) binnen een bereik van 60 tot 90 mm is gelegen en dat bovendien het aantal persorganen (6) wordt vergroot bij een gelijkblijvende lengte van de pers.
250632 / HA ZA 05-3008 15 december 2010
4
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de genoemde afstand binnen een bereik van 60 tot 76 mm is gelegen. 3.
De verdere beoordeling
3.1.
De rechtbank blijft bij en neemt over hetgeen zij in haar tussenvonnis van 31 december 2008 heeft overwogen en beslist. Hieruit volgt dat de door Teckru verzochte heroverweging van het in de rechtsoverwegingen 2.6. en 2.7. van het tussenvonnis gegeven oordeel, wordt afgewezen. De daartegen van haar zijde aangevoerde bezwaren, dienen in voorkomend geval zonodig in hoger beroep aan de orde te worden gesteld.
3.2.
In voornoemd tussenvonnis is reeds geoordeeld dat het Nederlandse deel van EP 961 dient te worden vernietigd, althans in de vorm waarin het is verleend.
3.3.
Partijen zijn evenwel nog in de gelegenheid gesteld zich bij akte nader uit te laten over de gevolgen die de wijziging van het EOV per 13 december 2007 voor deze zaak heeft, meer in het bijzonder is Duyvis in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij EP 961 op andere wijze wil beperken dan zij (in het licht van de toenmalige Spiro/Flamco-doctrine) al had voorgesteld, en, zo ja, daartoe een concreet voorstel te doen.
3.4.
Duyvis heeft in dit verband de hiervoor in r.o. 2.1. – 2.4. weergegeven vier hulpverzoeken geformuleerd. Te dien aanzien wordt als volgt overwogen.
3.5.
Het derde en vierde hulpverzoek (producties 10 en 11 Duyvis) stranden reeds omdat de daarin neergelegde materie in het tussenvonnis van 25 oktober 2006 – onder de premisse dat bewezen zou worden dat de Bauermeister handleiding 1965 openbaar toegankelijk is gemaakt, waaraan blijkens het tussenvonnis van 31 december 2008 is voldaan – niet inventief is bevonden (r.o. 4.9.), hetgeen als een bindende eindbeslissing heeft te gelden. Resteert een beoordeling van het eerste en tweede hulpverzoek (producties 7 en 8 Duyvis).
3.6.
De volgconclusies 5 en 6 van het eerste hulpverzoek bevatten beperkende kenmerken ten aanzien waarvan in het tussenvonnis van 25 oktober 2006 evenzeer reeds is overwogen dat deze bij gebreke van inventiviteit niet tot geldigheid kunnen leiden. Ten aanzien van de conclusies 1 t/m 4 volgens dit hulpverzoek geldt hetzelfde als met betrekking tot de gelijkluidende conclusies 1 t/m 4 van het tweede hulpverzoek waarover als volgt wordt geoordeeld.
3.7.
Indien al zou moeten worden aangenomen dat in de oorspronkelijke aanvrage basis is voor een beperking van de ondergrens in ‘groter dan 60 mm’ en de bovengrens in ‘kleiner dan 76 mm’ en aldus – anders dan Teckru stelt – van ongeoorloofde toegevoegde materie geen sprake zou zijn, geldt dat die materie in ieder geval niet inventief is te achten.
3.8.
Uitgaande van de Bauermeister-handleiding als meest nabijgelegen stand van de techniek, bestaat het objectieve technische probleem waarvoor EP 961 een
250632 / HA ZA 05-3008 15 december 2010
5
oplossing biedt hierin, dat de vakman vrij droge (minder dan 10 procent cacaoboter) koeken wil verkrijgen, terwijl hij streeft naar een verdere optimalisatie van zijn pers voor het scheiden van cacaomassa in cacaoboter en cacaokoek. Uitgaande van dit probleem, zal de gemiddelde vakman, vertrekkend vanuit de Bauermeister-handleiding waarin perskamerlengtes/vulhoogtes van 90 mm en 60 mm worden genoemd, in ieder geval op basis van het tot de algemene vakkennis behorende ‘Handbuch der Kakaoerzeugnisse’ van Fincke (waarin Bauermeister als één van de toonaangevende fabrikanten van cacaopersen wordt genoemd productie 38 Teckru) tot het in de conclusies 1 t/m 4 van het eerste en tweede hulpverzoek geclaimde bereik komen. Daartoe is het volgende redengevend. Op pagina 174 van het handboek wordt, onder verwijzing naar de daar afgebeelde figuur 69, uitgelegd hoe dergelijke cacaopersen werken. Aangegeven wordt dat de cacaopersen uit verschillende grootten bestaan, met 4, 6, 8, 12, 16, 20, 22 of 24 potten. Toegelicht wordt dat in feite drie variabele – onderling onafhankelijke – parameters van belang zijn bij het gebruik van cacaopersen: de perstijd (langere duur, drogere koek), de persdruk (hogere druk, drogere koek) en de inhoud van de perskamers/vulhoogte (kleinere vulhoogte, drogere – maar ook minder – koek). Ten aanzien van deze laatste parameter openbaart Fincke expliciet de optie om de lengte van de perskamers te verkleinen om koeken te krijgen met een laag cacaobotergewicht van 7-8%. Dit aldus verkleinen van de perskamers resulteert in een betere scheiding van de cacaoboter van de cacao. Om de pers te optimaliseren zal de gemiddelde vakman begrijpen dat hij moet variëren met de variabelen persdruk, perstijd en lengtes/vulhoogtes van de perskamers. Vanuit de wetenschap dat een perskamer een lengte kan hebben van 90 mm en in bepaalde opzichten een verbeterd resultaat kan worden verkregen met een verkleining naar 60 mm, ligt het voor de hand dat de vakman zal gaan zoeken in het bereik daartussen in. Hij komt dan routinematig in het gebied dat geclaimd wordt in de conclusies 1 t/m 4 van het (eerste en) tweede hulpverzoek, te weten ‘groter dan 60 mm en kleiner dan 76 mm’ met het direct optredende bijkomende (vgl. paragrafen [0013] en [0026] van EP 961) voordeel van rendementsverbetering in de zin van verhoging van de productiecapaciteit. 3.9.
Deze verbetering is ook overigens niet een verrassend of bijzonder voordeel. Het is al eerder geopenbaard, onder andere in Kulla (productie 3 Teckru, kolom 1, r. 2533). Deze publicatie (die uit dezelfde periode afkomstig is als de Bauermeisterhandleiding) openbaart immers dat het verkleinen van de vulhoogte van de pot niet slechts wordt gecompenseerd door de hogere persfrequentie, maar dat zelfs wezenlijk hogere rendementen kunnen worden bereikt.
3.10.
Uit het vorenstaande volgt dat de materie van conclusies 1 t/m 4 van de hulpverzoeken 1 en 2 het octrooi niet kunnen redden wegens een gebrek aan uitvindingshoogte. Dat geldt ook voor volgconclusie 5 van het tweede hulpverzoek, nu die van de deze conclusies afhankelijk is en daarvan het lot deelt, terwijl het bijkomende kenmerk ‘dat het aantal persorganen wordt vergroot’ – zoals gezegd (vgl. r.o. 4.9. van het tussenvonnis van 25 oktober 2006) – evenzeer inventiviteit ontbeert.
3.11.
Nu aldus is vast komen te staan dat het octrooi geen stand houdt, wordt ten slotte toegekomen aan de beoordeling van de ook door Teckru gevorderde
250632 / HA ZA 05-3008 15 december 2010
6
schadevergoeding wegens ‘handhaving van nietige octrooien’ (vgl. r.o. 4.22. van het tussenvonnis van 25 oktober 2006). Deze vordering wordt afgewezen. Daartoe geldt dat een enkele handhavingshandeling met betrekking tot een octrooi, dat – zoals hier – later nietig wordt bevonden, niet zonder meer leidt tot aansprakelijkheid van de octrooihouder. Of van aansprakelijkheid van de octrooihouder sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denkbaar is dat de octrooihouder die weliswaar niet weet maar ernstig redenen heeft om te vermoeden dat zijn octrooi niet geldig is maar zijn octrooi niettemin handhaaft, verwijtbaar onrechtmatig handelt jegens de vermeende inbreukmaker (vgl. HR 29 september 2006, LJN AU6098 en Hof ’s-Gravenhage 24 november 2009, B9 8384). Dergelijke omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken. 3.12.
De slotsom is dat het octrooi, althans het Nederlandse deel ervan, geheel dient te worden vernietigd. Duyvis zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Teckru, te begroten op:
- dagvaarding € 71,93 - vast recht 244,00 - getuigenkosten 1.470,00 - salaris advocaat (6,0 pt x tarief € 452,00 =) 2.712,00 Totaal
€
4.497,93
Nu zulks is gevorderd, zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
4.
De beslissing
De rechtbank 4.1.
vernietigt het Nederlandse deel van EP 1 042 961;
4.2.
veroordeelt Duyvis in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Teckru begroot op € 1.785,93 aan verschotten en € 2.712,00 aan salaris advocaat.
4.3.
verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
4.4.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem, mr. R. Kalden en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.
