vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 361857 / HA ZA 10-1025 Vonnis van 8 februari 2012 in de zaak van de vennootschap naar Portugees recht QUILATE SERVIÇOS LDA, gevestigd te Funchal, Madeira, Portugal eiseres, advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FORALWAYS B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, gedaagde, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ‘s-Gravenhage.
Partijen zullen hierna Quilate en Foralways genoemd worden. Voor Quilate is de zaak behandeld door mr. C.A. Thomas advocaat te Amsterdam en de advocaat voornoemd. Voor Foralways is de zaak behandeld door mrs. G.S.P. Vos en N.M. Ketelaar, beiden advocaat te Amsterdam. 1.
De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 23 december 2009; - de akte overlegging producties van 17 maart 2010 van Quilate met producties 1 en 2; - de conclusie van antwoord van 13 oktober 2010 met producties 1 t/m 11; - het tussenvonnis van 27 oktober 2010 waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de akte ten behoeve van de comparitie van partijen tevens akte overlegging producties 3 t/m 14 van 19 januari 2011 van Quilate; - de antwoordakte van 16 maart 2011 van Foralways met producties 12 t/m 15; - het tussenvonnis van 13 april 2011waarbij een comparitie van partijen is bevolen; - de beschikking van 13 juli 2011 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 20 december 2011; - de brief van 6 december 2011 van mr. Van Leeuwen met een kostenspecificatie van Quilate;
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
-
2
de brief van 6 december 2011 van mr. Ketelaar met een akte overlegging aanvullende producties 16 en 17; het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 20 december 2011.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.
De feiten
2.1. Quilate verhandelt sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw onder het van oorsprong Argentijnse merk LA MARTINA en het hieronder afgebeelde LA MARTINA logo waren die verband houden met de polosport.
2.2. In eerste instantie werden onder het LA MARTINA merk lederen producten zoals zadels en laarzen voor de polosport geproduceerd en verhandeld. Het merk LA MARTINA wordt thans gebruikt voor polo-uitrusting en polokleding en voor (vrijetijds)kleding met een link naar de polosport. Het merk LA MARTINA is ‘official supplier’ van onder meer het Argentijnse polo team, Cambridge University Polo Club, Zurich Swiss Open, Polo de Paris en International Polo Club. 2.3.
Foralways is houdster van de volgende merken:
2.3.1. het Beneluxwoordmerk L’ARGENTINA ingeschreven op 10 december 2004, onder nummer 0758410, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: Beneluxwoordmerk L’ARGENTINA); 2.3.2. de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk L’ARGENTINA ingeschreven op 23 december 2004, onder nummer 843139, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op Beneluxwoordmerk L’ARGENTINA als de basisinschrijving (hierna: IR L’ARGENTINA); 2.3.3. het Beneluxbeeldmerk zoals hieronder weergegeven ingeschreven op 10 januari 2005, onder nummer 0760548, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25 (hierna: Beneluxbeeldmerk L’ARGENTINA):
2.3.4. de internationale merkinschrijving met gelding in onder meer de Benelux voor het beeldmerk zoals hieronder weergegeven ingeschreven op 23 februari 2005, onder nummer 846707, voor kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25, gebaseerd op
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
3
Beneluxbeeldmerk L’ARGENTINA als basisinschrijving (hierna: IR beeldmerk L’ARGENTINA):
2.3.5. Deze merken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de L’ARGENTINA merken, de merken in 2.3.1 en 2.3.2 als de L’ARGENTINA woordmerken en de merken in 2.3.3 en 2.3.4 als de L’ARGENTINA beeldmerken. 2.4. Foralways heeft de L’ARGENTINA merken in licentie gegeven aan haar dochtervennootschap Best Items B.V. (hierna: Best Items). 2.5. Best Items verhandelt onder het merk L’ARGENTINA kleding die specifiek is ontworpen voor vrouwen en die is geïnspireerd op de polosport. Best Items verhandelt deze kleding in diverse landen waaronder in de Benelux. De kleding wordt geproduceerd in Portugal. 2.6. Op 17 juli 2009 heeft Quilate het Gemeenschapswoordmerk UNA PASION ARGENTINA gedeponeerd onder nummer 008434466, voor waren in de klassen 3, 18 en 25. 2.7. Op 24 november 2009 heeft Foralways tegen dit depot oppositie bij het OHIM1 ingesteld op basis van de L’ARGENTINA merken. 3.
Het geschil
3.1. Quilate vordert - samengevat - en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, nietig te verklaren de L’ARGENTINA merken, waaronder bij de internationale inschrijvingen de op de inschrijving van oorsprong berustende merkinschrijvingen in de andere aangewezen landen, en de ambtshalve doorhaling daarvan, met veroordeling van Foralways in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.2 3.2. Aan haar vorderingen legt Quilate ten grondslag dat zij gelet op de oppositie van Foralways tegen haar depot van het Gemeenschapswoordmerk UNA PASION ARGENTINA belanghebbende is in de zin van artikel 2.28 BVIE3 en daarom de nietigheid van de L’ARGENTINA merken kan vorderen. 3.3. Quilate voert aan dat de L’ARGENTINA merken nietig zijn op grond van artikel 2.28 lid 1 onder c jo 2.11 lid 1 onder c BVIE omdat de merken uitsluitend bestaan uit tekens en benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, bestemming en 1
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). 2
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
4
plaats van herkomst en door het publiek zullen worden opgevat als een aanduiding van het land Argentinië, welke aanduiding voor alle ondernemingen vrij beschikbaar dient te blijven. De kroontjes van de twee L’ARGENTINA beeldmerken zijn louter decoratief en dragen niet bij aan het onderscheidend vermogen van die merken. 3.4. Daarnaast voert Quilate aan dat de L’ARGENTINA merken nietig zijn op grond van artikel 2.28 lid 1 onder e jo 2.4 lid 1 onder b BVIE omdat zij misleidend zijn ten aanzien van de plaats van herkomst van de waren nu het publiek zal menen dat de kleding afkomstig is uit Argentinië hetgeen niet het geval is. 3.5. Tot slot voert Quilate aan dat op grond van artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid inzake de internationale inschrijving van merken bij de nietigverklaring van IR L’ARGENTINA en IR beeldmerk L’ARGENTINA ook de daarop berustende inschrijvingen in de aangesloten landen komen te vervallen indien de basisinschrijvingen daarvan nietig worden verklaard omdat de vordering tot nietigverklaring is ingesteld binnen de eerste periode van vijf jaren na inschrijving waarbinnen de internationale merkinschrijving nog afhankelijk is van de basisinschrijving. 3.6.
Foralways voert verweer.
3.7.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.
De beoordeling
Bevoegdheid 4.1. Gelet op het feit dat Foralways is gevestigd in ’s-Gravenhage is de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de vorderingen. Uitsluitend beschrijvend 4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Quilate belanghebbende is in de zin van artikel 2.28 lid 1 BVIE. 4.3. De nietigheidsgrond van artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE (die overeenstemt met de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE) ziet op merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van onder meer soort, bestemming en plaats van herkomst en dus beschrijvend zijn. 4.4. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat de L’ARGENTINA beeldmerken al niet nietig zijn op grond van de hiervoor genoemde bepaling omdat die merken niet uitsluitend bestaan uit de tekens L’ARGENTINA, waarvan Quilate stelt dat deze beschrijvend zijn, hetgeen Quilate betwist. In deze merken is het woord L’ARGENTINA in witte letters geplaatst in een halve cirkel in een donkerblauwe rechthoek met in het midden van de rechthoek boven de letters een gouden kroon. Anders dan Quilate stelt, heeft de combinatie van de toegevoegde beeldelementen op zichzelf onderscheidend vermogen zodat die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de L’ARGENTINA beeldmerken.
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
5
4.5. De rechtbank gaat er in het navolgende veronderstellenderwijs vanuit dat het in aanmerking komende relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn, het woord L’ARGENTINA in de L’ARGENTINA merken zal opvatten als een verwijzing naar het land Argentinië zoals Quilate stelt, hetgeen Foralways betwist, en niet als een verwijzing naar de Argentijnse vrouw zoals Foralways stelt. 4.6. In het Windsurfing Chiemsee-arrest4 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat artikel 3 lid 1 onder c van de Merkenrichtlijn5 (dat met artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE overeenstemt) aldus moet worden uitgelegd, dat het niet enkel de inschrijving van die geografische benamingen als merk verbiedt, die plaatsen aanduiden die in de opvatting van de betrokken kringen (dat wil zeggen de handel en de gemiddelde consument van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd) thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook van die geografische benamingen die in de toekomst als aanduiding van de plaats van herkomst kunnen worden gebruikt, waarbij dient te worden beoordeeld of redelijkerwijs te verwachten is, dat die benaming in de opvatting van de betrokken kringen de plaats van herkomst van deze categorie van waren kan aanduiden. Bij die beoordeling dient in aanmerking te worden genomen in welke mate de betrokken kringen bekend zijn met de betrokken geografische benaming alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en van de betrokken categorie van waren. Tot slot heeft het Hof bepaald dat het verband tussen de betrokken waar en de geografische plaats niet noodzakelijkerwijs ervan afhangt, dat de waar in deze plaats wordt vervaardigd. 4.7. Waar het bij de beantwoording van de vraag of de L’ARGENTINA woordmerken beschrijvende merken zijn in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE dus om gaat, is of Argentinië een land aanduidt dat in de opvatting van de betrokken kringen met kleding, schoeisel en/of hoofddeksels in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. 4.8. Anders dan Quilate stelt, is de vraag niet of de betrokken kringen polokleding thans in verband brengen, of in de toekomst zouden kunnen brengen, met Argentinië, dat volgens Quilate bij uitstek het land van de polosport is, hetgeen door Foralways is betwist. De L’ARGENTINA woordmerken zijn immers niet voor polokleding ingeschreven. Dat de L’ARGENTINA woordmerken thans in de Benelux voor op de polosport geïnspireerde dameskleding worden gebruikt, maakt dit niet anders. 4.9. Quilate heeft voorts gesteld dat Argentinië een omvangrijke kledingindustrie heeft en een opkomend modeland is. Quilate heeft ter onderbouwing van haar stelling verwezen naar een door de Argentijnse overheid onder de projectnaam ‘Marca pais Argentina’ ontwikkeld merk ter promotie van Argentijnse producten waaronder kleding. Ook heeft Quilate met stukken onderbouwd dat zes Argentijnse ontwerpers tijdens de Fashion Week
4
HvJEG 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, NJ 2000/269 (Windsurfing Chiemsee). Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (gecodificeerde versie). 5
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
6
2010 in New York in de ‘Argentina Group Show’ gezamenlijk hun collecties hebben getoond. 4.10. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het verweer van Foralways dat uit de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden niet blijkt dat de betrokken kringen in de Benelux kleding in verband brengen met het land Argentinië. Het feit dat Argentinië een kledingindustrie heeft met Argentijnse ontwerpers, is hiertoe onvoldoende, omdat dit voor nagenoeg ieder land zal opgaan zodat dit, zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld, noch zijn gebleken, niet kan leiden tot de conclusie dat dit kenmerken zijn van Argentinië. 4.11. Dat er in Nederland, vanwege het feit dat H.K.H. prinses Máxima Argentijnse is, extra aandacht is voor Argentinië als modeland en voor Argentijnse ontwerpers, zoals Quilate heeft gesteld, en Foralways gemotiveerd heeft betwist, is door Quilate onvoldoende nader onderbouwd. Een bericht van de website www.fanvanmaxima.nl van 2 april 2010 waarin staat dat H.K.H. prinses Máxima veelvuldig kleding draagt van de Argentijnse ontwerpster Graciela Naum alsmede een online krantenbericht uit het NRC Handelsblad van 14 april 2006 waarin staat dat H.K.M. prinses Máxima stopt met het kopen van kleding van deze ontwerpster, is hiertoe onvoldoende. 4.12. Quilate heeft verder geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is dat de betrokken kringen in de Benelux kleding wel in verband zullen brengen met het land Argentinië. Zo is gesteld noch gebleken dat het ‘marca pais Argentina’ project van de Argentijnse overheid zich onder meer richt op de Benelux. 4.13. Dat het land Argentinië door de betrokken kringen in de Benelux in verband wordt (of in de toekomst kan worden) gebracht met schoeisel en hoofddeksels, de waren waarvoor de L’ARGENTINA woordmerken ook zijn ingeschreven, is gesteld noch gebleken. 4.14. Aan het voorgaande doet de weigering door de bevoegde autoriteiten in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, en Spanje van met de L’ARGENTINA woordmerken overeenstemmende woordmerken gedeponeerd voor gelijke waren, anders dan Quilate stelt, niet af. Deze beslissingen zijn immers gebaseerd op de opvatting van de betrokken kringen in andere jurisdicties dan de Benelux waar andere feiten en omstandigheden een rol (kunnen) spelen. Overigens heeft het BBIE6 het L’ARGENTINA Beneluxwoordmerk en het L’ARGENTINA Beneluxbeeldmerk niet geweigerd op absolute gronden. 4.15. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de L’ARGENTINA merken niet nietig zijn in de zin van artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE. Misleidend ten aanzien van de plaats van herkomst 4.16. Het hiervoor gemaakte onderscheid tussen de woord- en beeldmerken geldt bij de beoordeling van de vraag of de L’ARGENTINA merken misleidend zijn niet. Naar het oordeel van de rechtbank wordt de totaalindruk van de L’ARGENTINA beeldmerken 6
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
7
gedomineerd door het bestanddeel L’ARGENTINA en zij verwijst naar hetgeen zij hierover in 4.5 heeft overwogen. 4.17. De rechtbank stelt voorop dat een merk alleen misleidend kan zijn als de misleiding betrekking heeft op eigenschappen van de waren en/of diensten die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn.7 4.18. Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van misleiding ten aanzien van de plaats van herkomst van de waren heeft Quilate verwezen naar de website van Best Items waarop staat vermeld dat de kledinglijn die onder de L’ARGENTINA merken op de markt wordt gebracht zich richt op “vrouwen die de specifieke sfeer behorend bij de wereld van de polosport een warm hart toedragen”. Anders dan Quilate stelt, kan uit deze reclame-uiting naar het oordeel van de rechtbank niet de conclusie worden getrokken dat de plaats van herkomst voor het in aanmerking komende publiek een eigenschap is die de keuze voor kleding beïnvloed. De uiting is afkomstig van Best Items en zegt als zodanig dus niets over eigenschappen die voor consumenten van belang zijn. Overigens heeft Foralways gemotiveerd betwist dat Best Items met deze uiting zou suggereren dat de kleding afkomstig is uit Argentinië. 4.19. Voorts heeft Quilate, gelet op de gemotiveerde betwisting door Foralways, onvoldoende nader onderbouwd dat is voldaan aan het vereiste dat sprake is van werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument.8 Daarbij weegt de rechtbank mee dat Foralways onweersproken heeft gesteld dat consumenten bekend zijn met en gewend zijn aan kledingmerken die geografische tekens bevatten die niet verwijzen naar de herkomst van de waren of de oorsprong van de merkhouder, zoals bijvoorbeeld de merken SCAPA OF SCOTLAND, NAPAPIJRI, BOSTON BROTHERS, ROCKPORT, NEWYORKER, CHAMONIX, CLOPPENBURG, PORT LOUIS, BURLINGTON, en NEW ZEALAND AUCKLAND. 4.20. Dat de L’ARGENTINA merken tot misleiding kunnen leiden voor wat betreft schoeisel en hoofddeksels, de waren waarvoor de merken ook zijn ingeschreven, is gesteld noch gebleken. 4.21. Aan het voorafgaande doet de weigering vanwege misleiding van met de L’ARGENTINA merken overeenstemmende merkdepots verricht voor gelijke waren in de Verenigde Staten van Amerika, Turkije, IJsland en Wit-Rusland niet af. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor heeft overwogen in 4.14 hetgeen ook hier geldt. 4.22. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer. 4.23. Nu de L’ARGENTINA merken naar het oordeel van de rechtbank niet nietig zijn, betekent dit ook dat de op het IR L’ARGENTINA en het IR L’ARGENTINA beeldmerk berustende inschrijvingen in de aangesloten landen, die op het moment van het instellen van
7 8
BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 (Europabank/Banque pour L’Europe). HvJEG 20 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006/519 (Elisabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd.).
361857 / HA ZA 10-1025 8 februari 2012
8
de vorderingen (nog) afhankelijk waren van de basisinschrijvingen (het L’ARGENTINA Beneluxwoordmerk respectievelijk het L’ARGENTINA Beneluxbeeldmerk), niet vervallen. 4.24.
Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de vorderingen van Quilate afwijzen.
Proceskosten 4.25. Quilate zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Foralways maakt aanspraak op volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar advocaatkosten (inclusief verschotten) voorzien van een specificatie, begroot op € 29.927,39 exclusief btw. De grondslag van artikel 1019h Rv en ook het genoemde bedrag is niet door Quilate bestreden, zodat de rechtbank dit zal toewijzen. Foralways heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. 5.
De beslissing
De rechtbank 5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Quilate in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Foralways begroot op € 29.927,39; Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2012.
