Merkhouders – Name Space
DomJur 2000-19
Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/1229 OdC Datum: 13-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Albert Heijn B.V., gevestigd te Zaandam, en 159 overige eisers zoals deze staan vermeld in de aan dit vonnis gehechte dagvaarding met uitzondering van nr 78, te weten Koninklijke Sanders B.V. te Leiden, eisers bij gelijkluidende dagvaardingen van 29 mei 2000, procureur mr M.L.J. van de Braak, advocaat mr J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1. 2. 3. 4.
de commanditaire vennootschap Name Space C.V., gevestigd te Amtelveen, de stichting Stichting Orleans, beherend vennoot van Name Space C.V., gevestigd te Amstelveen, de stichting Stichting Informatica & Bedrijfsbeheer, gevestigd te Amstelveen, [gedaagde 4], wonende te [woonplaats], gedaagden, procureur mr R.E.G. Scheepstra, advocaat mr M.G. Bannenberg te Rotterdam.
Verloop van de procedure Ter terechtzitting van 7 juni 2000 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding met uitzondering van de daartoe behorende bijlage 1 en bijlage 2, zulks ter voorkoming van verwarring. Ter zitting heeft mr Van Manen meegedeeld dat de onder nr 78 in de dagvaarding genoemde eiseres, Koninklijke Sanders B.V., haar vordering jegens gedaagden intrekt. Vervolgens hebben eisers hun stellingen aangevuld met een ter terechtzitting overgelegde lijst genoemd "overzicht 3", welke lijst de merken en handelsnamen van eisers bevat waarop zij ieder aanspraak maken, alsmede de inbreukmakende domeinnamen. Deze lijst wordt aan dit vonnis gehecht. Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd. Vervolgens heeft de president de behandeling van het geding aangehouden tot de terechtzitting van 23 juni 2000 teneinde gedaagden in de gelegenheid te stellen zich nader te beraden op hun verweer, in het bijzonder met betrekking tot de op "overzicht 3" voorkomende gegevens waarvan zij eerst ter zitting kennisnamen. Ter terechtzitting van 23 juni 2000 is de behandeling van het geding voortgezet. Op laatstgenoemde zitting hebben eisers een akte houdende wijziging/vermeerdering eis genomen welke aan dit vonnis is gehecht. De president heeft de bij die akte gevoegde "nieuwe" lijst overzicht 3 niet geaccepteerd en meegedeeld dat hij uitgaat van het ter terechtzitting van 7 juni 2000 overgelegde "overzicht 3". Vervolgens hebben eisers hun vorderingen nader toegelicht en gedaagden verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing. Gronden van de beslissing: 1.
In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:
a.
Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van 9 mei 2000 luidt de bedrijfsomschrijving van Name Space: "Het beheren van technische faciliteiten ten behoeve van voor het internet ontwikkelde concepten, tevens het beheren van internetdomeinen met het doel de kwalitatieve content op het internet te ontwikkelen".
b.
De Stichting Orleans is beherend vennoot van Name Space. SIB is de internet provider van Name Space en [gedaagde 4] is voorzitter van de Stichting Orleans en SIB.
c.
Name Space, die in de Nederlandse dagbladen onder de naam "Name Space, Domeinmakelaardij" adverteert, heeft tienduizenden domeinnamen laten registreren in het register van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en biedt die domeinnamen te koop aan. Eisers hebben geen toestemming gegeven voor de op hen betrekking hebbende registraties.
d.
Na verkregen verlof van de president van deze rechtbank hebben eisers op 29 mei 2000 ten laste van Name Space en de Stichting Orleans conservatoir beslag tot levering op de in het beslagverzoek omschreven domeinregistraties laten leggen.
2.
Voorzover in de akte wijziging eis wordt verwezen naar "de bijlage", wordt, nu die bijlage is geweigerd, onder de in de akte genoemde bijlage verstaan het ter zitting van 7 juni 2000 overgelegde "overzicht 3".
3.1.
Eisers vorderen na wijziging van eis - samengevat - : i)
gedaagden te gelasten om te staken en gestaakt te houden hun onrechtmatig handelen, althans het maken van inbreuk op de rechten van eisers zoals genoemd in overzicht 3, daaronder begrepen iedere registratie van of ieder ander gebruik van domeinnamen bestaande uit de (merk- en/of handels)namen van eisers of de daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder het gebruik van de domeinnamen zoals genoemd in overzicht 3;
ii)
gedaagden te gelasten opgave te doen van alle door gedaagden geregistreerde domeinnamen die één of meer (merk- en/of handels)namen of daarmee overeenstemmende tekens van eisers bevatten die niet reeds in overzicht 3 zijn aangeduid;
iii)
gedaagden te gelasten om de domeinnamen genoemd in overzicht 3 en alle overige door gedaagden geregistreerde domeinnamen die een (merken/of handels)-naam, of daarmee overeenstemmend teken van (één) van de eisers bevatten, op naam te zetten van de betreffende eisers door indiening van een verzoek daartoe aan de SIDN;
iv)
te bepalen dat dit vonnis dezelfde rechtskracht heeft als voornoemd verzoek;
v)
SIB te gelasten al het mogelijke te doen om de in overzicht 3 genoemde domeinnamen te verhuizen naar de respectieve providers van eisers of providers van door eisers aangewezen rechtspersonen;
vi)
te bepalen dat dit vonnis dezelfde rechtskracht heeft als voornoemd verzoek van SIB;
vii)
gedaagden te gelasten om afschrift van alle in het kader van het sub iii) gevorderde te voeren correspondentie afschrift aan de raadslieden van
eisers te zenden; viii)
gedaagden hoofdelijk te veroordelen aan eisers te betalen een schade van f.1.000,= per domeinnaam;
ix)
een en ander op straffe van dwangsommen bij overtreding van één van de sub i), ii), iii), v) en/of vii) gevorderde bevelen;
x)
gedaagden te veroordeling in de kosten van het geding.
3.2.
Eisers stellen daartoe dat zij rechthebbenden zijn op de merkrechten en handelsnamen genoemd in "overzicht 3" en dat gedaagden inbreuk maken op de rechten van eisers. Daarnaast handelen gedaagden onrechtmatig jegens eisers door het hun onmogelijk te maken de (merk- c.q. handels)namen in het nl.domein te registreren. Eisers lijden hierdoor schade. Het is onjuist dat Name Space de domeinnamen uitsluitend heeft geregistreerd en er verder niets mee doet. Name Space heeft de domeinnamen, waarop eisers recht hebben, lange tijd aan haar eigen website gekoppeld en genereerde daarmee advertentie-inkomsten. Uitsluitend ten behoeve van deze procedure, heeft Name Space de domeinnamen losgekoppeld van haar website.
4.
Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd, waarop hierna wordt ingegaan.
Beoordeling van het geschil 5.
Gedaagden hebben zich beroepen op de nietigheid van de dagvaarding omdat eisers niet voldoende hebben voldaan aan hun stelplicht. Door de aanvullingen van hun stellingen met "overzicht 3" hebben eisers de middelen en het onderwerp van de eis echter alsnog voldoende gespecificeerd en is voldoende duidelijk geworden welke eisers aanspraak maken op welke merkrechten c.q. welke (handels)namen, zodat het beroep op nietigheid wordt afgewezen, waarbij in aanmerking wordt genomen dat gedaagden alsnog de tijd is gegund hun verdediging daarop voor te bereiden.
6.
Nu gedaagden niet voldoende hebben betwist dat eisers de merkrechten en handelsnamen bezitten zoals die zijn vermeld op "overzicht 3", wordt van de rechten van eisers op die merk- c.q. handelsnamen in dit vonnis uitgegaan.De stellingen van gedaagden dat de merken Amstel, Fahrenheit, Leergeld, Kruitvat, Trekpleister, Ballerina en Consumentengids niet voldoende onderscheidend vermogen zouden hebben, wordt verworpen, nu het hier steeds gaat om woorden die geen soortnaam zijn voor de waren of diensten, ter onderscheiding waarvan zij zijn ingeschreven en worden gebruikt.
7.
Voorts is voldoende aannemelijk dat SIB niet een onafhankelijke provider is maar aan de overige gedaagden is gelieerd en deelneemt aan het handelen van gedaagden.
8.
Nu Name Space zich profileert als domeinmakelaardij en naar onbetwist is gesteld, domeinnamen te koop heeft aangeboden, moet worden aangenomen dat de omstreden domeinnamen aldus worden gebruikt in het economisch verkeer op de wijze als bedoeld in artikel 13 A lid 1 aanhef en sub d Benelux Merkenwet. Hieraan kan niet afdoen dat Name Space de bewuste domeinnamen thans "in quarantaine" houdt en niet gekoppeld heeft aan haar website. Name Space kan deze situatie immers elk moment weer wijzigen, zodat sprake is van een reële dreiging van hervatting van bedoelde inbreuk. De beoogde verkoop levert ongerechtvaardigd voordeel op voor Name Space, terwijl afbreuk wordt gedaan aan de merken van eisers nu zich ten aanzien van deze merken domeinnamen op het internet bevinden, die zij zelf niet kunnen
exploiteren. Hiermee is hun schade gegeven terwijl van een geldige reden voor dit gebruik niet blijkt. Een aangeboden "disclaimer" is niet geschikt om die schade te niet te doen. De domeinnaam blijft immers bezet. Ook behoeven eisers er geen genoegen mee te nemen dat zij eventueel in een ander toplevel terecht kunnen. 9.
Anders dan Name Space nog meent, hebben eisers hun recht niet verspeeld door nog geen domeinnaam op hun (merk)naam te hebben aangevraagd. Ook de stelling van Name Space dat een merknaam als zodanig kan worden gebezigd door verschillende merkhouders voor verschillende categorieën van waren of diensten kan haar niet baten. In een dergelijk geval is het een kwestie van die merkhouders onderling, wie van hen tot de (inderdaad unieke) domeinnaam gerechtigd is (hetgeen in beginsel de eerste aanvrager daarvan zal zijn). Dit maakt de positie van Name Space, te weten dat zij niet gerechtigd is tot het gebruik van de merknaam als vermeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub d BMW, niet anders.
10.
Een en ander leidt tot de slotsom dat Name Space door het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op de merk-rechten van de desbetreffende eisers. Dit rechtvaardigt de toewijzing van de vorderingen voor zover het inbreuk op merkrechten betreft.
11.
Het gewraakte gebruik van de handelsnamen van desbetreffende eisers is onrechtmatig nu gevaar bestaat dat het publiek in verwarring zal raken over de vraag of de bewuste domeinnamen al dan niet de handelsnamen van eisers betreffen, wanneer Name Space die handelsnamen als domeinnamen aan derden verkoopt, zoals zij beoogt te doen.
12.
Voorts moet het gewraakte gebruik van de eigennamen van diverse eisers als onrechtmatig jegens hen worden aangemerkt, nu zij niet in staat zijn hun eigennamen als domeinnaam te (laten) registreren en deze niet kunnen exploiteren waarmee hun schade is gegeven. Hieraan doet niet af dat privé personen hun namen (nog) niet zelf kunnen registreren bij het SIDN. Zij kunnen de exploitatie van activiteiten onder hun eigen naam immers door rechtspersonen die hun belangen behartigen realiseren. Ook het argument van gedaagden dat buitenlandse eisers hun merk- c.q. handelsnamen niet in het nl.domein kunnen laten registreren en daarom geen belang hebben bij hun vorderingen, strandt om deze reden.
13.
Met betrekking tot de onder 11. en 12. besproken (handels)namen geldt mutatis mutandis hetgeen onder 9. met betrekking tot de merkrechten is opgemerkt.
14.
De vordering strekkende tot opgave van alle door gedaagden geregistreerde domeinnamen die een (merk- en of handels)naam van eisers of daarmee overeenstemmend teken bevatten, wordt afgewezen, nu wegens het ongelimiteerde karakter daarvan bij voorbaat executiegeschillen zijn te verwachten.
15.
Nu de vordering tot indeplaatsstelling van de wilsverklaring van gedaagden tot overdracht van de domeinnamen en de verhuizing daarvan naar de diverse providers van eisers, toewijsbaar is, hebben eisers de naleving van de overdracht geheel in eigen hand en derhalve geen belang bij het opleggen van dwangsommen. Om dezelfde reden hebben zij onvoldoende belang bij de vordering tot afgifte van afschriften van de relevante correspondentie.
16.
Tenslotte is de Stichting Orleans als beherend vennoot van Name Space aansprakelijk voor de handelingen en zijn de vorderingen ook jegens haar toewijsbaar. Ten aanzien van [gedaagde 4] is dit niet het geval. Zijn onjuiste opvattingen omtrent de rechtsregels op het gebied van industriële eigendom scheppen op zichzelf niet zijn aansprakelijkheid als bestuurder van de Stichting Orleans. Er zijn geen feiten of omstandigheden die dat hier anders maken.
17.
De vordering tot betaling van een schade aan ieder der eisers is, nu die schade onvoldoende is gespecificeerd, in dit geding niet toewijsbaar.
18.
De termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights zal worden gesteld op drie maanden na deze uitspraak.
19.
Gedaagden zal de volgende termijn worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen.
20.
Gedaagden sub 1, sub 2 en sub 3 worden als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding veroordeeld, waaronder die van de gelegde beslagen nu met betrekking daartoe de juiste formaliteiten in acht zijn genomen. Eisers worden in de kosten van het geding aan de zijde van [gedaagde 4] veroordeeld die echter worden begroot op nihil.
Beslissing: 1.
Gelast gedaagden sub 1 en 2 om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de rechten van eisers ten aanzien van de in overzicht 3 genoemde de respectieve eiser betreffende (merk- c.q. handels)-namen, rechtstreeks danwel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen iedere registratie, het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van één of meer domeinnamen bestaande uit een (merk- c.q. handels)naam van (één van) eisers of een daarmee overeenstemmend teken en meer in het bijzonder de registratie en/of het gebruik van de domeinnamen genoemd in overzicht 3.
2.
Gelast gedaagden sub 1 en 2 om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnamen genoemd in overzicht 3 op de daartoe geëigende wijze op naam te zetten van de respectieve eisers of van een door de respectieve eisers aan te wijzen rechtspersoon, zonder daarvoor een vergoeding te verlangen.
3.
Gelast SIB om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis al datgene te doen om de in overzicht 3 genoemde domeinnamen te verhuizen naar de respectieve providers van de diverse eisers, c.q. van de aangewezen rechtspersonen.
4.
Machtigt eisers indien Name Space en SIB nalaten aan deze veroordeling te voldoen, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van Name Space en SIB met betrekking tot de hiervoor onder 2 en 3 genoemde veroordelingen.
5.
Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Traderelated Aspects of International Property Rights (TRIPS) op drie maanden na heden.
6.
Veroordeelt gedaagden sub 1, sub 2 en sub 3 hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eisers begroot op f.1.548,34, waaronder de beslagkosten en f.400,= wegens vastrecht, en op f.3.000,= aan salaris procureur.
7.
Veroordeelt eisers hoofdelijk in de kosten van dit geding aan de zijde van [gedaagde 4], tot heden begroot op nihil.
8.
Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
9.
Wijst het meer of anders gevorderde af.
Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 13 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
