Lorraine
DomJur 2007-299
Rechtbank ‘s-Gravenhage Zaaknummer/ rolnummer: 274829 / KG ZA 06-1253 Datum: 28 november 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROODING PARKET B.V., gevestigd te Oosterhout, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROOKS HOLDING B.V., gevestigd te Zoetermeer, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOOINK HOLDING B.V., gevestigd te Zoetermeer, 3. Fredericus Bernardus Aloysius HOOGEWOONINK, wonende te Zoetermeer, gedaagden, procureur mr. E.A.C. van Kempen, advocaat mr. M.M.J. Arts te Leeuwarden. Partijen zullen hierna ook Rooding en Hoogewoonink c.s. genoemd worden, gedaagden afzonderlijk tevens Rooks Holding, Gooink Holding en Hoogewoonink. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 19 oktober 2006, alsmede 7 zijdens eiseres toegezonden producties; - de bij gelegenheid van de mondelinge behandeling zijdens gedaagden toegezonden producties 1 t/m 11; - de mondelinge behandeling, waarbij namens eiseres haar statutair directeur M.V.Th. van der Hoeven aanwezig was en aan de zijde van gedaagden Hoogewoonink en F.J. Rooks. Door geen van beide advocaten zijn pleitnota's overgelegd. Mr. Van Rompaey heeft in eerste termijn volstaan met verwijzing naar de dagvaarding, waarna mr. Arts namens gedaagden verweer heeft gevoerd, waarvan de voorzieningenrechter aantekening heeft gehouden. Na re- en dupliek en verder debat is vonnis gevraagd. 1.2. Vonnis is bepaald op heden. 2. Uitgangspunten 2.1. In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. 2.2. Rooding is een fabrikant en leverancier van parketvloeren. Zij heeft een fabriek in Frankrijk, waar zij haar uit Lotharingen afkomstige zogenoemde "Lorraine"-parket produceert. Zij opereert middels een dealerorganisatie en verkoopt en levert niet zelf rechtstreeks aan eindafnemers. 2.3. Rooding is houdster van het Benelux woordmerk LORRAINE, gedeponeerd op 23 mei 1990 en ingeschreven onder nummer 482219 voor waren in klasse 19 (bouwmaterialen, niet van metaal, w.o. parketvloeren) en in klasse 27 (tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal) – hierna ook te noemen: het merk.
2.4. Rooding is houdster van de domeinnaam parquetlorraine.com. De website www.parquetlorraine.com bevat geen inhoud en wordt door Rooding thans niet actief gebruikt. 2.5. Tot aan de nader te duiden samenwerking tussen partijen heeft Rooding (en/of althans haar (uiteindelijk) statutair directeuren de heer en mevrouw Verhoeven) in Rotterdam en Amsterdam gedurende een groot aantal jaren twee parketzaken gedreven onder de handelsnaam Abee parket. 2.6. Hoogewoonink is statutair directeur van Gooink Holding. Rooks Holding is een vennootschap van F.J. Rooks. In 2004 zijn Hoogewoonink en F.J. Rooks door Rooding benaderd om de marketing van Rooding te verbeteren. Daar is uiteindelijk de volgende samenwerking tussen partijen uit voortgevloeid. 2.7. Bij schriftelijk vastgelegde samenwerkingsovereenkomst (hierna: de overeenkomst), getekend op 14 juni 2005, maar al eerder in werking getreden per 1 november 2004, tussen enerzijds onder meer Rooding en anderzijds de op te richten vennootschap Frilon B.V. i.o (waarin Hoogewoonink middels Gooink Holding en F.J. Rooks middels Rooks Holding B.V. i.o. zouden deelnemen, maar welke vennootschap nog niet is opgericht) en Hoogewoonink en F.J. Rooks zijn de in 2.5. bedoelde parketzaken middels een activatransactie overgenomen. De overeenkomst verplicht Hoogewoonink c.s. in art. 5 tot exclusieve afname van parket bij Rooding. Voorts is in de overeenkomst onder meer een licentie verschaft onder het merk LORRAINE en wordt beoogd gezamenlijk een franchiseformule te ontwikkelen met wat genoemd wordt een "Lorraine"-uitstraling om meer parketzaken rond het merk te gaan opzetten. De ter zake relevant te achten bepalingen uit de overeenkomst – die is opgesteld door het advocatenkantoor waarvan mr. Van Rompaey deel uitmaakt – zijn als volgt geformuleerd: Uit de considerans: d. Frilon wenst gebruik te maken van een door haar tezamen met Rooding Vastgoed en Rooding Parket te ontwikkelen franchiseformule op de sub a genoemde adressen te Rotterdam en Amsterdam en wenst tevens daarnaast verdere winkels te openen waar eveneens van deze franchiseformule gebruik wordt gemaakt -, en aldus een keten van parket detailzaken op te zetten. Frilon wenst in het kader van deze franchiseformule gebruik te maken van het merk: "Lorraine" en deze franchiseformule een duidelijke: "Lorraine" uitstraling te geven (…) e. Frilon heeft tevens te kennen gegeven om, zolang de in de vorige alinea bedoelde franchiseformule niet is ontwikkeld, de parket detailwinkels die zij heeft geopend en zal openen, waaronder de winkels die zij van Rooding Vastgoed zal huren, de in de vorige alinea bedoelde uitstraling te geven. Artikel 1 - licentieovereenkomst merk; gezamenlijke ontwikkeling franchiseformule a. Rooding Parket is houder van het Benelux woordmerk met registratienummer BNL 482219 voor het woordmerk: "Lorraine" (terwijl Rooding Parket dit merk tevens als woordmerk in speciaal schrift en speciale kleur zal deponeren). Rooding Parket verleent met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst aan Frilon licentie voor het gebruik van dit merkrecht in de vestiging Rotterdam en in de vestiging Amsterdam, alsmede voor het gebruik van dit merk in de overige parketdetail vestigingen, die Frilon zal openen. Partijen zullen in overleg het nodige doen om de toegekende licentie in te (laten) schrijven in het Benelux Merkenregister. Rooding Parket zal gedurende de looptijd van de licentie het depot op haar kosten handhaven. b. Frilon is terzake het gebruik van het merk geen vergoeding verschuldigd, met dien verstande dat Frilon zich vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze overeenkomst jegens Rooding Vastgoed en Rooding Parket verplicht om de door haar tezamen met Rooding Vastgoed en Rooding Parket te ontwikkelen franchiseformule (slechts) een "Lorraine" uitstraling te geven en deze uitstraling te behouden en in dat kader van het merk gebruik te maken.
(…) d. Zolang de in dit artikel voornoemde partijen niet de gezamenlijke franchiseformule hebben ontwikkeld -dan wel Rooding Vastgoed en Rooding Parket afzien van de gezamenlijke ontwikkeling van de franchiseformule en Frilon niettemin, reeds thans of in de toekomst, winkels heeft geopend of zal openen, waaronder de winkels die van Rooding Vastgoed worden gehuurd- verplicht Frilon zich vanaf de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst om die winkels de in dit artikel bedoelde uitstraling te geven en gebruik te maken van de in dit artikel genoemde merken. In verband met de uitstraling van het in dit artikel bedoelde woordmerk: "Lorraine", en de sub b. van dit artikel omschreven verplichting behoeft Frilon de schriftelijke goedkeuring van Rooding Parket voor het in gebruik nemen van de, al dan niet gezamenlijk te ontwikkelen, franchiseformule, terwijl ook de door Frilon voor de betreffende winkels te ontwikkelen "Lorraine"-uitstraling de schriftelijke goedkeuring van Rooding Parket behoeft. e. De in dit artikel omschreven verplichtingen gelden ook indien de samenwerking tussen partijen, en de door Frilon in haar geopende en te openen winkels verrichte en te verrichten activiteiten niet als "franchise" zouden kunnen worden geduid. Artikel 4 - Handelsnamen en merken Partijen stellen vast en verklaren dat de handelsnamen en merken van AbeeParketvloeren, Lorraine, Rooding Parket en Rooding Vastgoed slechts aan deze vennootschappen toebehoren en geen deel uitmaken van deze overeenkomst. Hiervan is uitgezonderd het gebruik van het merk: "Lorraine", ten aanzien waarvan in artikel 1 een overeenkomst is gesloten. 2.8. (Uiteindelijk) Hoogewoonink en F.J. Rooks hebben – ook nog onder de werking van de overeenkomst – tevergeefs getracht (met participatie van derden) Rooding te verwerven, hetgeen op de prijs is stukgelopen. 2.9. In het Rotterdams Dagblad van 25 januari 2005 is het volgende artikel verschenen, waarmee Rooding bekend was:
2.10. De betreffende twee parketzaken in Rotterdam en Amsterdam van voorheen Abee parket die door Hoogewoonink c.s. zijn overgenomen, hadden al een vorenbedoelde "Lorraine"-uitstraling en aan de inrichting daarvan is in dit opzicht sinds de overname niets wezenlijks veranderd. Zij zijn gaan opereren onder de handelsnaam "Lorraine Shops". 2.11. De ingevolge de overeenkomst gesloten huurovereenkomst bedrijfsruimte voor de Amsterdamse voormalige Abee parket vestiging tussen Rooding Vastgoed B.V. en Frilon Verkoop & Marketing B.V. i.o. bepaalt in art. 1.2 het volgende: Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als een winkel voor de exploitatie van een parket-franchise formule met een: "Lorraine"-uitstraling. De huurder is in dat kader verplicht om het woordmerk "Lorraine" te gebruiken. 2.12. Rooding heeft na sluiting van de overeenkomst separaat overeenkomsten gesloten met de door Hoogewoonink c.s. gedreven "Lorraine Legservice", zowel in Amsterdam als in Rotterdam, en deze entiteit ook als zodanig facturen gestuurd gericht aan "Lorraine Legservice". 2.13. Hoogewoonink c.s. hebben diverse voorstellen gedaan om de beoogde Lorrainefranchiseformule van de grond te krijgen, maar dat is tot op heden niet gelukt. 2.14. Hoogewoonink c.s. hebben (uiteindelijk) de domeinnaam lorraine.nl verworven, die zij thans in de bedrijfsvoering van hun Lorraine Shops hanteren op de website www.lorraine.nl. Oorspronkelijk was deze domeinnaam geregistreerd door een derde, die, naar deze Hoogewoonink c.s. heeft meegedeeld, destijds een vriendin had met Lorraine als voornaam, om die reden deze domeinnaam als aardigheid had geregistreerd, maar daar verder niets mee deed. Deze derde heeft de domeinnaam om niet overgedragen aan (een relatie van) F.J. Rooks, waarna deze uiteindelijk door Rooks Holding is verworven. De openingspagina van deze website ziet er als volgt uit:
Wordt de "aanbiedingen" pagina van deze website aangeklikt, dan verschijnt het volgende :
3. Het geschil 3.1. Rooding vordert - samengevat - 1) een inbreukverbod voor Gooink Holding en Hoogewoonink met betrekking tot het merk, alsmede 2) een verbod voor dezen het teken Lorraine als onderdeel van een handelsnaam te voeren, alsook 3) een bevel aan alle gedaagden gebruik van de domeinnaam lorraine.nl te staken en tenslotte 4) een bevel aan Rooks Holding om de domeinnaam lorraine.nl op kosten van Rooks Holding aan Rooding over te dragen, alles op straffe van dwangsommen, met 5) veroordeling van gedaagden in de op € 7.386,98 te begroten proceskosten, althans kosten rechtens, "dan wel een zodanige voorziening te gelasten die de Voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren". 3.2. Hoogewoonink c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.
4. De beoordeling 4.1. De vorderingen zullen alleen met betrekking tot de door Hoogewoonink c.s. gehanteerde website worden toegewezen, waartoe het volgende redengevend is. 4.2. Aangezien de geldigheid (en met name het onderscheidend vermogen) van het merk niet ter discussie is gesteld, dient van die geldigheid te worden uitgegaan. Tot depot van het in art. 1 sub a van de overeenkomst bedoelde gecombineerde woord/beeldmerk is het niet gekomen en evenmin van inschrijving van de merklicentie in het merkenregister. 4.3. Het op 1 september 2006 in werking getreden het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is van toepassing op merkrechten die zijn verkregen op grond van de BMW (zie art. 5.3 BVIE en de gemeenschappelijke memorie van toelichting
bij dat artikel) zodat de vorderingen van Rooding, voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrecht, onderhevig zijn aan de bepalingen van het BVIE . 4.4. De bevoegdheid van deze rechtbank op die vorderingen te beslissen berust daarop dat gedaagden woonplaats hebben in dit arrondissement. Grondslagen 4.5. Rooding stelt dat de verstrekte merklicentie op grond van de overeenkomst is beperkt tot gebruik van het merk LORRAINE strikt in de door Hoogewoonink c.s. geëxploiteerde parketdetailvestigingen voor zover deze de zogenoemde ""Lorraine"-uitstraling" hebben. In haar optiek is door het hanteren van de handelsnamen Lorraine Shops en Lorraine Legservice en door gebruik van de website www.lorraine.nl sprake van overschrijding van de grenzen van de merklicentie en derhalve van merkinbreuk. Volgens Rooding (onder 9 van de dagvaarding) is het hanteren van de website www.lorraine.nl niet aan te merken als gebruik van het merk louter voor reclamedoeleinden ten behoeve van de winkels van Hoogewoonink c.s., aangezien door dit gebruik ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de bezoeker van de betreffende website rechtstreeks te maken heeft met Rooding. Zij stelt vervolgens evenwel niet dat het hanteren van deze website door Hoogewoonink merkgebruik behelst, maar stelt onder 17. van de dagvaarding juist expliciet voorop dat dit handelsnaamgebruik betreft: "Het gebruik van de domeinnaam heeft (…) te gelden als handelsnaamgebruik" Dat beweerdelijke handelsnaamgebruik kwalificeert Rooding onder 16 van de dagvaarding dan als merkinbreuk: "Op grond van artikel 2.20 van het Verdrag (voorheen artikel 13A BMW) kan Rooding het gebruik van de domeinnaam door gedaagden verbieden". Kennelijk kwalificeert Rooding gebruik van de domeinnaam lorraine.nl in de hier bedoelde zin als ander gebruik in de zin van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, omdat zij stelt (onder 19 van de dagvaarding) dat daarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het merk LORRAINE, terwijl voor Hoogewoonink c.s. geen geldige reden of anderszins gerechtvaardigd belang voorhanden zou zijn. Daar voegt Rooding aan toe dat zelfs als al zou worden geoordeeld dat sprake zou zijn van een (impliciete) handelsnaamlicentie, het hanteren van de website volgens haar dan te ver zou gaan. Rooding heeft daartoe bovendien niet de contractueel vereiste schriftelijke toestemming gegeven, aldus nog steeds Rooding. Voor zover op de website geen sprake zou zijn van handelsnaamgebruik, zo stelt Rooding dan weer onder 18 van de dagvaarding, dan wordt de vordering tot overdracht van de domeinnaam gebaseerd op art. 2.20 BVIE (andermaal zonder aan te geven welk onderdeel van dit artikel dat zou betreffen), omdat elk gebruik volgens Rooding kan worden verboden en het merk zou hebben te gelden als bekend merk in de zin art. 6 bis Verdrag van Parijs en op grond daarvan een ruime beschermingsomvang toe zou komen. 4.6. Hoogewoonink c.s. stellen daar het volgende tegenover. a) Er is geen sprake van spoedeisend belang, omdat de handelsnamen en de website al zo'n twee jaar met wetenschap van Rooding worden gehanteerd, waartegen door Rooding nooit bezwaar is gemaakt – en, voor wat betreft het handelsnaamrecht (Lorraine Legservice), door Rooding in haar facturatie zelfs eigenhandig is gebruikt. b) Volgens hen is de bedoeling van partijen geweest dat de voormalige Abee Parketzaken in Rotterdam en Amsterdam als een soort pilots zouden fungeren voor de op te zetten franchiseformule bedoeld in de overeenkomst. Gebruik van het merk in de handelsnamen Lorraine Shops en Lorraine Legservice en in de website past in die bedoeling, aldus Hoogewoonink c.s. Partijen hebben zich volgens Hoogewoonink c.s. de afgelopen twee jaar gedragen alsof er al sprake was van een franchiseorganisatie in Rotterdam en Amsterdam. Overigens hebben Hoogewoonink c.s. ook verscheidene voorstellen gedaan om de contractueel overeengekomen franchiseorganisatie van de grond te krijgen. c) Met in het achterhoofd de verplichte exclusieve afname door Hoogewoonink c.s. bij Rooding en de contractuele verplichting uit de huurovereenkomst bedrijfsruimte om het merk LORRAINE te gebruiken, is merkgebruik in feite het enige communicatiemiddel voor Hoogewoonink c.s. De huurovereenkomst bevat volgens Hoogewoonink c.s. de uit de (samenwerkings)overeenkomst bedoelde schriftelijke toestemming.
d) Althans is door partijen volgens Hoogewoonink c.s. met het vereiste van schriftelijke toestemming uitsluitend bedoeld dat te laten gelden voor nieuw te openen franchisevestigingen, en niet de bestaande overgenomen oude Abee Parket winkels. e) Althans is er in de uitleg van de overeenkomst van Hoogewoonink c.s. sprake van handelsnaamlicentie, in ieder geval impliciet, en heeft Rooding zelf, door te contracteren en factureren met Lorraine Legservice en het bekend zijn met het gebruik van de handelsnaam Lorraine Shops, toestemming voor dat gebruik verleend. f) Bovendien hebben Hoogewoonink c.s. volgens hen in 2004 aan Rooding voorgesteld de domeinnaam lorraine.nl aan te vragen, maar wilde men dat niet en was men ervan op de hoogte dat Hoogewoonink c.s. dat zelf gingen gebruiken. g) Ten slotte is de website www.lorraine.nl al sinds de overname in 2004 operationeel. Handelsnamen Lorraine Shops en Lorraine Legservice 4.7. De opvatting van Rooding omtrent de reikwijdte van de verleende licentie onder het merk is naar voorlopig oordeel (veel) te beperkt. Thans doet zich de situatie voor bedoeld in art. 1 sub d en/of e van de overeenkomst, aangezien er nog geen franchise-formule is ontwikkeld en Hoogewoonink c.s. niettemin al wel parketzaken in Rotterdam en Amsterdam hebben geopend en derhalve contractueel gehouden zijn (zie art. 1 sub d) die winkels de in dit artikel bedoelde uitstraling te geven en gebruik te maken van de in dit artikel genoemde merken. De term in dit artikel bedoelde uitstraling slaat terug op de sub b. gestipuleerde verplichting voor Hoogewoonink c.s. jegens Rooding "om de (…)franchiseformule (slechts) een "Lorraine" uitstraling te geven en deze uitstraling te behouden en in dat kader van het merk gebruik te maken. Uit art. 1 sub e volgt dat deze sub d bedoelde verplichting tot het geven van een "Lorraine" uitstraling sowieso geldt, los van de vraag of sprake is van een franchise of niet. Bedacht moet worden dat deze formulering is opgesteld zijdens Rooding. Een "Lorraine"-uitstraling gaat naar voorlopig oordeel bepaald verder dan uitsluitend "fysiek" gebruik van het merk in de winkel zelf, zoals door Rooding bepleit. Daartoe is medebepalend dat Hoogewoonink c.s. gehouden zijn tot exclusieve afname van parket onder het merk LORRAINE bij Rooding en derhalve voor haar bedrijfsvoering afhankelijk is van communicatie van het merk. 4.8. Handelsnaamgebruik in de vorm van het hanteren van de handelsnaam Lorraine Shops valt onder deze voorlopige uitleg van "Lorraine" uitstraling. Daar komt bij dat de statutair directeur van Rooding ter zitting desgevraagd heeft bevestigd dat zij op de hoogte was van het artikel uit het Rotterdams Dagblad van 25 januari 2005. Daarin wordt overduidelijk aangegeven dat men de handelsnaam Lorraine Shops hanteerde: De winkels van Abee Parket zijn altijd onderdeel geweest van de Lorraine fabriek in Frankrijk. Om deze relatie te benadrukken zijn sinds enkele maanden de Abee winkels omgedoopt in Lorraine Shops. Voor zover Rooding daar thans nog tegen op wil treden, heeft zij daar naar voorlopig oordeel in ieder geval thans onvoldoende spoedeisend belang meer bij – als al niet geoordeeld moet worden dat sprake is van een (al dan niet deels stilzwijgende) licentie. 4.9. Voorshands wordt overeenkomstig geoordeeld over gebruik van de handelsnaam Lorraine Legservice. Rooding heeft niet weersproken dat zij zelf in haar facturatie Lorraine Legservice gebruikt als aangegeven in 2.12. Dat maakt dat zij geen bezwaar meer kan maken tegen het hanteren van deze handelsnaam door gedaagden, die overigens geheel passend wordt geacht in de contractueel overeengekomen verplichting tot het optuigen van een "Lorraine" uitstraling. 4.10. In dit verband kan naar voorlopig oordeel niet zwaar getild te worden aan het vereiste van schriftelijke toestemming uit art. 1 sub d van de overeenkomst, dat meer dient te worden opgevat als een bewijswaarborg. Indien op andere wijze aannemelijk is geworden dat Rooding heeft ingestemd met bepaald gebruik van het merk, kan dit schriftelijkheidsvereiste Rooding niet baten, gelet op de redelijkheid en billijkheid die der partijen relatie beheerst. In het midden kan blijven de juistheid van de door Hoogewoonink bepleite, maar door Rooding bestreden uitleg van dat vereiste, inhoudende dat dit alleen zou gelden voor nieuw te openen franchise-vestigingen. In de in 4.8. en 4.9. gereleveerde omstandigheden worden voorshands voldoende overtuigend
geoordeelde aanwijzingen gezien dat Rooding met gebruik van de handelsnamen Lorraine Shops en Lorraine Legservice heeft ingestemd – zeker in combinatie met de contractuele verplichting van Hoogewoonink c.s. om een "Lorraine"- uitstraling te hanteren (als het ware "versterkt" door een overeenkomstige bepaling uit het huurcontract, dat zij het merk in hun bedrijfsvoering in de betreffende panden moest hanteren). Domeinnaam lorraine.nl 4.11. Voor zover het gebruik van de website www.lorraine.nl (en niet van de (fictieve) domeinnamen lorraineshops.nl of lorraine.amsterdam.nl en lorraine.rotterdam.nl, zoals met betrekking tot de twee laatstgenoemden ter zitting nog zijdens Rooding ter sprake is gebracht dat zulks domeinnamen zouden zijn, waartegen zij geen bezwaar zou willen hebben) moet worden gezien als handelsnaamgebruik, zoals Rooding voorop stelt en door Hoogewoonink c.s. niet wordt betwist en naar voorlopig oordeel juist voorkomt, is zijdens Hoogewoonink c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt (en door Rooding betwist) dat daartoe toestemming is gegeven. Een verbod tot gebruik van de website en een overdrachtsbevel kan zodoende worden gegrond op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat hiermee zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk. Hoogewoonink c.s. stellen weliswaar dat de betreffende website al vanaf het begin na de overname, dus al twee jaar, operationeel zou zijn, zij hebben dit evenwel geenszins onderbouwd en gegeven de betwisting daarvan door Rooding kan daar niet van worden uitgegaan. Evenmin kan in de omstandigheid dat Hoogewoonink c.s. aan Rooding verzocht zouden hebben om zelf de domeinnaam lorraine.nl aan te vragen, hetgeen door Rooding zou zijn geweigerd, een impliciete toestemming worden gezien aan Hoogewonink c.s. om dat vervolgens dan maar zelf te gaan doen. Daargelaten dat het te dezen een blote stelling van Hoogewoonink c.s. betreft en Rooding betwist dat zulks haar zou zijn verzocht, geeft een dergelijk voorval naar voorlopig oordeel eerder een aanwijzing voor het tegendeel. Ook de door Hoogewoonink c.s. betrokken stellingen dat zij bereid zouden zijn de website "in te brengen" in de toekomstige franchiseformule en deze in die zin niet voor zichzelf hebben geclaimd en dat Rooding geen schade zou leiden door het gebruik van de domeinnaam, omdat zij niet zelf direct aan klanten verkoopt, staan niet aan een verbod op gebruik van de de website en een bevel tot overdracht in de weg. Ook wil de voorzieningenrechter wel aannemen dat door gebruik van de website omzet wordt gegenereerd, zoals Hoogewoonink c.s. stellen, maar ook dat belang staat aan toewijzing van het gevorderde met betrekking tot de domeinnaam niet in de weg. 4.12. Voor een verdergaand (algemeen) merkinbreukverbod (dat een verbod tot het hanteren van de website www.lorraine.nl te boven gaat), zoals door Rooding sub 1) gevorderd, worden in de specifieke omstandigheden van deze zaak in kort geding onvoldoende termen gezien. Er is sprake van een geldige en van kracht zijnde aan Hoogewoonink c.s. verleende (ruime) licentie onder het merk. Het merk betreft bovendien geen dienst-, maar een warenmerk. Van nader "ander gebruik" in de zin van de door Rooding aangevoerde grondslag ex art. 2.20 lid 1 sub d BVIE is met betrekking tot de website naar voorlopig oordeel geen sprake. Voor zover gebruik van het teken Lorraine op de website geen al dan niet toegestaan handelsnaamgebruik betreft (waaromtrent hiervoor in 4.7. t/m 4.11. is overwogen), wordt het naar voorlopig oordeel alleen gebruikt voor verdere verhandeling van de door Rooding onder het merk in het verkeer gebrachte producten, zodat alleen al daarom geen sprake is van "ander gebruik" in de zin van art 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voor zover Rooding heeft willen stellen dat ook op grond van art. 2.20 lid 1 sub a en/of b en/of c BVIE sprake is van merkinbreuk door middel van de gewraakte website, heeft zij ter zake – zo al te volgen (vgl. hiervoor onder 4.5. in fine) – niet voldaan aan de ook in kort geding te vergen (elementaire) substantiëringsplicht. Bovendien lijkt die grondslag onder 18 van de dagvaarding alleen te worden aangevoerd ter onderbouwing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam (die al op de in 4.11 aangegeven grond kan worden toegewezen) en derhalve niet van het merkinbreukverbod. Ook dat één en ander kan derhalve het gevorderde merkinbreukverbod niet schragen. Slotsom
4.13. Op grond van het vorenoverwogene wordt het sub 1) en 2) gevorderde geweigerd en kan het sub 3) en 4) gevorderde worden toegewezen als in het dictum verwoord. In de omstandigheid dat partijen over en weer in niet onaanzienlijke mate in het gelijk en ongelijk zijn gesteld, wordt aanleiding gezien de proceskosten te compenseren, eveneens als verwoord in het dictum. Aan beoordeling van richtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt bij stand van zaken niet toegekomen. Overeenkomstig het in art. 260 Rv. bepaalde zal ambtshalve een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. 5. De beslissing De voorzieningenrechter: -
-
-
gebiedt gedaagden om met ingang van 7 kalenderdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam lorraine.nl te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat zij met de naleving daarvan in gebreke blijven; gebiedt gedaagde sub 1 om binnen 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam lorraine.nl op kosten van gedaagde sub 1 aan eiseres over te dragen en al het benodigde te doen om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam op naam van eiseres wordt gezet, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat zij met de naleving daarvan in gebreke blijft; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de proceskosten des, dat iedere partij haar eigen kosten heeft te dragen; wijst af het meer of anders gevorderde; bepaalt de termijn bedoeld in art. 260 Rv. op zes maanden na datum vonnis.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en in het openbaar uitgesproken op 28 november 2006 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
