2012

Date de réception

:

02/02/2012

Resumé

C-661/11 - 1 Zaak C-661/11

Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van indiening: 23 december 2011 Verwijzende rechter: Hof van Cassatie / België Datum van de verwijzingsbeslissing: 2 december 2011 Verzoekende partij: Martin y Paz Diffusion SA Verwerende partijen: David Depuydt Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

„Merkenrecht – Richtlijn 89/104/EEG – Exclusief recht – Licentie – Rechtsmisbruik – Grenzen” 1. Feiten 1

Het huis Nathan produceerde en verkocht sinds 1932 lederwaren en reisartikelen onder de benaming „Nathan-Baum”. In de jaren 1990 zijn zijn activiteiten in twee stappen overgedragen.

2

Bij een eerste overeenkomst van 6 juni 1990 verwierf verzoekster de naam „NATHAN” „met het oog op de exploitatie van een lijn van kleine lederwaren” met dien verstande dat de verkoper „eigenaar blijft van de naam voor de productie van handtassen”. Verzoekster „verbindt zich ertoe met betrekking tot de productie en distributie van tassen niet deloyaal te concurreren met de modellen en de naam van NATHAN”.

NL

RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-661/11

3

Bij een tweede overeenkomst van 2 mei 1995 verwierf verweerster met name „de handelsnaam/de naam Paul Baquet ‚NATHAN’, waaronder een handel wordt geëxploiteerd met het gedeponeerde merk NATHAN [...], het logo en de intellectuele eigendom”. Bovendien zag de verkoper ervan af enig product op de markt te brengen „waarvan het logo of een andere eigenschap [...] lijkt op dat van ‚NATHAN’ en meer in het bijzonder op de letter N van ‚NATHAN’” en zag verweerster ervan af kleine lederwaren te produceren en te verdelen onder de naam „NATHAN”.

4

In de loop van 1995 heeft verweerder, zaakvoerder van verweerster, handtassen op de markt gebracht onder het merk NATHAN, waarop een letter „N” in een horizontaal uitgerekte grafische vorm is aangebracht. Minstens sinds 25 juli 1996 heeft ook verzoekster gebruik gemaakt van het teken gevormd door een uitgerekte letter „N” en van een grafische weergave van het merk NATHAN waarvan de twee letters N een weergave zijn van het voorgaande teken.

5

In juli 1998 heeft verzoekster aan verweerster een gebrek aan samenwerking tussen de beide vennootschappen verweten, dat zij schadelijk achtte voor de reputatie van het merk en heeft zij tussen hen een overleg voorgesteld over de materialen en kleuren, een uitwisseling van klantenlijsten en een verkoop in commissie. Zij heeft deze stappen hernomen in 2001 en tweemaal in 2003, maar tevergeefs.

6

Op 14 augustus 1998 heeft verzoekster de beeldmerken „N” en „NATHAN” gedeponeerd, met name voor alle waren van klasse 18 (leder). Op 17 augustus 1998 heeft verzoekster bij het Benelux-Merkenbureau de cessie aan haar van het woordmerk „NATHAN” voor bepaalde waren van klasse 18, te weten kleine lederwaren, laten inschrijven.

7

Op 19 december 2000 heeft verweersters zaakvoerder de cessie aan hem van het woordmerk „NATHAN”, met name voor waren van klasse 18, met uitzondering van kleine lederwaren, laten inschrijven.

8

Sinds 2002 maken zowel verzoekster als verweerster gebruik van het beeldmerk „N” en van een nieuw woord „NATHAN BAUME”. Verzoekster verhandelt kleine lederwaren. Verweerster produceert en verkoopt handtassen en schoenen. Overigens verkopen de partijen elkaar wederzijds hun producten, die zij in hun respectievelijke boetieks te koop aanbieden.

9

Op 24 januari 2002 heeft verzoekster het woordmerk „NATHAN BAUME” gedeponeerd voor waren van klasse 18 (leder) en 25 (kledingstukken).

10

De betrekkingen tussen de partijen bleven verslechteren. In een brief van 24 juni 2003 had verzoekster het over „de verdeling van het merk”, aangezien zij daaromtrent spanning voelt sinds het begin van hun betrekkingen, die zij overigens als „goed” aanmerkt. Zij erkent het belang van de door verweerster gerealiseerde omzet inzake tassen, maar vindt dat de bekendheid van „NATHAN 2

MARTIN Y PAZ DIFFUSION

BAUME ” ook haar oorzaak vindt in de collectie kleine lederwaren, accessoires en andere diversificatieproducten. 11

In december 2004 verweet verzoekster verweerster dat zij „regels inzake gemeenschappelijke eigendom van het merk NATHAN BAUME” schond en wees zij haar erop dat zij geen eenzijdige beslissingen van haar kant meer aanvaardde. Verzoekster heeft het ook over een „procedure van medebeheer”. De partijen hebben tevergeefs gepoogd een overeenkomst op te stellen die hun respectievelijke rechten in dit verband regelt. Daarop zijn verschillende procedures in rechte ingeleid. Twee daarvan hebben geleid tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 8 november 2007 waartegen verzoekster cassatieberoep heeft ingesteld in de zaak die tot de onderhavige prejudiciële vragen aanleiding heeft gegeven. 2. Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel

12

Dit arrest bevestigt vooreerst de geldigheid van de drie door verzoekster verrichte inschrijvingen voor de beeldmerken „NATHAN” en „N” en voor het woordmerk „NATHAN BAUME”, met name voor waren van klasse 18 (leder) en 25 (kledingstukken), zonder beperking tot kleine lederwaren. Aangezien de nietigheid niet werd aangevoerd binnen de voorgeschreven termijn van vijf jaar, heeft verweerster haar recht verwerkt.

13

Er zij op gewezen dat het woordmerk „NATHAN” waarvan de cessie door elke partij werd ingeschreven, enerzijds voor kleine lederwaren en anderzijds voor andere waren dan kleine lederwaren, in deze procedures niet aan de orde was.

14

Vervolgens beslist het Hof van Beroep over de respectievelijke verzoeken tot verbod van gebruik van de drie merken „N”, „NATHAN” en „NATHAN BAUME”.

15

Met betrekking tot verzoeksters vordering, gebaseerd op haar merkenrechten, brengt het arrest in herinnering dat de drie door verzoekster aangevoerde merken haar een exclusief gebruiksrecht verlenen dat haar toelaat de staking te verkrijgen van elke verkoop van waren met identieke tekens. Met betrekking tot handtassen en schoenen is volgens het Hof van Beroep evenwel sprake van rechtsmisbruik aangezien verzoekster een procedure voert met andere doelstellingen dan die waarvoor zij is bedoeld. Volgens het Hof van Beroep heeft verzoekster in het verleden steeds erkend dat verweerster het recht had de merken te gebruiken voor handtassen en schoenen. Het Hof van Beroep ziet daarin geen licentie voor onbepaalde duur, maar wel een verdeling van de exploitatie van de merken. Het voegt in dit opzicht toe dat verzoekster zelfs zover is gegaan dat zij een soort gemeenschappelijk eigendomsrecht op deze merken erkende.

16

Wat de op de eerlijkheid van handelstransacties gebaseerde vordering van verweerster betreft, wijst het Hof van Beroep erop dat verzoekster steeds vrijwillig 3

RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-661/11

en buiten elke overeenkomst heeft erkend dat het verbod dat op haar rustte om niet deloyaal te concurreren met betrekking tot de productie en distributie van tassen de met naam „NATHAN” werd uitgebreid tot de merken „N” en „NATHAN BAUME” voor handtassen en schoenen. Het benadrukt het belang van de door verweerster sinds vele jaren gedane investeringen om deze soort waren van hoge kwaliteit bij het publiek bekend te maken. Het besluit dat, in deze omstandigheden, de verhandeling door verzoekster van deze waren onder de merken „N” en „NATHAN BAUME” een daad van oneerlijke concurrentie zou vormen, aangezien zij onterecht voordeel zou halen uit alle door verwerende partij gevoerde publiciteit en voor het cliënteel ernstige verwarring zou kunnen stichten. 17

Bijgevolg heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat, enerzijds, verwerende partijen de merken „N”, „NATHAN” en „NATHAN BAUME” niet mogen gebruiken voor andere waren dan handtassen en schoenen en, anderzijds, verzoekster deze merken niet mag gebruiken voor laatstgenoemde waren. 3.

Aangevoerd recht van de Europese Unie

18

In haar cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel ontleent verzoekster twee middelen aan de artikelen 2.20 en 2.32 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005 (hierna: „BVIE”), waarbij de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten zijn omgezet in de Benelux.

19

Deze luiden als volgt: Artikel 5, lid 1: „Rechten verbonden aan het merk 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.” Artikel 8, lid 1: „Licentie 4

MARTIN Y PAZ DIFFUSION

1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.” 4.

Middelen in cassatie

20

Met haar eerste middel stelt verzoekster dat het bestreden arrest het aan de merkhouder verleende exclusieve recht schendt door de uitoefening van haar exclusief recht te verbieden, terwijl zij niet meer instemt met het bestreden gebruik van de betrokken merken. Volgens verzoekster is in het arrest ten onrechte geoordeeld dat zij er onherroepelijk mee heeft ingestemd dat verweerster gebruik maakt van de litigieuze merken voor handtassen en schoenen, terwijl de artikelen 2.20 en 2.32 van het BVIE een definitieve verdeling van de exploitatie van het ingeschreven merk verhinderen. Wie instemt met het gebruik van een merk, verbindt zich ertoe zich niet tegen dit gebruik te verzetten. Het is evenwel de regel, overigens van openbare orde, dat men zich niet onherroepelijk of voor eeuwig kan verbinden, dit kan enkel voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur, waarbij in dit laatste geval de verbintenis te allen tijde kan worden beëindigd door de loutere wil van diegene die haar is aangegaan (eenzijdige opzegging „ad nutum”).

21

In elk geval mocht het Hof van Beroep het zogenaamde rechtsmisbruik van verzoekster niet sanctioneren door haar de uitoefening van haar recht volledig te ontzeggen. De sanctie voor rechtsmisbruik kan er immers enkel in bestaan dat de uitoefening van het recht wordt teruggebracht tot haar normale omvang zonder deze volledig te verhinderen, dan wel dat de door het gepleegde misbruik veroorzaakte schade moet worden vergoed.

22

Met haar tweede middel stelt verzoekster dat, wanneer een door een merkhouder verleende licentie wordt beëindigd, de houder ervan zijn exclusief recht op het merk weer volledig uitoefent zodat de derde, die niet langer de licentie heeft, hiervan noodzakelijkerwijs niet langer de voordelen ontvangt. Het voordeel dat de houder haalt uit de publiciteit die de derde bij de uitoefening van de licentie heeft gemaakt en het „verwarringsrisico” zijn slechts de noodzakelijke en wettelijke gevolgen van het recht van de houder om zijn merk te gebruiken bij het verstrijken van de aan de derde gegeven toestemming die gepaard gaat met de verbintenis om het merk zelf niet te gebruiken. Hoewel de houder van een ingeschreven merk daarvan geen gebruik mag maken dat strijdig is met de wet, met name de wet op de handelspraktijken, stelt verzoekster dat een dergelijk strijdig gebruik veronderstelt dat een of andere bijzondere omstandigheid wordt aangevoerd, die onderscheiden is van het hierboven beschreven gevolg en inherent is aan de uitoefening van het gebruiksrecht van het merk door de houder wanneer een derde het niet langer mag gebruiken. Subsidiair merkt verzoekster op dat het arrest haar 5

RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-661/11

niet op wettige wijze definitief het betwiste gebruik van haar merken kon verbieden. 5.

Prejudiciële vragen

1.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende exclusieve recht door zijn houder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren: –

wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?

–

wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?

1.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit exclusief recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht op een andere manier worden gesanctioneerd? 2.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde gevoerde publiciteit met betrekking tot dit merk en bij het cliënteel verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken? 2.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

6