3/10/2015
Het alternatieve probleem en het bonus-effect in de beoordeling van inventiviteit
AIPPI Symposium Zeist 11 maart 2015
René van Duijvenbode NLO Den Haag
[email protected]
Peter Dorna AOMB IP Consultants Eindhoven
[email protected]
2
1
3/10/2015
Voor een rechtsgeldig octrooi is onder andere vereist dat de uitvinding 1. Nieuw en 2. Inventief is ten opzichte van Stand van de Techniek
3
Stand van de Techniek is alle informatie die publiek beschikbaar was op het moment van indiening van de octrooiaanvraag
4
2
3/10/2015
Wanneer wordt een uitvinding inventief geacht? Als de uitvinding voor de vakman niet voor de hand ligt in het
licht van de Stand van de Techniek Praktische benadering:
Problem – Solution approach
5
Problem – Solution approach 1. 2. 3. 4.
Vaststellen wat de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek (closest prior art) is Vaststellen wat het verschil is tussen de uitvinding en de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek Vaststellen welk (objectieve) probleem wordt opgelost door dat verschil Vaststellen of die oplossing voor de hand ligt, in de praktijk veelal in het licht van verdere Stand van de Techniek
6
3
3/10/2015
Could – Would approach Could
Om gebrek aan inventiviteit aan te tonen is het vereist (maar op zich onvoldoende) dat het verschil tussen uitvinding en dichtsbijzijnde Stand van de Techniek gevonden kan worden.
Would
De relevante vraag is of de vakman verwacht zou hebben dat door de ontbrekende maatregel, die op zich bekend is uit de verdere Stand van de Techniek, toe te passen bij de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek, het objectieve probleem opgelost zou worden.
Een dergelijke verwachting zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op
voordelen die in de verdere Stand van de Techniek worden verbonden aan de ontbrekende maatregel, welke voordelen aansluiten bij de objectieve probleemstelling.
7
Would Zou de vakman zoeken naar de ontbrekende maatregel in de Stand van de Techniek om het probleem op te lossen,
Zou de vakman de verdere Stand van de Techniek die de ontbrekende maatregel leert in onverweging nemen, Zou de vakman de ontbrekende maatregel uit de verdere SvdT dan toepassen in de dichtstbijzijnde SvdT, en Zou de vakman verwachten dat die ontbrekende maatregel in dichtstbijzijnde SvdT een effect levert, en in welke mate? 8
4
3/10/2015
Consequentie van de Problem – Solution benadering is dat het objectieve probleem afhangt van de gekozen dichtstbijzijnde Stand van de Techniek! Voorbeeld
Uitvinding: A + B + C + D SvdT I: A+B+C SvdT II: A+B+D
Verschil tussen uitvinding en SvdT I: D
Verschil tussen uitvinding en SvdT II: C D lost een ander (objectief) probleem op dan C.
Dit zijn alternatieve problemen die voor dezelfde uitvinding
van toepassing zijn
9
Is het nodig dat een uitvinding een verbetering vormt ten opzichte van de Stand van de Techniek? Voorbeeld
Uitvinding: A + B + C + D SvdT: A+B+C+E Maatregelen D en E zijn verschillend maar de oplossingen die zij bieden zijn gelijkwaardig.
Het objectieve probleem zou dan geformuleerd kunnen worden
als het verschaffen van een alternatieve oplossing.
Case Law: een dergelijke probleemstelling staat inventiviteit niet
in de weg.
10
5
3/10/2015
Alternatief probleem Alternatieve oplossing Onverwacht/verrassend effect
Bonus effect
11
CASUS 1
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert.
VERLEEND OCTROOI Conclusie 1: vaccin voor gele koorts,
omvattende actieve stof en adjuvans: CI
Beschrijving: aangetoond dat
specifieke adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I).
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele koorts: X waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, … Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen.
12
6
3/10/2015
CASUS 2
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert.
VERLEEND OCTROOI
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I
Conclusie 1: vaccin voor gele koorts,
Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele
omvattende actieve stof en adjuvans:
koorts:
X CI waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, … Beschrijving: aangetoond dat
specifieke adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I).
Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen.
VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II Adjuvantia met CI, Br en I conserveren vaccins
in warm klimaat.
13
CASUS 3
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert.
VERLEEND OCTROOI
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I
Conclusie 1: vaccin voor gele koorts,
Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele
omvattende actieve stof en adjuvans:
koorts:
X CI Beschrijving: aangetoond dat specifieke
adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I). Het adjuvans conserveert het vaccin in warm klimaat
waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, … Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen.
VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II Adjuvantia met CI, Br en I conserveren vaccins
in warm klimaat.
14
7
3/10/2015
CASUS 4
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert.
VERLEEND OCTROOI
Conclusie 1: vaccin voor gele koorts, omvattende actieve stof en STOF:
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I De stof: CI
CI Beschrijving: Stof conserveert vaccin tegen gele koorts in warm klimaat. o Er is geen vergelijking met andere vaccins. o Er wordt aangetoond dat de stof ook immuunrespons versnelt (adjuvans)
o
Conserveert vaccins in warm klimaat Stof niet bekend als adjuvans vaccin tegen gele koorts niet genoemd
15
(…) an effect which was to be expected as the result of an obvious measure could not contribute to recognition of the required inventive step, even if the scale of this effect was surprising (…) An effect whose scale surpassed the skilled person's hopes merely represented a bonus effect following inevitably from the use of an obvious measure (…) Case Law Book of the Boards of Appeal of the European Patent Office 7TH Edition 2013; I.D.10.80
16
8
3/10/2015
CASUS 5
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen
en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen
VERLEEND OCTROOI
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I
Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende:
Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende:
1. 2.
17
Oplossen eiwitten,
1.
Oplossen ingekapselde eiwitten,
concentreren,
2.
toevoegen suikers,
3.
concentreren,
4.
hitte-steriliseren, en
5.
sproeidrogen.
3.
hitte-steriliseren,
4.
toevoegen suikers, en
5.
sproeidrogen.
Beschrijving: Eiwitten en suikers komen pas na sterilisatie in contact met elkaar: verbetert houdbaarheid poeder.
CASUS 6
SvdT erkent probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie. Oplossing is inkapseling: verbetert houdbaarheid poeder.
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen
en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen
VERLEEND OCTROOI
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I
Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende:
Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. hitte-steriliseren, 3. concentreren, 4. toevoegen suikers en vitaminen, en 5. sproeidrogen.
1.
Oplossen eiwitten,
2.
concentreren,
3.
hitte-steriliseren,
4.
toevoegen suikers, en
5.
sproeidrogen.
Beschrijving: 18
Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder. Concentreren voor sterilisatie bespaart energie
Beschrijft niet het probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie Beschrijft wel dat hitte bij sterilisatie vitaminen kapot maakt
9
3/10/2015
CASUS 7
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen
en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen
VERLEEND OCTROOI Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1.
Oplossen eiwitten,
2.
concentreren,
3.
hitte-steriliseren,
4.
toevoegen suikers, en
5.
sproeidrogen.
Beschrijving:
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. hitte-steriliseren, 3. concentreren, 4. toevoegen suikers en vitaminen, en 5. sproeidrogen.
Beschrijft niet het probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie Beschrijft wel dat hitte bij sterilisatie vitaminen kapot maakt In het octrooi staat niets over belang van volgorde van concentratiestap 19
Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder.
Any effect provided by the invention may be used as a basis for reformulating the technical problem, as long as that effect is derivable from the application as filed A reformulation of the problem also may be appropriate if an alleged effect of a described feature could be deduced by the skilled person from the application in the light of the prior art or if new effects submitted subsequently during the proceedings were implied by or related to the technical problem initially suggested. In relation to new effects it was not permissible to change the nature of the invention Case Law Book of the Boards of Appeal of the European Patent Office 7TH Edition 2013; I.D.4.4 20
10
3/10/2015
CASUS 8
Is de conclusie inventief t.o.v. nieuwe SvdT?
Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen
en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen
VERLEEND OCTROOI
NIEUWE STAND VAN DE TECHNIEK I
Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende:
1.
Oplossen eiwitten,
2.
toevoegen suikers,
3.
concentreren,
4.
hitte-steriliseren, en
5.
sproeidrogen.
1.
Oplossen eiwitten,
2.
concentreren,
3.
hitte-steriliseren,
4.
toevoegen suikers, en
5.
sproeidrogen.
Beschrijving:
Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder.
Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende:
VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II
Beschrijft dat eiwitten en suikers bij sterilisatie reageren en dit sproeidrogen bemoeilijkt. Door suikers na sterilisatie toe te voegen, makkelijker sproeidrogen. De bereiding simpeler.
21
22
11
3/10/2015
Voorbeeld bonuseffect skatebord voorste en achterste bord torsie belast verbindingselement zwenkwielen voor en achter hellende scharnierassen
T 1713/11 betreffend EP 1511541 B1
23
SvdT I DE 8221787.4 Skateboard - voorste en achterste bord - torsie belast verbindingselement - zwenkwielen voor en achter - hellende scharnierassen
24
12
3/10/2015
SvdT II US 4076267 Skateboard - voorste en achterste bord - torsie belast verbindingselement - zwenkwielen voor en achter - hellende scharnierassen
25
Dichtstbijzijnde Stand van de Techniek? of
Aufgabe der Erfindung ist es, durch eine einfache konstruktive Massnahme ein derartiges Sportgerät witerzubliden, dass eine Fortbewegung auf ebener Fläche ohne Abstossen möglich ist.
With one foot on each section, the rider can tilt the sections independently for very rapid turning and manoeuvring with a minimum of body lean.
26
13
3/10/2015
Dichtstbijzijnde Stand van de Techniek? of
Objectieve probleem ten opzichte SvdT I :B1 Probleem zoals geformuleerd in EPvan 1511541 … to provide a skateboard which is much more steerable than the conventional skateboard and which can be accelerated without the rider’s stamping onto the ground. disclosed in SvdT I. 27
OPPOSANT:
Oplossing wordt in SvdT gegegeven binnen het kader van de objectieve probleemstelling. Er is dus geen sprake van inventiviteit.
OCTROOIHOUDER:
Combinatie van twee-delig bord en hellende scharnierassen maakt het skateboard veel wendbaarder dan de vakman op basis van SvdT I en SvdT II verwacht. Dit betreft een onverwacht extra effect.
BEROEPSKAMER:
Voor zover dit waar zou zijn “this would constitute nothing more than a bonus of the obvious combination of the teachings of D5 and D2.”
28
14
3/10/2015
Hartelijk dank! Vragen?
René van Duijvenbode NLO Den Haag
[email protected]
Peter Dorna AOMB IP Consultants Eindhoven
[email protected]
29
15
