F re-voorzitter van de rediici ie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach

16 o k t o b e r 2000, 68c j a a r g a n g , nr. 10

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

De Belgische Torpedo - il (blz. 335).

voegd om verbod uit te spreken; bevoegdheid rb. jegens Belgische gedaagde gezien gestelde inbreuk o.g.v. arr. 5, lid 3 KKX).

De Belgische Torpedo - in (blz. 335/6).

2 Merkenrecht

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi (blz. 336/7).

Nr. 85 Pres. Rechtbank 's-Giavenhage, 15 juli 1999. Unilcvcr e.a./Artic e.a. ('Taco' niet beschrijvend voor consurnptieijs; geen vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt; geen depots te kwader trouw; geen non-usus; gevaar voor directe verwarring; spoedeisend belang) (met noot J.H. S.).

Actualiteiten

Artikelen Prof. mr.J.H.Spoor, Verliesvan i 11 tcllcciueleeigendomsrechten door tijdsverloop (blz. 338-345). Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 86 Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juni 1999, Mars/Sociér.é des Produits Nestlé (de bij het merkdepot vermelde klasse maakt duidelijk dathet vormmerk een verpakkingsmiddel betteft; gedeponeerde kokervorm wordt niet door de aard van de waar bepaald, is geen uitkomst op het gebied van de nijverheid en heeft onderscheidend vermogen; geen verwording tot soortverpakking; geen gevaar voor verwarring nissen merk en teken).

Nr. 81 Hoi' 's-Gravenhage, 30 september 1999, Tcira Laval Food Koppens/Machinefabriek Meyn (Pres.: scheiding door toepassing luchtstroom equivalent aan scheidingsmiddelen volgens het octrooi; Hof. gerede kans op oordeel in oppositie dat toepassing bekende scheiding bij dubbele spiraalovens voor de hand lag; tijdsverloop is onvoldoende om daarop inventiviteit te baseren; dit zou anders zh'n indien tussentijds pogingen tot vinden van deze oplossing waren gedaan).

Nr. 87 Rechtbank 's-Gravcnhagc, n september 1998, J.M.E. Wcgh e.a./Astra Fitness Systems e.a. (ondanks stopzetting inbreidc spoedeisend belang; geen depot te kwader trouw; merk 2B FIT is niet beschrijvend en heeft onderscheidend vermogen voor fitnesscentra; merkinbreuk door overeenstemming; afwijzi ng nevenvorderingen) (met noot D.W.F. V.).

Nr. 82 Pres. Rechtbank VGravenhage, 2 april 1999, Stork Titan/ Koppens (niet te verwaarlozen kans op herroeping of vernietiging octrooi omdat vinding voor de hand ligt op grond van de gezien de probleemstelling meest nabij gelegen stand der techniek; verbod op beroep op octrooi zonder gelijktijdige schriftelijke mededeling van standpunt president).

Nr. 88 Pres. Rechtbank Amsterdam, 24 februari 2000, TTP Groep c.a./'ri'P/OISK'AD (met merk en handelsnaam van eisers vcrwarringwekkend gebruik van handelsnaam TTT/DISK'AD).

Nr. 83 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 april 2000, J. E.N. Nccrincx/Chubb Li ps Nederland (ontbreken van eenheid is geen wettelijke nietigheidsgrond, geen vernietiging op voorhand; door Bureau I.E. geformuleerde conclusies uitgangspunt bij beoordeling inbreukvraag; spoedeisend belang; nevcnvordcring tot recall afgewezen).

3 Handelsnaam rcclit

4 Auteursrecht Nr. 89 Pres. Rechtbank Arnhem, 23 september 1999, Sinion Horn furniturc c.n./Habydrome e.a. (voorshands aannemelijk dat sprake is van auteursrechtelijk werk in land van oorsprong, derhalve ook in Nederland auteursrechtelijke bescherming: aanpassingen en verfijningen leiden niet tot nieuw werk; geen uitputting)(met noot J.H. S.). (vervolg inhoud op blz. 334)

Nr. 84 Rechtbank 's-Gravenhage, ^^ februari zooo, Valinge Aluin iniumc.a./UnilinBeheer e.a. (bij octrooi-inbreuk door Nederlandse gedaagden buiten Nederland is de rb. ex art. z EEX be-

L A D

I N D U S T R I E

16

O KT O OE R

2000

C O L O F O N

Veisehijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 170,- per jaar niet inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLC 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,Nieuwe abonnementen: gaan in bij her begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Heëïndiging abonnemeni: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder riidigeopzegging wordt liet abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan z, Postbus 5820,228oir>'Rijswijk(Z.II.) Telefoonnummer (070) 398fifi55 Rabubank Ikiiikrekeiiingmi HUHET 1923.24.179 Overnam?publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingen druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, I )en Haag •6 Auteursrecht voorbehouden

F re-voorzitter van de rediici ie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mevr. mr. drs. N. 1 Iagcmans dr.J.H.J. den Harrng jhr. mr. J.L.R.A. Iluydccopcr mr. T. Neleman prof. mr. C J.J.C. van Nispen prof. nu. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Stcinhauser prof. mr. O.W.F. Verkade mr. ir. J.II.r. Winckcls Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan hel Max-Flanck-Institut, München; S. Mande! (Conscüler, Cour d'Appel de l'aris) H. Laddieimr.Jusrice. High OourtLondon) Redactiesecretaris: mr.J.I. Driessen Redactie-adres:Patentlaan 2, Postbus 5820, 22S0 nvRijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Tcleiax (070) 39S 65 30

5 Onrechtmatige daad

Berichten

Nr. 90 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 september 1996, Vacu Products/Source Intermarkcttng (het ventileren van een m e ning omtrent octrooiinbreak en mededelingen o m t r e n t lopende procedures en de daarin ingenomen s t a n d p u n t e n , is geschikt om potentiële afnemers af te schrikken en daarom onder omstandigheden onrechtmatig; bevel tot vermelding eerder oordcel van president dat geen sprake is van inbreuk).

De nieuwe opleiding voor octrooigcmacritigden (blz. 376).

bBumutl.E. N r . 9 1 Bureau UKj 22juni 2000(duur v a n e e n E u r o p e e s o c t r o o i vangt aan op de dag van indiening en wordt niet berekend volgens Regel 83 EOV Uitvoeringsreglcmcnt; bevestiging van berekening expiraricdatum van aanvullend beschermingscertificaat).

Officiële m e d e d e l i n g e n Personeel. - Raad van Beroep inzake liet toezicht o p d e octrooigemachtigden. - Schikking van Madrid en Protocol.

16

O K T O B L F !

2 0 0 0

B I . I K I A D

I N D U S T R I Ë L E

E i n r N r i O M

3 3 5

A C T U A L I T E I T E N De Belgische Torpedo - I I

sloten dat tweede venveerster betrokken wordt bij een eventuele inbreukprocedure in België.

Nog geen maand na de eerste Belgische uitspraak (Actualiteiten, BIC 2000, p. 199) over de Belgische Torpedo is er een tweede beslissing; Rechtbank Eerste Aanleg Brussel 8 juni zooo. Deze uitspraak is al gepubliceerd in het laatste nummer van IES (p. 23 2) en voorzien van een noot van De Ranitz.

Bijheronderzoek vanhaarbevoegdheid moet de rechtbank zich echter stellen op het ogenblik van de inleiding van de dagvaarding teneinde de bevoegdheid van de rechtbank te bepalen. Eiseressen blijven in gebreke ie bewijzen dat op het ogenblik van de dagvaarding deBelgische verweerster rechten putte uit hes nuropees octrooi. Eiseressen tonen tevens niet aan dat nd de dagvaarding en iijtlens de procedure de Belgische verweerster rechten putte uit het Europees octrooi.

Zoals bekend is de torpedo de beeldende aanduiding voor een procedure die wordt aanhangig gemaakt bij een gerecht dat naar de verwachting van de eiser - dooi- onderbezetting en/of overbelasting niet spoedig tol een beoordeling zal komen. De eisende partij die vreest terzake van inbreuk te worden gcdagvaa rd door de octrooihouder, en tamcert een procedure tegen de octrooihouder gericht op een verklaring van niet-inbreuk en d i t niet alleen met betrekking tot het land van de rechter maar ook met betrekking tot andere landen waar de octrooihouder parallelle rechten heeft. Kort gezegd: een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk. Doel van deze actie is het frustreren van toekomstige inbreukacties van de kant van de octrooihouder. Deze latere inbreukacties zullen immers op grond van artikel 21 E(V)EX-vcrdrag door de rechter ambtshalve aangehouden moeten worden tot de eerste rechter over de internationale bevoegdheid heeft geoordeeld. In de praktijk zagen wc een opmerkelijke race naar Belgische en Italiaanse rechters waar potentiële in breuk 111 akers grensoverschrijdende verklaringen van niet-inbreuk vorderden. De torpedo leek effectief. Er zijn voorbeelden van gevallen waarin later aangezochte rechrers de inbreukvorderingen aanhielden, omdat elders op een eerder moment vorderingen waren aanhangig gemaakt strekkende tot een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk. Dat gebeurde ook in de hier gesignaleerde zaak voor de Brusselse Rechtbank, De door de octrooihouder op ïSjuni 1999 bij het Landgericht Diisseldorf aangespannen inbrcukvordering is door de Duitse rechter geschorst van wcgc de op dezelfde dag op een vroeger tijdstip of op een dag eerder voor deBrusselsc rechtbank door de vermeende inbreukmakers aangespannen vordering gericht op een grensoverschrijdende verklaring van geen inbreuk. Net zoals in de eerdere uitspraak van 12 mei 2000 verklaarde de Brusselse Rechtbank zich niet bevoegd tot kennisneming van de vordering gericht op cen grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk. In casu hadden eisers getracht de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter te creëren door naast de in het buitenland gevestigde octrooihouder mee te dagvaarden een in België gevestigde vennootschap die weliswaar op en igc manier verbonden is met de octrooihouder maar geen licentie onder het octrooi heeft en evenmin producten verhandelt vervaardigd volgens het octrooi.

Bovendien is het opmerkelijk dal op het ogenblik van de inleiding van de vordering door eiseressen voor deBelgische rechter de producten waarvan sprake, met name de geneesmiddelen 'Herccptin' en 'Mabthera', nog niet verhandeld worden in België. De rechtbank kun hieruit enkel concluderen dat de procedure voor de Belgische rechter werd gebracht met de enkele bedoeling de andere verweersters en meer in het bijzonder eerste verweerster, zijnde de octrooihoudster, aan haar oorspronkelijke rechter te onttrekken, alsmede het verlammen vttn de inbreukproccdure welke reeds in Duitsland werd opgestart, doch waarvan de Duitse rechtbank na deze rechtbank werd gevat. Dit blijkt des te meer bij nazicht van het beschikkend gedeelte van de dagvaarding van eiseressen, waar geen enkele vordering wordt mgtsteld jegens tweedcverweersrcr.Zowcldenkliglieidsvorderingals de dectaratoire vordering van niet-inbreuk zijn uitsluitend gericht tegen het Europees Octrooi EP o 481790 van eerste verweerster, THE WELLCOME FOUNDATION ITD, zijnde de octrooikoudster met zetel in het. Verenigd Koninkrijk. Tweede verweerster is gedagyaard om redenen die vreemd zijn aan de betwisting ten gionde. Eiscressen hebben haar duidelijk niet gedagvaard om een geschil over subjectieve rechten tussen hen en tweede verweerster voor te leggen aan de rechtbank, maar alleen om de verwerende partij in een geschil over subjectieve rechten tussen hen en die verwerende partij te onttrekken aan haar rechter. Dit oneigenlijk gebruik van het vorderingsrecht vormt een misbruik van de procedureregels. De dagvaarding van tweede venveerster kan aldus niet gelden als grond voor de bevoegdheid van deze rechtbank voor de vordering in verklaring van niet-inbreuk voor de in de dagvaarding vermelde landen met uitsluiting van België. De rechtbank stelt haar onbevoegdheid voor dat deel van de vordering vast.

De gevolgtrekking lijkt gerechtvaardigd dat de Belgische Torpedo bedreigender leek dan hij is. De geneigdheid van buitenlandse rechters om inbreukvorderingen te schorsen wegens cen eerder in België aanhangig gemaakte procedure gericht op een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk, zal er niet sterker op worden. De Belgische rechter stelt zich opnieuw kritisch op. Dat is alleen maar in het belang van het ordelijk procederen met betrekking tot Europese octrooien. Br.

De Belgische Torpedo - III De rechtbank overwoog: Momenteel verhandelt tweede verweerster (de in België gevestigde vennootschap, Br.) dus geen producten die gebaseerd zijn op het kwestieuze octrooi o/concurreren met de betreffende producten van eiseressen. Heiblijktook nietdat-tweede verweersterinstaatoj'eenleidenderol speelt in het Europese marketingbeleid van de Glaxo Wellcome Group. Eiseressen beweren echterdat de tweede-verweerster wet degelijk rechten kan putten uit het octrooi van eerste venveerster, vermits deze laatste een exclusieve licentie heeft verleend aan de Glaxo Group Lid, waarvan tweede verweerster zou deel uit maken. Het is aldus volgens ciscressen niet uitge-

Wederom kan in deze rubriek meldingworden gemaaktvan een uitspraak van een Belgische rechter over de Torpedo. Het gaat ditmaal om een uitspraak in kort geding van de President van het Tribunal de Première Inslance de Bruxelles d.d. 23 juni 2000. Eisers zijn een zevental Medtronic vennootschappen. Twee daarvan zijn gevestigd in België, één in Nederland, één in de Verenigde Staten van Amerika en de andere drie in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. De gedaagde is de Amerikaanse vennootschap Therex, de houdster van een Europees oc-

3 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

trooi. Liscrcsscn maken deel uit van de Mcd tronie-groep die wereldwijd actief is. Medtronk-Ncderland vervaardigt een implanteerbare pomp welke vervolgens in Frankrijk, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië door respectievelijk Medtronic-Frankrijk, -België, -Nederland, -Verenigd Koninkrijken-Italië wordt verhandeld. Volgens Therex valt de Isomed onder de beschermingsomvang van haar octrooi. Van de zijde van Medtronic is oppositie ingesteld tegen de verlening van het Europese octrooi. In eerste aanleg heeft Thcrcx de oppositie overleefd. Terzake van inbreuk heeft Therex de Du itsc Medtronic-dochter voor het Landgericht in Düsseldorf gedagvaard. Het Landgericht heeft geoordeeld dat Mcd tronie-Duitsland inbreuk maakte op het Thcrcx-octrooi en heeft het verhandelen van de Isomed-pomp in Duitsland verboden. Op 2 februati zoon zijn de eiseressen in België een bodemprocedure gestart tegen Therex. Zij vorderen de nietigverklaring van het Belgische (Europese) octrooi en een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maken in de gedesigncerde landen, met uitzondering van Duitsland. Op dezelfde dag hebben eiseressen gedaagde in kort geding gedagvaard voor de President van de rechtbank in Brussel. Blijkens het von n is vreesden zij dat Therex een procedure in Nederland zou beginnen waarin Therex zou vragen om een grensoverschrijdend verbod. In kort geding vorderen eiseressen de stat Lis-q uo te handhaven in afwachting van de bcslissingindebodemprocedure.Om dit te bereiken vragen zij toestemming van de President om de productie van de Isomed in Nederland en de verhandeling in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië te mogen voortzetten. Therex voert aan dat de Belgische rechter geen grensoverschrijdendebevoegdheid heeft. DeBelgische rechter onderzoekt eerst ofartikel 24 EEX-Vcrd rag van toepassing is. Volgens Therex is dat het geval, terwijl de eiseressen zich meteen beroep op artikel 4 EEX-vcrdrag op het standpunt stellen dat het gemene internationaal privaatrecht van toepassing is, nu Therex in de Verenigde Staten gevestigd is. De rechter is echter van oordeel dat artikel 24 EEX-verdrag in casu van toepassing is. Ik merk op dat de uitleg die de rechter in dit verband aan artikel 4 EEX-verdrag geeft, afwijkt van wat gangbaar is. Vervolgens onderzoekt de rechter de internationale bevoegdheid in het kader van artikel 24 KEX-verdrag. Als vertrekpLini neemt hij de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Van Uden.1 Het Hof van Justitie heeft in die zaak voor recht verklaard dat artikel 24 EEX-vcrdrag aldus moet worden uitgelegd dat de toepassing ervan met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter. Vanuit dit perspectief analyseert de rechter de gevorderde maatregel. Hij overweegt: La demande formuke par les demanderesses tend a enteudre aiicoiïser celks-ci provisoirement a poursuivre la pwduction et/ou la commerctalisation desa pompe« isomed » en Belgique, en Trance, au Royaume-Uni. en Italië et auxPays-Kas.

1

HvJEG 17 november 1998, NJ 1999, 339. Red.

E I G E N D O M

1 B

O K T O B E R

2 3 0 0

Il s'agit des lors d'une demande d'une mesure extra-territoriale. Les demanderesses ne se Umi tent pas ademander une mesure provisoire valable peur k terntoite beige maïs poursuivent une demande valable pour cinq pays différents.

Volgens eiseressen is er een band met België omdat onder meer in dit land de Isomed wordt verhandeld. De rechter benadrukt evenwel dat het noodzakelijk is dat het voorwerp van de maatregel met België verbonden is. Zijns inziens is geen sprake van een enkele voorlopige maarregel maar van cen samenstel van maatregelen: La pompe litigieuse estproduite auxPays-Bas et commcrcialiséc dans les cinq pays faisantl'objetdelaprésente demande.Elk éiaiiégalememcommerciaiiséeen Alkmagne mais cette commercialisation a etc interdite par la Cour régionale de Düsseldorf saisie d'une demande de contrefacvn territoriale par Therex pour Ie terriwire allemand. De rechter concludeert dat; 'une mesure provisoire visanttt autoriser ou (in reconventie:) d interdire la production de la pompe litigkuse aux Pays-Basou la commercialisation en itaiie, enPrattce, auRoyaume-Uni, ou aux Pays-Bas, n'a aucun Hen ricl avee la Belgique.' De Belgische

rechter acht zich niet internationaal bevoegd. Of de uitkomst anders zou zijn geweest als de rechter de internationale bevoegdheid had beoordeeld volgens het Belgische internationaal privaatrecht en niet op basis van artikel 24 EEXverdrag, kan ik niet beoordelen. Ik stel slechts vast dat de Belgische Torpedo wederom zij 11 doel heeft gemist. Br.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi Politici hoor je met een zekere regelmaat verkondigen dat de gemeenschappelijke markt gerealiseerd is. Wie dit zegt laat zich naar mijn mening teveel leiden door de regels. Wie echter naar de feiten kijkt zal moeilijk ontkomen aan de vaststelling dat de realiteit niet overeenstemt met de regels. De regels beogen een na te streven ideaal onder woorden te brengen. Vastleggen in regels dat iets niet mag is onvoldoende om het ongewenste uit te bannen. Op het terrein van de intellectuele eigendom in het algemeen en van het octrooirecht in het bijzonder valt er - ondanks de geboekte vooruitgang - nog heel wat te verbeteren voordat van een gemeenschappelijke markt gesproken kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld het vrije verkeer van goederen niet alleen beperkt door het bestaan van nationale octrouircclitcn, onverschillig of deze nu voortkomen uit nationale aanvragen of uit aanvragen die bij het Europees Octrooibureau zijn ingediend. Maar het vrije verkeer en de onvervalste mededinging binnen de gemeenschappelijke markt worden ook belemmerd door de verschillen die tussen de lidstaten bestaan op het punt van de handhaving van octrooirechten. Procesrecht en procespraktijk lopen in de lidstaten van de Europese Unie sterk uiteen, liet is noodzakelijk dat deze meer op één lijn worden gebracht. Anders blijven onaanvaardbare verschillen binnen de gemeenschap bestaan.

16

O K T O B t R

•/ 0 ü ü

B I J B L A D

I N n j S T R I E L E

Uit het onlangs gepubliceerde» voorstel van de Europese Commissie blijkt dat de commissie zich ten volle bewust is van de bestaande onvolkomenheden. Het voorstel overtuigt in logisch opzicht en getuigt van lef. Na het Groenboek over her gemeenschapsoctrooi en het oclrooistelsel in Europa (ï 997) en na het wat matte vervolg van her groenboek in 1999 is de commissie gekomen met een moedig voorste] voor een verorden! ng. De commissie durft te kiezen. Wat zijn de belangrijkste keuzen? - Verordening in plaats van verdrag. Voordeel hiervan is dat geen bcoordelingsruimte voor de lidstaten overblijft en bij de u itbreiding van de Unie geen onderhandelingen nodig zijn. - Symbiose tussen het systeem van de verordening en dat van het Europees Octrooiverdrag. De gemeenschap treedt toe tot het Verdrag van München. De bcpal i ngen van h et E uropees Octrooiverdrag zijn ook van toepassing op de gemeenschapsoctrooiaanvragen. Pas bij de verlening ontstaat het gemeenschapsoctrooi. Goedkoper maken van her octrooi. De vertaalkosten worden aanzienlijk gereduceerd door slechts te verlangen de vertaling van het octrooischrift in één van de werktalen van her Europees Octrooibureau en de vertal i ng van de conclusies in de twee andere werktalen. Voorts zullen de heffingen voor de instandhouding van octrooien worden verlaagd. - Gemeenschappelijk gerecht vooi" Intellectuele Eigendom. Het gerecht zal bestaan uit kamers van eerste aanleg en kamers van beroep. Deze twee organen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeenschap bevoegd. Zij passen hun eigen regels voor de procesvoering toe, gelasten voorlopige maatregelen, beslissen ovci" sanctiemaatregelen en kennen schadevergoeding toe. De u irspraken van het gerecht zullen bindend zijn. Zal het voorstel het halen? Dat is natuu rl ijk zeer de vraag. Het is onwaarschijnlijk dat de principiële keuzes van de commissie zonder slag of stoot zullen worden aanvaard. Neem bijvoorbeeld het voorstel voor een afzonderlijk gerecht voor Intellectuele F.igendom. Als dar er zou komen, zou dit het begin betekenen van de europeanisering van de rechterlijke macht en hei procesrecht, een organisatie en een rechtsgebied welke tot nu toe - afgezien van de correcties, en m ilde harmonisering die uitgaat van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens - zo nationaal van karakter zijn gebleven. En dan zwijg ik nog maar over het voorgestelde talenregitne. Conflictstof genoeg! Met het oog op de toekomst verdient hel voorstel naar mijn mening een uiterst serieuze en positieve benadering. Met hel versnipperde en kostbare octrooisysteem loopt Europa niet voorop. (let is hoog tijd voor een inhaalslag. Br.

' Zie:http::7Êuropa.eu.ini;,comm/intern;il_marker/cn/indcx.htm

E I G E N D O M

3 3 1

3 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

O K T O D [

II

2 0 'J 0

A R T I K E L E N Verlies van intellectuele eigendomsrechten door tijdsverloop'

recht verreweg het langste d u u r t en over die d u u r het meeste te doen is geweest. 6

J.H. Spoor1

Overzicht

Inleiding

Auteursrecht

ï In 1987 kreeg hei Concertgebouworkest een nieuwe dirigent. Bernard Haitink vertrok «aar Londen en werd opgevolgd door Riccatdo Chailly. Onder zijn leiding trad liet orkest in 1988 letterlijk naar buiten: tijdens de Uitmarkt gaf liet een concert op bet Museumplein. Op het programma stonden de Bolero van Mauricc Kavel en de Schilderijententoonstelling van Moessorgski, gecomponeerd alspianowerkmaar la ter georchestreerd door - andermaal - Ravel. I let kan toeval zijn geweest, maar aangezien Ravel in 1937 stierf (Mocssorgski was toen al lang dood) waren beide werken net sinds 1 januari 1988 vrij van auteursrecht,2 en hoefde het orkest dus niets te regelen nier fluma - noch iets te betalen. En gezien de grootte van het publiek (het Museumplein was aardig vol) zal dat bij de gangbare tarieven van Buma als snel een substantiële besparing hebben opgeleverd.' Het verval van het auteursrecht kan dus duidelijk voordcel opleveren voor de gebruikers. 2 Dat geldt niet alleen voor het auteursrecht. De meeste intellectuele eigendomsrechten (i.e.-rechten) hebben een beperkte looptijd, en vervallen dus door tijdsverloop. De geldigheidsduur verschilt overigens nogal van recht tot recht: het modelrecht duurt maximaal 15 jaar terwijl het auteursrecht met een beetje goede wil tien keer zo lang kan duren, bijvoorbeeld als het gaat ym eenjeugdwerk van een eerst op gezegende leeftijd ontslapen auteur. Ook octrooien, naburige rechten en het 'chipsrecht' zijn tijdsgebonden. Alleen voor merken en handelsnamen geldt geen maximum tijdsduur - zolang ze tenminste gebruikt worden.* rk geef eerst een overzicht van de duur van de verschillende i.e.rechten5 en ga aansluitend in op de ontwikkeling, rechtvaardiging en wenselijkheid van de geldende termijnen. Daarbij zal liet accent overwegend op het auteursrecht liggen, omdat dat

3 De tijdsd u ur van het auteursrecht lijkt eenvoudig vast te stellen, maar in de praktijk wil dat nog wel eens tegenvallen. Auteursrecht ontstaat vornivrij, en er zijn dan ook geen registers die uitsluitsel kunnen geven over het al dan niet beschermd zijn van bepaalde werken, zodat wie het weten wil het zelf zal moeten uitrekenen. Art. 37 Aw geeft dan als hoofdregel: 70 jaar pma (post mortem auctoris, oftewel na de dood van de auteur). 7 Als we weten wie de auteur is en wanneer hij ontslapen is, is het sommetje snel gemaakt, maar er kunnen diverse complicaties optreden. Om te beginnen is natuurlijk altijd wel te achterhalen wanneer een auteur is overleden, maar de rechthebbenden (erfgenamen, uitgevers) hebben er lang niet altijd belang bij om die informatie aan de grote kl Ok te hangen, en niet i edcre sch rijver of componist is in de WP, F.ncyclopedia Britannica, laat staan MS Encarta te vinden. Verder wordt bij wetken van twee of meer auteurs de termijn berekend naar het overlijden van de langstlevende. Vooral bij films kan het een heel gedoe zijn om uit te vinden wie allemaal tot de creatieve crew hebben behoord (niet iedereen wiens naam op de ellenlange titelrol staat is ook een maker in de zin van de wet), laat staan wanneer deze personen de laatste adem hebben uitgeblazen." Ik zwijg clan nog over de mogelijkheid dat een werk ineens meer (en vooral, jongere of tenminste langer levende) auteurs gehad bl ijkt te hebben als de termijn d reigt af te lopen. De gebroeders Gershwin hebben samen veel liedjes gemaakt, waarbij George tekende voor de muziek en lrah voor de lyrics. Toen het auteursrecht op de composities echter in veel landen 50 jaar na George's vroege dood in 1937'' dreigde te vervallen, kwam naar verluidt niettw materiaal boven water waaruit moest blijken dat lrah (die pas in de jaren '80 overleed) zich be-

6

' Dir artikel is eerder gepubliceerd in Tijd ai onzekerheid, R W-krant jaarboek 16, Deventer, Gouda Quint, 2000. 1 Hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit en advocaat re Amsrerdam. ' Tot 1 Qss eindigde het auteursrecht 50 jaar na het sterfjaar van de auteur. Eind dat jaar werd d ie termijn verlengd niet 20 jaar, waarover hieronder meer. " Dat de voorstelling voor het publiek graris was is auteursrechtelijk niet relevanr.cn is voor Bnma op zichzelf onvoldoende reden 0111 van financiële aanspraken af re zien. Tn het algemeen gebeurt dat pas als iedereen voor niets aan een evenement meewerkt - dus niet alleen het orkest maar ook de leveranciers van de feesttent, de geluidsverstcrking, de verlichting, etc. - Ze worden daarom wel eens 'eeuwigdurend' genoemd, wat evenwel rijkelijk optimistisch moet worden geacht. • Met uitzondering van de bescherming van lopografieën van halfgeleiders (in de wandeling beter bekend alshetditpsrec/ir) die praktisch een dodelerteris.

Daarmee vertoont deze bijdrage diverse raakvlakken met her zeer informatieve artikel van Sloots in de BW-kranr jaarboek 1 r>, Deventer, 2000. De deadlines voor inlevering van de kopij ] ieten ons helaas geen ruimte om op clksars artikelen in te gaan. De hier en daar verschillende invalshoeken bieden de lezer ongetwijfeld srof voor reflectie. 7 Juister gezegd: na het einde van het sterfjaar; liet auteursrecht op een werk eindigt dus nooit midden in een jaar maar altijd bij de jaarwisseling. 3 A rtikel 40 Avv beperkt de relevante lering enigszins door te bepalen dar het auteursrecht op een filmwerli vervalt 'door verloop van 70 jaren, re rekenen van de ie januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van do langstlevende van de volgende personen: de hoofd regisseur, de scenarioschrijver, de schrijver van de dialogen en degene die ten behoeve van het lihuwerk de muziek heeft gemaakt'. In de praktijk is vaak een heel team van scenario en dialoogscli rij vers aan het werk geweest, en zal een vérziende filmproducent er wie weer zelfs voor zorgen dat daar ook enkele jonge, bij voorkeur niet-rokende en ook overigens gezond levende personenhij zitten. '' Toevallig hetzelfde jaar waarin Kavel overleed.

16

O K T O B E R

2 0 0 0

U I J B L A D

I N D U S T R I T L E

E l ü t N D O M

3 1 1

halve met de tekst ook persoonlijk met het scheppen van de muziek zou hebben bemoeid.10 Verdere problemen zijn het gevolg van de duurverlenging (in 1995) van 50 tot 70 jaar pma, als gevolg van EU Richtlijn 93/98/ ERG,11 en de daarmee samenhangende eventuele herleving van vervallen auteursrechten. Die duurverlenging geldt in elk geval voor werken van EU-onderdanen.' • DeBolero van Kavel is thans dus weer beschermd; of dat ook geldr voor Gcrshwin's Rhapsody in Blue is minder eenvoudig te zeggen. Nog een complicatie is, dat bij werken die pas na de dood van de auteur (maar binnen de termijn van 50 resp. 70 jaar) voor het eerst zijn gepubliceerd, de termijn loopt vanaf het jaar van eerste publicatie. Soms is echter onduidelijk of een posthuum gepubliceerd werk niet toch reeds eerder was verschenen, bijvoorbeeld als feuilleton. En dit zijn bepaald nog niet alle complicaties die zich kunnen voordoen. Kortom, we weten dat het auteurs recht eindigt door tijdsverloop, maar het kan vaak een hele tijd duren voordat vaststaat dat het i 11 concreto echt vervallen is.

uitzending weer een nieuwe termijn gaat lopen.l= Stel dat de Nederlandse Radio Unie. een rechtsvoorgangster van de NOS, in 1947 de troonrede van koningin Wilhelmina uitzond. Op grond van artikel 15b Aw is die troonrede als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd. De uitzending viel lange tijd evenmin onder een naburig recht; dat werd pas in 1993 ingevoerd, maar wel met gelding voor reeds bestaande prestaties. 15 Her recht van de NOS op de uitzending uit 1947 verviel dus eind 1998, en hetzelfde geldt voorliet naburig recht op de originele opname in her NOS-archief. Als de NOS als enige over die opname beschikt, en zij die thans weer eens uitzendt, is er sprake van een nieuwe uitzending, waarvoor zij weer vrolijk aanspraak mag maken op 50 jaar bescherming, en die bescherming bestrijkt ook opnamen van die nieuwe uitzending door derden. F,cn regisseur die i n - z e g - 2 0 3 5 dirin 2000 opgenomen materiaal in een film wil verwerken kan dan nog steeds niet om de NOS heen, uit welke bron hij die opnamen ook weet te betrekken.' 7

4 Ken andere vraag is of het auteursrecht ook al eerder kan vervallen door rijdsverloop. Een zeer beperkt geval daarvan vinden we in artikel 21 lid 3 BTMVV: auteursrecht op een model vervalt tegelijk met het modelrecht (dus na maximaal J 5 jaar); tenminste als beide rechten aan één en dezelfde houder toekomen en deze geen instandhoudingsverklaring heeft afgelegd. 1-i Maar voor het overige gaat men er van uit dat auteursrecht als zodanig niet kan verjaren.'^ In het algemeen gaat het auteursrecht derhalve een mensenleven mee, plus nog een paar generarics.

Octrooien 6 Ook octrooien vervallen door tijdsverloop, maar het octrooirecht is heel wat minder scheutig met de beschermingsduut. In het algemeen geldt tegenwoordig een maximumterm ij n van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop hel octrooi werd aangevraagd. Heel wat korter dus dan in het auteursrecht, en ook krijgt de octrooihouder de rest van het laatste jaar niet cadeau. Meer in her algemeen krijgen octrooihouders vrijwel niets cadeau; na een paar jaar moeren ze zelfs een jaarlijks oplopende instandhoudingstaxe betalen, op straffe van voortijdig verval van het octrooi. ' s Het algemeen belang is er wel iswaar bij gebaat dat uitvindingen worden gedaan en, niet minder belangrijk, in een octrooiaanvrage wereldkundig worden gemaakt; het is er echter evenzeer bij gebaat dat de door het octrooi beschermde uitvinding na verloop van een liefst zo kort mogelijke tijd algemeen kan worden toegepast. Toen het octrooi op de kunstmatige zoetstof uspurtaam afliep zakte de prijs van een standaardpot in korte tijd van circa 10 naar 3 gulden. Ook bij geneesmiddelen kunnen de prijsdalingen fors zijn.

Naburige rechien 5 De termijn van de naburige rechten is minder lang dan die van het auteursrecht, maar toch nog steeds een halve eeuw. Tn de praktijk kan de effectieve beschermi ngsd u u r van fonogrammen en uitzendingen overigens nog aanzienlijk langer uitvallen, omdat bij het uitbrengen van een nieuwe editie of een nieuwe

10

Volgens een ongepubliceerde anccdotc schijnen de erfgenamen van de in 1902 overleden componist van het immer (zij het niet bij iedereen) populaire O svkmio inliet begin van de jaren -'50 eveneens geprobeerd te hebben, dat werkje een langer levende co-auteur te bezorgen. De poging srranddc evenwel toen bleek dar de aangewezen medc-eomponist pas in 1903 geboren was. ' : Richtlijn 93/0H/KKG van29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie vandebeschcriningstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten. 1_ Op grond van artikel 10 lid 2 van de Richtlijn geldr de duurverlenging voor alle werken die op 1 juli 1995 in tenminste één Lid-Staat nog beschermd werden door de nationale wetgeving. Nu keilde Duitsland reeds een beschermingsduur van 70 jaarf ma. Naar Duits recht konden buitenlandse auteurs daar geen beroep op doen indien in hun land een kortere beschermingsterm ij n gold, als gevolg van de reciproeiteitsbepaling van artikel 7 lid 8 van de Berner Conventie die de beschermingstermijn in beginsel beperkt tot de duur in het land van herkomst. Die reciprocitcit mag echter nier worden toegepast op werken van Etf-onderdanen, aangezien ditblijkens HvJ EG 20 oktober 1993, gevoegde zaken C-92/92 en C-326/92,hMl 1994, p. 91 (samenvatting) m.nt.J.J. FccnstraenS. Krawczyk(PjV/Collins)een verbuden discriminatie naar nationaliteit zou opleveren. -J Zie bijv. Rb. Breda 3 september 199e. TER 1996, nr. 43, p. 225 (Cttssina! Scdcri); Hof Arnhem 16 maart 1999, IER 1999, nr. 34. p. 82 [Vietsbandenpnfielm). "Zie o.a. S. (Jerbrandy, Kan Commentaar op de A ufturswet 1912. Arnhem (Gouda Quinti 1988, p. 323; G. Schiicker (Herausg.), Urheberrecht, ie drukMtüichcn 1999,102, nr. 4(Wild).

7 Die geneesmiddelen vormen trouwens een verhaal op zich. De octrooiwetgeving gaat er in de meeste landen van uit dat een uitvinder aan twintigjaar genoegmoet hebben om zijn investeringen terttg te verdienen en er liefst ook nog wat aan over te houden. Dat zou bij geneesmiddelen ook wel lukken, ware het niet dat farmaceutica uiterst streng worden onderzocht op effectiviteit en afwezigheid van bijwerkingen voor ze op de markt mogen komen. Vaak zijn dan al meer dan 10,soms zelfs isjaar versrreken sinds het octrooi werd aangevraagd, zodat de terugverdientermijn aanzienlijk is afgenomen. De Europese wetgever vond dat zo zielig dat in 1992 een regeling is ingevoerd1» waarbij gcnccstniddelfabrikanten een zgn. aanvullend beschermingscertificaat kunnen krijgen waard oor de effectieve be-

15 Zie J.H. Spoot en D.W.F. Verlcade.il iirsnrsrtxht. Tweede druk, Deventer (Kluwer) 1993, nr. 357, p. 51116 Au. 33 WNK. 1 ' Ik laat nu daar of de NOS ook zal kunnen bewijzen dat in de film gebruik is gemaakt van haar u itzending uir 2000. 1B Artikel fii KOW 1995. *" Verordening van 1 il juni 1992,nr. lj&S,'$2,Fb. L 182.

3 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I È L L

scherming met maximaal 5 jaar kan worden verlengd.'" (Later is ook nog zo'n regeling ingevoerd voor gewasbeschermingsmiddelen).2' Kwekersrecht ü 'De duur van liet kwekersrecht bedraagt tenminste twintig jaar vanaf de dagtekening van het kwekersrecht. Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor verschillende gewassen de duur nader bepaald', aldus art. 51 Zaaizaad- en Plantgocdwet. 'Tenminste' betekent hier overigens niet dat het recht niet eerder zou kunnen eindigen (het vervalt onder meer ook door nietbetaling van de jaarcijns en door afstand), maar dat bij AMvB een langere duur kan worden vastgesteld. Een tiental gewassen22 heeft bij de wetgever een wit voetje en geniet daarom vijf jaar langer bescherming; in het Kwekersbesluit 1930 aanvankelijk 25 jaar, tegen 20 jaar voor rassen van de overige gewassen, maar al in 1991 werd dit gebracht op 30 jaar, tegen 25 jaar voor de rest.2-' Handelsnamen 9 Het recht op de handelsnaamz* ontstaat door het voeren van de handelsnaam, los van formaliteiten (zoals inschrijving in het handelsregister), en eindigt niet door tijdsverloop maar uitsluitend doordat de naam niet meer gevoerd wordt. Wel kan men ervan uitgaan dat een handelsnaam waarvan het gebruik wordt gestaakt gedurende ecu zekere periode een nawerking zal hebben; het publiek kent de naam nog als handelsnaam van de onderneming, zodat nog steeds verwarring kan optreden als een derde een al te zeer gelijkende handelsnaam gaat voeren.2! Dit gevaar zal afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Merkenrecht 10 In het merkenrecht speelt verval door tijdsverloop een grotere rol. Merken moeten worden gedeponeerd en ingeschreven; de inschrijving geschiedt voor 10 jaar,26 maar kan telkens opnieuw voor eenzelfde termijn worden verlengd. In principe kan een merkrecht dus onbeperkt voortdu ren. De wet verbindt daaraan echter wel de voorwaarde dat het merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Als dat vijfjaar lang niet gebeurt vervalt bet merkrecht weliswaar niet van rechtswege, maar kan iedere belanghebbende het verval inroepen. En ook zonder dar het verval wordt ingeroepen verliest de merkhouder het recht om actie te nemen tegen een derde d ie i n de vervalrijpc periode een overeenstemmend merk deponeert.2? Een interessante bijkomende vraag is, of de merkhouder de gevolgen van het (dreigende) verval tenminste voor een deel kan ondervangen door het merk andermaal te deponeren. In het

Tot 1977 gold cen enigszins vergelijkbare bepaling op grond waarvan een octrooi dat eerst meer dan 10 jaar na de aanvrage werd verleend (wat onder de ROW van ïyio cen reële mogelijkheid was omdaL die wet de aanvrager de gelegenheid bood om het vooronderzoek vele jaren uit re stellen) na verlening cen hoogste 10 jaar van kracht kon blij ven. 1 Verordening van 2:" juli 1996,111* 1610/96, Pb. 1.198. 22 Aardappel, acacia, appel, es, iep, kers, peer, populier, pruim en wilg. "' Besluit van 26 juli 1991, Srk 1991,429, 2 - Of er wel een (subjectief) redic op de handelsnaam bestaat is dogmatisch overigens uogoinstreden; 7a'e E.J. Arkenbüut, Handelsnamen en merken. Zwolle(Tjeenk Willink) 1991, p. 16. ' 5 Zie Arkenbout, a.w., p. 14; 'In bepaalde gevallen kan een handelsnaam 'over het graf' worden beschermd [...]: bescherming is zelfs verleend in een geval dat de eiser zélf moeite deed een nieuwe naam ingang te doen vinden'. -'' Bij internationale depots kan deduurook 20 jaar zijn, -•' Artikel 14C, lid 2,8MW.

16

O K T O R F R

2 0 0 0

Tr;omiizoï-arrest2S besliste het Bcnelux-Gerechtshof dat dit ind erd aad mogelijk is, maar dat arres t heeft u i td nikkel ijk betrekking op de BMW zoals die luidde vóór de aanpassi ng aan de Eerste Merkenrichtlijn, en aangezien de meningen in de literatuu r over de toelaatbaarheid van een herhaald depot op zijn zachtst gezegd verdeeld waren,19 moet nog maar worden afgewacht of het HvJ - desgevraagd - tot eenzelfde oordeel zal komen. Als het HvJ anders mocht beslissen, zal dat tot gevolg hebben dat tijdsverloop (niet-gebruik gedurende vijfjaar) niet slechts het merkrecht aantastbaar maakt, maar dat het ook de bevocgdh ei d om cen nieuw depot te vetrichtcn ondergraaft. 11 De omgekeerde situatie komt eveneens voor: de merkhouder vergeet de inschrijving te verlengen, en zijn recht vervalr dus door het verstrijken van de io-jaarstcrmijn.<° Er blijft evenwel nog een klei n restje bescherming over: de ex-merkhouder heeft nog enkele jaren een actie tegen derden die de gelegenheid te baat nemen om het merk nu zelf te deponeren.' 1 12 Ook de gedoogbepaling van artikel i4bis BMW kan als cen vcrvalbcpaling worden beschouwd: de merkhouder die het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken gedurende s jaar heeft gedoogd, kan daartegen niet meet in rechte opkomen. Daarmee verliest hij zijn merkrecht weliswaar nog niet geheel, maar wel een stukje van de exclusiviteit die het eerst garandeerde. Modellen 13 De BTMW voorziet in een beschermingsduur van maximaal 15 jaar (drie termijnen van vijfjaar): punt, uit. Of toch niet? Modellen kunnen ook auteursrechtelijk beschermd zijn, zodat na verval van het model recht veelal nog een beroep op auteurs recht mogelijk blijft.3'Et zijn (voorzichtiggezegd) nogal wat aanwijzingen dat de rechtspraak het auteursrechtelijke oorspronkelijkheidsvereistc in de loop der tijd soepeler is gaan toepassen, waardoor in elk geval ongedeponcertie modellen vaak alsnog beschermd konden worden;33 m c i l kan dat beschouwen als een reactie op het veelal als te rigide ervaren depotvercisrc.'+ Strikt genomen bestaat er minder aanleiding voor een dergelijke soepele beoordeling van de oorspronkelijkheid als het gaat om modellen die wel gedeponeerd zijn en hun wettelijke 15-jaarstermijn reeds opgesoupeerd hebben, maar als de oorspronkelijkheidsdrempcl in een aantal gevallen stukje bij beetje verlaagd is, kan men nauwelijks verwachten dat de rechter in dit soort zaken ineens weet hogere eisen gaat stellen. En daarnaast valt niet uit te sluiten dat de rechter 1 5 jaar eigenlijk te kort vindt; zeker ais de namaak van het model aantoont dat er

2S

2t2

|- I (T E N D O M

BenGH 19 december 1996, NJ 1997, fci ni.nt. JUS (Tri-omincs; Trieimiw). 9 ' Zie daarover de beide conclusies A-G (bij KR en BenGII) alsmede de noot onder het arrest. su Meteen terme üegriice van 6 maanden gedurende welke her verzuim nog kan worden hersteld. •" Zie artikel 4 sub 4 BMW. 32 Mits de hierboven al genoemde formaliteiten vanartikel 21 lid 3 BTMW in acht genomen zijn. '• /.ie J.H. Spoor, The Impact of Copyright on Bendux Design Pivtcctic>n Law. In: J.J.C. Kabel and G.J.H.M. Mom (ecls.), lntdlcctual Froperty and Information Law. Essays in Honour of Herman Cohenfehoram. Den Haag (KI uwer Law International) 1998, p. 59. 32 Met name bij buitenlandse modellen wil cen (tijdig) Benehixdepot nog wel eens ontbreken. De rechter staat dan voor de keus om hetzij bescherming te weigeren, hetzij door een ruimhartige interpretatie van een andere regeling (auteursrecht, onrechtmatige daad) alsnog bescherming te bieden.

16

O K T O B E R

ÜI1ÜC

G I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

nog steeds vraag naar bestaat. Dat zou weliswaar geen gewicht in de schaal mogen leggen, want de beschermingsdttttr is door de wetgever bepaald, maar het leven is soms sterker dan de leer.

De ontwikkeling van de auteursrechtelijke beschermmgstermijn 16 Tot zover dit nogal 'technische' overzicht, dat (hoewel ongetwijfeld reeds vrij vermoeiend) verre van uitputtend is. Minstens zo interessant is de vraag waarom de verschillende rechten überhaupt vervallen, en - gegeven dar ze vervallen -- hoe de verschillende termijnen die we in het geldende recht aantreffen eigenlijk gemotiveerd worden. Die vragen zijn intussen gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Zoveel is zeker, dat de verschillende termijnen niet alleen per deelgebied van de intellectuele eigendom verschillend zijn, maai- dat ze ook in de loop van de tijd en van land tot land nogal variëren, al nemen de nationale verschillen steeds verder af,

" Richtlijn g8;'7i/EG van liet Europees Parlementen de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Vb. L 289 van zS oktober 1998, p. 2H. 3 ' Zie o.a.IIR26 juni 1953, NJ 1954,90 m.nt. PhANM,MJJJ, p. 10 m.nt. HB (Kany Krane); HR 12 juni 1970, Nf 1970, 434 m.nt. HB, B7E t970, p. 306 (tornado). •'•' HR 31 mei 1991, MJ 1992,391 m.nt. DWFV 'JSorsumij/Stenman). •'" Zie rov. 3.7: "Het onderdeel miskent dat bet systeem van het octrooirecht-kort gezegd: een in de tijd beperkt uitsluitend recht van de uitvinder dat deze bescherm ing geeft, gekoppeld aan de cis van openbaarmaking van tic uitvinding zodat derden daarop kunnen voortbouwen - wel meebrengt dal tta afloop bescherming uit hoofde van bet octrooi ieder tot van de toepassing van de uitvinding gerechtigd is, maar dat diL systeem geenszins een vrijbrief inhoudt voor concurrenten van de uitvinder om alsdan, ook wanneer dat voor de toepassing van de uitvind ing nier nodig is, de vorm die de uitvinder aan zijn ptoduct heeft gegeven na te bootsen'. ,s Uiteraard is de bevoegdheid om tegen een concrete inbreuk te ageren wel vatbaar voor verjaring.

3 1 1

17 Andermaal is dat het duidelijkst zichtbaar in het auteursrecht. De Nederlandse Auteurswet van 1881 kende naar hedendaagse maatstaven ietwat wonderlijk gedifferentieerde termijnen voor verschillende exploitatievormen: 50 jaar na eerste uitgave voor 'door den druk gemeen gemaakte werken';-»0 30 jaar voor n iet u itgegeven werken en voor het op- en uitvoeringsrecht daarop, 10 jaar voor het op- en uitvoeringsrecht op uitgegeven werk; 10 of 5 jaar voor het publiceren van vertalingen. De Auteurswet 1912 maakte er (als hoofd regel) ovet de hele linie 50 jsmrpmu van, tot dat zoals gezegd op grond vandeDuur-richtlij n werd verlengd tot 70 jaar pms. Vijftig jaar pma is momenteel i n grote delen van de wereld (buiten de EU) gangbaar, wat met name kan worden toegeschreven aan de Berner Conventie, die deze termijn (met enkele uitzonderingen) voorschrijft.

t4 Overigens zijn de dagen van de 15-jaarstermijn geteld, want artikel ro van de Modellenrichtlijn15 stelt de termijn op maximaal vijf maal vijfjaar. Wat het overigens nog steeds niet haalt bij de auteursrechte!ijkebcschci mingslcrmijn. Slaafse nabootsing 15 Vóór de lïTMW in 1975 werd ingevoerd, genoten modellen krachtens art. 1401 (oud) BW bescherming tegen zgn. 'slaafse nabootsing', ïS een bescherming die krachtens art. 25 BTMW voor prc-i 975-modcllcn bleef bestaan. Deze bescherming vervalt niet door tijdsverloop; het betoog dat aan de beschermingsduur van de BTMW zgn. 'negatieve reflexwerking' toekomt op grond waarvan ook de actie uit onrechtmatige daad slechts zou gelden voor modellen van niet meer dan r 5 jaar oud werd in het raamuiiznttrs-mi&t door de HR verworpen;-57 de HR concludeerde 'dat niet aan stelsel of geschiedenis van de BTMW een argu men t valt te ontlenen om aan te nemen dat, anders dan voor de in werking treding van de BTMW het geval was, de op grond van art. i4or verleen d e of te verlenen bescherming van een model regen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt'. Ook het feit dat het product van eiseres her voorwerp van een (inmiddels reeds geruime tijd vervallen) octrooi was geweest deed aan de aanspraak op bescherming tegen slaafse nabootsing niet af. J 8 Vooralsnog moet er daarom van worden uitgegaan dat de aanspraak op bescherming tegen slaafse nabootsing niet vervalt door tijdsverloop.39

E I G E N D O M

Rond 1900 waren de verschillen veel groter. Enkele LarijnsAmerikaanse landen kenden indertijd een qua duut onbegrensd auteursrecht, terwijl andere werkten met termijnen van 1 o tot Bojaar, vaak pma, soms vanaf de eerste uitgave.41 Vaak golden die niet vooralle werken, maar was een kortere duur van toepassing voor met name foto's, films en werken van toegepaste ku nst (voor zover die al auteursrechtelijke bescherming genoten); iets wat ook uu trouwens nog wel voorkomt. 4I Rech tvaardiging van de duur 18 Deze vatiatie in beschermingsduur roept eerst recht de vraag op wat nu eigenlijk de rechtvaardiging is van de geldende duur en, meer in het algemeen, waarom het auteursrecht eigenlijk niet permanent is, net als de 'gewone' eigendom, waarmee het dogmatisch weliswaar niet mag worden gelijkgesteld maar waar het toch wel een aantal karakteristieken mee gemeen heeft. In het algemeen zoekt men de verklaring in een afweging van de aanspraken die de auteur kan ontlenen aan het feit dat hij het werk gemaakt heeft enerzijds en het belang van de maatschappij anderzijds. Tussen auteur en werk bestaat een nauwe band; het is 'de uitdrukking van zijn persoonlijkheid'.4' Zolang de auteur leeft prevaleren zijn belangen: na zijn dood rechtvaardigt her algemeen belang echter dat het auteursrecht na verloop van tijd eindigt. 'Das Werk, das nach einer Reihe von Jahren nicht vergessen ist, wild so sc.hr zum Bigcngut des ganzen Volkes, ja zum Kultnrgut der ganzen Menschheit werden, daB es dieser in keiner Weise entzogen, daB ihr GenuB in keincr Wcisc bcschrankt oder verkümmert werden darf' schrijft Kohier,44 en schetst vervolgens een somber beeld van lirannieke, preutse of eigenzinnige erfgenamen van grote meesters diehet uitsluitend recht zouden kunnen willen misbruiken om wat zij zien als de eer van htm voorvader of de familie veilig te stellen door alleen een gekuiste dan wel in het geheel geen heruitgave van diens werk toe re staan. Dat is wellicht wat zwaar aangezet maar zeker niet geheel uit de lucht gegrepen; er zijn voorheelden genoeg

40

Zie echter arrikel 13 lid 2: 'Indien de auteur deze termijn overleeft en zijn recht nooitaan een ander heeft overgedragen, beboudrbij datreebt levenslang'. -' J. Kohier, UrheberrechtanSchriftwirliai und Vcrlagsredit. Stuttgart 1907, p. 231 e.v.

•" Zie artikel 7, lid 2 en 4 BC. * Dat klinkt nogal hoogdravend, en het gaat natuurlijk voor lang niet alle werken even duidelijk op. Anderzijds zijn de meeste werken ook snel achterhaald en vergeten, zodat delange duur van het auteursrecht voor die werken in de praktijk een volstrekt theoretische kwestie is. Iïct lijkt niet onredelijk om te veronderstellen dat juist werken die zó goed de tand des tijds doorstaan dater vijftig jaar na de dood van de auteur nog belangstelling voor bestaatals regel wel een duidelijk persoonlijk stempel van de maker zullen dragen. 44 Kohier, a.w. p. 232; zo ook, zij her iers minder hoogdravend, Gerbrandy. a.w„ p. 36S. 4

y i . l H l A D

I N D U S T R i È . E

van erfgenamen die als een kloek op het werk van hun (groot-) ouders willen blijven zitten. Een praktischer argument van geheel andere orde is, dat het auteursrecht geen registergoed is, zodat het met het verstrijken van de jaren moeilijker wordt om met zekerheid vast te stellen aan wie liet recht toekomt dan wel of iemand die daarvoor doorgaat inderdaad (enig) rechthebbende is. 19 Hoc dat zij, de tijdelijkheid van het auteursrecht wordt tcgenwootdig algemeen geaccepteerd. Tenminste voor wal betreft de exploitatierechten, want onder meer in Frankrijk kent men het droit morai perpetud: de persoonlijkheids rechten nemen geen ei nde.+s Al thans niet op papier; de vraag hoe ze na verloop van rijd, wellicht na eeuwen, nog bevredigend moeten worden uitgeoefend lijkt moeilijker te beantwoorden. Dat is maar goed ook, want als de rechthebbenden vaststaan zouden hun goede zorgen wel eens kunnen leiden tot de reeds door Kohier gevreesde voortdurende censuur.-»6 20 Blijfl de vraag waarom het auteursrecht eigenlijk gekoppeld is aan het leven van de auteur, en dat dan nog eens plus 70 jaar. De meeste tijdgebonden intellectuele eigendomsrechten kennen een vaste (maxi 111 u 111) beschermingstermijn. Dat geldt zelfs voor het toch ook nauw met de persoon verbonden recht van de uitvoerende kunstenaar. Alleen in het auteursrecht is de beschermingsduur (als hoofdregel) aan het leven van de maker gekoppeld, met het gevolg dat de termijn voot het ene werk decennia langer kan zijn dan voor het andere, al naar gelang de leeftijd waarop de auteur het maakte en zijn uiteindelijke levensduur. Dat verschil in feirelijkc beschermingsduur nemen we op de koop toe. om re voorkomen dat hei auteursrecht nog bij leven van de auteur zou kunnen eindigen, wat vrij algemeen onaanvaardbaar wordt geacht. Illustratief is het lot van het voorstel, begin jaten '80, om het auteursrecht op films te beperken tor 50 jaar na eerste vertoning. Deze bepaling stuitte op breed verzet in de Tweede Kamer omdat het zou kunnen betekenen dat het auteursrecht op vroege films van bejaarde filmers nog tijdens hun leven zou kunnen eindigen. De regering hield aanvankelijk voer bij stuk, maar zwichtte alsnog toen er op werd gewezen dat dit lot de vermaardefi]mcr Joris fvens zou kunnen treffen. <>

E I G E N D O M

16

O < T O B E =?

2 O CO

ven laat.16 En ook in de verzorgingsstaat spreekt de gedachte, dat weduwe (of weduwnaar) en wezen hopelijk niet geheel onverzorgd zullen achterblijven dankzij het werk van hu n man en vader (c.q. vrouw en moeder), het rechtsgevoel nog wel aan. Dic laatste rechtvaardiging neemt evenwel af met het verstrijken van de jaren. Een zorgplicht voor de kinderen is een ding, de aanspraken van klein- en achterkleinkinderen doen minder klemmend aan. In zoverre lijkt 30 jaar pma dan ook ruim voldoende, wat voor Kohier aanleiding was om - in overeenstemming met de tot 1934 in Duitsland geldende termijn- te schrijven: 'Eine Frist von 30 Jahren nach dem Tode halte ich aber fiir völlig hinreichend'.49 Maar toegegeven, ook echtgenoot en kinderen kunnen de auteur wel eens langer overleven, dus kom t al snel een termijn van vijftig jaar pma in zicht. In Duitsland werd die in 1934 ingevoerd, nadat ze in igaH (zij het toen nog niet dwingend) al was neetgelegd in de BC. zz Daar bleef het evenwel niet bij: in 1965 werd de termijn tot 70 jaar pma verlengd. In het kader van een algehele herziening van het Duitse auteursrecht werd invoering bepleit van een twintigjarig zgn. domaine public payant, cen soort wettelijke licentie na afloop van het auteursrecht op grond waarvan derden in dic periode weliswaar gebruik van een werk zouden mogen maken, maar tegen betaling van een redelijke vergoeding ten behoeve van bepaalde culturele fondsen. De Duitse regering voelde daar niet voor, waarop bij wijze van compromis werd besloten om dan het auteursrecht zelf maar met twintig jaat te verlengen.5" 23 Achteraf gezien was dat een politiek bedrijfsongeval, maar met verstrekkende gevolgen. Toen ruim 30 jaar later besloten werd om de duur van het auteursrecht in de T.U te harmoniseren, bleek het onmogelijk om de termijn in Duitsland weet met 20 jaar te bekorten tot de in de meeste landen geldende termijn van 50 jaarpma, aangezien dit naar Duits recht werd beschouwd als een onconstitutionelepartieleonteigening.net alternatiefalleen werking voor de toekomst, dus voor nog niet gemaakte werken - was evenmin aanvaardbaar omdat de overgangstermijn meer dan een eeuw zou duren. 51 Dus stemden de overige lidstaten, de meeste nolens volens, in met de veiienging.s2

Een bijkomend voordeel van de koppeling van de termijn aan het leven van de auteur is dat het sterfjaar in her algemeen eenvoudiger is vast te stellen - zeker na een halve eeuw of langer dan (bijvoorbeeld) het jaar van eerste uitgave.

24 Het gemak waarmee het auteursrecht met enkele decennia kon worden verlengd roept nogal wat twijfel op aan de intrinsieke waarde van de argumenten die voor een bepaalde duur

21 Vergelijkbare argumenten gelden voor de uitbreid ing van de bescherming tot een zekere periode pma. Aan een recht dat weliswaar levenslang duurt, maar ook niet langer, heeft een auteur niet zoveel, want uitgevers en andere exploitanten zullen tenminste de zekerheid willen hebben dat het contractueel bedongen exclusieve exploitatierecht nog enige tijd voortduurt, ook als de auteur morgen onder de tram komt of anderszins het le-

,|S

4

" Zie A. Lucas et H.-J. Lucas, Propriéé. Littéraire a arthliauc. Paris (Litec) 1994, p. 349-350. Dat deperpémiti d:i liroit moral een hecht in de franse rechtsleer verankerd principe is blijkt inmiddels wel ui t het feit dat de Europese Duurrichtlijn expliciet heeft moeten afzien van harmonisering van deze termijn; zie overweging 21 van de considerans alsmede artikel 9. ';' ZicTK 1983-1984,16740, nr. 11, p. 7. J6

Zie ookHR 5 april 1991, NJ1991, X19 m.nt. DWFV, AMi1992, p. 1:55 m.nr. HCJ (hlris Vresky), rov. 3.3: 'HeL met [de bescherming van uitvoerend kunstenaars] beoogde doel brengt mee dat degeen die met toestemming van de uitvoerend kunstenaar geluidsopnamen van diens uitvoeringen maakt, zich zijnerzijds tegen overname van dic geluidsopnamen op een geluidsdrager moet kunnen verzetten ook nog gedurende enige tijd na het overlijden van de kunstenaar omdat andets de mogelijkheid van die kunstenaar om voor ziiu toestemming ecu redelijke vergoeding te bedingen op onaanvaardbare wijze wordt ondergraven. ""' Kohier, a.w-, p. 234, ''° Zie W.R. Cornish,i»rrffctf«a< Property. Patents, Copyright, TrttticMarksanil Allietl Rights, 4e druk. London (Swcct & Maxwell) 1999, nr. 9-54, p. 373. il Nog aigezicn van de onpraktische noodzaak om in voorkomend geval niet alleen het sterfjaar van de auteur maar ook de ontstaansdatum van het werk vast te stellen, wellieht meer dan honderd j aar na daro. ; - De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat enkele andere landen eveneens Lennijncn van meer dan 50 jaar pma kenden, o.a. door de zgn. oorlogsvertengingen in Frankrijk en Tralie, dic compensatie moesten bieden voor het Fei t daL werken tijdens de wereldoorlogen nier of in mindere mate konden worden geexploireerd; zie verder Lucas/Lucas, a.w., p. 352. Het Duitse recht vormde echter het knelpunt.

16

O K T O B E R

2 0 00

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

worden aangevoerd. Cotnisli merkt op dat men nog wel vrede kan hebben met een verlenging als die onvermijdelijk is om het auteursrecht te harmoniseren, maar moet niets hebben van de door de Europese Commissie aangevoerde argumenten, die hij omschrijft als een 'rhodomontade 53 about a general Community policy in favour of copyright, and about the inercasing longevity of E.U. citizcns', en vervolgt: 'l.oosc assertions of tlic type indulged in by the Community, however, pass for adequate j LLStifleation and that in itself is interesting. Politicians and other arbiters of legislative opinio» may know litrle enough of the inner workings of copyright, but they appear to accept that the archetypal forms of the acsthetic work - the creation of great literature, music and art - deserve a market-based rcward wliich should stretch over a long period. They seem moved by a moral desire to givc creators theirdue'. 54 Inderdaad is liet argument dat mensen tegenwoordig langer leven een dooddoener die nauwelijks serieus te nemen valt. Zelfs als het op zichzelf waai is betekent het immers nog niet dat kinderen van een auteur hem of haar tegenwoordig vaker dan vroeger meer dan vijftig jaar overleven. Veeleer is het andersom: het zal juist minder vaak voorkomen dat auteurs sterven terwijl hun kinderen nogjong zijn. 25 Juist dergelijke loosc assertions roepen de vraag op of er niet méér aan de hand is, en of de duurverlenging niet vooral het resultaat is van een succesvolle lobby; niet zozeer, uiteraard, van auteurs of hun nabestaanden, maar met name van uitgevers, muzickautcursrcchtcnorganisatics en filmproducenten. In tegenstelling tot de gebruikers zijn zij goed georganiseerd; geen wond er dat de lobby van de rechthebbenden aan het langste eind trekt. Koopmans, die terecht constateert dat de verruiming in de hele intellectuele eigendom optteedt, en zowel de beschermde objecten, de inhoud van de rechten als de duur daarvanbclrcft, signaleert meer In het algemeen dat er in Nederland geen organisaties zijn die zich richten op de verdediging van de vrije mededinging; daarentegen is het niet moeilijk groepen te vinden die zich inzetten voorde verdediging, en eventueel voor de uitbreiding, van octrooien, kwekersrechten en auteursrechten. Het afwegingsproces is daarom vaak onvolledig."" 26 Ook als we ons beperken tot het thema van deze bijdrage, de beschermingsduur, en tot recente ontwikkelingen daarin, zien wc inderdaad haast allcrwcgc een verlenging: in het auteursrecht een verlenging mei 20, in heL modellenrecht met 10, in het kwekersrecht met 5 jaar; in het merkenrecht twee gebruiksvrijc jaren meer voor nieuwe depots. Bij de naburige rechten is er nog geen sprake van duurverlenging sinds de WNR tot stand kwam, maar wel daarvóór; de Conventie van Rome (1961) kent cen minimum van 20 jaar; eerste aanzetten voor de WNR gingen uit van 25 jaar; in w.v. 21 244 werd dit 50 jaar, maar alleen voor prestaties van na 1963, d.w.z. van toen niet meer dan 25 jaar oud; tijdens de parlementaire behandeling werd ook dat laatste 50 jaar. Toch is het fenomeen niet echt universeel: het octrooirecht vertoont cen afwijkend beeld. Hoewel ook de maximumduur van het octrooi in de loop van de tijd wel is veranderd, zijn de fluctuaties zeer bescheiden. De Rijksocrrooiwet (ROW) van 1910 kende aanvankelijk een octrooi voor 15 jaar, later opgetrokken " Volgens Webster's on-line dicrionary (www.facsraff.buckne11.edu/ rbeard/diction.html) is een rhodomontade een bombastisch, retorisch betoog. 54 55

Comish, a.w., nr. 9-55, p. 373. 'I. Koopman*, hitdlectueh eigendom, ea'iimnkm\w\iüêii. AMI 1 994, p.

107(109).

E I (j b N D O M

3 13

tor 1 Sjaar, beide echter na verlening. Tegenwoordig is de termijn zo jaar na aanvrage, war internationaal ook zeer gangbaar is.' 6 Aangezien octrooien echter maar zelden binnen de twee jaar,57 en ook lang niet al tijd binnen de vijf jaar verleend worden komt dat in feite neer op een verkorting van de termijn. Voor geneesmiddelen etc. komt daar zoals gezegd dan nog maximaal 5 jaar bij, maar ook hier geldt dat de effectieve beschermingsduur relatief beperkt is, omdat de extra termijn samenhangt met de lange duur van de toelatingsprocedure. Voor de oerrooihouder is het al tijd nog aanzienlijk interessanter om het product zo snel mogelijk op de markt te krijgen dan om het te moeten hebben van een aanvullend beschetmingscertificaat.5E Kortom, de duur van her octrooi is slechts een fractie van die in het auteursrecht, en is in de loop van de tijd nauwelijks toegenomen. Het zou wel merkwaardig zijn als pressie door belangengroepen nu juist op het gebied van het octrooirecht geen rol zou (kunnen) spelen, maar rot duurverlenging leidt dat dus niet. Kennelijk is er nog iets meer aan de hand. Monopolie en. concurrentie

27 Zowel Koopmans als Cornish gaan er impliciet van uit dat intellectuele eigendomsrechten monopolies scheppen waarvoor weliswaar in eerste instantie een rechtvaardiging bestaat, maar waaraan nadelen verbonden zijn die in de loop van de tijd de overhand krijgen. Hcschcrming stimuleert het maken en op de markt brengen van werken, het doen van uitvindingen en het openbaar maken daarvan, maar die doelstellingen vergen geen lange beschermingsduur en een verlenging daarvan levert heus geen extra incencive op. Op morele gronden verdient de auteur verder een levenslange bescherming, en hebben zijn erfgenamen nadien nog een aanspraak, die echter na verloop van tijd is uitgewerkt. Omgekeerd werkt hel monopolie kostenverhogend en is het, zodra de genoemde rechtvaardigingen zijn uitgewerkt in strijd met het algemeen belang en moet het dus zo beperkt mogelijk gehouden worden. Daarbij passen evenwel een paar kanttekeningen. Inderdaad geeft een langere bescherming dan zeg zo of 25 jaar geen extra stimulans om een werk of wal dan ook temaken of op de markt te zetten. Denkbaar is evenwel dat een exclusief recht ook later nog cen positieve bijdrage levert aan de (voortgezette) exploitatie van het object, en dus aan de verkrijgbaarheid daarvan voor het publiek; exclusiviteit kan voor een bedrijf voorwaarde zijn om i n de productie en marketing te blijven investeren. We kunnen dus niet op voorhand uitsluiten dat het monopolie ook positieve effecten kan hebben. Belangrijker echter nog is, dat liet de vraag is of het exclusieve recht per definitie een kostenverhogend monopolie inhoudt en daarmee tegen het algemeen belang indruist. Misschien vormt het beperkte verzet tegen duurverlenging juist een aanwijzing dat het met de nadelige effecten eigenlijk wel meevalt, en dat degenen die het aangaat dan ook weinig reden zien om veel weerwerk te bieden.

ss Ingevolge art. 33 van het TRIPs-vcrdrag moet cciibcschctmillg van tenminste 20 jaar varia!'de aanvrage beschikbaar zijn. De ROW 1995 kent naast het 20-jarige overigens ook nog een 6-jarig octrooi. De aanvrager kiest daar echter zelf voor; de wet biedt hem de mogelijkheid van een ocLrooi voor 20 jaar. sv Afgezien van de registratieoctrooien onder de ROW 1995, waarvan de waarde echter betrckkel ijk is zolang ze niet alsnog onderzocht zijn, en die verder maar een fractie van alle voor Nederland verleende octrooien vormen; de door liet Europees Octrooibureau verleende vooronderzochte octrooien maken meer dan 90% van het totaal uit. 53 Ouder meer omdat de rentelasLen op de reeds gedane investeringen doorlopen en omdat er .altijd het risico is dat de concurrentie intussen met een bctci' product kom!.

3 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

28 Intellectuele eigendomsrechten zijn exclusieve rechten en geven dus een monopolie. Dat is een suggestieve term, en daarom kan het geen kwaad om de vraag te stellen hoe groot dat monopolie eigenlijk is. Daarop valt geen algemeen antwoord te geven; waar het om gaat is vooral, of de gebruiker alternatieven heeft. Alternatieven beteken en i m mets co ncu rren ti e, wat de betekenis van het monopolie sterk relativeert. Voor geoctrooieerde producten bestaan vaak geen alternatieven, wat gewoonlijk direct aan de prijs valt te merken. En ook als ei" wel alternatieven bestaan, is die keus lang niet altijd neutraal, en zijn er objectieve redenen om aan het ene of het andere product de voorkeur te geven; zelfs de keuze tussen aspirine5:1 en paracetamol is niet onverschillig, ook al zijn het beide huiselijke pij nstillers, want het een remt tevens de bloedstolling en het ander niet.''" Kortom, octrooien monopoliseren niet zelden de beste of zelfs de enige oplossing voor een bepaald probleem; een echt monopolie derhalve, dat dus bij voorkeur zo beperkt mogelijk moet blijven. Kennelijk denken ook de direct betrokken belanghebbenden globaal gezegd het bedrijfsleven - daar zelf zo over, want van een pressie om de duur van octrooien te verlengen valt zoals gezegd weinig te merken. Bedrijven zijn dan ook niet alleen geïnteresseerd in een exclusief recht op hun eigen uitvindingen, maar ook en misschien nog wel meer in vrij beschikbare technologie. Tegenover de eigen octrooien staat vaak een veelvoud aan octrooien van derden waarmee terdege rekening moet worden gehouden en die de vrije speelruimte aanzienlijk kunnen beperken.61 Een lobby voor verlenging van de gcldigheidsduu r van octrooien kan dan ook zeker niet op brede steun van het bedrijfsleven rekenen. Op het eerste gezicht lijkt het of dat bij farmaceutica and ers 1 igt: de farmaceutische concerns zijn er immers in geslaagd om het aanvullend deelcertificaat ingevoerd te krijgen. Bij nader inzien gaat het hier echter om een sector waar nu juist wél georganiseerd tegenspel kan worden geboden door de afnemers; juister gezegd, door de financiers van de gezondheidszorg. Tegenspel uit die hoek is bij mijn weten echter uitgebleven; wellicht omdat men aanvullende bes diermi ng in d it geval niet on wcnscl ijk achtte. Ongetwijfeld zouden de grote farmaceutische winstmakers (waarbij de researchkosten in een paar j aar kunnen worden terugverdiend) er ook zonder die verlenging wel gekomen zijn; de ontwikkeling van minder breed toepasbare (maar daarom niet minder belangrijke) geneesmiddelen zou zonder de mogelijkheid van een aan vullende beschermingstermijn echter wei eens kunnen stagneren. Dat is niet in het belang van de gezondheidszorg. 29 Voor de objecten van de overige rechtsgebieden (wellicht met uitzondering van het kwekersrecht) geldt in feite dat er vrijwel steeds alternatieven bestaan of gecreëerd kunnen worden. Werken van letterkunde of kunst worden rechtens juist beschermd op basis van hun subjectieve karakter; door de bibliotheken ooit treffend onder woorden gebracht met de leuze Lees toch watje lekker vindt. En inderdaad, of je nu de voorkeur geeft aan fiaantjer of Bernlef, aan Sjostakowitsj of aan The Sound of Music, dat is 55

Juister gezegd: acetylsalicylzuut (acetosal), wam Aspirine is een merk en geen soortnaam; tenminste niet rechtens. s " Beide producten zijn overigens al lans niet meet door octrooien beschermd, maar voor wél geoctrooieerde producten gelden analoge argumenten. '" Zo staat de compact disc te bock als een uitvinding van Philips. In werkelijkheid bouwde Philips echter voort op een hele reeks geoctrooieerde uitvindingen van derden, en waren tal van licenties voorwaarde om het product überhaupt Le kunnen lanceren.

E I C E M D O M

16

O K T O G E R

2 Ü 0 Ü

bij uitstek een persoonlijke keuze; er bestaat maar zelden een objectieve noodzaak om een bepaald werk uit te kiezen. 6 - Dat bevordert de concurrentie; als een boek te duur is vind je gemakkelijker een alternatief dan als het gaat om een geoctrooieerd geneesmiddel. Uovcndicn beschermt het au teu rsrech t (globaal gezegd) de vorm en laat het de inhoud vrij, terwijl een reeks beperkingen de resterende scherpe kantjes van het recht nog wat vetder afvijlt. Voor naburige rechten en modellen geldt grosso modo hetzelfde. De rechthebbende die zijn exclusieve recht gebruikt om het onderste uit de kan te halen dreigt zichzelf dan ook uit de markt te prijzen. Kortom, het 'monopolie' is lang niet zo exclusief als het lijkt. 30 En daarmee is het de vraag of een verlenging van het au tcutsrecht werkelijk de maarschappcl ijkc kosren opdrijft. De enkele constatering dat na afloop van het auteursrecht geen royalties meer aan rechthebbenden hoeven te worden betaald is daarvoor onvoldoende; wellicht staan tegenover die royalties ook besparingen omdat het exclusieve rechr een efficiëntere exploitatie mogelijk maakt. Het zou nuttig zijn om eens na te gaan of werken na afloop van de bescherming daadwerkelijk veel goedkoper worden. Misschien gaat het op voor muziek (waar het beeld overigens wordt versluierd doordat de naburige rechten niet tegelijk met het auteursrecht eindigen); maar als er al een duidelijk prijsverschil bestaat tussen beschermde en onbeschermde muziek zou dat wel eens veel meer het gevolg kunnen zijn van het monopolie van de muziekauteursrechtorganisaties dan van het absolute recht als zodanig. Buma en Stemra hanteren nu eenmaal vaste tarieven, ongeacht de populariteit of de leeftijd van een werk. Dat tarief daalt in één keer tot nul als het auteursrecht afloopt. in een stelsel met meer concurrentie, zoals bij literatuur, zou de prijsvorming wel eens geheel anders kunnen verlopen. 31 Ook het (met name in de USA) wel als bezwaar tegen duurverlenging aangevoerde argument van de 'beperking van de informatievrijheid'kan niet overtuigen. Als we uit een oogpunt van informatievrijheid kunnen leven met een auteursrecht tot 50 jaar pma, kunnen die 20 jaar extra niet ineens een onaanvaardbare vrijheidsbeperking opleveren. Dar wil nier zeggen dat die informatievrijheid niet onder druk staat, maar alleen dat die druk niet het gevolg is van duurverlenging. Veeleer ligt het probleem in de groei van de auteursrechtelijke bevoegdheden en de gelijktijdige inperking van de tradirionele beperkingen63 (maar dit terzijde). 32 Al met al lijkt het er op dat de argumenten voor zowel als tegen duurverlenging deels onhoudbaar en deels vooralsnog onbewezen zijn. Hoe komt het dan dat de keuze meestal toch ten gunste van de verlengi tig uitvalt? Misschien zit de verklaring wel in de al aangehaalde opmerking van Cornish, dat Toliticians and other arbiters of lcgislativc opinion maj' know little enough of the i nner workings of copyrighr, but they appear to accept that the archetypal forms of the aesthetic work - the creation of great literatc '' Niet iedere student die de lijst van vcrplicfiLc tentamenliteratuur bekijkt zal het met deze uitspraak eens zijn, en inderdaad gaat deze redenering bij wetenschappelijk werk niet zonder meer op. Overigens hebben degenen die een literatuurlijst opstellen meer keus; zelfs als er maar één handboek is, want zonodig kunnen ze altijd zelf nog een syllabus schrijven. 61 Mei name de vergaande restrictie van de auteursrechtelijke beperkingen in de ontwerp-Auteursrechtrichtlijn geeft in dit opzicht reden tot bezorgdheid.

IK

O K T O R F R

? O O O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ure, music and art - deserve a markct-bascd tcward whicli sliould stretcli overalongperiod. They seem movecl by amoral desire to give creators their due'. Dat geldt niet alleen voor politici. De rechtspraak over de bescherming van ongedeponeerde modellen biedt vele voorbeelden van gevallen waarin gebruik of nabootsing van ongedeponeerde of niet meer model rechtelijk beschermde modellen toch onrechtmatig weid geacht, of daailoe nu de slaafse nabootsing dan wel het auteursrecht in stelling werd gebracht. Er bestaat kennelijk een sterke geneigdheid om gebruik van prestaties van anderen onbehoorlijk en ontoelaatbaar te achten. En up hun beurt staan rechters daarin ook weer niet alleen. De overtuiging lijkt veld te winnen dat in feite (erfcr product, stoffelijk of onstoffelijk, ieder idee, iedere voorsprong beschermd moet kunnen worden tegen gebruik en nabootsing, en dat eventuele baten ervan welhaast per definitie terecht horen te komen bij de bedenker. Ook a1 roept de resulterende groei van de intellectuele eigendomsrechten protest en verzet op, waarbij de informatievrijheid en het algemeen belang in stelling worden gebracht, als het puntje bij paaltje komt leggen die rationele argumenten het telkens opnieuw af tegen het gevoel dat degene die iets maakt daarvan eigenaar i s, en dat derden die eigendom hebben te respecteren. Vooralsnog is dit niet meer is dan een hypothese, die nadere studie en onderbouwing behoeft. Op deze plaats ontbreken daarvoor de tijd en ruimte. Maar als inderdaad de overtuiging leeft en zelfs verder veld wint dat het gebruik van andermans prestaties - zonder toestemming of op zijn minst vergoeding - welhaast per' definitie nol dom is, zal de intellectuele eigendom, inclusief de duur van de verschillende rechten, wel blijven groeien.

E I C E N D O H

3 4 5

3 4 C

B I J

Hl

AD

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

O K T O B E R

2 0 0 0

J U R I S P R U D E N T I E

(dubbele spiraaloven II)

through which the belt (7) is conveyed, and in that the two chambers (26, 27)eachhavetheirownheatingdevice(i8,19), so thattwo differenttemperuturezones areformcd.

Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur van Sariten en E. J. vao Sand ick

Bij het octrooi behoort onder meer de navolgende afbeelding:

Nr. 8i Gerechtshof te 's-Graveiihage, 30 september 1999'

Art. 53, lid 2ROW1995 Tres.: Nu de door Meyn toe te passen door luchtstroom gecreëerde scheiding kennelijk werkt-zij het, naar de deskundige reeds vermoedde en namens Meyn ter zitting is aangegeven, minder volkomen dan een vaste wand - is er sprake van scheidingsmiddelen lussen de twee spiraaltorens die het ook door liet octrooi beoogde resultaat bereiken. Dal Meyn deze techniek al sedert 1989 toepast, zoals zij stelt, doet daaraan voor de eauivalmtievraag niet af. Art.z5,lidlROWi99S Het hof is (in tegenstelling tot de President) voorshands van oordeel dat een gerede kans bestaat dat in de oppositieprocedure door het EOB geoordeeld wordt dat het voorde deskundige voor de hand lag om ook dubbele spiraalovens die tot de stand van de techniek behoorden, op dezelfde wijzeals de ovens genoemd'in verschillende octrooipublicaties, tevoorzien van een 'paitition' ter bcreikingvan het in het octrooi van Tetra aangegeven doel Het is waar dat dubbele spiraalovens al bekend zijn sedert 19S1 (openbaarmaking in Frankrijk), dat het Duitse 'Offenlegungsschrift' 3225813 openbaar is gemaakt in 1984 en dePCT- aanvrage WOS8/09124 in 1988. terwijl de prioriteitsdatum van Tetra's octrooi 25 februari 1992 is, doch dit enkele tijdsverloop is onvoldoende om daarop de aanwezigheid van uitvinderswerkzaamheid te baseren. Daarvoor zou aanleiding hunnen bestaan als aannemelijk zou zijn dat in het tijdvak gelegen tussen genoemd Duits Offenlegungsschrift en ds. PCT-aanvrage enerzijds en de prioriteitsdatum vanTctras octrooi anderzijds, behoeftehad bestaan aan de oplossing van een bestaand probleem met betrekking tot dubbele spiraalovens ei 1/of pogingen•zijn gedaan om tot een oplossing daarvan te komen. Een en ander is in casu niet aannemelijkgeworden.

Machinefabriek Meyn BV te Oostzaan, appellante, procureur mr, rj.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. K.Th. M. Stöpcric en mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen Tetra Laval Food Kop pens BV te Bakel, geïntimeerde, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. C. A.J. Crui te Amsterdam. a President Arrondissementsrechtbank 24 september 1996 (mr. E.J. Numann)

te 's-Gravenhage,

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. - Koppens is rechthebbende op het Europees octrooi 0558151, met al5 prioritcitsdatum 26 februari 1992 verleend op 31 januari 1996 voor een 'Oven'. Dit octrooi -hierna: het octrooi heeft mede gelding voor Nederland. Conclusie 1 van het octrooi luidt: Oven with a liousingwlüch lias heating means (18,19) and an conveyor belt (7) which runs through the Iwusing, and on which the jood produas to beheated canbe accomodated, which bettljjfollows aflrst helical path and asecondhelicalpath which connectsto thefirstpath, in which second path the belt, viewcd in the vertical direction, carries outa movement in theoppositedirection to thatin thefirst path, characterized in that the first path is situated in aflrst chamber (26) in the Iwusing, the second path is situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26,27) are separated by a parrition (25) providal with an opening (28) ' Cassatie ingesteld. Red.

Meyn, in haar bedrijf te Oosrzaan producente van onder meer ovens, heeft in maart 1996 een brochure verspreid waarin zij haar 'Hot Air Ovens' aanprijst, verkrijgbaar in de vorm van tunnel- en spiraalovens en waaromtrent wordt vermeld: Both modelsconsistof'two cookingzones with separate temperat-im- and humidity eontrol in each zone.

- Meyn heeft aan een Canadees bedrijf (Sunwcst cn/of Sunrisc) in het voorjaar van 1996 een offerte voor een Hot Air Oven Doublé Spiral Type gedaan, waarin is vermeld: Bij blief van 5 juni 1996 Tieeft Meyn aan Sunwest doen weten dat in die offerte een ommissie voorkomt en dat in plaats van 'separatingwall'gelezen moet worden:'separating air wall'.Een soortgelijke offerte, met vermelding van een 'air wal!' is door Meyn uitgebracht aan Golden Poultry in Thailand. Ook in Frankrijk is een soortgelijke offerte uitgebracht. -Meyn beeft opofomstreeks 27augustus 1996 oppositie tegen het octrooi ingesteld. 2 Aan haar - t e r zitting verminderde- vorderingen legt Koppens de stelling ten grondslag dat Meyn met het aanbieden en eventueel vervaardigen van haar Hot Air Oven Doublé Spiral Type inbreuk maakt op het octrooi. Meyn betwist die inbreuk en verweert zich voorts met de stelling dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. 3 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Kijksoctrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde van toepassing is. Inbreuk? Equivalentie?

4-Ter uitvoering van hetgeen ter zitting van 3 juli 199G was overeengekomen hebben partijen zich gewend tot mr.ir. J.H.F. Winckels alhier ter verkrijging van diens oordeel omtrent de vraag - kort gezegd - of de air walldie Meyn voornemens is toe te passen equivalent te achten is aan dein het octrooi genoemde 'parrition'. De deskundige heeft de vraag allereerst beantwoord voor het 'luchtgordijn' in het algemeen en vervolgens voor de air wall die Meyn wenst toe passen. 5 Het luchtgordijn -een luchtlaag die met een snelheid hoget dan die van de naburige lucht kunstmatig wordt opgewekt met

i fi a K i o H i n

?oo o

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

sleufvormige blaas-en zuigmondstukkcn -achtdcdcskundigc equivalent aan een vaste of materiele scheidingswand. Een dergelijk luchtgordijn zegt Meyn evenwel niet te willen toepassen. Haar staat een oven voor ogen als hieronder geschetst; een oven derhalve waarin binnen het ovenhuis twee tegengesteld gerichte hete luchtstromingen worden opgewekt in tegengestelde richtingen, welke stromen via de tegenoverliggende ovenwanden weer naar liet midden van het ovenhuis worden geleid, alwaar zij met elkaar botsen en, mede onder invloed van een aan de boven- en onderwind rer plaatse aanwezige geleiders, naat boven worden afgezogen.

6 Ook de aldus gecreëerde - scheiding hoewel naar zijn verwachting minder effectief dan een vaste wand of een luchtgordijn beschouwt de deskundige equivalent aan de'parrition'van conclusie ï van het octrooi, daar er zijns inziens sprake is van maatregelen die op in wezen dezelfde wijze (door scheidingsmiddelcn russen de twee spiraakorens) dezelfde functie vervullen ter bereiking van hetzelfde resulraat (de president begrijpt: twee ovengedeelten waarin verschillende temperatuursen/of vochtigheidswaarden kunnen worden gehandhaafd). 7 De president neemt dit oordeel van de deskundige over. Metgeen namens Meyn daaromtrent nog is opgemerkt doet aan de juistheid van deze conclusie van de deskundige niet af. Nu het door Meyn toe te passen systeem kennelijk werkt - zij het, naar de deskundige reeds vermoedde en namens Meyn ter zitting is aangegeven, minder volkomen dan een vaste wand - is sprake van scheidingsmiddel en tussen de twee spiraaltorens die de ook door het octrooi beoogde resultaat bereiken. Dat Meyn deze tcch n ick al sedert 1989 toepast, zoals zij stelt, doet daaraan voor de eq uivalentie-vraag niet af. 8 Voorhands moet derhalve worden geoordeeld dat Meyn door het in haar bedrijf hier te lande vervaardigen, althans voor haar bedrijf aanbieden van haar Hot Air Oven Doublé Spiral Type i nbrcuk maakt op het octrooi van Koppens.

E I G E N D O M

3 4 7

aan nieuwheid zal worden herroepen zijn dus niet aannemelijk geworden. inventiviteit In de oppositieschriftuur wordt de uitvinding als niet inventief bestempeld omdat deze voor een deskundige op voor de hand liggende wijze zou voortvloeien uit de stand der techniek, in het bijzonder uit de combinatie van het Franse octrooi FR-A2.471.143 en de internationale aanvrage WO 88/09124, gepubliceerd op 1 december 1988. Dienaangaande wordt als volgt overwogen. r 2 Het genoemde F ranse octrooi is in het octrooischrift vermeld als naaste stand van de techniek. Dat octrooi behelst (kennelijk; het Is niet overgelegd) een dubbele spiraaloven die slechts één ovenruimte kent. De internationale aanvrage WO 88/09124 (ten name van Stein Inc.), die in het nieuwheidsonderzoek van het Koppens octrooi niet voorkomt, heeft betrekking op een oven die in de beschrijving wordL gepresenteerd als een grote convectieoven van het lineaire (tunnel-)type, voorzien van een transportband en toevoerpijpen voor de hete lucht (en vocht) aan weerszijden van de band. In de 'summary' komt een verwijzing naar tussenwanden met een doei als bij het octrooi van Koppens niet voor. Eerst pag. 2 ia ev. van de beschrijving maakt, onder verwijzing naar de fig. 42 tot 44, melding van een uitvoeringsvorm waarbij het inwendige van de oven is onderverdeeld in twee verschillende kamers, gescheiden door een wand meteen doorlaatopcningvoordc band, elk voorzien van een eigen verwarmingselement met ventilator, welke maatregelen het mogelijk maken elke kamer een eigen temperatuur cn/of vochtigheidsgraad te geven. Op deze varianten zien de conclusies 29 ev. In de samenvattende paragraaf van de aanvrage (pag. 22 ev.) wordt deze uitvoeringsvorm niet meer genoemd. 13 Koppens heeft er terecht op gewezen dat aan de stelling van Meyn, dat de combinatie van deze twee documenten, met als resultaat de door Koppens geclaimde uitvinding, voor een deskundige in februari 1992 voor de hand lag, afbreuk wordt gedaan door de navolgende, ten processe als onweersproken vaststaandcomstaiidiglicdcn.Spiraalovciiszijn rccdsbckcnd sedert (ten minste) 1979 (Franse octrooi) en worden door Meyn zelf sedert 1990 vervaardigd. Het Stein-octrooi bracht de toepassing van cen tussenwanden in (tunncl-)ovcns, waartoe Meyn zelf nog in 198S is overgegaan. Niettemin heeft het tot 1996 totdat Meyn voor de toepassing van een spitaaloven met gescheiden kamers heeft gekozen. Dit tijdsverloop vormt cen zodanige aanwijzing voor het bestaan van inventiviteit, dat op dil moment niet gezegd kan worden dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans op herroeping van octrooi, in de oppositieprocedure besraat.

Geldigheid octrooi

9 Ter gelegenheid van de voortzetting van het kort geding heeft Meyn, onder verwijzing van haar inmiddels ingediende oppositieschriftuur, doen bepleiten dat het octrooi de oppostitic niet zal overleven. In oppositie voert Meyn aan dat de in het octrooibelichaamde uitvinding niet nieuw en niet inventief is.

14 Dit alles leidt tot de slotsom dat de (verminderde) inbreukvordering, in voege als na te melden, tocwijsbaar is. Nu er geen aan wijzingen bes Laan dat Meyn in een der andere gedesigneerdc landen produceert, kan met een verbod voor Nederland worden volstaan. De dwangsom zal worden bepaald op na te noemen bedragen.

Nieuwheid

(...)

10 Meyn heeft geen documenten geproduceerd waaruit valt af te leiden dat de in het octrooi geclaimde combinatie van een spiraaloven en een oven meL gescheiden kamers, voorzien van afzonderlijke verwarmingselementen, op de prioriteitsdatum bekend was. Ook het hierna te bespreken 'Stein-octrooi' bescli rij ft n iet een dergelijke oven, zoals namens Meyn ook is toegegeven. Redenen om aan te nemen dat het octrooi bij gebrek

Beslissing:

De president Verbiedt gedaagde direct of indirect hier te lande inbreuk te maken op Europees octrooi nr. 0058.15a, meer in het bijzonder door het vervaardigen, aanbieden en afleveren van de ren pro-

3 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ccssc bedoelde Hot Air Oven Doublé Spiral Type, dan wel van andere voortbrengselen die inbreuk maken op dat octrooi. Beveelt gedaagde binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan degenen aan wie zij een offerte voor de evenbedoelde ovens heeft doen toekomen, alsmede aan eventuele afnemers van - al dan niet reeds geleverde inbreukmakendc ovens schriftelijk doen weten dat die offerte niet langer van kracht is, resp. hun schriftelijk te verzoeken debetrokken voortbrengselen aan haar te retourneren, en/of schriftelijk de betrokken orders te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en met het aanbod de met retou mering of annulering gemoeide kosten te vergoeden. Bevalt gedaagde binnen 14 dagen na beteken ing van dit vonnis de advocaat van eisetes ter controle van het evenbedoelde bevel een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers en/of van de potentiële afnemers aan wie offerte is gedaan. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom zal verbeuren van ƒ 100.000,- voor iedere keer dat gedaagde één van de bovenstaande verboden of bevelen mocht overtreden, dan wel voor iedere dag dat de betrokken overtreding mocht voortduren. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 3.411,75, waarin begrepen het griffierecht, en bepaalt dat gedaagde de declatatie van de deskundige zal hebben te voldoen. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. F. 11 z. b liet Hof, enz. Appellante, hierna aangeduid als Meyn, is in hoger beroep gekomen van het door de president van de rechtbank te 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 24 september 1996. Zij heeft daartegen vier grieven aangevoerd. Cncïntimccrdc, hierna aangeduid als Tetra, heeft de grieven bes treden. Partijen hebben ter terechtzitting van 12 november 1998 hun standpunten doen bepleiten door hun advocaten. Bij die gelegenheid heeft Meyn een akte houdende producties genomen. Ovetlegging van een tweetal in deze akte opgenomen producties (zijnde de 'Grounds for appeal' van Meyn en Stork in de oppositicproccdurc voor het Europees Octrooibureau te München) is na bezwaar van de zijde van Tctra geweigerd. Die producties maken geen deel uit van de processtukken. Onder overlegging van de processtukken, met inbegrip van de pleitaantekeningen, hebben partijen arrest gevraagd. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de president als voorshands vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis, zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. 2 Voorts staat thans vast dat de Oppositieafdeling van het europees Octrooibureau in haar beslissing van 10 maart 1998 het octrooi van Tetra in gewijzigde vorm in stand heeft gehouden en dat tegen die beslissing door de oorspronkelijke opposanten beroep is ingesteld. 3 Metlietoogopdeleesbaarheid van ditarrrestzij hier herhaald dat Tetra rechthebbende is op Europees octrooi o 558 151 (prioriteitsdatum 26 februari 1992) welk octrooi betrekking heeft op een oven, en dal conclusie 1 van het octrooi zoals het is verleend, luidt: Oven with a housingwhich has hcating means (18,19) and a conveyor fe/f (7) which nms thmugh the housing, and on which the food pwducts te beheatedcan be auomodated, which heli (/),fottowsajirsthelicalpath

E I G E N D O M

I h

O K T O B E R

H O C

and a second helicaipath which conneets to thefitstpath, in which second path the belt, viewed in the vettical Airection, carries out a movcment in the oppositedirectionto that in thefitstpath, characterizedintlm/ftt' fint path is situated in afirst chamber (26) in the housing, the second path is situalul in 11 second chamber (27) in the housing, whieh chambers (26,27) are separated by apartition (25) provided with an opening (28) through which the belt ij) is conveyed and in that the two chambers (z5, z/) eacii have theirown heatingdevice (18,1$), so that two different temperaturezones are formed. Het hof tekent hierbij in de eerste plaats aan dat de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooiburcau de redactie van de conclusie enigszins heeft gewijzigd en dat tegen de beslissing van deze Afdeling beroep is ingesteld, niet overigens door Tetra maar door de oorspronkelijke opposanten, onder wie Meyn. Voorts zij herhaald dat de ovens van Meyn die volgens 'l'ctra onder de beschermingsomvang van haar octrooi vallen, niet voorzien zijn van een vaste scheidingswand tussen de kamers, maar vaneen zogearAmdese.para.l:ingairwall\vcU
16

O K T O B E R

2 C 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mers hebben elk eigen verwarmingsmiddclcn. Op bladzijde 2 ia. regel? 17-27 van de aanvrage is te lezen:

Beslissing

Het gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende: - wijsr af de vorderingen van Tetra; - veroordeelr Tetra in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op ƒ 3.000,- in eerste aanleg, en op ƒ 5.520,- in hoger beroep. Enz.

Tor de stand van de techniek behoorde voorts liet Duitse Offenlegungsschrifr DE 32 25 813 Ai. {Memorie van grieven, productie 1, D3) Ook dit document is tijdens de verleningsproc.edu re niet aan de orde geweest. De aanvrage dateert van 9 juli 1982, de openbaarmaking van i2januari 1984. De aanvrage heeft betrekking op een 'Backofen'. Deze oven kan door middel van een verticaal schot in kamers verdeeld worden. Op bladzijde 7 is hierover te lezen:

Nr. 82 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 2 april 1999'

Diese Ausbildimg ermcglicht es, die ditrch die warmedammende Y.wischenwand getrennten Abtcilc dcsüackofens mit statkmuetsthiedlichet Temperaturen zu behelzen.

6 Geler op het voorgaande is het hof van oordeel dat de grieven I en II in zoverre doel treffen. Een gerede kans bestaat dat het octrooi van Tetra in oppositie wordt herroepen. Om die reden is voorhcl inbreukverbod geen plaats. Hcthofzal het vonnis waar-

3-19

van beroep, vernietigen en de vorderingen van Tetra afwijzen, met veroordeling van Tetra in de proceskosten.

With this structure, separate moisturized hmted medium may be supplied to eachcooking chamber (...) independently ofeach otherwhereby, if desired, the heated medium supplied to one chamber may beatahigheror lower temperature or a different moisture content than thcit supplied to the other chamber. In like manna; the fan (...) in each chamber may be a conventionatvariable speed controlled fan so as loprovideavariablycontrolled volume ofheated medium into its respective cooking chamber.

5.3 Het hof acht het voorshands bepaald niet uitgesloten dat i 11 de oppositieprocedure geoordeeld zal worden dat ondanks de onder 5.2 genoemde octrooipublicaties -waaraan nog toegevoegd kan worden de door Meyn genoemde Nederlandse Tcrinzagelegging 8004261 (Memorie van grieven, productie I, D7) -- van nieuwheid sprake is om de eenvoudige reden dat een dubbele spiraaloven voorzien van een'partition'met het bovenomschreven doel niet tot de stand van de techniek behoorde. Het hof is echter voorshands van oordeel dat een gerede kans bestaat dat in oppositie geoordeeld wordt dat het voor een deskundige voor de hand lag om ook dubbele spiraalovens die tot de stand van de techniek behoorden, op dezelfde wijze als de ovens genoemd in de hierboven sub 5.2 vermelde octrooipublicaties, te voorzien van een 'partition' ter bereiking van hel in het octrooi van Tetra aangegeven doel. Het is waar dat dubbele spiraalovcns al bekend zijn sedert 1981 (openbaarmaking in Frankrijk), dar eerdergenoemd Duits Offenlcgungsschrift openbaar is gemaakt in igH4cn de PCT-aanvragein 19S8, terwijl de prioriteitsdatum van Tetra's octrooi 25 februari 1992 is, doch dit enkele tijdsverloop is onvoldoende om daarop de aanwezigheid van uitvinderswerkzaamheid te baseren. Daarvoor zou aan leid ing kunnen bes taan als aannemelijk zou zijn dat in bet tijdvak gelegen tussen genoemd Duits Offenlcgungsschrift en de PCT-aanvrage enerzijds en de prioriteitsdatum van Tetra's octrooi anderzijds, behoefte had bestaan aan de oplossing van een bestaand probleem met betrekking tot dubbclcspiraalovens en/of pogingen zijn gedaan om tot een oplossing daarvan te komen. Een en ander is i n casu niet aannemelijk geworden. Het hof merkt nog op dat gelet op het probleem waarvoorTetra's octrooi een oplossing wil bieden, en anders dan Tetra lijkt te betogen, aan de relevantie van de onder 5.2 genoemde octrooipublicaties Di en D3 geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat de route van de kertingband in Dl en de transportwijze in D3 afwijken van die welke (mogelijkerwijs) voorkomen in de van conclusie 1 van Tetra's octrooi afhankelijke conclusies; in conclusie 1 van Tetra's octrooi worden route en transportwijze immers niet vermeld. Voor de beoordeling van de geldigheid van conclusie 1 zijn de publicaties Di en D3 derhalve zonder meer van belang.

F I G C N D O M

(dubbele spiraal oven T) Mr. E. J, N u m a n n Art.70, lidsj" artt.75en80, tidzROW 1595 Bij de verlening is het Franse octrooi 247143 ah naaste stand van de techniek aangewezen. Gegeven de door de aanvrager geformuleerde probleemstelling werd de meest nabijgelegen stand van de techniek echter gevormd door het Duitse 'Offenlcgungsschrift' 2225813. Indien men het Duitse 'Offenlcgungsschrift' als uitgangspunt neemt, dan vindt men het gewensteefficiente transportmiddel binnen de oven reeds door enkclekennisnemingvan liettranse octrooischrift 1516498. V.r beslaat daarom een niet te verwaarlozen kans dat het octrooi alsnog zal worden herroepen, dan wel dat het voor Nederland zal worden vernietigd. De octrooihouder wordt daarom veroordeeld tegenover derden geen beroep te doen op haar octrooi dan onder gelijktijdige schriftelijke mededelingvan dit standpunt van de president.

Stork Titan BV te Boxmeer, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W. A. Hoyng te Amsterdam, tegen Koppens BV te Bakcl, gedaagde, procureur mr. P.J.M, von Schmidtauf Altenstadt, advocaat mr. CA. J. Crul te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van liet recht:

1 I n dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. a Koppens is rechthebbende op het Europees octrooi 0558 151, met als prioritcitsdatum 26 februari 1992 verleend op 31 januari 199CÏ voor een 'Oven'. Dit octrooi -hierna: het octrooiheeft mede gelding voor Nederland. b Tegen de verlening van het octrooi is bij het Europees Octrooibureau (EOB) oppositie ingesteld, onder meer door Stork. c Bij 'interlocutory decision' van 5 mei 199H heeft de Oppositieafdeling van het KOI! naar aanleiding van de opposities van Stork en Meyn Machinefabriek B.V. besloten dat de vind ing van Tetra Laval Food Koppens B.V. (thans: Koppens B.V.) als gewijzigd bij het'4th Auxil iary Kcqucsl' octrooieerbaaris. Stork heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld, waarop nog niet is beslist. d Voorts heeft Stork bij deze rechtbank een procedure tot vernietiging van hel octrooi aanhangig gemaakt. In die procedure (rolnr. 97/3524) zal in december van dit jaar worden gepleit. e De door het EOI! bij de onder c bedoelde beslissing vastgestelde conclusie 1 van het octrooi luidt: 1

Beroep mfjesccld.IU'rf.

3 E O

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

Oven with a housing which has heating means (ïH, 19) a "d a conveyor means ij) which runs tkrough the housing forJood products to he heatcd, which conveyor means (fjfollows afirst hclicalpath and a second helical path which connects to thcfirst pcith, in which second path the conveyor means, vicwed in the vertical direction, carries out a nwvement in the opposiic direction to that in the fitst path, characterized in that the conveyor means are comtituied hy a conveyor helt (j) on which the Jood products to be heatcd tan bc accomodoted, w that ai the level of the two helical palhs the conveyor belt ij) is driven in each case by a wtatable drum (5,61 with vertical axis ofrotation, the fitst path being situaied in a fitst chamber (26) in the housing, the, second path being situated in a second chamber (27) in the housing, which chambers (26,27) ateseparated by a pattition (25J previded with tm opening (28) through which the conveyor belt ij) is conwyed, the two chambers (26, ij) each having their own heating devicc (18.1$), so that two dijfetent temperature zones are jormed.

f Bij het octrooi behoort onder meer de navolgende afbeelding. fzie hiervoor onder m. 81, blz, 346. Red.] g Kind 1997 heeft Koppens, nadat haar ter ore was gekomen dat bij vlccs-cnsnackfabrick Giebels een tweezone-spiraal oven van Stork zon worden geplaatst, Giebels gesommeerd geen oven te bestellen die inbreuk maakt op haar octrooi. h In mei 1998 heeft de raadsman van Stork aan Koppens medegedeeld dat aan Giebels een oven is geleverd die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Stork heeft geweigerd om cen onthoudingsverklaring af te geven omdat Stork van mening is dat liet octrooi van Koppens ten onrechte is verleend. i Stork wenst de door haar ontwikkelde dubbele spiraalovcn -eventueel na cen wijziging, die ertoe zal leiden dat de temperatuur van linkerkamcr niet meer afwijkend van de temperatuur van de rechterkamer zal kunnen worden ingesteld- aan afnemers re verkopen, doch ziet zich daarin gehinderd door Koppens, die inmiddels twee in de oven van Stork geïnteresseerde klanten op haar octrooi heeft gewezen. 2 Stork vordert - zakcl ijle weergegeven -primair Koppens te bevelen met betrekking tol de Stork-oven geen beroep op haar octrooi te doen anders dan onder gelijktijdige schri ftelijke medcdeling dat de president als zijn voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi nietig zal worden verklaard althans dat naar het voorlopig oordeel van de president de Stork-oven geen inbreuk op het octrooi maakt; subsidiair Koppens te bevelen, na wijziging van de oven zodanig dat de temperatuur van de gehele ruimte slechts dusdanig kan worden ingesteld dat hel. niet mogelijk is om de temperatuur van de linkerkamer afwijkend van de temperatuur van de rechterkamer in te stellen, met betrekking tot de aldus gewijzigde oven geen beroep op haar octrooi te doen anders dan onder gelijktijdige schriftelijke mededeling dat de president als zijn voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi nietig zal worden verklaard althans dat naar het voorlopig oordcel van de president de Stork-oven geen inbreuk op het octrooi maakt. 3 Stork legt aan die vordering primair ten grondslag dat het octrooi van Koppens de oppositie niet zal overleven, dan wel in de bodemprocedure nietig zal worden verklaard, aangezien - sprake is van nieuwheidsschadclijk voorgebruik, aangezien van 19S5 tot t990 in een fabriek van Hormei te Ottumwa, Towa, een oven heeft gestaan welke voldoet aan de (gewijzigde) conclusie 1;

E I G E N D O M

16

O K T O B E R

2 C 0 0

- de (gewijzigde) conclusie 1 voorts niet nieuw is omdat de UVGinrichting te Oss reeds bestond uit cen 'housing' met twee 'chambers'. Indien zou worden uitgegaan van de juistheid van het standpunt van de Oppositieafdeling dat daar sprake is van 'two separate housings', is hei octrooi van Koppens in ieder geval niet inventief; - slechts een combinatie van twee (hierna te noemen) octrooischriften nodig is om tot dcuitvinding conform het vierde auxiliary request te komen, zodat geen sprake is van inventiviteit. Subsidiair is Stork van mening dat haar oven na een wijziging waarbij nogslechts sprake zal zij n van één verhittingsinrichtiug die centraal wordt bestuurd met verschillende verhittingselemcntcn, zodat de temperatuur van linkerkamcr nier meer afwijkend van de temperatuur van de rechterkamer zal kunnen worden ingesteld, niet langer inbreuk maakt op het octrooi van Koppens. 4 Koppens heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. 5 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een Huropees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde van toepassing is. (Spoedeisend) belang

6 De stelling van Koppens, dat Stork geen spoedeisend belang bij haar vordering heeft en dat de subsidiaire vordering eigenlijk een verklaring voor recht betreft, waarvoor in kort geding geen plaats is, wordt verworpen. Koppens heeft niet bestreden dat het benaderen van potentiële afnemers van de Stork-oven en het daarbij wijzen op haar octrooi, alsmede het zonodig dreigen met een kort geding, het effect teweeg zal (kunnen) brengen dat die potentiële afnemers het zekere voor het onzekere zullen nemen en voor de Koppensoven zullen kiezen. Koppens heeft evenmin bestreden dat zij, naast Giebels, twee potentiële afnemers va n de Stork-oven heeft benaderd en op haar octrooi heeft gewezen. Koppens heeft om haar moverende reden geen kortgedingprocedure tegen de (beweerde) inbreukmakers aangespannen. Door deze handelwijze van Koppens, die effectief lijkt te zijn en waarbij het risico van cen voor Koppens ongunstige beslissing in kort geding wordt vermeden, lijdt Stork, in het geval haar stelling juist is dat het octrooi aan herroeping of vernietiging bloot slaat, ten onrechte schade. Onder deze omstandigheden heeft Stork voldoende belang bij haar vordering en doet daaraan niet af dat Koppens, naar zij steil, niet voornemens is tegen Stork in kort gcd ing op te treden. Bij een en ander neemt de president in aanmerking dat de markt voor d it soort ovens kan worden geschat op ongeveer 30 per jaar, waarvan Stork er 5 a 10 hoopt te verkopen. Stork heeft voorts voldoende bclangbij haar subsidiaire vordering, die erop neerkomt dat de president zal dienen te beoordelen of de gewijzigde oven, zoals Stork stelt, naar zijn voorlopig oordeel al dan niet inbreuk maakt op het octrooi. Inventiviteit

7 Van de door Stork voorgedragen nietigheidsgronden zal de president allereerst inventiviteitsvraag behandelen. De stelling van Stork terzake houdt in dat het octrooi niet had behoren re worden verleend, aangezien alle elementen van de uilvinding reeds zijn te vinden in Duitse Offenlcgungsschrift DE 32 25 813 (Dz=li 19) en het Franse octrooischrift FR 1.516.498 (E23).

" 6

O K T O B E R

2 D 0 C

0 I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

8 Dit standpunt komt de president voorshands juist voor. In het octrooischrift en tijdens de verleningsproeedure is als naaste stand van de techniek steeds aangemerkthet Franse octrooi KKA-z 471 143 (D1). Ook de Oppositieafdeling nam dit Franse octrooi tot uitgangspunt en achtte de uitvinding niet inventief, nu het volgens het octrooischrift daarmee op te lossen probleem was gelegen in het op een meer flexibele wijze beheersbaar maken van de verwarmingscondities. De Oppositieafdeling beschouwde het als voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend om de uit Dr kenbare oven dan te voorzien van een scheidingswand met een opening als verschaft door het Duitse Offenlegungsschrift Dz. Daarmee was het lot van de oorspronkelijke conclusie 1 bezegeld- in haar m het verdere verloop van de procedure voorgestelde vierde auxüiary request introduceerde Koppens de aandrijving van de conveyor belt, zowel aan de opgaande als aan de neergaande zijde, door a wtalabk drum. with vertical axis ofrotation. Die wijziging vond vervolgens genade in de ogen van Oppositie afdeling, aangezien zij in Dl en D2 geen aanwijzingen aanwezig rag voor de toepassing van een dergelijke via cco trommel aangedreven transportband. Weliswaar toonde het door opposanten tegengehouden franse octrooi 1.516.49S (E23) zo'n systeem, doch, waar ook dat octrooi een vriezer of oven verschaft met slechts één kamer, diende in deze gedachtengang ook D2 nog bij de combinatie te worden betrokken om de elementen van het vierde auxiliary request bijeen te garen. Dat achtte de Oppositieafdeling te veel gevraagd van de gemiddelde vakman. 9 Stork heeft er evenwel terecht op gewezen dat de aanwijzing van Di als naaste stand der techniek niet juist is. Gegeven de door de aanvrager geformuleerde problccinstcll ing - het op een meer flexibele wijze beheersbaar maken van de verwarmingscondities in een oven voorzien van transportmiddelen met open neergaande tracés - werd d c m eest nabij gelegen s tand van de techniek gevormd door Dz, dat immers reeds met dat doel gescheiden kamers kende die afzonderlijk te verwarmen waren. Neemt men aldus Dz als uitgangspunt dan vindt men het gewenste efficiënte transportmiddel binnen de oven reeds door enkele kennisneming van het uitdrukkelijk ('zie kolom. 1, regel ïS) ook als oven bedoelde HU.316.498, dat door trommels aangedreven, spiraalsgcwijs op- en neerbewegende transportbanden verschaft (in plaats van het weinig efficiënte 'paternoster systeem" dat Dz kent). I o Op grond van het vorenstaande bestaat naar het voorlopig oordeel van de president een serieuze, n iet te verwaarlozen kans dat het octrooi, bij gebrek aan inventiviteit, door de Kamer van Beroep van het EOB alsnog zal worden herroepen, dan wel dat het, voor Nederland, in de aanhangige bodemprocedure zal worden vernietigd. I I Gelet op het in r.o. 6 overwogene, bestaat er daarom aanleiding voor de door Stork primair gevorderde voorziening en behoeft de vraag of de gemodificeerde, in r.o. 1 onder i bedoelde Stork-oven inbreuk maakt op het octrooi thans geen beantwoording. 12 Als de in het ongelijk gestel de partij dient Koppens in de proceskosten te worden verwezen. Art. 50 lid 6 van het TRII'svctdrag is op een kort geding als het onderhavige niet van toepassing.

E I G E N D O M

Beslissing

De President: Beveelt Koppens met betrekking tot de ten proecsse bedoelde Stork-ovcns tegenover derden geen beroep te doen op Europees octrooi o 558 151, dan onder gelijktijdige schriftelijke mededeling dat de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 2 april 1999 als zijn voorlopig, oordeel heeft uitgesproken dateen serie.uze,niel ie. verwaarlozenkans bestaat dat het octrooizal worden herroepen, dan wel vernietigd;

bepaalt dat Koppens een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,- voor elke keer dat zij dit bevel mocht overtreden; Veroordeelt Koppens in de kosten van het geding, aan de zijde van Stork tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3.032,60, waarin begrepen het griffierecht. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst afhet meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. S3 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 11 april zooo" (nietigheidsadvies en niet-eenheidll) Mr.T.W. du Pon Arit. 73 en 27j° art. 33,2 ROW1993 Het enige argument in het nietighcidsverweer is dat bij het octrooi, zoals door het Kureau - in het nieiigheidsadvies geformuleerd, geen sprake is van eenheid van uitvinding als bedoeld in artikel 27. hetgeen leidt tot nietigheid van het gehele octrooi. Voorop staat dat het ontbreken van eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigluidsgronden, zodat voorshands, bij hetontbrekenvan relevantejurisprudentie, reeds niet met voldoende zekerheid valt te voorspellen of de bodemrechter inderdaad tot vernietiging van het octrooi zal besluiten, indien de stellingen van Ups juist worden bevonden. Bovendien zijn die stellingen te weinig onderbouwd. Art. 33 ROW 1995 Bij de voorlopige beoordeling van de inbreukvraag wordt uitgegaan van de conclusies zoals deze door het Bureau - in het nietigheidsadvies zijn geformuleerd, liet. getoonde model van de kluisinrichting van Lips voldoet aan alk elementen van conclusie 1. Onder'signaleren' in de toneiusic moet'waarnemen''worden verstaan en niei''waarnemen en doorgeven' zoals Lips betoogt. Artt. 289 e.v. Rv (spoedeisend belang) liet verweer dat spoedeisend betangontbreekt nu langer dan 6 maanden is gewacht na uitbrengen desbewustheidsexploit (op 26-10- '93) alvorens de dagvaarding uit te brengen (op i6-8-'9$) wordt verworpen. Nog daargelaten dat partijen ook na het uitbrengen van het exploit nog hebben dooronderhandeld overeen licentievergoeding, is dezaak na de eerste zittingsdag met instemming van partijen aangehouden om Lips de gelegenheid te bieden een nietigheidsadvies aan het Bureau te vragen. Lips kan zich thans in redelijkheid niet meer beroepen op het ontbreken van een'spoedeisend belang; ditverweerhadLips op die eerstezittingsdagmoeten voeren. Art. 70 ROW1995J' artt. 289 e.v. Ev (recall) Schade en belang bij voorschot op schadevergoeding zijn voldoende aannemelijk gemaakt. De nevenvordering tot recall wordt niet toegewe-

' Beroep ingesteld. Red.

3 5 2

zen;hetbelangvanNeerincxdaarbij'weegt

H l - I R I A D

I N D U S T R I Ë L E

nietop tegen de ernstige schade

vanLips bij toewijzing, Josephus Eduardus Nicodcmus Neerincx te Oisterwijk, eiser, procureur mr. R.F. Thunnissen, advocaat mr. B. K Kblé te Haarlem, tegen

E I G E N D O M

16

O K T O B E R

2 0 0 0

9 Kluisinriehting volgens een der voorgaande conclusies, m e t h e t kenmerk, datdedoos(8) is voorzien van middelen (23) die samenwerken met specifieke signaleringsmiddelen (24) aangebracht in dezijwand (4) of zijwanden van het loket (z).

mr. G.L. Kooy.

10 Kluisinriehting volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de in het loket (z) aangebrachte signaleringsmiddelen (24) elektronische middelen zijn die aangepast kunnen worden op signaleringsmiddelen (23) van de betreffende doos.

Overwegingen ten aanzien van het recht: Defciten

11 Opbergdoos geschiktvoor toepassingbij de kluisinrichtingals beschreven in één ofmeer der voorgaande conclusies,

Chubb Lips Nederland BV te Dordrecht, gedaagde, procureur

l In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Neerincx is rechthebbende op het Nederlands octrooi nr. 1002949, hem met dagtekening 26 oktober 1997 op een aanvraag van 25 april 1996 verleend voor cenKluisinriehtingomvattende een aantal, elk dooreen afzonderlijke deur afsluitbare, loketten.

c Bij het octrooi behorend de volgende figuren:

b de conclusies van het octrooi luiden als volgt: 1 Kluisinriehting (1) omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur (3) afsluitbare, Metten (2), m e t het k e n m e r k , dat in het loket (?) een, op de votm van het loket aangepaste, opbergdoos (8) kan worden geschoven die is voorzien van. met een sleutel (14) te bedienen, middelen (13) waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastgezet, waarbij de sleutel (14) slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen en de deur (3) van het loket slechtskan wordengesloten wanneer de sleutel(i4) uit de doos (8) is verwijderd. 2 Kluisinriehting volgens conclusie 1, m e t h e t kenmerk, dat de voorwand (11) van de opbergdoos (8) is voorzien van een handgreep (12). 3 Kluisinriehting volgens conclusies 1 of 2, met h e t kenmerk, dat is voorzien in signaleringsmiddelen (22), die signaleren wanneer de deur (3) van een loket (2) wordt gesloten terwijl daarin geen doos (8) aanwezig is en daarin is vastgezet. 4 Kluisinriehting volgens een der voorgaande conclusies, m e t h e t kenmerk, dat de middelen voor het vastzetten van de doos (8) aan de wanden (4) van het loket (2) worden gevormd door pennen (16) die door koppelorganen {15) zijn verbonden met het slot (13) en met behulp van de sleutel (14) vanuit twee wanden (»/) van de doos in en uit boringen (18) in de er tegen aan liggende wanden (4) van het loket (2) kunnen worden geschoven. c

sKiuisinrichtingvolgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de pennen (16) in de zijwanden (17) van de doos (8) zijn aangebracht en in boringen (18) in de zijwanden (4) van het loket (2) kunnen worden opgenomen. 6 Kluisinrichtingvolgens een der conclusies 2-5, met het ken merk, dar de signaleringsmiddelen (22) zijn aangebracht in de zijwanden (4) van het loket (z) en kunnen worden bediend door de pennen (16) van de doos (8). /KluisinrkhtingvolgensconclusiesofS.mahctkcnmeiXdatcifsluitmiddelen (20) aanwezigzijn waardoor, bij het verwijderen van de doos (8) uit het loket (2), de in de zijwanden (4) van het loket aanwezige boringen (18), waarin de pennen (16) van de doos (8) kunnen worden opgenomen, worden afgesloten. 8 Kluisinriehting volgens conclusie/, m e t het kenmerk, dat de afsiuitmiddelen (20) mechanische middelen zijn die worden bediend door op of nabij het achtereinde van de doos (8) aangebrachte bedieningsmiddelen.

•'

' 11

d Neerincx heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna ook te noemen: het Bureau) verzocht om voorafgaande aan de verlening van het octrooi een underzoek naar de stand van de techniek te doen met betrekking tot het onderwerp van het octrooi. e Naar aanleiding van dit verzoek heeft het Bureau de aanvrage doen onderwerpen aan een nieuwheidsonderzock van het internationaal type. in het verslag van dat onderzoek worden (onder meer) drie documenten - te weten: één Frans octrooischrift en twee Franse octrooiaanvragen - vermeld die zijn aangeduid met de categorie 'Y'. Neerincx heeft in de uitslag van het nieuwheidsonderzock geen aanleiding gezien de inhoud van zijn octrooiaanvrage te wijzigen. f Neerincx is van oktober 1978 tot omstreeks eind 1998 in dienst geweest van Rabobank Nederland (hierna ook te noemen: de Rabobank), en was aldaar werkzaam op het gebied van mechanische bcvciligi ng. De Rabobank maakt geen aanspraak op reen-

l ü

O K T O B E R

20

0 0

B I v B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ten met betrekking tot uitvindingen (zoals de onderhavige) welke Neerincx gedurende zijn dienstverband heeft gedaan. g De Rabobank is thans doende bij diverse van haar filialen safeloketten te installeren die werken volgens een zogenaamd 'zelfbed ien ingssysteem', hetgeen - naar de kern genomen - inhoudt dat niet langer (zoals tot dusverre gebruikelijk was) een bankmedewerker samen met de klant de kluisruimte betreedt teneinde de klant in de gelegenheid te stellen toegang te verkrijgen tot zijn safeloket. In plaats daarvan wordt via een toegangs- en beveiligingssysteem - zo veel mogelijk- verzekerd dat de klant slechts toegang krijgt tot zijn eigen 'safeloket' en d a t Ii ij, noch een derde, tijdens zijn verbl ij f i n d e kl uisruimte de mogelijkheid heeft enig onderdeel van het systeem (zoals sloten) te beïnvloeden. Lips is door de Rabobank aangezocht als leverancier van de te installeren safeloketten. h Neerincx en Lips hebben langdurig onderhandeld over een door Neerincx aan Lips te verlenen licentie onder het octrooi, in het kader waarvan tenminste één gedetailleerd concept van een licentie-overeenkomst is vervaardigd. Lips heeft ook ten behoeve van Neerincx een bedrag van ƒ 15.000,- voldaan ter financiering van een internationale octrooiaanvrage met betrekking tot de uitvinding waarop her Nederlands octrooi betrekking heeft. i Op 26 oktober 1998 heefr Neerincx aan Lips een desbewustheidsexploil doen betekenen. Nadien zijn de onderhandelingen tussen partijen voorrgezet, doch deze hebben niet tot het sluiten van enige overeenkomst geleid. j Lips lieeft op z i september 1999 bij het Bureau een verzoek ingediend om ingevolge artikel 84Rijksoctrooiwct 1995 (hierna ook: ROW 1995) een advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemd nietigheidgronden. k Het Bureau heeft op 15 februa ri 2.000 zijn advies uitgebracht. Daarin heeft het Bureau onder meer overwogen dat conclusie i van het octrooi geen inventieve materie bevat, gelet op de inhoud van (twee van) de in het n ieu wheidsrapport met 'Y' aangeduide documenten. Onder het hoofdstuk 'Samenvatting" vermeldt het advies het volgende: [zie BIE 2000, nr. 61, blz. 257, Red.]

1 Lips is voornemens bij deze rechtbank een bodemprocedure regen Neerincx aanhangig te maken, strekkende tot vernietiging van het octrooi. m Door Lips zijn inmiddels bij filialen van de Rabobank te Amstelveen, Oss en Beek kluisinrich tingen aangebracht die werken volgens het hierboven onder g genoemde systeem. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 (...) beoordeling van het geschil Toepasselijke wetsbepalingen

5 Ambtshalve wordt overwogen dar het hier een Nederlands octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995. zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 ROW 1995 het bepaalde in en krachtens die wet van toepassing is.

F IE

L N D O

«

3 E 3

Spoedeisend belang?

6 Als meest verstrekkend verweer heeft Lips aangevoerd dat Neerincx geen spoedeisend belang meer heeft bij een voorziening in kort geding, nu hij sedert het desbewustheidsexploit van 26 oktober 199S meer dan zes maanden heeft laten vers Irijken alvorens de dagvaarding i n ko rt geding op 16 augustusi.999 werd uitgebracht. 7 Nog daargelaten dat voorshands voldoende vaststaat dat partijen ook na het u i tbrengen van het desbewustheidsexploit nog hebhen dooronderhandeid omtrent een licentievergoeding, waarmee her aanhangig maken van een kort geding niet goed verenigbaar is, wordr dit verweer verworpen op grond van het volgende. Nadat een eerste zittingdag voor dit kort geding was bepaald, en wel op 21 september 1999, is de zaak met instemming van heide partijen aangehouden teneinde Lips de gelegenheid te bieden een advies aan het Bureau te vragen omtrent de toepasselijkheid van nictighcidsgronden. Onder die omstandigheden kan Lips zich thans niet meer in redelijkheid beroepen op afwezigheid van een spoedeisend belang van Neerincx op 21 september 1999, waaraan niet afdoet dat Lips heeft verklaard de periode na die datum niet mede aan dat verweer ten grondslag te leggen. Een goede procesorde had er toe moeten leiden dat Lips dit verweer zou hebben gevoerd ter zitting van 21 september 1999, waanoe zij zou kunnen hebben verlangd dat op die dag de behandeling van de zaak was doorgegaan. Nietigheid octrooi?

8 Lips heeft vervolgens betoogd dat het octrooi naar verwachting in de door haar aanhangig te maken bodemprocedure zal worden vernietigd. Tndiikorr geding heeft Lips daartoe als enig argument aangevoerd dat bij het octrooi, zoals door het Rurcau geformuleerd, geen sprake is van eenheid van uitvinding als bedoeld in artikel 27 ROW 1995, hetgeen leidt tot nietigheid van het gehele octrooi. Neerincx heeft deze stelling bij monde van zijn octrooigemachtigde gemotiveerd weersproken. 9 Voorop staat dat het ontbreken van eenheid van uitvinding niet behoort tot de wettel iike nictighcidsgronden, zodat voorshands - bij gebreke van relevante jurisprudentie daaromtrent reeds niet met voldoende zekerheid valt te voorspellen of de bodemrechter inderdaad tot vern ictigi ng van het octrooi zal besluiten ind ien de stellingen van Lips omtrent het ontbreken van eenheid van uitvinding juist zullen worden bevonden, naarbij komt dat die stellingen in dit kort geding te weinig zijn onderbouwd om voorn i t te kunnen lopen op het daaromtrent door de bodemrechter uit te spreken oordeel. Ook dir verweer van Lips wordr derhalve verworpen. inbreuk?

10 Bij de voorlopige beoordeling van de inbreukvraag zal worden uitgegaan van de conclusies zoals deze door het Bureau zijn geformuleerd. Neerincx heeft immers de juistheid van het oordeel van het Bureau niet bestreden, terwijl Lips in dit korl geding geen andere argumenten voor de door haar gestelde nietigheid van het octrooi heeft aangevoerd dan het in het voren sLaande reeds besproken beweerde gebrek aan eenheid van uitvinding. 11 Ter zirting is door Nccri n ex een model getoond van een kl uisinrichting, waarvan door Lips is erkend dat dit de uitvoering van de door haar bij de diverse filialen van de Rabobank geïnstalleerde inrichtingen met juistheid weergeeft. Neerincx stelt dat dit model inbreuk maakt op alle elementen van conclusie 1

3 5 4

BI J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

18

O K T O B E R

2 0 0 0

van het octrooi zoals door het Bureau geformuleerd, hetgeen Lips betwist.

slot van de deur wel functioneert en kan de deur wel worden gesloten.

12 Tussen partijen is niet in discussie dat het getoonde model voldoet aan alle elementen van conclusie 1 (die hieronder voor de duidelijkheid nogmaals zal worden weergegeven) met uitzondering van de tussen haken (f ]) geplaatste elementen:

17 Partijen strijden nu over de vraag of de in de vorige rechtsoverweging omschreven uitvoering kan worden beschouwd als omvattende signaleringsmiddelen als bedoeld in het thans besproken kenmerk van het octrooi. De discussie daaromtrent heeft zich ter terechtzitting toegespitst op de vraag wat onder 'signaleren' moet worden verstaan. Neerincx heeft betoogd dat niet 'signaleren' hier wordt bedoeld 'waarnemen', hetgeen bij de inrichting van Lips gebeurt reeds omdat door de pal in deuitsparing wordt waargenomen of er al of niet sprake is van aanwezigheid van een vastzetpen en dus van het vastzetten van de doos. Lips heeft daar tegenover gesteld dat onder 'signaleren' moet worden verstaan waarnemen en doorgeven, hetgeen bij haar i nrichting niet gebeurt aangezien het wel of niet aanwezig zijn van een vastzetpen in de uitsparing niet via het afgaan van een signaal of iets dergelijks naar elders wordt doorgegeven.

Kliiisinrichnng(i)onmiuendeeenaantal,clkdoorcenafzonderlijkedettr {3) afsluitbare, loketten (z), met het kenmerk dat in liet Met (2) een, vp de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos (8) kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel (14) te bedienen, middelen (13) waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastgezet, waarbij [de sleutel (14) slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen en] de deur (3) van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel (14) uit de doos (8) is verwijderd, [en is voorzien in signaleringsmiddclen (22), die signaleren wanneer de deur (3) van een loket (2) wordt gesloten terwijl daarin geen doos (S) aanwezig is en daarin is vastgezet],

13 Het komt er derhalve op aan of bij de door Lips vervaardigde inrichting: (i) de sleutel slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen, en (ii) sprake is van sigtialcringsmiddelen, die signaleren wanneer de deur van een loket wordt gesloten terwijl daarin geen doos aanwezig is en daarin is vastgezet. ad (i): wegnemen sleutel

14 Lips heeft betoogd dat het bij de door haar vervaardigde kluisinriclitingniet zo is, dat de sleutel slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen. Immers, ook als de doos uit de kluis is genomen - en dus niet is vastgezet - is het mogelijk de sleutel om te draaien, waar na vastzetpennen zich vanuit de zijwanden van de doos naar buiten bewegen, en vervolgens dcsleutel kan worden weggenomen. 15 Dat laatste is op zich juist, doch dit betekent naar het voorlopig oordcel van de president nog niet dat daarmee niet wordt voldaan aan het thans besproken element van conclusie 1. Naar Neerincx met juistheid heeft betoogd zal de deskundige die het octrooi leest immers begrijpen dat met de passage waarbij de sleu-

18 De president is voorshands van oordeel dat de interpretatie van Neerincx als de juiste moet worden aanvaard, niet alleen omdat haar taalkundige interpretatie juist voorkomt maar ook omdat de deskundige die het octrooi leest daari n niets aantreft omtrent de noodzaak met het resultaat van de signalering iets meer of anders te doen dan wat ook in de inrichting van Lips gebeurt, te weten het daaraan verbinden van mechanische gevolgen, in dit geval voor wat betreft het functioneren van de kluisdeur. Met name is niet uit het octrooi of de beschrijving daarvan af te leiden dat het activeren van de signaleringsmiddelen als genoemd in het octrooi er altijd toe zou moeten leiden dat naar elders enig signaal wordt doorgegeven. Daaruit volgt dat de inrichting van Lips ook op dit punt voldoet aan de omschrijvi ng van het octrooi. 19 De slotsom uit het vorengaandc is dat de door Lips vervaardigde en bij de Rabobank geplaatste inrichting voldoet aan alle elementen van conclusie 1 van het octrooi, zoals geformuleerd door het Bureau, zodat sprake is van inbreuk op dat octrooi. Dat brengt met zich dat de vordering van Neerincx, welke er toe strekt aan die inbreuk een halt roe te roepen, roewijsbaar is. Hetzelfde geldt voor de nevenvordering tot het doen van opgave van de afnemers van in breukmakende inrichtingen.

tel slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen niet

anders kan zijn bedoeld dan betrekking te hebben op de situatie dat de doos tevoren in de kluis is geplaatst. N u ook voor de inrich-

ting van Lips geldt dat, indien de doos in de kluis is geplaatst, de sleutel slechts n a h et vastzetten van de doos kan worden weggenomen, voldoet die inrichting wel degel ijk aan dit kenmerk van het octrooi.

zo Nu aannemelijk is dat Neerincx als gevolg van de octrooiinbreuk schade heeft geleden en h ij zij n s poedcisend belang om reeds thans over een voorschot op vergoeding daarvan te kunnen beschikken eveneens voldoende aannemelijk heeft gemaakt, is zijn daartoe strekkende vordcri ng toewijsbaar, in aanmerking genomen dat Lips het daarmee gemoeide bedrag onvoldoende heeft betwist.

ad (ii): signalcringsmiddelen

16 De door Lips vervaardigde inrichting is, zoals is gebleken, voorzien van zich zijwaarts vanuit de zijwanden van de doos begevende vastzet-pennen die terechtkomen in daarvoor bedoelde uitsparingen in de wand van de kluis. Aan één zijde van de wand van de kluis is die uitsparing voorzien van een pal, die een nier-ingedrukte en een wel-ingedrukte stand kan vertonen. Is de doos vastgezet, dan drukt de vastzetpen de pal in; is de doos niet vastgezet, dan is de pal niet ingedrukt. Bij het niet zijn ingedrukt van de pal zorgt een mechanische verbinding er voor dat het slot van de deur van de kluis niet functioneert zodat die deur niet kan worden gesloten. Is de pal wèl ingedrukt, dan wordt via die mechanische verbinding bewerkstelligd dat het

21 De nevenvordering van Neeiincx strekkende tot - kort gezegd - een recall zal n i et worden toegewezen, nu Lips voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van Neerincx bij die vordcri ng niet opweegt tegen de ernstige schade die Lips bij toewijzing daarvan zou ondervinden. 22 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Lips worden veroordeeld i n de op deze procedure vallende kosten. 23 Ambtshalve wordtnog overwogen dat aan gerede twijfel onderhevig is of artikel 50 lid 6 van het TRJPS-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke

16

O K T O B E R

2 0 C 0

B I .

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

gevolgen daarvan zal de president een ïcasonablc pcriod' bepalen waarbinnen eiser uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelet op de considerans en op art. 41 lid z TlUPS-vcrdrag is de president van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voorliet aanspannen van de bodemprocedure onder die omstandigheden momentcel te stellen ware op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. Beslissing

De president: Verbiedt gedaagde om zich vanaf 2 dagen na betekening van dit vonnis bezig te houden met het vervaardigen, produceren, verhandelen, in voorraad houden en in het verkeer brengen van de door gedaagde vervaardigde zelfbedieningssafeloketten en zelfbedienitigsbankkluissystemen die inbreuk maken op het octrooirecht van eiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- per vervaardigd en/of in het verkeer gebracht inbreuk makend product en/of voortbrengsel: Gebiedt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de advocaat van eiser, mr 13.E EblC; te Haarlem, opgave te doen van alle namen en adressen van alle afnemers aan wie gedaagde de inbreuk makende zelfbedieningssafeloketten heeft geleverd, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000, voor iedere dag dat gedaagde nalatig zal zijn aan dit gebod te voldoen; Veroordeelt gedaagde om aan eiser te voldoen een bedrag van ƒ 20.000,- ten titel van voorschot op schadevergoeding; Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op ƒ 462,33 aan verschotten en ƒ 1.550,-aan procurcurssalaris; Wijst af het meer of anders gevorderde; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Bepaalt dat eiser (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld octrooi en dat, indien eiser zulks nalaat, bovenstaande verboden/geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. Knz.

E I G E N D O M

3 5 5

Nr. 84 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 februari 2000 (viocrpanelenverbinding III)" Mr. E.J. Numann Art. 2 EEX Indien de. Nederlandse gedaagden sub 4, 5 en 6 mochten blijken octrooi-inbreuk te plegen in landen buiten Nederland •mtitrvoor liet octrooi van kracht is - dus op de betreffende nationale, uit de Europese verlening voortvloeiende octrooien -, dan is de rechtbank, ingevolge het bepaalde in art. 2 EEX. bevoegd tegen hen een verbod tot inbreuk op die octrooien uit te spreken. Art. 5.3 EEX Tot kennisneming van de vordering tegen gedaagde sub 7 de Belgische Unilinvennootschap - is de rechtbank in elk geval bevoegd op de voet van het bepaalde in art. 5.3. EEX, nu Valinge es. stellen dat ook die gedaagde hier te lande inbreuk maakt. Eventuele feitelijke onjuistheid van die stelling zal tot ontzegging van de inbreukvordering moeten leiden, niet tot onbevoegdverklaring door de rechtbank. Voorzover de bevoegdheid van de rechtbank op deze grondslag berust, is zij in dat geval evenwel niet bevoegd gedaagde sub 7 een grensoverschrijdend inbreukverbod op te leggen. Art. 6.1 EEX Nu van volledige onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagde sub 7 in elk geval geen spra kc is, zal de rechtbank in het kader van dit incident geen onderzoek doen naarde concernstructuur van Unilin es. Deze vraag zal in de hoofdprocedure aan de orde kunnen komen.

1 Valinge Aluminium AB te Vikcn, Zweden, 2 Norske Skog Flooring Holding AS te Lysaker, Noorwegen, eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in het incident, procureur mr. H.C. Grootvcld, tegen 1 Unilin lïchccr BV te Nieuwerkerk aan de IJssel, 2 Unilin/Multipre BV te Nieuwerkerk aan de IJssel, 3 Unilin Systems BV te Nieuwerkerk aan de IJssel, 4 BV Verkoopmaatschappij voorheen J, Willemstein te Gorinchem, 5 Invent Parket BV te Leiden, 6 11 ou twerf D. H. Z. Producten BV te Leiden, 7 Unilin Decor te Wiclbckc, België, gedaagden in de hoofdzaak, eiseressen in het incident, procureur mr. P.J.M, von Schmidtauf Altcnstadt. Bij zakelijk met de dagvaarding overeenstemmende conclusie van cis hebben eiseressen - hierna gezamenlijk ook: Valinge es. - gesteld en gevorderd als inde dagvaarding vermeld. Gedaagden -hierna gezamenlijk ook: Unilin es.- hebben bij incidentele conclusie gevorderd dat de rechrbank zich onbevoegd zal verklaren ror kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden 4, 5, S en 7. Eiseressen hebben zulks bestreden. Vervolgens hebben partijen vonnis in het incident gevraagd. Overwegende ten aanzien van het recht in het bevoegdheidsincident:

1 De vorderingen inde hoofdzaak strekken - kort gezegd - tot een aan elk der gedaagden op te leggen verbod direct dan wel indirect inbreuk te maken op het eiseres sub 1 toebehorende

" ZieookiJiE 2000, nr. 45,bl7.1 Ro. Red.

B I J B L A D

I N U U S 1 H I L L L

Europese octrooi o 855 48Z voor A methodfor layingand mcchanically joining building panelsr alsmede op haar Europese octrooiaanvrage EP 98 201 555.4getiteld A flooring systan, comprising a pturality offloorpanels which are mechanically connected to each other. Het octrooi is verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Crool-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden. z Valinge es. stellen dat gedaagden in alle gedesigneerde landen met de vervaardiging en verhandeling van de vlocrpancclsystcmen 'Quiek.Step Uniclic Systeem' en 'Hercules Uniclic' inbreuk maken op genoemd octrooi en genoemde aanvrage. 3 Unilin es. hebben in hun incidentele conclusie beschouwingen gewijd, naast die aan de bevoegdheid van de rechtbank, aan de geldigheid van de dagvaardingen, de ontvankelijkheid van dcciscrcsscnendetoewijsbaarheid van de vorderingen. Die vragen liggen thans evenwel niet ter beoordeling.

E I G E N D O M

16

O K T O B E R

20 0 0

van d it i neident geen onderzoek doen naar de concernstructuur van Unilin es. Deze vraag zal in de hoofdprocedure nader aan de orde kunnen komen. 9 Dit alles leidt tot de navolgende beslissingen. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Unilin es. in de kosten van dit incident te worden verwezen. Rechtdoende in hei incident: Verklaart zich bevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen alle gedaagden, zulks met inachtneming van hetgeen in r.o. S is overwogen. Veroordeelt Unilin es. in de kosten van dit incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Valinge es. begroot op ƒ 1,700,-. Enz.

Nr. 85 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 juli 1999" (Taco-ijsjes)

4 Waarop Unilin es. hun stelling doen steunen dat de bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de gedaagden 4, 5 en 6 ontbreekt is niet duidelijk. Voor zover gedaagden het oog hebben op hun stelling dat deze gedaagden slechts in de procedure zijn betrokken om een schijn van bevoegdheid ten opzichte van de Belgische gedaagde (sub 7} te wekken, moet daaraan worden voorbijgegaan, nu Valinge es. stellen dat deze gedaagden in alle gedesigneerde landen inbreuk maken. Of die stelling juist is, raakt de bevoegdheid van de rechtbank niet, doch de toewijsbaarheid van de desbetreffende vorderingen. 5 Indien deze Nederlandse gedaagden mochten blijken octrooiinbreuk te plegen in landen buiten N cdcrland waarvoor het octrooi van kracht is - dus op d e betreffende nationale, uit de Europese verlening voortvloeiende octrooien-, dan is de rechtbank, ingevolge het bepaalde in art. 2 EEX, bevoegd tegen hen een verbod tot inbreuk op die octrooien uit te spreken. 6 Tot kennisneming van de vordering tegen gedaagde sub 7 - de Belgische Unilin vennootschap - i s de rechtbank in elk geval bevoegd op de voet van het bepaalde in art. 5-30 EEX, nu Valinge es. stellen dat ook die gedaagde hier te lande inbreuk maakt, nu zij de door haar vervaardigde Quiek.Step Uniclic-vloerdelen in Nederland aanbiedt. Eventuele feitelijke onjuistheid van die stelling zal tot ontzegging van de inbreukvordering moeten leiden, niet tot onbevoegd verklaring door de rechtbank. Voor zover de bevoegdheid van de rechtbank op deze grondslag berust, is zij in dat geval evenwel niet bevoegd gedaagde sub 7 een grensoverschrijdend inbreukverhod op te leggen. 7 Valinge es. stellen voorts dat bevoegdheid jegens deze Belgische gedaagde tevens berust op het bepaalde in art. 6.1 EEX, nu - kort gezegd - bij d e gcd aagd e n 1,2,3 en 7 sprake is van een gezamenlijk handelen, waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt en gedaagde sub r als de 'spin in het web' valt aan te merken. Deze stelling is door Unilin es. betwist. 8 De juistheid van die stelling is in zoverre voor de bevoegdheid (rechtsmacht) van de rechtbank van belang dat die zich ook ten aanzien van gedaagde sub 7 tot het territoir van de andere EEXlids taten uitstrekt, indien die bevoegdheid inderdaad (mede) op art. 6.1 berust. Nu van volledige onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagde sub 7 blijkens het in r.o. 6 overwogene in elk geval geen sprake is, zal de rechtbank in het kader

Mr. J.W. du Pon Art. 1 BMW* Het woord 'Taco' is niet beschrijvend voor consumptie-ijs en is zeer geschikt om de waren waarvoor het wordt gebruikt te onderscheiden. Art. 1, lid z BMW Iglo-Ola hceftvoldoendeaannemelijkgemaakt dat in deeersteplaats de samenstelling en smaak van haar ijsproduct bepalend is voor de waarde. Het vormmerk kan dus niet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Art. 4, S BMW Ook indien ten tijde van de merkdepots van Iglo-Ola reeds soortgelijke producten van derden op de markt waren, zijn die depots niet te kwader trouw, nu aannemelijk is dat zij als eerste in de Benelux op de markt is verschenen met een product in de als merk gedeponeerde vorm en zij onweersproken heeft gesteld dat haar toe nog toe door derden geen bestaande merkrechten, noch enig voorgebruik van een soortgelijk product zijn tegengeworpen. ArL5,lidzaBMW Artic betoogt dat Iglo-Ola geen gebruik maakt van haar vormmerk nu daarop een ijsproduet staat afgebeeld mei een hap eruit en Iglo-Ola dergelijke ijsjes niet verkoopt. Voorzover dit verweer als serieus bedoeld moet worden beschouwd (Artic beeldt haar product immers eveneens af met een hap eruit terwijl zij niet stelt - en gelukkig ook niet is gebleken dat zij wét gedeeltelijk geconsumeerde ijsjes verkoopt) moet het worden verworpen, reeds omdat gelet op de datum van het depot geen sprake kan zijn van non-usus in de zin van deze bepaling. Ten overvloede wordt nog overwogen dat het afbeelden van een ijsje mei een hap eruit kennelijk slechts is bedoeld als een aantrekkelijke presentatie van het product en niet afdoet aan het totaalbeeld van het- intacte - ijsje, welk totaalbeeld voldoende uit du afbeeldingUijkt.' Art.i3A,lidibBMW De verschijningsvorm van het ijsje van Artic kan niet anders worden beschouwd dan als een regelrechte kopie van de vorm die Iglo-Ola heeft gedeponeerd. Daarmee is het gevaar voor directe verwamnggegeven. Ook

1

Beroep ingesteld. Retf. Zie de noot op blz. 360. Red.

Ifi

O K T O R F R

2 0 00

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

tussen het merk Winner Taco en het teken El Taco bestaat venvarringsgevaar.

E I G E N D O M

3 5 7

d Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 het volgende beeldmerk bij hetBcnclux-Merkcnburcau geregistreerd:

Art.zSgRv Zo eral zes maanden znuden zijn verlopen sedert het ogenblikwaarop Iglo-Ola kennis nam van het op de markt zijn van deEl Taco is die overschrijding in elk geval zodanig gering dat nietkan worden volgehouden dat zij onvoldoende voortvarend is opgetreden. De omstandigheid datArtic doortoewiizingvandegevraagdevoorziemngen schade zal lijden kan aan toewijzing niet in de weg staan, noor een succesvol product van een concurrent klakkeloos te kopiëren heeft Artic alle daaraan verbonden gevolgen op voorhand over zich afgeroepen.

i UnilcvcrNVteNieuwegein, z Iglo-Mora Groep BV te Utrecht, eisers, procureur mr. K. Limperg, tegen i A rtic NV h.o.d.n. Artic-Frisa Nederland te Nieuwegein, z NV Frisa te Kuurne, België, gedaagden, procureur mr. EJ.M. von Schm id t au f Al tenstad t, advocaat mr. M. J. Heerma van Voss te Amsterdam. I Tn dit kort gcd ing kan van het navolgende worden uitgegaan. a Iglo-Ola heeft in 1997 via haar paraplumerk OLA een ijsproduct op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dat product bestaat uit cen krokant gebakken zoete wafel omliLtld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanilte-roomijs. De WINNER TACO en de verpakking daarvan zien er als volgt uit:

- Vormmcrk. Wit, diverse tinten bruin. e Artic brengt sedert februari rg99 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dat product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanil Ie-roomijs. H et product van Artic vertoont liet volgende uiterlijk:

(...) Bcoordelmgvan het geschil Bevoegdheid

bDe WINNER TACO is een succesvol product gebleken, en heeft sedert haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Olasedertdeintroductieeen bed rag van 8 miljoen besteed. clglo-Olaheeft bij hetBcncluxmcrkcnburcau op 2oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als merk gedeponeerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (Consumptie-ijs).

5 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu de beweerde inbrcukmakende handelingen tevens in dit arrondissementhebben plaatsgevonden. Spoedeisend belang?

6 Articbetwist dat Iglo-Olabij de gevraagde voorzieningen (nog) een spoedeisend belang heeft. Zij stelt daartoe dat de termijn van zes maanden, welke volgens geldende jurisprudentie het maximum is om spoedeisendheid te behouden, is verlopen. Dit verweer wordt verworpen aangezien, zo er al zes maanden zouden zijn verlopen sedert liet ogenblik waarop Iglo-Ola kennis nam van het op de markt zijn van de EL TACO - iets waarover

B I J B L A C

I N D U S T R I Ë L E

partijen van mening verschillen -, die overschrijding in elk geval zodanig gering is dat n iet kan worden volgehouden dat IgloOla onvoldoende voortvarend is opgetreden. Depots te kwader trouw?

7 Volgens Artic heeft Iglo-Ola geen rechten kunnen verkrijgen op de door haar gedeponeerde merken, nu die depots te kwader trouw zij n gesch icd aangezien ten tijde van die depots - meer in het bijzonder ten tijde van het depot van her hccldmerk - reeds vele soortgelijke producten door derden op de markt waren gebracht. Dat betoog gaat niet op, nu voorshands voldoende aannemelijk is geworden dal Iglo-Ola als eerste in de Benelux op de markt is verschenen met een product in de vorm als door JgloOla onder nr. 0937784 gedeponeerd en Iglo-Ola bovendien onweersprokenheeft gesteld dat haar tot nog toe door derden geen bestaande merkrechten, noch enig voorgebruik van een soortgelijk product zijn tegengeworpen. Deugdelijke merken?

8 Met betrekking tot de tekens WINNER TACO en TACO heeft Arric bcroogd dat die tekens niet als merk kunnen fungeren, nu het begrip 'Taco' louter beschrijvend is, immers staat voor een Mexicaans gerecht. Om die reden kan, aldus Artic, aan 'Taco' geen onderscheidend vermogen worden toegekend. 9 Dit betoog ziet er echter aan voorbij dat Iglo-Ola de betreffende woord merken niet heeft gedeponeerd voor levensmiddelen in het algemeen, noch voor Mexicaanse cn/of hartige en/of kruidige levensmiddelen, doch voor consumplie-ijs. Voor die waren is het woord'Taco' allerminst beschrijvend. Het tegendeel is het geval, nu gebruik van liet woord of het begrip 'Taco' voor consumptie-ijs in het geheel niet voor de hand ligt - althans lag -, waardoor het voor die categorie een zodanig individueel karakter bezit dar het zeer geschikt is om de waren waarvoor het wordt gebruikt te onderscheiden van dezelfde of soortgelijke waren en hun herkomst uit de onderneming van Iglo-Ola genoegzaam te demonstreren. De thans besproken tekens zijn dan ook wel degelijk geschikt 0111 als merk te fungeren. 10 Op grond van de inhoud van het depot nr. 0937784 (zoals hiervoor onder 1 sub d weergegeven) moet er van worden uitgegaan dat het onder dat nummer gedeponeerde merk d ried i mensionaal is, zodat sprake is van een vormmerk. 11 Ook Artic heeft dit merk als zodanig opgevat, en aangevoerd dat i n casu geen sprake kan zijn van een geldig merk, nu het hier gaat om een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt als bedoeld in artikel 1 BMW. 12 Voorlopig oordelend kan het betreffende driedimensionale merk echter niet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Iglo-Ola heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat in de eerste plaats de samenstelling en smaak van liet betreffende ijsproduct bepalend is voor haar waarde. Daaraan doet niet af dat aan het product een speciaal e n aan trckkcl ijk u i terlijk is gegeven. Dit verweer wordt dan ook gepasseerd. 13 Ten aanzien van alle in het geding zijnde merken heeft Artic tenslotte gesteld dat deze hun onderscheidend vermogen inmiddels hebben verloren omdat zij zijn verwaterd. Die verwatering bestaat hierin, aldus Artic, dat er inmiddels 8 soortgelijke producten op de markt zijn, terwijl Iglo-Ola tegen de producenten daarvan geen actie onderneemt.

L I G I N D O M

16

O K T O B E R

2 C C D

14 Ter zittingheeft Artic, geconfronteerd met de resultaten van nader onderzoek door Iglo-Ola, echter moeten toegegeven dat van de 8 door haar genoemde producten er 7 afkomstig zijn van Artic zelf, waarmee de stelling dat Iglo-Ola niet tegen de ptod ucenten daarvan optreedt reeds doorliet bestaan van de onderhavige procedure is gelogen straft, Vervolgens heeft Artic haar stelling dat de achtste producent, het Spaanse bedrijf Menorquina, metterdaad haai' producten in de Benelux op de markt brengt, tegenover de betwisting daarvan door Iglo-Ola niet aannemelijk gemaakt. 15 De slotsom uil het voorgaande is dat voorshands moet worden uitgegaan van de geldigheid van alle merkrechren waarop Tglo-Olazich in dit geding beroept. Gebruik?

16 Artic heeft niet betwist dat Iglo-Ola gebruik heeft gemaakt en nog steeds maakt van het woordmerk WINNER TACO. Zij betoogt evenwel dat Iglo-Ola geen gebruik maakt van het vormmerk, nu daarop een ijsproduct staat afgebeeld met een hap er uit en Iglo-Ola dergelijke ijsjes niet verkoopt. 17 Voorzover dit verweer als serieus bedoeld moet worden beschouwd (Art ie heel d t haar produ et i m mers eveneens af met een hap er uit terwijl zij niet stelt - en gelukkig ook niet is gebleken - dar zij' wèl gedeeltelijk geconsumeerde ijsjes verkoopt) moet het worden verworpen, reeds omdat- gelet op de datum van het depot-geen sprake kan zijn van non-usus in de zin van artikel 5 lid 2 onder a BMW. Ten overvloede wordt nog overwogen dat het afbeelden van een ijsjemet een haper uit kennelijk slechts is bedoeld als een aans tekel ijke presen tatie van het product en niet afdoet aan het totaalbeeld van het intacte - ijsje, welk totaalbeeld voldoende uit die afbeelding blijkt. Productie van dienovereenkomstige intacte ijsjes valt dan ook wel degelijk aan te merken als gebruik van het betreflende vorm merk. Overeenstemming?

18 Tussen partijen is in confesso dat Artic de aanduiding KI. TACO en her uiterlijk van haar onder die naam verkochre product gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor de merken van Iglo-Ola zijn gedeponeerd. ïyKrachtensartikel 13Alid ïonderbBMWkandemerkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen teken en merk. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de overeensteminingsvraag dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. zo De president is, anders dan door Artic tothaar verweer is aangevoerd, voorshands van oordeel dat wel degelijk vcrwarringsgevaar aanwezig is in voormelde zin. De verschijningsvorm van

16

O K T C B E R

2 C- C O

B I .1 H I A D

I N D U S T R I Ë L E

de EL TACO van Artic kan - gelet op de bij de processtukken gevoegde afbeeldingen alsmede op het uiterlijk van een aantal ter terechtzitting getoonde exemplaren van de producten zelf niet anders worden beschouwd dan als een regelrechte kopie van de vorm die lglo-Ola heeft gedeponeerd. Daarmee is het gevaar voor directe verwarring gegeven, waaraan niet afdoet dat Artic haar ijsjes te koop aanbiedt onder de naam EL TACO, nu van dat teken het woord 'Taco' als het meest kenmerkende bestanddeel moet worden aangemerkt. Daarmee vertoont dat teken zodanige overeenstemming met het merk WINNER TACO (waarvan het woord 'Taco'eveneens het meest kenmerkende bestanddeel uitmaakt) dat ook hier - en overigens al evenzeer op zichzelf beschouwd-sprake is van verwarringsgevaar. 21 Nu verwarringsgevaar voorshands moet worden aangenomen, komt daarmee aan lglo-Ola in beginsel het rech t toe aan de aldus vaststaande merkinbreuk een halt toe te roepen. De daartoe strekkende vorderingen van lglo-Ola zijn dan ook toewijsbaar, tenzij het nader te bespreken verweer van Artic zou opgaan. Rechtmatig belang?

22 Artichccft nog aangevoerd dat, zelfs al zou er sprake zijn van door haar gepleegde merkinbreuk, het in strijd zou zijn met de redelijkheid, en billijkheid de vorderingen van lglo-Ola onverkort toe te wijzen. Daartoe stelt Artic dat lglo-Ola haar rechtmatig belang bij die toewijzing heeft verloren, nu zij niet eerder tegen die merkinbreuk is opgetreden en dat eerst thans, midden in het ijsseizoen, doet. Toewijzing van de vorderingen op dit moment zal, aldus Artic, haar onevenredig veel schade berokkenen. 23 Hoewel duidelijk is dar Artic door toewijzing van de gevraagde voorzieningen schade zal lijden, kan die omstandigheid aan toewijzing niet in de weg staan. Daarbij is van belang dat Artic, door een succesvol product van een concurrent klakkeloos te kopiëren, alle daaraan verbonden gevolgen op voorhand over zich heeft afgeroepen. Van lglo-Ola, die naar verwachting reeds aanmerkelijke schade heeft geleden door de onderhavige merkinbreuk, behoeft niet te worden verlangd d at zij die inbreuk nog een dag langer laat voortduren dan strikt noodzakelijk is. 24 Wat dat laatste betreft heeft lglo-Ola ter terechtzitting verklaard akkoord re gaan met een iets langere termijn voor de recall. Voor verdergaande diligentie ten opzichte van Artic is evenwel geen aanleiding. Conclusie

Z5 De vorderingen vanlglo-Ola zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de termij n waarbinnen de recall moet plaatsvinden zal worden bepaald op 14 dagen. Artic zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

(...) Beslissing

I Gelast gedaagden niet onmiddellijke ingang, binnen de Benelux, hun inbreukmakende handelingen, als ten processe bedoeld, te staken, en in het bijzonder onmiddellijk te staken het (doen) aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden overigens van ijsproductcn en reclamematerialen (met

E I G E N D O M

:J, ü 9

inbegrip van, doch niet beperkt tot, folders en prijskaarten), voorzien van de ten processe bedoelde benaming(en) en/of productopmaaken/of verschijningsvorm, alsmede voorzien van elke andere benaming of productopmaak welke inbreuk maakt op de merkrechten van eiseressen; II Beveelt gedaagden om, binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis, daar waar, naar zij weten of redelijkerwijze kunnen weten of vermoeden, in de Benelux exemplaren van het litigieuze ijspraducr en/of reclamematerialen (waaronder mede, doch niet uitsluitend, te begrijpen folders cn/'of prijskaarten) voorhanden zijn, deze aldaar te (doen) weghalen (of althans, voor wat de prijskaarten betreft, de litigieuze ijsproducten en hun benamingen effectief en definitief onzichtbaar te maken), zonodig onder betaling(daatondermedebegrepen: opkopen) of aanbieding van creditering van de desbetreffende bezitters of houders van de ijsproductcn en/of reclamematerialen, en een en ander telkens binnen vijf dagen na (retour)ontvangst op kosten van gedaagden onder toezicht van een of meer gerechtsdeurwaarders, tezamen met haar eventuele huidige of dan bestaande voorraden van die ijsproductcn en/of reclamematerialen, te doen vernietigen, van welk een en ander door de betrokken deurwaarder(s) telkens proces-verbaal dient te worden opgemaakt en aan (de raadsman van) eiseressen dient te worden toegezonden; III Veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiscressen van een dwangsom ten bedrage van ƒ 250.000,- (...) voor elke dag of iedere keer dat de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de sub 1 en 11 opgelegde geboden, of enig gedeelte daarvan, danwcl - en zulks rer uitsluitende keuze van eiseressen - van ƒ 250,- (...) voor ieder exemplaar van enig ijsproduct of reclamemateriaal ten aan zien waarvan, respectievelijk waarmee, de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar overeenkomstig de sub I en II opgelegde geboden, of enig gedeelte daarvan: IV Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eisers begroot op ƒ 873,55 a a n verschotten waarvan ƒ 400,- aan griffierecht en f 473,55 aan dagvaardingskosten, alsmede op ƒ 2.500,- aan procureurssalaris; V Bepaalt dar eisers (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagden inbreuk hebben gemaakt op voormelde merkrechten en dat, indien eisers zulks nalaten, bovenstaande geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; VI Wijst af het meer of anders gevorderde; VI Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

3 6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L L

16

O K T O B E R

2 0 0 0

verpakkingvan snoep in het algemeen zat herkennen, en de vorm is aldus nier in de handel een aanduiding van de waar snoep geworden.

"NOOt Een curieus merkdepot

Terecht maakt de President korte metten met het non-usus verweer van Artic. Dat neemt niet weg dat Iglo-Ola kennelijk met één depot zowel de vorm van het ijsje wil bestrijken als het uiterlijk van haar verpakking, en dat doet door tussen beide in te gaan zitten: liet voornaamste beeldbcstanddccl van de verpakking is als vormmerk gedeponeerd. Deze verwarrende zuinigheid is des te opmerkelijker als men in aanmerking neemt dat Iglo het wel raadzaam achtte om afzonderlijke woordmerkdepots te verrichten voor Winner Taco en Taco, en dat zij zowel het vormmerk als het Taco-woordmerk kennelijk eersr deponeerde i n het kader van haar actie tegen Artic (ironisch genoeg heeft de President dat laatste depot helemaal niet nodig om inbreuk aan te nemen, want ook tussen Winner Taco en KI Taco bestaat verwarringsgevaar). Hoewel derresident ongetwijfeld gelijk heeft dat het afbeelden van een ijsje met een hap eruit kennelijk slechts is bedoeld als een aantrekkelijke presentatie van het product, verdient het geen aanbeveling om merken anders te deponeren dan ze worden gebruikt. (Of deze afbeelding 'aantrekkelijk' mag heten lijkt trouwens een kwestie van s m aak; maar wie zich door het woord 'Taco' voor ijs niet laat afschrikken reageert op de afbeelding kennelijk ook met een Pavlovrerlex). Dus, als Iglo-Ola van mening is dat haar waren zowel door de afbeelding als door de vorm worden onderscheiden dient zij het aangehapte ijsje als beeldmerk en een plaatje van een gaaf exemplaar als vormmerk te deponeren; of te kiezen voor een van beide en te vertrouwen op de beschermingsomvang van het depot. Her laatste lijkt in casa wet voldoende.

J.H. S.

Nr. 86 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9Junii999' (snoepkokers) Mr. E. J. Numann ArtSKMW De in het inschrijvingsbewijs opgenomen afbeelding geeft voldoende duidelijk een koker te zien mei terugvallende sluitingen, hlu het merk voorts is gedeponeerd voor de onder punt i.a genoemde klasse van pastilles/dragees is eens te meer duidelijk dat het vormmerk een verpakkingsmiddel voor die waar betreft. Art.

1.M2RMW De door Nestlé gedeponeerde kokervorm wordt als verpakking van pastilles/dragees niet door de aard van die waar bepaald. De kokervorm van Nestlé levert ook geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Daarbij dient nog in aanmerking te worden genomen dat het merkdepot van Natie' niet betrekking heeft op elke kokervorm, doch slechts op kokers met de kenmerken, weergegeven in de. gedeponeerde afbeelding. Art. ïBMW liet vormmerk beschikt, wellicht mede door inburgering, over onderscheidend vermogen. De cilindervorm is niet een zo gebruikelijke verpakking voor snoep dat ha publiek deze vorm slechts als aanduiding van de

' Beroep ingesteld. Red.

L I U k N U O M

Art.5,tid2bBMW Van verval van het merkrech t op grond van artikel 5, lid 1. onder b, BMW isgelet op het bovenstaande evenmin sprake. Daarbij komt dat van enig toedoen of nalaten van demerkhouder niet is gebleken. De doorMan in de winkel aangetroffen kokers, voorzover betrekking lubbend op chocoladedragées/pastilles betreffen bovendien kokers die op het eerste gezicht niet onder het depot tijken te vallen. Art. 13A, lid 1 BMW De enige overeenkomst is dat beide verpakkingen koliervormig zijn, doch de lengte en doorsnede van beide kokers staan in een geheet andere verhouding tot elkaar. De verschillen, met name die tussen de sluitingen, zijn pregnant. Gevaar voor verwarring tussen merk en leken valt daarom niet te duchten.

Mars BV te Veghel, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. Ch. Cielen te Amsterdam, tegen Socictc des Produits Nestlé SA te Vevey, Zwitserland, gedaagde in conventie, eiscres in reconventie, procureur mr. PJ.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.W Knipscheer te Amsterdam. Rechtsoverwegingen in conventie en in reconventie'

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel nier of onvoldoende weersproken, staat ten processe onder meer het navolgende vast. a Nestlé is rechthebbende op het op 26 april 1995 gedeponeerde en onder nummer 637409 bij het Benelux-Merkenbureau voor de klasse 30 (Confiserie, sucrerics et produits de chocolat, a savoir pastilles ou dragees de confiserie ou de sucreries fourrées de chocolat) ingeschreven driedimensionale vormmerk, dat blijkens de in het bewijs van i nsch rijvi ng opgenomen fotografische afbeelding bestaat uit een koker met aan beide zijden een terugvallende sluiting, waarbij de lengte en doorsnede van de koker in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. b Het vormmerk is in het bewijs van insch rijvi ng als volgt afgebeeld:

16

O K T O B E R

? 0 0 0

B I J 3 L A 1 )

I N D U S T R I Ë L E

e Nestlé brengt scd crt een aantal jaren in de lïcnclux chocoladedragees onderde naam SMAR'1 1ES in de handel, verpakt in ccn kartonnen koker waarvan de vorm overeenstemt met voornoemd vormmerk. De in de handel gebrachte koker is in kleur bedrukt met afbeeldingen en tekst en is aan één zijde voorzien van ccn terugvallend deksel van gekleurd plastic, aan de andere zijde van een terugvallende kartonnen vaste afsluiting. d Mars gebruikt voor haar nieuwe product, chocoladedragccs niet de naam M&M'S MINI'S, (eveneens) een cilindervormigc verpakking.

(...) in conven tie e n in reco n ven tie voorts: Bevoegdheid

8 ingevolge het bepaalde in artikel 37A 13MW is de rechrbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, aangezien de door Mars gevorderde doorhaling van het vormmerk van Ncstlc in dit arrondissement zal dienen plaats te vinden en die doorhal i ng dan wel de gevorderde verklaring voor recht dat Mars met haar cilindervorm ige verpakking geen inbreuk maakt op bedoeld vormmerk mede in dit arrondissement effect zal dienen te hebben. Nestlé heeft de bevoegdheid van de rechtbank bovendien niet betwist.

t l Q C N D O M

n iet betrekking heeft op elke kokervorm, zoals Mars lijkt te willen betogen, doch slechts op kokers mei de kenmerken, weergegeven in de gedeponeerde afbeeld i ng (dat wil zeggen: ccn koker met ccn bepaalde verhouding lussen lengte en doorsnede, en met aan beide zijden ccn terugvallende sluiting). Onderscheidend vermogen"

11 Mars stelt d at d e door Nestlé gedeponeerd e kokervorm ieder onderscheidend vermogen mist, aangezien die vorm niet de functie heeft dat het publiek in staat wordt gesteld om de producten van de merkhouder te onderscheiden van de producten van anderen. Ncstlc heeft zich tegen die steil i ng verweerd met de stelling dat die koker als zodanig, die (aanvankelijk doorRowntree & Company Ltd., vervolgens door Rowntree Mclnlosh en tenslotte door Ncstlc) reeds sedert 1937, met uitzondering van de oorlogsjaren, onafgebroken voor de verpakking van gekleurde choeoladcdragées wordt gebruikt, buitengewoon bekend is geworden als merk voor Smarries. Nestlé heeft zich daarbij beroepen op twee, in ju ni 1998 respectievelijk in maart/april r 999 door NSS Research & Consultancy "BV (hierna: NSS) gehouden marktonderzoeken. In juni 1998 zou 81% van de ondervraagden na het tonen van een blanco koker met gekleurd plastic deksel op de vraag Ah u deze verpakking

Toelaatbaar merk?

ziet, aan welk product denkt u dan? spontaan h e b b e n geantwoord

9 In geschil is allereerst of het door Nestlé gedeponeerde merk beantwoordt aan het bepaalde i n artikel r BMW. Daarbij stel t de rechtbank voorop, zoals hiervoor onder punt ï.a reeds is aangegeven, dat het vormmerk bestaat uit ccn koker als verpakkingsmiddel. De steil ing van Mars, dat uit het depot niet blijkt dat het om een verpakking gaai en dat een snoepachtige likstaaf of een rolletje (wikkel) metsnoeppastilles even goed onder het vormmerk zou kunnen vallen, wordt verworpen. De in het insch rij vi ngsbewijs opgenomen, h ierbovcn weergegeven afbeelding geeft voldoende duidelijk een koker te zien met terugvallende sluitingen. Nu het merk voorts is gedeponeerd voor de onder punt r.a genoemde klasse van pastilles/dragees is eens te meer duidelijk dat het vormmerk een verpakkingsmiddel voor d ie waar betreft.

'Smarties' terwijl in maart/april 1999 58% van de toen ondervraagden na het tonen van een blanco koker mei wi t plastic deksel op diezelfde vraag eveneens met 'Smarties' zou hebben gereageerd.

10 Op grond van artikel r BMW kunnen onder meer niet als merken worden beschouwd vormen die door de aard van de waar worden bepaald of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Anders dan Mars stelt wordt de door Nestlé gedeponeerde kokervorm als verpakking van pastihcs/dragées niet door de aard van die waar bepaald. Hoewel er meerdere soorten snoepgoed, naar ter zitting door Mars is getoond, in kokers worden verpakt is niet gebleken dat de aard van de waar logischerwijs tot de kokervorm dwingt, laat staan dat de kokervorm voor deze waar onontbeerlijk is. Choeoladcdragées, snoeppastilles etc. worden immers ook op vele andere manieren verpakt, bijvoorbeeld in wikkels, doosjes, zakjes of blikjes. De met de Smarties van Nestlé (in ieder geval qua formaat) vergelijkbare M&M's worden door Mars verpakt in doosjes of zakjes. Slechts de nieuwe 'mini'M&M's worden door Mars in kokers verpakt omdat kokers voor dat formaat choeoladcdragées volgens Mars 'handiger'zijn. De kokervorm van Nestlé levert ook geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Van ccn duidelijk voordeel van de gedeponeerde kokervorm - anders dan de door Nestlé beoogde herkenning van haar product door het publiek - bij de verpakking van pastilles/dragees is n iet gebleken. Daarbij dient nog in aanmerking te worden genomen dat liet nierkdepot van Nestlé

De Rechtbank onderschrijft de door Mars op de door NSS uitgebrachte rapporten geuite kritiek, dat tijdens het eersre onderzoek ten onrechte kokers met gekleurde doppen zijn gebruikt, dat de ondervraagden niet ter controle de vraag is gesteld waarom het antwoord 'Smarties' is gegeven en dat de kokers niet, zoals inde rapporten is vermeld, slcch ts aan de ondervraagden zijn getoond maar zoals ter zitting door F. Nelcmans van NSS is verklaard ook aan hen in handen zijn gegeven. Nestlé heeft gesteld dat de koket in ieder geval door het intensieve gebruik dat daarvan als verpakkingsmiddel is gemaakt vóór de datum van hei depot (26 april 1995) onderscheidend vermogen heeft gekregen. Nesllé heeft in dit verband onder meer gewezen op ccn uit 1983 daterend Belgisch spcllcnbock, waarin ideeën worden gegeven voor creatief gebruik van de Smarties-koker. De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat ten tijde van het merkdepot van Nestlé - e n reeds gedurende vele jaren voordien - (ook) in Nederland Smarties in de handel waren, verpakt in een met het vormmerk van Nestlé overeenstemmende koker, en dat een dergelijke verpakking voor soortgelijke snoepjes niet door derden werd gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat het vormmerk, wellicht mede door inburgering, onderscheidend vermogen bezit. Aangenomen mag worden dat het gemiddelde publiek mede aa n de hand van de kokervormige verpakking Smarties als zodanig herkent en onderscheidt van andere chocoladedragccs. De rechtbank verwerpt de stelling van Mars dat de cilindervorm een zo gebruikelijke verpakking is voor snoep dat het publiek deze vorm slechts als aanduid i ng van de verpakking van snoep in het algemeen zal herkennen, en aldus in de handel een aanduiding van de waar snoep is geworden. Her merk betreft immers, zoals hiervoor onder 9 is overwogen, niet een willekeurige cilindervorm, m aar een koker als verpakki ngsmi ddel. Anders dan Mars stelt is de koker met de kenmerken van het depot niet een zo gebruikelijke verpakking voor snoep dat het publiek bij het zien daarvan slechts aan snoep in het algemeen zal denken.

3 6 4

R I J D

L AU

I N D U S T R I Ë L E

3 Beoordeling van het geschil

3.1 Ingevolge het bepaalde in artikel 37A Benelux Merkenwet (BMW) is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu gedaagden sub z en 3 in het arrondissement 's-Gravcnhage gevestigd zijn, alsmede omdat de gestelde merkinbreuken mede in dit arrondissement hebben plaatsgevonden. Anders dan door As tra is betoogd, doet de omstandigheid dat de vordering tegen de gedaagden sub 2 en 3 ter zitting is ingetrokken aan die bevoegdheid niet af. 3.2 In verband met die intrekking behoeft de vordering, voorzover die betrekking had op de gedaagden sub 2 en 3, geen bespreking meer. 3.3 Als meest verstrekkend verweer heeft Astra betoogd dat aan Wcgh geen (spoedeisend) belang meer toekomt bij toewijzing van haar vordering, nu de campagne inmiddels is beci nd igd en Astra zich nog vóór de zitting bereid heeft verklaard een onthoudingsverklaringmetbetrckki ng tot het gewraakte teken aan Wegh te doen toekomen. Dit verweer gaat niet op omdat ter zitting duidelijk is geworden dat Astra in elk geval niet bereid was en is om in der minne aan de nevenvorderingen van Wegh te voldoen en dat om die rcdcii geen algehele minnelijke regeling-met inbegrip van het zich onthouden van mogel ijke merkinbreuk i 11 de toekomst - tot stand is ku 11 ncn komen. Onder die o mstandigheden heeft Wcgh voldoende belang de door haar gestelde merkinbreuk aan de rechter voor te leggen. Dat dat belang een spoedeisend karakter heeft volgt u i t hetgeen Wegh aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. 3.4 Ten aanzien van de merkaanspraken van Wegh heeft Astra in de eerste plaats gesteld dat de depots van 17 juli en 14 augustus 199S door Wegh te kwader trouw zouden zijn verricht, aangezien Wcgh ten tijde van die depots reeds wist dat Astra de slagzin 'FUN 2 BE FIT' gebruikte. Dit verweer faalt, nu - daargelaten of aangenomen kan worden dar Asrra die slagzin als onderscheidingsteken of handelsnaam heeft gebruikt-door Astra onvoldoende is betwist dat Wegh de door haar als merk gedeponeerde tekens reeds ter onderscheiding van haar producten gebruikte vóórdat Astra in de zomer van 1998 het gewraakte teken voor haar zomercampagne ging gebruiken, terwijl gesteld noch gebleken is dat Astra dan wel enige derde de betreffende slagzin ooit eerder dan in de zomer van 1998 heeft gebru ikt. 3.5 Vervolgens heeft Astra betoogd dat het merkdepot van Wegh - naar de president begrijpt doelt Astra hiermede in de eerste plaats op liet depot van het woordmerk 213 FIT - nietig zou zijn omdat liet merk 2B FIT louter beschrijvend zou zijn, immers bcstaar uit woorden welke tot het gangbaar taalgebruik behoren, en derhalve het voor merkenrechte!ijke bescherming vereiste onderscheidend vermogen zou ontberen. Astra heeft dit betoog onderbouwd door er op te wijzen dat het gebruik van 'turboraal' (waaronder Astra verstaat het uitspreken van een cijfer of letter als woord met andere bereken is, derhalve '2' als 'to', '4' als Tor' en 'B' als 'be') inmiddels behoort tot het publiek domein, en hetzelfde geldt voor een woord als 'fit', nu het overgrote deel van de bevolking van de Benelux een basiskennis bezit van de F.ugelse taal en boven d icn bekend is met het gebruik van 'turbotaai'. 3.6 Daargelaten de juistheid van dat betoog, faalt het hier besproken verweer, omdar het er aan voorbij ziet dat het bij het gedeponeerde merk nu juist gaat om de combinatie van enerzijds het - mogelijk niet origineel - gcbaiik van een cijfer ais woord

El

(il

ND0V1

16

O K T O B E R

2 0 0 0

met andere berekenis, en anderzijds een begrip dat ziet op de toestand waarnaar bedrijven als dar van Wcgh hun cliënten wensen ie voeten, te weten die van een lichamelijk optimale conditie. Aldus beschouwd is, voorshands oordelend, de term zB FIT als fantasieterm geschikt om de diensten van Wegh te onderscheiden van soortgelijke d iensten enaldus de herkomst van die diensten uit de onderneming van Wegh genoegzaam ie demonstreren. Daarmede is het onderscheidend karakter van het gedeponeerde merk gegeven zodat daaraan in elk geval merkenrechtelijke bescherming toekomt, daargelaten de mate van onderscheidend vermogen van het merk en de - daarmede verband houdende - mate van bescherming welke het verdient. 3.7 Aldus kom taan de orde de door Wegh gcsrelde merkinbreuk welke Asrra zou plegen door gebru ikmaking van het teken F u N 2 BE IIT. Astra heeft die merkinbreuk uitdrukkelijk betwist, en die betwisting onderbouwd door te stellen (samengevat) dat het merk 2B FTT in ieder geval een zodanig zwak onderscheidend vermogen heeft dat het teken FUN 2 BE FIT daarmee 11 ÏCL overeenstemt. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. 3.8 Tussen partijen is niet in geschil dat Astra het gewraakte teken in het economisch verkeer gebruikt voor de waren waarvoor het merk 2B FIT is ingeschreven. Dat betekent dat Wegh zich als merkhouder op grond van artikel 13A1. sub b BMW tegen dat gebruik kan verzetten, indien er sprake is van overeenstemming tussen teken en merk. Daarbij geldt als maatstaf dat van een dergelijke overeenstemming sprake is, indien -mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en reken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of hegripsmarig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) vetwarring tussen het teken en het merk wordt gewekt. 3.9 Naar het voorlopig oordeel van de president stelt Wegh zich terecht op het standpunt dat er gevaar is voor verwarring in laatstbedoelde zin tussen enerzijds het teken FUN 2 BE FIT en anderzijds het merk 2B FIT, Daarvoor is redengevend dat de zowel auditief, visueel als begripsmatigkenmerkende eigenschappen van het merk, te weten het als 'to' uitgesproken cijfer 2, gecombineerd met het werkwoord 'Bc' en de direct daarop volgende term die aangeeft wat men zou moeten zijn (te weten: TIT) volledig terugkomen in het door Astra gebruikte teken. De totaalindruk van het leken vertoont daarmee zodanige overeenkomsten met het merk, dat bij het daarvoor in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de door Astra danwei haar klanten aangeboden diensten, in die zin dat bij dat publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat die diensten van de fitnesscentra van Wegh afkomslig zijn. De door Astra nog belichre omstandigheid dat aan het doorhaar gehanteerde teken het woord FUN is toegevoegd terwijl dat teken voorts BE inhoudt in plaats van B, doet aan de overeenstemmende totaalindruk niet af, 3.10 Het vorenoverwogenc voert tot de slotsom dat de dooi Wegh gestelde merkinbreuk voorshands voldoende vasrstaal, zodat de vordering van Wegh welke er toe strekt aan die merkinbreuk een halt toe te roepen tocwijsbaar is. Het zelfde geldt voor de gevorderde afgifte van bij Astra nog aanwezige inbreukmakende zaken.

Ifi

0 K T 0 3 E R

2 0 0 0

B I J

B L A D

I N D U S T R I L I E

3.11 De vordering, strekkende tot het doen van opgave van deelnemende bedrijven, en van bestelde promotie-, prijsvraag- en htnessartikclcn zal worden afgewezen, nu gelet op de wijze waarop Astra liet gewraakte teken heeft gebruikt (niet ter aanprijzing van eigen waren doch in het kader van cen voor derden georganiseerde campagne) op voorhand nog onvoldoende vaststaat welk verband er' bestaat tussen dat gebruik en mogelijk verkochte promotieartikelen en nog minder welk geldelijk voordeel Astra daaruit kan hebben getrokken. Om dezelfde reden acht de president geen termen aanwezig Astra te veroordelen tot het verzenden van een brief aan de deelnemers aan de campagne, zodat ook dat onderdeel van het gevorderde zal worden afgewezen. 3.12 De vordering tot betaling van een voorschot op door YVegh geleden schade is evenmin tocwijsbaar, nu Wegh tegenover de betwisting daarvan door Astra noch die vordering zelf, noch haar spoedeisend belang om reeds thans over een voorschot daarop te kunnen beschikken, heeft onderbouwd. 3.13 Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gerede twijfel onderhevig is of artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag rechtstreekse werking heeft en ook of het Nederlandse kort geding is te beschouwen als een 'provisional measure' in de zin van dit verdragsartikel. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de president een 'reasonable period' bepalen waarbinnen de eisende partij uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelet op de considerans en op art. 41 lid 2 TRTPs-vcrdrag is de president van oordeel dat cen redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure onder die omstandigheden momenteel te stellen ware op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 3.14 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij dient Astra in de proceskosten te worden verwezen. Heslissing:

Beveelt gedaagde om on middellijk na betekening van dit vonnis elk gebruik in de Benelux van de aanduiding FUN 2 BE FIT of van enige andere met de merken van eiseres sub 1 overeenstemmende tekens, voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven dan wel voor daaraan soortgelijke waren en diensten, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van cen dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere keer dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld, en een dwangsom van/ 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt; Beveelt gedaagde om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseressen af te geven alle hij haar nog aanwezige inbreitkmakende zaken zoals posters, folders, brochures, T-shirts en ander (promotie)matcriaal of artikelen, zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat in strijd wordl gehandeld met dit bevel; Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ2.003,19, waarvan ƒ 370,- aan griffierecht en ƒ 83,19 aan dagvaardingskosten;

E I G E N D O M

3 6 G

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Bepaalt dat ciscrcsscn (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in krachr van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zullen moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk maakt op voormeld merkrecht van ciscressen en dat, indien eiseressen zulks nalaat, bovenstaand verbod/bevel zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; Wijst afbet meer of anders gevorderde. Enz. Noot Cijferturboleal: fantasieterm?

1 In r.o. 3.5 staat hel verweer van gedaagde vermeld: (al cijfcrtaal is in 199S al publiek domein, en (b) 'fit' is ook publiek domein voor cen fitnesscentrum. in r.o. 3.6 gaat de president vcronderstellenderwijs uil van de juistheid van verweer (a), en hetzelfde lijkt te gelden voor verweer (b). De conibinatic iB Fit zou volgens r.o. 3.6 echter als fantasieterm geschikt zijn ter onderscheiding van een fitnesscentrum. Nu we moeten uitgaan van de juistheid van verweer (a), is 2B FIT voor hedendaagse Nederlanders gewoon: To be fit. Dat 1 ijkt me - behoudens vergaande inburgering - voor een fitnesscentrum niet een acceptabel merk, combinatie of geen combinatie. Vgl. art. 3 lid 1 sub c van de Merkenrichtlijn 89/104 die sinds 1 jan uari 1996 ons merkenrech t behoort te beheersen, ook al heeft de wetgever verzuimd die bepaling met zoveel woorden in de BMW over te nemen. 2 Als ik dit niet juist zie, dan rest de vraag of de afwijking in het teken van gedaagde (FUN 2 BE FIT), niet genoeg zou moeten zij n om verwarringsgevaar jegens 2B FIT onaannemelijk te achten. Het waardcringsoordeel van de president hieromtrent is natuurlijk het zijne. Het komt echter niet juist voorom bij deze, allebei zó zeer de eigenschappen van de diensten beschrijvende tekens, gewicht toe te kennen aan begripsmatige gelijkenis. Hier klinkt nog te zeer de echo door van het oude Urara-arrcst van de LScnGH, en te weinig de echo van het niet minder belangrijk BenGH-a rrestj uicy Fruit. Ook te weinig de ld ank van het HvJEG arrest Chiemsee van 4 mei 1999 (C-108 en 109/97), NJ 2000, 269. Toegegeven: een echo van een arrest dat er nog niet was toen bovenstaand vonnis gewezen werd, is uiteraard te veel gevraagd. D.W.F. V.

B I J B L A D

I N D U S T R I E L L

en ie distribueren onder de naam de Trench Cot. De French Cot is een exacte verveel voud iging vau de Simon Horn Cot qua stijl, vorm, kleur en uitvoering. Babydromc maakt inbreuk op de rechten van Simon Horn door de inbrcukmakende bedjes van Dreamland af te nemen en te verkopen. Damink betrekt op haar beurt de inbrcukmakende French Cot weer van ISabydrome en maakt daarmee tevens inbreuk op de auteursrech len van Simon Horn.

(...) Damink voert aan dat zij sedert twee maanden de French Cot en de English Cot i n baar winkel verkoopt. Zij betrekt deze kindcrmcubelen van Babydrome en is niet op de hoogte van mogelijke conflicten met betrekking tot de auteursrechten op de Simon Horn Cot/dc French Cot. Voor het overige conformeerr zij zich aan hetgeen Babydrome te dier zake aanvoert. Babydrome voert allereerst aan dat er in Engeland in beginsel geen auteursrechtelijke bescherming maar slechts modelrechtelijke bescherming bestaat op meubelen, en dat Simon Horn, voor zover hij al rechthebbende zou zijn, zich op grond van artikel 2, lid 7 van de Bcrncr Conventie in Nederland slechts op model rechtelijke bescherming van de Cot kan beroepen. Babyd rome voert voorts aan dat er naarhaar mening geensprake is van auteursrecht op de Cot in de zin van artikel 10 onder 11 van de Auteurswet, maar dat indien er wel sprake zou zijn van aurcursrechrelijke bescherming, dit recht toekomt aan Len Smith, die naast Simon Horn medc-cigenaaris van Simon Horn Manufacturing en tevens (mede)eigenaar is van Dreamland. Len Smith stelt in 1993 de feitelijk ontwerper en maker van de Col te zijn geweest, hetgeen hij niet deed in dienstverband van Simon Horn of Simon Horn rurniture, maar binnen zijn (toenmalige) onderneming genaamd Alexander's Fine Cabinct Making. Zelfs los daarvan acht Babydrome de distributie van de Cot in Nederland niet ongeoorloofd, omdat de Cot met toestemming van Simon Horn c.s. aan Dreamland is geleverd, waarna de Cot onder de naam French Cot op de Nederlandse markt is gebracht door Babyd rome en via haar aan Damink is geleverd, zodat van inbreuk op enig recht geen sprake kan zijn. 4 De beoordetingvanhet geschil

I De kernvragen in de onderhavige geschil zijn als volgt samen te vatten: T welke vorm van bescherming (auteursrechtelijk of anderszins) geniet de Cot in Engeland en welke bescherming genieten de Cot en de rechthebbende in dat geval in Nederland; II aan wie komen de beschermingsrech ten op de Cot toe; i n ingeval de rechten toekomen aan Simon Horn c.s., is er dan sprake van inbreuk op die rechten door Babydrome en Damink. ad I Bescherming van de COT

z Ten aanzien van de vraag welke bescherming de Cot geniet en de in dat verband door partijen aan de orde gestelde toepasselijkheid van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (hierna: de Bcrncr Conventie) opgenomen rcciprocitcitsbeginsel wordt het volgende overwogen. Los van de vraag of voornoemd artikel al dan niet buiten toepassing kan of moet worden gelaten omdat zij (lees: het, Red.) in strijd zou zijn met het assimilaticbeginsel van de Berner Conventie en het verbod op discriminatie zoals neergelegd in het EG-Vcrd rag, zoals Simon Horn c.s. stellen, ishet voorshands bepaald nier onaannemelijk dat de Cot autcursrechtelijkebescherming geniet in üngcland op grond van de aldaar geldende 'Copyright, Designs and Patents Act 1988' (hierna: de Act 1988).

E I G E N D O M

16

O K I O B E R

2 0 0 0

Voor auteursrechtelijke bescherming onder voormelde Act moet er sprake zijn van een 'work of artisticcraltmanship', waarbij zowel het artistieke clement als het element van vakmanschap van belang zijn, onder omstandigheden aan te vullen met de intentie van de maker/ontwerper van het voorwerp. Het lijdt geen twijfel dat de thans in het geding zijnde Cot met de nodige vakmanschap tot stand is gekomen, waarbij een artistiek element ten aanzien van het ontwerp ervan zeker niet ontbreekt. De Louis Philippe-stijl van de Cot stamt weliswaar uit de 18c en 19c eeuw en is qua stijl veelvuldig in meubelen toegepast, maar zoals uit de overgelegde afbeeldingen (tekeningen) en foto's van diverse lit bateaux uit die tijd blijkt ging het hierbij altijd om meubelen voor volwassenen. Hoewel de transformcerbaarheid van de Cor op zich evenmin origineel is, is de Cot in het ontwerp zoals deze thans voorligt voorshands geoordeeld wel degelijk als een oorspronkelijk (origineel) werk aan te merken. Meer nog dan alleen een functioneel meubelstuk lijkt het bedoeld te zijn 0111 te kunnen dienen als een vorm van een familie-erfstuk; de prijs ervan is dan ook navenant hoog. Bij het vervaardigen van de Cot zij 11 op het gebied van de poten en met name ook de wanden keuzes gemaakt. Weliswaar is de ontwerper binnen de zogenaamde Louis Philippe-stijl gebleven, maar ook daarbinnen zijn talloze variatiemogelijkheden, waardoor het eindproduct toch als voldoende oorspronkelijk moet worden aangemerkt. In tegenstellingtot hetgeen in Engeland door de House of Lords in de zaak Georgc llcnslier Ltd. versus Restawhile Upholstery (I .a nes) Ltd. ten aanzien van het aldaar in het gcd i n g zij nde meubelstuk is geoordeeld, kan de Cot in het onderhavige geding naar het voorlopig oordeel van de president worden beschouwd als een 'work of artistic craftmanship'. Hierop is de in section 51 van voornoemde Act 198S opgenomen uitzondering niet van toepassing, zodat de Cot auteursrechtelijke bescherming geniet. 3 Op grond van het voorgaande is de president van oordeel dat de Cot ook naar Nederlands recht als een werk van toegepaste kunstkan worden beschouwden daarom auteursrechtelijke bescherming geniet op grond van artikel 10 onder 11 van de Auteurswet 1912. Dit leidt ertoe dat door de (Engelse) ontwerper van de Cot op grond van artikel 2, lid 1 van de Berner Conventie in Nederland een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming van het meubelstuk. Ad 17Rechthebbende op de Cot

4 Voorts dient de vraag aan de orde te komen aan wie het auteursrecht op de Cot toekomt. Partijen hebben over en weer, naast verklaringen van Simon Horn, Patrice Villalonga en Len Smith, ook diverse verklaringen van derden overgelegd. Deze verklaringen stroken op meerdere punten niet met elkaar en maken derhalve voorshands niet meer duidel ijk dan dat de wederzijdse standpunten van partijen op dit punt sterk uiteenlopen, zodat bedoelde verklaringen vooralsnog onvoldoende aanknop i ngsp unren bieden voor bean twoord i ng van bovenstaande vraag. 5 Simon Horn c.s. beroepen zich ook op een tweetal (ontwerp)tekeningen, gedateerd 17 april 1989, die zijn vervaardigd door Patrice Vilialonga in opd rach 1 van Simon Horn. Simon Horn c.s. stellen dat op basis van deze tekeningen kan worden geconcludeerd dat de Cot toen al in opdracht van Simon Horn is ontworpen. De huidige Cot wijkt weliswaar - mede als gevolg van aanbevelingen van het Britisch Standards Instiuite (hierna: BSIj - op enige ondergeschikte punten af van de eerdere prototypes, vervaardigd in t98y door Les Ouvriers Rcunis

16

O K I O B T R

2 0 0 0

B I J B L A C

I N D U S T R I Ë L E

in de Vogezen (met een hoofd en voeteneinde van riei) en in 1992 door I. Kashmiri in Pakistan (in een geheel houten uitvoering), maar is in zijn huidige uitvoering in overwegende mate (volgens Simon Horn c.s. zeker voor 95%) gelijk gebleven aan de prototypes van destijds. Len Smith is pas in 1993 betrokken geraakt bij de vervaardigi ng van de Cot en heeft zich vooral beziggehouden met het aanbrengen van verbeteringen aan de Cot, met name het ontwerpen en verfijnen van het koperen beslag aan de zijkanten van de Cot ten behoeve van de 'dropside' alsmede voor de uitneembaarheid van beide zijkanten van het bedje om het op die manier te kunnen transformeren van babybedje naar kinderbedje. 6 Babydromc voert aan dat Len Smith eind iggz/begin 1993 in gesprek is gekomen met Simon Hora, die destijds iemand zocht die een Cot in de Louis Philippc-stijl wilde maken. De eerste Cot die Len Smith begin 1993 ontwierp en maakte was een Cot met vaste zijkanten. Hij heeft vervolgens een Cot ontworpen en vervaardigd met een 'dropside' en één in een rransformeerbare ('metamorphic') uitvoering, Babydrome plaatst haar twijfels bij de authenticiteit van de in april 1989 gemaakte tekeningen van Patrice Villalonga en voert bovendien aan dat de Cot die door Simon I lorn in rgS9 zou zijn ontworpen dermate afwijkt van het exemplaar dat door Len Smith in 1993 is ontworpen en is gemaakt, dat Simon Horn op grond daarvan geen auteursrechten op de huidige Cot kan doen gelden. Die rechten komen toe aan Len Smith. 7 Er is vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de authenticiteit van de in april 1989 voor Patrice Villalonga vervaardigde ontwerptekeningen. K r bestaat voorshands evenmin twijfel dat van de Cot eind 1989111 FrankrijkdoorLesOuvriers Reu nis een prototype is vervaardigd met rieten kan ten. De vraag spitst zich meer toe op het punt van de transformeerbaarheid: was de in 1989 door/in opdracht van Simon Hora ontworpen Cot ook al translbrmcerbaar of is de mogel ijkhcid de Cot te transformeren pas in 1993 door Len Smith aan de Cot aangebracht, waardoor de huidige Cot niet meer valt te vergelijken met de eerdere prototypes uit respectievelijk 1989 en 1992. Op zowel de door Simon Horn c.s. overgelegde foto's van een Cot met rieten zijden (productie zo) als de ter terechtzitting getoonde Cot - waarvan Simon Horn c.s. onbetwist hebben gesteld dat zowel de foto's als de Col dateren van voor 1993 - zijn metalen (koperen) mechanismen zichtbaar die zijn aangebracht aan weerszijden van de zijkanten (met spijltjes) van het bedje, zodat de zijkanten kunnen worden verwijderd en het babybedje in een kinderbedje kan worden getransformeerd. In het door BSJ opgestelde testrapport d.d. 12 juni 1991 (nummer 180524) is met betrekking tot de Cot, die voor testdoeleinden op 26 november 1990 aan het BSI was aangeleverd, geschreven dat de 'd i van base supplied would not fit the cot base. The client was notified and a modified divan was supplied'. Hieruit val t af te leiden dat de Cot toen al behalve als bedje (cor) ook in de vorm van sofa (divan) aan her BSI was gepresenteerd. Ook in de editie van juni 1992 van het Engelse tijdschrift Harpers & Qiieen, waarvan kopieën van een tweetal pagina's door Simon Horn c.s. zijn overgelegd (productie 19), staat een afbeeld ing van de Cot, welke in het bijschrift wordt omschreven als 'Simon llorn's miniature rosewood lit bateau.* Voorts wordt beschreven dat de Cot kan worden veranderd van een babybedje in een kinderbedje en tenslotte dienst kan doen als een sofa voor tieners en wordt vermeld war de Cot kost en waar deze kan worden gekocht.

E I Ü N D O M

8 Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat de Cot reeds voor 1993, derhalve voordat Len Smith zich met de vervaardiging ervan ging bezighouden, in de vorm van een transformeerbaar babybedje (lit bateau! is ontworpen. Door Babydrome wordt niet betwist dat in 1993 de rieten zijden van de Cot al waren vervangen door nomen zijden. Dit betekent dat de huidige Cot op enige deiailpunten na vrijwel geheel overeenkomt met de Cot zoals deze in (i n ieder geval) 1992 al bestond. Simon Horn c.s. betwisten niet dat nadien door Len Smith nog aanpassingen aan de Cot zijn gemaakt, zoals het verfijnen van het koperen beslag, de maat van de poten onder het bedje, het aanbrengen van cen mogelijkheid van een 'dropside' en dergelijke. De president is met Simon Horn c.s. van oordeel dat het daarbij echter gaat om aanpassingen en verfijningen die de kern van het ontwerp niet hebben beïnvloed in een mate die ertoe kan leiden dat er sprake is van een ander of nieuw ontwerp, waarvan Len Smith de (auteurs)rcchthebbende zou zijn. Ook voor het overige zijn er geen aanwijzingen die tot de conclusie leiden dat Len Smith de auteursrechthebbende op de Cot is. 9 Het vorenoverwogene leidt dan ook tot het voorlopig oordeel dat de auteursrechten op de Cot toekomen aan Simon Horn. Adlllls Cf sprake van inbreuk? I o Rest nog de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Simon Hom of dat, zoals Babydromc heeft aangevoerd, de Cot met toestemming van Simon Horn (ïurniture) door Len Smith via Simon Horn Manufaeturing aan Dreamland zijn verkocht, die de bedjes vervolgens onder de naam l-'rcnch Cot heeft geleverd aan (onder meer) Babydrome. In de visie van Babydrome is er sprake van uitputting, waardoor Simon Horn c.s. geen rechten ren aanzien van Babydrome meer kunnen doen gelden. Babydrome voert tevens aan dat er geen sprake was van een exclusieve licenrie van Simon Horn Furniture om de door Simon Horn Manufacturing vervaardigde Cots te verkopen, omdat een dergelijke exclusieve licentie schriftelijk zou moeten zijn vastgelegd, hetgeen hier niet is geschied. I I De door Babydrome in het geding gebrachte facturen (overgelegd als productie 13), waaruit volgens haar zou blijken dat Simon Horn Manufacturing de Cor ook aan anderen dan Simon Horn Furniture zou hebben verkocht, geven voorshands onvoldoende duidelijkheid of het in die gevallen ging om de thans in geding zijnde Cot. De eerste factuur spreekt over een'Lit Bateau Auvergnc Bedframe' met een afmeting van 160 cm bij 200 cm (de afmeting van een tweepersoons bed). De twee andere facruren vermelden dat het gaat om een 'Lit Bateau two drawer bed', wat er evenmi n op wijst dat het gaat om de Cot, d i e - voor zover thans bekend i s - geen laden of schuifbakken heeft. Voor het overige zijn er geen aanwijzingen dat - met uitzondering van de door l.cn Smith aan Dreamland verkochte Cots - de door Simon Horn Manufacturing geproduceerde Cots aan anderen dan Simon Horn Furniture zijn verkocht. Dedoor nabydromeinhet geding gebrachte notulen van de op 3 april 1998 gehouden, aandeelhoudersvergadering van Simon Horn Manufacturing wijzen evenmin in een andere richting. Daaru it blijkt hoogstens nog eens dat er kennelijk tot dan toe geen sprake was van 'outside customers'. In bedoelde notulen (productie 10 van Babydromc) stelt Owenl.c Roy(OLR)vuor dat'it would bebetterfor SHM (Simon Horn Manufacturing) to outsource business' en dat 'if LS (Len Smith) produced abusiness plan he might bcable to get it nnanced if SUL' (Simon Horn Lurniture) could sec a return from it'. Het betreft hier slechts een tweetal voorstellen,

3 7 2

3 ' J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

verbod of bevel mochien overtreden, dan wel, naar keuze van Sourcc, van ƒ 10.000, voor iedere dag dat zulk een overtreding mocht voortduren. Van dit vonnis zijn Vacu Products en Schneider in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof alhier. In dat appèl is nog geen uitspraak gedaan. - Op 25 april 1996 lieert Schneider (mede) namens Vacu Products ecu brief gezonden aan de heer P. Zuydam van Screwpull International met (onder meer) de volgende inhoud: Without a doubtyou are aware that thete is a legal dtspitte herween on one side Source IntermarkeiingA.G. and on the otherside Vacu Products B.V. and the undersigned. On February zyd 1996 the President of the District Courtin The Uague passet! judgement via injunction order. On the basis ofthis we have sent you two letters via regtstered mail. In the meantime an ttppeal to a Higher Cottrt hos been lodged against the Verdict and we are considering starting a standardprocedure against Source IntermarkctingA.G. Then I have to read thefotlowing in a letter from Le Creuset/Nick iiobinson oflanuary uth 1996: 'Hemd Schneider, their ownerand chairman, has informed me that in his view a nttmber ofyour products infringe his patents and are outside the scope ofyour agreement with him and his company' J have never dedared sitch a tiling to Nick Robinson. Nick Robinson üid ask me some time if'the products ofEpicurean infrwged our patents. I havealways left that aside and even stated that iifneecssary) that had to be dedared by ajudge since in every country theproteaions are different and can be explained dijj'erently. Howevei; l did teil him thatl could not imaginc that the new stopper Epivac TIJ wouldfall under our settlemem agreement. You can understand my surprise when beingconformed by the letter of Nick Robinsott ofjanuary uth during the aforementioned Injunction Order.

Genoemde Zuydam is de superieur van de eveneens genoemde Nick Robinson van Lc Creuset. Source stelt zich op het standpunt dat Vacu en Schneider hiermee in strijd hebben gehandeld met het geciteerde verbod uit het bovengenoemde vonnis gegeven verbod en dat zij derhalve ieder een dwangsom zouden hebben verbeurd van ƒ 50.000,-. - Op grond hiervan heeft Source op 22 juli 1996 executoriaal derdenbeslag ten laste van Vacu Products en Schneider gelegd onder de naamloze vennootschap ABN-AMKO bank N.V., gevestigd te Amsterdam, onder meer kantoorlioudende te Delft aan de Burgwal 8 en onder de coöperatie Coöperatieve Rabobank Delflanden B. A., gevestigd te Delft, aan de Buitenhofdreef 268. - Op 8 juli 1996 heeft dhr. Anthony R. Lemme, directeur van Source, aan de heer Stephen Martleet, managing director van Le Creuset, een brief gestuurd waarin hij onder meer schrijft: Wesintercly regret the time, effortand delays that we all had to spend on this marter due to the interference and unfair trade ptaetices o/Bernd Schneider and Vacu-Prodttcts. Beoordelingvan het geschil in conventie en in reconventie:

4 Vacu Products en Schneider hebben zich op het standpunt gesteld dat de brief van 25 april 1996 op, geen enkele wijze in strijd is met het in het kort geding vonnis van 23 februari 1996 gegeven verbod. 5 De president deelt dit oordeel. In de betreffende brief wordt door Schneider medegedeeld dat er een juridisch geschil bestaat tussen Vacu Products en Schneider enerzijds en Source anderzijds waarin de president van de Haagse rechtbank bij vonnis een voorlopig oordeel heeft gegeven, dat Vacu Products en

E l f i r K D O V l

1 U

O K T O B E R

^ l i n o

Schneider van d it vonnis in hoger beroep zij n gegaan en dat zij overwegen een bodemprocedure tegen Source aan te spannen. Tevens betoogt Schneider in deze brief dat de mededeling van Nick Robinson in diens brief van 11 januari 1996 aan Epicurean dat hij, Schneider, aan Robinson zou hebben gezegd dat een aantal producten van Source naar zijn mening inbreuk zou maken op het aan Schneider verleende octrooi, onjuist is. 6 In de brief worden geen mededelingen gedaan die inhouden dat het in het verkeer brengen van de Epivac-111 producten van Source inbreuk maakt op het Europees octrooi dat Schneider voor de Vacu-Pioducts is verleend. "Niet kan worden gezegd - zoals Source stelt - dat de mededeling omtrent, het appèl en de voorgenomen bodemprocedure inhoudelijk op precies hetzelfde neerkoml als (opnieuw) stellen datdeEpivac-III producten inbreuk maken op het Europese octrooi. 7 Het doen van mededelingen omtrent de tussen partijen lopende procedures is Vacu Products en Schneider in het kort geding vonnis niet verboden. Evenmin is hei hun verboden te laten weten wat hun standpunt in deze is. Daarom kan ook niet geoordeeld worden dat de passage in de brief van 25 april 1996 luidende 'Howevcr, I did teil him that 1 could not imagine that the new stopper Epivac III would fall under our settlcment agreement.' als een overtreding van het verbod worden beschouwd. Het doen van dergelijk mededelingen kan in zijn algemeenheid ook niet verboden worden, althans zolang niet in rechte defïni tief omtrent de strijd vraag is beslist. 8 Source heeft zich derhalve ten onrechte op het standpunt gesteld dat Vacu Products en Schneider de in het kort geding vonnis opgelegde dwangsommen zouden hebben verbeurd enis ten onrechte overgegaan tor executie van dat vonnis. De executie zal dan ook moeten worden gestaakt en de gelegde beslagen zullen worden opgeheven. Uit doelmatigheidsgronden zal de presidentzulks bij ditvonnisdoen. Het in reconventie door Source gevorderde verbod aan Vacu Products en Schneider om aan Le Creuset en Screwpull international, aan afnemers, leveranciers of andere (al dan niet potentiële) relaties van Source, of aan andere derden mededelingen te doen ofte laten doen, over de tussen parrijen lopende gerechtelijke proced u res, zal worden afgewezen. 9 Aangezien evenwel het ventileren van een mening omtrent octrooi inbreuk, alsmede uitlatingen als geciteerd in r.o. 7 geschikt zijn potentiële afnemers van Source af te schrikken (en daarom op de in het vonnis van 23 februari 1996 aangegeven grond onder de gegeven omstandigheden onrechtmatig zijn) zal Vacu Products en Schneider echter worden bevolen om, ind ien zij aan deze derden mededelingen doen omtrent de tussen partijen lopende gerechtelijke procedures of aan deze derden hun standpunr kenbaar maken dat wel degelijk van oclrouiinbreuk sprake is, daarbij te vermeiden dat de president van deze rechtbank bij vonnis van 23 februari 1996 in kort geding als zijn voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat van octrooii nbrcuk geen sprake is. 10 Met betrekking tot het over en weer gevorderde verbod om in de toekomst mededelingen aan derden te doen of te laten waardoor de ander in diskrediet zou (kunnen) worden gebracht geldt dat, hoewel partijen zich van het doen van dergelijke mededelingcn vanzelfsprekend behoren te onthouden, voor het opleggen in kort geding, van een verbod als gevorderd op dit

16

O K T O B E R

2 0 0 0

R I J

B L A D

I N D U S T R I E E L

moment onvoldoende aanleiding bestaat. Dit laatste geldt eveneens voor het over en weer gevorderd e bevel tot rectificatie. Hierbij laat de president thans in het midden of Source zich op de afspraken van het 'Scttlcmcnt Agreement' van to februari 1992 vermag te beroepen, waarvoor nader zou dienen te worden onderzocht of die aanspraken (afgezien van de eerder besproken licentie) overd raagbaar waren.

Ni'. 91 Bureauvoor de Industriële Eigendom, zz juni 2000 (octrooiduur) Mr. 1. W. van der Eijk, mr. ir. R.A. Grootoonk en mr. dr. ir. M.W. D. van der Burg Art.63, lid 1 EOV cnRegel

11 In de omstandigheid dat partijen over en weer deels in het ongelijk gesteld zijn wordt aanleiding gevonden te bepalen dat iedere partij (zowel in conven tic als i n reconventie) de eigen proceskosten draagt. Beslissing:

De president: in conventie:

- beveelt Source om de executie van het onder rolnummer 96/ 108 m kort geding tussen partijen gewezen vonnis van 23 februari 1996 onmiddellijk te (doen) staken en gestaakt te houden. - bepaalt dat Source een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000, voor iedere dag dar zij in gebreke mocht blijven om aan dit bevel te voldoen. - heft op de executoriale derdenbeslagen die Source op 22 juli 1996 ten laste van Vacu Products en Schneider heeft doen leggen onder de naamloze vennooLschap ABN-AMRO Bank N.V. en de coöperatie Coöperatieve Rabobank Delflanden f!. A..

3 7 3

L I G E N D O M

SsEOVUitvoeringsreglement

Bezwaar tegen de mededeling betreffende de duur van een verkend Aanvullend Beschermingscertificaat. Volgens verzoekster begint de duur van het aan het Aanvullend Beschermingscertificaat ten grondslag liggende Europese octrooi te lopen op de dag na indiening van de aanvrage. Als gevolg hiervan zou hel Aanvullend Beschermingscertificaat, waarvan de beschermingsduur berekend wordt vanaf hetverstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, een dag later aanvangen, resp. aflopen dan aangegeven door het Bureau. Bureau: Uit de woorden 'asfrom'in art.63.lid 1 (in deNederlandse versie van het Verdrag vertaald met 'te rekenen van') moet worden afgeleid dat de duut van een octrooi begint op de dagvan indiening. Ook grammaticale interpretatie brengt mee dat de dag van indiening van de aanvrage dient te worden meegerekend. De stelling dal de octrooiduur moet worden berekend volgens Ruk 83 wordtvervsorpen. Dit artikel, dat in par. 2 bepaalt dat de berekeningvan termijnen aanvangt 'on the dayfoUowing the day on which the relevant event occurred', betreft termijnen waarbinnen een handeling moet zijn verricht en is niet van toepassing op de berekening van de duur van een Europees octrooi. De betekening van de expivatiedatum van het Aanvullend Beschermingscertificaat, vanaf de expiratiedatum van het octrooi, wordt bevestigd.

in reconventie;

- beveelt Vacu Products en Schneider om, indien zij aan Le Creuset te Frcsnoy-lc Grand (Frankrijk), ScrewpLill International te Londen (Engeland) of aan afnemers, leveranciers of andere (al dan niet potentiële) relaties van Source, of aan andere derden, mededelingen doen omtrent de tussen partijen lopende procedures dan wel van hun mening dat het in het verkeer brengen van de Epivat-III producten van Source inbreuk maakt op, het Europees octrooi dat Schneider voor de Vacu Products is verleend, daarbij duidelijk te vermelden dat de president van deze rechtbank in kort geding als zijn voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat van octrooiinbreuk geen sprake is. in conventie en in reconventie:

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. wijst af het meer of anders gevorderde. - bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Beschikking op bezwaarschrift artikel 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht (Certificaat nr. 990029) 1 Het geding

Het bezwaar van verzoekster richt zich tegen de beschikking van het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) van 23 december 1999, waarbij besloten werd tot verlening van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 990029 met rechtskracht tot en met 10 juli 201 3. Verzoekster heeft daartoe tijdig (3 februari 2000) een bezwaarschrift ingediend. Op 16 maart 2000 heeft verzoekster nog nadere informatie toegezonden. Een hoorzitting heeft plaatsgevonden op 19 april 2000, waarbij verzoekster is gehoord bij monde van haar octrooigemachtigde drs. J.M. Hatzmann. Bij die gelegenheid zijn pleitnotities met bijlage overgelegd. De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier t n gel ast beschouwd. 2 Het bezwaarschrift

De wettel ijk maximale duur van het aanvullend beschermingscertificaat (verder: certificaat) is door het Bureau I.E. vastgesteld op 1 o j uli 2013. In haar bezwaarsch ri ft van 3 februari 2000 heeft verzoekster de expiratiedatum van het certificaat betwist. Bij het berekenen van deze datum is het Bureau I.E. uitgegaan van de maximale duur van het aan het certificaat ten grondslag liggende Eu ropese octrooi nr. 0299402. Verzoekster betwist de bestendige praktijk van het Bureau I. E. om de duur van een Europees octrooi te laten aanvangen op de dag van indiening van de aanvrage. Volgens verzoekster begint de duur van een Europees octrooi te lopen op de dag na indiening van de aanvrage, wat in casu zou betekenen dar de laatste dag van het Europees octrooi niet 10 juli 2008 maar 11 juli 2008 is. Als gevolg hiervan zou het aanvullende beschermingscertificaat, waarvan de beschermingsduur ingevolge art. 13 van de Verordening van de Raad

:Ï

7

••!

B I J J L A D

I N D U S T R I Ë L E

F l U t N D O M

1

fi

O K T O B E K

2 0 0 0

betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen van iS juni 1992 {1768/ 92) berekend woidc vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, aanvangen op 12 juli 2008 en aflopen op 11 juli 2013. Derhalve meent verzoekster dat liet certificaat ten onrechte verkendis meteen einddatum van 10 juli 2013 en verzoekt de beschikking te vernietigen en te besluiten tot verlening van het certificaat met een maximale duur tot en met 11 juli 2013, Ter verdediging van vorengenoemde stelling heeft verzoekster betoogd dat Rule 83 van hetUitvoeringsreglemcntvaii het Europees Octrooiverdrag (EOV) een centrale methode bevat voor de berekening van termijnen, die onder andere aangeeft op welke wijze de duur van een- in casu voor Nederland -verleend .Europees octrooi berekend moet worden. Toepassing van paragraaf z van Rule 83, die bepaalt dat de berekening aanvangt on

uctrooiregistcr van het Verenigd Koninkrijk-zie bijv. Eu ropeaii Application No EP85307417.7-, een voor het VcrcnigdKoninkrijk verleend Europees octrooi een maximale duur heeft van 20 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvrage. Een grammaticale interpretatie van art. 63, lid 1 EOV brengt met zich mee dat de dag van indiening van tle aanvrage dient mee te worden gerekend. Wanneer men een woordenboek raadpleegt blijkt immers dat asfrom in het Nederlands de betekenis met ingang van of een hiermee vergelijkbare betekenis heeft. Bovendien wordt deze opvatting bevestigd door de Memorie van Toelichting bij de wijzigingswet 1978 van de Rijksoctrooiwet 1910, die over dcduur van Europese octrooi en het volgende ver-

the day follovting theday on which the relevant event oecurred zou dan

De in het bezwaarschrift door verzoekster vermelde stelling d at berekening van de octrooiduur moet gebeuren volgens Rule 83 EOV U itvoeringsreglement wordt verworpen. Rule 83 is naar de mening van het Bureau I.E. niet van toepassing op de berekening van de duur van een Europees octrooi. In de drie versies van her verdrag zijn in de titel van Rule 83 de woorden time limirs, délais en Fristen opgenomen, waaru i t blijkt dat hier sprake is van een methode voor de berekening van termijnen waarbinnen een handeling moet zijn verricht. Deze zienswijze wordt bevestigd door prof. dr. Romuald Singcr, die in zijn commentaar op het Europees Octrooiverdrag de bespreking van artikel ïzo EOV en de daarbij behorende Rules 83-85 begint met de

tot gevolg hebben dat de duur van het octrooi aanvangt op de dag volgende op the relevant event, wat in het onderhavige geval de indiening van de octrooiaanvrage is. Verder voerr verzoekster als argument voor het hanteren van deze centrale berekeningsmethode aan dat uit de door hem ingediende stukken blijkt d at de vorengenoemde systematiek ook in onder meer liclgié', Luxemburg, Duitsland en Zweden wordt gevolgd en voorts dat het Bureau T.E., met uitzondering van de duur van octrooien, bovenstaande systematiek volgt in de dagelijkse praktijk van liet berekenen van termijnen. 3 Beoordelingvan het bezwaar

De verlening van het onderhavige certificaat is gebaseerd op de Verordening (EEG) van ïSjuni 1992 nr. 1768/92 van de Raad betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, nader re noemen de Verordening. Met een certificaat kan een aanvullende bescherming worden verkregen welke direct aansluit op het zogenaamde basisoctrooi ('As art. 13, lid 1 van de Verordening) voor een maximale duur van vijfjaar (zie art. 13, lid 2 van de Verordening). Het bezwaar van de verzoeksrer is gericht tegen de door het Ti urcau T.E. vastgestelde duur van het onderhavige basisoctrooi, het E uropese octrooi 0299402, met geldigheid voor Nederland. De indieningsdatum van de aan dit octrooi een grondslag liggende aanvrage was 11 juli 198S, en de expiraticdalum van het octrooi is door het Bureau I.E. vasrgesreldop 10 juli 2008. Deze expiratiedatum is verzoekster reeds medegedeeld bij brief van 25 juni 1993. Hoewel verzoekster tegen de in deze mededeling vermelde expiratiedatum destijds geen bezwaar heeft gemaakt, is zij thans van mening dat het Bureau bij de verlening van het certificaat ten onrechte van deze expiratiedatum is uitgegaan. Het liurcau ziet aanleiding dit bezwaar te behandelen, nu uit genoemde brief van 25 juni 1993 nictduidelijkvaltopte maken welk rechtskaraktcr de opgave van de expiraticdatum van her octrooi had. Het Bureau zal derhalve thans ingaan op de vraag of bij de vaststelling van de maximale duur van het certificaat in het bestreden besluit, van de juiste expiratiedatum van het basisoctrooi is uitgegaan. De duur van een Europees octrooi bedraagt ingevolge art. 63, lid 1 EOV 20 years asfrom the date offiling of the application. U it de

woorden as front die in de Nederlandse versie van het verdrag vertaald zijn met de woorden te rekenen van, moet volgens het Bureau I.E. worden afgeleid dat de duur van een octrooi op de dag van indien ing ticgint te lopen. Het feit dat in enkele andere Europese landen het octrooi pas op de dag volgend op de dag van indiening begint te lopen, doet geen afbreuk aan het bovenstaande. Hiertegenover kan worden gesteld, dat volgens het

meldt: Zowel ten aanzien van Europese octrooien als van octrooien, verleeml onder dcRijksoctroorwet. zal voortaan de dagvan indiening van de desbetreffende aanvrage gelden als begindatumvoordeberekeningvo.il de maximale duur van het octrooi.

volgende rwee zinnen: Time limits are set in order lofix the interval in which certain acts have to be performed. Failtire lo eomply with the limits ean have adverse legal conseauences. De d u u r van een octrooi is

niet een dergelijke termijn, maar een recht dat voor een bepaalde duur wordt verleend. Daarbij ziet deduur van een octrooi op de periode gedurende welke de oerrooihouder bescherming geniet, en naar algemene opvatting geldt deze bescherming reeds op de datum van indiening, op welk uur van de d ag deze indiening ook plaats vindt. Een aan wijzi ng voor tle juistheid van deze opvatting is te vinden in artikel 54 EOV, dat betrekking heeft op nieuwheid, en wel lid 2 van dit artikel waarin is bepaald: The state of the anshall be held to comprise everything made availabel to the public {..,) before the date ofüling of the European patent application.

Derhalve blijft de srand der techniek die openbaar toegankelijk is geworden op de dag van indiening van de octrooiaanvrage buiten beschouwi ng en deert de octroo i aanvrager/houder niet. De door verzoekster' geclaimde expiratiedatum zou bovendien resul teren in een beschermingsduur van het octrooi van twintig jaar plus één dag. Ook uit het verschil in terminologie tussen de in het Europees Octrooiverdrag voorkomende artikelen waarin termijnen worden gesteld en die waarin de duur van octrooien geregeld wordt, blijkt dat Rule 83 EOV uitvocri ngsreglement slechts betrekking heeft op de berekening van termijnen waarbinnen een handeling moet worden verricht. Zo wordr in de artt. 65 en 94 van het EOV, betreffende de vertaling van het Europees octrooischrift respectievelijk het verzoek tol het verrichten van een onderzoek, bij het stellen van termijnen gebruik gemaakt van de woorden the day after the date, terwijl in het voor het onderhavige geval van belang zijnde art. 63 de woorden asfrom the date worden gebruikt. Ook de Rijksoctrooiwet (1910) en de Rijksoctrooiwet 1995 maken ieder op haar beurt hetzelfde onderscheid door het bezigen van het woord nam art. 49 lid iRow (1910) respectievelijk art. 62R0W 1995, aangaande het verval van een octrooi van rechtswege, en het woord vanaf in art. 29M,lid iüow(igio)res-

' 6

O K T O B E R

J O J O

R I . I B L A D

I N D U S T n i l l E

pccrievelijk art. 49, lid 1 "Row 1995, aangaande de rechtsgevolgen van een Kuropees octrooi in Nederland. 4 Conclusie

Het Bureau I. E. komt op grond van her vorcnovcrwogene tot de slotsom dat de 20 jaar van het aan het certificaat ten grondslag liggende Europese octrooi aanvangt op de dag van indiening, in casu 11 juli 1988, wat in het onderhavige geval betekent dat de laatste dag waarop het Europees octrooi nog recht op bescherming geeft 10 juli 2008 is. De behandelend ambtenaar heeft bij de berekening van de duur van bet aanvullende beschermingscertificaat dan ook juist gehandeld door het certificaat tot en met 10 juli 2013 te verlenen. Het verzoek van verzoekster de beschikking te vernietigen en te besluiten tot verlening van het certificaat met een maximale rechtskracht tot en met 11 juli 2013 is derhalve ongegrond en moet worden afgewezen. Zulks brengt mede dat de beschikki ng van het Bureau I.E. van 23 december 1999 zal worden bevestigd. 5 Beslissing

Verklaarr de bezwaren van verzoekster ongegrond. Hevcstigt de beschikking van het Bureau I. E. van 23 december 1999, waarbij besloten werd tot verlening van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 990029, met rechtskracht tot en met 1 o juli 2013.

E I G E N D O M

3 7 E

3 I o

D I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

O K T O B E R

2 0 0 0

B E R I C H T E N Nederlandse opleiding en examen voor octrooigemachtigde In afwachting van het van kracht worden van de nieuwe wettelijke regeling voor het beroep van octrooigemachtigde, heeft het besatur van de Orde van üccrooigemachtigden een interim examencommissie benoemd die belast is met het examineren van de deelnemers aan de beroepsopleiding voor octrooigemachtigden. Te zijner tijd zal aan de minister van Economische Zaken voorgesteld worden om de leden van de interim commissie te

O F F I C I Ë L E

M E D E D

Personeel Biiündigingvan te dienstverband

Aan mevrouw J.P.C. Nieuwland, medewerkster personeelsad muiistratie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële E igendum, is op haar verzoek met ingang van 1 september 2000 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 augustus 2000, nr. Personeel 2000.034.) Indiensttreding

Mevrouw dr. O.M. Rethmeier is met ingang van 1 september 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de fimctie van technisch adviseur Industriële Eigendom bij de Divisie Chemie van de üctrooiraad. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2000, nr. Personeel 2000.037.) De heer drs. A.A.J. vanHelvoort is met ingang van 1 september 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van hoofd Bureau Documentaire Informatievoorziening. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 seprembcr 2000., nr. Personeel 2000.036.) Benoeming in vaste dienst

Mevrouw C.H. Hogerbrugge-van den Hoek, medewerkster informatiebemiddeling in tijdelijke dienst bij het Bureau voor

benoemen als leden van de examencomm issie, een en ander conform artikel 23c van het wetsontwerp. De interim examencommissie bestaat uit de volgende leden: mr. ir. F.A. Dietz en drs. B C Schalkwijk, namens de Orde van Octrooigemachrigdcn: rnr. Tl. A. Grooroonk en mr. J.L. Dricsscn, namens het Bureau I.E en prof. mr. W. A. Hoyllg en prof. mr. ir. A. Louër Feisser. (Zie ook de eerdere mededeling in BIE 1999, blz. 472)

E L I N G E N de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus zooo benoemd in vaste dienst. (Bcslu it van de Minister van Economische Zaken van 28 augustus 2000, nr. Personeel 2000.035.) Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden In verband met de uitdiensttreding van mevrouw ir. A.E. Ileezius bij het Bureau voor de Industriële Eigendom is per 1 augustus 2000 eervol ontslag aan haar verleend als secretaris van de Raad van Beroep onder gelijktijdige benoeming van mevrouw mr. A.P. van Rooden, juridisch adviseur bij het Bureau voor de Industriële Kigcndorn, in die functie. Het Secretariaat van de Raad van Beroep is gevestigd aan de Patentlaan z, 2288 EE Rijswijk; postadres: Postbus 5820, 2280 HVRijswijk; telefoon 070-3986452. Schikking van Madrid en Protocol Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli i967(laatstclijkTrft. 1998,43) is Armenië op 19 juli 2000 toegetreden. Het Protocol zal voor Singapore op 19 oktober 2000 in werking treden.