EEG

U I T G A V E

V A N

H E T

U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J A A R R E G I S T E R

Bijblad bij I N D E X

V A N

2 0 0 2

De Industriële Eigendom R E G I S T E R S

Artikelen en noten Actualiteiten Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter en het Bureau I. E. gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen van het Bureau I. E. en de rechter gerangschikt naar wetsartikel A Beslissingen van het Bureau I. E. Rijksoctrooiwet 1995 I II Europees Octrooi Verdrag ITI E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) IV PCT-Verdrag Algemene wet bestuursrecht V Beslissingen van de rechter Ia Rijksoctrooiwet (1910) lb Rijksoctrooiwet 1995 Europees Octrooi Verdrag Ic Benelux Merkenwet na Merken Richtlijn 89/104/EEG Ilb Benelux Tekeningen- en Modellenlila wet Richtlijn 98/71 EG (ModellenIïïb richtlijn) Handelsnaamwet IV Va Auteurswet Vb Databankenwet

490 490 490/1 491 491/3 493/5 495/8

498 499

499 499 499 499 504 507 508 521 521 523 523 524 527

Vc

Europese Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996, (Pb. L.77/20, betreffende de rechtsbescherming van databanken) Vd Berner Conventie Ve Aanverwante regelgeving (telecommunicatie enz.) Domeinnamenrecht VT VII Wet Bestrijding Namaakproducten VIHa Burgerlijk Wetboek vmb Richtlijn 84/450 EEG (als nader vastgesteld bij Richtlijn 97/55 EG) inzake misleidende en vergelijkende reclame vinc Richtlijn 76/768 (harmonisering cosmetica) VUId Internationaal Privaatrecht IX E.G.-Verdrag X Unieverdrag van Parijs XI TRIPs-Verdrag xna Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Xllb E.G.-Executieverdrag (EEX) XIIc E. G.-Executieverdrag (EVEX) Xllla Grondwet xillb EVRM XIIIc Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten XIV Wetboek van Strafrecht Communautair Douanewetboek XV Wetgeving Boekbesprekingen

527 528 528 530 530 530

533 533 534 534 535 535 535 536 538 539 539 539 539 539 540 540

B I J B L A D

A R T I K E L E N

E N

Mw. mr. S. Casparie-Kerdel, Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van merken in het Amerikaanse recht, het Beneiuxrecht en het Europese recht Mr. ir. F.N. Ferro, Het land van de onbeperkte mogelijkheden, het octrooieren van business methods in de Verenigde Staten Mr. drs. N. Hagemans, Rechtstreekse werking Piraterijverordening, noot onder Rechtbank Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51 Dr. J.H. den Hartog, Beschermingsomvang, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13 -, Doel van maatregelen in een conclusie, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12 - , Onderwerp van uitvinding, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12 Mr. P.A.C.E van der Kooij, Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en (geen) overgangsrecht Prof. mr. C.J.J.C, van Nispen, Onmogelijke nakoming en niet-toerekenbare overtreding bij dwangsommen, noot onder Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25 Mr. J.P. Pluim Mentz, Het rasbegrip in het Kwekersrecht

N D U S T R I E L E

E I G E N D O M

N O T E N

250/7

369-373

308/9

78/9

73/4 73

115/6

147/8

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Merkgebruik ter informatie publiek, noot onder Hof 's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31 Mr. J.H. Spoor, Parallel-import van met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte waar inbreukmakend?, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49 Mr. P.J.M. Steinhauser, De inhoud van het depot is bepalend, noot onder Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17 - , Nietigverklaring niet perse een beletsel voor een nieuw depot, noot onder Hoge Raad, 30 maart 2001, nr. 34 - , Onderscheidend vermogen en bekendheid zijn niet hetzelfde, noot onder Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15 - , Van merkgebruik is niet enkel sprake als het merk bij de verhandeling of aankoop zichtbaar is, noot onder Hof's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17 - , Verwijzing naar de beschrijvende betekenis van een merk doet niet af aan het gebruik als merk, noot onder Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17 - , Wie onbehoorlijk handelt kan geen verval wegens non-usus inroepen, noot onder Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16

196

301/2

106

216/7

89

106/7

107

97

203/7

A C T U A L I T E I T E N De beschermingsomvang van octrooien in de Verenigde Staten (Br.) Europese disclaimer-praktijk nu verleden tijd? (J.H.F.W.) Het Bundesgericb tshof over de beschermingsomvang van octrooien (Br.) Het wezen is springlevend (C. v. N.) Hof van Justitie bakent vormmerkbescherming af in Philips/Remington-arrest (D.W. F. V.) Hof van Justitie versterkt de positie van de merkhouder bij merchandising (J. H. S.) Hof van Justitie wijst arrest in de zaak CompanylineQ.H.S.)

200/1 67 199 155 247/8 451

Opnieuw vragen aan het Beneluxgerechtshof over de weigering van merkinschrijvingen (Br.) RechtbankBrussel over cross-border problematiek (Br.) Refererend merkgebruik bij het Hof van Justitie (D.W.F. V.) Suprème Court beslissing inzake Festo (Br.) Vervolg Postkantoor-zaak: geen beroep op gelijkheidsbeginsel (D.W. F. V.) Werkdocument van de Europese Commissie over de rechtspraak inzake gemeenschapsoctrooien (Br.)

291 327 201/2 248/9 3

367/8

368 •••

O F F I C I Ë L E

•'

.

.•;

:

«

M E D E D E L I N G E N

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage, Toetreding door Moldavië 112 - , Toetreding door Estonië 244 - , Toetreding door Slovenië 288 Bulgarije, toegetreden tot het Europees Octrooiverdrag 288 Bureau voor de Industriële Eigendom, Personeel 20,64,112,151,196,244,324,364,416,448,488 - , Sluiting van het 20,64,112,151,196,488 - , Sluitingsdag leeszaal 288 Djibouti, toegetreden tot het Verdrag van Parijs 244 Erratum 290 Estland, toegetreden tot het Europees Octrooiverdrag 288

- , toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage Europees Octrooiverdrag, Toetreding door Slowakije, Bulgarije, Tsjechië en Estland Geijzers benoemd tot Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, Drs. H.F.G. Kazakstan, toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno - , toegetreden tot de Overeenkomst van Nice - , toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg - , toegetreden tot het Verdrag van Boedapest Macedonië, toegetreden tot de Overeenkomst van Straatburg

244 288 488 364 112 112 112 288

LAD


- , toetreding tot de Schikking van Madrid en Protocol 288 - , toetreding tot Verdrag van Boedapest 288 Moldavië', toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage 112 Noord-Korea, toegetreden tot de Overeenkomst 64,112 van Straatsburg 64,112 - , toegetreden tot het Verdrag van Boedapest Octrooigemachtigde, Examen resp. proeve voor 151 288 - , Orde van - n - , Register v a n - n 20,64,112,151,154, 288, 324,418 Oekraïne, toegetreden tot de Overeenkomst van 288 's-Gravenhage Overeenkomst van 's-Gravenhage, Toetreding door Oekraïne 288 Overeenkomst van Locarno, Toetreding door Kazakstan 364 Overeenkomst van Nice, Toetreding door Kazakstan 112 Overeenkomst van Straatsburg, Toetreding door Kazakstan 112 - , Toetreding door Macedonië 288 - , Toetreding door Noord-Korea 64,112 Redactie, Mw, mr. drs. N. Hagemans treedt uit redactie 366 Schikking van Madrid en Protocol, Toetreding door Macedonië 288

E I G E N D O M

- , Wit-Rusland en - intrekking van verklaring Seychellen, toegetreden tot het Verdrag van Parijs - , toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Sint Vincent en de Grenadinen, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Slovenië, toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage Slowakije, toegetreden tot het Europees Octrooiverdrag Syrië, toegetreden tot het Verdrag van Parijs Tsjechië, toegetreden tot het Europees Octrooiverdrag Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), Toetreding door de Seychellen - , Toetreding door Sint Vincent en de Grenadinen Verdrag van Boedapest, Toetreding door Kazakstan - , Toetreding door Macedonië - , Toetreding door Noord-Korea en Oezbekistan Verdrag van Parijs, Toetreding door Djibouti - , Toetreding door de Seychellen - , Toetreding door Syrië Wit-Rusland, en het Verdrag van Madrid en Protocol

112

364 364

244

288 418 288

364 244 112

288 64,112 244 364 418 112

B E R I C H T E N Beroepsopleiding voor merken- en modellengemachtigden CIER-lezingen Cursus 'Auteurs-en merkenrecht verdiepf Cursus 'Merkenrecht 2002 - naar een nieuwe Benelux Merkenwet' Engelstalige variant opleiding Octrooiinformatiespecialist van start Epidos Annual Conference 2002 & Epoline Day Epoline gebruikersdag Epoline® Annual Conference 2002 ERA-Seminar 'Towards a Genuine European Patent?' Forum-Seminar 'Overview of the Community Trademark Systems' Forum-Seminar 'Registration of Community Designs at the OHIM' Grotius-opleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht/ Nederlandse opleiding en examen voor octrooigemachtigde

Z A K E N R E G I S T E R

244 63,363 110 149 287 287 244 414 323.448 4S6 486 487 20

Opleiding tot Patent Information Specialist 487 Pallas LL.M. in European Business Law 110/1 PAO-cursus, 'Actualiteiten Auteursrecht' 323 - 'Contracteren in de praktijk: algemeen' 363 - , 'Contracteren in de praktijk: informatietechnolgie' 363 - , 'Contracteren in de praktijk: licentiëren' 364 - , 'Intellectuele eigendom: ontwikkelingenin wetgeving en jurisprudentie' 110 - , 10 jaar PAO intensief cursussen te Curacao 486 Seminar 'Accumulation and enforcement of intellectual property rights' 149-150 Seminar 'The Eurasian Patent System: Recent Developments' 414/5 Symposium 'Intellectuele eigendom en alternatieve geschillenbeslechting' 20,63,150 Symposium 'Marktonderzoek in merkengeschillen' 487 WIPO Workshop for Arbitrators 414 WIPO Workshops for Mediators in Intellectual Property Disputes 150

( t i t e l s

ABC voor medische hulpmiddelen?, zie Bureau I.E., 21 maart 2002, nr. 65, blz. 360. Adidas/Fitnessworld, zie Hoge Raad, 12 okt. 2001, nr. 70, blz. 390. African Festival, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Agrarische gastank, zie Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. AHP/Novartis, zie Rechtbank 's Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74 (met noot J.d. H.).

v a n

u i t s p r a k e n )

Aspiratie instrument, zie Rechtbank 's Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23. Aventis/BMS, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 83, blz. 461. Barendregt/Lindeman, zie Hof's-Gravenhage, 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462. B-emitter preparaat, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419.

B I J B L A D


Beugelprofiel, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 mei 2001, nr. 40, blz. 271. Bevoegdheid i.v.m. grensoverschreidende verboden, zie Hof 's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Bezwaarprocedure nieuwheidsonderzoek, zie Bureau I.E., 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317. Boehringer/GTO, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 juli 2001, nr. 41, blz. 274. Borderdessin Athos, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 dec. 1999. nr- 44, blz. 281. Boston Scientific/Cordis, zie Hof's Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Chien Pu Wan, zie Hoge Raad, 30 maart 2001, nr. 34, blz. 211 (met noot Ste.). Collisie/Paroxetine-mesylaat, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juni 2001, nr. 66, blz. 374. Cromafles, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309. Delta Reizen/Delta Airlines, zie Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. De Muze/Restaurant De Muze Gastronomica Belgica, zie Rechtbank Breda, 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217. Desbewustheid; schaatsgestel, zie Hof 's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Display van karton, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 39, blz. 269. Dubbele spiraaloven II, zie Hoge Raad, 26 okt. 2001, nr. 67, blz. 377. Echtheidskenmerken van transportkarren, zie Rechtbank Amsterdam, 13 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. EGP, Ethicon en Cordis/Boston Scientific; bevoegdheid i.v.m grensoverschrijdende verboden, zie Hof's Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Espresso-apparaten, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 4 maart 1998, nr. 64, blz. 358. Esteé Lauder/Lancaster, zie Hof van Justitie E.G, 13 jan. 2000, nr. 18, blz. 107. Flügel/Surfertje, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406. Fruitetiketten, zie Pres. Rechtbank's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Garnalensorteerzeef III, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452. Happy Travel, zie Pres. Rechtbank Alkmaar, 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311. Harrods/Harold's, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Hawks/Atlanta Hawks, zie Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86 (met noot Ste.). Herstelverzoek niet tijdig, zie Bureau I.E., 20 dec. 2001, nr. 45, blz. 285Hertz/EasyCar, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446. Hooters Inc/Hooters BV, zie Hoge Raad , 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Hylkema/Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, zie Kantongerecht 's-Gravenhage, 7 sept. 2000, nr. 1, blz. 4.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Ikea/KEA, zie Rechtbank 's-Gravenhage, ïz sept. 2001, nr. 88, blz. 471. Instance/Roche, zie Rechtbank 's Gravenhage, 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6. Interbuy/Intergro, zie Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90 (met noot Ste.). Jif Pak/Anka, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295. Kameleon, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299 (met noot J. H. S.). KEA/Ikea, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471. KPN/Denda, zie Rechtbank Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Lowe/WE, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2002, nr. 76, blz. 429. Lusvormige wandlampen, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15. Machine dishwashing process, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 32, blz. 208. MAC/Nokia, zie Rechtbank Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (met noot Nic. H.). Maetis Consultancy/Maetis arbo, zie Hof's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409. Maglite, zie Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Mc Carwash/Mr. Carwash, zie Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143 (met noot C. v. N.). Micro Star/Micro-Star International, zie Rechtbank 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. Mobiele scheepsontlader, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Monster Board, The/VNU, zie Hof's-Gravenhage, 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427. Mr. Carwash/Mc Carwash, zie Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143 (met noot C. v. N.). MSM/MSM Europe, zie Pres. Rechtbank Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz 8. Natura/Zonnatura, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. Nietig model, zie Rechtbank Maastricht, 16 mei 2002, nr. 79, blz. 436. Not only ONE/ONE, zie Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, nr. 3,blz 7Orange/PressCorp, zie Rechtbank Almelo, 19 april 2000, nr. 5, blz 11. Page, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 22 jan. 2002, nr. 90, blz. 477. Paneelverbinding, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 59, blz. 337Paroxetine-mesylaat/collisie, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juni 2001, nr. 66, blz. 374. Passend bij Gillette, zie Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480. Postkantoor, zie Benelux Gerechtshof, 29 nov. 2001, nr. 14, blz. 79Psychologisch Adviesbureau Deen/Deen & Partners, zie Hof 's Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134. Q.-plate/Quasar-plate, zie Pres. Rechtbank Dordrecht, 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468.

I J B L A D


E I G E N D O M

Razor-sclioenmodel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92.blz.480.

U-Bisys/Scripps, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 33, blz. 210.

Sarlini bandana's, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 30 aug. 2000, nr. 55,blz. 315. Schaatsgestel; desbewustheid, zie Hof 's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Schuurmachine, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 13 nov. 2001, nr. 85, blz. 465. Sixt/Budget I, zie Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128. Sixt/Budget II, zie Pres. Rechtbank Haarlem, 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139. Slangcassette, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12, blz. 68 (met noten J.d. H.). Sleepvoetbemester, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 46, blz. 292. Smeermiddel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Surfertje/Flügel, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406.

Vaatwasmachinetabletten, zie Pres. Rechtbank Rotterdam, 8 jan. 1998, nr. 60, blz. 340. Van A tot Zink, zie Hoge Raad, 22 juni 2001, nr. 61, blz. 343. Veegmachineborstel, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Venus, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Vloerpanelen V, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. Vuurleidingssysteem, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 12 dec. 2001, nr. 57, blz. 328.

Tandpasta met Ideurstrepen, zie Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97 (met noten Ste.). Targa,zieRechtbank's-Gravenhage,4juli2ooi,nr. 50,blz. 302. Therex/Medtronic, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58,blz. 333. Tiare/Tiara du vieux cardinal, zie Rechtbank Amsterdam, 13 sept. 2000, nr. 77, blz. 431. T-online.nl, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. Transporteur voor stukgoederen, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. TV West Sport-format, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 j uni 2000, nr. 54, blz. 313.

R E G I S T E R

V A N

WE/Lowe, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2002, nr. 76, blz. 429. Wiva /Van Egmond, zie Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156-/Sanypick, zie Hof's-Gravenhage, 2 dec. 1999, nr. 27, blz. 183. Wolf-beeldmerk,zieHof's-Hertogenbosch, 22 mei i 9 9 6 , n r . 3 i , blz. 193 (met noot A.A. Q.) Wonenaanwater, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 aug. 2001, nr. 62, blz. 353. Zest Pictures/Zest Films, zie Rechtbank Amsterdam, 24 juli 2001, nr. 42, blz. 275. Zonnatura/Natura, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. Zumex, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 28 juli 2000, nr. 28, blz. 186. Zumpolle Den Haag/Zumpolle Amsterdam, zie Hof 's-Gravenhage, 31 jan. 2002, nr. 69, blz. 387.

C O L L E G E S

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER EN HET BUREAU I.E., GERANGSCHIKT NAAR HET COLLEGE A RECHTERLIJKE MACHT I OCTROOIRECHT Hoge Raad 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156 (Van Egmond Mechanisch Transport/Wiva Verpakkingen) 26 okt. 2001, nr. 67, blz. 377 (Tetra Laval Food Koppens/ Machinefabriek Meyn) (dubbele spiraaloven n) Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, nr. 8, blz. 25 (Expandable Grafts Partnerschip e.a./Boston Scientific e.a.) (bevoegdheid i.v.m. grensoverschrijdende verboden) 26 nov. 1998, nr.10, blz. 46 (Boston Scientific e.a./Cordis Corporation e.a.) 1 april 1999, nr. 19, blz. 117 (Gierveld Beheer/Machinefabriek Mogema 't Harde) (schaatsgestel; desbewustheid) 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462 (J.C. Barendregt/Lindeman Verwarming) 2 dec. 1999, nr. 27, blz. 183 (Wiva Verpakkingen/Sanypick)

Rechtbank 's-Gravenhage 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74 (R. Calne e.a./Novartis Pharma e.a.) (AHP/Novartis) 26 april 2000, nr. 32, blz. 208 (Epenhuysen Chemie/Unilever) (machine dishwashing process) 20 sept. 2000, nr. 1 z, blz. 68 (Frans de la Haye e.a./Koppens Automatic Fabrieken e.a.) (slangcassette) 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6 (David John Instance e.a./Roche Nederland e.a.) 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41 (Valinge Aluminium e.a./Unilin Beheer e.a.) (vloerpanelen V) 28 maart 2001, nr. 83, blz. 461 (Aventis Pharma/Bristol-Meyers Squibb) 16 mei zooi, nr. 33, blz. 210 (U-Bisys e.a./The Scripps Research Institute e.a.) 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258 (Henkel/Diversey e.a.) (smeermiddel) 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23 (Metrias/O.N. Oosterhof e.a.) (aspiratie instrument) 25 juli zooi, nr. 46, blz. 292 (Vredo-Dodewaard e.a./Slootsmid Laren e.a.) (sleepvoetbemester) 25 juli 2001, nr. 59, blz. 337 (Zodiac Europe e.a./Isoform Leek e.a.) (paneelverbinding)

4 9 4

B I J B L A D


12 dec. 2001, nr. 57, blz. 328 (Oerlikon Contraves/Hollandse Signaal Apparaten) (vuurleidingssysteem) 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452 (S. Koster e.a./Technisch Bureau Verburg-Holland) (garnalensorteerzeef III) 10 april 2002, nr. 3 8, blz. 263 (Ambaflex International/Wals Systems e.a.) (transporteur voor stukgoederen) 10 april 2002, nr. 39, blz. 269 (Gustav Stabernack/Holbox Display e.a.) (display van karton) President Rechtbank 's-Gravenhage 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419 (Amersham International/ICN Pharmaceuticals Holland e.a.) (B-emitter preparaat) 7 april 2000, nr. 20, blz. 122 (G. A. van der Wurf e.a./Koti Industrieel en Technisch Borstelwerk) (veegmachineborstel) 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333 (Therex/Medtronic) 22 mei 2001, nr. 40, blz. 271 (Van der Valk Systemen/Metaal- en Kunststoffen Industrie Snelder) (beugelprofiel) 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295 (Jif Pak Manufacturing/Anka) 29 juni 2001, nr. 66, blz. 374 (SmithKline Beecham/Synthon e.a.Hparoxetine-mesylaat/collisie) 13 nov. 2001, nr. 85, blz. 465 (Black & Decker/Ferm e.a.) (schuurmachine) Kantongerecht 's-Gravenhage 7 sept. 2000, nr.i, blz 4 (H.K. Hylkema/Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland) 11 MERKENRECHT Benelux Gerechtshof 29 nov. 2001, nr. 14, blz. 79 (Koninklijke KPN Nederland/ Benelux-Merkenbureau) (Postkantoor) Hoge Raad 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90 (Intergro Coöperatieve Inkoopvereniging/Interbuy International e.a.) 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480 (Hermans Groep/Gillette Nederland e.a.) (Passend bij Gillette) 30 maart 2001, nr. 34, blz. 211 (International Sales Promotors/ Het Benelux-Merkenbureau) (Chien Pu Wan) 22 juni 2001, nr. 61, blz. 343 (The Ortho Company/White Hall Laboratoria e.a.) (Van A tot Zink) 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471 (Rowa e.a./Hooters e.a.) 12 okt. 2001, nr. 70,blz. 390 (Adidas e.a./FitnessworldTrading) Hof Amsterdam 9juli I998,nr. 21, blz. 126 (L.C. van der Neut/Primagaz Nederland e.a.) (agrarische gastank) 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128 (Sixt/Holland Car Leasing e.a.) (Sixt/BudgetI) 18 nov. 1999, nr. 3, blz. 7 (G. Kent e.a./VNU Tijdschriften e.a.) (not only ONE/ONE) 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57 (H.C. van der Velde Holding e.a./ Delta Airlines) (Delta Reizen/Delta Airlines) 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86 (Handelsonderneming Remo Zaandam/NBA Properties) (Hawks/Atlanta Hawks) Hof 's-Gravenhage 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97 (Beecham Group/Procter & Gamble Benelux) (tandpasta met kleurstrepen) 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427 (The Monster Board/VNU Business Publications) 31 j an. 2002, nr. 69, blz. 387 (Zumpolle Den Haag/Scarabeo Lederwaren)

E I G E N D O M

2 0 0 2

Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193 (Van Cranenbroek Budel e.a./Wolf Gerate) (Wolf-beeldmerk) Rechtbank Almelo 19 april 2000, nr. 5, blz. 11 (Orange Personal Communications Services e.a./PressCorp) Rechtbank Amsterdam 13 sept. 2000, nr. 77, blz. 431 (Wijn Verlinden/Grand Cru Expertise 'De Nederlandse Wijnbeurs') (Tiare/Tiara du vieux cardinal) Rechtbank Breda 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217 (J. van den Braak/P. Lijnkamp) (De Muze/Restaurant De Muze Gastronomica Belgica) Rechtbank 's-Gravenhage 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188 (Harrods/K. Deleye) (Harrods/ Harold's) 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299 (Revaho/H.N. van Holstein) (Kameleon) 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383 (Nutricia/Natura-Werk Gebrüder Hiller) (Natura/Zonnatura) 4 juli 2001, nr. 50, blz. 302 (Dr. ing. H.C.F. Porsche/Fiat Auto) (Targa) 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471 (Inter Ikea Systems e.a./ Attachmate Corporation) (Ikea/KEA) 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475 (The Gillette Company/Kelemata) (Venus) Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 juni 2002, nr. 76, blz. 429 (WE Netherlands/Lowe Lintas) President Rechtbank Dordrecht 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468 (Ingenieurs- en Handelsburo Wijbenga/APV Benelux) (Q_-plate/Quasar-plate) President Rechtbank 's-Gravenhage 28 juli 2000, nr. 28, blz. 186 (Zumex Maquinas Y Elementos/ Zumex Benelux) 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297 (Deutsche Telekom/Check Mate) (T-online.nl) 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406 (Flügel Enterprises/W & S e.a.) (Flügel/Surfertje) 6 juli 2001, nr. 41, blz. 274(BoehringerIngelheimPharma/GTO Expeditie e.a.) 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191 (M.0. Drammeh/Stichting African Festival Delft) President Rechtbank Rotterdam 8 jan. 1998, nr. 60, blz. 340 (Benckiser Nederland e.a./A. Bos e.a.) (vaatwasmachinetabletten) 4 april 2000, nr. 4, blz. 8 (Mueller Sports Medicine/Mueller Sports Medicine Europe e.a.) (MSM/MSM Europe) Vzr. Rechtbank Utrecht 22 jan. 2002, nr. 90, blz. 477 (Kimberly Clark/Cybernet Activities) (Page)

U B L A D


i n MODELLENRECHT Rechtbank Amsterdam 13 febr. 2002, nr. 78, blz. 433 (Container Centralen e.a./ Trocobel) (echtheidskenmerken van transportkarren) Rechtbank Haarlem 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (Mobile Accessory Club/Nokia Mobile Phones e.a.) Rechtbank Maastricht 16 mei 2002, nr. 79, blz. 436 (Synergys/Geha) (nietig model) President Rechtbank 's-Gravenhage 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309 (Unilever/Koninklijke Brinkers Margarine Fabrieken) (Cromafles) IV HANDELSNAAMRECHT Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134 (Psychologisch Adviesbureau Deen e.a./E.L. Deen) 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409 (Maetis Consultancy/'De Twaalf Provinciën' Landelijke Arbodienst) (Maetis Consultancy/ Maetis arbo) Rechtbank Amsterdam 24 juli 2001, nr. 42, blz. 275 (Zest Pictures/Zest Films e.a.) Rechtbank 's-Hertogenbosch 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412 (Micro Star/Mystar Computer e.a.) (Micro Star/Micro-Star International) President Rechtbank Alkmaar 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311 (T.L.W.H. Spruijt/Happy Home e.a.) (Happy Travel) President Rechtbank 's-Gravenhage 3 aug. 2001, nr. 62, blz. 353 (S.S.J. vanHettema/Blimer KeaMakelaardij e.a.) (Wonenaanwater)

E I G E N D O M

Rechtbank 's-Gravenhage 4 maart 1998, nr. 64, blz. 35S (Douwe Egberts Nederland e.a./ Girmi) (espresso-apparaten) 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480 (Vans/Comforta Nieuwkoop) (Razorschoenmodel) 30 aug. 2000, nr. 55, blz. 315 (SariiniModeaccesoires/Toebizjoe e.a.) (Sariini bandana's) President Rechtbank Arnhem 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15 (Tarallo Beheer e.a./G. van de Heg) (lusvormige wandlampen) President Rechtbank 's-Gravenhage 17 dec. 1999, nr. 44, blz. 281 (E & S Home of Color/De Jong Wandbekleding) (borderdessin Athos) 21 april 2000, nr. 43, blz. 278 (Fuller-Kovako/Van Aalst Bulk Handling) (mobiele scheepsontlader) 30 juni 2000, nr. 54, blz. 313 (Studio 9 TV Productions/HOB Programma) (TV West Sport-format) 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355 (Nivo im- en export Beverwijk/ Chan's) (fruitetiketten) VI PRIVAATRECHT Onrechtmatige daad Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 13 jan. 2000, nr. 18, blz. io7(EsteéLauderCosmetics/Lancaster Group) Hof Amsterdam 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143 (Baptista/European Carwash Holding) (Mr. Carwash/Mc Carwash) Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446 (Hertz System e.a./Easy Rent a CarUK) President Rechtbank Haarlem 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139 (Sixt/Holland Car Leasing e.a.) (Sixt/Budget LT)

V AUTEURSRECHT Hof Amsterdam 13 sept. 2001,nr. 8o,blz.437(MagInstruments/Buzaglo)(Maglite) Rechtbank Almelo 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219 (Koninklijke KPN Nederland e.a./ Denda International e.a.)

R E G I S T E R

V A N

Bureau voor de Industriële Eigendom 20 dec. 2001, nr. 45, blz. 285 (herstelverzoek niet tijdig) 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317 (bezwaarprocedure nieuwheidsonderzoek) 21 maart 2002, nr. 65, blz. 360 (ABC voor medische hulpmiddelen?)

P A R T I J E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER, GERANGSCHIKT NAAR DE PARTIJEN Aalst Bulk Handling BV, Van/Fuller-Kovako BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Adidas AG e.a./Fitnessworld Trading Ltd, Hoge Raad, 12 okt. 2001, nr. 70, blz. 390. Africa Music Festival Productions, M.O. Drammeh h.o.d.n./ Stichting African Festival Delft, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Ambaflex International BV/Wals Systems BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263.

Amersham International plc/ICN Pharmaceuticals Holland BV e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419. Anka BV/Jif Pak Manufacturing Ine, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295. APV Benelux BV/Ingenieurs- en Handelsburo Wijbenga BV, Pres. Rb. Dordrecht, 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468. Attachmate Corporation/Inter Ikea Systems BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471.

4 9 6

B I J B L A D


Aventis Pharma SA/Bristol-Meyers Squibb BV, Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 83, blz. 461. Baptista BV/European Carwash Holding NV, Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25,blz. 143. BarendregtJ.C./Lindeman Verwarming BV, Hof's-Gravenhage, 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462. Beecham Group PLC/Procter & Gamble Benelux SA, Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97. Benckiser Nederland NV e.a./A. Bos h.o.d.n. Plusmarkt Bos e.a., Pres. Rb. Rotterdam, 8 jan. 1998, nr. 60, blz. 340. Benelux-Merkenbureau/International Sales Promotors BV h.o.d.n. Bae Shian Nederland BV alsmede h.o.d.n. Chien Pu Wan, Hoge Raad, 30 maart 2001, nr. 34, blz. 211. -/Koninklijke KPN NederlandNV, Benelux Gerechtshof, 29 nov. 2001, nr. 14, blz. 79. Black & Decker Ine/Ferm BV e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 13 nov. 2001, nr. 85, blz. 465. Bliemer Kea Makelaardij vof e.a./S.SJ. van Hettema h.o.d.n. Hettema Wonen-aan-Water, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 aug. 2001, nr. 62, blz. 353. Boehringer Ingelheim Pharma KG/GTO Expeditie BV e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2001, nr. 41, blz. 274. Bos h.o.d.n. PlusmarktBos e.a., A./BenckiserNederland NV e.a., Pres. Rb. Rotterdam, 8 jan. 1998, nr. 60, blz. 340. Boston Scientific BV e.a./Cordis Corporation, Hof 's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. -/Expandable Grafts Partnership e.a., Hof 's-Gravenhage, 23 april I998,nr. 8,blz. 25. Braak, J. van den/P. Lijnkamp h.o.d.n. Restaurant De Muze Gastronomica Belgica, Rb. Breda, 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217. Brinkers Margarine Fabrieken BV, Koninklijke/Unilever NV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309. Bristol-Meyers Squibb BV/Aventis Pharma SA, Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 83, blz. 461. Buzaglo BV/Mag Instruments Ine, Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Calne, R. e.a./Novartis Pharma BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74. Chan's BV/Nivo im- en export Beverwijk BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Check Mate BV/Deutsche Telekom AG, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. Comforta Nieuwkoop BV/Vans Ine, Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Container Centralen A.m.b.A. e.a./Trocobel NV, Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Cordis Corporation/Boston Scientific BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Cranenbroek Budel BV, Van e.a./Wolf Gerate GmbH, Hof 's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. Cybernet Activities BV/Kimberly Clark BV, Vzr. Rechtbank Utrecht, 22 jan. 2002, nr. 90, blz. 477. Deen, E.L./Psychologisch Adviesbureau Deen BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134. Deleye, K. (J.C.)/Harrods Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Delta Airlines Inc/H. C. van der Velde Holding BV e.a., Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. Denda International e.a./Koninklijke KPN Nederland NV e.a., Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. 'De Twaalf Provinciën' Landelijke Arbodienst NV e.a./Maetis Consultancy BV, Hof's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Deutsche Telekom AG/Check Mate BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. Diversey BV e.a./Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Douwe Egberts Nederland BV e.a./Girmi SpA, Rb. 's-Gravenhage, 4 maart 1998, nr. 64, blz. 358. Drammeh, M.O., h.o.d.n. Africa Music Festival Productions/ Stichting African Festival Delft, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Easy Rent a Car UK Ltd/Hertz Systems Ine e.a., Vrz. Rb. Amsterdam, 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446. Egmond Mechanisch Transport BV, Van/Wiva Verpakkingen BV, Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. E & S Home of Color BV/De Jong Wandbekleding BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 1999, nr. 44, blz. 281. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland/H. K. Hylkema, Kr. 's-Gravenhage, 7 sept. 2000, nr. 1, blz. 4. Epenhuysen Chemie NV tevens h.o.d.n. Relavit ReinigingsSystemen/UnileverNV, Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 32, blz. 208. Esteé Lauder Cosmetics GmbH & Co OHG/Lancaster Group GmbH, Hof van Justitie E. G., 13 jan. 2000, nr. 18, blz. 107. European Carwash Holding NV/Baptista BV, Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143. Expandable Grafts Partnership e.a./Boston Scientific BV e.a., Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Ferm BV e.a./Black & Decker Ine, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 13 nov. 2001, nr. 85, blz. 465. Fiat Auto Spa/Dr. ing. H.C.F. Porsche AG, Rb. 's-Gravenhage, 4 juli 2001, nr. 50, blz. 302. Fitnessworld Trading Ltd/Adidas AG e.a., Hoge Raad, 12 okt. 2001, nr. 70, blz. 390. Flügel Enterprises NV/W & S BV e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406. Fuller-Kovako BV/Van Aalst Bulk Handling BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Geha BV/Synergys, Rb. Maastricht, 16 mei 2002, nr. 79, blz. 436. Gierveld Beheer BV/Machinefabriek Mogema 't Harde BV, Hof 's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Gillette Company, The/Kelemata SpA, Rb. 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Gillette Nederland BV e.a./Hermans Groep BV, Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480. Girmi SpA/Douwe Egberts Nederland BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 4 maart 1998, nr. 64, blz. 358. Grand Cru Expertise 'De Nederlandse Wijnbeurs' BV/Wijn Verlinden BV, Rb. Amsterdam, 13 sept. 2000, nr. 77, blz. 431. GTO Expeditie BV e.a./Boehringer Ingelheim Pharma KG, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2001, nr. 41,blz. 274. Gustav Stabernack GmbH/Holbox Display BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 39,blz. 269. Happy Home BV e.a./T.L.W.H. Spruijt h.o.d.n. Happytravel, Pres. Rb. Alkmaar, 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311. Harrods Ltd/K. (J.C.) Deleye, Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Haye, F. de la e.a./Koppens Automatic Fabrieken BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12, blz. 68. Heg BV, G. van de/Tarallo Beheer BV e.a., Pres. Rb. Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15. Henkei Kommanditgesellschaft auf Aktien/Diversey BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Hermans Groep BV/Gillette Nederland BV e.a., Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480.

2 0 0 2

B I J B L A D


Hertz Systems Ine e.a./Easy Rent a Car UK Ltd, Vzr. Rb. Amsterdam, 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446. Hettema h.o.d.n. Hettema Wonen-aan-Water, S.SJ. van/ Bliemer Kea Makelaardij e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 aug. 2001, nr. 62, blz. 353. HOB Programma CV h.o.d.n. TV West/Studio 9 TV Productions BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2000, nr. 54, blz. 313. Holbox Display BV e.a./Gustav Stabernack GmbH, Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 39, blz. 269. Holland Car Leasing BV e.a./Sixt BV, Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128. - / - , Pres. Rb. Haarlem, 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139. Hollandse Signaal Apparaten BV/Oerlikon Contraves AG, Rb. 's-Gravenhage, 12 dec. 2001, nr. 57, blz. 328. Holstein BV, H.N. van/Revaho NV, Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299. Hooters Ine e.a./Rowa BV e.a., Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Hylkema, H.K./Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, Kr. 's-Gravenhage, 7 sept. 2000, nr. 1, blz. 4. ICN Pharmaceuticals Holland BV e.a./Amersham International pk, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419. Ingenieurs- en Handelsburo Wijbenga BV/APV Benelux BV, Pres. Rb. Dordrecht, 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468. Instance D J . e.a./Roche Nederland BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6. Interbuy International e.a./Intergro, Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90. Inter Ikea Systems BV e.a./Attachmate Corporation, Rb. 's-Gravenhage, 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471. International Sales Promotors BV h.o.d.n. Bae Shian Nederland BV alsmede h.o.d.n. Chien Pu Wan/Het BeneluxMerkenbureau, Hoge Raad, 30 maart 2001, nr. 34, blz. 211. Isoform Leek BV e.a./Zodiac Europe SA e.a., Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 59, blz. 337. Jif Pak Manufacturing Inc/Anka BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295. Jong Wandbekleding BV, De/E & S Home of Color BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 1999, nr. 44, blz. 281. Kelemata SpA/TheGillette Company, Rb. 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Kent, G. e.a./VNU Tijdschriften BV e.a., Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, nr. 3, blz. 7. Kimberly Clark BV/Cybernet Activities BV, Vzr. Rb. Utrecht, 22 jan. 2002, nr. 90, blz. 477. Koppens Automatic Fabrieken BV e.a./Haye, F. de la, e.a., Rb. 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12, blz. 68. Koster, S. e.a./Technisch Bureau Verburg-Holland BV, Rb. 's-Gravenhage, 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452. Koti Industrieel en Technisch Borstelwerk BV/G. A. van der Wurf e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. KPN Nederland NV, Koninklijke/Benelux-Merkenbureau, Benelux Gerechtshof, 29 nov. 2001, nr. 14, blz. 79. - e.a./Denda International e.a., Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Lancaster Group GmbH/Esteé Lauder Cosmetics GmbH & Co OHG, Hof van Justitie E. G., 13 jan. 2000, nr. 18, blz. 107. Lijnkamp h.o.d.n. Restaurant De Muze Gastronomica Belgica, P./J. van den Braak, Rb. Breda, 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217. Lindeman Verwarming BV/J. C. Barendregt, Hof 's-Gravenhage, 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462. Lo we Lintas BV/WE Netherlands BV, Vzr. Rb. Amsterdam, 5 j uni 2002, nr. 76, blz. 429.

E I G E N D O M

4 9 7

Maetis Consultancy BV/'De Twaalf Provinciën' Landelijke Arbodienst NV e.a., Hof 's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409. Mag Instruments Inc/Buzaglo BV, Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Medtronic BV/Therex Ltd Partnership, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333. Metrias BV/O. N. Oosterhof e.a., Rb. 's-Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23. Meyn BV, Machinefabriek /Tetra Laval Food Koppens BV, Hoge Raad, 26 okt. 2001, nr. 67, blz. 377. Micro Star BV/Mystar Computers BV e.a., Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. Mobile Accessory Club Ltd/Nokia Mobile Phones Ltd e.a., Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305. Mogema 't Harde BV, Machinefabriek /Gierveld Beheer BV, Hof 's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Monster Board BV, The/VNU Business Publications BV, Hof 's-Gravenhage, 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427. Mueller Sports Medicine Inc./Mueller Sports Medicine Europe BV e.a., Pres. Rb. Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz. 8. Mystar Computers BV e.a./Micro Star BV, Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. Natura-Werk Gebrüder Hiller GmbH & Co KG/Nutricia NV, Rb. 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. NBA Properties Ine/Handelsonderneming Remo Zaandam CV/, Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86. Neut, L.C. van der/Primagaz Nederland BV e.a., Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. Nivo im- en export Beverwijk BV/Chan's BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Nokia Mobile Phones Ltd e.a./Mobile Accessory Club Ltd, Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305. Novartis Pharma BV e.a./R. Calne e.a., Rb. 's-Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74. Nutricia NV/Natura-Werk Gebrüder Hiller GmbH & Co KG, Rb. 's-Gravenhage, 7maart 2001, nr. 68, blz. 383. Oerlikon Contraves AG/Hollandse Signaal Apparaten BV, Rb. 's-Gravenhage, 12 dec. 2001, nr. 57, blz. 328. Oosterhof, O. N. e.a/Metrias BV, Rb. 's-Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23. Orange Personal Commications Services Limited e.a./PressCorp BV, Rb. Almelo, 19 april 2000, nr. 5, blz. 11. Ortho Company BV, The/White Hall Laboratoria BV e.a., Hoge Raad, 22juni 2001, nr. 61,blz. 343. Porsche AG, Dr. ing. H. C. E/Fiat Auto Spa, Rb. 's-Gravenhage, 4 juli 2001, nr. 50, blz. 302. PressCorp BV/Orange Personal Commications Services Limited e.a., Rb. Almelo, 19 april 2000, nr. 5, blz. 11. Primagaz Nederland B V e.a./L. C. van der Neut, Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. Procter & Gamble Benelux SA/Beecham Group PLC, Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. ^7. Psychologisch Adviesbureau Deen BV e.a./E.L. Deen, Hof 's-Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134. Remo Zaandam, Handelsonderneming, CV/NBA Properties Ine, Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86. Revaho NV/H.N. van Holstein BV, Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299. Roche Nederland BV e.a./David John Instance e.a., Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6. Rowa BV e.a./Hooters Ine e.a., zie Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471.

L A D


Sanypick SA/Wiva Verpakkingen BV, Hof's-Gravenhage, 2 dec. 1999, PI. 27, blz. 183. Sarlini Modeaccesoires BV/Vof Toebizjoe e.a., Rb. 's-Gravenhage, 30 aug. 2000, nr. 55, blz. 315. Scarabeo Lederwaren BV h.o.d.n. Zumpolle Amsterdam/Vof Zumpolle Den Haag, Hof's-Gravenhage, 31 jan. 2002, nr. 69, blz. 387. Scripps Research Institute, The e.a./U-Bisys BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 33, blz. 210. Sixt BV/Holland Car Leasing BV e.a., Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128. - / - , Pres. Rb. Haarlem, 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139. Slootsmid Laren BV e.a./Vredo-Dodewaard BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 46, blz. 292. SmithKline Beecham PLC/Synthon BV e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 29 juni 2001, nr. 66, blz. 374. Snelder, Metaal- en Kunststoffen Industrie/Van der Valk Systemen, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 mei 2001, nr. 40, blz. 271. Spruijt h.o.d.n. Happytravel, T.L.W.H./Happy Home BV e.a., Pres. Rb. Alkmaar, 4 okt. zooi, nr. 53, blz. 311. Stichting African Festival Delft/M. O. Drammeh h.o.d.n. Africa Music Festival Productions, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Studio 9 TV Productions BV/HOB Programma CV h.o.d.n. TV West, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2000, nr. 54, blz. 313. Synergys/Geha BV, Rb. Maastricht, 16 mei 2002, nr. 79, blz. 436. Synthon BV e.a./SmithKline Beecham PLC, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 29 juni 2001, nr. 66, blz. 374. Tarallo Beheer BV e.a./G. van de Heg BV, Pres. Rb. Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15. Technisch Bureau Verburg-Holland BV/S. Koster e.a., Rb. 's-Gravenhage, 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452. Tetra Laval Food Koppens BV/Machinefabriek Meyn BV, Hoge Raad, 26 okt. 2001, nr. 67, blz. 377. Therex Ltd Partnership/Medtronic BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333. Toebizjoe vof, e.a./Sarlini Modeaccesoires BV, Rb. 's-Gravenhage, 30 aug. 2000, nr. 55, blz. 315. Trocobel NV/Container Centralen A.m.b.A. e.a., Rb. Amsterdam, 13 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Twaalf Provinciën' Landelijke Arbodienst NV e.a., 'De/Maetis Consultancy BV, Hof 's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409. U-Bisys BV e.a./The Scripps Research Institute e.a., Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 33, blz. 210. Unilever/Epenhuysen Chemie NV tevens h.o.d.n. Relavit Reinigings-Systemen, Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 32, blz. 208.

R E G I S T E R

V A N

E I G E N D O M

-/Koninklijke Brinkers Margarine Fabrieken BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maarr 1997, nr. 52, blz. 309. Unilin Beheer BV e.a./Valinge Aluminium AB e.a., Rb. 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. Valinge Aluminium AB e.a./Unilin Beheer BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. Valk Systemen BV, Van der/Metaal- en Kunststoffen Industrie Snelder BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 mei 2001, nr. 40, blz. 271. Vans Inc/Comforta Nieuwkoop BV, Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Velde Holding BV e.a., H. C. van der/Delta Airlines Ine, Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. VNU Business Publications BV/The Monster Board BV, Hof 's-Gravenhage, 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427. VNU Tijdschriften BV e.a./Kent, G. e.a., Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, nr. 3, blz. 7. Vredo-Dodewaard BV e.a./Slootsmid Laren BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 46, blz. 292. W & S BV e.a./Flügel Enterprises NV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406. Wals Systems BV e.a./Ambaflex International BV, Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. WE Netherlands BV/Lowe Lintas BV, Vzr. Rb. Amsterdam, 5 j uni 2002, nr. 76, blz. 429. White Hall Laboratoria BV e.a./The Ortho Company BV, Hoge Raad, 22 juni 2001, nr. 61, blz. 343. Wijn Verlinden BV/Grand Cru Expertise 'De Nederlandse Wijnbeurs' BV, Rb. Amsterdam, 13 sept. 2000, nr. 77, blz. 431. Wiva Verpakkingen BV/Van Egmond Mechanisch Transport BV, Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. -/Sanypick SA, Hof's-Gravenhage, 2 dec. 1999, nr. 27, blz. 183. Wolf Gerate GmbH/Van Cranenbroek Budel BV e.a.. Hof 's-Herrogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. Wurf, G.A.van der, e.a./Koti Industrieel en Technisch Borstelwerk BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Zest Pictures vof/Zest Films vof, Rb. Amsterdam, 24 juli 2001, nr. 42, blz. 275. Zodiac Europe SA e.a./Isoform Leek BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 59, blz. 337. Zumex Maquinas Y Elemenros SA/ZumexBenelux BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 juli 2000, nr. 28, blz. 186. Zumpolle Den Haag, Vof/Scarabeo Lederwaren BV h.o.d.n. Zumpolle Amsterdam, Hof 's-Gravenhage, 31 j an. 2002, nr. 69, blz. 387.

W E T S A R T I K E L E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I. E. EN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR WETSARTIKEL A BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I. E. I Rijksoctrooiwet 1995 Art. 23, lid 3 Indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zal het in acht nemen van de wettelijk vereiste spoed bij de indiening van een verzoek tot herstel in de vorige toestand, volgens vaste jurisprudentie er in resulteren dat binnen ongeveer twee a drie maanden na het on tdekken van het verzuim het verzoek bij het Bureau is ingediend. De reden van de spoedeisendheid is

gelegen in hetfeit dat derden in beginsel mogen vertrouwen op de juisrheid van de gegevens in de registers. Ter vergelijking zij gewezen op artikel 122 EOV waar, eveneens met het oog op de belangen van derden, is bepaald dat een verzoek om herstel moet worden ingediend binnen twee maanden na het ontdekken van het verzuim. BureauI.E., 20 dec. 2001,nr. 45,blz. 285. Art. 32, leden 1,2 en 4 i.v.m. art. 1:3 Awb De mededeling betteffende het resultaat van het nieuwheidsonderzoek betreft geen beslissing die een rechts-

2 0 0 2

B I J B L A D


handeling inhoudt, aangezien de mededeling niet gericht is op enig rechtsgevolg en er volgens de geldende regels ook geen rechtsgevolgen aan zijn verbonden. Immers de rechten van aanvraagster voortvloeiend uit de onderhavige octrooiaanvrage worden niet beïnvloed door het resultaat van dit nieuwheidsonderzoek, nu op de aanvrage overeenkomstig de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 (i.h.b. artikel 36) een octrooi voor de duur van 20 jaar zal worden verleend. Derhalve kan noch de brief van 24 september 2001, noch het daarbij gevoegde resultaat van het onderzoek worden beschouwd als een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, hetgeen betekent dat aanvraagster in haar bezwaar niet ontvankelijk moet worden verklaard. Bureau I.E., 24jan. 2002, nr. 56, blz. 317. Art. 34, lid 2 Nu inzake de onderhavige octrooiaanvrage door aanvraagster is verzocht om een nieuwheidsonderzoek van het internationaal type overeenkomstig de bepaling van artikel 34, lid 2 van de Rijksoctrooiweg 1995, kan het onderzoek niet door het Bureau worden verricht, maar dient dit door het Europees Octrooi Bureau te worden gedaan. De stelling dat het Bureau onder alle omstandigheden gehouden is het nieuwheidsonderzoek uit te voeren is dan ook niet juist; een nieuwheidsonderzoek van internationaal type kan alleen door het Europees Octrooi Bureau als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek worden verricht. Het Bureau kan en mag een dergelijk onderzoek niet uitvoeren. Bureau I.E., 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317. II Europees Octrooi Verdrag Art. 52, lid 2 i.v.m. Regel 39 PCT-Verdrag Nu om een nieuwheidsonderzoek van internationaal type is gevraagd, dient het onderzoek te worden uitgevoerd door het Europees Octrooi Bureau als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek en is o.m. de bepaling van Regel 39 Samenwerkingsverdrag van toepassing. In het kader van het nieuwheidsonderzoek heeft de onderzoeker bij het EOB in het onderhavige geval vastgesteld dat op grond van die bepaling (althans de daarmee overeenkomende bepaling in het Europees Octrooi Verdrag) het onderzoek niet kan worden uitgevoerd. Daarmee is het nieuwheidsonderzoek voltooid. Het Bureau kan aan het EOB als de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek geen aanwijzingen geven hoe het nieuwheidsonderzoek moet worden uitgevoerd. BureauI.E., 24jan. 2002, nr. 56, blz. 317. III E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen)

E I G E N D O M

4 9 9

IV PCT-Verdrag Regel 39 i.v.m. art. 52, lid 2 EOV Nu om een nieuwheidsonderzoek van internationaal type is gevraagd, dient het onderzoek te worden uitgevoerd door het Europees Octrooi Bureau als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek en is o.m. de bepaling van Regel 39 Samenwerkingsverdrag van toepassing. In het kader van het nieuwheidsonderzoek heeft de onderzoeker bij het EOB in het onderhavige geval vastgesteld dat op grond van die bepaling (althans de daarmee overeenkomende bepaling in het Europees Octrooi Verdrag) het onderzoek niet kan worden uitgevoerd. Daarmee is het nieuwheidsonderzoek voltooid. Het Bureau kan aan het EOB als de Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek geen aanwijzingen geven hoe het nieuwheidsonderzoek moet worden uitgevoerd. Bureau I.E., 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317. V Algemene wet bestuursrecht Art. 1:1

Ter zitting is nog aangevoerd dat (de vooronderzoeker van) het EOB zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht inzake de verplichting tot motiveren van zijn besluit. Het EOB is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht, en derhalve zijn zijn besluiten niet onderworpen aan de Algemene wet bestuursrecht. Anderzijds betreft het hier geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bureau I. E., 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317. Art. 1:3 i.v.m. 32, leden 1, 2 en 4 Row 1995 De mededeling betreffende het resultaat van het nieuwheidsonderzoek betreft geen beslissing die een rechtshandeling inhoudt, aangezien de mededeling niet gericht is op enig rechtsgevolg en er volgens de geldende regels ook geen rechtsgevolgen aan zijn verbonden. Immers de rechten van aanvraagster voortvloeiend uit de onderhavige octrooiaanvrage worden niet beïnvloed door het resultaat van dit nieuwheidsonderzoek, nu op de aanvrage overeenkomstig de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 (i.h.b. artikel 36) een octrooi voor de duur van 20 jaar zal worden verleend. Derhalve kan noch de brief van 24 september 2001, noch het daarbij gevoegde resultaat van het onderzoek worden beschouwd als een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, hetgeen betekent dat aanvraagster in haar bezwaar niet ontvankelijk moet worden verklaard. Bureau I. E., 24 jan. 2002, nr. 56, blz. 317. B BESLISSINGEN VAN DE RECHTER

De Verordening 1768/92 bepaalt als een van de voorwaarden voor het afgeven van een Certificaat, dat het product op de markt is gebracht op basis van een vergunning overeenkomstig richtlijn 65/65/EEG of Richtlijn 81/851/EEG. Een vergunning verkregen onder Richtlijn 93/42/EEG (betreffende medische hulpmiddelen) kan niet zonder meer worden beschouwd als een analogon van (een vergunning verkregen onder) Richtlijn 65/65/EEG. Een op basis van Richtlijn 93/42/EEG afgegeven vergunning voor het product met de merknaam Synvisc - een medische hulpmiddel tot ondersteuning van het kniegewricht - kan niet leiden tot een Aanvullend Beschermingscertificaat. BureauI.E., 21 maart 2002, nr. 65, blz. 360.

Ia Rijksoctrooiwet (1910) Art. 2 i.v.m. art. 30, lid 2 Volgens het hof is de essentie van het Wiva-octrooi enerzijds een hoekige constructie van het vat en anderzijds een constructie waarbij deflexibelelippen van het ene deel - vat of deksel worden gedrukt door openingen in het andere deel en een kneedbare massa in de groef van de deksel waardoor afdichting wordt bewerkstelligd. Daarbij is niet van belang of de ribben met de openingen zich bevinden aan het vat dan wel aan de deksel en deflexibelelippen aan de deksel dan wel aan het vat. Het hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen

5 0 0

B I J B L A D


sprake is. Opgevat als hiervoor is weergegeven geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde bij art. 2 Row 1910. 's Hofs oordeel dat de deksel volgens het Wiva-octrooi wezenlijk anders is geconstrueerd dan volgens het Hodge-octrooi moet aldus worden begrepen dat de inventiviteit van het Wiva-octrooi is gelegen in een samengaan van de maatregelen ter verkrijging van een goede afsluiting van het vat met de hoekige configuratie. Het hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Daarom faalt de klacht dat het hof niet heeft geoordeeld dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben met openingen aan de deksel buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt, te meer omdat het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder komt. In de naar 's hof oordeel aan het vat met deksel volgens het octrooi te stellen eis ligt besloten dat voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi de hoekigheid van de constructie essentieel is voor het zelfrichtend zijn in van de deksel. Het hof heeft derhalve kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat voor de gemiddelde vakman uit het octrooischrift eenvoudig valt op te maken dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelfrichtend is, ook al vermeldt het octrooischrift dat niet. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Art. z, lid 2 i.v.m. art. 54, lid 2 EOV Eiseres heeft erkend dat Dr. Hut de uitvinding vóór de prioriteitsdatum in zijn praktijk heeft toegepast op patiënten. Daarmee staat - anders dan eiseres meent - reeds vast dat de uitvinding vóór die datum openbaar toegankelijk is geworden. Daarenboven heeft Dr. Hut de uitvinding aan collega's getoond. Weliswaar heeft eiseres deze stelling weersproken als 'natuurlijk volstrekt onjuist'. Dat kan niet gelden als een voldoende onderbouwde betwisting van het tonen van de uitvinding aan de collega's van Dr. Hut, nu het volstrekt voor de hand ligt dat in een alledaagse praktijksituatie in een ziekenhuis collegaspecialisten in hetzelfde vak elkaar op de hoogte houden van hun werkwijze, zeker als het gaat om het daarbij toepassen van een nieuw instrument. Rb. 's-Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23. Art. 2, lid 4 i.v.m. art. 51, lid 1 onder a De gemiddelde vakman zal niet zonder meer in de Akzoaanvrage de maatregel om secundaire aminen te gebruiken als smeermiddel voor een transportband voor PET-flessen, zodat het Henkel-octrooi hem iets nieuws leert. De rechtbank komt dan ook - evenals de TBA - tot de conclusie dat het Henkeloctrooi aan de nieuwheidseis voldoet. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 2A i.v.m. art. 51, lid 1 Door de keuze van de meest nabij gelegen prior art wordt een herformulering van het (objectieve) probleem dat aan het octrooi ten grondslag ligt, noodzakelijk. Met de in de meest nabij gelegen prior art voorgestelde oplossing: een lange stijve stent opdelen in een reeks afzonderlijke korte stents ter verbetering van de flexibiliteit, is het voor de gemiddelde deskundige direct duidelijk dat hij daarmee de andere problemen van migratie, beschadiging en ongelijkmatige ondersteuning zal vergroten. Als objectief probleem kan worden afgeleid dat 'het gaat om het achter elkaar plaatsen van meerdere stents op zodanige wijze dat deze dicht - maar niet te dicht - bij elkaar worden gehouden (ter vermijding van migra-

E I G E N D O M

2 0 0 2

tie en in elkaar schuiven), terwijl die verbinding de flexibiliteit niet te zeer beperkt (omdat anders de stent niet geplaatst kan worden). Voor het oplossen van dit probleem is de stent volgens het octrooi daardoor gekenmerkt dat 'at least one connector member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members toflexiblyconnect adjacent tubular members'. Genoemd resterend kenmerk blijkt echter bekend uit de literatuur die betrekking heeft op de Gianturco-stent. De oplossing van het geherformuleerde probleem bij onderhavige uitvinding is een constructieve maatregel die reeds ter oplossing van hetzelfde probleem ten aanzien van de nauw verwante Gianturcostents is voorgesteld. Derhalve geen uitvinderswerkzaamheid. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 2A i.v.m. art. 176, lid 1 Rv Aan het aanbod om door getuigen te bewijzen dat de vakman op de voorrangsdatum onder bottles in de zin van de Akzoaanvrage ook PET-flessen verstond, gaat de rechtbank voorbij. De vraag of een maatregel reeds in een ouder document was beschreven, moet worden beantwoord aan de hand van de opvatting van de gemiddelde vakman. De gemiddelde vakman is echter een juridische fictie en zijn opvatting is derhalve niet te beschouwen als een feit in de zin van artikel 176 lid 1 Rv en daarom niet vatbaar voor bewij s. Ook al zou de opvatting van de gemiddelde vakman een afgeleide of afspiegeling van de opvattingen van alle werkelijk bestaande vakmannen op het desbetreffende gebied zijn, dan nog kan deze niet aan de hand van getuigenissen worden vastgesteld; daarvoor zouden de getuigenissen van (vrijwel) alle vakmannen nodig zijn. De rechter moet derhalve zelfstandig bepalen wat de opvatting van de gemiddelde vakman inhoudt, eventueel na deskundige voorlichting. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 2A, lid 1 i.v.m. art. 51, lid 1 De inventiviteit van een set maatregelen moet worden beoordeeld aan de hand van de objectieve stand van de techniek. Hieruit volgt dat het er niet zozeer toe doet welk probleem de uitvinder wilde oplossen, wat in zijn visie het doel van de uitvinding was en wat hij zelf als de uitvinding zag. Het gaat om de objectieve uitvindingsgedachte, zoals deze blijkt uit de conclusies, de beschrijvingen en de tekeningen in het licht van de objectieve stand van de techniek en in aanmerking genomen het objectieve probleem daaruit dat de uitvinding beoogt op te lossen c.q. het objectieve doel van de uitvinding. Wanneer het verschaffen van een 'me too' op zichzelf al inventief zou zijn, is voor de vraag of de uitvinding inventiviteit bezit, niet meer van belang of deze wellicht nog inventiever is doordat daarmee bovendien een specifiek probleem uit de stand van de techniek wordt opgelost. Gedaagden hebben hun stelling dat de geoctrooieerde maatregelen als 'me too' voor de hand lagen slechts zo summier toegelicht dat er voor de rechtbank geen enkele aanleiding bestaat om de TBA niet te volgen in zijn andersluidende oordeel hierover. Rb. 's-Gravenhage, 27Juni 2001, nr. 37,blz. 258. Art. 4, lid 5 i.v.m. art. 6 bis Verdrag van Parijs De rechtbank is van oordeel dat Harrods niet kan worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de Benelux. Evenmin is Harrods een wereldbekend merk. Daarvoor is immers nodig dat het teken als merk bij het overgrote deel van het publiek in de Benelux of de wereld, tevens bij hen die geen klant zijn, bekend is. Weliswaar is Harrods bekend als (handels)naam van een warenhuis in Londen, maar dat brengt niet zonder meer

2 0 0 2

B I J B L A D


mee dat Harrods ook algemeen bekend is als merk, derhalve als teken dienend om de waren en/of diensten van die onderneming te onderscheiden. De rechtbank acht niet aannemelijk dat bij het overgrote deel van het publiek algemeen bekend is dat Harrods (tevens) wordt gebruikt als teken om de waren van het warenhuis Harrods te onderscheiden. De rechtbank is van oordeel dat Harrods wel als een algemeen bekende handelsnaam in de Benelux kan worden aangemerkt. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Art. 10

Rb.: op Lindeman rustte geen rechtsplicht jegens Barendregt tot handhaving van de eenmaal door Lindeman ingediende octrooiaanvragen en het betalen van de daarvoor verschuldigde taksen. Bovendien ontbreekt ieder causaal verband tussen het niet betalen van de taksen door Lindeman en de door Barendregt gestelde schade gelet op artikel 22 G Row (1910). Eiser heeft in deze procedure tot het laatst toe volgehouden dat hij behoorde tot de werknemers tot wier taak het doen van uitvindingen niet behoort en op die stelling zijn vordering tot opeising van de octrooiaanvragen gebaseerd. Met die stelling is dan echter onverenigbaar een aanspraak op een billijke vergoeding die immers slechts toekomt aan werknemers tot wier taak wel behoort het doen van uitvindingen. Bovendien valt uit de wet af te leiden dat zo'n aanspraak slechts kan worden ingesteld indien er daadwerkelijk octrooi is verleend. Hof's-Gravenhage, 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462. Art. 30, lid 1 Het produceren en verhandelen van een concentraat dat nog moet worden verdund voordat het als smeermiddel wordt gebruikt, is niet als een toepassing van de uitvinding volgens het Henkel-octrooi te beschouwen aangezien het concentraat dan zelf niet als smeermiddel wordt gebruikt, zoals conclusie 1 voorschrijft. Van directe octrooi-inbreuk door gedaagde is derhalve geen sprake. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 30, lid 2 Rb.: Er is geen sprake van dat de NIR-stents letterlijk zouden voldoen aan de kenmerken van het octrooi. Naar het oordeel van de rechtbank is ook geen sprake van equivalentie nu niet gezegd kan worden dat de constructie van de NIR-stents in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat vervult. Naar het oordeel van de rechtbank wordt bij de constructie van de NIR-stent een wezenlijk andere oplossing gevonden. In plaats van elkaar haaks kruisende staafjes heeft men bij de NIR-stent gekozen voor een 'weefpatroon' waarbij de stent wordt samengesteld uit een aantal - min of meer kleerhanger-vormige - cellen die bij expansie van vorm veranderen en waarbij met name uitbochtingen vervormen en openbuigen. Bij de beslissing dat geen sprake is van equivalentie moet ook een rol spelen dat eisers, na aanvankelijke vernietiging van het octrooi in oppositie, in Europa slechts bescherming hebben kunnen krijgen voor wat een 'portretconclusie' genoemd zou kunnen worden: de uitvoeringsvorm van de stent met de elkaar haaks kruisende staafjes. Ook weegt mee dat de stap voorwaarts ten opzichte van de, naar Europese maatstaven beoordeelde, stand der techniek - indien al aanwezig - zeer bescheiden moet worden genoemd. Hof's Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. De op de opstaande wand aanwezige verdikking strekt zich niet over de gehele wand uit, doch is een plaatselijk aange-

E I G E N D O M

5 0 1

brachte verdikking welke enigszins wordt gecamoufleerd door de verspringingen van de opstaande wand. Op grond hiervan is de verdikking als rand te beschouwen. Nu deze rand zich (mede) bevindt ter hoogte van de uitstekende ribbe, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de openingen in de uitstekende ribbe van het vat van Sanypick zijn aangebracht op afstand van de opstaande wanddelen van het vat. Het is niet relevant dat de verdikking zich neerwaarts over een grotere lengte uitstrekt dan die van de aanhechting van de uitstekende ribbe. Het vat van Sanypick voldoet dus ook op dit ene nog ter discussie staande punt aan de letter van conclusie 1. De maatregel is een niet geslaagde 'Umgehung' van hetgeen in die conclusie onder woorden is gebracht. Hof's-Gravenhage, 2 dec. 1999, nr. 27, blz. 183. Bij lezing van de beschrijving zal bij de gemiddelde vakman de gedachte kunnen opkomen dat de woorden 'in a fine gentle mist-like spray' niet beperkt moeten worden opgevat in de zin dat daarmee andere vergelijkbare opbrengmethoden worden uitgesloten. Vanwege deze twijfel zal hij op zoek gaan naar verhelderende gegevens uit het verleningsdossier. De vakman zal uit het verslag van de mondelinge behandeling begrijpen dat de octrooihouder een verschil zag tussen het aanbrengen van het reinigingsmiddel 'in afinegentle mist-like spray' en het op andere wijzen aanbrengen van het reinigingsmiddel en dat hij dit verschil heeft benadrukt om eventuele inventiviteitbezwaren op grond van genoemde stand van de techniek weg te nemen. Dit zal de vakman tot de slotsom brengen dat 'in a fine gentle mist-like spray' naar zijn taalkundige betekenis moeten worden uitgelegd. Gelet op de betekenis van het begrip nevel - verdichte waterdamp - moet het derhalve gaan om deeltjes die zo licht zijn dat zij, althans enige tijd, in de lucht blijven zweven. Daarvan is in het Rapidfoam-systeem geen sprake. Dat betekent dat dit systeem geen (directe) inbreuk maakt op het octrooi. Unilever kan zich ook niet met vrucht op equivalentie beroepen. De wijze van aanbrengen in het Rapidfoam-systeem is, gezien de bij de mondelinge behandeling afgelegde beperkende verklaring immers niet te beschouwen als in wezen dezelfde wij van aanbrengen als de wijze van aanbrengen volgens het octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 32, blz. 208. Gegeven de interpretatieproblemen van het octrooischrift van Oerlikon is Oerlikon behoudens bijzondere omstandigheden - die niet zijn gesteld of gebleken - in deze procedure jegens Signaal gebonden aan de uitleg die zij zelf in de vorige procedure jegens Signaal aan haar octrooi gegeven heeft en aan hetgeen zij terzake met Signaal bovendien is overeengekomen. Die eerdere uitleg en die vaststellingsovereenkomst terzake van de beschermingsom vang kunnen slechts leiden tot de conclusie dat het onderhavige octrooi kort gezegd ziet op een onderling geïntegreerd systeem met gesloten meet- en regelmethode voor de dynamische bepaling van uitlijnfoutvectoren. Een dergelijk geïntegreerd systeem verschilt wezenlijk van de veel minder geavanceerde piek and place-systemen van Signaal, waarbij voor het bepalen van de correctiewaarden en het toevoeren daarvan aan de software van radars en/of kanonnen ter uitlijning menselijk denken handwerk onontbeerlijk is. Rb. 's-Gravenhage, 12 dec. 2001, nr. 57, blz. 328. Art. 30, lid 2 i.v.m. art. 2 Volgens het hof is de essentie van het Wiva-octrooi enerzijds een hoekige constructie van het vat en anderzijds een constructie waarbij deflexibelelippen van het ene deel - vat of deksel worden gedrukt door openingen in het andere deel en een

5 0 2

B I J B L A D


kneedbare massa in de groef van de deksel waardoor afdichting wordt bewerkstelligd. Daarbij is niet van belang of de ribben met de openingen zich bevinden aan het vat dan wel aan de deksel en de flexibele lippen aan de deksel dan wel aan het vat. Het hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Opgevat als hiervoor is weergegeven geeft dit oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde bij art. 2 Row 1910. 's Hofs oordeel dat de deksel volgens het Wiva-octrooi wezenlijk anders is geconstrueerd dan volgens het Hodge-octrooi moet aldus worden begrepen dat de inventiviteit van het Wiva-octrooi is gelegen in een samengaan van de maatregelen ter verkrijging van een goede afsluiting van het vat met de hoekige configuratie. Het hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Daarom faalt de klacht dat het hof niet heeft geoordeeld dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben met openingen aan de deksel buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt, te meer omdat het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder komt. In de naar 's hof oordeel aan het vat met deksel volgens het octrooi te stellen eis ligt besloten dat voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi de hoekigheid van de constructie essentieel is voor het zelfrichtend zijn in van de deksel. Het hof heeft derhalve kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat voor de gemiddelde vakman uit het octrooischrift eenvoudig valt op te maken dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelfrichtend is, ook al vermeldt het octrooischrift dat niet. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Art. 34 Tweede tussenvonnis: De rechtbank is bij het vaststellen van de omvang van de dwanglicentievergoeding geheel vrij. Enig zinnig aanknopingspunt in de gedingstukken, literatuur of jurisprudentie heeft zij daarbij evenwel niet. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank op dit punt eveneens deskundigenbericht inwinnen. Wel is zij van oordeel dat terzake aan gedaagde een redelijke winstmarge moet worden gelaten, zodat deze vergoeding per definitie lager dient uit te vallen dan de eerder genoemde abstract berekende, redelijke gebruiks vergoeding. Eindvonnis: Alles afwegende stelt de rechtbank het dwanglicentiepercentage ex aequo et bono vast op 3,25% van de gerealiseerde, verkoopprijzen. Rb. 's-Gravenhage, 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452. Art. 43 Van inbreuk is geen sprake reeds omdat de constructie van gedaagden geen schuin geplaatste schijf als bedoeld in de kop van de conclusie vertoont, ter overbrugging van de twee luscompartimenten op letterlijke dan wel equivalente wijze. De schuine stand van de rol/schijf van gedaagden heeft een wezenlijk andere functie. Rb. 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12, blz. 68 (met noot). Art. 43, lid 1 Gedaagden wijzen op het 'positives Benutzungsrecht' van de houder van een ouder octrooi. Dit verweer kan evenwel niet slagen omdat de oudere aanvrage niet het gebruik van secundaire aminen als smeermiddel voor transportbanden voor PETflessen openbaart en het octrooi van gedaagden daarvoor dus niet kan zijn verleend. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Art. 43A Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een desbewustheidsexploit voorwaarde is voor het verkrijgen van een redelijke vergoeding en dat de wetgever in 1977 wat de redelijke vergoeding betreft scherpere eisen heeft gesteld aan het desbewustheidsexploit. Dit brengt mee dat eerst nadat aan die eisen is voldaan, de ontvanger van het desbewustheidsexploit het risico draagt dat zijn handelingen later onder het octrooi blijken te vallen. De in artikel 43A lid 3 verlangde nauwkeurigheid brengt hier met zich dat naar specifieke gedeelten van de tekst van de aanvrage en/of naar specifieke tekeningen wordt verwezen en dat niet kan worden volstaan met een algemene aanwijzing als vervat in het exploit waarop Gierveld zich te dezen beroept. Hof's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Art. 44 Mogema is niet door ontvangst van het op 14 november 1991 uitgebrachte exploit vanaf 2 november 1992 (de datum van openbaarmaking van de aanvrage) desbewust geworden nu zij niet wist dat zij handelde in strijd met (conclusies van) het octrooi en er dus geen sprake is van het desbewust verrichten van handelingen in strijd met het uiteindelijk verleende octrooi. Mogema is pas desbewust geworden na ontvangst van de brief van de Afdeling van Beroep d.d. 20 juli 1995 terzake van de aard en de omvang van de rechten waarop Gierveld uiteindelijk aanspraak kan maken. Hof's-Gravenhage, 1 april 1999, nr. 19, blz. 117. Tweede tussenvonnis: Wil een deskundigenbericht tot relevante uitkomsten leiden, dan luistert de formulering van de vragenlijst op dit relatief onontgonnen gebied van de schadevergoeding en de dwanglicentievergoeding nauw. Ook dient de te benoemen deskundige te beschikken over vakkennis dan wel globale kennis op tal van terreinen. Het is niet aan de rechtbank maar aan partijen en bovenal aan eisers om een (bij voorkeur gezamenlijke) zoektocht naar de persoonsgegevens van een dergelijke deskundige te ondernemen. Ook al levert de keuze van eisers voor schadevergoeding wegens eigen winstderving in beginsel de meest exacte wijze van schadebegroting op, zij heeft vooral voor eisers in dit geval een aantal praktische nadelen. Uiteindelijk lijken ook de deskundigen en de rechtbank bij die methode op enige punten te moeten terugvallen op schattingen of op het vaststellen van een fictief gederfde, redelijke licentievergoeding over gedaagdes omzet of winst plus ophogingspercentage, dat laatste omdat op desbewust inbreuk maken in plaats van het vragen van een licentie geen premie mag staan. Het is in strijd met een goede procesorde als eisers bij een dergelijke stand van zaken alsnog zouden willen kiezen voor volledige winstafdracht door gedaagde. Wel staat het h u n desgewenst vrij alsnog te kiezen voor een meer abstract berekende, redelijke gebruiksvergoeding over gedaagdes netto omzet of netto winst, die overeenstemt met de hiervoor bedoelde licentievergoeding plus ophogingspercentage. Deze methode lijkt voor de deskundigen ook werkbaarder. Eindvonnis: Eisers wensen thans alsnog te opteren voor een meer abstracte benadering van de door de octrooi-inbreuk geleden schade; gedaagde heeft zich daartegen niet verzet. De met een andere inbreukmaker overeengekomen vergoeding vormt het obj ectief meest voor de hand liggende vergelijkingspunt, en levert een fictieve licentievergoeding plus ophogingspercentage van 7,6% over de omzet. Voor mogelijke afzet die bij gebreke van inbreuk niet bij eisers zou zijn terechtgekomen past de rechtbank een minderingspercentage toe dat ex aequo et bono wordt geschat op 20%.

2 0 0 2

B I J B L A D


Rb. 's-Gravenhage, 20 maart 2002, nr. 82, blz. 452. Art. 44, lid 1 De beschrijving kan slechts tot uitleg van de conclusies dienen wanneer deze conclusies zelf nog geen opheldering verschaffen en aan deze voorwaarde is niet voldaan. Naar is overwogen zal de vakman immers reeds na bestudering van - alleen - de conclusies tot de slotsom komen dat deze aldus moet worden uitgelegd dat geen nadere verdunning plaatsvindt. Door in hun smeermiddel verder verdunde aminen in een gewichtspercentage van hoogstens 0,045 te gebruiken, passen de afnemers van gedaagde de geoctrooieerde uitvinding dus niet toe. Ook van indirecte inbreuk door gedaagde is daarom geen sprake. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2oor, nr. 37, blz. 258. Art. 51 Er bestaat geen gerede kans op nietigverklaring van het octrooi. Hof's-Gravenhage, 2 dec. 1999, nr. 27, blz. 183. Art. 51, lid 1 Het onderwerp van het verleende slangcassette I-octrooi de spleet met rollen - wordt niet, althans onvoldoende, gedekt door (het onderwerp van) de octrooiaanvrage - het twee compartimentensysteem met overbruggingsschijf -, ook al is die spleet met rollen met enige moeite terug te vinden in vooral de oorspronkelijke tekeningen en in mindere mate in de oorspronkelijke volgconclusies 10-11 en de oorspronkelijke beschrijving blz. 2, r. 23-27 en blz. 3, r. 32-35. De vakman die sedert 1986 de ter inzage gelegde octrooiaanvrage zou hebben geraadpleegd, zou uit die toenmalige conclusies, beschrijving en tekeningen redelijkerwijs niet hebben moeten concluderen dat in de terloops vermelde spleet (de nietnader aangeduide slangdoorlaatopening) met geleiderollen nu juist de uitvinding zoals geclaimd verborgen lag. Ook de probleemstelling en probleemoplossing van het verleende octrooi verschillen wezenlijk van die van de octrooiaanvrage. Een dergelijke koerswijziging is in strijd met de rechtszekerheid voor de vakman/derde, die de grenzen van de beschermingsomvang van de octrooiaanvrage onderzoekt met het oog op de eigen handelingsvrijheid. Rb. 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12, blz. 68 (met noot). Art. 51, lid 1 i.v.m. art. 2A Door de keuze van de meest nabij gelegen prior art wordt een herformulering van het (objectieve) probleem dat aan het octrooi ten grondslag ligt, noodzakelijk. Met de in de meest nabij gelegen prior art voorgestelde oplossing: een lange stijve stent opdelen in een reeks afzonderlijke korte stents ter verbetering van de flexibiliteit, is het voor de gemiddelde deskundige direct duidelijk dat hij daarmee de andere problemen van migratie, beschadiging en ongelijkmatige ondersteuning zal vergroten. Als objectief probleem kan worden afgeleid dat 'het gaat om het achter elkaar plaatsen van meerdere stents op zodanige wijze dat deze dicht - maar niet te dicht - bij elkaar worden gehouden (ter vermijding van migratie en in elkaar schuiven), terwijl die verbinding de flexibiliteit niet te zeer beperkt (omdat anders de stent niet geplaatst kan worden). Voor het oplossen van dit probleem is de stent volgens het octrooi daardoor gekenmerkt dat 'at least one connector member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members toflexiblyconnect adjacent tubular members'.

E I G E N D O M

5 0 3

Genoemd resterend kenmerk blijkt echter bekend uit de literatuur die betrekking heeft op de Gianturco-stent. De oplossing van het geherformuleerde probleem bij onderhavige uitvinding is een constructieve maatregel die reeds ter oplossing van hetzelfde probleem ten aanzien van de nauw verwante Gianturcostents is voorgesteld. Derhalve geen uitvinderswerkzaamheid. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 51, lid ia i.v.m. art. 2, lid 4 De gemiddelde vakman zal niet zonder meer in de Akzoaanvrage de maatregel om secundaire aminen te gebruiken als smeermiddel voor een transportband voor PET-flessen, zodat het Henkel-octrooi hem iets nieuws leert. De rechtbank komt dan ook - evenals de TBA - tot de conclusie dat het Henkeloctrooi aan de nieuwheidseis voldoet. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 51, lid ia i.v.m. art. zA, lid 1 De inventiviteit van een set maatregelen moet worden beoordeeld aan de hand van de objectieve stand van de techniek. Hieruit volgt dat het er niet zozeer toe doet welk probleem de uitvinder wilde oplossen, wat in zijn visie het doel van de uitvinding was en wat hij zelf als de uitvinding zag. Het gaat om de objectieve uitvindingsgedachte, zoals deze blijkt uit de conclusies, de beschrijvingen en de tekeningen in het licht van de objectieve stand van de techniek en in aanmerking genomen het objectieve probleem daaruit dat de uitvinding beoogt op te lossen c.q. het objectieve doel van de uitvinding. Wanneer het verschaffen van een 'me too' op zichzelf al inventief zou zijn, is voor de vraag of de uitvinding inventiviteit bezit, niet meer van belang of deze wellicht nog inventiever is doordat daarmee bovendien een specifiek probleem uit de stand van de techniek wordt opgelost. Gedaagden hebben hun stelling dat de geoctrooieerde maatregelen als 'me too' voor de hand lagen slechts zo summier toegelicht dat er voor de rechtbank geen enkele aanleiding bestaat om de TBA niet te volgen in zijn andersluidende oordeel hierover. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 51, lid ia en art. 75, lid ia Row 1995 Er is geen aanleiding thans, na wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910, terug te komen van hetgeen de Hoge Raad in het arrest van 9 februari 1996 NJ 1998, 2 [BIE 1996, nr. 94, blz. 334. Red.] heeft overwogen. Daarbij verdient aantekening dat art. 138 lid 2 EOV bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 Row 1910. Het hof heeft de door de Hoge Raad in het genoemde arrest vermelde maatstaven niet miskend. Het hof oordeelt dat aan de voorwaarden van bedoeld arrest is voldaan, hetgeen insluit dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in deze aanvulling gelegen beperking en dat derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Zulks vindt, naar het hof overweegt, hierin steun dat de deskundigen het essentiële van het octrooi (mede) gelegen zien in de hoekige configuratie van het vat met deksel. De hoofdconclusie dient dan ook te worden beperkt tot een vat met een

5 0 4

B I J B L A D


hoekige configuratie. Deze beperking vindt, naar 's hofs oordeel, steun in de beschrijving van het octrooi. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Art. 56, lid 3 De mogelijkheid tot schorsing staat de rechter ambtshalve tet beschikking en de discretionaire bevoegdheid die de rechter daarbij toekomt kan geen voorwerp vormen van enig geschil tussen partij en. Aan een procespartij kan echter niet de mogelijkheid worden ontzegd de rechter (bij akte, in een conclusie of bij pleidooi) op de mogelijkheid van een schorsing te wijzen en hem te verzoeken van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken. Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 83, blz. 461. Art. 57 en art. 25 EOV Het hof was weliswaar op de voet van art. 5 7 Row 191 o of op de voet van art. 25 EOV bevoegd, maar niet verplicht inlichtingen te vragen aan het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat geen aanleiding ertoe bestond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Ib Rijksoctrooiwet 1995 Art. 4, lid 2 Het enkele feit dat een artikel wordt gezonden aan de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift kan niet worden gezien als een openbaarmaking van de inhoud daarvan nu redacties van dergelijke tijdschriften hun toegezonden artikelen tot aan de publicatiedatum vertrouwelijk plegen te behandelen en er geen enkele aanwijzing is dat dit in dit geval anders zou zijn. Rb. 's Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74. Art. 4, lid 3 en art. 75, lid i a Zoals ook de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een en ander maal heeft beslist, is een document waarin een werkwijze wordt beschreven, niet alleen een anticipatie op die werkwijze, maar ook op het product dat het onvermijdelijk resultaat is van toepassing van die werkwijze, ook al wordt het product zelf in dat document niet genoemd. De niet betwiste eigen bevindingen van Van der Maas over de mate van overeenstemming tussen de spectra van het paroxetine-mesylaat volgens het SKB-octrooi en volgens het Synthon-octrooi, voeren tot de slotsom dat er een serieuze, niet te vetwaarlozen kans bestaat dat in een eventuele bodemprocedure, al dan niet na deskundigenbericht of getuigenverhoren, of in de oppositieprocedure, zal worden vastgesteld dat bij toepassing van de procedures, beschreven onder 'Experimental' en 'Example 1' van de oudere doch niet voorgepubliceerde PCT-aanvrage van Synthon de door SKB geoctrooieerde stof wordt verkregen. Dat betekent dat er een gerede kans is dat het octrooi van SKB zal worden vernietigd of herroepen. Pres. Rb.'s-Gravenhage, 29 juni 2001, nr. 66,blz. 374. De Examiner heeft in de betrokken documenten en de daarop gebaseerde argumenten geen beletselen voor octrooiverlening gezien. Bij deze stand van zaken past het de rechtbank om bij haar toetsing van de inventiviteit een zekere terughoudendheid in acht te nemen waarmee echter niet is gezegd dat zij de hierop betrekking hebbende stellingen niet zelfstandig ten gronde dient te beoordelen.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Rb. 's-Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74. Advies Bureau IE: Voor de beoordeling van de uitvindingshoogte dient te worden uitgegaan van die stand van de techniek waarbij zich de problemen voordoen waarvoor een oplossing is gevonden, en niet van een publicatie waaruit toevalligerwijze meer maatregelen van de gevonden oplossing bekend zijn, maar waarbij deze problemen zich niet voordoen. Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. Art. 6 Advies Bureau I.E. (overgenomen door de Pres. Rb.) Een vooroordeel staat weliswaar niet met zoveel woorden in de literatuut te lezen. Gezien echter de lange tijdsduur tussen het op grote schaal toepassen van radioactief-gemerkte verbindingen bij het volgen van het verloop van biochemische reacties en de onderhavige voorrangsdatum, terwijl toch het toevoegen van kleurstoffen aan met p-emitterende nucliden gemerkte organische reagentia herkenning en hantering van deze reagentia aanmerkelijk vereenvoudigt, en gezien anderzijds de door eiseres overgelegde deskundigenverklaring die alle spreken van het bestaan van bovenbedoeld vooroordeel in vakkringen, is het Bureau I.E. van oordeel dat er sprake is van een vooroordeel, althans voorzover het p-emitting radionuclide 33P, 35S of 32P is. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419. Art. 12, lid 6 Er rijst minstens diepgaande twijfel met betrekking tot het antwoord op de vraag of het doen van een uitvinding als hier aan de orde in redelijkheid moet worden beschouwd als uitvloeisel van, respectievelijk vallende binnen de perken van een normale taakuitoefening door eiser in zijn functie van destijds hoofd ingenieur werktuigbouw. De overgelegde functieomschrijvingen bieden onvoldoende houvast om deze vraag positief te beantwoorden en de verwoorde twijfel kan en mag in casu ten gunste van eiser strekken. Soortgelijke twijfel bestaat voot wat betreft het antwoord op de vraag of de destijds door eiser genoten salariëring, gelet op hetgeen partijen dienaangaande hebben medegedeeld en ondanks de promotie van eiser, moet worden geacht voldoende compensatie in te houden voor het missen van octrooi gerechtigdheid. Ook deze twijfel kan en mag ten gunste van eiser strekken. Kr. 's-Gravenhage, 7 sept. 2000, nr. 1, blz. 4. Art. 25 Advies Bureau IE: Het bezwaar van Itra dat bij gebreke van een aan de nieuwe conclusie aangepaste beschrijvingsinleiding niet kan worden vastgesteld of een dergelijke aanpassing niet strijdig zal zijn met het bepaalde in artikel 75, lid 1, onder c of/en d, is onderbouwd door de stelling dat de beschrijvingsinleiding zoals deze thans luidt niet voldoet aan de eis van artikel 25 Row 1995. Het Bureau is daarentegen van opvatting dat in de geldende beschrijvingsinleiding het probleem voor de deskundige voldoende duidelijk staat beschreven. Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. Art. 53 De vakman dient er behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel van uit te gaan dat de octrooihouder in de conclusies, in de beschrijving en tijdens de verleningsprocedure steeds dezelfde terminologie heeft gehanteerd. De enkele omstandigheid dat een maatregel een variant is van de geoctrooieerde maatregel is nog niet voldoende om die maatregel onder het bereik van het octrooi te brengen. Daarvoor is in ieder geval vereist dat de

2 0 0 2

B I J B L A D


billijke bescherming van de octrooihouder zulks vergt, terwijl daarbij bovendien de rechtszekerheid van derden niet uit het oog mag worden verloren. Het belangrijkste, zo niet het enige, argument om niet aan de letter van de octrooiconclusies beantwoordende varianten toch onder de beschermingsomvang van een octrooi te brengen, is dat de octrooihouder niet altijd alle mogelijke varianten op zijn uitvinding heeft kunnen voorzien - met name niet in het geval dat met zijn uitvinding een nieuw terrein is opengelegd - en dat het dan onbillijk zou kunnen zijn om hem aan de letterlijke tekst van de conclusie te houden. Rb. 's-Gravenhage, 29 maart 2000, nr. 13, blz. 74 (met noot). In aanmerking genomen dat gedaagde zich voor wat betreft de vraag of de door haar gemaakte en geleverde displays inbreuk maken op het octrooi gerefereerd heeft aan het oordeel van de rechtbank en dat uit de door Stabernack in het geding gebrachte afbeeldingen van - onvoldoende betwist - de betreffende displays niet kan worden afgeleid dat deze niet inbreukmakend zijn, staat de door Stabernack gestelde inbreuk op haar octrooi daarmee als onvoldoende weersproken vast. Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 39, blz. 269. Art. 53, lid 1 Voorshands komt het de President voor dat in de te wijzigen conclusie 2 heel algemeen een stabilisator zou worden voorgeschreven. Het bureau is echter de mening toegedaan dat het octrooi slechts de stabilisatoren kan omvatten, óók in conclusie 2, die in het octrooi als voorkeurs-stabilisatoren worden genoemd. Gezien de deskundigheid van het Bureau betekent dat alleen al, dat niet gezegd kan worden dat er niet een serieuze niet te verwaarlozen kans zou bestaan dat het octrooi zodanig zal worden herroepen dat het zal worden beperkt tot oplossingen met de stabilisatoren uit de in het octrooi genoemde groepen. Nu in confesso is dat die stabilisatoren niet door gedaagde worden toegepast, zou gedaagde in dat geval geen inbreuk maken. Hoewel de President dus voorshands de opvatting van het Bureau niet zou willen volgen, dient op grond van de hiervoor bedoelde kans op herroeping een verbod in kort geding naar vaste jurisprudentie te worden geweigerd. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 jan. 1997, nr. 74, blz. 419. Art. 53, lid 2 Systeem-octrooi Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een octrooi is allereerst van belang welke de beschermingsomvang van een octrooi is. Daarbij dient de rechtbank naar Nederlands recht de maatstaven van HR 13 januari 1995, NJ1995 nr. 391 [BIE 1995, nr. 85, blz. 332] in acht te nemen. De vakman, op zoek naar de grenzen van de door Valinge met behulp van haar professionele octrooigemachtigde destijds geclaimde beschermingsomvang, zal stuiten op de in de hoofdconclusie, tekeningen en beschrijving genoemde/afgebeelde speling (O) op een welbepaalde plaats en werkzaam in een welbepaalde richting. Als doelstelling van en/of uitvindingsgedachte achter die welbepaalde speling zal de vakman onder meer stuiten op de passage uit de beschrijving, identiek aan die uit het moederoctrooi en geciteerd in rov. 12 van het vonnis van 2 februari 2000 [vloerpanelen(verbinding) II, BIE 2000, nr. 73, blz. 320]. De vakman zal dus in beginsel mogen concluderen dat de benedengrens van de speling 0,2 mm bedraagt. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de overgelegde metingen zijdens Valinge na bewerking van Uniclic-panelen met slijpmachines, branders, lijmtangen en wat dies meer zij niet tot uit-

E I G E N D O M

5 0 5

gangspunt genomen kunnen worden bij de vraag of het Uniclicsysteem de speling (O) als bedoeld in het octrooi vertoont. Veeleer dient dan te worden bezien het Uniclic-systeern bij normaal gebruik door de eindgebruiker. Rb. 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. Werkwijze-octrooi Anders dan in het moeder-octrooi en het systeem-octrooi ontbreekt in het werkwijze-octrooi met betrekking tot het leggen van (de) panelen de speling (O) in de conclusies. Wel ziet de vakman/concurrent in de tekeningen en beschrijving van het werkwijze-octrooi onmiskenbaar exact of nagenoeg dezelfde vermeldingen van de speling (O) terugkeren als die uit het moeder-octrooi en het systeem-octrooi. Bij raadpleging van zowel het verleningsdossier van het afgesplitste werkwijzeoctrooi als het moeder-octrooi zal die vakman/concurrent stuiten op de passages, die hem zullen, althans mogen brengen tot de conclusie dat ook bij het werkwijze-octrooi de beschermingsomvang beperkt is tot panelen met speling (ö) van tenminste 0,2 mm als nader aangeven in het octrooischrift. Rb. 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. De beschermingsomvang van het Octrooi beperkt zich hiertoe dat het mesorgaan van de vinding volgens het Octrooi steeds, of in overwegende mate, tot op het bodemoppervlak reikt en dus over het bodemoppervlak wordt getrokken en niet in of door de bodem zal snijden. Het mesorgaan is dan ook niet bedoeld om een snee of een sleuf in de bodem te maken, zoals het geval is bij zodenbemesting, maar om op de bodem liggende grasresten door te snijden juist zonder dat sprake is van het doorsnijden en daarmee beschadigen van de bodem en de graswortels. Gedaagden hebben bij conclusie van antwoord gesteld, dat de snijkouter van de Sleufkouterbemester Type SK steeds enige centimeters door of in de grond snijdt. Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gemotiveerd aangegeven dat de inrichting van Slootsmid c.s. bij normaal gebruik inbreuk op het Octrooi maakt. Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 46, blz. 292. De rechtbank is met eiseres van oordeel dat met behulp van de 2 T-vormen op in wezen dezelfde wijze het in wezen zelfde effect wordt bereikt, namelijk een grotere buigstijfheid van de aan elkaar te lassen paneeldelen. Voldoende aannemelijk is dat de afstand tussen de poten van de 2 T-vormen, ongeveer 3,5 mm, aan het effect van de buigstijfheid geen afbreuk doet. Echter, ter afbakening van het octrooi van het Nederlandse octrooi A-68016104 is de vinding heel nadrukkelijk beperkt tot (verankerings)holten, die onderling zijn verbonden door middel van tenminste één minder diepe verbindingsholte die in ten minste één van de beide naar elkaar toe te keren vlakken is aangebracht (octrooischrift pagina 2, kolom 2, eerste 3 regels). Tijdens de oppositie is nog als maatregel toegevoegd, eveneens om afstand te nemen van het oudere octrooi, dat de verankeringsholten onderling uit elkaar gelegen verbindingen met deze tenminste ene minder diepe verbindingsholte hebben. Door het octrooi (tijdens de oppositie) op deze wijze te formuleren heeft de octrooihouder het octrooi uitdrukkelijk beperkt tot verbindingsholten, die een verbinding tot stand brengen tussen verankeringsholten. Isoform heeft er daarom als derde op mogen vertrouwen dat de haar gebezigde lasverbinding in de vorm van 2 T's door het octrooi niet werd beschermd. Isoform pleegt daarom door deze lasverbinding toe te passen geen octrooi-inbreuk.

5 0 6

B I J B L A D


Rb. 's-Gravenhage, 25 juli 2001, nr. 59, blz. 337. Het komt niet aannemelijk voor dat de beschermingsomvang van het octrooi is beperkt tot uitvoeringen van een pomp met slechts één mesa. Waar het om gaat is dat er (in elk geval) één centraal gelegen mesa is die de arts in staat stelt de juiste vulopening te vinden. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de beugel het profiel aan beide zijden op dezelfde wijze kan aangrijpen. Dit betekent dat aan beide zijden van het profiel de aangrijppunten op dezelfde afstand van elkaar moeten liggen. Hoewel conclusie 4 in bepaalde opgegeven afstanden telkens 1 aangrijpingspunt niet vermeldt, moeten deze bij het bepalen van de afstand wel in aanmerking worden genomen. Deze uitleg doet recht aan de bedoeling van de octrooihouder, zoals die uit de beschrijving in het octrooischrift en de bij het octrooi behorende tekeningen volgt. Niet bestreden is dat de profielen van Snelder bij deze uitleg inbreuk maken op het octrooi van Van der Valk. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 mei 2001, nr. 40, blz. 271. De koppelplaat van de schuurmachine van gedaagden heeft openingen (aan de buitenzijde van de koppelplaat voorzien van 'bouten'), waarin de flexibele kolommen worden geplaatst. Deze openingen kunnen worden opgevat als stijve plaatsingspunten (onderdelen), waarin de kolommen worden gestoken in de zin van conclusie 2. Daarmee is voldaan aan het vereiste van een aantal stijve onderdelen. De omstandigheid dat bij de FCS 180 de koppelplaat met opstaande rand en de daarop passende oscillerende schuurvoet losse onderdelen zijn, die op elkaar moeten worden gedrukt, is niet doorslaggevend. De gemiddelde vakman zal inzien dat deze twee onderdelen als één geheel kunnen worden opgevat. Zo opgevat geldt dat in de oscillerende schuurvoet een aantal stijve onderdelen (openingen) aanwezig zijn, die samenwerken met een overeenkomstig aantal flexibele kolommen in de behuizing van de schuurmachine (inbreuk aangenomen). Pres. Rb. 's-Gravenhage, 13 nov. 2001, nr. 85, blz. 465. Art. 53, lid 4 i.v.m. art. 73 Er is sprake van indirecte octrooi-inbreuk. De vierkante borstelplukken (waarvoor geen octrooibescherming is), als door Koti vervaardigd en verhandeld, zijn immers noodzakelijk voor de toepassing van de geldig geachte combinatie van de conclusies 1 en 6 en die borstelplukken worden door Koti voor slechts een gering aantal klanten - die over de door Van der Wurf geoctrooieerde borstel beschikken - op bestelling gemaakt. Dat Koti weet dat de borstelplukken voor die toepassing geschikt en bestemd zijn, is door haar (dan ook) niet betwist. De tekst van art. 73 eerste lid Row 1995 berust op de bewuste keuze van de wetgever om het toestaan van het aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen van de uitvinding te beperken tot degenen die krachtens de artikelen 5 5 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn. De bezitter van een geoctrooieerd voortbrengsel die zich op het bepaalde in art. 53, lid 4 R0W1995 kan beroepen is niet 'tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd' in algemene zin, doch is slechts bevoegd de in die bepaling genoemde handelingen te verrichten met betrekking tot dat specifieke voorwerp. De door Koti vervaardigde en verhandelde vierkante borstelplukken worden op bestelling speciaal gefabriceerd voor afnemers die over een borstel van Van der Wurf c.s. beschikken en kunnen derhalve

E I G E N D O M

2 0 0 2

niet worden beschouwd als algemeen in de handel verkrijgbare producten. Het leveren door Koti aan de bedoelde afnemers is derhalve niet geoorloofd. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Art. 54 en art. 289 Rv Aangezien een gerede kans bestaat dat het Europees octrooi van Cordis zal worden herroepen dan wel dat het Nederlandse en het Duitse octrooi, voortvloeiende uit dit octrooi, zullen worden nietig verklaard, moeten Cordis' inbreukvorderingen worden afgewezen. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Art. 55 Het beroep op voorgebruik van de bij benadering vierkante borstelplukken wordt verworpen. Op de werktekening, waarnaar wordt verwezen in de overgelegde verklaringen, is slechts een bundel staaldraden met ronde huls te zien. De verklaringen dat in de betreffende periode meer van die borstels, zowel met ronde als met vierkante plukken, werden toegepast is daarom te summier en te vaag om een recht van voorgebruik aannemelijk te kunnen achten. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Artt. 63 en 75 Het Spiro/Flamco arrest handelt over de vraag aan welke voorwaarden in geval van een gedeeltelijke nietigverklaring moet worden voldaan, zulke in het licht van de terugwerkende kracht van een nietigverklaring en samenhangend daarmee de rechtszekerheid voor derden. Gedeeltelijke afstand heeft evenwel geen terugwerkende kracht. De wet stelt niet de eis dat Ambaflex gedeeltelijk afstand had moeten doen van het Octrooi voordat zij deze procedure aanhangig maakte. Dat zou ook niet in het systeem van de Row 1995 passen. Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. Art. 73 i.v.m. art. 53, lid 4 Er is sprake van indirecte octrooi-inbreuk. De vierkante borstelplukken (waarvoor geen octrooibescherming is), als door Koti vervaardigd en verhandeld, zijn immers noodzakelijk voor de toepassing van de geldig geachte combinatie van de conclusies 1 en 6 en die borstelplukken worden door Koti voor slechts een gering aantal klanten - die over de door Van der Wurf geoctrooieerde borstel beschikken - op bestelling gemaakt. Dat Koti weet dat de borstelplukken voor die toepassing geschikt en bestemd zijn, is door haar (dan ook) niet betwist. De tekst van art. 73 eerste lid Row 1995 berust op de bewuste keuze van de wetgever om het toestaan van het aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen van de uitvinding te beperken tot degenen die krachtens de artikelen 5 5 tot en met 60 tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn. De bezitter van een geoctrooieerd voortbrengsel die zich op het bepaalde in art. 53, lid 4 R0W1995 kan beroepen is niet 'tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd' in algemene zin, doch is slechts bevoegd de in die bepaling genoemde handelingen te verrichten met betrekking tot dat specifieke voorwerp. De door Koti vervaardigde en verhandelde vierkante borstelplukken worden op bestelling speciaal gefabriceerd voor afnemers die over een borstel van Van der Wurf c.s. beschikken en kunnen derhalve niet worden beschouwd als algemeen in de handel verkrijgbare producten. Het leveren door Koti aan de bedoelde afnemers is derhalve niet geoorloofd. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122.

2 0 0 2

B I J B L A D


Art. 75 (partiële nietigheid) Nu namens Koti niet is geadstrueerd waarom het (min of meer) vierkant uitvoeren van opneembus en huls als een voor de hand liggende maatregel zou zijn te beschouwen die aldus inventiviteit mist, bestaat er geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi voor wat betreft de in conclusie 6 voorziene uitvoering een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Het is aannemelijk te achten dat in een nietigheidsprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi weliswaar partieel vernietigd dient te worden, doch dat het stand zal kunnen houden met een hoofdconclusie waarin de maatregel van (thans) conclusie 6 als kenmerk is opgenomen. Bij de beoordeling van de vorderingen zal er van uitgegaan worden dat het octrooi aldus moet worden gelezen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Artt. 75 en 63 Het Spiro/Flamco arrest handelt over de vraag aan welke voorwaarden in geval van een gedeeltelijke nietigverklaring moet worden voldaan, zulke in het licht van de terugwerkende kracht van een nietigverklaring en samenhangend daarmee de rechtszekerheid voor derden. Gedeeltelijke afstand heeft evenwel geen terugwerkende kracht. De wet stelt niet de eis dat Ambaflex gedeeltelijk afstand had moeten doen van het Octrooi voordat zij deze procedure aanhangig maakte. Dat zou ook niet in het systeem van de Row 1995 passen. Rb. 's-Gravenhage, 10 april 2002, nr. 38, blz. 263. Art. 75, lid ia en art. 4, lid 3 Zoals ook de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een en ander maal heeft beslist, is een document waarin een werkwijze wordt beschreven, niet alleen een anticipatie op die werkwijze, maar ook op het product dat het onvermijdelijk resultaat is van toepassing van die werkwijze, ook al wordt het product zelf in dat document niet genoemd. De niet betwiste eigen bevindingen van Van der Maas over de mate van overeenstemming tussen de spectra van het paroxetine-mesylaat volgens het SKB-octrooi en volgens het Synthon-octrooi, voeren tot de slotsom dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een eventuele bodemprocedure, al dan niet na deskundigenbericht of getuigenverhoren, of in de oppositieprocedure, zal worden vastgesteld dat bij toepassing van de procedures, beschreven onder 'Experimental' en 'Example 1' van de oudere doch niet voorgepubliceerde PCT-aanvrage van Synthon de door SKB geoctrooieerde stof wordt verkregen. Dat betekent dat er een gerede kans is dat het octrooi van SKB zal worden vernietigd of herroepen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 29 juni 20or, nr. 66, blz. 374. Art. 75, lid ia en art. 51, lid ia Row (1910) Er is geen aanleiding thans, na wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910, terug te komen van hetgeen de Hoge Raad in het arrest van 9 februari 1996 NJ 1998, 2 [BIE 1996, nr. 94, blz. 334. Red.] heeft overwogen. Daarbij verdient aantekening dat art. 138 lid 2 EOV bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 Row 1910. Het hof heeft de door de Hoge Raad in het genoemde arrest vermelde maatstaven niet miskend. Het hof oordeelt dat

E I G E N D O M

5 0 7

aan de voorwaarden van bedoeld arrest is voldaan, hetgeen insluit dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in deze aanvulling gelegen beperking en dat derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Zulks vindt, naar het hof overweegt, hierin steun dat de deskundigen het essentiële van het octrooi (mede) gelegen zien in de hoekige configuratie van het vat met deksel. De hoofdconclusie dient dan ook te worden beperkt tot een vat met een hoekige configuratie. Deze beperking vindt, naar 's hofs oordeel, steun in de beschrijving van het octrooi. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Art. 75, lid ie Al het over de tot speling (O) beperkte beschermingsomvang overwogene brengt de rechtbank voorts tot het voorlopig oordeel, dat het in het afgesplitste werkwijze-octrooi ten opzichte van de gepubliceerde moeder-aanvrage (WO 94/26999) in de hoofdconclusie weglaten van de speling (O) - met haar in die aanvrage nog onmiskenbaar essentieel geachte rol - strijd oplevert met het bepaalde in art. r23 lid 2 j° 76 EOV. Rb. 's-Gravenhage, 29 nov. 2000, nr. 9, blz. 41. Ie Europees Octrooi Verdrag Art. 25 en art. 57 Row (1910) Het hof was weliswaar op de voet van art. 57Rowi9ioofop de voet van art. 25 EOV bevoegd, maar niet verplicht inlichtingen te vragen aan het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat geen aanleiding ertoe bestond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Art. 54, lid 2 i.v.m. art. 2, lid 2 Row (1910) Eiseres heeft erkend dat Dr. Hut de uitvinding vóór de prioriteitsdatum in zijn praktijk heeft toegepast op patiënten. Daarmee staat - anders dan eiseres meent - reeds vast dat de uitvinding vóór die datum openbaar toegankelijk is geworden. Daarenboven heeft Dr. Hut de uitvinding aan collega's getoond. Weliswaar heeft eiseres deze stelling weersproken als 'natuurlijk volstrekt onjuist'. Dat kan niet gelden als een voldoende onderbouwde betwisting van het tonen van de uitvinding aan de collega's van Dr. Hut, nu het volstrekt voor de hand ligt dat in een alledaagse praktijksituatie in een ziekenhuis collegaspecialisten in hetzelfde vak elkaar op de hoogte houden van hun werkwijze, zeker als het gaat om het daarbij toepassen van een nieuw instrument. Rb. 's-Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23. Art. 64, lid 3 Dit is geen bepaling die betrekking heeft op internationale rechtsmacht. De bepaling wil slechts duidelijk maken dat inbreuk op een eenmaal verleend Europees octrooi dat gelding heeft in een bepaalde staat, op dezelfde wijze - zowel materieelrechtelijk als processueel - beoordeeld dient te worden als inbreuk op een in die staat volgens de nationale verleningsprocedure verleend octrooi. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46.

5 0 8

B I J B L A D


Art. 138, lid 1, sub d Deskundigen hebben voorgesteld het woord 'is' in de conclusie te vervangen door 'omvatten'. Het hof overweegt dat deskundigen deze vervanging in het onderhavige geval geoorloofd achten omdat hier sprake is van een voor de vakman kenbare onzorgvuldige redactie van de oorspronkelijke hoofdconclusie die verschoonbaar is. Het hof overweegt dat het zich in dit laatste kan vinden en verbindt er de conclusie aan dat in dit geval niet kan worden gesproken van een tot nietigheid leidende uitbreiding in de zin van artikel i381id 1, aanhef en sub dEOV. De klachten tegen dit oordeel falen. Hoge Raad, 16 febr. 2001, nr. 26, blz. 156. Ha Benelux Merkenwet Art. 1

Noch de omstandigheid dat het woord delta in de Nederlandse taal een ruime betekenis heeft, noch het gegeven dat het woord delta deel uitmaakt van een grote hoeveelheid handelsnamen staat eraan in de weg dat het woord delta geschikt kan zijn om door een luchtvaartmaatschappij aangeboden waren en diensten van andere (soort)gelijke waren en diensten te onderscheiden. Niet valt in te zien dat Delta Air Lines aldus het woord 'Delta' zouden monopoliseren. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. Gedaagde heeft er terecht op gewezen dat de bestanddelen van het beeldmerk Zonnatura met gele achtergrondkleur, rood kader en de afbeelding van een zonnetje, van huis uit niet of nauwelijks onderscheidend zijn. Zo verwijzen de woordelementen 'zon' en 'natura' in zekere zin naar het voornaamste kenmerk van natuurproducten, namelijk dat zij 'natuurlijk' (onder de zon!) zijn geproduceerd, terwijl de gele kleur van de achtergrond algemeen gangbaar is, ook voor (verpakkingen van) waren, waaronder voedingsmiddelen. Dit is echter niet van doorslaggevende betekenis, nu niet (werkelijk) is betwist dat dit Nutriciamerk inmiddels is ingeburgerd en de onderscheidende kracht die dit merk dientengevolge heeft verkregen, ook aan de overheersende bestanddelen daarvan toekomt. Rb. 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. De aanduiding Happytravel bezit voldoende onderscheidend vermogen. Pres. Rb. Alkmaar, 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311. Het merk Q_-plate heeft onderscheidend vermogen. Dat de letter QJn de thermodynamica het symbool is voor warmte en het Engelse woord 'plate' uitsluitend beschrijvend is voor een plaat, brengt niet zonder meer mee dat de nevenschikking daarvan niet geschikt is om onderscheidend vermogen voor warmtewisselaars te verlenen. Onvoldoende is dat de nevenschikking een verwijzing naar de essentiële eigenschappen van warmtewisselaars bevat. Bepalend is of de term Q_-plate door de betrokken consumenten kan worden opgevat als een normale wijze om warmtewisselaars aan te duiden of de essentiële eigenschappen ervan weer te geven. Pres. Rb. Dordrecht, 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468. Aan de combinatie van de hoofdletter T in combinatie met het woord 'on line' kan voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Onderscheidend vermogen van de beeldmerken van de etiketten en het vaandel van Nivo aangenomen (zie afb. en r.o. 9). Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. De vorm, zoals die door Benckiser is gedeponeerd, is onmiskenbaar de uitkomst van het geheel aan min of meer technische maar in ieder geval uit een oogpunt van gebruiksvriendelijkheid te stellen eisen aan een vaatwasmachinetablet, nu de dispensers van het merendeel van de op de markt gebrachte vaatwasmachines hoekig van vorm zijn en de toediening van het wasmiddel door middel van een tablet in de daarvoor bestemde dispenser een optimaal gebruik van het wasmiddel met zich brengt. Ook de horizontale tweelagenstructuur berust geheel op het technisch effect van scheiding van de actieve stoffen enerzij ds en de meest efficiënte productiemethode anderzijds. De merkinschrijvingen onder nr 900609 en nr 900615 hebben niet geleid tot geldige merken. Ten aanzien van het onder nr. 900608 ingeschreven merk, waarvoor behalve de vorm en de twee lagen ook de kleurencombinatie blauw/wit als kenmerkend is aangegeven, kan niet worden gezegd dat deze kleurencombinatie, ongeacht de wijze van toepassing, geen bijdrage aan onderscheidend vermogen is de zin van art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs zou kunnen leveren. Het onderhavige merk moge, gezien de mate waarin de als merk gedeponeerde aspecten van de waar technisch bepaald dan wel als gebruikelijk niet op zich onderscheidend zijn, slechts een uitermate zwak merk opleveren, niet kan in kort geding geoordeeld worden dat dit samenstel van alle uiterlijke kenmerken bijeen geen geldig merk kan opleveren. Pres. Rb. Rotterdam, 8 jan. 1998, nr. 60, blz. 340. Art. 1 i.v.ni. art. 14A, lid ia Het merk HAWKS - het Engelse woord voor de vogelsoort haviken - heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de waren, sportschoenen, die Remo op de Nederlandse markt brengt. Indien door inburgering deze aanduiding voor de sportschoenen van Remo in enige mate bekendheid heeft verkregen, kan dienovereenkomstig het onderscheidend vermogen zijn toegenomen. Hiervan is echter slechts in beperkte mate gebleken. Tegen deze achtergrond kan Remo, die het merk HAWKS uitsluitend gebruikt voor sportschoenen, slechts opkomen tegen de inschrijving of het gebruik van het merk van NBA, ATLANTA HAWKS, voorzover dit merk eveneens betrekking heeft op sportschoenen. Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86 (met noot). Ook al zijn de witte, blauwe en groene kleuren van de beeldmerken van Beecham elk op zich - daar zijn partijen het over eens - niet ongebruikelijk voor tandpasta en dus zwakke elementen. door de combinatie van kleuren én strepen, dus als geheel beschouwd, leent elk van de vier onderhavige merken zich om tandpasta als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en (dus) om de tandpasta waarvoor de merken gebruikt worden, te onderscheiden van tandpasta's afkomstig van andere ondernemingen. Wel betekent de gebruikelijkheid van deze kleuren dat van huis uit (dus zonder langdurig gebruik als merk en het benadrukken van die functie) het onderscheidend vermogen van de sliertmerken die bestaan uit het beeld dat gevormd wordt door in (diverse van) de onderhavige kleuren gestreepte tandpasta, juist voor tandpasta gering is. Bij de merken die bestaan uit een afbeelding van een kronkelige sliert tandpasta, die ontspringt uit de opening van een tube, vormt noch de lengte, noch de mate van gekronkeld zijn van de lange sliert tandpasta een onderscheidend kenmerk van deze merken. Dat

2 0 0 2

B I J B L A D


een sliert tandpasta langer wordt naarmate er langer op de tube tandpasta gedrukt wordt, is niets bijzonders voor tandpasta, noch dat een sliert hoe langer deze wordt, de capaciteit heeft meer kronkels te vertonen. Het is juist de combinatie van kleuren en strepen van de sliert die deze merken nog geschikt maakt j egens liet publiek als onderscheidingsmiddel voor tandpasta te fungeren. Daar komt nog bij dat uit de inschrijvingen juncto het daaraan voorafgaande jarenlange gebruik van gekleurde strepen voor tandpasta is af te leiden dat deze merken vooral bedoeld zijn vorm te krijgen door juist de waar zelf (de tandpasta zoals die uit de tube komt) in bepaalde kleuren en strepen uit te voeren. Alsdan is liet evident dat deze merken als merk voor juist de waar tandpasta praktisch onbruikbaar zouden zijn, als die waar steeds in min of meer dezelfde lengte en/of kronkeligheid aan liet publiek zou moeten worden gepresenteerd om te kunnen gelden als gebruik van die merken. Gezien één en ander zal degene die liet merkenregister raadpleegt noch de afgebeelde lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de sliert als onderscheidend kenmerk zien. Nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen om het merk als geheel gaat en niet louter om liet gestreept zijn, betekent ook liet enkele feit dat er voor tandpasta meerdere streepjesmerken in de Benelux op de markt zijn dan de onderhavige vier beeldmerken vanBeecham, nog niet dat daardoor de laatstgenoemde merken geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen kunnen hebben. In de totaalindruk die bij liet publiek na confrontatie niet het hele merk zal achterblijven, worden de kleuren immers niet gedomineerd door de strepen. Aangaande de aanwezigheid op de markt van overige, niet van Beecham afkomstige, gestreepte tandpasta's die qua kleurstelling wel gelijkenis vertonen met één of meer van de streepjesmerken van Beecham, heeft Procter onvoldoende gemotiveerd betwist de onderbouwde stelling van Beecham dat Beecham tegen dergelijke streepjescombinaties optreedt, ook met juridische maatregelen en aldus actief de eigen merken beschermt. Anders dan Beecham meent, vormen reclame voor en verkoop in de Benelux gedurende een groot aantaljaren nog geen garantie voor een grote onderscheidingskracht voor tandpasta, noch voor een grote bekendheid als merk voor die waar, zelfs niet als door die verkoop en reclame de onderscheidingskracht van de tevens gebruikte woordmerken en hun bekendheid als merk wel vergroot zouden zijn. De reden hiervoor is, dat voor de onderscheidingskracht en de bekendheid als merk van de van huis uit zwakke sliertmerken en de (door hun speciale vorm) iets minder zwakke golfvormige merken van essentieel belang is de wijze waarop deze door Beecham als beeldmerk gedeponeerde tekens naast en ten opzichte van de woordmerken aan het betreffende publiek zijn gepresenteerd. De beeldmerken zijn niet op de verpakking van de waar afgebeeld. Het beeld dat gevormd wordt door de groen-wit gestreepte tandpasta (bij en na het knijpen op een tandenborstel) kan niet gelden als gebruik van dit merk, nu één van de onderscheidende kenmerken hiervan, de speciale vorm als gedeponeerd, ontbreekt bij voornoemd beeld. Het publiek zal er geen merk in zien. Een percentage van 11% van het geënquêteerde publiek dat bij het zien van een groen-wit gestreepte tandpasta Macleans noemt, wijst geenszins op een grote bekendheid. Hiermee is bovendien niet aangetoond dat deze 11% het beeld gevormd door de groen-wit gestreepte tandpasta, naast het bekende woordmerk Macleans als merk beschouwt. Aan het geënquêteerde publiek dat een foto werd getoond van een blauw-wit gestreepte tandpasta op een tandenborstel werd (o.a.) gevraagd: 'Denkt u bij het zien van deze afbeelding aan een bepaalde tandpasta's. Hierop antwoordde 38% Aquafresh. Of de volle 38% het beeld gevormd

E I G E N D O M

5 0 9

door de blauw-wit gestreepte tandpasta als merk beschouwt, blijkt niet uit deze enquêteresultaten noch ui t het door Beecham ten pleidooie in hoger beroep onbetwist gestelde aandeel van Aquafresh (in het algemeen) van 60% op de Nederlandse markt van gestreepte tandpasta's. Van belang is immers de wijze waarop Beecham liet blauw-witte teken aan liet publiek gepresenteerd heeft naast en ten opzichte van liet bekende woordmerk Aquafresh. Aangaande de wijze van presentatie aan liet publiek van liet blauw-witte sliertmerk is niet weersproken dat Beecham in diens reclame-uitingen voor Aquafresh en in de tekst op de verpakking een verband legt tussen de kleur en de werking: enerzijds de witte tandpasta voor liet reinigen en beschermen van het gebit, anderzijds de blauwe gel of pasta voor een frisse adem. Zulks wijst niet op een presentatie aan het publiek als merk van het teken dat bestaat uit het beeld van de blauw-wit gestreepte sliert tandpasta. Voor wat betreft het gevaar voor verwarring kunnen de overgelegde enquêteresultaten niet gebruikt worden om die aan te tonen. Zulks niet, omdat aan het publiek bij deze enquête niet meer is getoond dan de groen-witte tandpasta op een tandenborstel, terwijl liet publiek in werkelijkheid, noch in reclame, noch in de winkel, noch thuis uitsluitend met de tandpasta zelf geconfronteerd wordt, in de winkel zelfs helemaal niet. In de praktijk gaat confrontatie met de groen-witte tandpasta altijd vergezeld van of wordt deze direct voorafgegaan of gevolgd door confrontatie met het prominent gebruikte, en daardoor aan het publiek (als merk) opvallende, woordmerk Blend-a-med, dat van huis uit een groot onderscheidend vermogen voor tandpasta bezit. Zelfs thuis ziet de gebruiker elke keer weer vlak voordat hij de tandpasta ziet de tube met liet opvallend gebruikte, sterke, woordmerk en in een opmaak die ook verder op geen enkele wijze doet denken aan enig van de vier onderhavige streepjesmerken van Beecham. Uit de wijze van gebruik door Procter van de groen-wit gestreepte tandpasta in voornoemde ondoorzichtige tubes met daarop prominent het woordmerk Blend-a-med en de kleuren rood en oranje blijkt dus, dat Procter de groen-wit gestreepte tandpasta niet tegenover het publiek als merk naar voren brengt. Er is geen mogelijkheid dat de consument die vlak te voren voornoemde tube Blend-a-med tandpasta zag, denkt dat de groen-witte (Blend-a-med) tandpasta op zijn eigen tandenborstel afkomstig is uit dezelfde of een daarmee economisch gelieerde onderneming als tandpasta waarvoor het merk van Beecham gebruikt is, ook al is de gelijkenis het grootst en ook als er associatiegevaar zou bestaan. Dat het vereiste (associatiegevaar dat leidt tot) verwarringsgevaar ook ontbreekt als de (gemiddelde) consument in de winkel slechts met voornoemde tube Blend-a-med tandpasta geconfronteerd wordt en dus niet eens (ook) met de groen-witte tandpasta zelf, spreekt voor zich gezien het vorenoverwogene. Hof's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97 (met noten). Art. 1, lid 1 BMW De Mag zaklampen vertonen een aantal uiterlijke kenmerken die wel degelijk kunnen dienen om deze zaklampen te onderscheiden van andere zaklampen die op de markt verkrijgbaar zijn. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. De consument kan de Maglite reeds op afstand herkennen aan de vormgeving. Dat er zaklampen op de markt zijn die grote gelijkenis vertonen met de Maglite doet niet af aan het onderscheidend vermogen van het merk. Het gaat bij die andere lampen immers om inbreukmakende lampen. Voorts treedt Mag al jarenlang wereldwijd op tegen inbreukmakers. Tenslotte staat

5

1 O

B I J B L A D


vast dat Mag op grote schaal reclame voor haar lampen maakt, waardoor het onderscheidend vermogen van haar merken wordt versterkt. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 1, lid 2 De vormmerken zijn niet nietig op grond van de omstandigheid dat de gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Weliswaar zijn de zaklampen van Mag op aantrekkelijke wijze vormgegeven en kan die vormgeving een rol spelen bij de beslissing van het kopende publiek tot de aanschaf van een Maglite of een Mini Maglite over te gaan, maar dit betekent niet dat het uiterlijk en de vormgeving van de zaklampen van Mag door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de lampen bepalen. Buzaglo heeft niet aannemelijk weten te maken dat de Maglite en de Mini Maglite voornamelijk uit esthetische overwegingen worden aangeschaft. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 3 Naar het voorlopig oordeel van de president kan Zumex Maquinas de sterkste rechten op het teken ZUMEX doen gelden. De oudste van de in het geding zijnde merkregistraties staat op naam van Zumex Maquinas. Van het door Zumex Maquinas geregistreerde beeldmerk maakt in elk geval het woord ZUMEX een zodanig kenmerkend onderdeel uit, dat Zumex Maquinas door het gebruik van het woord ZUMEX als merk in de Benelux het betreffende beeldmerk aldaar in stand heeft gehouden. Zumex Benelux gebruikte het teken ZUMEX slechts als vertegenwoordiger en met toestemming van Zumex Maquinas, zodat dit gebruik aan Zumex Maquinas moet worden toegerekend. Zumex Benelux zal niet meer en anders worden verboden dan het gebruik van de aanduiding ZUMEX, nu geen grondslag is gesteld voor het mede gevorderde verbod tot het gebruiken van een daarmee overeenstemmend teken. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 28 juli 2000, nr. 28, blz. 186. Art. 3, lid 2 i.v.m. art. 13A, lid 1, b In reconventie spreekt de Rb. een verbod uit van het gebruik van het woord Delta, al dan niet in combinatie met een afbeelding in de vorm van een beeldmerk, en beveelt zij de doorhaling van een beeldmerk waarin dit woord een prominente plaats inneemt. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. Art. 3, lid 2c i.v.m. art. 13A, lid ie Op basis van deze artikelen kan worden opgetreden tegen (louter) associatiegevaar. Daarvoor gelden in ieder geval de voorwaarden dat het (oudere) merk bekend is en dat er voldoende gelijkenis bestaat tussen dit merk en het jongere merk/teken. Het is nog maar de - uiteindelijk door het HvJ EG te beantwoorden - vraag of genoemde artikelen, in weerwil van hun letterlijke tekst, ook kunnen worden toegepast in het geval dat de waren soortgelijk zijn. Rb. 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. Art. 4, 5 i.v.m. art. 6 bis Verdrag van Parijs De rechtbank is van oordeel dat Harrods niet kan worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de Benelux. Evenmin is Harrods een wereldbekend merk. Daarvoor is immers nodig dat het teken als merk bij het overgrote deel van het publiek in de Benelux of de wereld, tevens bij hen die geen klant

E I G E N D O M

2 0 0 2

zijn, bekend is. Weliswaar is Harrods bekend als (handels)naam van een warenhuis in Londen, maar dat brengt niet zonder meer mee dat Harrods ook algemeen bekend is als merk, derhalve als teken dienend om de waren en/of diensten van die onderneming te onderscheiden. De rechtbank acht niet aannemelijk dat bij het overgrote deel van het publiek algemeen bekend is dat Harrods (tevens) wordt gebruikt als teken om de waren van het warenhuis Harrods te onderscheiden. De rechtbank is van oordeel dat Harrods wel als een algemeen bekende handelsnaam in de Benelux kan worden aangemerkt. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Art. 4,6 (rechtstreekse betrekking) Hof: Nu Intergro door de sedert 1989 met ASKO gevoerde onderhandelingen vóór 27 april 1990 ervan op de hoogte is geraakt dat door de ASKO-groep, waartoe Interbuy behoort, het woordmerk TIP in Duitsland werd gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het merk deponeerde, is het depot te kwader trouw verricht. Dat Intergro de onderhandelingen voerde met de moedermaatschappij ASKO, staat niet er aan in de weg die wetenschap van Intergro omtrent het gebruik van het merk TIP aan te merken als wetenschap verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4 onder 6, aanhef en onder b BMW tussen Intergro en de dochtermaatschappij van ASKO, Interbuy. De Hoge Raad stelt naar aanleiding van deze overweging een vraag van uitleg aan het BenGH: Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in art. 4 onder 6, aanhef en onder b BMW indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en (een vertegenwoordiger van) een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking? Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90. Hof: Het depot van het woordmerk Hooters is in 1993 door TTC in de Benelux gedeponeerd, het merk is vervolgens overgedragen en de nieuwe eigenaar heeft het in licentie gegeven aan geïntimeerden. Appellanten hebben hun merk in 1994 in de Benelux gedeponeerd. Het hof acht voldoende aannemelijk dat TTC een zogeheten 'trademark-broker' is, nu zij diverse in de VS bekende merken in de Benelux heeft gedeponeerd, die geen verband hebben met de door TTC gedreven handel. Bovendien is onaannemelijk dat TTC in 1995 bewust het beeldmerk van appellanten als eigen merk deponeert, indien zij in 1993 het woordmerk te goeder trouw had gedeponeerd. Voldoende aannemelijk dat TTC te kwader trouw was. Zij heeft dus geen merkrecht verkregen en kon dit ook niet overdragen, gelijk er vervolgens evenmin een licentie verleend kon worden. Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Reeds omdat een onderneming als de onderhavige eerst na enige tijd op althans enige naamsbekendheid kan bogen, kan niet gezegd worden dat Delta Air Lines wist of behoorde te weten dat één van de rechtsvoorgangsters van Delta Reizen in de drie jaar voorafgaande aan de depotdatum gebruik maakte van het merk 'Delta Reizen'. Van iemand die voornemens is een merkdepot te gaan verrichten kan - nog afgezien van het feit dat in een handelsregister geen merken zijn ingeschreven - niet gevergd worden dat alle bestaande handelsregisters in de Benelux worden nagetrokken op de vraag of mogelijk sprake is van voorgebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren.

2 0 0 2

B I J B L A D


Voorts moet ervan worden uitgegaan dat niet gesproken kan worden van voorgebruik te goeder trouw, nu vaststaat dat Delta Air Lines reeds voor de inschrijving in het handelsregister van de bewuste eenmanszaak bekendheid genoot in de vlieg- en reiswereld. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. Vaststaat dat gedaagde en voordien haar rechtsvoorganger, vanaf 1983 het festival heeft georganiseerd in samenwerking met eiser die door haar als artistiek leider was aangetrokken. Gedaagde heeft in dat kader aankondigingsposters met daarop het merk laten drukken en verspreiden, op haar kosten. Een en ander kan worden aangemerkt als gebruik van een teken ter onderscheiding van de diensten van gedaagden. Eiser was hiermee bekend toen hij het merk in juli 2000 deponeerde. Op grond van het voorafgaande zou sprake kunnen zijn van een depot te kwader trouw. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Van een gebruik te goeder trouw van de litigieuze etiketten door Chan's kan reeds geen sprake zijn, nu Chan's bewust en zonder toestemming van Nivo de etiketten van Nivo exact heeft gekopieerd (zelfs met enkele spelfouten in de daarop vermelde tekst) en heeft voorzien van haar eigen vaandel, teneinde - naar kan worden aangenomen - te profiteren van de grote bekendheid van het merk van Nivo. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Art. 4 , 6 i.v.m. art. 1 H n w Aannemelijk is dat eiser als eerste de handelsnaam is gaan voeren, onder meer door het in gebruik nemen van de website 'happytravel.nl'. Opmerkelijk is ondermeer dat gedaagden de domeinnaam 'Happy-Travel.nl' hebben ingeschreven, met een streepje dat geen aannemelijke functie heeft en waarvan het gebruik in een domeinnaam ook niet voor de hand ligt omdat kan worden aangenomen dat zulks een belemmering bij het zoeken door potentiële cliënten oplevert. Het betoog van eiser dat zulks geschiedde omdat zijn site reeds in gebruik was genomen komt, mede gelet op de verdere omstandigheden, niet onbegrijpelijk voor. Pres. Rb. Alkmaar, 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311. Art. 4 , 6 a De Hoge Raad heeft de volgende vragen van uitleg aan het Benelux Gerechtshof gesteld: - Moet artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW aldus worden uitgelegd dat van voorgebruik te goeder trouw in de zin van dit artikel in het geval van eerder gebruik (voor-voorgebruik) buiten het Beneluxgebied slechts dan geen sprake kan zijn indien de voorgebruiker dit voor-voorgebruik kende (subjectieve maatstaf) of ook indien hij het behoorde te kennen (obj ectieve maatstaf)? - Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de objectieve maatstaf geldt: brengt deze maatstaf dan mee dat het gebrek aan kennis van het voor-voorgebruik door de deposant slechts dan aan de voorgebruiker kan worden toegerekend, indien dit voorvoorgebruik in de desbetreffende branche algemeen bekend was? - Indien vraag 2 aldus wordt beantwoord dat de toetsing van het gebrek aan kennis niet beperkt blijft tot hetgeen in de branche algemeen bekend was, welke eisen dienen dan gesteld te worden aan de mate van onderzoek naar eerder gebruik dat van de voorgebruiker mag worden verlangd, en in het bijzonder:

E I G E N D O M

5 1 1

i moet de voorgebruiker zich ervan vergewissen wat er in de desbetreffende branche gebeurde; ii moet aan dit onderzoek de eis gesteld worden van een zo groot mogelijke mate van volledigheid en zorgvuldigheid; iii moet het onderzoek zich ook uitstrekken buiten het Beneluxgebied en, zo ja, gelden daarvoor dan dezelfde eisen van volledigheid en zorgvuldigheid en, zo neen, welke eisen dienen daarbij dan te gelden? - Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 worden gesproken, indien de deposant weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, doch de deposant de eerste gebruiker van het merk was en maakt het daarbij verschil of dit eerste gebruik heeft plaatsgevonden binnen of buiten het Beneluxgebied? Hoge Raad, 22 juni 2001, nr. 61, blz. 343. Hof: Maatstaf bij de beantwoording van de vraag of het voorgebruik van Ortho te goeder trouw heeft plaatsgevonden is of Ortho bij de aanvang van haar gebruik (begin 1994) wist of behoorde te weten dat ACC het merk FROM A TO ZINC al eerder gebruikte en wel zodanig, dat de verwachting gerechtvaardigd was dat zij dat ook in de Benelux zou gaan doen. Met betrekking tot dit behoren te weten geldt dat voorafgaand aan het gebruiken van een merk enig onderzoek naar het bestaan van oudere rechten geboden is: de 'voorgebruiker' dient de in het handelsverkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat Ortho zich aanvankelijk bezig hield met andere zaken en pas in 1993 de markt van de vitaminenpreparaten heeft betreden, komt - voor zover al van belang - voor haar eigen rekening en risico en kan niet afdoen aan haar verplichting zich op die markt te oriënteren. Hoge Raad, 22 juni 2001, nr. 61, blz. 343. Art. 5, lid 2 Pres.: Het voorzien van merkartikelen van een sticker waarop de naam vermeld staat van de winkel waar de artikelen gekocht worden, levert geen merkgebruik in de zin van art. 5 lid 2 BMW op. Hof's-Gravenhage, 31 jan. 2002, nr. 69, blz. 387. Art. 5, lid 2a Hof: Appellanten hebben gemotiveerd bestreden dat zij tot 2000 niet voornemens zijn om binnen de Benelux van h u n merk gebruik te maken. Zij hebben voldoende aannemelijk gemaakt serieuze pogingen te doen om een franchise-organisatie in de Benelux op te zetten en aldus aldaar voor h u n diensten onder het merk een afzet te vinden. Daarmee is de feitelijke grondslag aan het door de president aangenomen misbruik van bevoegdheid van appellanten komen te ontvallen (die volgens de president aanwezig was omdat het merk wegens - door appellanten aangekondigd - niet-gebruik zou vervallen). HR: Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat, zolang een gedeponeerd merk niet is vervallen, daaraan door de BMW bescherming wordt geboden, zulks ongeacht of van het merk gebruik gemaakt wordt. Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Het gebruik dat Orange heeft gemaakt van haar merken is aan te merken als normaal gebruik in de zin van art. 5 lid 2 sub a BMW. De advertenties en reclame zijn immers kennelijk (mede) gericht op het verwerven en vergroten van de bekendheid van het merk Orange, met als uiteindelijk doel het verkrij-

5 1 2

B I J B L A D


gen en vergroten van omzet. Dit geldt ook voor zover dit gebruik heeft plaatsgevonden voordat de telecommunicatiediensten van Orange daadwerkelijk werden verricht. Ook uit de personeelsadvertenties als de onderhavige blijkt wel degelijk een (indirect) streven om een bepaalde omzet te behalen; zonder voldoende personeel zal het verkrijgen van de gewenste omzet immers moeilijk haalbaar zijn, terwijl ook de bekendheid van de merken door dit soort advertenties kan worden vergroot. Rb. Almelo, 19 april 2000, nr. 5. blz. 11. Het woordmerk Ikea voor computers en computerdiensten is wegens niet-gebruik vervallen. De software en de daarmee verbonden dienstverlening is geheel gericht op de Ikeawinkelformule en de daarbij aangesloten franchisenemers en er werd ook enkel in het intern verspreide blad reclame voor gemaakt. Het geheel van de selecte groep franchisenemers valt voor wat deze bijzondere producten/diensten betreft dan ook aan te merken als onderneming van de merkhouder. Het gebruik van de naam Ikea enkel daarbinnen is geen normaal merkgebruik. Dat de afnemers toch worden gefactureerd voor deze producten/diensten doet daaraan niet af. Onvoldoende aangetoond is daarmee dat het merk strekt ter verkrijging van afzet van de computerprogramma's en -diensten die daartoe in een commercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere regelmaat op een voor dit geval relevante markt worden gebracht. Rb. 's-Gravenhage, 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471. Aantallen verkochte eenheden, omzet in geld of reclame behoeven op zichzelf niet doorslaggevend te zijn. Dergelijke elementen vormen echter wel aanwijzingen bij de beoordeling of sprake is van begin van (normaal) gebruik als merk. De aard, omvang, frequentie en regelmaat van het gebruik is echter zozeer beperkt geweest dat alleen al daarom op grond van dit materiaal niet gesproken kan worden van een voldoende serieus begin van (normaal) gebruik. Daarbij is van belang dat het gaat om massaproducten voor lichaamsverzorging, die doorgaans niet op deze kleine schaal op de markt worden gezet. Een en ander wekt niet de indruk dat het gebruik ertoe heeft gestrekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden, maar, daarentegen, eerder dat dit gebruik er enkel en alleen toe heeft gestrekt te pogen het recht op het merk te herstellen. De rechtbank laat gedaagde wel toe tot het bij dupliek in conventie aangeboden bewijs door getuigen dat zij het merk met name in België normaal heeft gebruikt voor waren in klasse 3 in de te dezen relevante periode vanaf 1 januari 1996. Rb. 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 14C Eventuele 'Heilung' wordt niet verhinderd doordat het gestelde hernieuwde gebruik stamt uit de periode gelegen binnen drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring, nu de inleidende dagvaarding weliswaar binnen drie maanden na (het begin van) dat gebruik is uitgebracht, maar de vordering tot vervallenverklaring pas geruime tijd nadien bij wijziging van eis is ingesteld. Rb. 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 14C, lid 1 (belanghebbende) Het hof heeft een juiste maatstaf aangelegd door voor zijn oordeel dat Intergro niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, beslissend te achten dat Intergro in de onderlinge verhouding tussen haar en Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt

E I G E N D O M

2 0 0 2

door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen. Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90 (met noot). Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 6:162 BW Het onderdeel dat zich richt tegen het overleggen van een accountantsverklaring, faalt voor zover liet ervan uitgaat dat pas van schade sprake kan zijn, nadat gebruik van het merk binnen de termijn van art. 5 BMW vaststaat. Niet uitgesloten is immers dat de merkhouder die voornemens is zijn merk daadwerkelijk te gaan gebruiken, daarin wordt belemmerd en derhalve schade lijdt, doordat een ander in strijd met het merkrecht een overeenstemmend teken gebruikt. Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Art. 5, lid 3 (oud) Rb.: Niet op voorhand uitgesloten moet worden geacht dat Delta Inc. producten, zoals tassen, koffers en kledingstukken voorzien van haar merk in het economisch verkeer heeft gebracht. Het bewij s dat het merk niet binnen drie j aar na het depot op normale wijze in de Benelux is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven rust op eiseressen. Het betreft immers gebruik in een periode die meer dan zes jaar voor de dagvaarding is gelegen. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. De verkoop van ongeveer 700 herenpakken onder het merk Harrold's is voldoende om normaal gebruik van waren in de klassen 25 in de zin van artikel 5, lid 3 BMW (oud) aan te nemen. Uit de 'affidavit' valt af te leiden dat Harrods 577 rekeninghouders in de Benelux heeft en dat zij aan ongeveer 400 Beneluxingezetenen de postorder-kerstcatalogus heeft gezonden en dat zij waren onder het merk Harrods sedert in ieder geval 1990 verkoopt aan klanten in de Benelux. Of dit als normaal gebruik kan worden aangemerkt is mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of Harrods zelf actief aan de totstandkoming en het onderhoud van haar klantenkring in de Benelux heeft gewerkt en werkt. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Artt. 6bis en 6ter In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter in het geval de in dat artikel bepaalde termijn van twee maanden afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht is gesloten het einde van die termijn naar nationaal recht vast te stellen. De aard van de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen. In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter nationaal recht toe te passen ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling. Benelux Gerechtshof, 29 nov. 2001, nr. 14, blz. 79. Art. 11

Pres.: niet is gebleken dat Budget, door Sixt Duitsland toestemming te geven een logo te hanteren dat, afgezien van de naam, volledig met het hare overeenstemde, aan Sixt Duitsland eveneens toestemming heeft verleend een dergelijk logo door haar dochtermaatschappijen in andere landen dan Duitsland (zoals Sixt Nederland) zelfstandig te laten gebruiken. Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128.

2 0 0 2

B I J B L A D


Art. 13

Door het gebruik van het teken 'ONE' kan bij het publiek niet ontstaan verwarring, inhoudende associatiegevaar met het woordmerk 'not only ONE'. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming is niet van belang dat Kent het woordmerk bij het depot aldus heeft doen registreren dat 'not only' in kleine en 'one' in hoofdletters is weergegeven. Voor de inhoud van het depot van een woordmerk doet de schrijfwijze niet ter zake. Bij globale beoordeling van de auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het woordmerk en het teken blijft bij het gemiddelde publiek dat het desbetreffende teken en woordmerk op de tijdschriften als (potentiële) adverteerder, sponsor, koper of lezer waarneemt als totaalindruk achter dat deze niet overeenstemmen. Het feit dat het Benelux Merkenbureau bij het verplichte ambtelijk vooronderzoek 'not only ONE' niet als conflicterende oudere inschrijving in klasse 16 (onder meer tijdschriften) heeft aangemerkt vormt een aanwijzing dat de mate van overeenstemming ook in abstracto te gering is. Het feitelijk nadrukkelijk gebruik van het onderdeel 'one' van het woordmerk 'not only ONE' brengt niet mee dat daardoor wèl auditief, visueel of begripsmatig overeenstemming tussen het aangevallen teken en het woordmerk bestaat: het gaat immers om de overeenstemming tussen het woordmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat wordt gebruikt. Het beperkte feitelijke gebruik van het woordmerk in zijn geheel moet de bekendheid van het woordmerk negatief hebben beïnvloed. In deze omstandigheden is verwarringsgevaar op voorhand niet aannemelijk. Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, nr. 3, blz. 7. Art. 13A, lid 1 (oud) Gebruik van een merk in advertenties teneinde aan het publiek kenbaar te maken dat de wederverkoper waren van dat merk verkoopt dient in de visie van het BGH aangemerkt te worden als 'gebruik' in de zin van artikel 13 sub A, aanhef en onder 1.

Voor de vraag in hoeverre dit is toegestaan komt het er onder meer op aan, in hoeverre het gebruik van dat merk nodig is om een en ander aan het publiek kenbaar te maken. En in het kader van een beoordeling van die vraag zal veelal geoordeeld kunnen worden, dat met het gebruik van het woordmerk kan worden volstaan. Hof's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193 (met noot). Art. 13A, lid 1 De uitvoering van het door Sixt Nederland gehanteerde logo stemt, behoudens de inhoud van de naam (Sixt), volledig overeen met de uitvoering van het door Budget gehanteerde logo, met name ten aanzien van het lettertype, de oranj e streep en het gebruik van de aanduiding 'rent a car' in kleine lettertjes rond het logo. De omstandigheid dat Sixt Nederland in plaats van twee oranje strepen slechts één oranje streep gebruikt, doet aan de overeenstemmende totaalindruk niet af, en evenmin het verschil in achtergrondkleuren van de logo's. Het is Sixt Nederland wel toegestaan met gebruikmaking van de naam Sixt hier te lande het autoverhuurbedrijf te blijven uitoefenen. Hof Amsterdam, 27aug. 1998, nr. 22, blz. 128. Etndarrest: Inbreuk op het vormmerk ten aanzien van de Maglite door de grote Mirage Lite aangenomen. Geen inbreuk

E I G E N D O M

5 1 3

door de kleine Mirage Lite op de Mini Maglite. Geen inbreuk door Mirage Lite op de woordmerken Maglite en Mag-lite. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. In het Nutricia-merk is - naar het publiek bewust of onbewust zal onderkennen - een systeem van interne verwijzingen tot stand gebracht dat daarin bestaat dat de afbeelding van het zonnetje verwijst naar het element 'zon' van het woordbestanddeel 'Zonnatura' en vice versa, en dat de 'zonnige' sfeer die hierdoor wordt opgeroepen nog wordt versterkt door de gele kleur van de achtergrond, die - vanwege de 'zonnige' sfeer die door het zonnetje en het woordelement 'zon' wordt opgeroepen door het publiek zal worden gezien als een 'zonnige' gele kleur. Hierdoor wekt het merk een totaalindruk die is samen te vatten met het woord 'zonnig'. Als overheersende bestanddelen van het merk zij n te beschouwen het zonnetj e en het woordelement 'zon'. Het zijn immers deze bestanddelen die de zonnige totaalindruk teweegbrengen. De kleur geel is daartoe op zichzelf niet in staat, nu deze kleur nog vele andere connotaties dan 'zonnig' heeft en vaak zelfs alleen maar als kleur sec wordt waargenomen. Het hangt derhalve van de aanwezigheid van andere naar de zon verwijzende elementen af, of de 'zonnige' connotatie van de kleur geel naar voren komt. De gele achtergrondkleur is daarom niet tot de overheersende bestanddelen van het merk te rekenen. Indien de kleur geel toch - als gevolg van de inburgering van het merk - geacht moet worden onderscheidend vermogen te hebben verkregen, dan geldt dat uitsluitend voorzover deze kleur een 'zonnige' sfeer uitdrukt, hetgeen, naar zojuist is overwogen, echter alleen het geval kan zijn wanneer tevens sprake is van andere naar de zon verwijzende bestanddelen. Ook in deze zienswijze mist de kleur geel op zichzelf beschouwd dus onderscheidend vermogen. Aangezien de kleur rood op zichzelf evenmin bij draagt aan de 'zonnige' sfeer, legt ook deze kleur in het merk (vrijwel) geen gewicht in de schaal. In het merk en de tekens van Natura-Werk ontbreken het zonnetje en het woordelement 'zon'. Zij bevatten ook geen andere bestanddelen die naar de zon verwijzen. Zij maken dan ook geenszins een 'zonnige' indruk. Er bestaat dan ook geen associatie- of verwarringsgevaar. Rb. 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383. Micro Star heeft onvoldoende belang bij het door haar gevorderde gebruik van de aanduiding Micro-Star door Mystar, omdat het moederbedrijf van Mystar heeft besloten wereldwijd uitsluitend nog het merk MSI te bezigen, Mystar daarom niet voornemens is de inmiddels door haar doorgehaalde merken Micro-Star International en MSI Micro-Star International in de toekomst nog te gebruiken en deze merken in Nederland slechts gedurende een korte overgangsfase en enkel op uit Taiwan afkomstig promotiemateriaal zijn gebruikt. Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. De totaalindruk van het nieuwe logo van Sixt levert geen overeenstemming op met de merken van Budget. Het betoog van Budget dat Sixt met een nieuw logo meer afstand moet betrachten van haar merken wegens de nawerking die het verboden logo van Sixt in de herinnering bij het publiek zou hebben, doet daaraan niet af. Daarbij speelt een rol dat de eerder ontstane verwarring mede veroorzaakt is door de bestaan(de) (hebbende) samenwerking in Duitsland tussen Budget en Sixt Duitsland. Pres. Rb. Haarlem, 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139.

5 1 4

B I J B L A D


Art. 13A lid 1,2 (oud) Pres.: Tussen de handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' bezien in zijn totaliteit - en het merk 'Deen' bestaat niet een zodanige gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij degene die met de eerstbedoelde handelsnaam geconfronteerd wordt associaties worden gewekt met het merk. In de voorgestelde handelsnaam nemen zowel het onderdeel 'Erik' als 'Outplacement' een zo prominente plaats in, dat niet gevreesd behoeft te worden dat de tevens daarin voorkomende geslachtsnaam 'Deen' associaties zal oproepen met het merk van Deen BV. Daarbij valt te bedenken dat het publiek het onderdeel 'Deen' als geslachtsnaam zal onderkennen, hetgeen, in combinatie met de toevoeging van de voornaam 'Erik' in de naam van Erik Deen de door Deen BV gevreesde associatie nog minder waarschijnlijk maakt. Hof's-Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134. Art. 13A, leden 1 en 2 (oud) Pres.: Het beroep dat Van Cranenbroek c.s. doen op de in lid 2, de laatste volzin, van dat artikel bedoelde uitzonderingsbepaling gaat niet op. Ook als er van wordt uitgegaan dat de door Van Cranenbroek c.s. aangeboden Wolf-maaimachines elders door of vanwege Wolf in het verkeer zijn gebracht dan houd t het recht van wederverkoop niet in dat Wolf zich niet met recht zou kunnen verzetten tegen het gebruik van haar woorden beeldmerk. Hof's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. Art. 13A, lid ia, b en c i.v.m. art. 5, lid 1 b Merkenrichtlijn Beecham verzet zich tegen twee versies groen-wit gestreepte tandpasta van Procter. Zij baseert haar vordering op een viertal merkinschrijvingen, elk bestaande uit een beeldmerk dat een sliert tandpasta voorstelt die kleurstrepen heeft, resp. wit-blauw en wit-groen. Deze twee versies zijn niet identiek aan één van deze vier merken. Art. 13 A lid 1 aanhef en sub a BMW is dus niet toepasselijk. Nu vaststaat dat de waren waarvoor de merken van Beecham zijn ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de groen-wit gestreepte waren van Procter, is reeds daarom toepasselijkheid uitgesloten van art. 13 A lid 1 aanhef en sub c BMW. Deze bepaling geldt blijkens haar bewoordingen slechts in geval de wederzijdse waren niet soortgelijk zijn. Overeenkomstig art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn legt het hof het door 13A lid 1 slib b BMW vereiste associatiegevaar zo uit, dat dit beperkt is tot direct of indirect verwarringsgevaar, d.w.z. dat liet publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Dit betekent dat zonder de aanwezigheid van verwarringsgevaar de vordering van Beecham op grond van art. 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW niet toewijsbaar is, ook al zou er een mogelijkheid zijn, dat enig van de twee door Procter gebruikte tekens liet publiek doet denken aan één van de merken van Beecham. Gelet op de onderscheidingskracht en de bekendheid van elk van de vier beeldmerken van Beecham, voorts op de aard van het betreffende (grote) publiek, op de aard van de wederzijdse waren (tandpasta), alsook op de wijze van gebruik van de (uit groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) tekens van Procter voor de Blend-a-med tandpasta's, vertonen ondanks de gelijkheid van de wederzijdse waren, geen van de onderhavige merken van Beecham en geen van de twee door Procter gebruikte tekens - steeds elk merk en elk teken in zijn geheel en in onderling verband beschouwd - zodanige gelijkenis (in totaalindruk), dat daardoor de mogelijkheid bestaat, dat bij de gemiddelde consument (van het betreffende publiek) die met de

E I G E N D O M

2 0 0 2

tekens wordt geconfronteerd, een zodanige associatie tussen enig van deze tekens en één (of meer) van de merken van Beecham wordt gewekt, dat daardoor het gevaar ontstaat, dat deze consument denkt dat de groen-wit gestreepte Blend-a-med tandpasta's afkomstig zijn uit dezelfde onderneming als tandpasta's waarvoor één of meer van de merken van Beecham gebruikt worden of uit een daarmee gelieerde onderneming. Hof's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97. Art. 13A, lid i a (en b) In het licht van de omstandigheden acht het hof door de wijze waarop het woord 'intermediair' wordt gebezigd niet aannemelijk dat bij de internetgebruiker, die het woord intypt en vervolgens de advertentie van The Monster Board bovenaan de resultatenpagina ziet verschijnen, de indruk wordt gewekt dat The Monster Board dat woord gebruikt ter onderscheiding van diensten of waren. Het hof acht aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van het woord intermediair zal opvatten als gebruik in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van bemiddelaar/tussenpersoon, ter aanduiding van de aard/hoedanigheid van de diensten van onder andere The Monster Board. Geen inbreuk in de zin van artikel 13 A lid 1 onder a (en b) BMW. Hof 's-Gravenhage, 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427. Art. 13A, lid i a Wanneer gassen, zoals hier, als merkproducten worden verhandeld (aan consumenten), is Primagaz voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate aangewezen op het aanbrengen van haar merk op de houders (de enkele 'verpakking'). In het bij zonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerking om door middel van haar merk PRIMAGAZ duidelijk te maken dat het hier gaat om van haar, de merkhouder, afkomstige waar. Het Hof komt dus, met de president, tot het oordeel dat Van der Neut, door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, in het economisch verkeer gebruik maakt van de merken van Primagaz voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven. Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. Gedaagde heeft in een faxbericht aan een afnemer het merk Kameleon van eiser gebruikt bij een prijsopgave van setjes waarin de Kameleon-druppelaars zijn opgenomen. Reeds met dit gebruik heeft gedaagde inbreuk gemaakt op het merkrecht van eiser. Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299 (met noot). Art. 13A, lid i a en art. 14, lid 1BTMW i.v.m. art. I3bis, lid 1 BMW en art. 1WBN Het is aan de houdster van het merken modelrecht om te bewijzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door de wederpartij gemotiveerd wordt betwist. Ook indien de houdster van het merken modelrecht niet kan bewijzen dat de gedaagde de beschermde klemmen en hologrammen niet heeft gekregen van (een licentiehoudster van) de rechthebbende, maar wèi dat sprake is van valse klemmen en hologrammen, staat de inbreuk op het merken modelrecht van de rechthebbende vast. Als moet worden aangenomen dat gedaagde nagemaakte klemmen e.a. van een licentiehouder heeft gekregen zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar, maar de vorderingen tot afgifte, tot opgave van namen, adressen en aantallen e.a. met een

2 0 0 2

B I J B L A D


accountantsverklaring en tot schadevergoeding niet. De inbreukmakende producten zijn immers niet in het verkeer gebracht. Voor de afgifte van de in beslag genomen, beweerdelijk nagemaakte producten is kwade trouw aan de kant van de gedaagde vereist. Als het om vervalste klemmen blijkt te gaan mag kwade trouw echter worden aangenomen omdat de gedaagde bekend was met het systeem van eiseres, en van gedaagde, als containerproducent, verlangd mocht worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van de andere karren, afkomstig van eiseres. Rb. Amsterdam,!. 3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Art. 13A, lid ia en art. 3 Hnw Voldoende aannemelijk is dat gedaagden onrechtmatig jegens MSM hebben gehandeld door na beëindiging van de distributieovereenkomst inbreuk te maken op de merken handelsnaamrechten op de naam Mueller en het woord-/ beeldmerk Mueller. Pres. Rb. Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz. 8. Art. 13A, lid ïb Bij het oordeel of de grote en de kleine Mirage Lite indruk maken op de merken van Mag doordat zij zodanige uiterlijke overeenstemming vertonen met de Maglite en de Mini Maglite dat bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met de lampen van Mag kan ontstaan speelt, behalve de mate van overeenstemming, ook de onderscheidende kracht van de merken een rol. Het verwarringsgevaar is immers groter naarmate de onderscheidende kracht van het merk sterker is. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Veronderstellenderwijs aannemende dat bij het publiek verwarring tussen het merk 'Deen' en de handelsnaam 'Erik Deen Outplacement' kan ontstaan, kan Erik Deen naar het voorlopig oordeel van het hof zich beroepen op een geldige reden als bedoeld in voormeld artikel om in zijn handelsnaam zijn geslachtsnaam te voeren, nu Erik Deen zijn onderneming reeds vóór het merkdepot aanduidde met een handelsnaam waarvan zijn geslachtsnaam een bestanddeel was en daarin door de wijziging van de handelsnaam geen verandering is gekomen. Hof's-Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz.123. In het teken is het woord Tiara een dominant en onderscheidend element; ook wordt het woord in mailings als blikvanger gebruikt. De woorden Tiare en Tiara vertonen in elk opzicht grote gelijkenis; ook worden ze beide gebruikt om een Franse wijn te benoemen, die via eenzelfde verkoopmethode aan het publiek wordt aangeboden. Deze omstandigheden roepen een totaalindruk op die leidt tot een dusdanig grote mate van overeenstemming dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument in verwarring kan raken. De stelling dat van verwarring met is gebleken doet hieraan niet af omdat het verwarringsgevaar bij het publiek niet hoeft te blijken uit melding aan één van partijen. Rb. Amsterdam, 13 sept. 2000, nr. 77, blz. 431. Visueel bestaat er weinig gelijkenis tussen merk en teken. Het beeldmerk van eiser bestaat alleen uit de twee - in plompe experimentele witte letters uitgevoerde - woorden De Muze, waarbij het woord 'muze' van schaduwen is voorzien. Het teken van gedaagde daarentegen bestaat uit de vijf woorden Restaurant De Muze Gastronomica Belgica; hier speelt het contrast (van het woord 'de' in zwarte letters tegen een witte achtergrond

E I G E N D O M

5 1 5

en van het woord 'muze' in witte letters tegen een achtergrond van zwarte langwerpige blokken) een belangrijke rol en zijn deze woorden in hoge slanke meer conventionele letters uitgevoerd, met daarboven in een sierlijke boog tussen twee evenwijdige strepen het woord 'restaurant' en daaronder de woorden 'gastronomica belgica'. Visueel kan gezien het totaalbeeld geen overeenstemming worden aangenomen. Ook auditief zijn er verschillen. De drie beschrijvende termen zorgen tevens voor een duidelijk begripsmatig onderscheid tussen merk en teken. Alle aspecten in aanmerking genomen, is de overeenstemming tussen genoemd merk en teken bij een globale beschouwing, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan punten van overeenstemming dan aan die van verschil terzake van rechtsverwerking wegens gedogen, slechts gering. Het publiek van eiser is een beperkt en deskundig publiek dat door de geringe overeenstemming duidelijk onderscheid zal zien en maken tussen eisers merk en gedaagdes teken. Van direct of indirect verwarringsgevaar is geen sprake. Rb. Breda, 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217. Diensten als verzekeringen en financiële diensten zijn niet zonder meer soortgelijk aan de warenklasse auto's en hun onderdelen, maar voor een deel kunnen zij wel aanvullend zijn op de waar auto's, en Fiat gebruikt het merk voor diensten die in de praktijk verband houden met het autobedrijf in ruime zin. Het gebruik van het merk voor deze diensten kan dan ook wel degelijk worden beschouwd als soortgelijk. Bekendheid van het merk Targa als merk voor Porsche automobielen is echter niet gebleken. De productie van het zeer weinig verkochte type is gestaakt in 1995. Voorts heeft de naam Targa aan onderscheidingskracht verloren; de naam wordt naast de woorden coupé en cabriolet veelvuldig gebruikt ter aanduiding van een auto met een bepaald koetswerk. Niet relevant is of de verwatering van het merk aan Porsche te wijten is. Dat auditief volledige overeenstemming tussen merk en teken bestaat kan hieraan niet afdoen. Het gaat om beeldmerken, waarvan de schrijfwijze sterk verschilt. De beperkte soortgelijkheid en de auditieve overeenstemming zijn onvoldoende om bij het relevante publiek verwarring te scheppen omtrent de herkomst van de door Fiat in de toekomst mogelijk aan te bieden diensten. Rb. 's-Gravenhage, 4 juli 2001, nr. 50, blz. 302. Bij de beoordeling of sprake is van soortgelijke waren of diensten is beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard - commercieel of anderszins - verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt. In de onderhavige zaak gaat het om zeer specifieke software die niet bedoeld is om door de gemiddelde consument van computers en computerdiensten te worden aangeschaft. Het gaat om een kleine markt. Anderzijds betreft het redelijk algemene producten (bureaus en onderdelen daarvan) en diensten (inzake de inrichting van de thuiswerkplek) die het gebruik van een computer door particuliere consumenten en bedrijven vergemakkelijken. Dit betreft een grote markt. Het publiek zal voorts niet menen dat Ikea zelf computers verkoopt omdat deze bij wijze van beeldvulling staan afgebeeld op foto's in de catalogus of omdat dummies van computers in de Ikea-winkels op te koop aangeboden bureaus staan. Tussen de waren en diensten van Attachmate en Ikea bestaat daarom noch commercieel, noch technisch of anderszins, voldoende verwantschap om deze als naar hun aard verwant te beschouwen. Het publiek dat het merk KEA! en/of KEA waarneemt in verband met software zal, gegeven de geringe soortgelijkheid van de waren en/of diensten en de in ieder geval niet volledige gelij-

5 1 6

B I J B L A D


kenis van dit teken met Ikea, niet kunnen menen dat deze software afkomstig is van Ikea of een aan haar verbonden onderneming. Hieraan doet niet af dat Ikea een bekend merk is met een grote onderscheidingskracht. Rb. 's-Gravenhage, 12 sept. 2001, nr. 88, blz. 471. Het door Mystar gebezigde woorden beeldmerk MSI is geen met het merk Microstar overeenstemmend teken. Het feit dat het merk MSI tot stand is gekomen als afkorting van MicroStar International en dat wellicht nog veel in de branche actieve personen, zoals vakjournalisten, dealers en distributeurs, daarvan op de hoogte zijn, doet daaraan niet af. Met name voormeld publiek zal het moederborden en kleurenkaarten producerende internationale MSI-concern niet verwarren met het uitsluitend op de Nederlandse markt actieve Nederlandstalige administratieve software producerende en verhandelende Micro Star BV. Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. Quasar-plate maakt geen inbreuk op Qjplate. Het onderdeel 'plate' is beschrijvend en het voorkomen van de letter QJn het andere deel kan niet reeds de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is van een auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming waardoor verwarring zal ontstaan. De omstandigheid dat gedaagde het teken Quasar-plate direct na de aanduiding Qjplate in gebruik heeft genomen, leidt evenmin tot de conclusie dat gevaar voor verwarring bestaat. Het product waarvoor gedaagde het teken Quasar-plate gebruikt is een warmtewisselaar van een ander type en toepassingsgebied dan de plateshell warmtewisselaar waarvoor zij het merk Q^plate gebruikt. Voorts zijn de betrokken consumenten, professionelen die op de technische specificaties van warmtewisselaars letten. Pres. Rb. Dordrecht, 18 okt. 2001, nr. 86, blz. 468. Hetgeen is overwogen met betrekking tot de verschillende totaalindrukken die het modeldepot van Unilever enerzijds en door Brinkers gebruikte fles anderzijds verschaffen, is niet beslissend voor de vraag of Brinkers inbreuk maakt op het merkrecht dat Unilever ontleent aan haar vorm/beeldmerkdepots. Weliswaar gaat het ook hierbij om de totaalindruk, doch dienen mede de kleuren van fles en dop in aanmerking te worden genomen, alsmede het etiket, met inbegrip van de daarop vermelde merknaam. De oorspronkelijk door Brinkers in het verkeer gebrachte versie van haar verpakking stemt, gelet op de nagenoeg volledige gelijkenis van kleuten van fles en dop en de in r.o .9 gereleveerde punten van overeenstemming van vormen van de flessen, zozeer overeen met althans het Croma-vormmerk van Unilever dat rechtstreeks verwarringsgevaar te duchten was. Voor de combinatie van fles en etiket zoals die thans door Brinkers aangeboden wordt - okergeel met gouden dop - geldt dat niet. Voor gevaar van associatie tussen gedaagdes huidige verpakking en de gedeponeerde merken van Unilever behoeft niet te worden gevreesd. Er dreigt evenmin gevaar voor directe of indirecte verwarring. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309. Geen inbreuk door domeinnamen 'tonline.nl' en 'tonline.nl' op het woordmerk 'T-Online' op grond van deze bepaling, nu deze geregistreerde domeinnamen niet precies gelijk zijn aan het woordmerk T-Online. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. De (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten van gedaagde komen sterk overeen met de activiteiten van eiseres. Dit alles brengt

E I G E N D O M

2 0 0 2

mee dat voldoende aannemelijk is dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. Op voorhand is aannemelijk dat het merk van Flügel is te beschouwen als een sterk merk, gelet op de grote omzet van het Flügel-flesje in de Benelux. De omstandigheid dat een transparantfiesje van 20 ml. vrij verkrijgbaar is en als zodanig weinig onderscheidende kracht heeft, doet aan de onderscheidende kracht als geheel van het merk niet af, nu die wordt bepaald door de combinatie van hetflesjemet de kle urstelling van het product als geheel en de uitvoering van het etiket in het bijzonder. Het Surfertje-flesje moet voorshands worden aangemerkt als een met het merk overeenstemmend teken door het gebruik waarvan verwarringsgevaar ontstaat. Daartoe is redengevend dat niet alleen het formaat van liet flesje en de kleur van de drank en de schroefdop van het Surfertje-flesje volstrekt overeenstemmen met het merk doch ook de uitvoering van het etiket aanmerkelijk meer punten van overeenstemming vertoont dan punten van verschil. Sprake van indirecte verwarring. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406. Inbreuk voldoende aannemelijk; tussen merk en teken bestaat een grote visuele gelijkenis qua lettertype, (tekst)blokverdeling, zwart-wit kleurstelling en plaats van de beeltenis. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 juli 2001, nr. 30, blz. 191. Geen merkinbreuk m.b.t. de vaandels; wel merkinbreuk m.b.t. de als beeldmerken gedeponeerde etiketten (zie afb. en r.ovv. 10-11). Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Het woord 'sport care' heeft gezien de aard van de producten die MSM verhandelt - (para-)medische artikelen voor sporters - een sterk beschrijvend karakter en heeft daarmee voor deze producten hooguit zeer geringe onderscheidende betekenis. Als beeldmerk - waarbij SPORT in de kleur blauw wordt afgedrukt en CARE in de kleur rood - kan wellicht van voldoende onderscheidend vermogen sprake zijn, maar dan is het hooguit een zwak merk te noemen. Met het handelen van gedaagden in het verleden haakten zij echter op onrechtmatige wijze aan aan de goede naam en de bekendheid van MSM en wekten zij verwarring bij het publiek. Door deze eerdere onrechtmatige gedragingen dreigt het gevaar dat het huidige gebruik van de naam Sport Care bij het publiek associaties wekt met MSM, dat dit merk in enige gelijkenis vertonende kleuren en lettertype gebruikt. Gedaagden hebben onvoldoende afstand genomen om die associatie weg te nemen. Door nawerking van dit eerdere - gestaakte - onrechtmatige handelen wordt het gebruik door gedaagden van de naam Sport Care als onrechtmatig aangemerkt. Pres. Rb. Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz. 8. Art. 13A, lid ïb i.v.m. art. 3, lid 2 In reconventie spreekt de Rb. een verbod uit van het gebruik van het woord Delta, al dan niet in combinatie met een afbeelding in de vorm van een beeldmerk, en beveelt zij de doorhaling van een beeldmerk waarin dit woord een prominente plaats inneemt. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57.

I J B L A D


Art. 13A, lid ïb i.v.m. art. 13A, lid ie Hof: Uitgaande van het beginsel dat bij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, wordt in casu toch geen verwarringsgevaar aanwezig geacht (anders: de Pres.)- Het in aanmerking komende publiek - vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurdere merkkleding - weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Voorts is het motief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur in de loop der jaren in Nederland regelmatig gebruikt als versiering van (sport)kleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een drie-strepen-motief heeft gekozen, tracht het strepenmotief te monopoliseren, wat Adidas al sinds geruime tijd geprobeerd heeft; zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna) steeds voorzien is van het merkPerfetto. Nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, hetgeen echter niet aannemelijk wordt geacht. HR: Het Hof heeft de stellingen van Adidas aldus opgevat dat zij zich mede verzet tegen gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken onder omstandigheden als bedoeld in art. 5, lid 2 van de Richtlijn. Aldus wordt de vraag aan de orde gesteld welke ruimte dit artikel biedt voor bestrijding van verwatering van bekende merken. Centraal staat daarbij de vraag of de verwijzing in dit artikel, en daarmee die in art. 13 A, lid 1 sub c. BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt. Denkbaar is ook dat de samenhang tussen het bepaalde in de leden 1 en 2 van art. 5 Richtlijn aldus begrepen moet worden dat, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden, genoemd in art. 5 lid 2 Richtlijn plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren, gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b gegeven is. De HR stelt terzake vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de EG. Hoge Raad, 12 okt. 2001, nr. 70, blz. 390. Art 13A, lid ïb i.v.m. art. 5, lid ïb Merkenrichtlijn Voor de beoordeling van de mate van begripsmatige gelijkenis is doorslaggevend dat liet woord Atlanta de naam is van een stad in de Verenigde Staten. Deze toevoeging maakt dat begripsmatig de nadruk veel minder komt te liggen op de aanduiding van een bepaald soort vogel. Het ligt, nu het om sportschoenen gaat, veeleer voor de hand te associëren niet een sportclub die uit Atlanta komt dan met een vogelsoort die dan vooral of uitsluitend in Atlanta zou nestelen. Ook moet worden geconstateerd dat, auditief, de toevoeging Atlanta minst genomen evenveel nadruk krijgt als het daarop volgende woord Hawks. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit be-

G E N D O M

gripsmatig en auditief perspectief gering voor. Beide merken bevatten de afbeelding van een havik. Deze afbeeldingen verschillen. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit visueel perspectief gering voor. Het gegeven dat NBA het aangevallen merk slechts tezamen niet haar eigen logo gebruikt maakt het verwarringsgevaar nog geringer. Remo heeft niet weersproken dat NBA de sportschoenen slechts via gespecialiseerde sportzaken zal afzetten. Voldoende aannemelijk is dat de gemiddeld geïnformeerde afnemer van sportschoenen als de onderhavige, gelet op de combinatie van het logo van NBA met het merk ATLANTA HAWKS, het verband zal leggen met een bij de NBA aangesloten Amerikaanse basketbalploeg. De oplettende afnemer zal dit verband ook niet ontgaan indien op sportschoenen het logo van NBA is afgebeeld op een andere plaats dan het merk ATLANTA HAWKS. Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86. Art. 13A, lid ie i.v.m. art. 3, lid 2c Op basis van deze artikelen kan worden opgetreden tegen (louter) associatiegevaar. Daarvoor gelden in ieder geval de voorwaarden dat het (oudere) merk bekend is en dat er voldoende gelijkenis bestaat tussen dit merk en het jongere merk/teken. Het is nog maar de - uiteindelijk door het HvJ EG te beantwoorden - vraag of genoemde artikelen, in weerwil van hun letterlijke tekst, ook kunnen worden toegepast in het geval dat de waren soortgelijk zijn. Rb. 's-Gravenhage, 7 maart 2001, nr. 68, blz. 383.

Art. 13A, lid ie i.v.m. art. 13A, lid ïb Ho/vUitgaande van het beginsel datbij grote bekendheid van een merk het gebruik van een daarmee overeenstemmend teken eerder de mogelijkheid van verwarring meebrengt, wordt in casu toch geen verwarringsgevaar aanwezig geacht (anders: de Pres.). Het in aanmerking komende publiek - vooral het publiek dat graag gezien wil worden in exclusieve en duurdere merkkleding - weet precies dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en zal daarom niet in verwarring komen als het kledingstukken met twee strepen ziet. Alleen de drie strepen worden in verbinding gebracht met Adidas. Het verschil tussen twee en drie strepen is eenvoudig vast te stellen, zeker bij het kopen van kleding, omdat dit doorgaans niet haastig of gedachteloos zal geschieden. Voorts is het motief van twee verticale parallelle strepen aan de zijnaden en contrasterend met de onderkleur in de loop der jaren in Nederland regelmatig gebruikt als versiering van (sportkleding. Dan gaat het niet aan dat Adidas, die voor haar merk een drie-strepen-motief heeft gekozen, tracht het strepenmotief te monopoliseren, wat Adidas al sinds geruime tijd geprobeerd heeft; zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motief enkel is gebruikt als versiering en niet als merk, waar de door Fitnessworld verhandelde sportkleding (bijna) steeds voorzien is van het merk Perfetto. Nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief voor de versiering van sportkleding is, heeft Fitnessworld een geldige reden om dit motief te gebruiken, tenzij sprake zou zijn van overeenstemming met het merk van Adidas, hetgeen echter niet aannemelijk wordt geacht. HR: Het Hof heeft de stellingen van Adidas aldus opgevat dat zij zich mede verzet tegen gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken onder omstandigheden als bedoeld in art. 5, lid 2 van de Richtlijn. Aldus wordt de vraag aan de orde gesteld welke ruimte dit artikel biedt voor bestrijding van verwatering van bekende merken. Centraal staat daarbij de vraag of de verwijzing in dit artikel, en daarmee die in art. 13 A, lid 1 sub c.

B I J B L A D


BMW, naar ongelijksoortige waren of diensten, is bedoeld als een beperking, dan wel of deze verwijzing slechts wil beklemtonen dat de ruimte om zich tegen verwatering te verzetten óók bestaat als het om ongelijksoortige waren of diensten gaat, en dus (juist) niet beperkt is tot het geval dat de betreffende tekens voor soortgelijke waren worden gebruikt. Denkbaar is ook dat de samenhang tussen het bepaalde in de leden 1 en 2 van art. 5 Richtlijn aldus begrepen moet worden dat, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden, genoemd in art. 5 lid 2 Richtlijn plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren, gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 lid 1 sub b gegeven is. De HR stelt terzake vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de EG. Hoge Raad, 12 okt. 2001, nr. 70, blz. 390. Art. 13A, lid l d Geen geldige reden als bedoeld in art. 13A, lid 1, onder d, BMW. Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480. Ook al zou het enkele bezigen van een tot de Nederlandse taal behorend woord om slechts de aard/hoedanigheid van de aangeboden diensten aan te duiden, geen geldige reden opleveren, dan leidt de wijze waarop dat is geschied, zoals hierboven vermeld, er niet toe dat een ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Beroep op art. 13A, lid 1, onder d BMW slaagt niet. Hof's-Gravenhage, 8 maart 2001, nr. 75, blz. 427. Het enige gebruik van een aanduiding met het element Micro-Star door gedaagden bestaat uit het vermelden van de naam en adresgegevens van het Taiwanese moederbedrijf Micro-Star International Co. Ltd. op de verpakkingen van haar waren en in brochures met contactinformatie. De onopvallende wijze van vermelding op de verpakkingen is uitsluitend ter aanduiding van de herkomst van de waren en heeft derhalve een geldige reden. Er is mitsdien ook sprake van een eerlijk gebruik van die naam. Gedaagden zijn op geen enkele grond jegens Micro Star aansprakelijk voor het gebruik van de naam Micro-Star op de websites van zustermaatschappijen, ook niet indien op de website van Mystar naar deze websites wordt verwezen. A fortiori zijn gedaagden niet aansprakelijk voor het gebruik op websites van dealers, distributeurs e.a. derden. Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. De enkele associatie is onvoldoende om overeenstemming tussen de beide logo's aan te nemen. Het gaat erom dat het publiek enige betekenis hecht aan deze associatie in de zin dat de bedrijven van WE en Lowe iets met elkaar te maken zouden hebben. Dat is in dit geval niet aannemelijk geworden in het bij zonder niet omdathet hier om volstrekt verschillende bedrij ven met een geheel verschillend (aspirant) klantenpubliek gaat. Vzr. Rb. Amsterdam, 5 juni 2002, nr. 76, blz. 429. Kimberly Clark kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Cybernet van het teken 'page' voor de door haar gebruikte website www.page.nl. Vaststaat dat deze website die eerder toegang gaf tot een website met een zeer expliciete erotische inhoud thans gebruikt wordt als search engine en dat daarop slechts in zeer beperkte mate verwijzingen voorkomen naar internetpagina's die een erotisch karakter hebben. Ze zijn voor

E I G E N D O M

2 0 0 2

kinderen niet eenvoudig als verwijzingen naar dergelijke sites te herkennen. Bovendien wordt een bezoeker niet direct doorgeleid naar een dergelijke site, maar dient deze eerst te bevestigen dan hij/zij 18 jaar of ouder is. Onder deze omstandigheden kan niet geconcludeerd worden dat Cybernet door het gebruik van de website afbreuk doet aan de reputatie van het merk Page. Evenmin is er sprake van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk Page. Er dient ten zeerste betwijfeld te worden of Cybernet daadwerkelijk voordeel heeft behaald of zal behalen door gebruik van de domeinnaam page.nl. Het zal de bezoeker van de site al snel duidelijk zijn dat dit niet de gezochte internetpagina van Kimberly Clark m.b.t. het merk Page is. Bovendien vloeit het geschil van partijen voort uit het feit dat het woord 'page' een gangbaar woord is in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Voorts vormt het gebruik op internet door Cybernet van het teken 'page' geen reële bedreiging voor het onderscheidend vermogen van het merk Page. Kimberly Clark brengt haar merk onder de aandacht van het publiek door het zeer indringende medium van de televisie, terwijl Cybernet afhankelijk is van een actie van de bezoeker zelf. Bovendien bestaat er een aanzienlijk verschil tussen de doelgroepen van beide partijen: Nederlandse gezinnen met kinderen resp. volwassenen, m.n. die buiten Nederland woonachtig zijn. Vzr. Rb. Utrecht, 22 jan. 2002, nr. 90, blz. 477. Art. 13A, lid 4 Gedaagde betwist de schade die eiseres heeft geleden op de gronden dat haar klanten hebben aangedrongen op toepassing van specifieke druppelaars van eiser in de door gedaagde te leveren beregeningsinstallaties, dat er meerdere druppelaars kunnen worden gebruikt én dat gedaagde dus evengoed andere druppelaars had kunnen gebruiken. Ter zitting is gebleken dat eiser geen bezwaar had tegen de verkoop van de druppelaars door gedaagde, doch slechts tegen het enkele merkgebruik. Aangenomen moet worden dat gedaagde de door haar ingekochte druppelaars op dezelfde manier zou hebben verkocht en geleverd als zij het merk van eiser daarbij niet had gebruikt. Winstderving is derhalve niet aannemelijk. Schade aan het onderscheidend vermogen is onvoldoende onderbouwd. Eiser had zich eerder in een tussen partijen getroffen regeling alle rechten voorbehouden m.b.t. de ontstane en nog optredende schade. Zij vordert nu vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. Mede gelet op de aanvankelijke weigering van gedaagde om op eerste verzoek van eiser het merkgebruik te staken, acht de rechtbank zowel het maken van de kosten als de hoogte ervan (ƒ 10.000,-) redelijk. Rb. 's-Gravenhage, 13 okt. 1999, nr. 49, blz. 299. Art. 13A, lid 6c (oud) (=lid/ nieuw) In het principaal beroep: Er is sprake van oneerlijk gebruik in de handel in de zin van art. 13A, lid 6, aanhef en onder c, (oud) BMW als door de wijze waarop A&P gebruik maakt van de merken van Gillette, bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat de scheermesjes van A&P wat techniek en kwaliteit betreft gelijkwaardig zijn aan de genoemde scheermesjes van Gillette of dat dergelijke scheermesjes onder een andere naam worden aangeboden. Deze wijze van gebruik van de merken van Gillette is misleidend, zodat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit (de reputatie van) de bekende merken van Gillette. Niet nodig is dat daarnaast ook verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de scheermesjes.

2 0 0 2

B I J B L A D


De door het Hof gestelde eis dat vermeld wordt dat de scheermesjes niet afkomstig zijn van een bepaalde merkgerechtigde gaat verder dan in een geval als het onderhavige gerechtvaardigd is. Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480. In'netincidenteel Beroep: Uit de juistheid van de vaststelling dat het scheermesje niet zonder houder kan functioneren volgt niet zonder meer dat het scheermesje een onderdeel is van het scheergerei in de zin van art. 13A, lid 6, aanhef en sub c. Indien de bestemming van de scheermesj es uitstekend kan worden aangegeven met een omschrijving van het scheersysteem, ontbreekt de noodzaak voor het gebruik van de merknaam van Gillette. Hoge Raad, 6 okt. 2000, nr. 91, blz. 480. Art. i3bis, lid 1 en art. 1WBN i.v.m. art. 13A, lid ia BMW en art. 14, lid 1 BTMW Het is aan de houdster van het merken modelrecht om te bewijzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door de wederpartij gemotiveerd wordt betwist. Ook indien de houdster van het merken modelrecht niet kan bewijzen dat de gedaagde de beschermde klemmen en hologrammen niet heeft gekregen van (een licentiehoudster van) de rechthebbende, maar wèi dat sprake is van valse klemmen en hologrammen, staat de inbreuk op het merken modelrecht van de rechthebbende vast. Als moet worden aangenomen dat gedaagde nagemaakte klemmen e.a. van een licentiehouder heeft gekregen zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar, maar de vorderingen tot afgifte, tot opgave van namen, adressen en aantallen e.a. met een accountantsverklaring en tot schadevergoeding niet. De inbreukmakende producten zijn immers niet in het verkeer gebracht. Voor de afgifte van de in beslag genomen, beweerdelijk nagemaakte producten is kwade trouw aan de kant van de gedaagde vereist. Als het om vervalste klemmen blijkt te gaan mag kwade trouw echter worden aangenomen omdat de gedaagde bekend was met het systeem van eiseres, en van gedaagde, als containerproducent, verlangd mocht worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van de andere karren, afkomstig van eiseres. Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Art. 14A, lid ia i.v.m. art. 1 Het merk HAWKS - het Engelse woord voor de vogelsoort haviken - heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de waren, sportschoenen, die Remo op de Nederlandse markt brengt. Indien door inburgering deze aanduiding voor de sportschoenen van Remo in enige mate bekendheid heeft verkregen, kan dienovereenkomstig het onderscheidend vermogen zijn toegenomen. Hiervan is echter slechts in beperkte mate gebleken. Tegen deze achtergrond kan Remo, die het merk HAWKS uitsluitend gebruikt voor sportschoenen, slechts opkomen tegen de inschrijving of het gebruik van het merk van NBA, ATLANTA HAWKS, voorzover dit merk eveneens betrekking heeft op sportschoenen. Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86 (met noot). Ook al zijn de witte, blauwe en groene kleuren van de beeldmerken van Beecham elk op zich - daar zijn partijen het over eens - niet ongebruikelijk voor tandpasta en dus zwakke elementen. door de combinatie van kleuren én strepen, dus als geheel beschouwd, leent elk van de vier onderhavige merken zich om tandpasta als afkomstig van een bepaalde onderneming te

E I G E N D O M

5 1 9

identificeren en (dus) om de tandpasta waarvoor de merken gebruikt worden, te onderscheiden van tandpasta's afkomstig van andere ondernemingen. Wel betekent de gebruikelijkheid van deze kleuren dat van huis uit (dus zonder langdurig gebruik als merk en het benadrukken van die functie) het onderscheidend vermogen van de sliertmerken die bestaan uit het beeld dat gevormd wordt door in (diverse van) de onderhavige kleuren gestreepte tandpasta, juist voor tandpasta gering is. Bij de merken die bestaan uit een afbeelding van een kronkelige sliert tandpasta, die ontspringt uit de opening van een tube, vormt noch de lengte, noch de mate van gekronkeld zijn van de lange sliert tandpasta een onderscheidend kenmerk van deze merken. Dat een sliert tandpasta langer wordt naarmate er langer op de tube tandpasta gedrukt wordt, is niets bijzonders voor tandpasta, noch dat een sliert hoe langer deze wordt, de capaciteit heeft meer kronkels te vertonen. Het is juist de combinatie van kleuren en strepen van de sliert die deze merken nog geschikt maakt j egens liet publiek als onderscheidingsmiddel voor tandpasta te fungeren. Daar komt nog bij dat uit de inschrijvingen juncto het daaraan voorafgaande jarenlange gebruik van gekleurde strepen voor tandpasta is af te leiden dat deze merken vooral bedoeld zijn vorm te krijgen door juist de waar zelf (de tandpasta zoals die uit de tube komt) in bepaalde kleuren en strepen uit te voeren. Alsdan is liet evident dat deze merken als merk voor juist de waar tandpasta praktisch onbruikbaar zouden zijn, als die waar steeds in min of meer dezelfde lengte en/of kronkeligheid aan liet publiek zou moeten worden gepresenteerd om te kunnen gelden als gebruik van die merken. Gezien één en ander zal degene die liet merkenregister raadpleegt noch de afgebeelde lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de sliert als onderscheidend kenmerk zien. Nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen om het merk als geheel gaat en niet louter om liet gestreept zij n, betekent ook liet enkele feit dat er voor tandpasta meerdere streepjesmerken in de Benelux op de markt zijn dan de onderhavige vier beeldmerken van Beecham, nog niet dat daardoor de laatstgenoemde merken geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen kunnen hebben. In de totaalindruk die bij liet publiek na confrontatie niet het hele merk zal achterblijven, worden de kleuren immers niet gedomineerd door de strepen. Aangaande de aanwezigheid op de markt van overige, niet van Beecham afkomstige, gestreepte tandpasta's die qua kleurstelling wel gelijkenis vertonen met één of meer van de streepjesmerken van Beecham, heeft Procter onvoldoende gemotiveerd betwist de onderbouwde stelling van Beecham dat Beecham tegen dergelijke streepjescombinaties optreedt, ook met juridische maatregelen en aldus actief de eigen merken beschermt. Anders dan Beecham meent, vormen reclame voor en verkoop in de Benelux gedurende een groot aantaljaren nog geen garantie voor een grote onderscheidingskracht voor tandpasta, noch voor een grote bekendheid als merk voor die waar, zelfs niet als door die verkoop en reclame de onderscheidingskracht van de tevens gebruikte woordmerken en hun bekendheid als merk wel vergroot zouden zijn. De reden hiervoor is, dat voor de onderscheidingskracht en de bekendheid als merk van de van huis uit zwakke sliertmerken en de (door hun speciale vorm) iets minder zwakke golfvormige merken van essentieel belang is de wijze waarop deze door Beecham als beeldmerk gedeponeerde tekens naast en ten opzichte van de woordmerken aan het betreffende publiek zijn gepresenteerd. De beeldmerken zijn niet op de verpakking van de waar afgebeeld. Het beeld dat gevormd wordt door de groen-wit gestreepte tandpasta (bij en na het knijpen op een tandenborstel) kan niet gelden als gebruik van dit merk, nu één van de onderscheidende kenmerken hier-

5 2 0

B I J B L A D


van, de speciale vorm als gedeponeerd, ontbreekt bij voornoemd beeld. Het publiek zal er geen merk in zien. Een percentage van 11% van het geënquêteerde publiek dat bij het zien van een groen-wit gestreepte tandpasta Macleans noemt, wijst geenszins op een grote bekendheid. Hiermee is bovendien niet aangetoond dat deze 11% het beeld gevormd door de groen-wit gestreepte tandpasta, naast het bekende woordmerk Macleans als merk beschouwt. Aan het geënquêteerde publiek dat een foto werd getoond van een blauw-wit gestreepte tandpasta op een tandenborstel werd (o.a.) gevraagd: 'Denkt u bij het zien van deze afbeelding aan een bepaalde tandpasta's. Hierop antwoordde 38% Aquafresh. Of de volle 38% het beeld gevormd door de blauw-wit gestreepte tandpasta als merk beschouwt, blijkt niet uit deze enquêteresultaten noch uit het door Beecham ten pleidooie in hoger beroep onbetwist gestelde aandeel van Aquafresh (in het algemeen) van 60% op de Nederlandse markt van gestreepte tandpasta's. Van belang is immers de wijze waarop Beecham liet blauw-witte teken aan liet publiek gepresenteerd heeft naast en ten opzichte van liet bekende woordmerk Aquafresh. Aangaande de wijze van presentatie aan liet publiek van liet blauw-witte sliertmerk is niet weersproken dat Beecham in diens reclame-uitingen voor Aquafresh en in de tekst op de verpakking een verband legt tussen de kleur en de werking: enerzijds de witte tandpasta voor liet reinigen en beschermen van het gebit, anderzijds de blauwe gel of pasta voor een frisse adem. Zulks wijst niet op een presentatie aan het publiek als merk van het teken dat bestaat uit het beeld van de blauw-wit gestreepte sliert tandpasta. Voor wat betreft het gevaar voor verwarring kunnen de overgelegde enquêteresultaten niet gebruikt worden om die aan te tonen. Zulks niet, omdat aan het publiek bij deze enquête niet meer is getoond dan de groen-witte tandpasta op een tandenborstel, terwijl liet publiek in werkelijkheid, noch in reclame, noch in de winkel, noch thuis uitsluitend met de tandpasta zelf geconfronteerd wordt, in de winkel zelfs helemaal niet. In de praktijk gaat confrontatie met de groen-witte tandpasta altijd vergezeld van of wordt deze direct voorafgegaan of gevolgd door confrontatie met het prominent gebruikte, en daardoor aan het publiek (als merk) opvallende, woordmerk Blend-a-med, dat van huis uit een groot onderscheidend vermogen voor tandpasta bezit. Zelfs thuis ziet de gebruiker elke keer weer vlak voordat hij de tandpasta ziet de tube met liet opvallend gebruikte, sterke, woordmerk en in een opmaak die ook verder op geen enkele wijze doet denken aan enig van de vier onderhavige streepjesmerken van Beecham. Uit de wijze van gebruik door Procter van de groen-wit gestreepte tandpasta in voornoemde ondoorzichtige tubes met daarop prominent het woordmerk Blend-a-med en de kleuren rood en oranje blijkt dus, dat Procter de groen-wit gestreepte tandpasta niet tegenover het publiek als merk naar voren brengt. Er is geen mogelijkheid dat de consument die vlak te voren voornoemde tube Blend-a-med tandpasta zag, denkt dat de groen-witte (Blend-a-med) tandpasta op zijn eigen tandenborstel afkomstig is uit dezelfde of een daarmee economisch gelieerde onderneming als tandpasta waarvoor het merk van Beecham gebruikt is, ook al is de gelijkenis het grootst en ook als er associatiegevaar zou bestaan. Dat het vereiste (associatiegevaar dat leidt tot) verwarringsgevaar ook ontbreekt als de (gemiddelde) consument in de winkel slechts met voornoemde tube Blend-a-med tandpasta geconfronteerd wordt en dus niet eens (ook) met de groen-witte tandpasta zelf, spreekt voor zich gezien het vorenoverwogene. Hof's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97 (met noten).

E I G E N D O M

2 0 0 2

Art. 14B, lid 2 i.v.m. art. 6:162 BW De enkele omstandigheid dat de in artikel 14B, lid 2 BMW genoemde termijn voor het inroepen van de nietigheid verstreken is, staat niet aan het toewijzen van een gebruiksverbod in de weg. De rechtbank is van oordeel dat de naam Harrods en het merk Harrold's slechts in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de onder het merk van Deleye verhandelde waren te duchten is - in welk verband van belang is dat Harrods ook herenkleding verkoopt - en dat door het gebruik van het merk Harrold's ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de handelsnaam Harrods. Dit geldt temeer nu het merk Harrold's door Deleye's licentienemer, blijkens de overgelegde producties, wordt gebruikt voor klassieke herenpakken, terwijl kleding een prominent onderdeel van de door Harrods aangeboden waren vormt. Tenslotte merkt de rechtbank op dat niet gesteld of gebleken is dat Deleye een gerechtvaardigde reden had voor het kiezen van juist het merk Harrold's. Deleye handelt onrechtmatig door het merk Harrold's voor kleding te gebruiken. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Art. 14C i.v.m. art. 5, lid 2a Eventuele 'Heilung' wordt niet verhinderd doordat het gestelde hernieuwde gebruik stamt uit de periode gelegen binnen drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring, nu de inleidende dagvaarding weliswaar binnen drie maanden na (het begin van) dat gebruik is uitgebracht, maar de vordering tot vervallenverklaring pas geruime tijd nadien bij wijziging van eis is ingesteld. Rb. 's-Gravenhage, 5 dec. 2001, nr. 89, blz. 475. Art. 14C, lid 1 i.v.m. art. 5, lid 2a (belanghebbende) HR: Het hof heeft een juiste maatstaf aangelegd door voor zijn oordeel dat Intergro niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, beslissend te achten dat Intergro in de onderlinge verhouding tussen haar en Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen. Hoge Raad, 14 jan. 2000, nr. 16, blz. 90 (met noot). Art. 14D i.v.m. art. 67 Rv (ambtshalve doorhaling) De ambtshalve doorhaling van de inschrijving van het depot dat door de rechter nietig is verklaard, brengt mee dat de uitspraak in zoverre werking heeft tegenover een ieder. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat ook de gronden waarop de uitspraak van de rechter die de doorhaling heeft uitgesproken berust, steeds voor juist moeten worden gehouden in een ander geding dat niet tussen dezelfde partijen plaatsvindt. Dit betekent dat wanneer een merk, waarvan bij rechterlijke uitspraak de doorhaling is bevolen, opnieuw wordt gedeponeerd, het BMB zelfstandig zal moeten onderzoeken of het depot al dan niet moet worden geweigerd. Het BMB kan wel de gronden die de rechter voor dat bevel tot doorhaling heeft gebruikt tot de zijne maken en op deze gronden het depot weigeren. Hierbij moet worden aangetekend dat het BMB ook zal moeten onderzoeken of zich na de uitspraak omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan het merk weer onderscheidend vermogen heeft verkregen en het depot daarom moet worden aanvaard.

2 0 0 2

B I J B L A D


Hoge Raad, 30 maart zooi, nr. 34, blz. z n (met noot). Art. i4bis Naast het tijdsverloop van 17 jaar zijn in casu onvoldoende bijzondere omstandigheden gesteld om rechtsverwerking aan te nemen. Hieraan kan artikel 14 bis BMW niet afdoen, nu dat artikel eerst op 1 januari 1996 in werking is getreden. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Art. 14 bis, lid 1 Van een situatie van gedogen is slechts sprake indien de rechthebbende weet of behoort te weten dat een ander inbreuk op zijn merkrecht maakt. Daarbij telt eventuele wetenschap aan de zijde van de merkgerechtigde voorafgaand aan het moment waarop hij die rechten verkreeg in het algemeen niet mee bij het beoordelen van de gedoogperiode. In die periode is hij immers geen merkgerechtigde en kan hij bij gebreke van een eigen recht geen enkele actie ondernemen. Daarbij zal hij in die periode over het algemeen ook geen reden hebben om dezelfde aandacht te besteden aan een eventuele inbreuk op het merk als de merkgerechtigde zelf .De wetenschap van de rechts voorganger kan in beginsel wel meetellen bij het beoordelen van de duur van de gedoogperiode, maar het bewijsaanbod terzake is niet concreet onderbouwd. Rb. Amsterdam, 13 sept. 2000, nr. yj, blz. 431. De vijfjaartermijn terzake van rechtsverwerking wegens gedogen, begint niet te lopen vanaf het moment dat het jongere merk is gedeponeerd, maar vanaf het moment dat de houder van het oudere merk weet of behoort te weten dat het jongere merk wordt gebruikt. Rb. Breda, 29 febr. 2000, nr. 35, blz. 217. Ilb Merken Richtlijn 89/104/EG Art. 5, lid 1 b i.v.m. art. 13A, lid ia, b en c BMW Beecham verzet zich tegen twee versies groen-wit gestreepte tandpasta van Procter. Zij baseert haar vordering op een viertal merkinschrijvingen, elk bestaande uit een beeldmerk dat een sliert tandpasta voorstelt die kleurs trepen heeft, resp. wit-blauw en wit-groen. Deze twee versies zijn niet identiek aan één van deze vier merken. Art. 13A lid 1 aanhef en sub a BMW is dus niet toepasselijk. Nu vaststaat dat de waren waarvoor de merken van Beecham zijn ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de groen-wit gestreepte waren van Procter, is reeds daarom toepasselijkheid uitgesloten van art. 13AM 1 aanhef en subcBMW.Deze bepaling geldtblijkens haar bewoordingen slechts in geval de wederzijdse waren niet soortgelijk zijn. Overeenkomstig art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn legt het hof het door 13A lid 1 sub b BMW vereiste associatiegevaar zo uit, dat dit beperkt is tot direct of indirect verwarringsgevaar, d.w.z. dat liet publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Dit betekent dat zonder de aanwezigheid van verwarringsgevaar de vordering van Beecham op grond van art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW niet toewijsbaar is, ook al zou er een mogelijkheid zijn, dat enig van de twee door Procter gebruikte tekens liet publiek doet denken aan één van de merken van Beecham. Gelet op de onderscheidingskracht en de bekendheid van elk van de vier beeldmerken van Beecham, voorts op de aard van het betreffende (grote) publiek, op de aard van de wederzijdse waren (tandpasta), alsook op de wijze van gebruik van de (uit groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) tekens van

E I G E N D O M

5 2 1

Procter voor de Blend-a-med tandpasta's, vertonen ondanks de gelijkheid van de wederzijdse waren, geen van de onderhavige merken van Beecham en geen van de twee door Procter gebruikte tekens - steeds elk merk en elk teken in zij n geheel en in onderling verband beschouwd - zodanige gelijkenis (in totaalindruk), dat daardoor de mogelijkheid bestaat, dat bij de gemiddelde consument (van het betreffende publiek) die met de tekens wordt geconfronteerd, een zodanige associatie tussen enig van deze tekens en één (of meer) van de merken van Beecham wordt gewekt, dat daardoor het gevaar ontstaat, dat deze consument denkt dat de groen-wit gestreepte Blend-a-med tandpasta's afkomstig zijn uit dezelfde onderneming als tandpasta's waarvoor één of meer van de merken van Beecham gebruikt worden of uit een daarmee gelieerde onderneming. Hof's-Gravenhage, 29 juni 2000, nr. 17, blz. 97. Art. 5, lid 1 b i.v.m. art 13A, lid ïb BMW Voor de beoordeling van de mate van begripsmatige gelijkenis is doorslaggevend dat liet woord Atlanta de naam is van een stad in de Verenigde Staten. Deze toevoeging maakt dat begripsmatig de nadruk veel minder komt te liggen op de aanduiding van een bepaald soort vogel. Het ligt, nu het om sportschoenen gaat, veeleer voor de hand te associëren niet een sportclub die uit Atlanta komt dan met een vogelsoort die dan vooral of uitsluitend in Atlanta zou nestelen. Ook moet worden geconstateerd dat, auditief, de toevoeging Atlanta minst genomen evenveel nadruk krijgt als het daarop volgende woord Hawks. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit begripsmatig en auditief perspectief gering voor. Beide merken bevatten de afbeelding van een havik. Deze afbeeldingen verschillen. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit visueel perspectief gering voor. Het gegeven dat NBA het aangevallen merk slechts tezamen niet haar eigen logo gebruikt maakt het verwarringsgevaar nog geringer. Remo heeft niet weersproken dat NBA de sportschoenen slechts via gespecialiseerde sportzaken zal afzetten. Voldoende aannemelijk is dat de gemiddeld geïnformeerde afnemer van sportschoenen als de onderhavige, gelet op de combinatie van het logo van NBA met het merk ATLANTA HAWKS, het verband zal leggen met een bij de NBA aangesloten Amerikaanse basketbalploeg. De oplettende afnemer zal dit verband ook niet ontgaan indien op sportschoenen het logo van NBA is afgebeeld op een andere plaats dan het merk ATLANTA HAWKS. Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, nr. 15, blz. 86. lila Benelux Tekeningen- en Modellenwet Art. 2, lid 1

Het feit dat voor een als model gedeponeerd voorwerp octrooi is aangevraagd en dat in beide gevallen dezelfde tekening is gedeponeerd betekent niet, dat het model van het gebruiksvoorwerp technisch is bepaald. Het modelrecht, dat ziet op het uiterlijk, en het octrooirecht, datzietop het technisch effect van een gebruiksvoorwerp, kunnen met betrekking tot hetzelfde voorwerp naast elkaar bestaan. Uitsluitend indien er geen reële alternatieve modellen met een zelfde technisch effect denkbaar zijn, is modelbescherming uitgesloten. Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Het betoog dat de frontjes van Nokia-telefoons van bescherming zijn uitgesloten, omdat de vormgeving ervan volledig technisch is bepaald, faalt. Het eenvoudig afnemen van het frontje van de mobiele telefoon is immers op verschillende wijzen te bereiken en behoeft niet noodzakelijkerwijze op de door Nokia

B 2 2

B I J B L A D


gekozen manier te worden vormgegeven, hetgeen reeds kan blijken uit de omstandigheid dat de verschillende telefoonmodellen van Nokia op dit punt onderling afwijken. Het enkele feit dat MAC ten behoeve van een goede pasvorm van haar frontj es op de Nokia-telefoons, aansluiting heeft gezocht bij de door Nokia gekozen vormgeving, brengt nog niet mee dat daarmee sprake is van een volledig technisch bepaalde vormgeving. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305. Art. 2, lid 1 en art. 7, lid 1 Richtlijn 98/71 EG (Modellenrichtlijn) Artikel 2, lid 1BTMW is achterhaald door artikel 7, lid 1 van de Richtlijn 98/71 EG. De Richtlijn is in Nederland nog niet geïmplementeerd, terwijl dat op 28 oktober 2001 het geval had moeten zijn. Volgens vaste jurisprudentie moet dan een richtlijn-conforme interpretatie van de desbetreffende artikelen in de nationale wetgeving volgen. Dit houdt in dat kenmerken in het model die door een technische functie worden bepaald niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat er alternatieven in de technische functie mogelijk zijn doet hieraan niet af. De afsluitelementen zijn volledig bepaald door het beoogde technische effect en de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model is een technische functie, die op grond van de richtlijn-conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. De vorm van het afsluitelement heeft onvoldoende onderscheidend vermogen voor bescherming als model. Rb. Maastricht,i6 mei 2002, nr. 79, blz. 436. Art. 4 De van vóór het modeldepot daterende andere flessen en modeldepots van flessen vertonen in alle gevallen meer dan slechts ondergeschikte verschillen met het model van Unilever. Het van vóór het bestreden modeldepot daterende merkdepot van de Blue Band-fles wordt evenmin nieuwheidsschadelijk geoordeeld. Weliswaar vertoont de vorm van die als merk gedeponeerde fles wel slechts onderschikte verschillen met het door Unilever gedeponeerde model, doch dat oudere merkdepot leidt niet tot niet-nieuwheid in de zin van artikel 4 BTMW. Niet op grond van het bepaalde in het eerste lid onder b van dat wetsartikel, nu dat eerdere depot een merk - en geen modeldepot is geweest en voor overeenkomstige toepassing op oudere merkdepots van de in die bepaling neergelegde bekendheidsfictie geen plaats lijkt. Evenmin op grond van het bepaalde in het eerste lid onder a, nu ten processe vaststaat dat de publicatie van het depot van de Blue Band-fles geruime tijd na het modeldepot heeft plaats gevonden. Het enkele bestaan van een nietgepubliceerd vormmerkdepot (dat slechts bij een gericht onderzoek van het merkregister aan het licht kan komen) leidt niet tot feitelijke bekendheid van die vorm als model in de belanghebbende kring van nijverheid en handel. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309. Art. 14 De door Brinkers gebruikte fles maakt geen inbreuk op het modelrecht van Unilever, aangezien het uiterlijk van de eerstgenoemde fles meer dan slechts ondergeschikte verschillen vertoont met het model van Unilever. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 maart 1997, nr. 52, blz. 309.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Art. 14, lid 1 i.v.m. art. 337 WvSr, art. 24 EG-Verdrag en het Communautair Douanewetboek Hoewel het strikt gelet op de tekst van art. 14 BTMW juist lijkt dat doorvoer niet als inbreukmakende handeling wordt aangemerkt, kan het verweer niet baten. Onder op modelrechten inbreukmakende invoer dient te worden verstaan hetgeen art. 337 WvSr eronder verstaat, te weten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van inbreukmakende waren. De omstandigheid dat het Communautair Douanewetboek en art. 24 EG-Verdrag bepalen dat goederen eerst geacht worden in het vrije verkeer van de EG te zijn gebracht als aan alle douanerechtelijke formaliteiten is voldaan, kan hieraan niet afdoen, nu deze bepalingen slechts een douanerechtelijk criterium inhouden en geen IE-rechtelijk criterium geven. Bovendien stelt art. 337 WvSr mede strafbaar het doorvoeren van waren die inbreuk maken op een modelrecht. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (met noot). Art. 14, lid 1 en art. 13A, lid i a BMW i.v.m. art. i3bis, lid 1 BMW en art. 1WBN Het is aan de houdster van het merken modelrecht om te bewijzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door de wederpartij gemotiveerd wordt betwist. Ook indien de houdster van het merken modelrecht niet kan bewijzen dat de gedaagde de beschermde klemmen en hologrammen niet heeft gekregen van (een licentiehoudster van) de rechthebbende, maar wèi dat sprake is van valse klemmen en hologrammen, staat de inbreuk op het merken modelrecht van de rechthebbende vast. Als moet worden aangenomen dat gedaagde nagemaakte klemmen e.a. van een licentiehouder heeft gekregen zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar, maar de vorderingen tot afgifte, tot opgave van namen, adressen en aantallen e.a. met een accountantsverklaring en tot schadevergoeding niet. De inbreukmakende producten zijn immers niet in het verkeer gebracht. Voor de afgifte van de in beslag genomen, beweerdelijk nagemaakte producten is kwade trouw aan de kant van de gedaagde vereist. Als het om vervalste klemmen blijkt te gaan mag kwade trouw echter worden aangenomen omdat de gedaagde bekend was met het systeem van eiseres, en van gedaagde, als containerproducent, verlangd mocht worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van de andere karren, afkomstig van eiseres. Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Art. 14, lid 8 i.v.m. art. 6:162 BW Mag legt aan haar vordering uit onrechtmatige daad 10 andere gedragingen ten grondslag dan handelingen die louter bestaan uit inbreuk op een tekening of model. De door Mag aangevoerde gedragingen en omstandigheden leiden niet tot het oordeel dat Buzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van de nabootsing leveren de gedragingen van Buzaglo geen feitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. I4bis, lid 1 Voor afgifte ter vernietiging is vereist dat sprake is van een inbreuk te kwader trouw. Het argument dat hiervan geen sprake is omdat de invoer van de frontj es in het VK door Nokia al jarenlang wordt gedoogd, gaat niet op, nu er sprake is van een inbreuk op de modelrechten van Nokia in Nederland. Ten aanzien van deze inbreuk volgt de kwade trouw reeds uit het feit dat de MAC-frontjes in belangrijke mate overeenstemmen met

2 0 0 2

B I J B L A D


de Nokia-telefoons en -frontjes, zodat van moedwillige modelinbreuk kan worden gesproken. De door MAC gestelde omstandigheid dat niet zij, maar haar vervoerder de route via Schiphol naar het VK heeft bepaald, doet daar niet aan af omdat deze behoort tot de risicosfeer van MAC. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305. Illb Richtlijn 98/71 EG (Modellen-richtlijn) Art. 7, lid 1 en art. 2, lid 1BTMW Artikel 2, lid 1 BTMW is achterhaald door artikel 7, lid 1 van de Richtlijn 98/71 EG. De Richtlijn is in Nederland nog niet geïmplementeerd, terwijl dat op 28 oktober 2001 het geval had moeten zijn. Volgens vaste jurisprudentie moet dan een richtlijn-conforme interpretatie van de desbetreffende artikelen in de nationale wetgeving volgen. Dit houdt in dat kenmerken in het model die door een technische functie worden bepaald niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat er alternatieven in de technische functie mogelijk zijn doet hieraan niet af. De afsluitelementen zijn volledig bepaald door het beoogde technische effect en de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model is een technische functie, die op grond van de richtlijn-conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. De vorm van het afsluitelement heeft onvoldoende onderscheidend vermogen voor bescherming als model. Rb. Maastricht,i6 mei 2002, nr. 7^, blz. 436. IV Handelsnaam wet Art. 1 Pres,: Het gebruik van Zumpolle op stickers, visitekaartjes, briefpapier, kassabonnen, in advertenties en op de gevel van de winkel is typisch gebruik in de zin van art. 1 Hnw. Hof's-Gravenhage, 31 jan. 2002, nr. 69, blz. 387. Roelofs, die in Australië de handelsnaam Zest Films heeft gevoerd, keert in 1988 terug naar Nederland. In 1999 registreert hij zijn onderneming onder deze naam. Zest Pictures is opgericht in 1992. De stellingen van Roelofs c.s. met betrekking tot het gebruik in Nederland van de in Australië geregistreerde handelsnaam leiden noch tot de conclusie dat zij tussen 1988 en 1999 een onderneming hebben gedreven met gebruik van de handelsnaam Zest Films, noch tot de vaststelling dat zij toen een zodanige mate van gebruik met een zodanige bestendigheid van de Australische handelsnaam hebben gemaakt dat geoordeeld zou moeten worden dat 'Zest Films' als handelsnaam in Nederland bescherming verdient. De handelsnaam Zest Pictures is derhalve in Nederland als eerste gevoerd, (anders: de kantonrechter). Rb. Amsterdam, 24 juli 2001, nr. 42, blz. 275. De aanduiding wonenaanwater kan in casu wel (zij het beperkt) onderscheidend vermogen worden toegekend, zowel door de bijzondere klank die de combinatie van woorden geeft als ook door de afwijking van de normale grammaticale regels in de woordcombinatie, namelijk door het weglaten van het lidwoord 'het' voor het woord 'water'. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 aug. 2001, nr. 62, blz. 353. Art. 1 i.v.m. art. 4,6 BMW Aannemelijk is dat eiser als eerste de handelsnaam is gaan voeren, onder meer door het in gebruik nemen van de website

E I G E N D O M

5 2 3

'happytravel.nl'. Opmerkelijk is ondermeer dat gedaagden de domeinnaam 'Happy-Travel.nl' hebben ingeschreven, met een streepje dat geen aannemelijke functie heeft en waarvan het gebruik in een domeinnaam ook niet voor de hand ligt omdat kan worden aangenomen dat zulks een belemmering bij het zoeken door potentiële cliënten oplevert. Het betoog van eiser dat zulks geschiedde omdat zij n site reeds in gebruik was genomen komt, mede gelet op de verdere omstandigheden, niet onbegrijpelijk voor. Pres. Rb. Alkmaar, 4 okt. 2001, nr. 53, blz. 311. Art. 3 en art. 13A, lid ia BMW Voldoende aannemelijk is dat gedaagden onrechtmatig jegens MSM hebben gehandeld door na beëindiging van de distributieovereenkomst inbreuk te maken op de merken handelsnaamrechten op de naam Mueller en het woord-/ beeldmerk Mueller. Pres. Rb. Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz. 8. Alt. 5 Er kan van worden uitgegaan dat in ieder geval per 1 januari 1987 (dus voorafgaand aan de inschrijving in het handelsregister van de rechtsvoorganger van Van der Velde c.s) de handelsnaam 'Delta Air Lines Inc.' in Nederland een zodanige bekendheid genoot dat deze (in ieder geval vanaf dat moment) door de Hnw in Nederland werd beschermd, ook zonder alhier gevoerd te worden. Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, nr. 11, blz. 57. Nu Deen BV feitelijk haar onderneming onder dezelfde handelsnaam nog steeds voert, zij het thans in het kader van een v.o.f. samen en met instemming van haar medevennoot, kan zij als rechthebbende op die (ten opzichte van Erik Deen's oudere) naam en daarmee als belanghebbende bij een vordering ex artikel 5 Handelsnaam wet worden aangemerkt. Hierbij maakt geen verschil dat Deen BV thans tevens de naam 'Deen Holding' voert. Bij een beoordeling van het verwarringsgevaar moeten de beide namen in hun geheel worden bezien. Door de combinatie van de volledige voor- en achternaam 'Erik Deen' en 'Outplacement' wordt ten opzichte van het relevante publiek het accent op de naam 'Deen' voldoende verminderd om het, nog bij 'E. Deen & Partners' bestaande, verwarringsgevaar weg te nemen. Dit klemt te meer, nu het betreffende publiek, gezien de aard van beide ondernemingen, niet het grote, oppervlakkige, publiek is. Nu het bij 'Deen' geen zeer uitzonderlijke naam betreft acht het Hof met de president het verwarringsgevaar door voornoemde wijziging voldoende weggenomen. Dat in gidsen op het gebied waarop partijen werkzaam zijn, de achternaam 'Deen' thans slechts in de namen van partijen voorkomt, kan hieraan niet afdoen. Afgezien van de gemotiveerde betwisting door Deen BV, neemt de stelling, dat, teneinde de nodige geloofwaardigheid te behouden, werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds niet door dezelfde consultants behandeld worden en dat er in Nederland betrekkelijk weinig bureaus zijn die zich met beide bezighouden, niet weg dat de beide activiteiten naar hun aard zo met elkaar verwant zijn, dat het gevaar aannemelijk is dat het betreffende publiek door de overeenstemming tussen de handelsnamen denkt dat zij door aan elkaar gelieerde ondernemingen worden uitgeoefend. Dat het in de praktijk daadwerkelijk voorkomt dat activiteiten als werving en selectie enerzijds en outplacement anderzijds zijn ondergebracht in aparte, maar gelieerde ondernemingen, blijkt uit de situatie bij Content.

5 2 4

B I J B L A D


De president heeft terecht de overeenkomende feitelijke omvang van het handelsgebied van de ondernemingen van partij en, ook buiten de plaats van hun vestiging, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar van groter gewicht geacht dan de verschillende plaats van vestiging. Hof's-Gravenhage, 2 juli 1998, nr. 23, blz. 134. In de handelsnaam Maetis Consultancy vormt het (fantasie)woord Maetis naast het beschrijvende onderdeel Consultancy het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel van de handelsnaam. Dit geldt ook voor de handelsnaam Maetis arbo. Mede gelet op de geringe afwijking tussen beide is er sprake van verwarringsgevaar, in aanmerking genomen de omstandigheid dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten van beide partijen een groot aantal raakvlakken vertonen en/of elkaar deels overlappen (advisering op o.m. het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid), tot de klanten van beiden overheidsinstanties, bedrijven en brancheorganisaties behoren, appellante in het bijzonder brancheorganisaties en bedrijven in de grafische en verpakkingsindustriebedientterwijlbedrij ven uit de grafische industrie ook tot de klanten van gedaagde behoren, beiden landelijk opereren, gedaagde een zeer breed publiek bedient dat met de naam Maetis arbo wordt geconfronteerd en verwarring ook daadwerkelijk met telefoontjes en faxen is aangetoond. Nu een handelsnaam een naam (een woord en niet een beeld) is waaronder een onderneming wordt gedreven, kunnen visuele verschillen in het hoofdbestanddeel van de handelsnamen in het algemeen niet de overeenstemming tussen twee handelsnamen en daarmee het verwarringsgevaar beperken. Aan een en ander kan niet afdoen dat appellante niet is opgetreden tegen ondernemingen die de handelsnaam Metis voer(d)en. Niet alleen heeft appellante onbetwist gesteld dat zij van het bestaan van deze bedrijven voor het onderhavige geschil niet op de hoogte was, maar bovendien is het onderscheidend vermogen van de (in de Nederlandse taal ongebruikelijke) 'ae' ten opzichte van de 'e' zodanig, dat verwarringsgevaar in die gevallen niet aannemelijk is. Hof's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409. Vaststaat dat Micro Star Holding slechts fungeert als houdstermaatschappij en niet zelfstandig handelt in het economisch verkeer. Weliswaar maakt Mystar Computer BV gebruik van de handelsnaam Mystar Computer BV, doch van deze naam kan niet worden gezegd dat deze slechts in geringe mate afwijkt van de naam Micro Star. De enkele omstandigheid dat Micro-Star Holding wellicht ooit in de toekomst alsnog onder de naam Micro-Star naar buiten zou kunnen treden, rechtvaardigt op zich zelf geen beroep op artikel 5 van de Handelsnaam wet. Rb. 's-Hertogenbosch, 22 juni 2001, nr. 73, blz. 412. Hoewel beide ondernemingen zich bezighouden met bemiddeling in de aan- en verkoop van woningen aan het water is de onderneming van eiser voornamelijk gericht op objecten in het noorden van het land en die van gedaagde louter op de markt in het groene hart. Weliswaar heeft de omstreden domeinnaam www.wonenaanwater.com landelijk bereik en wordt daarmee in landelijke dagbladen geadverteerd, maar in advertenties wordt duidelijk verwezen naar gedaagde en bij het aanklikken van de domeinnaam komt men onmiddellijk in haar website. Verwarringsgevaar is derhalve niet te duchten. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 aug. 2001, nr. 62,blz. 353.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Art. 5a Hof: het hof acht voldoende aannemelijk dat er bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten te duchten is nu de handelsnaam van geïntimeerden het merk van appellanten bevat. Dat door appellanten in Nederland de diensten nog niet worden aangeboden, doet daaraan niet af. Voldoende aannemelijk is immers, mede gezien het drukke toeristische verkeer tussen de VS en Nederland, dat de door appellanten in eigen land onder het merk Hooters aangeboden diensten reeds in 1994 in relevante mate bij het Nederlandse publiek bekend waren en/of dat Amerikaanse toeristen in Amsterdam daarmee bekend waren. HR: De klacht dat het hof ten onrechte ervan is uitgegaan dat het in art. 5 a Hnw gebezigde begrip 'waren' mede diensten omvat, faalt. Ofschoon art. 5a Hnw niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de BMW die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Uit niets blijkt dat bij die wijziging van de BMW een bewuste keuze is gemaakt deze toepasselijkheid uit te sluiten, terwijl niet alleen de strekking van deze bepaling meebrengt dat zij ook op dienstmerken toepasselijk behoort te zijn, maar zulks bovenal volgt uit de te dezen geboden richtlijnconforme interpretatie van het in deze bepaling gebruikte begrip 'merk'. Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Va Auteurswet 1912 Art. 1

De logo's van Budget bezitten, gelet op (onder meer) de karakteristieke combinatie van lettertype en in het oog springende oranje strepen voldoende oorspronkelijkheid om voor bescherming als werk in de zin van de Auteurswet in aanmerking te komen. Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128. Art. 1 i.v.m. art. 10 Bij maaimachines valt op, dat de type-aanduidingen veelal een beschrijvend element bevatten, met betrekking tot maaibreedte, aandrijving, of vermogen. Dergelijke elementen wijzen niet op een persoonlijke inbreng van de maker. Of aan de type-aanduiding van de Wolf-grasmaaiers auteursrechtelijke bescherming toekomt is dus alles behalve zeker. Pres.: Voorshands kan niet worden uitgesloten dat aan de door Wolf gebruikte type-aanduidingen auteursrecht toekomt. Van vergelijkbare type-aanduidingen in de branche is niet, althans onvoldoende gebleken. Hof's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. De telefoongids en de cd-foongids zijn objectieve verzamelingen van objectieve gegevens. In verband daarmee kunnen die werken niet worden aangemerkt als het resultaat van creatieve arbeid waarin het subjectieve, persoonlijke karakter van de maker tot uitdrukking komt. Zij ontberen derhalve de auteursrechtelijke bescherming die de Aw toekent aan werken die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, (rov. 19 in fine) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. De overzichtstekening van een mobiele scheepsontlader bevat voldoende specifieke elementen om hem een individueel karakter te geven. Het gebruik van deze tekening door Van Aalst levert daarom inbreuk op het auteursrecht van Kovako op.

2 0 0 2

B I J B L A D


Voldoende aannemelijk is dat de tekening die een impressie bevat van het lossen van bulkgoederen van een zeeschip, van een opslagloods en van een scheepsontlader, behoudens een kleine wijziging een exacte nabootsing vormt van de tekening van Kovako, die moet worden beschouwd als een oorspronkelijk ontwerp. Inbreuk op auteursrecht. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Als het gaat om de format - de formule - van een sportprogramma zal daarvan in het algemeen slechts sprake kunnen zijn als de formule voldoende oorspronkelijke kenmerken vertoont die zich duidelijk onderscheiden van bestaande formules van sportprogramma's. Gemeten naar vorenstaande maatstaf komt de formule van het sportprogramma TV West Sport naar voorlopig oordeel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2000, nr. 54, blz. 313. Art. 1 i.v.111. art. 2, lid 7 Berner Conventie De rechtbank achthet eerstbij pleidooi aangevoerde verweer dat aan Vans geen auteursrechtelijke bescherming toekomt tardief en zal dit als in strijd met een goede procesorde passeren. Comforta heeft met de verhandeling van de Super Cracks inbreuk gepleegd op de auteursrechten van Vans. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 1 i.v.m. art. 6:162 BW De stelling dat Comforta toerekenbaar inbreukmakend heeft gehandeld, ook indien zij het in het geding zijnde schoenmodel van Vans inderdaad niet kende, omdat zij niet zou hebben voldaan aan een 'vergewissingsplicht' mist doel. Op de bedrijfsmatig handelende koper van schoenen die deze betrekt van een producent, rust geen verplichting bij die producent navraag naar de herkomst van het model te doen, ook indien de koper geen aanleiding heeft te twijfelen aan de originaliteit van het ontwerp. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 2 i.v.m. art. 10 De Tarsus-wandlamp wijkt, wat betreft de vorm en uiterlijk, zodanig af van de reeds in het handelsverkeer gebrachte wandlampen dat van deze wandlamp gezegd kan worden dat zij een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een eigen stempel van de maker draagt. Dat bij andere (wand)lampen eveneens sprake is van gedraaide vormen en lussen, zoals Van de Heg betoogt, doet aan de eigenheid van het Tarsus-model niet af. Pres. Rb. Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15. Art. 8 De foto van de door Kovako ontworpen en vervaardigde scheepsontlader staat al enige jaren in de brochure van PBC vermeld. Voorts staat tussen partijen vast dat de foto door PBC is gemaakt, terwijl de brochure van Kovako dateert uit 1999. Hieruit volgt dat Kovako geen beroep op artikel 8 van de Auteurswet toekomt. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Art. 10

Voorlopig oordelend beroept Flügel zich terecht op het auteursrecht ten aanzien van het etiket van het Flügel-flesje. Gelet op de overeenkomsten moet het etiket van het Surfertje-flesje

E I G E N D O M

5 2 5

worden aangemerkt als een verveelvoudiging in gewijzigde vorm van het ontwetp van het Flügel-etiket. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 22 maart 2001, nr. 71, blz. 406. Auteursrecht op de etiketten en het vaandel van Ni vo aangenomen (zie afb. en r.o. 5). Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Art. 10 i.v.m. art. 1 Bij maaimachines valt op, dat de type-aanduidingen veelal een beschrijvend element bevatten, met betrekking tot maaibreedte, aandrijving, of vermogen. Dergelijke elementen wijzen niet op een persoonlijke inbreng van de maker. Of aan de type-aanduiding van de Wolf-grasmaaiers auteursrechtelijke bescherming toekomt is dus alles behalve zeker. Pres.: Voorshands kan niet worden uitgesloten dat aan de door Wolf gebruikte type-aanduidingen auteursrecht toekomt. Van vergelijkbare type-aanduidingen in de branche is niet, althans onvoldoende gebleken. Hof 's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. De telefoongids en de cd-foongids zijn objectieve verzamelingen van objectieve gegevens. In verband daarmee kunnen die werken niet worden aangemerkt als het resultaat van creatieve arbeid waarin het subjectieve, persoonlijke karakter van de maker tot uitdrukking komt. Zij ontberen derhalve de auteursrechtelijke bescherming die de Aw toekent aan werken die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, (rov. 19 in fine) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. De overzichtstekening van een mobiele scheepsontlader bevat voldoende specifieke elementen om hem een individueel karakter te geven. Het gebruik van deze tekening doof Van Aalst levert daarom inbreuk op het auteursrecht van Kovako op. Voldoende aannemelijk is dat de tekening die een impressie bevat van het lossen van bulkgoederen van een zeeschip, van een opslagloods en van een scheepsontlader, behoudens een kleine wijziging een exacte nabootsing vormt van de tekening van Kovako, die moet worden beschouwd als een oorspronkelijk ontwerp. Inbreuk op auteursrecht. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Als het gaat om de format - de formule - van een sportprogramma zal daarvan in het algemeen slechts sprake kunnen zijn als de formule voldoende oorspronkelijke kenmerken vertoont die zich duidelijk onderscheiden van bestaande formules van sportprogramma's. Gemeten naar vorenstaande maatstaf komt de formule van het sportprogramma TV West Sport naar voorlopig oordeel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Pres. Rb. 's-Gravenhage, sojuni 2000, nr. 54, blz. 313. Art. 10 i.v.m. art. 2 De Tarsus-wandlamp wijkt, wat betreft de vorm en uiterlijk, zodanig af van de reeds in het handelsverkeer gebrachte wandlampen dat van deze wandlamp gezegd kan worden dat zij een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een eigen stempel van de maker draagt. Dat bij andere (wand)lampen eveneens sprake is van gedraaide vormen en lussen, zoals Van de Heg betoogt, doet aan de eigenheid van het Tarsus-model niet af. Pres. Rb. Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15.

5 2 6

B I J B L A D


Art. 10, lid 1 sub 1 Het gegevensbestand dat in de Telefoongids is opgenomen wordt in schriftelijke vorm uitgegeven. De Telefoongids is derhalve een geschrift en valt uit dien hoofde onder de omschrijving 'en alle andere geschriften' als genoemd in art. 10 lid ï sub ïste Aw. Gelet op de bedoeling van de geschriftenbescherming is niet van belang of het beschermde werk op papier is afgedrukt of op een elektronische gegevensdrager is vastgelegd. Nu KPN Telecom BV als de maker van de Telefoongids en cd-foongids moet worden aangemerkt, kan zij zich in beginsel beroepen op de geschriftenbescherming, (rov. 21, 22) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. (Geschriftenbescherming) Ook indien het ontleende geschrift ten opzichte van het oorspronkelijke geschrift weglatingen bevat kan sprake zijn van inbreuk op de geschriftenbescherming die aan het oorspronkelijke geschrift toekomt. Hetzelfde geldt indien het ontleende geschrift ten opzichte van het oorspronkelijke geschrift toevoegingen bevat. Zou dit anders zijn, dan zou men de geschriftenbescherming die aan een gegevensbestand toekomt eenvoudig kunnen frustreren door aan (een deel van) dat bestand een ander gegevensbestand te koppelen, (rov. 39) Met behulp van de huidige stand van de techniek is men in staat om twee of meer zeer omvangrijke, bijvoorbeeld op alfabet gerangschikte, databestanden eenvoudig tot één nieuw (op alfabet gerangschikt) bestand samen te voegen. Indien aangenomen zou worden dat een dergelijke eenvoudige herschikking voldoende zou zijn om de geschriftenbescherming die aan de afzonderlijke databestanden toekomt teniet te doen gaan, dan zou de opschriftsteller in feite van zijnfinanciëlebeloning worden beroofd. Gelet op het vorenstaande moet aangenomen worden dat er ook sprake kan zijn van eenvoudige herhaling indien de ontleende gegevens niet op dezelfde wijze als in het originele werk zijn gerangschikt of afgebeeld, (rov. 43) De opvatting dat slechts sprake zou kunnen zijn van inbreuk op geschriftenbescherming bij directe ontlening vindt geen steun in het recht. (rov. 46) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 12 Het gaat niet om de vraag of de ontlening van gegevens aan de Telefoongids in China vrijelijk kon geschieden, maar of de openbaarmaking van die aan de telefoongids ontleende gegevens in Nederland een inbreuk op de geschriftenbescherming oplevert, (rov. 48) De rechtbank constateert dat in de metatags van de website www. 192.com de naam Topware voorkomt. Topware heeft niet betwist dat de conclusie die KPN c.s. daaruit hebben getrokken dat Topware bij de verkoop van de NL-Info-CD via die site betrokken is, juist is. De rechtbank gaat ervan uit dat Topware de NL-Info-CD in Nederland te koop heeft aangeboden. Het te koop aanbieden van de NL-Info-CD moet worden beschouwd als een vorm van openbaarmaking. Gesteld noch gebleken is dat KPN Telecom BV voor die openbaarmaking toestemming heeft gegeven. Onder die omstandigheden moet het te koop aanbieden via Internet van de NL-Info-CD worden aangemerkt als een inbreuk op de geschriftenbescherming die KPN Telecom BV met betrekking tot de Telefoongids toekomt, (rov. 52) Onder het begrip 'openbaarmaken' in de zin van art. 12 van de Aw, dient tevens te worden verstaan het te koop aanbieden van een werk. Niet goed valt in te zien hoe Denda International v.o.f. afnemers van de NL-Info-CD bij AAT-Handel zou hebben kun-

E I G E N D O M

2 0 0 2

nen aanbrengen, zonder die NL-Info-CD (eventueel namens AAT-Handel) aan die afnemers aan te bieden. Het feit dat die CD's uiteindelijk door AAT-Handel werden verkocht en geleverd kan daaraan niet afdoen, (rov. 55) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 13 Het logo van Sixt dient te worden beschouwd als een nabootsing in gewijzigde vorm van de logo's van Budget. Het neemt zo weinig afstand van die logo's dat van een nieuw oorspronkelijk werk van Sixt Nederland niet kan worden gesproken. Hof Amsterdam, 27 aug. 1998, nr. 22, blz. 128. De vraag of het ontwerp van de Blue Arch al dan niet inbreuk maakt op het auteursrecht van GIRMI op de Concerto moet beoordeeld worden aan de hand van de totaalindruk die beide apparaten maken. Partij en zijn het erover eens dat daarbij geabstraheerd moet worden van de kleuren waarin de apparaten zijn of mochten worden uitgevoerd. Beide apparaten stemmen in zoverre in uiterlijk overeen dat hun hoofdvorm bestaat uit een gesloten, (nagenoeg) vierkante structuur met een (min of meer) vierkante opening in het midden, hierboven aangeduid als de 'rechthoekige boogvorm'. Hoezeer ook het ontwerp van de Concerto destijds als eerste een dergelijke vorm voor een espresso-machine vertoonde, kan GIRMI op dat vormconcept als zodanig geen rechten doen gelden. Rb.'s-Gravenhage,4 maart 1998, nr. 64,blz. 358. Bij een vergelijking van de Tarsus-wandlamp van Tarallo met de El Tigro-wandlamp van Van de Heg, moet worden geconstateerd dat beide lampen, afgezien van de grootte, qua vormgeving nagenoeg gelijk zijn. Slechts de glazen kelken en fittinghouders van beide lampen verschillen. Dit onderscheid, is gelet op de totaalindruk van beide lampen, niet zodanig significant dat van een inbreuk op het auteursrecht van Tarallo niet zou kunnen worden gesproken. Pres. Rb. Arnhem, 9 dec. 1999, nr. 6, blz. 15. Voor de beoordeling van de vraag naar nabootsing en ondergeschikte verschillen dient de totaalindruk als maatstaf te worden gehanteerd. Aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een trend of stijl komt geen bescherming krachtens auteursrecht toe. Van belang bij de beoordeling of binnen de grenzen van een bepaalde trend of stijl is gebleven, is of bij latere ontwerpen voldoende afstand is genomen van het oudere ontwerp en of op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Er is sprake van een overeenstemmende totaalindruk tussen de borderdessins van Athos en Synonyme. Dit uit zich niet alleen in de overeenstemmende stijl, maar ook in de bij beide borders overeenkomende details. Voorts vertonen beide borders een met zekere regelmaat in verschillende grootte terugkerende ruitachtige vorm en zijn de getoonde borderdessins uitgevoerd in een aantal gelijkende kleurstellingen. Het moet er voorshands voor worden gehouden dat Synonyme een inbreuk vormt op het auteursrecht dat eiseres op het Athos-dessin bezit. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 1999, nr. 44, blz. 281. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat Van Aalst door het gebruik van foto's en tekeningen ten behoeve van haar promotiemateriaal heeft ontleend aan de foto's en tekeningen van Kovako en aldus inbreuk heeft gemaakt op enig aan Kovako

2 0 0 2

B I J B L A D


toebehorend auteursrecht ofjegens Kovako onrechtmatig heeft gehandeld. Het verder gebruik van de brochure is niet toelaatbaar, nu daarin (andere) tekeningen en de misleidend geoordeelde tekst is opgenomen. Van Aalst dient zich voorts te onthouden van advertenties voorzover melding wordt gemaakt 'thirty years of experience and know-how'. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278. Geen inbreuk door Chan's op het auteursrecht op Nivo's vaandel, wel op het auteursrecht op Nivo's etiketten aangenomen (zie afb. en r.ovv. 6-7) Pres. Rb. 's-Gravenhage, 26 okt. 2001, nr. 63, blz. 355. Art. 27a Door het terughalen en opnieuw verkopen van de 2968 paar schoenen is de winst, die aanvankelijk ƒ 31.227,- bedroeg, afgenomen tot ƒ4.045,-. Een eventuele veroordeling tot winstafdracht zal derhalve niet meer dan ƒ 4.045,- kunnen belopen. Waarom het met de verkoop buiten de EU geleden verlies buiten beschouwing zou moeten blijven, valt niet in te zien. Voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 27a Auteurswet 1912 is slechts plaats indien de auteursrechtinbreuk te kwader trouw is gemaakt. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 27a en art. 6:104 BW Een redelijke toepassing van art. 27a Aw brengt met zich mee dat een gelaedeerde zowel schadevergoeding als winstafdracht kan vorderen, maar dat dit er slechts toe kan leiden dat één van beide vorderingen, naar keuze van de gelaedeerde kan worden toegewezen. Anders dan KPN Telecom BV kennelijk van mening is, kunnen gedaagden sub 1 t/m 3 en AAT-Handel derhalve niet op grond van art. 6:104 BW en art. 27a Aw worden veroordeeld om tweemaal de door hen behaalde winst aan KPN Telecom BV te betalen. Overigens heeft de rechtbank reeds overwogen dat KPN BV te weinig heeft gesteld om enig inzicht te krijgen in de omvang van de door gedaagden gemaakte winst. De vordering dient derhalve te worden afgewezen, (rov. 151 in fine) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 27a i.v.m. art. 6:162 BW Niet valt in te zien op welke wijze Toebizjoe zich ervan had kunnen vergewissen dat een derde - waar ter wereld ook - mogelijk een auteursrecht toekwam op de dessins van de shawls die haar ten verkoop werden aangeboden. De enkele omstandigheid dat de inbreukmakende shawls, naar Toebizjoe wist, uit het Verre Oosten afkomstig waren is onvoldoende om (reeds) verwijtbaarheid aan de zijde van Toebizjoe aan te nemen, nu dit in feite zou neerkomen op het constitueren van een risicoaansprakelijkheid die het Nederlandse auteursrecht nu eenmaal niet kent. Rb. 's-Gravenhage, 30 aug. 2000, nr. 55, blz. 315. Art. 28 KPN Telecom BV heeft gevorderd dat gedaagden wordt bevolen alle NL-Info-CD's die zij nog in voorraad hebben en de cd's die zijn teruggeleverd op een door KPN Telecom BV aan te wijze bestemming af te leveren, (rov. 135) Denda c.s. en AAT-Handel hebben aangevoerd dat deze vordering moet worden afgewezen omdat het hebben van voorraden op zich niet onrechtmatig is en hen vrijstaat om de NL-Info-CD

E I G E N D O M

5 2 7

in landen waar dat product geen inbreuk maakt op rechten van KPN Telecom BV af te zetten, (rov. 136) De NL-Info-CD is een niet geoorloofde verveelvoudiging. Gelet op het bepaalde in art. 28 Aw, dat van overeenkomstige toepassing is op de geschriftenbescherming, kan KPN Telecom BV die cd's als haar eigendom opeisen. De rechtbank zal de vordering van KPN Telecom BV, voor zo ver het gaat om voorraden die zich in Nederland bevinden, toewijzen, (rov. 137) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 47 (Territoriale werking Auteurswet) De geschriftenbescherming is gebaseerd op de Aw. De werking van die wet is afgebakend door onze landsgrenzen. Daaruit volgt dat de opschriftsteller aan de Aw voor wat betreft een in het buitenland gepleegde inbreuk op de geschriftenbescherming geen rechten kan ontlenen, (rov. 59) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Niet gesteld of gebleken is dat er inbreukmakende handelingen buiten Nederland zijn verricht, die volgens het aldaar geldende nationale auteursrecht een inbreuk op het auteursrecht van Kovako opleveren. De gevraagde voorzieningen, voorzover toewijsbaar, zullen derhalve worden beperkt tot Nederland. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 4 3 , blz. 278. Vb D a t a b a n k e n w e t Art. 1 sub a Gelet op de hoogte van de investeringen die KPN Telecom BV jaarlijks in het 8008-bestand doet, moet dat bestand worden aangemerkt als een databank in de zin van art. 1 sub a van de Databankenwet. De stelling dat een databank die een extract vormt van een databank in de zin van de Databankenwet, geen databank in de zin van die wet zou zijn, omdat voor het verkrijgen van de geëxtraheerde databank geen substantiële investering nodig zou zijn, dient te worden verworpen. Immers de geëxtraheerde databank (in dit geval het telefoongidsbestand) kan zonder de substantiële investering in de databank waaruit hij is afgeleid (het 8008bestand) niet bestaan. Voor de verkrijging van de afgeleide databank is derhalve een substantiële investering noodzakelijk, (rov. 113) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Vc Europese Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996, {Pb. L.77/20, betreffende de rechtsbescherming van databanken) Art. 16, lid 1 Op 11 maart 1996 is tot stand gekomen de databankenrichtlijn. De lidstaten dienden de richtlijn uiterlijk op 1 januari 1998 in hun nationale recht te hebben geïmplementeerd. Implementatie in het Nederlandse recht heeft eerst plaatsgevonden bij de Wet van 8 juli 1999 (Stb. 1999, 303). De nationale rechter dient het nationale recht (vóór de implementatie) zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn. Indien de interpretatie van de databankenrichtlijn ertoe zou leiden dat naar Nederlands recht aan telefoongidsen geen geschriftenbescherming zou toekomen, dan zou die interpretatie in verband met de rechtszekerheid achterwege moeten

5 2 8

B I J B L A D


blijven. Maar ook indien richtlijnconforme interpretatie ertoe zou leiden dat aan de inhoud van de geschriftenbescherming een andere invulling moet worden gegeven, dient die richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht achterwege te blijven. Immers ook in dat geval zou toepassing van de richtlijn in strijd zijn met de rechtzekerheid. Gelet op het vorenstaande laat de rechtbank de databankenrichtlijn buiten toepassing (inbreuk op databankrechten wordt wel aanwezig geacht vanaf 21 juli 1999, zie infra,Red.), (rov. 31,33,36) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Vd Berner Conventie Art. 2, lid 7 Tussenarrest 26-8-'99: Gebruiksvoorwerpen als zaklampen genieten ingevolge de 1976 Copyright Act in de VS alleen auteursrechtelijke bescherming als zij voldoen aan het vereiste dat het gaat om voorwerpen met decoratieve kenmerken, waarbij deze kenmerken te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van de functionele aspecten van het voorwerp. Het bewijs dat de Mag zaklampen behoren tot de door de 1976 Copyright Act beschermde gebruiksvoorwerpen is (nog) niet geleverd. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Eindarrest: Anders dan de rechtbank is het Hof van oordeel dat de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC niet is beperkt tot de situatie waar de auteursrechtelijke bescherming van alle werken van toegepaste kunst bij wet is uitgesloten. Zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nt. 80, blz. 437.

E I G E N D O M

2 0 0 2

nada ter beschikking van het publiek zijn gekomen. Mag is niet in dit bewijs geslaagd. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 5, lid 2 Tussenarrest z6-8-'99: Aan het ontbreken van het Copyrightteken op de zaklampen van Mag komt geen betekenis toe. Ingevolge art. 5 lid 2 BC is het genot en de uitoefening van de rechten uit de BC immers aan geen enkele formaliteit onderworpen. Op de regel dat krachtens de 1976 Copyright Act in de VS aan gebruiksvoorwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt bestaan uitzonderingen, maar dit is niet steeds het geval wanneer sprake is van decoratieve kenmerken die niet onlosmakelijk zijn verbonden met de functionele aspecten. Het enkele feit dat het United States Court of Appeals, second circuit, van 12 september 1985, in de zaak van Carol Barnhart inc. tegen de Economy Cover Corporation het criterium 'onlosmakelijk verbonden' hanteert bij de afwijzing van het auteursrecht op de vormgeving van een paspop, betekent niet dat in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt aan het ontwerp van een gebruiksvoorwerp in al die gevallen dat de decoratieve kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zijn met de functie van het ontwerp. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 5, lid 4 en art. 2, lid 7 i.v.m. art. 177 Rv Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet, hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. So, blz. 437. Ve Aanverwante regelgeving (telecommunicatie enz.)

Art. 2, lid 7 en art. 5, lid 4 i.v.m. art. 177 Rv Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet, hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 2, lid 7 i.v.m. art. 1 Aw De rechtbank achthet eerst bij pleidooi aangevoerde verweer dat aan Vans geen auteursrechtelijke bescherming toekomt tardief en zal dit als in strijd met een goede procesorde passeren. Comforta heeft met de verhandeling van de Super Cracks inbreuk gepleegd op de auteursrechten van Vans. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 2, lid 7 i.v.m. art. 177 Nu Buzaglo gemotiveerd betwist dat Mag in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen, zal Mag ingevolge het bepaalde in art. 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de door haar gestelde rechten en feiten dienen aan te tonen. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 4 Tussenarrest iz-io-'oo: Een redelijke uitleg van art. 4 van de Berner Conventie, zoals vastgesteld bij de Akte van Rome (thans art. 3, red.), brengt mee dat daaronder moet worden verstaan dat de desbetreffende lampen zoals die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd en gepubliceerd, binnen een periode van ten hoogste 30 dagen na de publicatie in de Verenigde Staten in Ca-

Auteursrecht op Naamlijst Telefoondienst, Besluit van 22 juli 1908, Stb. 213 Uit het Besluit kan niet in zijn algemeenheid worden afgeleid dat op telefoonboeken een auteursrecht rust. Het besluit heeft slechts betrekking op de Naamlijst voor den Telefoondienst zoals die werd uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, (rov. 15) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Wet op de Telecommunicatievoorzieningen, Stb. 1988,520 Uit de parlementaire behandeling van wetsvoorstel 20369 blijkt dat de wetgever in 1988 van oorddeel was dat uit het oogpunt van marktconformiteit aan de telefoongidsen (en bestanden) van de concessiehouder in de zin van de Wtv geen andere auteursrechtelijke bescherming moest worden verleend dan die welke uit de Aw voortvloeit, (rov. 17) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Wet onafhankelijke post- en communicatie-autoriteit, Stb. 1997,320 De wetgever heeft het toezicht op de Telecommunicatiewetgeving in handen gelegd van de OPTA. Tegen een besluit van dat college staat een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang open. Denda International v.o.f. en Topware hebben van de door de wetgever geboden weg om een klacht voor te leggen aan de OPTA gebruik gemaakt en de OPTA heeft een besluit op die klacht genomen, (rov. 90) Onder die omstandigheden is er geen taak meer voor de burgerlijke rechter om te toetsen of KPN Telecom BV op grond van de telecommunicatiewetgeving gehouden zou zijn om gegevens

2 0 0 2

B I J B L A D


van abonnees van KPN Telecom BV aan Denda International v.o.f. en Topware ter beschikking te stellen. Gesteld noch gebleken is dat KPN Telecom BV of Denda c.s. een rechtsmiddel tegen het Besluit hebben aangewend. De rechtbank zal er derhalve van uitgaan dat het Besluit formele rechtskracht heeft gekregen. (rov. 91) Op grond van het vorenstaande neemt de rechtbank bij de beoordeling van het geschil tussen KPN Telecom BV en Denda c.s. voor zover het specifiek telecommunicatiewetgeving betreft het Besluit van de OPTA tot uitgangspunt. Uit het Besluit maakt de rechtbank op dat de OPTA van oordeel is dat de voor een operator uit het bepaalde in art. 43Boht (Besluit op huurlijnen en telefonie) voortvloeiende verplichtingom gegevens aan derden ter beschikking te stellen, slechts betrekking heeft op de gegevens die nodig zijn om een 'basis' telefoongids uit te geven. Deze gegevens noemt de OPTA basisvermeldingsgegevens. Volgens de OPTA vallen onder dat begrip in ieder geval de NAWT-gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer), (rov. 93) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Besluit ONP (Open Network Provision) huurlijnen en telefonie Art. 43 OPTA is kennelijk van oordeel dat KPN Telecom BV niet gehouden is om alle gegevens die zij door middel van het aanmeldingsformulier ontvangt voor een prijs van niet meer dan ƒ 0,005 aan Denda International v.o.f. te leveren, maar dat die prijs uitsluitend voor de basisvermeldingsgegevens geldt. (rov. 94) Hoewel het Besluit uitsluitend is gebaseerd op de Tw en de daarbij behorende besluiten, is de rechtbank, mede gelet op de inhoud van de VB van oordeel dat het besluit van de OPTA niet wezenlijk anders zou zijn geweest indien deze zou zijn gebaseerd op de destijds geldende Wtv en de daarbij behorende besluiten. (rov. 95) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. KPN Telecom BV is gehouden om de in art. 43 Boht genoemde gegevens te leveren. De bescherming die KPN Telecom BV op grond van de Databankenwet geniet blijft echter onverkort van kracht. Op grond van die wet kan KPN Telecom BV zich derhalve verzetten tegen het zonder haar toestemming hergebruiken van de telefoongidsbestanden. (rov. 116) Door de NL-Info-CD op Internet aan te bieden heeft Topware vanaf 21 juli 1999 tot en met in ieder geval 17 oktober 1999 inbreuk gemaakt op de bescherming die de Databankenwet aan KPN Telecom BV als producent van de Telefoongids toekomt. (rov. 117) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 43 i.v.m. artt. 2 en 5 Besluit universele dienstverlening (Stb. 1998,637) Met ingang van 15 december 1998 zijn de artikelen 43 Boht, art. 2 en 5 BUD in werking getreden. Vanaf 15 december 1998 was KPN Telecom BV alleen verplicht om de door Denda International v.o.f. gevraagde gegevens te leveren voor zover het haar eigen abonnees betrof en alleen indien Denda International v.o.f. die gegevens gebruikt zou hebben voor de samenstelling van een telefoongids waarin alle abonnees van Nederland zijn opgenomen. Aannemelijk is dat Denda International v.o.f. vanaf 15 december 1998, zelfs indien KPN Telecom BV de gegevens zou hebben verschaft waartoe zij gehouden was, niet in staat

E I G E N D O M

5 2 9

zou zijn geweest om een telefoongids op CD-ROM uit te brengen. Op die datum zou zij dan immers niet de beschikking hebben gehad over de abonneegegevens van de andere operators. Uit het vorenstaande moet de conclusie worden getrokken dat aannemelijk is dat Denda International v.o.f. c.s. in de periode van 6 juli 1997 tot 15 december 1998 schade hebben geleden tengevolge van het feit dat Denda International v.o.f. in die periode geen telefoongids op CD-ROM uit heeft kunnen brengen. (rov. 181-183) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Besluit Algemene Richtlijn Telecommunicatie (Bart) Art. 2a.i i.v.m. art. 6:162 BW Art. 2a.i van het Bart is op 6juli 1997 in werking getreden. Vóór die datum bestond geen bepaling in de telecommunicatiewetgeving op grond waarvan KPN c.s. gehouden geweest zouden zijn om de door Denda International v.o.f. c.s. gevraagde gegevens en/of licentie te verlenen, (rov. 172) Op grond van het bepaalde in art. 33 ONP Spraakrichtlijn had die richtlijn uiterlijk op 13 december 1996 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. Tot op 6 juli 1997 heeft geen (nationale) wettelijke verplichting bestaan op grond waarvan KPN c.s. gehouden waren de door Denda c.s. gevraagde gegevens te leveren. Het regime van de ONP Spraakrichtlijn betekende derhalve een breuk met het verleden. De door Denda International v.o.f. c.s. voorgestane rechtstoepassing zou teweeg brengen dat de ONP Spraakrichtlijn langs indirecte weg verplichtingen op een particulier (KPN c.s.) zou leggen en aldus horizontale werking zou krijgen. Bovendien zou toepassing van de richtlijn in strijd zijn met het in gemeenschapsrecht verankerde beginsel van rechtszekerheid. (rov. 175) Voldoende aannemelijk is geworden dat de onderhandelingen tussen Denda International v.o.f. c.s. en KPN c.s. niet tot een licentie voor Denda International v.o.f. c.s. hebben geleid in verband met de vergoeding van ƒ 0,85 die KPN c.s. per gegeven wilde ontvangen. Immers gesteld noch gebleken is dat Denda c.s. niet bereid zouden zijn geweest om aan de overige voorwaarden die KPN c.s. mochten stellen (verbod van omgekeerd zoeken en beperkt downloaden) te voldoen, (rov. 179) Het besluit van de OPTA zou niet wezenlijk anders zij n geweest indien dit zou zij n gebaseerd op de des tij ds geldende Wtv en het Bart. Uit het besluit kan dan ook de conclusie worden getrokken dat KPN c.s. na 6 juli 1997 gehouden waren om de in art. 2a. 1 Bart bedoelde gegevens aan Denda c.s. ter beschikking te stellen tegen een prijs van niet meer dan ƒ 0,005 per NAWTgegeven. Door dit te weigeren hebben KPN c.s. jegens Denda International v.o.f. c.s. onrechtmatig gehandeld, (rov. 180) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Besluit universele dienstverlening (Stb. 1998,637) Artt. 2 en 5 i.v.m. art. 43 Besluit ONP (Open Network Provision) huurlijnen en telefonie Met ingang van 15 december 1998 zijn de artikelen 43 Boht, art. 2 en 5 BUD in werking getreden. Vanaf 15 december 1998 was KPN Telecom BV alleen verplicht om de door Denda International v.o.f. gevraagde gegevens te leveren voor zover het haar eigen abonnees betrof en alleen indien Denda International v.o.f. die gegevens gebruikt zou hebben voor de samenstelling van een telefoongids waarin alle abonnees van Nederland zijn opgenomen. Aannemelijk is dat Denda International v.o.f. vanaf

5 3 0

B I J B L A D


15 december 1998, zelfs indien KPN Telecom BV de gegevens zou hebben verschaft waartoe zij gehouden was, niet in staat zou zijn geweest om een telefoongids op CD-ROM uit te brengen. Op die datum zou zij dan immers niet de beschikking hebben gehad over de abonneegegevens van de andere operators. Uit het vorenstaande moet de conclusie worden getrokken dat aannemelijk is dat Denda International v.o.f. c.s. in de periode van 6 juli 1997 tot 15 december 1998 schade hebben geleden tengevolge van het feit dat Denda International v.o.f. in die periode geen telefoongids op CD-ROM uit heeft kunnen brengen. (rov. 181-183) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. VI Domeinnamenrecht Als gevolg van de registratie van de domeinnamen t-online.nl en online.nl door gedaagde kan eiseres haar woordmerk T-Online niet meer als domeinnaam registreren. Op deze manier wordt verhinderd dat eiseres over een nl.domein onder haar woordmerk kan beschikken en wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van haar merk. Anders dan gedaagde aanvoert, heeft eiseres voldoende belang bij het verkrijgen van zo'n domeinnaam. Wil zij namelijk de Nederlandse markt daadwerkelijk kunnen bestrijken, dan is het beschikken over de domeinnaam T-Online.com daartoe onvoldoende. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 aug. 2000, nr. 48, blz. 297. VII Wet Bestrijding Namaak-producten Art. 1 en art. I3bis, lid 1 BMW i.v.m. art. 13A, lid i a BMW en art. 14, lid 1BTMW Het is aan de houdster van het merken modelrecht om te bewijzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door de wederpartij gemotiveerd wordt betwist. Ook indien de houdster van het merken modelrecht niet kan bewijzen dat de gedaagde de beschermde klemmen en hologrammen niet heeft gekregen van (een licentiehoudster van) de rechthebbende, maar wèi dat sprake is van valse klemmen en hologrammen, staat de inbreuk op het merken modelrecht van de rechthebbende vast. Als moet worden aangenomen dat gedaagde nagemaakte klemmen e.a. van een licentiehouder heeft gekregen zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar, maar de vorderingen tot afgifte, tot opgave van namen, adressen en aantallen e.a. met een accountantsverklaring en tot schadevergoeding niet. De inbreukmakende producten zijn immers niet in het verkeer gebracht. Voor de afgifte van de in beslag genomen, beweerdelijk nagemaakte producten is kwade trouw aan de kant van de gedaagde vereist. Als het om vervalste klemmen blijkt te gaan mag kwade trouw echter worden aangenomen omdat de gedaagde bekend was met het systeem van eiseres, en van gedaagde, als containerproducent, verlangd mocht worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van de andere karren, afkomstig van eiseres. Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Villa Burgerlijk Wetboek Art. 3:35 Het geheel van overeenkomsten had de strekking dat alle vruchten, waaronder de onderhavige octrooirechten, van de samenwerking tussen eiser en gedaagde bij en ter vrije beschikking van gedaagde zouden berusten, en dat deze als eigenaar vrij zou zijn deze octrooiaanvragen al dan niet te laten vervallen

E I G E N D O M

2 0 0 2

en de desbetreffende vinding al dan niet toe te passen, zulks om haar moverende redenen. Rb. 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, nr. 12,blz. 68. Nu het Hof Sixt nog een termijn van vier weken bood om aan het bevel te voldoen, mocht zij, mede gelet op het feit dat Budget bij de betekening van het arrest niet uitdrukkelijk aan Sixt heeft medegedeeld dat zij onmiddellijk na betekening dwangsommen zou verbeuren, maar zulks eerst op 3 september 1998 kenbaar heeft gemaakt, er in redelijkheid op vertrouwen dat Budget niet eerder dan vier weken na betekening van het arrest aanspraak op de dwangsommen zou kunnen maken. Het door Sixt gedane beroep op het arrest van het BenGH van 12 mei 1997, NJ 1998, 296, waaruit volgt dat na schorsing een nieuwe betekening van het vonnis van de President vereist is, gaat niet op nu in het onderhavige geval geen sprake is van een schorsing door het instellen van een rechtsmiddel maar door middel van een partij afspraak. Pres. Rb. Haarlem, 27 nov. 1998, nr. 24, blz. 139. Artt. 3:60 en 3:61, lid 2 Orange mocht op grond van gedragingen van PressCorp aannemen dat een toereikende volmacht was verleend aan Markgraaf. Rb. Almelo, 19 april 2000, nr. 5, blz. 11. Art. 3:296 (iritlegverbod) Uit de overwegingen van de Arnhemse rechtbank komt naar voren dat zij het beeldmerk van Baptista bestaande uit de combinatie van het teken Mr. Carwash met de kleuren rood, wit en blauw als een zwak beeldmerk beschouwt, dat alleen in het door de rechtbank specifiek bedoelde geval bescherming toekomt. Verwarringsgevaar bestaat in de visie van de rechtbank alleen indien het woordmerk 'MacCarwash' op een gevel in een langgerekte rood-wit-blauwe balk is opgenomen. Het gebruik door ECH van het woord 'MacCarwash' en de kleuren rood, wit en blauw op de pick-up vallen derhalve niet onder het door de rechtbank aan ECH gegeven verbod tot gebruik van een soortgelijk beeldmerk. In de eerste plaats is de locatie van het gebruik van de tekens niet de bovenkant van de gevel, maar een pick-up. In de tweede plaats staat het teken 'MacCarwash' op de pick-up boven de rood-wit-blauwe band en niet, zoals op de gevel, daarin, in de derde plaats vormen deze tekens, als op een bord in de laadbak van de pick-up en op het voertuig zelf gearrangeerd, vrijwel geen eenheid. Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143. Art. 3:303 De omstandigheid dat Medtronic de fabricage van de pomp sedert enige tijd heeft gestaakt is zoal juist - onvoldoende om tot afwezigheid van enig belang van Therex bij een inbreukverbod te concluderen. Medtronic en/of de aan haar gelieerde ondernemingen hebben na het in Duitsland uitgesproken inbreukverbod het produceren van de pomp en het verhandelen daarvan in andere landen waar het octrooi gelding heeft voortgezet terwijl Medtronic ook nu weer ten onrechte de inbreuk betwist. Dat levert een voldoende dreiging voor (hervatting van) inbreukmakende handelingen op en daarmee een belang van Therex bij toewijzing van het verbod. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333.

2 0 0 2

B I J B L A D


Art. 6:94 Gedaagde doet beroep op matiging van verbeurde contractuele boete wegens gepleegde octrooi-inbreuken. De enkele omstandigheid evenwel dat gedaagde mogelijk in ernstige financiële problemen verkeert, kan niet aan eiseres worden tegengeworpen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295. Art. 6:104 en art. 27a Aw Een redelijke toepassing van art. 27a Aw brengt met zich mee dat een gelaedeerde zowel schadevergoeding als winstafdracht kan vorderen, maar dat dit er slechts toe kan leiden dat één van beide vorderingen, naar keuze van de gelaedeerde kan worden toegewezen. Anders dan KPN Telecom BV kennelijk van mening is, kunnen gedaagden sub 1 t/m 3 en AAT-Handel derhalve niet op grond van art. 6:104 BW en art. 27a Aw worden veroordeeld om tweemaal de door hen behaalde winst aan KPN Telecom BV te betalen. Overigens heeft de rechtbank reeds overwogen dat KPN BV te weinig heeft gesteld om enig inzicht te krijgen in de omvang van de door gedaagden gemaakte winst. De vordering dient derhalve te worden afgewezen, (rov. 151 in fine) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 6:162 Nu Van der Neut door zij n besproken activiteiten de merken van Primagaz gebruikt, heeft Primagaz het recht zich tegen dat gebruik te verzetten. Niet kan worden gezegd dat zij, doordat metterdaad te doen, haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk geworden dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige, en in het bijzonder een concurrentievervalsende, betekenis heeft. Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. De omstandigheid dat Lindeman na het vervallen van de octrooiaanvragen gebruik heeft gemaakt van het koppelingssysteem althans van een systeem dat elementen bevat van het destijds vervaardigde technische ontwerp brengt niet mee dat zij daarmee onrechtmatig jegens Barendregt heeft gehandeld nu bij de eerdere besprekingen tussen partijen overdracht van technische informatie heeft plaatsgevonden waarvan in beginsel eenieder gebruik mocht maken. Hof's-Gravenhage, 3 juni 1999, nr. 84, blz. 462. Voorzover geïntimeerde de aanduiding Maetis anders dan als handelsnaam (als domeinnaam en dominerend bestanddeel van haar merk) gebruikt, is dat gebruik, in het licht van voormelde omstandigheden en gezien de oudere handelsnaam van appellante, naar het voorlopig oordeel van het hof onrechtmatigHof's-Gravenhage, 21 juni 2001, nr. 72, blz. 409. Vaststaat dat Zumpolle Den Haag gerechtigd is de (handelsnaam Zumpolle in verband met haar vestiging te Den Haag onbeperkt te gebruiken, zowel op historische gronden als op grond van tussen partijen gemaakte afspraken. Dat dit gebruik tot verwarring kan leiden, hebben partijen kennelijk aanvaard. Dit gebruik mag ook landelijk geschieden, mits in verband met de vestiging te Den Haag. Niet betwist is dat door Zumpolle Den Haag door heel Nederland mailings worden verzonden en landelijk wordt geadverteerd. Dit recht om de (handels)naam aldus te gebruiken brengt mee dat het Zumpolle Den Haag in beginsel ook

E I G E N D O M

5 3 1

is toegestaan de naam Zumpolle als domeinnaam zumpolle.nl te registreren en te gebruiken, hetgeen immers slechts is aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet. Het enkele feit dat het daardoor voor Zumpolle Amsterdam onmogelijk wordt dezelfde domeinnaam te registreren en te gebruiken, doet daar niet aan af. Dat is immers het gevolg van het systeem van domeinregistratie en het daarbij geldende beginsel 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' (vergelijk art. 8 van het Reglement van de stichting SIDN). Voor uitzonderingen hierop kan onder omstandigheden weliswaar plaats zij n, in het bijzonder indien een ander een beter/ouder recht heeft, maar zodanige omstandigheden zijn gesteld noch aannemelijk geworden. Anders: de Pres.: Partijen gebruiken al gedurende enige jaren samen en zonder problemen feitelijk dezelfde handelsnaam (voor dezelfde bedrijfsactiviteiten in twee grote steden). In dat verband ligt het voor de hand dat partijen ook gelijke rechten hebben op het gebruik van dezelfde domeinnaam. Partijen, en niet te vergeten het publiek, zijn er het meest bij gebaat als de internetgebruiker, die de domeinnaam zumpolle.nl heeft ingetikt, geïnformeerd wordt over het feit dat er twee bedrijven bestaan met de naam Zumpolle en dat die bedrijven zelfstandige ondernemingen zijn. Gedaagde die als eerste de genoemde domeinnaam heeft geregistreerd wordt bevolen op zijn website deze informatie te verstrekken en een link op te nemen naar de op te richten website van eiseres. Als gedaagde hier niet aan voldoet, wordt zij bevolen de domeinnaam over te dragen aan eiseres en dient eiseres op haar website de bedoelde informatie over en een link naar de website van gedaagde op te nemen. Hof's-Gravenhage, 31 jan. 2002, nr. 69, blz. 387. Waar de type-aanduidingen van grasmaaiers in belangrijke mate beschrijvend van aard zijn, en overigens niet aannemelijk is geworden dat de type-aanduidingen los van de vermelding van het merk enige associatie met dat merk oproepen, levert de enkele omstandigheid dat een type-aanduiding sterk overeenkomt met een andere, op zichzelf geen onrechtmatigheid op. (Aangaande de wijze waarop Van Cranenbroek in concreto haar advertentie heeft ingekleed:) Door de plaatsing direct onder een advertentie waarin het woorden beeldmerk van Wolf worden gebruikt, door de hantering van een type-aanduiding die geheel, althans sterk overeenkomt met die van Wolf doch afwijkt van de eigen gebruikelijke type-aanduiding, door het bezigen van de afkorting 'GT' in plaats van - zoals gebruikelijk - de volle naam Green-Team, en door het vermelden van prijzen horende bij de Wolf-machine, wordt allicht bij het publiek de indruk gewekt dat het om een Wolf-machine gaat; uit de genoemde omstandigheden blijkt dat zulks ook door Van Cranenbroek wordt beoogd. Dat is onrechtmatig te achten jegens Wolf, nu het geen Wolfmachine betreft. Hof's-Hertogenbosch, 22 mei 1996, nr. 31, blz. 193. AAT-Handel is een professionele exploitant van auteursrechtelijk beschermde producten. Dit brengt met zich mee dat zij had dienen te onderzoeken of er met betrekking tot de onderhavige producten een auteursrecht dan wel geschriftenbescherming bestond alvorens die producten te koop aan te bieden. Dit geldt temeer nu het in dit geval gaat om een min of meer complete verzameling van MAWT-gegevens van heel Nederland AAT-Handel had zich de vraag moeten stellen hoe Topware aan die verzameling zou kunnen komen anders dan door deze over te nemen van de Telefoongids dan wel de cd-foongids. Gesteld noch gebleken is dat AAT-Handel enig onderzoek naar het bestaan van een eventueel auteursrecht heeft verricht. Zij

5 3 2

B I J B L A D


heeft daarmee het risico genomen dat zij door de verkoop van de onderhavige producten een inbreuk op een bestaand auteursrecht dan wel geschriftenbescherming zou maken. Het feit dat dat risico zich thans heeft verwezenlijkt dient derhalve voor rekening van AAT-Handel te blijven, (rov. 57) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Mede gelet op het ter zitting verhandelde is aannemelijk dat gedaagde niet op de hoogte was van het bestaan van Athos, dan wel van het inbreukmakende karakter van het Synonymedessin, zodat niet van een aan hem toerekenbare inbreuk op het auteursrecht kan worden gesproken. Derhalve bestaat in dit kort geding dan ook geen ruimte voor het toekennen van een voorschot op schadevergoeding of winstafdracht, noch voor een bevel tot de gevorderde opgaven. Wel kan van gedaagde worden gevergd dat zij haar afnemers (niet-eindverbruikers) verzoekt om teruggave van nog bij die aanwezige voorraden en stalenboeken van de inbreukmakende producten. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 1999, nr. 44, blz. 281. Geen onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiseres, daarin bestaande dat gedaagde, door het sportprogramma nagenoeg ongewijzigd voort te zetten met medewerkers die voorheen bij eiseres in dienst waren, profiteert van de know-how en de inspanningen van eiseres, zonder daarvoor een tegenprestatie te verrichten. Het in dienst nemen door gedaagde van exwerknemers is ten aanzien van eiseres niet onrechtmatig dan onder bijzondere omstandigheden waar omtrent in dit geding niets is gebleken. De omstandigheid dat de contractuele relatie met eiseres niet door gedaagde is voortgezet maakt de (inmiddels beëindigde) voortzetting na 1 november 1999 door gedaagde van het sportprogramma in de oude vorm evenmin onrechtmatig, gelet op de afwijzing van auteursrechtelijke bescherming. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 juni 2000, nr. 54, blz. 313. Gedaagden maken in de nieuwe reclamefolder gebruik van de namen Sport Care, Stickum en Coulant, zij gebruiken bestelnummers die identiek zijn aan de doorMSM gehanteerde nummers en zij gebruiken stickers, visitekaartjes en een zgn. presentatiebox waarop de naam Sport Care staat afgedrukt. Zelfs indien zou worden aangenomen dat MSM geen eigen huisstijl heeft en dat gedaagde aldus met hun reclamemateriaal geen inbreuk kunnen maken op het reclamemateriaal van MSM, geldt ook hier dat dit gebruik gelet op de nawerking van het onrechtmatig handelen in het verleden, onnodig verwarring wekt bij het publiek en daardoor onrechtmatig is jegens MSM. Pres. Rb. Rotterdam, 4 april 2000, nr. 4, blz. 8. Art. 6:162 en Nederlands IPR Naar Nederlands Internationaal Privaatrecht wordt een vordering uit onrechtmatige daad, behoudens rechtskeuze, in beginsel beheerst door het recht van het land waar de onrechtmatige daad zou hebben plaatsgevonden. Duits recht is van toepassing op de gestelde onrechtmatige daad met betrekking tot de productie en het in Duitsland te koop aanbieden van de NL Info CD. (rov. 3) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 6:162 i.v.m. art. 5, lid 2a BMW Het onderdeel dat zich richt tegen het overleggen van een accountantsverklaring, faalt voor zo ver het ervan uitgaat dat pas van schade sprake kan zijn, nadat gebruik van het merk binnen de termijn van art. 5 BMW vaststaat. Niet uitgesloten is immers

E I G E N D O M

2 0 0 2

dat de merkhouder die voornemens is zijn merk daadwerkelijk te gaan gebruiken, daarin wordt belemmerd en derhalve schade lijdt, doordat een ander in strijd met het merkrecht een overeenstemmend teken gebruikt. Hoge Raad, 28 sept. 2001, nr. 87, blz. 471. Art. 6:162 i.v.m. art. 14B, lid 2 BMW De enkele omstandigheid dat de in artikel 14B, lid 2 BMW genoemde termijn voor het inroepen van de nietigheid verstreken is, staat niet aan het toewijzen van een gebruiksverbod in de weg. De rechtbank is van oordeel dat de naam Harrods en het merk Harrold's slechts in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de onder het merk van Deleye verhandelde waren te duchten is - in welk verband van belang is dat Harrods ook herenkleding verkoopt - en dat door het gebruik van het merk Harrold's ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de handelsnaam Harrods. Dit geldt temeer nu het merk Harrold's door Deleye's licentienemer, blijkens de overgelegde producties, wordt gebruikt voor klassieke herenpakken, terwijl kleding een prominent onderdeel van de door Harrods aangeboden waren vormt. Tenslotte merkt de rechtbank op dat niet gesteld of gebleken is dat Deleye een gerechtvaardigde reden had voor het kiezen van juist het merk Harrold's. Deleye handelt onrechtmatig door het merk Harrold's voor kleding te gebruiken. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. Art. 6:162 i.v.m. art. 14, lid 8 BTMW Mag legt aan haar vordering uit onrechtmatige daad 10 andere gedragingen ten grondslag dan handelingen die louter bestaan uit inbreuk op een tekening of model. De door Mag aangevoerde gedragingen en omstandigheden leiden niet tot het oordeel dat Buzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van de nabootsing leveren de gedragingen van Buzaglo geen feitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 6:162 i.v.m. art. 1 Aw De stelling dat Comforta toerekenbaar inbreukmakend heeft gehandeld, ook indien zij het in het geding zijnde schoenmodel van Vans inderdaad niet kende, omdat zij niet zou hebben voldaan aan een 'vergewissingsplicht' mist doel. Op de bedrijfsmatig handelende koper van schoenen die deze betrekt van een producent, rust geen verplichting bij die producent navraag naar de herkomst van het model te doen, ook indien de koper geen aanleiding heeft te twijfelen aan de originaliteit van het ontwerp. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 6:162 i.v.m. art. 27a Aw Niet valt in te zien op welke wijze TOEBIZJOE zich ervan had kunnen vergewissen dat een derde - waar ter wereld ook mogelijk een auteursrecht toekwam op de dessins van de shawls die haar ten verkoop werden aangeboden. De enkele omstandigheid dat de inbreukmakende shawls, naar TOEBIZJOE wist, uit het Verre Oosten afkomstig waren is onvoldoende om (reeds) verwijtbaarheid aan de zijde van TOEBIZJOE aan te nemen, nu dit in feite zou neerkomen op het constitueren van een risicoaansprakelijkheid die het Nederlandse auteursrecht nu eenmaal niet kent.

2 0 0 2

B I J B L A D


Rb. 's-Gravenhage, 30 aug. zooo, nr. 55, blz. 315. Art 6:162 i.v.m. art. 2a. 1 Besluit Algemene Richtlijn Telecommunicatie (Bart) Art. 2a. 1 van het Bart is op 6juli 1997 in werking getreden. Vóór die datum bestond geen bepaling in de telecommunicatiewetgeving op grond waarvan KPN c.s. gehouden geweest zouden zijn om de door Denda International v.o.f. c.s. gevraagde gegevens en/of licentie te verlenen, (rov. 172) Op grond van het bepaalde in art. 33 ONP Spraakrichtlijn had die richtlijn uiterlijk op 13 december 1996 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. Tot op 6 juli 1997 heeft geen (nationale) wettelijke verplichting bestaan op grond waarvan KPN c.s. gehouden waren de door Denda c.s. gevraagde gegevens te leveren. Het regime van de ONP Spraakrichtlijn betekende derhalve een breuk met het verleden. De door Denda International v.o.f. c.s. voorgestane rechtstoepassing zou teweeg brengen dat de ONP Spraakrichtlijn langs indirecte weg verplichtingen op een particulier (KPN c.s.) zou leggen en aldus horizontale werking zou krijgen. Bovendien zou toepassing van de richtlijn in strijd zijn met het in gemeenschapsrecht verankerde beginsel van rechtszekerheid, (rov. 175) Voldoende aannemelijk is geworden dat de onderhandelingen tussen Denda International v.o.f. c.s. en KPN c.s. niet tot een licentie voor Denda International v.o.f. c.s. hebben geleid in verband met de vergoeding van ƒ 0,85 die KPN c.s. per gegeven wilde ontvangen. Immers gesteld noch gebleken is dat Denda c.s. niet bereid zouden zij n geweest om aan de overige voorwaarden die KPN c.s. mochten stellen (verbod van omgekeerd zoeken en beperkt downloaden) te voldoen, (rov. 179) Het besluit van de OPTA zou niet wezenlijk anders zijn geweest indien dit zou zijn gebaseerd op de destijds geldende Wtv en het Bart. Uit het besluit kan dan ook de conclusie worden getrokken dat KPN c.s. na 6 juli 1997 gehouden waren om de in art. 2a. 1 Bart bedoelde gegevens aan Denda c.s. ter beschikking te stellen tegen een prijs van niet meer dan ƒ 0,005 per NAWTgegeven. Door dit te weigeren hebben KPN c.s. jegens Denda International v.o.f. c.s. onrechtmatig gehandeld, (rov. 180) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 6:194 Gelet op het jarenlange gebruik van de foto van de door Kovako ontworpen en vervaardigde scheepsontlader door PBC is niet aannemelijk dat het gebruik door Van Aalst van de foto alsnog tot misleiding aanleiding zal geven. De op verschillende plaatsen in de brochure gebezigde tekst 'thirty years knowledge of bulk handling' is voor het in aanmerking komende publiek, te weten (potentiële) afnemers van pneumatische scheepsontladers misleidend, nu her bedrijf Van Aalst pas in 1998 is opgericht. De door Van Aalst gepubliceerde advertentie in toonaangevende tijdschriften met de mededeling 'our company offers 30 years of experience and know-how in designing, engineering and manufacturing taylor made products (etc.)' is eveneens misleidend en aldus onrechtmatig jegens Kovako. Deze mededeling suggereert bovendien ten onrechte dat Van Aalst dertig jaar ervaring en know-how in de productie van scheepsontladers heeft, terwijl uitsluitend Kovako, de grote concurrent van Van Aalst, een jarenlange ervaring op dat gebied heeft opgebouwd. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 april 2000, nr. 43, blz. 278.

E I G E N D O M

5 3 3

Art. 6:194 i.v.m. art. 3bis EG-Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame Nu in de reclame-uiting 'De beste reden om bij EasyCar een auto te huren vindt u op Hertz.nl' geen specifieke kenmerken van Hertz Nederland worden genoemd bevat de reclame-uiting de suggestie dat bij het vergelijken van alle wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen en diensten van Hertz, EasyCar beter is dan Hertz. Deze suggestie is onjuist. EasyCar heeft slechts aannemelijk gemaakt dat zij op het gebied van de prijs beter (goedkoper) is dan Hertz en niet op alle andere wezenlijke, controleerbare en representatieve kenmerken van Hertz' goederen en diensten. Vrz. Rb. Amsterdam, 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446. Artt. 6:217 en 6:219, leden 2 en 3 Partijen hebben door middel van hun briefwisseling een overeenkomst gesloten tot vrijwillige doorhaling van de merkinschrij ving. Orange heeft per brief het verval van het merk ingeroepen en gevraagd de doorhaling van de inschrijving voor een van de klassen te bevestigen. PressCorp (vertegenwoordigd door Markgraaf) heeft geantwoord dat zij in beginsel bereid is de registratie door te halen, als Orange akkoord gaat met doorhaling enkel voor die bepaalde klasse. Dit is volgens de rechtbank een aanbod in de zin van art. 6:219 lid 3 BW en niet een vrijblijvend aanbod in de zin van art. 6:219 lid 2 BW. Orange heeft dit aanbod aanvaard door te bevestigen dat het haar te doen is om een doorhaling voor bedoelde klasse. Deze overeenkomst kon niet meer herroepen worden. Rb. Almelo, 19 april 2000, nr. 5, blz. 11. VlIIb Richtlijn 84/450 EEG (als nader vastgesteld bij Richtlijn 97/55 EG) inzake misleidende en vergelijkende reclame Art. 3bis i.v.m. art. 6:194 BW Nu in de reclame-uiting 'De beste reden om bij EasyCar een auto te huren vindt u op Hertz.nl' geen specifieke kenmerken van Hertz Nederland worden genoemd bevat de reclame-uiting de suggestie dat bij het vergelijken van alle wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen en diensten van Hertz, EasyCar beter is dan Hertz. Deze suggestie is onjuist. EasyCar heeft slechts aannemelijk gemaakt dat zij op het gebied van de prijs beter (goedkoper) is dan Hertz en niet op alle andere wezenlijke, controleerbare en representatieve kenmerken van Hertz' goederen en diensten. Vrz. Rb. Amsterdam, 21 maart 2002, nr. 81, blz. 446. Vinc Richtlijn 76/768 (harmonisering cosmetica) Art. 6, lid 3 en artt. 30 en 36 (thans 28 en 30) EG-Verdrag Deze artikelen verzetten zich niet tegen de toepassing van een nationale regeling die een verbod inhoudt op de invoer en de verkoop van een cosmeticaproduct waarvan de benaming het woord 'lifting' bevat, wanneer in de omstandigheden van het geval, een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument door die benaming wordt misleid doordat hij ten onrechte meent dat het product bepaalde kenmerken bezit. De nationale rechter dient zich over het eventueel misleidende karakter van die benaming uit te spreken en daarbij de vermoedelijke verwachting van die consument in aanmerking te nemen. Het gemeenschapsrecht verzet zich er niet tegen dat de nationale rechter, wanneer het bijzonder moeilijk blijkt om het misleidende karakter van genoemde benaming re beoordelen, onder de naar nationaal recht geldende voorwaarden ter

5 3 4

B I J B L A D


verduidelijking van het vonnis gebruik maakt van een opinieof deskundigenonderzoek Hof van Justitie E.G., 13 jan. 2000, nr. i8,blz. 107. VlIId Internationaal Privaatrecht IPR en art. 6:162 BW Slechts ten aanzien van Duitsland heeft KPN Telecom BV haar stelling dat de handelwijze van gedaagden naar Duits recht onrechtmatig zou zijn voldoende gemotiveerd. De rechtbank houdt haar oordeel omtrent deze stelling aan totdat zij van het Internationaal Juridisch Instituut (IJ. I.) op de in r.o. 4 genoemde vragen antwoord zal hebben ontvangen. Aangezien KPN Telecom BV haar stelling ten aanzien van de overige Lid-Staten van de EU onvoldoende heeft gemotiveerd, kan aan dit vonnis in ieder geval ten aanzien van die landen geen extraterritoriale werking worden verleend. De vordering tot staken en gestaakt houden van de onrechtmatige handelingen is te algemeen geformuleerd om te kunnen worden toegewezen, (rov. 123) Op het moment dat de conclusie van eis in conventie werd genomen waren 11 gedaagden in de procedure in conventie betrokken. In de gedingstukken worden deze gedaagden tal van onrechtmatige handelingen verweten zonder dat is aangegeven wie wat gedaan heeft, terwijl voorts uit die stukken volgt dat niet alle gedaagden dezelfde onrechtmatige handelingen wordt verweten, (rov. 124) Het te koop aanbieden van de NL-Info-CD op een Website van het Internet die in Nederland oproepbaar is, brengt met zich mee dat die cd (ook) in Nederland te koop wordt aangeboden. Een dergelijke handelwijze valt derhalve onder het verbod, (rov. 126) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. IPR en art. 6:162 BW Naar Nederlands Internationaal Privaatrecht wordt een vordering uit onrechtmatige daad, behoudens rechtskeuze, in beginsel beheerst door het recht van het land waar de onrechtmatige daad zou hebben plaatsgevonden. Duits recht is van toepassing op de gestelde onrechtmatige daad met betrekking tot de productie en het in Duitsland te koop aanbieden van de NL Info CD. (rov. 3) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. IXE.G.-Verdrag Art. 24 en het Communautair Douanewetboek en art. 337 WvSr i.v.m. art. 14, lid 1BTMW Hoewel het strikt gelet op de tekst van art. 14 BTMW juist lijkt dat doorvoer niet als inbreukmakende handeling wordt aangemerkt, kan het verweer niet baten. Onder op modelrechten inbreukmakende invoer dient te worden verstaan hetgeen art. 337 WvSr eronder verstaat, te weten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van inbreukmakende waren. De omstandigheid dat het Communautair Douanewetboek en art. 24 EG-Verdrag bepalen dat goederen eerst geacht worden in het vrije verkeer van de EG te zijn gebracht als aan alle douanerechtelijke formaliteiten is voldaan, kan hieraan niet afdoen, nu deze bepalingen slechts een douanerechtelij k criterium inhouden en geen IE-rechtelijk criterium geven. Bovendien stelt art. 337 WvSr mede strafbaar het doorvoeren van waren die inbreuk maken op een modelrecht. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (met noot).

E I G E N D O M

2 0 0 2

Artt. 30 en 36 (thans 28 en 30) en art. 6, lid 3 Richtlijn 76/768 (harmonisering cosmetica) Deze artikelen verzetten zich niet tegen de toepassing van een nationale regeling die een verbod inhoudt op de invoer en de verkoop van een cosmeticaproduct waarvan de benaming het woord 'lifting' bevat, wanneer in de omstandigheden van het geval, een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument door die benaming wordt misleid doordat hij ten onrechte meent dat het product bepaalde kenmerken bezit. De nationale rechter dient zich over het eventueel misleidende karakter van die benaming uit te spreken en daarbij de vermoedelijke verwachting van die consument in aanmerking te nemen. Het gemeenschapsrecht verzet zich er niet tegen dat de nationale rechter, wanneer het bijzonder moeilijk blijkt om het misleidende karakter van genoemde benaming te beoordelen, onder de naar nationaal recht geldende voorwaarden ter verduidelijking van het vonnis gebruik maakt van een opinieof deskundigenonderzoek Hof van Justitie E. G., 13 jan. 2000, nr. 18, blz. 107. Art. 82 Op grond van het Magill-arrest kan van misbruik van een machtspositie eerst dan sprake zijn indien een onderneming die een feitelijke machtspositie heeft door de weigering om een licentie te verstrekken de introductie van een nieuw product, waarvoor geen alternatief bestaat, belet, terwijl gebleken is dat van de zijde van de consumenten een potentiële vraag naar dat product bestaat. Aangenomen moet worden dat de NL-Info-CD niet kan worden aangemerkt als een nieuw product, er voor een deel van de nieuwe mogelijkheden van de NL-Info-CD al een alternatief bestaat, en dat twijfelachtig is of er, gesteld dat de prijs voor beide cd's gelijk zou zijn, aan de NL-Info-CD naast de cd-foongids bij het publiek behoefte bestaat, (rov. 68,69) Zelfs als de door Denda c.s. gestelde licentieweigering vast zou komen te staan en tevens aangenomen zou moeten worden dat er sprake is van misbruik van een machtspositie, zou dat niet met zich meebrengen dat KPN Telecom BV aan de toestemming om tot de publicatie van de gegevens over te gaan, geen redelijke voorwaarden, waaronder betaling van een royalty, zou mogen verbinden, (rov. 76) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Denda c.s. hebben gesteld dat KPN Telecom BV geen beroep op geschriftenbescherming toekomt omdat zij KPN Telecom BV om een licentie hebben gevraagd en KPN Telecom BV dit ten onrechte heeft geweigerd, (rov. 96) Zelfs indien de stelling van Denda International v.o.f. dat zij in het gesprek van 30 oktober 1996 om een licentie hebben verzocht juist is, hebben zij toen zij de cd op de Nederlandse markt introduceerden inbreuk gemaakt op de geschriftenbescherming van de Telefoongids die aan KPN Telecom BV toekomt. Het overleg van 30 oktober 1996 kan niet worden beschouwd als een tij dig en reëel overleg met KPN Telecom BV o ver de voorwaarden voor een licentie, (rov. 100) Van misbruik van een machtspositie van de zijde van KPN Telecom BV zou eerst dan sprake kunnen zijn indien KPN Telecom BV, nadat Denda c.s. daarom hadden verzocht, niet binnen een redelijke termijn bereid zou zijn geweest om een licentie te verlenen met betrekking tot de gegevens die zij op grond van de telecommunicatiewetgeving aan Denda c.s. moest leveren dan wel aan die licentie onredelijke voorwaarden zou hebben verbonden. (rov. 101)

2 0 0 2

B I J B L A D


De OPTA heeft vastgesteld dat KPN Telecom BV gehouden was om bepaalde gegevens aan Denda International v.o.f. en Topware te leveren. Voor zover KPN Telecom BV de levering van die gegevens op onredelijke gronden zou hebben geweigerd, heeft zij onrechtmatig jegens Denda International v.o.f. en Topware gehandeld. Indien Denda International v.o.f. en Topware daardoor schade zouden hebben geleden dan zouden zij vergoeding van die schade van KPN Telecom BV kunnen vorderen. Een dergelijke onrechtmatige handel wij ze aan de zijde van KPN Telecom BV gaf en geeft Denda International v.o.f. en Topware echter niet het recht om verveelvoudigingen van de bestanden zoals die in de Telefoongids voorkomen eigenmachtig op de Nederlandse markt te brengen. Dit geldt temeer nu uit de Telefoongids meer gegevens zijn overgenomen dan de gegevens die KPN Telecom BV op grond van het Besluit aan Denda c.s. moest leveren en op de NL-Info-CD softwarematige zoekmogelijkheden zijn opgenomen die KPN Telecom BV op grond van het Besluit mocht verbieden, (rov. 104) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. Art. 85, lid 1 (oud) Het beding komt niet voor in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 85 lid 1 EG-Verdrag. Primagaz sluit deze overeenkomsten niet met wederverkopers maar met consumenten, eindgebruikers. Hof Amsterdam, 9 juli 1998, nr. 21, blz. 126. X Unieverdrag van Parijs Art. 6 bis i.v.m. art. 4, lid 5 BMW De rechtbank is van oordeel dat Harrods niet kan worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de Benelux. Evenmin is Harrods een wereldbekend merk. Daarvoor is immers nodig dat het teken als merk bij het overgrote deel van het publiek in de Benelux of de wereld, tevens bij hen die geen klant zijn, bekend is. Weliswaar is Harrods bekend als (handels)naam van een warenhuis in Londen, maar dat brengt niet zonder meer mee dat Harrods ook algemeen bekend is als merk, derhalve als teken dienend om de waren en/of diensten van die onderneming te onderscheiden. De rechtbank acht niet aannemelijk dat bij het overgrote deel van het publiek algemeen bekend is dat Harrods (tevens) wordt gebruikt als teken om de waren van het warenhuis Harrods te onderscheiden. De rechtbank is van oordeel dat Harrods wel als een algemeen bekende handelsnaam in de Benelux kan worden aangemerkt. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1997, nr. 29, blz. 188. XI TRIPs-Verdrag Art. 46 Op grond van de rechtspraak van het HvJEG moet worden aangenomen dat art. 46 TRIPs geen rechtstreekse werking heeft, maar dat de nationale regels zoveel mogelijk moeten worden toegepast in het licht van de bewoordingen en het doel van dit artikel. Bij de behandeling van een verzoek tot afgifte moet de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregel alsmede de belangen van derden in aanmerking worden genomen. Rb. Amsterdam,i3 febr. 2002, nr. 78, blz. 433. Art. 50, lid 6 Er bestaat geen aanleiding artikel 50 lid 6 van het TRIPsverdrag toe te passen, aangezien tussen partijen vaststaat dat gedaagde inbreuk heeft gepleegd.

E I G E N D O M

5 3 5

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juni 2001, nr. 47, blz. 295. Xlla Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Art. 51 Indien spoedeisend belang tijdens het instellen van de vordering ontbreekt, 'herleeft' dit niet door het enkele feit dat de gedaagde niet op de eerstdienende dag verschijnt, c.q. doordat een gedaagde niet in alle opzichten meewerkt aan het zgn. versnelde procesregime. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 67 i.v.m. art. 14D BMW (ambtshalve doorhaling) De ambtshalve doorhaling van de inschrijving van het depot dat door de rechter nietig is verklaard, brengt mee dat de uitspraak in zoverre werking heeft tegenover een ieder. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat ook de gronden waarop de uitspraak van de rechter die de doorhaling heeft uitgesproken berust, steeds voor juist moeten worden gehouden in een ander geding dat niet tussen dezelfde partijen plaatsvindt. Dit betekent dat wanneer een merk, waarvan bij rechterlijke uitspraak de doorhaling is bevolen, opnieuw wordt gedeponeerd, het BMB zelfstandig zal moeten onderzoeken of het depot al dan niet moet worden geweigerd. Het BMB kan wel de gronden die de rechter voor dat bevel tot doorhaling heeft gebruikt tot de zijne maken en op deze gronden het depot weigeren. Hierbij moet worden aangetekend dat het BMB ook zal moeten onderzoeken of zich na de uitspraak omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan het merk weer onderscheidend vermogen heeft verkregen en het depot daarom moet worden aanvaard. Hoge Raad, 30 maart 2001, nr. 34, blz. 211 (met noot). Art. 126, lid 3 Voor wat betreft de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot andere landen dan Nederland geldt dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te dien aanzien slechts kan worden ontleend aan artikel 126 lid 3 Rv en deinHR 24 november ig89,NJ 1992,404 geformuleerde hoofdregel, nu het in casu gaat om verweerders die niet zijn gevestigd in een land waarop het EEX van toepassing is. Er doen zich in dit geval echter drie omstandigheden voor die, in samenhang beschouwd, aanleiding geven af te wijken van die hoofdregel. Die omstandigheden zijn (i) het feit dat de bevoegdheid uit hoofde van artikel 126 lid 3 een exorbitant forum betreft, (ii) de omstandigheid dat in casu sprake is van een tweetal buitenlandse gedaagden, en (iii) dat van voldoende zinnige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer niet is gebleken. De enkele omstandigheid dat in deze zaak twee Nederlandse eiseressen optreden, levert in elk geval onvoldoende tegenwicht in de vorm van aanknoping met de Nederlandse rechtssfeer op. Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 33, blz. 210. Art. 126, lid 7 i.v.m. art 6, lid 1 EEX Topware is gevestigd te Duitsland KPN c.s. zijn gevestigd in Nederland. Mede gedaagde Denda International v.o.f. is gevestigd in Oldenzaal, zodat de rechtbank bevoegd is om de tegen deze vennootschap ingestelde vordering kennis te nemen (art. 126, lid 7 Rv). Daaruit vloeit voort dat de rechtbank tevens bevoegd is om kennis te nemen van de zaak die door KPN c.s. jegens Topware aanhangig is gemaakt (art. 6 lid 1 EEX). (rov. 2) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219.

5 3 6

B I J B L A D


Art. 176, lid 1 i.v.m. art. 2A Row (1910) Aan het aanbod om door getuigen te bewijzen dat de vakman op de voorrangsdatum onder bottles in de zin van de Akzoaanvrage ook PET-flessen verstond, gaat de rechtbank voorbij. De vraag of een maatregel reeds in een ouder document was beschreven, moet worden beantwoord aan de hand van de opvatting van de gemiddelde vakman. De gemiddelde vakman is echter een juridische fictie en zijn opvatting is derhalve niet te beschouwen als een feit in de zin van artikel 176 lid 1 Rv en daarom niet vatbaar voor bewijs. Ook al zou de opvatting van de gemiddelde vakman een afgeleide of afspiegeling van de opvattingen van alle werkelijk bestaande vakmannen op het desbetreffende gebied zijn, dan nog kan deze niet aan de hand van getuigenissen worden vastgesteld; daarvoor zouden de getuigenissen van (vrijwel) alle vakmannen nodig zijn. De rechter moet derhalve zelfstandig bepalen wat de opvatting van de gemiddelde vakman inhoudt, eventueel na deskundige voorlichting. Rb. 's-Gravenhage, 27 juni 2001, nr. 37, blz. 258. Art. 177 Het lijkt erop dat Comforta inderdaad pas na de verkoop van de bewuste schoenen aan Nederlandse schoenenhandelaren bekend werd met het bestaan van het Razor-model. Onder deze omstandigheden is er geen aanleiding af te wijken van de uit het bepaalde in art. 177 Rv voortvloeiende regel van bewijslastverdeling, inhoudende dat het op de weg van Vans ligt om feiten of omstandigheden te bewijzen waaruit kan worden afgeleid dat Comforta ten tijde van de verkoop van de litigieuze schoenen bekend was met het Razor-model, dan wel dat als professionele schoenenhandelaar behoorde te kennen. Rb. 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, nr. 92, blz. 480. Art. 177 i.v.m. art. 2, lid 7 BC Nu Buzaglo gemotiveerd betwist dat Mag in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen, zal Mag ingevolge het bepaalde in art. 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de door haar gestelde rechten en feiten dienen aan te tonen. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. 177 i.v.m. art. 2, lid 7 en art. 5, lid 4 BC Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet, hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen. Hof Amsterdam, 13 sept. 2001, nr. 80, blz. 437. Art. Z89 (oud) Zonder miskenning van enige rechtsregel heeft het Hof kunnen oordelen dat het door Tetra gevorderde inbreukverbod achterwege behoorde te blijven indien een gerede kans bestond dat de oppositieprocedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, tot herroeping van het octrooi Tetra zou leiden (vlg. HR 21 april 1995, N] 1996, 462). Voor het oordeel dat een dergelijke kans bestaat is niet slechts plaats indien de opposant aannemelijk maakt dat de oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen (of heeft kunnen slaan) dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven. Hoge Raad, 26 okt. 2001, nr. 67, blz. 377.

E I G E N D O M

2 0 0 2

(spoedeisend belang) Het is Boehringer erom te doen een principiële uitspraak te verkrijgen omtrent de vraag of een expediteur als GTO die op auteurs- en/of merkrecht inbreukmakende goederen inklaart zonder ook maar het minste vermoeden te hebben dat het om inbreukmakende producten gaat, zelf geacht moet worden zich aan auteurs- en/of merkinbreuk schuldig te maken. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Boehringer is reeds geruime tijd volledig op de hoogte van de identiteit van zowel de verzender als de geadresseerde van de betrokken partij goederen en er is geen aanleiding te veronderstellen dat GTO in de toekomst nog eens een dergelijke zending zal inklaren. Onder deze omstandigheden valt niet in te zien welk spoedeisend belang Boehringer erbij heeft de door haar verlangde principiële uitspraak in een kort geding te verkrijgen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 juli 2001, nr. 41, blz. 274. Art. 289 e.v. (recall) Het gebod tot afgifte van in voorraad zijnde borstelplukken zal eveneens worden afgewezen, nu het in casu om indirecte inbreuk gaat en zich voor die borstelplukken ook een nietinbreukmakende toepassing laat denken. Pres. Rb. 's -Gravenhage, 7 april 2000, nr. 20, blz. 122. Art. 289 en art. 54 Row 1995 Aangezien een gerede kans bestaat dat het Europees octrooi van Cordis zal worden herroepen dan wel dat het Nederlandse en het Duitse octrooi, voortvloeiende uit dit octrooi, zullen worden nietig verklaard, moeten Cordis' inbreukvorderingen worden afgewezen. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Art. 289 en art. 16, lid 4 EEX Het komt het hof j uist voor dat in een kortgedingprocedure de rechter zich in beginsel onthoudt van het geven van een oordeel over mogelijke inbreuk op buitenlandse octrooien indien daarvoor een voorlopige beoordeling van de geldigheid van het octrooi noodzakelijk is en de vraag van de geldigheid inmiddels aan een buitenlandse rechter is voorgelegd. Met het oog op een goede rechtsbedeling is het minder wenselijk dat de Nederlandse rechter een voorlopig oordeel geeft over de geldigheid van een buitenlands octrooi welke kwestie exclusief is voorbehouden aan de inmiddels geadieerde buitenlandse rechter. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 199S, nr. 10, blz. 46. Art. 61 l d De kwestie van de toerekening van de overtreding van een verbod aan de overtreder behoort tot het exclusieve domein van de dwangsomrecher. Hof Amsterdam, 4 juli 1999, nr. 25, blz. 143 (met noot). Xllb E. G.-Executie verdrag (EEX) Artt. 2 en 6 Hoewel dit in de tekst van art. 6( 1) EEX zelf niet tot uitdrukking komt, zijn - blijkens de jurisprudentie van het HvJEG - de toepassingsmogelijkheden van deze bepaling wel degelijk aan beperkingen onderhevig. Om een einde te maken aan de inbreuken in de verschillende landen waarvoor haar Europese octrooi geldt, had Cordis kunnen volstaan met het aanspannen van een inbreukvordering tegen Boston Scientific International BV (die in Europa in de overige gedaagden aanstuurt) voor de rechter van de plaats van

2 0 0 2

B I J B L A D


vestiging van deze vennootschap. Deze rechter is op grond van artikel 2 bij uitstek bevoegd. Aan deze rechter komt in beginsel ook de bevoegdheid toe de in zijn land gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op buitenlandse octrooien. Gelet op het verband tussen de gedaagden en hun gezamenlijk, deels grensoverschrijdend optreden, bestaat er echter geen bezwaar tegen dat Cordis al deze gedaagden gezamenlijk voor één rechter dagvaardt. In de onderhavige context is slechts de rechter bevoegd van de vestigingsplaats van de spil in het geheel. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Art. 5 (3) De Rechtbank is in elk geval jegens gedaagden bevoegd op de voet van artikel 5 sub 3 nu eiseres bij dagvaarding stelt dat gedaagden in Nederland inbreuk (dreigen te) maken op haar octrooien. De juistheid van deze stelling is slechts van belang voor de toewijsbaarheid van de vordering; voor de bevoegdheidsvraag zijn slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend. Rb 's-Gravenhage, 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6. Artt. 6 en 2 Hoewel dit in de tekst van art. 6(1) EEX zelf niet tot uitdrukking komt, zijn - blijkens de jurisprudentie van het HvJEG - de toepassingsmogelijkheden van deze bepaling wel degelijk aan beperkingen onderhevig. Om een einde te maken aan de inbreuken in de verschillende landen waarvoor haar Europese octrooi geldt, had Cordis kunnen volstaan met het aanspannen van een inbreukvordering tegen Boston Scientific International BV (die in Europa in de overige gedaagden aanstuurt) voor de rechter van de plaats van vestiging van deze vennootschap. Deze rechter is op grond van artikel 2 bij uitstek bevoegd. Aan deze rechter komt in beginsel ook de bevoegdheid toe de in zijn land gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op buitenlandse octrooien. Gelet op het verband tussen de gedaagden en hun gezamenlijk, deels grensoverschrijdend optreden, bestaat er echter geen bezwaar tegen dat Cordis al deze gedaagden gezamenlijk voor één rechter dagvaardt. In de onderhavige context is slechts de rechter bevoegd van de vestigingsplaats van de spil in het geheel. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Art. 6 (1) Indien de bevoegdheid mede op artikel 6 sub 1 berust, zou de rechtsmacht van de Rechtbank zich mede tot het territoir van andere EEX-lidstaten kunnen uitstrekken. Nu van volledige onbevoegdheid van de Rechtbank in elk geval geen sprake is, zal de Rechtbank in het kader van het bevoegdheidsincident geen onderzoek doen naar de door eiseres gestelde concernstructuren; dit zal in de hoofdprocedure nader aan de orde kunnen komen. Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2000, nr. 2, blz. 6. Art 6 (1) i.v.m. art. 126, lid 7 Rv Topware is gevestigd te Duitsland KPN c.s. zijn gevestigd in Nederland. Mede gedaagde Denda International v.o.f. is gevestigd in Oldenzaal, zodat de rechtbank bevoegd is om de tegen deze vennootschap ingestelde vordering kennis te nemen (art. 126, lid 7 Rv). Daaruit vloeit voort dat de rechtbank tevens bevoegd is om kennis te nemen van de zaak die door KPN c.s. jegens Topware aanhangig is gemaakt (art. 6 lid 1 EEX). (rov. 2) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219.

E I G E N D O M

5 3 7

Artt. 16, lid 4 en 19 Het instellen van een nietigheidsactie heeft niet op grond van artikel 19 EEX tot gevolg dat de bevoegdheid van een buitenlandse rechter tot kennisneming van een inbreukvordering ophoudt te bestaan. Vragen van inbreuk en nietigheid hangen wel ten nauwste met elkaar samen. Het verdient daarom de voorkeur dat beide vragen door dezelfde rechter worden beoordeeld. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Art. 16, lid 4 en art. 289 Rv Het komt het hof juist voor dat in een kortgedingprocedure de rechter zich in beginsel onthoudt van het geven van een oordeel over mogelijke inbreuk op buitenlandse octrooien indien daarvoor een voorlopige beoordeling van de geldigheid van het octrooi noodzakelijk is en de vraag van de geldigheid inmiddels aan een buitenlandse rechter is voorgelegd. Met het oog op een goede rechtsbedeling is het minder wenselijk dat de Nederlandse rechter een voorlopig oordeel geeft over de geldigheid van een buitenlands octrooi welke kwestie exclusief is voorbehouden aan de inmiddels geadieerde buitenlandse rechter. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Artt. 19 en 16, lid 4 Het instellen van een nietigheidsactie heeft niet op grond van artikel 19 EEX tot gevolg dat de bevoegdheid van een buitenlandse rechter tot kennisneming van een inbreukvordering ophoudt te bestaan. Vragen van inbreuk en nietigheid hangen wel ten nauwste met elkaar samen. Het verdient daarom de voorkeur dat beide vragen door dezelfde rechter worden beoordeeld. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. Artt. 21 en 24 Het beroep van Medtronic op artikel 21 is ongegrond. De bevoegdheid van de President om in kort geding over de inbreukvordering van Therex te oordelen berust immers op artikel 24 in combinatie met de omstandigheid dat ten deze sprake is van een reële band met de Nederlandse rechtssfeer, nu het in deze zaak om een Nederlandse gedaagde gaat en de gevraagde voorzieningen (indien toegewezen) ook primair in Nederland effect zullen hebben. Aan een aldus vastgestelde bevoegdheid kan artikel 21 niet afdoen. Er is geen aanleiding de recallvordering toe te wijzen voorzover het effect daarvan zich zou uitstrekken buiten het rechtsgebied waar een door de Nederlandse rechter in kort geding uitgesproken veroordeling effect kan hebben. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 okt. 2000, nr. 58, blz. 333. Art. 51, lid 1 i.v.m. art. 2A Row (1910) Hof: Door de keuze van de meest nabij gelegen prior art wordt een herformulering van het (objectieve) probleem dat aan het octrooi ten grondslag ligt, noodzakelijk. Met de in de meest nabij gelegen prior art voorgestelde oplossing: een lange stijve stent opdelen in een reeks afzonderlijke korte stents ter verbetering van de flexibiliteit, is het voor de gemiddelde deskundige direct duidelijk dat hij daarmee de andere problemen van migratie, beschadiging en ongelijkmatige ondersteuning zal vergroten. Als objectief probleem kan worden afgeleid dat 'het gaat om het achter elkaar plaatsen van meerdere stents op zodanige wijze dat deze dicht - maar niet te dicht - bij elkaar worden gehouden (ter vermijding van migratie en in elkaar schuiven), terwijl die verbinding de flexibiliteit niet te zeer beperkt (omdat anders de stent niet geplaatst kan worden). Voor het oplossen van dit probleem is de stent volgens

5 3 8

B I J B L A D


het octrooi daardoor gekenmerkt dat 'at least one connector member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members'. Genoemd resterend kenmerk blijkt echter bekend uit de literatuur die betrekking heeft op de Gianturco-stent. De oplossing van het geherformuleerde probleem bij onderhavige uitvinding is een constructieve maatregel die reeds ter oplossing van hetzelfde probleem ten aanzien van de nauw verwante Gianturcostents is voorgesteld. Derhalve geen uitvinderswerkzaamheid. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 53 Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de statutaire zetel - en niet de 'siège réel'-als plaats van vestiging aangemerkt. Hof's-Gravenhage, 26 nov. 1998, nr. 10, blz. 46. XIIc E.G.-Executieverdrag (EVEX) Artt. 2 en 6 i.v.m. art. 24 Hoewel dit in de tekst van art. 6(1) E(V)EX zelf niet tot uitdrukking komt, zijn - blijkens de jurisprudentie van het HvJEG - de toepassingsmogelijkheden van art. 6 E(V)EX wel degelijk aan beperkingen onderhevig. Gelet op de centrale betekenis van art. 2 E(V)EX en het uitzonderingskarakter van art. 6 lid 1, behoort het belang van de gedaagde om te worden gedagvaard in het land waarin hij woonachtig of gevestigd is, zwaarder te wegen dan het belang van de octrooihouder ex art. 6 lid 1, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling afwijkende oordelen in de aard van het Europese (bundel-)octrooi besloten ligt. De landen die het Europees Octrooiverdrag hebben gesloten, moeten deze mogelijkheid hebben voorzien, en hebben deze niet opgeheven. Indien echter een Nederlandse en [bijv.] Franse gedaagde tot hetzelfde concern behoren, kan een andere benadering geboden zijn. Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om een gelijktij dige behandeling en berechting, waarvoor art. 6(1) E(V)EX de mogelijkheid verschaft. Daarmee is echter niet gezegd dat de eisende partij de mogelijkheid moet hebben alle tot het concern behorende partijen te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één van de tot het concern behorende ondernemingen van zijn keuze. Dat zou naar het oordeel van het hof strijdig zijn met de door de verdragen beoogde voorspelbaarheid van de bevoegde rechter. De belangen die art. 2 en art. 6(1) E(V)EX beogen te dienen, worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in een dergelijk geval de vorderingen in hun totaliteit (vgl. het Shevill/ Press Alliance-arrest van het HvJEG) slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Uit de pleitaantekeningen van haar raadsman laat zich afleiden dat [de Nederlandse gedaagde] Boston Scientific International BV, wat partijen noemen, de spin in het web is. De vorderingen gericht op een inbreukverbod kunnen in dit geval in h u n totaliteit worden aangebracht bij de [Nederlandse] plaats van vestiging van Boston Scientific International BV. Hof's Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25.

E I G E N D O M

2 0 0 2

Artt. 16, lid 4 en 19 De bevoegdheid dient naar het oordeel van het hof te worden vastgesteld op de grondslag van de bij dagvaarding ingestelde eis, zodat nietigheidsvorderingen elders niet automatisch tot onbevoegdheid van de [Nederlandse] inbreukrechter leiden. Het instellen van nietigheidsvorderingen elders kan wel gevolgen hebben voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en nietigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in een bodemprocedure de rechter zich t.a.v. de inbreuk terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid van de buitenlandse rechter. Artikel 16(4) E(V)EX leidt nu eenmaal tot dit minder wenselijke resultaat van gesplitste behandeling. Ook ten aanzien van provisionele inbreukvorderingen is terughoudendheid vereist. Deze moeten worden afgewezen indien de stellingen ter staving van het beroep op nietigheid niet bij voorbaat als ontoereikend kunnen worden aangemerkt. Hof's Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Artt. 19 en 16, lid 4 De bevoegdheid dient naar het oordeel van het hof te worden vastgesteld op de grondslag van de bij dagvaarding ingestelde eis, zodat nietigheidsvorderingen elders niet automatisch tot onbevoegdheid van de [Nederlandse] inbreukrechter leiden. Het instellen van nietigheidsvorderingen elders kan wel gevolgen hebben voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en nietigheid onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in een bodemprocedure de rechter zich t.a.v. de inbreuk terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid van de buitenlandse rechter. Artikel 16(4) E(V)EX leidt nu eenmaal tot dit minder wenselijke resultaat van gesplitste behandeling. Ook ten aanzien van provisionele inbreukvorderingen is terughoudendheid vereist. Deze moeten worden afgewezen indien de stellingen ter staving van het beroep op nietigheid niet bij voorbaat als ontoereikend kunnen worden aangemerkt. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 24 Artikel 24 E(V)EX leidt niet tot soelaas m.b.t. grensoverschrijdende veroordelingen voor eisers, nu naar het oordeel van het hof de ingevolge dit artikel op te leggen voorlopige maatregelen slechts effect kunnen hebben binnen het territoir van destaatvande rechter. Met het arrest van HvJEG in de zaak 125/79, Jur. 1980, p. 1553, NJ1981,184 (Denilauler/Couchet) is onverenigbaar dat de Nederlandse rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend kan baseren op artikel 24, ordenend optreedt in het buitenland. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8, blz. 25. Art. 24 i.v.m. artt. 2 en 6 Hoewel dit in de tekst van art. 6(1) E(V)EX zelf niet tot uitdrukking komt, zijn - blijkens de jurisprudentie van het Hv-

2 0 0 2

B I J B L A D


JEG - de toepassingsmogelijkheden van art. 6 E(V)EX wel degelijk aan beperkingen onderhevig. Gelet op de centrale betekenis van art. 2 E(V)EX en het uitzonderingskarakter van art. 6 lid 1, behoort het belang van de gedaagde om te worden gedagvaard in het land waarin hij woonachtig of gevestigd is, zwaarder te wegen dan het belang van de octrooihouder ex art. 6 lid ï, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling afwijkende oordelen in de aard van het Europese (bundel-)octrooi besloten ligt. De landen die het Europees Octrooiverdrag hebben gesloten, moeten deze mogelijkheid hebben voorzien, en hebben deze niet opgeheven. Indien echter een Nederlandse en [bijv.] Franse gedaagde tot hetzelfde concern behoren, kan een andere benadering geboden zijn. Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om een gelijktij dige behandeling en berechting, waarvoor art. 6(i) E(V)EX de mogelijkheid verschaft. Daarmee is echter niet gezegd dat de eisende partij de mogelijkheid moet hebben alle tot het concern behorende partijen te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één van de tot het concern behorende ondernemingen van zijn keuze. Dat zou naar het oordeel van het hof strijdig zijn met de door de verdragen beoogde voorspelbaarheid van de bevoegde rechter. De belangen die art. 2 en art. 6(1) E(V)EX beogen te dienen, worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in een dergelijk geval de vorderingen in hun totaliteit (vgl. het Shevill/ Press Alliance-arrest van het HvJEG) slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Uit de pleitaantekeningen van haar raadsman laat zich afleiden dat [de Nederlandse gedaagde] Boston Scientiflc International BV, wat partijen noemen, de spin in het web is. De vorderingen gericht op een inbreukverbod kunnen in dit geval in h u n totaliteit worden aangebracht bij de [Nederlandse] plaats van vestiging van Boston Scientiflc International BV. Hof's-Gravenhage, 23 april 1998, nr. 8,blz. 25. x n i a Grondwet Art. 7 De omvang van het grondrecht als bedoeld in art. 7 Grondwet wordt beperkt door de in de dat artikel opgenomen bewoordingen 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. De geschriftenbescherming waarop KPN Telecom BV zich beroept is in art. 10 van de Aw en de gevestigde jurisprudentie voorzien. Die bescherming vormt derhalve een wettelijke beperking van het recht van vrijheid van meningsuiting die gerespecteerd dient te worden. Met het oog op het bepaalde in art. 120 Grondwet is voor een toetsing van de wet aan de Grondwet geen plaats, (rov. 83) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219.

E I G E N D O M

5 3 9

XHIb EVRM Art. 10, lid 2, art. 19, lid 3 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten De vootmelde artikelen beogen niet een commercieel belang als dat van Denda c.s. te beschermen, (rov. 81) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. XIIIc Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten Art. 19, lid 3, art. 10, lid 2 EVRM De voormelde artikelen beogen niet een commercieel belang als dat van Denda c.s. te beschermen, (rov. 81) Rb. Almelo, 6 dec. 2000, nr. 36, blz. 219. XIV Wetboek van Strafrecht Art. 337 en art. 24 E.G.-Verdrag en het Communautair Douanewetboek i.v.m. art. 14, lid 1BTMW Hoewel het strikt gelet op de tekst van art. 14 BTMW juist lijkt dat doorvoer niet als inbreukmakende handeling wordt aangemerkt, kan het verweer nier baten. Onder op modelrechten inbreukmakende invoer dient te worden verstaan hetgeen art. 337 WvSr eronder verstaat, te weten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van inbreukmakende waren. De omstandigheid dat het Communautair Douanewetboek en art. 24 EG-Verdrag bepalen dat goederen eerst geacht worden in het vrije verkeer van de EG te zijn gebracht als aan alle douanerechtelijke formaliteiten is voldaan, kan hieraan niet afdoen, nu deze bepalingen slechts een douanerechtelijk criterium inhouden en geen IE-rechtelijk criterium geven. Bovendien stelt art. 337 WvSr mede strafbaar het doorvoeren van waren die inbreuk maken op een modelrecht. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (met noot). XV Communautair Douanewetboek Communautair Douanewetboek en art. 24 E. G.-Verdrag en art. 337 Wetboek van Strafrecht i.v.m. art. 14, lid 1 BTMW Hoewel het strikt gelet op de tekst van art. 14 BTMW juist lijkt dat doorvoer niet als inbreukmakende handeling wordt aangemerkt, kan het verweer niet baten. Onder op modelrechten inbreukmakende invoer dient te worden verstaan hetgeen art. 337 WvSr eronder verstaat, te weten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van inbreukmakende waren. De omstandigheid dat het Communautair Douanewetboek en art. 24 EG-Verdrag bepalen dat goederen eerst geacht worden in het vrije verkeer van de EG te zijn gebracht als aan alle douanerechtelijke formaliteiten is voldaan, kan hieraan niet afdoen, nu deze bepalingen slechts een douanerechtelijk criterium inhouden en geen IE-rechtelijk criterium geven. Bovendien stelt att. 337 WvSr mede strafbaar het doorvoeren van waren die inbreuk maken op een modelrecht. Rb. Haarlem, 28 dec. 2001, nr. 51, blz. 305 (met noot).

B I J B L A D


E I G E N D O M

W E T G E V I N Besluit van 18 november 2002, houdende wijziging van het Octrooireglement en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (taksen 2003)

484/5

B O E K B E S P R E K I N G E N Sven J. R. Bostyn, Enabling Biotechnical Inventions in Europe and the Ing. A. S tevenhagen en dr. H. B. van Leeuwen, Octrooien in de praktijk, Boom Juridische Uitgevers, 2001, besproken door prof. United States, München, 2001, besproken door jhr. mr. mr. ir. A. Louè't Feisser, blz. 18. J.L.R. A. Huydecoper, blz. 18. Mr. L. Wichers Hoeth c.s., KortBegrip van hetlntellectueleEigendomsR.W. Holzhauer, Inleiding Intellectuele Rechten, Boom Juridische recht, 2000, besproken door jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, uitgevers, 2002, besproken door jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoblz. 108/9. per, blz. 321. Dr. R. Schulte, Patent Gesetz mitEPÜ, 2001, besproken door dr. J.H.J. den Hartog, blz. 322.

EEG

Recommend Documents