29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
LJN: BT8460, Hoge Raad , 10/02367 Datum 23-12-2011 uitspraak : Datum 23-12-2011 publicatie : R e chtsge bie d: C ivie l ove rig Soort proce dure : C assatie Inhoudsindicatie : Me rk e nre cht. Vorm m e rk ; uitle g art. 3 lid 1, aanhe f e n onde r e (iii) Me rk e nrichtlijn; Hoge R aad ste lt pre judicië le vrage n aan HvJEU. Hof he e ft juiste m aatstaf aange le gd bij be oorde ling onde rsche ide nd ve rm oge n vorm m e rk (HvJEU 29 april 2004, nr. C -456/01 e n 457/01 (He nk e l) e n 22 juni 2006, nr. C -25/05 (W e rthe r s Echte ). Voor die be oorde ling ge lde n nie t m e e r of ande re e ise n dan in ge val van twe e dim e nsionale m e rk e n (HvJEU 8 april 2003, nr. C -53, 54, 55/01 (Linde e .a.)). O njuist dat van be lang is dat consum e nt we e t aan wie product m oe t worde n toe ge schre ve n: voldoe nde dat m e rk publie k in staat ste lt ware n als afk om stig van be paalde onde rne m ing te ide ntifice re n e n dus om de ze waar van die van ande re onde rne m inge n te onde rsche ide n (Linde -arre st). He t ligt op we g ve rwe e rde r be vrijde nd ve rwe e r te voe re n dat e e n van de in art. 2.21 lid 4 BVIE be doe lde uitzonde ringe n van toe passing is; re chte r m ag uitzonde ringsbe paling nie t am btshalve toe passe n. Be wijslast k wade trouw rust op m e rk houde r. Vrage n ove r we ige rings- of nie tighe idsgrond dat (vorm )m e rk e n nie t uitsluite nd m oge n be staan uit vorm die we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft (art. 2.1 lid 2 BVIE, art. 3 lid 1, aanhe f e n onde r e (iii) Me rk e nrichtlijn). Vindplaats(e n): R e chtspraak .nl Ui p aak 23 de ce m be r 2011 Ee rste Kam e r 10/02367 DV/R A Hoge R aad de r Ne de rlande n Arre st in de zaak van: TR IANO N PR O DUC TIE B.V., voorhe e n ge naam d: TR IANO N C HO C O LATIER S B.V. ge ve stigd te O ss, EISER ES tot cassatie , advocaat: m r. W .E. Pors, t e g e n de re chtspe rsoon naar Frans re cht R EVILLO N C HO C O LATIER SO C IÉTÉ PAR AC TIO NS SIMPLIFIÉE, ge ve stigd te Le C ote au, Frank rijk , VER W EER STER in cassatie , advocaat: m r. K.G.W . van O ve n. Partije n zulle n hie rna ook worde n aange duid als Trianon e n R e villon. 1. He t ge ding in fe ite lijk e instantie s Voor he t ve rloop van he t ge ding in fe ite lijk e instantie s ve rwijst de Hoge R aad naar de navolge nde stuk k e n: a. de vonnisse n in de zaak 148833/HA ZA 06-2073 van de re chtbank 's-He rtoge nbosch van 17 januari 2007 e n 16 april 2008; b. he t arre st in de zaak HD 200.010.652 van he t ge re chtshof te 's-He rtoge nbosch van 12 januari 2010. He t arre st van he t hof is aan dit arre st ge he cht. 2. He t ge ding in cassatie Te ge n he t arre st van he t hof he e ft Trianon be roe p in cassatie inge ste ld. De cassatie dagvaarding is aan dit arre st ge he cht e n m aak t daarvan de e l uit. R e villon he e ft ge conclude e rd tot ve rwe rping van he t be roe p. De zaak is voor Trianon toe ge licht door haar advocaat e n m r. M.E. Bruning, advocaat bij de Hoge R aad, voor R e villon door m r. F.E. Ve rm e ule n, advocaat te Am ste rdam . De conclusie van de Advocaat-Ge ne raal D.W .F. Ve rk ade stre k t e rtoe dat de Hoge R aad, alvore ns ve rde r te be slisse n, he t Hof van Justitie van de Europe se Unie zal ve rzoe k e n ove r oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
1/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
vrage n van uitle g van R ichtlijn 89/104/EEG (ge consolide e rde ve rsie : 2008/95/EG) als be doe ld in nr. 3.71 van de conclusie uitspraak te doe n, e n he t ge ding zal schorse n totdat he t Hof van Justitie naar aanle iding van dat ve rzoe k uitspraak zal he bbe n ge daan. Mr. Pors e n m r. Ve rm e ule n he bbe n bij brie ve n van 28 ok tobe r 2011 op die conclusie ge re age e rd. 3. Be oorde ling van he t m idde l 3.1 In cassatie k an van he t volge nde worde n uitge gaan. (i) Trianon e n R e villon zijn produce nte n van chocolade producte n. (ii) R e villon he e ft op 7 m aart 2003 onde r inschrijvingsnum m e r BX 0744485 e e n drie dim e nsionaal vorm m e rk - als afge be e ld in he t arre st van he t hof - ge de pone e rd voor de Be ne lux voor k lasse 30 (cacao, chocolade , chocolade producte n), hie rna aan te duide n als: he t staafm e rk . He t be tre ft e e n slank , ge slinge rd staafje van chocolade , voorzie n van k le ine uitstulpinge n van chocolade , waarvan de vorm doe t de nk e n aan e e n tak je van e e n wijnstok . Bij de inschrijving is ve rm e ld: La m arque e st constitué e par la form e du produit é voquant un sarm e nt de vigne . (iii) R e villon ve rhande lde chocolade staafje s m e t de ze vorm in de pe riode van 1998 tot 2003 onde r de naam Le s Sarm e nts. He t product we rd ge le ve rd in ve rschille nde sm ak e n. O p de ve rpak k ing was e e n bunde l chocolade staafje s afge be e ld m e t e e n ge k le urd lint los daarom he e n, alsm e de de nam e n Le s Sarm e nts e n R e villon. (iv) Ide ntie k e chocolade staafje s zijn na 2003 ve rhande ld door de aan R e villon ge lie e rde onde rne m ing Made m oise lle de Margaux onde r de naam Fine sse s de chocolat e n onde r de naam Sarm e nts du Mé doc. (v) Trianon bre ngt sinds 2004 e e n chocolade staafje in ge slinge rde vorm e n voorzie n van k le ine uitstulpinge n van chocolade op de m ark t. Trianon ve rhande lt dit product onde r de naam Le s R am e aux . He t staafje he e ft sinaasappe l-, k offie -, m int- of caram e lsm aak . O p de ve rpak k ing is e e n bunde l chocolade staafje s afge be e ld m e t e e n ge k le urd lint los daarom he e n, alsm e de de nam e n Le s R am e aux e n Trianon. 3.2 Trianon vorde rt in dit ge ding, k ort ge ze gd, nie tigve rk laring van he t staafm e rk , m e t ne ve nvorde ringe n. Zij voe rt daartoe prim air aan dat de vorm van he t staafje van R e villon ie de r onde rsche ide nd ve rm oge n m ist, om dat de ze nie t significant afwijk t van de in de hande l voor de be trok k e n ware n ge bruik e lijk e vorm e n e n dat he t staafm e rk ook nie t is inge burge rd. Subsidiair le gt Trianon aan haar vorde ring te n grondslag dat de vorm van he t chocolade staafje e e n we ze nlijk e waarde ge e ft aan de waar. In re conve ntie ste lt R e villon prim air dat Trianon door te hande le n als hie rvoor in 3.1 onde r (v) ve rm e ld, inbre uk op haar vorm m e rk ple e gt e n vorde rt zij, k ort ge ze gd, e e n be ve l aan Trianon ie de r ge bruik van he t staafm e rk of daarm e e ve rwarringwe k k e nd ove re e nste m m e nde te k e ns in de Be ne lux te stak e n e n ge staak t te houde n op ve rbe urte van e e n dwangsom , alsm e de schade ve rgoe ding e n afdracht aan R e villon van de m e t de inbre uk ge note n (bruto)winst. Subsidiair vorde rt R e villon schade ve rgoe ding e n winstafdracht op de grondslag dat Trianon onre chtm atig je ge ns haar hande lt we ge ns slaafse nabootsing. De re chtbank he e ft he t staafm e rk ie de r onde rsche ide nd ve rm oge n ontze gd e n de nie tighe id van he t m e rk uitge sprok e n. He t hof he e ft dat vonnis ve rnie tigd, de vorde ring van Trianon alsnog afge we ze n e n de vorde ringe n van R e villon, voor zove r ge base e rd op m e rk inbre uk , toe ge we ze n. He t ove rwoog daartoe als ge cite e rd in de conclusie van de Advocaat-Ge ne raal onde r 2.7. Kort ge ze gd e n voor zove r in cassatie nog van be lang, houde n die ove rwe ginge n he t volge nde in. Uitgangspunt is dat voor e e n vorm m e rk ge ldt dat alle e n e e n vorm die op significante wijze afwijk t van de norm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is e n de rhalve de e sse nti le functie van he rk om staanduiding ve rvult, onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft, waarbij m oe t worde n uitge gaan van de pe rce ptie door he t re le vante publie k (rov. 4.6). C hocolade , waar he t hie r om gaat, wordt in ve le vorm e n op de m ark t ge bracht e n de alge m e e n ge bruik e lijk e vorm e n worde n door he t publie k nie t als onde rsche ide nd be schouwd (rov. 4.7). He t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje wijk t significant af van de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst e n voe gt door zijn origine le ve rschijning e e n waarde toe , waardoor he t de functie van he rk om staanduiding k an ve rvulle n (rov. 4.10.2). O ok he t ve rwe e r dat bij he t staafm e rk de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt, wordt ve rworpe n, aange zie n Trianon die ste lling onvoldoe nde he e ft onde rbouwd. In he t alge m e e n ge ldt dat e e n m oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan. De we ze nlijk e waarde van chocolade is ge le ge n in de sm aak e n de substantie . Trianon he e ft nie t aange toond dat dat in dit ge val ande rs is (rov. 4.12). He t be roe p van Trianon op he t alge m e e n be lang van vrijhouding van e e n vorm als die van he t staafm e rk wordt e ve ne e ns ve rworpe n om dat Trianon ge e n ove rtuige nde argum e nte n he e ft aange voe rd waarom de ze spe cifie k e vorm van chocolade door e e n ie de r vrij zou m oe te n k unne n worde n ge bruik t, nu vaststaat dat chocolade in ze e r ve e l fantasie vorm e n k an worde n e n ook wordt ge produce e rd (rov. 4.13). 3.3.1 O nde rde e l I k e e rt zich te ge n rov. 4.6-4.11. O nde rde e l I.1 be he lst de k lacht dat he t hof nie t de juiste m aatstaf he e ft aange le gd, om dat, naar he t be toogt, he t bij vorm m e rk e n e rom gaat nie t of de vorm op significante wijze afwijk t van in de be trok k e n se ctor gangbare vorm e n, m aar dat onde rzocht m oe t worde n of he t m e rk significant afwijk t van de norm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is. De ze k lacht k an bij ge bre k aan fe ite lijk e grondslag nie t tot cassatie le ide n, aange zie n uit he t arre st nie t valt af te le ide n dat he t hof e e n ande re m aatstaf he e ft aange le gd dan he t onde rde e l - in he t voe tspoor van de oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
2/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
re chtspraak van he t HvJEU, ne e rge le gd onde r m e e r in de arre ste n van 29 april 2004, nr. C 456/01 e n 457/01 (He nk e l) e n 22 juni 2006, nr. C -25/05 (W e rthe r's Echte ) - als de juiste aanwijst. In he t bijzonde r valt, ande rs dan he t onde rde e l k laagt, uit he t arre st nie t af te le ide n dat he t hof zou he bbe n m isk e nd dat he t publie k nie t ge we nd is de he rk om st van ware n af te le ide n uit de vorm daarvan. Daarbij die nt te worde n be dacht dat he t bij dit laatste nie t om e e n afzonde rlijk e , voor be oorde ling van he t onde rsche ide nd ve rm oge n van vorm m e rk e n te ste lle n e is be tre ft, nu voor die be oorde ling nie t m e e r of ande re e ise n ge lde n dan in he t ge val van twe e dim e nsionale m e rk e n (HvJEU 8 april 2003, nr. C -53, 54, 55/01 (Linde e .a.)). O ok voor he tge e n he t hof volge ns he t onde rde e l ove rige ns nog he e ft m isk e nd - dat de norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtig e n ople tte nde ge m idde lde consum e nt e e n vorm m e rk zonde r analytisch of ve rge lijk e nd onde rzoe k e n zonde r bijzonde re ople tte ndhe id als he rk om staanduiding m oe t k unne n zie n e n dat he t daarbij gaat om de pe rce ptie van "de ge m idde ld ge nform e e rde , om zichtige e n ople tte nde ge wone consum e nt van de be trok k e n ware n of die nste n", alsm e de dat de ge m idde lde consum e nt de vorm van de ware n nie t als he rk om staanduiding zal opvatte n - ge ldt dat he t hie r nie t om afzonde rlijk e , bij he t onde rzoe k naar he t onde rsche ide nd ve rm oge n van e e n vorm m e rk te ve rrichte n toe tsinge n gaat. He t be toog van he t onde rde e l dat voor he t onde rsche ide nd ve rm oge n van be lang is dat de consum e nt we e t aan wie he t product m oe t worde n toe ge schre ve n, be rust op e e n onjuiste re chtsopvatting: voldoe nde is dat he t m e rk he t publie k in staat ste lt de ware n als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing te ide ntifice re n e n dus om de ze waar van die van ande re onde rne m inge n te onde rsche ide n (HvJEU in he t Linde -arre st, hie rbove n aange haald). 3.3.2 O nde rde e l I.2 k laagt dat he t oorde e l van he t hof in he t licht van de ste llinge n van Trianon in e lk ge val onvoldoe nde be grijpe lijk is. Volge ns he t onde rde e l is de ove rwe ging in rov. 4.11 dat he t e r sle chts om gaat dat de vorm van he t staafje van R e villon k an die ne n om haar chocolade product te onde rsche ide n van producte n van ande re he rk om st, onvoldoe nde re de nge ve nd om tot he t oorde e l te k om e n dat he t staafm e rk van R e villon onde rsche ide nd ve rm oge n be zit. De k lacht faalt, nu he t hof blijk e ns rov. 4.10.2 aan zijn oorde e l m e de te n grondslag he e ft ge le gd dat he t staafm e rk significant afwijk t van de staafje s waar Trianon naar ve rwijst, waarvan, aldus he t hof, he t grootste de e l aanzie nlijk dik k e r is dan he t staafje van R e villon, te rwijl ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s de e ige nschappe n be zit dat he t van chocolade is, ge lijk tijdig rank e n ge k ronk e ld is e n uitstulpinge n van chocolade he e ft. De ove rige k lachte n van onde rde e l I.2 fale n e ve ne e ns. Zulk s be hoe ft, ge zie n art. 81 R O , ge e n nade re m otive ring nu de k lachte n nie t nope n tot be antwoording van re chtsvrage n in he t be lang van de re chtse e nhe id of de re chtsontwik k e ling. 3.3.3 De k lacht van onde rde e l I.3 dat he t hof e e n onjuiste m aatstaf he e ft aange le gd waar he t e rvan is uitge gaan dat de be trok k e n se ctor uitsluite nd be staat uit producte n van uitsluite nd chocolade , te rwijl Trianon he e ft aange voe rd dat he t m e rk door R e villon zowe l is inge schre ve n voor chocolade als voor chocolade producte n, k an nie t tot cassatie le ide n, nu he t hof in rov. 4.10.2 he t staafm e rk he e ft ve rge le k e n m e t alle door Trianon aan he t hof voorge houde n staafje s. O ok faalt de k lacht dat 's hofs oorde e l dat he t staafm e rk nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, in he t licht van de ste llinge n van Trianon onbe grijpe lijk is om dat he t te k e n waarvoor be sche rm ing wordt inge roe pe n nie t sle chts e e n ge wone variant van e e n be k e nde vorm m ag zijn, m aar zich daar we ze nlijk van m oe t onde rsche ide n. He t hof he e ft im m e rs ge oorde e ld dat he t staafm e rk significant afwijk t van de door Trianon ge toonde staafje s e n daarm e e , ande rs dan he t onde rde e l wil, ge oorde e ld dat he t staafm e rk zich we ze nlijk onde rsche idt van wat in de be trok k e n branche , volge ns Trianon ze lf, ge bruik e lijk is. 3.3.4 O nde rde e l I.4 be toogt voore e rst dat he t hof he t onde rsche ide nd ve rm oge n van he t staafm e rk te n onre chte he e ft be oorde e ld naar he t m om e nt van he t de pot, in plaats van te onde rzoe k e n of he t "ab initio", dus van huis uit, onde rsche ide nd ve rm oge n k e nde , zoals de re chtbank , in hoge r be roe p onbe stre de n, he e ft ge daan. Bij de ze k lacht he e ft Trianon ge e n be lang, nu he t hof e ve ntue le inburge ring van de staafvorm van R e villon als m e rk nie t in aanm e rk ing he e ft ge nom e n, zodat he t ge e n ve rschil m aak t op we lk van de be ide tijdstippe n he t onde rsche ide nd ve rm oge n is be oorde e ld. De k lacht ove r he t passe re n door he t hof van de ste lling van Trianon dat zij haar product he e ft ge toond op e e n zoe tware nbe urs in Ke ule n twe e m aande n voor R e villons Be ne lux -de pot, faalt e ve ne e ns, aange zie n he t hof die ste lling, waarvan de be te k e nis voor de vraag naar he t onde rsche ide nd ve rm oge n van he t staafm e rk nie t in he t oog springt, als nie t van e sse ntië le be te k e nis, onbe hande ld k on late n. Trianon he e ft im m e rs nie t ge ste ld dat zij he t product de stijds ook al daadwe rk e lijk ve rhande lde e n dat op die grond van e e n significante afwijk ing in m e e rbe doe lde zin ge e n sprak e was. 3.3.5 O nde rde e l I.5 k laagt dat de ove rwe ging (in rov. 4.10.2) dat he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje significant afwijk t van de vorm van de staafje s waarnaar Trianon ve rwe e s om dat he t grootste de e l daarvan aanzie nlijk dik k e r is dan he t staafje van Trianon, ge tuigt van e e n onjuiste re chtsopvatting, dan we l onbe grijpe lijk is. He t voe rt daartoe aan dat he t hof he e ft m isk e nd dat he t bij vorm m e rk e n nie t gaat om de afm e tinge n e n he t hof aan de hand van de ge dingstuk k e n de dik te bove ndie n nie t k on vastste lle n. Daarbij he e ft he t hof, aldus he t onde rde e l, bove ndie n de fe ite lijk e grondslag van he t ve rwe e r van R e villon aange vuld. De ze k lacht m ist doe l, aange zie n he t hof in de be stre de n ove rwe ging m e t "dik k e r" oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
3/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
k laarblijk e lijk he t oog he e ft ge had op de ve rhoudinge n tusse n le ngte e n bre e dte van de door Trianon ge toonde (afbe e ldinge n van) staafvorm e n, he tge e n alle szins re le vant is voor de be oorde ling van he t al dan nie t afwijk e nd k arak te r van de staafvorm van Trianon. De k lacht om tre nt de aanvulling van de fe ite lijk e grondslag van he t ve rwe e r van R e villon faalt, re e ds om dat R e villon zich op he t "k orte dik k e " k arak te r van de ge toonde vorm e n he e ft be roe pe n. O nde rde e l I.6 be he lst ge e n ze lfstandige k lacht. 3.4.1 O nde rde e l II be he lst k lachte n te ge n rov. 4.12 e n 4.13. O nge grond zijn de k lachte n (II.1, twe e de aline a; II.2, de rde aline a; II.4, twe e de aline a) die e rop ge base e rd zijn dat R e villon in he t ge ding zou he bbe n e rk e nd dat de vorm van he t staafm e rk e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft, nu zij he e ft ge ste ld dat de de sbe tre ffe nde vorm we liswaar aantre k k e lijk is (m aar dat he t publie k de chocolade uite inde lijk k oopt om de ze op te e te n). De be doe lde uitlatinge n he bbe n onm isk e nbaar de stre k k ing te be k le m tone n dat he t publie k de we ze nlijk e waarde van de waar chocola zoe k t in de sm aak (e n e ve ntue e l in daarm e e ve rwante k e nm e rk e n daarvan, zoals de substantie ), te rwijl R e villon bij he rhaling he e ft be stre de n dat de staafvorm e e n we ze nlijk e waarde aan de chocola ge e ft. O ok de k lacht aan he t slot van onde rde e l II.2, de rde aline a, m ist doe l, re e ds om dat in de door Trianon inge roe pe n uitspraak van he t hof te 's-He rtoge nbosch van 19 ok tobe r 1999 nie t is be slist dat de vorm van e e n chocolade product in he t alge m e e n de we ze nlijk e waarde van die waar be paalt. 3.4.2 O nde rde e l II.1 k laagt onde r m e e r dat he t hof, door te oorde le n als he t in rov. 4.13 he e ft ge daan, blijk he e ft ge ge ve n van e e n onjuiste re chtsopvatting om dat he t he e ft m isk e nd dat he t bij de hie r aan de orde zijnde uitsluitingsgrond "we ze nlijk e waarde aan de waar ge ve n" gaat om de vraag naar de re de n van de aank oopbe slissing door he t publie k , dat he t daarbij nie t e rom gaat of de vorm de we ze nlijk e waarde , m aar of de ze e e n we ze nlijk e waarde aan de zaak ge e ft, e n dat he t hof aldus te n onre chte ge e n aandacht he e ft ge schonk e n aan he t be toog van Trianon dat de waarde van chocolade producte n als he t onde rhavige nie t (lange r) uitsluite nd door de sm aak , m aar ste e ds m e e r (m e de ) door hun bijzonde re of spe cifie k e vorm wordt be paald, die daarom de aank oopbe slissing van he t publie k m e de of ze lfs vooral be paalt. De ze k lachte n ste lle n vrage n aan de orde van uitle g van art. 2.1 lid 2 BVIE e n daarm e e van art. 3 lid 1, aanhe f e n onde r e (iii), van de R ichtlijn 89/104/EEG, zoals ge codifice e rd in R ichtlijn 2008/95, hie rna: de Me rk e nrichtlijn, die in de re chtspraak van he t HvJEU tot dusve rre ge e n be antwoording he bbe n ge vonde n. De Hoge R aad zal daarom aan dat Hof de hie rna te ve rm e lde n pre judicië le vrage n voorle gge n. 3.4.3 In afwachting van de be antwoording van die vrage n be hoe ve n de k lachte n van de onde rde le n II.4, e e rste aline a (dat be tre k k ing he e ft op de ste lling van Trianon dat voldoe nde is dat de vorm m e de de we ze nlijk e waarde be paalt), e n II.5 (dat sle chts voortbouwe nde k lachte n be he lst) ge e n be hande ling. Datze lfde ge ldt voor onde rde e l II.6, dat zich richt zich te ge n rov. 4.13 e n be toogt dat de ve rwe rping van he t be roe p van Trianon op he t alge m e e n be lang van vrijhouding van e e n vorm als he t staafm e rk onjuist dan we l onbe grijpe lijk is; he t be toogt dat, indie n, zoals Trianon in fe ite lijk e instantie he e ft ge ste ld, e e n be lang aanwe zig is om e e n be paalde vorm vrij te houde n, daaraan de om standighe id nie t k an afdoe n dat e e n produce nt ook e e n ande re vorm k an k ie ze n. Nu e e rst na de be antwoording van de te ste lle n pre judicië le vrage n zal k unne n worde n be oorde e ld of he t staafm e rk nie tig is op de aange voe rde grond van art. 3 lid 1, aanhe f e n onde r e (iii), Me rk e nrichtlijn, k an ook e e rst nadie n worde n vastge ste ld of hie r van e e n "Fre ihalte be d rfnis" sprak e is. W e l k an thans re e ds worde n ove rwoge n dat de k lacht van de laatste aline a van onde rde e l II.6 faalt: de om standighe id dat e e n fabrik ant vrij m oe t zijn om zijn producte n e e n vorm te ge ve n die m e e r voork om t in de de sbe tre ffe nde branche of die ge lijk t op wat daar ge bruik e lijk is, m isk e nt dat he t hof van he t staafm e rk , naar hie rvoor in 3.2 is ove rwoge n, nu juist he e ft ge oorde e ld dat dit in vorm significant afwijk t van de staafje s waarnaar Trianon als he t "Um fe ld" he e ft ve rwe ze n. 3.4.4 O nde rde e l II.3 k laagt dat 's hofs arre st inne rlijk te ge nstrijdig is waar he t in rov. 4.10.2 ove rwe e gt dat "he t staafm e rk nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, m aar daaraan door zijn origine le ve rschijning e e n waarde toe voe gt, waardoor he t onde rsche ide nd ve rm oge n be zit", e n in rov. 4.12 dat Trianon nie t he e ft we e rle gd dat de "m oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan." O f de om standighe id dat e e n vorm voldoe nde origine e l is om onde rsche ide nd ve rm oge n te be zitte n, m e e bre ngt dat die vorm ook (e ve ntue e l: m e de ) de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt - noodzak e lijk voor de ge ste lde te ge nstrijdighe id valt e e rst de finitie f te be oorde le n na be antwoording van de te ste lle n pre judicië le vrage n. 3.5.1 O nde rde e l III richt zich te ge n de toe wijzing van de re conve ntione le vorde ring. De onde rde le n III.2 e n III.3 - onde rde e l III.1 be vat sle chts e e n op die van de onde rde le n I e n II voortbouwe nde k lacht - richte n zich te ge n de toe wijzing van de vorde ring tot winstafdracht als be doe ld in art. 2.21 lid 4 BVIE. Ge k laagd wordt dat he t hof daarbij e e n onjuiste m aatstaf voor he t be grip inbre uk te k wade r trouw he e ft ge hante e rd, althans zijn oorde e l die naangaande ontoe re ik e nd he e ft ge m otive e rd, re spe ctie ve lijk de aan de ste lplicht van R e villon te ste lle n e ise n he e ft m isk e nd e n buite n de re chtsstrijd is ge tre de n. oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
4/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
3.5.2 Art. 2.21 lid 4 BVIE ve rschaft de m e rk houde r in ge val van inbre uk de m oge lijk he id om , naast of in plaats van e e n vorde ring tot schade ve rgoe ding, e e n vorde ring in te ste lle n tot he t afdrage n van te n ge volge van de inbre uk ge note n winst. He t artik e l be paalt ve rvolge ns: "Indie n de re chte r van oorde e l is dat dit ge bruik nie t te k wade r trouw is of dat de om standighe de n van he t ge val tot ulk e e n ve roorde ling ge e n aanle iding ge ve n, wijst hij de vorde ring af." De e be paling is als e e n uit onde ring ge form ule e rd, die toe passing vindt indie n van k wade trouw nie t is ge ble k e n (of ich om standighe de n voordoe n als aan he t slot be doe ld). He t lijdt daarom ge e n twijfe l dat he t in e e n ge val waarin winstafdracht is ge vorde rd op de we g van de ve rwe e rde r ligt he t be vrijde nde ve rwe e r te voe re n dat e e n van de e uit onde ringe n van toe passing is. He t staat de re chte r nie t vrij de e uit onde ringsbe paling am btshalve toe te passe n. O pm e rk ing ve rdie nt dat, indie n de toe passe lijk he id van de door de ve rwe e rde r inge roe pe n uit onde ringsbe paling ve rvolge ns door de m e rk houde r voldoe nde ge m otive e rd is be twist, de be wijslast te r ak e van de k wade trouw (ande rs dan die te r ak e van de om standighe de n als aan he t slot van de be paling be doe ld) op de m e rk houde r rust, nu de uit onde ringsbe paling in ove rre e rtoe stre k t dat in ge valle n van "nie t-op e tte lijk e inbre uk " ge e n plaats is voor e e n vorde ring tot winstafdracht (vgl. Be nGH 11 fe bruari 2008, nr. A 2006/4, LJN BC 6935, NJ 2008/535 (O nde o Nalco)). 3.5.3 Nu uit de ge dingstuk k e n nie t ande rs k an worde n afge le id dan dat Trianon die naangaande nie ts he e ft aange voe rd, be hoe fde he t hof ich nie t te buige n ove r de vraag of de be doe lde uit onde ring ich voorde e d. Daarop stuite n alle k lachte n van he t onde rde e l af. 4. O m schrijving van de fe ite n waarop de door he t HvJEU te ge ve n uitle g m oe t worde n toe ge past De Hoge R aad ve rwijst naar de hie rvoor in 3.1 ve rm e lde fe ite n, waarvan te de e n m oe t worde n uitge gaan. Voorts die nt tot uitgangspunt dat he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje significant afwijk t van de staafje s waarnaar Trianon he e ft ve rwe e n. 5. Vrage n van uitle g 1. Gaat he t bij de we ige rings- of nie tighe idsgrond van art. 3 lid 1, aanhe f e n onde r e (iii), van de R ichtlijn 89/104/EEG, oals ge codifice e rd in R ichtlijn 2008/95, te we te n dat (vorm )m e rk e n nie t uitsluite nd m oge n be staan uit e e n vorm die e e n we e nlijk e waarde aan de waar ge e ft, om he t m otie f (of de m otie ve n) van de aank oopbe slissing van he t in aanm e rk ing k om e nde publie k ? 2. Is van "e e n vorm die e e n we e nlijk e waarde aan de waar ge e ft" in de in van e ve nbe doe ld voorschrift (a)sle chts sprak e indie n die vorm m oe t worde n aange m e rk t als de voornaam ste of ove rhe e rse nde waarde in ve rge lijk ing tot ande re waarde n ( oals bij voe dingsware n he t ge val is m e t sm aak e n substantie ), of (b)k an daarvan ook sprak e ijn, indie n naast die voornaam ste of ove rhe e rse nde waarde ook ande re , e ve ne e ns als we e nlijk aan te m e rk e n waarde n van die waar be staan? 3. Is voor de be antwoording van vraag 2 be slisse nd de opvatting van de m e e rde rhe id van he t in aanm e rk ing k om e nde publie k , of k an de re chte r oorde le n dat re e ds de opvatting van e e n de e l van he t publie k volstaat om de be trok k e n waarde als "we e nlijk " in de in van voorm e lde be paling aan te m e rk e n? 4. Indie n he t antwoord op vraag 3 luidt in laatstbe doe lde in, we lk e e is die nt dan aan de om vang van he t be trok k e n de e l van he t publie k te worde n ge ste ld? 6. Be slissing De Hoge R aad: ve r oe k t he t Hof van Justitie van de Europe se Unie m e t be tre k k ing tot de onde r 5 ge form ule e rde vrage n uitspraak te doe n; houdt ie de re ve rde re be slissing aan e n schorst he t ge ding tot he t Hof van Justitie naar aanle iding van dit ve r oe k uitspraak al he bbe n ge daan. Dit arre st is ge we e n door de vice -pre side nt E.J. Num ann als voor itte r e n de raadshe re n W .A.M. van Sche nde l, C .A. Stre e fk e rk , W .D.H. Asse r e n C .E. Drion, e n in he t ope nbaar uitge sprok e n door de raadshe e r J.C . van O ve n op 23 de ce m be r 2011. Concl sie 10/02367 Mr. D.W .F. Ve rk ade Zitting 14 ok tobe r 2011 C onclusie in ak e :
oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
5/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
Trianon Productie BV (hie rna: Trianon) te ge n De re chtspe rsoon naar Frans re cht R e villon C hocolatie r Socié té par Actions Sim plifié e , (hie rna: R e villon) He t gaat in de ze zaak voornam e lijk om de (on)ge ldighe id van e e n vorm m e rk van R e villon (staafje chocola in wijnrank vorm ). Ge stre de n wordt ove r he t al dan nie t onde rsche ide nd ve rm oge n van de ze vorm , e n ove r de vraag of de vorm al dan nie t e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft, zodat de ze inge volge art. 2.1 (2) BVIE van m e rk be sche rm ing uitge slote n zou zijn. O p dit punt wordt ge conclude e rd tot he t ste lle n van pre judici le vrage n aan he t HvJ EU. Te n slotte spe e lt nog de vraag of he t hof re k e ning he e ft ge houde n m e t de k wade trouw die is ve re ist bij he t toe wijze n van e e n vorde ring tot winstafdracht. 1. Fe ite n(1) 1.1. Trianon e n R e villon zijn produce nte n van chocolade producte n. 1.2. R e villon he e ft op 7 m aart 2003 onde r inschrijvingsnum m e r BX 0744485 e e n drie dim e nsionaal vorm m e rk - afge be e ld in he t arre st van he t hof - ge de pone e rd voor de Be ne lux voor k lasse 30 (cacao, chocolade , chocolade producte n), hie rna te noe m e n: he t staafm e rk . He t be tre ft e e n slank , ge slinge rd staafje van chocolade , voorzie n van k le ine uitstulpinge n van chocolade , waarvan de vorm doe t de nk e n aan e e n tak je van e e n wijnstok . Bij de inschrijving is ve rm e ld: La m arque e st constitué e par la form e du produit é voquant un sarm e nt de vigne . 1.3. R e villon ve rhande lde chocolade staafje s m e t de ze vorm in de pe riode van 1998 tot 2003 onde r de naam Le s Sarm e nts. He t we rd ge le ve rd in ve rschille nde sm ak e n. O p de ve rpak k ing is e e n bunde l chocolade staafje s afge be e ld m e t e e n ge k le urd lint los daar om he e n alsm e de m e t de nam e n Le s Sarm e nts e n R e villon. 1.4. Ide ntie k e chocolade staafje s zijn na 2003 ve rhande ld door de aan R e villon ge lie e rde onde rne m ing Made m oise lle de Margaux onde r de naam Fine sse s de chocolat e n onde r de naam Sarm e nts du Mé doc. 1.5. Trianon bre ngt sinds 2004 e e n chocolade staafje in ge slinge rde vorm e n voorzie n van k le ine uitstulpinge n van chocolade op de m ark t. Trianon ve rhande lt dit product onde r de naam Le s R am e aux . He t staafje is van m e lk - of pure chocolade e n he e ft sinaasappe l-, k offie -, m int- of caram e lsm aak . O p de ve rpak k ing is e e n bunde l chocolade staafje s afge be e ld m e t e e n ge k le urd lint los daar om he e n alsm e de de nam e n Le s R am e aux e n Trianon. 2. Proce sve rloop 2.1. Bij e x ploot van 9 augustus 2006 he e ft Trianon R e villon ge dagvaard voor de re chtbank 's-He rtoge nbosch. Trianon vorde rt nie tigve rk laring van he t hie rvoor om schre ve n staafm e rk , de am btshalve doorhaling van inschrijving van he t m e rk alsm e de ve roorde ling van R e villon in de we rk e lijk e k oste n van he t ge ding. 2.2. Trianon he e ft - naast he tge e n onde r de fe ite n is we e rge ge ve n - prim air aan haar vorde ring te n grondslag ge le gd dat he t staafm e rk ie de r onde rsche ide nd ve rm oge n m ist. Subsidiair he e ft Trianon ge ste ld dat de vorm van he t staafje van R e villon ge e n m e rk k an vorm e n, om dat de vorm e e n we ze nlijk e waarde ge e ft aan de waar. 2.3. R e villon he e ft de vorde ring van Trianon be stre de n e n voorts e e n vorde ring in re conve ntie inge ste ld. De vorde ring in re conve ntie be he lst - k ort ge ze gd - dat de re chtbank aan Trianon be ve e lt in de Be ne lux ie de r ge bruik van de inbre uk m ak e nde te k e ns, dan we l (ande re ) m e t he t staafm e rk ve rwarringwe k k e nd ove re e nste m m e nde te k e ns, te stak e n e n ge staak t te houde n, op straffe van e e n dwangsom , in Ne de rland de ve rhande ling e n he t afbe e lde n van de chocolade staafje s te stak e n e n ge staak t te houde n, op straffe van e e n dwangsom , Trianon te ve roorde le n tot ve rgoe ding van de door R e villon ge le de n schade te n ge volge van onre chtm atig hande le n op te m ak e n bij staat, Trianon te be ve le n opgave te doe n van al he tge e n be k e nd is om tre nt de he rk om st van zak e n waarm e e inbre uk is ge ple e gd e n de daardoor ge note n brutowinst, op straffe van e e n dwangsom , m e t ve roorde ling van Trianon tot be taling aan R e villon van de aldus vastge ste lde winstafdracht m e t re nte , m e t ve roorde ling van Trianon in de we rk e lijk ge m aak te k oste n van he t ge ding. R e villon le gt aan haar re conve ntione le vorde ring m e rk inbre uk e n onre chtm atig hande le n in de zin van slaafse nabootsing te n grondslag. 2.4. Trianon he e ft de vorde ring in re conve ntie be stre de n. 2.5. Bij vonnis van 16 april 2008 he e ft de re chtbank de vorde ring van Trianon in conve ntie oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
6/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
toe ge we ze n e n (dus) he t vorm m e rk van R e villon nie tig ve rk laard. De re chtbank he e ft de vorde ring in re conve ntie afge we ze n. Zij he e ft hie rtoe - naar de k e rn ge nom e n - ove rwoge n dat he t staafm e rk van R e villon ie de r onde rsche ide nd ve rm oge n m ist. 2.6. R e villon he e ft van he t vonnis van de re chtbank hoge r be roe p doe n inste lle n bij he t ge re chtshof te 's-He rtoge nbosch. Trianon he e ft in appe l ve rwe e r ge voe rd. 2.7. Bij arre st van 12 januari 2010 he e ft he t hof he t vonnis waarvan be roe p ve rnie tigd e n opnie uw re chtdoe nde in conve ntie de vorde ringe n van Trianon afge we ze n e n in re conve ntie de vorde ringe n van R e villon toe ge we ze n. He t hof he e ft - onde r m e e r - he t volge nde ove rwoge n: '4.5. In de k e rn zijn de grie ve n I tot e n m e t III van R e villon ge richt te ge n he t oorde e l van de re chtbank dat he t staafm e rk van R e villon ge e n onde rsche ide nd ve rm oge n be zit. He t hof zal de grie ve n te zam e n be hande le n. 4.6. Uitgangspunt voor de be oorde ling is dat alle e n e e n vorm die op significante wijze afwijk t van de vorm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is e n de rhalve de e sse ntië le functie van he rk om staanduiding ve rvult, onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft. Daarbij m oe t worde n uitge gaan van de pe rce ptie door he t re le vante publie k , be staande uit norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtige e n ople tte nde ge m idde lde consum e nte n van de be tre ffe nde ware n. 4.7. In dit ge val gaat he t om chocolade . Te re cht he e ft de re chtbank ove rwoge n dat he t e e n fe it van alge m e ne be k e ndhe id is dat chocolade in e e n ve e lvoud van vorm e n op de m ark t ge bracht wordt. De m e e st ge bruik e lijk e vorm e n zijn table tte n e n re pe n, m aar daarnaast worde n ve le fantasie vorm e n ge bruik t. De alge m e e n ge bruik e lijk e vorm e n, zoals e itje s, le tte rs, sinte rk laasfigure n, candybars e tce te ra worde n door consum e nte n nie t als onde rsche ide nd be schouwd e n k unne n dus nie t als he rk om staanduiding funge re n. 4.8. Trianon ste lt zich op he t standpunt dat he t staafm e rk van R e villon nie tig m oe t worde n ve rk laard, prim air om dat he t onde rsche ide nd ve rm oge n m ist (art. 2.28 lid 1 sub b e n c BVIE), subsidiair om dat in dit ge val de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt (art. 2.28 lid 1 sub a m e t art. 2.1 BVIE). R e villon be twist be ide aange voe rde gronde n. De be wijslast van haar ste llinge n rust daarom op Trianon. 4.9. Trianon he e ft ge ste ld dat ook de staafvorm e e n gangbare vorm voor chocolade is. Door Trianon zijn als productie s 4 e n 15 foto's in he t ge ding ge bracht van chocolade producte n in de vorm van stave n. Trianon ste lt dat de vorm van he t staafm e rk van R e villon van die staafvorm e n nie t significant afwijk t. 4.10.1. He t hof m e rk t alle re e rst op dat Trianon nie t he e ft aange toond dat de staafvorm e n waarnaar zij ve rwijst al op de m ark t ware n op 7 m aart 2003, de datum van he t de pot van he t m e rk van R e villon. Dat acht he t hof e chte r van e sse ntie e l be lang, nu de vraag of he t de pot van he t staafm e rk nie tig is we ge ns he t ontbre k e n van onde rsche ide nd ve rm oge n m oe t worde n be antwoord naar he t tijdstip van de pot. 4.10.2. Bove ndie n is he t hof van oorde e l dat he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje significant afwijk t van de vorm van de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst. He t grootste de e l van de laatstge noe m de staafje s is aanzie nlijk dik k e r dan he t staafje van R e villon. Ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s he e ft de e ige nschappe n dat he t van chocolade is, ge lijk tijdig rank e n ge k ronk e ld is e n uitstulpinge n van chocolade he e ft. Ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s lijk t op e e n tak je of e e n wijnrank , zoals he t staafje van R e villon (sarm e nt be te k e nt: wijnrank ). He t hof is daarom van oorde e l dat he t staafm e rk nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, m aar daaraan door zijn origine le ve rschijning e e n waarde toe voe gt, waardoor he t onde rsche ide nd ve rm oge n be zit. He t staafm e rk k an daarm e e de functie van he rk om staanduiding ve rvulle n. 4.11. Trianon he e ft aange voe rd dat uit e e n m ark tonde rzoe k blijk t dat 46% van de onde rvraagde n nie t in staat was de vorm van he t chocolade staafje aan e e n m e rk of fabrik ant te k oppe le n e n dat sle chts 5% he t staafje k on toe schrijve n aan R e villon. He t is e chte r nie t van be lang of de consum e nt we e t aan wie he t product m oe t worde n toe ge schre ve n, he t gaat e r sle chts om dat de vorm van he t staafje van R e villon k an die ne n om haar chocolade product te onde rsche ide n van producte n van ande re he rk om st. 4.12. Uit he t vore nstaande blijk t dat he t hof de prim air door Trianon aange voe rde grond voor haar vorde ring tot nie tigve rk laring van he t staafm e rk ve rwe rpt. He t hof k om t daarom toe aan de subsidiair aange voe rde grond, inhoude nd dat he t staafm e rk nie t als m e rk k an worde n be schouwd om dat in dit ge val de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt. He t hof is van oorde e l dat Trianon de ze ste lling onvoldoe nde he e ft onde rbouwd. In he t alge m e e n ge ldt dat e e n m oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan. De we ze nlijk e waarde van chocolade is ge le ge n in de sm aak e n de substantie . Trianon he e ft nie t aange toond dat dat in dit ge val ande rs is. O ok de subsidiaire grondslag ve rwe rpt he t hof. oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
7/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
4.13. Trianon he e ft ook nog e e n be roe p ge daan op he t alge m e e n be lang van vrijhouding van e e n vorm als die van he t staafm e rk . He t hof laat de juridische aspe cte n van de ze ste lling in he t m idde n, om dat Trianon naar he t oorde e l van he t hof ge e n ove rtuige nde argum e nte n he e ft aange voe rd waarom de ze spe cifie k e vorm van chocolade door e e n ie de r vrij zou m oe te n k unne n worde n ge bruik t, nu vast staat dat chocolade in ze e r ve e l fantasie vorm e n k an worde n e n ook wordt ge produce e rd. He t hof ve rwe rpt daarom ook dit standpunt van Trianon. [...] 4.15. Thans zal he t hof de vorde ring in re conve ntie be oorde le n. R e villon ste lt dat Trianon m e t haar chocolade product e n haar ve rpak k inge n daarvan inbre uk m aak t op haar m e rk re chte n. Zij be roe pt zich prim air op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Volge ns R e villon is he t door Trianon ge bruik te te k e n ide ntie k , althans in hoge m ate soortge lijk , aan he t m e rk van R e villon, te rwijl Trianon he t te k e n in k we stie ge bruik t voor producte n waarvoor he t m e rk van R e villon is inge schre ve n. O ok de ve rpak k inge n van Trianon m ak e n volge ns R e villon inbre uk op haar staafm e rk , om dat he t aan he t staafm e rk ide ntie k e te k e n, althans in hoge m ate soortge lijk e te k e n, daarop e e n ze lfstandige , onde rsche ide nde plaats inne e m t, waardoor sprak e is van ve rwarringsge vaar. R e villon be roe p zich ook op art. 2.20 lid 1 sub b e n sub d BVIE. 4.16. Trianon he e ft nie t be twist dat de vorm van de door haar op de m ark t ge brachte staafje s (vrijwe l) ide ntie k is aan he t staafm e rk van R e villon e n dat zij dit te k e n ge bruik t voor producte n waarvoor he t m e rk van R e villon is inge schre ve n. He t hof gaat m itsdie n daarvan uit. Trianon he e ft aange voe rd dat ge e n sprak e is van ge bruik van e e n te k e n k rachte ns art. 2.20 lid 1 sub a e n b BVIE e n dat die nte nge volge ge e n sprak e is van inbre uk op de m e rk re chte n van R e villon, om dat nie t is ge ble k e n van ve rwarring bij he t publie k . Dat k om t volge ns Trianon om dat haar ve rpak k ing van de staafje s grote ve rschille n ve rtoont m e t de ve rpak k ing van R e villon, onde r m e e r door he t ge bruik van he t m e rk Le s R am e aux e n he t te k e n Trianon, we lk e be ide op prom ine nte wijze zijn aange bracht. 4.17. He t hof ove rwe e gt dat blijk e ns art. 2.20 lid 1 sub a BVIE ve rwarringsge vaar ge e n ve re iste - e n dus he t de sbe tre ffe nde ve rwe e r van Trianon nie t re le vant is - indie n e e n te k e n dat ge lijk is aan he t m e rk in he t e conom isch ve rk e e r wordt ge bruik t voor de ze lfde ware n als waarvoor he t m e rk is ge de pone e rd. Dat de ware n van Trianon ge lijk zijn aan die waarvoor R e villon he t staafm e rk he e ft ge de pone e rd is nie t in ge schil. Van e e n te k e n dat ge lijk is aan e e n m e rk is ook sprak e wanne e r he t te k e n in zijn ge he e l be schouwd m e t he t m e rk ve rschille n ve rtoont die de rm ate onbe duide nd zijn dat zij aan de aandacht van de ge m idde lde consum e nt k unne n ontsnappe n (HvJEG 20 m aart 2003 C -291/00 Arthur e n F licie ). He t hof ste lt vast dat dat hie r aan de orde is. O f Trianon he t te k e n ge bruik t voor haar ware n hangt e rvan af of he t in aanm e rk ing k om e nde publie k e e n ve rband zal le gge n tusse n de door Trianon ge hante e rde staafvorm e n haar chocolade producte n. Dat is naar he t oorde e l van he t hof he t ge val, re e ds om dat he t be doe lde te k e n de vorm van he t product ze lf is, m aar ook om dat he t te k e n (als twe e dim e nsionale afbe e lding) staat afge druk t op de ve rpak k inge n waarin Trianon de de sbe tre ffe nde producte n op de m ark t bre ngt. O p grond van dit alle s oorde e lt he t hof dat Trianon de rhalve inbre uk m aak t op he t m e rk van R e villon in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. 4.18. He t voorgaande houdt in dat de vorde ringe n van R e villon op grond van m e rk inbre uk toe wijsbaar zijn. De subsidiaire grondslag, onre chtm atige daad, be hoe ft ve rde r ge e n be spre k ing. De vorde ringe n sub 2 e n 3, die daarop zijn ge base e rd (zoals ge form ule e rd in de conclusie van re plie k in re conve ntie ), worde n afge we ze n, nu he t daar ge vorde rde is be gre pe n in de ove rige vorde ringe n. Grie f IV be hoe ft daarom nie t te worde n be sprok e n.' 2.8. Trianon he e ft tijdig(2) cassatie be roe p doe n inste lle n. R e villon he e ft ve rwe e r ge voe rd. Be ide partije n he bbe n hun standpunte n schrifte lijk doe n toe lichte n. Trianon he e ft nog ge re plice e rd. R e villon he e ft zich bij brie f van 1 april 2011 uitge late n ove r de door Trianon ge vorde rde proce sk oste n. Nam e ns Trianon is hie rop bij brie f van 6 april 2011 ge re age e rd. 2.9. Proce dure s in ande re lande n. Ik m e rk te rzijde nog op dat ove r R e villons onde rhavige vorm m e rk - blijk e ns de proce sstuk k e n in de onde rhavige proce dure (3) - ook in Duitsland e n Frank rijk is ge proce de e rd. Na aanvank e lijk voor Trianon gunstige uitsprak e n (onde rsche ide nd ve rm oge n van he t vorm m e rk we rd nie t aanne m e lijk ge acht), was de uit he t proce sdossie r k e nbare (voorlopige ?) e indstand daarvan in he t voorde e l van R e villon. He t Hanse atische s O LG te Ham burg (8 ok tobe r 2008) nam onde rsche ide nd ve rm oge n van R e villons staafm e rk aan(4), e n achtte inbre uk door C hipita Ge rm any Gm bH(5) aanwe zig. He t C our d'Appe l de Paris (30 januari 2009) oorde e lde in de ze lfde zin, e n ve rwie rp daarbij uitdruk k e lijk Trianons be roe p op e e n in he t vorm m e rk van R e villon ge le ge n 'we ze nlijk e waarde van de waar'. In he t nu bij de Hoge R aad be stre de n arre st he e ft he t ge re chtshof te 's-He rtoge nbosch ne rge ns naar de ze buite nlandse uitsprak e n ve rwe ze n e n - te re cht - e e n ze lfstandig oorde e l ge ge ve n. O p e nig ge zag (of ze lfs m aar k racht) van ge wijsde van de jongste Duitse e n Franse uitsprak e n was ge e n be roe p ge daan. Zonde r dat he t e r voor de onde rhavige cassatie proce dure bij de Hoge R aad toe doe t, m e rk ik - te n ove rvloe de - nog op dat uit de proce sstuk k e n nie t is op te m ak e n of e r al dan nie t in Duitsland e n/of Frank rijk nog oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
8/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
R e visions- re sp. cassation-proce dure s zoude n lope n. 3. Be spre k ing van he t cassatie m idde l 3.1. He t cassatie m idde l is opge bouwd uit drie onde rde le n, ove r re spe ctie ve lijk (I) he t door he t hof aange nom e n onde rsche ide nd ve rm oge n van R e villons vorm m e rk , (II) de vorm als we ze nlijk e waarde van R e villons product, e n (III) de ve roorde ling van Trianon tot winstafdracht. De drie onde rde le n k e nne n op hun be urt e nige onde rve rde ling, m aar be vatte n daarbinne n e e n ve e lhe id van nie t ge num m e rde de e lk lachte n. Mijne rzijds zal ik aan de be spre k ing van de k lachte n te lk e ns e nige inle ide nde opm e rk inge n ove r e lk van de drie hoofdonde rwe rpe n vooraf late n gaan. O nde rsche ide nd ve rm oge n; inle ide nde opm e rk inge n 3.2. He t onde rsche ide nd ve rm oge n in de zin van art. 3 lid 1 sub b van de MR l(6) (e n daarm e e van art. 2.11 (1) (b) e n art. 2.28 (1) (b) BVIE) houdt in dat he t m e rk zich e rtoe le e nt de waar waarvoor de inschrijving wordt aange vraagd als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing te ide ntifice re n e n dus de ze waar van die van ande re onde rne m inge n te onde rsche ide n. Dit onde rsche ide nd ve rm oge n m oe t e ne rzijds worde n be oorde e ld m e t be tre k k ing tot de ware n waarvoor de inschrijving is aange vraagd e n ande rzijds m e t be tre k k ing tot de pe rce ptie e rvan door he t re le vante publie k . Van be lang is de ve rm oe de lijk e ve rwachting van de norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtige e n ople tte nde , ge m idde lde consum e nt van die ware n of die nste n. De ge m idde lde consum e nt ne e m t e e n m e rk ge woonlijk als e e n ge he e l waar e n hij le t nie t op de de tails e rvan. O m te be oorde le n of e e n m e rk onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft, die nt dus de door dit m e rk opge roe pe n totaalindruk te worde n onde rzocht(7). 3.3. De e ise n die aan he t onde rsche ide nd ve rm oge n van vorm m e rk e n worde n ge ste ld, zijn stre ng te noe m e n(8). Volge ns vaste re chtspraak van he t Hof van Justitie van de EU ve rschille n de crite ria te r be oorde ling van he t onde rsche ide nd ve rm oge n van drie dim e nsionale m e rk e n be staande in de ve rschijningsvorm van de waar ze lf we liswaar nie t van die we lk e voor ande re cate gorie ë n m e rk e n ge lde n, m aar is de toe passing van de ze crite ria vanwe ge de pe rce ptie door he t re le vante publie k in he t ge val van zo'n drie dim e nsionaal m e rk nie t noodzak e lijk de ze lfde als bij e e n woord- of be e ldm e rk , dat be staat in e e n van he t uite rlijk van de e rdoor aange duide waar onafhank e lijk te k e n. 'De ge m idde lde consum e nt is, volge ns he t Hof van Justitie , nie t ge we nd om de he rk om st van de waar, bij ge bre k e van e nig grafisch of te k stue e l e le m e nt, af te le ide n uit de vorm e rvan of uit die van de ve rpak k ing, e n in he t ge val van e e n de rge lijk drie dim e nsionaal m e rk zou he t dus m oe ilijk e r k unne n zijn om he t onde rsche ide nd ve rm oge n vast te ste lle n dan in he t ge val van e e n woord- of be e ldm e rk '(9). Alle e n e e n m e rk dat op significante wijze afwijk t van de norm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is, e n de rhalve e e n e sse ntië le functie van he rk om staanduiding ve rvult, he e ft dus onde rsche ide nd ve rm oge n(10). De ze e is dat de vorm op significante wijze m oe t afwijk e n van de norm of van wat gangbaar is in de be trok k e n branche , is wat be tre ft he t onde rsche ide nd ve rm oge n de e nige aan te le gge n toe ts; e r m oge n te r zak e ge e n aanvulle nde e ise n worde n ge ste ld(11). 3.4. Indie n e e n m e rk ge e n onde rsche ide nd ve rm oge n 'van huis uit' (ab initio) he e ft waardoor he t nie t voor inschrijving in aanm e rk ing k om t of, indie n inschrijving we l he e ft plaatsge vonde n, m aar he t m e rk wordt be dre igd m e t e e n nie tighe idsactie - k an he t aan de ze ge volge n ontsnappe n wanne e r e r sprak e is van 'inburge ring'. Alsdan he e ft he t m e rk als ge volg van he t ge bruik dat e rvan is ge m aak t onde rsche ide nd ve rm oge n ge k re ge n(12). Dit ve re ist dat de be trok k e n k ringe n de waar of die nst als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing m oe te n ide ntifice re n op basis van he t ge bruik van he t te k e n als m e rk (13). O m hie raan te k unne n voldoe n, be hoe ft he t m e rk waarvoor inschrijving wordt aange vraagd, nie t noodzak e lijk e rwijs ze lfstandig te zijn ge bruik t. Ide ntificatie , e n dus de ve rk rijging van onde rsche ide nd ve rm oge n, k an nie t alle e n voork om e n uit he t ge bruik , als de e l van e e n inge schre ve n m e rk , van e e n e le m e nt van dit laatste , m aar ook uit he t ge bruik van e e n afzonde rlijk te k e n in sam e nhang m e t e e n inge schre ve n m e rk . In be ide ge valle n is he t voldoe nde dat de be trok k e n k ringe n de waar of die nst die wordt aange duid m e t he t e nk e le m e rk waarvoor inschrijving wordt aange vraagd, te n ge volge van dit ge bruik daadwe rk e lijk pe rcipië re n als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing(14). O nde rsche ide nd ve rm oge n: de cassatie k lachte n 3.5. O nde rde e l I (I.1 tot e n m e t I.6) is ge richt te ge n de rov. 4.5 tot e n m e t 4.11 van 's hofs arre st, waarin he t hof - sam e nge vat - he t standpunt van Trianon dat he t staafm e rk van R e villon nie tig m oe t worde n ve rk laard om dat he t onde rsche ide nd ve rm oge n m ist, ve rwe rpt. 3.6. O nde rde e l I.1 be toogt - halve rwe ge pag. 4 - dat he t oorde e l van he t hof (in rov. 4.6) dat uitgangspunt is dat alle e n e e n vorm die op significante wijze afwijk t van de norm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is e n dus de e sse ntië le functie van he rk om staanduiding ve rvult, onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft, ge tuigt van e e n onjuiste re chtsopvatting. Volge ns he t onde rde e l he e ft he t hof e e n ve rk e e rde m aatstaf aange le gd. 3.7. Me t zijn in rov. 4.6 ne e rge le gde uitgangspunt he e ft he t hof e ve nwe l e e n juiste m aatstaf ge hante e rd(15). He t hof he e ft ve rvolge ns ook aan de ze m aatstaf ge toe tst, waarna he t in oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
9/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
rov. 4.10.2 pe r saldo he e ft ge oorde e ld dat - ande rs dan door Trianon ge ste ld e n in rov. 4.9 we e rge ge ve n - de vorm van he t staafje van R e villon significant afwijk t van de staafje s waarnaar Trianon he e ft ve rwe ze n. De k lacht is dus te ve rge e fs voorge ste ld. 3.8. O nde rde e l I.1 k laagt - in de voorlaatste volzin op pag. 4 - nog dat he t hof zijn taak als appe lre chte r he e ft m isk e nd. He t hof had m oe te n onde rzoe k e n - aldus de k lacht - of he t door R e villon ge de pone e rde vorm m e rk e n nie t he t door haar op de m ark t ge bracht chocolade staafje significant afwe e k van de staafje s waarnaar Trianon he e ft ve rwe ze n. 3.9. De k lacht faalt om dat zij fe ite lijk e grondslag m ist. He t hof he e ft - ande rs dan de k lacht doe t voork om e n - we l de ge lijk onde rzocht in hoe ve rre he t staafm e rk van R e villon afwijk t van de staafje s waarnaar door Trianon is ve rwe ze n. Dit volgt uit rov. 4.5, 4.8, 4.10.1, 4.10.2 e n (de laatste volzinne n van rov.) 4.12. O ve rige ns zie ik ge e n ve rschil tusse n he t hie r ge de pone e rde vorm m e rk e n (de afbe e lding op de ve rpak k ing van) he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje . Trianon ge e ft ook nie t aan (dat zij in fe ite lijk e instantie s ge ste ld he e ft) dat daartusse n ve rschil zou be staan. 3.10. Voor zove r m e t he t onde rde e l op de ze plaats is be doe ld dat he t hof buite n de gre nze n van de re chtsstrijd is ge tre de n door ook te be oorde le n of he t m e rk van R e villon onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft ge k re ge n door ge bruik , faalt he t om dat dat nie t in 's hofs arre st valt te le ze n. Door - in rov. 4.10.2 - de vorm van he t staafje van R e villon te ve rge lijk e n m e t de staafje s waarnaar Trianon he e ft ve rwe ze n, he e ft he t hof sle chts onde rzocht of he t staafm e rk van R e villon 'van huis uit' onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft. 3.11. O nde rde e l I.1 be toogt - bove naan pag. 5 van de dagvaarding - nog dat he t hof te n onre chte buite n be schouwing he e ft ge late n dat he t publie k nie t ge we nd is om de he rk om st van e e n waar af te le ide n uit de vorm daarvan. 3.12. O ok de ze k lacht faalt. De om standighe id dat he t publie k nie t ge we nd is om de he rk om st van e e n waar af te le ide n uit de vorm e rvan he e ft volge ns he t Europe se Hof we liswaar tot uitgangspunt te ge lde n, m aar is nie t e e n afzonde rlijk crite rium naast de e is dat e e n vorm die op significante wijze afwijk t van de vorm of van wat in de be trok k e n se ctor gangbaar is. O m dat he t we l e e n ge ge ve n is waarm e e re k e ning m oe t worde n ge houde n, k an bij e e n (pre te ns) vorm m e rk voor he t aanne m e n van onde rsche ide nd ve rm oge n nie t worde n volstaan m e t (ge woon) ve rschil tusse n he t m e rk waar he t om gaat e n he tge e n in de be trok k e n se ctor gangbaar is, m aar die nt sprak e te zijn van e e n significant ve rschil. Me t ande re woorde n: in de m aatstaf dat sprak e die nt te zijn van significant ve rschil tusse n he t vorm m e rk e n he tge e n in de be trok k e n se ctor gangbaar is, ligt be slote n dat he t publie k nie t ge we nd is om de he rk om st van e e n waar af te le ide n uit de vorm daarvan. He t hof he e ft m e t zijn in rov. 4.6 ve rwoordde uitgangspunt - de ze om standighe id dus nie t buite n be schouwing ge late n. 3.13. O nde rde e l I.1 be vat ve rvolge ns - in de twe e de volzin op pag. 5 van de dagvaarding nog de k lacht dat he t hof te n onre chte nie t in zijn be oorde ling he e ft be trok k e n dat de norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtig e n ople tte nd ge m idde lde consum e nt e e n vorm m e rk zonde r analytisch of ve rge lijk e nd onde rzoe k e n zonde r bijzonde re ople tte ndhe id als he rk om staanduiding m oe t k unne n zie n. 3.14. O f e e n m e rk onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft, m oe t be oorde e ld worde n aan de hand van (de inschatting van) de publie k swaarne m ing. Hie rtoe he e ft he t Hof van Justitie he t 'm aatm an-crite rium ontwik k e ld van 'de ge m idde ld ge nform e e rde , om zichtige e n ople tte nde ge wone consum e nt van de be trok k e n ware n of die nste n'(16),(17). Dat de ze ge m idde lde consum e nt in e nige opzichte n nade r ge stalte ge k re ge n he e ft in ve rschille nde arre ste n van he t Europe se Hof van Justitie (18), bijv. in die zin dat van de ge m idde lde consum e nt ge e n analytisch of ve rge lijk e nd onde rzoe k e n bijzonde re ople tte ndhe id ve rwacht k an worde n om he t m e rk waar he t om gaat van dat van ande re onde rne m inge n te onde rsche ide n, doe t e r nie t aan af dat - ande rs dan he t m idde l doe t voork om e n - ook hie r ge e n sprak e is van afzonde rlijk e voorwaarde waaraan m oe t worde n ge toe tst. De ze ve rfijning van de 'ge m idde lde consum e nt' door he t HvJEG ligt im m e rs be slote n in 'de pe rce ptie door he t re le vante publie k , be staande uit norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtige e n ople tte nde ge m idde lde consum e nte n van de be tre ffe nde ware n'. Daarvan is he t hof in rov. 4.6 ook uitge gaan. He t hof he e ft dus nie t blijk ge ge ve n van e e n onjuiste re chtsopvatting. De k lacht faalt daarom . 3.15. He t onde rde e l k laagt voorts - twe e de aline a op pag. 5 van de cassatie dagvaarding dat ande rs dan he t hof (in rov. 4.11) van oorde e l is, voor he t onde rsche ide nd ve rm oge n wé l van be lang is dat de consum e nt we e t aan wie he t product m oe t worde n toe ge schre ve n. 3.16. O ok in zove rre is he t onde rde e l ve rge e fs voorge ste ld. De k e rn van he t onde rsche ide nd ve rm oge n als be doe ld in art. 2 MR l, art. 2.1 BVIE e n art. 4 GMVo is - zoals m e t juisthe id aange ge ve n door C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r(19) - daarin ge le ge n 'dat he t publie k door he t ge bruik van he t m e rk in staat wordt ge ste ld e e n waar of die nst te individualise re n, als zijnde afk om stig van é é n e n de ze lfde onde rne m ing, he tzij om dat he t te k e n van huis uit onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft, he tzij om dat he t te k e n door ge bruik onde rsche ide nd ve rm oge n he e ft ve rk re ge n (inburge ring). Hie rbij zij be nadruk t' oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
10/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
aldus nog ste e ds de ze aute urs - 'dat he t gaat om he t ve rm oge n om te onde rsche ide n, dat wil ze gge n dat he t publie k in staat wordt ge ste ld om te onde rk e nne n dat he t ge m e rk te product e e n ande re he rk om st he e ft of van ande re aard is, dan ande re ge m e rk te (20) producte n, te rwijl dit nie t im plice e rt dat he t publie k m oe t we te n van we lk be drijf he t product pre cie s afk om stig is. Dat laatste is im m e rs nie t nodig om de he rk om stgarantie functie van he t m e rk te ve rvulle n.' Voldoe nde is dat he t m e rk de onde rsche idingsfunctie ve rvult.(21) 3.17. De laatste aline a van onde rde e l I.1 be toogt nog(m aals) dat he t hof in zijn be oorde ling te n onre chte nie t in aanm e rk ing he e ft ge nom e n dat de ge m idde lde consum e nt de vorm van de ware n nie t als he rk om staanduiding zal opvatte n. 3.18. De ze k lacht vorm t e e n he rhaling van e e rde re k lachte n van onde rde e l I.1 e n de e lt he t lot daarvan. 3.19. O nde rde e l I.2 k laagt dat he t oorde e l van he t hof - indie n m oe t worde n aange nom e n dat he t hof wé l de juiste m aatstaf he e ft ge hante e rd - in he t licht van de ste llinge n van Trianon onvoldoe nde be grijpe lijk is. Volge ns he t onde rde e l is de ove rwe ging in rov. 4.11 dat he t e r sle chts om gaat dat de vorm van he t staafje van R e villon k an die ne n om haar chocolade product te onde rsche ide n van producte n van ande re he rk om st, onvoldoe nde om tot he t oorde e l te k om e n dat he t staafm e rk van R e villon onde rsche ide nd ve rm oge n be zit als be doe ld in art. 2.28 lid 1 sub b e n c BVIE. 3.20. O ok de ze k lacht is te ve rge e fs voorge ste ld. He t hof m otive e rt zijn oorde e l dat he t staafm e rk van R e villon onde rsche ide nd ve rm oge n be zit in rov. 4.10.2 door te ove rwe ge n dat he t staafje van R e villon significant afwijk t van de staafje s waar Trianon naar ve rwijst. In dit ve rband acht he t hof van be lang dat 'he t grootste de e l van laatstge noe m de staafje s aanzie nlijk dik k e r [is] dan he t staafje van R e villon', te rwijl 'Ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s de e ige nschappe n [he e ft] dat he t van chocolade is, ge lijk tijdig rank e n ge k ronk e ld is e n uitstulpinge n van chocolade he e ft.' Dat oorde e l is be grijpe lijk e n voldoe nde ge m otive e rd. W at de aange vochte n de e love rwe ging uit rov. 4.11 be tre ft 'dat he t e r sle chts om gaat dat de vorm van he t staafje van R e villon k an die ne n om haar chocolade product te onde rsche ide n van producte n van ande re he rk om st', zie t he t onde rde e l ove r he t hoofd dat die de e love rwe ging re sponde e rt op de - in cassatie nie t he rhaalde - ste lling van Trianon ove r he t lage pe rce ntage dat blijk e ns e e n door haar ove rge le gd m ark tonde rzoe k in staat was he t be trok k e n staafje toe te schrijve n aan R e villon als de fabrik ant e rvan. 3.21. O nde rde e l I.2 k laagt ve rvolge ns - in de twe e de aline a op pag. 7 van de dagvaarding dat he t oorde e l van he t hof (in rov. 4.10.2) - dat R e villons vorm m e rk 'nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, m aar daaraan door zijn origine le ve rschijning e e n waarde toe voe gt, waardoor he t onde rsche ide nd ve rm oge n be zit' e n daarm e e de functie van he rk om staanduiding k an ve rvulle n - zonde r nade re m otive ring e n zonde r nade re analyse van de re le vante productgroe p nie t be grijpe lijk is. 3.22. De k lacht faalt. He t hof we e rle gt in rov. 4.10.2 door Trianon aange voe rde fe ite lijk e ste llinge n. Ande rs dan van de zijde van Trianon k e nne lijk wordt voorge staan, was he t hof nie t ge houde n am btshalve (re le vante ) productgroe pe n te analyse re n e n k on he t volstaan m e t he tge e n daarom tre nt door partije n (i.c. Trianon) is aange voe rd. He t oorde e l van he t hof dat he t vorm m e rk van R e villon significant afwijk t van de vorm van de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst is, ge le t op de onde rbouwing van dat oorde e l in rov. 4.10.2, nie t onbe grijpe lijk . 3.23. O ok voor zove r onde rde e l I.2 in de twe e de aline a op pag. 8 be oogt te k lage n dat he t hof nie t k e nbaar he e ft onde rzocht dat in de be trok k e n se ctor e e n prak tijk be staat waarbij de ware n van de ve rschille nde produce nte n aan de hand van de vorm e rvan van e lk aar worde n onde rsche ide n, k an he t nie t tot cassatie le ide n. 3.24. Voor de vraag of sprak e is van onde rsche ide nd ve rm oge n is be slisse nd of he t m e rk zich e rtoe le e nt de ware n of die nste n waarvoor de inschrijving wordt aange vraagd, als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing te k walifice re n e n dus de ze ware n of die nste n van die van ande re onde rne m inge n (bij e e n vorm m e rk : significant) te onde rsche ide n(22). He t onde rsche ide nd ve rm oge n m oe t worde n be oorde e ld m e t be tre k k ing tot de ware n of die nste n waarvoor de inschrijving is aange vraagd, e n uitgaande van de pe rce ptie van he t m e rk door he t re le vante publie k , dat be staat uit de norm aal ge nform e e rde e n re de lijk om zichtige e n ople tte nde ge m idde lde consum e nt van die ware n of die nste n(23). He t be toog dat - voor he t vastste lle n van onde rsche ide nd ve rm oge n - m oe t worde n aange toond dat in de be trok k e n se ctor e e n prak tijk be staat waarbij de ware n van ve rschille nde producte n aan de hand van de vorm e rvan van e lk aar worde n onde rsche ide n, vindt ge e n ste un in he t re cht. Dat volgt ook nie t uit de uitspraak van he t GEA van 12 se pte m be r 2007(24) waarnaar in de dagvaarding naar wordt ve rwe ze n. He t GEA ove rwoog in de passage waarnaar Trianon ve rwijst: '46. W at in de twe e de plaats de pe rce ptie van he t in casu re le vante publie k be tre ft, is he t Ge re cht van oorde e l dat de om standighe id dat de ge m idde lde consum e nt van de be trok k e n ware n te r zak e k undig e n ze e r aandachtig is, als zodanig nie t volstaat als be wijs dat hij ge we nd is om e e n he rk om staanduiding te zie n in de vorm van de ze ware n. Er k an we liswaar oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
11/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
worde n ve ronde rste ld dat dit publie k m e e r aandacht zal be ste de n aan de ve rschille nde te chnische of e sthe tische de tails van de waar, m aar dit im plice e rt nie t autom atisch dat he t zal de nk e n dat de ze de functie van e e n m e rk ve rvulle n. In dit ve rband m e rk t he t Ge re cht op dat ve rzoe k ste r ge e n e nk e l concre e t e le m e nt aandraagt te n be wijze dat in de be trok k e n se ctor e e n prak tijk be staat waarbij de ware n van de ve rschille nde produce nte n aan de hand van de vorm e rvan van e lk aar worde n onde rsche ide n. Bij ge bre k e van de rge lijk e e le m e nte n is he t argum e nt dat de vorm van e e n m icrofoonk op bijzonde r ge schik t is om de be trok k e n ware n te individualise re n, e ve ne e ns ontoe re ik e nd.' Hie ruit k an m .i. sle chts worde n afge le id dat de om standighe id dat in de be trok k e n se ctor e e n prak tijk be staat waarbij de ware n van ve rschille nde produce nte n aan de hand van de vorm e rvan van e lk aar worde n onde rsche ide n e r aan k an bijdrage n dat he t re le vante publie k de he rk om staanduiding zal of k an zie n in de vorm van de ze ware n. Me t ande re woorde n: be doe lde om standighe id (of de afwe zighe id daarvan) k an in voork om e nde ge valle n die ne n als argum e nt, m aar he t is ge e n afzonde rlijk crite rium . He t hof was dan ook nie t ge houde n dit punt nade r (k e nbaar) te onde rzoe k e n. 3.25. De de rde aline a op pag. 8 be vat de k lacht dat he t hof blijk he e ft ge ge ve n van e e n onjuiste re chtsopvatting dan we l onvoldoe nde ge m otive e rd he e ft, door voorbij te gaan aan e sse nti le ste llinge n van Trianon in de m e m orie van antwoord onde r 7 e n 8 e n in de inle ide nde dagvaarding onde r 24 e n 25 dat e e n significante afwijk ing in de vorm nie t voldoe nde is, m aar dat he t hof ook had m oe te n vastste lle n dat he t publie k de ze vorm als he rk om staanduiding be grijpt. 3.26. De k lacht faalt. He t hof he e ft m e t toe passing van de juiste m aatstaf onde rzocht of de staafvorm significant afwijk t van de norm of van wat in de se ctor ge bruik e lijk is e n he e ft daarbij de pe rce ptie van door he t re le vante publie k in acht ge nom e n. Be slisse nd is im m e rs of he t m e rk zich e rtoe le e nt de ware n of die nste n waarvoor de inschrijving wordt aange vraagd, als afk om stig van e e n be paalde onde rne m ing te k walifice re n e n dus de ze ware n of die nste n van die van ande re onde rne m inge n te onde rsche ide n(25). 'De onde rsche idingsfunctie van he t m e rk im plice e rt [...] nie t dat he t publie k he t m e rk als zodanig he rk e nt (of be grijpt), m aar voldoe nde is dat he t m e rk in fe ite de onde rsche idingsfunctie ve rvult (waarbij in ve rre we g de m e e ste ge valle n ge ldt dat he t m e rk als zodanig door he t publie k wordt he rk e nd, m aar dat is nie t altijd he t ge val of nodig)'(26). Dat na de inschrijving van he t vorm m e rk in 2003 chocolade staafje s in de ze lfde vorm ook zijn ve rhande ld door de aan R e villon ge lie e rde onde rne m ing Made m oise lle de Margaux (vgl. 1.4) k an nie t le ide n tot he t oorde e l dat he t vorm m e rk te n tijde van de inschrijving onde rsche ide nd ve rm oge n ontbe e rde , zodat he t hof daarop nie t e x plicie t be hoe fde in te gaan. O ve r e e n ste llingnam e van Trianon, dat he t vorm m e rk dusdoe nde daarna onde rsche ide nd ve rm oge n zou he bbe n ve rlore n, ve rm e ldt he t onde rde e l nie ts(27). 3.27. O nde rde e l I.3 k laagt dat he t hof e e n onjuiste m aatstaf he e ft aange le gd waar he t e r k e nne lijk - van is uitge gaan dat de be trok k e n se ctor uitsluite nd uit chocolade be staat. Nu Trianon he e ft aange voe rd(28) dat he t m e rk door R e villon zowe l is inge schre ve n voor chocolade als voor chocolade producte n, had he t hof e e n ruim e re se ctor tot uitgangspunt die ne n te ne m e n, aldus he t onde rde e l. 3.28. M.i. m ist de k lacht fe ite lijk e grondslag, om dat uit de ove rwe ginge n van he t hof nie t volgt dat he t e r van is uitge gaan dat de be trok k e n se ctor uitsluite nd uit chocolade e n nie t te ve ns uit chocolade producte n be staat. He t hof he e ft de staafje s van R e villon ve rge le k e n m e t de staafvorm e n waarnaar door Trianon is ve rwe ze n e n he e ft in rov. 4.10.2 ge oorde e ld dat de staafvorm van R e villon significant afwijk t van de (le e s: alle (29)) door Trianon aange voe rde vorm e n van chocolade c.q. chocolade producte n op de volge nde punte n: de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst, zijn - grote nde e ls - aanzie nlijk dik k e r dan he t staafje van R e villon; ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s he e ft de e ige nschap dat he t van chocolade is, ge lijk tijdig rank e n ge k ronk e ld is e n uitstulpinge n van chocolade he e ft; e n ge e n van de door Trianon ge toonde staafje s lijk t op e e n tak je of wijnrank , zoals he t staafje van R e villon. He t oorde e l van he t hof is voldoe nde ge m otive e rd. 3.29. He t onde rde e l k laagt in de twe e de aline a op pag. 9 nog dat 's hofs oorde e l dat he t staafm e rk nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, in he t licht van de ste llinge n van Trianon onbe grijpe lijk is. He t onde rde e l be toogt dat he t te k e n waarvoor be sche rm ing wordt inge roe pe n nie t sle chts e e n ge wone variant van e e n be k e nde vorm m ag zijn, m aar zich daar we ze nlijk van m oe t onde rsche ide n. 3.30. De k lacht faalt bij ge bre k aan fe ite lijk e grondslag. He t hof he e ft im m e rs ge oorde e ld dat nie t sprak e is van 'zom aar e e n variant', m aar dat he t staafje van R e villon significant afwijk t van de staafje s waar door Trianon naar is ve rwe ze n. He t oorde e l van he t hof dat de vorm van he t staafje van R e villon significant afwijk t, is e e n fe ite lijk oorde e l dat in cassatie ove rige ns nie t op juisthe id k an worde n ge toe tst. He t hof he e ft zijn oorde e l op dit punt e ve nwe l voldoe nde e n nie t onbe grijpe lijk ge m otive e rd, zodat de k lacht ook ove rige ns nie t tot cassatie k an le ide n. 3.31. O nde rde e l I.4 k e e rt zich te ge n 's hofs oorde e l in rov. 4.10.1 dat de vraag of he t de pot van he t staafm e rk nie tig is we ge ns he t ontbre k e n van onde rsche ide nd ve rm oge n m oe t oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
12/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
worde n be antwoord naar he t tijdstip van he t de pot. Volge ns he t onde rde e l is dat oorde e l re chte ns onjuist e n he e ft he t hof zijn taak als appe lre chte r m isk e nd. He t hof had voor zijn be oorde ling in appe l m oe te n uitgaan van he tge e n de re chtbank in rov. 4.3 van haar vonnis nie t be stre de n he e ft vooropge ste ld. Ik be grijp de k lacht aldus dat he t hof had m oe te n be oorde le n of he t vorm m e rk van R e villon 'van huis uit' onde rsche ide nd ve rm oge n had e n nie t - zoals he t onde rde e l im plice e rt - door 'inburge ring' tot onde rsche ide nde vorm als ge volg van he t van die vorm ge m aak te ge bruik . 3.32. In he t k ade r van de we ige ringsproce dure op grond van artik e l 2.11 BVIE (de stijds: art. 6bis BMW ) wordt he t onde rsche ide nd ve rm oge n be oorde e ld naar de situatie te n tijde van de aanvrage tot inschrijving van he t m e rk ofte we l te n tijde van he t de pot. Daarbij k an he t als ge volg van daarv r ge m aak t ge bruik ve rk re ge n onde rsche ide nd ve rm oge n(30) inge roe pe n worde n.(31) Voor de be oorde ling in e e n nie tighe idsproce dure ge ldt(32) dat bove ndie n re k e ning ge houde n k an worde n m e t de m oge lijk he id van late re 'inburge ring' tot ge ldig m e rk (art. 2.28 lid 2 BVIE). Er zijn dus drie pote ntie e l re le vante be oorde lingscrite ria te onde rsche ide n: (I) onde rsche ide nd ve rm oge n te n tijde van he t de pot zonde r dat re k e ning wordt ge houde n m e t als ge volg van daarv r ge m aak t ge bruik ve rk re ge n onde rsche ide nd ve rm oge n; (II) onde rsche ide nd ve rm oge n te n tijde van he t de pot waarbij wé l re k e ning wordt ge houde n m e t als ge volg van daarv r ge m aak t ge bruik ve rk re ge n onde rsche ide nd ve rm oge n; e n (III) onde rsche ide nd ve rm oge n te n tijde van de be oorde ling in e e n nie tighe idsproce dure waarbij re k e ning wordt ge houde n m e t zowe l v r als na he t de pot (alsnog) door ge m aak t ge bruik ve rk re ge n onde rsche ide nd ve rm oge n. 3.33. He t hof he e ft, door in rov. 4.10.1 de datum van he t de pot van he t m e rk van R e villon (7 m aart 2003) als 'van e sse ntie e l be lang' aan te m e rk e n, 'nu de vraag of he t de pot van he t staafm e rk nie tig is we ge ns he t ontbre k e n van onde rsche ide nd ve rm oge n m oe t worde n be antwoord naar he t tijdstip van de pot' k laarblijk e lijk nie t ge k oze n voor optie (III). Daarove r k laagt he t onde rde e l - te re cht - ook nie t. Ke nne lijk is de inze t van de k lacht dat he t hof ge k oze n zou he bbe n voor optie (II), te rwijl he t hof, ge le t op de door de re chtbank in haar rov. 4.3 om he lsde optie (I) e n he t ontbre k e n van e e n grie f van R e villon daarte ge n, bij de ze optie (I) had m oe te n blijve n. 3.34. De k lacht faalt we ge ns ve rk e e rde le zing van rov. 4.10.1, om dat he t hof daar nie t spre e k t ove r e e n k we stie door inburge ring te n ge volge van ge bruik (voor de pot) ve rk re ge n onde rsche ide nd ve rm oge n van he t door R e villon ge de pone e rde m e rk (volge ns optie II), m aar ove r ie ts ande rs: de vraag of de staafvorm e n waarnaar Trianon ve rwijst al op de m ark t ware n op R e villons de potdatum van 7 m aart 2003 (he tge e n he t hof nie t aange toond achtte ). De k lacht faalt voorts bij ge bre k aan be lang, om dat he t hof in rov. 4.10.2 op e e n ze lfstandig drage nde grond ge oorde e ld he e ft dat he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje significant afwijk t van de vorm van de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst e n daarbij k laarblijk e lijk uitgaat van onde rsche ide nd ve rm oge n 'van huis uit' ove re e nk om stig optie (I): dus wat e r zij van e e n e ve ntue le k e uze voor optie (II) in rov. 4.10.1. 3.35. De de e lk lacht in de laatste aline a op pag. 10 van de cassatie dagvaarding ove r e e n door R e villon bij dagvaarding ge ste ld tone n van haar product op e e n zoe tware nbe urs in Ke ule n in januari 2003, twe e m aande n voor R e villons Be ne lux -de pot, faalt e ve ne e ns. Zonde r sche nding van he t re cht he e ft he t hof k e nne lijk e n nie t onbe grijpe lijk de ze inde rdaad nie t door he m be sprok e n - ste lling nie t opge vat als e e n e sse ntië le ste lling. Ik m e rk op dat zo'n tone n op e e n buite nlandse be urs he e l re le vant k an zijn als he t gaat om m ode lle nre chte lijk e 'nie uwhe id' van e e n vorm , m aar be paald nie t zo'n re le vantie he e ft bij de be oorde ling van m e rk e nre chte lijk onde rsche ide nd ve rm oge n. 3.36. O nde rde e l I.5 k laagt dat de ove rwe ging van he t hof - in rov. 4.10.2 - dat he t door R e villon op de m ark t ge brachte staafje significant afwijk t van de vorm van de staafje s waarnaar Trianon ve rwijst om dat he t grootste de e l daarvan aanzie nlijk dik k e r is dan he t staafje van R e villon, ge tuigt van e e n onjuiste re chtsopvatting dan we l onbe grijpe lijk is. He t hof he e ft - aldus de k lacht - m isk e nd dat bij e e n vorm m e rk we l de vorm re le vant is, m aar nie t de afm e tinge n van die vorm , e n - zonde r nade re m otive ring die ontbre e k t - valt nie t in te zie n hoe he t hof tot dit fe ite lijk oorde e l he e ft k unne n k om e n. 3.37. He t onde rde e l m isk e nt dat 'dik te ' - zoals door he t hof be doe ld - uite raard ge re late e rd is aan de 'le ngte '-dim e nsie . He t faalt dus re e ds we ge ns ve rk e e rde le zing van he t arre st (e n ge m is aan m e e tk undig inzicht). Te n ove rvloe de : de in he t onde rde e l we e rge ge ve n opvatting dat bij e e n vorm m e rk de afm e tinge n nie t re le vant zijn, gaat uit van e e n onjuiste re chtsopvatting. W aar ve rschil in dik te ze e r we l k an bijdrage n aan e e n (k arak te ristie k e ) vorm , valt nie t in te zie n dat dit aspe ct bij de be oorde ling van e e n vorm m e rk nie t re le vant is. 3.38. O ok voor zove r he t onde rde e l k laagt dat he t hof op basis van de ge dingstuk k e n nie t de ve rschille nde dik te van de staafje s k on vastste lle n e n door dat de sondank s te doe n in strijd m e t he t be paalde in art. 24 R v. de fe ite lijk e grondslag van he t ve rwe e r van R e villon he e ft aange vuld, is he t ve rge e fs voorge ste ld. R e villon he e ft im m e rs in haar conclusie van antwoord in conve ntie onde r 29 be toogd waarom , volge ns haar, de door Trianon oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
13/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
aange drage n voorbe e lde n nie t ove rtuige n. Te n aanzie n van drie van de voorge drage n voorbe e lde n he e ft R e villon be toogd dat he t gaat om e e n 'k ort dik staafje ' dat we ze nlijk afwijk t van he t slank e ge slinge rde staafje van R e villon. 3.39. O nde rde e l I.6 be vat ge e n ze lfstandige k lacht e n be hoe ft ge e n afzonde rlijk e be spre k ing. W e ze nlijk e waarde : inle ide nde opm e rk inge n 3.40. In onde rde e l II k om t aan de orde de uitle g e n toe passing van art. 2.1 (2) BVIE. Inge volge dit artik e llid k unne n nie t als m e rk e n worde n be schouwd: 'te k e ns die uitsluite nd be staan uit e e n vorm die door de aard van de waar wordt be paald, die e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft of die noodzak e lijk is om e e n te chnische uitk om st te ve rk rijge n.' Zulk e te k e ns m oge n nie t als m e rk be sche rm d worde n, ook al zoude n zij - door 'inburge ring' in e nige fase (33) - onde rsche ide nd ve rm oge n (ve rk re ge n) he bbe n.(34) De be paling ste m t inhoude lijk ove re e n m e t art. 3 (1) (e ) (iii) MR l e n art. 7 (1) (e ) (iii) GMVo. De be paling sluit dus, hie r van be lang, m e de van be sche rm ing uit: te k e ns die uitsluite nd be staan uit e e n vorm die e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft. 3.41. O ve r de vraag wat hie ronde r ve rstaan m oe t worde n, be staat nog ge e n jurisprude ntie van he t Europe se Hof van Justitie (35),(36). Zoals in he t ve rvolg van de ze inle ide nde opm e rk inge n (nrs. 3.47-3.54) zal blijk e n, k an ove r die vraag ge re de twijfe l be staan. Nu de cassatie k lachte n daartoe m .i. ge noe gzaam aanle iding ge ve n (zie nrs. 3.66-3.67), zal ik conclude re n tot he t ste lle n van pre judicië le vrage n aan he t HvJ EU. 3.42. Ee n uitsluiting als in art. 2.1 (2) BVIE e n art. 3 (1) (e ) (iii) MR l k wam al voor in de (oe r-)Be ne lux -m e rk e nwe t van 1970, m e t die n ve rstande dat de we t toe n sprak ove r vorm e n die de we ze nlijk e waarde van de waar be nvloe de n, e n nie t - zoals thans, na de Europe se harm onisatie - ove r vorm e n die e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge ve n. O p dit ve rschil k om ik nog te rug (nr. 3.53). 3.43. O ve r de (oorspronk e lijk e ) re de n om te be pale n dat e e n m e rk re cht nie t m oge lijk is voor vorm e n die 'de we ze nlijk e waarde van de waar be nvloe de n', schre e f he t Ge m e e nschappe lijk C om m e ntaar de r (Be ne lux -)re ge ringe n (de MvT) de stijds: 'De ze uitzonde ring be oogt e e n ze k e re m ate van be pe rk ing op te le gge n aan de m oge lijk he id van sam e nloop van de m e rk e nbe sche rm ing e n de be sche rm ing, die voortvloe it uit he t aute ursre cht of uit te k e ninge n- e n m ode lle nre cht. De vorm , die re e ds aan de norm e n van de ze onde rde le n van he t re cht be antwoordt, voe gt im m e rs onve rm ijde lijk aan de ge bruik swaarde van he t produk t e e n ze k e re 'aantre k k e lijk he idswaarde ' toe . Indie n, ge le t op de waar, aan de ze 'aantre k k e lijk he idswaarde ' grote be te k e nis toe k om t, k an de ge k oze n vorm nie t voor e e n aanvulle nde be sche rm ing als m e rk in aanm e rk ing k om e n. Zo zal bijvoorbe e ld de aan e e n k ristalle n se rvie s ge ge ve n artistie k e vorm nie t als m e rk k unne n worde n be sche rm d in de k ristalindustrie , daar de onde rhavige waar haar we ze nlijk e waarde nie t alle e n in de ge bruik te stof, m aar ook e n m isschie n we l vooral in de schoonhe id van de vorm vindt. In de le ve nsm idde le nindustrie daare nte ge n k an e e n waar, zoals bijvoorbe e ld chocolade , worde n ve rk ocht in e e n aantre k k e lijk e vorm , die e ve nwe l ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde van de le k k e rnij'(37). 3.44. De ratio van he t ople gge n van e e n be pe rk ing 'aan de m oge lijk he id van sam e nloop van de m e rk e nbe sche rm ing e n de be sche rm ing, die voortvloe it uit he t aute ursre cht of uit te k e ninge n- e n m ode lle nre cht' is in de jurisprude ntie van he t Be ne lux -Ge re chtshof op de achte rgrond ge plaatst, in die zin dat de daadwe rk e lijk e wé l- of nié t-be schik baarhe id van zulk e we tte lijk e be sche rm ing nie t be slisse nd is(38). In he t arre st Burbe rrys I van 1989(39) ove rwoog he t Be nGH te n de ze : 'dat [...] uit de te k st van art. 1 lid 2 e n uit de voorge schie de nis van dit voorschrift blijk t dat dit voorschrift, in zijn ge he e l be schouwd, k e nne lijk nie t stre k t tot re ge ling van sam e nloop tusse n he t m e rk re cht e n ande re inte lle ctue le e ige ndom sre chte n, m aar te r be sche rm ing van de vrijhe id van concurre nte n van de ge ne die e e n be paalde vorm als onde rsche idingste k e n be zigt, om aan hun soortge lijk e ware n - te r ve rhoging van de waarde van die ware n die ze lfde of e e n ove re e nste m m e nde vorm te k unne n ge ve n'. O p dit punt he e ft inm idde ls he t HvJ EG zich duide lijk uitge sprok e n, e n we l in ve rge lijk bare zin als de stijds he t Be ne lux -Ge re chtshof. In zijn arre st van 18 juni 2002 in de zaak Philips / R e m ington(40) le ze n wij: '78. De we ige ringsgronde n van artik e l 3, lid 1, sub e , van de richtlijn he bbe n als ratio te ve rhinde re n dat, als ge volg van de be sche rm ing van he t m e rk re cht, de m e rk houde r e e n m onopolie wordt toe ge k e nd op te chnische oplossinge n of ge bruik sk e nm e rk e n van e e n waar, waarnaar de consum e nt m oge lijk e rwijs in de ware n van concurre nte n zoe k t. Artik e l 3, lid 1, sub e , wil aldus ve rm ijde n dat he t m e rk re cht ve rde r gaat dan de be sche rm ing van te k e ns op basis waarvan e e n waar of die nst van die van concurre nte n k an worde n onde rsche ide n, e n op die m anie r e raan in de we g zou k om e n te staan dat concurre nte n onge stoord in oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
14/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
concurre ntie m e t de m e rk houde r ware n k unne n aanbie de n waarin die te chnische oplossinge n of die ge bruik sk e nm e rk e n aanwe zig zijn. [...] 80. Artik e l 3, lid 1, sub e , van de richtlijn stre e ft dus e e n doe l van alge m e e n be lang na, volge ns he twe lk e e n vorm waarvan de we ze nlijk e k e nm e rk e n be antwoorde n aan e e n te chnische functie e n te r ve rvulling van die functie we rde n ge k oze n, door e e nie de r onge stoord m oe t k unne n worde n ge bruik t, e n be le t de rhalve dat de rge lijk e te k e ns op grond van hun inschrijving als m e rk aan é é n onde rne m ing worde n voorbe houde n (zie in die zin arre st W indsurfing C hie m se e , re e ds aange haald, punt 25).' He t vore nstaande doe t e r ove rige ns nie t aan af dat de vorm van e e n product m e t 'we ze nlijk e waarde ' ve e lal, om nie t te ze gge n m e e stal, te ve ns als m ode l in de zin van he t m ode lle nre cht e n/of als we rk van toe ge paste k unst in de zin van he t aute ursre cht zal worde n be schouwd, e n die nove re e nk om stige be sche rm ing k an ge nie te n(41). 3.45. W at de inhoud van de m e rk e nre chte lijk e uitsluiting be tre ft, date e rde de e e rste uitspraak van he t Be ne lux -Ge re chtshof ove r de ze be paling van 1985. In he t Adidas- of 3stre pe n-m otie f-arre st(42) be antwoordde he t Be nGH de vraag of e e n vorm die de waar sie rlijk e r of aantre k k e lijk e r m aak t, de we ze nlijk e waarde van de waar be nvloe dt. Dit hing volge ns he t Be nGH af van de aard van die waar. Al naar ge lang de waar van die n aard is dat haar uite rlijk e n vorm ge ving we l of nie t in be langrijk e m ate haar m ark twaarde be pale n, m oe t die vraag be ve stige nd of ontk e nne nd worde n be antwoord, aldus he t Be nGH (rov. 61 e n dictum 99). Uitgaande van dit be tre k k e lijk vage m aar daarom nie t ve rk e e rde crite rium , zou he t (ve rde r) dus e e nvoudigwe g gaan aan om e e n fe ite lijk e k we stie : aan de fe ite nre chte r om te be pale n of de waar in casu in de e ne cate gorie valt (product waarbij uite rlijk e n vorm ge ving wé l in be langrijk e m ate haar m ark twaarde be pale n), of in de ande re cate gorie (product waarbij dat nié t he t ge val is). Daarm e e zou de k ous af zijn. 3.46. Vie r jaar late r, in he t Burbe rrys I-arre st van 1989, introduce e rde Be nGH e e n ve rfijne nde k oe rs. Na de parafrase van he t crite rium uit 1985: '16. O ve rwe ge nde [...] dat de onde rsche ide nde vorm van e e n waar alle e n dan we ge ns he t be nvloe de n van de we ze nlijk e waarde van de waar nie t als m e rk k an worde n be schouwd, indie n de waar van die n aard is dat haar uite rlijk e n vorm ge ving door hun fraaihe id of oorspronk e lijk k arak te r in be langrijk e m ate haar m ark twaarde be pale n...' we rd toe ge voe gd: '...waarbij ove rige ns de invloe d op de m ark twaarde die nie t valt te rug te voe re n op de e sthe tische aantre k k e lijk he id van de vorm , m aar op de m e t zijn be k e ndhe id als onde rsche idingste k e n sam e nhange nde we rvingsk racht, buite n be schouwing m oe t blijve n'. (43) De ze nade re toe ts m aak te de toe passing be paald nie t ge m ak k e lijk e r hante e rbaar e n le idde tot k ritie k , althans discussie in de lite ratuur(44). Intusse n k unne n wij anno 2011 (of 2007) daarove r k ort zijn, nu he t Europe se Hof in 2007 e e n de rge lijk e nade re toe ts - die e rop zou ne e rk om e n dat e e n 'inburge ringse ffe ct' aan de pe r se uitsluiting zou k unne n afdoe n inm idde ls in de ban ge daan he e ft. Dat is ge be urd - naar aanle iding van de sbe tre ffe nde vrage n van de Hoge R aad - in de zaak Be ne tton/G-Star(45),(46). 3.47. Kunne n wij daarm e e blijve n bij de hie rvoor in nr. 3.45 als vaag, m aar daarom nog nie t ve rk e e rd ge k e nsche tste e e nvoudige Adidas-'oe rtoe ts' van he t Be nGH? O f he t zo e e nvoudig is, k an - na de harm onisatie van he t uitsluitingscrite rium - thans alle e n he t Hof van Justitie van de EU be pale n. 3.48. Aan de - voor de cassatie re chte r op he t e e rste ge zicht aantre k k e lijk e - e e nvoud van de Adidas-'oe rtoe ts', waarbij alle s afhangt van é é n door de fe ite nre chte r te m ak e n k e uze , k le e ft he t be zwaar dat die e e n he e l grote bandbre e dte he e ft. Als e e n hoogste fe ite nre chte r in é é n zaak (tusse n A e n B) oorde e lt dat bij bijv. biscuits uite rlijk e n vorm ge ving nié t in be langrijk e m ate de m ark twaarde be pale n, e n e e n hoogste fe ite nre chte r in e e n ande re zaak ove r biscuits tusse n X e n Y (of tusse n A e n Y) daarove r ande rs de nk t, k an m e n dat op cassatie nive au als 'fe ite lijk e oorde le n' afdoe n, m aar de im pact van de ve rschille nde oorde le n is we l he e l groot. He t ve rbaast dan ook nie t dat e r onvre de was ove r zo volk om e n - ove r e n we e r ze e r ove rtuigde - te ge nstrijdige oorde le n van fe ite nre chte rs in Ne de rland ove r de we ze nlijk e waarde van zoute snack s: volge ns som m ige instantie s le k e n zoutje s zo ve e l op e lk aar dat e e n spe ciale vorm ge ving juist e e n we ze nlijk e waarde k on ge ve n (rb. Am ste rdam in de W ok k e ls-zaak ; hof Am ste rdam in de Baconys-zaak ), volge ns ande re instantie s ware n alle e n de sm aak e n de k nappe righe id doorslagge ve nd, zodat de vorm ge e n we ze nlijk e waarde k on zijn (rb. Alk m aar in de Baconys-zaak ; hof Am ste rdam in de W ok k e ls-zaak )(47). De Hoge R aad casse e rde he t arre st van he t hof in de Baconys-zaak m e t de van de W ok k e ls-zaak afwijk e nde uitk om st, m aar hij de e d dat nie t aan de hand van e e n richtingge ve nde uitspraak ove r de we ze nlijk e waarde van de waar bij de productgroe p zoute snack s. (De HR casse e rde aan de hand van he t toe ge voe gde crite rium van Burbe rrys I, dat inm idde ls oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
15/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
Europe e sre chte lijk ge sne uve ld is, zie nr. 3.46). Is re chtse e nhe id op e e n voor de prak tijk ge wichtig punt als dit nie t nodig, of toch wé l? He t HvJ EU zal die ne n te be pale n hoe ruim hij - Europawijd - zijn re chtsvorm e nde taak te n de ze opvat. Ik acht he t in e lk ge val nie t ve rantwoord om op e ige n Ne de rlands of Be ne lux -houtje nog te ve rtrouwe n op vuistre ge ls ove r (bijv.) toe passing van he t crite rium op le ve nsm idde le n, als aange duid in C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), nr. 5.5.8.3 (p. 137138). He t hoog(st) aange schre ve n Britse com m e ntaar op he t ge harm onise e rde m e rk e nre cht, Ke rly's Law of Trade Mark s and Trade Nam e s(48), ze gt ove r 'e e n we ze nlijk e waarde van de waar' als é é n van de drie uitsluitingsgronde n van art. 3 (1) (e ) MR l: 'O f the thre e provisions, the purpose and scope of this one is the m ost obscure .' 3.49. Aan de hand van he t 'Adidas-oe rcrite rium ' van he t Be nGH is in de (Ne de rlandse ) lite ratuur- onde r m e e r - nog de vraag aan de orde ge ste ld hoe ruim of hoe e ng he t be grip 'waar' m oe t worde n uitge le gd in de conte x t van de 'we ze nlijk e waarde van de waar'(49). Gaat he t hie r om de (i) ge he le producte ncate gorie , zoals 'le ve nsm idde le n' (c.q. 'chocolade ' of 'zoute snack s') of bijv. k le ding of auto's? O f m oe t de re chte r (ii) de 'we ze nlijk e waarde ' be k ijk e n m e t als re fe re ntie punt de 'waar' zoals die blijk t uit de onde rhavige (ve rzochte ) m e rk inschrijving: d t (soort) chocolade product (bijv. e e n paashaas), of dé ze (of d t type ) zoute snack (bijv. in k rulvorm ), of d t (soort) k le dingstuk (bijv. e e n spijk e rboe k ) of d t type auto (bijv. e e n sportwage n)? O f ie ts de rge lijk s (de m e rk e nre chte lijk e 'soortge lijk he idstoe ts' of nog ie ts ande rs)? Ande rs ge ze gd: wat is de re le vante 'ware nm ark t' aan de hand waarvan be paald m oe t worde n of de vorm e e n 'we ze nlijk e waarde ' toe voe gt? Ge oppe rd is dat bij de onde r (i) be doe lde be nade ring ze lde n of nooit ge oorde e ld zal worde n dat de vorm 'we ze nlijk e waarde ' he e ft: bij he t de nk e n in zulk e ge he le producte ncate gorie ë n staan waarde n als sm aak , voe dzaam he id, de ge lijk he id e n ve ilig als 'we ze nlijk ' voorop(50). Naarm ate m e n daare nte ge n ve rde r gaat in de richting van de onde r (ii) be doe lde be nade ring, zou e r e e rde r ruim te zijn om de spe cifie k e vorm ge ving van 'we ze nlijk e waarde ' toe te k e nne n. O ok dit is e e n onde rwe rp dat zich le e nt voor oorde e lsvorm ing op - Europe e s cassatie nive au. 3.50. Aan vooral buite nlandse lite ratuur ontle e n ik he t volge nde discussie punt. He t inschak e le n van e e n de signe r is in ve e l productcate gorie ë n ste e ds ge bruik e lijk e r ge worde n, e n de sign, ze k e r 'goe de ' de sign, bre ngt naar zijn aard toe ge voe gde waarde m e e . Er zijn nogal wat schrijve rs die be toge n dat de fabrik ant voor he t (late n) toe passe n van de sign nie t 'ge straft' zoude n m oge n worde n via de m e rk e nre chte lijk e be sche rm ingsuitsluiting van art. 3 (1) (e ) (iii) MR l.(51) Daarte ge nove r staat de ge dachte dat top de sign nu juist bij uitste k 'e e n we ze nlijk e waarde ' m e e bre ngt(52), ze k e r le ide nd tot toe passe lijk he id van de uitsluiting (e n in die ge dachte gang 'he t zwaarst ge straft' zou worde n). Dat roe pt we e r de vraag op of he t 'straf-voor-goe d-ge drag-argum e nt' in de lite ratuur nie t in we ze n e e n inconsiste nt re torisch - argum e nt is (te m e e r ge ge ve n de ve e lal aanwe zige , e ve nwe l in de tijd be pe rk te m ode lle nre chte lijk e e n/of aute ursre chte lijk e be sche rm ing van de sign). 3.51. W e e r e e n ande re invalshoe k is de volge nde . In de be nade ring van he t proble e m door de Be ne lux -we tge ve r (vgl. nr. 3.43 ove r de MvT) e n in de hie rbove n ge noe m de re chtspraak e n lite ratuur, ontwaar ik e e n opvalle nd binaire of dichotom ische de nk wijze (53). Bij he t zoe k e n naar he t antwoord op de vraag of e e n vorm 'we ze nlijk e waarde ' ge e ft aan e e n product, wordt ge re late e rd aan coë fficië nte n als nuttighe id e n fraaihe id in hun onde rlinge ve rhouding, e n (daarm e e ) aan m ark twaarde . Bij de be nade ring van he t proble e m he b ik nie t of nauwe lijk s aandacht ge zie n voor de re le vantie van dynam ische of re lative re nde invloe de n, zoals de rol van ve rschille nde consum e nte ngroe pe n. Ik pe rm itte e r m ij om de ze invalshoe k hie ronde r op ie twat e ssayistische wijze uit te we rk e n (m e t e e n die nove re e nk om stig be sche ide n twe e de graads hote lk am e rnum m e ring). 3.51.1. Uit he t antwoord op de vraag naar he t be lang van de ve rhouding tusse n (de intrinsie k e waarde van) e e n ge ne rie k basisproduct e ne rzijds, e n spe cifie k e vorm ge ving ande rzijds, zou he tzij de aanwe zighe id van 'de (of: e e n) we ze nlijk e waarde ', he tzij de afwe zighe id daarvan m oe te n volge n (m e t de oude MvT-voorbe e lde n van nié t de we ze nlijk e waarde be pale nde vorm ge ving van chocola e ne rzijds e n de wé l we ze nlijk e waarde be pale nde vorm van k ristalle n se rvie s ande rzijds). 3.51.2. Maar s die vraag e ige nlijk we l (ste e ds) op e e n de rge lijk e dichotom ische m anie r te be antwoorde n? Is he t (noodzak e lijk ) e e n k we stie van 'of/of'? Kan he t nie t ve rschille n pe r cate gorie van (pote ntië le ) k lante n? De ze r dage n zag ik in de Digros-supe rm ark t jonge te e nage rs die hun dubbe ltje s bij e lk aar le gde n voor e e n (grote ) zak snack s. Zij zulle n allicht zijn afgaan op he t voorde ligste product (dat nog we l le k k e r m oe t sm ak e n) e n ge e n stuive r e x tra ove r he bbe n voor e e n vorm aspe ct. Maar m e nse n die (ie ts of ve e l) m e e r te be ste de n he bbe n e n dat ook we l aan hun ge zin of gaste n wille n late n m e rk e n, zulle n allicht wé l m e t e e n le uk e vorm voor de dag wille n k om e n (ook , of som s juist te m e e r, als he t gaat om e e n nouve auté ). O m de ze re de n de ugt naar m ijn m e ning he t chocolade voorbe e ld uit de BMW -MvT nie t (althans: nie t m e e r, zie ve rde rop). oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
16/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
3.51.3. He t voorbe e ld van k ristalle n se rvie s de ugde e n de ugt m .i. ook nie t. Daar zou de vorm ge ving e sse ntie e l zijn, de we ze nlijk e waarde be pale n. Maar als ie m and e e n k ristalle n se rvie s zoe k t, zal he t he m toch vooral gaan om k ristal, in te ge nste lling tot ge woon glas. De ze k ritie k k an ik als volgt onde rbouwe n: als bijv. m ijn ne e fje 'e e n k ristalle n schaal' als huwe lijk scade au vraagt, vraagt hij k ristal, daar gaat he t he m om , e n m isschie n nog de m aat. Maar de ne e f laat de vorm aan m ij ove r. Bij e e n le ve rancie r k ie s ik ve rvolge ns we liswaar voor e e n vorm die m ijze lf nie t (als in m ijn optie k : m onste rlijk ) te ge nstaat, m aar ik laat m ijn k e uze ove rige ns be pale n door de prijs (onve rm inde rd de grondstof k ristal).(54) 3.51.4. Tone n de ze voorbe e lde n nie t aan dat he t crite rium van 'de we ze nlijk e waarde van de waar', althans naar de oude MvT-voorbe e lde n (e n de oude Be nGH-jurisprude ntie ), inde rdaad onwe rk baar is, nu die voorbe e lde n zich volk om e n late n falsifië re n waar zij ge base e rd zijn op statisch-binaire ve ronde rste llinge n? Zijn zulk e ve ronde rste llinge n nie t irre ë e l? 3.51.5. Misschie n was dat vroe ge r (goe dde e ls) ande rs. De MvT (althans de pre draft e rvan) is ge schre ve n in de jare n '50 van de vorige e e uw(55). In die we de ropbouwtijd ware n de Be ne lux -inge ze te ne n (door de bank ge nom e n) 'arm ', m oe ste n de m e nse n de dubbe ltje s nog om draaie n, in ve rhouding tot de vanaf de jare n '60 alle ngs ste rk toe ge nom e n we lvaart. In e e n ove rwe ge nd 'arm e ' m aatschappij valt te ve rde dige n dat he t chocolade -crite rium van de MvT wé l we rk te . Maar he t k ristalle n-se rvie s-voorbe e ld de ugde m .i. ook toe n nie t of nauwe lijk s. W e ze nlijk was ook toe n: k ristal. De vorm doe t e r hoogste ns toe als de prijze n van de be trok k e n k ristalle n se rvie sgoe de re n onde rling nauwe lijk s ve rschille n (of voor de e nk e ling voor wie ge ld ge e n rol spe e lde ). 3.51.6. Inm idde ls is de Be ne lux e n is de EU ove r he t alge m e e n we lvare nd: in e lk ge val ve le m ale n we lvare nde r dan anno jare n '50. Bove ndie n zijn e r - ande rs dan toe n - ve le rle i we tte lijk e m inim um k walite itse ise n aan producte n, waardoor in tal van cate gorie ë n (m e t nam e le ve nsm idde le n e n e le k trische apparatuur) 'm inde rwaardige ' producte n e ige nlijk nauwe lijk s m e e r (m oge n) voork om e n. Daarm e e zitte n wij thans - zo m e e n ik - in e e n situatie , waarin wij m e t de MvT-voorbe e lde n e n Be nGH-jurisprude ntie be zwaarlijk uit de voe te n k unne n. 3.51.7. Bij e nige e x ploratie s in buite nlandse lite ratuur(56) he b ik sle chts bij Inge rl & R ohnk e (57) e e n opm e rk ing aange troffe n (daar aan de hand van he t voorbe e ld van e e n De sign-vaas) dat he t inde rdaad zou k unne n voork om e n dat 'e in Te il de s Ve rk e hrs de n Nutzwe rt (Blum e npräse ntation) im Vorde rgrund se he n wird, währe nd e in ande re s Te il de s Ve rk e hrs die Vase als re ine s Kunstobje k t e rwe rbe n'. 3.51.8. In e e n proce dure ove r e e n we ige ring door he t BHIM van de vorm van e e n loudspe ak e r als ge m e e nschapsm e rk , op grond van aanwe zighe id van 'e e n we ze nlijk e waarde van de waar', he e ft he t GEA (ze e r onlangs, op 6 ok tobe r 2011) blijk ge ge ve n van e e n nie t- of ge m atigd binaire be nade ring door te oorde le n: '73 In casu die nt, wat de toe passing van artik e l 7, lid 1, sub e -iii, van ve rorde ning nr. 40/94 be tre ft, te worde n opge m e rk t dat he t de sign voor de aan de orde zijnde waar e e n voor de k e uze van de consum e nt ze e r be langrijk crite rium is, ze lfs indie n de consum e nt ook ande re k e nm e rk e n van de aan de orde zijnde waar in aanm e rk ing ne e m t.'(58) 3.52. Indie n juist is dat de be nade ring in de BMW -MvT naar huidig inzicht als te 'binair' m oe t ge lde n, zou e e n re alistische (r) variant in de re de ligge n. Dat zou k unne n le ide n tot e e n uitle g, waarbij be slisse nd zou zijn of voor e e n de e l van he t publie k (bijv. 'e e n nie t te ve rwaarloze n de e l' of 'e e n aanzie nlijk de e l') de be trok k e n vorm e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft, of m e de e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft (wat e r zij van ande re waarde n, zoals sm aak , grondstoffe n, 'Fair Trade '-labe l e .d.)(59). 3.53. Ee n be nade ring als be doe ld in nr. 3.52 zou m .i. goe d - ze lfs: be te r - aansluite n bij de sinds 1989 ge lde nde Unie re chte lijk e ve rwoording van de re ge l, die - ande rs dan de voorafgaande Be ne lux -re ge ling - nie t spre e k t ove r 'de we ze nlijk e waarde ', m aar ove r 'e e n we ze nlijk e waarde '. In dit syste e m is e r ge e n noodzaak m e e r om te k ie ze n voor é é n we ze nlijk e waarde (e n we l: 'de m e e st we ze nlijk e '), m aar volstaat de constate ring dat voor e e n (voldoe nde re le vant) de e l van he t publie k - juist, of k - de be trok k e n vorm ge ving van we ze nlijk e waarde is.(60) 3.54. De ze be nade ring zou m .i. ook goe d aansluite n bij de door he t Hof van Justitie in he t Philips/R e m ington-arre st (vgl. nr. 3.44) aange ve n ratio voor de uitsluiting van m e rk e nre chte lijk e be sche rm baarhe id van de hie r be doe lde vorm e n. W e ze nlijk e waarde : de cassatie k lachte n 3.55. Na vore nstaande inle ide nde opm e rk inge n, be spre e k ik thans de inhoud van onde rde e l II, ge richt te ge n rov. 4.12 e n 4.13 waarin he t hof he t be toog van Trianon - dat he t staafm e rk van R e villon nie t als m e rk k an worde n be schouwd om dat in dit ge val de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt - he e ft ve rworpe n. He t onde rde e l be vat ze s subonde rde le n (II.1 tot e n m e t II.6), m e t daarin nog dive rse de e lk lachte n. oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
17/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
3.56. Ik he b al aange ge ve n dat onde rde e l II m .i. aanle iding ge e ft tot he t ste lle n van pre judicië le vrage n aan he t HvJ EU. Dat ge ldt nie t voor alle (sub-)onde rde le n re spe ctie ve lijk de e lk lachte n. Hie ronde r be spre e k ik ze in de volge nde , (dus) van de opste lling in de cassatie dagvaarding afwijk e nde volgorde : (a) Aanstonds ge grond te achte n k lachte n, daarge late n of zij uite inde lijk tot cassatie aanle iding zoude n k unne n ge ve n; (b) Aanstonds onge grond te achte n k lachte n; (c) Klachte n die aanle iding ge ve n tot he t ste lle n van pre judicië le vrage n aan he t HvJ EU; (d) Klachte n die - in e lk ge val in de fase voorafgaand aan be antwoording door he t HvJ EU van pre judicië le vrage n - ge e n nade re be spre k ing be hoe ve n. (a) Aanstonds ge grond te achte n k lachte n (daarge late n of zij uite inde lijk tot cassatie aanle iding zoude n k unne n ge ve n) 3.57. He t hof he e ft in rov. 4.12 ge oorde e ld (cursive ringe n toe ge voe gd) dat Trianon de ste lling dat he t onde rhavige staafm e rk nie t als m e rk k an worde n be schouwd om dat in dit ge val de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt, onvoldoe nde he e ft onde rbouwd, e n - nu volge ns he t hof - 'in he t alge m e e n ge ldt dat e e n m oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan. De we ze nlijk e waarde van chocolade is ge le ge n in de sm aak e n de substantie ' - Trianon nie t he e ft aange toond dat dat in dit ge val ande rs is. 3.58. In onde rde e l II ligge n k lachte n be slote n te ge n de - hie rbove n ge cursive e rde re chtsopvatting van he t hof om tre nt ste lplicht e n/of be wijslast. Zie onde rde e l II.2, twe e de aline a. Ik acht de ze k lachte n ge grond. O ok al zou he t hof zijn uitge gaan van e e n juiste re chtsopvatting bij zijn vooropste lling: 'in he t alge m e e n ge ldt dat e e n m oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan. De we ze nlijk e waarde van chocolade is ge le ge n in de sm aak e n de substantie ' m oe t m .i. ge lde n: - nie t alle e n (i) dat e e n ge m otive e rde ste lling dat he t bij e e n pre te ns vorm m e rk als he t onde rhavige (thans) ande rs is, volstaat om aan de ste lplicht te voldoe n (dáárove r lijk t he t hof nie t ande rs te de nk e n), - m aar k (ii) dat de be oorde ling van die voldoe nde ge m otive e rde ste lling ve rvolge ns e e n zaak is van re chte rlijk e waarde ring, e n nie t van 'aantone n' of 'be wijsle ve ring'. O ve r dit laatste he e ft he t hof k laarblijk e lijk e e n ande re , m .i. (dus) onjuiste re chtsopvatting. 3.59. O m de ze lfde re de n acht ik ge grond onde rde e l II.6, ge richt te ge n rov. 4.13, voor zove r daarin ge k laagd wordt dat he t hof de ste lling van Trianon dat de onde rhavige spe cifie k e vorm van chocolade door e e n ie de r vrij zou m oe te n k unne n worde n ge bruik t ve rwe rpt m e t ge e n ande re m otive ring dan dat vaststaat dat chocolade in ze e r ve e l fantasie vorm e n k an worde n e n ook wordt ge produce e rd, e n dat Trianon voor haar ste lling ge e n ove rtuige nde argum e nte n he e ft aange voe rd. 3.60. Ik m e e n dat he t bij de ze k lachte n gaat om e e n k we stie van nationaal (proce s-)re cht, die nie t tot he t door de MR l ge harm onise e rde ge bie d be hoort. Indie n de Hoge R aad hie rove r twijfe l he e ft, is ook dit e e n onde rwe rp voor pre judicië le vraagste lling aan he t HvJ EU. 3.61. Aanstonds ge grond te achte n is de m otive ringsk lacht van onde rde e l II.2, e e rste aline a dat he t hof in rov. 4.8 e n 4.12 de subsidiaire grondslag van Trianon he e ft sam e nge vat als inhoude nd dat he t staafm e rk nie t als m e rk k an worde n be schouwd om dat in dit ge val de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt, te rwijl de ste llinge n van Trianon ge e n ande re uitle g re chtvaardige n dan dat zij zich in fe ite lijk e instantie s ste e ds op he t standpunt he e ft ge ste ld dat de vorm van he t staafje van R e villon e e n we ze nlijk e waarde aan die waar ge e ft(61). 3.62. In he t 'k opje ' (a) hie rbove n gaf ik al aan dat e ve ntue le ge grondbe vinding van de hie r be sprok e n k lachte n nog nie t m e e bre ngt dat daarm e e ve rnie tiging van he t be stre de n arre st ge ge ve n zou zijn. He t be lang daarbij k an afhange n van he t blijk e n van ge grondhe id van ande re , hie rna te be spre k e n k lachte n. (b) Aanstonds onge grond te achte n k lachte n 3.63. Trianon k laagt op ve rschille nde plaatse n in onde rde e l II dat he t hof te n onre chte of onvoldoe nde ge m otive e rd voorbij ge gaan zou zijn aan de door Trianon aange haalde ste lling van R e villon dat hoe we l de vorm aantre k k e lijk is, he t publie k he t chocolade product uite inde lijk k oopt om op te e te n. Daarin zou volge ns Trianon be slote n ligge n dat R e villon e rk e nt dat de vorm e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft. Zie onde rde e l II.2, de rde aline a; onde rde e l II.4, twe e de aline a. oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
18/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
3.64. De ze k lachte n, die ge e n vrage n van uitle g van de MR l rak e n, k unne n m .i. aanstonds als onge grond worde n ge oorde e ld. Ande rs dan Trianon be toogt, k an nie t worde n aange nom e n dat in de ste lling dat sprak e is van e e n aantre k k e lijk e vorm , be slote n ligt de e rk e nning dat de vorm ook e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft. Bij de hie r be doe lde uitlating van R e villon gaat he t om e e n soort e cho van de passage in de BMW -MvT, waar nu juist was opge m e rk t 'In de le ve nsm idde le nindustrie [...] k an e e n waar, zoals bijvoorbe e ld chocolade , worde n ve rk ocht in e e n aantre k k e lijk e vorm , die e ve nwe l ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde van de le k k e rnij'. R e villon he e ft voorts op ve rschille nde plaatse n be stre de n dat de vorm e e n we ze nlijk e waarde aan he t chocolade staafje ge e ft(62). 3.65. Eve ne e ns aanstonds onge grond te achte n is de m otive ringsk lacht in onde rde e l II.2, de rde aline a, slot, waarin Trianon he t hof ve rwijt voorbij te zijn ge gaan aan Trianons ve rwijzing naar e e n e e rde re uitspaak van he tze lfde hof ('s-He rtoge nbosch)(63) waarin he t hof ge oorde e ld zou he bbe n dat de vorm van e e n chocolade product in he t alge m e e n de we ze nlijk e waarde van de waar be paalt. De ze k lacht m ist fe ite lijk e grondslag, om dat he t hof in dat e e rde re arre st e e n zodanig oorde e l nie t ge ge ve n he e ft(64). (c) Klachte n die aanle iding ge ve n tot he t ste lle n van pre judici le vrage n aan he t HvJ EU 3.66. Te n aanzie n van de in nr. 3.67 te ve rm e lde n k lachte n die m .i. aanle iding ge ve n tot he t ste lle n van pre judici le vrage n aan he t HvJ EU, ste l ik voorop dat nie t ge ze gd k an worde n dat die k lachte n de corre sponde re nde re chtsvrage n op ste e ds e ve n duide lijk e wijze voor he t voe tlicht bre nge n. Ik m e e n dat daar ove rhe e n ge stapt k an worde n. Uit de s.t. nam e ns R e villon blijk t dat R e villon de k lachte n uit he t m idde l be gre pe n he e ft, e n daarop he e ft ge re sponde e rd. Daar k om t bij dat R e villon in cassatie te ve ns gronde n he e ft aange voe rd waarom de k lachte n, ook indie n de Hoge R aad de ze ge he e l of te n de le ge grond zou be vinde n, nie t tot cassatie k an le ide n, nu é é n of m e e r van de ande re door R e villon aange voe rde ve rwe re n (aan de be hande ling waarvan he t hof nie t is toe ge k om e n), tot e e nze lfde uitk om st le ide n als waartoe he t hof is ge k om e n(65). Voor zove r de ze ve rwe re n van zuive r juridische aard zijn, k an de Hoge R aad de ze m e de in zijn onde rzoe k be tre k k e n e n, om re de ne n van proce se conom ie , te ve ns be tre k k e n in aan he t Hof van Justitie van de EG te ste lle n vrage n(66). Aan he t bove nstaande voe g ik nog toe dat de vrage n waarove r he t hie r gaat, e e n m ate rie be tre ffe n die - in conte m poraine cassatie te rm inologie - 'e r toe doe t'. 3.67. De volge nde k lachte n rak e n de uitle g van art. 2.1 (2) BVIE e n daarm e e van art. 3 (1) (e ) (iii) MR l: - onde rde e l II.1, k lage nd dat he t hof - m e t de ove rwe ging (rov. 4.12) dat in he t alge m e e n ge ldt dat e e n m oge lijk e aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan e n dat de we ze nlijk e waarde van chocolade is ge le ge n in de sm aak e n de substantie - he e ft m isk e nd dat in e e n ge val als he t onde rhavige de waarde van de chocolade nie t m e e r uitsluite nd door de sm aak m aar ste e ds m e e r door hun bijzonde re vorm ge ving wordt be paald (laatste aline a p. 12), dat he t hof door de we ze nlijk e waarde van chocolade (producte n) te be pe rk e n tot 'de sm aak e n de substantie ' blijk ge ge ve n he e ft van e e n onjuiste re chtsopvatting (twe e de aline a op pag. 13), e n dat he t hof dat he t hof he e ft m isk e nd dat he t be grip we ze nlijk e waarde zie t op de re de n voor de aank oopbe slissing voor de consum e nt, waarbij he t e r uitsluite nd om ging op we lk e wijze de vorm daarbij e e n rol spe e lt, e n nie t of ook nog ande re e ige nschappe n ware n die daarbij e e n rol spe le n; als he t publie k de aank oopbe slissing, voor zove r ge richt op de vorm e r (uitsluite nd) op base e rt dat he t in de ze vorm e e n he rk om staanduiding be grijpt, be paalt de ze vorm volge ns he t publie k nie t de we ze nlijk e waarde van de waar, m aar zodra he t publie k de aank oopbe slissing, voor zove r ge richt op de vorm m e de of in ove rwe ge nde m ate e rop base e rt dat he t de vorm fraai vindt, be paalt de vorm de we ze nlijk e waarde van de waar (de rde aline a op pag. 13); - onde rde e l II.4, e e rste aline a, ove r he t te n onre chte passe re n door he t Hof van Trianons ste lling dat he t e r nie t toe doe t of ook e e n se cundair e le m e nt - hie r de aank oop voor consum ptie vanwe ge de sm aak e n de substantie - spe e lt e n in we lk e m ate , nu he t e r nie t om gaat of de vorm in ove rwe ge nde m ate we ze nlijk e waarde aan de ze waar ge e ft m aar voldoe nde is dat de vorm m e de de we ze nlijk e waarde be paalt(67),(68); - onde rde e l II.6, ge richt te ge n rov. 4.13, voor zove r daarin aan he t hof e e n onjuiste re chtsopvatting wordt ve rwe te n te n aanzie n van de vraag of, re spe ctie ve lijk in hoe ve rre e e n fabrik ant m oe t vrij zijn om die ns producte n e e n be paalde vorm te ge ve n, ze k e r als die vorm of e e n vorm die daarop lijk t m e e r voork om t in de be tre ffe nde branche (zoals m e t de staafje s van Trianon he t ge val is). 3.68. Bij de be oorde ling van de ze vrage n, aan de hand van art. 3 (1) (e ) (iii) MR l, is e r ge e n sprak e van e e n acte clair of acte é clairé . (d) Klachte n die - in e lk ge val in de fase voorafgaand aan be antwoording door he t HvJ EU van pre judici le vrage n - ge e n nade re be spre k ing be hoe ve n 3.69. O nde rde e l II.3 be toogt dat 's hofs arre st inne rlijk te ge nstrijdig is waar he t in de rov. 4.6-4.11 (be doe ld is: rov. 4.10.2) ove rwe e gt dat 'he t staafm e rk nie t sle chts e e n variant is van ge bruik e lijk e staafvorm e n, m aar door zijn origine le ve rschijning daaraan e e n waarde toe voe gt, waardoor he t onde rsche ide nd ve rm oge n be zit' e n he t sle chts e rom gaat dat de oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
19/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
vorm van he t staafje van R e villon k an die ne n om haar chocolade product te onde rsche ide n van producte n van ande re he rk om st, te rwijl he t hof in rov. 4.12 ove rwe e gt dat Trianon nie t he e ft aange toond dat de 'm oge lijk aantre k k e lijk e vorm van chocolade ge e n we rk e lijk e invloe d he e ft op de intrinsie k e waarde e rvan.' Ik zou ge ne igd zijn de ze k lacht onge grond te achte n: tusse n he t oorde e l dat e e n vorm e ne rzijds (voldoe nde ) originalite it be zit om te n opzichte van ge bruik e lijk e staafvorm e n waarde toe te voe ge n e n aldus onde rsche ide nd ve rm oge n te be zitte n, e n ande rzijds ge e n we rk e lijk e (of: we ze nlijk e ) waarde he e ft op de intrinsie k e waarde van he t chocolade product, be hoe ft m .i. ge e n te ge nstrijdighe id ge zie n te worde n. Ee n nade re opinie hie rove r k an e chte r be te r wachte n op de uitk om st van de pre judici le vraagste lling aan he t Hof van Justitie van de EU. 3.70. O nde rde e l II.5 be vat ge e n ze lfstandige k lacht e n be hoe ft ge e n afzonde rlijk e be spre k ing. Aan he t Hof van Justitie van de EU voor te le gge n pre judici le vrage n 3.71. De door he t cassatie m idde l (e n he t ve rwe e r daarte ge n) opge roe pe n k we stie s zoude n k unne n le ide n tot de volge nde aan he t HvJ EU voor te le gge n pre judici le vrage n. 1. Die ne n de woorde n 'e e n we ze nlijk e waarde ' in de conte x t van 'e e n vorm die e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft' in de zin van art. 3 (1) (e ) (iii) MR l, uitge le gd te worde n in die zin dat zij ge re late e rd zijn aan he t m otie f of de m otie ve n voor de aank oopbe slissing? 2. Is van 'e e n vorm die e e n we ze nlijk e waarde aan de waar ge e ft' in de zin van art. 3 (1) (e ) (iii) MR l (a) sle chts sprak e indie n die vorm be schouwd wordt als de m e e st we ze nlijk e (of voornaam ste , of ove rwe ge nde ) waarde (in ve rge lijk ing tot ande re waarde n, zoals - bij voe dingsware n - sm aak e n substantie ), of (b) k an e e n vorm als waarde ook we ze nlijk ge oorde e ld worde n, naast aanwe zighe id van ande re , e ve ne e ns als we ze nlijk (voornaam ) te be oorde le n waarde n (zoals sm aak e n substantie )? 3. (a) Is voor de be antwoording van vraag 2 be slisse nd de (volge ns de re chte r aanwe zig ge achte ) opvatting van de m e e rde rhe id van he t in aanm e rk ing k om e nde publie k ?, of (b) k an de re chte r oorde le n dat re e ds de opvatting van e e n de e l van he t publie k , dat e e n vorm als waarde ook we ze nlijk (voornaam ) ge oorde e ld worde n, naast aanwe zighe id van ande re , e ve ne e ns als we ze nlijk (voornaam ) te be oorde le n waarde n, volstaat om de ze als 'we ze nlijk ' in de zin van voorm e lde R ichtlijnbe paling te k walifice re n? 4. Indie n he t antwoord of vraag 3 luidt in de onde r (b) be doe lde zin, we lk e e is die nt dan aan de om vang van he t be trok k e n de e l van he t publie k ge ste ld te worde n (bijv.: 'e e n nie t te ve rwaarloze n de e l' of 'e e n aanzie nlijk de e l', of e e n nog ande re e is)? Me rk inbre uk e n winstafdracht: inle ide nde opm e rk inge n 3.72. Eve ntue le ge grondhe id van m idde londe rde e l I e n/of II zal m e e bre nge n dat voor de door he t hof be vole n winstafdracht ge e n plaats was. De inze t van onde rde e l III van he t cassatie m idde l is dat ook bij onge grondhe id van die onde rde le n daarvoor ge e n plaats was. 3.73. Naast of in plaats van e e n vorde ring tot schade ve rgoe ding k an de m e rk houde r e e n vorde ring inste lle n tot he t afdrage n van te n ge volge van de inbre uk ge note n winst alsm e de tot he t afle gge n van re k e ning e n ve rantwoording die naangaande : art. 2.21 (4) BVIE, e e rste volzin. De twe e de volzin be paalt dat de re chte r de vorde ring tot winstafdracht m oe t afwijze n als he t (m e rk )ge bruik van de inbre uk m ak e r nie t te k wade r trouw was. Voor de toe passing van art. 2.21 (4) BVIE m oe t e r volge ns he t Be nGH sprak e zijn van m oe dwillig ge ple e gde inbre uk . Daarvan is sprak e als de ge ne die inbre uk ple e gde zich te n tijde van zijn hande le n be wust is ge we e st van he t inbre uk m ak e nd k arak te r daarvan. Er is ge e n sprak e van k wade trouw als de inbre uk is be stre de n m e t e e n ve rwe e r dat in re de lijk he id nie t als bij voorbaat k ansloos k an worde n aange m e rk t(69). Me rk inbre uk e n winstafdracht: de cassatie k lachte n 3.74. O nde rde e l III.1 be vat ge e n ze lfstandige k lacht. 3.75. De onde rde le n III.2 e n III.3 k lage n dat he t hof - in de rov. 4.16 tot e n m e t 4.18 - te n onre chte e n zonde r e nige m otive ring Trianon he e ft ve roorde e ld tot de door R e villon ge vorde rde afdracht van haar winst. Volge ns he t onde rde e l he e ft he t hof - door de vorde ring toe te wijze n als he t in de rov. 4.16-4.17 he e ft ge daan - nie t de juiste m aatstaf toe ge past, althans zijn oorde e l onvoldoe nde ge m otive e rd. 3.76. De ze onde rde le n zijn te re cht voorge ste ld. He t hof he e ft - in rov. 4.17 - we liswaar ge oorde e ld dat Trianon inbre uk m aak t op he t m e rk van R e villon in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE, m aar he t hof he e ft nie t vastge ste ld dat die inbre uk te k wade r trouw is ge we e st. Daarm e e he e ft he t van e e n onjuiste re chtsopvatting blijk ge ge ve n. Uit am bthalve onde rzoe k van he t proce sdossie r volgt dat - ande rs dan nam e ns R e villon in haar schrifte lijk e toe lichting is ge sugge re e rd - R e villon ne rge ns he e ft ge ste ld dat sprak e was van inbre uk te k wade r trouw (of dat de inbre uk m oe dwillig is ge schie d of dat Trianon zich te n tijde van he t oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
20/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
hande le n be wust was van he t inbre uk m ak e nd k arak te r daarvan). Dat be te k e nt m .i. dat - na ve rnie tiging e n ve rwijzing - e e n (ande r) hof tot ge e n ande r oorde e l k an k om e n dan dat R e villon op dit punt onvoldoe nde he e ft ge ste ld, zodat nie t k an worde n vastge ste ld dat de inbre uk door Trianon te k wade r trouw was(70), e n nie t ande rs k an dan de vorde ring tot winstafdracht afwijze n. In zove rre zal de Hoge R aad de ze zaak (t.z.t.) ook ze lf k unne n afdoe n. 3.77. O nde rde e l III.4 gaat nog e e n stap ve rde r dan de e e rde re k lacht ove r de door he t hof be vole n winstafdracht. Dit onde rde e l k laagt nog dat he t hof te n onre chte dan we l onvoldoe nde k e nbaar is voorbijge gaan aan he t ve rwe e r van Trianon dat he t publie k de vorm van de staafje s van Trianon nie t als m e rk ge bruik zie t, zodat om die re de n van m e rk inbre uk ge e n sprak e zou zijn. Trianon ve rwijst naar haar ste llinge n in de conclusie van antwoord (be doe ld zal zijn: in re conve ntie ) onde r 79, 81 e n 86 e n in de conclusie van duplie k in re conve ntie onde r 19 e n 20. 3.78. In de ste llinge n waarnaar ve rwe ze n, be toogt Trianon dat ge e n sprak e is van inbre uk op de m e rk re chte n van R e villon, om dat de vorm van de staafje s van Trianon door haar nie t wordt ge bruik t om de he rk om st van haar product aan te duide n. Volge ns Trianon zie t he t publie k de ze vorm ook nie t als he rk om staanduiding. 3.79. In de ste llinge n van Trianon valt e ve nwe l nie t te le ze n dat he t ge bruik van he t te k e n door haar ge e n afbre uk doe t aan de functie s van he t m e rk van R e villon. Trianon he e ft sle chts be toogd dat zij de vorm van de staafje s nie t ge bruik t om de he rk om st van haar product aan te duide n. Dat is e chte r nie t van be lang. Van be lang is of he t ge bruik van he t te k e n afbre uk doe t aan de we ze nlijk e functie (s) van he t m e rk van R e villon. 3.80. In onde rde e l III.5 k laagt Trianon nog dat he t hof, door in rov. 4.17 te oorde le n dat ve rwarringsge vaar bij de toe passing van artik e l 2.20 lid (1) (a) BVIE ge e n ve re iste is, blijk he e ft ge ge ve n van e e n onjuiste re chtsopvatting. 3.81. De k lacht faalt om dat zij uitgaat van e e n onjuiste re chtsopvatting. De be sche rm ing die wordt ge bode n door art. 2.20 (1) (a) BVIE (ge base e rd op art. 5 (1) (a) MR l) is e e n be sche rm ing van absolute aard. Voor toe passing van de ze be paling is he t nie t nodig vast te ste lle n dat sprak e is van (ge vaar voor) ve rwarring bij he t in aanm e rk ing k om e nde publie k , m aar be staat die ve rwarring in fe ite bij we ge van we tte lijk e fictie . W aar de be woordinge n van art. 16 (1) twe e de zin TR IPS-Ve rdrag m oge lijk (71) sugge re re n dat e r te ge nbe wijs m oge lijk zou k unne n zijn (inhoude nd dat e r ge e n ve rwarring dre igt), be staat e e n de rge lijk e m oge lijk he id m .i. nie t onde r he t BVIE(72). 4. C onclusie Mijn conclusie stre k t e rtoe dat de Hoge R aad, alvore ns ve rde r te be slisse n, he t Hof van Justitie van de Europe se Unie zal ve rzoe k e n ove r vrage n van uitle g van R ichtlijn 89/104/EEG (ge consolide e rde ve rsie : 2008/95/EG) als be doe ld in nr. 3.71 van de ze conclusie uitspraak te doe n, e n he t ge ding zal schorse n totdat he t Hof van Justitie naar aanle iding van dat ve rzoe k uitspraak zal he bbe n ge daan. De procure ur-ge ne raal bij de Hoge R aad de r Ne de rlande n, A-G i.b.d. 1 O ntle e nd aan he t op dit punt nie t be stre de n arre st van he t hof onde r rov. 4.1.a tot e n m e t e. 2 De cassatie dagvaarding is op 12 april 2010 be te k e nd. 3 Zie bijv. inle ide nde dagvaarding, punte n 7-8; Trianons productie s 2 e n 3 (in prim a); C vD in conve ntie te ve ns C vR in re conve ntie zijde ns R e villon, punte n 2-3 e n 32; Trianons prod. 11 in prim a; C vR in conve ntie te ve ns C vA in re conve ntie zijde ns Trianon punte n 64-69, m e t prod. 9; ple itnota in appe l zijde ns R e villon, punte n 40-47 e n 51; R e villons productie s 18, 19 e n 23 (in appe l). 4 Van e e n oorde e l ove r (e e n be roe p op) nie tighe id in ve rband m e t 'we ze nlijk e waarde van de waar' is m ij nie t ge ble k e n. 5 Volge ns de ste llinge n van Trianon (C vR in conve ntie te ve ns C vA in re conve ntie , punt 64) e n R e villon (ple itnota in appe l, nrs. 40-41) de Duitse distribute ur van Trianon. 6 Ee rste richtlijn 89/104/EEG van de R aad van 21 de ce m be r 1988 be tre ffe nde de aanpassing van he t m e rk e nre cht de r lidstate n (inm idde ls 'ge consolide e rd' in R ichtlijn 2008/95/EG). 7 P.G.F.A. Ge e rts, Be sche rm ing van de inte lle ctue le e ige ndom (9e druk 2011), p. 83; HvJ EG 7 ok tobe r 2004, (C -136/02), Jur. p. I-9165, LJN BF4236, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrum e nt/BHIM); vgl. ook HvJ EG 29 april 2004, C -468/01 t/m C -472-01, Jur. 2004, p. I5173, BMMB 2005(1), p. 36 (wastable tte n), rov. 32-33. 8 T. C ohe n Je horam , C .J.J.C . van Nispe n e n J.L.R .A. Huyde cope r, Industri le e ige ndom , De e l 2 Me rk e nre cht (2008), p. 194. 9 C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 196. Zie ook F. van Hore n e .a., O ve r he t be lang van vorm e n in de waarne m ing van m e rk e n, BMM Bulle tin 2006-2007, nr. 4, p. 166-170, waarin dit oorde e l van he t HvJ EU vanuit ge dragwe te nschappe lijk ge zichtspunt oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
21/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
wordt be k ritise e rd. 10 C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 196-197 m e t ve rwijzing naar HvJ EG 29 april 2004, C -456/01, C -457/01, C -468/01 tot e n m e t C -474-01 (wastable tte n), rov. 38, HvJ EG 7 ok tobe r 2004, C -136/02 (Mag Instrum e nt/BHIM), rov. 30, HvJ EG 12 januari 2006, C -173/04 (SiSi/ BHIM), rov. 28, HvJ EG 22 juni 2006, C -25/05, NJ 2007, 237 m .nt. JHS (August Storck /BHIM), rov. 27; vgl. ook C h. Gie le n (re d.), Kort be grip van he t inte lle ctue le e ige ndom sre cht, 9e druk (2007), p. 220-221 m e t ve rwijzing naar HvJ EG 8 april 2003, C 53/01 t/m C -55/01, BIE 2004, nr.19, p. 122, IER 2003, nr. 38, p. 241 m .nt. HMHS (Linde e .a.), alsm e de F. Ve rhoe strae te , BMM Bulle tin 2006/2007, p. 154. 11 C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 197 m e t ve rwijzing naar HvJ EG 22 juni 2006, C -25/05, NJ 2007, 237 m .nt. JHS (August Storck /BHIM). 12 Art. 3 lid 3, e e rste volzin MR l;. Zie bijv. C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 171-172 e n 186-190; vgl. ook de conclusie voor HR 5 fe bruari 2010, LJN BK5993, NJ 2010, 133 (Kraft Suchard/Mars), nr. 4.4. 13 Zie de conclusie voor HR 5 fe bruari 2010 (vgl. vorige voe tnoot), t.a.p., m e t ve rwijzing naar HvJ EG 18 juni 2002, C -299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m .nt. JHS (Philips/R e m ington). 14 Zie de conclusie voor HR 5 fe bruari 2010 (zie voe tnoot 12), t.a.p., m e t ve rwijzing naar HvJ EG 7 juli 2005, C -353/03, Jur. 2005, p. I-6135 (Ne stl /Mars; Have a bre ak ...), rov. 27, 30 e n 32; zie ook Ge e rts a.w. (2011), p. 86. 15 Vgl. HvJ EG 29 april 2004, C -456/01 e n C -457/01, LJN BF1576 (wastable tte n), rov. 39, HvJ EG 7 ok tobe r 2004, C -136/02, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrum e nt/BHIM), rov. 31, HvJ EG 12 januari 2006, C -173/04, LJN BF4780 (SiSi/BHIM), rov. 31, HvJ EG 22 juni 2006, C -25/05, LJN BA5136, NJ 2007, 237 m .nt. JHS (August Storck /BHIM), rov. 28. 16 Vgl. bijv. C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 184 ve rwijze nd naar HvJ EG 16 juli 1998, C -210/96, LJN AD2918, NJ 2000, 374 m .nt. DW FV onde r nr. 375 (Gut Springe nhe ide ). 17 O p ande r Europe e s ge harm onise e rd ge bie d (m isle ide nde re clam e ) he e ft de Hoge R aad dit m aatm an-crite rium re e ds m e e rm ale n om he lsd: vgl. bijv. HR 5 juni 2009, LJN C 08/03771 (De x ia/[De T.]), rov. 4.5.3; HR 10 juli 2009, NJ 2010, 496 m .nt. JBMV (C ashback k e uk e nactie s), rov. 3.8; HR 27 nove m be r 2009, LJN BH2162, R vdW 2009, 1403 (W orld O nline ), rov. 4.10.3. 18 C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 184 ve rwijze nd naar HvJ EG 12 fe bruari 2004, C -218/01, LJN BF6749 (He nk e l), HvJ EG 22 juni 1999, C -342/ 97, LJN AD3067, NJ 2000, 375 m .nt. DW FV (Lloyd/Klijse n), HvJ EG 6 m e i 2003, C -104/01, LJN AF8501, BIE 2004, nr. 50, p. 305 m .nt. AAQ (Libe rte l), rov. 46, HvJ EG 29 april 2004, C 371/02, LJN BG0182 (Bostongurk a). 19 A.w. (2008), p. 162 m e t ve rwijzing naar HvJ EG 8 april 2003 (C 53-01 t/m C -55/01), LJN AF7284, BIE 2004, nr. 19, p. 122; IER 2003, nr. 48, p. 241 m .nt. HMHS (Linde e .a.). 20 O f onge m e rk te producte n (aante k e ning A-G). 21 In aanvulling op C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 162, he rinne r ik nog aan HvJ EG 22 juni 1994 C -9/93, Jur. p. I-2789, NJ 1995, 480 m .nt. DW FV, BIE 1995, nr. 39, p. 142, C MLR 1995, p. 345 m .nt. W . Ale x ande r, AA 1996, p. 62 m .nt. H. C ohe n Je horam (Ide al Standard), waar he t hof - daar in ve rband m e t de m oge lijk he id van intracom m unautaire te rritoriale ove rdracht - uitge bre id is inge gaan op de we ze nlijk e functie van he t m e rk als he rk om staanduide r te r voork om ing van ve rwarring, e n be slisse nd achtte 'de m oge lijk he id van controle op de k walite it van de producte n' (zodat he t product nie t uit sle chts n onde rne m ing be hoe ft te k om e n, m aar ook van voor de m e rk houde r controle e rbare lice ntie ne m e rs afk om stig k an zijn). Zie o.m . rov. 37 e n 38 van he t arre st. 22 HvJ EG 7 ok tobe r 2004, C -136/02, LJN BF4236, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrum e nt/BHIM), rov. 29-31. 23 HvJ EG 22 juni 2006, C -24/05, Jur. p. I-5677 (August Storck /BHIM), rov. 25. 24 GEA 12 se pte m be r 2007, T-358/04, Jur. p. II-3329 (Ge org Ne um ann/BHIM; 'm icrofoonk op'). 25 Vgl. bijv. HvJ EG 7 ok tobe r 2004, C -136/02, LJN BF4236, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrum e nt/BHIM), rov. 29. 26 C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 162 m e t ve rwijzing naar Be nGH 16 de ce m be r 1991, NJ 1992, 596 (Burbe rrys II). Vgl. ook supra nr. 3.16. 27 Aldus k om t e e n e ve ntue le paralle l m e t de zaak die le idde tot Be nGH 19 de ce m be r 1997, NJ 2000, 574 m .nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m .nt. Ste (Be aphar/Ne de rm a) nie t in be e ld. 28 Ple itnota in e e rste aanle g onde r 40 e n MvA onde r 30 e n 31. 29 He t onde rde e l be vat nie t de k lacht dat he t hof e e n of m e e r door Trianon voorge houde n chocolade producte n van de rde n ove r he t hoofd zou he bbe n ge zie n. 30 Voor zo ve r nie t e e n 'we ze nlijk e waarde van de waar' be tre ffe nd; zie hie rna bij onde rde e l II. 31Art. 3 lid 3, e e rste volzin MR l; Be nGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m .nt. DW FV, BIE 2001, nr. 24, p. 136, IER 2000, nr. 51, p. 257 m .nt. SdW (Biom ild). 32O ve re e nk om stig art. 3 lid 3, twe e de volzin MR l. 33 Vgl. hie rvoor nr. 3.32. 34 Dit blijk t uit art. 28, le de n 1 e n 2 BVIE (a contrario) e n (duide lijk e r) uit art. 3 lid 3 van de MR l. 35 Daarove r ging (ook ) nie t he t arre st van HvJ EG van 20 se pte m be r 2007 (GStar/Be ne tton): zie hie rna nr. 3.46 e n voe tnoot 45. oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
22/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
36 Ik k an e r nog wé l op wijze n dat he t HvJ EG in rov. 78 van he t arre st Philips/R e m ington (ge cite e rd in nr. 3.44) e e n aanduiding of parafrase van de in art. 3 (1) (e ) (iii) MR l be doe lde vorm e n lijk t te he bbe n ge ge ve n: nl. 'ge bruik sk e nm e rk e n van e e n waar, waarnaar de consum e nt m oge lijk e rwijs in de ware n van concurre nte n zoe k t'. 37 Afge druk t in o.m . e ditie Schuurm an & Jorde ns Be ne lux -Me rk e nwe tge ving (1996), p. 51. 38 Vgl. e ve nwe l J.-J. Evrard & Ph. Pe te rs, La Dé fe nse de la Marque dans le Be ne lux , Brux e lle s 1996, nr. 22, p. 24, die onde r he t hoofd 'La form e affe ctant la vale ur substantie lle du produit' nog schrijve n: 'Sont visé e s par ce tte disposition le s form e s qui s'assim ile nt, e n ré alité , à de s m odè le s', alsm e de Ant. Braun, Pré cis de s Marque s, 4e é d., Brux e lle s 2004, nr. 77, p. 95, onde r 'La form e qui donne une vale ur substantie lle du produit': 'La [...] re striction te nd à lim ite r la possibilité d'invoque r la prote ction du droit de s m arque s e n plus de ce lle dé coulant du droit d'aute ur ou du droit de s de ssins e t m odè le s'. 39 Be nGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m .nt. LW H, rov. 12-15. Vgl. in dit ve rband ook F.M. Bus, 'Vorm e n die de we ze nlijk e waarde van de waar be ïnvloe de n: e e n hante e rbare uitzonde ring?', BMM Bulle tin 2002, p. 174 (174-175); C h. Gie le n (re d.), Kort be grip (a.w. 2007), nr. 278, p. 235; C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), nrs. 5.5.6.1, p. 129-130. 40 Nr. C -299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m .nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m .nt. AAQ , IER 2002, nr. 42, p. 251 m .nt. FW G, AA 2003, p. 41 m .nt. C hG. 41 Vgl. F. Bus, a.w. (2002), p. 174 (175). Vgl. ook voe tnoot 38. 42 Be nGH 23 de ce m be r 1985, NJ 1986, 258 m .nt. LW H, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m .nt. vNH. 43 Be nGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (Burbe rrys I). C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p. 137, m e rk e n op: 'He t Be nGH be ve stigde [m e t de ze uitspraak , alsnog] de re chtspraak zoals die ook was ontwik k e ld door de Hoge R aad in he t W ok k e ls-arre st (HR 11 nove m be r 1983, NJ 1984, 203 m .nt. LW H; BIE 1985, 9).' 44 Zie voor k ritie k de note n van LW H bij he t W ok k e ls-arre st e n bij he t Burbe rrys-I-arre st, alsm e de he t Ge re chtshof te 's-Grave nhage in zijn vraagste lle nd arre st voorafgaand aan he t Burbe rrys-II-arre st, te k e nne n uit o.m . de publicatie in NJ 1992, 596 op pp. 2458-2461. Ik wijs m e t nam e op de k ritische rov. 16-25 van he t Haagse hof. Zie ook Gie le n/W iche rs Hoe th, Me rk e nre cht (1990), nr. 425, waar zij onde r ve rwijzing naar he t Adidas-drie stre pe nm otie f-arre st aange ve n dat naar Be ne lux -m e rk e nre cht 'inburge ring' tot onde rsche ide nd te k e n e r nie t toe zou k unne n le ide n dat e e n door art. 1, twe e de lid van m e rk be sche rm ing uitge slote n te k e n tóch m e rk e nre chte lijk e be sche rm ing de e lachtig zou k unne n worde n. In de ze lfde zin D.W .F. Ve rk ade , Be sche rm ing van he t uite rlijk van produk te n (1985), nr. 131, p. 185 (k le ine le tte rs). In 2008 schre ve n C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w., p. 137: 'He t is de vraag in hoe ve rre de ze le e r nog opge ld k an doe n'. 45 HvJ EG 20 se pte m be r 2007, C -371/06, Jur. 2007, p. I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m .nt. R .A.M. Q uanje l-Schre urs. C -371/06, NJ 2010, 40 m .nt. C hG onde r nr. 41. De ze zaak be trof vorm m e rk be sche rm ing van de ('Elwood'-)spijk e rbroe k van G-Star, n.a.v. door de Hoge R aad ge ste lde pre judicië le vrage n (HR 8 se pte m be r 2006, zaak C -05/071, LJN AV3384, NJ 2006, 492, m e t he rste larre st d.d. 13 ok tobe r 2006, LJN AZ0095, NJ 2006, 561; BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294). De vrage n van de Hoge R aad ginge n nie t ove r de inhoude lijk e uitle g van he t 'we ze nlijk e waarde '-crite rium (he t cassatie m idde l in die zaak gaf daar ook ge e n aanle iding toe ). Zij ginge n, k ort e n ge parafrase e rd ge ze gd, ove r de vraag of toe tsing aan dit crite rium achte rwe ge k on blijve n indie n wanne e r de be trok k e n vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantre k k ingsk racht he e ft ve rk re ge n door de be k e ndhe id e rvan als onde rsche idingste k e n. De s ne e n, aldus he t HvJ. Aldus m oe st van de ande rsluide nde visie van he t Be nGH in die ns arre st Burbe rrys I (1989) afsche id ge nom e n worde n. Postpre judicie e l (ve rnie tige nd) arre st: HR 3 april 2009, LJN BH1225, NJ 2010, 41 m .nt. C hG. 46 R . Inge rl & C hr. R ohnk e , Mark e nge se tz, 3. Auflage (2010), § 3, R andnr. 58, p. 49-50, uite n k ritie k op he t Be ne tton/G-Star-arre st van he t HvJ EG, e n m e ne n dat he t Hof 'die Vorlage frage de s Hoge R aad m i ve rstande n hat'. 47 HR 11 nove m be r 1983, NJ 1984, 203 m .nt. LW H; BIE 1985, nr. 9, p. 23 m e t ill. (W ok k e ls); HR 21 april 1989, NJ 1989, 835, IER 1989, nr. 31, p. 58 (Bacony). Zie - k ritisch hie rove r Bus, a.w. (2002), op p. 176-178. 48 14th e dition, London 2005; in nr. 8-196, op p. 210. Zie ook voe tnoot 77 op p. 211 aldaar. 49 Vgl. Bus, a.w. (2002), p.178 e .v.; C ohe n Je horam /Van Nispe n/Huyde cope r, a.w. (2008), p.136-137. 50 Ex tre e m ge ste ld, zou e r voor toe passing van de uitsluiting dan sle chts plaats zijn bij de ware nsoort 'fe e st- e n de coratie -artik e le n' (e n ze lfs dát zou nog be twist k unne n worde n m e t de ste lling dat ook bij die artik e le n de ve ilighe id toch we ze nlijk (e r) is). 51 Vgl. G. Eise nführ & D. Sche nne n, Ge m e inschaftsm ark e nve rordnung, Kom m e ntar (2003), Art. 7 GMVo, R andnr. 160, p. 136-137; Ph. von Kapff, in Gie le n/Von Bom hard (e ds.), C oncise Europe an Trade Mark and De sign Law (2011), C TMR , art. 7, note 8(g); Fe ze r, Mark e nre cht, 4. Auflage (2009), § 3 Mark e nG, R andnr. 694, p. 432 e n R andnrs. 699-701, p. 433-434; Inge rl/R ohnk e , a.w. (2010), § 3, R andnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. (2004), nr. 77, p. 97 (vie rde aline a). 52 Vgl. Ke rly, a.w. (2004), nr. 8-192, p. 212: '(...) one is le ft with the aspe cts of de sign of shape whe re the de signe r has room for m anoe uvre : doe s his or he r de sign input to the shape give substantial value to the goods. This issue is to be answe re d by com paring the shape sought to be re giste re d with shape s of e quivale nt article s. [...] If the de signe r has an e stablishe d re putation, [...] the n it is ve ry lik e ly that substantial value would be found. But oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
23/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
e ve n if the de signe r is unk nown, "good de sign" m ay we ll be tak e n to have adde d substantial value to the goods.' In de ze lfde (ie ts m inde r uitge sprok e n) zin P. Ströbe le & F. Hack e r, Mark e nge se tz, Kom m e ntar, 7. Aufl. (2003), 3, R andnr. 119-120, p. 56. 53 Vgl. ook bijv. P. Mathé ly, Le nouve au droit francais de s m arque s (1994), p. 72: 'Une form e ne pe ut pas ê tre dé posé e à titre de m arque pour dé signe r un produit, si e lle e st la form e m ê m e de ce produit e t si la substance m ê m e du produit ré side dans ce tte form e '. 54 Bus, a.w. (2002), ge e ft op p. 179 nog e e n ande re re de n waarom he t voorbe e ld van he t k ristalle n se rvie s nie t de ugt. 55 He t ontwe rp van de re ge ringe n was van 12 fe bruari 1959; he t was in be langrijk e m ate ge base e rd op e e n voorste l van de Be lgische , Lux e m burgse e n Ne de rlandse groe pe n van de AIPPI, ge publice e rd als bijlage van he t Bijblad bij de Industrië le Eige ndom (BIE) in januari 1954. 56 Enk e le nie t-Ne de rlandse boe k e n zijn al of worde n nog ge noe m d. Ik k on nie t ve rde r gaan dan raadple ging van e e n paar hande n vol in Ne de rland ge m ak k e lijk vindbare boe k e n. 57 Inge rl/R ohnk e , a.w. 2010, 3, R andnr. 59, p. 50. 58 GEA 6 ok tobe r 2011 (T-508/08; Bang & O lufse n; Loudspe ak e r II). He t be roe p we rd ve rworpe n. 59 Inge rl/R ohnk e , t.a.p., tre k k e n (aan de hand van he t voorbe e ld van e e n De sign-vaas), die conse que ntie e chte r nie t (be spre k e n die nie t e e ns), m aar opte re n e r aanstonds voor de uitsluitingsgrond ge le ge n in 'e e n we ze nlijk e waarde ' 'nur be i re ine n Kunst- ode r De signobje k te n zu ve rne ine n'. In de ze lfde zin Gie le n, noot onde r HR 3 april 2009, LJN BH1225, NJ 2010, 41 (Be ne tton/G-Star), sub 3: 'W at m ij be tre ft, zou k unne n ge lde n dat de vorm van be sche rm ing is uitge slote n, wanne e r he t publie k sle chts door de vorm ze lf tot aank oop be sluit.' Gie le n ve rvolgt, onde r aanhaling van he t W ok k e ls-k rulzoutje s-voorbe e ld (vgl. voe tnoot 47), dat dit bij W ok k e ls nie t zo is, 'om dat m e n zoutje s toch vooral k oopt vanwe ge sm aak , k nappe righe id, e tc. Bij zoutje s die als be e stje s zijn ge vorm d e n worde n ve rk ocht om k inde rpartijtje s op te vrolijk e n, zou dit vorm aspe ct doorslagge ve nd k unne n zijn e n dus zoude n die vorm e n van m e rk e nre chte lijk e be sche rm ing zijn uitge slote n.' Me t dit lange citaat wil ik illustre re n dat ook Gie le n, hoe we l hij hie r re lative e rt in die zin dat de e ne zoutje svorm de ande re nie t is, e n hoe we l hij re k e ning wil houde n m e t de doe lgroe p, k e nne lijk nog ste e ds uitgaat van e e n binaire de nk wijze , waarbij nog ste e ds e e n m e e rde rhe idspublie k sopvatting be slisse nd zou zijn. 60 Hie r laat zich allicht e e n ve rge lijk ing tre k k e n m e t de be nade ring van he t Hof van Justitie in de zaak Philips/R e m ington (vindplaatse n in voe tnoot 40). In he t k ade r van de uitsluiting door art. 3(1)(e ) MR l van 'te k e ns die uitsluite nd be staan uit e e n vorm [...] die noodzak e lijk is om e e n te chnische uitk om st te ve rk rijge n.' ove rwoog he t Hof (rov. 81): 'Me t be tre k k ing tot de vraag, of he t be wijs dat e r nog ande re vorm e n be staan waarm e e de ze lfde te chnische uitk om st k an worde n ve rk re ge n, de in artik e l 3, lid 1, sub e , twe e de stre e pje , ve rm e lde grond voor we ige ring of nie tighe id van de inschrijving opzij ze t, zij opge m e rk t dat nie ts in de be woordinge n van de ze be paling e e n de rge lijk e zie nswijze re chtvaardigt.' Ande rs ge ze gd: nie t 'de ' (e nige of be ste ) te chnische ' uitk om st is be slisse nd; de aanwe zighe id van 'e e n' te chnische uitk om st volstaat. 61 Trianon ve rwijst hie rtoe (via voe tnote n 28 e n 26) naar de inle ide nde dagvaarding onde r 30-32, de C vR onde r 48-65, de ple itnota in e e rste aanle g onde r 52-64, de MvA onde r 11 e n de ple itnota in appe l onde r 72-74. O pge m e rk t m oe t worde n dat Trianon op dive rse van de ze vindplaatse n spre e k t ove r 'de ' we ze nlijk e waarde . Maar ook indie n he t zo zou zijn zoals opge m e rk t in de s.t. nam e ns R e villon, nr. 51, dat Trianon m e t he t ve e lvuldig ge bruik van he t lidwoord 'de ' ze lf aanle iding ge ge ve n zou he bbe n tot he t ge bruik van dit ve rk e e rde lidwoord door he t hof, m oe t m .i. ge lde n dat Trianons hie r be doe lde k lacht - langs he t parcours van aanvulling van re chtsgronde n - toe laatbaar is. In de s.t. nam e ns R e villon, nr. 51, wordt ook onde rk e nd dat he t hof bij de we e rgave van Trianons subsidiaire vorde ring wé l he t juiste lidwoord he e ft ge bruik t. Aanvulling van de re chtsgronde n te n gunste van thans e ise re s in cassatie is daarom m .i. in dit ge val toe ge staan. 62 Zie m e t nam e C vA onde r 41, C vD onde r 28-31 e n de ple itnota e e rste aanle g onde r 2933. 63 Hof 's-He rtoge nbosch 19 ok tobe r 1999, IER 2000, nr. 3. p. 23 (strooise l). 64 He t hof ove rwoog in dat arre st (rov. 4.4) dat de uite rlijk e ve rschijningsvorm van e e n strooise l voor bank e tbak k e rsproducte n in he t alge m e e n be langrijk is voor de m ark twaarde van he t strooise l. 65 Vgl. in de schrifte lijk e toe lichting nam e ns R e villon m e t nam e nrs. 51-52. 66 Vgl. bijv. HR 20 ok tobe r 1995, NJ 1996, 682 m .nt. J.H. Spoor (Dior/Evora), rov. 3.3. 67 Trianon ve rwijst in dit ve rband naar de MvA onde r 11 e n de ple itnota in appe l onde r 75 e .v. 68 Te rzijde : voor zove r Trianon in dit ve rband e e n be roe p doe t op HvJ EG 20 se pte m be r 2007, C -371/06 (Be ne tton/G-Star; vindplaatse n in voe tnoot 45), k an ik haar in die ve rwijzing nie t volge n. 69 Be nGH 11 fe bruari 2008, LJN BC 6935, NJ 2008, 535 m .nt. C hG, IER 2008, nr. 21, p. 87 m .nt. C hG (O nde o Nalco/Miche l) (pre judicië le vrage n ge ste ld door HR 27 ok tobe r 2006, NJ 2006, 588). 70 Nog daar ge late n de vraag of he t door Trianon ge voe rde ve rwe e r als bij voorbaat k ansloos m oe t worde n aange m e rk t, we lk e vraag ge le t op de ve rschille nde uitk om ste n bij de re chtbank e n he t hof m .i. ontk e nne nd m oe t worde n be antwoord, zodat ook daarom e e n inbre uk te k wade r trouw nie t zal k unne n worde n vastge ste ld. Vgl. hie rove r ook de note n van C h. Gie le n onde r Be nGH 11 fe bruari 2008 (zie vorige voe tnoot). 71 'In he t ge val van he t ge bruik van e e n ide ntie k te k e n voor ide ntie k e ware n of die nste n oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
24/25
29-12-11
Rechtspraak.nl - LJN: BT8460
wordt he t ve rm oe de n van ve rwarring ve ronde rste ld.' 72 Vgl. C ohe n Je horam /Van Nispe n/Hu de cope r, a.w. (2008), p. 290. W e llicht ande rs: Gie le n, T&C IE (2009), aant. 7 bij art. 2.20 BVIE.
oeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8460
25/25
