Právní aspekty transferu technologií. Liberec,

Právní aspekty transferu technologií Liberec , 18.09.2013

Osnova:

• • • • • • • •

Transfer technologií – pokus o definici Účastníci transferu a jejich právní prostředí Cíle a zájmy zúčastněných stran Transfer jako spolupráce Obsah smlouvy o spolupráci Mezinárodní aspekty na příkladech CZ / D Exkurs: Transfer jako zakládání nových společností Závěr

RIEDIGER. legal | tax

2

Transfer technologií – pokus o definici • • • • •

Externí zhodnocení technologických znalostí Využití těchto znalostí pro třetí osoby Zejména: převod výsledků výzkumu a vývoje Původně: šíření průmyslových metod rozvojovým zemím nebo nově zprůmyslněným zemím Ale také: finanční podpora dalšího vzdělání inženýrů na vysokých školách a výzkumných pracovištích


3

Transfer technologií – pokus o definici: typy TT •Transfer technologií vázaný na zboží: export investičních celků, které dříve v zemi příjemce nebyly k dispozici (například: německý tank Leopard II pro Saudskou Arábii) •Transfer technologií vázaný na osoby: zaškolení pracovních sil prostřednictvím poradenství a vzdělávání, resp. dalšího vzdělávání •Transfer technologií nevázaný na žádný z faktorů: výměna prostřednictvím prodeje patentů, licencí a know-how, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje >> poslední z uvedených forem je předmětem této prezentace: těžiště v praxi: 70-80% tvoří přeshraniční výměna mezi mateřskou a dceřinnou společností


4

Transfer technologií - nelegální formy •Průmyslová špionáž (aktuálně: skandál NSA, dříve např. Reverse Engineering čínských státních podniků) •Porušování průmyslových ochranných práv (patenty, průmyslové vzory, užitné vzory) a autorských práv •Nekalá soutěž – Zákon o nekalé soutěži (D): „Nekale jedná zejména ten, kdo […] nabízí zboží nebo služby, které jsou napodobeninami zboží nebo služeb jiného soutěžitele, pokud potřebné znalosti nebo podklady pro napodobení nabyl nepoctivým způsobem.“


5

Účastníci transferu a jejich právní prostředí •

• • • •

Veřejná a soukromá výzkumná pracoviště (univerzity – zásadně střednědobé výzkumy, vysoké školy – zásadně krátkodobé výzkumy, instituty, soukromé nadace…) Podniky Politika (např. německá spolková vláda prostřednictvím Německé společnosti pro technickou spolupráci (GTZ) GmbH) Poskytovatelé finančních služeb prostřednictvím veřejných zakázek (např. Sächsische Aufbaubank, Kreditanstalt für Wiederaufbau …) Portály / fóra, které mají blízko k vědě, jako například veletrhy (např. tech transfer – Gateway2Innovation na veletrhu v Hannoveru)


6

Cíle a zájmy zúčastněných stran •

•

•

Oboustranně: Zapojení dotačních programů (v Německu např. „FuE-Förderung gemeinnütziger externer Industrieforschungseinrichtungen in Ostdeutschland – Innovationskompetenz Ost (INNO-KOM-OST)“) Podniky: inovace produktů (snižující se „poločas rozpadu“ produktových cyklů), snížení nákladů výzkumu a vývoje, reputace veřejných institutů, vzdělávání zaměstnanců na vysokých školách Instituty: testy v praxi, využívání strojních zařízení, zapojení financování a finančních prostředků


7

Transfer jako spolupráce •

• •

•

Zákon sám o sobě zná pojem spolupráce („smlouva vychází ze smluvit“), ale nezná spolupráci jako smluvní typ Smlouva sui generis: široký potenciál při tvorbě smlouvy, ale také riziko smluvních mezer Smlouva o spolupráci svádí dohromady účastníky z naprosto odlišného prostředí a s odlišnými zájmy: nezbytná vyváženost smlouvy! Kromě toho musí být často zohledněny zájmy třetích osob před zájmy smluvních stran (politika a dotační programy)


8

Obsah smlouvy o spolupráci •

•

•

Strany smlouvy: na straně institutů je často sporné, kdo je oprávněn smlouvu podepsat Okamžik uzavření smouvy: pozor, mnoho dotačních programů předpokládá podpis smlouvy až po vydání dotačního příslibu (tip: některé programy předpokládají povolení výjimky pro dřívejší zahájení projektu: musí být však zvlášť požádáno a zdůvodněno) Rozsah smlouvy: důležité přílohy (např. technické specifikace by měly být zahrnuty do smlouvy a měly by se stát její „nedílnou součástí“)


9


•

Formulovat cíl smlouvy: vzhledem k neúplným technickým řešením musí být cíl často formulován velmi široce: problém vzniká v souvislosti s požadavkem určitosti smlouvy vyžadovaným českým právem Jinak je tomu u tzv. „demand pull“, kde podniky vyhledávají dle specifikace zakázky výzkumné pracoviště k vypracování konkrétního řešení Typ smlouvy „kooperace“: tento smluvní typ zákon nezná, proto téměř vše musí být detailně upraveno v písemné formě: popř. lze odkázat na jednotlivá zákonná ustanovení: problém je intenzita spolupráce: nezbytné je vymezení vůči ostatním skupinám (např. v Německu existuje riziko vzniku GbR se solidární odpovědností a vkladem Know-how)


10


Definice příspěvků jednotlivých partnerů: Kdo bude plnit jaké úkony a jakým personálem? Kdo zajistí nezbytná povolení? Kdo zajistí nezbytné přístroje a zařízení? Kdo zajistí financování? Kdo zajistí organizaci / vyúčtování? Kdo bude komunikovat navenek?


11


Vyřešit vlastnictví k právům: Řešení pro licence: Výzkumné zařízení zůstává vlastníkem obsahu licence Výzkum na zakázku a poradenská řešení: Podnik je vlastníkem výsledků výzkumu a je zpravidla výlučně oprávněn výsledky registrovat jako průmyslové právo Diplomové a semestrální práce: vzhledem k nízkým nákladům oblíbený způsob zpracování určitých řešení, vlastnictví práv však zpravidla není řešeno Dotační projekty: Výsledky musí být často zveřejněny a stávají se volně dostupné a tedy využitelné pro konkurenci: tzv. prohlášení obecné prospěšnosti


12


Vyřešit vlastnictví k právům: Problematická oblast dalšího vývoje: často opomíjený obsah smlouvy, další vývoj je pravidelně předmětem zvláštních ochranných práv u licencí je třeba sjednat opci k rozšíření / prodloužení smlouvy na tento další vývoj


13


Exkurs: Vymezení patentu a užitného vzoru Patent je „prověřeným právem“: Nevýhoda: často dlouhý proces udělení (předřazená kontrola): přihlášení ještě nechrání před dalšími přihláškami: nezbytné je zveřejnění patentu

Užitný vzor není prověřeným ochranným právem, ale pouhou registrací, obsahová kontrola „následná“ >> přesto je vyžadováno, aby se jednalo o technickou novinku Užitný vzor vyžaduje v souvislosti s rozhodnutím německého Spolkového soudu z roku 2006 stejnou úroveň jako patent


14


Časový harmonogram: nezbytné je specifikovat rozpočet a financování v čase, neboť ve fázi výzkumu a vývoje nelze počítat s příjmy z výsledku Rozpočet by měl být doplněn o specifický business plán pro období fáze zhodnocování Podklad pro dobu trvání smlouvy o spolupráci / mechanismus výpovědi smlouvy


15


Úhrada nákladů: Milestone-Payments / koncept půjček? povinnost poskytnout doplatek? Problém: Vznik deficitů v důsledku výkyvů v měnových kurzech

Co se stane, nebude-li výzkumný projekt úspěšný? Kdo má právo zhodnotit dílčí výsledky činnosti? Daňové uplatnění nákladů?


16


Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti: Které osoby z výzkumného pracoviště budou zapojeny?: smysluplné je omezení na konkrétní oddělení / katedry i zúčastněné osoby by měly výsledky spolupráce využívat pouze v rámci spolupráce a nikoli v ostatních projektech: smysluplné je zákaz použití výsledků třetími osobami, nebo v jiných projektech – problém odchodu vědeckých pracovníků ke konkurenčním podnikům platnost i po ukončení smlouvy problém právních následků: náhrada škody Exkurs: prokázání výše vzniklé škody: paušalizovaná náhrada škody/ smluvní pokuty


17


Exkluzivita: problém u dotačních programů, ve vztahu k dalšímu vývoji atd. problémová oblast: kartelové právo Tip: zohlednit nejen exkuzivitu zaměřenou na zúčastněné osoby, ale i územní vymezení (v této oblasti nutné zohlednit i mezinárodní prvky)


18

Mezinárodní aspekty na příkladu CZ / D •

Četnost: při rozšíření pokrokových technologií stojí na prvním místě nadnárodní podniky : Výměna informací v rámci podnikových skupin vede bez ohledu na národní hranice k permanentnímu transferu technologií: často s nízkou pozorností k chybějícím ochranným právům, neboť společnost je jako celek „pod kontrolou“ Velká část výdajů v globálním patentovém a licenčním obchodě se skládá z plateb v rámci koncernu


19


Volba práva: kterým právním systémem by se smlouva o spolupráci měla řídit? Tip: nerozhodovat přednostně dle příslušnosti stran, ale dle zvoleného sudiště >> volbu práva přizpůsobit volbě sudiště


20


Volba sudiště: ve které zemi je technické řešení chráněno / kde vzniklo (zvláštní případ: autorské právo kvůli chybějícímu registru)? které soudy jsou profesionální a důvěryhodné (doba trvání řízení / náklady soudního řízení / „u přeshraničních případů předvídatelné“ procesní právo / vzdělání a nepředpojatost soudce)? nejdůležitější předpoklad: vykonatelnost rozsudku i v zahraničí?


21


Volba jazyka: u vícejazyčných smluv je třeba výslovně stanovit rozhodné jazykové znění Tip: volba práva by se měla orientovat podle zvoleného sudiště a teprve poté dle jazykových preferencí stran Tip: Volba překladatele, který má znalosti v technických a právních oborech, vyřešit pojištění odpovědnosti překladatele (popř. zajistit přiměřené jednorázové zajištění)


22

Mezinárodní aspekty na příkladu CZ / D •Kdo zajistí registraci práv duševního vlastnictví v zahraničí? : z finančních důvodů je často volena pouze národní registrace: má být zvláštní ochrana zajištěna i v zahraničí? Kdo bude vlastníkem práv? / Kdo ponese odpovědnost za zajištění kompletní ochrany po stanovenou dobu? / Kdo ponese náklady? u licencí: smějí zahraniční dceřinné společnosti společnosti vlastnicí licenci technické řešení rovněž využívat? Exkurs: tzv. ustanovení Change of Control k ochraně před prodejem podniku v případě dceřinné společnosti RIEDIGER. legal | tax

23


Evropská patentová úmluva: zvláštní nadnárodní smlouva EU (Německo členem od1977, ČR od 2002: 27 členských států EU plus 11 dalších) upravuje příslušnost Evropského patentového úřadu v rámci Evropské patentové organizace možná je jednotná přihláška patentu: zákldní doba platnosti až 20 let po udělení evropského patentu (svazek národních patentů) má jeho majitel stejná práva a povinnosti, jako majitel národního patentu (zpravidla nutná validace patentu v každém z určených států).


24


Evropská patentová úmluva

Quelle der Graphik: Wikipedia


25

Mezinárodní aspekty na příkladu CZ / D •Daňové právo: vznik provozovny zabývající se výzkumem a vývojem může vést k daňové povinnosti v jiné zemi, resp. k selhání provozních výdajů ve vlastní zemi Čl. 7 smlouvy o zamezení dvojího zdanění D / CZ: Zisk provozovny bude zdaněn vždy v této zemi: spor orgánů finanční správy s poplatníkem daně o přiřazení příjmů a výdajů Podnik jako celek: oddělení výzkumného a výrobního procesu není zpravidla možné Řešení prostřednictvím tzv. řízení o dohodě nebo dohody EU o zamezení dvojího zdanění je časově i finančně velmi nákladné


26


Daňové právo: Čl. 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění D / CZ: za stálou provozovnu se nepovažuje, pokud v druhém státě probíhají vědecké rešerše nebo podobné činnosti : při transferu technologií však existuje propojení se skutečnou výrobou, která je naopak vzorovým příkladem pro provozovnu (pozor: v jiných státech – zejména v nově zprůmyslněných státech – přibývá provozoven poskytujících pouze služby) Tip: při tvorbě smlouvy je nezbytná zvláštní pozornost >> v nejednoznačných případech: přizvat specialisty na mezinárodní zdanění


27


Daňové právo: Nebezpečí tzv. přemístění činností, pokud partner je blízkou osobou, neboť výzkum a vývoj představuje zpravidla základní funkci podniku (zejména u struktur v rámci skupiny nebo u joint ventures) Zvláštní oblastí je regulace tzv. transferových cen vede k fiktivnímu zdanění s povinností dodatečného zdanění až do 10ti let (Tip: převzít do smlouvy ustanovení o úpravě cen a aktivně jej vytvářet) kvůli výzkumu a vývoji je pravidelně zasažena i oblast duševního vlastnictví, která vede ke komplexním zvláštním řešením (ocenění jednotlivých částí nebo ocenění celku) a nastoluje mimo jiné i otázky oceňování


28

Exkurs: Transfer jako zakládání nových společností •Přestup absolventů a vědeckých pracovníků do podnikání •Základní princip: Znalosti a výsledky výzkumů jakož i z toho vznikající nápady se po založení zvláštní společnosti (tzv. Start-up) stanou produkty připravenými ke vstupu na trh, k obchodování a k dalšímu vývoji •Je ze strany univerzit / vysokých škol často masivně podporováno •Často opomíjena: otázka právní formy a sídla (soutěž národních právních systémů, „místo financování“, podpora zakládání podniků)


29

Závěr • •

•

•

Nepodcenit procest tvorby smlouvy Tvorba smlouvy je nepostradatelnou podmínkou úspěchu, neboť výzkum a vývoj je zpravidla dlouhodobý a finančně náročný >> mnoho vnějších rušících vlivů Transfer technologií je však nepostradatelný pro podniky, zejména střední podniky (příklad: Baden-Württemberg: region s vedoucím světovým postavením na trhu) Nepostradatelné pro výzkumná pracoviště : zpřístupnění financování a „ověřování v praxi“


30

Právní aspekty transferu technologií. Liberec,

Recommend Documents