Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem

Duben 2009 1


Obsah: I.

Úvod

4

1.1

Obsah a cíl tohoto materiálu

4

II.

Vysvětlení používaných pojmů

5

III.

Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově

9

3.1

Přímá spolupráce s komerčními subjekty

10

3.1.1

Poskytování služeb

10

3.1.2

Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem

10

3.2

Přenos poznatků a technologií

11

3.2.1

Prodej monografií, studií a analýz

12

3.2.2

Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how

12

3.2.3

Založení spin-off společnosti

13

IV.

Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji

15

4.1

Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK

16

4.2

Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů

17

4.3

Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje

17

4.4

Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty

18

V.

Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK

19

5.1

Vyplnění a posouzení Oznámení objevu/vynálezu s komerčním potenciálem

19

5.2

Zpracování a schválení komercializačního projektu

21

5.3

Realizace komercializačního projektu

22

5.3.1

Zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví

23

5.3.2

Prověření konceptu

24

5.3.3

Prodej patentu či licence

24

5.3.4


26

5.3.4.1

Založení spin-off společnosti bez majetkové účasti univerzity

26

5.3.4.2

Založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity

28

5.3.5

Další cesty komercializace

29

5.4

Ukončení komercializačního projektu

29

VI.

Správa „technologického portfolia“ Univerzity Karlovy

31

6.1

Správa Portfolia duševního vlastnictví

31

2

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 6.1.1

Údržba Portfolia duševního vlastnictví

31

6.1.2

Ochrana duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití

32

6.1.3

Platby podílů na výnosech autorům patentů či jiných typů duševního vlastnictví

32

6.2

Správa Portfolia majetkových účastí UK v technologických spin-off společnostech

33

6.2.1

Výkon práv společníka (akcionáře)

33

6.2.2

Administrace majetkových účastí v technologických spin-off společnostech

33

VII.

Doporučená literatura

34

VIII.

Přílohy

35

Příloha č. 1: Oznámení o objevu / vynálezu

36

Příloha č. 2: Seznam relevantních smluv v Kompendiu vzorových smluv CPPT

38

3


I. Úvod 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu V tomto materiálu je podrobně popsán postup doporučený fakultám a dalším součástem Univerzity Karlovy v Praze při komercializaci výsledků jejich výzkumu a/nebo vývoje (tzv. „inovační“ nebo „technologický transfer“). Jeho cílem je poskytnout akademické obci a všem pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze manuál jak postupovat v případě, kdy začnou uvažovat o využití komerčního potenciálu výsledků svého výzkumu a/nebo vývoje. Pro lepší orientaci v problematice „přenosu poznatků a technologií“ je doplněn v kapitole II stručným výkladovým slovníkem základní terminologie. Pro vysvětlení souvislostí doporučovaných postupů jsou nejvýznamnější kapitoly dokumentu, zejména pasáže týkající se patentování a zakládání spin-off společností stručně komentovány (kurzívou). Přílohou č. 1 manuálu je „Oznámení o objevu / vynálezu“, které hraje centrální roli při zahájení procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. V různých kapitolách a oddílech tohoto manuálu je zmiňována řada smluv, nezbytných pro právní ošetření různých etap procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Konkrétní podoba každé uzavřené smlouvy musí odpovídat dané konkrétní situaci a je proto jedinečná; přesto jsou si smlouvy používané v obdobných situacích natolik podobné, že je pro většinu případů možno zpracovat vzorové smlouvy. Pro usnadnění používání tohoto manuálu vzniká Kompendium vzorových smluv CPPT UK, které je možné v návaznosti na tento manuál využívat. U smluv citovaných v textu jsou uváděny odkazy na vzorové smlouvy v kompendiu. Přístup ke kompendiu je možno získat přes www stránku CPPT UK (http://www.cppt.cuni.cz), seznam smluv uvedených v kompendiu je v Příloze č. 2. Adresa CPPT UK je: Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3/5 116 36 Praha 1 Tel.: (+420) 224 491 255, 452 Fax: (+420) 224 225 872 Podrobnější informace viz: http://www.cppt.cuni.cz

4


II. Vysvětlení používaných pojmů Tato kapitola obsahuje abecedně srovnaný výkladový slovníček některých základních pojmů používaných v oblasti interakce mezi akademickou a komerční sférou. Jejich osvojení nejen výrazně usnadní studium následujícího textu, ale vytvoří i nutný základ pro případné studium dalších materiálů zaměřených na oblast přenosu poznatků a technologií. • Autor = fyzická osoba, která dílo vytvořila; v případě díla souborného jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. • Autorské dílo (dílo) = dílo vědecké, dílo literární, jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly jsou např. počítačové programy, sborníky nebo databáze, díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. • Autorská práva = zahrnují práva k dílům literárním, jiným uměleckým nebo vědeckým. Biotechnologický vynález = vynález, který se týká • (1) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, (2) rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo (3) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného, než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem. • CPPT UK = Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze – další součást Univerzity Karlovy poskytující komplexní podporu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na UK. • Duševní vlastnictví = je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínos pro jedince i společnost a schopnost vyvolání tvorby dalších produktů (materiálního i nemateriálního charakteru). Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, užívat, ale i ochraňovat. Právní úpravu týkající se duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to jednak na autorské právo, které 5


•

• •

•

•

•

• •

•

• •

je reprezentováno autorským zákonem, a práva průmyslového vlastnictví, jež jsou zakotvena ve více dílčích právních předpisech. Duševní vlastnictví chráněné obchodním zákoníkem = duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem, zahrnuje nezapsaná označení, obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how. Chráněná odrůda rostlin = odrůda, na níž se dle zákona vztahují udělená ochranná práva. Inovace = implementace nového nebo podstatně zlepšeného produktu či služby, procesu, nové metody marketingu, nové metody organizace obchodní praxe, organizace práce nebo externích vztahů. Inovační transfer = (též technologický transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Know-how = soubor poznatků, dovedností, zkušeností a zběhlostí výrobní, technické, provozní, obchodní, vědecké, výzkumné nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo dostupné, jsou podstatné a popsatelné (lze je písemně zachytit). Komercializace (komerční využití) duševního vlastnictví = finanční zhodnocení duševního vlastnictví např. prostřednictvím licenčních smluv, prodejem duševního vlastnictví, podílu na spin-off společnosti apod. Komercializační projekt = projekt zaměřený na realizaci komerčního využití určitého konkrétního duševního vlastnictví univerzity. KTO („Knowledge Transfer Office“) = kancelář přenosu znalostí (obvykle synonymum TTO („Technology Transfer Office“) – „Kancelář přenosu technologií“)) – oddělení ve výzkumné instituci, které je odpovědné za management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje této instituce (případně ve spolupráci s dalšími obdobnými institucemi) do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Náklady na komerční využití duševního vlastnictví = veškeré náklady spojené se zhodnocením tržního potenciálu duševního vlastnictví (např. průzkum trhu, odměny externích odborníků), náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví (patentové poplatky, odměny patentových zástupců atp.) nebo např. náklady spojené s prodejem licencí (právní služby aj.). NGO (non-profit, non-governmental organization) = nezisková nevládní organizace. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví = je realizována zápisem (a udržováním) patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, topografií polovodičových výrobků nebo odrůd rostlin do rejstříku příslušného úřadu (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví).

6

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK •

• •

•

•

•

• •

•

•

Ochranná známka = jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. OOV = strukturované oznámení o objevu / vynálezu (formulář). Patent = ochranný dokument, který se uděluje na vynálezy. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) a má i právo převést patent na jinou osobu. Prověření konceptu = postup, kterým se testuje reálnost záměru komercializace určitého duševního vlastnictví. Zahrnuje zejména vývoj a testování prototypu, tržní analýzu, vývoj a testování obchodního modelu, získávání nezbytných certifikátů a licencí, případně i pilotní projekt komercializace v omezeném rozsahu. Průmyslové vlastnictví = výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy, ochranné známky. Průmyslový vzor = vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Přenos poznatků a technologií = technologický transfer = inovační transfer. Původce = jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu, která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (tj. v případě univerzity zaměstnanec akademický i neakademický pracovník i student, ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na univerzitě). Spin-off společnost = (též spin-out) je podnikatelská právnická osoba (zpravidla s.r.o. nebo a.s.) založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Duševní vlastnictví (většinou výsledek výzkumu) je firmě poskytnuto prostřednictvím licenční smlouvy nebo prodejem. Univerzita může – ale také nemusí – získat v spin-off majetkový podíl, společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejich laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti firmy se obvykle podílejí i původci příslušného duševního vlastnictví. Většinou jde o malé a střední firmy, které obvykle nedisponují dostatečnými prostředky pro realizaci vlastních investičních záměrů a proto nabízejí možnost vstupu investora do firmy. Spin-out společnost = spin-off společnost.

7

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK •

•

•

•

•

•

•

Technologický transfer = (též inovační transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Topografie polovodičových výrobků = série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie. TTI („Technology Transfer Institution“) = subjekt zaměřený na management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na akademických institucích do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Je často regionálně orientovaný a napojený na podnikatelský inkubátor. Jeho speciálním případem je KTO, resp. TTO. TTO („Technology Transfer Office“) = kancelář přenosu technologií obvykle synonymum KTO – „Kancelář přenosu znalostí“. Na Univerzitě Karlově je to CPPT, jako další součást univerzity. Užitný vzor = forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor představuje nižší úroveň ochrany než patent. Vynález = technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a chránitelné patentem nebo užitným vzorem. Zlepšovací návrh = technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, s nímž má zlepšovatel právo nakládat.

8


III. Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově Proces komercializace výsledků výzkumu a vývoje může probíhat dvěma různými cestami • přímou spoluprací s komerčními subjekty, • cestou transferu poznatků a technologií do komerční oblasti, z nichž každá se ještě rozpadá na podvarianty. Přehled všech možných variant ukazuje následující schéma:

Prodej monografií, studií a analýz

Přenos poznatků a technologií

Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how


Komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Přímá spolupráce s komerčními subjekty

Poskytování služeb a konzultace a výzkum na zakázku

Společné výzkumněvývojové projekty s komerčními subjekty

Z tohoto schématu vychází i doporučený postup při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje dosažených na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy popsaný v následujících kapitolách tohoto manuálu.

9


3.1 Přímá spolupráce s komerčními subjekty Přímá spolupráce s komerčními subjekty může mít dvě formy: • poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku, • společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem. 3.1.1 Poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku Poskytování služeb ve většině případů představuje činnost spadající pod tzv. vedlejší činnost a vztahují se proto na ně příslušné postupy a předpisy UK resp. jejích jednotlivých fakult a dalších součástí UK. V relativně řídkých případech, kdy poskytování služeb má takový charakter, že se vymyká z tzv. vedlejší činnosti, se postupuje v souladu s paragrafem 5.3.5 kapitoly V. Konzultace nebo výzkum na zakázku nejsou zahrnuty do tohoto dokumentu, neboť se na ně vztahují předpisy a zaběhnuté postupy UK (resp. jejích fakult a dalších součástí) pro tzv. vedlejší činnost. Komentář: Takovým případem může být např. založení centra služeb přímo při fakultě nebo dalšími pracovišti univerzity v situaci, kdy z těch či oněch důvodů není výhodné nebo vhodné zakládat komerční subjekt napojený na danou fakultu či pracoviště. Takové centrum potom působí v rámci fakulty či dalšího pracoviště, ale jeho účetnictví musí být odděleno tak, aby finanční toky byly zcela transparentní. Příkladem této varianty může být centrum založené pro poskytování služeb nevládním neziskovým organizacím („NGO“) na neziskové bázi. Jak ukazují zkušenosti zahraničních univerzit, mají konzultace a výzkum na zakázku velký potenciál, např. u některých univerzit ve Velké Británii činí příjmy z těchto aktivit až 50% veškerých příjmů získaných z komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Výhodou této cesty je také její relativní snadnost – týmy fakult a dalších pracovišť univerzity zpravidla nezačínají při nabídce konzultací a výzkumu na zakázku na zelené louce, nýbrž mohou čerpat z kontaktů a zkušeností získaných v minulosti.

3.1.2 Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem Spolupráce na výzkumně vývojovém projektu fakult a/nebo dalších součástí Univerzity Karlovy by měla probíhat na základě Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (vzorová smlouva je zahrnuta v kompendiu vzorových smluv). Vzhledem ke značné specifičnosti témat výzkumně-vývojové spolupráce mají Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu velmi rozdílný rozsah i obsah. Minimálně musí tato smlouva specifikovat: • účastníky spolupráce za UK, • vnější strany zúčastněné v projektu, • cíle a očekávané výstupy spolupráce, • vklady jednotlivých stran do spolupráce, • závazky jednotlivých stran při spolupráci, • rozdělení hrazení nákladů na výzkum a vývoj, • jakým způsobem bude projekt řízen a účetně evidován, • nároky smluvních stran na využití vzniklého duševního vlastnictví,

10

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK • •

dobu trvání a etapy projektu, rozdělení aktiv získaných v průběhu projektu mezi smluvní strany po jeho ukončení.

Vzorovou smlouvu uvedenou v kompendiu je nutno chápat spíše jako inspiraci než jako vzor, který je nutno přesně sledovat. Uzavírání Smluv o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu je plně v kompetenci jednotlivých fakult nebo dalších součástí UK, které postupují v souladu se svými vnitřními předpisy. Management příslušného výzkumně-vývojového projektu bude zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou. Komentář: Spolupráce na výzkumně–vývojovém projektu představuje cestu považovanou v současné době za nejperspektivnější a nejvýhodnější pro akademická pracoviště. Žádoucí je zejména spolupráce s velkými (často nadnárodními společnostmi), které mohou do společného výzkumu a vývoje alokovat značné finanční prostředky. Na rozdíl od prodeje patentů či licencí nebo zakládání spin-off společností (viz dále) je však přístup k finančním zdrojům pro akademická pracoviště mnohem rychlejší – finanční plnění přichází v bezprostřední návaznosti na realizaci výzkumných a vývojových aktivit, nebo ji dokonce předchází. Je důležité podtrhnout rozdíl mezi výzkumem na zakázku a spoluprací na společném výzkumně-vývojovém projektu. Výzkum na zakázku se zpravidla používá u relativně dílčích, poměrně přesně specifikovaných výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výstup lze již v okamžiku zadání poměrně přesně předvídat. Realizuje se na základě smluvního vztahu, kde jedna strana (komerční zadavatel) zadává cíle výzkumných a vývojových aktivit (realizovaných akademickým pracovištěm), výsledky výzkumu a vývoje odebírá, platí za ně a je tudíž také jediným vlastníkem vzniklého duševního vlastnictví. Společné výzkumně-vývojové projekty se zaměřují zpravidla na relativně rozsáhlé a náročné cíle, často zahrnují i nezanedbatelný podíl základního výzkumu. Jejich očekávané výsledky jsou specifikovány spíše rámcově a často upřesňovány v průběhu realizace projektu. I když komerční partner zpravidla nese dominantní část nákladů, ani vklad akademického pracoviště (byť převážně ve formě „in kind“) není malý. Velmi často i komerční partner vkládá nefinanční vklad (např. přístup ke svému duševnímu vlastnictví). Na vlastnictví duševního vlastnictví vzniklého v průběhu realizace projektu se podílejí obě strany. Právě z důvodů obecnějšího zadání cílů spolupráce a tudíž obtížnější předvídatelnosti výsledků projektu je kvalitní smluvní zabezpečení alfou omegou této cesty spolupráce akademických a komerčních subjektů. Nevýhodou společných výzkumně-vývojových projektů je poměrná obtížnost jejich získávání i řízení. Spolupráce na projektu velkého rozsahu v intenzitě nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci klade na akademické pracoviště nároky, které - vzhledem k rozdílnému mentálnímu nastavení, vnímání časového aspektu a administrativním zvyklostem akademické a komerční sféry – je často obtížné splnit. Vytvoření podmínek pro splnění těchto nároků vyžaduje budování dlouhodobých kontaktů a vztahů s komerčními subjekty, které je mentálně a časově náročné, i osvojení přístupů a dovedností, která dosud nejsou na akademických pracovištích v ČR (ale často i ve světě) vždy běžná. Zkušenosti renomovaných univerzit ve vyspělých zemích EU a nakonec i některých vysokých škol v ČR však ukazují, že úsilí vložené do vytvoření dlouhodobých vztahů s významnými komerčními subjekty a do získání nezbytných přístupů pro úspěšnou spolupráci s nimi se vyplatí.

3.2 Přenos poznatků a technologií

11

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Druhou variantou komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově je přenos získaných poznatků a vyvinutých technologií do komerční sféry (tzv. technologický transfer). Tento přenos může mít tři formy: • prodej monografií a analýz, • patentování a prodej patentů či licencí nebo know-how, • založení spin-off společnosti. 3.2.1 Prodej monografií, studií a analýz Prodej monografií a analýz představuje klasickou cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje využívanou zejména ve společenských vědách. Ochrana duševního vlastnictví a další postup jeho komerčního využití se v těchto případech řídí autorským právem a vnitřními předpisy jednotlivých fakult a dalších součástí UK. Komentář: Tato cesta vychází z klasického modelu otevřené vědy a je pro všechny vědecké týmy naprosto běžná. I zde se však v poslední době objevují určité nové prvky: například místo monografií či studií distribuovaných v klasické papírové formě se stále více využívá formy digitálních médií či distribuce pomocí Internetu. Stále více se také setkáváme s monotématickými řadami, kdy jednorázová aktivita publikace souhrnu určitých vědeckých poznatků k danému datu se nahrazuje aktivitou systematickou rozloženou v delším časovém období. Rovněž tak jsme v řadě oblastí svědky i výrazného posunu (směrem vzhůru) v cenové hladině, na které jsou vytvořené analýzy distribuovány.

3.2.2 Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Patentování a následný prodej patentu či licence, případně prodej nespecifického know-how, představuje jednu z hlavních cest naplňování tzv. třetí mise univerzity. Doporučený postup v takovém případě poskytuje kapitola V. tohoto materiálu. V tomto případě je zcela na rozhodnutí fakulty či další součásti UK, ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, zda se rozhodnou pro komercializaci vlastními silami či využijí spolupráce s CPPT UK. Komentář: Cesta patentování výsledků výzkumu a vývoje a následného prodeje patentu či licence představuje klasický, tzv. „lineární“ model spolupráce univerzity s komerční sférou. Tento model byl vyvinut a v průběhu několika desítek let významně rozvinut zejména ve Spojených státech, kde stále tvoří velmi významnou složku komercializačních aktivit vysokých škol. Postupně tento model – s různými výsledky – převzaly i univerzity evropské. Výhodou patentování a následného prodeje patentu či licence je jejich relativní jednoduchost. TTO nebo KTO univerzit ve vyspělých zemích si již zpravidla osvojily nezbytné postupy a dovednosti, vědečtí pracovníci jsou proto komercializačním procesem zatěžováni jen minimálně. Uvedená cesta má však také určité a zdaleka ne zanedbatelné problémy. Prvním z nich je skutečnost, že ne všechny výsledky výzkumu a vývoje lze patentovat. Patentové právo je navíc v různých vyspělých zemích různé, což komplikuje regionální aspekt patentové ochrany (např. dosud neexistuje jednotný evropský patent!). Z hlediska původce a předkladatele žádosti o patentovou ochranu je poměrně nepříjemná relativně dlouhá doba, po kterou patentové řízení probíhá – u mezinárodních patentů se typicky jedná o

12

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK rok až dva, ale může se jednat i o dobu několikanásobně delší. Jako velmi nepříjemný aspekt celé agendy ochrany průmyslového vlastnictví je vědeckými pracovníky zpravidla vnímána její právní dimenze, zahrnující i následnou ochranu proti narušení patentových práv včetně případných vleklých a nákladných soudních sporů. Z obecného hlediska komercializace výsledků výzkumu a vývoje je jako největší slabina tohoto lineárního modelu vnímána relativně slabá zpětná vazba mezi autory duševního vlastnictví (akademickými pracovišti) a jeho uživateli (subjekty komerční sféry). V důsledku této skutečnosti je ve světě patentově chráněno mnohem větší množství poznatků než je pak nakonec skutečně komerčně využito. Jinými slovy - množství výzkumných a vývojových aktivit vede k patentování výsledků, které komerční sférou nejsou shledány jako zajímavé a využitelné. To pak v konečném součtu významně snižuje efektivitu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Stále častěji se proto prostý lineární model nahrazuje jinými modely (společné výzkumně vývojové projekty, zakládání spin-off společností), kde ochrana a převod duševního vlastnictví hraje rovněž významnou, leč ne tak dominantní roli.

3.2.3 Založení spin-off společnosti Založení spin-off společnosti představuje další z hlavních cest naplňování komercializačních aktivit realizovaných v rámci třetí role univerzity. Spin-off společnost může být založena ve dvou základních variantách • bez majetkové účasti univerzity, • s majetkovou účastí univerzity. Doporučený postup pro zakládání spin-off společnosti poskytuje rovněž kapitola V. tohoto manuálu. Doporučený postup pro první případ je popsán v paragrafu 5.3.4.1, pro druhý případ v paragrafu 5.3.4.2. Případ, kdy je spin-off společnost zakládána s majetkovou účastí univerzity, je také jediný případ, kdy je spolupráce fakulty (fakult) či další součásti (součástí), ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, s CPPT UK povinná. Komentář: Zakládání spin-off společnosti představuje organizačně, administrativně i mentálně zdaleka nejnáročnější cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Tato cesta se bohužel – patrně také v důsledku řady atraktivních až spektakulárních úspěchů zejména v oblasti informačních technologií - stala v posledním období určitou módou. Řada vedoucích a členů výzkumných a vývojových týmů touží po vlastní spin-off firmě, aniž by si přesně uvědomovala nároky, které její založení a další úspěšný rozvoj na její zakladatele a manažery klade. Představa obecně vžitá v akademické obci o důvodech zakládání spin-off společností není totiž vždy zcela správná. Podle dalšího vývoje společnosti můžeme totiž klasifikovat nejméně čtyři velmi rozdílné typy spin-off společností: 1.

Spin-off „pravý“ – společnost založená s cílem využít výsledků výzkumu a vývoje k vybudování rostoucí a expanzivní technologické firmy, jejíž vizí je dlouhodobé vysoce ziskové podnikání a získání co největšího podílu na relevantním trhu.

2.

Spin-off „účetní jednotka“ – společnost založená za cílem transparentního provozování obchodních aktivit, které by fakulta nebo další součást univerzity provozovala stejně, ale z různých důvodů je nemůže provozovat pod svou hlavičkou.

3.

Spin-off jako „substitut prodeje duševního vlastnictví“ – společnost založená s cílem poskytnout právní rámec pro integraci a prodej duševního vlastnictví, jehož část zpravidla nelze chránit autorskou či průmyslovou ochranou.

13

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 4.

Spin-off jako „podpora životního stylu“ – společnost založená s cílem zajišťovat svým majitelům dodatkové příjmy, aniž by od nich vyžadovala časově náročnou péči, a tak napomáhat udržení jejich životního stylu.

I když většina zakládaných spin-off společností skončí nakonec jako typ „4“ a i spin-off společnosti typů „2“ a „3“ mají někdy svůj dobrý smysl, jediná správná motivace pro založení spin-off společnosti je snaha o založení spin-off společnosti typu „1“. Jak je podrobněji popsáno v komentářích ke kapitole V., je proto záměr založení spin-off společnosti velmi kriticky analyzovat a zvážit pečlivě i všechny alternativní cesty komercializace daných výsledků výzkumu a vývoje. V každém případě však platí, že pokud se výzkumný tým ke komercializaci výsledků svého výzkumu a vývoje cestou založení spin-off společnosti rozhodne, měl by v maximální míře využít spolupráce s odborníky v oblasti ekonomiky, financí, komerčního práva, marketingu a managementu a to nejen při jejím zakládání, ale hlavně při jejím dalším rozvoji. Dokladem tohoto tvrzení je i často citovaná statistika: zatímco z 10 spin-off společností založených akademickými pracovníky bez asistence příslušných odborníků přežijí pět let 2, při využití této spolupráce jich přežije 8. Pro pracovníky fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy nabízí Centrum pro přenos poznatků a technologií UK zprostředkování potřebných kontaktů na všechny nezbytné potřebné odborníky ze sítě prověřených expertů, kterou vytvořilo a dále intenzívně rozvíjí. Na druhé straně je nutno zdůraznit, že cesta založení spin-off společnosti (hovoříme nyní již pouze o typu „1“ z klasifikace uvedené výše) je jedinou cestou komercializace výsledků výzkumu a vývoje, kdy nejen autoři komercializovaných výsledků, ale i jejich fakulty a pracoviště a nakonec i celá univerzita mohou získat skutečně velké peníze a značnou mezinárodní prestiž. Náročnost využití této cesty komercializace i riziko neúspěchu, které také není radno podceňovat, jsou tak vyváženy nadějí finančního i morálního ocenění v míře, které ostatní cesty komercializace výsledků výzkumu a vývoje mohou přinést jen stěží.

14


IV. Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji Výstupem výzkumných a/nebo vývojových aktivit fakult a dalších součástí UK jsou – kromě jiného - poznatky a technologie, které mohou mít v řadě případů potenciál komerčního využití. Tyto poznatky a technologie se stávají v okamžiku svého vzniku nehmotným statkem, který je možno obchodovat a který je též nutno chránit proti odcizení či zneužití. Z hlediska právního se tento nehmotný statek stává duševním vlastnictvím. Rozeznáváme řadu různých typů duševního vlastnictví, pro ochranu výsledků výzkumu a vývoje má největší význam ochrana autorská a ochrana průmyslového vlastnictví (patenty, průmyslové vzory apod.). Komentář: Podle českého práva může být autorem nebo původcem duševního vlastnictví vždy pouze fyzická osoba; tento přístup je uznáván i v právu mezinárodním. Jinou otázkou je právo na využití daného duševního vlastnictví, které záleží na konkrétní situaci, ve které dané duševní vlastnictví vzniklo. Autorská ochrana duševního vlastnictví je v ČR specifikována zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. „autorský zákon“) a zahrnuje zejména ochranu děl literárních, uměleckých a vědeckých. Krom publikací pod ni spadá v určitých případech také softwar. Průmyslovou ochranu specifikuje zejména zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákonů č. 116/2000 Sb. a č. 207/2000 Sb. (tzv. „patentový zákon“), dále pak zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. „zákon o užitných vzorech“), a na ně navazující specifické zákony č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků a zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. známkový zákon“). Pokud využíváme pro ochranu duševního vlastnictví autorského práva, potom vzniklé duševní vlastnictví označujeme zpravidla jako „dílo“ a původce duševního vlastnictví označujeme jako „autora“, zatímco v případě využití průmyslové ochrany hovoříme zpravidla o „vynálezu“ a o jeho autorovi prostě jako o „původci“. Zatímco ochrana autorská se již dále nečlení, v ochraně průmyslové můžeme kromě ochrany patentové využít ještě ochrany průmyslového či užitného vzoru, ochrany známkové a také speciálních typů ochrany pro polovodičové prvky, biotechnologické vynálezy (modifikované rostliny či mikroorganizmy). Rozhodnutí, zda bude dané duševní vlastnictví chráněno podle práva autorského či práva průmyslového, nemusí být triviální otázkou. Zejména v oblasti ochrany vytvořených programů dalších SW nástrojů, kde je do určité míry možno využít obou přístupů, představuje tato otázka poměrně značný problém (navíc umocněný různými přístupy k tomuto problému v legislativě EU a USA). Ve velké většině případů však již podstata a charakter oblasti poznání, ve které se dané duševní vlastnictví získává, dostatečně definuje relevantní cestu právní ochrany. Rozhodnutí, jaký typ ochrany zvolit v oblasti ochrany práva průmyslového může být poměrně složité a závislé na řadě faktorů (čas, požadované regionální pokrytí, náklady), ne vždy je nejvhodnější volbou ochrana patentová. Pokud má být toto rozhodnutí učiněno kvalifikovaně, je spolupráce s příslušnými odborníky nezbytná (např. s patentovými zástupci, komerčními právníky, ekonomickými a finančními poradci).

15

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Pro úplnost podotkněme, že některé typy duševního vlastnictví (např. léčebné postupy či obchodní modely) nelze (minimálně podle českého práva) chránit žádným způsobem.

Pravidla pro přiřazování vlastnictví, resp. práva využití duševního vlastnictví těchto nehmotných statků autorům, resp. původcům a jiným subjektům (např. instituci nebo institucím, které financovaly výzkum a vývoj k danému nehmotnému statku vedoucí) upravuje v ČR i v EU řada zákonů a úmluv. Otázkám ochrany duševního vlastnictví je nutno věnovat pozornost již dávno předtím, než příslušný nehmotný statek skutečně vznikne prakticky již od fáze plánování výzkumu a/nebo vývoje, které mají k jeho vzniku vést. V rámci základních legislativních norem regulujících nakládání s duševním vlastnictvím různých typů jsou pro přiřazení duševního vlastnictví k nehmotným statkům, které jsou výsledkem výzkumu a/nebo vývoje, rozhodující zejména tři základní faktory: a. Kde (na kterých pracovištích či ve kterých výzkumných týmech) probíhal výzkum a/nebo vývoj, jehož výsledkem je předmětné duševní vlastnictví. b. Z jakých zdrojů byl tento výzkum a/nebo vývoj financován. c. Jaká existují další právní omezení pro ochranu a využití předmětného duševního vlastnictví. Poměrně jednoduchá situace nastává, pokud se na realizaci a financování výzkumných a/nebo vývojových aktivit podílí pouze jedna nebo více fakult či dalších součástí UK. Této otázce je věnován oddíl 4.1. tohoto materiálu. Složitější je častá situace, kdy je daný výzkum a vývoj financován z veřejných zdrojů prostřednictvím některého z grantů udílených na podporu vědy, výzkumu a vývoje. Této otázce je věnován oddíl 4.2. tohoto materiálu. Ještě složitější je situace, kdy je předmětného duševního vlastnictví dosaženo při výzkumu a/nebo vývoji realizovaném ve spolupráci s dalšími právnickými osobami mimo UK. Může se jednat buď opět o pracoviště výzkumu a vývoje (této otázce je věnován oddíl. 4.3) nebo o komerční subjekty (tím se zabývá oddíl 4.4.).

4.1 Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK V případě, kdy nehmotné statky, o jejichž komerčním využití se uvažuje, vznikly pouze jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na jedné fakultě či další součásti UK, případně jako výsledek spolupráce několika fakult či dalších součástí UK, je nezbytnou podmínkou pro ochranu duševního vlastnictví stanovení pracovníků UK, kteří se na dosažení tohoto výsledku podíleli, a jejich podílu na aktivitách k němu vedoucích. Pro tento účel by měli všichni pracovníci, kteří přispěli svým intelektuálním vkladem k vytvoření daného nehmotného statku sepsat Smlouvu o sdílení autorství

16

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) či Smlouvu o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle zákona patentového (zákon č. 207/2000 Sb.) (vzorové smlouvy viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK) specifikující členy autorského nebo původcovského týmu, jejich podíly a jejich reprezentanta (případně reprezentanty), který je bude při všech jednáních o ochraně duševního vlastnictví zastupovat. Ten pak bude dále postupovat v souladu s postupem popsaným v kapitole V.

4.2 Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů Pokud byl výzkum a vývoj vedoucí k vytvoření nehmotných statků financován z veřejných zdrojů cestou grantu od některé domácí či zahraniční grantové agentury, může být právo autorů k nakládání se vzniklými nehmotnými statky omezeno smluvní dokumentací zakotvující podmínky čerpání těchto finančních zdrojů. V takovém případě je proto nutno – kromě uzavření Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví (viz předchozí oddíl 4.1) provést ještě revizi smluvní dokumentace (včetně standardních podmínek příslušné grantové agentury) všech finančních zdrojů, které byly pro financování výzkumu a vývoje vedoucího k danému nehmotnému statku využity a sepsat omezení pro nakládání s duševním vlastnictvím, která z této dokumentace vyplývají, do Oznámení o objevu/vynálezu (viz kapitola V., oddíl 5.1 a Příloha č.1).

4.3 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje Pokud nehmotný statek, o jehož duševní vlastnictví se jedná, vznikl na základě společného výzkumu či vývoje více pracovišť výzkumu a vývoje financovanými převážně z veřejných zdrojů, je nutno vyjasnit ještě jejich vzájemný vztah a podíly na dosaženém výsledku. Spolupracující pracoviště mohou mít rovněž financování z veřejných zdrojů, které pro ně stanoví určitá omezení pro využití duševního vlastnictví. V optimálním případě by měla být již při zahájení společného výzkumu mezi všemi zúčastněnými pracovišti uzavřena Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (vzorová smlouva viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK), která může být případně součástí širší Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Pokud tato smlouva uzavřena nebyla, je nutno při úvahách o komercializaci vytvořených nehmotných statků podrobně

17

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK zmapovat podíly všech zúčastněných organizací a jejich závazky či omezení při nakládání s duševním vlastnictvím. V souladu s těmito skutečnostmi se pak může ukázat účelným zahrnout do Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví i pracovníky vně Univerzity Karlovy. V souladu se zjištěnými omezeními je pak nutno postupovat při jednáních podle kapitoly V.

4.4 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty Pokud vzniknou nehmotné statky v rámci výzkumu, který je financován nebo spolufinancován soukromými subjekty, je právní vymezení využití duševního vlastnictví obligatorní. Tzv. výzkum na zakázku (zahrnující i konzultace) nebo společné výzkumné a vývojové projekty jsou zpravidla kvalitně smluvně ošetřeny. Jednotlivé případy jsou však tak unikátní a rozdílné, že zde nelze vždy použít vzorových smluv. V každém případě, stejně jako v případě předchozím, je nutno všechna omezení a závazky přijaté pro nakládání s duševním vlastnictvím podrobně zmapovat. Ve většině případů tohoto typu při výzkumu na zakázku nebo projektu ve spolupráci s privátním subjektem zajišťuje komercializaci získaného knowhow již tento subjekt; pokud tomu tak není, postupuje zástupce autorského týmu opět podle postupu popsaného v kapitole V. Jednu z variant smluv mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a komerčními subjekty ukazuje Smlouva o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Logicky nejsložitější variantou je spolupráce více pracovišť výzkumu a vývoje s více komerčními subjekty financovaná jak z veřejných tak i z privátních zdrojů. Projekty tohoto typu by měly být přiměřeně právně ošetřeny tak, aby cesta komercializace jejich výsledků byla již od počátku stanovena. Pokud tomu tak není, je nutno příslušné smlouvy uzavřít dodatečně a dále postupovat rovněž podle doporučení v kapitole V.

18


V. Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK Následující doporučený postup při komerčním využití duševního vlastnictví se soustřeďuje zejména na procesy patentování a prodeje patentů a licencí a na zakládání spin-off společností, které mají počáteční fáze společné. Oba začínají vyplněním tzv. Oznámení objevu/vynálezu (OOV viz Příloha č.1) a jeho předložením vedení fakulty nebo další součásti univerzity (viz oddíl 5.1). Další postup komerčního využití deklarovaných poznatků probíhá realizací tzv. komercializačního projektu, postupu doporučenému pro jeho zpracování a schválení je věnován oddíl 5.2. V jeho průběhu musí vedení fakulty či další součásti univerzity rozhodnout, zda bude komercializační projekt realizovat ve vlastní režii, či s využitím Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK). Vlastní realizaci komercializačního projektu je věnován oddíl 5.3. a jeho zakončení oddíl 5.4. této kapitoly.

5.1 Vyplnění a posouzení Oznámení o objevu/vynálezu s komerčním potenciálem Pokud se pracovníci fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy rozhodnou komercializovat některý z výstupů svého výzkumu a vývoje, postupují v následujících krocích: 1. Ujasní si, zda financování výzkumu a vývoje, který vedl k dosažení výsledků, o jejichž komercializaci se uvažuje, a případná další právní omezení vztahující se ke vzniklému duševnímu vlastnictví umožňují komercializaci v režii Univerzity Karlovy. 2. Pokud odpověď na předchozí otázku je kladná, vyplní Oznámení o objevu/vynálezu (OOV - viz Příloha č. 1). Jeho součástí by měla být i specifikace statutu vzniklého duševního vlastnictví a její přílohou by měla být Smlouva o sdílení autorství nebo Smlouva o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví uzavřená mezi spoluautory objevu/vynálezu (fyzickými osobami), případně Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví uzavřená mezi institucemi, které se na realizaci výzkumně-vývojového projektu podílely. 3. V případě, že OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, předloží vyplněné OOV vedení příslušné fakulty či součásti UK. To do tří měsíců rozhodne o tom, zda UK, reprezentovaná danou fakultou či další součástí UK, má o tento námět zájem. 4. V případě kladného rozhodnutí rozhodne příslušný děkan či ředitel (po dohodě s předkladateli OOV) také o tom, zda komercializace bude realizována v režii dané fakulty či další součásti UK či zda bude 19


5.

6.

7.

8.

9.

využito spolupráce s CPPT UK. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je spolupráce s CPPT UK povinná. V případě, že OOV předkládají pracovníci více fakult či pracovišť UK, zajistí si předkladatelé vyjádření vedení všech zúčastněných fakult či dalších součástí univerzity, kteří toto poskytnou do dvou měsíců. OOV spolu s těmito vyjádřeními potom předloží cestou svých děkanů či ředitelů k vyjádření vedení UK, které do dalšího měsíce – s přihlédnutím ke stanoviskům příslušných děkanů či ředitelů a po dohodě s nimi - rozhodne, zda UK má o tento námět zájem. V případě kladného rozhodnutí se vedení zúčastněných fakult a/nebo dalších součástí UK písemně dohodnou, zda komercializaci realizují a. společně, b. jedna fakulta nebo další součást UK jejich jménem, c. s využitím spolupráce s CPPT UK. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je povinná alternativa 6. c. V případě, že do tří měsíců od předložení OOV nedostanou jeho předkladatelé odpověď, resp. dostanou negativní stanovisko, mohou s danými nehmotnými statky naložit podle vlastní úvahy (a ve vlastní režii). V případě pozitivního vyjádření podle bodů 3. či 5. a pokud příslušní děkani či ředitelé (případně vedení UK) rozhodnou podle bodů 4. či 6., že při komercializaci bude využito spolupráce s CPPT UK či pokud komercializace směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, spojí se zástupce týmu předkládajícího OOV s CPPT UK a předloží mu OOV k posouzení. Na jeho základě (a po případných dalších konzultacích s jeho předkladateli) pracovníci CPPT UK zpracují v souladu s vnitřními metodickými směrnicemi CPPT UK Předběžné posouzení komerčního potenciálu objevu/vynálezu a s jeho závěry seznámí předkladatele OOV a jeho fakultu (fakulty) či další součást (součásti) UK. V případě pozitivního stanoviska musí toto posouzení zahrnovat rovněž doporučení optimální cesty komercializace a odhad transakčních nákladů na komercializaci daného objevu či vynálezu.

10. V případě, že fakulta (či fakulty) a/nebo další součást (či součásti) univerzity souhlasí se závěry předběžného posouzení, informují o tom CPPT UK. To jim následně předloží k podpisu Smlouvu o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Tato smlouva musí • zohledňovat všechna omezení na nakládání s předmětným duševním vlastnictvím, která v rámci vytváření podkladových nehmotných statků vznikla, • obsahovat jako povinnou součást vyjasnění otázky výše a pokrytí transakčních nákladů spojených s komercializací, zejména otázku

20

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK poměru, ve kterém se na krytí těchto nákladů budou podílet fondy zřizované či zprostředkované univerzitou a jednotlivé zúčastněné fakulty či další součásti UK, • obsahovat jako povinnou součást vyjasnění otázky rámce rozdělení výnosů získaných úspěšnou komercializací, zejména otázku poměru, ve kterém se tyto výnosy rozdělí mezi tým předkladatelů OOV, jednotlivé fakulty či další součásti UK, a fondy zřizované či zprostředkované univerzitou, v případě založení spin-off společnosti potom poměr podílů univerzity a ostatních jejích zakladatelů na základním kapitálu společnosti. 11. V případě, že se na dosažení komercializovaných výsledků podíleli i pracovníci vně Univerzity Karlovy, musí být ve smlouvě na tyto skutečnosti upozorněno a její přílohou musí být právní dokumentace dokládající, že tito spoluautoři (a jejich mateřské instituce) s uzavíranou smlouvou souhlasí. 12. Tuto smlouvu, kterou podepíší předkladatelé OOV (či jejich zástupci) a ředitel CPPT UK, musí schválit: • v případě, že OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, příslušný děkan či ředitel, • v případě, že OOV předkládají pracovníci více fakult či dalších součástí UK, všichni děkani a/nebo ředitelé všech zúčastněných fakult, pracovišť UK a vedení UK. 13. V případě, že fakulta (či fakulty) a/nebo další součást (či součásti) UK nesouhlasí se závěry předběžného posouzení, informují o tom CPPT a vedení UK. O dalším postupu rozhodne vedení UK s přihlédnutím ke stanoviskům všech zúčastněných stran a v souladu s vnitřními metodickými postupy CPPT UK. 14. V případě, že fakulty a/nebo další součásti UK realizují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje ve vlastní režii, postupují podle svých vnitřních směrnic pro tuto problematiku. V tomto případě však hlásí výsledky všech komercializačních projektů, zejména podané žádosti o patent či průmyslový vzor a udělená osvědčení o patentech či průmyslových vzorech, CPPT UK, které je zahrne do centrální evidence.

5.2 Zpracování a schválení komercializačního projektu Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví postupuje CPPT UK následovně: 1. Založí bezodkladně „komercializační projekt“, přidělí mu jméno a registrační číslo a eviduje jej ve své databázi projektů. 2. Zpravidla do tří, ve zdůvodněných případech maximálně do šesti měsíců od založení projektu provede CPPT UK podle své metodiky detailní analýzu komerčního potenciálu předloženého námětu a

21


3.

4.

5.

6.

zpracuje Návrh postupu komercializace daného duševního vlastnictví. Tento návrh musí zahrnovat zejména: • zvolenou cestu ochrany duševního vlastnictví a jeho komercializace (např. patentování a prodej licence, založení spin-off společnosti, zahájení společného projektu s komerčním subjektem, poskytování služeb), • potřebné kroky pro prověření konceptu, • detailní odhad nákladů spojených s realizací projektu a popis jejich krytí, • harmonogram a plán dalšího postupu zahrnující kritické body rozhodování „GO/NOGO“, • případně i spolupracující vnější subjekty. Součástí tohoto návrhu může být i zpřesnění rozdělení výnosů z komercializace, případně podílů na spin-off společnosti specifikovaných ve Smlouvě o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví. V takovém případě je nutno doplnit tuto smlouvu dodatkem. Pro jeho schvalování platí stejná pravidla jako pro schvalování smlouvy samé. Tento návrh předloží CPPT UK k vyjádření partnerům ve Smlouvě o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví. Ti si zajistí souhlas s navrženým postupem • v případě, že OOV předložili pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, příslušného děkana či ředitele, • v případě, že OOV předložili pracovníci více fakult či dalších součástí UK všech děkanů a/nebo ředitelů všech zúčastněných fakult a dalších součástí UK a vedení UK. V případě, že partneři ve Smlouvě o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví a všichni jejich nadřízení podle předchozího bodu 3. souhlasí, bude CPPT UK realizaci tohoto projektu nadále koordinovat a předkladatelé OOV jim poskytnou účinnou součinnost. V případě, že partneři ve Smlouvě o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví či někteří z jejich nadřízených podle předchozího bodu 3. z jakýchkoliv důvodů nesouhlasí s navrženým komercializačním projektem, CPPT UK tento projekt ukončí a tuto skutečnost eviduje v databázi projektů. Pokud se tak fakulty či další součásti UK rozhodnou, mohou realizovat komercializační projekt ve své režii i jinou cestou, než doporučovalo CPPT UK, to však pouze v případě, že se nejedná o komercializaci cestou založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity.

5.3 Realizace komercializačního projektu Realizace komercializačního projektu probíhá v souladu se zvolenou cestou komercializace. Tuto realizaci může koordinovat CPPT UK nebo je (kromě zakládání spin-off společnosti s majetkovou účastí UK) mohou realizovat ve své režii fakulty a/nebo další součásti UK, na kterých komercializační 22

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK námět vznikl. Dále popsaný postup předpokládá koordinaci komercializačního projektu prostřednictvím CPPT UK. Pokud je komercializační projekt realizován v režii fakulty a/nebo další součásti UK, na kterých komercializační námět vznikl, postupují tyto v souladu se svými vnitřními předpisy. V rámci realizace komercializačního projektu může docházet k vývoji či modifikaci původních představ, na základě kterých byla uzavřena Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví. V takovém případě je nutno doplnit tuto smlouvu dodatkem nebo dodatky. Pro jeho schvalování platí stejná pravidla jako pro schvalování smlouvy samé. 5.3.1 Zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví Konkrétní kroky pro zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví předpokládají, že v komercializačním projektu byla zvolena vhodná cesta této ochrany, zejména její teritoriální pokrytí. Tyto kroky jsou potom následující: 1. CPPT UK zajistí ve spolupráci s předkladateli OOV výběr vhodné patentové kanceláře z indikativního seznamu „osvědčených“ kanceláří. 2. CPPT UK zajistí uzavření Smlouvy o právním zastoupení při patentovém řízení (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK) mezi touto patentovou kanceláří a • příslušnou fakultou nebo další součástí UK v případě, kdy OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či pracoviště UK, • Univerzitou Karlovou reprezentovanou CPPT UK v případě, že OOV předkládají pracovníci více fakult či dalších součástí UK. 3. Předkladatelé OOV poskytnou při zpracování patentové přihlášky (přihlášek) maximální součinnost. 4. CPPT UK činnost patentové kanceláře průběžně monitoruje a svoje poznatky předává předkladatelům OOV případně jejich mateřské fakultě (fakultám) a/nebo další součásti (součástem) UK. 5. Náklady na český patent hradí fakulta (fakulty) či další součást (součásti) UK, na kterých námět na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje vznikl. 6. Pokud schválený komercializační projekt předpokládá patentovou ochranu i mimo teritorium ČR, hradí náklady spojené s touto patentovou ochranou UK, a to zejména s využitím fondů EU. 7. Analogicky se postupuje i při volbě jiného typu právní ochrany duševního vlastnictví. 8. Výsledná ověření o udělení patentu (nebo jiné formy právní ochrany duševního vlastnictví) jsou v průběhu realizace komercializačního projektu uložena v CPPT UK a po jeho zakončení jsou (v souladu s postupem popsaným v oddílu 5.4) předána příslušnému správci (části) portfolia duševního vlastnictví.

23

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 9. Harmonogram procesu zajištění ochrany duševního vlastnictví vyplývá z časových milníků patentového (nebo analogického) procesu. 5.3.2 Prověření konceptu Časového intervalu v průběhu patentového řízení (obecně řízení pro zajištění právní ochrany duševního vlastnictví) je možno využít na tzv. prověření konceptu, pokud je to žádoucí a bylo to zapracováno do komercializačního projektu. V souladu s příslušným komercializačním projektem spočívá postup prověření konceptu v následujícím: 1. CPPT UK ve spolupráci s předkladateli OOV navrhne detailní postup ověření konceptu. Pokud tyto kroky vyžadují spolupráci s externími subjekty, zajistí CPPT UK jejich výběr. Při tomto výběru dbá na dodržení zákona č. 137 / 2006 Sb. o státních zakázkách v platném znění a příslušných vnitřních směrnic UK. 2. CPPT UK zajistí uzavření potřebné právní dokumentace mezi příslušnou fakultou (fakultami) či další součástí (součástmi) UK a vybranými externími spolupracovníky vytvářející právní rámec pro realizaci kroků nezbytných pro prověření konceptu. Tato dokumentace je zpravidla speciální pro daný konkrétní případ a může mít různé formy, velmi často však zahrnuje minimálně dvě smlouvy: Smlouvu o ochraně důvěrných informací a Smlouvu o ochraně předaných materiálů (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). CPPT UK koordinuje činnosti nezbytné pro prověření konceptu, předkladatelé OOV mu poskytují účinnou podporu. 3. Po vyhodnocení výsledků prověření konceptu se rozhodne o dalším pokračování komercializačního projektu v souladu se schváleným postupem (viz kap. V., odst. 5.2.3). 5.3.3 Prodej patentu či licence Pod pojmem patentu či licence se v tomto paragrafu rozumí i obecně prodej právně ošetřeného know-how, právní ochrana nemusí mít nezbytně formu ochrany patentové. Prodej patentu či licence může být realizován za následujících předpokladů: 1. Mezi autory patentovaného duševního vlastnictví je uzavřena Smlouva o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví (nebo Smlouva o sdílení autorství v případě využití ochrany podle autorského práva). 2. Postupem popsaným v paragrafu 5.3.1 byla zajištěna právní ochrana příslušného duševního vlastnictví formou patentu příslušné teritoriální platnosti (nebo jinou vhodnou formou ochrany duševního vlastnictví). 3. Schválený komercializační projekt (viz odst. 5.2) předpokládá prodej patentu či licence.

24

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK V souladu s příslušným komercializačním projektem spočívá další postup v následujícím: 1. CPPT UK ve spolupráci s předkladateli OOV vypracuje tzv. „stručnou charakteristiku“ a „podrobný popis“ daného patentu. 2. CPPT UK provede (buď samo, nebo prostřednictvím spolupracující marketingové firmy) marketing daného patentu a plošnými i specifickými cestami rozšíří informaci o nabídce patentu vycházející ze „stručné charakteristiky“. Jeho výstupem je tzv. „long list“ zájemců o nákup patentu či licence. 3. CPPT UK vstoupí se zájemci z „long listu“ v jednání, v jeho průběhu vytřídí nejnadějnější zájemce, kterým poskytne „podrobný popis“. Před jeho poskytnutím zajistí nezbytnou ochranu důvěrných informací uzavřením Smlouvy o ochraně důvěrných informací (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK ) - zpravidla v anglickém jazyce (tzv. „Nondisclosure Agreement“ – viz rovněž kompendium). Výsledkem tohoto jednání je tzv. „short list“ vážných zájemců o koupi patentu či licence. 4. CPPT UK pokračuje v jednání se zájemci na „short list“, předkladatelé OOV poskytnou tomuto jednání účinnou podporu. Cílem je výběr solidního zájemce, který je schopen nabídnout nejvyšší cenu a nejvýhodnější platební podmínky. 5. S vybraným zájemcem dojedná CPPT UK uzavření Smlouvy o koupi patentu či Smlouvy o poskytnutí licence či smlouvy obdobného typu. Tyto smlouvy jsou v případě zahraničních zájemců zpravidla v anglickém jazyce – „Intellectual Property Transfer Agreement“ a „Licence Agreement“ (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK ). 6. Definitivní schválení podmínek Smlouvy o koupi patentu či Smlouvy o poskytnutí licence náleží • v případě, že OOV předložili pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, příslušnému děkanovi či řediteli, • v případě, že OOV předložili pracovníci více fakult či dalších součástí UK vedení UK, které rozhodne na základě stanovisek všech děkanů a/nebo ředitelů všech zúčastněných fakult a dalších součástí UK. 7. V případě, že finanční objem obchodu zahrnujícího prodej duševního vlastnictví vyžaduje v souladu s vnitřními předpisy UK schválení statutárními orgány UK, je definitivní schválení podmínek Smlouvy o koupi patentu či Smlouvy o poskytnutí licence podmíněno souhlasem statutárních orgánů UK. 8. V případě prodeje patentu, či poskytnutí exkluzivní licence je podepsáním příslušné smlouvy komercializační projekt ukončen. V případě poskytování neexkluzivní licence se proces popsaný v bodech 2. – 6. cyklicky opakuje až do chvíle, kdy je „short list“ vyčerpán. „Short list“ může být v průběhu procesu prodeje patentu/licence i doplňován, jeho definitivním vyčerpáním komercializační projekt končí.

25

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 9. Po ukončení komercializačního projektu převede CPPT UK správu jeho výstupů příslušnému správci v souladu s oddílem 5.4. 5.3.4 Založení spin-off společnosti Založení spin-off společnosti může být realizováno za následujících předpokladů: 1. Mezi autory patentovaného duševního vlastnictví je uzavřena Smlouva o sdílení autorství. 2. Postupem popsaným v odst. 5.3.1 byla zajištěna právní ochrana příslušného duševního vlastnictví formou patentu příslušné teritoriální platnosti. 3. Schválený komercializační projekt (viz oddíl 5.2) předpokládá založení spin-off společnosti. Dalším zásadním krokem je rozhodnutí, zda v zakládané spin-off společnosti bude mít Univerzita Karlova majetkový podíl, či nikoliv. V případě, že společníky (případně akcionáři) spin-off společnosti budou pouze pracovníci fakulty (fakult) nebo další součásti (součástí) univerzity jako fyzické osoby, případně další fyzické či právnické osoby, ale nikoliv Univerzita Karlova, je další postup popsán v následujícím paragrafu 5.3.4.1. V případě, že společníkem či akcionářem má být rovněž Univerzita Karlova, další postup popsán v paragrafu 5.3.4.2. Komentář: Rozhodnutí, zda univerzita bude či nebude mít majetkovou účast ve spin-off společnosti je rozhodnutím zásadním. Toto rozhodnutí by mělo padnout po uvážlivé diskusi mezi zúčastěnými autory (původci), jejich děkany či řediteli (v případě dalších součástí univerzity) a případně vedením univerzity. Obecně je možno říci, že založení spin-off společnosti bez účasti univerzity je administrativně jednodušší, avšak vzniklá společnost má menší společenskou prestiž než společnost, ve které je UK společníkem nebo akcionářem. Pro spin-off společnost s majetkovou účastí univerzity pak platí samozřejmě opačné tvrzení. Často kladenou otázkou je přiměřené rozdělení podílů mezi zakladatele spin-off společnosti, univerzitu a případně další investory či poradce, kteří spolupracují při zakládání spin-off společnosti. Je nutno si uvědomit, že původně stanovené rozdělení podílů není téměř nikdy konečné: jistě bude v průběhu rozvoje spin-off společnosti potřeba dalších investic, které lze zajistit pouze přepuštěním části společnosti (podílů či akcií) novým investorům. Proto pokud hovoříme o rozdělení podílů na společnosti, hovoříme o rozdělení při jejím založení. V důsledku nemírné rozmanitosti možných spinoff společností neexistuje jednotný návod, jak by tyto podíly měly být rozděleny; obecně je možno pouze říci, že fyzické osoby (původci duševního vlastnictví) drží při zakládání společnosti zpravidla více než 50%, zatímco univerzita aspiruje zpravidla na 20 – 35%. Zbývající procenta drží potom vnější investoři či poradci, kteří spolupracovali při zakládání spin-off společnosti.

5.3.4.1 Založení spin-off společnosti bez majetkové účasti univerzity V souladu s příslušným komercializačním projektem spočívá další postup v následujícím: 1. CPPT UK v souladu se schváleným postupem zajistí provedení všech kontrolních etap poskytujících podklady pro rozhodování v „GO/NOGO“ 26

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK rozhodovacích okamžicích. Podmínkou zahájení procesu zakládání spin-off společnosti je dosažení všech „GO“ rozhodnutí předpokládaných ve schváleném postupu komercializačního procesu (viz odst. 5.2). 2. CPPT UK zajistí ve spolupráci s předkladateli OOV výběr vhodné právní kanceláře z indikativního seznamu „osvědčených“ kanceláří. 3. CPPT UK zajistí uzavření Smlouvy o právním zastoupení při založení spin-off společnosti mezi touto právní kanceláří a • příslušnou fakultou nebo další součástí UK v případě, kdy OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, • Univerzitou Karlovou v případě, kdy OOV předkládají pracovníci více fakult či dalších součástí UK. Vzorová smlouva tohoto typu je v Kompendiu vzorových smluv CPPT UK. 4. CPPT UK ve spolupráci s předkladateli OOV a externí právní kanceláří zpracuje Návrh na založení spin-off společnosti. Tento návrh musí zahrnovat zejména • zdůvodnění založení spin-off společnosti, • návrh její právní formy, • návrh struktury smluvního zabezpečení vztahů mezi spin-off společností a UK, • kontrolní mechanismy zajišťující dostatečnou kontrolu UK nad dodržováním smluvních vztahů. Jeho přílohy pak musí zahrnovat zejména • návrh Zakládací listiny společnosti, • návrh Statutu společnosti, • návrh smluvní dokumentace mezi spin-off společností a UK. 5. Tento návrh je předložen ke schválení vedení příslušné fakulty či součásti univerzity. V případě, že se na založení spin-off společnosti podílí více fakult či dalších součástí univerzity, případně i další akademická pracoviště, musí příslušný návrh schválit děkani nebo ředitelé všech těchto zúčastněných pracovišť. 6. V případě, že všech schválení podle bodu 5. je dosaženo, vybraná externí právní kancelář učiní všechny právní kroky nezbytné pro založení obchodní společnosti, tj. zejména • vydání příslušných živnostenských listů, • vydání dalších potřebných licencí a osvědčení, pokud jsou pro daný obor zapotřebí, • registraci společnosti v Obchodním rejstříku. 7. CPPT UK monitoruje činnost právní kanceláře a koordinuje ji s ostatními kroky nezbytnými pro vznik spin-off společnosti podle schváleného postupu (zajištění vedení účastnictví, marketing produktů, nábor manažerů a zaměstnanců, registrace na České správě sociálního zabezpečení atd.).

27

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 8. Zapsáním spin-off společnosti do Obchodního rejstříku je komercializační projekt zakončen; CPPT UK převede správu jeho výstupů příslušnému správci v souladu s oddílem 5.4. 5.3.4.2 Založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity V souladu s příslušným komercializačním projektem spočívá další postup v následujícím: 1. CPPT UK v souladu se schváleným postupem zajistí provedení všech kontrolních etap poskytujících podklady pro rozhodování v „GO/NOGO“ rozhodovacích okamžicích. Podmínkou zahájení procesu zakládání spin-off společnosti je dosažení všech „GO“ rozhodnutí předpokládaných ve schváleném postupu komercializačního procesu (viz odst. 5.2). 2. CPPT UK zajistí ve spolupráci s předkladateli OOV výběr vhodné právní kanceláře z indikativního seznamu „osvědčených“ kanceláří. 3. CPPT UK zajistí uzavření Smlouvy o právním zastoupení při založení spin-off společnosti mezi touto právní kanceláří a • příslušnou fakultou nebo další součástí UK v případě, kdy OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, • Univerzitou Karlovou v případě, kdy OOV předkládají pracovníci více fakult či dalších součástí UK. Vzorová smlouva tohoto typu je v Kompendiu vzorových smluv CPPT UK. 4. CPPT UK ve spolupráci s předkladateli OOV a externí právní kanceláří zpracuje Návrh na založení spin-off společnosti. Tento návrh musí zahrnovat zejména • zdůvodnění založení spin-off společnosti, • návrh její právní formy, • podíl UK na základním kapitálu společnosti, • návrh struktury smluvního zabezpečení vztahů mezi spin-off společností a UK, • kontrolní mechanismy zajišťující dostatečnou kontrolu UK nad touto majetkovou účastí a dodržováním smluvních vztahů, • designovaného správce majetkové účasti. Jeho přílohy pak musí zahrnovat zejména • návrh Zakládací listiny společnosti, • návrh Statutu společnosti, • návrh smluvní dokumentace mezi spin-off společností a UK. 5. Tento návrh je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vysokoškolský zákon, a vnitřními předpisy UK předložen postupně ke schválení • Kolegiu rektora UK, • Akademickému senátu UK, • Správní radě UK.

28

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 6.

V případě, že všech schválení podle bodu 5. je dosaženo, vybraná externí právní kancelář učiní všechny právní kroky nezbytné pro založení obchodní společnosti, tj. zejména • vydání příslušných živnostenských listů, • vydání dalších potřebných licencí a osvědčení, pokud jsou pro daný obor zapotřebí, • registraci společnosti v Obchodním rejstříku. Příslušné organizační složky UK zajistí složení podílu UK na základním kapitálu spin-off společnosti v souladu se schváleným postupem komercializačního projektu (viz odst. 5.2). 9. CPPT UK monitoruje činnost právní kanceláře a koordinuje ji s ostatními kroky nezbytnými pro vznik spin-off společnosti podle schváleného postupu (zajištění vedení účastnictví, marketing produktů, nábor manažerů a zaměstnanců, registrace na České správě sociálního zabezpečení atd.). 10. Zapsáním spin-off společnosti do Obchodního rejstříku je komercializační projekt zakončen; CPPT UK převede správu jeho výstupů příslušnému správci v souladu s oddílem 5.4.

5.3.5 Další cesty komercializace Mezi další cesty komercializace výsledků výzkumu a/nebo vývoje patří např. vytvoření centra služeb či jiného komerčně zaměřeného útvaru těsněji navázaného na některou fakultu (fakulty) či další součásti UK. Postup touto cestou je zcela specifický pro dané komercializované knowhow, totéž platí i pro příslušnou právní dokumentaci. Tento postup musí být zakotven ve schváleném postupu komercializačního projektu; CPPT UK i předkladatelé OOV postupují v souladu s tímto dokumentem. Schvalovací postupy při realizaci jednotlivých kroků takového komercializačního projektu se uplatní analogicky v souladu s vnitřními předpisy UK a jejích fakult a dalších součástí. Po ukončení komercializačního projektu nadále spravuje jeho výstupy fakulta či další součást UK, ze kterého bylo předloženo původní OOV; v případě, že se projektu zúčastnilo více fakult či dalších součástí UK, nebo i externí subjekty, je tuto správu nutno ošetřit vlastní smlouvou.

5.4 Ukončení komercializačního projektu Komercializační projekt realizovaný v režii jednotlivých fakult a/nebo dalších součástí UK bude ukončen v souladu s jejich vnitřními předpisy. Komercializační projekt koordinovaný CPPT UK bude ukončen 1. rozhodnutím o ukončení komercializačního projektu podle odst. 5.2, bod 5), 2. ukončením na základě nenaplnění kriterií „GO“ zabudovaných v komercializačním projektu,

29

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 3. prodejem patentu či jiného duševního vlastnictví (know-how), případně prodejem licence na jeho využití, 4. založením spin-off společnosti a uzavřením dohody o jejím využití předmětného duševního vlastnictví mezi touto společností a UK či fakultou (fakultami) a/nebo další součástí (součástmi) UK, 5. jiným způsobem specifikujícím stabilní využití předmětného duševního vlastnictví (např. vytvořením centra služeb, uzavřením partnerství atd.). Komercializační projekt může být také ve zdůvodněných případech ukončen po vzájemné dohodě partnerů Smlouvy o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví. Pro takové ukončení je nutno získat souhlas analogický souhlasu s podepsáním této smlouvy (viz odst. 5.1, bod 12)). Ukončení komercializačního projektu eviduje CPPT UK v databázi projektů. Výstupy komercializačního projektu jsou buď duševní vlastnictví vzniklé na fakultách a/nebo dalších součástech UK (patenty, užitné vzory atd.), • nebo majetkové účasti v technologických spin-off společnostech vzniklých na fakultách a/nebo pracovištích UK. •

Po ukončení komercializačního projektu podle bodů 3., 4. a 5. předá CPPT UK výstupy projektu a evidenci výnosů a nákladů příslušnému správci (části) portfolia duševního vlastnictví UK v souladu s postupem uvedeným v následující kapitole VI. Po ukončení všech finančních toků souvisejících s daným komercializačním projektem a případném předání evidence projektu příslušnému správci (části) portfolia duševního vlastnictví UK provede CPPT UK finální archivaci předmětného projektu.

30


VI. Správa „technologického portfolia“ UK Realizací komercializačního projektu zůstávají po jeho ukončení Univerzitě Karlově jistá nehmotná nebo investiční aktiva (různé typy duševního vlastnictví a smlouvy o poplatcích za jeho využití, podíly a akcie spin-off společností atd.), jejichž portfolio je nutno nadále ošetřovat. Tato aktiva označujeme jako tzv. „technologické portfolio UK“. Toto portfolio je nutno příslušným způsobem průběžně spravovat. Správa technologického portfolia UK zahrnuje správu dvou skupin aktiv: 1. Správu „Portfolia duševního vlastnictví UK“, tj. správu portfolia patentů, průmyslových a užitných vzorů vzniklých na fakultách a dalších součástech UK a registrovaných jménem UK zastoupené jednotlivými fakultami a dalšími součástmi UK. 2. Správu „Portfolia majetkových účastí UK“ v technologických spin-off společnostech vzniklých na fakultách a dalších součástech UK. Správa portfolia duševního vlastnictví UK zpravidla nezahrnuje správu dalších typů nehmotných aktiv (ochranné známky atd.) a zpravidla ani ochranu autorských práv (kromě software). Ve výjimečných případech může zahrnovat i ochranu nehmotných statků jiných než ad bod 1), pokud vznikly v důsledku aktivit fakult a dalších součástí UK zaměřených na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a byly přiměřeně právně ošetřeny (např. software nebo obecně know-how). Správa Portfolia majetkových účastí univerzity se vztahuje samozřejmě pouze k těm společnostem, ve kterých má UK majetkovou účast.

6.1 Správa Portfolia duševního vlastnictví Správa portfolia duševního vlastnictví registrovaného jménem UK zahrnuje: 1. údržbu portfolia duševního vlastnictví, 2. ochranu portfolia duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití, 3. platby podílů na výnosech autorům patentů či jiných typů duševního vlastnictví. 6.1.1 Údržba Portfolia duševního vlastnictví Údržba patentů a dalšího právně ochráněného duševního vlastnictví registrovaných jménem UK zahrnuje: 1. vedení evidence portfolia duševního vlastnictví, 2. platbu patentových a dalších udržovacích poplatků, 3. inkaso patentových (a podobných) plateb, případně licenčních poplatků,

31

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 4. účtování o nehmotných statcích představovaných předmětným duševním vlastnictvím. Správu zajišťuje každá fakulta či další součást UK, případně rektorát UK (po vzájemné dohodě fakult pro případ duševního vlastnictví více fakult), za svou část portfolia duševního vlastnictví UK samostatně, každá fakulta či další součást UK (případně rektorát UK) také zajišťují úhradu udržovacích patentových poplatků, inkaso patentových a licenčních plateb a výplatu podílů na výnosech z komercializace předmětného duševního vlastnictví podle zásad zakotvených v příslušné Smlouvě o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví. 6.1.2 Ochrana duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití Ochrana duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití znamená 1. průběžnou kontrolu narušení práv vyplývajících z vlastnictví patentu (průmyslového vzoru atd.), 2. případně právní vymáhání těchto práv. Ochranu zajišťuje každá fakulta či další součást UK, případně rektorát UK (po vzájemné dohodě fakult pro případ duševního vlastnictví více fakult), za svou část portfolia duševního vlastnictví samostatně. Každá fakulta (další součást UK, rektorát UK) také uzavírá případné smlouvy s právními zástupci a dodavateli dalších nutných služeb a hradí jejich faktury, případně přijímá vymožená finanční plnění. 6.1.3 Platby podílů na výnosech autorům patentů či jiných typů duševního vlastnictví Vyplácení podílů na výnosech z komercializace spravovaného duševního vlastnictví a vedení evidence těchto plateb zajišťuje každá fakulta či další součást UK, případně rektorát UK, za svou část portfolia duševního vlastnictví UK samostatně podle zásad zakotvených v příslušné Smlouvě o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví. Rozdělení výnosů z komercializace příslušného duševního vlastnictví se řídí zásadami, které budou zakotveny ve vnitřních předpisech jednotlivých fakult či dalších součástí UK. Toto rozdělení může být upřesněno ve Smlouvě o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví a jejích dodatcích. Při případných modifikacích se přihlíží zejména k poměru, ve kterém příslušná fakulta (fakulty), další součást (součásti) UK či univerzita přispěly k pokrytí nákladů spojených s realizací komercializačního projektu. Komentář: Často kladenou otázkou jsou doporučené zásady rozdělení zisků mezi autory (původce) duševního vlastnictví, jejich pracoviště, fakultu a univerzitu. Odpověď na tuto otázku v případě Univerzity Karlovy je poměrně komplikovaná s ohledem na velikou rozmanitost jejích fakult a dalších součástí. Z tohoto důvodu také nebylo na univerzitě zatím přijato žádné jednotné doporučení a je ponecháno na rozhodnutí jednotlivých fakult (a dalších součástí), jaká pravidla pro toto rozdělení zisků přijmou.

32

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Jako určité vodítko by snad mohla sloužit zásada 1/3 : 1/3 : 1/3, která má původ na Univerzitě v Oxfordu a kterou se také řídí většina českých vysokých škol. Podle této zásady se zisky – tj. výnosy z komercializace po odečtení všech komercializačních nákladů - dělí na třetiny mezi autory (původce), jejich fakultu (další součást univerzity) a univerzitu samou. (Pro úplnost podotkněme, že tato zásada představuje již určité zjednodušení tzv. Oxfordské tabulky, podle které se tato zásada uplatňuje pouze pro zisky nad určitou, relativně vysokou mez.) Pro výnosy nižší je dělení vychýleno ve prospěch autorů (původců) a jejich fakulty.

6.2 Správa Portfolia majetkových účastí UK ve spin-off společnostech Správa Portfolia majetkových účastí UK v technologických spin-off společnostech vzniklých na fakultách a dalších součástech UK zahrnuje 1. výkon práv společníka (akcionáře) na valných hromadách společníků (akcionářů) společnosti, 2. administraci majetkových účastí v technologických spin-off společnostech. 6.2.1 Výkon práv společníka (akcionáře) Výkon práv společníka (akcionáře) v technologických spin-off společnostech zahrnuje zejména reprezentaci UK v orgánech technologických spin-off společností, jejichž majetková účast UK je svěřena do správy příslušné fakulty či další součásti UK (případně univerzity). Reprezentanta UK (fyzickou osobu) jmenuje vedení příslušné fakulty či další součásti UK (v případě UK rektor) z řad pracovníků UK či externích expertů, kteří mají pro tuto funkci předpoklady. 6.2.2 Administrace majetkových účastí v technologických spin-off společnostech Administrace majetkových účastí v technologických spin-off společnostech zahrnuje zejména: 1. vedení evidence o činnosti společnosti, 2. účtování o kapitálových investicích ve společnosti, 3. inkaso podílů na rozděleném zisku či dividendách. Administraci zajišťuje každá fakulta a/nebo další součást UK, případně rektorát UK, za svou část Portfolia majetkových účastí UK v souladu se svými vnitřními předpisy a vnitřními předpisy univerzity. Každá fakulta či další součást (případně rektorát) UK také zajišťuje úhradu nákladů spojených s touto administrací a inkaso podílů společníka na zisku či dividend podle zásad zakotvených v příslušné Smlouvě o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví (viz odst. 5.1 bod 10)).

33


VII. Doporučená literatura Zájemcům o hlubší proniknutí do problematiky transferu znalostí a technologií obecně a na Univerzitě Karlově speciálně je možno doporučit následující prameny: 1. Jaromír Kubíček, Pavel Svačina: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování; Příručka pro praxi vědecko-technických pracovníků, TC AV, Praha 2006 2. Pavel Švejda a kolektiv: Inovační podnikání, Asociace inovačního podnikání ČR, Praha 2007 3. Stanislav Štech, Ivan Dvořák (eds.): Inovační Univerzitě Karlově, Karolinum, Praha 2008

podnikání

na

4. Ivan Dobiáš: Vádemékum komercializace poznatků výzkumu a vývoje, Inženýrská akademie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha 2008

34


VIII. Přílohy

35


Příloha č. 1: Oznámení o objevu/vynálezu

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití Vyplňte, prosím, následující dotazník. Pokud to budete považovat za potřebné, připojte kdekoliv přílohy podrobněji vysvětlující nebo ilustrující problematiku. Nezapomeňte vyznačit v textu, kam se přílohy vztahují. Název fakulty, katedry, pracoviště, kde k objevu/vynálezu došlo: Uveďte plné jméno a adresu své instituce a pracoviště. Kontaktní osoba: Uveďte jméno, mail a telefon kontaktní osoby, případně i jejího zástupce. Plný název objevu nebo vynálezu: Napište deskriptivní název dostatečně charakterizující předkládaný objev nebo vynález. Zkrácený název objevu nebo vynálezu: Napište stručný název (do pěti slov) charakterizující předkládaný objev nebo vynález. Popis objevu nebo vynálezu: Charakterizujte základním způsobem typ objevu/vynálezu – jedná se o proces, materiál, zařízení, službu, počítačový program, abstraktní model ? O jeden produkt nebo více ? V čem je objev/vynález inovativní oproti stávajícímu stavu ? Popište situaci před objevem/vynálezem a charakterizujte, co přináší nového. Jedná se o nové použití stávajících produktů, o vylepšení stávajících produktů či služeb, o zcela nový produkt či službu ? Kdy a kde bylo objevu/vynálezu dosaženo ? Uveďte pracoviště, na kterém bylo objevu/vynálezu dosaženo, jméno jeho vedoucího, název týmu, který objevu/vynálezu dosáhl, jméno jeho vedoucího. Uveďte časové období, ve kterém bylo objevu/vynálezu dosaženo. Co bylo motivem k dosažení objevu/vynálezu ? Popište výchozí situaci a širší kontext, ve kterém k objevu/vynálezu došlo ?

36

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK Jaký bude navazující výzkum/vývoj ? Popište očekávaný navazující výzkum a vývoj, bude výzkum pokračovat, nebo byl ukončen ? Jakou podobu má dokumentace k objevu/vynálezu a kde je uložena ? Popište formu dokumentace popisující daný objev/vynález: papírové záznamy, výkresy, experimentální protokoly, film, video, digitální media. Udejte přesně místo, kde je uchovávána. Jakou další relevantní literaturu k problematice můžete uvést ? Charakterizujte zásadní informační zdroje přinášející relevantní a souhrnnou informaci o problematice. Byl objev/vynález zveřejněn ? Jak a kdy ? Popište způsob, jakým bylo o objevu/vynálezu referováno: - v interní komunikaci pracoviště, - ve veřejných médiích. Kým byl výzkum a/nebo vývoj vedoucí Uveďte všechny subjekty/instituce (kromě k objevu/vynálezu financován ? vaší domovské instituce), které se na financování výzkumu/vývoje podílely: - grantové agentury - průmysloví sponzoři - neziskoví sponzoři - další sponzoři ….. a charakterizujte závazky, které z jejich finanční účasti vyplývají pro nakládání s duševním vlastnictvím (případně připojte smlouvy). Detekovali jste komerční zájem o Uveďte názvy adresy a jména kontaktních objev/vynález ? osob pro všechny subjekty, u kterých jste detekovali komerční zájem o daný objev/vynález. Případně charakter zájmu podrobněji specifikujte. Máte představu o „typickém zákazníkovi“ Pokud víte, popište typického zákazníka nebo pro produkty implementující váš zákazníky, kteří by mohli mít zájem o váš objev/vynález ? produkt. Má váš objev/vynález typicky využití v cizích Charakterizujte lokální specificitu využití zemích ? produktu (např. lék proti tropickým nemocem). Datum a podpis předkladatele (předkladatelů): Datum: Podpis: Datum: Podpis: Datum: Podpis: Vyjádření vedoucího katedry/pracoviště: Datum: Vyjádření děkana fakulty/ředitele instituce:

Podpis:

Datum:

Podpis: 37


Příloha č. 2: Seznam relevantních smluv v Kompendiu vzorových smluv CPPT A.

Úprava vztahů mezi původci (autory) A1 Dohoda spolupůvodců o podílu na vytvoření vynálezu Dohoda mezi více původci duševního vlastnictví, u kterého se předpokládá ochrana podle zákona o ochraně průmyslového vlastnictví, o podílu na tomto vlastnictví. A2 Dohoda o postoupení práva na patent Dohoda mezi původci duševního vlastnictví (jehož ochrana se předpokládá podle zákona o ochraně průmyslového vlastnictví) z různých institucí, kterou spolutvůrci postupují (za stanovených podmínek) právo na patent na UK. A3 Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví Smlouva mezi více autory o podílech při tvorbě duševního vlastnictví, jehož ochrana se předpokládá podle autorského zákona, uzavíraná předem. A4 Smlouva o využívání vynálezu a financování přihlášky vynálezu Smlouva mezi více institucemi o podílech na vytvořeném duševním vlastnictví a financování poplatků spojených s jeho právní ochranou podle patentového zákona. A5 Smlouva o sdílení autorství Smlouva mezi více autory o podílech na již vytvořeném duševním vlastnictví, jehož ochrana se předpokládá podle autorského zákona. B. Ochrana důvěrných informací a předávaných materiálů B1 Smlouva o vzájemném zachování důvěrnosti informací Základní smlouva o ochraně důvěrných informací – česká verze B2 Smlouva o ochraně důvěrných informací Jiná verze smlouvy o ochraně důvěrných informací B3 Smlouva o ochraně předávaných materiálů Smlouva o ochraně předávaných materiálů – navazuje na Smlouvu o zachování důvěrnosti informací a týká se jen nosičů informace (ústních, písemných nebo elektronických). B4 Mutual Agreement on Protection of Confidential Information Velmi propracovaná Smlouva o ochraně důvěrných informací – anglická verze C. Společné výzkumně-vývojové projekty C1 Smlouva o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu Základní smlouva o spolupráci na společném výzkumném projektu ve dvou alternativách: ALTERNATIVA A: Univerzita je vlastníkem duševního vlastnictví k Výsledkům a uděluje Objednateli nevýhradní licenci k užití Výsledků i s možností jednání o převodu Výsledků Objednateli. ALTERNATIVA B: Objednatel je vlastníkem duševního vlastnictví k Výsledkům a uděluje Univerzitě licenci k užití Výsledků pro výzkumné a studijní účely. D. Prodej patentů a licencí D1 Smlouva o právním zastoupení při patentovém řízení Standardní mandátní smlouva pro patentového zástupce. D2 Smlouva o poskytnutí licence Standardní licenční smlouva - česky D3 Licenční smlouva k patentu Jiná verze Smlouvy o poskytnutí licence D4 Smlouva o spolupráci při ochraně a využití duševního vlastnictví Jiná (obecnější) forma licenční smlouvy D5 Smlouva o koupi patentu Standardní smlouva o koupi/prodeji patentu - česky

38

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro přenos poznatků a technologií UK D6 Smlouva o převodu patentu/přihlášky Jiná verze Smlouvy o koupi patentu. E. Zakládání spin-out společností E1 Smlouva o právním zastoupení při zakládání spin-off společnosti Standardní smlouva o právním zastoupení, orientovaná na založení spin-off společnosti. E2 Smlouva o poradenské činnosti Standardní smlouva o poradenské činnosti. E3 Smlouva o výkonu funkce jednatele Standardní smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti z pověření UK.

39

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Recommend Documents