Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru
Určovací řízení v rámci prosazení práva Určovací řízení před Úřadem je řízení, ve kterém Úřad na žádost osoby, která osvědčí právní zájem, vydá rozhodnutí, zda předmět, jehož popis žadatel předloží, spadá či nikoliv do rozsahu ochrany vyplývajícího z patentu/užitného vzoru. Předpokladem zahájení řízení je platnost ochranného dokumentu. Pokud ochranný dokument zanikne v průběhu řízení, v řízení se pokračuje, pokud však dojde k zneplatnění „ex tunc“, řízení se zastaví pro odpadnutí důvodu. Úřad řeší otázku technickou, totiž porovnání předmětu popsaného žadatelem s předmětem ochrany patentem/užitným vzorem. O porušování patentu/užitného vzoru rozhodují a opatření na jeho zamezení ukládají soudy. Ačkoliv soud není rozhodnutím Úřadu vázán, je účelné před podáním žaloby podat žádost o určení a teprve po získání rozhodnutí podat žalobu. Žalobce se tak jednak může ujistit, že se nemýlí v posouzení rozsahu ochrany svého ochranného dokumentu, jednak může soudu předložit výsledek správního řízení jako důkaz. Získá tak větší jistotu, kterou potřebuje zejména, chce-li podat návrh na předběžné opatření. Poznamenejme, že Úřad nemůže rozhodovat ani o tom, zda nějaký výrobek je získán přímo způsobem, který je předmětem ochrany (§13c)), ani zda jde o nepřímé využívání (§13a). Určovací řízení nemusí být dvoustranné. V případě, že majitel ochranného dokumentu, za účelem právní jistoty, žádá rozhodnutí, zda spadá do rozsahu ochrany jeho vlastní výrobek, dokonce ani dvoustranné být nemůže. Ve všech ostatních případech je řízení zpravidla dvoustranné. Občas se setkáváme s tím, že žadatel, aby snadněji dosáhl rozhodnutí ve svůj prospěch, se vyhýbá tomu, aby označil domnělého porušovatele. Takový postup ovšem vede k tomu, že porušovatel u soudu zpochybní identifikaci předmětu určení se svým výrobkem. Je v zájmu majitele ochranného dokumentu, aby měl porušovatel možnost již v řízení o určení uvést to, co by jinak uplatnil teprve u soudu. Žadatel často místo popisu předmětu předloží inzertní materiály, technologické reglementy, návody k obsluze nebo k instalaci, rozhodnutí zkušebny a podobně. Výrobek často vyfotografuje nebo předloží vzorek. Úřad však může rozhodnout jedině o „předmětu v žádosti popsaném“ (§ 67 pat. zák.) a nemůže sám konstruovat předmět, o kterém by pak rozhodoval. To platí i pro posuzování vzorku. Proto je v takovém případě žadatel vždy vyzván, aby předložil konkrétní popis předmětu určení (změna popisu předmětu určení není zakázána, případné odchýlení se od toho, co bylo předloženo původně, ovšem bude v rozhodnutí konstatováno). Poznamenejme, že legitimní reakcí údajného porušovatele na žádost o určení je podání návrhu na výmaz či zrušení, který se zpravidla projedná dříve.
Úplné popsání předmětu Předmět určení je nutno plně popsat. Předmětem určení je vždy konkrétní věc, (jeden) výrobek nebo (jeden) způsob. Určení se provádí na základě přiloženého popisu, popř. popisu a vyobrazení. Součástí popisu předmětu určení nesmí být nic, co by rozšiřovalo platnost rozhodnutí nad to, co je popsáno. Často se stává, že Úřad nemůže připustit, aby v popisu předmětu určení bylo uvedeno konkrétní označení výrobku a jméno domnělého porušovatele, Jaroslav Potužník 2009
2
popřípadě aby jako vyobrazení předmětu určení byla připojena fotografie konkrétního výrobku. Je tomu tak proto, že popis předmětu určení je součástí rozhodnutí, a výrok se na něj odvolává („předmět podle přiloženého popisu ...“). Proto v něm nemůže být nic, za co by Úřad nemohl přijmou odpovědnost. V popisu předmětu určení také nemohou být nepodložená tvrzení například o tom, kde je předmět využíván. Do popisu předmětu určení nepatří ani vlastní úvahy žadatele, například že znaky předmětu určení jsou ekvivalentní znakům nároků. Žadatel, zejména majitel ochranného dokumentu, někdy popíše předmět určení v podstatě tak, že přiřadí znaky předmětu určení znakům nároků nebo dokonce opíše nároky, včetně rozmezí hodnot nebo variant. Takový postup je nesprávný, předmět určení musí být popsán objektivně, všemi podstatnými znaky. Terminologie popisu předmětu určení by neměla být násilně přizpůsobena terminologii ochranného dokumentu. Setkáváme se s případy, kdy žadatel je přesvědčen, často právem, o porušování, avšak nemá k dispozici úplnou informaci o rušebním předmětu. Tak například v případě elektrického zapojení nestačila fotografie osazené desky s označením typu výrobku k tomu, aby bylo vydáno rozhodnutí, kde by tato fotografie mohla být připojena jako výkres předmětu určení. Pokud by měla být připojena k rozhodnutí takováto fotografie vzorku, musel by žadatel dát znalci rozkreslit obvody. Také v případě, kdy je v nároku uvedena charakteristika nikoliv přímo přístupná (krystalografie, viskozita), musí žadatel příslušné informace o předmětu určení obstarat (nechat změřit příslušnou vlastnost). Může se pak ovšem ukázat, že napodobenina nespadá do rozsahu ochrany. Zahrnutí variant vytvoření předmětu určení Předmětem určení je vždy konkrétní věc, jeden výrobek nebo jeden způsob, případně výrobek spolu s popisem postupu jeho výroby nebo systém zahrnující znaky zařízení s popisem jeho funkce. Pokud žadatel požaduje určení více výrobků, musí podat více žádostí (nebo zaplatit poplatek za určení tolika předmětů, kolik jich bude vyjmenováno ve výroku rozhodnutí). Není zakázáno uvést v žádosti o určení některý znak jeho rozmezím, avšak Úřad přijme takovou žádost jen, nebude-li pochybnost o tom, že se požaduje určení jediného předmětu.
Porovnání předmětu určení s ochranným dokumentem Základem rozhodnutí je posouzení, zda předmět určení obsahuje všechny znaky uvedené v nároku nebo jejich ekvivalenty. Majitel ochranného dokumentu někdy mylně vykládá rozsah ochrany, zejména pokud jde o význam znaků uvedených v úvodní části nároku. Je nutno si uvědomit, že předmětem ochrany je celá kombinace znaků uvedený v nároku. Porušovatel pak často označuje nároky za nejasné, poukazuje na domněle nepřípustné znaky, ale někdy i na skutečné nejasnosti nároků. Tady je třeba si uvědomit, že jestliže byl ochranný dokument udělen/zapsán, Úřad musel mít zato, že je možný spolehlivý výklad rozsahu ochrany.
Jaroslav Potužník 2009
3
Technické znaky Veřejnost si často také mylně vykládá ustanovení §3(2) patentového zákona resp. analogické ustanovení zákona o užitných vzorech, které obsahuje fakultativní výčet předmětů, které se nepokládají za vynálezy resp. technická řešení. Tak například znak, že na spodní straně víčka obalu výrobku je uvedena informace, zda zákazník vyhrává či nevyhrává v soutěži, je nesporně technickým znakem, který řeší technický problém. Samozřejmě mohou být technické znaky vyjádřeny také matematicky nebo uvedením, jak je nějaký krok naprogramován.
Ekvivalentní prvky Pro konstatování, že porovnávané znaky jsou ekvivalentní, musí být splněny tyto podmínky: 1. u předmětu patentu/užitného vzoru se musí jednat o podstatný znak; 2. nemá-li prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru odlišný materiální účinek na funkci – je funkčně rovnocenný, což znamená, že dva prostředky jsou ekvivalentní, když i přes jejich odlišné provedení plní stejnou funkci s přihlédnutím na podobný výsledek, 3. prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru je znám ke dni zveřejnění užitného vzoru, takže odborník je schopen jej identifikovat bez vynaložení vynálezecké činnosti. Model ekvivalence je tedy uplatňován zejména pokud předmětný znak v patentovém nároku, kterým se liší od porovnávaného řešení, je podstatným znakem chráněného řešení, a dále jestliže účelu patentově chráněného způsobu může být dosaženo a stejná funkce a stejný účinek mají být splněny, i když odpovídající znak v nároku je nahrazen jiným znakem předmětného způsobu, a pokud je pro technicky kvalifikovanou osobu záměna zřejmá. Jelikož uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, postačuje nesplnění pouze jedné z nich pro konstatování, že porovnávané znaky nejsou ekvivalentní. Například, rozdíl mezi porovnávanými způsoby dobíjení čipové karty prostřednictvím terminálu za pomoci magnetické karty spočíval v operaci zadávání vstupních údajů do terminálu. V případě chráněného způsobu se operace provádí čtením vstupních údajů týkajících se dobíjené čipové karty z magnetického kódu v kombinaci s manuálním vstupem, zatímco u způsobu popsaného v předmětu určení se pomocí bankomatové karty identifikuje zadavatel a všechna vstupní data požadované operace se zadávají manuálně. Tato odlišnost způsobu, jenž je předmětem určení, a způsobu definovaného v prvním nároku, neumožňuje dosáhnout stejné funkce a stejného účinku, protože to ve svém důsledku neumožňuje typ používaných karet. U určovaného způsobu je magnetická karta opatřena údaji nutnými pro vstup do bankomatu a spojení s bankou, zatímco u chráněného způsobu je magnetická karta opatřena např. údajem pro identifikaci čipové karty. Uvedené karty nejsou v důsledku jimi nesených údajů kompatibilní a tudíž vyžadují odlišná zařízení pro jejich čtení. Uvedené znaky porovnávaných způsobů tedy nejsou vzájemně ekvivalentní. Jako příklad ekvivalentního znaku je možno uvést posouzení, zda prvek „tlaková nádoba s plynem“ obsažený v prvním nároku ochranného dokumentu, je ekvivalentní prvku „aerosolový rozprašovač“ podle předmětu určení.
Jaroslav Potužník 2009
4
Bylo nutno posoudit, zda oba prvky jsou funkčně rovnocenné, což znamená, že i přes jejich odlišné provedení plní stejnou funkci s přihlédnutím na podobný výsledek. V této věci dospěl odvolací orgán k závěru, že aerosolový rozprašovač je tlaková nádoba, která kromě kapalného média obsahuje i plyn jako hnací médium, jehož prostřednictvím je obsah aerosolového rozprašovače vytlačován tryskou ve formě mlhy do okolí. Kapalným médiem je v tomto případě slzotvorná a dráždivá látka. Tlaková nádoba podle předmětu určení obsahuje stlačený plyn, například slzný plyn nebo plyn způsobující podráždění dýchacích cest. V obou případech jsou tedy oba porovnávané prvky funkčně rovnocenné, neboť látka z nich je vytlačována působením tlaku plynu a dosahuje se jimi stejný výsledek, tj. narušitel střeženého objektu je vytlačenou látkou přechodně paralyzován. Protože znak u předmětu určení, porovnávaný s podstatným znakem prvního nároku, byl znám ke dni zveřejnění užitného vzoru, takže odborník byl schopen jej identifikovat bez vynálezecké činnosti, je nutno obě porovnávaná řešení v rozsahu tohoto znaku považovat za technické ekvivalenty. Dlouhodobě ustavená praxe Úřadu je v posuzování ekvivalence spíše opatrná. Za ekvivalent nepokládáme takovou náhradu jednoho prvku jiným, která by mohla mít za následek ztrátu patentovatelnosti, což je v souladu s judikaturou evropských soudů.
Nepodstatné znaky Pro úplnost poznamenejme, že může být také zjištěno, že některý znak uvedený v nároku není podstatný. Podmínkou (nikoliv dostačující) ovšem je, že majitel ochranného dokumentu výslovně uvede, že rozsah ochrany má být takto extenzivně vykládán.
Identifikace výrobku porušovatele v rámci určovacího řízení Žadatel někdy v petitu žádosti požaduje rozhodnutí jiného druhu než je správní rozhodnutí Úřadu. Jak již bylo uvedeno, Úřad rozhodne jedině o „předmětu v žádosti popsaném“. Je třeba připomenout, že rozhodnutí o porušování samotném náleží do kompetence soudu, a Úřad není oprávněn ani vyslovit se k otázce, zda společnost YZ vyrábí výrobek XY. Pouhé tvrzení žadatele, že popsal výrobek XY společnosti YZ nestačí k tomu, aby Úřad připojil k rozhodnutí popis předmětu určení nadepsaný „Výrobek XY“, nebo dokonce aby uvedl název XY ve výroku. V každém případě pak musí žadatel počítat s tím, že údajný porušovatel v případném následném soudním řízení zpochybní, že předmět, o kterém Úřad rozhodl že spadá do rozsahu ochrany, odpovídá jeho výrobku. Je tedy zjevné, že žadatel potřebuje rozhodnutí, které lze v případném následném soudním řízení identifikovat s rušebním předmětem. K tomu je možno doporučit, svěřit vypracování popisu předmětu určení znalci zapsanému v seznamu soudních znalců, na základě dokumentace, dodávané výrobcem výrobu a pokud možno také vzorku. Znalci, kterým by měl být znalec z příslušného oboru techniky, je ovšem třeba vhodně položit otázku (nikoliv otázku, zda předmět spadá do rozsahu ochrany). Bude-li přílohou žádosti znalecký posudek, samozřejmě v originále, kde znalec uvede, že mu byl předložen výrobek označený na štítku jako typ XY, a popíše jeho konstrukční uspořádání Jaroslav Potužník 2009
5
jaké zjistil jeho rozebráním, bude akceptován popis předmětu určení včetně jeho názvu XY, o takovýto posudek se opírající. Proti uvedení konkrétního typu výrobku v názvu předmětu určení zpravidla nebude námitek také v případě, jestliže popis předmětu určení plně čerpá z materiálu poskytovaného výrobcem sporného výrobku. V praxi jsou výše uvedené předpoklady (znalecký posudek nebo popis poskytnutý výrobcem) splněny zřídka, a stejně zřídka Úřad uvede typ výrobku v názvu předmětu určení a tím i přímo ve výroku rozhodnutí. V případě, že Úřad nedovolí uvedení typu výrobku ve výroku, je možné alespoň v popisu předmětu určení uvést odkazy na konkrétní výrobek, například přiložit a komentovat obrázek, který je převzat z dokumentace dodávané k výrobku XY.
Doporučení Před zahájením soudního sporu vždy požádat o určení. V případě soudního sporu zahájeného na základě žaloby jiného, navrhnout soudu, aby vyčkal výsledku určovacího řízení. Bez ohledu na to, zda se navrhuje či nikoliv důkaz ohledáním věci, je třeba zajistit a trvale mít k dispozici exemplář (vzorky) předmětu určení, spolu s doklady o jejich získání. Při popisu předmětu určení vždy popisovat předmět objektivně, v termínech obvyklých v oboru (rozdíly terminologie ochranného dokumentu a popisu předmětu určení komentovat v argumentaci). Na závěr rada, kterou se nikdo neřídí: pokusit se o dohodu s protistranou na společném popisu předmětu určení.
Jaroslav Potužník 2009
