No title

1

http://www.vub.ac.be/LSTS

Please do only refer to the published article – Alleen refereren aan het gepubliceerde artikel : F. Brison, M.C. Janssens, M. Pertegas Sender, H. Vanhees., “Kroniek Intellectuele Rechten (2001-2002)”, Rechtskundig Weekblad 2003, 561-581.

2 Not for quotation. Please do only refer to the published article – Alleen refereren aan het gepubliceerde artikel : F. Brison, M.C. Janssens, M. Pertegas Sender, H. Vanhees., “Kroniek Intellectuele Rechten (2001-2002)”, Rechtskundig Weekblad 2003, 561-581.

KRONIEK INTELLECTUELE RECHTEN (2001-2002) I.

Inleiding Met

deze

verschijnen,

kroniek,

wordt

een

die

vanaf

overzicht

nu

tweejaarlijks

gegeven

van

zal

belangrijke

ontwikkelingen binnen het recht van de intellectuele eigendom gedurende

2001

deelgebied evoluties

en

een die

2002.

Doelstelling

uitputtend zich

is

overzicht

voordeden

in

niet

te

om

geven

wetgeving

en

op

ieder

van

alle

rechtspraak.

Getracht wordt daarentegen om m.b.t. het auteursrecht en de naburige

rechten

(met

inbegrip

van

beschermingsregime

voor

databanken),

het

sui

het

generis-

tekeningen-

en

modellenrecht, het merkenrecht, het octrooien kwekersrecht, de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten en een aantal voor deze rechten belangrijke domeinen (bijv. art. 96

WHPC

en

de

procedure

van

beslag

inzake

namaak)

de

belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend vlak te vermelden. Wat

de

rechtspraak

belangrijkste

en

gepubliceerde

hogere

rechtspraak Tevens

wordt

wordt

rechtsleer,

betreft

voor in

voor

de

wordt

rechtspraktijk

rechtspraak beginsel ieder

gepubliceerd

ervoor

aan

buiten de

meest

te

de

relevante

geven.

beschouwing

deelgebied

binnen

geopteerd

Lagere gelaten.

vermeldenswaardige besproken

periode,

aangehaald1.

1

Volgende werkverdeling werd gehanteerd: F. Brison (II. Auteursrecht en naburige rechten), M.C. Janssens (IV. Merkenrecht), M. Pertegas Sender (V. Octrooi- en kwekersrecht) en H. Vanhees (Algemene coördinatie, I.


3

II. Auteursrecht A. Wetgeving Het auteursrecht is beheerst door de wet van 30 juni 1994 betreffende

het

auteursrecht

en

de

naburige

rechten,

zoals

gewijzigd door de wetten van 3 april 1995 en 31 augustus 1998 (hierna “A.W.”)2. Deze A.W. moet worden aangevuld met de wet van

30

juni

1994

betreffende

de

rechtsbescherming

van

computerprogrammatuur (hierna “Wet Computerprogrammatuur”)3 en de

wetten

van

10

rechtsbescherming

en

van

31

augustus

databanken

1998

betreffende

de

(hierna

“D.B.W.”)4.

In

uitvoering van de A.W. zijn reeds talrijke wetten, Koninklijke en

ministeriële

www.cass.be

onder

besluiten het

uitgevaardigd,

trefwoord

“wetgeving”

waarvan een

op

overzicht

beschikbaar is5. Bij

K.B.

van

23

mei

2001

is

de

bevoegdheid

over

het

auteursrecht van de Minister van Justitie overgeheveld naar de Minister

van

Economische

zaken

(tevens

bevoegd

voor

de

industriële eigendom)6. De bedragen van de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé- of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn

Inleiding, III. Tekeningen- en modellenrecht, evenals de overige rubrieken). 2

B.S., 27 juli 1994, 29 april 1995 en 14 november 1998.

3

B.S., 27 juli 1994.

4

B.S., 14 november 1998.

5

Zie: F. BRISON en H. VANHEES, ‘Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht, 1995-2001 (deel 1)’, A.M.I., 2002, 77-82. 6

B.S., 29 mei 2001.


4 vastgelegd december

(de

2002

zgn.

“reprografie”)

gewijzigd

en

in

€

zijn

bij

omgezet7.

K.B.

Bij

van

K.B.

13

van

7

februari 2002 zijn enkele bepalingen van het “basis”-K.B. van 30 oktober 1997 inzake reprografie, en meer in het bijzonder m.b.t. de daarin voorziene adviesprocedure, gewijzigd8. Bij K.B. van 8 november 2001 is een – in vergelijking met de horeca en discotheken - lagere “billijke vergoeding” voor het

secundair

kunstenaars, zalen,

gebruik

zoals

van

prestaties

vastgelegd

jeugdhuizen,

op

van

fonogram,

culturele

centra

in en

uitvoerende polyvalente tijdelijke

activiteiten vastgelegd9. Een

K.B.

van

9

mei

2001

legt

het

percentage

van

de

bijdrage van de beheersvennootschappen in de financiering van het toezicht op hun werking door de vertegenwoordiger van de Minister, vast op 0,2%10. In

2001

waaraan

de

betreffende

zijn A.W.

de

auteursrecht

twee moet

Europese worden

harmonisatie en

de

richtlijnen

aangepast:

van

bepaalde

naburige

uitgevaardigd

richtlijn aspecten

rechten

2001/29 van

het

in

informatiemaatschappij (tegen uiterlijk 22 december 2002!)

de 11

en

richtlijn 2001/84 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur

van

een

oorspronkelijk

kunstwerk

(tegen

uiterlijk

1

januari 2006)12.

7

B.S., 14 januari 2003.

8

B.S., 12 juli 2002.

9

B.S., 29 november 2001.

10

B.S., 19 mei 2001 (dat art. 2 van het K.B. van 22 januari 1999 wijzigt). 11

P.B.,

2001, L 167.

12

P.B.,

2001, L 272.


5 B. Rechtspraak Het

inmiddels

“gecommunautariseerd”

auteursrecht

zorgt

voor een toenemend belang van Europese rechtspraak. In de door ons bestreken tijdspanne kunnen worden vermeld: 1) het IMS Health-arrest

betreffende

de

toepassing

van

het

verbod

op

misbruik van machtspositie op door het auteursrecht beschermde databanken (in casu werden de voorlopige maatregelen, op 3 juli 2001 uitgesproken door de Europese Commissie, opgeschort tot

de

uitspraak

ten

gronde

over

de

interpretatie

van

de

“uitzonderlijke omstandigheden” binnen dewelke de uitoefening van een exclusief recht, bijv. door een licentie op basis van het auteursrecht te weigeren, een misbruik van machtspositie uitmaken)13 en 2) het Ricordi-arrest betreffende de toepassing van het verbod tot discriminatie op basis van nationaliteit op het auteursrecht (in casu werd het onderscheid in de Duitse wetgeving inzake beschermingsduur in functie van het “land van oorsprong” verboden)14. Het Hof van Cassatie stelt dat uit art. 1.1 van de TRIPS blijkt dat het niet de wil van de contractsluitende partijen is om dit TRIPS-Verdrag rechtstreekse werking toe te kennen en weigerde dan ook dergelijke werking aan art. 10.2 van de TRIPS over

de

auteursrechtelijke

bescherming

van

databanken,

te

verlenen15.

13

Vz. G.E.A., 26 oktober 2001, T-184/01, besproken in : F. BRISON, ‘Recente arresten van het G.E.A. en H.J.E.U. in verband met het auteursrecht’, A&M, 2002, 140 en B. MICHAUX, ‘L’affaire IMS : le droit d’auteur à nouveau confronté aux règles de la concurrence’, A&M, 2002, 141. Dit arrest werd bevestigd in hoger beroep: H.v.J., 11 april 2002, C-481/01. 14

H.v.J., 6 juni 2002, C-360/00, A&M, 2002, 402, noot F. BRISON en noot V. BENABOU. 15

Cass., 11 mei 2001, A&M, 2001, 353, noot F. BRISON.


6 Daarnaast rechterlijke

zijn

er

talrijke

beslissingen

inzake

belangrijke

auteursrecht

Belgische

en

naburige

rechten, waarvan hieronder een selectie volgt. Wat

het

“beschermde

voorwerp”

van

het

auteursrecht

betreft, wordt herhaald dat ideeën door het auteursrecht niet worden

beschermd,

enkel

de

vorm16.

Een

“werkwijze”

kan

bijgevolg niet als “werk” worden beschermd17. De vorm van een werk omvat de compositie (d.i. de ontwikkeling en ordening van de verschillende ideeën van het werk) en de uitdrukking (d.i. de wijze waarop de auteur deze ideeën uitdrukt)18. Een werk moet enkel oorspronkelijk zijn in de zin dat het een eigen intellectuele schepping is, of nog, de stempel van de

persoonlijkheid

verdienste

is

van

echter

de niet

auteur

draagt;

vereist19.

een

Het

artistieke volgen

van

modetendenzen sluit oorspronkelijkheid niet uit; technische of functionele vereisten evenmin20. Het werk moet het technisch effect wel overstijgen en niet uitsluitend door functionele vereisten

worden

bepaald21.

Oorspronkelijkheid

volgt

niet

automatisch uit een keuzemogelijkheid; de keuze moet zelf ook nog oorspronkelijk zijn. Oorspronkelijkheid wordt beoordeeld in functie van de aard van het werk en van diens verhouding tot

vooraf

bestaande

oorspronkelijkheid

niet

werken. met

Immers,

nieuwheid

worden

ook

al

mag

verward

(wat

oorspronkelijk is, is niet noodzakelijk nieuw), de nieuwheid 16

Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, 1444; Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., 2003, 827, noot F. BRISON. 17 18

Brussel, 6 april 2001, I.R.D.I., 201, 306. Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, 1444.

19

Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2002, 367; Brussel, 24 april 2001, I.R.D.I., 2001, 308; Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, 518. 20

Ibid.

21

Ibid.


7 van een werk (in vergelijking met vooraf bestaande werken) geeft aan dat de auteur niet enkel aan vooraf bestaande werken heeft ontleend en maakt dus aannemelijk dat deze laatste een oorspronkelijk werk heeft gecreëerd22. Zo is geoordeeld dat de nieuwe combinatie van verschillende bekende elementen in een model voor een schoen, oorspronkelijk kan zijn23. De aanpassing van een bekend spreekwoord aan een specifieke omstandigheid en het

gebruik

ervan

als

reclameslogan

is

evenwel

banaal

beschouwd24. Zo ook zijn de door de ontwerper van een model voor een bureautafel geleverde inspanningen beschouwd als een loutere

aanpassing

ergonomische

en

persoonlijkheid

van

een

modetrends van

de

model die

elke

aan

stempel

missen25.

auteur

reglementaire, van

Ongeacht

de hun

gebeurlijke strijdigheid met de goede zeden gelden de gewone beschermingscriteria van het auteursrecht en worden werken (in casu

erotische

films)

beschermd

indien

zij

oorspronkelijk

zijn26. Wat de auteursrechtelijke bescherming van databanken in het bijzonder betreft, stelt het Hof van Cassatie dat de vorm, de structuur, de schikking of de voorstellingswijze van een databank door het auteursrecht weliswaar beschermd kan worden, maar dat deze bescherming niet de inhoud van de databank, zijnde data zelf, betreft (die echter het voorwerp kan zijn van een eigen bescherming)27. Een door een binnenhuisarchitect gecreëerd kleurenassortiment voor verf is geen “databank” in 22

23

Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2002, 367. Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, 518.

24

Brussel, 21 september 2001, A&M, 2002, 414, noot F. BRISON en A. COPPIETERS. 25

Bergen, 26 maart 2001, A&M, 2001, 367.

26

Rb. Brugge, 28 november 2001, A&M, 2002, 426.

27

Cass., 11 mei 2001, A&M, 2001, 353, noot F. BRISON.


8 de

zin

van

de

D.B.W.

omdat

de

betrokken

gegevens

(m.n.

kleuren) niet individueel toegankelijk zijn met behulp van een zoeksysteem, ook al draagt elke kleur een eigen naam en een eigen nummer

aan de hand waarvan de kleuren kunnen worden

geïdentificeerd28. Wat de “beschermde persoon” van het auteursrecht betreft, is

oudere

rechtspraak

bevestigd

volgens

dewelke

de

omstandigheid dat bepaalde fasen van de artistieke werken door een onderneming werden uitgevoerd, doch onder leiding van de artiest,

niets

wijzigt

aan

diens

hoedanigheid

van

enig

auteur29. Overeenkomstig heersende Cassatierechtspraak kunnen rechtspersonen het vermoeden van houderschap van auteursrecht, voorzien in art. 6.2 van de A.W., inroepen. Volgens de éne feitenrechter laat de vermelding van het “merk” aan de buitenof

binnenkant

van

een

model

voor

een

schoen

toe

de

vermoedelijke auteur van dit model te identificeren30; volgens de

andere

doet

de

vermelding

van

de

“handelsnaam”

op

het

etiket van het product dergelijk vermoeden niet ontstaan omdat deze vermelding enkel slaat op het product en niet op het houderschap van het auteursrecht31. Hoewel de A.W. stelt dat auteurscontracten ten aanzien van de auteur schriftelijk moeten worden bewezen, is het geschrift geen

geldigheidsvereiste,

enkel

een

bewijsregel32.

Het

geschrift moet blijkbaar niet noodzakelijk het contract m.b.t. het

28

auteursrecht

zijn

:

een

prijsofferte

voor

foto’s

om

Brussel, 7 december 2001, J.T., 2002, 770.

29

Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE. 30

Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, 518.

31

Antwerpen, 5 februari 2001, I.R.D.I., 2001, 303.

32

Brussel, 4 oktober 2001, A&M, 2002, 419.


9 menukaarten op te fleuren zou een toestemming tot reproductie van de foto’s op menukaarten inhouden omdat het louter gebruik van de foto’s overeenkomstig het beoogde doel een reproductie impliceert33. Deze – o.i. te vergaande – beslissing wordt dan weer in – o.i. tevens te vergaande – bewoordingen gecounterd in

lagere

contractuele

rechtspraak,

volgens

bepaling

een

in

dewelke

een

arbeidsovereenkomst

algemene (“

de

werknemer zal geen auteursrecht kunnen opeisen op de werken die hij realiseert in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst”)

geen

rechtsgeldige

overdracht

van

auteursrechten in de zin van art. 3§3 van de A.W. is34. Wat de “beschermingsomvang” van het auteursrecht betreft, is

er

interessante

rechtspraak

over

morele

rechten

te

signaleren. Zo is geoordeeld dat de interieurarchitect van de “Pain Quotidien”- winkel aan de Brusselse Louizalaan zich niet kan verzetten tegen de wijziging van zijn inrichting van het gebouw wanneer deze verantwoord is omwille van economische en hygiënische vereisten, en dit op straffe van rechtsmisbruik. De inrichter van een gebouw kan wegens de functionele aard ervan op basis van zijn recht op eerbied immers geen absolute onschendbaarheid eisen. Het komt aan de rechter toe om na te gaan of de wijzigingen die door de eigenaar zijn aangebracht gerechtvaardigd zijn gelet op o.m. de aard en de omvang van de wijzigingen, de omstandigheden binnen dewelke de wijzigingen werden

aangebracht

en

de

voorzienbaarheid

ervan35.

Andere

rechtspraak is de auteur gunstiger gezind. Zo is het plots afbreken van de publicatie in afleveringen in een krant van uittreksels uit een literair boek, een inbreuk op het recht op eerbied

van

de

auteur

omdat

het

werk

slechts

gedeeltelijk

33

Brussel, 4 oktober 2001, I.R.D.I., 2002, 89.

34

Vz. Rb. Gent, 3 september 2001, I.R.D.I., 2002, 104, noot E. LAEVENS.

35

Brussel, 23 februari 2001, A&M, 2002, 515.


10 wordt weergegeven36. Zo ook wordt de artistieke waarde van een werk

aangetast

activiteiten

door

is

beeldhouwwerk

de

wijze

aangewend

bij

de

waarop

(m.n.

promotie

de

van

het

bij

commerciële

reproductie

van

een

dranken)37.

alcoholische

Tenslotte is, zelfs indien vertalingen van het werk (in casu een liedje van Jacques Brel) in het verleden zijn toegelaten en zelfs na toestemming bekomen te hebben tot reproductie, het recht tot bekendmaking van de auteur door de uitgave van een tot nog toe in de Franse taal onuitgegeven werk geschonden indien de Franse versie verboden was en bleef38. Een samenvatting van een beschermd werk is een vorm van “bewerking”

indien

deze

oorspronkelijke

elementen

uit

het

beschermd werk overneemt, zonder te zoeken naar een eigen, onafhankelijke uitdrukkingswijze39. Sabam, beheersvennootschap met machtspositie in de sector van muziekauteursrecht, mag bij de tarifering van de krachtens het

auteursrecht

maken

tussen

verschuldigde

haar

klanten,

vergoeding

geen

bijv.

openbare

de

onderscheid en

de

particuliere omroep (door de overheidsdotatie van de openbare omroep niet op te nemen in de berekeningsgrondslag van de verschuldigde

vergoeding)

en

de

particuliere

omroepen

onderling (door van de éne een lager bedrag te eisen dan van de andere)40. Inzake kabeldoorgifte voorziet art. 54 A.W. niet dat een beheersvennootschap eenzijdige

kan

tarifering,

kiezen maar

enkel

tussen tussen

bemiddeling bemiddeling

36

Rb. Brussel, 5 januari 2001, A&M, 2001, 385, noot J. CORBET.

37

Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, 347.

38

Rb. Brussel, 3 april 2001, A&M, 2001, 464.

39

40

en en

Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., 2002-2003, 827, noot F. Brison Vz. Kh. Brussel, 6 maart 2001, A&M, 2001, 388.


11 weigering tot kabeldoorgifte41. Een rechtbank kan zich niet in de

plaats

stellen

toestemming

voor

vergoeding

vast

van

de

onderhandelende

kabeldoorgifte te

leggen

te

partijen

verlenen

waarover

de

en

de

door

de

billijke

partijen

geen

overeenstemming kunnen bereiken42. Talrijke rechterlijke beslissingen hebben de restrictieve interpretatie van de uitzonderingen op de vermogensrechten, al dan

niet

uitdrukkelijk,

bevestigd43.

De

cumulatieve

toepassingsvoorwaarden voor de uitzondering ten behoeve van de “parodie” zijn: zij moet een oorspronkelijk werk zijn, zij moet een kritische bestemming hebben, zij moet humoristisch bedoeld

zijn

en

ze

mag

geen

verwarring

creëren

met

het

oorspronkelijke werk44. De uitzondering ten behoeve van werken die

in

voor

het

publiek

toegankelijke

plaatsen

zijn

tentoongesteld, is niet van toepassing op de reproductie van een beeldhouwwerk op bierviltjes omdat deze reproductie niet louter

toevallig

of

incidenteel

is,

maar

daarentegen

een

prominente plaats op de viltjes inneemt45. In dezelfde zin is beslist over de reproductie van een monumentaal werk (m.n. een “waterschaakbord”) op foto’s46. Wat de “naburige rechten” betreft, stelt de A.W. geen hiërarchie in tussen de respectievelijke naburige rechten. Het naburig recht van de producent is niet ondergeschikt aan dat van de uitvoerende kunstenaar en de producent moet vooraf niet 41

Rb. Brussel, 1 juni 2001, A&M, 2001, 417.

42

Rb. Brussel, 1 juni 2001, A&M, 2001, 466.

43

O.m. : Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375 noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE. 44

Cass., 5 mei 2001, A&M, 2001, 400, noot B. MICHAUX. 45

Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, 347.

46

Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE.


12 bewijzen dat hij zich op rechtmatige wijze de rechten van de uitvoerder heeft laten overdragen47. De

producent

(van

fonogrammen)

is

de

persoon

die

de

financiering en de verantwoordelijkheid van de realisatie van de eerste vastlegging van geluiden op zich neemt48. Het reproductierecht van de uitvoerende kunstenaar omvat een bestemmingsrecht waardoor de kunstenaar zijn toestemming tot reproductie kan laten afhangen van de bestemming die hij aan deze reproductie heeft gegeven49. Wat

het

“sui

generis-recht”

van

de

databankproducent

betreft, is de uitdrukkelijke doorverwijzing op websites van bepaalde bioscopen naar de website cinebel.be voor wat betreft hun programmatie, geen overname van deze site en doet dit dus geen

afbreuk

aan

het

sui

generis-recht

van

de

databankproducent van hogervermelde website50. Namaak wordt veeleer in functie van de gelijkenissen dan van

de

verschillen

beoordeeld,

rekening

houdend

met

het

globaal beeld dat de gemiddelde koper van de voorwerpen heeft, ongeacht verwarringsgevaar en inwisselbaarheid51. Door de ruime omschrijving wie

door

een

inbreuk

een

van de “belanghebbende” kan al nadeel

kan

ondervinden

een

stakingsvordering inleiden, ook al is deze persoon geen houder van rechten, bijv. de persoon die instaat voor de uitvoering

47

Bergen, 13 mei 2002, A&M, 2002, 421, noot F. BRISON.

48

Ibid.

49

Ibid.

50

Vz. Rb. Brussel, 18 januari 2002, J.T., 2002, 862.

51

Brussel, 10 september 2001, I.R.D.I., 2002, 87 (hoewel ambigu wat ‘de onderlinge verwisselbaarheid’ betreft); Brussel, 11 september 2001, A&M, 2002, 518; Brussel, 1 februari 2002, A.J.T., 2001-02, 748.


13 van

reclamecampagne52

een

of

de

verdeler

van

een

auteursrechtelijk beschermde lichtpaal53. Volgens het Hof van Cassatie blijkt dat de bevoegdheid van de stakingsrechter niet beperkt is tot het louter vaststellen van

een

inbreuk,

eventuele

het

bevelen

bekendmaking

van

van

zijn

de

staking

vonnis,

ervan

maar

kan

en

hij

de

alle

maatregelen bevelen die beletten dat de vastgestelde inbreuk voortduurt

en

er

toe

leiden

dat

de

inbreuk

geen

nadelige

gevolgen meer heeft, zelfs nadat de staking ervan is bevolen. Aldus

kan

dragers

de

terug

verbeurte

van

stakingsrechter uit

de

handel

bevelen

worden

dwangsom54.

een

De

dat

inbreukmakende

genomen,

en

dit

stakingsrechter

onder

kan

na

vaststelling van de auteursrechtelijke inbreuk het gevorderde stakingsbevel niet weigeren op grond van een belangenafweging, behoudens in geval van rechtsmisbruik (in casu niet bewezen); de stakingsrechter kan aan de veroordeelde wel een termijn verlenen

om

zich

stakingsbevel

op

publicatiemaatregel

naar

het

adequate kan

bevel

wijze

enkel

te

te

worden

schikken

doen

om

het

nakomen55.

Een

uitgesproken

als

deze

ertoe bijdraagt het stakingsbevel te doen nakomen, maar beoogt schadeherstel56.

geen reikt

dan

weer

De

niet

bevoegdheid zo

ver

van

dat

de

deze

stakingsrechter de

afgifte

of

verbeurdverklaring van de nagemaakte voorwerpen kan bevelen57. Het

aanbrengen

van

hyperlinks

naar

ongeoorloofde

bestanden, terwijl men weet of dient te weten dat zij illegaal

52

Brussel, 21 september 2001, A&M, 2002, 414, noot F. BRISON en A. COPPIETERS. 53


54

Cass., 6 december 2001, A&M, 2002, 146, noot B. MICHAUX.

55

Antwerpen, 14 oktober 2002, R.W., 2002-2003, 827, noot F. BRISON.

56

Ibid.

57

Rb. Brussel, 23 juli 2002, A&M, 2002, 519.


14 zijn,

is

een

onrechtmatige

daad.

De

algemene

zorgvuldigheidsnorm houdt tevens in dat wanneer een internet service provider (ISP) op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid op de door haar gehoste sites van hyperlinks die verwijzen

naar

illegale

muziekopnames

(en

a

fortiori

van

illegale muziekopnames zelf), zij deze links zo snel mogelijk moet verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk moet maken, indien en volgens de volgende -

procedure:

de ISP via e-mail in kennis gesteld wordt van deze links, met identificatie ervan, vermelding van de pagina(‘s) van de site waarop deze links verschijnen en van de muziek die tot het repertoire van de kennisgevers behoort en die van op de gelinkte sites kan worden gedownload, en met uitdrukkelijk verzoek dat deze links verwijderd of ontoegankelijk gemaakt worden. Deze kennisgeving moet uitdrukkelijk de elementen bevatten

die

aannemelijk

het

prima

maken

dat

facie

de

voor

bestanden,

een

redelijke

waarnaar

de

ISP links

verwijzen, illegaal zijn. Bij het formuleren van het verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van links, moeten de

kennisgevers

uitdrukkelijk

verantwoordelijkheid

dragen

aanvaarden

voor

het

dat

zij

de

verwijderen

of

ontoegankelijk maken van de door hen aangewezen links, en de ISP

vrijwaren

voor

alle

vorderingen

die

zouden

worden

ingesteld door een klant op wiens website links voorkomen die op initiatief van de kennisgevers worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, indien later zou blijken dat dit onterecht was; -

de ISP moet binnen de drie werkdagen na de ontvangst van dergelijke

kennisgeving,

deze

links

verwijderen

of

de

toegang ertoe onmogelijk maken, tenzij zij binnen diezelfde


15 termijn het bewijs kan voorbrengen dat de muziekopnames, waarnaar de gewraakte links verwijzen, legaal zijn58. Van

de

uitbater

van

een

“bulletin

board”

(B.B.S.)

werd

geoordeeld dat, indien hij via zijn B.B.S. illegale kopieën van computerprogramma’s ter beschikking stelt aan derden, ook al werden deze door derden op het B.B.S. geplaatst en zijn het de gebruikers die deze programma’s van het B.B.S. downloaden, hij kopieën in het verkeer brengt zoals geviseerd door art. 10.2 van de Wet Computerprogrammatuur. De uitbater kan geen “onwetendheid” inroepen omdat hij de plicht heeft na te gaan of op zijn B.B.S. geen illegale bestanden staan en, indien controle

hiervan

bemoeilijkt

wordt

door

de

omvang

van

het

B.B.S., de omvang ervan dermate af te bouwen of te organiseren dat

nieuwe

ge-uploade

bestanden

eerst

in

een

wachtruimte

terecht komen en pas na een grondige controle ter beschikking van derden worden gesteld59. “Bedrieglijk” in de zin van art. 80 van de A.W. moet worden begrepen als het hebben van de bedoeling profijt te halen uit de inbreuk, ook al heeft dat profijt zich in de realiteit niet gerealiseerd60. Goede

trouw

doet

niets

af

aan

de

burgerrechtelijke

aansprakelijkheid61. Bij

gebrek

beoordelingscriteria, begroot.

De

door

de

aan

overeenkomst

wordt

de

schade

en naar

beheersvennootschap

Sofam

precieze billijkheid uitgegeven

tarieven weerspiegelen de heersende beroepsgebruiken (althans ten aanzien van leden van die vennootschap)62. 58

Brussel, 13 februari 2001, R.W., 2000-2001, 1564.

59

Antwerpen, 28 februari 2002, A&M, 2002, 340.

60 61

Ibid. Gent, 16 april 2002, A&M, 2002, 347.

62

Brussel, 23 maart 2001, A&M, 2001, 375, noot E. DERCLAYE en A. CRUQUENAIRE.


16 M.b.t. beheersvennootschappen beslist het Hof van Cassatie dat deze op grond van art. 73 A.W. gerechtigd zijn in rechte de betaling te vorderen van door de A.W. erkende rechten van de rechthebbenden

die

hun

het

beheer

van

deze

rechten

toevertrouwden, ook al gaven deze vennootschappen de opdracht tot de inning van deze rechten aan een lasthebber63. Een Belgische rechter is bevoegd zich uit te spreken over feiten

begaan

in

het

buitenland,

althans

over

de

nadelige

gevolgen ervan op het Belgisch grondgebied64, maar ook, hoewel soms betwist, stakingsbevelen uit te spreken die verder reiken dan het Belgisch grondgebied65. Het toepasselijk recht wordt bepaald door de wet van het land waar de bescherming wordt gevraagd.

Het

beschermd

is

is

deze

door

het

auteursrechthebbende

wet

die

bepaalt

auteursrecht,

is,

wat

de

wie

of de

een

voorwerp

oorspronkelijke

beschermingsomvang

is,

waaronder de beschermingsduur. Overeenkomstig het Verdrag van Rome

van

19

juni

auteurscontracten

1980

evenwel

worden

tussen

beheerst

door

partijen het

recht

gesloten dat

de

partijen hebben gekozen of, bij gebrek, door het recht dat de nauwste

band

heeft

met

het

contract66.

Indien

kunstwerken

tijdens hun (on-line) verkoop klaarblijkelijk op het Belgisch grondgebied

zijn

gebleven,

is

de

Belgische

wetgeving

van

toepassing en niet deze van het Groot-Hertogdom Luxemburg67;

63 64

Cass., 26 april 2001, A&M, 2001, 459. Brussel, 4 mei 2001, J.L.M.B., 2001, 1444.

65

Rb. Brussel, 24 september 2001, A&M, 2002, 357 (inmiddels in hoger beroep bevestigd, nog niet gepubliceerd). Contra : Brussel, 24 april 2001, I.R.D.I., 2001, 308. 66


67

Overeenkomstig voormeld Verdrag van Rome verklaarden de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkopers overigens zelf de Belgische wetgeving van toepassing.


17 bijgevolg is een volgrecht verschuldigd krachtens de (toen nog van kracht zijnde) wet van 25 juni 192168. Om te bepalen of een werk dat voor de inwerkingtreding van de A.W. is gecreëerd, nog door de A.W. is beschermd, moet de beschermingsduur

worden

berekend

alsof

de

nieuwe

A.W.

van

toepassing was op het ogenblik van de creatie69. De mogelijke voortzetting van exploitatiehandelingen die te goeder trouw zijn aangevangen voor de inwerkingtreding van de A.W., gelden enkel

ten

aanzien

inwerkingtreding

van

van

de

werken

en

A.W.

uit

prestaties het

die

publiek

sinds

domein

de

zijn

“verrezen”70. Voor de wederkerigheidsvoorwaarde moet niet alleen worden onderzocht of dergelijke werken in hun “land van oorsprong” worden

beschermd,

maar

ook

of

die

werken

in

concreto

daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming genieten71. C. Literatuur Tijdens

de

door

ons

in

deze

kroniek

bestreken

tijdsspanne werden onder meer volgende boeken uitgegeven: A. STROWEL

en

E.

DERCLAYE,

Droit

d’auteur

et

numérique:

logiciels, bases de données, multimédia, Brussel, Bruylant, 2001,

488

uitvoerende

pag.

Daarnaast

en

F.

kunstenaar, werden

BRISON,

Het

Brussel,

enkele

naburig

Larcier,

overzichten

recht

2001, van

van

726

de pag.

rechtspraak

gepubliceerd: A. BERENBOOM, ‘Chronique de jurisprudence – Le droit d’auteur (1994-2000)’, J.T., 2002, 673-687; F. BRISON en H.

VANHEES,

‘Ontwikkelingen

in

het

68

Luik, 18 januari 2001, A&M, 2001, 248.

69


70 71

Belgisch

auteursrecht,

Bergen, 13 mei 2002, A&M, 2002, 421, noot F. BRISON. Rb. Brussel, 17 september 2001, A&M, 2002, 431.


18 1995-2001 (deel 1)’, A.M.I., 2002, 77-82 en (deel 2), A.M.I., 2002, 77-83 en 113-117. II.

Tekeningen- en modellenrecht In

de

in

belangrijke betreft

deze

kroniek

rechtspraak

was

het

te

uitermate

besproken melden.

stil,

periode

Ook

zodat

wat

is

de

er

geen

rechtsleer

hieronder

enkel

zal

worden ingegaan op ontwikkelingen binnen de wetgeving. Het

tekeningen-

en

modellenrecht

wordt

in

de

Benelux

geregeld door de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (BTMW)72. Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad inzake de

rechtsbescherming

van

modellen73

tracht

het

materiële

modellenrecht in de E.G. te harmoniseren. Deze richtlijn had uiterlijk

op

28

oktober

2001

moeten

zijn

omgezet74.

Deze

omzettingstermijn werd in de Benelux evenwel niet gehaald. Wel is er het Protocol van 20 juni 2002 houdende wijziging van de BTMW, dat wijzigingen aan de BTMW zal aanbrengen o.a. naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn modellen. Dit Protocol

werd

goedgekeurd75.

begin Hopelijk

2003 zal

in

het

in

het 2003

Belgisch in

Parlement

werking

treden,

alhoewel 2004 een meer realistische datum is. Op

de

talrijke

wijzigingen

die

tengevolge

van

de

richtlijn modellen aan de BTMW zullen worden aangebracht (o.a. aan het beschermde voorwerp, de beschermingsvoorwaarden en de prerogatieven) wordt in deze bijdrage niet ingegaan, gelet op 72 B.S., 29 december 1973, 15043 (erratum: B.S., 15 februari 1974, 2247). De BTMW werd reeds tweemaal gewijzigd: B.S., 1 september 1999, 32309 en B.S., 26 oktober 1999, 40313. 73

P.B., 1998, L 289, 28 (Deze richtlijn zal hierna verder worden aangeduid als de ‘richtlijn modellen’). 74

Art. 19, lid 1 richtlijn modellen.

75

B.S., 14 maart 2003, 12832.


19 het opzet en de besproken tijdspanne van de kroniek76. Wel willen we hier wijzen op de gevolgen van het feit dat art. 10 richtlijn modellen, dat de beschermingsduur betreft, sinds 28 oktober 2001 rechtstreekse werking heeft. Krachtens

de

huidige

tekst

van

de

BTMW

heeft

de

inschrijving van een Benelux-depot van een tekening of model een

geldigheidsduur

depotdatum.

Deze

van

vijf

jaar,

inschrijving

te

kan

rekenen

evenwel

van

voor

de twee

achtereenvolgende termijnen van vijf jaar worden vernieuwd, zodat de maximumduur van de geboden bescherming vijftien jaar bedraag77.

Krachtens

art.

10

richtlijn

modellen

wordt

een

tekening die of een model dat aan de beschermingsvoorwaarden voldoet na de inschrijving voor een periode van vijf jaar beschermd, en dit vanaf de depotdatum. De houder van het recht kan deze beschermingsduur van vijf jaar evenwel met één of meer nieuwe tijdvakken van vijf jaar verlengen, en dit tot een totale

maximale

beschermingsduur

van

25

jaar

vanaf

de

depotdatum. De bescherming van een tekening of model wordt dus door de richtlijn modellen in duur uitgebreid van maximum 15 jaar naar maximum 25 jaar. Aangenomen

moet

worden

dat

art.

10

richtlijn

modellen

sinds 28 oktober 2001 rechtstreekse werking bezit78, daar het aan de criteria voldoet die door het Hof van Justitie werden ontwikkeld opdat bepalingen van een niet uitgevoerde richtlijn

76

Zie voor een overzicht van alle wijzigingen die aan de BTMW door het Protocol van 20 juni 2002 zullen worden aangebracht: H. VANHEES, ‘De Benelux tekeningen- en modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie’ (te verschijnen in T.B.H.). 77

Art. 12, lid 1 en 2 BTMW.

78

In deze zin ook: Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, pag. 30.


20 directe

werking

zouden

bezitten79.

Als

gevolg

van

deze

rechtstreekse werking heeft het Benelux-Bureau voor Tekeningen of

Modellen

(BTMB)

de

nodige

schikkingen

genomen

opdat

tekeningen of modellen die op 28 oktober 2001 nog beschermd werden door de BTMW van de maximum beschermingstermijn van 25 jaar, te rekenen vanaf de depotdatum, kunnen genieten80. De directe werking van het genoemde art. 10 richtlijn modellen moet evenwel gerelativeerd worden. Zij geldt immers slechts in de verhouding tussen de houder van een tekening of model en de verzuimende overheid, in casu het BTMB81. Zolang het wijzigingsprotocol van 20 juni 2002 niet in werking is getreden kan de houder van een tekening of model van de 10 extra jaren bescherming die door de richtlijn modellen wordt toegekend

geen

gebruik

maken

in

een

geschil

tussen

particulieren (bijv. in een inbreukprocedure). De bepalingen van

een

niet

uitgevoerde

richtlijn

hebben

immers

geen

rechtstreekse werking tussen particulieren (geen horizontale directe werking). Dit betekent dat wanneer een tekening die of model dat op 30 oktober 2001 15 jaar beschermd was, de houder ervan na het verstrijken van deze beschermingstermijn en tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, ondanks het feit dat zijn tekening of model nog maximum 10 jaar extra bescherming kan genieten, geen inbreukprocedure kan opstarten tegen een particulier (beweerde inbreukmaker). Het ontbreken 79

De omzettingstermijn van de richtlijn moet verstreken zijn en de bepalingen ervan moeten duidelijk en onvoorwaardelijk zijn en niet afhankelijk zijn van discretionaire uitvoeringsmaatregelen (zie hierover: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, Antwerpen, 1999, 636 e.v., nr. 649 e.v. en 693 e.v., nr. 718 e.v. en de daar aangehaalde rechtspraak). 80

Mededeling van het BTMB (http://www.bbtmbbdm.org/nl/pages/nieuwswistudat.html). 81

Richtlijnen bezitten immers slechts directe werking bij niet uitvoering in de verhouding van een burger tot de overheid (zie tevens: R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, WEJ Tjeenk Willink, 2001, 173).


21 van horizontale directe werking kan evenwel niet verhinderen dat

de

schade

die

een

particulier

als

gevolg

van

de

niet

omzetting van de richtlijn lijdt vergoed kan worden wanneer deze

particulier

een

aansprakelijkheidsvordering

tegen

de

staat inleidt82. Via de vermelde richtlijn modellen wordt het materiële tekeningen-

en

geharmoniseerd.

modellenrecht

Maar

het

van

communautair

de

EG-lidstaten

optreden

binnen

het

tekeningen- en modellenrecht ging de voorbije twee jaar nog verder. Zoals ook m.b.t. het merken- en kwekersrecht gebeurde, werd leven

een

communautair

geroepen.

intellectueel

Naast

modellenrecht

(voor

modellerecht)

dat

voortbestaan,

werd

de

het Benelux

verder, het

zij

eigendomsrecht

nationale het

Benelux

het

in

het

tekeningen-

en

tekeningen-

geharmoniseerd,

Gemeenschapsmodel

in

het

en

blijft leven

geroepen. Dit gebeurde door verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen83. Door deze verordening, die op 6 maart 2002 in werking trad84, kunnen

tekeningen

beschermd.

De

en

grote

modellen

als

eigenheid

van

Gemeenschapsmodel dit

worden

Gemeenschapsmodel

is

82

Zie hierover: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, o.c., 702-703, nr. 728 en de daar aangehaalde rechtspraak en R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, o.c., 177178. De richtlijn modellen houdt immers de toekenning van rechten aan particulieren in, de inhoud van deze rechten kan worden vastgesteld op basis van de bepalingen van de richtlijn, en er bestaat een causaal verband tussen de schending van de op de lidstaat rustende verplichting en de geleden schade. Zie over deze problematiek tevens: B. GOOSSENS, ‘kanttekeningen’, IRDI, 2001, 235. 83

P.B., 2002, L 3, 1 (deze verordening zal verder aangeduid worden als: ‘Vo GM’). Zie voor de uitvoeringsverordeningen: Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen, P.B., 2002, L 341, 28 en Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de aan het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmodellen, P.B., 2002, L 341, 54. 84

Cf. art. 111, lid 1 Vo GM.


22 zijn eenheid. Het Gemeenschapsmodel kan slechts bekomen worden voor alle, en dus niet slechts voor één of enkele, lidstaten van

de

E.G.,

en

rechtsbescherming bescherming,

geniet

en

in

al

deze

rechtsgevolgen.

overdracht,

landen

dezelfde

Verkrijging

afstand,

van

de

vervallen-

of

nietigverklaring en het verbod op gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk, tenzij de Vo GM iets anders bepaalt85. Het is belangrijk aan te stippen dat Gemeenschapsmodellen op twee wijzen beschermd kunnen worden. Enerzijds kan dit via een

bescherming

van

korte

duur

als

niet-ingeschreven

Gemeenschapsmodel (NIGM), en anderzijds voor langere duur als ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM). Een tekening of model wordt als NIGM beschermd wanneer aan de door de Vo GM gestelde beschermingsvoorwaarden

van

nieuwheid

en

eigen

karakter

is

voldaan86, en dit vanaf het moment dat de tekening of het model voor het eerst binnen de E.G. voor het publiek beschikbaar is gesteld87.

Bescherming

als

IGM

wordt

geboden

indien

de

beschermingsvoorwaarden, die identiek zijn aan deze die gelden voor een NIGM, vervuld zijn, en de tekening of het model is ingeschreven

bij

het

te

Alicante

gevestigde

Bureau

voor

harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)(BHIM)88. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel bestaat sinds 6 maart 2002. Het wordt bekomen voor tekeningen en modellen die aan

de

beschermingsvoorwaarden

voldoen,

en

dit

zonder

dat

enige formaliteit vervuld moet worden, voor een periode van 3

85

Art. 1, lid 3 Vo GM.

86

Zie voor de beschermingsvoorwaarden van een NIGM: art. 3 t/m 9 Vo GM.

87

Art. 1, lid 2, a juncto art. 11, lid 1 Vo GM.

88

Art. 1, lid 2, b juncto art. 12 Vo GM.


23 jaar vanaf de datum waarop de tekening of het model voor het eerst

binnen

de

E.G.

voor

het

publiek

beschikbaar

werd

gesteld. Een IGM kan slechts bekomen worden vanaf 1 april 2003,

datum

aanvraag

waarop

voor

een

het

mogelijk

werd

ingeschreven

om

bij

het

BHIM

een

in

te

Gemeenschapsmodel

dienen89. Deze aanvraag moet gebeuren conform de bepalingen van de Vo GM. De beschermingsduur van een IGM bedraagt vanaf de inschrijving door het BHIM 5 jaar vanaf de indiening van de aanvraag tot bescherming. Deze kan maximaal vier maal verlengd worden

voor

periodes

van

5

jaar

tot

een

maximale

beschermingsduur van 25 jaar90. Tussen

de

bescherming

als

NIGM

en

als

IGM

bestaan

verschilpunten. Het verschil in beschermingsduur bleek reeds. Een ander verschilpunt bevindt zich in de verleende rechten. De bescherming die verkregen wordt als NIGM is beperkter. Er kan op basis hiervan slechts worden opgetreden tegen gebruik dat voortvloeit uit het namaken van het beschermde NIGM. Er kan

dus

slechts

worden

opgetreden

tegen

het

gebruik

van

modellen die het gevolg zijn van het louter kopiëren van het beschermde NIGM91. De creatie van het NIGM heeft belangrijke gevolgen voor de bescherming van tekeningen en modellen, en dit zowel op Europees als op nationaal (voor België: Benelux) niveau. Wat het Europees niveau betreft is het zo dat men sinds 6 maart 2002

voor

een

beschermingsvoorwaarden

model

dat

voldoet,

aan

de

automatisch

gestelde 3

jaar

89

Het was evenwel reeds mogelijk vanaf 1 januari 2003 een depot voor een Gemeenschapsmodel te doen, maar de depots tussen 1 januari 2003 en 1 april 2003 worden geacht op 1 april 2003 te zijn gedaan (http://oami.eu.int/fr/design/commpress.htm). 90

Art. 12 Vo GM.

91

Zie over de beschermingsomvang van beide types gemeenschapsmodellen: art. 19 Vo GM.


24 bescherming verkrijgt als NIGM, en dit met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar wordt gesteld. Gelet op de in art. 7, lid 2 Vo GM vervatte termijn van respijt heeft men nu vanaf deze beschikbaarstelling voor het publiek twaalf maanden de tijd om te

beslissen

verkrijgen bescherming

of

van

men

een

biedt.

een

IGM,

aanvraag dat

Indien

men

een

zal

indienen

langere

binnen

de

en

tot

het

uitgebreidere

aangegeven

termijn

niet opteert voor de vermelde aanvraag dan zal de bescherming als NIGM een einde nemen na de vermelde termijn van drie jaar. Indien

men

binnen

deze

termijn

wel

de

vermelde

aanvraag

indient, en deze leidt tot de vereiste inschrijving door het BHIM, dan zal men de door het IGM geboden bescherming kunnen genieten. Wat het Benelux-niveau betreft: ook hier kan men van eenzelfde voordeel genieten. Ook hier geldt dat men sinds 6 maart 2002 voor een model dat aan de door de Vo GM gestelde beschermingsvoorwaarden verkrijgt als NIGM voor

het

eerst

voldoet,

automatisch

bescherming

met ingang van de datum waarop het model binnen

de

Gemeenschap

voor

het

publiek

beschikbaar is gesteld. Gelet op de in art. 4bis BTMW vervatte termijn van respijt heeft men ook hier twaalf maanden de tijd om

te

beslissen

of

men

een

depot

zal

verrichten

tot

het

verkrijgen van bescherming als Benelux tekening of model. Uit dit alles blijkt dat door het invoeren van het NIGM men voor tekeningen

en

modellen

reeds

bescherming

kan

genieten

vooraleer men een aanvraag/depot indient tot het verkrijgen van

een

Benelux

ingeschreven tekening

Gemeenschapsmodel, of

model,

respectievelijk

evenals

tijdens

een de

verleningsprocedure. IV. A.

Merkenrecht Wetgeving


25 In

de

besproken

periode

zijn

geen

nieuwe

wettelijke

bepalingen in werking getreden. Het wettelijk kader in België blijft dus beheerst door enerzijds de Beneluxmerkenwet (BMW)92 zoals die laatst werd gewijzigd door de Protocollen van 199293 en 199694 en anderzijds de twee Europese basisregelingen: de Merkenrichtlijn

en

de

Verordening

inzake

het

Gemeenschapsmerk95. Wel is op dit ogenblik de goedkeuringsprocedure door de drie

Beneluxlanden

over

de

tekst 96

wijzigingsprotocol bijna afgerond .

van

een

nieuw

Naast enkele ‘diverse’

aanpassingen, zal dit leiden tot aanpassingen aan de BMW op drie

punten.

Vooreerst

stelt

men

een

herformulering

van

bepaalde artikelen voor zodat de tekst van de BMW beter bij de Richtlijn

zal

aansluiten.

De

rechtspraktijk

heeft

immers

uitgewezen dat het aanvankelijk standpunt – dat de BMW in overeenstemming was met de richtlijn - te optimistisch was en dat,

integendeel,

het

behouden

van

vroegere

bewoordingen

twijfel en onzekerheid heeft gezaaid (zo zullen o.m. in art. 13

A

1

b

verwarring,

de

bewoordingen

houdende

de

van

de

richtlijn

mogelijkheid

van

‘gevaar

voor

associatie’

92

Volledigheidshalve dient, voor wat betreft de strafbepalingen, ook verwezen te worden naar de Wet betreffende de fabrieks- en handelsmerken van 1 april 1879. 93 Protocol van 2 dec. 1992 tot aanpassing aan de hierna genoemde Europese Richtlijn van 1988, in werking sedert 1 jan. 1996 (B.S., 12 maart 1996). 94

Protocol van 7 aug. 1996 tot aanpassing van een aantal bepalingen aan de TRIPs overeenkomst, in werking sedert 1 jan. 2000 (B.S., 26 okt. 1999, 2ed.). 95

Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (P.B., 1989, L 40). Verordening Nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk (P.B., 1994, L11, 1), in werking getreden op 15 maart 1994. 96

Protocol van 11 december 2001 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken. Voor België goedgekeurd bij wet van 24 december 2002, B.S., 19 maart 2003, 13119. Ook Nederland keurde het protocol reeds goed en het blijft dus enkel wachten op Luxemburg.


26 letterlijk worden overgenomen). Vervolgens wordt in de BMW een oppositieregeling geïntroduceerd die de houder van een ouder merk zal toelaten om zich tijdens de verleningsprocedure te verzetten tegen de inschrijving van een met zijn eigen merk conflicterend,

jonger

merk.

Deze

procedure

zal

de

reeds

bestaande rechtsprocedures onverlet laten en wil vooral een bijkomende

mogelijkheid

anterioriteiten goedkope

manier

navolging

van

in

een

te de

creëren vroeg

om

stadium,

geschillen sneller

beslechten.

Tenslotte

meeste

lidstaten,

EU

zal

en de

een

over op

een

BMW,

in

wettelijke

erkenningsregeling invoeren met betrekking tot (de uitoefening van) het beroep van merkengemachtigde. B.

Rechtspraak

1.

Beschermingsvereisten : absolute weigerings(nietigheids)gronden Voor de geldigheid van een (Benelux en Gemeenschaps)merk

is

vereist

dat

het

geregistreerde

teken

onderscheidend

vermogen heeft, niet wettelijk is uitgesloten en niet reeds eerder

door

een

derde

werd

gedeponeerd

of

in

bepaalde

omstandigheden gebruikt. Deze geldigheidsvereisten worden door merkenbureau’s en rechtbanken getoetst in het kader van een onderzoek resp. procedure inzake het bestaan van absolute of relatieve97

weigeringsgronden

resp.

nietigheidsgronden.

Deze

onderzoeken hebben in de besproken periode, zowel op Benelux als

Communautair

niveau,

aanleiding

gegeven

tot

heel

wat

rechtspraak waarvan we de hoofdlijnen hierna resumeren98.

97

Dit laatste nog niet in de Benelux. Een oppositieprocedure wordt aldaar op korte termijn ingevoerd (supra). In dit overzicht komt de rechtspraak inzake relatieve weigeringsgronden (gemeenschapsmerk) niet aan bod. 98 Rechtspraak met betrekking tot het Gemeenschapsmerk (Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg), de harmonisatierichtlijn (Hof van Justitie) en het Beneluxmerk (Benelux Gerechtshof en hogere rechtbanken in de Benelux) worden samen per thema behandeld.


27 a.

Weigeringsbevoegdheid en -procedure Sinds 1 januari 1996 heeft het Benelux Merkenbureau (BMB) de

bevoegdheid om de inschrijving van een merk te weigeren op zogenaamde absolute gronden aangegeven in artikel 6bis BMW. Het

bureau

moet

Gemeenschappelijke

daarbij,

conform

commentaar,

aanbevelingen

‘een

in

voorzichtig

de en

terughoudend beleid' voeren en enkel de evident ontoelaatbare depots

weren.

Het

Benelux

Gerechtshof

interpreteert

die

aanbeveling als een aansporing om procedures te voorkomen en voegt daar aan toe dat het door het BMB gevoerde beleid in geen geval de rechter bindt. Integendeel zal het Bureau zijn toetsingsbeleid

moeten

blijven

afstemmen

op

de

grenzen

getrokken in de rechtspraak en die zal alleen uitgaan van de in de BMW en de EG Richtlijn opgenomen bepalingen99. aanzien

van

de

deposant

draagt

het

Benelux

Ten

Merkenbureau,

binnen het bestek van zijn bevoegdheid, niet de bewijslast inzake de nietigheid van een depot. Zijn bevoegdheid strekt zich uit tot het weigeren van de inschrijving indien naar zijn oordeel een absolute weigeringsgrond aanwezig is100. rechtspraak vergelijkbaar

inzake

het

voorzichtig

Gemeenschapsmerk beleid

wordt

volgt

Uit de dat

aanbevolen

een

inzake

weigering op absolute gronden.101. Het BMB kan een depot niet weigeren op de enkele grond dat de rechter eerder de doorhaling van het merk had bevolen.

Het

kan wel de gronden tot doorhaling tot de zijne maken en op deze

gronden

het

depot

weigeren

maar

moet

dan

eerst

99

Ben.Ger., 26 juni 2000, Campina/BMB (‘Biomild’), Ing.Cons., 2000, 250; Brussel, 16 mei 2000, Ing.Cons., 2001, 95 (‘Langs Vlaamse wegen’). 100

Brussel, 16 mei 2000, Ing.Cons., 2001, 95 (‘Langs Vlaamse wegen’).

101

We verwijzen hiervoor naar de beslissingen van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie die in het onderdeel c. – handelend over onderscheidend vermogen - worden aangegeven.


28 onderzoeken of zich na de uitspraak omstandigheden voordeden waardoor onderscheidend vermogen is ontstaan102. Tegen

de

beslissingen

van

het

Benelux

Merkenbureau

kan

binnen een termijn van twee maanden beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’sGravenhave of het Cour d’appel te Luxemburg (art. 6ter)103. Indien deze beroepstermijn afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht gesloten is, moet het einde van die termijn naar nationaal recht worden vastgesteld104. Tegen een arrest van deze beroepsinstanties is cassatieberoep mogelijk volgens de nationale regels van het burgerlijk procesrecht105. b.

Vereisten van (i) ‘een teken’ dat (ii) ‘grafisch kan worden voorgesteld’ (i) Het is reeds lang gevestigde rechtspraak dat

de

opsomming van mogelijke tekens in art. 1 BMW niet exhaustief is.

Niet uitdrukkelijk vermelde tekens blijven niettemin de

rechtspraak beroeren. Opnieuw wordt bevestigd dat een kleur of kleurencombinatie zowel

102

in

de

geschikt

Benelux106

als

kan in

zijn de

om

een

merk

te

Gemeenschap107.

vormen

Dezelfde

Hoge Raad, 30 maart 2001, NJ, 2001, 321 (‘Chien Pu Wan’).

103

Deze beslissingen zijn integraal beschikbaar op de website van het Benelux Merkenbureau (www.bmb-bbm.org). We refereren aan deze beslissingen bij de bespreking van de onderscheiden gronden hierna. Het viel ons wel op dat, in vergelijking tot voorgaande jaren, tijdens de besproken periode minder arresten in toepassing van deze beroepsprocedure werden uitgesproken. 104

Ben.Ger., 29 nov. 2001, Koninklijke KPN Nederland/BMB, Ing.Cons., 2001, 595. 105

250.

Ben.Ger., 26 juni 2000, Campina/BMB, (‘Biomild’), Ing.Cons., 2000,

106 Cass. 22 dec. 2000, R.C.J.B., 2002, 5, noot M.C. Janssens ; Ing.Cons., 2001, 241. 107

Ger. E.G., 9 okt. 2002, KWS Saat/BHIM, T-173/00 ; Ger. E.G., 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, Ing.Cons., 2002, 216.


29 conclusie

geldt

voor

een

niet

gefantaseerde

geografische

benaming108 en de titel van een tijdschrift109. (ii) Elk teken kan dus principieel dienst doen als merk op voorwaarde evenwel dat het grafisch kan worden voorgesteld110. Dit vereiste gaf aanleiding tot enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, meer bepaald inzake de mogelijkheid tot registratie

van

rechtspraak lidstaten

geuren

van nogal

en

het

geluiden,

een

vraag

Gemeenschapsmerkenbureau

uiteenloopt.

In

een

zaak

waarover

de

en

de

van

betreffende

een

geurmerk besliste het Hof inmiddels dat ook tekens die als zodanig niet visueel als merk waarneembaar zijn, geregistreerd kunnen worden mits ze vatbaar zijn voor grafische voorstelling door

figuren,

duidelijk,

lijnen

of

nauwkeurig,

begrijpelijk,

duurzaam

lettertekens

volledig, en

en

die

voorstelling

gemakkelijk

toegankelijk,

is111.

verschillende

objectief

De

mogelijkheden tot voorstelling die de verwijzende rechtsmacht concreet met betrekking tot geuren had voorgesteld112, werden door het Hof evenwel ontoereikend geacht. In het licht van deze strenge beslissing moeten vroegere beslissingen van het Benelux Merkenbureau en van de Kamer van Beroep in Alicante tot

aanvaarding

nodige

van

omzichtigheid

de

registratie worden

van

geurmerken,

behandeld.

Wat

met

klank-

de en

geluidsmerken betreft is het wachten op een uitspraak in de zaak Shield Mark v. Joost Kist waarin de Nederlandse Hoge Raad 108

Brussel, 24 juni 1999, Ing.Cons., 2002, 35 (‘Jaffa’ – cassatieberoep verworpen: Cass. 25 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 29). 109


110

Art. 2 Richtlijn en art. 4 Verordening. Dit laatste vereiste staat (nog) niet uitdrukkelijk vermeld in art. 1 BMW doch is onbetwist ook in de Benelux van toepassing. 111

H.v.J., 12 dec. 2002, inzake Sieckmann (C-273/00).

112

Een scheikundige formule, een beschrijving (‘fruity balsamic smell with a light note of cinnamon’), depot van een staal of een combinatie van deze mogelijkheden.


30 prejudiciële vragen stelde nadat het Gerechtshof van Den Haag tot het besluit kwam dat klankmerken geen tekens in de zin van artikel

1

BMW

gedeponeerd113.

zijn

en

dus

niet

als

merk

kunnen

worden

Ofschoon buiten het (periode)bestek van dit

overzicht, willen we reeds melding maken van de toepassing, door het Hof van Justitie, van de ‘Sieckmann-voorwaarden’ van duidelijkheid, begrijpelijkheid

gemakkelijke van

de

toegankelijkheid

grafische

voorstelling

ten

en aanzien

enkelvoudige kleuren114. c.

Vereiste van onderscheidend vermogen Heel wat rechtspraak handelt over de van ouds bekende eis

dat het teken het vermogen moet bezitten om het publiek in staat te stellen de producten of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen en dus om deze producten of

diensten

van

die

van

andere

ondernemingen

te

onderscheiden115. Deze rechtspraak ligt in de lijn van vroegere arresten zowel van het Hof van Justitie116 als van het Benelux Gerechtshof117.

113

Hof ‘s-Gravenhage, 27 mei 1999, B.I.E., 1999, 248 ; Hoge Raad, 13 juli 2001, RvdW, 2001, nr. 136. In de zaak voor het Hof van Justitie (C283/01) werd op 3 april 2003 het advies van de advocaat-generaal uitgesproken. 114

H.v.J., 6 mei 2003 (zaak C-104/01), nog niet gepubliceerd. Uit deze beslissing leren we alvast dat het enkel deponeren van een kleurmonster of een verbale omschrijving van de kleur niet aan die voorwaarden voldoet. Een aanduiding met een internationaal erkende kleurcode eventueel wel. 115

Cass., 22 dec. 2000, R.C.J.B., 2002, 5, noot M.C. Janssens ; H.v.J. 4 okt. 2001, (‘Bravo’), Ing.Cons., 2001, 376 ; Brussel, 16 mei 2000, Ing.Cons., 2001, 95 (‘Langs Vlaamse wegen’) ; Antwerpen, 29 jan. 2001, IRDI, 2001, 327 ; Brussel, 24 juni 1999, Ing.Cons., 2002, 35 (‘Jaffa’ cassatieberoep verworpen: Cass. 25 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 29). 116

H.v.J., 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, Ing.Cons., 1999, 330; H.v.J. 22 juni 1999, Lloyd/Klijsen, Ing.Cons., 1999, 350. 117

Ben. Ger., 16 dec. 1991, Burberrys/Bossy, Ing.Cons., 1992, 102.


31 Tekens die door het publiek worden opgevat als louter decoratieve elementen en dus niet als de aanduiding van de herkomst

van

de

betrokken

producten,

voldoen

vereiste van onderscheidend vermogen118. ook

een

kleurentint

die

door

het

niet

aan

het

Die conclusie treft

publiek

niet

op

zich,

autonoom, als een teken ter onderscheiding van het product (sigarettenpapier) ervaren

doch

als

veeleer

afkomstig wordt

van

een

herkend

in

onderneming

combinatie

wordt

met

het

woordmerk en andere decoratieve onderdelen119. Niet onderscheidend zijn, aldus de Europese teksten die onverminderd in de Benelux van toepassing zijn, tekens (i) die (inherent) uitsluitend uitsluitend

elk

onderscheidend

bestaan bestaan

in

vermogen

beschrijvende uit

missen tekens

generieke

of

of of

in

(ii)

die

(iii)

die

de

handel

gebruikelijke tekens120. Dergelijke tekens kunnen immers niet de functie vervullen van identificatie van de onderneming die ze

op

de

markt

brengt

en

missen

dus

het

onderscheidend

vermogen dat voor het vervullen van deze functie vereist is121. Elk van de hiervoor vermelde weigeringsgronden heeft een eigen toepassingsgebied. Het bestaan van één grond volstaat derhalve om het teken niet als merk in te schrijven122, ook al zijn

118

Hoge Raad, 11 mei 2001, IER, 2001, 190 (met betrekking tot het profiel van fietsbanden). 119

Brussel (kgd), 2 okt. 2001, IRDI, 2002, 203 (blauwe tint van Rizla sigarettenpapier). 120

Artikel 7.1.b-c-d Verordening ; art. 3.1. b-c-d Richtlijn ; art. 1 juncto art. 6bis.1 BMW. Het wijzigingsprotocol waarvan sprake in onderdeel A, beoogt in de Beneluxmerkenwet quasi identieke bewoordingen als in de Europese teksten te doen opnemen. 121

H.v.J., 20 sept. 2001, (‘Baby-dry’), Ing.Cons., 2001, 511 (met betrekking tot beschrijvende tekens of aanduidingen). 122

H.v.J., 19 sept. 2002 (‘Companyline’), BIE, 2003, 130, noot Ste. ; H.v.J., 4 okt. 2001, (‘Bravo’), Ing.Cons., 2001, 376; Ger. E.G., 26 okt. 2000, Harbinger/BHIM, (‘Trustedlink’) ; Ger. E.G., 7 juni 2001, DKV/BHIM, (‘EuroHealth’), Ing.Cons., 2001, 220.


32 overlappingen tussen de gronden mogelijk123. weigeringsgronden

gaf

aanleiding

tot

Elk van deze drie

richtlijnen

vanuit

Luxemburg124. (i) Een teken mist ieder onderscheidend vermogen wanneer het ongeschikt moet worden geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken125.

Het Gerecht van Eerste Aanleg beklemtoont

regelmatig dat enkel merken die elk onderscheidend vermogen missen in de zin dat het uitgesloten lijkt dat het teken geschikt is om de betrokken goederen of diensten te onderscheiden van die van andere herkomst, mogen worden geweigerd. Een minimaal onderscheidend vermogen volstaat126. Het louter aaneenschrijven van twee soortnamen is evenwel

123

Ger. E.G., 7 juni 2001, (zie vorige noot) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, Rewe/BHIM, (‘Lite’) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, (‘Eurocool’), BMM Bulletin, 2002, 111; Ger. E.G., 2 juli 2002, SAT.1/BHIM, Ing.Cons., 2002, 49. 124 Op het niveau van het Hof van Justitie gaat het in de besproken periode over de arresten ‘Baby-dry’, ‘Companyline’ en ‘Bravo’ (zie referenties infra). Vooral de twee eerst noemde uitspraken huldigen geen al te coherente zienswijze. Het is duidelijk dat over het vereiste van onderscheidend vermogen ook op het hoogste niveau het laatste woord nog niet gesproken is. 125

Ger. E.G., 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, Ing.Cons., 2002, 216 (kleurencombinatie groen/grijs) ; Ger.E.G., 9 okt. 2002, Glaverbel/BHIM, BMM Bulletin, 2002, 204. 126

Ger. E.G., 5 april 2001 (‘Easybank’), IER, 2001, 186 ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Henkel/BHIM ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Procter & Gamble/ BHIM, Ing.Cons., 2001, 524 en vergelijkbare zaak T-129/00, telkens betreffende de vorm van al dan niet gekleurde vaatwas- of wastabletten ; Ger. E.G., 7 febr. 2002, Mag Instrument/BHIM betreffende de vorm van zaklampen ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, Rewe/BHIM, (‘Lite’) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, (‘Eurocool’), BMM Bulletin, 2002, 111 ; Ger. E.G., 2 juli 2002, SAT.1/BHIM, Ing.Cons., 2002, 49.


33 onvoldoende om aan het merk in zijn geheel onderscheidend vermogen te geven127. (ii) Wat de weigeringsgrond inzake beschrijvende merken betreft, kunnen enkel tekens met een uitsluitend beschrijvend karakter worden geweigerd128. Deze voorzichtige benadering – men kan zelfs gewagen van een lage drempel - wordt gevolgd na de uitspraak van het Hof van Justitie in de veelbesproken ‘Baby-dry’ zaak waarbij de weigering tot inschrijving als gemeenschapsmerk van dit teken voor pampers door het Hof werd hervormd129/130. 127

Voor de beoordeling van de vraag of een

H.v.J., 19 sept. 2002 (‘Companyline’), BIE, 2003, 130, noot Ste.

128

Ger. E.G., 5 april 2001, (‘Easybank’), IER, 2001, 186 ; Ger. E.G., 11 dec. 2001, ETMR, april 2002, 430 (‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’). 129

H.v.J., 20 sept. 2001, (‘Baby-dry’), Ing.Cons., 2001, 511.

130

In het licht van het ‘Baby-dry’ arrest dient omzichtig te worden omgesprongen met oudere beslissingen van het Gerecht van Eerste aanleg (en de Kamers van Beroep te Alicante) waarbij eveneens de vraag naar het al dan niet beschrijvend karakter van woordcombinaties centraal stond (art.7.1.c Verordening). Het betreft o.m. volgende arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg: ‘EuroHealth’ werd door het Gerecht als puur beschrijvend bestempeld voor diensten van ziekteverzekering, doch niet voor andere financiële diensten (Ger. E.G., 7 juni 2001, DKV/BHIM, Ing.Cons., 2001, 220). Het Gerecht keurde ook de weigering van Alicante goed om, op grond van artikel 7.1.b., woordcombinaties in te schrijven zoals ‘Investorworld’ (Ger. E.G., 26 okt. 2000, Community Concepts/BHIM), voor verzekeringen en financiële zaken, of zoals ‘Trustedlink’ voor de sector communicatietechnologie (Ger. E.G., 26 okt. 2000, Harbinger/BHIM). Op grond van artikel 7.1.c werd ‘Cine Action’ of ‘Cine Comedy’ geweigerd voor waren of diensten in verband met actiefilms of komische films, maar niet voor andere diensten van meer technische, juridische of beheersgerichte aard (Ger. E.G., 31 jan. 2001, (Taurus/BHIM), Ing.Cons., 2001, 38). ‘Giroform’ verwijst te rechtstreeks naar papierwaren (Ger. E.G., 31 jan. 2001, Mitsubishi/BHIM, Ing.Cons., 2001, 38). ‘Easybank’ is aanvaardbaar voor online bankieren omdat het niet onmiddellijk naar een bepaalde bankdienst verwijst en evenmin totaal ongeschikt lijkt om de betrokken diensten van die van anderen te onderscheiden (Ger. E.G., 5 april 2001, IER, 2001, 186). ‘Doublemint’ werd aanvaard voor kauwgom en aanverwante producten omdat het, zelfs voor een Engelstalige consument, vele betekenissen kan hebben en niet onmiddellijk verwijst naar een evident kenmerk van de betrokken waren (Ger. E.G., 31 jan. 2001, Ing.Cons., 2001, 69). Voor Duitstalige consumenten beschrijven ‘Universalworterbuch’ en ‘Universalkommunikationsverzeichnis’ op een al te vanzelfsprekende wijze de betrokken producten en diensten van uitgevers (Ger. E.G., 14 juni 2001, Ing.Cons., 2001, 232). Zie verder ook Ger. E.G., 5 dec. 2000, Messe München/BHIM (weigering ‘Electronica’ in verband met catalogi en organisatiediensten voor vakbeurzen in de sector elektronische componenten en structuren) ; Ger. E.G., 31 jan. 2001, Ing.Cons., 2001, 47 (weigering ‘Vitalité’ voor geneeskundige of dieet


34 woordmerk uitsluitend beschrijvend is, is de terminologie doorslaggevend die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebruikt om de waar of de dienst, of de essentiële eigenschappen daarvan, aan te duiden, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van één van de essentiële eigenschappen ervan.

Dergelijke tekens kunnen enkel worden

geweigerd op voorwaarde dat het merk geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan. (iii) De uitsluitingsgrond betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, dient te worden beperkt tot gebruikelijk geworden aanduidingen van de waar of de dienst zelf waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.

Het

is daarbij irrelevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten al dan niet beschrijven131. Er is heel wat rechtspraak die toepassing maakt van deze bepalingen doch waarnaar we binnen dit korte bestek slechts kunnen verwijzen132 (woordmerken in het algemeen133, producten die precies dit kenmerk beogen – wel inschrijving voor babyvoeding of mineraalwater). 131 H.v.J., 4 okt. 2001, (‘Bravo’), Ing.Cons., 2001, 376. Zie ook BHIM, Nietigheidsafdeling, 11 dec. 2001, ETMR, 2002, 733 (de term ‘DLC’ was reeds vóór het moment van registratie door de houder (Gilette) een algemeen gebruikte afkorting voor ‘diamond like carbon’ op verscheidene wetenschappelijke gebieden, in de verwante handelssectoren en was op weg een gebruikelijk begrip te worden in het handelsverkeer bij het algemene publiek). 132

Voor meer details, zie F. GOTZEN en M. CARLY, ‘Overzicht van Rechtspraak Merkenrecht 1990 – 2002’, T.P.R. 2002, 1839.


35 woordcombinaties134, slogans135, plaatsnamen en geografische benamingen136, beeld- of figuratieve merken137, enkelvoudige kleuren138, kleurencombinaties139, vormen140). 133

Cass. 29 juni 2000, Ing.Cons., 2001, 13 (cassatieberoep verworpen tegen beslissing Hof van Beroep te Brussel dat ‘Ice Tea’ uitsluitend beschrijvend is – Brussel, 8 april 1998, IRDI, 1998, 377) ; Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, BIE, 2002, 86 (‘Hawks’ als Engels woord voor haviken is voldoende onderscheidend voor schoenen) ; Hof ‘s-Hertogenbosch, 25 september 2000, IER, 2001, 27 (‘Tae Bo’ is louter beschrijvend voor deze fitnessvariant) ; Hof ‘s-Hertogenbosch, 19 april 2000, IER, 2001, 244 (‘euro’ is sedert oprichting van de EG zo zeer gebruikelijk geworden als verwijzing naar Europa, dat het geen onderscheidende kracht meer heeft) ; Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, BIE, 2002, 11 (‘DELTA’ heeft onderscheidend vermogen voor diensten van een luchtvaartmaatschappij) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, Rewe/BHIM (weigering ‘Lite’ voor de sector voedingswaren en dranken); Ger. E.G., 27 febr. 2002, Ellos/ BHIM (weigering ‘Ellos’ voor kleding en schoeisel als beschrijvend voor gemiddelde Spaanstalige mannelijke consument – wel inschrijving voor klantenservice bij postorderverkoop). 134

H.v.J., 20 sept. 2001, Ing.Cons., 2001, 511 (aanvaarding ‘Babydry’ voor luiers) ; H.v.J., 19 sept. 2002, BIE, 2003, 130, noot Ste. (weigering ‘Companyline’ voor verzekeringen en financiële zaken). Volgende beslissingen van het Gerecht van Eerste Aanleg: Vernietiging van de weigering tot inschrijving van het merk, zowel op grond van art. 7.1.b. als van art. 7.1.c, van ‘New Born Baby’ voor poppen en bijbehoren (Ger. E.G., 3 okt. 2001, Ing. Conseil, 2001, 354). Op dezelfde gronden werd de weigering tot inschrijving van ‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’ voor meubelen en voertuigen vernietigd (Ger. E.G., 11 dec. 2001, ETMR, april 2002, 430). Voor het in aanmerking komende gespecialiseerde publiek werd het woord ‘Eurocool’ in zijn geheel genomen voldoende onderscheidend geacht in de zin van art. 7.1.b. voor diensten betreffende het vervoer en de opslag van gekoelde goederen (Ger. E.G., 27 febr. 2002, (‘Eurocool’), BMM Bulletin, 2002, 111). Ook ‘UltraPlus’ werd, na toetsing van de art. 7.1.b en 7.1.c, onderscheidend geacht omdat het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen dit woord en de betrokken waar (ovenvaste plastic schotels) (Ger.E.G., 7 okt. 2002, Dart Industries/BHIM). In deze laatste zaak verduidelijkte het Gerecht nog dat wanneer een onderneming op een indirecte en abstracte wijze de voortreffelijkheid van haar waren prijst met een teken als het woord UltraPlus, zonder evenwel de consument rechtstreeks en onmiddellijk te informeren over een bepaalde kwaliteit of een bepaald kenmerk van de ovenvaste schotels, er slechts sprake is van suggestie en niet van aanduiding in de zin van artikel 7.1.c. Daarentegen werd ‘Streamserve’ voor de met de audiovisuele aspecten van internet vertrouwde Engelstalige consument te beschrijvend geacht in de zin van art. 7.1.c in verband met gegevensverwerkende hardware. Deze waren zijn immers essentieel voor de techniek van het in een regelmatige en continue stroom overbrengen van numerieke gegevens langs een server. Dezelfde woordcombinatie voor handboeken en publicaties is echter wél aanvaardbaar (Ger. E.G. 27 febr. 2002, Streamserve/BHIM - beroep aangetekend – zaak C150/02P). ‘TELE AID’ is een in het Engels gebruikelijke woordcombinatie die op grond van art. 7.1.c afgewezen moet worden voor diensten van hulp op afstand of voor auto-alarmsystemen omdat ze daarvoor te beschrijvend is, wat daarentegen niet noodzakelijk het geval is voor apparaten of diensten


36

in de algemene communicatiesector. In dit laatste geval bezit hetzelfde teken ook op grond van art. 7.1.b onderscheidend vermogen (Ger. E.G., 20 maart 2002, DaimlerChrysler/ BHIM, zaak T-355/00). Zelfde oplossing voor ‘CARCARD’ en ‘TRUCKCARD’, die niet als merk kunnen gelden voor producten en diensten als die bestaan uit of het gebruik inhouden van kaarten gerelateerd met auto’s of vrachtwagens, maar wel als die dienen voor gegevensverwerking of –transmissie in het algemeen (Ger. E.G., 20 maart 2002, DaimlerChrysler/ BHIM, zaken T-356/00, BMM Bulletin, 2002, 108 en T358/00). ‘SAT.2’ is uitsluitend beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen voor diensten i.v.m. satelliettransmissie, maar art. 7.1.b en c beletten niet hetzelfde teken in te schrijven voor een hele reeks andere diensten daarbuiten zoals databases, productie en exploitatie van muziek, film en video, computerspellen, multimedia (Ger. E.G., 2 juli 2002, SAT.1/BHIM). Verder ook Cass. Lux, 17 jan. 2002, Banque de Luxembourg/BBM (‘Fund-Market’), Ing. Conseil, 2001, 565. 135

Ger. E.G., 11 dec. 2001, ETMR, april 2002, 430 (‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’ is niet uitsluitend beschrijvend) ; Cass., 14 april 2000, Ing.Cons., 2002, 124 (verbreking weigeringsbeslissing ‘Les hommes savent pourquoi/ Mannen weten waarom’) ; Brussel, 16 mei 2000, Ing.Cons., 2001, 95 (gedeeltelijke weigering ‘Langs Vlaamse wegen’) ; Hof ‘s-Gravenhage, 3 dec. 1998, BIE 2001, 177 (‘The Travel Company’ is voldoende onderscheidend). 136

Op Europees niveau geldt het vroegere ‘Chiemsee’ nog steeds als belangrijkste beslissing (H.v.J., 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, Ing.Cons., 1999, 330). In de Benelux vonden we geen rechtspraak op niveau Hof van Beroep of hoger gepubliceerd. We vermelden daarom Kh. Brugge, 18 april 2000, IRDI 2001, 61 (weigering ‘Rustenburg’ voor granietsteensoort). 137

Ger.E.G., 9 okt. 2002, Glaverbel/BHIM, BMM Bulletin, 2002, 204 (een ‘dessin dat is toegepast op een oppervlak van een product’ heeft geen onderscheidend vermogen) ; Antwerpen, 29 jan. 2001, IRDI, 2001, 327 (gestileerde afbeelding van een Joker is onderscheidend). 138

Een eerste uitspraak van het Hof van Justitie kwam er op 6 mei 2003 (inzake kleur ‘oranje’ van Libertel – zaak C-104/01 na prejudiciële vragen door Hoge Raad, 23 febr. 2001, NJ, 2001, 276) en zal wellicht de rechtspraak in de toekomst beïnvloeden (het hierna geciteerde cassatiearrest lijkt ons alvast niet geheel conform het Europese arrest) ; Cass. 20 dec. 2000, Ing.Cons., 2001, 241 ; R.C.J.B., 2002, 5, noot M.C. Janssens (verwerping cassatievoorziening tegen Brussel, 28 sept. 1999 (aanvaarding kleur ‘turquoise’ voor telecommunicatiediensten), Ing.Cons., 2000, 69 ; de rechtspraak van het BHIM is traditioneel streng en de meeste Kamers van Beroep namen in het verleden een weigerachtige houding aan ten aanzien van de registratie van enkelvoudige kleuren, daarin gevolgd door het Gerecht van eerste aanleg. Zie Ger.E.G., 9 okt. 2002, KWS Saat/BHIM, T173/00 (weigering kleur oranje met betrekking tot verwerkingsinstallaties voor zaaigoed en land-, tuin- en bosbouwproducten doch wel aanvaarding voor consultancy-diensten op dit gebied). 139

Ger. E.G., 19 sept. 2001, Henkel/BHIM ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Procter & Gamble/BHIM, IER, 2002, 18: in beide zaken werd de weigering tot inschrijving bevestigd met betrekking tot de gekleurde lagen van overigens in een banale vorm gepresenteerde vaatwas- of wastabletten. Het bleek immers dat er slechts één basiskleur zoals rood of groen gecombineerd was met de gewone grijze, beige of witte kleur waarin waspoeders traditioneel worden aangeboden. Dat het daarbij soms kan gaan om tinten zoals lichtgroen of om een gespikkeld kleureffect zou volgens het Gerecht daarbij geen


37 Onderscheidend

vermogen

identificatiefunctie

impliceert

vereisten,

waaraan

gesteld141.

Anderzijds

tegen

een

als

een

teken

belet

verschillende

uitdrukking

dat moet

dit

wijze

er

geen

voldoen,

beginsel, van

dat

van

de

verdergaande mogen

worden

zich

verzet

beoordeling

van

het

onderscheidend vermogen al naar gelang het type van teken, niet dat bij een beoordeling van bepaalde tekens, in concreto, toch een andere benaderingswijze gerechtvaardigd kan zijn. Zo zal bijvoorbeeld de perceptie van het relevante publiek in het geval

van

een

kleurencombinatie

teken

bestaande

als

zodanig,

uit niet

een

kleur

of

een

noodzakelijkerwijs

wezenlijk verschil uitmaken. Op vergelijkbare gronden werd de afwijzing bevestigd van een eenvoudige nevenschikking, zonder enige specifieke positionering, van de kleuren groen en grijs voor tuinbenodigdheden omdat ze voor de opgegeven waren elk onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 7.1.b. (Ger. E.G., 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, Ing.Cons., 2002, 216) ; Hof ‘s-Gravenhage, 1 nov. 2001, IER, 2002, 86 (combinatie zwart/geel/rood voor batterijen moet ook door anderen kunnen worden gebruikt) ; Hof ‘s-Gravenhage, 30 nov. 2000, IER 2001, 88, met noot (mintgroen-crème voor Prozac-capsules vormt een onderscheidende kleurencombinatie). 140

H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251 ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Henkel/BHIM ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Procter & Gamble/BHIM, IER, 2002, 18. Deze beslissingen zijn enkele van de vele op 19 september 2001 door het Ger.E.G. gegeven uitspraken omtrent de vraag of de vorm van wasmiddeltabletten voldoende onderscheidend vermogen heeft. Al deze beslissingen bevestigen de weigering tot inschrijving van de afwas- en wastabletten in een ronde, rechthoekige of vierkante vorm waarbij het voor deze laatste geen merkbaar verschil maakt of de randen ervan afgerond of gekarteld zijn. Ook de combinatie met een tweede geometrische basisvorm, zoals een driehoekig inzetstuk verleent aan het geheel nog geen onderscheidend vermogen (Ger. E.G., 19 sept. 2001, Procter & Gamble/BHIM, IER, 2002, 18, r.o. 59-60) ; Ger. E.G., 7 febr. 2002, Mag Instrument/BHIM (weigering gebruikelijke cilindervorm van zaklampen) ; BHIM, Nietigheidsafdeling, 19 nov. 2001, ETMR, april 2002, 395 (donutachtige vorm voor een kaas heeft onderscheidend vermogen. Zie verder Hoge Raad, 11 mei 2001, NJB, 2001, 1050 (profiel van fietsband heeft ten aanzien van grote publiek geen onderscheidend vermogen) ; Brussel, 2 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 171 (de specifieke driehoekige vorm van Toblerone heeft onderscheidend vermogen) ; Luik, 6 okt. 2000, Ing.Cons., 2001, 126 (vorm van ‘réglettes cuisenaire’ is niet onderscheidend). 141

H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251 ; Ger. E.G., 31 jan. 2001, (‘Cine action’ en ‘Cine comedy’), Ing.Cons., 2001, 57 ; Ger. E.G., 5 april 2001, (‘Easybank’), IER, 2001, 186 ; Ger. E.G., 11 dec. 2001, ETMR, april 2002, 430 (‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, (‘Lite’) ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, (‘Eurocool’), BMM Bulletin, 2002, 111.


38 dezelfde (zijn) als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk,

bestaande

uit

een

teken

dat

los

staat

van

het

voorkomen van de erdoor aangeduide waren142. De vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft, leent zich niet tot een beantwoording in abstracto. Het antwoord is afhankelijk van de bijzonderheden van het geval143. Sedert het bekende

Juicy

Fruit-arrest144

behoort

het

tot

de

constante

rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk geen constante

grootheid

is

en,

ten

gevolge

van

tal

van

omstandigheden, aan verandering onderhevig is. Onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het tijdstip van de inbreuk (of de aanvraag) en in hoofde van het in aanmerking komend publiek145. rekening

houdend

De beoordeling dient globaal te gebeuren met

alle

relevante

factoren

waaronder

de

eigenschappen die het merk van huis uit bezit, het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het

merk

als

afkomstig

van

een

bepaalde

onderneming

142

Ger. E.G., 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, Ing.Cons., 2002, 216 (m.b.t. de kleurencombinatie groen/grijs voor tuinbenodigdheden) ; Ger. E.G., 9 okt. 2002, KWS Saat/BHIM, T-173/00 (m.b.t.de kleur oranje voor zaaigoed) ; Ger.E.G., 9 okt. 2002, Glaverbel/BHIM, BMM Bulletin, 2002, 204 (m.b.t. ‘een dessin dat is toegepast op een oppervlak van een product’). 143

250.

Ben. Ger., 26 juni 2000, Campina/BMB, (‘Biomild’), Ing.Cons., 2000,

144

Ben. Ger., 5 okt. 1982, Wrigley/Benzon, R.W., 1982-83, 1299.

145

Antwerpen, 29 jan. 2001, IRDI, 2001, 327.


39 identificeert,

alsmede

de

verklaringen

van

de

kamers

van

koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen146. Met

betrekking

tot

gemeenschapsmerken

moet

nog

worden

genoteerd dat, gelet op het uniciteitsbeginsel, het merk in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen moet bezitten en de inschrijving dus moet worden geweigerd als een weigeringsgrond in

slechts

een

deel

7.2.Verordening)147. reeds

in

van

De

en

voor

beslissend

voor

gemeenschap

vaststelling

afzonderlijke

onderzocht

de

lidstaten

inschrijving

de

inschrijving

dat

van

het

de

werd als

bestaat teken

(art. tevoren

Gemeenschap

aanvaard,

werd

is

niet

gemeenschapsmerk.

Het

communautaire merkensysteem is autonoom. Geen enkele bepaling van

de

Verordening

verplicht

het

Bureau

in

Alicante

ertoe

hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale merkenbureaus in

een

soortgelijke

situatie148.

Vroegere

nationale

inschrijvingen, in de Gemeenschap of zelfs daarbuiten zoals in de V.S., vormen hoogstens “een factor die een rol kan spelen” in

Alicante149.

inschrijving

Dit

verworven

geldt werd

ook in

dan een

als land

een

nationale

waarvan

de

geharmoniseerde merkenwetgeving een identieke formulering kent als de Verordening of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is150. 146 H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251, in de lijn van vroegere arresten als H.v.J., 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, Ing.Cons., 1999, 330 en H.v.J., 22 juni 1999, Lloyd/Klijsen, Ing.Cons., 1999, 350. 147

H.v.J., 19 sept. 2002, BIE, 2003, 130, noot Ste. (‘Companyline’) ; Ger. E.G., 31 jan. 2001, Ing.Cons., 2001, 47 (‘Vitalité’) ; Ger.E.G., 27 febr. 2002, Rewe/BHIM (‘Lite’). 148

H.v.J., 19 sept. 2002, BIE, 2003, 130, noot Ste. (‘Companyline’).

149

Ger. E.G., 31 jan. 2001, The Sunrider/BHIM ; Ger. E.G., 31 jan. 2001, Mitsubishi/ BHIM ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Henkel/BHIM ; Ger. E.G., 19 sept. 2001, Procter & Gamble/BHIM, IER, 2002, 18 ; Ger. E.G., 5 juni 2002, Hershey Foods/BHIM. 150

Ger. E.G., 27 febr. 2002, Streamserve/BHIM ; Ger. E.G., 27 febr. 2002, Ellos/BHIM.


40 Volgens rechtspraak

een

constante

kunnen

Communautaire

niet-onderscheidende

en

Benelux

tekens

niet

ter

inschrijving worden geweigerd of later worden nietig verklaard indien

ze

op

dat

ogenblik

‘ingeburgerd’151.

zijn

Wat

de

beoordelingsbevoegdheid van het BMB betreft, merkt het Benelux Gerechtshof

op

dat

inburgering

moet

bewezen

zijn

‘op

het

tijdstip van de aanvraag tot inschrijving’. De rechtbank bezit dus niet de bevoegdheid om een tussengekomen inburgering, na die aanvraag tot inschrijving maar vóór de beroepsprocedure, mee in aanmerking te nemen. De mogelijkheid die artikel 3.3. van de Richtlijn laat om ook inburgering na inschrijving in aanmerking

te

opgenomen152.

nemen Dit

werd

is

gemeenschapsmerk153

ook waar

niet

in

zo

in

het

Beneluxmerkensysteem

het

overigens

systeem

van

inburgering

het vóór

inschrijving moet worden aangetoond in alle wezenlijke delen van de Gemeenschap waar het tevoren onderscheidend vermogen miste en niet slechts in enkele ervan154. Inburgering kan enkel worden aanvaard op basis van het bewijs van het gebruik van het

niet

onderscheidend

bevonden

teken

‘als

een

merk’,

te

weten op een wijze die door het publiek kan worden ervaren als een teken waardoor waren en goederen worden onderscheiden als herkomstig gebruik

van

van

de

het

onderneming

teken

in

een

van

eiseres.

louter

Het

bewijs

beschrijvende

van

context

volstaat niet155.

151

Cass., 29 juni 2000, Ing.Cons., 2001, 13 (‘Ice Tea’ – geen inburgering bewezen). 152

Ben. Ger., 26 juni 2000, Campina/BMB, (‘Biomild’), Ing.Cons., 2000, 250. 153

H.v.J., 19 sept. 2002 (‘Companyline’), BIE, 2003, 130, noot Ste.

154

Ger. E.G., 12 dec. 2002, ECOPY/BHIM, T-247/01.

155



41 d.

Toelaatbaarheidsvereiste: niet uitdrukkelijk uitgesloten tekens156 Sommige tekens kunnen, onverminderd het onderscheidend

vermogen

dat

merkdepot

zij

zouden

uitmaken.

Dit

driedimensionale vormen

bezitten,

nooit

voorwerp

geldt

vooreerst

voor

van

een

bepaalde

die moeten geweigerd worden wanneer

zij door de aard van de waar worden bepaald, noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waar geven.

Deze weigeringsgronden hebben als

ratio te verhinderen dat de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt157. De vorm van een stuk zeep met overlangse versmalling

en

groeven

in

de

vorm

van

een

bot

met

breder

uitlopende boven- en onderkant is evenwel niet louter door de aard van de waard bepaald nu vaststaat dat er in de handel andere

vormen

van

stukken

zeep

bestaan158.

Zelfs

al

moet

worden aangenomen dat de vorm van een reep chocolade steeds schuine

kanten

dient

te

vertonen

om

ze

uit

de

matrijs

te

kunnen verwijderen, dan kunnen die schuine kanten evenwel nog veel nuances vertonen zodat niet kan worden aanvaard dat de vorm van de reep Toblerone bepaald wordt door de aard van de waar159. Van technische noodzaak is enkel sprake wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm, voorwerp van het depot,

uitsluitend

aan

de

technische

uitkomst

zijn

toe

te

schrijven. Het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen doet evenwel geen

afbreuk

aan

de

toepassing

van

deze

156

Zie art. 3 Richtlijn, art. 7 Verordening, art. 1 lid 2 en art. 4 leden 1, 2, 7 BMW. 157 158 159

H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251. Ger. E.G., 16 febr. 2000, Procter & Gamble/BHIM. Brussel, 2 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 171.


42 uitsluitingsbepaling160.

Het

decoratief

karakter

van

een

afbeelding die de aantrekkelijkheid van de waar verhoogt, maar voor het publiek bijkomstig is, bepaalt niet de wezenlijke waarde

van

de

waar

en

vormt

derhalve

geen

grond

tot

Misleidende tekens kunnen evenmin een merk vormen.

Het

uitsluiting161. misleidend karakter van het gebruik van een merk in de zin van art. 4.2. BMW moet niet op zichzelf worden ingeschat maar in samenhang met de bij het depot opgegeven waren en met in acht name van alle relevante, behoorlijk ter kennis (van het BMB of de rechter) gebrachte feiten en omstandigheden die het gebruik van dit merk omringen162. Merken die de oorsprong van een wijn aanduiden terwijl er geen enkele wijnwinning bestaat met die naam of de onder het merk verkochte wijnen niet uitsluitend van

de

aangeduide

uitbating

afkomstig

zijn,

moeten

worden

nietig verklaard wegens schending van de Verordening Raad EEG nr. 2392/89 en art. 4.2. BMW163. In

tegenstelling

onderscheidend

tot

vermogen

tekens vertonen,

uitgesloten tekens nooit ‘inburgeren’

2.

die

een

kunnen 164

gebrek de

inzake

uitdrukkelijk

.

Inbreuk- (en nietigheids)procedures

160

H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251.

161

Antwerpen, 29 jan. 2001, IRDI, 2001, 327.

162

Hoge Raad, 23 februari 2001, NJ, 2001, 320 (weigering ‘Unox Chicken Tonight’ voor andere waren dan smoorsaus voor kip) ; Brussel, 13 sept. 2001, J.T., 2001, 861 (vordering tot nietigverklaring ‘Mouton Cadet’ verworpen). 163

Brussel, 13 sept. 2001, J.T., 2001, 861 (vernietiging merken ‘Enclave du Mouton’ en ‘Domaine du Mouton’). 164

H.v.J., 18 juni 2002, Philips/Remington, IER, 2002, 251.


43 a.

Rechten van de merkhouder: vorderingen op grond van art. 13.A.1 BMW (al dan niet in combinatie met een nietigheidsvordering gestoeld op art. 14 BMW) Onverminderd de mogelijkheden van gemeen recht, kan de

merkhouder zich in toepassing van artikel 13.A.1 BMW verzetten tegen bepaalde vormen van gebruik die - door iedere derde165 van het merkteken of een overeenstemmend teken worden gemaakt. Deze

actiemogelijkheden

vereisen

een

‘gebruik’

dat

‘in

het

economisch verkeer’ plaatsvindt. Er is geen sprake van gebruik indien

het

merk,

dat

onterecht

werd

aangebracht,

wordt

weggemaakt via duurzame overplakking, nog voor de waren de onderneming hebben verlaten166. Met betrekking tot het vereiste van een gebruik ‘in het economisch verkeer’ verduidelijkt het Hof

van

Justitie

dat

hieronder

moet

worden

verstaan

elk

gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch

voordeel

wordt

nagestreefd

met

uitsluiting

van

activiteiten in de particuliere sfeer167. Wat

de

toepassingsvoorwaarden

van

de

onderscheiden

actiemogelijkheden betreft, dienen de bepalingen van de BMW, ook

in

de

versie

van

vóór

1996,

te

worden

uitgelegd

in

conformiteit met de bewoordingen van de Richtlijn en dit met betrekking tot alle feiten daterend van na 31 december 1992168.

165

Eventueel kan dit een mede-contractant van de merkhouder zijn: Brussel, 3 mei 2002, Ing.Cons., 2002, 184 (met verwijzing naar de tekst van artikel 5.1. Richtlijn). 166

Brussel, 27 febr. 2001, IRDI, 2001, 335. Het vullen van een met een merk voorziene tank (Primagaz) met een niet van de merkhouder afkomstig gas werd wel als gebruik (en merkinbreuk) gekwalificeerd door Hof Amsterdam, 9 juli 1998, BIE, 2002, 21. 167

H.v.J., 12 nov. 2002, Arsenal Football/Reed (C-206/01). Dit sluit aan bij vaststaande rechtspraak in de Benelux. 168

Ben. Ger., 25 sept. 2000, BMW/Deenik, Ing.Cons., 2001, 3 ; Ben.Ger., 2 okt. 2000, Haacht/Grandes Sources Belges (‘Valvert’), Ing.Cons., 2000, 361.


44 De eerste actiemogelijkheid – art. 13.A.1.a169 – vereist voor zijn toepassing het bewijs van dubbele identiteit (tekens en

waren

of

diensten)

alsook

een

gebruik

van

het

beweerd

inbreukmakend teken ‘als merk’. Inzake het eerste vereiste – identiteit tussen merk en teken - was het uitkijken naar een uitspraak

van

Félicie’170.

het

Hof

Inzake

van

het

Justitie

in

vereiste

de

van

zaak

‘Arthur

een

et

merkgebruik

verduidelijkte dit Hof dat de uitoefening van het recht van de merkhouder gevallen

om

zich

waarin

te

het

verzetten,

gebruik

van

moet het

beperkt merk

blijven

door

een

tot

derde

afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie om de herkomst van de waar te garanderen171.

Een

loutere

verwijzing

naar

het

merk

daarentegen, zelfs in het kader van een commercieel contact, wanneer dit gebeurt voor beschrijvende doeleinden, maakt geen merkgebruik uit en is uitgesloten van de werkingssfeer van deze actiemogelijkheid172. Het Hof merkt wel op dat in LidStaten,

die

gebruik

hebben

gemaakt

van

de

optionele

mogelijkheid voorzien in art. 5.5.Richtlijn (zoals de Benelux in art. 13.A.1.d BMW), laatstgemeld gebruik van het merkteken eventueel toch kan worden verboden173.

169

Vgl. artikel 5.1.a. Richtlijn – artikel 9.1.a Verordening.

170 Dit arrest werd inmiddels uitgesproken: H.v.J., 20 maart 2003 (C291/00). Het Hof oordeelde dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. 171

H.v.J., 12 nov. 2002, Arsenal Football/Reed (C-206/01) ; Antwerpen, 30 april 2001, IRDI, 2002, 200 (gebruik merk ‘Adriaantje’ op frontpaneel van een gebakkraam is gebruik in het economisch verkeer). 172 H.v.J., 14 mei 2002, Hölterhoff/Freiesleben, Ing.Cons., 2002, 129. Zie over het vereiste van merkgebruik ook het oudere BMW/Deenik arrest (H.v.J., 23 febr. 1999, Ing.Cons., 2001, 311). 173

H.v.J., 12 nov. 2002, Arsenal Football/Reed (C-206/01).


45 Verschillende arresten van het Hof van Justitie hebben sinds eind 1997 duiding gegeven bij de toepassingsvoorwaarden van artikel 5.1.b Richtlijn dat in de Benelux (niet geheel richtlijnconform174) is omgezet in art. 13.A.1.b175. Het Benelux Gerechtshof neergelegd

heeft en

zich

bij

schuift,

de

althans

Europese

voor

de

interpretatie

periode

na

het

verstrijken van de omzettingstermijn van de richtlijn – dus na 31

december

1992

vooropgestelde

–

zijn

vroeger

in

associatiecriterium

richtinggevend’ naar voren Beneluxmerkenwet

176

ondanks

.

het

‘niet

UNION

arrest

langer

als

Het Hof gaat er van uit dat de

zijn

tekst,

richtlijnconform

kan

worden gelezen in de betekenis die daaraan door het Hof van Justitie

is

gegeven177.

Inzake

de

toepassing

van

deze

wetsbepaling is niets gewijzigd aan de regels die het Hof van Justitie in zijn vroegere arresten verwoordde178 meer bepaald dat

de

beoordeling

doorslaggevend samenhang

het

verwarringsgevaar,

beoordelingscriterium,

tussen

veronderstelt,

van

de

met

in

name

een

aanmerking

tussen

de

zekere

te

als

onderlinge

nemen

factoren

overeenstemming

van

de

merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij

betrekking

soortgelijkheid

hebben. van

de

Zo

kan

betrokken

een waren

geringe of

mate

diensten

van

worden

174

Zoals duidelijk werd in het bekende arrest Sabel/Puma (H.v.J. 11 nov. 1997, Ing.Cons., 1998, 15). We hebben hierboven reeds aangegeven dat de tekst van art. 13.A.1.b.BMW binnenkort zal worden aangepast aan de bewoordingen van de richtlijn. 175

Vgl. artikel 5.1.b Richtlijn – artikel 9.1.b Verordening Gemeenschapsmerk. 176 Ben.Ger., 2 okt. 2000, Haacht/Grandes Sources Belges (‘Valvert’), Ing.Cons., 2000, 361. Zie ook navolgend cassatiearrest in deze zaak (Cass., 9 febr. 2001, IRDI, 2001, 160, noot G. Meyer). 177

Ben.Ger., 7 juni 2002, Marca/Adidas, Ing.Cons., 2002, 153 ; Cass., 5 april 2001, IRDI, 2001, 323 ; Brussel, 4 april 2000, JLMB, 2001, 1424. 178

Behoudens het hoger vermelde Puma/Sabel arrest, betreft het de arresten H.v.J., 29 sept. 1998, Canon/MGM, Ing.Cons., 1998, 304 ; H.v.J.,


46 gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken. En omgekeerd is het zo dat, ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken er van verwarringsgevaar sprake kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn of het oudere merk een grote onderscheidingskracht

heeft179.

Merken

die,

hetzij

van

huis

uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten hoe dan ook een ruimere bescherming

dan

onderscheidingskracht

merken 180

met

een

geringe

. Deze regels alsook de, zeker in de

Benelux, van oudsher bekende beoordelingscriteria – visuele, auditieve, begripsmatige gelijkenis ; beoordeling op basis van de totaalindruk ; het belang van dominerende bestanddelen ; de gemiddeld, consument

geïnformeerde als

omzichtige

referentiecriterium

–

en

oplettende

worden

in

de

gewone

besproken

periode door de rechtspraak tamelijk getrouw toegepast181. 22 juni 1999, Lloyd/Kluysen, Ing.Cons., 1999, 350 ; H.v.J., 22 juni 2000, Marca/Adidas, Ing.Cons., 1999, 544. 179 Brussel, 20 sept. 2001, Ing.Cons., 2001, 363. 180

Ben.Ger., 2 okt. 2000, Haacht/Grandes Sources Belges, Ing.Cons., 2000, 361 ; Bergen, 26 juni 2000, J.T. 2002, 135, noot Van Bunnen ; Brussel, 4 april 2000, JLMB, 2001, 1424 ; Hof ‘s-Gravenhage, 30 november 2000, IER, 2001, 88 (kleurmerk - tweekleurige capsule van Prozac is zwak merk). 181

Brussel, 24 juni 1999, Ing.Cons., 2002, 35 (vernietiging merk ‘Jaffa’ voor bananen wegens verwarring met ‘Jaffa’ voor zuiderse vruchten en citrusvruchten) ; Brussel, 4 april 2000, JLMB, 2001, 1424 (vernietiging merk ‘Private Pleasures’ wegens verwarring met ‘Secret Pleasures’ voor cosmetische producten) ; Brussel, 13 sept. 2001, J.T., 2001, 861 (geen verwarring tussen de merken ‘Domaine du Mouton’ en ‘Enclave du Mouton’ enerzijds en ‘Mouton Cadet’ anderzijds) ; Brussel, 2 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 171 (geen overeenstemming tussen vorm van chocoladereep Alpin Choc en vorm Toblerone) ; Brussel, 6 maart 2001 en 2 okt. 2001, IRDI, 2001, 340 (geen overeenstemming tussen merk ‘Eurocard’ en teken ‘the European Card’ tegen figuratieve achtergrond) ; Brussel, 12 okt. 2001, IRDI, 2002, 206 (vernietiging van het merk ‘EXIT’ voor kleren wegens overeenstemming met merk ‘EXIT AND CO’ voor schoenen – cassatieberoep in gesteld) ; Hof ‘sGravenhage, 2 november 2000, IER, 2001, 34 (woordmerk El Taco inbreukmakend op het woordmerk ‘Winner Taco’, beiden voor ijsjes) ; Hof Amsterdam, 18 nov. 1999, BIE, 2002, 3 (geen overeenstemming tussen teken ‘ONE’ en merk NOT ONLY ONE) ; Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, BIE, 2002, 15 (geen overeenstemming tussen teken ‘Atlanta Hawks’ en merk ‘Hawks’ beiden voor sportschoenen) ; Hof ‘s-Gravenhage, 1 nov. 2001, IER, 2002, 86, kritische


47 Het begrip ‘soortgelijk’ ziet op de aard van de waren of diensten als zodanig (in concreto).

Voor het vaststellen van

het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten is beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard – commercieel, technisch of anderszins – verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt182. Art. 13.A.1.c183 verleent de houder van een bekend merk het recht om op te treden tegen gebruik door derden van het merk of een overeenstemmend teken voor andere producten of diensten dan waarvoor het merk is ingeschreven, en mits ook aan

een

bepaald

aantal dient

te

bijkomende

ongerechtvaardigd

worden

voorwaarden aangetoond

voordeel184

kan

is

dat

worden

voldaan. door

dat

getrokken

Meer gebruik uit

of

afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Recent verduidelijkte het Hof van

Justitie dat het overeenstemmende (optionele) artikel 5.2. van de Richtlijn de Lid-Staten toestaat om, ook al volgt dit niet uit de bewoordingen, deze actiemogelijkheid voor te behouden aan houders van een bekend merk die willen opkomen tegen een gebruik voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn. Een andere uitlegging zou betekenen dat bekende merken minder bescherming

genieten

wanneer

een

teken

voor

dezelfde

of

noot Speyaert (geen overeenstemming met zwart/rood/oranje blisterkaart Duracell door blisterkaart Panasonic omdat beider bekende woordmerken prominent op de verpakking staan afgebeeld en het om een gebruikelijke kleurencombinatie gaat) ; Hof ’s-Gravenhage, 29 juni 2000, BIE, 2002-3, nr. 17, noot Ste (geen overeenstemming tussen sliertmerk – in kleuren gestreepte tandpasta – van Beecham met door Procter&Gamble gebruikt teken gelet op gering onderscheidend vermogen). 182

Cass., 25 okt. 2001, Ing.Cons., 2002, 29 (‘Jaffa’ – soortgelijkheid bevestigd tussen ‘bananen’ en ‘zuiderse vruchten’). 183

Vgl. artikel 5.2. Richtlijn (optionele bepaling) – art. 9.1.c. Verordening. 184

Hof Amsterdam, 3 juni 1999, BIE , 2001, 90 (gebruik van overeenstemmende tekens ‘XS4Components’ en ‘XS4Dealers’ leidt tot aanhaken bij, en voordeel trekken van het imago, de reputatie en de goodwill van het merk ‘XS4ALL’).


48 soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt (waartegen enkel kan worden opgetreden mits bewijs van verwarringsgevaar) dan bij

gebruik

voor

niet-soortgelijke

waren

of

diensten.

Dit

strookt niet met de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling185. Wat de overige toepassingsvoorwaarden van artikel 13.A.1.c

betreft,

werden

er

in

de

besproken

periode

geen

nieuwe arresten door het Hof van Justitie uitgesproken186 en bestaat

weinig

gepubliceerde

Beneluxrechtspraak.

Een

Nederlands Hof oordeelde nog dat een richtlijnconforme uitleg van de woorden ‘kan worden’ in art. 13.A.1. c. en d. meebrengt dat

een

uitsluitend

theoretische

kans

voordeel of afbreuk onvoldoende is.

op

ongerechtvaardigd

Er moet sprake zijn van

een (te verwachten) reëel voordeel of reële afbreuk187. Art. 13.A.1.d188 kan worden ingeroepen tegenover een derde die het teken in het economisch verkeer gebruikt doch niet als aanduiding van de herkomst van waren of diensten (bijvoorbeeld voor

doeleinden189).

beschrijvende

toepassingsvoorwaarden

van

deze

Over

actiemogelijkheid

stelt

de het

Hof van Beroep te Brussel vragen aan het Hof van Justitie en wenst het meer bepaald verduidelijking bij de mogelijkheid om op

te

treden

tegen

overeenstemmende

tekens

(de

richtlijn

spreekt enkel van ‘het gebruik van een teken’) en zo ja, of het

bestaan

van

overeenstemming

op

basis

van

het

185

H.v.J., 9 jan. 2003, Davidoff/Gofkid, C-292/00. Vergelijkbare vragen van uitleg werden ook aan het H.v.J. gericht door Hoge Raad, 12 okt. 2001, BIE, 2002, 70 (‘Adidas/Fitnessworld’). 186

Relevante arresten uit de vorige jaren betreffen General Motors/Yplon (H.v.J., 14 sept. 1999, Ing.Cons., 1999, 555). 187

Hof ‘s-Gravenhage, 18 nov. 1999, BIE, 2001, 58 (‘Pluto’).

188 Vgl. artikel 5.5. Richtlijn – geen overeenstemmende bepaling in de Verordening. 189

H.v.J., 14 mei 2002, Hölterhoff/Freiesleben, Ing.Cons., 2002, 129 (met verwijzing naar de overeenstemmende richtlijnbepaling – art. 5.5).


49 verwarringscriterium dient te worden vastgesteld190. In zijn arrest

benadrukt

het

Hof

dat

het

hier

om

een

optionele

bepaling van de Richtlijn gaat en de Lid-Staten derhalve vrij zijn zelf het toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden ervan vast te stellen191. Deze

actiemogelijkheid

wordt

ook

vaak

met

succes

aangewend tegen derden die het merk op het internet gebruiken. Het kan daarbij gaan om een gebruik in een domeinnaam192 of op een andere wijze, bijvoorbeeld als ‘metatag’193. Er

is

sprake

van

een

geldige

reden,

en

dus

geen

merkinbreuk, wanneer het merk wordt gebruikt in briefwisseling om afnemers in te lichten dat de producten met de merknaam niet

langer

verkrijgbaar

zijn

(in

het

licht

beëindiging van een distributieovereenkomst)194.

van

een

Een geldige

reden is eveneens voorhanden ingeval van de vermelding van andermans

merk

in

eigen

reclame

voorzover

dat

gebeurt

in

overeenstemming met de Richtlijn inzake vergelijkende reclame (6

oktober

Justitie,

1997195). hanteert

Deze een

Richtlijn,

bijzonder

aldus

ruime

het

Hof

definitie

van van

vergelijkende reclame (telkens wanneer een concurrent of zijn goederen

uitdrukkelijk

of

impliciet

advertentie worden genoemd). Richtlijn,

moeten

de

aan

door

een

ander

in

een

Gelet op de doelstelling van de

vergelijkende

reclame

te

190

Brussel, 15 jan. 2001, AR 2000/AR/826 (niet-gepubliceerd).

191

H.v.J., 21 nov. 2002, Robelco/Robeco, C-23/01.

stellen

192 Hof Amsterdam, 7 december 2000, IER, 2001, 66 (enkele registratie passies.com is inbreuk op merk ‘Passies’). 193

Antwerpen, 9 okt. 2000, T.B.H., 2001, 407 (‘Eurosense’ - eveneens als daad van oneerlijke handelspraktijk bestempeld) ; Hof ‘s-Gravenhage, 8 maart 2001, ETMR, jan. 2002, 1 (‘Intermediair’ – vordering werd afgewezen omdat het om een in de Nederlandse taal gebruikelijk woord gaat). 194

Antwerpen, 30 april 2001, IRDI, 2002, 194.

195

In België omgezet door de wet van 25 mei 1999 (B.S., 23 juni 1999) via invoeging van een nieuw art. 23bis WHPC.


50 eisen

in

de

voor

uitgelegd.

Er

deze

is

reclame

geen

meest

sprake

van

gunstige

merkinbreuk

zin

worden

wanneer

de

verwijzing naar een merk een voorwaarde is voor daadwerkelijke concurrentie.

Van het halen van oneerlijk voordeel uit de

bekendheid van het merk van de concurrent, en dus merkinbreuk, is slechts sprake indien de doelgroep de reputatie van dat merk

toeschrijft

aan

de

producten

van

de

concurrerende

leverancier196. b.

Beperkingen op de rechten van de merkhouder Rechtspraak

betreft

inzake

voornamelijk

communautaire Richtlijn).

de

de

toepassing

uitputting

Na

de

vier

beperkingen

(art.

op

van

de

13.A.1.9

arresten

die

het

het

merkrecht

regels BMW

Hof

– van

van

de

art.

7

Justitie

hierover vroeger uitsprak197, volgt in de besproken periode nog een

arrest

toestemming,

waarin die

het

vereist

Hof is

verder voor

verduidelijkt de

toepassing

dat

de

van

de

uitputtingsregel, normaal een uitdrukkelijke wilsuiting van de merkhouder veronderstelt en dat slechts uitzonderlijk op grond van omstandigheden het bewijs van een impliciete maar zekere toestemming

van

de

merkhouder

kan

worden

aanvaard198.

De

beginselen uit dit en de voorgaande arresten worden door de rechtbanken in de Benelux regelmatig toegepast. De Richtlijn

196

H.v.J., 25 okt. 2001, IER, 2002, 44 (Toshiba/Katum).

197

H.v.J., 4 nov. 1997, Dior/Evora, Ing.Cons., 1997, 302 ; H.v.J., 16 juli 1998, Silhouette Int. Schmied/Hartlauer Handelsges, Ing.Cons., 1998, 226 ; H.v.J., 1 juli 1999, Sebago en Ancienne Maison Dubois / G-B Unic, Ing.Cons., 1999, 568 ; H.v.J., 23 febr. 1999, BMW AG / R.K. Deenik, Ing.Cons., 1999, 311. Zie ook Ben.Ger., 6 dec. 1999, Kipling/GB, BIE, 2000, 20 en Ben.Ger., 16 dec. 1998, Christian Dior/Evora, R.W., 1998-99, 1103. 198

H.v.J., 20 nov. 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, Ing.Cons., 2001, 545.


51 verbiedt dat Lid-Staten internationale uitputting toepassen199. Met betrekking tot het toestemmingsvereiste moet het bewijs, dat

de

betwiste

producten

door

de

merkhouder

of

met

zijn

toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, door de tegenpartij van de merkhouder worden geleverd200.

In bepaalde

omstandigheden mag de rechter de bewijslast gedeeltelijk op de merkhouder leggen maar het is in dit opzicht niet voldoende dat de tegenpartij bewijst dat hij de producten binnen de EER gekocht201.

heeft

De

toestemming

van

de

merkhouder

moet

betrekking hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting

wordt

aangevoerd.

Uit

de

omstandigheid

dat

de

merkhouder geen uitdrukkelijk verbod tot verkoop binnen de EER oplegde

of

gezorgd

om

niet te

voor

beletten

een dat

voldoende de

controlesysteem

producten

in

kwestie

heeft op

de

Europese markt kunnen komen, kan geen impliciete toestemming worden afgeleid202. Vormen evenmin bewijzen van toestemming, het feit dat de betwiste producten authentiek zijn, dat de leverancier gevestigd is in de EER of dat de merkhouder geen verbod aan de verdelers had opgelegd om de producten uit de voeren naar de EER203. Ter beoordeling van de communautaire uitputting is niet terzake dienend of bepaalde producten al dan niet voor de Europese markt bestemd werden maar enkel of ze

er

door

de

merkhouder

met

zijn

toestemming

in

het

199

Antwerpen, 5 maart 2001, IRDI, 2001, 164 (met verwijzing naar de hoger vermelde arresten Silhouette en Sebago). 200

Brussel, 8 mei 2001, Ing.Cons., 2001, 265 ; Bergen, 6 dec. 1999, T.B.H., 2001, 240 ; Hof Amsterdam, 1 nov. 2001, IER, 2002, 92 (wel bestaat volgens dit Hof geen verplichting om de naam van toeleverancier te noemen hetgeen in een kritische noot van Gielen wordt betwist). 201

Bergen, 6 dec. 1999, T.B.H., 2001, 240.

202 Hoge Raad, 15 febr. 2002, RvdW, 2002, nr. 42 (Jack Daniel’s/Kamstra) ; Hoge Raad, 25 jan. 2002, RvdW, 2002, nr. 23 (Etos/Dior); Antwerpen, 5 maart 2001, IRDI, 2001, 164. 203

Brussel, 8 mei 2001, Ing.Cons., 2001, 265.


52 handelsverkeer

werden

gebracht204.

Merkhouders

die

gebruik

maken van het recht van communautaire uitputting door zich te verzetten tegen vrije invoer uit derde landen in de EER, maken geen misbruik van hun recht205.

Hun verzet impliceert in se

geen misbruik van machtspositie in de zin van art. 86 EG (nu art. 82 EG)206.

Ze moeten evenmin aantonen dat de functie van

herkomstaanduiding van het merk wordt aangetast207. Het Hof van Justitie sprak ook twee nieuwe arresten uit met betrekking tot het inroepen van uitzondering

op

de

vervolledigen

de

vaststaande

‘ompakkingszaken’. optreden

bij

geëtiketteerde

de

een geldige reden

uitputtingsregel. Aldus

Europese

zal

verhandeling

merkproducten

Deze

van

omdat

arresten

rechtspraak

uitputting de

inzake

eventueel

omgepakte

als

of

niet

opnieuw

merkhouder,

onder

bepaalde voorwaarden, een gerechtvaardigd belang heeft om zich tegen dergelijk gebruik te verzetten208. Brussel

past

die

rechtspraak

Het Hof van Beroep te

toe

en

oordeelt

dat

beschadigingen aan de verpakking van luxeproducten, waarvan de consument

zowel

conditionering

de

inhoud

apprecieert,

een

als

zijn

geldige

verpakking

reden

voor

en

verzet

tegen verdere verhandeling door de merkhouder uitmaakt

209

.

De

Hoge

van

de

Raad

verduidelijkt

verder

dat

het

belang

204

Antwerpen, 5 maart 2001, IRDI, 2001, 164 ; Hof ’s-Gravenhage, 29 juni 2000, BIE, 2001, 204. Deze zaken betroffen de invoer in de EER, zonder toestemming van de merkhouder, van resp. Honda’s en Castrol GTX motorolie vanuit de V.S. (en Canada). 205

Hoge Raad, 15 febr. 2002, RvdW, 2002, nr. 42 (Jack Daniel’s/Kamstra); Brussel, 16 maart 2001, JLMB, 2001, 1442. 206 Antwerpen, 5 maart 2001, IRDI, 2001, 164. 207

Brussel, 16 maart 2001, JLMB, 2001, 1442 ; Brussel, 3 mei 2002, Ing.Cons., 2002, 184. 208

H.v.J., 23 april 2002, Boehringer/Swingward, Ing.Cons., 2002, 72 ; H.v.J., 23 april 2002, Merck/Paranova, ETMR, sept. 2002, 923. 209

Brussel, 14 sept. 2000, J.T., 2001, 218 (verkort). In casu bestond de beschadiging uit de verwijdering van de barcodes, ook al was ze met zorg verricht.


53 merkhouder om zich te verzetten tegen een slordige verpakking van zijn merkproducten behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht.

Ernstige schade is niet vereist.

Het volstaat

dat de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden210. Geen geldige reden vormt anderzijds reclame

die

voor

gemaakt

via

een

huis-aan-huis

wanneer

dit

een

voor

uitmaakt211.

in

Ook

supermarkten de

het

verkochte

folder

sector gebruik

van

producten matige

gebruikelijk van

een

wordt

kwaliteit

reclamemiddel

merk

door

een

werderverkoper in een aankondiging die zijn specialisatie moet laten blijken, kan onder bepaalde voorwaarden als toelaatbaar krachtens uitputting worden beschouwd212. Art. 13.A.7 beperkt het recht van de merkhouder inzake gebruik door derden van bepaalde tekens zoals naam, adres en andere informatieve aanduidingen. Aldus kan de houder van een merk zich niet verzetten tegen het aanbrengen van een teken op het product wanneer dat teken een functie van dit product aangeeft en mits het gaat om een traditionele weergave van het teken die gebruikelijk is213. Eenzelfde beperking bestaat ten aanzien van aanduidingen van de bestemming van het product met name

als

laatste

accessoire

of

mogelijkheid

onderdeel. benadrukt

Met

betrekking

de

Hoge

tot

Raad

die dat

voorafgaandelijk het onderscheid moet gemaakt worden tussen hoofdproduct en het product dat (beweerdelijk) een onderdeel vormt. De enkele omstandigheid dat geen van beide producten op zich (afzonderlijk) kan worden gebruikt, is niet voldoende om te besluiten dat het om een onderdeel gaat. Bij de beoordeling

210

Hoge Raad, 5 april 2002, IER, 2002, 225 (inzake parallelimport uit Griekenland van Renitec-producten). 211 Brussel, 2 maart 2001, JLMB, 2001, 1437. 212 213

Ben. Ger., 25 sept. 2000, Ing.Cons., 2001, 3 ; R.W. 2001-2002, 154. Brussel, 20 sept. 2001, Ing.Cons., 2001, 363.


54 of een product al dan niet ‘onderdeel’ is, moet ook rekening worden gehouden met de commerciële aspecten (de waarde van de verschillende

elementen)

en

de

functie

van

de

betrokken

producten. In de besproken zaak was de vraag aan de orde of een

scheermesje

dan

wel

de

houder

voor

scheermesjes

een

‘onderdeel’ in de zin van artikel 13.A.7 was. De Hoge Raad nam aan

dat,

bij

toepassing

van

de

hoger

beschreven

beoordelingscriteria, men kan besluiten dat de houder in feite ondergeschikt is aan het scheermesje en dus de houder in feite ‘onderdeel’

is

en

het

mesje

‘hoofdproduct’

zodat

artikel

13.A.7 geen toepassing vindt214. c.

Andere nietigheidsprocedures (art. 14 BMW) In toepassing van artikel 14.B.2° dient het latere depot

van een identiek teken dat geacht wordt te kwader trouw te zijn verricht, nietig te worden verklaard als zijnde strijdig met artikel 4,6°215 (of, m.b.t. een gemeenschapsmerk, artikel 51.1.b.Verordening216).

Enkel voorgebruik in een factuur en

een brief werd niet als een normaal, in de belanghebbende kringen

bekend,

4.6° lid a.

gebruik

beschouwd

zoals

bedoeld

in

artikel

Deze bepaling kan, aldus het Hof in Antwerpen,

overigens niet worden ingeroepen wanneer het voorgebruik zelf niet te goeder trouw gebeurde217. Met betrekking tot een eerder gebruik buiten het Beneluxgebied – geregeld in artikel 4,6° lid b. – verduidelijkt het Benelux Gerechtshof dat van de 214

Hoge Raad, 6 okt. 2000, inzake Gilette v. A&P, NJ, 2001, 582.

215

Hof ‘s-Gravenhage, 2 november 2000, IER, 2001, 34 (vormmerk Taco

ijsjes). 216

BHIM, Nietigheidsafdeling, 7 sept. 2001, ETMR, maart 2002, 312 (‘Depro’) ; id., 25 okt. 2000, BMM Bulletin, 2002, 17. 217

Antwerpen, 30 april 2001, IRDI, 2002, 194 ; zo ook Hof Amsterdam, 16 dec. 1999, BIE, 2002, 11 (‘DELTA’). Zie ook Hoge Raad, 22 juni 2001 (‘From A to Zinc’), IER, 2001, 282 (vragen aan het Benelux Gerechtshof zijn evenwel ingetrokken na minnelijke schikking).


55 deposant de wetenschap van het gebruik in het buitenland is vereist welke voortvloeit uit een persoonlijke betrekking van de deposant tot de gebruiker van het merk. Daarbij moet het om meer

gaan

dan

een

incidentele

ontmoeting

of

een

loutere

bekendheid tussen hen. Er hoeft echter niet noodzakelijk al een contractuele band te zijn. Het volstaat dat de wetenschap over

merkgebruik

in

het

buitenland

is

verkregen

door

onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking218. d.

Vervallenverklaring (art. 5 BMW) In toepassing van artikel 5, lid 2, a wordt het recht op

een

merk

vervallen

ononderbroken

tijdvak

verklaard van

vijf

voorzover, jaren,

gedurende

zonder

geen normaal gebruik van het merk is gemaakt.

geldige

een reden

Zolang een merk

niet vervallen is verklaard, kan het aanspraak maken op de volle door de BMW geboden bescherming219.

Deze vervalgrond is

niet van openbare orde (art. 14 C juncto art. 14 A BMW), treedt niet van rechtswege in en moet door de rechter worden vastgesteld nadat hij daartoe wordt geadieerd. inroepen

van

de

kwestie

van

niet-gebruik

in

Het enkele een

conclusie

volstaat niet om te gelden als een ‘inroepen’ van het verval zoals bedoeld door art. 14, C, 1220. zoals

vereist

in

art.

5.2.a

Gebruik van een merk

veronderstelt,

behoudens

het

bestaan van een geldige reden, dat de houder oprecht van het merk gebruik maakt in de handel, hetgeen meer vergt dan enkel de intentie om het merkrecht in stand te houden221. Volgens het Hof van Cassatie is er geen sprake van normaal gebruik wanneer 218

Ben. Ger., 24 juni 2002, Intergro/Interbuy, Ing.Cons., 2002, 44.

219

Hoge Raad, 28 sept. 2001, IER, 2002, 15 (‘Hooters’) (in casu was er vier jaar na depot nog geen gebruik en was ook geen sprake van enige planning tot gebruik). 220

Antwerpen, 30 april 2001, IRDI, 2002, 200 (merk ‘Adriaantje’).

221

Brussel, 2 okt. 2001, Ing.Cons., 2001, 371.


56 slechts

sporadisch

melding

wordt

gemaakt

van

het

merk

in

stukken en briefwisseling tijdens de registratiefase van het geneesmiddel. volgens

het

Het Hof

vereiste evenwel

van niet

normaal dat

de

gebruik

impliceert

producten

effectief

geproduceerd en verkocht worden. Ook andere vormen van gebruik – zoals het naar buiten brengen ‘op het publieke forum’ – kunnen eventueel volstaan222. Het aanbrengen op merkartikelen van een sticker waarop de naam staat vermeld van de winkel waar ze worden verkocht, volstaat evenwel niet223. Wanneer de elementen

van

gedeponeerd,

een dient

samengesteld van

merk

deze

afzonderlijk

opgesplitste

werden

elementen

afzonderlijk doorlopend gebruik te worden gemaakt op straffe van vervallenverklaring van deze depots224. De omstandigheid dat een inbreuk- of nietigheidsprocedure werd ingesteld, kan niet bestempeld worden als een geldige reden als bedoeld in art. 5.2.a doch maakt deel uit van de normale risico’s waaraan een

onderneming

verval

van

ondertussen

het niet

blootstaat225.

Elke

merk

op

inroepen

opnieuw

in

belanghebbende voorwaarde

gebruik

omstandigheden vermeld in art. 14 C

226

werd

dat

kan het

genomen

in

het merk de

.

In toepassing van artikel 5, lid 2, b wordt het recht op een merk eveneens vervallen verklaard voorzover het merk in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden (verwording tot soortnaam).

Het enkele feit dat

een merk ook in het woordenboek is opgenomen, heeft niet tot

222 Cass., 30 juni 2000, inzake ‘Amoxypen’, Ing.Cons., 2000, 394. Zie ook Hoge Raad, 26 jan. 2001, IER, 2001, 119, dat prejudiciële vragen aan het H.v.J. stelt m.b.t. de betekenis van ‘normaal gebruik’. 223

Hof ‘s-Gravenhage, 31 jan. 2002, BIE, 2002, 69.

224

Brussel, 13 sept. 2001, J.T., 2001, 861.

225


226



57 gevolg dat het merk een soortnaam is geworden.

Deze bepaling

moet conform art. 12, lid 2, sub a van de Richtlijn worden geïnterpreteerd wat betekent dat de partij die zich op het verworden tot soortnaam beroept daarvan het bewijs dient te leveren227. 3.

Procedurele aspecten Op

een

belangrijk

arrest

van

het

Arbitragehof

van

9

januari 2002 wordt verder in deze bijdrage onder punt VII (‘Gemeenschappelijke bepalingen’) ingegaan. Ook komt daar de procedure van het beslag inzake namaak aan bod. Op deze plaats moet

wel

gewezen

aanvaarden

van

worden

de de

merkinbreuken

art.

wetswijziging,

de

mogelijkheid

niettegenstaande in

op

uitsluiting 1481

evolutie tot

beslag

ervan

Ger.W.

betreffende

met

In

inzake

het

namaak

betrekking

afwachting

tot

van

een

pogen sommige Belgische rechtbanken, hierin

bijgetreden door rechtsleer228, de huidige lacune te doorbreken via toepassing van art. 13bis BMW. Deze, door het protocol van 1992 ingevoerde tekst, bepaalt dat de merkhouder in gevallen van kwade trouw de bevoegdheid heeft roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt, of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen. Daarbij preciseert de BMW dat de “bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van recht” van toepassing zijn. Sommige rechtbanken zien in art. 1481 Ger.

W

ingevolge

dergelijke het

‘nationale

bepaling’

supra-nationaal

en

karakter

menen,

mede

van

de

Beneluxmerkenwet, dat de procedure van beslag inzake namaak voor merkhouders open staat229. Het Hof van beroep van Brussel 227

Hof ‘s-Hertogenbosch, 22 febr. 2001, IER, 2001, 184 (‘TEFLON’).

228

E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Story-Scientia, 2001, 307.

229

Gent, 22 febr. 2000, R.W., 2000-2001, 664 ; Antwerpen, 29 jan. 2001, IRDI, 2001, 327.


58 volgt een alternatieve weg waar het art. 1462 Ger.W. – beslag tot

terugvordering

-

als

mogelijke

‘nationale

bepaling’

aanwijst230. 4.

Varia

a.

Recht van voorrang Als de aanvrager van een gemeenschapsmerk TELEYE tevens

voorrang van een merk TELEEYE inroept, dan mag hij zijn recht van voorrang op de oorspronkelijke naam vrijwaren door aan te tonen dat hij de middelste E slechts bij vergissing niet heeft overgetypt, zonder dat hem kan worden verweten dat hij zijn merk daardoor substantieel wijzigt231. b.

Overdracht en licentie van Beneluxmerken (art. 11 BMW) Uit de overgelegde akte van overdracht moet de wil van de

merkhouder tot overdracht blijken zoniet mag het BMB niet tot inschrijving van deze akte overgaan.

Indien de stukken

aanleiding geven tot twijfel, rust op het BMB een controleverplichting232. Om de uniciteit van het systeem van het Beneluxmerk te waarborgen, sanctioneert artikel 11 elke overdracht die geen betrekking heeft op het gehele Beneluxgebied met nietigheid. Uit deze regel kan worden afgeleid dat het de merkhouder niet toegestaan is om afstand te doen van een merk dat gelijkenis vertoont met andere merken waarvan de overdrager houder blijft, met als gevolg dat op het grondgebied van de Benelux gelijkaardige producten van verschillende oorsprong zouden kunnen in omloop zijn. Alvast kan de rechter in kort geding

230

Brussel 14 maart 2000, J.T., 2001, 337.

231

Ger. E.G., 15 nov. 2001, (‘Teleye/Teleeye’), Ing.Cons., 2001, 388.

232

Hof ‘s-Gravenhage, 21 sept. 2000, BIE, 2001, 65.


59 geen gunstig gevolg geven aan een vordering tot stopzetting van het gebruik van één van deze merken, die door één van de partijen gericht wordt tegen de andere233. De Hoge Raad stelde vragen aan het Benelux Gerechtshof in verband

met

het

al

dan

niet

vereist

zijn

van

een

schriftelijke, in het Beneluxregister ingeschreven, licentie (of

daarmee

vergelijkbare

titel)

als

voorwaarde

voor

toewijzen van schadevergoeding aan een licentiehouder234.

het Een

voor de licentienemer belangrijk gevolg van de inschrijving van zijn licentie is dat hem een eigen recht op vergoeding toekomt.

Meer

bepaald

kan

hij

van

inbreukmakers

vergoeding

vorderen voor de door hem rechtstreeks geleden schade of zich een

evenredig

deel

van

de

onrechtmatig

genoten

winst

doen

toewijzen, alsmede een vordering instellen tot het afleggen van

rekening

en

verantwoording

dienaangaande.

Aan

de

licentienemer komt anderzijds geen recht toe om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een vordering tot stopzetting (art. 13.A.1) in te stellen235. c.

Schadevergoeding en andere vormen van herstel (art. 13.A.4 en 5 en 13bis BMW) Naast een bevel tot stopzetting, kan de merkhouder

schadevergoeding bekomen voor inbreukmakend gebruik van zijn merkteken door derden. van

een

niet-gebruikt

Dit recht komt ook toe aan de houder maar

nog

geldig

merk

omdat

niet

uitgesloten kan worden dat de merkhouder bij zijn voornemen om het

merk

wel

te

gebruiken,

belemmerd

wordt

door

het

inbreukmakend gebruik236.

233

Brussel, 15 mei 2000, JLMB, 2001, afl. 33, 1430.

234

Hoge Raad, 30 november 2001, RvdW, 2001, nr. 195 (‘Draintegel

II’). 235 236

Ben. Ger., 7 juni 2002, Marca/Adidas, Ing.Cons., 2002, 153. Hoge Raad, 28 sept. 2001, IER, 2002, 15 (‘Hooters’).


60 De toekenning van een schadevergoeding veronderstelt niet het bewijs van kwade trouw aangezien de aantasting van het recht van de merkhouder op zich voldoende is237. De merkhouder die

een

schadevergoeding

bewijzen

van

de

vraagt

moet

wel

schade238.

geleden

de

werkelijkheid

Onkosten

voor

de

verdediging van de zaak komen niet als vergoedbare schade in aanmerking.

Wel kan een billijke vergoeding worden toegekend

aan de merkhouder voor de bedrijfsschade die hij door het geheel van de beslommeringen van de procedure heeft geleden239. Uit de tekst van de artikelen 13A, lid 5 en 13bis, lid 5 (informatiebetrekking

en

hebben

verantwoordingsplicht) op

de

door

de

rechter

aannemelijk

geachte

merkinbreuken.

wetsbepaling

ligt

gedachte

de

volgt

ten

dat

bewezen

Aan

zij

dan

wel

eerstgenoemde

grondslag

dat

het

de

merkhouder eenvoudiger moet worden gemaakt om zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem

van

inbreukmaker

winstafdracht een

met

informatieplicht

het

oog

wordt

waarop

opgelegd.

aan

de

Artikel

13bis, lid 5 is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen, door het bekend worden van eerdere schakels in de keten van distributie van inbreukmakende zaken, de inbreuk dichter bij de

bron

te

bestrijden240.

De

op

artikel

13bis,

lid

5

berustende verplichting tot informatieverschaffing wordt niet

237

Brussel, 8 mei 2001, Ing.Cons., 2001, 265.

238

Bergen, 6 dec. 1999, T.B.H., 2001, 240 (in casu schade als gevolg van de verkoop van de producten onder zijn merk en zonder zijn toestemming). 239 Brussel, 24 juni 1999, Ing.Cons., 2002, 35 (‘Jaffa’ – toekenning van 200.000 BF). 240

Hoge Raad 15 febr. 2002, RvdW, 2002, nr. 42 (Jack Daniel’s/Kamstra).


61 opgeheven

door

het

strafrechtelijke

zwijgrecht

dat

in

strafprocedures kan worden ingeroepen241. d.

Verzaking Uit de omstandigheid dat het inbreukmakend teken wordt

gebruikt door andere ondernemingen en de merkhouder daar niet tegen optreedt, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder aan zijn recht om zijn rechten te doen gelden zou verzaken omdat verzaken aan een recht niet kan worden vermoed242. C.

Literatuur

Te vermelden literatuur: F. GOTZEN en M. CARLY, ‘Overzicht van rechtspraak Merkenrecht 1990-2002’, T.P.R., 2002, 1839;

J.J.

EVRARD en Ph. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Brussel,

Larcier,

2°

ed,

2000

en

M.C.

JANSSENS

(ed),

Merkenrecht in de kering. Le droit de marques en mutation, CIR reeks nr. 17, Brussel, Bruylant, 2001. V. Octrooirecht en Kwekersrecht A. Wetgeving 1. Octrooirecht Hangende wetgevende dossiers hebben in deze periode belangrijke ontwikkelingen gekend. In de eerste plaats dient men de stand van zaken inzake het langverwachte Gemeenschapsoctrooi toe te lichten.243 Dit

241

Hof ‘s Hertogenbosch, 22 jan. 2002, IER, 2002, 223.

242 Brussel, 12 okt. 2001, IRDI, 2002, 206 ; Brussel, 20 sept. 2001, Ing.Cons., 2001, 363. 243 Voor een gedetailleerd overzicht : B. REMICHE en V. CASSIERS, ‘Brevet communautaire et modifications à la Convention sur le brevet européen’, in Droits intellectuels : à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Bruxelles, Bruylant,2002, 175-225 ; E. NOOTEBOOM en G. VAN OVERWALLE, ‘The proposal for a Council Regulation on the Community Patent’ , IRDI, 2001, 202-205 ; B. VANDERMEULEN en V. PISSOORT, ‘La répartition problématique des compétences entre les juridictions nationales et communautaire(s) concernant le futur brevet communautaire’, IRDI 2001, 284-291.


62 dossier lijkt uiteindelijk uit de impasse te geraken. Het ziet er naar uit dat, na dertig jaar (onderbroken) onderhandelingen, een politiek akkoord op het niveau van de Europese Raad van Ministers in de komende maanden mogelijk wordt.244 van het

Voor potentiële octrooihouders zou de totstandkoming Gemeenschapsoctrooi de deur openen naar een eenvormig

octrooirecht met de Europese Unie als beschermingsgebied en een gecentraliseerd systeem van rechtshandhaving. Ook de octrooieerbaarheid van computerprogramma’s wordt nader gepreciseerd.

Krachtens artikel 52(2) van het Europees

Octrooiverdrag (EOV) worden computerprogramma’s ‘als zodanig’ niet als uitvindingen omschreven en bijgevolg van octrooieerbaarheid uitgesloten.

Uit de rechtspraak van

nationale rechtbanken en van de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt echter dat in computers geïmplementeerde uitvindingen als octrooieerbaar kunnen worden beschouwd indien ze een technisch karakter hebben.245 De scheidingslijn tussen octrooieerbaar en niet-octrooieerbaar blijft dan ook wazig.

De Europese Commissie heeft recent een

voorstel ingediend om meer rechtszekerheid te bieden op dit gebied.246

244

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi, COM(2000)412 finaal, P.B., 2000, C 337 E, 278. Voor een recente stand van zaken, cfr. http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default.htm. 245

S. MISSOTTEN, ‘La brevetabilité du logiciel et des méthodes commerciales’, in Droits intellectuels : à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Brussel, Bruylant,2002,101-118. Over de gerelateerde problematiek van in computers geïmplementeerde bedrijfsmethodes, cfr. B. MICHAUX,’La brevetabilité des méthodes commerciales liées à Internet’, J.T. 2001, 179-182. 246

Voorstel van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindigen, COM(2002)92 definitief, P.B., 2002, C 151 E, 129-131.


63 Tenslotte willen we erop wijzen dat de omzettingsprocedure van de EU-biotechnologierichtlijn247 in België nog niet voltooid is.248 2. Kwekersrecht Op het terrein van wetgeving is er in deze periode geen vermeldenswaardige ontwikkeling. B. Rechtspraak 1. Octrooirecht De geschillenbeslechting

inzake

octrooirecht

voor

de

Belgische rechtbanken is relatief beperkt en wordt helaas de laatste

jaren

voornamelijk

geassocieerd

met

mala

fide

praktijken van vermeende inbreukmakers die het geschil op de lange baan willen schuiven.249 Dit resultaat zou bereikt kunnen worden

door

een

grensoverschrijdende

verklaring

van

niet-

inbreuk in België te vorderen om – op basis van de ‘EEX’250-

247

Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, P.B., 1998, L 213, 13. Cfr. o.a. G. VAN OVERWALLE, ‘Van muizen en mensen. De EUBiotechnologierichtlijn van 6 juli 1998 en de omzetting in het Belgisch octrooirecht’, R.W., 2002-2003, 401-415; N. DENIES, ‘Regard critique sur la directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques’, J.T., 2001, 537-543; P. JACOBS en G. VAN OVERWALLE, ‘Octrooien op genen: een alternatieve benadering’, BIE, 2001, 113-116 en 221-222. 248

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen, Parl.St. Kamer, 2002, 1886/01, en amendement ingediend door Mevr. Van Weert, Parl.St. Kamer, 2002, 1886/02. 249

L.VAN BUNNEN, ‘Brevets d’invention. Examen de jurisprudence (1996 à 2001)’, R.C.J.B., 2001, 205-248 ; F. DE VISSCHER, ‘Quelques repères majeurs dans l’évolution de la législation et de la jurisprudence (belge et européenne), in Droits intellectuels : à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise,Bruxelles, Bruylant,2002,27-100. 250

‘EEX’ verwijst naar de Verordening 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de


64 litispendentieregel

-

geschillen

elders

in

Europa

te

blokkeren.251 Toch durven we hier een lans te breken voor de Belgische rechters.

Uit

potentiële

misbruik

onderdrukt regels

recente

wordt

inzake

rechtspraak

van

door

blijkt

immers

grensoverschrijdende

een

teleologische

internationale

dat

procedures

toepassing

bevoegdheid.

In

het

de

van

de

besproken

periode (2001-2002) achtten de Belgische rechters zich dan ook internationaal onbevoegd indien de band van het geschil met de Belgische rechtsorde te zwak was. Beroep

te

verweerders

Brussel

dat

(artikel

de

6,1

Zo oordeelde het Hof van

regel

EEX)aan

inzake een

pluraliteit

strikte

van

interpretatie

diende te worden onderworpen, gelet op de fundamentele rol die de

woonplaats

van

de

verweerder

in

de

EEX

opeist.

Het

betrekken van een ‘Belgische’ verweerder in de procedure is op zich onvoldoende om de regel van artikel 6,1 EEX in te roepen. Een restrictieve interpretatie lijkt ook aangewezen voor de bijzondere

bevoegdheidsgrond

inzake

onrechtmatige

daad

(artikel 5,3 EEX).252 De toepassing van artikel 24 EEX-Verdrag (artikel

31

inbreukverbod primeur’.253

EEX-Vo) uit

te

om

een

grensoverschrijdend

spreken,

zorgde

voor

een

voorlopig ‘Belgische

De Belgische rechter steunde zich op artikel 24

EEX-Verdrag om een extraterritoriale voorlopige maatregel op te

leggen.

Tenslotte

kwam

de

vraag

aan

de

orde

van

de

verhouding tussen de exclusieve bevoegdheidsgrond inzake de geldigheid van een industrieel eigendomsrecht en de algemene tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, P.B., 2001, L 12, 1 en naar de verdragen van Brussel en Lugano. 251

S. CATTOOR, ‘De ‘Belgian torpedo’ op sterven na dood’, IRDI 2001, 175-181. Voor een recente illustratie, cfr. Brussel, 3 september 2002, A.R. 2000/2557, nog niet gepubliceerd. 252

Brussel, 20 februari 2001, Ing.-Cons. 2001, 335.

253

Rb. Brussel, 14 september 2001,IRDI 2002, 239.


65 bevoegdheidsgronden van de EEX.

Een nietigheidsverweer in het

kader van een inbreukprocedure zou de werking van de algemene bevoegdheidsgronden niet aantasten, wat de mogelijkheid van grensoverschrijdende

procedures

a

priori

openlaat.254

Een

prejudiciële vraag over de precieze draagwijdte van artikel 16,4

EEX

(artikel

inbreukprocedures

is

22,4

EEX-Vo)

hangende

voor

in het

het

kader

Europees

Hof

van van

Justitie.255 2.

Kwekersrecht Over de Wet tot bescherming van kweekproducten noch over

de Verordening inzake het communautaire kwekersrecht zijn er in deze periode vermeldenswaardige ontwikkelingen. In 2001 velde het Hof van Justitie een eerste arrest over de

EG-Verordening

beschermingscertificaat

inzake voor

het

aanvullend

gewasbeschermingsmiddelen.

Het

arrest preciseert de contouren van het begrip ‘product’ in het kader

van

de

voorwaarden

voor

de

verkrijging

van

certificaten.256 C. Literatuur Naar de volgende literatuur, die tijdens de besproken periode werd gepubliceerd, kan verwezen worden: G. VAN OVERWALLE, (ed.), Octrooirecht en geneesmiddelen, CIR-reeks nr. 16, Brussel, Bruylant, 2001, 166 pag. ; X, Droits intellectuels : à la rencontre d’une strategie pour l’entreprise, Brussel, 254

Brussel, 20 februari 2001, Ing.-Cons. 2001, 335; Rb. Brussel, 19 januari 2001, A.R. 99/3766 en A.R. 99/5633, niet gepubliceerd; contra, Rb. Brussel, 27 juni 2002, BIE 2002, 327 (weergave). 255

Zaak C-4/03, (GAT/Luk Lamellen), P.B., 2003, C 55, 23.

256

H.v.J., 10 mei 2001, zaak C-258/99, Jur. H.v.J., 2001,

I-3643.


66 Bruylant, 2002, 707 pag. (met bijdragen inzake octrooirecht van B. VAN REEPINGHEN, F. DE VISSCHER, S. MISSOTTEN, G. VAN OVERWALLE, B. REMICHE en V. CASSIERS) ; M. PERTEGÁS SENDER, Cross-border enforcement of patent rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, 313 pag.; P. SAELEN, Biotechnologische uitvindingen, octrooien en informed consent, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, Brussel, 2002, 408 pag. ; Speciaal nummer van I.R. D.I. gewijd aan ‘Naar een nieuw Europees octrooirecht’, I.R.D.I., 2001, 193-229. VI. Chipsbescherming De juridische

bescherming

van

topografieën

van

halfgeleiderprodukten wordt in België geregeld door een wet van 10 januari 1990257. Gedurende 2001 en 2002 deden er zich geen

ontwikkelingen

rechtspraak,

en

voor

ook

op

het

gebied

rechtsleer

over

van

wetgeving

dit

of

intellectueel

eigendomsrecht was zo goed als onbestaand. VII. Gemeenschappelijke bepalingen A. Art. 96 WHPC Art. 96, lid 1

van de wet van 14 juli 1991 betreffende

de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) bepaalt dat art. 95 WHPC, dat de vordering tot staken bevat, niet van toepassing is op daden van namaking die

vallen

onder

de

wetten

betreffende

de

uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht en de naburige rechten. In rechtspraak en rechtsleer wordt de opvatting verdedigd dat de in art. 96 WHPC vervatte uitsluiting van de vordering tot staken

voor

merkinbreuken

enkel

betrekking

heeft

op

257

Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten (B.S., 26 januari 1990, 1093 (erratum: B.S., 23 februari 1990, 3394)).


67 merkinbreuken zoals bedoeld in art. 13, A, 1, a en b BMW. De merkinbreuken bedoeld in art. 13, A, 1, c en d BMW worden geacht geen daden van namaking uit te maken en kunnen dus wel worden bestreden via een vordering tot staken. Aan het Arbitragehof werd nu de vraag voorgelegd of de uitsluiting

van

de

vordering

tot

staken

voor

daden

van

namaking als bedoeld in art. 13, A, 1, a en b BMW, terwijl deze vordering wel mogelijk is voor de andere merkinbreuken bedoeld in art. 13, A, 1, c en d BMW, de art. 10 en 11 Grondwet schendt. Het Hof beantwoordde deze vraag positief258. Het ziet o.a. niet in waarin het criterium van de aard van de merkinbreuk

verbonden

aan

de

specificiteit

van

het

merk

pertinent is t.a.v. het al dan niet toelaten van de vordering tot staken voor daden van gebruik van een merk die tegelijk een merkinbreuk in de zin van art. 13, A, 1 BMW uitmaken en strijdig zijn met de WHPC. Dit geldt volgens het Hof des te meer daar het onderscheid tussen de merkinbreuken bedoeld in art. 13, A, 1, a en b BMW enerzijds en in art. 13, A, 1, c en d BMW anderzijds niet steeds duidelijk is. Het is, aldus het Hof,

kennelijk

onevenredig

een

efficient

rechtsmiddel

te

onthouden aan de merkhouder voor die merkinbreuken (art. 13, A, 1, a en b BMW) die het wezen zelf van het merk aantasten en hem verplichten zijn vordering op te splitsen naargelang van de soort merkinbreuk. Het gevolg van dit arrest is dat de vordering tot staken uit art. 95 WHPC openstaat voor houders van geregistreerde Benelux-

of

Gemeenschapsmerken,

ongeacht

de

aard

van

de

merkinbreuk259. Wel mag niet uit het oog worden verloren dat 258

Arbitragehof, 9 januari 2002, R.W., 2001-2002, 1529. Dit arrest geeft antwoord op een prejudiciële vraag gesteld door Vz. Kh. Brugge, 31 oktober 2000, T.B.H., 2001, 285. 259

In deze zin: T. DE MEESE, ‘Handelspraktijken – Arbitragehof, 9 januari 2002 (Arrest 2/2002)’, T.B.H., 2002, 330.


68 aangezien

het

prejudiciële

arrest vraag,

gewezen art.

werd

96

naar

WHPC

aanleiding

nog

steeds

van

een

niet

is

afgeschaft. De gevolgen van het besproken arrest overstijgen evenwel de zaak waarin de prejudiciële vraag werd gesteld. De rechter die een norm moet toepassen die door het Arbitragehof als strijdig met de Grondwet werd beschouwd, kan deze norm niet voor geldig houden. Hij moet deze norm terzijde laten. Met uitzondering van het Hof van Cassatie (en de Raad van State), voor wie een absolute verwijzingsverplichting bestaat, moet hij, gelet op art. 26, §2, 1° van de Bijzondere wet van 6 januari vraag

1989 aan

interpretatie

op het van

het

Arbitragehof,

Arbitragehof het

geen

nieuwe

stellen,

Arbitragehof

in

prejudiciële

tenzij

vraag

wil

hij

de

stellen260.

Terecht hield het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 3

mei

2002

dan

ook

rekening

met

het

arrest

van

het

Arbitragehof en stelde dat de vordering tot staken mogelijk is voor alle inbreuken op geregistreerde merken261. B. Beslag inzake namaak (art. 1481 e.v. Ger. W.) Wat de procedure van het beslag inzake namaak betreft kan, wat de rechtspraak aangaat, gewezen worden op een arrest van het Hof van Cassatie van 3 januari 2002 waarin het Hof stelt dat de beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen tot het leggen van een beslag inzake namaak met toepassing van de art. 1481 e.v. Ger. W., bevoegd en verplicht is na te gaan of, op het eerste gezicht, het intellectueel recht, de feiten 260

In deze zin gaat ook enigzins: A. PUTTEMANS, ‘Action en cessation, Cour d’arbitrage et droits intellectuels: d’où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous’, T.B.H., 2002, 816. 261

Brussel, 3 mei 2002, Ing. Cons., 2002, 184 en besproken door A. PUTTEMANS, l.c., 816. Ten onrechte stelde de voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen dat het arrest van het Arbitragehof enkel inter partes geldt en art. 96 WHPC nog niet is afgeschaft, en dus nog steeds bestaand en bindend is (Vz. Kh. Antwerpen, 20 juni 2002, T.B.H., 2002, 848, met noten).


69 en zo nodig de stukken, waarop de verzoeker zich beroept, van die aard zijn dat zij het gevraagde beslag tot bewaring van het

aangevoerde

feitenrechter

recht

naar

oordeelt

redelijkheid

onaantastbaar

verantwoorden.

wat

naar

De

redelijkheid

vereist is als beslag om de rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven. Het is aan de beslagrechter niet verboden bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering te betrekken262. Wat betreft

de

rechtsleer

moet

melding

inzake

worden

de

hier

gemaakt

besproken

van:

E.

procedure

DIRIX

en

K.

BROECKX, tw. Beslag, in A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 2001, 306314, randnrs. 486-501. Fabienne Brison (VUB/KUB) Marie-Christine Janssens (KUL/KUB) Marta Pertegas Sender (UA) Hendrik Vanhees(UGent/UA) Te verschijnen in : R.W., 2004

262

Cass., 3 januari 2002, R.W., 2002-2003, 1056.


No title

Recommend Documents