vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 392190 / KG ZA 11-434 Vonnis in kort geding van 30 mei 2011 in de zaak van 1.
de vennootschap naar Belgisch recht INFORMA EUROPE B.V.B.A., gevestigd te Wolvertem, België 2. Jan LEFÈRE, wonende te Brussel, België 3. Kristof DE NEYS, wonende te Wolvertem, België eisers in conventie, verweerders in reconventie, advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam, tegen 1.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTI TASKING BEHEER B.V., gevestigd te Bodegraven, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.T. HOLDING B.V., gevestigd te Bodegraven, 3. X, wonende te Bodegraven, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat mr. A.P. van der Wees te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Informa, Lefère, De Neys, Multi Tasking, MT Holding en X genoemd worden. Eisers in conventie, verweerders in reconventie zullen gezamenlijk ook worden aangeduid als Informa c.s., gedaagden in conventie, eisers in reconventie ook als Multi Tasking c.s.
1.
De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 19 april 2011, met 25 producties, - de op 3 mei 2011 door de voorzieningenrechter ontvangen producties 1 tot en met 6 van Multi Tasking c.s.,
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
2
- de op 9 mei 2011 door de voorzieningenrechter ontvangen aanvullende producties 26 tot en met 29 van Informa c.s., - de op 13 mei 2011 door de voorzieningenrechter ontvangen akte eis in reconventie en producties 7 tot en met 24 van Multi Tasking c.s., - de mondelinge behandeling van 16 mei 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd. 1.2.
Vonnis is bepaald op heden.
2.
Uitgangspunten
2.1.
In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.
2.2. Vanaf 1977 houdt Lefère, tevens sinds 1975 advocaat te Brussel, zich bezig met de ontwikkeling van software bestemd voor advocatenkantoren. Deze software wordt onder de naam Cicero op de markt gebracht in België, Luxemburg en Nederland. Vanaf 1992 werkt Lefère hiertoe samen met De Neys en wordt de exploitatie van de Cicero software in licentie ter hand genomen door Informa. Lefère en De Neys zijn de enige aandeelhouders van deze vennootschap, Lefère is de enige bestuurder. 2.3. Eind jaren tachtig kwam Lefère in contact met X. X toonde belangstelling voor een positie als distributeur van de Cicero software en kreeg de beschikking over een demoversie van de Cicero software. In dat kader ondertekende X op 20 januari 1990 een verklaring met de volgende tekst: “Ondergetekende, X Verklaart hierbij een demopakket van cicero international te hebben ontvangen zijnde, installatie op hun tulip-computer 386 en een handleiding. Hij verklaart te handelen voor zichzelf en voor de vennootschap en maakt zich sterk dat alle kenmerken en know how van het pakket geheim zal worden gehouden, zodat noch hij noch enige vennootschap, noch enige derde voor hem of de vennootschap, noch door middel van hen een pakket zal worden gemaakt en verkocht dat kan concurreren tegen vermeld pakket. Partijen zullen verder onderhandelen voor eventuele verdeling in belgië.”
2.4. Op 28 september 1991 sloten Informa en Multi Tasking een “Overeenkomst inzake software distributie” met betrekking tot de distributie van Cicero software door Multi Tasking – in de overeenkomst aangeduid als “verdeler” – in Nederland (hierna: de Distributieovereenkomst). Deze overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen: Artikel 1. Definities a. CICERO LawPack International Het standaard software pakket voor advocaten verdeeld onder de naam CICERO LawPack International, waarvan de eigendomsrechten toebehoren aan de heer Jan Lefère, advocaat te Brussel, die aan INFORMA het exclusief exploitatierecht heeft verleend. b. Eigenaar Alle rechten, waaronder het volledige eigendomsrecht, het auteursrecht op alles wat het pakket inhoudt aan analyse, conceptie, tekeningen, modellen, interface, schermlayouten,
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
3
technieken daartoe, bronnen, uitvoerbare codes, handleidingen behoren exclusief de heer Jan Lefère toe. […] c. Pakket Al de programma’s. batchbestanden, tekstbestanden en macro’s, behoudens de runtimes, die als directe uitvoerbare code door een gebruiker kunnen toegepast worden op enn computer en de standaard software samenstellen. d. standaard software Het pakket is samengesteld uit een reeks van programma’s, batchbestaneden, tekstbestanden en macro’s die ontwikkeld zijn door ofwel de eigenaar ofwel INFORMA volgens een vaststaande analyse en conceptie, waaraan geen wijzigingen kunnen aangebracht worden tenzij door de eigenaar of INFORMA zelf. e. Runtimes De prgramma’s die INFORMA bij derden betrekt en die noodzakelijk zijn om het pakker op een computer uit te voeren. f. Tools De programma’s, bestanden die de eigenaar of INFORMA bij een derde betrekt, om de bronnen tot uitvoerbare code te compileren en te linken en om het pakket uitvoerbaar te maken of in toepassing te ondersteunen. […] Artikel 4. Duur De overeenkomst is aangegaan voor een onbeperkte duur, waaraan ieder van de partijen een einde kan stellen mits de betekening van een vooropzeg van drie maanden bij aangetekend schrijven. Artikel 5. Kommercialisatie INFORMA zal de verdeler steunen door: een pakket van de software ter beschikking te stellen voor demo doeleinden. teksten voor het opmaken van handleidingen voor te bereiden en ter beschikking te stellen. […] installatie- en/of update diskettes van het pakket ter beschikking te stellen voor de installatie en update aan de diensten van de verdeler. INFORMA kan weliswaar voor de update van het pakket rechtstreeks met de klant onderhandelen, mits de distributeur daarvan op de hoogte te brengen. mutaties in het pakket per release schriftelijk mede te delen. De verdeler zal instaan voor: het aanpassen van de commentaar- en veldteksten in de programma’s en van de handleiding aan de nederlandse markt en het maken van de definitieve handleidingen voor de eindgebruikers. een actieve, goede en vlotte marketing, commercialisatie, installatie en support (daaronder begrepen opleidingen aan de eindgebruikers) van het pakket door haar diensten. […] Artikel 8. Vorderingen De verdeler zal tegen INFORMA Europe B.V.B.A. geen enkel verhaal kunnen uitoefenen om welke redenen ook. Evenmin zal de verdeler, indien toch een vordering zou worden ingesteld, schadevergoeding kunnen eisen. Dit is een essentiële voorwaarde waaronder het contract is tot stand gekomen en op basis van dewelke de afnameprijzen zijn vastgelegd.
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
4
Indien een rechtsmacht of arbitragekollege tegen de inhoud van het contract in, om welke motivering en op welke rechtgrond ook, hetzij van contractuele of extra-contractueel aard, toch beslist INFORMA Europe B.V.B.A. te mogen veroordelen tot een schadevergoeding, dan zal de verdeler of een derde hetzij uit haar hoofde, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen hogere schadevergoeding eisen, noch uitvoeren voor een bedrag hoger dan de helft van de afnameprijs van een maand, dit laatste berekend op een gemiddelde over de vorige maanden van het kalenderjaar die voorafgaan aan de maand tijdens dewelke de vordering voor inleiding is betekend. […] Artikel 9; Know how De verdeler verbindt zich ertoe om alle informatie, know how omtrent het product geheim te houden. Die verbintenis blijft bestaan ook na het einde van de overeenkomst. De verdeler verbindt zich eveneens om gedurende de duur van het contract en tot vijf jaar na de beëindiging van het contract geen gelijksoortig produkt voor de advokatenmarkt te ontwikkelen, te laten ontwikkelen, op de markt te brengen of te verdelen. Artikel 10. Geschillen Voor de toepassing van dit contract geldt de belgische wetgeving en elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de belgische rechtsmacht. […]
2.5. Informa is houdster van het Beneluxwoordmerk CICERO, gedeponeerd op 8 november 1999 in klasse 42 voor programmering voor elektronische dataverwerking, ingeschreven onder nummer 0665407. 2.6. Informa stelde nieuwe versies, updates van en handleidingen voor de Cicero software beschikbaar via een voor Multi Tasking toegankelijk netwerk. Multi Tasking installeerde (upgrades van) de software bij afnemers en meldde aan Informa hoeveel gebruikersplekken zij zou voorzien van de Cicero Software. Informa stelde daarop een digitale sleutel beschikbaar die gebruikers in staat stelde de software te gebruiken. Op basis van haar eigen opgave droeg Multi Tasking licentievergoedingen af aan Informa. Voor presentatie- en demonstratiedoeleinden beschikt Multi Tasking over een demoversie van de software. 2.7. Naast de installatie, het upgraden en het onderhoud van de Cicero software verichtte Multi Tasking voor veel afnemers ook andere diensten. 2.8. In 2006 bleek dat Multi Tasking in strijd had gehandeld met de Distributieovereenkomst. Met behulp van haar demoversie van de software had zij de Cicero software bij meer gebruikers geïnstalleerd dan zij had aangemeld bij Informa. Deze gebruikers betaalden een vergoeding aan Multi Tasking, terwijl Multi Tasking voor hen geen (licentie)vergoeding afdroeg aan Informa. 2.9. Na gesprekken tussen partijen werd een aantal gebruikers (alsnog) aangemeld en zetten Informa en Multi Tasking de samenwerking voort. De Distributieovereenkomst bleef van kracht. 2.10. Naar aanleiding van dit voorval is de Cicero software in uiteindelijk 2008 aangepast, zodat het niet langer mogelijk was (ongelimiteerd) nieuwe versies en updates van de Cicero software te installeren met behulp van de demoversie zonder dat Informa daarvan op
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
5
de hoogte was. Met gebruikmaking van de demoversie van de software konden evenwel nog steeds oude versies van Cicero software worden geïnstalleerd. 2.11. In februari 2011 werd Informa benaderd door een Amsterdams advocatenkantoor dat klachten had over de Cicero software. Informa was niet op de hoogte van het feit dat dit kantoor – met acht werkplekken – door Multi Tasking was voorzien van Cicero software. Bij Informa c.s. rees het vermoeden dat Multi Tasking opnieuw (of nog steeds) zonder dat aan Informa te melden en zonder dat daarvoor aan Informa een vergoeding werd afgedragen gebruikers voorzag van – verouderde – Cicero software. 2.12. Daarnaast ontving Informa c.s. signalen waaruit zij meende te kunnen opmaken dat door Multi Tasking, althans door met Multi Tasking verbonden personen of ondernemingen de ontwikkeling van software voor advocatenkantoren ter hand was genomen, waarbij concurrentie met Cicero software dreigde. Vanaf oktober 2010 werd een softwarepakket bestemd voor advocatenkantoren aangekondigd, aanvankelijk onder de naam Magister Legal, later onder de naam Actuarius, onder meer per e-mail en via de website www.actuarius.nl . In een e-mail van 5 november 2010 aan een advocatenkantoor schreef X: “Actuarius is de naam van de nieuwe versie van CICERO”. H
H
2.13. MT Holding is houdster van het op 10 mei 2010 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk ACTUARIUS, ingeschreven onder nummer 008262586 voor diensten en waren in onder meer de klassen 9 (onder meer voor software) en 42 (onder meer voor “consultancy and information relating to ICT services; […] including the aforesaid services for use in the legal sector and by lawyers”). 2.14. Bij brief van 18 maart 2011 aan Multi Tasking heeft Informa de Distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. Hiervoor voerde zij als gronden aan de door Multi Tasking verleende “piraatlicenties”, het niet tijdig upgraden van bij afnemers geïnstalleerde software en “ernstige wanprestatie en inbreuken op de essentiële voorwaarden van het contract”. 2.15. Op 22 maart 2011 heeft Informa c.s. conservatoir bewijsbeslag doen leggen onder Multi Tasking c.s., alsmede conservatoir beslag op een aantal onroerende zaken van X en conservatoir derdenbeslag op banktegoeden van Multi Tasking c.s. onder ABN AMRO Bank N.V. Bij beschikking van 26 april 2011 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is het verlof tot beslaglegging verlengd. Blijkens het overgelegde proces-verbaal van beslaglegging van 22 maart 2011 is in bewijsbeslag genomen het volgende: Mogelijke relevante digitale bestanden zich bevindende op het in het bedrijfspand aanwezige computersysteem, welke data zijn gekopieerd op 4 DVD-R diskettes genummerd 0001427RFF000031485, 0001427*RFA000031484, 0001427*RFB000031489 en 0001427*RFF000031486. De digitale data, zich bevindende op de diskettes met nummer 0001427RFF000031485 en 00001427*RFA000031484 zijn overgedragen aan de in beschikking genoemde bewaarder, van welke inbewaargeving proces-verbaal is opgemaakt. De DVD-R diskettes genummerd 0001427*RFB000031489 en 0001427*RFF000031486 zijn aan gerekwestreerden afgegeven.
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
3.
6
Het geschil in conventie en reconventie
in conventie 3.1. Informa c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: A. Multi Tasking verbiedt inbreuk te maken op de auteursrechten van Lefere en/of De Neys, in het bijzonder door het zonder toestemming verveelvoudigen en openbaarmaken van (verouderde versies van) de Cicero software; B. Multi Tasking verbiedt inbreuk te maken op haar merkrechten, in het bijzonder door het buiten de Distributieovereenkomst om gebruiken van het Beneluxwoordmerk CICERO; C. MT Holding en X verbiedt onmiddellijk of middellijk onrechtmatig te handelen jegens haar door (verouderde versies van de) Cicero software te verhandelen; D. Multi Tasking verbiedt tot 22 maart 2016 met Cicero software vergelijkbare producten voor de advocatuur te (laten) ontwikkelen, op de markt te brengen of te distribueren; E. X verbiedt voor de duur van vijf jaren met Cicero software concurrenrende producten te ontwikkelen of te verkopen; F. Multi Tasking beveelt binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis opgave te doen – door een registeraccountant geaccordeerd en onderbouwd met onderliggende bescheiden – van gegevens over afnemers en gebruikers van Cicero software en over de vergoeding die Multi Tasking sinds 1 januari 2000 in verband met het beschikbaar stellen van de Cicero software heeft ontvangen; G. Multi Tasking c.s. beveelt haar “volledige inzage te verschaffen in de op basis van de Beschikking (sc. houdende verlof tot bewijsbeslaglegging, vzr.) in beslag genomen (schriftelijke en elektronische) informatie en/of documenten, waartoe gedaagden de in de Beschikking aangewezen bewaarnemer binnen vijf dagen na betekening van het in dit kort geding te wijzen vonnis dienen te verzoeken de beslagen en in bewaring genomen (schriftelijke en elektronische) informatie en/of documenten aan de advocaat van eisers beschikbaar te stellen”; H. Multi Tasking c.s. beveelt opgave te doen – door een registeraccountant geaccordeerd met onderbouwd met onderliggende bescheiden – van gegevens over promotiemateriaal voor en afnemers en gebruikers van de door Multi Tasking c.s. ontwikkelde concurrerende software en over de vergoeding die Multi Tasking in verband met het beschikbaar stellen daarvan heeft ontvangen; I. Multi Tasking beveelt binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te verzenden aan haar afnemers; J. MT Holding en X beveelt zorg te dragen voor de naleving van het onder F. en I. gevorderde en bij faillissement van Multi Tasking MT Holding en X te bevelen deze bevelen zelf na te leven; K. Multi Tasking c.s. beveelt een dwangsom te betalen bij handelen in strijd met één van de toe te wijzen verboden of bevelen; L. Multi Tasking c.s. beveelt haar een voorschot op schadevergoeding te betalen ten bedrage van EUR 50.000,=; M. Multi Tasking c.s. veroordeelt in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv;
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
7
N. Multi Tasking c.s. veroordeelt in de overige kosten van het geding; O. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv bepaalt op drie maanden. 3.2. Informa c.s. voert hiertoe aan dat Multi Tasking buiten de Distributieovereenkomst om, zonder daarvoor (voldoende) licenties te hebben verkregen van Informa, de Cicero software heeft geïnstalleerd bij een aantal Nederlandse advocatenkantoren. Daarnaast, zo stelt Informa c.s., heeft Multi Tasking aan haar afnemers niet de op grond van de Distributieovereenkomst vereiste upgrades van de Cicero software verstrekt. Ten slotte heeft Multi Tasking c.s. volgens Informa c.s. in strijd met het non-concurrentiebeding software ontwikkeld of laten ontwikkelen waarmee zij de concurrentie aan zou willen gaan met Informa. Een en ander zou onrechtmatig zijn jegens Informa c.s. en zij heeft hierdoor schade geleden. in reconventie 3.3. Multi Tasking c.s. vordert in reconventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: A. Informa c.s. beveelt de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het verveelvoudigen en openbaarmaken van software, know how en documentatie waarop Multi Tasking intellectuele eigendomsrechten heeft; B. Informa c.s. beveelt “alle software, know how, documentatie en aanverwante c.q. overige intellectuele eigendomsrechten van gedaagde in kort geding” aan haar af te geven, dan wel terug te leveren; C. Informa c.s. beveelt hoofdelijk een dwangsom te betalen aan Multi Tasking bij handelen in strijd met één van de toe te wijzen bevelen; D. Informa c.s. hoofdelijk veroordeelt haar een voorschot op schadevergoeding te betalen ten bedrage van EUR 175.000,=, vermeerderd met de wettelijke rente, ten titel van auteursrechtinbreuk, subsidiair schadevergoeding uit hoofde van onrechtmatige daad; E. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv bepaalt op drie maanden; F. Informa c.s. hoofdelijk veroordeelt haar een voorschot op schadevergoeding te betalen ten bedrage van EUR 225.000,=, vermeerderd met de wettelijke rente, ter zake van onder meer onrechtmatige beëindiging, dan wel ontbinding van en wanprestatie onder de Distributieovereenkomst, alsmede reputatieschade, “subsidiair op basis van agentuur, en meer subsidiair op basis van onrechtmatige daad”, vermeerderd met wettelijke handelsrente; G. Informa c.s. beveelt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de (verlengde) beslagen op te heffen, op straffe van een dwangsom; H. Informa c.s. hoofdelijk veroordeelt haar een voorschot op schadevergoeding te betalen ten bedrage van EUR 20.000,=, vermeerderd met de wettelijke rente, ten titel van het leggen en verlengen van vexatoir en buitenproportioneel beslag, “subsidiair op basis van onrechtmatige daad”, vermeerderd met wettelijke handelsrente; I. Informa c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten in reconventie.
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
8
3.4. Multi Tasking c.s. voert hiertoe aan – overigens eerst ter zitting; de gronden voor de eis in reconventie zijn niet voorafgaand aan de zitting kenbaar gemaakt – dat zij bepaalde onderdelen van de Cicero software zou hebben ontwikkeld en uit dien hoofde auteursrechthebbende zou zijn. Informa maakt, zo stelt Multi Tasking c.s., door het verhandelen van die onderdelen inbreuk op de rechten van Multi Tasking. Daarnaast zouden de door Informa c.s. gelegde beslagen onrechtmatig zijn, want vexatoir en buitenproportioneel. Voorts voert Multi Tasking c.s. aan dat de beëindiging van de Distributieovereenkomst niet rechtsgeldig is, althans dat de non-concurrentiebedingen uit de Distributieovereenkomst en de Verklaring X niet geldig zijn. Tenslotte zou Informa c.s. gehouden zijn de door Multi Tasking c.s. geleden schade te vergoeden. in conventie en reconventie 3.5. Partijen voeren over en weer, in conventie en reconventie, verweer. Op de stellingen van partijen in conventie en reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.
De beoordeling in conventie
Bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op het Beneluxmerkenrecht, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank krachtens artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, omdat de gedaagden vestigings- dan wel woonplaats hebben binnen het arrondissement ’s-Gravenhage. Voornoemde bevoegdheid is overigens niet bestreden. In conventie Auteursrechtinbreuk 4.2. Multi Tasking heeft niet deugdelijk gemotiveerd weersproken dat zij haar demoversie heeft gebruikt voor het installeren van de Cicero software bij gebruikers zonder Informa daarvoor de vereiste vergoeding te betalen of Informa op de hoogte te stellen. Het verweer dat de door Multi Tasking niet gemelde, maar wel geïnstalleerde software louter demoversies voor geautoriseerde demonstratiedoeleinden of uiteindelijk niet afgenomen licenties betreffen (vgl. het gestelde in de pleitnota van mr. Van der Wees nrs. 48 en 49), slaagt niet. Multi Tasking heeft ter zake uitsluitend niet onderbouwde stellingen ingenomen. Daartegenover staat dat uit de overgelegde correspondentie met betrekking tot (het ontbreken van) licenties voor de kantoren BrandjesVeerman en Kiveld International Lawyers naar voorlopig oordeel kan worden geconcludeerd dat Multi Tasking Cicero software op meer werkplekken heeft geïnstalleerd dan zij aan Informa heeft gemeld. Bovendien heeft de raadsman van Multi Tasking ter zitting gesteld dat Multi Tasking meer dan 60 Nederlandse advocatenkantoren heeft voorzien van Cicero Software (pleitnota mr. Van der Wees nr. 6), terwijl in haar opgave aan Informa (productie 11 van Informa c.s.) niet meer dan 51 kantoren zijn genoemd. Het is naar voorlopig oordeel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onaannemelijk dat het hier louter demoversies of uiteindelijk niet afgenomen licenties zou betreffen. Daarmee is voorshands in beginsel auteursrechtinbreuk door Multi Tasking aan-
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
9
nemelijk, nu dit in strijd is met de bepalingen van de Distributieovereenkomst en zodoende zonder toestemming van Informa c.s. is geschied. 4.3. Multi Tasking c.s. heeft evenwel betwist dat Lefère auteursrechthebbende is op de gehele Cicero software. In dit verband heeft Multi Tasking aangevoerd dat zij de ontwikkeling van belangrijke delen van de software voor haar rekening heeft genomen en dat zij om die reden moet worden aangemerkt als (mede)auteursrechthebbende. Welke delen van de software dit betreft is echter niet voldoende inzichtelijk gemaakt. Uit het door Multi Tasking c.s. overgelegde overzicht van programmaonderdelen (vgl. prods. 3 en 15 Multi Tasking c.s.) is dit in ieder geval niet zonder nadere uiteenzetting – die ontbreekt – af te leiden. Dit verweer van Multi Tasking is bovendien in tegenspraak met de in de Distributieovereenkomst opgenomen bepaling dat het auteursrecht op de Cicero software bij Lefère berust (en sinds de samenwerking met De Neys kennelijk mede bij hem). Nog daargelaten de vraag of Multi Tasking niet op grond van artikel 5 van de Distributieovereenkomst verplicht was bepaalde delen voor haar rekening te ontwikkelen voor de Nederlandse markt, is ten slotte niet duidelijk hoe dit het inbreukmakend karakter aan de handelingen van Multi Tasking zou ontnemen. Een en ander brengt de voorzieningenrechter dan ook niet tot een ander voorlopig oordeel over auteursrechtinbreuk door Multi Tasking. 4.4. Hetzelfde geldt voor het verweer dat de Distributieovereenkomst, geoordeeld naar (het op de overeenkomst toepasselijke) Belgisch recht, niet rechtsgeldig beëindigd zou zijn. Multi Tasking c.s. beroept zich daarvoor op een door haar, naar zij stelt, ingewonnen mondeling advies van een tweetal Belgische advocaten. Informa c.s. bestrijdt (het bestaan, danwel de juistheid van) het advies. Desgevraagd heeft de raadsman van Multi Tasking c.s. overigens aangegeven dat de niet nader genoemde Belgische advocaten van beweerdelijk Nauta Dutilh Brussel niets anders ter hand is gesteld dan de Distributieovereenkomst en de opzeggingsbrief, hetgeen in dit verband naar voorlopig oordeel summier voorkomt, onder meer gelet op der partijen voorgeschiedenis, met name de eerdere inbreukkwestie uit 2006. Dat (herhaalde) schending van een kernverplichting door het verstrekken van ongeautoriseerde, niet gemelde en verouderde licenties, waarvoor geen (volledige) licentievergoeding aan Informa werd afgedragen, (ook) naar Belgisch recht een dringende reden voor onmiddellijke beëindiging van een distributieovereenkomst als de onderhavige oplevert, is naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk. Zoals Informa c.s. ter zitting aanvoert – overigens zonder daarvoor van haar zijde een opinie naar Belgisch recht over te leggen, maar wel in het bijzijn van Lefère, die sinds 1975 advocaat in België is – is het verstrekken van “piraatlicenties” naar Belgisch recht een dringende reden voor onmiddellijke beëindiging van een duurovereenkomst als de onderhavige. Ook het verweer dat de Distributieovereenkomst niet zou zijn geëindigd en er uit dien hoofde geen sprake zou zijn van auteursrechtinbreuk wordt derhalve voorshands verworpen. Merkinbreuk 4.5. Tegen de vorderingen met betrekking tot merkinbreuk heeft Multi Tasking geen (afzonderlijk) verweer gevoerd, zodat voorshands ook zal worden uitgegaan van inbreuk op het woordmerk CICERO. Hantering van dit teken buiten de Distributieovereenkomst om is immers buiten de uit dien hoofde verschafte licentie geschied.
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
10
Tussenconclusie inbreukvorderingen 4.6. Gelet op het vorenoverwogene zijn de verbodsvorderingen met betrekking tot auteurs- en merkrecht van Informa c.s. (vorderingen in conventie onder A en B) toewijsbaar als in het dictum geformuleerd. Non-concurrentiebedingen 4.7. Multi Tasking stelt – andermaal op basis van bedoeld mondelinge advies van Nauta Dutilh Brussel dat zou zijn ingewonnen – dat zij niet kan worden gehouden aan het in artikel 9 van de Distributieovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding, omdat dit niet geldig zou zijn naar Belgisch recht. 4.8. Omtrent de door Multi Tasking c.s.gestelde in tijd en omvang te ruime strekking van het non-concurrentiebeding in artikel 9 van de Distributieovereenkomst, is zijdens Informa c.s. niet voldoende inzichtelijk en onderbouwd stelling genomen. Noch in de vorm van een (eventueel: mondeling ter zitting van de zijde van Lefère gegeven) opinie naar Belgisch recht, noch anderszins. 4.9. In het licht van het aldus gevoerde partijdebat in kort geding omtrent dit aspect van het geschil, is er naar voorlopig oordeel te weinig grond om de – in omvang en tijd verstrekkende – bepaling uit artikel 9 van de Distributieovereenkomst onverkort toe te kunnen passen, omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat deze clausule naar Belgisch recht (onverkort, met name in duur) stand zal kunnen houden. Als ordemaatregel zal het non-concurrentiebeding voor de duur van de uitkomst van de bodemprocedure uitsluitend aan Multi Tasking worden opgelegd. De daarop gestoelde conventionele verbodsvordering onder D zal dan ook in die zin beperkt worden toegewezen. 4.10. Met betrekking tot de geheimhoudingsplicht waaraan Informa c.s. X op grond van zijn verklaring uit 1990 wil houden, wordt als volgt overwogen. Naar voorlopig oordeel is die verklaring afgelegd in het kader van de voorbereiding op verdergaande samenwerking tussen Informa en X, dan wel een door hem in dat kader naar voren gebrachte vennootschap, zoals Multi Tasking, die vervolgens uiteindelijk heeft geleid tot de Distributieovereenkomst. Bedoelde persoonlijke geheimhoudingsverklaring van X ziet blijkens de tekst ervan bovendien op de toen kennelijk voorgenomen distributie in België in plaats van Nederland. Zo bezien kan deze verklaring voorshands niet – los van de Distributieovereenkomst – worden gebruikt om X persoonlijk bepaalde concurrerende handelingen te verbieden, zoals Multi Tasking c.s. met juistheid aanvoert. De conventionele verbodsvordering onder E zal mitsdien worden afgewezen. Nevenvorderingen 4.11. Informa c.s. vordert cumulatief zowel inzage in hetgeen onder het bewijsbeslag is gevallen (onder G), als een accountantsgeaccordeerde informatieopgave over de (omvang van de) inbreuk (onder F). Informa heeft deze cumulatie, laat staan haar spoedeisend belang daarbij, niet genoegzaam onderbouwd. Zij onderbouwt haar additionele vordering tot inzage in het beslagen bewijs met de stelling dat dit dient ter controle van de opgave, maar die controlefunctie wordt geacht te zijn gewaarborgd door de betrokkenheid van de accountant. Nu voorshands auteurs- en merkinbreuk wordt aangenomen door Informa, volstaat dan ook
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
11
toewijzing van een met een dwangsom versterkt opgavebevel aan Informa van door een registeraccountant geaccordeerde inbreukgegevens – met aanpassing van de termijn als in het dictum verwoord (conventionele vordering sub F). De vordering sub G in conventie wordt afgewezen. 4.12. Nevenvordering H is niet toewijsbaar, omdat dit te ver gaat, nu gelet op het partijdebat omtrent art. 9 van de Distributieovereenkomst slechts een beperkte ordemaatregel wordt opgelegd voor de duur van de bodemprocedure. Daar past deze verderstrekkende maatregel sub H niet bij. 4.13. Met betrekking tot de rectificatie (conventionele vordering sub I), waartegen zijdens Multi Tasking geen afzonderlijk verweer is gevoerd, zal de door Informa c.s. in haar petitum voorgestelde tekst worden aangehouden, met dien verstande dat de termijn in de passage over “nieuwe software voor juridische dienstverleners” zal worden aangepast, andermaal gelet op hetgeen eerder is overwogen omtrent het non-concurrentiebeding. (Bestuurders)aansprakelijkheid van MT Holding en X 4.14. Informa c.s. heeft niet steekhoudend onderbouwd gesteld waarom in de gegeven omstandigheden MT Holding en X uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid kunnen worden aangesproken ter zake van de verplichtingen die Multi Tasking jegens hen zou hebben. Dat deze vorderingen “al dan niet indirect en al dan niet onder de voorwaarde van een faillissement van Multi Tasking” zouden zijn ingesteld, zoals Informa c.s. bij pleidooi zonder nadere toelichting stelt (pleitnota mr. Hofhuis onder 37) maakt dit niet inzichtelijker, nu zulks niet uit de bij dagvaarding ingestelde vorderingen blijkt. 4.15. Er is voorshands niet gebleken dat MT Holding en X zelfstandig onrechtmatige handelingen jegens Informa c.s. (dreigen te) verricht(t)en. De door Informa c.s. in dit kader aangehaalde jurisprudentie ziet op situaties die niet met de onderhavige zijn te vergelijken. (HR 21 december 2001, JOL 2001/769: bestuurder voorkomt niet ontstaan nieuwe schulden die voorzienbaar niet kunnen worden nagekomen door de vennootschap, HR 28 mei 2004, JAR 2006/166: bestuurder laat vennootschap faillieren met het oogmerk van werknemers af te komen en HR 24 januari 1992, TVVS 1992/3, p. 70: bestuurder verkoopt buiten normale bedrijfsvoering om goederen verkregen onder eigendomsvoorbehoud door); daarin speelde in meerdere zaken een belangrijke rol dat een der betrokken partijen in staat van faillissement verkeerde en/of was sprake van onttrekking aan verhaalsmogelijkheden voor crediteuren. Voor de door Informa c.s. beargumenteerde doorbraak van aansprakelijkheid is naar voorlopig oordeel geen aanleiding, zoals Multi Tasking c.s. terecht heeft bepleit. 4.16. Dat X aansprakelijk zou moeten worden gesteld als feitelijk handelende persoon, is onderbouwd met de stelling dat ondenkbaar is dat X geen weet heeft gehad van de “oplichting waaraan zijn onderneming zich schuldig heeft gemaakt”, dat nagenoeg alle contacten met Informa en de betreffende advocatenkantoren via hem liepen en hij jarenlang enig bestuurder van Multi Tasking was en inmiddels enig bestuurder van MT Holding, die weer enig bestuurder is van Multi Tasking. 4.17. Dat wordt niet genoegzaam geacht voor doorbraak van aansprakelijkheid, omdat daaruit op zichzelf slechts volgt dat X kwalitatief optrad als bestuurder van de vennootschap. Dat hem als (middellijk) bestuurder een “voldoende ernstig verwijt” kan worden
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
12
gemaakt in de zin van HR 18 februari 2000, NJ 2000/295 wordt als niet voldoende steekhoudend onderbouwd gepasseerd in kort geding. 4.18. Daarbij wordt dan nog in het midden gelaten dat niet inzichtelijk is gemaakt hoe en waarom eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid zou kunnen leiden tot toewijzing van inbreukverbodsvorderingen op intellectuele eigendomrechten jegens deze bestuurders. Ten pleidooie heeft de raadsman van Informa c.s. deze vorderingen eigener beweging als “op zichzelf wat minder gebruikelijk” gekwalificeerd, hetgeen kan worden onderschreven. 4.19. De vorderingen in conventie C, E, G, H, J en K, voor zover gericht tegen MT Holding en/of X, zullen om de aangegeven redenen worden afgewezen. De consequenties voor de reconventionele vorderingen komen hierna aan de orde. Voorschot op schadevergoeding 4.20. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. Er is, mede gelet op de af te wegen belangen van partijen, waarbij dient te worden betrokken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, niet inzichtelijk gemaakt dat sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening ter zake is vereist (vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986/84 (M’Barek/Van der Vloodt)). Dat het risico van faillissement van Multi Tasking groot zou zijn en een voorschot derhalve toewijsbaar is, is door Informa c.s. weliswaar gesteld, maar niet met een gemotiveerde onderbouwing aannemelijk gemaakt. In reconventie 4.21. Informa c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen het late tijdstip van (aankondigen van) de eis in reconventie, alsmede tegen het feit dat Multi Tasking eerst ter zitting te kennen heeft gegeven op welke gronden zij de vorderingen in reconventie baseert. De op voorhand toegezonden akte eis in reconventie bevat louter petita zonder vermelding van gronden waarop deze zijn gebaseerd. Informa c.s. wijst in dit verband op artikel 7.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie, dat luidt: Voorafgaande mededeling eis of incident Een partij die een eis in reconventie of een incidentele vordering wenst in te stellen, deelt de eis respectievelijk de vordering en de gronden daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur vóór de terechtzitting schriftelijk mee aan de wederpartij, aan eventuele overige partijen en aan de voorzieningenrechter. (cursivering toegevoegd)
4.22. Multi Tasking c.s. heeft desgevraagd niet overtuigend kunnen verklaren waarom de eis in reconventie en met name de gronden daarvoor niet eerder aan de wederpartij hadden kunnen worden gezonden dan drie dagen voor de mondelinge behandeling. Mede gelet op de complexiteit van de zaak en het feit dat de wederpartij eerst ter zitting kennis heeft kunnen nemen van de onderbouwing van de vorderingen in reconventie, acht de voorzieningenrechter het bezwaar van Informa c.s. ten dele gegrond. Door – zonder goede reden – de eis in reconventie en de gronden daarvoor pas in een dergelijk laat stadium van de procedure
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
13
aan de wederpartij te doen toekomen, is de wederpartij geschaad in haar mogelijkheden verweer te voeren, zodat in zoverre sprake is van strijd met de goede procesorde. 4.23. Nog daargelaten de vraag of (een deel van) de ingestelde reconventionele vorderingen überhaupt toewijsbaar zijn in kort geding, zal de eis in reconventie wegens strijdigheid met de goede procesorde worden geweigerd voor zover de vorderingen zien op de gestelde auteursrechtinbreuk door Informa c.s., en de gestelde onrechtmatige beëindiging van de Distributieovereenkomst en – voor zover de voorzieningenrechter begrijpt – niet nader inzichtelijk geduid beweerdelijk overig onrechtmatig handelen van Informa c.s. (vorderingen in reconventie A tot en met F). 4.24. Wel toelaatbaar zijn de reconventionele vorderingen G, H en I, die zien op de (opheffing van de) beslagen en de proceskosten. Niet valt in te zien dat de gronden voor opheffing van de gelegde beslagen dusdanig zijn, dat Informa c.s. door de tardieve kennisneming daarvan in haar verdediging zou worden geschaad. 4.25. Uit hetgeen hiervoor omtrent (bestuurders)aansprakelijkheid van MT Holding en X is overwogen en uit de stellingen van Informa c.s. in het beslagrekest, waaruit volgt dat aan de beslagen ten laste van MT Holding en X niets anders ten grondslag is gelegd dan (bestuurders)aansprakelijkheid, volgt dat de bewijs- en verhaalsbeslagen die ten laste van MT Holding en X zijn gelegd moeten worden opgeheven. Er is, gelet op het voorlopig oordeel over de inbreukmakende handelingen van Multi Tasking en de door Informa c.s. genoegzaam aannemelijk gemaakte schade aan haar zijde, evenwel geen aanleiding de ten laste van Multi Tasking gelegde beslagen op te heffen. 4.26. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking op overeenkomstige gronden als in 4.20 voor de conventionele schadevorderingen overwogen. X
X
Proceskosten 4.27. Aangezien elk van partijen in conventie en in reconventie over en weer op punten deels in het gelijk en in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten zowel in conventie als in reconventie worden gecompenseerd als in het dictum verwoord. Zodoende kan het bezwaar dat zijdens Multi Tasking c.s. is gemaakt tegen de redelijkheid en evenredigheid van de verantwoording aan de zijde van Informa c.s., onbesproken blijven. Dwangsommen 4.28. De op te leggen dwangsommen zullen, mede ter voorkoming van onnodige executiegeschillen, worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum verwoord.
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
5.
14
De beslissing
De voorzieningenrechter in conventie 5.1. verbiedt Multi Tasking binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis werken waarop auteursrechten van Lefère en/of De Neys rusten openbaar te maken of te verveelvoudigen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het verveelvoudigen en openbaar maken van (verouderde versies van) de ten processe bedoelde Cicero software; 5.2. verbiedt Multi Tasking binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis op merkinbreuk op het Beneluxwoordmerk CICERO met inschrijvingsnummer 0665407, waaronder in ieder geval wordt verstaan het gebruik van dat teken buiten de Distributieovereenkomst om voor waren en diensten die overeenstemmen met en/of identiek zijn aan de diensten waarvoor dit merk is geregistreerd; 5.3. beveelt Multi Tasking binnen één kalendermaand na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eisers volledige en door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave te doen van; i. de namen en adressen van alle afnemers van Cicero software in de periode van 1 januari 2000 tot de dag van betekening van dit vonnis; ii. het aantal gebruikers van Cicero software in de periode van 1 januari 2000 tot de dag van betekening van dit vonnis, gespecificeerd per afnemer; en iii. de vergoeding die door Multi Tasking in de periode van 1 januari 2000 tot de dag van betekening van dit vonnis is ontvangen in ruil voor het beschikbaar stellen van de Cicero software, gespecificeerd per afnemer; onder bijvoeging van afschriften van alle bescheiden die betrekking hebben op deze gegevens, waaronder afschriften van de originele inkoop- en verkoop facturen en verkooporders; 5.4. beveelt Multi Tasking binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te zenden aan alle afnemers die zij buiten de Distributieovereenkomst om heeft voorzien van Cicero software, onder gelijktijdige verzending van een afschrift van iedere verzonden brief aan de advocaat van eisers, welke brieven op het briefpapier van Multi Tasking verstuurd dienen te worden en welke brieven op goed leesbare wijze de volgende inhoud dienen te hebben, onder accurate opvolging van de cursief weergegeven instructies, zonder enige aanvulling van welke aard ook: BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET CICERO SOFTWARE Geachte heer, mevrouw, Tot voor kort waren wij distributeur van Cicero software in Nederland. De distributieverlener, de Belgische vennootschap Informa Europe B.V.B.A., is recent gebleken dat wij ook software geleverd hebben buiten de distributieovereenkomst om. Dit was onder meer het geval bij [voor zover van toepassing bij de betreffende geadresseerde: een deel van de licenties die wij verstrekten aan] uw kantoor. [Voor zover van toepassing bij de betreffende geadresseerde: Wij hebben uw kantoor daarbij bovendien voorzien van een verouderde versie van de Cicero software.]
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
15
De distributieovereenkomst met Informa Europe B.V.B.A is inmiddels beëindigd. Vanaf heden zal Informa Europa B.V.B.A. het contact met u overnemen [Voor zover van toepassing bij de betreffende geadresseerde: en er voor zorgen dat u zo snel mogelijk de meest actuele versie van de Cicero software geïnstalleerd krijgt]. Zij zullen daarbij proberen de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. U kunt zich voor verdere vragen en voor eventuele assistentie het beste wenden tot de heer De Neys van Informa Europe B.V.B.A. Zijn contactgegevens zijn de volgende: Informa Europe B.V.B.A. Kristof de Neys Lovegemstraat 8 1861 Meise - Wolvertem t: +32 2 272 03 80 m: +32 475 25 80 42
[email protected] Voor het geval wij u informeerden over nieuwe software voor juridische dienstverleners, laat ik u hierbij weten dat wij deze software in ieder geval gedurende de tijd dat een gerechtelijke bodemproceure loopt tussen ons en Informa Europe B.V.B.A. niet op de markt zullen kunnen brengen. Deze brief zenden wij u op last van de voorzieningenrechter van rechtbank ’s-Gravenhage die ons hiertoe bij vonnis van 30 mei 2011 heeft bevolen. Hoogachtend. Multi Tasking Beheer B.V.
5.5. veroordeelt Multi Tasking om aan Informa c.s. een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag dat zij niet aan (een deel van) de in 5.1. tot en met 5.4. uitgesproken verboden en bevelen voldoet, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt; 5.6.
verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7. bepaalt dat dein 5.5 bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden na dagtekening van dit vonnis; 5.9. compenseert de kosten van de procedure in conventie tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.10.
wijst het meer of anders gevorderde af;
392190 / KG ZA 11-434 30 mei 2011
16
in reconventie 5.11. heft op het op 22 maart 2011 ten laste van MT Holding en X gelegde conservatoire bewijsbeslag; 5.12. heft op het op 22 maart 2011 ten laste van MT Holding en X onder ABN AMRO Bank N.V. gelegde beslag; 5.13. heft op het op 22 maart 2011 ten laste X gelegde beslag op de volgende onroerende zaken: - de onroerende zaak bestaande uit terrein (akkerbouw), staande en gelegen te Beek, gemeente Montferland, aan de Berkenlaan, kadastraal bekend als gemeente Bergh, sectie L nummer 875; - de onroerende zaak bestaande uit terrein (grasland), staande en gelegen te Eelde aan de Eskampenweg, kadastraal bekend als gemeente Eelde, sectie D nummer 5124; - de onroerende zaak bestaande uit terrein (nieuwbouw bedrijvigheid), staande en gelegen te Bodegraven aan de Bodelolaan, kadastraal bekend als gemeente Bodegraven, sectie B nummer 6987; - de onroerende zaak bestaande uit terrein (nieuwbouw bedrijvigheid), staande en gelegen te Bodegraven aan de Bodelolaan, kadastraal bekend als gemeente Bodegraven, sectie B nummer 6988; - de onverdeelde helft van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van wonen (appartement), staande en gelegen te (2332 XM) Leiden aan de Stuwstraat 27, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie R nummer 1602, A9. 5.14. compenseert de kosten van de procedure in reconventie tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.15.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2011 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié. F
