KG ZA

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 Vonnis in kort geding van 8 juli 2013 in de zaak van 1.

de naamloze vennootschap EURONEXT N.V., 2. de naamloze vennootschap EURONEXT AMSTERDAM N.V., beide gevestigd te Amsterdam, eiseressen, advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen 1.

de naamloze vennootschap TOM HOLDING N.V., 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOM BROKER B.V., 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOM B.V., 4. de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., alle gevestigd te Amsterdam, gedaagden, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam, Partijen zullen hierna Euronext c.s. (eiseressen gezamenlijk), Tom c.s. (gedaagden sub 1, 2 en 3 gezamenlijk) en BinckBank (gedaagde sub 4) genoemd worden. Waar nodig zullen partijen afzonderlijk respectievelijk Euronext, Euronext Amsterdam, Tom Holding, Tom Broker en Tom genoemd worden. Voor Euronext c.s. zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. P. van Schijndel, advocaat te Amsterdam. Voor Tom c.s. is de zaak behandeld door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, en voor BinckBank door mrs. J.A. Schaap en J. Klopper, advocaten te Amsterdam.

1.

De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 23 april 2013, met 26 producties; - de akte houdende overlegging en toelichting producties van 13 mei 2013 van Tom c.s., met producties 1 tot en met 27;

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

2

- de akte houdende overlegging producties van 13 mei 2013 van BinckBank, met producties 1 tot en met 12, leeswijzer en algemene inleiding; - de akte houdende overlegging aanvullende producties, tevens wijziging en verduidelijking van de eis van 21 mei 2013 van Euronext c.s., met producties 28 tot en met 55 (Euronext c.s. heeft geen productie 27 overgelegd); - de akte houdende overlegging producties van 23 mei 2013 van Euronext c.s., met aanvullende producties 56 tot en met 59; - de akte houdende toelichting producties (producties 28 t/m 59) van 27 mei 2013 van Euronext c.s.; - de akte overlegging aanvullende producties met toelichting van 28 mei 2013 van BinckBank, met producties 13 tot en met 20; - de akte houdende overlegging nadere producties met toelichting van 28 mei 2013 van Tom c.s., met producties 28 tot en met 33; - de akte houdende overlegging nadere producties met toelichting van 30 mei 2013 van Tom c.s., met producties 34, 35 en 36; - de bij email van 3 juni 2013 aan de voorzieningenrechter gestuurde partijafspraak met betrekking tot de proceskosten; - de op 3 juni 2013 gehouden mondelinge behandeling, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van de partijen pleitaantekeningen met bijlagen hebben overgelegd. 1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.

De feiten

2.1. Euronext is een pan-Europese beursmaatschappij. In Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Londen exploiteert zij beurzen waarop aandelen en derivaten worden verhandeld. In Amsterdam heet de aandelenbeurs Euronext Amsterdam en de derivatenbeurs NYSE Liffe Amsterdam. Op NYSE Liffe Amsterdam worden tal van derivaten verhandeld, waaronder opties. 2.2. Euronext Amsterdam beheert en publiceert de AEX-index, een beursindex die het gewogen gemiddelde is van de 25 meest verhandelde fondsen op Euronext Amsterdam. 2.3. Euronext c.s. is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als: ‘AEX-merken’): -

-

-

het Gemeenschapswoordmerk AEX, na een aanvrage van 10 maart 2008 op 4 december 2008 geregistreerd onder nummer 006739734 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41; het Gemeenschapswoordmerk AEX-INDEX, na een aanvrage van 2 februari 2001 op 12 juli 2002 geregistreerd onder nummer 002067999 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41; het Gemeenschapswoordmerk EURONEXT, na een aanvrage van 27 juli 2005 op 8 juni 2007 geregistreerd onder nummer 004562328 voor waren en diensten in de klassen 35, 36 en 41, en na een aanvrage van 28 juni 2012 op 5 december 2012 opnieuw geregistreerd, dit maal onder nummer 011000627 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 41;

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

-

-

-

-

3

het Benelux woordmerk AEX, na een depot van 23 december 1993 op 1 september 1994 ingeschreven onder nummer 0542552 voor waren en diensten in de klassen 35 en 36; de Benelux woordmerken AX1, AX2, AX4, AX5 en A6, A15, A20 en A27, na depots van 20 maart 2013 op 27 maart 2013 respectievelijk ingeschreven onder nummers 0935185, 0935186, 0935187, 0935188, 0935189, 0935190, 0935191 en 0935192 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 41; het Benelux woordmerk A10, na een depot van 25 maart 2013 op 27 maart 2013 ingeschreven onder nummer 0935193 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36 en 41; de internationale merkregistratie voor het woordmerk NYSE EURONEXT, met gelding voor onder meer de Europese Gemeenschap, op 17 mei 2007 geregistreerd onder nummer 946255 voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 35, 36, 38 en 41.

2.4. BinckBank is een online beleggersbank die particuliere beleggers in staat stelt om te handelen in aandelen en derivaten. Sinds BinckBank in 2007 concurrent Alex overnam, is zij de grootste speler op deze markt. BinckBank biedt haar diensten aan onder de namen “BinckBank” en “Alex”. 2.5. In 2008 is BinckBank onder de naam “The Order Machine”, of “TOM”, een samenwerkingsverband aangegaan met het professionele handelshuis Optiver. ABN AMRO, IMC Financial en de Amerikaanse beurs Nasdaq zijn inmiddels aandeelhouder van Tom Holding. De Autoriteit Financiële Markten heeft aan Tom op 6 april 2010 een vergunning verleend voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (hierna: MTF, als afkorting van Multi Trading Facility) voor aandelen. Deze vergunning is op 30 juni 2011 uitgebreid tot derivaten, waaronder opties. 2.6. De activiteiten van “TOM” zijn ondergebracht in twee separate vennootschappen. Tom exploiteert het handelsplatform TOM MTF, waarop aandelen en opties verhandeld kunnen worden. Tom Broker is op dat platform actief als broker (effectenmakelaar). BinckBank is actief op verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam en NYSE Liffe Amsterdam. Zij stuurt de opdrachten van haar klanten - particuliere beleggers - naar Tom Broker, die op haar beurt handelt op die beurzen. Dat doet Tom Broker volgens een principe dat zij ‘Smart Execution’ noemt. ‘Smart Execution’ is een zoekmachine die, op het moment dat de klant een aandelenorder inlegt, de prijzen vergelijkt op de verschillende beurzen waar het aandeel wordt verhandeld. De order wordt vervolgens naar de beurs met de beste prijs gestuurd (order rerouting). 2.7. Op TOM MTF is het sinds 8 oktober 2010 mogelijk om te handelen in Nederlandse aandelen. Op dit moment zijn er 105 verschillende aandelen genoteerd op het platform. Daaronder bevinden zich 24 aandelen die zijn opgenomen in de AEX-index en 24 aandelen die opgenomen zijn in de AMX-index, de index van de 25 meest verhandelde MidKap aandelen op Euronext Amsterdam. 2.8. Aandelen worden uitgegeven door vennootschappen om eigen vermogen aan te trekken. Eenmaal uitgegeven aandelen kunnen verhandeld worden. Bij een beursgenoteerd bedrijf vindt die verhandeling plaats op elke beurs en MTF waar het aandeel genoteerd staat. Er is geen verschil tussen een aandeel dat verhandeld wordt op Euronext Amsterdam, Euronext Parijs of TOM MTF. Een aandeel gekocht op TOM MTF kan worden verkocht op

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

4

Euronext Amsterdam en omgekeerd. Dat is anders bij een optie, i.e. een recht om op of voor een bepaalde datum tegen een vooraf overeengekomen prijs een financieel product te kopen (call-optie) of verkopen (put-optie). Een optie die op de ene beurs is gekocht, kan - onder meer door het verschil in clearing houses, de schakel via welke de transactie tussen koper en verkoper wordt afgewikkeld - niet op een andere beurs verkocht worden. 2.9. Het onderliggende product van een optie kan een aandeel zijn, maar ook de waarde van een beursindex. Omdat een index, in tegenstelling tot een individueel aandeel, niet gekocht en geleverd kan worden, wordt bij het executeren of uitoefenen van de optie het verschil tussen de uitoefenprijs en de stand van de index op dat moment in cash uitbetaald (cash settlement). 2.10. Aandelen en opties worden op een beurs of MTF aangeduid met een unieke, vaak drie- of vierletterige code, het zogenaamde ticker symbol (hierna: ticker symbool). Zo wordt bijvoorbeeld het aandeel Heineken op de aandelenbeurs Euronext Amsterdam aangeduid met het symbool “HEIA”. De optieproducten van NYSE Liffe hebben ook eigen ticker symbolen die over het algemeen niet gelijk zijn aan het ticker symbool van de onderliggende waarde. De optie op het aandeel Heineken op NYSE Liffe heeft bijvoorbeeld als symbool “HEI”. In het ticker symbool kunnen ook andere producteigenschappen tot uitdrukking gebracht worden, bijvoorbeeld de expiratiedatum, de dag waarop een optie uiterlijk geëxecuteerd kan worden. 2.11. De op NYSE Liffe verhandelde AEX-indexopties hebben de volgende ticker symbolen:

Met AEX AUG 2013 P 320 wordt een put optie aangeduid waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam. Deze optie expireert op de derde vrijdag in de maand augustus 2013. Met AX2 AUG 2013 C 340 wordt een AEX-weekoptie (call) aangeduid die op vrijdag in de tweede week van de maand expireert. Met A1 t/m A31 worden AEX-dagopties aangeduid die op de respectieve dagen van de maand expireren, behalve op vrijdagen (waarbij A1 staat voor de eerste dag van de maand en A31 voor de laatste dag). 2.12. Op het handelsplatform van TOM MTF is het sinds 25 november 2011 mogelijk om te handelen in aandelenopties. De opties op TOM MTF worden uitgegeven op basis van eigen contract specifications. Opties onder die voorwaarden worden TOM Options genoemd (hierna: TOM opties). TOM MTF duidt haar TOM opties aan met ticker symbolen die gelijk zijn aan de ticker symbolen die NYSE Liffe gebruikt voor haar optieproducten,

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

5

met dit verschil dat TOM MTF daaraan een ‘T’ toevoegt. De TOM optie met als onderliggende waarde het aandeel Heineken duidt zij bijvoorbeeld aan als HEIT [onderstreping toegevoegd, vzr]. BinckBank duidt de TOM opties aan met identieke ticker symbolen als die NYSE Liffe gebruikt voor haar optieproducten. 2.13. Vanaf medio november 2011 heeft Tom op haar website de brochure “TOM MTF Corporate Actions Policy” geplaatst, een Engelstalig document waarin beschreven staat hoe optiecontracten worden aangepast ingeval een bedrijf een ‘Corporate Action’ neemt, zoals een fusie, overname, splitsing van aandelen, faillissement e.d., welk besluit gevolgen heeft voor de aandelen en daarmee ook voor opties daarop. 2.14. Tom Broker en BinckBank maken ook voor hun optieproducten gebruik van ‘Smart Execution’. Het systeem werkt hier echter anders dan bij aandelen. Wanneer een klant een optieorder inlegt, wordt eerst gekeken of voor die order een TOM optie bestaat. Als dat het geval is, krijgt de klant de TOM optie. De transactie vindt in dat geval plaats op TOM MTF. Voor de uitvoeringsprijs vergelijkt ‘Smart Execution’ de op dat moment geldende prijzen van de NYSE Liffe optie en de TOM optie. Als de prijs van de NYSE Liffe optie beter is dan die van de TOM optie, dan past Tom Broker price matching toe: de klant krijgt dan de TOM optie voor de (betere) prijs van de NYSE Liffe optie. De order wordt ook hier uitgevoerd op het platform van TOM MTF. Orders voor opties die niet op TOM MTF beschikbaar zijn, worden via NYSE Liffe verhandeld. 2.15.

In de uitingen over haar Smart Execution-service wordt door Tom geclaimd dat: 1. 2.

Smart Execution altijd ertoe leidt dat de order van de klant voor de beste prijs wordt uitgevoerd; Smart Execution werkt doordat de order wordt uitgevoerd op de beurs met de laagste prijs.

2.16. Tom heeft recent, op 21 januari 2013, optieproducten geïntroduceerd die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam gebruiken. Tom c.s. gebruikt voor deze TOM index-opties dezelfde ticker symbolen als NYSE Liffe voor haar index-opties gebruikt met dit verschil dat daaraan ook hier een ‘T’ is toegevoegd. BinckBank gebruikt voor deze TOM index-opties dezelfde ticker symbolen als die NYSE Liffe voor haar index-opties gebruikt. 2.17. BinckBank publiceert op haar websites de dagelijkse expiratieprijs van de AEXopties van NYSE Liffe en de zogenoemde expiratiekalender, waarin de expiratiedatum van onder meer NYSE Liffe opties en Tom opties zijn opgenomen. Ook biedt BinckBank onder de noemer “Beleggersbibliotheek” documenten aan met informatie over het verhandelen van NYSE Liffe opties. 2.18. Bij brief van 22 januari 2013, daags nadat Tom c.s. en BinckBank de optieproducten waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEXindex hadden geïntroduceerd, heeft Euronext c.s. Tom Holding gesommeerd het gebruik van de met de AEX-merken overeenstemmende tekens voor haar ticker symbolen te staken en gestaakt te houden.

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

6

2.19. Na 22 januari 2013 is er over en weer over de merkenrechtelijke kwestie gecorrespondeerd. Bij brief van 26 maart 2013 worden Tom c.s. en BinckBank gesommeerd door de raadsman van Euronext c.s. In dit schrijven wordt ook bezwaar gemaakt tegen het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van ticker symbolen voor alle andere opties dan die gebaseerd op de AEX-index evenals tegen de in 2.15. weergegeven claims omtrent ‘Smart Execution’. Daarnaast wordt geklaagd over auteursrechtinbreuk ten aanzien van de ‘Corporate Action Policy’ van Tom c.s. en misleidende reclame. 2.20. Euronext c.s. heeft bij deze rechtbank een bodemprocedure aanhangig gemaakt (C/09/442420 HA ZA 13-512) tegen Tom c.s. en BinckBank waarvan de insteek overeenkomt met de vorderingen die voorliggen in deze kort geding procedure.

3.

Het geschil

3.1. Euronext c.s. vordert na wijziging van eis en na ter zitting (opnieuw) een deel van de vorderingen te hebben ingetrokken dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden veroordeelt tot het volgende: I.

Gedaagden, ieder afzonderlijk te gelasten, binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, de in de dagvaarding omschreven misleidende praktijken en het systematisch en parasiterend aanhaken aan de diensten van eiseressen te staken en gestaakt te houden als volgt: a.

Gedaagden te verbieden informatie te verspreiden waarmee de onjuiste indruk gewekt wordt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe Opties en in het bijzonder: i. BinckBank te gelasten het gebruik van NYSE Liffe symbolen ter verwijzing naar TOM opties, als sub 24-26 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. Gedaagden te gelasten het systematisch nabootsen van de NYSE Liffe optiesymbolen (al of niet met telkens de toevoeging ‘T’), ter aanduiding van Tom opties te staken en gestaakt te houden. iii. BinckBank te gelasten het systematisch communiceren van de expiratieprijzen van NYSE Liffe opties zonder daarbij duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven dat deze prijzen van toepassing zijn op de via BinckBank verhandelde TOM opties, als sub 27-28 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden.

b.

BinckBank te gelasten haar informatieverstrekking over opties zodanig aan te passen dat daaruit onmiskenbaar duidelijk wordt dat, althans wanneer, via haar platformen in TOM opties gehandeld wordt en in het bijzonder: i. BinckBank te gelasten op elke webpagina waarin informatie gegeven wordt over een TOM optie, een duidelijke en direct zichtbare mededeling op te nemen die de klant erop wijst dat het betreffende product een "TOM optie" is en dat een transactie in dat product op TOM MTF uitgevoerd wordt; ii. BinckBank te gelasten in de op Binck gepubliceerde "beleggersbibliotheek", als sub 32-33 van de dagvaarding omschreven, een duidelijke mededeling op te nemen waarin wordt aangegeven dat de daar verstrekte Euronext en

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

7

NYSE Liffe literatuur voor algemene doeleinden beschikbaar gesteld wordt, en dat via Binck slechts in TOM opties op TOM MTF te handelen valt. c.

BinckBank, te gelasten binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, onjuiste en misleidende informatie over het platform waarop gehandeld wordt, als sub 69 - 82 van de dagvaarding bedoeld te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: i. BinckBank te gelasten het gebruik van de aanduiding "TOM MTF" in combinatie met NYSE Liffe symbolen, als sub 35-39 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. [ingetrokken] iii. [ingetrokken]

d.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten binnen 3 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, onjuistheden in de aanprijzing van Smart Execution en de voordelen daarvan als sub 45-58 van de dagvaarding bedoeld te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: i. Gedaagden te gelasten het gebruik van de claim dat met Smart Execution altijd de beste (uitvoerings)prijs behaald wordt, en claims van dezelfde strekking, als sub 48-52 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. ii. Gedaagden te gelasten de communicatie van concrete prijsvoordelen die met Smart Execution beweerdelijk behaald zouden zijn, als sub 53-54 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden. iii. Gedaagden te gelasten het gebruik van de claim dat Smart Execution de order naar de beurs met de beste prijs stuurt, en claims van dezelfde strekking, ten aanzien van optie orders, als sub 55-58 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden.

II.

[ingetrokken]

III.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de sub 87-98 van de dagvaarding bedoelde merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder: a.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de merken "AEX" en "AEX-index" ter aanduiding van TOM opties die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index hebben, als sub 87-95 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden.

b.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de merken "AEX", "AX1", "AX2", "AX4", "AX5", "A6", "A10", "A15", "A20", "A27" ter aanduiding van opties anders NYSE Liffe AEX-index opties, als sub 96 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden.

c.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te gelasten het gebruik van de tekens "AEXT", "AX1T", "AX2T, "AX4T", "AX5T" en "A1T" t/m "A31T" ter aanduiding van Tom opties die als onderliggende waarde de stand van de AEX-index hebben, als sub 96 van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden.

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

d.

8

BinckBank te gelasten het gebruik van het merk "Euronext" ter aanduiding van de beurs waarop TOM opties verhandeld worden (als beschreven sub 43 en 98 van de dagvaarding) te staken en gestaakt te houden.

IV.

Gedaagden te gelasten het openbaarmaken en verveelvoudigen van werken waarop Eiseressen auteursrechthebbende zijn te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder: a. het openbaarmaken en of verveelvoudigen van de verzameling van NYSE Liffe optiesymbolen voor de op Amsterdam NYSE Liffe verhandelde opties, als sub 99 van de dagvaarding omschreven; en b. Tom c.s. te gelasten het openbaarmaken en verveelvoudigen van NYSE Liffe’s Corporate Actions Policy, althans meer dan insignificante delen daarvan als sub 100 van de dagvaarding omschreven.

V.

BinckBank te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan al hun klanten een brief te sturen op hun eigen gebruikelijke briefpapier met de volgende duidelijk leesbare tekst, dan wel een tekst als door de voorzieningrechter te bepalen, in lettertype arial 12 pts, vet, en zonder daaraan enige tekst toe te voegen: “Belangrijke mededeling omtrent misleiding Op [datum] heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat wij op misleidende en onrechtmatige wijze hebben aangehaakt aan de diensten en merken van NYSE Euronext. Daarbij hebben wij volgens de rechter de misleidende indruk gewekt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe opties en hebben wij inbreuk gemaakt op merkrechten en auteursrechten van NYSE Euronext. Bovendien hebben wij onjuiste berichtgeving verstrekt over prijsvoordelen. Aldus hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u uitdrukkelijk mee - dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties; - dat via Binck en Alex geen NYSE Liffe (Euronext) Opties te verhandelen zijn; - dat Smart Execution niet altijd de beste uitoefeningsprijs voor uw order vindt.”

VI.

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de eerste pagina van hun respectieve websites: - www.alex.nl; - www.binck.nl; - www.tommtf.eu; - www.tomsmartexecution.eu; - www.tomgroup.eu; in lettertype arial, 12 punts vet de sub V. van dit petitum opgenomen tekst te plaatsen zonder enige nadere mededeling te doen waarmee op deze tekst wordt ingegaan.

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

VII.

9

Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis in het Financieele Dagblad en de Financiële Telegraaf de sub V. van dit petitum opgenomen tekst te plaatsen, in lettertype arial 14 punts op een halve pagina, zoveel mogelijk vooraan in de krant, zonder in die kranten enige mededeling te doen waarmee op deze tekst wordt ingegaan.

VIII. Gedaagden, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op RTL Z de volgende tekst in rustige en goed verstaanbare spreekstijl en op een gebruikelijke wijze door een bekende radio of televisiestem te laten uitspreken: “Belangrijke mededeling omtrent misleiding Op [datum] heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat wij op misleidende en onrechtmatige wijze hebben aangehaakt aan de diensten en merken van NYSE Euronext. Daarbij hebben wij volgens de rechter de misleidende indruk gewekt dat op TOM MTF wordt gehandeld in NYSE Liffe opties en hebben wij inbreuk gemaakt op merkrechten en auteursrechten van NYSE Euronext. Bovendien hebben wij onjuiste berichtgeving verstrekt over. Aldus hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u uitdrukkelijk mee - dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties; - dat via Binck en Alex geen NYSE Liffe (Euronext) Opties te verhandelen zijn; - dat Smart Execution niet altijd de beste uitoefeningsprijs voor uw order vindt. waarbij de sub V. bedoelde tekst duidelijk leesbaar in beeld verschijnt met de logo’s van BinckBank, Alex en TOM MTF in beeld en zonder enige geschreven of gesproken tekst toe te voegen. IX.

Gedaagden hoofdelijk te bevelen aan eiseressen per overtreding van elk van de sub I. t/m VIII. bedoelde ge- en verboden een dwangsom te betalen van EUR 50.000,-- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat één van die verboden wordt overtreden;

X.

Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv1.

3.2. Aan haar vorderingen sub I. a t/m c legt Euronext c.s. ten grondslag dat Tom c.s. en BinckBank voor hun beleggingsdiensten waarbij in TOM opties kan worden gehandeld identieke of overeenstemmende ticker symbolen gebruiken als die voor de NYSE Liffe opties worden gebruikt. Daarmee maken Tom c.s. en BinckBank zich volgens Euronext c.s. schuldig aan slaafse nabootsing. Zij hadden duidelijk onderscheidende symbolen kunnen gebruiken voor hun eigen producten en door dat niet te doen handelen zij onrechtmatig. Daarnaast is de handelwijze van Tom c.s. en BinckBank misleidend en levert zij strijd op 1

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

10

met de eerlijke handelspraktijken (artikel 10bis lid 3 sub 1 Unieverdrag van Parijs2, artikel 6:193g sub m BW3, artikel 6:193c lid 1 sub a BW/artikel 6:194 sub a BW, artikel 6:193c lid 1 sub b BW/artikel 6:194 sub b BW), terwijl het overnemen van de NYSE Liffe ticker symbolen tevens een inbreuk vormt op het aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht ter zake. 3.3. Aan haar vordering sub I. d legt Euronext c.s. ten grondslag dat de claims die Tom c.s. en BinckBank gebruiken ter aanprijzing van hun ‘Smart Execution’ zoeksysteem onjuist en daarom misleidend zijn in de zin van de artikelen 6:194 en 6:195 BW. 3.4. Aan haar vorderingen sub III. legt Euronext c.s. ten grondslag dat Tom c.s. en BinckBank door het gebruik van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken voor diensten die gelijk zijn aan die waarvoor de merken zijn ingeschreven, inbreuk maken op haar merkrechten (BinckBank op de sub a-grond, Tom c.s. op de sub b-, c- of (alleen voor de Benelux registraties) d-grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE4 / artikel 9 lid 1 GMVo.5 Door dit een en ander is bovendien sprake van strijd met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. 3.5. Aan haar vordering sub IV. (a) legt Euronext c.s. ten grondslag dat het gebruik van identieke of met de ticker symbolen van NYSE Liffe overeenstemmende tekens ter aanduiding van TOM opties inbreuk oplevert op het aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht op de verzameling van symbolen van NYSE Liffe opties, welke verzameling een auteursrechtelijk beschermd werk behelst. De grondslag van de vordering sub IV. (b) bestaat er in dat Tom c.s. en BinckBank door het in hun eigen Corporate Actions Policy overnemen van teksten uit de NYSE Liffe’s Corporate Actions Policy van Eurnonext c.s., inbreuk op het ter zake aan Euronext c.s. toekomende auteursrecht oplevert. 3.6.

Tom c.s. en BinckBank voeren gemotiveerd verweer.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.

De beoordeling

bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen van Euronext c.s. zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van die vorderingen op grond van artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid ten aanzien van het gevorderde verbod met betrekking tot de Benelux merken is gebaseerd op 2

Herzien Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk gewijzigd in Trb. 2006, 157. 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). 4 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE). 5 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

11

artikel 4.6 lid 1 BVIE nu Tom c.s. en BinckBank in Nederland woonplaats hebben. Gezien de sterke verknochtheid van deze vordering met het overigens gevorderde is aan te nemen dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook relatief bevoegd is van de vordering kennis te nemen. De bevoegdheid wordt overigens niet door Tom c.s. en BinckBank bestreden. spoedeisend belang 4.2. Tom c.s. en, in haar kielzog, BinckBank hebben de spoedeisendheid van een aanzienlijk deel van de vorderingen bestreden, namelijk voor zover die betrekking hebben op het gebruik van met de ticker symbolen van NYSE Liffe overeenstemmende tekens voor TOM opties (met uitzondering van de TOM opties die identiek zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken), de gestelde misleidende uitingen met betrekking tot ‘Smart Execution’ en de gestelde auteursrechtinbreuk ten aanzien van de Corporate Action Policy. Dat verweer slaagt waartoe het navolgende redengevend is. 4.3. Weliswaar is het spoedeisend belang in beginsel gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt, doch indien daartegen onvoldoende voortvarend wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval. In casu heeft Tom c.s. onweersproken gesteld dat zij reeds in augustus 2011 is begonnen met de handel in opties, dat dit weliswaar noodzakelijkerwijs gefaseerd is gebeurd, maar dat zij vanaf de introductie steeds de gewraakte ticker symbolen heeft gebruikt. Ook ten aanzien van de uitingen met betrekking tot ‘Smart Execution’ heeft Tom c.s. onbestreden gesteld dat deze al sinds het najaar van 2011 worden gedaan. De Corporate Action Policy van Tom c.s. is ten slotte al vanaf november 2011 op haar website beschikbaar. Ook dit laatste is niet bestreden. 4.4. Euronext c.s. heeft geen goede reden aangedragen voor het feit dat zij eerst in haar sommatie van eind maart 2013 (vgl. 2.19.) ageert tegen andere zaken dan - kort gezegd - de gestelde merkinbreuk door de introductie van TOM opties gebaseerd op de stand van de AEX-index medio januari 2013. Integendeel, vast staat dat Euronext c.s. de concurrentie door Tom c.s. en BinckBank vanaf het begin nauwgezet in de gaten heeft gehouden en zij zulks dus, haar visie volgende dat de publicatie van de Corporate Action Policy van Tom c.s., de uitlatingen omtrent ‘Smart Execution’ en het gebruik van de ticker symbolen van de TOM opties een ingrijpen in kort geding zou rechtvaardigen, al veel eerder had kunnen doen. Alleen ten aanzien van de ‘Smart Execution’ claims heeft Euronext ter zitting nog gesteld dat zij pas recent heeft geconstateerd dat die uitingen misleidend zijn, maar dat is geen valide argument althans is een factor die voor haar rekening dient te blijven. Bij dit alles weegt ook mee dat het geschil omvangrijk en complex is en het niet billijk voorkomt dat Tom c.s. en BinckBank zich daartegen nu - binnen het beperkte kader van een kort geding - stante pede hebben te verweren, terwijl (ook) hun belangen groot zijn. 4.5. Met Tom c.s. neemt de voorzieningenrechter aan dat de katalysator van dit kort geding inderdaad het feit is geweest dat Tom c.s. en BinckBank op 21 januari 2013 de handel in opties hebben opengesteld waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index, getuige ook de sommatie van Euronext c.s. die zij meteen al de volgende dag aan Tom c.s. zond (vgl. 2.18.). Euronext c.s. heeft ter zitting ook aangegeven dat zij met betrekking tot index-opties nu al 30% marktaandeel heeft verloren, wat haar

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

12

directe belang op dit punt inzichtelijk maakt. De overige kwesties waartegen nu in dit geding wordt opgekomen zijn eerst veel later aan de orde gesteld. Onder die omstandigheden heeft Euronext c.s. haar spoedeisend belang bij de vorderingen sub I., II. en IV. verloren en zal zij die in de aanhangige bodemprocedure aan de orde kunnen stellen. 4.6. Het belang bij haar vorderingen sub III. is wél voldoende spoedeisend, nu Euronext c.s., als gezegd, subiet nadat de gestelde inbreuk een aanvang had genomen, daartegen is opgetreden. merkinbreuk 4.7. De merkenrechtelijke pijlen van Euronext c.s. richten zich op het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en - in het geval van Tom c.s.6 – A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T als ticker symbolen voor TOM opties, met in het geval van Tom c.s. achter genoemde tekens steeds een toegevoegde ‘T’. Euronext c.s. meent dat die tekens, die gebruikt worden voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven, gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met primair, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van Euronext c.s. ter zake, het merk AEX, althans, in subsidiaire sleutel, de merken AX1, AX2, AX4, AX5, A6, A10, A15, A20 en A27, althans dat door het gebruik van de tekens zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de AEX-merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE. 4.8. Tom c.s. en BinckBank hebben niet bestreden dat de AEX-merken geldige merken zijn. Evenmin bestrijden zij dat de tekens door hen worden gebruikt voor dezelfde diensten en gelijk zijn aan respectievelijk (in het geval van Tom c.s.) overeenstemmen met de AEXmerken van Euronext c.s. zoals ingeschreven en dat die merken bekende merken zijn, zodat de voorzieningenrechter daarvan heeft uit te gaan. Het merkenrechtelijk ingestoken verweer van Tom c.s. en BinckBank beperkt zich tot de stelling dat het gebruik van de tekens geoorloofd refererend merkgebruik is in de zin van artikel 12 aanhef en sub b GMVo respectievelijk artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE. Tom c.s. en BinckBank stellen dat zij de tekens gebruiken om een kenmerk van de opties aan te geven, te weten de onderliggende waarde en de kenmerken van de optie. 4.9. Tom c.s. en BinckBank worden in hun standpunt niet gevolgd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uit de Merkenrichtlijn7 afkomstige voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals opgenomen in de hiervoor in 4.8. aangehaalde bepalingen in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de 6

Euronext c.s. vordert blijkens haar petitum in de dagvaarding en de gewijzigde eis zoals weergegeven in haar akte van 21 mei 2013, behoudens de tekens A6, A10, A15, A20 en A27, niet de staking van het gebruik van de overige tekens A1 t/m A31 (dus: zonder ‘T’ door BinckBank (vgl. 3.1)). 7 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

13

beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt.8 In casu geldt dat Tom c.s. en BinckBank de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de NYSE Liffe opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de hiervoor genoemde eisen zodat het gebruik van de tekens om die reden niet geoorloofd is. Hoewel het Tom c.s. en BinckBank vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, bijvoorbeeld in haar (product)specificatie (zoals Euronext c.s. ook zelf stelt, vgl. paragraaf 154 pleitnota mrs. Van Manen en Van Schijndel), is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen. Dit geldt te meer voor de met de afgeleide AEX-merken gelijke of overeenstemmende tekens (zoals AX1(T) en A6(T)). Euronext c.s. heeft ter zitting ook toegelicht dat andere spelers in de markt wel eigen ticker symbolen gebruiken, zodat het argument dat er geen zinvol alternatief zou bestaan, onjuist voorkomt. Het gebruik van de tekens doet ook afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Door de gelijkenis tussen de merken zoals ingeschreven en de tekens zoals door Tom c.s. en BinckBank gebruikt, indachtig ook het feit dat deze worden gebruikt voor dezelfde (beleggings)diensten en aangenomen moet worden dan het om bekende merken gaat, bestaat immers de mogelijkheid dat hierdoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken beleggingsdiensten, zijnde de gemiddelde belegger, verwarring wordt gewekt tussen de AEX-merken van Euronext c.s. en de door Tom c.s. en BinckBank gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), dan wel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Euronext c.s. en Tom c.s. een zekere commerciële (of bijzondere) relatie met elkaar onderhouden. Dit risico wordt nog versterkt door het feit dat bij Tom c.s. en BinckBank tot voor kort in NYSE Liffe opties kon worden gehandeld en deze gaandeweg zijn ‘omgezet’ in TOM opties. Tom c.s. en BinckBank hadden zich gelet op dit laatste ook bewust moeten zijn dat de gemiddelde consument zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen Euronext c.s. enerzijds en Tom c.s. en BinckBank anderzijds. De door Tom c.s. en BinckBank gebruikte pop-up en disclaimer sluiten het ontstaan van bedoelde gedachte bij de gemiddelde consument niet uit, en nemen zo de verwarring niet weg op het punt waar die gecreëerd is. 4.10. De vordering sub III. zal op grond van het vorenstaande worden toegewezen als te melden in het dictum. De vordering III. sub d wordt afgewezen nu Euronext c.s. daarbij geen belang meer heeft omdat BinckBank het teken Euronext niet langer gebruikt. De vergelijkbare vordering I. sub iii heeft Euronext c.s. om die reden ook ingetrokken.

8

HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline SARL v. Céline SA).

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

14

slotsom 4.11. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het Tom c.s. en BinckBank worden verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Euronext c.s. Tom c.s. en BinckBank krijgen, mede ter vermijding van onnodige executiegeschillen, een termijn van 4 weken om te voldoen aan het verbod, nu zij voldoende inzichtelijk hebben gemaakt dat met het staken van de betreffende ticker symbolen en de daarbij behorende softwarematige en IT-aanpassingen de nodige tijd gemoeid is en de gevorderde termijn voor hen niet realiseerbaar is. nevenvorderingen 4.12. Euronext c.s. vordert een uitgebreide rectificatie, zowel per brief aan de klanten van BinckBank, als op de websites van Tom c.s. en BinckBank, in dagbladen (Financieel Dagblad en de Telegraaf) en op televisie (RTLZ). Nu de toe te wijzen vorderingen zich beperken tot - kort gezegd - merkinbreuk en bijvoorbeeld aan de toelaatbaarheid van de ‘Smart Execution’ claims niet wordt toegekomen, komt het gevorderde sub V., VII. en VIII. niet proportioneel voor en wordt afgewezen. Voorshands wordt afdoende geoordeeld dat Tom c.s. en BinckBank een rectificatie plaatsen op hun respectieve websites (BinckBank zowel op www.binck.nl als op www.alex.nl) op de wijze als in het dictum te bepalen. 4.13. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De gevorderde hoofdelijke dwangsomveroordeling wordt afgewezen nu daarvoor geen grondslag aanwezig is. 4.14. Er zal geen termijn bepaald worden voor het instellen van een eis in de hoofdzaak nu Euronext c.s. de hoofdzaak immers al bij deze rechtbank aanhangig heeft gemaakt. proceskosten 4.15. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5.

De beslissing

De voorzieningenrechter 5.1.

verklaart Euronext c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen I., II. en IV.;

5.2. gebiedt Tom c.s. en BinckBank binnen 4 weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op de AEX-merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T ter aanduiding van opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, anders dan NYSE Liffe opties;

C/09/441155 / KG ZA 13-409 8 juli 2013

15

5.3. beveelt Tom c.s. en BinckBank om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de homepage van hun respectieve websites (Tom c.s. op: www.tommtf.eu en www.tomgroup.eu; BinckBank op: www.binck.nl en www.alex.nl) in lettertype arial, vet, puntgrootte 12, gedurende 2 weken, zonder verder commentaar, de navolgende tekst te plaatsen: Op 8 juli 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u mede dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index. Deze opties zijn ook niet via Binck en Alex verhandelbaar. 5.4. veroordeelt Tom c.s. en BinckBank om aan Euronext c.s. een dwangsom te betalen van € 25.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betrokken gedaagde niet aan het in 5.2. genoemde gebod en/of het in 5.3. bedoelde bevel voldoet, tot een maximum van € 1.000.000,-- is bereikt; 5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.