vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391752 / KG ZA 11-405 Vonnis in kort geding van 31 mei 2011 in de zaak van 1. de vennootschap naar Turks recht TAT DANISMANLIK TURIZM GIDA VE TICARET AS, gevestigd te Istanbul, Turkije, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HITIT B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen, advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap onder firma KÖSEBASI TURKS RESTAURANT V.O.F., gevestigd te Utrecht, 2. F.G, wonende te Utrecht, 3. S.G., wonende te Utrecht, gedaagden, advocaat mr. H.K. Jap A Joe te Utrecht. Eiseressen afzonderlijk zullen hierna Danismanlik en Hitit genoemd worden, gedaagden afzonderlijk Kösebasi, F.G en S.G.
1.
De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding en de daarbij overgelegde producties; - de mondelinge behandeling; - de pleitnota van eiseressen; - de pleitnota van gedaagden; - de opgave van de proceskosten aan de zijde van eiseressen. 1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
2.
2
De feiten
2.1. Danismanlik exploiteert een keten van Turkse restaurants onder de naam KŐŞEBAŞI. Sinds de start in 1995 zijn er thans in Turkije dertien KŐŞEBAŞI restaurants. Daarnaast zijn er inmiddels vestigingen geopend in Athene, Bahrein, Dubai en Sao Paulo (Brazilië). Op 28 april 2011 is een vestiging geopend in Amsterdam, aan de Amsteldijk 25. Meer achtergrondinformatie over de KŐŞEBAŞI restaurantketen is te vinden op de website www.kosebasi.com. 2.2. Danismanlik is houdster van het internationale woord/beeldmerk KŐŞEBAŞI met de registratiedatum 13 juli 2005, onder nummer 863535 voor diensten in klasse 43 (restaurant (food and drink) services). De basisregistratie in Turkije dateert van 1 augustus 1996. Het woord/beeldmerk is hieronder weergegeven.
2.3. De Internationale Registratie van dit woord/beeldmerk KŐŞEBAŞI is op 12 april 2007 uitgebreid met de Europese Gemeenschap. Deze uitbreiding is op 17 april 2008 door het OHIM ontvangen en gepubliceerd op 21 april 2008. Dit merk wordt hierna ook aangeduid als het Gemeenschapsmerk. 2.4. Voorts is Danismanlik houdster van de Benelux inschrijving van het woordmerk KOSEBASI (zonder diakritische tekens), ingeschreven op 7 april 2011 onder nummer 0898352, voor diensten in de klasse 43: diensten van een restaurant (verstrekken van eten en drinken). Dit merk wordt hierna ook aangeduid als het Beneluxmerk. 2.5.
Danismanlik is houdster van onder meer de domeinnaam kosebasi.com.
2.6. Hitit is franchiseneemster voor de Benelux van Danismanlik en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het KŐŞEBAŞI restaurant in Amsterdam. Zij beschikt daartoe over een exclusieve licentie om het merk KŐŞEBAŞI in Nederland te gebruiken. 2.7. Gedaagden exploiteren te Utrecht een Turks restaurant met gebruik van onder meer het teken kosebasi. Zij bieden daarnaast diensten op het gebied van catering en bezorging aan. Via de website www.kosebasi.nl wordt naast algemene informatie over het restaurant (zoals openingstijden en contactgegevens) ook het menu getoond en informatie gegeven over de catering service van gedaagden. Gedaagden zijn aangesloten bij Thuisbezorgd.nl en via de website www.kosebasi-utrecht.nl kunnen online bestellingen direct bij gedaagden worden gedaan. 2.8. Blijkens het handelsregister is de onderneming van gedaagden opgericht op 15 januari 2009. De onderneming is ingeschreven met de handelsnaam "Kösebasi Turks Restaurant". In de praktijk, bijvoorbeeld op menukaarten, als belettering op het restaurant, op
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
3
haar website en in de domeinnaam daarvan, wordt de naam Kosebasi, met of zonder diakritische tekens, ook zelfstandig gevoerd. De homepage van haar site ziet eruit als volgt:
2.9. Per 19 mei 2009 is Kosebasi geregistreerd als houdster van de domeinnaam kosebasi.nl. 2.10. Per 12 november 2010 is Thuisbezorgd.NL geregistreerd als houdster van de domeinnaam kosebasi-utrecht.nl.
3.
Het geschil
3.1. Eiseressen vorderen, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I) gedaagden te veroordelen binnen 48 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres sub 1, alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, te staken en gestaakt te houden, en hen daartoe in het bijzonder te veroordelen: ieder gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de merken van eiseres sub 1, voor dezelfde of soortgelijke diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, te staken en gestaakt te houden, althans subsidiair ieder gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, van het Benelux merk van eiseres sub 1, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk, te staken en gestaakt te houden, en ieder gebruik van de handelsnaam KOSEBASI, of enige andere naam die slechts in geringe mate van de handelsnaam van eiseressen afwijkt, voor hun restaurant en cateringbedrijf, te staken en gestaakt te houden; II) gedaagden te veroordelen binnen acht dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de domeinnaam kosebasi.nl om niet, althans tegen vergoeding van de werkelijke registratiekosten, aan eiseres sub 1 over te dragen en alle daartoe noodzakelijke stukken te ondertekenen en formaliteiten te vervullen; III) gedaagden te veroordelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis een schriftelijk verzoek te richten aan Thuisbezorgd.nl, met een gelijktijdig afschrift aan de advocaat van eiseressen, om de naam KŐŞEBAŞI op kosten van gedaagden te verwijderen van de
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
4
website www.kosebasi-utrecht.nl en om ieder gebruik van de domeinnaam kosebasiutrecht.nl te staken en gestaakt te houden; IV) gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daar onder begrepen, dat gedaagden niet of niet volledig aan de gevraagde veroordelingen onder I tot en met III voldoen; V) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. te stellen op zes maanden; VI) gedaagden hoofdelijk op de voet van artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure. 3.2.
Gedaagden voeren verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.
De beoordeling
4.1. Gelet op de, ten tijde van de dagvaarding aanstaande, opening van een eerste Nederlandse vestiging, en de gestelde voortdurende inbreuk, heeft de zaak spoedeisend belang. 4.2. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerk is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 97 lid 1 GmerkVo1 omdat gedaagden in Nederland gevestigd of woonachtig zijn. Wat betreft het Beneluxmerk is deze voorzieningenrechter bevoegd krachtens artikel 4.6.1 BVIE2 omdat de gestelde inbreuk zich, via het internet, uitstrekt tot in dit arrondissement. Ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op handelsnaamrechten en onrechtmatige daad geldt eveneens dat de gestelde inbreuken zich mede uitstrekken tot het arrondissement Den Haag. 4.3. De rechtbank begrijpt dat het eiseressen vooral te doen is om de domeinnaam kosebasi.nl. Zij voeren aan dat het voor hen zeer schadelijk is dat zij niet exclusief onder hun eigen naam kunnen opereren in Nederland en met name is het voor de introductie in Nederland hinderlijk dat www.kosebasi.nl wordt gebruikt voor de website van gedaagden. Het feit dat gedaagden een identieke naam gebruiken en kunnen beschikken over de domeinnaam kosebasi.nl, wat volgens eiseressen suggereert dat gedaagden rechten op deze naam hebben, kan ook bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument leiden tot verwarring. 4.4. Eiseressen voeren aan dat gedaagden handelen in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van eiseressen. Daarnaast handelen gedaagden onrechtmatig jegens eiseressen. Merkenrecht 4.5. Ter zitting is door eiseressen bevestigd dat zij het Beneluxmerk niet meer ten grondslag aan de vorderingen leggen. 4.6. Eiseressen stellen dat het gebruik van het teken kőşebaşi of kosebasi door gedaagden als onderdeel van hun domeinnaam of als vermelding op hun bedrijfspand, menukaarten 1 2
Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom.
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
5
en in hun website is aan te merken als merkgebruik. De tekens worden volgens eiseressen gebruikt op zodanige wijze dat onaannemelijk is dat het publiek het gebruik van de tekens voor de door gedaagden gedreven horecagelegenheid, enkel zal zien als handelsnaamgebruik. Het publiek zal juist begrijpen dat gedaagden met onder die tekens horecadiensten aanbieden. Er is volgens eiseressen geen sprake van zuiver handelsnaamgebruik, waarbij de naam wordt gevoerd teneinde de vennootschap te identificeren of de door de vennootschap gedreven onderneming aan te duiden. 4.7. De als merk gebruikte tekens kőşebaşi of kosebasi zijn volgens eiseressen ook gelijk aan het Gemeenschapsmerk. 4.8. De gestelde gelijkheid wordt door gedaagden betwist. De door gedaagden gebruikte tekens zijn volgens gedaagden niet gelijk aan de specifieke grafische voorstelling welke eiseressen hebben geregistreerd als hun woord/beeldmerk. 4.9. Voorshands merkt de voorzieningenrechter de verschillen niet aan als zo onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Het woord/beeldmerk van eiseressen wordt gekenmerkt door de specifieke weergave in handschrift, zonder gebruik van hoofdletters. Daarnaast is het weglaten van het streepje in de letter A, welke wel als hoofdletter is weergeven, kenmerkend voor het woord/beeldmerk voor het woord/beeldmerk van eiseressen. Deze vormgevingselementen zijn niet onbeduidend en worden in de tekens van gedaagden niet toegepast. Naar voorlopig oordeel is er dan ook geen sprake van gelijke tekens. De tekens zijn wel aan te merken als overeenstemmende tekens in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GmerkVo. Door eiseressen is dit subsidiair gesteld en door gedaagden is dit niet deugdelijk betwist. 4.10. Gedaagden hebben voorts gesteld dat het woord kőşebaşi niet geschikt is als merk of handelsnaam. Zij merken dit aan als beschrijvend omdat dit Turkse woord de betekenis ‘om de hoek’ of ‘hoekpand’ heeft. Het restaurant van gedaagden bevindt zich in Utrecht op de hoek van de Marnixstraat en de Royaards van der Hamkade. Gedaagden hebben daarom voor de naam kőşebaşi gekozen, zoals menig café in Nederland ’t Hoekje heet. 4.11. De rechtbank zal in het midden laten of een woord als ’t Hoekje in Nederland, als beschrijvend, ongeschikt als merk of handelsnaam moet worden geacht. Het relevante publiek is in dit geval het algemene publiek nu zowel het restaurant van gedaagden als van eiseressen zich niet specifiek richten op een Turks publiek. Het algemene publiek zal de betekenis van het woord kőşebaşi niet onderkennen. Zonder meer is het woord dan ook niet ongeschikt als merk. Het gebruik dat gedaagden van de tekens kosebasi of kőşebaşi maken merkt de voorzieningenrechter voorshands aan als gebruik als merk. 4.12. Eiseressen stellen voorts dat gedaagden de tekens gebruiken voor dezelfde diensten als waarvoor het woord/beeldmerk is ingeschreven en dat er gevaar voor verwarring dreigt. Die verwarring volgt volgens eiseressen uit de omstandigheid dat het publiek zal kunnen menen dat de door gedaagden aangeboden diensten (restaurant en catering) afkomstig zijn van dezelfde onderneming die verantwoordelijk is voor de KŐŞEBAŞI restaurantketen, die opereert onder de ook in Nederland gebruikelijke en bekende .com domeinnaam kosebasi.com. Er is volgens eiseressen ook een grote kans op verwarring omdat het publiek zal kunnen menen dat het restaurant van gedaagden deel uit maakt van de restaurantketen die door eiseressen wordt geëxploiteerd.
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
6
4.13. Het gebruik voor gelijke diensten en het bestaan van gevaar voor verwarring is door gedaagden niet deugdelijk betwist. Voorshands dient dan ook ervan uit te worden gedaan dat gedaagden door het gebruik van de tekens kőşebaşi of kosebasi, bijvoorbeeld op de menukaarten en als belettering op het restaurant, als onderdeel van een domeinnaam of als onderdeel van een handelsnaam, inbreuk maken op het Gemeenschapsmerk van eiseressen. Handelsnaamrecht 4.14. De voorzieningenrechter stelt voorop dat hierboven al is geoordeeld dat het gebruik van de tekens kőşebaşi of kosebasi als deel van de handelsnaam van gedaagden voorshands inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van eiseressen. Gelet op artikel 5a Handelsnaamwet is ook in handelsnaamrechtelijke zin sprake van inbreuk. Overdracht domeinnaam 4.15. Onder II vorderen eiseressen de overdracht van de domeinnaam kosebasi.nl. Zij leggen daaraan ten grondslag zowel het merkenrecht, handelsnaamrecht en onrechtmatige daad. Zij stellen dat gedaagden geen rechtens te respecteren belang bij de domeinnaam heeft en dat het gebruik van de domeinnaam kosebasi een reële bedreiging vormt voor de commerciële functies van de merk- en handelsnaam kosebasi van eiseressen. 4.16. Hierboven heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het gebruik van de domeinnaam kosebasi.nl door gedaagden inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht en handelsnaamrecht van eiseressen. Dat gebruik zal dan ook worden verboden op de wijze als hieronder verwoord. Van een bedreiging voor de commerciële functies van merk en handelsnaam is daarna geen sprake meer. 4.17. Gedaagden hebben een eigen recht op de domeinnaam kosebasi.nl, omdat zij de eerste waren om deze te registreren. Nu het tegendeel niet gesteld is, is ook niet uitgesloten dat zij eerder hun domeinnaam hebben geregistreerd dan eiseressen de domeinnaam kosebassi.com. Ook nu gedaagden geen gebruik meer zullen kunnen maken van de domeinnaam kosebasi.nl blijven zij een eigen commercieel belang houden bij het bezit van deze naam, bijvoorbeeld hun belang om deze domeinnaam te kunnen verkopen aan eiseressen. Eiseressen hebben onvoldoende gesteld waaruit zou volgen dat hun belang in deze groter is dan het belang van gedaagden. Voorzover zij zouden bedoelen dat het onrechtmatig is een domeinnaam te registreren die overeenkomt met het merk van een ander hebben zij een en ander onvoldoende onderbouwd, nu zulks zonder meer niet onrechtmatig is. 4.18. Onder III vorderen eiseressen een aanschrijving door gedaagden van Thuisbezorgd.nl met het verzoek ieder gebruik van de domeinnaam kosebasi-utrecht.nl te staken en gestaakt te houden. Zij stellen daartoe dat gedaagden kennelijk een samenwerking hebben met Thuisbezorgd.nl en dat gedaagden hun toestemming zullen hebben gegeven voor het gebruik van deze domeinnaam. 4.19. Nu gedaagden deze vordering niet hebben weersproken zal deze worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. 4.20. Gedaagden zal een ruimere termijn worden vergund om aan de veroordelingen te voldoen. Een dwangsom zal worden bepaald, deze zal worden gematigd en gemaximaliseerd.
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
4.21.
7
Een termijn ex artikel 1019i Rv. zal worden bepaald.
proceskosten 4.22. Eiseressen vorderen de veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten. Zij hebben daartoe een specificatie overgelegd en vorderen ter zake € 12.735,90. Desgevraagd hebben zij toegelicht dat een derde deel van de kosten is toe te rekenen aan het handelsnaamrechtelijke deel. Gedaagden hebben de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten betwist. 4.23. Gedaagden zijn in deze in elk geval wat betreft het merkenrechtelijk deel grotendeels in het gelijk gesteld. Op het punt waar het gedaagden om te doen was, de overdracht van de domeinnaam, zijn zij in het ongelijk gesteld. Voor de tevens ingeroepen grondslag van onrechtmatige daad geldt dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Gelet ook op de betwisting zijdens gedaagden en rekening houdende met het indicatietarief van € 6.000 voor een eenvoudig kort geding, zal de voorzieningenrechter de door gedaagden te vergoeden proceskosten bepalen op € 3.000.
5.
De beslissing
De voorzieningenrechter: I) veroordeelt gedaagden binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Danismanlik, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder om ieder gebruik, als merk of handelsnaam, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk van Danismanlik voor dezelfde of soortgelijke diensten waarvoor het merk is ingeschreven, te staken en gestaakt te houden; II) veroordeelt gedaagden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijk verzoek te richten aan Thuisbezorgd.nl, met een gelijktijdig afschrift aan de advocaat van eiseressen, om de naam KŐŞEBAŞI op kosten van gedaagden te verwijderen van de website www.kosebasi-utrecht.nl en om ieder gebruik van de domeinnaam kosebasiutrecht.nl te staken en gestaakt te houden; III) veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gedaagden niet of niet volledig aan de veroordelingen onder I en II voldoen; IV) bepaalt dat deze dwangsommen zullen worden gemaximeerd tot het bedrag van € 50.000; V) veroordeelt gedaagden tot betaling van de proceskosten, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op € 3.000; VII) bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden na dagtekening van dit vonnis; VIII)
verklaart dit vonnis wat de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad;
391752 / KG ZA 11-405 31 mei 2011
VII)
8
wijst af wat meer of anders gevorderd is.
Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2011, in het bijzijn van de griffier.
