EWI - Upstream
DomJur 2014-1057
Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/528678 / HA ZA 12-1284 Datum: 14 augustus 2013 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht EARTH WATER INTERNATIONAL LTD., gevestigd te Sherwood Park, Alberta (Canada), eiseres, advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UPSTREAM ADVERTISING B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. H.C.M. Kortman te Den Haag. Partijen zullen hierna EWI en Upstream genoemd worden.
1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 17 oktober 2012, - de akte overlegging producties van EWI, met producties, - de conclusie van antwoord, met producties, het tussenvonnis van 9 januari 2013 waarin een comparitie van partijen is bevolen, het proces-verbaal van comparitie van 5 april 2013 met de daarin genoemde stukken, waaronder: - de akte houdende overlegging producties, van Upstream, met producties, - de akte houdende overlegging producties, tevens houdende vermeerdering van eis, van EWI, met producties, - de kostenoverzichten van beide partijen, - de brief van 16 april 2013 van mr. Kortman naar aanleiding van het proces-verbaal, - de brief van 18 april 2013 van [naam 1] naar aanleiding van het proces-verbaal. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten 2.1.EWI is een Canadese vennootschap opgericht door [naam 2] (hierna: [naam 2]). [naam 2] is de bestuurder van EWI. EWI houdt zich bezig met de verkoop van flessenwater. Zij heeft toestemming gekregen van UNHCR om op de verpakking van het door haar verspreide water het logo van UNHCR te plaatsten, in ruil waarvoor zij heeft toegezegd haar nettowinst af te dragen aan UNHCR.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
2.2. EWI gebruikt sinds 2004 in Canada de naam “Earth Water” als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op het op 5 oktober 2005 gedeponeerde woordbeeldmerk “Earth Water”, [registratienummer 1], in de warenklassen 16, 25 en 32 voor de waren: Bottled water, T-shirts, decals en stickers. Het woordbeeldmerk bestaat uit het woord “EARTH WATER” zoals hieronder afgebeeld. 2.3. In Nederland is op 11 mei 2007 de rechtspersoon Earth Water Europe B.V. (hierna: EWE) opgericht. EWI was enig aandeelhoudster van EWE. EWI en [naam 3] (hierna: [naam 3]) waren de bestuurders van EWE. [naam 4] (hierna: [naam 4]) was eveneens aan EWE verbonden. 2.4. Door Upstream is een door [naam 2] ondertekende, ongedateerde volmacht in het geding gebracht die, voor zover hier van belang, inhoudt: I, [naam 2], President, CEO and sole Director of EarthWater International Ltd, which is de sole shareholder and sole Director of Earth water Europe B.V. hereby grant full signing authority to [naam 3] and [naam 4], both of the Netherlands, for the purpose of conducting business on behalf of Earth Water Europe B.V. 2.5. Door Upstream zijn de volgende Beneluxmerken geregistreerd: het woordmerk “EARTH WATER” ([(...)]) depot op 3 juni 2008, in de klasse 32 (Bier en – kort gezegd – mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (Reclame en promotie) en klasse 36 (Fondsenwerving) (hierna: het Beneluxwoordmerk); het beeldmerk “EARTH WATER” zoals hieronder afgebeeld, (hierna: het Benelux-beeldmerk) ([(...)]) depot op 3 augustus 2009, in de klassen 32, 35 en 36; het woordmerk “EARTH” ([(...)]) depot op 9 november 2010 in klasse 30 (Koffie, thee, cacao, etc.), klasse 32 en 35. 2.6. Het Beneluxwoordmerk en het Beneluxbeeldmerk zijn door Upstream onder [nummer 1] respectievelijk [nummer 1] op 6 oktober 2009 respectievelijk 7 januari 2010 ingeschreven in het internationale merkenregister ten behoeve van het verkrijgen van een Gemeenschapsmerk, een Japans merkrecht en een Chinees merkrecht. 2.7. Op 18 mei 2011 is ten name van Upstream onder [nummer 2] het woordmerk “EARTH COFFEE" als Gemeenschapsmerk geregistreerd. 2.8. Door Upstream is een op 5 april 2007 gedateerde overeenkomst tussen Upstream en EWE in het geding gebracht, met – voor zover hier van belang – de volgende inhoud: Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van Intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Upstream Advertising daartoe bevoegd. De overeenkomst is namens EWE door [naam 4] en [naam 3] getekend, namens Upstream door [naam 5] (hierna: [naam 5]). 2.9. Door Upstream is een aan EWI gericht, door [naam 4] ondertekend, op 28 april 2007 gedateerd bericht in het geding gebracht, met de volgende inhoud: We have made the next deal with [naam 5] / Upstream Advertising; He will works the coming 3 years for free for us (ends 01-05-2010) He will take care for the registrations, will pay the invoices and defends the registrations and will take care of the costs Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
You are allowed to use the EARTH logo, which Upstream designed, in Canada and US After 3 years Upstream will receive 35.000 EUR a year all in, as a “license fee” for the use of the brand Earth Water. 2.10. Een op 12 november 2007 gedateerde overeenkomst tussen Upstream en EWE houdt het volgende in: Upstream is houder van het Benelux en Gemeenschaps beeld en woord merk Earth Water, gedeponeerd als Benelux woordmerk op 3 juni 2008, onder [nummer 3] voor waren en/ of diensten in de klass(n) 32, 35,36 (hierna: het Merk); Upstream ontwikkelt ten behoeve van EWE huisstijl, reclamematerialen, website, logo en verpakkingen (hierna het Product) [..] Art. 1. 1. Upstream verleent hierbij aan EWE het recht om het Merk binnen Europa [..] te gebruiken, [..] [..] Art. 2. 2.1 EWE zal Upstream per 1 juli 2010 een bedrag van € 35 000, betalen als vergoeding voor het in artikel 1 verleende recht. 2.2 verlenging na 1 juli 2010 geschiedt op basis van een jaarlijkse licentievergoeding van 1,25% over de gefactureerde omzet met een jaarlijks minimum van € 35 000, per kwartaal af te rekenen. De overeenkomst is namens EWE door [naam 4] getekend en namens Upstream door [naam 5]. 2.11. Op 11 juni 2008 schreef [naam 6], destijds verbonden aan EWI, aan [naam 3] en [naam 4] in een e-mail onder meer: “Lets hope Upstream registered in time the name and logo to avoid more problems.” 2.12. Bij brief van 1 juli 2010 schreef Upstream aan EWE: Betreft: opzegging licentieovereenkomst Earth Water 6 juni 2008 Afgezien van het uitblijven van betaling loopt de overeengekomen licentie af tegen 1 juli 2010.
3. Het geschil 3.1. EWI vordert – na vermeerdering van eis en zakelijk weergeven – Upstream te gebieden de inschrijving van de Beneluxmerken met registratienummers [(...)], [(...)] en [(...)], de Internationale merken met registratienummers IR [nummer 1] en IR [nummer 1] en het Gemeenschapsmerk met registratienummer [nummer 2], alsook de domeinnamen “[domeinnamen]” over te dragen aan EWI, en daartoe alle noodzakelijke medewerking te verlenen, op straffe van een dwangsom en met een verklaring dat bij gebreke van medewerking van Upstream dit vonnis in de plaats zal treden van de wilsverklaring van Upstream tot overdracht en subsidiair de inschrijvingen van de genoemde merken nietig te verklaren en daarvan ambtshalve doorhaling te gelasten. 3.2. EWI stelt daartoe – kort gezegd – het volgende. EWI heeft nooit toestemming gegeven voor registratie van de merken door Upstream en de merkregistraties zijn te kwader trouw gedaan. .De overeenkomsten tussen EWE en Upstream zijn ook vals of tenminste geantedateerd. [naam 3] was bestuurder van Upstream, zodat hij bij het aangaan van die overeenkomst(-en) een tegenstrijdig belang had, zodat deze overeenkomsten ten opzichte van EWI als ongeldig moeten worden beschouwd.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
Gelet op de relatie tussen [naam 3] en Upstream is – zo begrijpt de rechtbank de stellingen van EWI – Upstream een deposant die op grond van zijn rechtstreekse betrekking met EWI van het gebruik door EWI van het merk wetenschap had. 3.3. Upstream voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling 4.1. Aangezien tegen de vermeerdering van eis geen bezwaar is gemaakt en de rechtbank ook ambtshalve geen aanleiding ziet de eisvermeerdering buiten beschouwing te laten, zal worden beslist op de vermeerderde eis. 4.2. De rechtbank stelt voorop dat voor de beslissing in deze zaak niet relevant is dat Upstream de ontwerper van het als beeldmerk gedeponeerde logo is. De vraag of Upstream ook auteursrechthebbende op het logo is – zoals zij stelt en EWI betwist – is hier evenmin van belang: zelfs als Upstream de auteursrechthebbende op het logo is, volgt daaruit niet dat Upstream – zonder meer – bevoegd is het logo als woordbeeldmerk te deponeren. 4.3. Evenmin zal de rechtbank ingaan op de vraag of de merken voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen worden ingeschreven, nu partijen aan hun stellingen op dat punt geen gevolgen verbinden. 4.4. Artikel 2.4 aanhef en onder f sub 2 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door: f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: [..] 2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux -gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied; 4.5. Door het Hof van Justitie van de Europese Unie is op 27 juni 2013 bepaald (HvJEU: C-320/12:) dat het begrip „kwade trouw” in de zin van de toepasselijke richtlijn – en derhalve ook in de zin van het BVIE – een autonoom begrip van Unierecht is dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is. 4.6. Upstream heeft betwist dat [naam 3] bestuurder van Upstream was. EWI heeft geen uittreksel uit de Handelsregister overgelegd waaruit naar voren komt dat [naam 3] bestuurder was van Upstream. Wel heeft EWI een afdruk van een facebookpagina overgelegd waarin is vermeld: Upstream Advertising is een full service reclamebureau[..] De managing partners zijn [naam 5] en [naam 3] Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
[..] Sinds 2006 is [naam 3] mede-eigenaar van Upstream Advertising Een bevredigende verklaring voor de tekst op de facebookpagina heeft Upstream niet gegeven. De rechtbank zal er op grond daarvan daarom voorshands veronderstellenderwijs vanuit gaan dat [naam 3] zo nauw bij Upstream is betrokken dat zijn wetenschap aan Upstream kan worden toegeschreven. 4.7. Upstream heeft aangevoerd dat zij tot het deponeren van de merken bevoegd was omdat zij met EWE daarover een overeenkomst had gesloten. Achtergrond van die overeenkomst, aldus Upstream bestond eruit dat EWE in financiële problemen was. Dat leidde er toe dat enerzijds EWE geen middelen had om Upstream voor het ontwerpen van het beeldmerk te betalen en anderzijds het risico bestond dat bij een deconfiture de merkrechten in de boedel zouden achterblijven. Er is toen overeengekomen tussen EWE en Upstream, dat Upstream de (beeld)merken zou ontwerpen en daarvoor in plaats van betaling de merkrechten zou verkrijgen en dat EWE de eerste vijf jaar om niet een licentie voor het gebruik van de merken zou krijgen en daarna tegen betaling van de in de overeenkomst genoemde vergoeding. 4.8. Deze lezing van Upstream acht de rechtbank onvoldoende gemotiveerd weersproken. De tekst van de e-mail van [naam 6] genoemd in r.o. 2.11, is op dit punt voldoende duidelijk Door EWI is niet betwist dat [naam 6] op dat moment bestuurder van EWI was. Zij voert slechts aan dat hieruit geen toestemming van EWI voor toe-eigening door Upstream van de merken en domeinnamen blijkt. Dat moge zo zijn, maar niet is weersproken dat namens EWI werd aangestuurd op merkenregistratie door Upstream. Dat na 2008 het gevaar op faillissement zou zijn geweken, zoals EWI stelt, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd nu in februari 2009 EWI nog spreekt van een “cash flow crunch” en schrijft “[we] are still desperately short of cash for US production”. Dat en wanneer de situatie wezenlijk anders is geworden, is door EWI niet – voldoende onderbouwd – gesteld. Voor zover al moet worden aangenomen dat EWI geen expliciete toestemming heeft gegeven, zijn door EWI onvoldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat Upstream op die momenten te kwader trouw (in de zin van de richtlijn en het verdrag) handelde. De wetenschap van het gebruik van het overeenstemmende Canadese merk door EWI is daartoe immers – zeker in deze omstandigheden – niet voldoende. Niet gesteld of gebleken is dat de merken door Upstream zijn gedeponeerd in de periode dat [naam 4] en [naam 3] EWE al hadden verlaten of daartoe de intentie al hadden. De stellingen van EWI omtrent het handelen van [naam 3] en [naam 4] in de relatie tussen EWE en UNCHR zijn niet relevant voor de vraag of het depot te kwader trouw geschiedde. 4.9. EWI beroept zich in dit verband op de beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid van [naam 4] en op de in de arbeidsovereenkomsten van [naam 4] en [naam 3] met EWE opgenomen bepalingen dat “all Information supplied by EWI [..] shall remain EWI’s property” en “all graphic design materials, logos, artwork [..] produced by EWI or produced of paid for by EWE is the property of EWI and not that of the employee”. De rechtbank overweegt als volgt. De overeenkomst waaraan Upstream de bevoegdheid ontleende om de merken te registreren (zie onder 2.8) is door [naam 4] en [naam 3] ondertekend. De stelling dat (slechts) [naam 4] niet bevoegd was om op dit punt EWE te vertegenwoordigen, is daarom niet voldoende om de rechtsgeldigheid van de gestelde overeenkomst aan te tasten. Dat deze overeenkomst vals zou zijn, is onvoldoende onderbouwd. Evenmin is onderbouwd dat uit de bepaling in de arbeidscontracten van [naam 4] en [naam 3] volgt dat zij niet bevoegd waren om EWE te vertegenwoordigen en Upstream te machtigen de merken te registreren, te meer niet nu EWI – blijkens de e-mail van [naam 6] – tenminste op de hoogte was van die intentie. 4.10. Dat wil zeggen dat niet is komen vast te staan dat op de momenten van depot Upstream te kwader trouw was.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
4.11. Aangezien de rechtbank gehouden is de rechtsgronden aan te vullen, dient de rechtbank te beoordelen of de door EWI gestelde feiten – indien bewezen – een onrechtmatige daad jegens haar door Upstream opleveren. De rechtbank is van oordeel dat dat niet geval is. Zoals hiervoor overwogen is niet gebleken dat Upstream te kwader trouw was toen zij de merken deponeerde. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan evenmin aangenomen worden dat Upstream reeds door het deponeren van de merken onrechtmatig handelde. Niet betwist is dat Upstream daadwerkelijk werkzaamheden – zoals het ontwerp van het ook door EWI gebruikte logo – heeft verricht en evenmin is betwist dat zij voor die werkzaamheden geen vergoeding ontvangen heeft. Dat zij vervolgens, samen met [naam 3] en [naam 4], de merken is gaan exploiteren, is niet zonder meer misbruik van de haar toekomende merkenrechten en evenmin – zonder meer – onrechtmatig jegens EWI. Daarbij speelt met name een rol dat EWI wel betwist dat zij toestemming heeft gegeven voor registratie door Upstream – hetgeen zich niet laat rijmen met de e-mail van [naam 6] – maar niet voldoende toelicht wat tussen partijen te gelden had en derhalve niet wat zij Upstream verwijt. 4.12. Gelet op het hiervoor overwogene zijn de vorderingen tot overdracht van de Beneluxmerken (de rechtbank begrijpt de depots) en/of nietigverklaring van de Beneluxmerken niet toewijsbaar. Aangezien daaruit volgt dat Upstream de merkhouder is, mag zij ook de domeinnamen met als element “earth water” voeren. Daarmee is ook geen rechtsgrond komen vast te staan voor overdracht van die domeinnamen, voor zover die al op naam van Upstream staan. 4.13. De basisdepots voor de internationale merken met [nummer 1] en [nummer 1] zijn de Beneluxmerken met nummer [(...)] respectievelijk [(...)]. Daarom geldt voor deze internationale merken – op basis van hetgeen hiervoor is overwogen – dat, nu deze basisdepots niet nietig zijn en niet overgedragen moeten worden, ook voor de internationale merken de vorderingen tot overdracht van de depots en de nietigverklaring niet toewijsbaar zijn. 4.14. Met betrekking tot het Gemeenschapsmerk “Earth Coffee” ([nummer 2]) met depotdatum 9 november 2010 geldt het volgende. Aan de vordering tot de overdracht van het Gemeenschapsmerk (de rechtbank begrijpt het depot) legt EWI ten grondslag dat Upstream onrechtmatig jegens haar handelt door haar dat gemeenschapsmerk (en [domeinnaam]) te onthouden. De vraag of er sprake is van inbreuk op het gemeenschapsrecht is derhalve niet aan de rechtbank voorgelegd. Van een vordering als bedoeld in artikel 96 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk), ter zake waarvan de rechtbank in Den Haag exclusief bevoegd is, is geen sprake. Deze rechtbank is ingevolge artikel 106 van de EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van de vordering kennis te nemen. Door EWI is echter niet meer gesteld dan dat [naam 3] en [naam 4] op de hoogte moeten zijn geweest van eerdere activiteiten van EWI om in Canada onder de naam “[domeinnaam]” koffie op de markt te brengen. Dat is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw – in de zin van artikel 52 van de EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk – of (daarna) onrechtmatig handelen van Upstream aan te nemen, waarbij het ervoor gehouden moet worden dat Upstream merkenhouder is van het Benelux woordmerk [woordmerk], ook voor de klasse 30 (koffie). De gevorderde overdracht van de domeinnaam stuit ook daarop af. 4.15. Met betrekking tot de gevorderde verklaring dat het Gemeenschapsmerk nietig is en doorgehaald moet worden, overweegt de rechtbank dat daarvoor wel geldt dat de rechtbank in Den Haag exclusief bevoegd is. De zaak zal derhalve – op dit punt – in de stand waarin die zich bevindt, worden verwezen naar de rechtbank Den Haag. 4.16. EWI zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Upstream heeft op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd. Nu daartegen geen specifiek verweer is gevoerd zal de rechtbank de proceskosten, door Upstream begroot op een bedrag van € 15.869,56, toewijzen.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
4.17. De rechtbank oordeelt met betrekking tot de reacties van partijen naar aanleiding van het proces-verbaal dat het proces-verbaal een korte zakelijke weergave is van het verhandelde ter comparitiezitting. In de reacties ziet de rechtbank geen grond het proces-verbaal aan te passen.
5. De beslissing De rechtbank 5.1. verwijst de zaak – met betrekking tot de vordering “nietig te verklaren de inschrijving van [..] het Gemeenschapsmerk met registratienummer [nummer 2], en daarvan ambtshalve de doorhaling te gelasten” – in de stand waarin zij zich bevindt naar de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, 5.2. wijst de overige vorderingen af, 5.3. veroordeelt EWI in de proceskosten aan de zijde van Upstream begroot op € 15.869,56. Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2013.
Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
