Dr. Palágyi Tivadar: Szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntések az amerikai bíróságok 1995-2000. évi gyakorlatából Az alábbiakban szabadalmakkal kapcsolatos érdekes döntés eket ismertetünk a Szabadalmi Hivatal Fellebbezési és Interferencia Tanácsának és a bíróságok 1995 -2000. évi gyakorlatából. Ha az Amerikai Szabadalmi Hivatal (U. S. Patent and Trademark Office) elutasít egy szabadalmi bejelentést, a Fellebbezési és Interferencia Tanácshoz (Board of Appeals and Inter ferences, BAI) lehet fellebbezést be nyújtani. E Tanács döntése ellen kétféle felle bbezési lehetőség van: a columbiai körzeti bírósághoz (District Court for the District of Columbia) benyújtott fellebbezés esetén új anyagra is lehet hivatkozni, míg a Szövetségi Fellebbezési Bírósághoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) benyújtott fellebbezés es etén ilyen lehetőség nincs. A BAI döntései ellen legtöbbször a CAFC hez fordulnak, mert ez az út általában gyorsabb és olcsóbb. A CAFC rendes körülmények között 3 -tagú tanácsban dönt, de fontosabb ügyekben en banc határoz, amikor a döntés meghozatal ában a bíróság összes bírája részt vesz. Első fokon a körzeti bíróságok tárgyalják a szabadalombitorlási ügyeket, amelyekben a felek kérhetik, hogy ügyüket esküdtbíróság tárgyalja. Az esküdtszék feladata az ilyen ügyekben ténykérdések eldöntése, míg jogi kérdésekben a bíró dönt. Ha nem kérnek esküd tszéki tárgyalást, a bíró dönt mind jogi, mind ténykérd ésekben. A körzeti bíróságok döntése ellen a CAFC -nél lehet fellebbe zni. A CAFC döntése kivéte les esetekben a Legfelsőbb Bíróságnál (US Supreme Court) támadható meg. A) Amikor a 80-as évek elején a CAFC átvette a Vám - és Szabadalomügyi Bíróság szerepét, egyúttal megváltozott a joggyakorlat is olyan értelemben, hogy a CAFC az ügyek többségében há romtagú tanácsban ítélkezik, és határozatai nem válnak kötelező érvényűvé. Ezzel szemben a jogelőd bíróság határozatait mindig a bíróság te ljes kara (en banc) hozta, tehát e bíróság valamennyi határozata k ötelező érvényű volt a jogutód bíróságra nézve, kivéve azt az esetet,
- 2 -
amikor utóbbi az előző döntést en banc megváltoztatta. A CAFC egy 1995 augusztusában hozott en banc határozata (In re Donaldson ) a „f eladat plusz eszköz” jellegű szabadalmi igén ypontokra vonatkozott. E határozat előtt a Szabadalmi H ivatal a „f eladat plusz eszköz” igénypontokat tágan értelmezte, míg a bíróságok az ilyen igénypontok oltalmi körét egyre szűkebben bírálták el b itorlási perekben. Az új határozat értelmében egy szabadalmi elővizsgáló nem á llíthatja, hogy egy anterioritás egy bizonyos feladatot bármilyen es zközzel megoldhat: olyan anterioritásra kell hivatkoznia, amely a b ejelentés leírásában ismertetett feladatot végrehajtó konkrét eszközt ismertet. Az újabb bírósági határozatok olyan irányzatot mutatnak, hogy az amerikai szabadalmi törvény k ézenfekvőséget meghatározó 103. szakaszára alapozott elutasítások esetén a 103. szakaszt egyre sz űkebben értelmezik. Ennek következtében ahhoz, hogy az Egyesült Államokban egy szabadalmat érvénytelennek minősítsenek, olyan anterioritásra kell hivatkozni, a mely a szabadalmi törvény 102. sz akaszának alkalmazását indokolja, vagyis újdonsághiányt bizonyít. A bíróságok egyre szigorúbban ítélik meg a szabadalmi bej elentések több anterioritás kombinálására alapozott elutasítását, ille tve egyre inkább megkövetelik az anterioritások kombinálásának megalapozottságát. B) A Hilton Davis Chemical Co. (HDC) v. Warner-Jenkinson Co., Inc. bitorlási ügyben a CAFC 1995 augusztusában az ekvivale ncia-tan alkalmazását érintő döntést hozott. A pert HDC egy 4 450 746 sz., színezékek ultraszűréssel végzett tisztítási eljárására vonatkozó szabadalmának bitorlása miatt indította. Az alsó fokú bíróság azt találta, hogy nem történt ugyan szó szerinti bito rlás, de az ekvivalencia -tan alapján bitorlást állapított meg. Az alperes fellebbezése alapján a CAFC 7:5 arányú en banc döntése megerősítette az alsó fokú bíróság határozatát, szintén az ekvivalencia-tanra hivatkozva. A CAFC megállapította, hogy a Graver v. Linde ügyben alkalmazott próba csak az egyik módja az ekviv alencia-tan alkalmazásának, de az utóbbi nem korlátozódik erre a próbára, mert ha van egyéb lényeges különbség az igényelt és az a l-
- 3 -
peresi megoldás között, azt is figy elembe kell venni. A CAFC döntése megerősítette, hogy az ekvivalencia -tant bitorlási ügyekben továbbra is alkalma zhatják a bíróságok. A CAFC egy korábbi en banc határozatában a Markman v. Vestview Instruments, Inc. ügyben megállapította, hogy az igénypont értelmezése vagy annak meg határozása, hogy egy igénypont tén ylegesen mire vonatkozik, jogi kérdés, tehát a bírónak, nem pedig az esküdtszéknek kell eldöntenie. Ezért meglepő volt, hogy a fenti HDC v. Warner-Jenkinson Co. ügyben hozott határozatában ez a bíróság úgy döntött, hogy a mikor nincs közvetlen bitorlás, annak meghatár ozása, hogy az ekvivalencia -tan alapján történt -e bitorlás, ténykérdés, amelyet az esküdtszéknek kell eldö ntenie. C) Az Amerikai Egyesült Államokban az eljárási szabadalmakra vonatkozó törvénymódosítás értelm ében egy eljárási szabadalmat b itorol az, aki a szabadalmazott eljárással külföld ön előállított te rméket az Egyesült Államokba bevisz, kivéve azt az esetet, amikor a szabadalmazott eljárással előállított terméket további eljárási lép ésekkel alapvetően megváltoztatják, vagy egy másik termék nem l ényeges komponensévé alakítják. Az Eli Lilly v. American Cyanamid et al. ügyben az indianai körzeti bíróságnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy egy szabadalmazott eljárással külföldön gyártott termék bevitele bito rlásnak minősül-e. A felperes Eli Lilly előzetes intézkedést kért az alperes ellen annak érdekében, hogy megakadályozza cefaklor ant ibiotikumnak , amelyet szerinte az ő eljárási szabadalma alapján gyártottak az Egyesült Államokba való bevitelét. A cefaklor gyárt ására használt eljárás kilenc lépésből állt, és a szabadalmazo tt eljárást az első öt lépésben használták egy közbenső vegyület előállít ására. A bíróság 1996. áprilisi határozatában megtagadta ideiglenes intézkedés elrendelését, mert azon a véleményen volt, hogy a teljes eljárás ötödik lépésében előállított cefalosp orin a cefaklor előállít ási eljárás további lépéseiben lényegesen megváltozott. A bíróság f igyelembe vette a két vegyület molekulaszerkezetében fennálló k ülönbségeket is, amelyek a cefalosporin cefaklorrá való, igen bony olult átalakítási lépéseinek az eredményei; figyelembe vette továbbá a
- 4 -
két vegyület biológiai tulajdonságaiban és felhasználási területein fennálló különbségeket: a cefalosporinnek nincs antibiotikus hatása, és közbenső vegyületként használható fel számos cefemvegyület előállításában, m íg a cefaklor nagyfokú antibiotikus hatékonysággal rendelkezik. D) Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (LB) 1996 áprilisában határozatot hozott egy olyan fellebbezés ügyében, amelynek kapcsán egyetlen dologban kellett döntést hozni: egy am erikai szabadalom igénypontjainak értelmezése és jelentése kapcsán az alkotmányból eredő jog -e, hogy esküdtszéknek kell döntenie. Az LB egyhangúan megerősítette a CAFC -nek az előző ügy kapcsán ismertetett azon állásfoglalását, hogy a szabadalmi igén ypontok jelentése tisztán jogi kérdés, vagyis abban kizárólag a bír óságnak kell döntenie. Ennek megfelelően az esküdtbíráskodásnak a rra a ténykérdésre kell szorítkoznia, hogy az alperes cselekményei az igénypontok bitorlását képezik -e. A Legfelsőbb Bíróság határo zata, amelyet Souter bíró foglalt írásba, az alkotmány 7. módosításának klasszikus jogi elemzéséből indul ki. A 7. módosítás esküdtszéki bí ráskodást ír elő minden olyan esetben, amely elfogadása idején, vagy-is az 1790-ben érvényes angol magánjogi törvény szerint esküdtszék elé terjeszthető. Souter bíró érvelését a több mint 200 éves amerikai szabadalmi törvény áttekintése alapján vezeti le, és végkövetkeztetése szerint a szabadalmi igénypontok szövegének és oltalmi körének értelmezése, valamint ilyen vonat kozású szakértői meghallgatások értékelése te ljes mértékben kívül esik az esküdtszékek hatáskörén. Ha azonban a bíróság értelmezte a szabadalmi igénypontot, a bitorlás megtörtént ének elbírálása az esküdtszék hatáskörébe tartozik. A fenti határozatból köve tkezik, hogy egy szabadalmi perben a felek nem tudhatják szabadalmi igénypontjaik jogilag meghatározott értelmét és oltalmi körét mindaddig, amíg ilyen vonatkozásban bír ósági döntés nem született. 1982 óta a szabadalmi ügyekben az esküdtszéki bíráskodás gyakorisága mintegy 4% -ról 60% fölé emelkedett, és majdnem mi ndegyik ügyben az esküdtszéknek igénypont -értelmezési kérdésben is döntenie kellett. Az LB fenti határozata következtében valószínű,
- 5 -
hogy az esküdtszéki bíráskodások száma szabadalmi ügyekben csökkenni fog. Souter bíró írásbeli határozata egy további lényeges megáll apítást is tartalmaz, mert hangsúlyozza, hogy az amerikai szabadalmak igénypontjának nem csupán az a szerepe, hogy a találmány pontos másolását tiltsa meg, hanem olyan termékek előállítását is, amelyek a találmány lényegén alapszanak, azonban megkerülik az igénypont betű szerinti szövegét. Ez alapot ad az ekvival encia -tan további alkalmazásához. E) A CAFC a Rowe v. Dror ügyben 1997 augusztusában me gváltoztatta a Szabadalmi Fellebbezési és Interferencia Tanács egy olyan döntését, amely újdonságrontónak találta Rowe igénypontjaira nézve Lemerson egy szabadalmát. Rowe Jepson -típusú, vagyis tárgyi körre és jel lemző részre tagolt igénypontjának tárgyi körében egy „angioplasztikus” típusú bal lonkatéterre hivatkozott. Ezzel szemben Lemerson szabadalma csak egy általános katétert ismertetett. Rowe fellebbezésében azt állíto tta, hogy a Tanács tévedett, amikor az „ angioplasztikus” jelzőt nem tekintette korlátozó tényezőnek, és így a Lemerson -féle szabadalmat újdonságrontónak nyilvánította. A CAFC megállapította, hogy a Jepson -típusú igénypontforma külön hangsúlyozza a tárgyi körben megadott szerkezeti jellemzők fontosságát. Emellett Rowe szabadalmi leírása és rajzai is kiemelik az angioplasztikus ballonkatéter szerkezeti sajátságait, amelyek r évén a katéter képes sugárirányban tágulni és ezáltal nyomást kifejt eni a körülötte levő véredény lerakódásokkal bevont falára . Ennek következtében a Lemerson -féle ballonkatéter nem minősíthető újdo nságrontónak. F) A CAFC egy 1998. márciusi döntésében megváltoztatta a Szabadalmi Fellebbezési és Interferencia Tanács (a továbbiakban: Tanács) egy határozatát, amelyben elutasított egy tűzálló szerkezeti lemezre vonatkozó igénypontokat. Az igényelt lemez 0,028 -0,5 mm közötti vastagságú fóliából készített, „rendkívül finom fémháló” volt, amelyet a Tanács kézenfekvőnek minősített egy elsődleges hivatk ozásként idézett angol szabadalom é s több másodlagos hivatkozás
- 6 -
alapján, amelyek mindegyike fémhálóra vonatkozott. A CAFC azo nban úgy találta, hogy az angol szabadalom nem nyilvánította ki a f óliából készített fémháló használatát, és a másodlagos hivatkozások sem tartalmaztak utalást arra, hogy a fémháló felhasználható lenne összetett szerkezetek, í gy gipszlapok erősítésére, de ha tartalmaztak is ilyen utalást, nem javasolták felhasználásukat tűzállóság javítás ára. Emellett egyik hivatkozás sem nyilvánította ki a fémháló fémsz álainak igényelt vasta gság-tartományát. Ilyen alapon a CAFC arra a vélemén yre jutott, hogy szakember még csak nem is venné fontolóra a vékony fémháló felhasználását erősített fallapok szilárdságának növelésére. Nem talált olyan elemet sem, amely indokolná a hivatkozások kombinálását, különösen az igénypont szerinti tűzállóság nö velése szempontjából. Így megáll apította, hogy a Tanács nem talált első pillantásra ( prima facie ) meggyőző bizonyítékot a kézenfekvőségre, és ezért megváltoztatta a T anács döntését. G) A Sandvik Aktiebolag azért indított bitorlási pert az E. J. Co. ellen, mert az a felperes szabadalma szerinti, karbid fúróhegyű fúr óberendezést úgy hozta forgalomba, hogy egyúttal útmutatást is adott a fúróhegy újbóli élezésére annak elkopása után. A szabadalmas úgy tekintette, hogy a fúróhegy használhatatlanná válik, ha már nem lehet újra kiélezni; az alperes viszont szolgáltatást létesített a fúr óhegy újbóli kiélezésére és a fúrófej kicserélés ére. A felperes nézete szerint az alperes bitorlást követett el a f úrófej hegyének kicserélésére vonatkozó szolgáltatással. Az alper es azzal védekezett, hogy ez a művelet a szabadalmazott fúrók törvény á ltal megengedett javítása volt. Az alsófokú bíróság ezzel egyeté rtett, viszont a CAFC megváltoztatta az alsófokú határozatot, és a k örülmények mérlegelése alapján 1998 márciusában úgy döntött, hogy az alperes bitorlást követett el, figyelembe véve, hogy a szabada lmasnak nem állt szándékában a fúrókat új fúrófe jjel ellátni. H) A Hewlett-Packard Co. v. Repeat -O-Type ügyben a CAFC 1998 szeptemberében helybenhagyta az alsófokú bíróságnak azt a döntését, hogy az alperes nem követett el bitorlást, amikor a felp erestől vásárolt tintasugaras patront úgy módosította, hogy lehetővé
- 7 -
tette a tinta újratöltését a patronba. A vonatkozó szabadalom egyik igénypontjának sem volt eleme a tinta, és egyik igénypont sem ti ltotta a patron módosít ását. A CAFC azon a véleményen vo lt, hogy a szabadalmazott te rmék hasznos életét követően az alperes új terméket hozott létre. V éleménye szerint a patronokat úgy tervezték meg, hogy a tinta a sz abadalmazott kombináció egészének a tönkremenetele előtt k ifogyhat, és a kombináció élettartama lényegesen hosszabb, mint egy tintatö lteté. Ezért a CAFC arra a következtetésre jutott, hogy a felp eres a tintasugaras patronokat a tinta pótlására vonatkozó korlátozás nélkül adta el. Így az alperes a tinta újratöltésének lehetővé tételével nem követett el bitorlást. I) A CAFC az In Re Brana ügyben 1998 novemberében hozott határozatában azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a gyógyszer tá rgyú bejelentések esetén az állatkísérletek elegendők -e a hasznosság (utility) követelményének bizonyít ására. A Szabadalmi Hivatal elővizsgálója a szabadalmi bejelentést a szabadalmi törvény 112. szakaszának első bekezdése alapján elut asította, mert a leírásban nem volt egyértelműen megjelölve olyan be tegség, amely ellen az igényelt anyag hatásos lett volna, és mert az elvégzett állatkísérletek az elővizsgáló szerint nem voltak elegendők ahhoz, hogy kellő mértékben megalapozzák az igényelt anyagok gyakorlati felhasználhatóságát emberi daganatok elleni szerként. A CAFC a Fellebbezési Tanács mindkét érvét elutasította. Azzal kapcsolatban, hogy állatkísérletek elegendők -e egy gyógyszer hasznosságának bizonyítására, megállapította, hogy a Szabadalmi Hivatalon van a bizonyítási teher, ha megtámadja a leírásban kinyi lvánított hasznosságot. Ezt a bizonyítást azonban a Hivata l elmulasztotta. A bíróság határozata leszögezi, hogy egy állított gyógy ászati hatásnak szabványos kísérleti állatokon végzett, statisztikailag szi gnifikáns vizsgálatokkal való bizonyítása kielégítő a szabadalo mjogi hasznosság bizonyításához. J) A CAFC 1998. decemberi döntése az In re Deuel ügyben a biotechnológiai találmányok kézenfekvőségével kapcsolatos kérd é-
- 8 -
sek megítélése szempontjából érdekes. Deuel egy ismert proteint kódoló DNS -szekvenciákra igényelt szabadalmat. A Szabadalmi Hivatal a bejelentést arra hivatkozva utasította el, hogy a protein maga és a protein aminosav -szekvenciájának egy része már ismert volt, és általánosan ismert technik ának minősül a DNS -szekvenciák elkülönítése parciális am inosavszekvencia felhasználásával. Így az a kérdés volt eldöntendő, hogy magát a terméket kézenfekvővé teszi -e, ha előállítására egy ismert megoldással a technika állása ösztönzést nyújt. A CAFC véleménye nemleges volt, ezért megváltoztatta a Fe llebbezési Tanács döntését, és szabadalmazhatónak minősített e a proteint kódoló DNS -szekvenciákra vonatkozó igénypontokat. A bír ósági határozat szerint új kémiai vegyületekre vonatkozó igénypontok esetén csak akkor lehet megállapítani, hogy azok prima facie nem szabadalmazhatók, ha a technika állásának tanítása „j avasolja” az igényelt vegyületeket. Ezt egy protein -szekvencia nem teszi lehet ővé, mert „a genetikai kód degenerációja rendkívül nagy számú olyan DNS-szekvencia feltételezését teszi lehetővé, amely a proteint k ódolni képes. Ezen DNS -ek közül egyik sem lehet kézenfekvő, ha a technika állásában nincs valami, ami az adott DNS -hez vezet. ... A DNS elkülönítésére szolgáló általános módszer létezése közömbös annak megítélése szempontjából, hogy maguk a specifikus molekulák kézenfekvők voltak -e.” A bíróság határozata azt a megállapítást is tartalmazza, hogy a szóban forgó ilyen szekvenciák kézenf ekvők lehettek volna, ha a pr otein teljes aminosav -szekvenciája ismert lett volna, de az adott ese tben csupán a szekvenciának egy része volt ismert. K) A Wayne Pfaff v. Wells Electronics Ltd. ügyben a Legfelsőbb Bíróság 1999 januárjában helybenhagy ta a CAFC határozatát, amely megállapította, hogy egy számítógépchip -foglalatra vonatkozó szabadalom érvénytelen, mert a feltaláló túl sokáig várt a bejelentés b enyújtásával. A Legfelsőbb Bíróság döntésének indoklása szerint azt követ ően, hogy a szabadalma ztatni kívánt termék részletes műszaki rajzai elkészültek, a feltalálók terméküket a szabadalmi bejelentés benyú jtása előtt csak egy éven belül hozhatják forgalomba, mert különben
- 9 -
szabadalmi bejelentésük nem minősül újnak. Az 1952. évi szab adalmi törvény szerint ugyanis az egyéves türelmi idő a találmány forgalombahozatalának napján indul. A Texas Instruments (TI) felkérte W ayne Pfaff -ot, hogy fejleszszen ki egy foglalatot vezeték nélküli integrált áramköri chipek hez. Pfaff megtervezett egy megfelelő fog lalatot. Termékének által ános elgondolását bemutatta TI képviselőinek, és egy független gyá rtónak részletes műszaki rajzokat küldött. TI megbízásából egy cég 30 000 egység gyártására írásbeli rendelést küldött Pfaff vállalat ának, a Plastronics cégnek, me gerősítve a korábbi szóbeli rendelést. Pfaff a legyártott egységeket bevizsgálta, majd az egész szál lítmányt továbbította TI -nek. Pfaff ezt követően nyújtott be szabadalmi bejelentést, amelyre három évvel később engedélyeztek szabada lmat. Pfaff a körzeti bíróságnál bitorlási pert indított a W ells Electr onics cég ellen. A bíróság megállapította, hogy az alperes b itorolja Pfaff szabadalmának bizonyos igénypontjait. A bíróság dönt ése szerint az a tény, hogy Pfaff terméke a szabadalmi bejelentés előtt már kereskedelmi forgalomba került, nem befolyásolta a talá lmány újdonságát, mert találmánya a kritikus időpontban még nem volt fizikailag befejezve. A CAFC megváltoztatta a körzeti bíróság döntését. Indoklása szerint az a döntő, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal időpontjában a találmány készenléti foka alapján el lehetett -e várni, hogy befejezéskor működni fog a szándékolt felhasználási terül eten. Pfaff foglalatának egyetlen elemét sem állították elő a kritikus időpontig megfogható termék alakjában. Enn ek ellenére a bíróság a rra a tényre támaszkodott, hogy (1) a gyártónak küldött rajzok elég részletesek voltak konkrét méret - és anyagadatokkal, és így gyako rlatilag egy prototípussal voltak egyenértékűek; (2) Pfaff annyira b ízott abban, hogy a tervei alap ján készítendő tárgy alkalmas lesz a szándékolt célra való felhasználásra, hogy a nagyüzemi gyártást pr ototípus elkészítése nélkül kezdte el; és (3) az igényelt találmány v iszonylag egyszerű készülék volt, amiből arra lehet következtetni, hogy a foglalat kellő mértékben bár nem fizikai értelemben ki volt fejlesztve ahhoz, hogy az egyéves türelmi időt megkezdettnek lehe ssen tekinteni.
- 10 -
Pfaff a Legfelsőbb Bírósághoz (LB) kérelmet nyújtott be az alábbi kérdés megválaszolására: „Arra a régóta megalapozott törvényes meghatározásra tekintettel, hogy az egyéves türelmi idő a k ereskedelmi forgalomba hozatal vonatkozásában csak akkor indulhat, amikor egy találmány teljesen ki van dolgozva, a Pfaff -féle szabadalom az amerikai szabadalmi törvény 102(b) szakasza alapján érvénytelennek tekinthető -e, ha Pfaff találmánya nem volt teljesen kész szabadalmi bejelentésének benyújtási napja előtt több mint egy é vvel?” Az LB először azt tanulmányozta, hogy a 102(b) szakasz sz erint hogyan kell értelmezni a „találmány” szót . Ha ehhez a találmány fizikai megvalósítására van szükség, Pfaff később igényelt találm ánya a törvény értelmezése alapján nem lehetett kereskedelmi forg alomban a kritikus időpont előtt. A Bíróság a szabadalmi törvény 102(g) szakaszának szövege alapján úg y találta, hogy a „találmány” fogalma nem kívánja meg a fizikai megvalósítást, majd azt vizsgálta, hogy a CAFC által megállapított „lényegileg kész” standard elfoga dható megközelítés -e a törvényes türelmi idő kezdőpontjának megh atározásához. Az LB elutas ította ezt a standardot, mert úgy találta, hogy a „lényegileg kész találmány” szövegezés megtévesztő és k övetkezetlen, minthogy a 102(b) szakasz szövege „találmány” -ra, nem pedig „lényegileg kész találmány” -ra utal. Ehelyett a Bíróság kétl épéses próbát ál lapított meg annak meghatározására, hogy mikor kell a terméket kereskedelmi forgalomban levőnek tekinteni. Ennek me gfelelően az egyéves türelmi idő akkor indul, amikor az alábbi két k övetelményt kielégíte tték: - a terméket felajánlották kereskedelmi eladás ra és - a találmány „szabadalmazásra kész”. A Bíróság a második követelmény kapcsán megállapította, hogy egy találmány kétféle úton válhat szabadalmazásra ké sszé: - amikor ténylegesen gyakorlatba vették, vagy - amikor a feltaláló rajzok vagy más kifeje zési mód segítségével olyan leírást készített, amely szakember számára lehetővé teszi a találmány gyakorlatbavételét. Végül az LB a kétrészes próbát a Pfaff esetében ismert t ényekre alkalmazta. Minthogy Pfaff elismerte, hogy a kritikus időpont előtt találmányát felajánlot ta kereskedelmi eladásra, az egyetlen
- 11 -
kérdés az volt a bíróság számára, hogy Pfaff találmánya a kritikus időpont előtt „szabadalmazásra kész” volt -e. A gyártónak küldött részletes rajzok alapján a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses talá lmány szerinti foglalat a kritikus időpont előtt szab adalmazásra kész volt, mert egy szakember a találmányt gyakorlatba vehette volna a gyártónak küldött műszaki rajzok ala pján. Az LB tehát megerősítette, hogy a gyakorlatba vételnek nem kell feltétlenül m egindítania az egyéves türelmi időt a „kereskedelmi forgalom” 102(b) szakaszban foglalt tilalma vonatkozásában. Az LB azonban új standardot állított föl annak meghatározására, hogy egy találmány kellő mértékben ki van -e dolgozva ahhoz, hogy a keresk edelmi forgalom tilalma vonatkozzék rá. A bírósági döntésből következik, hogy bizonyos típusú találm ányok esetén a „szabadalmazásra kész” előírás miatt az egyéves t ürelmi idő a termék kifejlesztésének korábbi időpontjában kezd ődhet. L) A CAFC a Purdue Pharma L. P. v. Faulding Inc. ügyben 1999 márciusában hozott ítélete hely benhagyta az elsőfokú körzeti bíróság döntését, amely megfelelő kinyilvánítás hiánya miatt é rvénytelennek minősített egy nyújtott hatású, orálisan adagolható k észítményre vo natkozó sza badalmat. A szabadalom igénypontjai olyan morfinkészítményre vona tkoztak, amelynek a csúcskoncentrációja a testben meghaladta a 24 óra után mérhető koncentráció kétszeresét. Erről a leírás azt állíto tta, hogy ellentétben áll a technika állásán alapuló azon tanítással, hogy a koncentráció állandó értéken tartása lenne kívánatos. A sz abadalmi leírás szerint fontos a koncentráció gyors növelése. A leírás két példát tartalmazott, amelyek alátámasztották a „kétszeres ko ncentráció” tételét. A CAFC szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a „gyors növekedés” más, mint a „kétszeres koncentráció”, és hogy az adatok egyszerű kinyilvánítása nem szolgáltatott megfelelő alapot annak valószínűsítéséhez, hogy az igényelt találmány a felt alálók birtokába n volt a benyújtás időpontjában. M) A CAFC az Elk Corp. of Dallas (Elk) v. GAF Building Materials Corp. (GAF) ügyben 1999 júliusában jóváhagyta egy ter üle-
- 12 -
ti bíróság (district court) döntését, amelyben egy mintaszabad alommal (design patent) kapcsolatos bit orlási perben elutasították a mi ntaszabadalom tulajdonosának keresetét arra hivatkozva, hogy a bej elentő az elővizsgálati eljárás alatt elmulasztott egy lényeges adatot közölni a Hivatallal. GAF 1975-ben 3 921 358 számmal szabadalmat kapott kétr étegű kompozit te tőzsindely tárgyú találmányára. A szabadalomra számos gyártó köztük Elk is használati engedélyt kapott. Az 1980-as évek vége felé Elk néhány alkalmazottja GAF szabadalma alapján kidolgozott egy szintén kétrétegű kompozit tetőzsindelyt. A z erre vonatkozó mintaszabadalmi bejelentés benyújtása előtt a felt alálók egyike (W eaver) újdonságvizsgálati kutatást rendelt. A kutatást kérő levélhez csatolta a GAF -szabadalom egy másolatát, és eli smerte az abban ismertetett szerkezet és a kutatás tárgy ának hasonlóságát. W eaver a kézhez kapott kutatási jelentésről az egyik tár sfeltalá lónak tájékoztatást küldött, amelyben a kutatási jelentés által említett egyik (Giles-féle) szabadalomra azzal hívta fel a figyelmet, hogy az „különösen érdekes”. A felta lálók a kutatási jelentést és W eaver fe ljegyzését elküldték szabadalmi ügyvivőjüknek, aki lefol ytatta a mintaszabadalmi eljárást anélkül, hogy a GAF -szaba dalomra vagy a Giles-szabadalomra hivatkozott volna. A mintaoltalmat '144 számmal engedélyezték. Elk bitorlási keresetet indított GAF ellen, míg GAF kérte a '144 sz. mintaszabadalom érvénytelennek nyilvánítását arra hivatkozva, hogy a bejelentők az elővizsgálati eljárás alatt „méltánytalan viselk edést” tanúsítottak, mert elmulasztották a GAF -féle és a Giles-féle szabadalmakra való hivatkozást. A körzeti bíróság GAF javára dö ntött, megállapítva, hogy a '144 sz. mintaszabadalom lényeges táj ékoztatás közlésének elmulasztása miatti méltánytalan viselkedés k övetkeztében nem érvényesíthető, amit a CAFC meger ősített, me gállapítva, hogy a '144 sz. mintaszabadalomra nézve a GAF -féle és a Giles-féle szabadalmakban kinyilvánított anyag lényeges volt. Eze nkívül a CAFC azt is bizonyítottnak találta, hogy a bejelentő részéről a közlés elmulasztása félrevezetési szán dékból történt, mert a feltal álók a '144 sz. mintaszabadalom tárgyát a GAF -szaba dalomra alapozták, és W eaver újdonságvizsgálatot kérő levele elismerte a közeli hasonlóságot. A kutatási jelentés is említette a Giles -szabadalmat,
- 13 -
és W eaver feljegyzése f eltalálótársához hangsúlyozta annak fonto sságát. Az ügyből levonható általános tanulság, hogy a feltalálóknak még mintaszabadalmi bejelentés esetén is figyelembe kell venniük a kinyilvánítási kötelezettséget, és ennek megfelelően közölniük kell a Hivatallal minden ismert lényeges inf ormációt. N) A CAFC a J.E.M. AG Supply Inc. v. Pioneer Hi -Bred International Inc. ügyben 2000 februárjában úgy ítélkezett, hogy a növén yszabadalmi törvény (Plant Patent Act) és a fajtaoltalmi tö rvény (Plant Variety Protection Act) révén elérhe tő külön oltalmi fo rmák ellenére az amerikai szabadalmi törvény 101. szakasza alapján növényekre is lehet rendes szabadalmi (utility patent) oltalmat eng edélyezni. Az ítélet meghozatalakor a bíróság jogalapként a Diamand v. Chakrabarty ügyre hivatkozott, amelynek alapján első ízben enged élyeztek szabadalmi oltalmat mikroorganizmusokra. O) Az ekvivalencia -tan alkalmazását alapvetően befolyásolta a CAFC 2000. november 29 -én hozott döntése a Festo v. Shoketsu Kin zoku Kogyo Kabushiki Co. (Festo) ügyben, mert arra számos későbbi döntésben is hivatkoznak. A vonatkozó szabadalom egy d ugattyúhoz mágnesesen kapcsolt és az által meghajtott szállítószal agon levő tárgyak mozgatására szolgáló eszközre vonatkozott. Az ügyben a CAFC új szabályokat állapított meg az előv izsgálati eljárás lefolytatásának a szabadalom oltalmi körére gyakorolt korlátozó b efolyásával (Prosecution History Estoppel, PHE) kapcs olatban. Az ekvivalencia -tan az amerikai szabadalmi jogban is lehetővé teszi, hogy egy szabadalom oltalmi körét az igén ypontok szövegénél tágabban értelmezzék. A PHE gátolja az oltalmi kör kiterjesztését, mert az elővizsgálati események folyomá nyaként a szabadalmas nem állíthatja, hogy a szabadalom oltalmi köre olyan tárgyra is kiterjed, amelyről az elővizsgálati eljárás során lemondott. A Festo ügyben hozott bírósági döntés szerint ilyen befolyással kell számolni, amikor egy igénypont megváltoztatása azért történik, hogy a bejelentő bizt osítsa a szabadalmazhatóságot a technika állásának figyelembevétele mellett. Ilyen be folyás azonban nem csak akkor forog fenn, amikor a bejelentő a technika állásától való elhatárolás miatt módosítja a l e-
- 14 -
írást, hanem minden olyan módosítás esetében is, amelynek célja, hogy a szabadalmazás bármilyen követelményének eleget tegyen, ideértve a z önkéntes módosításokat is, amilyen például az "előzetes módosítás" (preliminary amend ment). Ennek meg felelően a bejelentés benyújtása után eszközölt minden módosítás, amely a törv ényes követelmények kielégítését célzó bármilyen okból szűkíti egy igén ypont oltalmi körét, PHE -t képez a módosított igénypont -elem vona tkozásában (de a módosítatlan igénypont -elemekre nézve nem). E bből következik, hogy a módosított igénypont -elemre nem alka lmazható az ekvivalencia -tan, ha PHE f orog fenn. A Festo döntés kapcsán a Legfelsőbb Bíróság hozott 2002 -ben ítéletet, amely enyhíti a CAFC által megállapított szigorú szabály okat. Erről a döntésről egy következő cikkben fogunk beszámolni.
