Domeinnaam-jurisprudentie.nl Hof: Akcros - Namespace
DomJur 2001-83
Gerechtshof te Arnhem 30 januari 2001 eerste civiele kamer Rolnummer 2000/788 KG Arrest in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Akcros Chemicals B.V., gevestigd te Amersfoort, appellante tezamen met 25 anderen waarvan de namen genoemd zijn in de aan dit arrest gehechte bijlage 1, procureur: mr. F.J. Boom, tegen 1. 2. 3. 4. 5.
1
de commanditaire vennootschap Name Space C.V., gevestigd te Amstelveen, de stichting Stichting Orleans, beherend vennoot van Name Space C.V., gevestigd te Amstelveen, de stichting Stichting Informatica & Bedrijfsbeheer, gevestigd te Amstelveen, de commanditaire vennootschap Business Development Group Amsterdam C.V., gevestigd te Amstelveen, Gijsbertus Graafland, wonende te Nieuwegein, geïntimeerden, in hoger beroep niet verschenen. Het geding in eerste aanleg Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het door de president van de rechtbank te Arnhem tussen appellanten als eisende partijen (naast 42 andere eisende parijen) en geintimeerden als gedaagden in kort geding gewezen vonnis van 13 oktober 2000. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
2.
Het geding in hoger beroep
2.1
Bij exploot van 26 oktober 2000 hebben appellanten hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van geïntimeerden voor dit hof. Bij dit exploot hebben appellanten een algemene grief en daarnaast tien grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis. Aan dit exploot was een productie gehecht. Appellanten hebben aangekondigd te zullen concluderen dat het hof voormeld vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van appellanten als eisende partijen in eerste aanleg alsnog zal toewijzen, met veroordeling van geïntimeerden in de kosten van beide instanties.
2.2
Op de dienende dag hebben appellanten bij memorie van eis geconcludeerd overeenkomstig de eis vervat in voormeld exploot.
2.3
Tegen de niet verschenen geïntimeerden is verstek verleend.
2.4
Vervolgens hebben appellanten hun procesdossier overgelegd voor het wijzen van arrest. Daarbij is ten aanzien van de appellanten sub 4 en 15 royement verzocht.
1
3.
De vaststaande feiten De president heeft onder 1) tot en met 3) een aantal feiten vastgesteld. Nu daartegen geen grieven zijn aangevoerd, gaat ook het hof uit van die feiten.
4.
De beoordeling van het geschil in hoger beroep Grief I
4.1
Appellanten komen terecht ertegen op dat de president, bij zijn beoordeling of sprake is van merkinbreuk, het gedeponeerde woordmerk als uitgangspunt heeft genomen en niet een eventueel gedeponeerd beeldmerk. Immers, ook een tekstonderdeel dat deel uitmaakt van een beeldmerk kan, indien dit tekstonderdeel, zoals in casu, in het totaal van het beeldmerk he t hoofdelement vormt, voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Aldus dienen de volgende beeldmerken, waarvan het tekstonderdeel niet tevens als woordmerk is geregistreerd, mede als uitgangspunt te worden genomen: Momentsoep Superweb TV Mail Unisun System De overige doorappellanten in de toelichting op grief I genoemde beeldmerken zijn tevens als woordmerk geregistreerd en zijn door de president dus wèl als uitgangspunt genomen, zij het dat hij op andere gronden de merkinbreukvordering heeft afgewezen. Of dit terecht geschied is komt hierna aan de orde. Grief II
4.2
Appellanten maken terecht bezwaar ertegen dat de president, bij zijn beoordeling of sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten, de inschrijving in het Handelsregister als uitga ngspunt heeft genomen. Immers, voor het ontstaan van het recht op een handelsnaam is voldoende dat die handelsnaam door een onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd en is niet beslissend of de handelsnaam is ingeschreven in het Handelsregister. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet betwist, is voorshands voldoende aannemelijk dat de hierna te noemen namen daadwerkelijk door de hierna te noemen appellanten als handelsnaam zijn gevoerd, zodat de volgende domeinnamen hierop inbreuk maken, nu zij overeenstemmen met de handelsnamen en, gelet op de landelijke bekendheid van deze handelsnamen, verwarring bij het publiek te duchten is. domeinnaam akcros.nl fortisobam.nl fortus.nl vervoerscentrale.nl
handelsnaam Akcros Fortisobam Fortis Vervoerscentrale
appellante 1 10 10 5
Opgemerkt zij dat in voorgaande lijst niet zijn opgenomen de handelsnamen die
2
tevens merk zijn, voorzover reeds op grond van het merkrecht bescherming tegen inbreuk geboden wordt. Evenmin zijn opgenomen de namen die zich wegens hetgeen hierna onder 4.6 wordt overwogen niet lenen voor bescherming op grond van het handelsnaamrecht. Grief III 4.3
Het hof verwerpt het bezwaar van appellante sub 13, het Rode Kruis, tegen het oordeel van de president dat het motto "Zorg voor Elkaar" dermate algemeen geformuleerd en onvoldoende exclusief is dat vooralsnog niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat het Rode Kruis rechthebbende zou zijn ten aanzien van deze (domein)naam. Dit motto is niet als merk gedeponeerd, terwijl er evenmin auteursrecht op wordt geclaimd. Naar het voorlopig oordeel van het hof is de tekst "Zorg voor elkaar" louter beschrijvend en mist het daardoor onderscheidend vermogen. Het feit dat de tekst "Zorg voor elkaar" sinds enkele jaren op vrijwel alle uitingen van het Rode Kruis is vermeld, brengt in dit voorlopig oordeel geen verandering, omdat daarmee nog niet aannemelijk is gemaakt dat deze tekst voldoende is ingeburgerd om te kunnen worden aangemerkt als een onderscheidingsteken. Grief IV
4.4
Het gebruik van de naam "Vervoerscentrale" als handelsnaam is reeds onder 4.2 behandeld, zodat daarnaar wordt verwezen. Grief V
4.5
Appellanten voeren terecht aan dat de domeinnamen die méér omvatten dan alleen de naam van een merk, ook inbreuk maken op dat merk, indien het aan het merk identieke teken een kenmerkend bestanddeel van de domeinnaam uitmaakt. In die situatie is sprake van overeenstemming tussen de domeinnaam en het merk. Het voorgaande geldt ook, met uitzondering van de gevallen hierna genoemd onder 4.6, ten aanzien van de merknamen die niet geheel in de domeinnaam voorkomen. Ook de domeinnamen die qua spelling slechts in geringe mate afwijken van de merknaam en daarom overeenstemmend zijn, zijn inbreukmakend. Hetzelfde geldt eveneens voor handelsnamen, voorzover het gaat om landelijk bekende namen en er dus verwarringsgevaar bij het publiek is, Aldus leveren de volgende domeinnamen inbreuk op de volgende merk- c.q. handelsnamen op: domeinnaam anp-online.nl bolsdun.nl bolsgrandsuperieur.nl bolsmaraschino.nl bolsmistypeach.nl bolsparfaitamour.nl bolspremier.nl bolsscharreldik.nl bootzamaretto.nl bootzanisette.nl
merk/handelsnaam ANP Bols Bols Bols Bols Bols Bols Bols Bootz/H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij
appellante 21 8, 16 8, 16 8, 16 8, 16 8, 16 8, 16 8, 16 8, 2 8, 2
3
bootzapricotbrandy.nl bootzbernadine.nl bootzbitterkoekjes.nl bootzbluccuracao.nl bootzdry.nl bootzmarasquin.nl bootzparfaitamour.nl bootzpeach.nl bootztiramisu.nl direct-bank.nl henkessuperieur.nl honig-artikelen.nl honigconsulenten.nl honigh.nl jonge-bokma.nl jongebols.nl jonge-bols.nl kijkshoppen.nl kijk-shoppen.nl kijkshops.nl kyk.nl moment-soep.nl nutrifeed.nl Philips- lampen.nl Philips- longlife.nl philipsonline.nl Philips-online.nl superwebklanten.nl trekpleisters.nl trek-pleisters.nl tv- mail.nl unisun.nl vannellemild.nl van-nelle-trading.nl V zwitsalbabyproducts.nl 4.6
Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Bootz/ H. Bootz Distilleerderij Direktbank Henkes Honig Honig Honig Bokma/P. Bokma Distillateurs Bols Bols Kijkshop Kijkshop Kijkshop Kijk Momentsoep/Moment Nutrifeed Veghel Philips Philips Philips Philips Superweb Trekpleister Trekpleister TV Mail Unisun System Van Nelle Van Nelle Zwitsal
8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 8, 2 7 8 14 14 14 11, 2 8, 16 8, 16 18 18 18 24 14 4 17 17 17 17 19, 22 23 23 15 6 9 9 20
Geen sprake van merkinbreuk levert het gebruik op van de volgende domeinnamen, omdat het hier gaat om namen die een niet-onderscheidend onderdeel van de merknaam uitmaken en zich dus niet lenen voor monopolisering door de merkhouder. Hetzelfde geldt voor de gestelde inbreuk op handelsnaamrechten. domeinnaam ambon.nl bill-board.nl bill-boards.nl boswachters.nl dreesman.nl eurochart.nl pisang.nl sallands.nl
merk/handelsnaam Pisang ambon Billboard Hot 100 Billboard Hot 100 De Boswachters Vroom & Dreesmann Eurochart Hot 100 Pisang ambon Sallandsche Bank
appellante 8 3 3 12 26 3 8 10
4
sallandse.nl world-directories
Sallandsche Bank VNU World Directories Inc.
10 25
De hierop betrekking hebbende vorderingen van genoemde appellanten zullen dus worden afgewezen. Grief VI 4.7
Appellanten voeren terecht aan dat een bestuurder van een rechtspersoon ook persoonlijk aansprakelijk is, indien hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Graafland als bestuurder van de geïntimeerden sub 1 tot en met 3 ernstig verwijtwaar gehandeld, nu hij stelselmatig en op grote schaal merkinbreuk en handelsnaaminbreuk heeft gepleegd door de registratie van de litigieuze domeinnamen en nu hij in publicaties heeft laten weten daarmee door te gaan. De vorderingen van de appellanten die worden toegewezen, zullen dan ook jegens Graafland worden toegewezen. Grief VII
4.8
Op grond van hetgeen in de vorige rechtsoverwegingen is overwogen is de vordering toewijsbaar dat het hof zal bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van hetgeen onder ii) en v) is gevorderd. In verband daarmee hebben appellanten geen belang bij het opleggen van dwangsommen. Het hof ziet niet in hoe geïntimeerden de overdracht van de domeinnamen dan nog kunnen frustreren. Anders is het evenwel ten aanzien van de mogelijkheid dat geïntimeerden opnieuw beslag zouden kunnen leggen op de litigieuze domeinnamen die nog op hun naam staan. Daarom ziet het hof aanleiding de vordering van appellanten toe te wijzen om geïntimeerden te verbieden andermaal beslag te leggen op (één van) de litigieuze domeinnamen ten aanzien waarvan de overdracht aan appellanten is gelast. Ter naleving va n dit verbod is oplegging van dwangsommen wèl op zijn plaats. Het hof ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom enigszins anders toe te wijzen dan gevorderd en om de hoogte van de te verbeuren dwangsommen te maximeren. Grief VIII
4.9
Hoewel het hof het niet onaannemelijk acht dat appellanten schade kunnen hebben geleden wegens het niet kunnen beschikken over hun domeinnamen, acht het hof het gevorderde voorschot niet toewijsbaar, Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt in hoeverre zij daardoor daadwerkelijk afzet hebben gemist en reputatie- en verwateringsschade hebben geleden. Evenmin hebben appellanten aannemelijk gemaakt dat zij buiten de kosten ter voorbereiding van dit geding andere kosten daadwerkelijk gemaakt hebben. Bovendien hebben appellanten niet gesteld dat zij bij vergoeding van deze schade en kosten een spoedeisend belang hebben. De grief faalt derhalve. Grief IX
4.10
Deze grief is reeds behandeld bij de beoordeling van grief VII onder 4.8, waarnaar wordt verwezen.
5
4.11
Ten aanzien van de appellanten van wie hun vorderingen grotendeels worden toegewezen, zal het hof geïntimeerden veroordelen in de kosten van beide instanties, waaronder begrepen de door deze appellanten gemaakte kosten van beslag onder geïntimeerden. Ten slotte
4.12
Nu appellanten ten aanzien van de appellanten sub 4 en 15 royement hebben verzocht, wordt het door deze appellanten ingestelde hoger beroep als ingetrokken beschouwd. Zij zullen derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in het door hen ingestelde hoger beroep.
5.
De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: verklaart de appellanten sub 4 en 15 niet-ontvankelijk in het door hen ingestelde hoger beroep; bekrachtigt het tussen appellanten sub 3, 12, 13, 25, 26 en geïntimeerden gewezen vonnis van de rechtbank te Arnhem van 13 oktober 2000, bekrachtigt dit vonnis gewezen tussen appellanten sub 8 en 10 en geïntimeerden, voorzover betrekking hebbend op de onder 4.6 genoemde domeinnamen, vernietigt voormeld vonnis voorzover daarbij de vorderingen van appellanten zijn afgewezen, met uitzondering van die van de appellanten 3, 12, 13, 25 en 26 alsmede met uitzondering van die van de appellanten sub 8 en 10 alléén met betrekking tot de hiervoor bedoelde domeinnamen, en ten aanzien van deze appellanten in zoverre opnieuw rechtdoende: i)
veroordeelt geïntimeerden om met onmiddellijke ingang de inbreuk op de rechten van appellanten bedoeld onder 4.2 en 4.5, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden rechtspersoon, te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van de onder 4.2 en 4.5 opgesomde domeinnamen;
ii)
veroordeelt geïntimeerden om met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen als opgesomd onder 4.2 en 4.5, zonder enige restrictie (waaronder begrepen dat geïntimeerden daarvoor geen vergoeding van appellanten mogen verlangen) op naam worden gezet van dan wel worden overgedragen aan de desbetreffende appellanten dan wel aan een door die appellanten aan te wijzen rechtspersoon, een en ander conform het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de SIDN, door indiening (via hun provider) binnen vijf dagen na betekening van dit arrest, zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een - mede door de desbetreffende appellante ingevuld en ondertekend - verzoek daartoe aan de SIDN, en veroordeelt
6
geïntimeerden om op eerste verzoek alle daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken; iii)
bepaalt dat dit arrest dezelfde kracht heeft als het hiervoor onder ii) bedoelde verzoek van geïntimeerden, een en ander op de voet van artikel 3:300 BW;
iv)
veroordeelt geïntimeerden om al het mogelijke te doen opdat de onder 4.2 en 4.5 opgesomde domeinnamen, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, door middel van een verzoek van een door de SIDN erkende, bij haar aangesloten provider, worden verhuisd naar de providers van de onder 4.2 en 4.5 genoemde appellanten dan wel naar de provider van een door de desbetreffende appellante aan te wijzen rechtspersoon;
v)
bepaalt dat dit arrest dezelfde kracht heeft als het hiervoor onder iv) bedoelde verzoek van geïntimeerden (sub 1 of 4) aan de SIDN tot verhuizing van de domeinnamen, een en ander op de voet van artikel 3:300 BW;
vi)
heft op de door geïntimeerden sub 1 tot en met 4 gelegde beslagen voorzover het betreft de domeinnamen als opgesomd onder 4.2 en 4.5;
vii)
verbiedt geïntimeerden om andermaal, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan hen verbonden (rechts)persoon, beslag te (doen) leggen op (één van) de domeinnamen als opgesomd onder 4,2 en 4.5, zulks op straffe van verbeurte aan de desbetreffende appellante(n) van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1.000, = per domeinnaam per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat de desbetreffende geïntimeerde geheel of gedeeltelijk dit verbod overtreedt, een en ander met een maximum per appellante van f 100.000, =;
viii)
bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs- verdrag op zes maanden na de datum van dit arrest;
ix)
veroordeelt geïntimeerden in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van appellanten begroot op f 475, = aan griffierecht, f 437,57 aan kosten appèlexploot, f 5.028,26 aan beslagkosten en op f 1.700, = voor salaris;
x)
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
xi)
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Van Wijland-Kalkman en Smeeïng-Van Hees, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 30 januari 2001.
Bron: domeinnaam-jurisprudentie.nl. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
7
